ДОНЕЦЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12.06.2018р. справа № 905/1492/15

Донецький апеляційний господарський суд у складі колегії суддів:

головуючого: суддівОСОБА_1 ОСОБА_2, ОСОБА_3
при секретарі судового засідання ОСОБА_4
за участю представників:
від позивача за первісним позовом: не з»явився
від відповідача 1: від відповідача 2: від відповідача 3: від третьої особи: ОСОБА_5: не з»явився не з»явився не з»явився не з»явився не з»явився
розглянувши у відкритому судовому засіданні апеляційну скаргу Приватного підприємства Фірма «Дарьял» м.Запоріжжя
на ухвалу господарського суду Запорізької області
від22.03.2018р. (повний текст ухвали складено та підписано 27.03.2018р. у м. Запоріжжя)
по справі№905/1492/15 (суддя Ярешко О.В.)
за первісним позовом до відповідача 1 до відповідача 2 до відповідача 3 за участю третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача про за зустрічним позовом до відповідача за участю третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача про ОСОБА_6 з обмеженою відповідальністю «Фірма «Унікон» м.Донецьк ОСОБА_6 з обмеженою відповідальністю «Доншахтоавтоматика» м.Донецьк Приватного підприємства Фірма «Дарьял» м.Запоріжжя Публічного акціонерного товариства «Кременчуцький сталеварний завод» м.Кременчук, Полтавська область ОСОБА_6 з обмеженою відповідальністю «Торговий дім «Граніт» м.Макіївка, Донецька область встановлення факту використання корисної моделі, зупинення використання корисної моделі, захищеної патентом на корисну модель №45938 Приватного підприємства Фірма «Дарьял» м.Запоріжжя ОСОБА_6 з обмеженою відповідальністю «Фірма «Унікон» м.Донецьк ОСОБА_5 м.Запоріжжя визнання недійсним ліцензійного договору №2 від 31.12.2015р.
за зустрічним позовом Приватного підприємства Фірма «Дарьял» м.Запоріжжя

до відповідача ОСОБА_6 з обмеженою відповідальністю «Фірма «Унікон»

м.Донецьк

за участю третьої особи,

яка не заявляє самостійних

вимог на предмет спору

на стороні відповідача ОСОБА_5 м.Запоріжжя

про визнання недійсним ліцензійного договору №2 від 31.12.2015р.

В С Т А Н О В И В:

18.05.2015р. Позивач, ОСОБА_6 з обмеженою відповідальністю Фірма Унікон звернувся до господарського суду Донецької області з позовом до ОСОБА_6 з обмеженою відповідальністю Доншахтоавтоматика, Приватного підприємства фірми Дарьял, за участю третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача 1, ОСОБА_6 з обмеженою відповідальністю Торговий дім Граніт, відповідача 2, Публічного акціонерного товариства Кременчуцький сталеливарний завод про встановлення факту використання корисної моделі, зупинення використання корисної моделі, захищеної патентом на корисну модель № 45938 (т.1, а.с.4-7).

15.09.2015р. позивач, ОСОБА_6 з обмеженою відповідальністю Фірма Унікон звернувся до господарського суду Донецької області з клопотанням про призначення судової експертизи, в якому просить призначити по справі комплексну судову експертизу охорони прав на обєкт інтелектуальної власності, на вирішення якої поставити відповідні питання.

Цією ж ухвалою суду зобовязано ОСОБА_6 з обмеженою відповідальністю Доншахтоавтоматика забезпечити доступ судових експертів до порошкового дроту, який було виготовлено Приватним підприємством фірми Дарьял та який зберігається у ТОВДоншахтоавтоматика для відбору зразків для дослідження. Проведення експертизи доручено Донецькому науково-дослідному інституту судових експертиз (т.1 а.с.73-74).

Ухвалою господарського суду Донецької області від 04.08.2016р. по справі №905/1492/15 призначено судову експертизу охорони прав на обєкти інтелектуальної власності, проведення якої доручено Донецькому науково-дослідному інституту судових експертиз, провадження у даній справі зупинено до отримання результатів проведення судової експертизи та повернення матеріалів справи до господарського суду Донецької області (т.2, а.с.165-166).

10.10.2017р. на адресу суду надійшов лист Донецького науково-дослідного інституту судових експертиз №1296/1384 від 21.09.2017р., з якого вбачається, що у звязку з тим, що матеріали справи №905/1492/15 на дослідження не надані і у відповідності до п.1.13 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, експертне провадження закривається без виконання (т.4, а.с.223).

Ухвалою господарського суду Донецької області від 04.12.2017р. справу №905/1492/15 за позовом ОСОБА_6 з обмеженою відповідальністю Фірма Унікон до Приватного підприємства фірми Дарьял про встановлення факту використання корисної моделі, зупинення використання корисної моделі, захищеної патентом на корисну модель №45938 направлено для розгляду за виключною підсудністю до господарського суду Запорізької області (т.5, а.с.119-120).

Ухвалою господарського суду Запорізької області від 12.12.2017р. справа № 905/1492/15 прийнята до свого провадження суддею Ярешко О.В., якій присвоєно номер провадження 22/118/17, справу до розгляду в засіданні господарського суду призначено на 27.12.2017р. (т.6 а.с.2-3).

Ухвалою господарського суду Запорізької області від 27.12.2017р. залучено Публічне акціонерне товариство Кременчуцький сталеливарний завод до участі в справі №905/1492/15 в якості співвідповідача, одночасно виключивши його з числа третіх осіб (т.6 а.с.113-115).

23.01.2018 р. до господарського суду Запорізької області надійшла зустрічна позовна заява Приватного підприємства фірми Дарьял до ОСОБА_6 з обмеженою відповідальністю Фірма Унікон про визнання недійсним з моменту укладення ліцензійного договору № 2 від 31.12.2015р. на право користування обєктом інтелектуальної власності (патентом на корисну модель), укладеного власником патенту України №45938 ОСОБА_5 з ТОВ Фірма Унікон в особі директора ОСОБА_5 (т.7 а.с.27-30).

Зустрічна позовна заява Приватного підприємства фірми Дарьял прийнята судом для спільного розгляду з первісним позовом та вимоги за зустрічним позовом обєднані в одне провадження з первісним позовом; на підставі ст. 50 ГПК України ОСОБА_5 залучений до участі в справі за зустрічною позовною заявою в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача за зустрічним позовом, про що судом винесено ухвалу господарського суду Запорізької області від 24.01.2018 р. по справі №905/1492/15 (т.7, а.с.25-26).

Позивач, ТОВ Фірма Унікон звернувся до суду із заявою про уточнення позовних вимог, яка прийнята судом до розгляду у судовому засіданні 08.02.2018р. (т. 7, а.с. 49- 56).

Отже, позовними вимогами позивача за первісним позовом є: встановлення факту використання ТОВ Доншахтоавтоматика корисної моделі, захищеної патентом на корисну модель №45938 Порошковий дріт для ківшевої обробки рідкого металу зареєстрованим 25.11.2009р. в Державному реєстрі патентів на корисні моделі; встановлення факту використання ПП фірмою Дарьял корисної моделі, захищеної патентом на корисну модель №45938 Порошковий дріт для ківшевої обробки рідкого металу зареєстрованим 25.11.2009р. в Державному реєстрі патентів на корисні моделі; заборонення ПП фірмі Дарьял будь-яке використання корисної моделі, захищеної патентом на корисну модель №45938 Порошковий дріт для ківшевої обробки рідкого металу, зареєстрованим 25.11.2009р. в Державному реєстрі патентів на корисні моделі, у тому числі, виготовлення продукту із застосуванням корисної моделі, застосування такого продукту, пропонування для продажу, в тому числі через Інтернет, продаж, імпорт (ввезення) та інше введення його в цивільний оборот або зберігання такого продукту з зазначених цілях; заборонення Публічному акціонерному товариству Кременчуцький сталеливарний завод будь-яке використання в своїй діяльності порошкового дроту, захищеного патентом на корисну модель №45938 Порошковий дріт для ківшевої обробки рідкого металу зареєстрованим 25.11.2009р. в Державному реєстрі патентів на корисні моделі, що виготовляється ПП фірмою Дарьял; заборонення ТОВ Доншахтоавтоматика будь-яке використання у своїй діяльності порошкового дроту, захищеного патентом на корисну модель №45938 Порошковий дріт для ківшевої обробки рідкого металу, зареєстрованим 25.11.2009р. в Державному реєстрі патентів на корисні моделі, що виготовляється ПП-фірмою Дарьял.

Ухвалою господарського суду Запорізької області від 08.02.2018р. продовжено строк підготовчого провадження до 28.03.2018р. включно, підготовче засідання відкладено на 28.02.2018р.

Клопотання ПП - Фірми Дарьял задоволено, на підставі ч. 5 ст. 98 ГПК України викликано у судове засідання судового експерта Донецького науково-дослідного інституту судових експертиз ОСОБА_7 для надання усних та письмових пояснень по відбору експертом 02.03.2017р. зразку порошкового дроту у справі №905/1492/15, пояснень щодо місцезнаходження, в якому відбувся 02.03.2017р. цей відбір зразку порошкового дроту, за яких обставин відбувався відбір та у присутності яких учасників справи чи-то третіх осіб. Письмові пояснення експерту ОСОБА_7 із зазначених питань надати до суду до 21.02.2018р.

Зобовязано ТОВ Фірма Унікон: надати зразок порошкового дроту, захищеного патентом №45938 та технічні документи на нього, зобовязано ТОВ Доншахтоавтоматика надати зразок порошкового дроту, придбаного у ТОВ Торговий дім Граніт, який поставлений (виготовлений) ПП Фірмою Дарьял, усі товаросупровідні та технічні документи на цей дріт.

Зобовязано ПП Фірма Дарьял: надати зразок порошкового дроту, який був виготовлений та в наступному поставлений ТОВ Торговий дім Граніт та ПАТ Кременчуцький сталеливарний завод (у разі відсутності письмове пояснення з цього приводу); охоронний документ на цей дріт (патент № 54880 та ліцензію), технічну документацію; товаросупровідні документи поставки цього дроту ТОВ Торговий дім Граніт та ПАТ Кременчуцький сталеливарний завод.

Зобовязано ПАТ Кременчуцький сталеливарний завод: надати зразок порошкового дроту з комплексним наповнювачем: алюміній, кальцій та феротитан, який був поставлений ПП Фірмою Дарьял, товаросупровідні та технічні документи на нього.; письмові пояснення стосовно поставки дроту ПП Фірмою Дарьял, його (дроту) зберігання та дійсного місцезнаходження на теперішній час.

Зобовязано ТОВ Торговий дім Граніт): у строк до 21.02.2018р. надати суду письмове пояснення щодо позову та відзиву; надати письмове пояснення щодо придбання (поставки) у ПП Фірми Дарьял у березні 2012 р. порошкового дроту та наступної поставки третьою особою даного дроту ТОВ Доншахтоавтоматика (т.8, а.с.135-138).

Позивач за первісним позовом, ОСОБА_6 з обмеженою відповідальністю Фірма Унікон м. Донецьк звернувся до господарського суду Запорізької області з клопотанням про призначення судової експертизи, в якому заявлено вимогу про призначення по даній справі судову експертизу охорони прав на обєкти інтелектуальної власності, проведення якої доручити Донецькому науково-дослідному інституту судових експертиз (т.6, а.с.26-28).

07.02.2018р. від ОСОБА_6 з обмеженою відповідальністю Фірма Унікон м.Донецьк на адресу господарського суду Запорізької області надійшла заява про доповнення до клопотання про призначення судової експертизи, в якій останній просив призначити по справі №905/1492/15 судову експертизу охорони прав на обєкти інтелектуальної власності, проведення якої доручити Донецькому науково-дослідному інституту судових експертиз. Також запропонував питання, які необхідно поставити на вирішення судовому експерту (т.8, а.с.72-79).

У судовому засіданні 08.02.2018р. представник ТОВ Фірма Унікон усно уточнив, що просить призначити судову комплексну експертизу охорони прав на обєкти інтелектуальної власності та металознавчу експертизу. Також усно уточнив питання, які запропонував поставити на вирішення судовому експерту, просив доповнити питання 3, 4 після всіх слів словами: у редакції до 10.03.2016 р. та у редакції після 10.03.2016 р..

Ухвалою господарського суду Запорізької області від 08.02.2018р. по даній справі задоволено клопотання ТОВ Фірма Унікон про призначення судової комплексної експертизи охорони прав на обєкти інтелектуальної власності та металознавчої експертизи, проте вирішення питання щодо переліку питань, що будуть поставлені експерту, відкладено до наступного судового засідання, враховуючи усне клопотання ПП-фірми Дарьял про надання йому часу для підготовки питань, які необхідно поставити на вирішення експертів (т.8, а.с.135-138).

Ухвалою господарського суду Запорізької області від 22.03.2018р. по справі №905/1492/15 призначено судову комплексну експертизу, а саме: металознавчу експертизу та експертизу охорони прав на обєкти інтелектуальної власності, проведення якої доручено експертам Київського науково-дослідного інституту судових експертиз (03057, м. Київ, вул. Смоленська, 6) та провадження у справі № 905/1492/15 зупинено на час проведення судової комплексної металознавчої та охорони прав на обєкти інтелектуальної власності експертизи (до отримання результатів судової комплексної експертизи та повернення матеріалів справи до господарського суду Запорізької області).

Призначаючи у справі №905/1492/15 судову комплексну експертизу, а саме: металознавчу експертизу та експертизу охорони прав на обєкти інтелектуальної власності суд першої інстанції виходив з наступного.

В обґрунтування первісного позову, позивач посилається, зокрема, на ст. 28 Закону України Про охорону прав на винаходи і корисні моделі, відповідно до якої продукт визнається виготовленим із застосуванням запатентованого винаходу (корисної моделі), якщо при цьому використано кожну ознаку, включену до незалежного пункту формули винаходу (корисної моделі), або ознаку, еквівалентну їй.

Враховуючи предмет та підстави заявленого первісного позову, оскільки для зясування обставин, що мають значення для справи необхідні спеціальні знання, судом було задоволено клопотання останнього про призначення судової комплексної експертизи, про що зазначено в ухвалі суду від 08.02.2018 р.

Оскільки сторонами не було досягнуто взаємної згоди щодо обрання експертної установи, суд першої інстанції проведення судової комплексної експертизи, а саме: металознавчої експертизи та експертизи охорони прав на обєкти інтелектуальної власності, доручив експертам Київського науково-дослідного інституту судових експертиз (03057, м. Київ, вул. Смоленська, 6).

На вирішення комплексної судової експертизи судом були запропоновані відповідні питання.

При дослідженні експертам Київського науково-дослідного інституту судових експертиз необхідно порівняти зразки відповідної продукції, що направляється господарським судом Запорізької області разом із матеріалами справи № 905/1492/15, а саме: зразок порошкового дроту, що надійшов до суду від господарського суду Донецької області разом із супровідним листом від 16.01.2018р., та зразок порошкового дроту, що надійшов до суду від ОСОБА_6 з обмеженою відповідальністю Доншахтоавтоматика із заявою від 19.02.2018 р. вих. № б/н.

Суд відхилив запропоновані позивачем за первісним позовом питання №№ 6, 7, викладені у письмовому поясненні до клопотання про призначення судової експертизи (т.10, а.с. 5-11), оскільки ці питання (їх вирішення) не стосуються предмету спору, визначеного позивачем (за первісним позовом).

Для проведення судової експертизи матеріали господарської справи № 905/1492/15 направлені Київському науково-дослідному інституту судових експертиз.

Цією ж ухвалою суду провадження у справі №905/1492/15 зупинено на час проведення судової комплексної металознавчої та охорони прав на обєкти інтелектуальної власності експертизи (до отримання результатів судової комплексної експертизи та повернення матеріалів справи до господарського суду Запорізької області) (т.10, 145-150).

Відповідач 2, (позивач за зустрічним позовом), Приватне підприємство - Фірма Дарьял, звернувся з апеляційною скаргою на ухвалу господарського суду Запорізької області від 22.03.2018р. у справі № 905/1492/15, в якій стверджує, що судом першої інстанції призначено проведення судової комплексної експертизи з порушенням норм ст.ст.99, 100, 102 ГПК України, неправильно застосовані норми матеріального права, неповно зясовані обставини, що мають значення для справи, у звязку з чим просить суд скасувати ухвалу господарського суду Запорізької області від 22.03.2018р. по справі №905/1492/15 у повному обсязі та направити дану справу для продовження розгляду до суду першої інстанції (т.10, а.с.164-173).

В обґрунтування поданої скарги, відповідач вказує на те, що ухвала суду від 22.03.2018р. по даній справі постановлена з порушенням ст.100 ГПК України, оскільки судом направлені на експертизу зразки порошкового дроту, одержані з порушенням закону, ці зразки не є виробленими ПП Фірмою Дарьял, тобто не є достовірними доказами, з огляду на таке.

Суд направив на дослідження судової комплексної експертизи зразки порошкового дроту, відібрані згідно Протоколу відібрання зразків порошкового дроту для проведення експертизи, складеному 02.03.2017р. в м.Запоріжжя судовим експертом Донецького науково-дослідного інституту судових експертиз ОСОБА_7М, директором ТОВ Фірма Унікон ОСОБА_5В, представником ТОВ Доншахтоавтоматика ОСОБА_8

Скаржник звертає увагу суду апеляційної інстанції на те, що:

по перше, згідно ч.2 ст.102 ГПК України експерт не має права з власної ініціативи збирати матеріали для проведення експертизи. Для відбору зразків для проведення експертизи згідно ч.1 ст.71 ГПК України може залучатися спеціаліст. Таким чином, у відборі зразків порошкового дроту за Протоколом від 02.03.2017р. приймав участь судовий експерт Донецького науково-дослідного інституту судових експертиз, а не спеціаліст, в порушення ч.2 ст.102 ГПК України;

по-друге, відповідно до п.2 ч.6 ст.69, ст.73, ч.1 ст.95, ч.1 ст.98, ч.3 ст.100 ГПК України дослідженням судової експертизи є речові докази (обєкти, зразки) та письмові докази (письмові матеріали). Господарський суд не визнав речовими доказами зразки порошкового дроту, відібрані за Протоколом від 02.03.2017р., тому не мав законних підстав в ухвалі від 22.03.2018р про призначення судової експертизи визначати їх обєктом експертизи;

по-третє, Протокол від 02.03.2017р. відібрання зразків порошкового дроту для проведення експертизи зі сторони ТОВ підписаний представником ОСОБА_8, але в матеріалах справи відсутня довіреність від імені ТОВ Доншахтоавтоматика та не має інших доказів на уповноваження цього представника на підписання Протоколу від 02.03.2017р. у м. Запоріжжя. Отже, Протокол відібрання зразків порошкового дроту для проведення експертизи №1296/1384, складеного 02.03.2017р. підписаний не уповноваженою собою;

вчетверте, апелянт зазначає про сумнів в достовірності по відбору 02.03.2017р. зразків порошкового дроту виробництва ПП Фірми Дарьял, оскільки в матеріалах справи відсутні докази по перевезенню бухти дроту з порошковим наповнювачем вагою 608 кг. із міста Донецьк до с.Долинське Запорізької області, вул.Нікопольське шосе,1. В матеріалах справи відсутні дорожній лист, ТТН по перевезенню ТОВ Доншахтоавтоматика або на його замовлення бухти дроту з порошковим наповнювачем вагою 608 кг. із м.Донецьк до с.Долинське, Запорізької області, вул.Нікопольське шосе,1, що була передана 14.09.2016р. на відповідальне зберігання до ТОВ Ексім Пром.

Також, в Протоколі відібрання зразків порошкового дроту для проведення експертизи від 02.03.2017р. зазначено, що відібрання зразків проводилось експертом у складському приміщенні ТОВ Доншахтоавтоматика за адресою: Запорізький район, с.Долинське, Нікопольське шосе, 1.

Згідно Інформаційної довідки №117647521 від 20.03.2018р. з Реєстру прав власності на нерухоме майно, за адресою: Запорізька область, Запорізький район, с.Нове Запоріжжя, вул. Нікопольське шосе, будинок 1 зареєстрована нежитлова будівля, власник: ОСОБА_9, підстава виникнення власності: договір купівлі-продажу 786, 25.02.2006, приватний нотаріус Запорізького районного нотаріального округу ОСОБА_10 В цій же довідці зазначено, що адреси «Запорізький район, с.Долинське, Нікопольське шосе, 1 не існує, а справжньою адресою є: Запорізька область, Запорізький район, с.Нове Запоріжжя, вул.Нікопольське шосе, будинок 1.

Таким чином, зазначеного в Протоколі від 02.03.2017р. місця відібрання зразків порошкового дроту для проведення експертизи фактично не існує та означений протокол відібрання зразків порошкового дроту для проведення експертизи був складений у порушення п.3.4 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України 08.10.1998 №53/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 26.12.2012 №1950/5) є недостовірним.

Крім того, апелянт зазначає, що місцевий господарський суд не надав обєктивної оцінки факту порушення кримінального провадження за повідомленням ПП - Фірми Дарьял про вчинене кримінальне правопорушення за підозрою, що зразок порошкового дроту для проведення судової металознавчої експертизи, відібраний 02.03.2017р. згідно листа Донецького науково-дослідного інституту судових експертиз від 09.01.2018р. та долучений 22.01.2018р. до матеріалів справи №905/1492/15 є підробленим та не є виробленим та не є проданим 13.03.2012р. ПП - Фірмою Дарьял до ТОВ Торговий дім Граніт.

Також, апелянт вважає, що надіслання ТОВ Доншахтоавтоматика поштою до суду зразку порошкового дроту є неналежним виконанням ухвали суду від 08.02.2018р. по даній справі, в якій суд зобовязав надати зразок, а не надіслати, а відтак суд не мав права приймати до уваги цей зразок дроту. Отже, на думку скаржника, згідно ч.9 ст.80 ГПК України надання та надсилання є різними процесуальними діями.

Скаржник вказує, що відбір ТОВ Доншахтоавтоматика зразку порошкового дроту, який був відправлений 20.02.2018 р. до господарського суду Запорізької області цінною посилкою, не відповідає вимогам по оформленню відібрання зразків, передбаченому п.3.4 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних установ, тому не був оформлений відповідним протоколом. В матеріалах справи відсутні відомості щодо обставин по відбору ТОВ Доншахтоавтоматика зразку дроту, в тому числі невідомі час та місця цього відбору.

ТОВ Доншахтоавтоматика стверджує, що бухта порошкового дроту виробництва ПП Фірма Дарьял після 31.12.2017р. знаходиться в місті Донецьк, але таке ствердження не підтверджено доказами та викликає сумнів в достовірності.

Таким чином, апелянт вважає, що господарський суд Запорізької області не виконав приписи п.5 Постанови Пленуму ВГСУ Про деякі питання практики призначення судової експертизи щодо перевірки матеріалів, що мають значення для справи та постановив ухвалу від 22.03.2018р. по даній справі з порушенням ч.1 ст.100 ГПК України, тому що призначені за цією ухвалою суду зразки порошкового дроту для проведення експертизи були одержані з порушенням закону, ці зразки не є виробленими ПП Фірмою Дарьял та є недостовірними доказами.

На підставі викладеного, апелянт просить суд апеляційної інстанції скасувати ухвалу господарського суду Запорізької області від 22.03.2018р. по справі №905/1492/15 у повному обсязі та направити дану справу для продовження розгляду до суду першої інстанції.

Ухвалою Донецького апеляційного господарського суду від 14.05.2018р. по справі №905/1492/15 відкрите апеляційне провадження (головуючий суддя Радіонова О.О., судді Стойка О.В., Чернота Л.Ф.) за апеляційною скаргою Приватного підприємства Фірма Дарьял м.Запоріжжя на ухвалу господарського суду Запорізької області від 22.03.2018р. у справі №905/1492/15.

Ухвалою суду від 31.05.2018р. по даній справі розгляд апеляційної скарги призначено на 12.06.2018р. о 09-00 год.

31.05.2018р. на адресу Донецького апеляційного господарського суду надійшов відзив від ОСОБА_6 з обмеженою відповідальністю Фірма Унікон м. Донецьк, в якому останній просить суд апеляційну скаргу залишити без задоволення, а ухвалу господарського суду Запорізької області від 22.03.2018р. по справі №905/1492/15 без змін (т.10 а.с.104-107).

У відзиві позивач (за первісним позовом) вважає апеляційну скаргу Приватного підприємства Фірма Дарьял м. Запоріжжя на ухвалу господарського суду Запорізької області від 22.03.2018р. у справі №905/1492/15 необґрунтованою, такою, що не відповідає фактичним обставин справи та не підлягає задоволенню.

Вважає, що судову комплексну експертизу було призначено господарським судом Запорізької області з дотриманням вимог чинного законодавства, а також з дотриманням норм матеріального права.

Зокрема, позивач за первісним позовом зазначає, що Протокол відібрання зразків порошкового дроту для проведення експертизи №1296/1384, складений 02.03.2017р. судовим експертом Донецького науково-дослідного інституту судових експертиз ОСОБА_7, директором ТОВ Фірма Унікон ОСОБА_5 та представником ТОВ Доншахтоавтоматика ОСОБА_8 відповідає положенням Інструкції №53/5 та положенням процесуального законодавства.

Крім того, ТОВ Фірма Унікон зазначає, що всі зразки порошкового дроту, які містяться в матеріалах справи, є належними та необхідними для забезпечення проведення комплексної експертизи охорони прав на обєкти інтелектуальної власності та металознавчої експертизи, призначеної судом, а тому всі наявні у матеріалах справи документи та зразки повинні бути надані експерту.

Апелянт у судове засідання не зявився, про час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином, своїм правом на участь у суді апеляційної інстанції не скористався.

Позивач за первісним позовом, ТОВ Фірма Уніком, відповідач 1, ТОВ Доншахтоавтоматика та третя особа, ТОВ Торговий дім Граніт у судове засідання не зявилися, про час та місце розгляду справи були повідомлені належним чином, про причину неявки суд не повідомили, своїм правом на участь у суді апеляційної інстанції не скористалися.

Відповідно до п.6 Інформаційного листа Вищого господарського суду України від 12.09.2014р. №01-06/1290/14 учасник судового процесу, який знаходиться на території проведення АТО, вважатиметься належним чином повідомленим про час і місце засідання господарського суду, зокрема, якщо відповідну ухвалу господарським судом надіслано поштою за місцезнаходженням учасника судового процесу, зазначеним в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців. Якщо у господарського суду наявні достовірні (тобто документально підтверджені підприємством звязку) відомості про неможливість здійснення поштових відправлень до певних населених пунктів чи місцевостей, а також у випадках, коли поштові відправлення учасникам судового процесу все ж було надіслано, але їх повернуто підприємством звязку через неможливість вручення, суд здійснює відповідне повідомлення шляхом надсилання телеграми, телефонограми, з використанням факсимільного зв'язку чи електронною поштою або з використанням інших засобів зв'язку, які забезпечують фіксацію повідомлення. У такому разі на примірнику переданого тексту, що залишається у матеріалах справи, зазначаються дата і година його передачі і прізвища та ініціали осіб, які передали і прийняли текст. У матеріалах справи мають міститися документи, що підтверджують отримання учасником судового процесу повідомлення (завірений судом витяг з журналу реєстрації телефонограм, журналу реєстрації електронних поштових відправлень тощо). За неможливості здійснити повідомлення учасника судового процесу і в такий спосіб - інформація про час і місце судового засідання розміщується на сторінці відповідного суду (у розділі Новини та події суду) офіційного веб-порталу Судова влада в Україні в мережі Інтернет (www.court.gov.ua/sudy/). У такому разі на роздрукованій сторінці з мережі Інтернет, на якій розміщено інформацію про час та місце засідання господарського суду, зазначаються дата розміщення інформації, прізвище та ініціали судді, у провадженні якого знаходиться відповідна справа, а також вчиняється його підпис.

Відділом організаційної роботи, документального забезпечення та канцелярії Донецького апеляційного господарського суду було встановлено неможливість направлення за належністю поштової кореспонденції ТОВ Фірма Унікон, ТОВ Доншахтоавтоматика та ТОВ Торговий дім Граніт.

За таких обставин, інформація про дату, час і місце судового засідання була розміщена на сторінці суду.

Отже, позивач (за первісним позовом), відповідач 1 та третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача, ОСОБА_6 з обмеженою відповідальністю Торговий дім Граніт були належним чином повідомлені про дату, час та місце проведення судового засідання, та судом апеляційної інстанції були створені всі необхідні умови для вирішення спору на принципах змагальності, рівності учасників процесу перед законом.

Відповідач 3, Публічне акціонерне товариство Кременчуцький сталеливарний завод м.Кременчук, Полтавська область та третя особа за зустрічним позовом, ОСОБА_5 м. Запоріжжя у судове засідання не зявилися, про час та місце розгляду справи були повідомлені належним чином, про причину неявки суд не повідомили, своїм правом на участь у суді апеляційної інстанції не скористалися.

Відповідно до ч. 12 ст. 270 ГПК України неявка сторін, або інших учасників справи, належним чином повідомлених про дату, час і місце розгляду справи, не перешкоджає розгляду справи.

Керуючись вказаною нормою, колегія суддів вважала за можливе розглянути справу за відсутності сторін, враховуючи, що явка сторін не визнавалася судом обов"язковою.

Відповідно до вимог ст. ст. 222, 223 ГПК України судом під час розгляду даної справи повне фіксування судового засідання за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснювалося, було складено протокол судового засідання.

Відповідно до ч.1 ст. 269 ГПК України суд апеляційної інстанції переглядає справу за наявними у ній та додатково поданими доказами та перевіряє законність і обґрунтованість рішення суду першої інстанції в межах доводів та вимог апеляційної скарги.

Розглянувши матеріали господарської справи, апеляційну скаргу, перевіривши правильність застосування судом першої інстанції норм матеріального та процесуального права, суд апеляційної інстанції встановив наступне.

Ухвалою господарського суду Запорізької області від 22.03.2018р. по справі №905/1492/15 призначено судову комплексну експертизу, а саме: металознавчу експертизу та експертизу охорони прав на обєкти інтелектуальної власності, проведення якої доручено експертам Київського науково-дослідного інституту судових експертиз (03057, м. Київ, вул. Смоленська, 6) та провадження у справі № 905/1492/15 зупинено на час проведення судової комплексної металознавчої та охорони прав на обєкти інтелектуальної власності експертизи (до отримання результатів судової комплексної експертизи та повернення матеріалів справи до господарського суду Запорізької області) (т.10, а.с.145-150).

На вирішення судової комплексної експертизи поставлені відповідні питання:

1) Чи містить наповнювач порошкового дроту, який був поставлений Приватним підприємством - Фірмою Дарьял ОСОБА_6 з обмеженою відповідальністю "Торговий Дім "Граніт" та зберігається у ОСОБА_6 з обмеженою відповідальністю Доншахтоавтоматика (на підставі видаткової накладної № 00000004 від 14.03.2012 р.) алюміній, кальцій та титановмісний матеріал, якщо так, то в якому відсотковому співвідношенні між собою знаходяться основні елементи?

2) Чи містить наповнювач порошкового дроту, який був поставлений Приватним підприємством - Фірмою Дарьял Публічному акціонерному товариству Кременчуцький сталеливарний завод алюміній, кальцій та титановмісний матеріал, якщо так, то в якому відсотковому співвідношенні між собою знаходяться основні елементи?

3) Чи відповідають відомості про склад наповнювача порошкового дроту, зазначені Приватним підприємством - Фірмою Дарьял у паспорті якості № 01/02-12-2 від 13.03.2012 р. та у паспорті якості № 01/02-12 від 13.03.2012 р., фактичному складу порошкового дроту, який був виготовлений та поставлений Приватним підприємством - Фірмою Дарьял ОСОБА_6 з обмеженою відповідальністю "Торговий Дім "Граніт" та зберігається у ОСОБА_6 з обмеженою відповідальністю Доншахтоавтоматика (на підставі видаткової накладної № 00000004 від 14.03.2012 р.)?

4) Чи використовуються у виробі (порошковий дріт), який був виготовлений Приватним підприємством - Фірмою Дарьял та поставлений ОСОБА_6 з обмеженою відповідальністю "Торговий Дім "Граніт", зберігається у ОСОБА_6 з обмеженою відповідальністю Доншахтоавтоматика (на підставі видаткової накладної № 00000004 від 14.03.2012 р.), кожна ознака корисної моделі, що включена до незалежного пункту формули за патентом № 45938 Порошковий дріт для ківшевої обробки рідкого металу", зареєстрованим 25.11.2009 р. у Державному реєстрі патентів України на корисні моделі, або ознака, еквівалентна їй, у редакції патенту до 10.03.2016 р. і після 10.03.2016 р.? Які саме ознаки відрізняють виріб (порошковий дріт), який був поставлений Приватним підприємством - Фірмою Дарьял, від корисної моделі за патентом № 45938?

5) Чи використовуються у виробі (порошковий дріт), який був виготовлений Приватним підприємством - Фірмою Дарьял та поставлений Публічному акціонерному товариству Кременчуцький сталеливарний завод до 01.01.2016 р., кожна ознака корисної моделі, що включена до незалежного пункту формули за патентом № 45938 Порошковий дріт для ківшевої обробки рідкого металу", зареєстрованим 25.11.2009 р. у Державному реєстрі патентів України на корисні моделі, або ознака, еквівалентна їй? Які саме ознаки відрізняють виріб (порошковий дріт), який був виготовлений Приватним підприємством - Фірмою Дарьял, від корисної моделі за патентом № 45938?

6) Чи використано всі ознаки, що містяться у незалежному пункті формули корисної моделі за патентом № 45938 Порошковий дріт для ківшевої обробки рідкого металу", зареєстрованим 25.11.2009 р. у Державному реєстрі патентів України на корисні моделі, у Змінах № 2 ТУ У 27.3-1:2010 Дріт порошковий для обробки металургійних розплавів (таблиця 4а; компонентний наповнювач Al+Ca+FeTi70 (60:23:17), а також у Змінах № 3 ТУ У 27.3-1:2010 Дріт порошковий для обробки металургійних розплавів (таблиця 5; компонентний наповнювач Al+Ca+Ti+Fe (60:23:12:5), розроблених Приватним підприємством - Фірмою Дарьял?

7) Чи є ідентичними зразок порошкового дроту, що надійшов до суду від господарського суду Донецької області разом із супровідним листом від 16.01.2018 р., зразку порошкового дроту, що надійшов до суду від ОСОБА_6 з обмеженою відповідальністю Доншахтоавтоматика із заявою від 19.02.2018 р. вих. № б/н?

Цією ж ухвалою при дослідженні необхідно порівняти зразки відповідної продукції, що направляються господарським судом Запорізької області разом із матеріалами справи № 905/1492/15, а саме: зразок порошкового дроту, що надійшов до суду від господарського суду Донецької області разом із супровідним листом від 16.01.2018р., та зразок порошкового дроту, що надійшов до суду від ОСОБА_6 з обмеженою відповідальністю Доншахтоавтоматика із заявою від 19.02.2018 р. вих. № б/н. (т.10, а.с.145-150).

Відповідно до ч. 2 ст. 254 ГПК України ухвали суду першої інстанції оскаржуються в апеляційному порядку окремо від рішення суду лише у випадках, передбачених статтею 255 цього Кодексу. Оскарження ухвал суду, які не передбачені статтею 255 цього Кодексу, окремо від рішення не допускається.

Окремо від рішення суду першої інстанції можуть бути оскаржені в апеляційному порядку ухвали суду першої інстанції, зокрема, про призначення експертизи, про зупинення провадження у справі (п.п.11, 12 ч. 1 ст. 255 ГПК України).

Апеляційні скарги на ухвали суду першої інстанції розглядаються в порядку, передбаченому для розгляду апеляційних скарг на рішення суду першої інстанції з урахуванням особливостей, визначених цією статтею (ч.1 ст. 271 ГПК).

Відповідно до ч. 2 ст. 273 ГПК апеляційна скарга на ухвалу суду першої інстанції розглядається протягом тридцяти днів з дня постановлення ухвали про відкриття апеляційного провадження у справі.

Спірні правовідносини регулюються нормами Господарського процесуального кодексу України в редакції Закону України від 03.10.2017р. № 2147-VШ, що набрав чинності з 15.12.2017р.

Згідно з ст. 2 ГПК України, завданням господарського судочинства є справедливе, неупереджене та своєчасне вирішення судом спорів, пов'язаних із здійсненням господарської діяльності, та розгляд інших справ, віднесених до юрисдикції господарського суду, з метою ефективного захисту порушених, невизнаних або оспорюваних прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб, держави.

Основними засадами (принципами) господарського судочинства, зокрема є: верховенство права; змагальність сторін; диспозитивність; пропорційність; розумність строків розгляду справи судом.

Відповідно до ст. 73 ГПК України, доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи.

Ці дані встановлюються такими засобами: 1) письмовими, речовими і електронними доказами; 2) висновками експертів; 3) показаннями свідків.

Згідно ч. 1, 4 ст. 74 ГПК України, кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень.

Суд не може збирати докази, що стосуються предмета спору, з власної ініціативи, крім витребування доказів судом у випадку, коли він має сумніви у добросовісному здійсненні учасниками справи їхніх процесуальних прав або виконанні обов'язків щодо доказів.

Згідно з ст. 86 ГПК України, суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об'єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів.

Жодні докази не мають для суду заздалегідь встановленої сили. Суд оцінює належність, допустимість, достовірність кожного доказу окремо, а також достатність і взаємний зв'язок доказів у їх сукупності.

Суд надає оцінку як зібраним у справі доказам в цілому, так і кожному доказу (групі однотипних доказів), який міститься у справі, мотивує відхилення або врахування кожного доказу (групи доказів).

Згідно ч. 1 ст. 99 ГПК України суд за клопотанням учасника справи або з власної ініціативи призначає експертизу у справі за сукупності таких умов: 1) для зясування обставин, що мають значення для справи, необхідні спеціальні знання у сфері іншій, ніж право, без яких встановити відповідні обставини неможливо; 2) жодною стороною не наданий висновок експерта з цих самих питань або висновки експертів, надані сторонами, викликають обґрунтовані сумніви щодо їх правильності, або за клопотанням учасника справи, мотивованим неможливістю надати експертний висновок у строки, встановлені для подання доказів, з причин, визнаних судом поважними, зокрема через неможливість отримання необхідних для проведення експертизи матеріалів.

При призначенні експертизи судом експерт або експертна установа обирається сторонами за взаємною згодою, а якщо такої згоди не досягнуто у встановлений судом строк, експерта чи експертну установу визначає суд. З урахуванням обставин справи суд має право визначити експерта чи експертну установу самостійно. Питання, з яких має бути проведена експертиза, що призначається судом, визначаються судом (ч. ч. 3, 4 ст. 99 ГПК).

Згідно зі статтею 1 Закону України "Про судову експертизу" від 25.02.1994р. №4038-XII, судова експертиза - це дослідження експертом на основі спеціальних знань матеріальних об'єктів, явищ і процесів, які містять інформацію про обставини справи, що перебуває у провадженні, зокрема, суду.

Із сукупності наведених норм вбачається, що призначення господарським судом судової експертизи є правом суду, а не його обов'язком. При цьому судова експертиза призначається лише у разі дійсної потреби у спеціальних знаннях для встановлення фактичних даних, що входять до предмета доказування, тобто у разі, коли висновок експерта не можуть замінити інші засоби доказування або наявні у справі докази є суперечливими. Питання про призначення судової експертизи повинно вирішуватися лише після ґрунтовного вивчення обставин справи і доводів сторін щодо необхідності такого призначення.

Відповідно до ч. 1 ст. 100 ГПК України, про призначення експертизи суд постановляє ухвалу, в якій зазначає підстави проведення експертизи, питання, з яких експерт має надати суду висновок, особу (осіб), якій доручено проведення експертизи, перелік матеріалів, що надаються для дослідження, та інші дані, які мають значення для проведення експертизи.

Відповідно до п. 2 ч.1 ст. 228 ГПК України, господарський суд має право зупинити провадження у справі за заявою учасника справи, а також з власної ініціативи у випадку призначення господарським судом судової експертизи.

Зупинення провадження у справі є наслідком призначення судом експертизи, отже, ухвала про призначення судової експертизи та ухвала про зупинення провадження у справі перебувають у нерозривному зв'язку одна з одною.

Призначення судової експертизи з одночасним зупиненням у зв'язку з цим провадження у справі є одноактною (нерозривною) процесуальною дією і не може розцінюватись як два самостійних акти - окремо щодо призначення судової експертизи і щодо зупинення провадження по справі.

При оцінці правомірності зупинення провадження у справі дослідженню підлягає і факт обґрунтованості підстав зупинення.

Позовні вимоги за первісним позовом, з урахуванням уточненої позовної заяви, яка прийнята судом до розгляду 08.02.2018р., мотивовані наступним.

ТОВ Фірма Унікон отримало невиключний дозвіл (невиключну ліцензію) на виготовлення та продаж порошкового дроту з використанням корисної моделі, захищеної патентом № 45938 Порошковий дріт для обробки рідкого металу, зареєстрованим у Державному реєстрі патентів України на корисні моделі 25.11.2009р. на підставі ліцензійного договору №1 від 01.01.2010р., по закінченню якого між ліцензіаром та ліцензіатом було укладено ліцензійний договір № 2 від 31.12.2015р.

Відповідачі без отримання належного дозволу від власника патенту протягом тривалого часу використовують корисну модель, захищену патентом № 45938.

Позивач за первісним позовом, вважає, що ПП - Фірма Дарьял виготовляє та пропонує до продажу, реалізовує порошковий дріт з показниками, тотожними аналогічним показникам корисної моделі, захищеної патентом № 45938. Так, показники порошкового дроту, що зазначені у паспорті якості № 01/02-12 від 13.03.2012р., та зазначені на маркуванні бухти дроту, співпадають із формулою корисної моделі, захищеної патентом № 45938.

З боку відповідача-3 (ПАТ Кременчуцький сталеливарний завод) листом №40-21/284 від 10.09.2015 р. підтверджено факт співпраці з таким контрагентом, як ПП - Фірма Дарьял. ПП - Фірмою Дарьял на адресу ПАТ Кременчуцький сталеливарний завод за період з 30.07.2009р. по 31.12.2014р. у сукупності було реалізовано: 367,782 тн порошкового дроту, діаметром 13 мм з комплексним наповнювачем алюміній, кальцій та феротитан (відсотковий вміст 55:28:17) відповідно до ТУ У 27.3-1:2010; 126,12 тн. порошкового дроту, діаметром 13 мм з комплексним наповнювачем алюміній, кальцій та титан (відсотковий вміст 55:28:17) відповідно до ТУ У 27.3-02.

У свою чергу, ТОВ Доншахтоавтоматика придбало у ТОВ Торговий дім Граніт порошковий дріт, діаметром 13 мм, вагою 608 кг з наповнювачем з алюмінію, кальцію та феротитану у співвідношенні (алюміній 60%, кальцій 23%, феротитан 70 17%). Згідно маркування на бухті дроту у паспорті якості вказано, що зазначений дріт було виготовлено ПП - Фірмою Дарьял.

Відтак предметом доказування у даній справі є: встановлення факту використання ТОВ Доншахтоавтоматика корисної моделі, захищеної патентом на корисну модель № 45938 Порошковий дріт для ківшевої обробки рідкого металу, зареєстрованим 25.11.2009 р. у Державному реєстрі патентів на корисні моделі; встановлення факту використання ПП - Фірмою Дарьял корисної моделі, захищеної патентом на корисну модель № 45938 Порошковий дріт для ківшевої обробки рідкого металу, зареєстрованим 25.11.2009 р. у Державному реєстрі патентів на корисні моделі; встановлення факту використання ПАТ Кременчуцький сталеливарний завод корисної моделі, захищеної патентом на корисну модель № 45938 Порошковий дріт для ківшевої обробки рідкого металу, зареєстрованим 25.11.2009р. у Державному реєстрі патентів на корисні моделі; заборона ПП - Фірмі Дарьял будь-яке використання корисної моделі, захищеної патентом на корисну модель № 45938 Порошковий дріт для ківшевої обробки рідкого металу, зареєстрованим 25.11.2009 р. у Державному реєстрі патентів на корисні моделі, у тому числі, виготовлення продукту із застосуванням корисної моделі, застосування такого продукту, пропонування для продажу, у тому числі через Інтернет, продаж, імпорт (ввезення) та інше введення його в цивільний оборот або зберігання такого продукту в зазначених цілях; заборона ПАТ Кременчуцький сталеливарний завод будь-яке використання у своїй діяльності порошкового дроту, захищеного патентом на корисну модель № 45938 Порошковий дріт для ківшевої обробки рідкого металу, зареєстрованим 25.11.2009р. у Державному реєстрі патентів на корисні моделі, що виготовляється ПП-Фірмою Дарьял; заборона ТОВ Доншахтоавтоматика будь-яке використання у своїй діяльності порошкового дроту, захищеного патентом на корисну модель №45938 Порошковий дріт для ківшевої обробки рідкого металу, зареєстрованим 25.11.2009р. у Державному реєстрі патентів на корисні моделі, що виготовляється ПП - Фірмою Дарьял.

Позов обґрунтований ст. 41 Конституції України, ст.ст. 432, ч. 2, 462 ч. 1 ЦК України, ст.ст. 1, 6, 28, 34, 35 Закону України Про охорону прав на винаходи і корисні моделі, п. 7 постанови Пленуму Вищого господарського суду України від 26.12.2011 р. № 18.

Відповідач-1 (ТОВ Доншахтоавтоматика), надавши письмові пояснення зазначив наступне.

У 2012 році ТОВ Доншахтоавтоматика мало господарські правовідносини з ТОВ Торговий дім Граніт.

З метою подальшого перепродажу ТОВ Доншахтоавтоматика на підставі видаткової накладної № 00000004 від 14.03.2012 р. придбало у ТОВ Торговий дім Граніт порошковий дріт діаметром 13 мм вагою 608 кг з наповнювачем з алюмінію, кальцію та феротитану у наступному співвідношенні: алюміній 60%, кальцій 23%, феротитан 70 17%. Маркування на бухті дроту та у паспорті якості свідчить, що даний дріт був виготовлений ПП - Фірмою Дарьял.

На виконання ухвали суду від 04.08.2016р. та на вимогу експерта Донецького науково-дослідного інституту судових експертиз, ТОВ Доншахтоавтоматика 02.03.2017р. надано доступ для відібрання зразків порошкового дроту, який був виготовлений ПП - Фірмою Дарьял.

Відібрання здійснювалося відповідно до договору відповідального зберігання № 1-ХБ від 14.09.2016р. за адресою: 70420, Запорізька область, Запорізький район, с. Долинське, вул. Нікопольське шосе, 1.

На теперішній час порошковий дріт, виготовлений ПП - Фірмою Дарьял та придбаний ТОВ Доншахтоавтоматика у ТОВ Торговий дім Граніт, знаходиться за юридичною адресою ТОВ Доншахтоавтоматика.

Відповідач-2 (ПП - Фірма Дарьял) проти первісного позову заперечував, наполягав на задоволенні зустрічного позову.

У своїх запереченнях зазначив наступне.

- ПП - Фірма Дарьял виготовила та продала ТОВ Торговий дім Граніт дріт з порошковим наповнювачем за видатковою накладною № РН-0002819 від 13.03.2012 р. та паспортом якості № 01/02-12-2 від 13.03.2012 р.;

- виготовлення порошкового дроту, що був проданий ТОВ Торговий дім Граніт, проводилося ПП - Фірмою Дарьял на власних виробничих потужностях в м. Запоріжжі по вул. Скворцова, 243 на підставі технічних умов ТУ У 27.3-1:2010 строком введення 18.03.2010 р., зі змінами № 1 до ТУ У 27.3-1:2010 строком введення 15.02.2011 р.;

- у таблиці 3 Технічних умов перелічені компоненти наповнення порошкового дроту Al-59%, Ca-22%, FeTi70-17%, Fe-2%, що був проданий ТОВ Торговий дім Граніт. Даний порошковий дріт відрізняється від патенту на корисну модель № 45938 за наявністю заліза (Fe), тобто не порушує цей патент;

- за паспортом якості № 01/02-12-2 від 13.03.2012 р. використана ознака, яка відсутня у патенті № 45938 - залізо (Fe). Відповідач-2 ніколи не мав господарських взаємовідносин з відповідачем-1 (ТОВ Доншахтоавтоматика);

- ПП - Фірма Дарьял виготовляла та продавала ПАТ Кременчуцький сталеливарний завод дріт з порошковим наповнювачем алюміній, кальцій, титан, залізо на підставі: технічних умов ТУ У 27.3-1:2010 строком введення 18.03.2010 р., змін № 1 ТУ У 27.3-1:2010 строком введення 15.02.2011 р., змін № 3 ТУ У 27.3-1:2010 строком введення 10.06.2014 р. (у таблиці № 5 зазначені види порошкових наповнювачів), ліцензії ПП - Фірми Дарьял від 01.11.2016 р. на використання корисної моделі Дріт для позапічної обробки рідких металів за патентом UA № 54880, патенту UA № 54880 на корисну модель Дріт для позапічної обробки рідких металів від 25.11.2010 р., який містить порошковий наповнювач: алюміній 51-65 мас.%, кальцій 18-31 мас.%, титан 8-18 мас.%, залізо решта. Під терміном Феротитан або FeTi малося на увазі залізо та титан у суміші без їх сплаву: залізо титан.

Таким чином, як зазначає у своїх запереченнях ПП - Фірма Дарьял, ним не були порушені права за патентом UA № 45938.

При цьому, у запереченнях останній зазначив, що ПП - Фірма Дарьял не може надати до суду зразок порошкового дроту за сертифікатом якості № 1/12-16 від 01.12.2016 р. або зразок іншого подібного дроту з причини відсутності його залишку у виробництві та на складі.

Відповідач-3 за первісним позовом (ПАТ Кременчуцький сталеливарний завод) проти первісного позову заперечив, зазначив, що не згоден з висунутими вимогами у частині, що стосуються товариства, з наступного.

- ПАТ Кременчуцький сталеливарний завод для власних потреб замовляє у ПП - Фірми Дарьял порошковий дріт d13;

- якість товару, що постачається, підтверджується сертифікатом якості. Наявний пакет документів на товар, що постачається, підтверджує, що постачальник є виробником та має усі необхідні правові підстави їм розпоряджатися за власною ініціативою. Щодо поставленого ПП - Фірмою Дарьял порошкового дроту зазначає, що до його складу входили наступні хімічні елементи: алюміній 60%, кальцій 28%, титан 8%, залізо 4%. З питання відповідності/невідповідності формули порошкового дроту умовам патенту відповідачу-3 невідомо;

- приймання товару на ПАТ Кременчуцький сталеливарний завод здійснювалась згідно сертифікатів якості на поставлений товар. Зазначив, що не має можливості надати витребуваний судом зразок порошкового дроту, який постачався ПП - Фірмою Дарьял з 2015 р., оскільки останній був використаний в процесі виробництва. Залишки порошкового дроту з комплексним наповнювачем алюміній-кальцій-титан-залізо, який був поставлений ПП - Фірмою Дарьял, у ПАТ Кременчуцький сталеливарний завод відсутні.

Просив відмовити у задоволенні позовних вимог у частині, яка стосується ПАТ Кременчуцький сталеливарний завод у звязку з безпідставністю та недоведеністю. В іншій частині просив прийняти рішення на підставі матеріалів справи.

Третя особа за первісним позовом (ТОВ Торговий дім Граніт) письмового пояснення по суті спору не надала.

ОСОБА_5, третя особа за зустрічним позовом, проти зустрічного позову заперечував.

Враховуючи предмет та підстави заявленого первісного позову, оскільки для зясування обставин, що мають значення для справи необхідні спеціальні знання, суд першої інстанції задовольнив клопотання позивача за первісним позовом про призначення судової комплексної експертизи, про що зазначено в ухвалі суду від 08.02.2018 р.

Як вбачається з матеріалів справи, 22.01.2018р. до господарського суду Запорізької області від господарського суду Донецької області із супровідним листом від 16.01.2018 р. (т.7, а.с. 8) для долучення до матеріалів справи № 905/1492/15 надійшов лист Донецького науково-дослідного інституту судових експертиз № 1296/1384 від 09.01.2018 р. з додатками. Разом із супровідним листом від 16.01.2018 р. до господарського суду Запорізької області надійшов зразок порошкового дроту в 1-му опечатаному пакуванні.

23.02.2018р. до господарського суду Запорізької області від ТОВ Доншахтоавтоматика надійшла письмова заява (вих. № б/н від 19.02.2018р.) (т.9, а.с. 164) разом із зразком порошкового дроту, придбаного у ТОВ Торговий дім Граніт, який був виготовлений ПП - Фірмою Дарьял. Зазначено, що вказаний дріт був отриманий ТОВ Доншахтоавтоматика на підставі: рахунку-фактури № 00000003 від 15.02.2012 р. та видаткової накладної № 00000004 від 14.03.2012 р., копії яких долучені до заяви. Також до заяви долучено оригінал бірки, яка знаходилася на бухті порошкового дроту, придбаного у ТОВ Торговий дім Граніт, який був виготовлений ПП - Фірмою Дарьял (а.с. 172 т. 9).

Вказані зразки порошкового дроту, які надійшли від господарського суду Донецької області та ТОВ Доншахтоавтоматика долучені до матеріалів справи.

Відповідно до п.п. 3.2, 3.4 розділу 3 Інструкції про призначення і проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998р. №53/5, до експертної установи (експерту) надаються: документ про призначення експертизи (залучення експерта), об'єкти, зразки для порівняльного дослідження та, за клопотанням експерта, - матеріали справи (протоколи оглядів з додатками, протоколи вилучення речових доказів тощо). Вилучення об'єктів, що підлягають дослідженню, та відібрання зразків оформлюються протоколом згідно з вимогами процесуального законодавства. У них, крім загальних реквізитів такого роду документів, зазначається, які саме зразки були вилучені або відібрані, їх кількість, умови відбору або вилучення, а також інші обставини, що мають значення для вирішення поставлених питань. Протокол підписується всіма особами, які брали участь у вилученні об'єктів, відібранні зразків.

В матеріалах справи наявна копія Протоколу відібрання зразків порошкового дроту для проведення експертизи №1296/1384 від 02.03.2017р., який підписаний судовим експертом Донецького НДІСЕ ОСОБА_7, директором ТОВ Фірма Унікон ОСОБА_5 та представником ТОВ Доншахтоавтоматика ОСОБА_8 (т.9, а.с.189-190).

Вказаний протокол містить усі необхідні реквізити, визначені зазначеною вище Інструкцією. Також у поясненні судового експерта Донецького НДІСЕ ОСОБА_7 (т.9, а.с. 187 188) зазначено, як саме здійснювалося відібрання зразків порошкового дроту.

ТОВ Доншахтоавтоматика надано до суду зразок порошкового дроту на виконання ухвали господарського суду Запорізької області.

У пункті 83 постанови Пленуму Вищого господарського суду України від 17.10.2012 р. № 12 Про деякі питання практики вирішення спорів, повязаних із захистом прав інтелектуальної власності розяснено, що у випадках коли предметом спору є продукти, що відрізняються лише певним процентним співвідношенням хімічних елементів, не може вважатися належним дослідженням предмета позову лише дослідження, в тому числі експертне, відповідної документації (протоколів погодження, сертифікатів, технічних умов тощо). Для з'ясування питання про те, чи було використано у відповідному продукті кожну ознаку винаходу, що включена до незалежного пункту формули за патентом згідно з описом цього останнього, за допомогою спеціальних знань має бути безпосередньо порівняно винахід позивача та продукт відповідача у справі, виготовлений з використанням винаходу за даним патентом.

Суд апеляційної інстанції не приймає до уваги посилання апелянта на порушення ч.1 ст.100 ГПК України при складенні Протоколу відібрання зразків порошкового дроту для проведення експертизи №1296/1384 від 02.03.2017р., оскільки відібрання зразків порошкового дроту відбувалось у березні 2017 року, коли була чинною ст.41 ГПК України, що передбачала питання проведення експертизи, в редакції на час відібрання цих зразків, а також положення Інструкції №53/5. Відтак, і призначення експертизи і відібрання зразків, і надання матеріалів експерту відбувалось виключно в порядку, передбаченому чинним на той час законодавством, що не суперечить положенням ГПК України щодо призначення експертизи та надання матеріалів експерту.

Щодо посилання апелянта на те, що зразки порошкового дроту, отримані згідно Протоколу відібрання зразків порошкового дроту від 02.03.2017р., є неналежними доказами у звязку з відсутністю довіреності на представника ТОВ Доншахтоавтоматика ОСОБА_8, який брав участь у відібранні зразків суд апеляційної інстанції зазначає наступне.

З пояснень судового експерта Донецького науково-дослідного інституту судових експертиз ОСОБА_7, вбачається, що відібрання зразків 02.03.2017 року було проведено в присутності: зі сторони позивача: директор ТОВ Фірма Унікон ОСОБА_5, представник за довіреністю ТОВ Фірма Унікон ОСОБА_11, зі сторони відповідача: представник за довіреністю ТОВ Доншахтоавтоматика ОСОБА_8 (т.9, а.с.158-161).

Інструкція №53/5, передбачає, зокрема, процедуру відібрання зразків на експертизу та оформлення Протоколу, та не містить вимог щодо необхідності долучення до протоколів відібрання зразків копій документів, що підтверджують повноваження представників. Отже, відсутність в додатках до протоколу копії довіреності або інших документів на представників, не свідчить про відсутність взагалі таких повноважень у представників.

Крім того, відповідно до ст.203 ЦК України правочином є дія, спрямована на набуття, зміну або припинення цивільних прав та обовязків. У свою чергу, Протокол відібрання зразків порошкового дроту для проведення експертизи є процесуальним документом, що фіксує певну процесуальну дію, передбачену Інструкцією №53/5 і не є правочином у розумінні положень ЦК України, оскільки він не спрямований на набуття, зміну чи припинення цивільних прав та обовязків.

Посилання апелянта на його звернення до Олександрівського відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області 23.02.2018 року (з повідомленням про вчинення кримінального правопорушення за підозрою, що зразок порошкового дроту, відібраний 02.03.2017р., не є виробленим та проданим ПП Фірмою Дарьял), як на обставину, не враховану судом першої інстанції при призначені експертизи, суд апеляційної інстанції вважає недоречним, оскільки у задоволенні вказаного клопотання судом першої інстанції було правомірно відмовлено, у звязку з його процесуальною необґрунтованістю (т.9, а.с. 202-203).

Доводи апелянта стосовно того, що зразок порошкового дроту, відправлений 20.02.2018р. до господарського суду Запорізької області цінною посилкою від директора ТОВ Доншахтоавтоматика ОСОБА_12 не був задокументований, тобто не було Протоколу відібрання зразків, суд апеляційної інстанції не приймає до уваги, з наступного.

Ухвалою господарського суду Запорізької області від 08.02.2018р. по справі №905/1492/15 було зобовязано ТОВ Доншахтоавтоматика надати зразок порошкового дроту, придбаного у ТОВ Торговий дім Граніт, який поставлений (виготовлений) ПП Фірмою Дарьял.

Таким чином, з метою виконання зазначеної ухвали суду, відповідач 1, ТОВ Доншахтоавтоматика повинен був саме надати зразки порошкового дроту, а не здійснити відібрання зразків у розумінні та на підставі норм Інструкції №53/5, а тому посилання апелянта на п.3.4 Інструкції №53/5 в даному випадку є безпідставним.

Згідно зі ст. 17 Закону України "Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини" суди застосовують при розгляді справ Конвенцію про захист прав людини і основоположних свобод та практику Європейського суду з прав людини як джерело права.

У рішеннях судів та інших органах з вирішення спорів мають бути належним чином зазначені підстави, на яких вони ґрунтуються (§ 58 Рішення Європейського суду з прав людини від 10.02.2010 у справі Севярін та інші проти України).

У § 23 та § 25 Рішення Європейського суду з прав людини від 18.07.2006 у справі Проніна проти України зазначено, що п. 1 ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, ратифікованої Законом України від 17 липня 1997 зобов'язує суди давати обґрунтування своїх рішень.

Враховуючи вищенаведене, суд апеляційної інстанції зазначає про повязаність з предметом доказування при призначенні у даній справі судової експертизи, а відтак суд першої інстанції навів дійсність необхідності її призначення, вказав, які саме спеціальні знання необхідні для вирішення поставлених питань, обґрунтував неможливість розгляду позовних вимог по суті за результатами оцінки наявних у справі доказів без призначення судової експертизи.

Доводи апелянта про порушення судом першої інстанції норм матеріального та процесуального права не знайшли свого підтвердження, тому колегією суддів відхиляються.

Таким чином, суд апеляційної інстанції погоджується з висновком суду першої інстанції щодо призначення судової комплексної експертизи, а саме: металознавчої експертизи та експертизи охорони прав на обєкти інтелектуальної власності та зупинення провадження у справі №905/1492/15 на час проведення судової комплексної металознавчої та охорони прав на обєкти інтелектуальної власності експертизи (до отримання результатів судової комплексної експертизи та повернення матеріалів справи до господарського суду Запорізької області).

Враховуючи вищевикладене, суд апеляційної інстанції вважає, що судом першої інстанції оскаржувана ухвала прийнята у відповідності до норм матеріального і процесуального права, тому апеляційна скарга не підлягає задоволенню, а ухвала господарського суду Запорізької області від 22.03.2018р. у справі №905/1492/15 повинна бути залишена без змін.

Витрати зі сплати судового збору підлягають розподілу відповідно до статті 129 Господарського процесуального кодексу України.

Керуючись статтями 100, 269, 270, 271, 275, 276, 281, 282-284 ГПК України, Донецький апеляційний господарський суд

П О С Т А Н О В И В:

Апеляційну скаргу Приватного підприємства Фірма Дарьял м. Запоріжжя на ухвалу господарського суду Запорізької області від 22.03.2018р. у справі №905/1492/15 залишити без задоволення.

Ухвалу господарського суду Запорізької області від 22.03.2018р. у справі №905/1492/15 - залишити без змін.

Справу № 905/1492/15 повернути до господарського суду Запорізької області.

Постанова набирає законної сили з дня її прийняття та може бути оскаржена до Верховного Суду протягом двадцяти днів через Донецький апеляційний господарський суд з дня складання повного тексту постанови.

Повний текст постанови складено та підписано 14 червня 2018 року.

Головуючий О.О. Радіонова

Судді: О.В. Стойка

ОСОБА_3

Надруковано 7 прим.: 1- Позивачу, 3 - Відповідачам; 2- третім особам, 1 у справу; ; 1. ГСЗО