РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04.06.2018 м. Київ Справа № 910/513/18

За позовом: Даймлер АГ (DAIMLER AG);

до відповідача-1: товариства з обмеженою відповідальністю "АМГРУП";

до відповідача-2: міністерства економічного розвитку і торгівлі України;

про: визнання недійсним свідоцтва України № 195028 на знак для товарів і послуг та зобов'язання внести зміни до державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг.

Суддя Балац С.В.

Секретар судового засідання Кучерява О.М.

Представники:

позивача: Сопільняк В.Ю.;

відповідача-1: не з'явилися;

відповідача-2: Тюріна Л.А, Саламов О.В.

С У Т Ь С П О Р У:

Даймлер АГ (DAIMLER AG) (далі - позивач) звернувся до господарського суду міста Києва із позовом до товариства з обмеженою відповідальністю "АМГРУП" (далі - відповідач-1) та міністерства економічного розвитку і торгівлі України (далі - відповідач-2) про визнання недійсним свідоцтва України № 195028 на знак для товарів і послуг та зобов'язання внести зміни до державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг.

Позовні вимоги обґрунтовані тим, що свідоцтво України № 195028 на знак для товарів і послуг "АМГ" підлягає визнанню судом недійсним, оскільки державна реєстрація вказаної торгівельної марки здійснена з порушенням приписів Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", оскільки не відповідає умовам надання правової охорони.

Ухвалою господарського суду від 22.01.2018 № 910/513/18, яку позивач отримав 25.01.2018, вказану позовну заяву залишено без руху на підставі п. 8 ч. 3 ст. 162 ч. 1 ст. 174, ст. 234 Господарського процесуального кодексу України та встановлено строк на усунення недоліків позовної заяви - 7 (сім) днів з дня вручення даної ухвали.

До господарського суду 01.02.2018 надійшла заява позивача з якої вбачається, що позивачем усунуті недоліки позовної заяви, вказані в ухвалі господарського суду від 22.01.2018 № 910/513/18.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 05.02.2018 позовну заяву прийнято до розгляду, відкрито провадження у справі № 910/513/18 та вирішено розгляд справи здійснювати в порядку (за правилами) загального позовного провадження. Підготовче засідання призначене на 28.02.2018.

Відповідач-2 скориставшись своїм правом, наданим ст. 165 Господарського процесуального кодексу України, надав суду відзив, яким позов відхилив повністю з урахуванням того, що за результатами експертизи заявки № m 201306089 на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг "АМГ" було встановлено, що заявлене позначення відповідає умовам правової охорони встановленими ст. 5 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг". Також відповідач-2 вказує , що послуги 39 класу МКТП, для яких зареєстрований знак "АМГ" враховуючи принципи встановлення спорідненості не можна вважати спорідненими товарами і послугами для яких зареєстрований знак "АМG" за міжнародною реєстрацією № 789132 власником якої є позивач.

В підготовчому судовому засіданні 28.02.2018 оголошено перерву до 11.04.2018.

До господарського суду надійшло клопотання відповідача-1, в якому останній зазначає, що в матеріалах позовної заяви відсутні будь-які документи (статут, наказ, протокол, тощо) яким надано повноваження "ppa. Dr. Kerstin Neumann Associate General Counsel" та "ppa. Dr. Wolfgang Bauder Senior Counsel" діяти від імені позивача, у тому числі підписали довіреність на підставі якої діє представник позивача Сопільняк В.Ю. Крім того, до позовної заяви не додана довіреність адвокату Сопільняк В.Ю. вчинена у відповідності до вимог ч. 1 ст. 246 Цивільного кодексу України, ч. 3 ст. 26 Закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність", ч. 4 ст. 60 Господарського процесуального кодексу України.

Вказане клопотання відповідача-1 судом відхилене, оскільки при прийнятті позову та відкритті провадження у даній справі судом не було встановлено порушення позивачем приписів п. 1 ч. 5 ст. 174 Господарського процесуального кодексу України.

До господарського суду надійшло клопотання відповідача-1 про виклик в судове засідання судового експерта з метою роз'яснення висновку експерта від 29.01.2018 № 1186.

Відповідач-1 скориставшись своїм правом, наданим ст. 165 Господарського процесуального кодексу України, надав суду відзив, яким позов відхилив повністю з урахуванням того, що поданий позивачем висновок експерта проведений з помилковими судженнями експертів, а на момент подання позову до суду - послуги віднесені до 39 та 36 класу МКТП виключені із обсягу правової охорони міжнародної реєстрації № 789132. Також у поданому відзиві відповідач-1 просить суд застосувати строки позовної давності.

Позивач скориставшись своїм правом, наданим ст. 166 Господарського процесуального кодексу України, надав суду відповідь на відзив відповідача-2, в якій вказано про порушення порядку видачі спірного свідоцтва на ім'я відповідача-1, схожість спірного знаку із знаком позивача, спірний знак є таким, що може ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар або надає послугу, видачу спірного свідоцтва внаслідок подання заявки з порушенням прав позивача.

Позивач скориставшись своїм правом, наданим ст. 166 Господарського процесуального кодексу України, надав суду відповідь на відзив відповідача-1, в якій вказано про те, що незважаючи на те, що позивач добровільно відмовився від послуг 36 та 39 класів МКТП спірне свідоцтво має бути визнане недійсним, оскільки послуги, які надаються відповідачем-1 є спорідненими з товарами для яких зареєстрований знак позивача. За своєю правовою природою комерційне найменування та торгівельна марка є різними об'єктами права інтелектуальної власності, відтак навіть, якби спірна торгівельна марка відтворювала комерційне найменування відповідача-1, вона все одно може бути оманливою та такою, що може ввести в оману щодо особи, яка надає послуги. Наданий відповідачем-1 висновок фахівця жодним чином не може змінити собою висновок судового експерта та ставити під сумнів доводи висновку № 1186. Крім того, позовна заява була направлена до суду засобами поштового зв'язку 15.01.2018, а її подання було здійснено в строки і спосіб, передбачені законом.

В підготовчому судовому засіданні 11.04.2018 суд на місці ухвалив:

- відхилити клопотання про виклик експерта, оскільки відсутні підстави для задоволення зазначеного клопотання;

- закрити підготовче провадження та призначити справу до судового розгляду по суті на 14.05.2018.

До господарського суду надійшло клопотання відповідача-1 про призначення у справі комісійної судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності.

Ухвалою-повідомленням від 21.05.2018 сторони процесу повідомлені про призначення справи 910/513/18 до судового розгляду на 04.06.2018.

В судовому засіданні 04.06.2018 суд на місці, зокрема, ухвалив відхилити клопотання про призначення експертизи, з тих підстав, що відсутні умови для призначення експертизи визначені ст. 99 Господарського процесуального кодексу України.

В судовому засіданні 04.06.2018 судом проголошено вступну та резолютивну частини рішення.

Заслухавши доводи повноважних представників позивача, відповідача-2 по суті спору та дослідивши наявні докази у матеріалах даної справи, господарський суд міста Києва,

В С Т А Н О В И В :

Приписами ч. 1, 3 ст. 418 Цивільного кодексу України передбачено, що право інтелектуальної власності - це право особи на результат інтелектуальної, творчої діяльності або на інший об'єкт права інтелектуальної власності, визначений Цивільного кодексу України та іншим законом.

Право інтелектуальної власності є непорушним. Ніхто не може бути позбавлений права інтелектуальної власності чи обмежений у здійсненні, крім випадків, передбачених законом.

На ім'я відповідача-1 зареєстрована торгівельна марка "AМГ" за свідоцтвом України № 195028 на знак для товарів і послуг для товарів 39 класу МКТП: послуги щодо експедування (відправляння) вантажів; інформування щодо перевозіння; послуги щодо перевозіння; завантажування та розвантажування вантажів; посередництво у пере возінні; зберігання товарів; зберігання товарів на складах (далі - оспорюване свідоцтво).

Позивач є власником наступних міжнародних реєстрацій знаків для товарів і послуг:

- від 30.08.2002 № 789132 із зображенням, зокрема, "AМG" 12,14, 16, 18, 25, 27, 28, 36, 37, 39, 41 класу МКТП;

- від 18.06.2002 № 788248 із зображенням, зокрема, "AFFALTERBACH AМG" 3, 9, 12, 14, 16, 18, 25, 27, 28, 36, 37, 39, 41 класу МКТП.

Відповідно до пункту 1 ст. 4 Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків від 14.04.1891, набула чинності для України 25.12.1991, з дати реєстрації, зробленої таким чином в Міжнародному бюро відповідно до положень статей 3 та 3ter, у кожній зацікавленій Договірній країні знаку надається така сама охорона, як і у випадку, коли б він був заявлений там безпосередньо.

Згідно п. 4 ст. 1 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" (далі - Закон № 3689), знак - позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб.

Торговельною маркою може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень, які придатні для вирізнення товарів (послуг), що виробляються (надаються) однією особою, від товарів (послуг), що виробляються (надаються) іншими особами. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, літери, цифри, зображувальні елементи, комбінації кольорів (ст. 492 Цивільного кодексу України).

У відповідності до ст. 494 Цивільного кодексу України, набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчується свідоцтвом. Умови та порядок видачі свідоцтва встановлюються законом. Обсяг правової охорони торговельної марки визначається наведеними у свідоцтві її зображенням та переліком товарів і послуг, якщо інше не встановлено законом.

Приписами частини 5 статті 5 Закону № 3689 встановлено, що право на одержання свідоцтва у порядку, встановленому цим Законом, має будь-яка особа, об'єднання осіб або їх правонаступники.

Позивач вказує, що на оспорюване свідоцтво мають бути поширені підстави для відмови у наданні правової охорони, передбачені абз. 3 п. 3 та абз. 5 п. 2 ст. 6 Закону № 3689 в силу яких:

- не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати з знаками інших осіб, якщо ці знаки охороняються без реєстрації на підставі міжнародних договорів, учасником яких є Україна, зокрема знаками, визнаними добре відомими відповідно до статті 6 bis Паризької конвенції про охорону промислової власності;

- не можуть одержати правову охорону також позначення, які є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу.

Таким чином позивач стверджує, що торгівельна марка за оспорюваним свідоцтвом є схожою настільки, що її можна сплутати зі знаком, раніше зареєстрованим в Україні на ім'я позивача для споріднених товарів 12 та послуг 36, 37, 39, 41 класів МКТП. Крім того, в процесі використання відповідачем торгівельної марки за оспорюваним свідоцтвом щодо наведених у свідоцтві послуг є небезпека введення споживача в оману щодо особи, яка надає послуги, оскільки у споживача може виникнути помилкове враження про те, що такі послуги походять від відповідача, а не від позивача, який раніше почав використовувати схожі позначення у своїй господарській діяльності.

Враховуючи викладені обставини позивач просить суд визнати недійсним оспорювань свідоцтво.

Також позивачем заявлена вимога про зобов'язання відповідача-2 внести зміни до державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг про визнання недійсним оспорюваного свідоцтва та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені "Промислова власність".

Виходячи з викладених вище обставин та наявних у матеріалах даної справи доказів, суд дійшов висновку, що позов задоволенню не підлягає з урахуванням такого.

Відповідно до частини 1 статті 19 Закону № 3689 свідоцтво може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково у разі:

а) невідповідності зареєстрованого знака умовам надання правової охорони;

б) наявності у свідоцтві елементів зображення знака та переліку товарів і послуг, яких не було у поданій заявці;

в) видачі свідоцтва внаслідок подання заявки з порушенням прав інших осіб.

Приписами абз. 5 п. 2 ст. 6 Закону України № 3689 встановлено, що згідно з цим Законом не можуть одержати правову охорону також позначення, які є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу.

Відповідно до п. 1 ст. 16 Закону України № 3689, права, що випливають із свідоцтва, діють від дати подання заявки.

Заявка № m 201306089 на реєстрацію словесного знака для товарів і послуг за оспорюваним свідоцтвом подана відповідачем-1 - 09.04.2013.

Приписами частини 1 статті 10 Закону № 3689 встановлено, що експертиза заявки має статус науково-технічної експертизи, складається з формальної експертизи та кваліфікаційної експертизи (експертизи по суті) і проводиться закладом експертизи відповідно до цього Закону та правил, встановлених на його основі центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері інтелектуальної власності.

За результатами кваліфікаційної експертизи заявленого позначення було встановлено, що останнє відповідає умовам надання правової охорони встановленими ст. 5 Закону № 3689 і на нього не поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони, встановлені ст. 6 Закону № 3689.

Положеннями частини 8 статті 10 Закону № 3689 визначено, що будь-яка особа може подати до закладу експертизи мотивоване заперечення проти заявки щодо невідповідності наведеного в ній позначення умовам надання правової охорони, встановленим цим Законом.

Проте, позивач не скористався правом на подання обґрунтованих заперечень проти реєстрації заявки № m 201306089 із зазначенням, що позначення, яке заявляється до реєстрації не відповідає умовам надання правової охорони.

Пунктом 4.3.2.4 Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг визначено, що при перевірці позначень на тотожність і схожість необхідно, зокрема, визначити однорідність товарів і/або послуг, для яких заявлено знак, в порівнянні з товарами і/або послугами, для яких зареєстровані або заявлені тотожні або схожі знаки, виявлені під час пошуку.

Відповідно до виписки з державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг, обсяг правової охорони на знак за оспорюваним свідоцтвом поширюється на послуги 39 класу МКТП, а саме: послуги щодо експедування (відправляння) вантажів; інформування щодо перевозіння; послуги щодо перевозіння; завантажування та розвантажування вантажів; посередництво у пере возінні; зберігання товарів; зберігання товарів на складах.

Відтак, послуги 39 класу МКТП для яких зареєстрований знак за оспорюваним свідоцтвом, враховуючи принципи спорідненості, визначені у Правилах не можна вважати спорідненими з товарами та послугами 12, 14, 16, 18, 25, 27, 28, 37, 41 класів МКТП, для яких зареєстрований знак позивача.

Суд вказує, що позначення при дослідженні їх на схожість мають оцінюватися в цілому, незважаючи на окрему різницю елементів, як це передбачено Законом № 3689 та Правил, а порівняння лише виокремлених частин комбінованого позначення для встановлення схожості є методологічно не коректним, оскільки суперечить нормативним підходам спеціального законодавства.

Міжнародна реєстрація № 789132 є комбінованим а не словесним позначенням, в свою чергу торгівельна марка за оспорюваним свідоцтвом є словесним знаком, що складається з одного слова, виконаного кирилицею стандартним шрифтом.

За висновками суду позивачем у позові помилково вказані:

- фонетичний склад позначень ("AMG" - (а), (м), (г), "АМГ" (а), (м), (г), в свою чергу фонетичним складом є - "AMG" - (еі), (ем), (джі), "АМГ" (а), (ем), (ге);

- семантичну схожість, оскільки торгівельна марка за оспорюваним свідоцтвом не містить будь-якого самостійного смислового навантаження, а тому не може бути сприйнята споживачем як вказівка саме на особу позивача. Крім того, "АМГ" є абревіатурою назви юридичної особи відповідача-1;

- спорідненість послуг по відношенню до товарів і послуг щодо яких зареєстровано торгівельні марки позивача, оскільки власник міжнародної реєстрації № 789132 здійснює господарську діяльність із наданням споживачам товарів для продажу саме - власникам транспортних засобів, в свою чергу, за оспорюваним свідоцтвом за 39 класом МКТП є: послуги щодо експедування (відправляння) вантажів; інформування щодо перевозіння; послуги щодо перевозіння; завантажування та розвантажування вантажів; посередництво у пере возінні; зберігання товарів; зберігання товарів на складах;

Приписами частини 4 статті 5 Закону № 3689 встановлено, що обсяг правової охорони, що надається, визначається зображенням знака та переліком товарів і послуг, внесеними до Реєстру, і засвідчується свідоцтвом з наведеними у ньому копією внесеного до Реєстру зображення знака та переліком товарів і послуг.

В свою чергу, як вбачається із витягів із міжнародної бази даних стосовно міжнародної реєстрації № 789132, висновку експерта № 11896 та листа державного підприємства "УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ" від 27.04.2017 № 5320/5 - послуги віднесені до 39 та 36 класу МКТП на момент подання позову до суду - виключені із обсягу правової охорони міжнародної реєстрації № 789132.

Частина 1 статті 15 Цивільного кодексу України закріплює за кожною особою право на захист свого цивільного права. Підставою для їх захисту є порушення, невизнання або оспорювання цивільного права.

Порушення цивільних прав може проявлятися, зокрема, у недодержанні сторонами при вчиненні правочину вимог закону; поширенні про особу недостовірної інформації; протиправному позбавленні права власності чи його обмеженні; безпідставному заволодінні особою майном іншої особи-власника; вчиненні власнику перешкод у здійсненні ним права користування та розпорядження своїх майном; неправомірному використанні товару без згоди автора; невиконанні чи неналежному виконанні умов зобов'язання; безпідставній односторонній відмові від договору.

Відповідно до статті 16 Цивільного кодексу України, кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого особистого немайнового або майнового права та інтересу. Способами захисту цивільних прав та інтересів можуть бути: 1) визнання права; 2) визнання правочину недійсним; 3) припинення дії, яка порушує право; 4) відновлення становища, яке існувало до порушення; 5) примусове виконання обов'язку в натурі; 6) зміна правовідношення; 7) припинення правовідношення; 8) відшкодування збитків та інші способи відшкодування майнової шкоди; 9) відшкодування моральної (немайнової) шкоди; 10) визнання незаконними рішення, дій чи бездіяльності органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим або органу місцевого самоврядування, їхніх посадових і службових осіб. Суд може захистити цивільне право або інтерес іншим способом, що встановлений договором або законом.

Вирішуючи спір, суд повинен надати об'єктивну оцінку наявності порушеного права чи інтересу на момент звернення до господарського суду, а також визначити, чи відповідає обраний позивачем спосіб захисту порушеного права тим, що передбачені законодавством, та чи забезпечить такий спосіб захисту відновлення порушеного права позивача.

Враховуючи те, що, правовий захист стосовно послуг 39 та 36 класу МКТП для міжнародної реєстрації № 789132 було скасовано за бажанням та волевиявленням власника такої міжнародної реєстрації, що в розумінні приписів ч. 4 ст. 5 Закону № 3689 змінює обсяг правової охорони, що вказує на відсутність порушеного права позивача при зверненні до суду з даним позовом.

Таким чином позовні вимоги про визнання недійсним оспорюваного свідоцтва задоволенню не підлягають.

Правила про позовну давність судом не застосовуються з тих підстав, що застосування наслідків спливу строку позовної давності мало б місце при наявності порушеного права позивача, яке підлягало б захисту в судовому порядку.

Позовна вимога про зобов'язання відповідача-2 внести зміни до державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг про визнання недійсним оспорюваного свідоцтва та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені "Промислова власність" задоволенню не підлягає, оскільки є похідною від позовної вимоги про визнання такого свідоцтва недійсним в задоволенні якої судом відмовлено.

Приписами частини 1 статті 74 Господарського процесуального кодексу України встановлено, що кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень.

Враховуючи те, що позовні вимоги задоволенню не підлягають, суд керуючись п. 2 ч. 4 ст. 129 Господарського процесуального кодексу України, покладає судові витрати на позивача.

Керуючись ст.ст. 74, 76, 77, 78, 79, 86, 123, 129, 231, 233, 236, 238, 240, 241 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд міста Києва,

В И Р І Ш И В :

У задоволенні позову відмовити повністю.

Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Рішення господарського суду може бути оскаржено в порядку та строки встановлені ст.ст. 254, 256, 257 Господарського процесуального кодексу України.

Повне рішення складено 08 червня 2018 року

Cуддя С.В. Балац