КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"24" травня 2018 р. Справа№ 910/12627/16

Київський апеляційний господарський суд у складі колегії суддів:

головуючого: Остапенка О.М.

суддів: Верховця А.А.

Доманської М.Л.

за участю секретаря судового засідання: Сотнікової І.О.,

у присутності представників сторін:

від позивача: Бойко С.Є. - довіреність б/н від 15.03.18

від відповідача: Козир М.О. - довіреність б/н від 30.09.2017

від третьої особи-1: не з'явились

від третьої особи-2: не з'явились

розглянувши апеляційну скаргу Компанії ВАЙ ЕМ Інвестмент ЛТД. (YM Investment Ltd.) на рішення господарського суду міста Києва від 24.10.2017 року

у справі № 910/12627/16 (суддя Мандриченко О.В.)

за позовом Компанії ВАЙ ЕМ Інвестмент ЛТД. (YM Investment Ltd.)

до Товариства з обмеженою відповідальністю „Міжнародне агентство із захисту інтелектуальної власності та боротьби з піратством в

кіберспорті"

третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача - Київська міська митниця Державної фіскальної служби України

третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача - Товариства з обмеженою відповідальністю „Белонія М"

про зобов'язання вчинити дії

ВСТАНОВИВ:

У липні 2016 року Компанія ВАЙ ЕМ Інвестмент ЛТД. (YM Investment Ltd.) звернулася до Господарського суду міста Києва з позовом до ТОВ „Міжнародне агентство із захисту інтелектуальної власності та боротьби з піратством в кіберспорті" про:

- заборону відповідачу здійснювати імпорт в Україну товару: друкованих книг, книжок, брошур, словників та енциклопедій та їх серійних випусків та аналогічних друкованих матеріалів, зброшурованих, всього - 20 707 шт., країна виробництва: RU, виробник: ООО „ИЗД-ВО ACT", ходи за УКТ ЗЕД - , , що заявлені за МД № 100250003/0 від 13.06.2016 р. до митного оформлення в митному режимі „імпорт", які знаходяться на оформленні у Київської міської митниці ДФС.

- вилучення з цивільного обороту та знищення контрафактного товару: друковані книги, книжки, брошури, словники та енциклопедії та їх серійні випуски та аналогічні друковані матеріали, зброшуровані, всього - 20 707 шт., країна виробництва: RU, виробник: ООО „ИЗД-ВО ACT", коди за УКТ ЗЕД - , , які заявлені за МД № 100250003/0 від 13.06.2016 p. до митного оформлення в митному режимі „імпорт", які знаходяться на оформленні у Київської міської митниці ДФС України.

Позовні вимоги обґрунтовані порушенням відповідачем прав інтелектуальної власності на знак для товарів і послуг, які належать позивачу, шляхом ввезення на територію України контрафактних товарів.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 12.07.2016 року порушено провадження у даній справі, та зокрема, залучено до участі у справі третьою особою, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача - Київську міську митницю Державної фіскальної служби України.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 29.08.2016 року залучено ТОВ "Белонія М" у якості третьої особи без самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача.

За наслідками розгляду заявлених вимог, рішенням господарського суду міста Києва від 24.10.2017 року у справі №910/12627/16 у задоволенні позову відмовлено повністю з підстав того, що словесне позначення „Издательство АСТ", нанесене на сторінках друкованих видань, є комерційним (фірмовим) найменуванням юридичної особи, яка здійснила випуск книг, та використовувалось раніше дати подання заявки на реєстрацію знаку для товарів та послуг, а тому виключні права власника знака для товарів та послуг за свідоцтвом України № 59471 від 15.02.2006 року не розповсюджується на використання комерційного (фірмового найменування) у вигляді словесного позначення „ООО „Издательство АСТ", розміщеного в розділі «вихідні дані» та на титульній сторінці книг, виданих видавництвом „АСТ".

Не погоджуючись із зазначеним рішенням місцевого господарського суду позивач звернувся до апеляційного господарського суду з апеляційною скаргою, в якій просить скасувати рішення господарського суду міста Києва від 24.10.2017 року у даній справі та прийняти нове рішення, яким позовні вимоги задовольнити повністю, посилаючись на порушення судом першої інстанції норм матеріального права.

Відповідно до протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями, вищевказану апеляційну скаргу передано на розгляд колегії суддів у складі: головуючий суддя - Остапенко О.М., судді: Верховець А.А., Сотніков С.В.

Ухвалою Київського апеляційного господарського суду від 18.12.2017 року відкрито апеляційне провадження за апеляційною скаргою Компанії ВАЙ ЕМ Інвестмент ЛТД. (YM Investment Ltd.) на рішення господарського суду міста Києва від 24.10.2017 року у справі № 910/12627/16 та встановлено строк для подання відзиву на апеляційну скаргу протягом 15 днів з дня отримання відповідної ухвали.

Станом на 16.01.2018 року відзивів/заперечень на апеляційну скаргу, а також будь-яких заяв чи клопотань до суду апеляційної інстанції від учасників провадження у справі не надійшло.

У зв'язку з перебуванням судді Сотнікова С.В. у відпустці, протоколом автоматичної зміни складу колегії суддів від 16.01.2018 року для розгляду справи № 910/12627/16 сформовано колегію суддів у складі: головуючий суддя - Остапенко О.М., судді: Верховець А.А., Пантелієнко В.О.

Ухвалою суду від 16.01.2018 року вищевказаною колегією суддів призначено розгляд справи № 910/12627/16 на 01.02.2018 року за участю повноважних представників сторін та третіх осіб.

До початку судового засідання через відділ документального забезпечення суду від представника позивача надійшла заява про відвід колегії суддів у складі Остапенка О.М., Верховця А.А., Пантелієнка В.О., яка мотивована наявністю сумнівів в обґрунтованості проведення авторозподілу справ за участю Вай Ем Інвестмент Лтд та неупередженості складу визначеної колегії суддів.

В судовому засіданні 01.02.2018 року за наслідками розгляду заяви представника позивача про відвід колегії суддів, ухвалою суду визнано її необґрунтованою, зупинено апеляційне провадження у справі за апеляційною скаргою Компанії ВАЙ ЕМ Інвестмент ЛТД. (YM Investment Ltd.) на рішення господарського суду міста Києва від 24.10.2017 року до вирішення питання про відвід колегії суддів, а справу передано для визначення складу суду в порядку, встановленому ч. 1 ст. 32, 228 ГПК України, для розгляду заяви про відвід колегії суддів.

Протоколом автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 06.02.2018 року для розгляду заяви про відвід колегії суддів у справі 910/12627/16 сформовано колегію суддів у складі: головуючий суддя: Скрипка І.М. судді: Михальська Ю.Б., Тищенко А.І.

Ухвалою суду від 07.02.2018 року вищезазначеною колегією суддів відмовлено у задоволенні заяви представника Вай Ем Інвестмент Лтд. (YM Investment Ltd.) про відвід суддів Київського апеляційного господарського суду Остапенка О.М., Верховця А.А., Пантелієнка В.О. у справі № 910/12627/16.

Ухвалою Київського апеляційного господарського суду від 14.02.2018 року колегію суддів у складі: головуючий суддя Остапенко О.М., судді: Пантелієнко В.О., Верховець А.А. поновлено апеляційне провадження та призначено до розгляду на 07.03.2018 року за участю повноважних представників сторін та третіх осіб.

У зв'язку з перебуванням судді Пантелієнка В.О. у відпустці протоколом автоматичної зміни складу колегії суддів від 06.03.2018 року для розгляду справи № 910/12627/16 сформовано колегію суддів у складі: головуючий суддя Остапенко О.М., судді: Сотніков С.В., Верховець А.А.

Ухвалою суду від 07.03.2018 року вищевказаною колегією суддів прийнято до провадження справу № 910/12627/16 за апеляційною скаргою Компанії ВАЙ ЕМ Інвестмент ЛТД. (YM Investment Ltd.) на рішення господарського суду міста Києва від 24.10.2017 року.

Ухвалою суду від 07.03.2018 року відкладено розгляд справи на 29.03.2018 року на підставі ст. 216 ГПК України.

У зв'язку з перебуванням судді Сотнікова С.В. у відпустці протоколом автоматичної зміни складу колегії суддів від 28.03.2018 року для розгляду справи № 910/12627/16 сформовано колегію суддів у складі: головуючий суддя Остапенко О.М., судді: Верховець А.А., Доманська М.Л.

Ухвалою суду від 29.03.2018 року вищевказаною колегією суддів прийнято до провадження справу № 910/12627/16 за апеляційною скаргою Компанії ВАЙ ЕМ Інвестмент ЛТД. (YM Investment Ltd.) на рішення господарського суду міста Києва від 24.10.2017 року.

Судове засідання, призначене на 29.03.2018 року, не відбулось у зв'язку із повідомленням про замінювання приміщення Київського апеляційного господарського суду.

Ухвалою суду від 29.03.2018 року розгляд справи призначено на 19.04.2018 року за участю повноважних представників сторін та третіх осіб.

Ухвалою суду від 19.04.2018 року відкладено розгляд справи на 24.05.2018 року на підставі ст. 216 ГПК України.

Представник позивача в судовому засіданні 24.05.2018 року вимоги апеляційної скарги підтримав, просив її задовольнити, скасувати рішення господарського суду міста Києва від 24.10.2017 року у даній справі та прийняти нове рішення, яким позовні вимоги задовольнити повністю.

Представник відповідача в судовому засіданні проти вимог позивача, викладених в апеляційній скарзі, заперечував, просив залишити її без задоволення, а оскаржуване рішення суду першої інстанції - без змін.

Представники третіх осіб в судове засідання 24.05.2018 року не з'явились, причини неявки суду не повідомили. Про дату час та місце розгляду справи повідомлені належним чином. Клопотань про відкладення розгляду справи не направляли.

Згідно ч. 12 ст. 270 ГПК України неявка сторін або інших учасників справи, належним чином повідомлених про дату, час та місце розгляду справи, не перешкоджає розгляду справи.

За викладених обставин, оскільки явка учасників сторін обов'язковою не визнавалась, матеріалів справи достатньо для розгляду апеляційної скарги по суті, враховуючи належне повідомлення представників третьої особи-1 та третьої особи-2 про судове засідання, за відсутності клопотань з боку осіб, що не з'явились, беручи до уваги те, що відкладення є правом суду, а не обов'язком, з метою недопущення безпідставного затягування розгляду справи, колегія суддів вважає за можливе розглянути справу у відсутність представників третіх осіб за наявними у ній матеріалами.

24.05.2018 року було оголошено вступну та резолютивну частини постанови Київського апеляційного господарського суду у даній справі.

Розглянувши доводи апеляційної скарги, перевіривши матеріали справи та дослідивши докази, проаналізувавши на підставі встановлених фактичних обставин справи правильність застосування судом першої інстанції норм законодавства та заслухавши пояснення представників сторін, колегія суддів апеляційного господарського суду дійшла висновку, що апеляційна скарга Вай Ем Інвестмент Лтд. (YM Investment Ltd.) підлягає частковому задоволенню, а рішення господарського суду міста Києва від 24.10.2017 року - скасуванню з прийняттям нового про часткове задоволення позовних вимог, виходячи з доступного.

Згідно зі статтею 270 ГПК України у суді апеляційної інстанції справи переглядаються за правилами розгляду справ у порядку спрощеного позовного провадження з урахуванням особливостей, передбачених у цій главі.

У відповідності до вимог ст. 269 Господарського процесуального кодексу України суд апеляційної інстанції переглядає справу за наявними у ній і додатково поданими доказами та перевіряє законність і обґрунтованість рішення суду першої інстанції в межах доводів та вимог апеляційної скарги. Суд апеляційної інстанції досліджує докази, що стосуються фактів, на які учасники справи посилаються в апеляційній скарзі та (або) відзиві на неї. У суді апеляційної інстанції не приймаються і не розглядаються позовні вимоги та підстави позову, що не були предметом розгляду в суді першої інстанції.

Як вбачається з матеріалів справи та встановлено судом, Компанія ВАЙ ЕМ Інвестмент ЛТД. (YM Investment Ltd.) (надалі - компанія) є власником знаку для товарів і послуг „АСТ" (Свідоцтво на знак для товарів і послуг №59471 від 15.02.2006 року; дата подання заявки 11.11.2005 року; індекси міжнародної класифікації 16 та 35), що підтверджується випискою з Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг від 25.04.2016 року та роздруківкою з офіційного сайту Державної служби інтелектуальної власності щодо відомостей з Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг.

Зазначений знак для товарів і послуг включений під № 1984 до митного реєстру об'єктів права інтелектуальної власності, які охороняються відповідно до Закону .

13.06.2016 року листом від Київської міської митниці ДФС позивача було повідомлено про те, що на виконання статті 399 Митного кодексу України, відповідно до Порядку взаємодії підрозділів митниці при здійсненні митного контролю та митного оформлення товарів, що містять об'єкти права інтелектуальної власності, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 30.05.2012 року № 647 та на підставі даних митного реєстру об'єктів права інтелектуальної власності, Київською міською митницею ДФС 13.06.2016 року було здійснено призупинення митного оформлення товарів: друковані книги, книжки, брошури, словники та енциклопедії та їх серійні випуски та аналогічні друковані матеріали, зброшуровані, всього - 20707 шт., країна виробництва: RU, виробник: ООО „ИЗД-ВО ACT", коди за УКТ ЗЕД - , , які заявлені за МД № 100250003/0 від 13.06.2016 року на строк до 10 робочих днів з 13.06.2016 до 29.06.2016.

В листі зазначалося, що одержувач - ТОВ „Міжнародне агентство із захисту інтелектуальної власності та боротьби з піратством в кіберспорті" (01021, м. Київ, провулок Виноградний, 4) (надалі - Агентство) не внесений до митного реєстру як імпортер оригінальних товарів, що містять знак для товарів і послуг „АСТ", і тому у митниці є підстави вважати що переміщення через митний кордон України даних товарів має ознаки порушення прав інтелектуальної власності.

Позивач зазначає, що з метою проведення експертизи та виявлення в товарах, митне оформлення яких призупинене, фактів використання Знаку для товарів і послуг „АСТ" представником правовласника було направлено листа з проханням надати дозвіл на відібрання зразків. Зразки були отримані 23.06.2016 року по 2 екземпляра кожної групи товарів, представлених до митного оформлення. В той же день вони були передані в Науково-дослідний центр судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України для проведення дослідження.

Згідно з наданим позивачем висновком експертів № 194/16 за результатами проведення комісійного експертного дослідження у сфері інтелектуальної власності від 29.06.2016 року було встановлено, що позначення „Издательство АСТ", розміщене в розділі "вихідні дані" та/або титульному аркуші книг, що додаються, є схожими настільки, що його можна сплутати із знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України № 59471.

30.06.2016 року за зверненням представника правовласника продовжено призупинення митного оформлення на 10 робочих днів до 12 липня 2016 року.

01.07.2016 року Компанія звернулась до господарського суду міста Києва із заявою про вжиття запобіжних заходів і ухвалою суду від 04.07.2016 року було накладено арешт на товари, подані до митного оформлення за митною декларацією від 13.06.2016 року МД №100250003/0 в митному режимі „імпорт" товару ТОВ „Міжнародне агентство із захисту інтелектуальної власності та боротьби з піратством в кіберспорті".

Згідно ч. 1 ст. 154 ГК України, відносини, пов'язані з використанням у господарській діяльності та охороною прав інтелектуальної власності, регулюються Господарським кодексом України та іншими законами.

До відносин, пов'язаних з використанням у господарській діяльності прав інтелектуальної власності, застосовуються положення Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, передбачених Господарським кодексом України та іншими законами (ч. 2 ст. 154 господарського кодексу України).

Частиною 1 ст. 418 ЦК України визначено, що право інтелектуальної власності - це право особи на результат інтелектуальної, творчої діяльності або на інший об'єкт права інтелектуальної власності, визначений Цивільним кодексом України та іншим законом.

Право інтелектуальної власності є непорушним відповідно до ч. 3 ст. 418 ЦК України. Ніхто не може бути позбавлений права інтелектуальної власності чи обмежений у його здійсненні, крім випадків, передбачених законом.

До об'єктів права інтелектуальної власності, відповідно до ч. 1 ст. 155 ГК України, ч. 1 ст. 420 ЦК України, зокрема, належать торговельні марки (знаки для товарів і послуг).

Ст. 492 ЦК України визначає, що торговельною маркою може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень, які придатні для вирізнення товарів послуг), що виробляються (надаються) однією особою, від товарів (послуг), що виробляються (надаються) іншими особами. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, літери, цифри, зображувальні елементи, комбінації кольорів.

У відповідності до положень п. 4 ст. 1 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (надалі по тексту Закон № 3689-ХІІ), знак - позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб.

Згідно п. 4 ст. 5 цього ж Закону обсяг правової охорони, що надається, визначається зображенням знака та переліком товарів і послуг, внесеними до Реєстру, і засвідчується свідоцтвом з наведеними у ньому копією внесеного до Реєстру зображення знака та переліком товарів і послуг.

В статті 16 Закону № 3689-ХІІ зазначено, що свідоцтво надає його власнику право використовувати знак та інші права. При цьому, використанням знака визнається: - нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов'язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення); застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстровано; застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет.

Знак визнається використаним, якщо його застосовано у формі зареєстрованого знака, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованого знака лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності знака.

Відповідно до приписів ст. 424 ЦК України, майновими правами інтелектуальної власності є: 1) право на використання об'єкта права інтелектуальної власності; 2) виключне право дозволяти використання об'єкта права інтелектуальної власності; 3) виключне право перешкоджати неправомірному використанню об'єкта права інтелектуальної власності, в тому числі забороняти таке використання; 4) інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом.

Частинами 2, 3 т. 426 ЦК України, визначено, що особа, яка має виключне право дозволяти використання об'єкта права інтелектуальної власності, може використовувати цей об'єкт на власний розсуд, з додержанням при цьому прав інших осіб. Використання об'єкта права інтелектуальної власності іншою особою здійснюється з дозволу особи, яка має виключне право дозволяти використання об'єкта права інтелектуальної власності, крім випадків правомірного використання без такого дозволу, передбачених цим Кодексом та іншим законом.

Відповідно до ч. 5 ст. 16 Закону № 3689-ХІІ, свідоцтво надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди, якщо інше не передбачено цим Законом:

- зареєстрований знак стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг;

- зареєстрований знак стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги;

- позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг, якщо внаслідок такого використання ці позначення і знак можна сплутати;

- позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги, або ці позначення і знак можна сплутати.

Власник свідоцтва має право дати будь-якій особі дозвіл (видати ліцензію) на використання знака на підставі ліцензійного договору.

Згідно з ч. 1 статті 20 Закону № 3689-ХІІ будь-яке посягання на права власника свідоцтва, передбачені статтею 16 цього Закону, в тому числі вчинення без згоди власника свідоцтва дій, що потребують його згоди, та готування до вчинення таких дій, вважається порушенням прав власника свідоцтва, що тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством України.

Обґрунтовуючи свої позовні вимоги позивач зазначає, що Компанія ВАЙ ЕМ Інвестмент ЛТД не надавала дозволу ТОВ „Міжнародне агентство із захисту інтелектуальної власності та боротьби з піратством в кіберспорті" на використання знаку для товарів і послуг „АСТ", а зазначені товари імпортуються (ввозяться) на територію України з порушенням прав інтелектуальної власності, у зв'язку з чим Компанія звернулася до суду з відповідним позовом про заборону відповідачу здійснювати імпорт в Україну товару, а також про вилучення з цивільного обороту та знищення контрафактного товару.

З метою встановлення фактичних обставин справи для визначення схожості словесного позначення „Издательство АСТ" зі знаком „АСТ" за свідоцтвом України № 59471 щодо товарів і послуг 16, 35 класів МКТП ухвалою Господарського суду міста Києва від 03.10.2016 року у справі призначено судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності, на вирішення експертів поставлені наступні питання:

- Чи використано знак для товарів і послуг „АСТ" за свідоцтвом України № 59471 у словесному позначенні „Издательство АСТ"?

- Чи є словесне настільки, що його можна сплутати зі знаком „АСТ" за свідоцтвом України № 59471, щодо товарів і послуг 16, 35 класів МКТП?;

- Чи є словесне позначення „Издательство АСТ" таким, що може вводити споживачів в оману щодо особи, яка виробляє зареєстровані товари або надає послуги щодо товарів і послуг 16, 35 класів МКТП „АСТ" за свідоцтвом України № 59471?

Згідно з висновком експертів № 271/16 за результатами проведення комісійної судової експертизи у сфері інтелектуальної власності від 29.06.2017 року експертами було встановлено:

- словесне позначення „Издательство АСТ" є схожим настільки, що його можна сплутати зі знаком „АСТ" за свідоцтвом України № 59471, щодо товарів і послуг 16, 35 класів МКТП.

- словесне позначення „Издательство АСТ" є таким, що може вводити споживачів в оману щодо особи, яка виробляє зареєстровані товари або надає послуги щодо товарів і послуг 16,35 класів МКТП „АСТ" за свідоцтвом України № 59471.

Відповідно до п. 17 ст. 4 Митного кодексу України контрафактними товарами є товари, що містять об'єкти права інтелектуальної власності, ввезення яких на митну територію України або вивезення з цієї території здійснюється з порушенням прав інтелектуальної власності, що охороняються відповідно до закону.

Статтею 17 Закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність» визначено, що в Україні забороняється експорт та імпорт товарів, які здійснюються з порушенням прав інтелектуальної власності.

За таких обставин, судом встановлено та матеріалами справи, зокрема, зазначеною вище судовою експертизою, підтверджується, що товар, поданий до митного оформлення за митною декларацією від 13.06.2016 року МД №100250003/0 в митному режимі „імпорт" відповідачем, а саме: друковані книги, книжки, брошури, словники та енциклопедії та їх серійні випуски та аналогічні друковані матеріали, зброшуровані, всього - 20707 шт., країна виробництва: RU, виробник: ООО „ИЗД-ВО ACT", коди за УКТ ЗЕД - , , є контрафактним у розумінні п. 17 ст. 4 Митного Кодексу України.

Водночас, відмовляючи у задоволенні позовних вимог, суд першої інстанції виходив з наявності у виробника книжкової продукції «ООО „Издательство АСТ", імпорт якої здійснювався відповідачем, права використання комерційного (фірмового) найменування в силу приписів ст. 8 Паризької конвенції та ст.ст. 90, 489 ЦК України з моменту першого використання цього найменування, яке виникло, на думку суду, не пізніше першого за часом з представлених у документі КНИГИ „ВИДАВНИЦТВА „АСТ" В БІБЛІОТЕКАХ УКРАЇНИ (до 2005 р.)" видання, тобто не пізніше 1997 року.

Як зазначено судом, відповідно до наявної у матеріалах справи копії виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб (Російська Федерація) ТОВ Видавництво „АСТ Москва" первісно було зареєстровано 27.11.2002 року, тобто до подання 11.11.2005 року заявки на реєстрацію знаку для товарів і послуг № 59471.

З огляду на викладене, місцевим судом зроблено висновок, що право на використання фірмового найменування виникло у "ООО "Издательство ACT" до дати подання заявки № пі200513620, відтак виключні права власника знака для товарів та послуг за свідоцтвом України №59471 від 15.02.2006 року не розповсюджуються на використання комерційного (фірмового) найменування у вигляді словесного позначення "ООО "Издательство ACT", розміщеного в розділі „вихідні дані" та на титульній сторінці книг, виданих видавництвом „АСТ".

Разом з тим, колегія суддів не погоджується з даним твердженням господарського суду міста Києва, оскільки відповідні обставини спростовуються відомостями про юридичну особу з сайту Федеральної податкової служби Росії, витяг з якого міститься в матеріалах справи, відповідно до яких ООО „Издательство АСТ", як виробник книжкової продукції, імпорт якої здійснювався відповідачем, зареєстровано як новостворена юридична особа лише 25.10.2011 року.

Будь-які інші юридичні особи, що мали в своєму комерційному найменуванні словосполучення „Издательство АСТ", ліквідовані, в тому числі і ТОВ Видавництво „АСТ Москва" ("ООО Издательство „ACT Москва"), на яке суд першої інстанції послався відмовляючи у позові (ліквідовано 26.11.2009 року), що підтверджується відомостями про державну реєстрацію юридичних осіб, індивідуальних підприємців, селянських (фермерських) господарств Федеральної податкової служби Росії, роздруківку з веб-сайту якого долучено скаржником до апеляційної скарги.

Відповідно до ст. 489 ЦК України чинність майнових прав інтелектуальної власності на комерційне найменування припиняється у разі ліквідації юридичної особи.

Тобто, використання в Україні юридичною особою комерційного найменування, перше використання якого відбулося після дати подання заявки на реєстрацію знаку для товарів і послуг, що містить схоже позначення, є порушенням права інтелектуальної власності на знак для товарів і послуг.

Враховуючи, що перше використання комерційного (фірмового) найменування ООО „Издательство АСТ" відбулося в момент реєстрації юридичної особи 25.10.2011 року, а заявка на реєстрацію знаку для товарів та послуг „АСТ" була подана 11.11.2005 року, то судова колегія погоджується з позивачем, що використання в Україні товарів і послуг 16, 35 класу МКТП, що містять схожі позначення, без дозволу правовласника, порушує його права.

При цьому, судова колегія критично ставиться до наявного в матеріалах справи висновку експертного дослідження об'єктів інтелектуальної власності №490, складеного 03.07.2015 року судовим експертом Дорошенком О.Ф., відповідно до якого виключні права знака для товарів та послуг за свідоцтвом України № 59741 від 15.02.2006 року не розповсюджуються на використання комерційного (фірмового) найменування у вигляді словесного позначення „ООО „Издательство АСТ", розміщеного в розділі „вихідні дані" та на титульній сторінці книг, виданих видавництвом „АСТ", оскільки відповідно до листа Міністерства Юстиції України від 09.10.2015 року № 24490-0-33-15/9.2 за результатами рецензування відповідного висновку встановлено порушення судовим експертом Дорошенком О.Ф. від час складання висновку вимог законодавства про проведення експертизи, з огляду на що останнього було притягнуто до дисциплінарної відповідальності за застосовано дисциплінарне стягнення у вигляді попередження (Лист Міністерства Юстиції України від 25.12.2015 року, т. 1, арк. с. 145).

Таким чином, суд першої інстанції дійшов помилкового висновку про час, з якого виробник книжкової продукції ООО „Издательство АСТ" набув право на використання комерційного (фірмового) найменування, а тому безпідставно відмовив в задоволенні позовних вимог, з огляду на що оскаржуване рішення підлягає скасуванню.

Згідно ст. 432 ЦК України кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого права інтелектуальної власності відповідно до ст. 16 цього кодексу.

Частиною 2 вищезазначеної статті встановлено, що у випадках та в порядку, встановлених законом, суд може постановити рішення, зокрема, про зупинення пропуску через митний кордон України товарів, імпорт чи експорт яких здійснюється з порушенням права інтелектуальної власності та вилучення з цивільного обороту товарів, виготовлених або введених у цивільний оборот з порушенням права інтелектуальної власності та знищення таких товарів.

Крім цього, пунктом 72 Постанови пленуму Вищого господарського суду України від 17.10.2012 №12 «Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності» також встановлено, що відповідно до абзацу другого пункту 2 статті 20 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» власник свідоцтва може вимагати усунення з товару, його упаковки незаконно використаного знака або позначення, схожого з ним настільки, що їх можна сплутати, або знищення виготовлених зображень знака або позначення, схожого з ним настільки, що їх можна сплутати. Якщо усунення з товару, його упаковки незаконно використаного знака позначення, схожого з ним настільки, що їх можна сплутати, неможливе без заподіяння істотної шкоди самому товару, суд згідно з пунктом 3 частини другої статті 432 ЦК України може прийняти рішення про вилучення товару з цивільного обороту.

Враховуючи вищевикладене, колегія суддів вважає доведеними позовні вимоги щодо заборонити відповідачу здійснювати імпорт в Україну товару, що заявлений за МД № 100250003/0 від 13.06.2016 року до митного оформлення в митному режимі „імпорт", які знаходяться на оформленні у Київській міській митниці ДФС України, відтак позов в цій частині підлягає задоволенню.

Щодо вимоги позивача про вилучення з цивільного обороту та знищення контрафактного товару, то судова колегія дійшла висновку про відмову у її задоволенні, оскільки позивачем не надано суду доказів введення в цивільний оборот на території України спірного товару.

У зв'язку з частковим задоволенням апеляційної скарги, і як наслідок часткового задоволення позовних вимог, судові витрати згідно ст. 129 ГПК України покладаються на обидві сторони пропорційно розміру задоволених вимог, зокрема, з відповідача на користь позивача підлягає стягненню 1 378,00 грн. судового збору за подання позовної заяви, 10 803,84 грн. витрат на оплату експертного дослідження, 1 515,80 грн. судового збору за подання апеляційної скарги та 12 074,88 грн. витрат на проведення судової експертизи.

Враховуючи вищевикладене та керуючись статтями 129, 269, 270, 273, 275, 277, 281-284 ГПК України, Київський апеляційний господарський суд, -

ПОСТАНОВИВ:

1. Апеляційну скаргу ВАЙ ЕМ Інвестмент ЛТД. (YM Investment Ltd.) на рішення господарського суду міста Києва від 24.10.2017 року у справі №910/12627/16 задовольнити частково.

2. Рішення господарського суду міста Києва від 24.10.2017 року у справі № 910/12627/16 скасувати.

3. Прийняти нове рішення, яким позовні вимоги задовольнити частково.

4. Заборонити Товариству з обмеженою відповідальністю „Міжнародне агентство із захисту інтелектуальної власності та боротьби з піратством в кіберспорті" (01021, м. Київ, провулок Виноградний, 4, ідентифікаційний код 38488288) здійснювати імпорт в Україну товару: друкованих книг, книжок, брошур, словників та енциклопедій та їх серійних випусків та аналогічних друкованих матеріалів, зброшурованих, всього - 20 707 шт., країна виробництва: RU, виробник: ООО „ИЗД-ВО ACT", коди за УКТ ЗЕД - , , що заявлені за МД № 100250003/0 від 13.06.2016 р. до митного оформлення в митному режимі „імпорт", які знаходяться на оформленні у Київській міській митниці ДФС України (м. Київ, вул. Малинська, 20).

5. У задоволенні решти позовних вимог відмовити.

6. Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю „Міжнародне агентство із захисту інтелектуальної власності та боротьби з піратством в кіберспорті" (01021, м. Київ, провулок Виноградний, 4, ідентифікаційний код 38488288) на користь Компанії ВАЙ ЕМ Інвестмент ЛТД. (YM Investment Ltd.) (реєстраційний номер 08412077, Сьют 3.15, Ван Феттер Лейн, м. Лондон, Сполучене Королівство, ЕС4А 1ВR) 1 378,00 грн. судового збору за подання позовної заяви, 10 803,84 грн. витрат на оплату експертного дослідження, 1 515,80 грн. судового збору за подання апеляційної скарги та 12 074,88 грн. витрат на проведення судової експертизи.

7. Доручити господарському суду міста Києва видати накази.

8. Копію постанови суду надіслати учасникам провадження у справі.

9. Справу № 910/12627/16 повернути до господарського суду міста Києва.

Постанова набирає законної сили з дня її прийняття.

Постанову апеляційної інстанції може бути оскаржено у касаційному порядку.

Повний текст постанови підписано 29.05.2018 року.

Головуючий суддя О.М. Остапенко

Судді А.А. Верховець

М.Л. Доманська