КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
УХВАЛА

про призначення судової експертизи та

зупинення провадження у справі

"12" червня 2018 р. Справа№ 910/8933/17

Київський апеляційний господарський суд у складі колегії суддів:

головуючого: Сотнікова С.В.

суддів: Остапенка О.М.

Верховця А.А.

за участю секретаря судового засідання Титарєвої Г.І.,

представників:

від позивача - Кочерга Д.О.,

від відповідача-2 - Титаренко Ю.П.,

від відповідача-4 - Тюріна Л.А., Ресенчук В.М.,

розглянувши апеляційну скаргу Публічного акціонерного товариства "Науково-виробничий центр "Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод"

на рішення Господарського суду міста Києва

від 21.02.2018 (повне рішення складено 12.03.2018, суддя Балац С.В.)

у справі №910/8933/17

за позовом Публічного акціонерного товариства "Науково-виробничий центр "Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод"

до 1. Товариства з обмеженою відповідальністю "Реал-право",

2. Товариства з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Здоров'я",

3. Державної служби інтелектуальної власності України,

4. Міністерства економічного розвитку і торгівлі України

про визнання знаків для товарів і послуг добре відомими, визнання недійсним свідоцтва України на знак для товарів і послуг та зобов'язання вчинити дії

ВСТАНОВИВ:

Рішенням Господарського суду міста Києва від 21.02.2018 у справі №910/8933/17 відмовлено у задоволенні позову повністю.

Не погоджуючись з зазначеним судовим рішенням, позивач звернувся до Київського апеляційного господарського суду з апеляційною скаргою, в якій просить скасувати рішення Господарського суду міста Києва віл 21.02.2018, ухвалити нове, яким позовні вимоги задовольнити повністю.

04.06.2018 відповідач-2 заявив клопотання про призначення у даній справі повторну судову експертизу, проведення якої доручити судовим експертам Державного підприємства «Інформаційні судові системи» Державної судової адміністрації України.

Клопотання мотивоване тим, що при виконанні судової експертизи, призначеної ухвалою Господарського суду міста Києва від 24.07.2017, судовий експерт порушив порядок її проведення, оскільки виключив із висновку питання 3.7, 3.8, поставлені в ухвалі суду, такі питання судовий експерт не досліджував та відповіді не надав. Крім того, при проведенні експертного дослідження судовий експерт невірно ідентифікував комбінований знак для товарів та послуг за свідоцтвом України № 208963, оскільки поза увагою судового експерта залишились елементи знаку, які розташовані у верхньому правому куті зображення комбінованого знака для товарів та послуг за свідоцтвом України № 208963.

З матеріалів справи вбачається, що ухвалою Господарського суду міста Києва від 24.07.2017 у даній справі була призначена судова експертиза, за результатами якої складено Висновок експерта № 187/17 за результатами судової експертизи у сфері інтелектуальної власності у господарській справі № 910/8933/17 від 17 листопада 2017 року.

На вирішення експерта поставлені, окрім інших, наступні питання:

3.7. Чи є позначення "КОРВИТИН" добре відомим станом на 21.10.2014 щодо товарів 5 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг, а саме лікарських препаратів для лікування серцево-судинних захворювань?;

3.8. Чи є позначення "КОРВІТИН" добре відомим станом на 21.10.2014 щодо товарів 5 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг, а саме лікарських препаратів для лікування серцево-судинних захворювань?

Судовий експерт не надав відповіді на вказані питання із посиланням на те, що такі питання є питаннями права, а отже не відносяться до компетенції судового експерта, оскільки фактори добре відомості знаків встановлюються на підставі обставин та юридичних фактів.

Колегія суддів погоджується з доводами відповідача, що поза увагою судового експерта залишились елементи "ЗТ Фармацевтична компанія Здоров'я/ЗТ Фармацевтическая компанія Здоровье", які розташовані у верхньому правому куті зображення комбінованого знака для товарів і послуг за свідоцтвом України № 208963, які є логотипом відповідача-2 та зареєстровані в якості знаків для товарів і послуг відповідно до свідоцтв України № 11881, 22235 та 22800.

Оскільки позначення, яке зареєстроване в якості знаку для товарів і послуг містить логотип відповідного виробника фармацевтичних препаратів, воно вказує на виробника лікарського препарату, що маркується цим позначенням, тобто суттєво впливає на розрізняльну здатність такого позначення.

Втім, в мотивувальній частині висновку зазначено, що домінуюче положення в площині знаку для товарів та послуг, який засвідчується свідоцтвом України № 208963 займає елемент «Корвитин ПЛЮС/Корвітин ПЛЮС».

Тобто, висновки судового експерта зроблені без урахування логотипу виробника, який суттєво впливає на розрізняльну здатність позначення.

Тобто, колегією суддів встановлено, що висновок судової експертизи № 187/17 від 17.11.2017 є неповним, що унеможливлює встановлення дійсних обставин справи, з якими пов'язується підстави для надання правової охорони спірних знаків для товарів і послуг.

Розглянувши подане клопотання про призначення у справі повторної судової експертизи, колегія суддів дійшла висновку про необхідність його задовольнити з огляду на наступне.

Відповідно до ч. 1 - 3 ст. 98 ГПК України висновок експерта - це докладний опис проведених експертом досліджень, зроблені у результаті них висновки та обґрунтовані відповіді на питання, поставлені експертові, складений у порядку, визначеному законодавством. Предметом висновку експерта може бути дослідження обставин, які входять до предмета доказування та встановлення яких потребує наявних у експерта спеціальних знань. Висновок експерта може бути наданий на замовлення учасника справи або на підставі ухвали суду про призначення експертизи.

Статтею 99 ГПК України встановлено, що суд за клопотанням учасника справи або з власної ініціативи призначає експертизу у справі за сукупності таких умов:

1) для з'ясування обставин, що мають значення для справи, необхідні спеціальні знання у сфері іншій, ніж право, без яких встановити відповідні обставини неможливо;

2) жодною стороною не наданий висновок експерта з цих самих питань або висновки експертів, надані сторонами, викликають обґрунтовані сумніви щодо їх правильності, або за клопотанням учасника справи, мотивованим неможливістю надати експертний висновок у строки, встановлені для подання доказів, з причин, визнаних судом поважними, зокрема через неможливість отримання необхідних для проведення експертизи матеріалів.

У разі необхідності суд може призначити декілька експертиз, додаткову чи повторну експертизу.

При призначенні експертизи судом експерт або експертна установа обирається сторонами за взаємною згодою, а якщо такої згоди не досягнуто у встановлений судом строк, експерта чи експертну установу визначає суд. З урахуванням обставин справи суд має право визначити експерта чи експертну установу самостійно. У разі необхідності може бути призначено декілька експертів для підготовки одного висновку (комісійна або комплексна експертиза).

Питання, з яких має бути проведена експертиза, що призначається судом, визначаються судом.

Отже, частиною 2 статті 99 ГПК України передбачено право суду призначити додаткову або повторну судову експертизу та у цих випадках слід виходити з такого.

Додаткова експертиза призначається судом після розгляду ним висновку первинної експертизи, якщо виявиться, що усунути неповноту або неясність висновку в судовому засіданні шляхом заслуховування експерта неможливо.

Висновок експерта визнається неповним, якщо досліджено не всі надані йому об'єкти або не дано вичерпних відповідей на всі поставлені перед експертом питання.

Висновок експерта визнається неясним, якщо він викладений нечітко або носить непевний, неконкретний характер.

В ухвалі про призначення додаткової експертизи необхідно чітко зазначити, які саме висновки експерта суд вважає неповними чи неясними або які обставини зумовили необхідність розширення експертного дослідження. Така судова експертиза може призначатись як з ініціативи суду, так і за клопотанням учасників судового процесу, а її проведення може бути доручено тому ж або іншому експерту.

Повторною визнається судова експертиза, у проведенні якої експерт досліджує ті ж самі об'єкти і вирішує ті ж самі питання, які досліджувалися і вирішувалися у первинній судові експертизі. Нові об'єкти на дослідження повторної судової експертизи подаватися не можуть, так само як не можуть ставитися на її вирішення питання, які не розглядалися попередньою експертизою.

Повторна судова експертиза призначається з ініціативи суду або за клопотанням учасників процесу, якщо висновок експерта визнано необґрунтованим чи таким, що суперечить іншим матеріалам справи, або коли він викликає сумнів у його правильності, або за наявності істотного порушення норм, які регламентують порядок призначення і проведення експертизи. Повторну судову експертизу може бути призначено також, якщо є розходження у висновках кількох експертів і їх неможливо усунути шляхом одержання додаткових пояснень експертів у судовому засіданні. Повторну судову експертизу слід доручати іншому експерту (експертам).

Якщо необхідно здійснити дослідження нових об'єктів або з інших обставин справи, призначається нова, а не повторна експертиза.

З матеріалів справи вбачається, що предметом позову є вимоги немайнового характеру про визнання зареєстрованого знаку для товарів і послуг добре відомим в Україні, а також визнання недійсним свідоцтва України на знак для товарів і послуг, зобов'язання вчинити дії.

З урахуванням обставин справи та суті спору за допомогою експертного дослідження мають бути з'ясовані фактичні дані щодо відповідності спірного знаку умовам надання правової охорони, а також встановлені ознаки, з якими законодавство пов'язує можливість визнати знак добре відомим в Україні.

Колегія суддів встановила, що у висновку судової експертизи вказані вище обставини не знайшли в повному обсязі свого відображення, встановлені фактичні дані встановлені не в повному обсязі, що викликає сумніви у правильності проведеного експертного дослідження. При цьому, вказані вище обставини мають бути обов'язково з'ясовані судом при вирішенні спірних правовідносин.

Відповідно до ч. 2 ст. 107 ГПК України за наявності сумнівів у правильності висновку експерта (необґрунтованість, суперечність з іншими матеріалами справи тощо) за клопотанням учасника справи або з власної ініціативи суд може призначити повторну експертизу, доручивши її проведення іншим експертам.

Дослідивши матеріали справи, апеляційний господарський суд вважає за необхідне призначити у даній справі повторну судову експертизу, задовольнивши клопотання відповідача, та доручити проведення експертизи судовим експертам Державного підприємства «Інформаційні судові системи» Державної судової адміністрації України.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 228 ГПК України у зв'язку з призначенням судової експертизи провадження у справі підлягає зупиненню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 99, 100, 107, 228, 234 Господарського процесуального кодексу України, Київський апеляційний господарський суд

УХВАЛИВ:

1. Призначити у справі № 910/8933/17 повторну судову експертизу.

2. Проведення судової експертизи доручити судовим експертам Центру судової експертизи та експертних досліджень Державного підприємства «Інформаційні судові системи» Державної судової адміністрації України (вул. Плещеєва, 10, м. Київ, 03045).

3. Попередити судових експертів про кримінальну відповідальність за дачу за відомо неправдивого висновку (ст. 384 КК України) та відмову без поважних причини від виконання покладених на експерта обов'язків (ст. 385 КК України).

4. На вирішення експертів поставити наступні питання:

4.1 Чи містить знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 208963 від 25.04.2016 істотну складову частину, що відтворює або імітує словесні позначення "КОРВІТИН" та "КОРВИТИН", які Публічне акціонерне товариство "Науково-виробничий центр "Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод" (03134, м. Київ, вул. Миру, 17, ідентифікаційний код 23518596) вважає можливим визнати добре відомими в Україні знаками, яка може призвести до змішування з ними відносно товарів 5 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг "Лікарські препарати для лікування серцево-судинних захворювань"?;

4.2. Чи є позначення за знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України №208963 від 25.04.2016 таким, що може ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послуги з використанням такого позначення?;

4.3. Чи є позначення "КОРВИТИН" таким, що мало розрізнювальну здатність станом на 21.10.2014?;

4.4. Чи є позначення "КОРВІТИН" таким, що мало розрізнювальну здатність станом на 21.10.2014?;

4.5. Чи не перетворилось станом на 21.10.2014позначення "КОРВИТИН" в позначення, що стало загальновживаним як позначення товарів і послуг 5 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг, а саме лікарських препаратів для лікування серцево-судинних захворювань?;

4.6. Чи не перетворилось станом на 21.10.2014позначення "КОРВІТИН" в позначення, що стало загальновживаним як позначення товарів і послуг 5 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг, а саме лікарських препаратів для лікування серцево-судинних захворювань?;

4.7. Чи є позначення "КОРВИТИН" добре відомим станом на 21.10.2014 щодо товарів 5 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг, а саме лікарських препаратів для лікування серцево-судинних захворювань?;

4.8. Чи є позначення "КОРВІТИН" добре відомим станом на 21.10.2014 щодо товарів 5 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг, а саме лікарських препаратів для лікування серцево-судинних захворювань?;

4.9. Які саме елементи комбінованого знака для товарів і послуг, який засвідчується свідоцтвом України №208963, займають домінуюче положення у площині цього знаку?;

4.10. Чи є знак для товарів і послуг "КОРВІТИН ПЛЮС" за свідоцтвом України №208963 схожим настільки, що його можна сплутати із зареєстрованим знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України №21349?;

4.11. Чи може знак для товарів і послуг за свідоцтвом України №208963 ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар і/або надає послуги, щодо зареєстрованого знака для товарів і послуг за свідоцтвом України №21349?

5. Матеріали справи № 910/8933/17 направити до експертної установи (вул. Плещеєва, 10, м. Київ, 03045, Центр судової експертизи та експертних досліджень Державного підприємства «Інформаційні судові системи» Державної судової адміністрації України).

6. Зобов'язати сторони негайно надати експерту на його вимогу об'єкти дослідження, документи та пояснення, необхідні для проведення експертизи.

7. Зобов'язати Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Здоров'я" оплатити попередні витрати, пов'язані з проведенням судової експертизи, докази чого надати суду для залучення до матеріалів справи після поновлення апеляційного провадження для включення до складу судових витрат.

8. Зупинити апеляційне провадження у справі № 910/8933/17.

9. Ухвала набирає законної сили негайно після її оголошення та може бути оскаржена до Верховного Суду протягом двадцяти днів з дня складення повного тексту.

Головуючий суддя С.В. Сотніков

Судді О.М. Остапенко

А.А. Верховець