РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Київ

16.05.2018 р.Справа № 910/12942/17

За позовом Балзен ГмбХ унд Ко.КГ (Bahlsen GmbH & Co.KG)

до 1) Товариства з обмеженою відповідальністю "Петрус-Кондитер"

2) Товариства з обмеженою відповідальністю "Світ Ласощів"

про захист права інтелектуальної власності

Суддя Зеленіна Н.І.

Секретар судового засідання Ліпіна В.В.,

Представники сторін: відповідно до протоколу судового засідання.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Компанія Балзен ГмбХ унд Ко.КГ (Bahlsen GmbH & Co.KG) звернулась до господарського суду міста Києва з позовною заявою до Товариства з обмеженою відповідальністю "Петрус-Кондитер" та Товариства з обмеженою відповідальністю "Світ Ласощів" про захист права інтелектуальної власності.

Позовні вимоги мотивовані тим, що відповідачі порушують його права інтелектуальної власності на знак для товарів у послуг за міжнародною реєстрацією №555093, дія якої поширюється на територію України з 12.06.1993 р., шляхом виготовлення і продажу товару з використанням позначення "ZOO".

Ухвалою суду від 04.08.2017 р. порушено провадження у справі, розгляд справи призначено на 06.09.2017 р.

Представник позивача у судовому засіданні 04.08.2017 р. подав клопотання про продовження строку вирішення спору у справі на 15 днів.

Ухвалою суду від 06.09.2017 р. продовжено строк вирішення спору у справі на 15 днів, розгляд справи відкладено на 11.10.2017 р.

Ухвалою суду від 11.10.2017 р. розгляд справи відкладено на 18.10.2017 р.

18.10.2017 р. судове засідання не відбулось у зв'язку з перебуванням на лікарняному судді Зеленіної Н.І.

Ухвалою суду від 23.10.2017 р. розгляд справи призначено на 30.10.2017 р.

24.10.2017 р. через відділ діловодства суду від відповідача-1 надійшло клопотання про повідомлення дати розгляду справи.

26.10.2017 р. через відділ діловодства суду від Приватного підприємства "Фріхост" надійшли документи на виконання вимог ухвали суду.

30.10.2017 р. через відділ діловодства суду від позивача надійшло клопотання про долучення документів до матеріалів справи.

У судовому засіданні 30.10.2017 р. представник позивача подав клопотання про призначення судової експертизи та клопотання про продовження строку вирішення спору у справі на 15 днів

Ухвалою від 30.10.2017 р. розгляд справи відкладено на 16.11.2017 р.

08.11.2017 р. через відділ діловодства суду від Приватного підприємства "Фріхост" надійшли документи на виконання вимог ухвали суду.

Ухвалами від 16.11.2017 р. у справі призначено судову експертизу у сфері інтелектуальної власності, проведення якої доручено судовим експертам Центру судової експертизи та експертних досліджень та зупинено провадження у справі до надходження матеріалів справи з експертної установи.

06.12.2017 р. до господарського суду міста Києва від Центру судової експертизи та експертних досліджень надійшов лист щодо визначення експерта, та матеріали справи.

Ухвалою від 11.12.2017 р. поновлено провадження у справі, доручено проведення судової експертизи у справі судовому експерту Центру судової експертизи та експертних досліджень Стародубову Ігорю Вадимовичу, попереджено судового експерта про кримінальну відповідальність, передбачену ст.ст. 384, 385 Кримінального кодексу України та зупинено провадження у справі до повернення матеріалів справи з експертної установи до господарського суду міста Києва.

02.03.2018 р. до господарського суду міста Києва з експертної установи надійшли матеріали справи з висновком експертного дослідження №012-СІВ/17 від 28.02.2018 р.

Ухвалою від 05.03.2018 р. поновлено провадження у справі та, у зв'язку з набранням чинності з 15.12.2017 р. Законом України від 03.10.2017 р. №2147-VIII, яким зокрема, Господарський процесуальний кодекс України викладено у новій редакції, ухвалено справу розглядати за правилами загального позовного провадження зі стадії відкриття провадження у справі, підготовче засідання призначено на 21.03.2018 р.

19.03.2018 р. від ТОВ "Петрус-Кондитер" та ТОВ "Світ Ласощів" надійшли клопотання про відкладення підготовчого засідання, у зв'язку з неможливістю забезпечити явку представників.

Протокольною ухвалою від 21.03.2018 р. відкладено підготовче засідання на 11.04.2018 р.; викликано учасників справи у підготовче засідання; явку сторін визнано обов'язковою.

Протокольною ухвалою від 11.04.2018 р. закрито підготовче провадження, призначено справу до судового розгляду по суті на 16.05.2018 р.

19.04.2018 р. від ТОВ "Петрус-Кондитер" та ТОВ "Світ Ласощів" надійшли клопотання про відкладення розгляду справи.

Протокольною ухвалою від 16.05.2018 р. відмовлено у задоволенні клопотань ТОВ "Петрус-Кондитер" та ТОВ "Світ Ласощів" про відкладення розгляду справи.

У судовому засіданні 16.05.2018 р. представники позивача підтримали позовні вимоги.

Представники відповідачів у судове засідання 16.05.2018 р. не з'явились.

У судовому засіданні 16.05.2018 р. оголошено вступну та резолютивну частини рішення.

Дослідивши наявні у матеріалах справи документи, заслухавши представників позивача, всебічно і повно з'ясувавши всі фактичні дані, на яких ґрунтуються позовні вимоги, об'єктивно оцінивши докази, які мають значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, суд встановив наступне.

Компанія Балзен ГмбХ унд Ко.КГ (Bahlsen GmbH & Co.KG) (позивач) звернулась до господарського суду міста Києва з позовними вимогами до Товариства з обмеженою відповідальністю "Петрус-Кондитер" та Товариства з обмеженою відповідальністю "Світ Ласощів" про захист права інтелектуальної власності.

Як вбачається з матеріалів справи, позивач являється власником знака для товарів і послуг "ZOO" за міжнародною реєстрацією №555093, дія якої поширюється на територію України з 12.06.1993 р., для товарів 30 класу МКТП (шоколад, праліне, шоколадні кондитерські вироби і ласощі для прикрашання новорічних ялинок, марципани, замінники марципанів, цукрові кондитерські вироби, борошняні кондитерські вироби і кондитерські вироби (солодощі), печиво, бісквіти, сухарі).

Позивач зазначає, що він реалізує своє виключне право на товарний знак «ZOO» в Україні шляхом поставки на територію України борошняних кондитерських виробів, а саме печива під назвою «ZOO», виготовленого у формі силуетів різних птахів і звірів та які продаються на території України, зокрема, в мережах магазинів NOVUS, METRO. На підтвердження вказаних обставин позивачем надано фотокопії упаковки товару позивача, роздруківки сторінок сайту www.zakaz.ua з пропонуваннями до продажу товару позивача в магазинах NOVUS і METRO (а.с.32-35).

Позивач вказує, що йому стало відомо, що відповідачами використовується позначення «ZOO» для маркування кондитерських виробів, а саме печива.

Зокрема, такі товари пропонуються на веб-сайті ТОВ "ПЕТРУС-КОНДИТЕР" (відповідач-1) (http://dssweets.com.ua); при чому належність даного веб-сайту в мережі Інтернет ТОВ "ПЕТРУС-КОНДИТЕР" та пропозиція вказаним товариством товару до продажу підтверджується вказівкою на ТОВ "ПЕТРУС-КОНДИТЕР" в нижній частині веб-сайту, а також інформацією, наведеній на сторінках "Про компанію" та "Контакти". Достовірність таких даних також встановлена у висновку експерта №160/17 за результатами проведеного експертного дослідження телекомунікаційних систем (обладнання) та засобів від 01.08.2018 р., складеному експертом Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України О.С. Самелюк (а.с.37-60). Вказаний висновок судом визнано належним і допустимим доказом у даній справі.

При чому, з упакування вищевказаного товару (оригінал упаковки міститься на а.с.120), вбачається його виробництво здійснює ТОВ "СВІТ ЛАСОЩІВ" (відповідач-2).

У зв'язку з викладеним, позивач звернувся до суду з такими вимогами:

- заборонити ТОВ "СВІТ ЛАСОЩІВ" використання знаку для товарів і послуг «ZOO» за міжнародною реєстрацією № 555093 під час виготовлення, пропонування до продажу товарів, віднесених до 30 класу МКТП;

- заборонити ТОВ "ПЕТРУС-КОНДИТЕР" використання знаку для товарів і послуг «ZOO» за міжнародною реєстрацією № 555093 під час виготовлення, пропонування до продажу товарів, віднесених до 30 класу МКТП;

- вилучити з цивільного обороту і знищити товар (фігурне затяжне печиво у формі звірят), який містить на упакуванні знак для товарів і послуг «ZOO» за міжнародною реєстрацією № 555093, що вироблений та/або пропонується до продажу від ТОВ "СВІТ ЛАСОЩІВ";

- вилучити з цивільного обороту і знищити товар (фігурне затяжне печиво у формі звірят), який містить на упакуванні знак для товарів і послуг «ZOO» за міжнародною реєстрацією № 555093, що вироблений та/або пропонується до продажу від ТОВ "ПЕТРУС-КОНДИТЕР".

Відповідно до ст. ст. 15, 16 Цивільного кодексу України, кожна особа має право на захист свого цивільного права у разі його порушення, невизнання або оспорювання. Кожна особа має право на захист свого інтересу, який не суперечить загальним засадам цивільного законодавства. Кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого особистого немайнового або майнового права та інтересу.

Статтею 418 ЦК України визначено, що право інтелектуальної власності - це право особи на результат інтелектуальної, творчої діяльності або на інший об'єкт права інтелектуальної власності, визначений цим Кодексом та іншим законом. Право інтелектуальної власності становлять особисті немайнові права інтелектуальної власності та (або) майнові права інтелектуальної власності, зміст яких щодо певних об'єктів права інтелектуальної власності визначається цим Кодексом та іншим законом. Право інтелектуальної власності є непорушним. Ніхто не може бути позбавлений права інтелектуальної власності чи обмежений у його здійсненні, крім випадків, передбачених законом.

Згідно зі ст. 420 Кодексу, до об'єктів права інтелектуальної власності, зокрема, належать комерційні (фірмові) найменування, торговельні марки (знаки для товарів і послуг), географічні зазначення.

За приписами ст. 424 Кодексу, майновими правами інтелектуальної власності є:

1) право на використання об'єкта права інтелектуальної власності;

2) виключне право дозволяти використання об'єкта права інтелектуальної власності;

3) виключне право перешкоджати неправомірному використанню об'єкта права інтелектуальної власності, в тому числі забороняти таке використання;

4) інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом.

Статтею 426 ЦК України передбачено, що особа, яка має виключне право дозволяти використання об'єкта права інтелектуальної власності, може використовувати цей об'єкт на власний розсуд, з додержанням при цьому прав інших осіб. Використання об'єкта права інтелектуальної власності іншою особою здійснюється з дозволу особи, яка має виключне право дозволяти використання об'єкта права інтелектуальної власності, крім випадків правомірного використання без такого дозволу, передбачених цим Кодексом та іншим законом. Умови надання дозволу (видачі ліцензії) на використання об'єкта права інтелектуальної власності можуть бути визначені ліцензійним договором, який укладається з додержанням вимог цього Кодексу та іншого закону.

Статтею 1108 Цивільного кодексу України встановлено, що особа, яка має виключне право дозволяти використання об'єкта права інтелектуальної власності (ліцензіар), може надати іншій особі (ліцензіату) письмове повноваження, яке надає їй право на використання цього об'єкта в певній обмеженій сфері (ліцензія на використання об'єкта права інтелектуальної власності). Ліцензія на використання об'єкта права інтелектуальної власності може бути оформлена як окремий документ або бути складовою частиною ліцензійного договору. Ліцензія на використання об'єкта права інтелектуальної власності може бути виключною, одиничною, невиключною, а також іншого виду, що не суперечить закону. Невиключна ліцензія не виключає можливості використання ліцензіаром об'єкта права інтелектуальної власності у сфері, що обмежена цією ліцензією, та видачі ним іншим особам ліцензій на використання цього об'єкта у зазначеній сфері.

Згідно зі ст. 1109 цього ж Кодексу, за ліцензійним договором одна сторона (ліцензіар) надає другій стороні (ліцензіату) дозвіл на використання об'єкта права інтелектуальної власності (ліцензію) на умовах, визначених за взаємною згодою сторін з урахуванням вимог цього Кодексу та іншого закону. У ліцензійному договорі визначаються вид ліцензії, сфера використання об'єкта права інтелектуальної власності (конкретні права, що надаються за договором, способи використання зазначеного об'єкта, територія та строк, на які надаються права, тощо), розмір, порядок і строки виплати плати за використання об'єкта права інтелектуальної власності, а також інші умови, які сторони вважають за доцільне включити у договір.

Частинами 2, 4 статті 5 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» встановлено, що об'єктом знака може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, у тому числі власні імена, літери, цифри, зображувальні елементи, кольори та комбінації кольорів, а також будь-яка комбінація таких позначень. Обсяг правової охорони, що надається, визначається зображенням знака та переліком товарів і послуг, внесеними до Реєстру, і засвідчується свідоцтвом з наведеними у ньому копією внесеного до Реєстру зображення знака та переліком товарів і послуг.

Згідно зі ст. 16 Закону, права, що випливають із свідоцтва, діють від дати подання заявки. Строк дії свідоцтва продовжується за умови сплати відповідного збору. Свідоцтво надає його власнику право використовувати знак та інші права, визначені цим Законом.

Частиною 4 цієї ж статті визначено, що використанням знака визнається: нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов'язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення); застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстровано; застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет. Знак визнається використаним, якщо його застосовано у формі зареєстрованого знака, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованого знака лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності знака.

Частиною 5 вказаної статті передбачено, що свідоцтво надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди, якщо інше не передбачено цим Законом: зареєстрований знак стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг; зареєстрований знак стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги; позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг, якщо внаслідок такого використання ці позначення і знак можна сплутати; позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги, або ці позначення і знак можна сплутати.

Як роз'яснено п. 63 постанови Пленуму Вищого господарського суду України від 17.10.2012р. № 12 «Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності», порушенням прав на знак, зокрема, визнається введення в цивільний оборот позначень, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати із: знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім'я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг; знаками інших осіб, якщо ці знаки охороняються без реєстрації на підставі міжнародних договорів, учасником яких є Україна, зокрема знаками, визнаними добре відомими відповідно до статті 6 bis Паризької конвенції про охорону промислової власності; фірмовими найменуваннями, що відомі в Україні і належать іншим особам, які одержали право на них до дати подання заявки щодо таких же або споріднених з ними товарів і послуг; кваліфікованими зазначеннями походження товарів.

З метою встановлення факту схожості настільки, що їх можна сплутати, товарів, на яких міститься позначення "ZOO", виробництва Товариства з обмеженою відповідальністю "Світ Ласощів", із торговельною маркою позивача за міжнародною реєстрацією №555093, у справі призначено судову експертизу у сфері інтелектуальної власності, проведення якої доручено судовому експерту Центру судової експертизи та експертних досліджень Стародубову Ігорю Вадимовичу.

За результатом проведеного дослідження судовим експертом складено Висновок №012-СІВ/17 від 28.02.2018 р. (а.с.153-173), відповідно до якого встановлено наступні обставини:

1. Товари, для яких зареєстрована торговельна марка «ZOO» за міжнародною реєстрацією № 555093, є такими самими та спорідненими з товарами Товариства з обмеженою відповідальністю «Світ Ласощів» на упаковки яких наноситься позначення «ZOO», а саме є таким самими із товарами 30-го класу МКТП: «борошняні кондитерські вироби і кондитерські вироби (солодощі), печиво» та спорідненими із товарами 30-го класу МКТП: «шоколад, праліне, шоколадні кондитерські вироби і ласощі для прикрашання новорічних ялинок, марципани, замінники марципанів, цукрові кондитерські вироби, бісквіти, сухарі».

2. Позначення «ZOO», що наноситься Товариством з обмеженою відповідальністю «Світ Ласощів» на упаковки товарів (печива), є схожим настільки, що їх можна сплутати, з торговельною маркою «ZOO», що належить Компанії Балзен ГмбХ унд Ко.КГ (Bahlsen GmbH & Co.KG), та захищена міжнародною реєстрацією № 555093.

3. Позначення «ZOO», що наноситься Товариством з обмеженою відповідальністю «Світ Ласощів» на упаковки товарів (печива), є таким, що може ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар, відносно Компанії Балзен ГмбХ унд Ко.КГ (Bahlsen GmbH & Co.KG), як власника торговельної марки «ZOO» за міжнародною реєстрацією № 555093.

Дослідивши матеріали справи та Висновок судової експертизи №012-СІВ/17 від 28.02.2018 р., судом встановлено, що висновок експерта із поставлених судом питань являється належним чином обґрунтованим та відповідає матеріалам справи, під час проведення експертного дослідження експертом застосовано достатній обсяг матеріалів, нормативних актів та науково-практичної літератури.

Статтею 79 Кодексу передбачено, що достатніми є докази, які у своїй сукупності дають змогу дійти висновку про наявність або відсутність обставин справи, які входять до предмета доказування. Питання про достатність доказів для встановлення обставин, що мають значення для справи, суд вирішує відповідно до свого внутрішнього переконання.

В порядку, передбаченому ст. 86 Господарського процесуального кодексу України, суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об'єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів. Жодні докази не мають для суду заздалегідь встановленої сили. Суд оцінює належність, допустимість, достовірність кожного доказу окремо, а також достатність і взаємний зв'язок доказів у їх сукупності. Суд надає оцінку як зібраним у справі доказам в цілому, так і кожному доказу (групі однотипних доказів), який міститься у справі, мотивує відхилення або врахування кожного доказу (групи доказів).

Відповідачами відзивів на позов та будь-яких доказів на спростування доводів і тверджень позивача не надано, жодних заяв і клопотань по суті спору (крім клопотання відповідача-1 про повідомлення про дату та час судового засідання від 24.10.2017 р. та клопотань відповідачів про відкладення розгляду справи від 19.03.2018 р. і від 19.04.2018 р.) не надходило.

Враховуючи вищевикладене, суд вважає позовні вимоги обґрунтованими, підтвердженими наявними в матеріалах справи доказами та не спростованими належним чином і у встановленому законом порядку відповідачами, а відтак такими, що підлягають задоволенню у повному обсязі.

Відповідно до ст. 129 Господарського процесуального кодексу України, судові витрати, понесені позивачем (судовий збір та витрати на оплату експертизи), покладаються на відповідачів у рівних частинах.

Керуючись ст. ст. 2, 74, 76-80, 129, 236-242 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд міста Києва, -

ВИРІШИВ:

1. Позов задовольнити повністю.

2. Заборонити Товариству з обмеженою відповідальністю "Світ ласощів" (18006, м. Черкаси, вул. Чигиринська, 11; ) використання знаку для товарів і послуг "ZOO" за міжнародною реєстрацією № 555093 під час виготовлення, пропонування до продажу товарів, віднесених до 30 класу МКТП.

3. Заборонити Товариству з обмеженою відповідальністю "Петрус-Кондитер" (03115, м. Київ, вул. Святошинська, 32; ) використання знаку для товарів і послуг "ZOO" за міжнародною реєстрацією № 555093 під час виготовлення, пропонування до продажу товарів, віднесених до 30 класу МКТП.

4. Вилучити з цивільного обороту і знищити товар (фігурне затяжне печиво у формі звірят), який містить на упакуванні знак для товарів і послуг "ZOO" за міжнародною реєстрацією № 555093, що вироблений та/або пропонується до продажу від Товариства з обмеженою відповідальністю "Світ ласощів" (18006, м. Черкаси, вул. Чигиринська, 11; ).

5. Вилучити з цивільного обороту і знищити товар (фігурне затяжне печиво у формі звірят), який містить на упакуванні знак для товарів і послуг "ZOO" за міжнародною реєстрацією № 555093, що вироблений та/або пропонується до продажу від Товариства з обмеженою відповідальністю "Петрус-Кондитер" (03115, м. Київ, вул. Святошинська, 32; ).

6. Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю "Петрус-Кондитер" (03115, м. Київ, вул. Святошинська, 32; ) на користь Компанії Балзен ГмбХ унд Ко.КГ (Bahlsen GmbH & Co.KG) (Подбіелскіштрассе 11, 30163. Ганновер, Німеччина (DE)/(Podbielskistrasse 11, 30163, Hannover, Germany) 3 200 (три тисячі двісті) грн. 00 коп. судового збору та 10 713 (десять тисяч сімсот тринадцять) грн. 60 коп. витрат на оплату судової експертизи.

7. Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю "Світ ласощів" (18006, м. Черкаси, вул. Чигиринська, 11; ) на користь Компанії Балзен ГмбХ унд Ко.КГ (Bahlsen GmbH & Co.KG) (Подбіелскіштрассе 11, 30163. Ганновер, Німеччина (DE)/(Podbielskistrasse 11, 30163, Hannover, Germany) 3 200 (три тисячі двісті) грн. 00 коп. судового збору та 10 713 (десять тисяч сімсот тринадцять) грн. 60 коп. витрат на оплату судової експертизи.

На рішення може бути подано апеляційну скаргу протягом 20 днів з дня проголошення.

Рішення набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо її не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду за наслідками апеляційного перегляду.

Повний текст рішення складено 30.05.2018 р.

Суддя Н.І. Зеленіна