ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
УХВАЛА

про призначення судової експертизи

та зупинення провадження у справі

"18" травня 2018 р.м. Одеса Справа № 916/360/18

Господарський суд Одеської області у складі:

судді Малярчук І.А.,

за участю представників сторін:

позивача: ОСОБА_1, згідно довіреності від 23.02.2018р.; ОСОБА_2, згідно довіреності від 23.02.2018р.

відповідача: ОСОБА_3, згідно довіреності від 14.03.2018р.

від третьої особи: не зявився,

розглянувши клопотання ТОВ «УПК «Лєтєх» від 14.05.2018р. за вх.№2-2437/18 про призначення судової експертизи по справі №916/360/18 за позовом NIKE INNOVATE C.V. (One Boverman drive, Beaverton, Oregon, 97005-6453, USA) до Товариства з обмеженою відповідальністю „Українська промислова компанія „Лєтєх (61057, м. Харків, вул. Донця-Захаржевського, 6/8, офіс 23), за участю третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на стороні позивача ОСОБА_4 митниці Державної фіскальної служби України (65078, м. Одеса, вул. Гайдара, 21, корпус А) про заборону здійснювати використання позначення, вилучення з цивільного обороту та знищення товару,

ВСТАНОВИВ:

26.02.2018р. за вх.№391/18 до Господарського суду Одеської області надійшла позовна заява NIKE INNOVATE C.V. до ТОВ „Українська промислова компанія „Лєтєх, за участю третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні позивача ОСОБА_4 митниці ДФС про припинення порушення прав інтелектуальної власності на знаки для товарів і послуг.

Ухвалою Господарського суду Одеської області від 28.02.2018р. відкрито провадження у справі №916/360/18, постановлено розглядати справу №916/360/18 в порядку загального позовного провадження, призначено підготовче засідання суду на „28 березня 2018 р. о 10год.30хв.

Ухвалами суду від 28.03.2018р., від 23.04.2018р. підготовче засідання відкладалось та строк проведення підготовчого провадження було продовжено до 30.05.2018р. включно.

14.05.2018р. за вх.№2-2437/18 відповідачем подано до суду клопотання про призначення у справі судової експертизи обєктів інтелектуальної власності.

Для надання іншим учасникам справи можливості подати заперечення проти заяви відповідача про призначення судової експертизи суд оголосив перерву до 18.05.2018р. на 10год.30хв.

Клопотання про призначення судової експертизи ТОВ „Українська промислова компанія „Лєтєх обґрунтовано тим, що на підтвердження позову позивач подав в якості доказу висновок експертного дослідження №19/8-6/05(ІВ)-ЕД/17 від 14.06.2017р., складений Державним науково-дослідним експертно-криміналістичним центром, який викликає сумнів у відповідача через існування рецензії на цей висновок від 06.10.2017р., вчиненої патентним повіреним України, кандидатом юридичних наук ОСОБА_5, спеціалістом у сфері інтелектуальної власності із загальним стажем експертної роботи 30 років, а у галузі судової експертизи обєктів інтелектуальної власності з 1998 року. Названа рецензія, як вказує відповідач, визначає експертне дослідження, на яке посилається позивач, проведеним неповно та необєктивна, з порушенням існуючих методичних вимог, із наданням необґрунтованих проміжних та кінцевих висновків.

Позивачем у судовому засіданні 18.05.2018р. подано відзив на позов, в якому міститься заперечення стосовно клопотання відповідача про призначення у справі судової експертизи у сфері інтелектуальної власності. Позивач зазначає, що подана відповідачем рецензія отримана із порушенням всіх норм матеріального та процесуального законодавства та є доказом зловживання відповідачем своїми процесуальними правами, кінцевою метою якого є затягування розгляду справи. За твердженням позивача наведена в рецензії аргументація зводиться до відомого перекручування окремих слів та фраз експерта, що є вирваними із контексту та свідчать про намагання рецензента штучно створити уяву про невірність викладених експертом тверджень. Натомість, позивач відзначає, що висновок експертного дослідження №19/8-6/05(ІВ)-ЕД/17 від 14.06.2017р. долучено до матеріалів справи з дотриманням вимог Господарського процесуального кодексу України. Позивач вважає, що експертне дослідження було проведено із дотриманням приписів Митного кодексу України, при проведенні експертного дослідження були додержані всі вимоги законодавства, належним чином визначено обсяг необхідних та достатніх для експертного дослідження матеріалів, які підлягають направленню експерту, з точки зору їх повноти та придатності для проведення експертного дослідження. На думку позивача, згаданий висновок є чітким, повним, обґрунтованим, базується на матеріалах справи, при проведенні експертного дослідження експертами в повному обсязі були дослідженні питання, які потребували спеціальних знань, а також встановлені обставини, що мають значення для правильного вирішення спору, узагальнення та оцінка результатів окремих досліджень, викладених у дослідницькій частині експертного висновку, узгоджуються із висновками експертизи. У звязку з викладеним позивач вважає, що відповідач не обґрунтував належним чином та належними доказами необхідність призначення у справі судової експертизи обєктів інтелектуальної власності.

Розглянувши клопотання відповідача від 14.05.2018р. за вх.№2-2437/18 про призначення у справі судової експертизи обєктів інтелектуальної власності, суд вважає, що воно задоволенню судом не підлягає, оскільки заявником не доведено та не обґрунтовано належним чином обставини, на які він послався у клопотанні.

Так, позовні вимоги у даному позові позивачем заявлено про: заборону ТОВ «УПК «Лєтєх» здійснювати використання позначення та «», незалежно від їх кольорового виконання, які є схожими настільки, що їх можна сплутати зі знаком для товарів і послуг «nike» для товару «взуття», зокрема, нанесення такого позначення на продукцію (товар), зберігання продукції із нанесеним позначенням, пропонування продукції із нанесеним позначенням для продажу, продаж, імпорт (ввезення), експорт (вивезення), реекспорт, застосування такого позначення в рекламі, діловій документації, мережі Інтернет; вилучення з цивільного обороту та знищення товару «взуття для активного відпочинку типу «кросівки» з верхом з текстильного матеріалу, підошва з полімерного матеріалу, довжина устілки більше 24 см, за артикулами S8615 - 984 пари, S8625 752 пари, А1732 1552 пари, загальною кількістю 3288 пар за митною декларацією №UA 500010/2017/002731 від 28.04.2017р., імпортер/декларант: Товариство з обмеженою відповідальністю «Українська промислова компанія «Лєтєх», відправник компанія «YIWU CHAOXUN IMP & EXP CO., LTD».

Позивач обґрунтовує позовні вимоги тим, що є власником знаку для товарів і послуг «nike» за свідоцтвом України №37120. Знак для товарів і послуг «nike» включено до митного реєстру обєктів права інтелектуальної власності 07.02.2008р. за №34. Заявнику стало відомо, що через ОСОБА_4 митницю ДФС здійснено спробу ввезення ТОВ „Лєтєх партії взуття у кількості 3288пар, які, на думку заявника, містять ознаки використання обєкту прав інтелектуальної вільності на знак для товарів та послуг №37120, майнові права на який належать NIKE INNOVATE C.V. Вказане також, заявник підтверджує експертним висновком Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України №19/8-6/05(ІВ)-ЕД/17 від 14.06.2017р.

Відповідач у відзиві на позов від 14.05.2018р. за вх.№9588/18 проти позовних вимог заперечує, зазначаючи, що на висновок Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України №19/8-6/05(ІВ)-ЕД/17 від 14.06.2017р. патентним повіреним України, кандидатом юридичних наук ОСОБА_5 06.10.2017р. надано рецензію, яка ставить під сумнів обґрунтованість та обєктивність вказаного експертного висновку.

Згідно ч.ч.1, 2 ст.73 ГПК України доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи. Ці дані встановлюються такими засобами: письмовими, речовими і електронними доказами; висновками експертів; показаннями свідків.

Відповідно до ч.ч.1, 2 ст.79 ГПК України достатніми є докази, які у своїй сукупності дають змогу дійти висновку про наявність або відсутність обставин справи, які входять до предмета доказування. Питання про достатність доказів для встановлення обставин, що мають значення для справи, суд вирішує відповідно до свого внутрішнього переконання.

Висновок експерта - це докладний опис проведених експертом досліджень, зроблені у результаті них висновки та обґрунтовані відповіді на питання, поставлені експертові, складений у порядку, визначеному законодавством. Предметом висновку експерта може бути дослідження обставин, які входять до предмета доказування та встановлення яких потребує наявних у експерта спеціальних знань. Предметом висновку експерта не можуть бути питання права. Висновок експерта може бути наданий на замовлення учасника справи або на підставі ухвали суду про призначення експертизи. Висновок експерта викладається у письмовій формі і приєднується до справи. Якщо експерт під час підготовки висновку встановить обставини, що мають значення для справи, з приводу яких йому не були поставлені питання, він має право включити до висновку свої міркування про ці обставини (ч.ч.1, 2, 3, 4, 8 ст.98 ГПК України).

Суд за клопотанням учасника справи або з власної ініціативи призначає експертизу у справі за сукупності таких умов: для зясування обставин, що мають значення для справи, необхідні спеціальні знання у сфері іншій, ніж право, без яких встановити відповідні обставини неможливо; жодною стороною не наданий висновок експерта з цих самих питань або висновки експертів, надані сторонами, викликають обґрунтовані сумніви щодо їх правильності, або за клопотанням учасника справи, мотивованим неможливістю надати експертний висновок у строки, встановлені для подання доказів, з причин, визнаних судом поважними, зокрема через неможливість отримання необхідних для проведення експертизи матеріалів. При призначенні експертизи судом експерт або експертна установа обирається сторонами за взаємною згодою, а якщо такої згоди не досягнуто у встановлений судом строк, експерта чи експертну установу визначає суд. З урахуванням обставин справи суд має право визначити експерта чи експертну установу самостійно. У разі необхідності може бути призначено декілька експертів для підготовки одного висновку (комісійна або комплексна експертиза). Питання, з яких має бути проведена експертиза, що призначається судом, визначаються судом. Учасники справи мають право запропонувати суду питання, розяснення яких, на їхню думку, потребує висновку експерта. У разі відхилення або зміни питань, запропонованих учасниками справи, суд зобовязаний мотивувати таке відхилення або зміну. Питання, які ставляться експерту, і його висновок з них не можуть виходити за межі спеціальних знань експерта (ч.1, 3, 4, 5, 6 ст.99 ГПК України).

Про призначення експертизи суд постановляє ухвалу, в якій зазначає підстави проведення експертизи, питання, з яких експерт має надати суду висновок, особу (осіб), якій доручено проведення експертизи, перелік матеріалів, що надаються для дослідження, та інші дані, які мають значення для проведення експертизи. Ухвала про призначення експертизи направляється особам, яким доручено проведення експертизи, та учасникам справи. Обєкти та матеріали, що підлягають дослідженню, направляються особі, якій доручено проведення експертизи (провідному експерту або експертній установі). В ухвалі про призначення експертизи суд попереджає експерта про кримінальну відповідальність за завідомо неправдивий висновок та за відмову без поважних причин від виконання покладених на нього обовязків (ч.ч.1, 3, 5 ст.100 ГПК України).

Відповідно до ч.ч.1, 3 ст.102 ГПК України матеріали, необхідні для проведення експертизи, експерту надає суд, якщо експертиза призначена судом, або учасник справи, якщо експертиза проводиться за його замовленням. При призначенні експертизи суд з урахуванням думки учасників справи визначає, які саме матеріали необхідні для проведення експертизи. Суд може також заслухати призначених судом експертів з цього питання. Копії матеріалів, що надаються експерту, можуть залишатися у матеріалах справи. При визначенні матеріалів, що надаються експерту чи експертній установі, суд у необхідних випадках вирішує питання про витребування відповідних матеріалів за правилами, передбаченими цим Кодексом для витребування доказів.

Згідно ч.ч.1, 2 ст.103 ГПК України експертиза проводиться у судовому засіданні або поза межами суду, якщо це потрібно у звязку з характером досліджень, або якщо обєкт досліджень неможливо доставити до суду, або якщо експертиза проводиться за замовленням учасника справи. У разі якщо суд призначив проведення експертизи експертній установі, керівник такої установи доручає проведення експертизи одному або декільком експертам. Ці експерти надають висновок від свого імені і несуть за нього особисту відповідальність.

Клопотання відповідача про призначення судової експертизи у сфері інтелектуальної власності, на думку суду, не є належно обгрунтованим, оскільки не містить конкретного визначення необхідності проведення судової експертизи, а лише коротке посилання на рецензію від 06.10.2017р. та існування сумніву щодо належності висновку Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України №19/8-6/05(ІВ)-ЕД/17 від 14.06.2017р.

Враховуючи те, що позивачем заявлено позовні вимоги про заборону відповідачу здійснювати використання позначення, яке є схожим настільки, що його можна сплутати зі знаком для товарів і послуг позивача, вилучення з цивільного обороту та знищення товару, ввезеного та предявленого до розмитнення відповідачем, через твердження про їх схожість до ступеня змішуваності у сприйнятті споживача, а встановлення ознак ступеню схожості позначень (торговельних марок) є завданням судової експертизи у сфері інтелектуальної власності та відноситься до спеціальних знань, суд вбачає підстави для призначення у даній справі судової експертизи у сфері інтелектуальної власності щодо встановлення ознак схожості позначень.

При цьому, з врахуванням даних Реєстру атестованих судових експертів Міністерства юстиції України, з огляду на п.1.6. Інструкції про призначення та проведення експертиз та експертних досліджень, затв. Наказом Міністерства юстиції України №53/5 від 08.10.1998р., який передбачає проведення експертиз за зонами регіонального обслуговування, проведення експертизи суд доручає Львівському науково-дослідному інституту судових експертиз, так як у ОНДІСЕ за повідомленням позивача лише один експерт за спеціальністю у сфері інтелектуальної власності, у якого закінчилася дія свідоцтва на зайняття експертною діяльністю.

За положеннями ч.1 ст.228 ГПК України суд може за заявою учасника справи, а також з власної ініціативи зупинити провадження у справі у випадку призначення судом експертизи.

Як передбачено п.6 ч.1 ст.229 ГПК України провадження у справі зупиняється у випадках, встановлених пунктом 2 частини першої статті 228 цього Кодексу - на час проведення експертизи.

З врахуванням того, що проведення експертизи потребує часу, суд вважає за доцільне зупинити провадження у справі.

Керуючись ст.ст.99, 169, 228, 229, 234 Господарського процесуального кодексу України (в редакції Закону України №2147-VIII від 03.10.2017р.), суд

ПОСТАНОВИВ:

1. Відмовити у задоволенні клопотання ТОВ «УПК «Лєтєх» від 14.05.2018р. за вх.№2-2437/18 про призначення у справі судової експертизи.

2. Призначити проведення судової експертизи у сфері інтелектуальної власності за ініціативою суду.

3. На розгляд судової експертизи у сфері інтелектуальної власності поставити наступні запитання: 1) Чи є позначення, використані на товарі (3 пари: артикули S8615, S8625, А1732), який ввозився на митну територію України в зоні діяльності ОСОБА_4 митниці ДФС за митною декларацією №UA 500010/2017/002731 від 28.04.2017р. (взуття для активного відпочинку типу «кросівки» з верхом з текстильного матеріалу, підошва з полімерного матеріалу, довжина устілки більше 24 см) тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати зі знаком для товарів і послуг «nike» за свідоцтвом України №37120 ?

2 ) Чи є позначення, використані на товарі (3 пари: артикули S8615, S8625, А1732), який ввозився на митну територію України в зоні діяльності ОСОБА_4 митниці ДФС за митною декларацією №UA 500010/2017/002731 від 28.04.2017р. (взуття для активного відпочинку типу «кросівки» з верхом з текстильного матеріалу, підошва з полімерного матеріалу, довжина устілки більше 24 см) такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послуги ?

4. Проведення судової експертизи у сфері інтелектуальної власності доручити Львівському науково-дослідному інституту судових експертиз (79024, м. Львів, вул. Липинського,54)

5. Надіслати справу №916/360/18 Львівському науково-дослідному інституту судових експертиз.

6. Зобовязати ОСОБА_4 митницю ДФС надати суду по одному зразку товару: 3 пари: артикули S8615, S8625, А1732, який ввозився на митну територію України в зоні діяльності ОСОБА_4 митниці ДФС за митною декларацією №UA 500010/2017/002731 від 28.04.2017р. (взуття для активного відпочинку типу «кросівки» з верхом з текстильного матеріалу, підошва з полімерного матеріалу, довжина устілки більше 24 см).

7. Витрати по оплаті судової експертизи покласти на ТОВ «УПК «Лєтєх».

8. Попередити експертів та залучених фахівців про кримінальну відповідальність згідно ст.ст.384, 385 КК України.

9. Зауважити експертам, що судова експертиза має бути проведена у відповідності до п.1.13. Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої Наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998р. №53/5.

10. Зупинити провадження по справі №916/360/18.

11. У відповідності до ч.1 ст.235 ГПК України ухвала набрала законної сили 18.05.2018р. та у відповідності до ч.2 ст.254, п.11 ч.1 ст.255 ГПК України підлягає оскарженню в апеляційному порядку шляхом подання апеляційної скарги до ОСОБА_4 апеляційного господарського суду через Господарський суд Одеської області протягом десяти днів з дня її винесення.

12. Повну ухвалу складено 18.05.2018р.

Суддя І.А. Малярчук