КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"21" травня 2018 р. Справа№ 910/29267/15

Київський апеляційний господарський суд у складі колегії суддів:

головуючого: Пантелієнка В.О.

суддів: Верховця А.А.

Остапенка О.М.

за участю секретаря Гуліди А.О.,

та представників:

від позивача - Сиклітенко В.В. - дов. №6565 від 12.10.2017р.;

від відповідача-1 - Крутенко Ю.В. - дов. б/н від 30.03.2018 р.;

від відповідача-2 - не з'явився;

від відповідача-3 - Ресенчук В.М. - дов. №2434-03/67 від 02.02.2018р.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю (далі - ТОВ) "Вассма Кемікал"

на рішення господарського суду м.Києва від 07.08.2017р.

(повний текст складено 11.08.2017р.)

у справі №910/29267/15 (суддя Зеленіна Н.І.)

за позовом "Сінгента Партісіпейшнз АГ" (Syngenta Participations AG)

до 1) ТОВ "Вассма Кемікал"

2) Державної служби інтелектуальної власності України

3) Міністерства економічного розвитку і торгівлі України

про визнання недійсним свідоцтва України №203693 на знак для товарів і послуг

ВСТАНОВИВ:

Рішенням господарського суду м.Києва від 07.08.2017р. у справі №910/29267/15 задоволено повністю позовні вимоги компанії "Сінгента Партісіпейшнз АГ" (Syngenta Participations AG); визнано повністю недійсним свідоцтво України №203693 на знак для товарів і послуг "Тіаметоксан"; зобов'язано Міністерство економічного розвитку і торгівлі України внести відомості про визнання повністю недійсним свідоцтва України №203693 на знак для товарів і послуг "Тіаметоксан" до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг та опублікувати відомості про це у офіційному бюлетені "Промислова власність"; стягнуто з ТОВ "Вассма Кемікал" на користь компанії "Сінгента Партісіпейшнз АГ" (Syngenta Participations AG) 2 436 грн. судового збору.

Не погоджуючись з винесеним рішенням суду, ТОВ "Вассма Кемікал" подало апеляційну скаргу, в якій просить рішення суду скасувати та прийняте нове рішення, яким відмовити позивачу у задоволенні позову повністю.

У відзиві на апеляційну скаргу "Сінгента Партісіпейшнз АГ" (Syngenta Participations AG) просить відмовити у задоволенні апеляційної скарги ТОВ "Вассма Кемікал" та залишити рішення місцевого суду від 07.08.2017р. без змін.

Ухвалою Київського апеляційного господарського суду від 30.08.2017р. вказану апеляційну скаргу було прийнято до провадження і розгляд справи призначено на 25.09.2017р.

25.09.2017р. і 28.09.2017р. колегією суддів у судових засіданнях оголошено перерву на підставі ст.77 ГПК України.

Ухвалою Київського апеляційного господарського суду від 23.10.2017р. прийнято апеляційну скаргу до провадження колегією суддів в іншому складі та призначено до розгляду.

Ухвалою Київського апеляційного господарського суду від 23.10.2017р. призначено по справі повторну судову експертизу з питань інтелектуальної власності, проведення якої доручено Науково-дослідному інституту інтелектуальної власності Національної академії правових наук України (03680 МСП, м. Київ, вул. Казимира Малевича, 11, корпус 4) та зупинено провадження у справі №910/29267/15.

Ухвалою Київського апеляційного господарського суду від 04.12.2017р. поновлено апеляційне провадження у справі № 910/29267/15 та призначено судове засідання на 13.12.2017р.

Ухвалою Київського апеляційного господарського суду від 13.12.2017р. доручено проведення повторної судової експертизи судовому експерту Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності Національної академії правових наук України Юдіній Ганні Олександрівні; зупинено провадження у справі №910/29267/15 до закінчення експертних досліджень і отримання господарським судом висновку експерта.

10.04.2018р. від Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності Національної академії правових наук України до Київського апеляційного господарського суду надійшов лист №102 від 10.04.2018р. про повернення матеріалів справи №910/29267/15 до апеляційного суду без виконання експертизи, оскільки ТОВ "Вассма Кемікал" не оплатило вартість експертизи.

Ухвалою Київського апеляційного господарського суду від 18.04.2018р. поновлено апеляційне провадження у справі №910/29267/15 та призначено судове засідання на 21.05.2018р.

Колегія суддів відхиляє клопотання ТОВ "Вассма Кемікал" про призначення по справі повторної судової експертизи від 17.05.2018р. як необґрунтоване, оскільки апеляційним судом ухвалою від 23.10.2017р. вже призначалась по справі повторна судова експертиза, яка в частині оплати витрат по проведенню судової експертизи виконана відповідачем-1 не була, також в матеріалах справи достатньо доказів для прийняття апеляційним судом обґрунтованого рішення.

Розглянувши доводи апеляційної скарги, перевіривши матеріали справи, заслухавши пояснення представників позивача та відповідача-1 і відповідача-3, дослідивши докази, проаналізувавши на підставі встановлених фактичних обставин справи правильність застосування судом першої інстанції норм законодавства, Київський апеляційний господарський суд вважає, що апеляційна скарга не підлягає задоволенню з наступних підстав.

З 15.12.2017р. набрав чинності Господарський процесуальний кодекс України в редакції Закону України від 03.10.2017р. № 2147-VIII (далі - ГПК України).

Відповідно до п. 9 ч. 1 розділу ХІ "Перехідні положення" ГПК України справи у судах першої та апеляційної інстанцій, провадження у яких порушено до набрання чинності цією редакцією Кодексу, розглядаються за правилами, що діють після набрання чинності цією редакцією Кодексу.

Компанія "Сінгента Партісіпейшнз АГ" (Syngenta Participations AG) звернулась до господарського суду міста Києва з позовом до ТОВ "Вассма Кемікал" (відповідач-1) та Державної служби інтелектуальної власності України (відповідач-2) про визнання недійсним свідоцтва України №203693 на знак для товарів і послуг. Позовні вимоги мотивовані тим, що на знак для товарів і послуг "Тіаметоксам" за свідоцтвом України № 203693, зареєстрованим за ТОВ "Вассма Кемікал", було надано правову охорону з порушенням вимог, встановлених ст. ст. 5, 6 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", що є підставою для визнання такого свідоцтва недійсним.

Статтею 19 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" передбачено, що свідоцтво може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково у разі: а) невідповідності зареєстрованого знака умовам надання правової охорони; б) наявності у свідоцтві елементів зображення знака та переліку товарів і послуг, яких не було у поданій заявці; в) видачі свідоцтва внаслідок подання заявки з порушенням прав інших осіб.

Згідно приписів п. 62 постанови Пленуму Вищого господарського суду України від 17.10.2012р. № 12 "Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності", відповідно до абзацу п'ятого пункту 3 Постанови Верховної Ради України від 23.12.1993р. № 3771-XII "Про введення в дію Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" свідоцтво України може бути визнано недійсним у разі невідповідності знака умовам його реєстрації, визначеним законодавством, що діяло на дату подання заявки. Таким чином, господарські суди повинні оцінювати відповідність зареєстрованих позначень умовам надання правової охорони згідно із законодавством, що було чинним на дату подання заявки.

Відповідно до ст. 5 Закону "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" ( в редакції, що діяла на дату подання заявки - 16.03.2015р.), правова охорона надається знаку, який не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі та на який не поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони, встановлені цим Законом. Об'єктом знака може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, у тому числі власні імена, літери, цифри, зображувальні елементи, кольори та комбінації кольорів, а також будь-яка комбінація таких позначень.

Статтею 6 Закону "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" ( в редакції, що діяла на дату подання заявки - 16.03.2015р.) визначено, що згідно з цим Законом не можуть одержати правову охорону позначення, які зображують або імітують: державні герби, прапори та інші державні символи (емблеми); офіційні назви держав; емблеми, скорочені або повні найменування міжнародних міжурядових організацій; офіційні контрольні, гарантійні та пробірні клейма, печатки; нагороди та інші відзнаки.

Такі позначення можуть бути включені до знака як елементи, що не охороняються, якщо на це є згода відповідного компетентного органу або їх власників. Компетентним органом щодо назви держави є колегіальний орган, утворений Установою.

Згідно з цим Законом не можуть одержати правову охорону також позначення, які: звичайно не мають розрізняльної здатності та не набули такої внаслідок їх використання; складаються лише з позначень, що є загальновживаними як позначення товарів і послуг певного виду; складаються лише з позначень чи даних, що є описовими при використанні щодо зазначених у заявці товарів і послуг або у зв'язку з ними, зокрема вказують на вид, якість, склад, кількість, властивості, призначення, цінність товарів і послуг, місце і час виготовлення чи збуту товарів або надання послуг; є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу; складаються лише з позначень, що є загальновживаними символами і термінами; відображають лише форму, що обумовлена природним станом товару чи необхідністю отримання технічного результату, або яка надає товарові істотної цінності.

Позначення, вказані в абзацах другому, третьому, четвертому, шостому та сьомому цього пункту, можуть бути внесені до знака як елементи, що не охороняються, якщо вони не займають домінуючого положення в зображенні знака.

Не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати з: знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім'я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг; знаками інших осіб, якщо ці знаки охороняються без реєстрації на підставі міжнародних договорів, учасником яких є Україна, зокрема знаками, визнаними добре відомими відповідно до статті 6 bis Паризької конвенції про охорону промислової власності ( 995_123 ); фірмовими найменуваннями, що відомі в Україні і належать іншим особам, які одержали право на них до дати подання до Установи заявки щодо таких же або споріднених з ними товарів і послуг; кваліфікованими зазначеннями походження товарів (у тому числі спиртів та алкогольних напоїв), що охороняються відповідно до Закону України "Про охорону прав на зазначення походження товарів" ( 752-14 ). Такі позначення можуть бути лише елементами, що не охороняються, знаків осіб, які мають право користуватися вказаними зазначеннями; знаками відповідності (сертифікаційними знаками), зареєстрованими у встановленому порядку.

Не реєструються як знаки позначення, які відтворюють: промислові зразки, права на які належать в Україні іншим особам; назви відомих в Україні творів науки, літератури і мистецтва або цитати і персонажі з них, твори мистецтва та їх фрагменти без згоди власників авторського права або їх правонаступників; прізвища, імена, псевдоніми та похідні від них, портрети і факсиміле відомих в Україні осіб без їх згоди.

Місцевим судом по справі призначалася судова експертиза у сфері інтелектуальної власності, проведення якої було доручено судовим експертам Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності Національної академії правових наук України (ухвала від 23.11.2016р., том 2 а.с. 104).

З висновку судової експертизи №1137 від 15.05.2017р. (том 2 а.с.111-123) вбачається наступне:

1. Знак для товарів і послуг "Тіаметоксам", зареєстрований за Свідоцтвом України на знаки для товарів і послуг № 203693 (назва "Тіаметоксам"), не є таким, що складається лише з позначення, яке є загальновживаним символом, станом на дату подання заявки m201503452 (16.03.2015р.) ТОВ "Вассма Кемікал".

2. Знак для товарів і послуг "Тіаметоксам", зареєстрований за Свідоцтвом України на знаки для товарів і послуг № 203693 (назва "Тіаметоксам"), є таким, що складається лише з позначення, яке є може відноситися до категорії хімічних термінів, станом на дату подання заявки m201503452 (16.03.2015 р.) ТОВ "Вассма Кемікал".

З висновку судового експерта Коваленко Т.В. №242 від 07.08.2017р. (том 2 а.с.178-179) вбачається наступне: у процесі дослідження було однозначно встановлено, що "Тіаметоксам" відноситься до хімічних термінів, оскільки означає певну хімічну сполуку; компендіум загальних назв пестицидів містить наступне: діючі речовини - Ас insecticides (nitroguanidine neonicotinoid insecticides; thiazole tivity: insecticides); позначення "Тіаметоксам", що відоме під терміном для інсектициду "Тіаметоксам", яке використовується для конкретної галузі науки і техніки більш 15 років, можна вважати загальновживаним терміном.

Як було зазначено вище, ухвалою Київського апеляційного господарського суду від 23.10.2017р. було призначено по справі повторну судову експертизу з питань інтелектуальної власності, а ухвалою від 13.12.2017р. - доручено проведення повторної судової експертизи судовому експерту Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності Національної академії правових наук України Юдіній Г.О., на вирішення експерта були поставлені наступні питання:

1) Чи є знак для товарів і послуг "Тіаметоксам", зареєстрований за Свідоцтвом України на знаки для товарів і послуг № 203693, таким, що складається лише з позначення, яке є загальновживаним терміном, станом на дату подання заявки m201503452 (16.03.2015 р.)?

2) Чи є назва "Тіаметоксам" загальновживаним символом або терміном, станом на дату подання заявки m201503452 (16.03.2015 р.) Товариством з обмеженою відповідальністю "Вассма Кемікал"?

При цьому, оплату витрат по проведенню судової експертизи було покладено на ТОВ "Вассма Кемікал".

ТОВ "Вассма Кемікал" вимог ухвали Київського апеляційного господарського суду від 23.10.2017р. в частині оплати витрат по проведенню судової експертизи не виконав, у зв'язку з чим Науково-дослідний інститут інтелектуальної власності Національної академії правових наук України листом №102 від 10.04.2018р. повернув матеріали справи №910/29267/15 без виконання, у зв'язку з несплатою відповідачем-1 вартості проведення експертизи.

Тому апеляційний суд переглядає справу за наявними доказами і вважає, що місцевий суд законно і обґрунтовано визнав повністю недійсним свідоцтво України №203693 на знак для товарів і послуг "Тіаметоксан".

Судом першої інстанції правильно вказано, що внесення змін до Реєстру про визнання свідоцтва недійсним, станом на дату подання позовної заяви, відносилась до виключної компетенції Державної служби інтелектуальної власності. Відповідно до постанови Кабінету міністрів України № 320 від 11.05.2017р., Міністерству економічного розвитку і торгівлі України були передані функції з реалізації державної політики у сфері інтелектуальної власності, які до цього здійснювала Державна служба інтелектуальної власності України.

Місцевий суд законно задовольнив вимоги про внесення змін до Реєстру та зобов'язав Міністерство економічного розвитку і торгівлі України внести такі зміни, оскільки Міністерство економічного розвитку і торгівлі України є правонаступником Державної служби інтелектуальної власності України в частині функцій ведення Державного реєстру свідоцтв на знаки для товарів і послуг.

Відповідно до статті 74 Господарського процесуального кодексу України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень. Докази подаються сторонами та іншими учасниками судового процесу.

За таких обставин, Київський апеляційний господарський суд не вбачає підстав для задоволення апеляційної скарги, зміни чи скасування рішення суду першої інстанції.

Керуючись ст.ст. 240, 269, 270, 275, 276, 282, 283 ГПК України, Київський апеляційний господарський суд, -

ПОСТАНОВИВ:

Апеляційну скаргу ТОВ "Вассма Кемікал" залишити без задоволення, а рішення господарського суду м.Києва від 07.08.2017р. по справі №910/29267/15 - без змін.

Справу №910/29267/15 повернути до господарського суду м.Києва.

Постанова апеляційного господарського суду набирає законної сили з дня її прийняття і може бути оскаржена до Верховного Суду у порядку та строк, передбачений ст. 288 ГПК України.

Повний текст постанови складений та підписаний 22.05.2018р.

Головуючий суддя В.О. Пантелієнко

Судді А.А. Верховець

О.М. Остапенко