РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02.05.2018 м. Київ Справа № 910/5359/16

За позовом: WD-40 Manufacturing Company (WD-40 Меньюфекторінг Компані);

до відповідача-1: міністерства економічного розвитку і торгівлі України;

до відповідача-2: товариства з обмеженою відповідальністю "ХАДО-ХОЛДІНГ;

до відповідача-3: товариства з обмеженою відповідальністю "ХАДО-ТЕХНОЛОГІЯ";

про: захист прав інтелектуальної власності.

Суддя Балац С.В.

помічник судді Просов В.М.

Представники:

позивача: Войков А.П.;

відповідача-1: Ресенчук В.М., Гуньковська М.Д.;

відповідача-2: Первомайський О.О.;

відповідача-3: не з'явилися.

С У Т Ь С П О Р У:

WD-40 Manufacturing Company (WD-40 Меньюфекторінг Компані) (далі - позивач) звернулось до господарського суду з позовною заявою до державної служби інтелектуальної власності України (далі - відповідач-1), товариства з обмеженою відповідальністю "ХАДО-ХОЛДІНГ (далі - відповідач-2) та товариства з обмеженою відповідальністю "ХАДО-ТЕХНОЛОГІЯ" (далі - відповідач-3) про захист прав інтелектуальної власності, а саме - про:

- визнання повністю недійсним свідоцтва України №161673 на знак для товарів і послуг "ANY WAY D40", власником якого є відповідач-2;

- зобов'язання відповідача-1 внести зміни до державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг стосовно визнання повністю недійсним свідоцтва України № 161673 на знак для товарів і послуг "ANY WAY D40" та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені "Промислова власність";

- визнання повністю недійсним свідоцтва України № 152494 на знак для товарів і послуг, власником якого є відповідач-2;

- зобов'язання відповідача-1 внести зміни до державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг стосовно визнання повністю недійсним свідоцтва України № 152494 на знак для товарів і послуг та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені "Промислова власність";

- заборону відповідачу-2 здійснювати використання позначення "ANY WAY D40", яке є схожим настільки, що його можна сплутати із торговельною маркою "WD-40", визнаною добре відомою в Україні для товарів 02, 04 класів міжнародної класифікації товарів та послуг для реєстрації знаків (далі - МКТП) рішенням апеляційної палати відповідача-1 31.08.2015, щодо товарів 01, 02, 03, 04 класів МКТП, в тому числі для товару "мастило універсальне проникне", зокрема, нанесення такого позначення на продукцію (товар), зберігання продукції із нанесеним позначенням, пропонування продукції із нанесеним позначенням для продажу, продаж, експорт (вивезення), застосування такого позначення в рекламі, діловій документації, мережі Інтернет;

- заборону відповідачу-3 здійснювати використання позначення "ANY WAY D40", яке є схожим настільки, що його можна сплутати із торговельною маркою "WD-40", визнаною добре відомою в Україні для товарів 02, 04 класів МКТП рішенням апеляційної палати відповідача-1 31.08.2015, щодо товарів 01, 02, 03, 04 класів МКТП, в тому числі для товару "мастило універсальне проникне", зокрема, нанесення такого позначення на продукцію (товар), зберігання продукції із нанесеним позначенням, пропонування продукції із нанесеним позначенням для продажу, продаж, експорт (вивезення), застосування такого позначення в рекламі, діловій документації, мережі Інтернет;

- заборону відповідачу-2 здійснювати використання об`ємних позначень, виконаних із застосуванням поєднання кольорів блакитного, жовтого та червоного, які є схожими настільки, що їх можна сплутати із торговельною маркою "WD-40, об`ємний", визнаною добре відомою в Україні для товарів 02, 04 класів МКТП рішенням апеляційної палати відповідача-1 від 31.08.2015, щодо товарів 01, 02, 03, 04 класів МКТП, в тому числі для товару "мастило універсальне проникне", зокрема, нанесення такого позначення на продукцію (товар), зберігання продукції із нанесеним позначенням, пропонування продукції із нанесеним позначенням для продажу, продаж, експорт (вивезення), застосування такого позначення в рекламі, діловій документації, мережі Інтернет;

- заборону відповідачу-3 здійснювати використання об`ємних позначень, виконаних із застосуванням поєднання кольорів блакитного, жовтого та червоного, які є схожими настільки, що їх можна сплутати із торговельною маркою "WD-40, об`ємний" визнаною добре відомою в Україні для товарів 02, 04 класів МКТП рішенням апеляційної палати відповідача-1 від 31.08.2015, щодо товарів 01, 02, 03, 04 класів МКТП, в тому числі для товару "мастило універсальне проникне", зокрема, нанесення такого позначення на продукцію (товар), зберігання продукції із нанесеним позначенням, пропонування продукції із нанесеним позначенням для продажу, продаж, експорт (вивезення), застосування такого позначення в рекламі, діловій документації, мережі Інтернет.

Позовні вимоги мотивовані тим, що свідоцтва України № 161673 та № 152494 підлягають визнанню недійсними з тих підстав, що: знаки для товарів і послуг за наведеними свідоцтвами, а також об'ємні позначення, які використовуються відповідачами-2,3 у вигляді упаковки товару, є схожими з добре відомими в Україні торговельними марками за свідоцтвами України № 15337 та № 172906 відносно товарів 02 та 04 класів МКТП настільки, що їх можна сплутати (абзац другий пункту 3 статті 6 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг"; позначення за спірними свідоцтвами можуть ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар або надає послугу - фактично позивачу (абзац п'ятий пункту 2 статті 6 Закону).

Ухвалою господарського суду міста Києва від 25.03.2016 (суддя Прокопенко Л.В.) позовну заяву прийнято до розгляду та порушено провадження у справі № 910/5359/16.

Відповідач-2 подав до суду заяву щодо необхідності призначення у справі судової експертизи після одержання необхідних доказів у справі, в якій вказано, що дослідження об`ємного знака для товарів і послуг та продукції, що випускається відповідачем, потребує спеціальних знань, разом з тим, призначення такої експертизи має сенс лише після подання сторонами усіх необхідних, на їх думку, доказів.

Відповідач-2 подав до суду попередній відзив на позовну заяву, в якому зазначив, що дія свідоцтв України № 152494, № 161673 станом на 25.03.2016 (порушення провадження у справі) повністю припинена; група компаній "ХАДО" не виготовляє більшу частину продукції (балонів), на існування яких посилається позивач в обґрунтування своїх вимог.

Відповідач-1 подав до суду відзив на позовну заяву, в якому зазначив таке: знаки позивача на момент подання відповідачем-2 своїх заявок визнані добре відомими ще не були і тому не могли бути врахованими під час проведення кваліфікаційної експертизи заявок відповідача-2; аналіз ступеня схожості знака для товарів і послуг за свідоцтвом України № 152494 та знака позивача, визнаного добре відомим в Україні, дає підстави стверджувати про звукову (фонетичну) та графічну (візуальну) несхожість вказаних позначень; всі твердження позивача про те, що знаки відповідача-2 є схожими настільки, що їх можна сплутати із знаками позивача, та можуть ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар, є необґрунтованими та недоведеними.

Відповідач-2 подав до суду письмові пояснення, в яких зазначв, що відповідачі не здійснюють виробничу діяльність з виготовлення продукції (товарів), на які посилається позивач.

У зв'язку із прийняттям ВРУ постанови від 22.09.2016 № 5157 про звільнення судді Прокопенко Л.В. 27.09.2016 здійснено повторний автоматичний розподіл даної справи, за результатами якого справу №910/5359/16 передано судді Марченко О.В. для розгляду.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 03.10.2016 суддею Марченко О.В. прийнято справу № 910/5359/16 до свого провадження.

Представник позивача подав суду клопотання про призначення у справі судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності, на вирішення якої просить поставити питання, вказані у поданому клопотанні.

Крім того, представник позивача подав суду перелік атестованих судових експертів, які зареєстровані в м. Києві та мають право проведення експертиз за спеціальністю: 13.06 "Дослідження, пов'язані з комерційними (фірмовими) найменуваннями, торговельними марками (знаками для товарів і послуг), географічними зазначеннями".

Представники відповідача-2 наголосив на доводах відзиву, долученого до матеріалів справи, проти задоволення позовних вимог заперечив; не заперечив проти задоволення клопотання позивача про проведення у справі судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності та запропонував проведення судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності доручити науково-дослідному центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 14.11.2016 у справі № 910/5359/16 призначено судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручено судовому експерту Жилі Богдану Володимировичу.

До господарського суду міста Києва 30.10.2017 надійшов висновок експерта від 30.10.2017 № 110, складений за результатами проведення судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності, призначеної ухвалою суду від 14.11.2016 у справі № 910/5359/16.

Розпорядженням керівника апарату господарського суду міста Києва від 30.10.2017 № 05-23/2943 призначено повторний автоматичний розподіл даної справи у зв'язку із закінченням терміну повноважень у судді Марченко О.В.

В результаті вказаного повторного автоматичного розподілу справу № 910/5359/16 передано на розгляд судді Балац С.В.

Відповідно до ч. 3 ст. 79 Господарського процесуального кодексу України після усунення обставин, що були підставою для зупинення провадження у справі, господарський суд поновлює провадження у справі.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 01.11.2017 справу № 910/5359/16 прийнято до провадження судді Балац С.В. Провадження у справі № 910/5359/16 поновлено. Розгляд справи призначено на 11.12.2017.

Господарський суд міста Києва, в порядку передбаченому ст. 77 Господарського процесуального кодексу України, ухвалою від 11.12.2017 відклав розгляд даної справи на 17.01.2018. Вказаною ухвалою судом здійснено заміну первісного відповідача-1 - державну службу інтелектуальної власності України на належного відповідача-1 - міністерство економічного розвитку і торгівлі України.

Судове засідання, призначене на 17.01.2018 не відбулося у зв'язку із набранням чинності нової редакції Господарського процесуального кодексу України (15.12.2017), відповідно до п. 9 перехідних положень якого визначено, що справи у судах першої та апеляційної інстанцій, провадження у яких порушено до набрання чинності цією редакцією Кодексу, розглядаються за правилами, що діють після набрання чинності цією редакцією Кодексу.

Враховуючи викладені обставини, суд дійшов висновку про те, що справа № 910/5359/16 має бути розглянута в порядку (за правилами) загального позовного провадження та підлягає призначенню до розгляду в підготовчому засіданні.

Ухвалою господарського суду від 22.01.2018 підготовче засідання у справі № 910/5359/16 призначено на 19.02.2018.

В підготовчому судовому засіданні 19.02.2018 суд на місці ухвалив: закрити підготовче провадження та призначити справу до судового розгляду по суті на 04.04.2018.

В судовому засіданні 04.04.2018 оголошено перерву до 02.05.2018.

В судовому засіданні 02.05.2018 судом проголошено вступну та резолютивну частини рішення.

Заслухавши доводи повноважних представників позивача, відповідача1, відповідача-2 по суті спору та дослідивши наявні докази у матеріалах даної справи, господарський суд міста Києва,

В С Т А Н О В И В :

Приписами ч. 1, 3 ст. 418 Цивільного кодексу України передбачено, що право інтелектуальної власності - це право особи на результат інтелектуальної, творчої діяльності або на інший об'єкт права інтелектуальної власності, визначений Цивільного кодексу України та іншим законом.

Право інтелектуальної власності є непорушним. Ніхто не може бути позбавлений права інтелектуальної власності чи обмежений у здійсненні, крім випадків, передбачених законом.

Рішенням апеляційної палати відповідача-1 від 31.08.2015 визнано знак "WD-40" за свідоцтвом України № 15337 добре відомим в Україні відносно позивача для товарів 02 класу МКТП.

Рішенням апеляційної палати відповідача-1 від 31.08.2015 визнано знак "WD-40 об'ємний" добре відомим в Україні для товарів 02 класу МКТП.

На ім'я відповідача-2 зареєстрована торгівельна марка "ANY WAY D40" за свідоцтвом України № 161673 на знак для товарів і послуг для товарів 1,2,3,4 класів МКТП.

На ім'я відповідача-2 зареєстрована об'ємна торгівельна марка за свідоцтвом України № 152494 на знак для товарів і послуг для товарів 1,2,4 класів МКТП.

Судом встановлено, що торговельні марки позивача зареєстровані для товарів 02 МКТП "протитьмянінники (препарати, що запобігають тьмянінню) для металів і протиіржавники (суміші для захисту від іржавіння)" та 04 МКТП "мастильні та просочувальні оливи"; відповідача-2 - для всіх товарів 01 МКТП "антидетонатори до палива двигунів внутрішнього згоряння; антифризи; антистатики, крім побутових; бактерійні препарати, крім лікарських (медичних) і ветеринарних; гази-носії для аерозолів; бактеріологічні препарати, крім лікарських (медичних) і ветеринарних; хімікати для видаляння нагару в двигунах; гальмові рідини; рідини до гідравлічних систем; охолодники (охолоджувальні рідини) для двигунів транспортних засобів; препарати проти закипання двигунових охолодників (охолоджувальних рідин); хімічні добавки до олій; домішки очищальні до бензину; домішки хімічні до моторного палива; зненакипники (хімічні засоби для видаляння накипу); зненакипники (хімічні засоби для видаляння накипу), крім побутових; речовини для лагодження камер шин; клеї для шин; хімікати, що запобігають конденсуванню; протинакипники (препарати, що запобігають накипові); рідини для кермування з гідравлічним підсилювачем; рідини трансмісійні; речовини для лагодження шин; шпаклівки для кузовів автомобілів", 02 МКТП "барвники до масла; ґрунтовання, захисні (захистові) покриви для рам, шасі транспортних засобів; захисні (захистові) препарати для металів; лаки; мастики (природні смоли); мастила густі протикорозійні; оливи (мастила рідкі) протикорозійні; протиіржавники (суміші для захисту від іржавіння); протикорозійні препарати; протитьмянінники (препарати, що запобігають тьмянінню) для металів", 03 МКТП "антистатики побутові; вибілювальна сода; вибілювальні препарати пральні; розчини для миття вітрового скла; вулканний попіл для чищення; зненакипники (хімічні засоби для видаляння накипу) побутові; препарати для видаляння іржі; лаки для волосся; мастика для паркету; протиковзова мастика для підлоги; мийна сода для чищення; мийні засоби, крім промислових і лікарських (медичних); лискувальні препарати для меблів і підлоги; розчинники підлогової мастики (чистильні препарати); препарати для виводіння плям; препарати для сухого чищення; препарати для чищення стічних труб" та "аерозольні мастильні матеріали; вазелін технічний; віск (сировина); домішки нехімічні до моторного палива; етер (простий ефір) нафтовий (петролейний); спирт (паливо); технічні жири (мастила); технічні оливи; мастила для зброї; мастильні матеріали; мастильні оливи; мастильно-охолоджувальні рідини; оливи для двигунів", тобто товари, для яких зареєстровано протиставлені позначення, є однорідними (спорідненими).

Таким чином позивач стверджує, що свідоцтва України № 161673 та № 152494 підлягають визнанню недійсними з тих підстав, що: знаки для товарів і послуг за наведеними свідоцтвами, а також об'ємні позначення, які використовуються відповідачами-2, 3 у вигляді упаковки товару, є схожими з добре відомими в Україні торговельними марками за свідоцтвами України № 15337 та № 172906 відносно товарів 02 та 04 класів МКТП настільки, що їх можна сплутати (абзац другий пункту 3 статті 6 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг"; далі - Закон № 3689); позначення за спірними свідоцтвами можуть ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар або надає послугу - фактично позивачу (абзац п'ятий пункту 2 статті 6 Закону).

Також позивачем заявлені позовні вимоги про заборону відповідачам-2, 3 здійснювати використання позначень за оскаржуваними свідоцтвами та об'ємних позначень, які використовуються відповідачами-2, 3 у вигляді упаковки товару, а також про зобов'язання відповідача-1 внести зміни до державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг про визнання недійсними оскаржуваних свідоцтв та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені "Промислова власність".

Виходячи з викладених вище обставин та наявних у матеріалах даної справи доказів, суд дійшов висновку, що позов задоволенню не підлягає з урахуванням такого.

Відповідно до частини 1 статті 19 Закону № 3689 свідоцтво може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково у разі:

а) невідповідності зареєстрованого знака умовам надання правової охорони;

б) наявності у свідоцтві елементів зображення знака та переліку товарів і послуг, яких не було у поданій заявці;

в) видачі свідоцтва внаслідок подання заявки з порушенням прав інших осіб.

Приписами абз. 5 п. 2 ст. 6 Закону України № 3689 встановлено, що згідно з цим Законом не можуть одержати правову охорону також позначення, які є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу.

Відповідно до п. 1 ст. 16 Закону України № 3689, права, що випливають із свідоцтва, діють від дати подання заявки.

Заявка № m 2011 19011 на реєстрацію словесного знака для товарів і послуг "ANY WAY D40" для товарів 1,2,3,4 класів МКТП подана відповідачем-2 30.11.2011.

Заявка № m 2011 19764 на реєстрацію зображувального знака для товарів і послуг для товарів 1,2,4 класів МКТП подана відповідачем-2 09.12.2011.

Відтак, на момент подання заявок № m 2011 19011 на реєстрацію словесного знака для товарів і послуг "ANY WAY D40" за свідоцтвом України № 161673 та № m 2011 19764 на реєстрацію зображувального знака для товарів і послуг за свідоцтвом України № 152494 підстав для відмови у їх реєстрації були відсутні, оскільки рішення апеляційної палати відповідача-1 про визнання знаків позивача добре відомими в Україні було 31.08.2015.

Крім того, як вбачається із виписок із державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг від 20.04.2016 № 345 та від 20.04.2016 № 344, відповідач-2 подав заявки на припинення дії оскаржуваних свідоцтв.

Вказаними вище виписками підтверджується, що свідоцтва України на знак для товарів і послуг № 152494 та № 161673 припинені 25.03.2016 (бюлетень "Промислова власність" № 6 від 25.03.2016), тобто в день відкриття провадження у даній справі вказані свідоцтва повністю припинені за рішенням правоволодільця (відповідача-2).

Приписами пункту 2 частини 1 статті 231 Господарського процесуального кодексу України встановлено, що господарський суд закриває провадження у справі, якщо відсутній предмет спору.

Враховуючи те, що в день відкриття провадження у даній справі оскаржувані свідоцтва повністю припинені за рішенням правоволодільця суд дійшов висновку, що провадження у даній справі в частині позовних вимог про визнання недійсним свідоцтва України № 161673 на знак для товарів і послуг "ANY WAY D40" та визнання недійсним свідоцтва України № 152494 на знак для товарів і послуг підлягає закриттю на підставі п. 2 ч. 1 статті 231 Господарського процесуального кодексу України у зв'язку з відсутністю предмету спору.

Відповідно до наданих позивачем показів використання позначень за оскаржуваними свідоцтвами, останній вказує на використання таких позначень.

Проте, з наданих ще у 2016 році зразків товарів не зрозуміло на якому з них використовується таке позначення як "ANY WAY D40". Якщо і можна стверджувати про використання певних позначень то вони текстуально та візуально полягають у використанні позначень - "ХАДО", "ХАДО 40" та "AWD40".

При цьому, даний позов поданий до суду в березні 2016 року, предмет та підстави позову в процесі розгляду справи змінені не були. Так в позовній заяві йдеться про заборону використання, тобто заборону вчинення дій в теперішньому та за змістом в майбутньому часі, проте, враховуючи те, що продукція вже не виробляється та не пропонується для продажу відповідачами суд позбавлений можливості заборонити те, чого не здійснює відповідач-2 або особа, яка діє в інтересах останнього.

Таким чином позовні вимоги про заборону відповідачам-2, 3 здійснювати використання позначень за оскаржуваними свідоцтвами та об'ємних позначень, які використовуються відповідачами-2, 3 у вигляді упаковки товару задоволенню не підлягають.

Позовна вимога про зобов'язання відповідача-1 внести зміни до державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг про визнання недійсними оскаржуваних свідоцтв та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені "Промислова власність" задоволенню не підлягає, оскільки є похідною від позовної вимоги про визнання таких свідоцтв недійсним в задоволенні якої судом відмовлено.

Приписами частини 1 статті 74 Господарського процесуального кодексу України встановлено, що кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень.

Враховуючи те, що позовні вимоги задоволенню не підлягають, суд керуючись п. 2 ч. 4 ст. 129 Господарського процесуального кодексу України, покладає судові витрати на позивача.

Керуючись ст.ст. 74, 76, 77, 78, 79, 86, 123, 129, 231, 233, 236, 238, 240, 241 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд міста Києва,

В И Р І Ш И В :

1. Провадження у справі 910/5359/16 в частині позовних вимог про визнання недійсним свідоцтва України № 161673 на знак для товарів і послуг "ANY WAY D40" та визнання недійсним свідоцтва України № 152494 на знак для товарів і послуг - закрити у зв'язку з відсутністю предмету спору.

2. У задоволенні решти вимог - відмовити повністю.

Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Рішення господарського суду може бути оскаржено в порядку та строки встановлені ст.ст. 254, 256, 257 Господарського процесуального кодексу України.

Повне рішення складено 11 травня 2018 року

Cуддя С.В. Балац