РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23.04.2018 м. Київ Справа № 910/11004/17

За позовом: публічного акціонерного товариства "НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР "БОРЩАГІВСЬКИЙ ХІМІКО-ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ ЗАВОД" ;

до відповідача-2: товариства з обмеженою відповідальністю "РЕАЛ-ПРАВО";

до відповідача-3: міністерства економічного розвитку і торгівлі України;

про: визнання недійсним свідоцтва України на знак для товарів і послуг, зобов'язання внести зміни до державного реєстру свідоцтв на знаки для товарів і послуг.

Суддя Балац С.В.

Секретар судового засідання Кучерява О.М.

Представники:

позивача: Ситцевой В.В., Вербицька В.М.;

відповідача-2: Титаренко Ю.П.;

відповідача-3: Запорожець Л.Г., Романенко Ю.О.

С У Т Ь С П О Р У:

Публічне акціонерне товариство "НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР "БОРЩАГІВСЬКИЙ ХІМІКО-ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ ЗАВОД" звернулося до господарського суду міста Києва із позовом до товариства з обмеженою відповідальністю "ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ "ЗДОРОВ'Я", товариства з обмеженою відповідальністю "РЕАЛ-ПРАВО", Міністерства економічного розвитку і торгівлі України про визнання недійсним свідоцтва України на знак для товарів і послуг, зобов'язання внести зміни до державного реєстру свідоцтв на знаки для товарів і послуг та визнання відсутнім права на знак для товарів і послуг.

Позовні вимоги мотивовані наступним.

Позивач є власником виключних майнових прав на знак для товарів і послуг "КРАТАЛ" за свідоцтвом України № 19674 від 15.05.2001. починаючи з квітня 2001 року позивач здійснює виробництво і продаж лікарського засобу, маркованого торгівельною маркою "КРАТАЛ", який протягом тривалого і безперервного використання набув популярності серед споживачів, проте на ім'я відповідача-1 було зареєстровано комбіноване позначення "КРАТАЛ-ЗДОРОВ'Я" за свідоцтвом України № 208966 на знак для товарів і послуг для товарів 5 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг, проте, на думку позивача, позначення за вказаним свідоцтвом вводить в оману щодо товару, послуг або особи, яка виробляє товар або надає послуги з використанням такого позначення.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 07.07.2017 позовну заяву прийнято до розгляду та порушено провадження у справі № 910/11004/17.

До господарського суду надійшла заява позивача про забезпечення позову шляхом:

- заборони відповідачу-2 вчиняти будь-які дії, спрямовані на зміну та/або припинення будь-яких прав на знак для товарів і послуг за свідоцтвом № 208966, в тому числі, розпоряджатись, будь-яким чином та у будь-який спосіб передавати повністю чи частково, право власності та/або майнові права інтелектуальної власності на знак за свідоцтвом № 208966, укладати з будь-якими особами ліцензійні або будь-які інші правочини щодо розпорядження майновими правами, а також відмовлятися повністю чи частково від свідоцтва № 208966;

- заборони відповідачу-3 вносити зміни до державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг стосовно власника знака для товарів і послуг за свідоцтвом № 208966 і здійснювати публікацію про це в офіційному бюлетені "Промислова власність".

Подана до суду заява позивача про забезпечення позову судом відхилена, оскільки позивачем не наведені достатньо обґрунтовані підстави того, що невжиття заходів щодо забезпечення позову може утруднити або зробити неможливим виконання рішення суду.

До господарського суду надійшов відзив відповідача-3, в якому останній вказує про законність рішення про реєстрацію оскаржуваного знака та видачі свідоцтва № 208966 на знак, необґрунтованості тверджень про схожість до ступеня сплутування знака за оскаржуваним свідоцтвом зі знаком позивача, необґрунтованості тверджень про можливість введення в оману щодо особи, яка виробляє товар та відсутності порушеного права позивача.

Ухвалою господарського суду м. Києва від 11.09.2017 у справі № 910/11004/17 призначено судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручено судовому експерту Жилі Богдану Володимировичу.

До господарського суду міста Києва 22.01.2018 надійшов лист судового експерта Жили Богдана Володимировича, яким останній повернув до господарського суду міста Києва матеріали справи № 910/11004/17 із висновком проведеної судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності від 22.01.2018 № 120.

Положеннями пункту 9 перехідних положень нової редакції Господарського процесуального кодексу України визначено, що справи у судах першої та апеляційної інстанцій, провадження у яких порушено до набрання чинності цією редакцією Кодексу, розглядаються за правилами, що діють після набрання чинності цією редакцією Кодексу.

Приписами частини 1 статті 230 Господарського процесуального кодексу України встановлено, що провадження у справі поновлюється за клопотанням учасників справи або за ініціативою суду не пізніше десяти днів з дня отримання судом повідомлення про усунення обставин, що викликали його зупинення. Про поновлення провадження у справі суд постановляє ухвалу.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 23.01.2018 провадження у справі № 910/11004/17 поновлено та вирішено розгляд вказаної справи здійснювати в порядку (за правилами) загального позовного провадження. Підготовче засідання призначене на 21.02.2018.

До господарського суду надійшла відповідь позивача на відзив відповідача-3, відповідно до якої позивач вказує про наступне:

- у відкритих джерелах та на офіційному сайті МОЗ України наявна інформація про використання позивачем знака для товарів і послуг "КРАТАЛ" за свідоцтвом України № 19674 для маркування одноіменного лікарського засобу, яка наявна з 2013 року про зареєстровані в Україні лікарські засоби, в тому числі і препарат позивача "КРАТАЛ";

- в комбінованому позначенні, яке складається з зображувального і словесного елементів, як правило, основним елементом є словесний елемент, оскільки він легше запам'ятовується і саме на ньому акцентується увага споживача при сприйнятті позначення. Відтак, тотожність або схожість елементів словесних знаків зі словесними елементами знаків комбінованих є підставою для визнання таких знаків схожими до ступеня змішування;

- спірний знак за свідоцтвом України № 208966, яке належить відповідачу-2 не відповідає умовам надання правової охорони на момент подання заявки на реєстрацію спірного знаку, а тому має бути визнане недійсним повністю.

В підготовчому судовому засіданні 21.02.2018 оголошено перерву до 28.03.2018.

До господарського суду надійшло клопотання представника відповідача-2 про призначення повторної судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності, в задоволенні якого судом відмовлено, оскільки відсутні підстави встановлені ч. 2 ст. 107 Господарського процесуального кодексу України.

Ухвалою господарського суду від 28.03.2018 прийнято відмову позивача від позовних вимог до товариства з обмеженою відповідальністю "ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ "ЗДОРОВ'Я", провадження у справі в частині позовних вимог до товариства з обмеженою відповідальністю "ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ "ЗДОРОВ'Я" - закрито.

В підготовчому судовому засіданні 28.03.2018 суд на місці ухвалив: закрити підготовче провадження та призначити справу до судового розгляду по суті на 23.04.2018.

В судовому засіданні 23.04.2018 судом проголошено вступну та резолютивну частини рішення.

Заслухавши доводи повноважних представників сторін по суті спору та дослідивши наявні докази у матеріалах даної справи, господарський суд міста Києва,

В С Т А Н О В И В :

Приписами ч. 1, 3 ст. 418 Цивільного кодексу України передбачено, що право інтелектуальної власності - це право особи на результат інтелектуальної, творчої діяльності або на інший об'єкт права інтелектуальної власності, визначений Цивільного кодексу України та іншим законом.

Право інтелектуальної власності є непорушним. Ніхто не може бути позбавлений права інтелектуальної власності чи обмежений у здійсненні, крім випадків, передбачених законом.

Позивач є власником виключних майнових прав на знак для товарів і послуг "КРАТАЛ" за свідоцтвом України № 19674 від 15.05.2001 з пріоритетом від 17.02.1998 стосовно товарів 05 та 42 класу МКТП, а саме:

Кл. 5: Біологічні препарати на фармацевтичні потреби; лікувальні напої; лікувальні препарати на медичні потреби; ліки для людини; лікарські трави; укріплюючи засоби; фармацевтичні препарати; хіміко-фармацевтичні препарати; хімічні препарати на фармацевтичні потреби;

Кл. 42: Використовування патентів; досліджування з хімії; досліджування в техніці; хімічні аналізи; послуги фахівців з хімії.

Починаючи з квітня 2001 року та по теперішній час позивач здійснює виробництво і продаж, зокрема, лікарського засобу, маркованого торгівельною маркою "КРАТАЛ".

Також позивач є власником патенту на промисловий зразок № 5606 від 15.01.2002 на "УПАКОВКА МЕДИЧНОГО ПРЕПАРАТУ "КРАТАЛ".

Товариством з обмеженою відповідальністю "ФАРМАЦЕВТИЧНА ГРУПА ЗДОРОВ'Я" було подано заявку № m 2014 14961 на комбіноване позначення "КРАТАЛ-ЗДОРОВ'Я" для товарів 05 класу МКТП, а саме:

Кл. 5: Антивірусні препарати; антиоксидантні препарати; кардіологічні, кардіотонічні, анти аритмічні, антигіпоксичні препарати; препарати для зниження артеріального тиску; заспокійливі препарати. та в подальшому 25.02.2016 отримало свідоцтво України на знак для товарів і послуг № 208966 (публікація про видачу свідоцтва - 25.02.2016) (далі - оскаржуване свідоцтво).

В подальшому, право власності за оскаржуваним свідоцтвом перейшло до відповідача-2.

Позивач стверджує, що знак за оскаржуваним свідоцтвом є таким, що може ввести в оману щодо особи, а саме стосовно позивача, який з 2001 року здійснює виробництво та реалізацію товару (лікарського засобу) з нанесенням на його упаковку торгівельної марки "КРАТАЛ".

Виробництво лікарського засобу, маркованого торгівельною маркою "КРАТАЛ", а також початок безперервного виробництва лікарського засобу з нанесенням на його упаковку позначення "КРАТАЛ" позивач підтверджує:

- довідкою від 07.06.2017 № 21/2-1505, з якої слідує, що протягом 2001-2016 було вироблено та реалізовано 11 284 813 упаковок лікарського засобу, маркованого торгівельною маркою "КРАТАЛ";

- витягами з фармакопейних статей 42У-4-1396-99 від 20.12.1999 та 42У-4/37-880-98 від 07.12.1998, з яких слідує, що виробництво лікарського засобу маркованого торгівельною маркою "КРАТАЛ" у формі таблеток та гранул здійснює позивач;

- реєстраційним посвідченням МОЗ України а лікарський засіб "КРАТАЛ" № Р.12.00/02634 від 05.03.2003 та витягом з аналітичної нормативної документації, в якій затверджено маркування упаковки;

- реєстраційним посвідченням МОЗ України а лікарський засіб "КРАТАЛ" № UA/3866/01/01 від 25.11.2005 та UA/3867/01/01 від 25.11.2005 та витягом з аналітичної нормативної документації, в якій затверджено маркування упаковки;

- реєстраційним посвідченням МОЗ України а лікарський засіб "КРАТАЛ" № UA/3866/01/01 від 18.11.2010 та UA/3867/01/01 від 18.11.2010 та витягом з методів контролю якості лікарського засобу та зміни до них, в яких затверджено маркування упаковки;

- реєстраційним посвідченням МОЗ України а лікарський засіб "КРАТАЛ" № UA/3866/01/01 від 25.08.2015 та UA/3867/01/01 від 25.08.2015;

- реєстраційним посвідченням МОЗ України а лікарський засіб "КРАТАЛ ДЛЯ ДІТЕЙ" № UA/12661/01/01 від 02.01.2013 та № UA/12660/01/01 від 02.01.2013 та витягом із методів контролю якості лікарського засобу, в якому затверджено маркування упаковки;

- договорами на поставку лікарських засобів, серед яких - лікарський засіб, маркований торгівельною маркою "КРАТАЛ";

- договорами на розміщення та виготовлення інформаційно-рекламних послуг;

- витягом з офіційного реєстру лікарських засобів станом на 01.01.2001;

- витягом з довідника "ЛІКАРСЬКІ ПРЕПРАТИ УКРАЇНИ" за 2005, видавництва національного фармацевтичного університету;

- витягами з "КОМПЕДИУМ-лікарські препарати" за 2003-2016 видавництва Маріон.

Крім того, знак за оскаржуваним свідоцтвом є схожим настільки, що його можна сплутати з раніше зареєстрованим знаком для товарів і послуг "КРАТАЛ" за свідоцтвом України № 19674, враховуючи те, що знак за вказаним свідоцтвом та за оскаржуваним свідоцтвом зареєстровані для одного і того ж класу МКТП.

Таким чином, враховуючи приписи Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" (далі - Закон № 3689) позивач просить суд визнати недійсним оскаржуване свідоцтво та зобов'язати відповідача-3 внести зміни до державного реєстру свідоцтв на знаки для товарів і послуг про визнання повністю недійсним оскаржуваного свідоцтва.

Виходячи з викладених вище обставин та наявних у матеріалах даної справи доказів, суд дійшов висновку, що позов підлягає задоволенню частково з урахуванням такого.

Відповідно до частини 1 статті 19 Закону № 3689 свідоцтво може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково у разі:

а) невідповідності зареєстрованого знака умовам надання правової охорони;

б) наявності у свідоцтві елементів зображення знака та переліку товарів і послуг, яких не було у поданій заявці;

в) видачі свідоцтва внаслідок подання заявки з порушенням прав інших осіб.

Ухвалою господарського суду від 11.09.2017 для роз'яснення питань, що виникли під час розгляду справи № 910/11004/17 призначено судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручено судовому експерту Жилі Богдану Володимировичу, на вирішення поставлені наступні питання:

- чи є знак для товарів і послуг "КРАТАЛ-ЗДОРОВ'Я" за свідоцтвом України № 208966 схожим настільки, що його можна сплутати із раніше зареєстрованим знаком "КРАТАЛ" за свідоцтвом № 19674 щодо зареєстрованих товарів 05 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг ?

- чи є знак для товарів і послуг "КРАТАЛ-ЗДОРОВ'Я" за свідоцтвом України № 208966 таким, що може ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари 05 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг, а саме: особи позивача - публічне акціонерне товариство "НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР "БОРЩАГІВСЬКИЙ ХІМІКО-ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ ЗАВОД", станом на 22.10.2014 - дату подання заявки № m 2014 14961 на його реєстрацію ?

Відповідно до висновку експерта від 22.01.2018 № 120:

- для всіх наведених у свідоцтві України № 208966 товарів 05 класу МКТП, комбінований знак "КРАТАЛ-ЗДОРОВ'Я", за вказаним свідоцтвом, є схожим настільки, що його можна сплутати із раніше зареєстрованим відносно споріднених товарів 05 класу МКТП знаком "КРАТАЛ" за свідоцтвом № 19674;

- станом на 22.10.2014 - дату подання заявки m 2014 01461, стосовно всіх наведених у свідоцтві України № 208966 товарів 05 класу МКТП, комбінований знак "КРАТАЛ-ЗДОРОВ'Я", за вказаним свідоцтвом, є таким, що може ввести в оману щодо особи виробника, а саме може викликати помилкове враження як про пов'язаність вказаних товарів 05 класу МКТП з діяльністю позивача так і про пов'язаність особи, яка виробляє вказані товари 05 класу МКТП, з позивачем, зокрема, про наявність тісних ділових зв'язків між обома особами.

Вказаний вище висновок, зокрема, мотивований наступним:

- слід розуміти, що, як правило, охороноздатним в словесній частині етикетки є оригінальне, частіше всього фантазійне або випадкове для даного виду товару позначення, що є назвою, яка дозволяє споживачу запам'ятати, а згодом і виділити як якісний (або неякісний) товар з величезної кількості споріднених йому товарів. Таким чином, індивідуалізація товару здійснюється завдяки словесному елементу етикетки, а схожість таких назв у порівнюваних позначеннях є достатньою підставою для висновку про їх схожість до ступеня змішування навіть при відмінностях у зображувальних елементах, які не є домінуючими. Таким чином, тотожність або схожість елементів словесних знаків зі словесними елементами знвків комбінованих є підставою для визнання таких знаків схожими до ступеня змішування;

- отже, основним розрізняльним (відмітним) елементом комбінованого позначення у вигляді етикетки є оригінальна назва товару, а інші елементи, такі як вказівки на виробника товару, вид товару, його характеристики, написи рекламного характеру, слогани тощо - належать до другорядних, які не чинять суттєвного впливу на індивідуалізацію товару;

- в результаті проведення порівняльного дослідження елементу "КРАТАЛ" торгової назви лікувального препарату в складі знака за свідоцтвом України № 208966 та єдиного елементу "КРАТАЛ" знака за свідоцтвом України № 19674 було встановлено, що вони є фонетично й семантично тотожними та графічно схожими, чим обумовлюється наявність між ними схожості до ступеню сплутування;

- елемент "КРАТАЛ" за своїм семантичним значенням не належить до описових, тому має оригінальний характер по відношенню до вказаних у свідоцтві України № 208966 товарів та, як наслідок несе основну розрізняльну функцію в складі знака - тобто є його сильним елементом;

- при фактичному використанні для наведених у свідоцтві України № 208966 товарів 05 класу МКТП знака за вказаним свідоцтвом, у споживачів може виникнути помилкове враження як про пов'язаність таких товарів 05 класу МКТП з діяльністю позивача так і про пов'язаність особи, яка виробляє вказані товари 05 класу МКТП з позивачем, зокрема, про наявність тісних ділових зв'язків між обома особами.

Приписами абз. 5 п. 2 ст. 6 Закону України № 3689 встановлено, що згідно з цим Законом не можуть одержати правову охорону також позначення, які є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу.

Пунктом 1 частини 3 статті 6 Закону № 3689 встановлено, що не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати з знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім'я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг.

Одним з критеріїв введення в оману споживачів є відомість знака, розпізнавання та виділення його споживачем серед інших схожих знаків. Тобто введення в оману можливе у випадку інформованості споживачем про діяльність первинного виробника ( з оригінальною назвою - "КРАТАЛ"). При цьому сама діяльність повинна супроводжуватися використанням певних позначень, які забезпечують індивідуалізацію та ідентифікацію товарів і послуг. Як наслідок використання вторинним господарюючим суб'єктом позначень, які тотожні або схожі із позначенням , що вже є відомим і знайомим для споживачів, може породжувати асоціації з первинним виробником, що не відповідають дійсності.

Як встановлено вище судом, позивач з 2001 року здійснює безперервне виробництво та реалізацію лікарських засобів маркованих позначенням (торговою маркою) "КРАТАЛ" протягом 15-17 років активно використовувався позивачем на території України. Великі обсяги виробництва лікарських засобів, маркованих позначенням "КРАТАЛ" дали можливість позивачу зайняти домінуючу позицію на ринку фармацевтичних препаратів відповідної групи, внаслідок чого набув відомість серед споживачів.

Таким чином, використання спірного знака за свідоцтвом України № 208966 може призвести до введення в оману стосовно особи, що виробляє та реалізує товари 5 класу МКТП з 2001 року маркованих знаком "КРАТАЛ", оскільки породжує у свідомості споживачів асоціації належності цих товарів позивачу.

З огляду на вказані обставини, суд дійшов висновку, що знак за оскаржуваним свідоцтвом є схожим настільки, що його можна сплутати зі знаком "КРАТАЛ" за свідоцтвом України № 19674 станом на дату подання заявки (22.10.2014), що є підставою для визнання оскаржуваного свідоцтва недійсним повністю.

Враховуючи викладене позовна вимога про визнання оскаржуваного свідоцтва недійсним повністю підлягає задоволенню.

Позовна вимога про зобов'язання відповідача-3 внести зміни до державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг про визнання недійсним оскаржуваного свідоцтва та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені "Промислова власність" задоволенню не підлягає, оскільки на переконання суду є передчасною до набрання рішенням у даній справі законної сили.

Крім того, внесення змін до державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг після набрання рішенням суду законної сили про задоволення позовних вимог про визнання недійсним оскаржуваного свідоцтва є похідною процедурою.

Приписами частини 1 статті 74 Господарського процесуального кодексу України встановлено, що кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень.

Враховуючи те, що позовні вимоги задоволені частково, суд керуючись п. 3 ч. 4 ст. 129 Господарського процесуального кодексу України, покладає витрати по сплаті судового збору на відповідача-1 пропорційно розміру задоволених позовних вимог.

Керуючись ст.ст. 74, 76, 77, 78, 79, 86, 123, 129, 233, 236, 238, 240, 241 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд міста Києва,

В И Р І Ш И В :

1. Позов задовольнити частково.

2. Вимоги до товариства з обмеженою відповідальністю "РЕАЛ-ПРАВО" задовольнити повністю.

3. Визнати недійсним повністю свідоцтво України № 208966 від 25.02.2016 року на комбінований знак для товарів і послуг, власником якого є товариство з обмеженою відповідальністю "РЕАЛ-ПРАВО" відносно товарів 05 класу МКТП, а саме: антивірусні препарати; антиоксидантні препарати; кардіологічні, кардіотонічні; антиаритмічні, антигіпоксичні препарати; препарати для зниження артеріального тиску; заспокійливі препарати.

4. В задоволенні вимог до міністерства економічного розвитку і торгівлі України відмовити повністю.

5. Стягнути з товариства з обмеженою відповідальністю "РЕАЛ-ПРАВО" (61013, м. Харків, вул. Шевченка, буд. 28 А, ідентифікаційний код: 38160754) на користь публічного акціонерного товариства "НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР "БОРЩАГІВСЬКИЙ ХІМІКО-ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ ЗАВОД" (03134, м. Київ, вул. Миру, буд. 17, ідентифікаційний код: 23518596) витрати по сплаті судового збору в сумі 1.600 (одна тисяча шістсот) грн. 00 коп.

Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Рішення господарського суду може бути оскаржено в порядку та строки встановлені ст.ст. 254, 256, 257 Господарського процесуального кодексу України.

Повне рішення складено 04 травня 2018 року

Cуддя С.В. Балац