УХВАЛА

08.05.2018Справа № 910/1240/18
за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «Крок Техно-Сервіс»

до Міністерства економічного розвитку і торгівлі України та

Товариства з обмеженою відповідальністю «Хладопром»

про визнання недійсним свідоцтва,

Суддя Картавцева Ю.В.

Представники сторін: згідно з протоколом судового засідання

ВСТАНОВИВ:

Товариство з обмеженою відповідальністю «Крок Техно-Сервіс» звернулось до Господарського суду міста Києва з позовом до Міністерства економічного розвитку і торгівлі України та Товариства з обмеженою відповідальністю «Хладопром» про визнання недійсним свідоцтва №19356 від 16.04.2001 на знак для товарів і послуг «Каштан» від дати подання заявки - 22.02.1999 в частині 30 класу МКТП щодо товару «морозиво».

Позовні вимоги обґрунтовані тим, що видане відповідачем 1 свідоцтво №19356 від 16.04.2001 на знак для товарів і послуг «Каштан» не відповідає умовам надання правової охорони, оскільки поданий на реєстрацію знак для товарів і послуг є загальновживаним позначенням для морозива, оскільки у зв'язку з тривалим використанням різними виробниками став видовим/родовим поняттям, а також не має розрізняльної здатності щодо цього товару.

За змістом ст. 176 Господарського процесуального кодексу України, за відсутності підстав для залишення позовної заяви без руху, повернення позовної заяви чи відмови у відкритті провадження суд відкриває провадження у справі протягом п'яти днів з дня надходження позовної заяви або заяви про усунення недоліків, поданої в порядку, передбаченому статтею 174 цього Кодексу.

Відповідно до пункту 2 частини 3 статті 12 Господарського процесуального кодексу України визначено, що загальне позовне провадження призначене для розгляду справ, які через складність або інші обставини недоцільно розглядати у спрощеному позовному провадженні.

Відповідно до ч. 3 ст. 247 Господарського процесуального кодексу України при вирішенні питання про розгляд справи в порядку спрощеного або загального позовного провадження суд враховує: 1) ціну позову; 2) значення справи для сторін; 3) обраний позивачем спосіб захисту; 4) категорію та складність справи; 5) обсяг та характер доказів у справі, в тому числі чи потрібно у справі призначити експертизу, викликати свідків тощо; 6) кількість сторін та інших учасників справи; 7) чи становить розгляд справи значний суспільний інтерес; 8) думку сторін щодо необхідності розгляду справи за правилами спрощеного позовного провадження.

Відповідно до п. 4 ч. 4 ст. 247 Господарського процесуального кодексу України у порядку спрощеного позовного провадження не можуть бути розглянуті справи у спорах щодо захисту прав інтелектуальної власності, крім справ про стягнення грошової суми, розмір якої не перевищує ста розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Зважаючи на наведені імперативні приписи пункту 4 ч. 4 ст. 247 Господарського процесуального кодексу України, дана справа підлягає розгляду в порядку загального позовного провадження.

Згідно з приписами статті 181 Господарського процесуального кодексу України для виконання завдання підготовчого провадження в кожній судовій справі, яка розглядається за правилами загального позовного провадження, проводиться підготовче засідання. Дата і час підготовчого засідання призначаються суддею з урахуванням обставин справи і необхідності вчинення відповідних процесуальних дій.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 12.02.2018 прийнято позовну заяву до розгляду та відкрито провадження у справі, ухвалено розглядати справу за правилами загального позовного провадження, призначено підготовче засідання на 06.03.2018.

19.02.2018 до відділу діловодства суду від позивача надійшло клопотання в порядку ст. 173 Господарського процесуального кодексу України про об'єднання в одне провадження справи №910/21300/17 та №910/1240/18 з тих підстав, що у даних справах один і той же предмет та підстави позову, спільна доказова база, одні й ті ж відповідачі.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 22.02.2018 відмовлено в задоволенні клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю "Крок Техно-Сервіс" про об'єднання в одне провадження справ №910/21300/17 та №910/1240/18.

05.03.2018 відділом діловодства суду отримано від відповідача 1 відзив на позов.

06.03.2018 відділом діловодства суду отримано від позивача клопотання про приєднання доказу до матеріалів справи, а саме постанови Апеляційного суду м.Києва від 07.02.2018 у справі №760/18843/15-ц; витяг з БД «Відомості про добре відомі знаки в Україні» ДП «Укрпатент»; клопотання про відкладення підготовчого засідання з тих підстав, що позивач не отримав від відповідачів жодного відзиву на позов.

06.03.2018 відділом діловодства суду отримано від відповідача 2 відзив на позов та заяву про залишення позовної заяви без руху в порядку ст. 176 ГПК України у зв'язку з тим, що позивачем не заявлено вимог до відповідача 1.

У підготовче засідання 06.03.2018 з'явились представники сторін.

У підготовчому засіданні 06.03.2018 оголошено перерву до 27.03.2018.

12.03.2018 відділом діловодства суду отримано від відповідача 1 додаткові документи.

20.03.2018 відділом діловодства суду отримано від позивача відповідь на відзив відповідача 2 та заява про поновлення пропущеного строку на подання відповіді на відзив відповідача 2 з тих підстав, що у позивача був лише один робочий день для надання відповіді на відзив.

23.03.2018 відділом діловодства суду отримано від позивача відповідь на відзив відповідача 1.

27.03.2018 відділом діловодства суду отримано від позивача клопотання про приєднання доказів до матеріалів справи, згідно з яким позивач просить: поновити строк для подання доказу - Висновку експерта № 018-СІВ/17 за результатами проведення судової експертизи у сфері інтелектуальної власності від 05.03.2018; приєднати до матеріалів справи № 910/1240/18 доказ - Висновок експерта № 018-СІВ/17 за результатами проведення судової експертизи у сфері інтелектуальної власності від 05 березня 2018 року; поновити строк для подання доказу - постанови Апеляційного суду м. Києва від 07.02.2018 року по справі № 760/18843/15-ц; приєднати до матеріалів справи № 910/1240/18 доказ - постанову Апеляційного суду м. Києва від 07.02.2018 року по справі № 760/18843/15-ц; врахувати постанову Апеляційного суду м. Києва від 07.02.2018 року по справі № 760/18843/15- під час прийняття рішення по справі в якості преюдиціального факту.

У підготовче засідання 27.03.2018 з'явились представники сторін.

Розглянувши клопотання відповідача 2 про залишення позовної заяви без руху в порядку ст. 176 ГПК України, суд зазначає наступне.

Відповідно до ст. 162 ГПК України, позовна заява повинна містити, зокрема, зміст позовних вимог: спосіб (способи) захисту прав або інтересів, передбачений законом чи договором, або інший спосіб (способи) захисту прав та інтересів, який не суперечить закону і який позивач просить суд визначити у рішенні; якщо позов подано до кількох відповідачів - зміст позовних вимог щодо кожного з них.

При цьому, за змістом ч.ч. 11, 12, 13 ст. 176 ГПК України, суддя, встановивши, після відкриття провадження у справі, що позовну заяву подано без додержання вимог, викладених у статтях 162, 164, 172 цього Кодексу, постановляє ухвалу не пізніше наступного дня, в якій зазначаються підстави залишення заяви без руху, про що повідомляє позивача і надає йому строк для усунення недоліків, який не може перевищувати п'яти днів з дня вручення позивачу ухвали. Якщо позивач усунув недоліки позовної заяви у строк, встановлений судом, суд продовжує розгляд справи, про що постановляє ухвалу не пізніше наступного дня з дня отримання інформації про усунення недоліків. Якщо позивач не усунув недоліки позовної заяви у строк, встановлений судом, позовна заява залишається без розгляду.

Як встановлено судом, Товариство з обмеженою відповідальністю «Крок Техно-Сервіс» звернулось до Господарського суду міста Києва з позовом до Міністерства економічного розвитку і торгівлі України та Товариства з обмеженою відповідальністю «Хладопром» з вимогою про визнання недійсним свідоцтва №19356 від 16.04.2001 на знак для товарів і послуг «Каштан» від дати подання заявки - 22.02.1999 в частині 30 класу МКТП щодо товару «морозиво», тобто позивачем заявлено єдину вимогу - про визнання недійсним свідоцтва.

Разом з тим, суд зазначає, що відповідачем у спорах про визнання свідоцтва на зареєстрований знак недійсним поряд з власником свідоцтва повинно залучатися Міністерство економічного розвитку і торгівлі України як орган, на який покладено повноваження щодо видачі свідоцтв на знаки для товарів і послуг, а тому суд доходить висновку, що склад відповідачів позивачем визначено правильно.

За наведених обставин, у задоволенні клопотання відповідача 2 про залишення позовної заяви без руху відмовлено.

Крім того, відповідно до ст. 177 Господарського процесуального кодексу України підготовче провадження має бути проведене протягом шістдесяти днів з дня відкриття провадження у справі. У виняткових випадках для належної підготовки справи для розгляду по суті цей строк може бути продовжений не більше ніж на тридцять днів за клопотанням однієї із сторін або з ініціативи суду.

З метою належної підготовки справи для розгляду у підготовчому засіданні 27.03.2018 продовжено строк підготовчого провадження на 30 днів.

У підготовчому засіданні 27.03.2018 оголошено перерву до 08.05.2018.

До відділу діловодства суду 03.04.2018 від позивача надійшли письмові зауваження з приводу неповноти та неправильності відомостей, вміщених у протоколі судового засідання від 27.03.2018 у справі №910/1240/18.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 03.05.2018 суд ухвалив: відхилити зауваження щодо протоколу судового засідання від 27.03.2018 у справі №910/1240/18, подані Товариством з обмеженою відповідальністю «Крок Техно-Сервіс».

04.05.2018 до відділу діловодства суду від відповідача 2 надійшли заперечення на відповідь на відзив позивача; клопотання №4/05 про долучення доказів до матеріалів справи - копій ліцензійних договорів на використання знаку для товарів і послуг «Каштан» за свідоцтвом №19356 від 16.04.2001; клопотання №5/05 про долучення доказів до матеріалів справи - копію висновку експерта №135, складеного експертом ОСОБА_1; письмові пояснення по справі та клопотання про витребування оригіналів письмових доказів для огляду згідно з переліком, викладеним у клопотанні, що відповідає тому переліку додатків, який зазначений позивачем у позові.

08.05.2018 до відділу діловодства суду від позивача надійшли заяви про залишення без розгляду клопотань відповідача 2 про долучення доказів №5/05 та №4/05, а також заперечень на відповідь на відзив позивача в порядку ст. 118 ГПК України як таких, що подані з пропуском процесуальних строків; клопотання про приєднання доказів, згідно з яким позивач просить суд поновити строк на подання доказів - копії висновку експерта №7-03/18 від 02.04.2018, копії матеріалів справи №760/18843/15-ц, копію супровідного листа від ПрАТ «Львівський холодокомбінат» від 02.05.2018; встановити додатковий строк на подання доказів - копії висновку експерта №7-03/18 від 02.04.2018, копії матеріалів справи №760/18843/15-ц, копію супровідного листа від ПрАТ «Львівський холодокомбінат» від 02.05.2018; приєднати до матеріалів справи вказані докази.

У підготовче засідання 08.05.2018 з'явились представники сторін.

За наслідками розгляду у підготовчому засіданні клопотань позивача про поновлення пропущених процесуальних строків на подання доказу - Висновку експерта № 018-СІВ/17 за результатами проведення судової експертизи у сфері інтелектуальної власності від 05.03.2018, на подання відповіді на відзив відповідача 2, а також на подання доказів - копії висновку експерта №7-03/18 від 02.04.2018, копії матеріалів справи №760/18843/15-ц, копію супровідного листа від ПрАТ «Львівський холодокомбінат» від 02.05.2018, вказані клопотання судом задоволені.

Розглянувши заяви про залишення без розгляду клопотань відповідача 2 про долучення доказів №5/05 та №4/05, суд зазначає, що відповідно до ст. 118 ГПК України право на вчинення процесуальних дій втрачається із закінченням встановленого законом або призначеного судом строку; заяви, скарги і документи, подані після закінчення процесуальних строків, залишаються без розгляду, крім випадків, передбачених цим Кодексом.

В той же час, відповідно до ст. 80 ГПК України, докази, не подані у встановлений законом або судом строк, до розгляду судом не приймаються, крім випадку, коли особа, яка їх подає, обґрунтувала неможливість їх подання у вказаний строк з причин, що не залежали від неї.

Разом з тим, у підготовчому засіданні 08.05.2018 представник відповідача 2 зазначив про неможливість їх подання у строк, встановлений законом, з підстав отримання таких доказів після спливу встановленого законом строку та просив поновити строк на подання доказів, у зв'язку з чим клопотання відповідача 2 підлягає задоволенню.

З огляду на наведене, в задоволенні заяв про залишення без розгляду клопотань відповідача 2 про долучення доказів №5/05 та №4/05 відмовлено.

Розглянувши заяву позивача про залишення без розгляду заперечень відповідача 2 на відповідь на відзив, суд відмовляє у задоволенні вказаної заяви з тих підстав, що заява про поновлення строку на подання позивачем відповіді на відзив була розглянута у підготовчому засіданні 08.05.2018, у зв'язку з чим відсутні підстави вважати, що подані відповідачем 2 заперечення на відповідь на відзив є такими, що подані з пропуском процесуального строку.

Розглянувши клопотання відповідача 2 про витребування доказів, суд зазначає наступне.

За змістом ст. 81 Господарського процесуального кодексу України учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом. Таке клопотання повинно бути подане в строк, зазначений в частинах другій та третій статті 80 цього Кодексу. Якщо таке клопотання заявлено з пропуском встановленого строку, суд залишає його без задоволення, крім випадку, коли особа, яка його подає, обґрунтує неможливість його подання у встановлений строк з причин, що не залежали від неї. У клопотанні повинно бути зазначено: 1) який доказ витребовується; 2) обставини, які може підтвердити цей доказ, або аргументи, які він може спростувати; 3) підстави, з яких випливає, що цей доказ має відповідна особа; 4) заходи, яких особа, яка подає клопотання, вжила для отримання цього доказу самостійно, докази вжиття таких заходів та (або) причини неможливості самостійного отримання цього доказу; 5) причини неможливості отримати цей доказ самостійно особою, яка подає клопотання. У разі задоволення клопотання суд своєю ухвалою витребовує відповідні докази.

Так, як зазначає сам відповідач 2, майже всі письмові документи, на які посилається позивач відповідно до змісту позовної заяви, наявні у наступних осіб: ПАТ «Полтавахолод», ПрАТ «Львівський холодокомбінат», ТОВ «Лубенський молочний завод», Національної асоціації молочників України, тоді-як відповідач 2 просить витребувати саме у позивача оригінали цих документів. Крім того, відповідачем 2 не надано належного обґрунтування в контексті наявності сумнівів у достовірності письмових доказів, поданих позивачем. З огляду на наведене, у задоволенні даного клопотання судом відмовлено.

У судовому засіданні суд дійшов висновків про необхідність призначення у даній справі судової експертизи з огляду на наступне.

Як встановлено судом, позовні вимоги обґрунтовані тим, що видане відповідачем 1 свідоцтво №19356 від 16.04.2001 на знак для товарів і послуг «Каштан» не відповідає умовам надання правової охорони, оскільки поданий на реєстрацію знак для товарів і послуг є загальновживаним позначенням для морозива, а також не має розрізняльної здатності щодо цього товару.

З огляду на наведене, до предмету доказування по даній справі входять обставини щодо того, чи складалось позначення "КАШТАН" за свідоцтвом України № 19356 лише з позначень, що є загальновживаними як позначення товарів і послуг певного виду щодо товару 30 класу МКТП «морозиво», станом на дату подання заявки та чи є позначення "КАШТАН" за свідоцтвом України № 19356, таким, що не мало розрізняльної здатності та не набуло такої внаслідок його використання щодо товару 30 класу МКТП "морозиво", станом на дату подання заявки.

При цьому, в матеріалах справи наявні копії декількох висновків експертів за результатами проведення експертизи у сфері інтелектуальної власності, що містять протилежні висновки експертів щодо поставлених ним питань.

Так, згідно з висновком експерта №018-СІВ/17 від 05.03.2018, складеного судовим експертом ОСОБА_2, станом на 22.02.1999 знак для товарів і послуг «Каштан» за свідоцтвом №19356 був загальновживаним як позначення товару певного виду - морозиво пломбір у шоколадній глазурі, що входить до узагальнюючого поняття «морозиво» та не був загальновживаним щодо інших товарів 16, 29, 30, 31, 32, 33, 34 і послуг 35 класу МКТП, для яких зареєстровано знак; станом на 22.02.1999 знак для товарів і послуг «Каштан» за свідоцтвом №19356 не мав розрізняльну здатність для товару «морозиво», що входить до 30 класу МКТП, та мав розрізняльну здатність щодо інших товарів 16, 29, 30, 31, 32, 33, 34 і послуг 35 класу МКТП, для яких зареєстровано знак.

Згідно з висновком експерта №135 від 20.04.2018, складеного судовим експертом ОСОБА_1, знак для товарів і послуг «Каштан» за свідоцтвом №19356 не є таким, що складається лише з позначень, що є загальновживаними позначеннями для товарів чи послуг, для яких його зареєстровано, зокрема, морозива, станом на 22.02.1999 - дату подання заявки №99020539; знак для товарів і послуг «Каштан» за свідоцтвом №19356 не є таким, що втратив розрізняльну здатність відносно товарів і послуг, для яких його зареєстровано, зокрема, морозива, станом на 22.02.1999 - дату подання заявки №99020539.

Поряд з цим, згідно з висновком експерта №7-03/18 від 02.04.2018, складеного судовим експертом ОСОБА_3, знак для товарів і послуг «Каштан» за свідоцтвом України №19356 на дату подання заявки - 22.02.1999, складався лише з позначення, що є загальновживаним як позначення товару певного виду, для якого його зареєстровано, а саме для товару 30 класу МКТП «морозиво»; знак для товарів і послуг «Каштан» за свідоцтвом України №19356 на дату подання заявки - 22.02.1999, не мав розрізняльну здатність для товару 30 класу МКТП «морозиво».

За змістом ст. 99 ГПК України, суд за клопотанням учасника справи або з власної ініціативи призначає експертизу у справі за сукупності таких умов: 1) для з'ясування обставин, що мають значення для справи, необхідні спеціальні знання у сфері іншій, ніж право, без яких встановити відповідні обставини неможливо; 2) жодною стороною не наданий висновок експерта з цих самих питань або висновки експертів, надані сторонами, викликають обґрунтовані сумніви щодо їх правильності, або за клопотанням учасника справи, мотивованим неможливістю надати експертний висновок у строки, встановлені для подання доказів, з причин, визнаних судом поважними, зокрема через неможливість отримання необхідних для проведення експертизи матеріалів.

З огляду на наведене, оскільки для з'ясування обставин, що мають значення для справи, необхідні спеціальні знання у сфері іншій, ніж право, без яких встановити відповідні обставини неможливо, а також з урахуванням того, що подані сторонами висновки експертів містять протилежні за змістом висновки, з метою забезпечення повного, всебічного та об'єктивного з'ясування обставин справи, суд вважає за необхідне призначити у справі судову експертизу.

При призначенні експертизи судом експерт або експертна установа обирається сторонами за взаємною згодою, а якщо такої згоди не досягнуто у встановлений судом строк, експерта чи експертну установу визначає суд. З урахуванням обставин справи суд має право визначити експерта чи експертну установу самостійно. Питання, з яких має бути проведена експертиза, що призначається судом, визначаються судом (ст. 99 ГПК України).

З огляду на наведене, суд доручає проведення судової експертизи атестованим судовим експертам Київського науково-дослідного інституту судових експертиз.

Відповідно до ст. 100 ГПК України, про призначення експертизи суд постановляє ухвалу, в якій зазначає підстави проведення експертизи, питання, з яких експерт має надати суду висновок, особу (осіб), якій доручено проведення експертизи, перелік матеріалів, що надаються для дослідження, та інші дані, які мають значення для проведення експертизи.

При цьому, за приписами п.2 ч. 1 ст. 228 ГПК України суд може за заявою учасника справи, а також з власної ініціативи зупинити провадження у справі у випадках призначення судом експертизи.

Провадження у справі зупиняється у випадках, встановлених пунктом 2 частини першої статті 228 цього Кодексу, - на час проведення експертизи (ст. 229 ГПК України).

З огляду на те, що підпунктом 1.13 пункту 1 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень передбачено, що строк проведення експертизи встановлюється залежно від складності дослідження з урахуванням експертного навантаження фахівців керівником експертної установи (або заступником керівника чи керівником структурного підрозділу) у межах: понад 90 календарних днів - якщо експертиза, зокрема, є особливо складною чи багатооб'єктною, потребує вирішення питань, які потребують декількох досліджень, чи є комплексною, з урахуванням передбаченого Господарським процесуальним кодексом України строку розгляду справи судом, суд вважає за необхідне зупинити провадження у справі № 910/1240/18 на підставі п. 2 ч. 1 ст. 228 Господарського процесуального кодексу України на час проведення експертизи, проведення якої доручено атестованим судовим експертам Київського науково-дослідного інституту судових експертиз.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 99, 100, 228, 229, ч. 2 ст. 232, ст.ст. 233, 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

1. Призначити у справі №910/1240/18 судову експертизу, проведення якої доручити атестованим судовим експертам Київського науково-дослідного інституту судових експертиз (03057, м. Київ, вул. Смоленська, 6).

2. На вирішення судової експертизи поставити наступні питання:

2.1.Чи складалось позначення "КАШТАН" за свідоцтвом України № 19356 лише з позначень, що є загальновживаними як позначення товарів і послуг певного виду щодо товару 30 класу МКТП «морозиво» станом на 22.02.1999 - дату подання заявки?

2.2. Чи є позначення "КАШТАН" за свідоцтвом України № 19356, таким, що не мало розрізняльної здатності та не набуло такої внаслідок його використання щодо товару 30 класу МКТП "морозиво" станом на 22.02.1999 - дату подання заявки?

3. Попередити судового експерта, що за надання завідомо неправдивого висновку, за відмову без поважних причин від виконання покладених на нього обов'язків, а також за розголошення даних, що стали йому відомі під час проведення експертизи експерт несе кримінальну відповідальність, відповідно до статей 384 та 385 Кримінального кодексу України.

4. Витрати на проведення експертизи покласти на Товариство з обмеженою відповідальністю «Крок Техно-Сервіс» У разі несплати позивачем даної оплати, її може бути здійснено відповідачами.

5. Зобов'язати Товариство з обмеженою відповідальністю «Крок Техно-Сервіс» провести попередню оплату судової експертизи, про що повідомити Київський науково-дослідний інститут судових експертиз.

6. Матеріали справи № 910/1240/18 направити до Київського науково-дослідного інституту судових експертиз.

7. Зупинити провадження у справі № 910/1240/18 на час проведення експертизи.

8. Ухвала набирає законної сили негайно після її оголошення та може бути оскаржена у порядку, встановленому ст. 256 Господарського процесуального кодексу України.

Суддя Ю.В. Картавцева