РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25.04.2018 м. Київ Справа № 910/21588/17

За позовом: приватного акціонерного товариства "ЛЬВІВСЬКИЙ ХОЛОДОКОМБІНАТ";

до відповідача-1: міністерства економічного розвитку і торгівлі України;

до відповідача-2: товариства з обмеженою відповідальністю "ХЛАДОПРОМ";

про: визнання недійсним свідоцтва на знак для товарів і послуг.

Суддя Балац С.В.

Секретар судового засідання Кучерява О.М.

Представники:

позивача: Рабінович М.П.;

відповідача-1: Потоцький М.Ю.;

відповідача-2: Лузан О.С.

С У Т Ь С П О Р У:

Публічне акціонерне товариство "ЛЬВІВСЬКИЙ ХОЛОДОКОМБІНАТ" (далі - позивач) звернулося до господарського суду міста Києва із позовом до міністерства економічного розвитку і торгівлі України (далі - відповідач-1) та товариства з обмеженою відповідальністю "ХЛАДОПРОМ" (далі - відповідач-2) про визнання недійсним свідоцтва на знак для товарів і послуг.

Позовні вимоги мотивовані тим, що реєстрація свідоцтва України від 10.10.2017 № 232845 на знак для товарів і послуг "КАШТАН ЛЬВІВСЬКИЙ" проведена з порушенням умов, визначених п. 4 ч. 2 ст. 6 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", що на підставі ч. 1 ст. 19 вказаного закону є підставою для визнання такого свідоцтва недійсним у зв'язку невідповідностю зареєстрованого знака умовам надання правової охорони.

Ухвалою господарського суду м. Києва від 05.12.2017 позовну заяву прийнято до розгляду та порушено провадження у справі № 910/21588/17. Розгляд справи призначений на 15.01.2018.

Судове засідання, призначене на 15.01.2018 не відбулося у зв'язку із набранням чинності нової редакції Господарського процесуального кодексу України (15.12.2017), відповідно до п. 9 перехідних положень якого визначено, що справи у судах першої та апеляційної інстанцій, провадження у яких порушено до набрання чинності цією редакцією Кодексу, розглядаються за правилами, що діють після набрання чинності цією редакцією Кодексу.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 16.01.2018 розгляд справи № 910/21588/17 вирішено здійснювати в порядку (за правилами) загального позовного провадження. Підготовче засідання призначене на 12.02.2018.

Також до господарського суду разом із позовною заявою надійшла заява позивача (найменування якого в процесі розгляду справи змінено на приватне акціонерне товариство "ЛЬВІВСЬКИЙ ХОЛОДОКОМБІНАТ") про застосування заходів забезпечення позову, в задоволенні якої відмовлено судом з підстав, викладених в ухвалі суду від 12.02.2018.

Відповідач-2 скориставшись своїм правом, наданим ст. 165 Господарського процесуального кодексу України, надав суду відзив, яким позов відхилив повністю з огляду на те, що позивач не міг здійснювати реалізацію морозива з 1970 року, оскільки створений та зареєстрований 05.01.1996, а жодні технічні умови не надають права маркувати товар (морозиво) знаком для товарів і послуг, зокрема знаком, позначенням, торгівельною маркою "КАШТАН" та жодним чином не мають відношення до врегулювання питань правомірності використання знаку для товарів і послуг в Україні. Також відповідач-2 вказує, що заява на реєстрацію знаку "КАШТАН ЛЬВІВСЬКИЙ" пройшла всі пепредбачені законом етапи та перевірки, в свою чергу позивач, не має жодного свідоцтва на знак для товарів і послуг "КАШТАН". Крім того, позивач не надав до суду жодного доказу перешкоджання здійсненню господарської діяльності позивача, а також того, що знак "КАШТАН ЛЬВІВСЬКИЙ" вводить в оману щодо особи, яка виробляє товар. Більш того, рішенням господарського суду Харківської області від 18.09.2017 № 922/2017/17, яке залишено без змін постановою Харківського апеляційного господарського суду від 12.12.2017, суд заборонив позивачу незаконно використовувати та маркувати товар позначенням "КАШТАН", оскільки у нього відсутнє будь-яке свідоцтво на знак для товарів і послуг "КАШТАН" або "КАШТАН ЛЬВІВСЬКЕ", а технічні умови не надають право маркування морозива вказаними знаками.

В підготовчому судовому засіданні 12.02.2018 суд на місці ухвалив: закрити підготовче провадження та призначити справу до судового розгляду по суті на 12.03.2018.

Відповідач-1 скориставшись своїм правом, наданим ст. 165 Господарського процесуального кодексу України, надав суду відзив, яким позов відхилив повністю з огляду на те, що експертиза заявки проведена у відповідності до вимог закону при проведенні якої ймовірність введення в оману споживача встановлена не була. Крім того, як вбачається з даних реєстру КЗПТ, в останньому відсутні реєстрації географічного зазначення походження товару з назвою "Львівський".

Позивач скориставшись своїм правом, наданим ст. 166 Господарського процесуального кодексу України, надав суду відповідь на відзив відповідача-1, в якій вказано про те, що відповідачем-1 не було здійснено перевірки відомостей (хоча виробництво та реалізація морозива "Львівський КАШТАН" здійснюється позивачем у великих обсягах на території більшості областей України.

Позивач скориставшись своїм правом, наданим ст. 166 Господарського процесуального кодексу України, надав суду відповідь на відзив відповідача-2, в якій вказано про те, що позивач здійснює виробництво морозива (як товару) з 1970 року без посилання на конкретне позначення, а в межах даної справи позивач доводить лише й виключно виробництво морозива з позначенням "Львівський КАШТАН" задовго до реєстрації та видачі оскаржуваного свідоцтва. Посилання відповідача-2 на відповідь Львівського обласного територіального відділення антимонопольного комітету України не заслуговує на увагу, оскільки така відповідь не була долучена до відзиву. Крім того, відповідачем-1 не було здійснено перевірки відомостей (хоча виробництво та реалізація морозива "Львівський КАШТАН" здійснюється позивачем у великих обсягах на території більшості областей України.

В судових засіданнях 12.03.2018 та 11.04.2018 оголошено перерви до 11.04.2018 та 25.04.2018 відповідно.

Відповідачем-2 до суду подано заяву від 09.03.2018 №09/2 про виключення документів з числа доказів, яка залишена судом без розгляду з підстав, викладених в ухвалі суду від 11.04.2018.

Відповідач скориставшись своїм правом, наданим ст. 167 Господарського процесуального кодексу України, надав суду заперечення на відповідь на відзив, в яких вказав про реєстрацію позивача у 1996 році, відсутність доказів, що технічні умови надають право маркувати товар, додав до заперечень копію відповіді Львівського обласного територіального відділення АМКУ, а також про те, що реєстрація знаку пройшла всі перевірки відповідно до закону.

Представник позивача звернувся до суду із клопотанням про долучення до матеріалів справи звіту по результатам соціологічного опитування.

До господарського суду надійшли заперечення відповідача-2 на звіт по результатам соціологічного опитування, відповідно до яких останній вказав, що звіт підготовлено не самостійною незалежною дослідною організацією, звіт не досліджує обставини, які відносяться до підстав та предмету доказування у даній справі.

В судовому засіданні 25.04.2018 судом проголошено вступну та резолютивну частини рішення.

Заслухавши доводи повноважних представників сторін по суті спору та дослідивши наявні докази у матеріалах даної справи, господарський суд міста Києва,

В С Т А Н О В И В :

Приписами ч. 1, 3 ст. 418 Цивільного кодексу України передбачено, що право інтелектуальної власності - це право особи на результат інтелектуальної, творчої діяльності або на інший об'єкт права інтелектуальної власності, визначений Цивільного кодексу України та іншим законом.

Право інтелектуальної власності є непорушним. Ніхто не може бути позбавлений права інтелектуальної власності чи обмежений у здійсненні, крім випадків, передбачених законом.

Як вказує позивач, останній з 1970 року займається виробництвом морозива та здійснює виробництво ескімо, що має назву "КАШТАН ЛЬВІВСЬКИЙ" та "КАШТАН ЗІ СМАКОМ ВАНІЛІ", які використовуються при маркуванні та реалізації продукції.

Починаючи з 1997 року позивач розпочав виробництво морозива "КАШТАН", яке виготовлялося по ТУ У 46.39.096-96 "Морозиво" та по ТУ У 14275901.015-96 "Мороженное со стабилизатором" "Мейпроген".

За твердженнями позивача, морозиво "КАШТАН" в процесі свого існування, що бере початок із СРСР, у зв'язку із його популярністю та легкому впізнаванню серед споживачів колишньої СРСР та України перетворилося і загальновживане позначення для товару певного виду.

В подальшому, позивач розпочав виробництво морозива ескімо "КАШТАН ЛЬВІВСЬКИЙ", яке було виготовлено за ТУ У 15.5-30450168.002-2001 "Морозиво" від 18.01.2002, відповідно до яких виділено основні види морозива, що виробляються на молочній основі з добавками і наповнювачами або без них, морозиво плодово-ягідне і ароматичне.

Також позивач вказує, що морозиво ескімо "КАШТАН ЛЬВІВСЬКИЙ" закріплено за позивачем на нормативному рівні, а саме виключно позивачу дозволено виробництво морозива під назвою "КАШТАН ЛЬВІВСЬКИЙ" (зазначене було внесено зміною № 3 до ТУ У 15.5-20016121.002-2002).

Позивач здійснює виробництво морозива "КАШТАН ЛЬВІВСЬКИЙ" з 2003 року, що підтверджується первинними документами, розпорядженнями, звітами по виробництву, реалізацією, етикетками морозива "КАШТАН ЛЬВІВСЬКИЙ".

Про те, що саме позивач виготовляє морозиво "КАШТАН ЛЬВІВСЬКИЙ" відповідачу-2 було відомо ще до подання заявки m 201618068 від 19.08.2016 на реєстрацію знаку для товарів і послуг "КАШТАН ЛЬВІВСЬКИЙ", оскільки 05.06.2014 відповідач-2 надіслав претензію від 05.06.2014 № П-7/13 на адресу позивача з вимогою припинити виробництво морозива "КАШТАН ЛЬВІВСЬКИЙ".

Водночас, не зважаючи на те, що позначення "КАШТАН ЛЬВІВСЬКИЙ" використовується позивачем з 2003 року державний департамент інтелектуальної власності 10.10.2017 зареєстрував знак для товарів і послуг "КАШТАН ЛЬВІВСЬКИЙ" і видав свідоцтво № 232845 відповідно до заявки відповідача-2.

З огляду на протиправність, безпідставність та незаконність дій відповідачів у своєму взаємозв'язку, вказані дії перешкоджають нормальному функціонуванню та здійсненню господарській діяльності позивача, оскільки останній не в змозі буде надалі використовувати позначення "КАШТАН ЛЬВІВСЬКИЙ", що, в свою чергу, фактично позбавляє його можливості здійснювати виготовлення і ведення у господарський обіг товару під позначенням "КАШТАН ЛЬВІВСЬКИЙ", що використовувалося і продовжує використовуватися позивачем.

Крім того, оскільки позначення за свідоцтвом України № 232845 від 10.10.2017 на знак для товарів і послуг "КАШТАН ЛЬВІВСЬКИЙ" ( далі - оскаржуване свідоцтво) містить географічне зазначення походження товару (Львівський), проте відповідач-2 не виробляє товари ані у м. Львові, ані у Львівській області, відтак позивач вважає, що вказаному знаку не могла і не може бути надана правова охорона.

Таким чином, враховуючи приписи Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" (далі - Закон № 3689) позивач просить суд визнати недійсним оскаржуване свідоцтво, оскільки реєстрація останнього проведена з порушенням умов, визначених п. 4 ч. 2 ст. 6 Закону 3689, що на підставі ч. 1 ст. 19 вказаного закону є підставою для визнання такого свідоцтва недійсним у зв'язку невідповідностю зареєстрованого знака умовам надання правової охорони.

Виходячи з викладених вище обставин та наявних у матеріалах даної справи доказів, суд дійшов висновку, що позов задоволенню не підлягає з урахуванням такого.

Відповідно до частини 1 статті 19 Закону № 3689 свідоцтво може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково у разі:

а) невідповідності зареєстрованого знака умовам надання правової охорони;

б) наявності у свідоцтві елементів зображення знака та переліку товарів і послуг, яких не було у поданій заявці;

в) видачі свідоцтва внаслідок подання заявки з порушенням прав інших осіб.

Приписами абз. 5 п. 2 ст. 6 Закону України № 3689 встановлено, що згідно з цим Законом не можуть одержати правову охорону також позначення, які є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу.

Так відповідачем-2, 19.08.2016 подано заявку № m 201618068 на словесне позначення "КАШТАН ЛЬВІВСЬКИЙ" для товарів 30 класу МКТП, а саме: "Морозиво; в'язівні речовини для морозива; горішки, вкриті шоколадом; заморожений йогурт (льодяні кондитерські вироби); лід для охолоджування; лід натуральний або штучний; порошки для виготовлення морозива; харчовий лід".

Експертиза заявки m 201618068 на знак "КАШТАН ЛЬВІВСЬКИЙ" була проведена відповідно до Закону № 3689 та встановлених на його основі Правил. Вказана науково-технічна експертиза була проведена державним підприємством "УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ", який уповноважений для розгляду і проведення експертизи заявок.

Кінцеві результати експертизи заявки, що не вважається відкликаною або не відкликана, відображаються в обґрунтованому висновку експертизи за заявкою, що набирає чинності після затвердження його установою. На підставі такого висновку установа приймає рішення про реєстрацію знака для всіх зазначених в заявці товарів і послуг або про відмову в реєстрації знака для всіх зазначених у заявці товарів і послуг, або про реєстрацію знака щодо частини зазначених у заявці товарів і послуг та відмову в реєстрації знака для іншої частини зазначених у заявці товарів і послуг.

За результатами експертизи заявки m 201618068 на отримання оскаржуваного свідоцтва було встановлено, що заявлене позначення відповідає умовам надання правової охорони встановленим ст. 5 Закону № 3689 і на нього не поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони, встановлені ст.. 6 Закону № 3689.

Таким чином під час видачі оскаржуваного свідоцтва вимоги Закону № 3689 порушені не були.

Оскільки при проведенні експертизи заявленого позначення ймовірність введення в оману споживача встановлена не була, то для підтвердження того, що на позначення за оскаржуваним свідоцтвом розповсюджується підстава для відмови у наданні правової охорони, встановлена ст. 6 Закону № 3689 (введення в оману щодо товару, особи, яка виробляє товар або надає послуги) позивач повинен довести, що в процесі використання позначення за оскаржуваним свідоцтвом є небезпека введення споживача в оману щодо особи, яка виробляє товар або надає послуги.

В свою чергу, докази на які посилається позивач в обґрунтування позовних вимог не були і не могли бути відомі установі та закладу експертизи під час проведення експертизи заявки та реєстрації знаку за оскаржуваним свідоцтвом, оскільки здійснення контролю за діяльністю суб'єктів господарювання та використанням їх позначень у господарській діяльності не передбачено Законом № 3689 та іншими нормативно-правовими актами у сфері права інтелектуальної власності.

Приписами статті 1 Закону України "Про охорону прав на зазначення походження товарів", зокрема, встановлено, що зазначення походження товару - термін, що охоплює (об'єднує) такі терміни:

- просте зазначення походження товару;

- кваліфіковане зазначення походження товару;

просте зазначення походження товару - будь-яке словесне чи зображувальне (графічне) позначення, що прямо чи опосередковано вказує на географічне місце походження товару. Ним може бути і назва географічного місця, яка вживається для позначення товару або як складова частина такого позначення;

кваліфіковане зазначення походження товару - термін, що охоплює (об'єднує) такі терміни:

- назва місця походження товару;

- географічне зазначення походження товару;

географічне зазначення походження товару - будь-яке словесне чи зображувальне (графічне) позначення, що прямо чи опосередковано вказує на географічне місце походження товару, який має певні якості, репутацію або інші характеристики, в основному зумовлені характерними для даного географічного місця природними умовами чи людським фактором або поєднанням цих природних умов і людського фактора.

Відповідно до частини 1 ст. 17 Закону України "Про охорону прав на зазначення походження товарів", права, що випливають із реєстрації кваліфікованого зазначення походження товару та/або права на його використання, діють від дати їх реєстрації.

Проте, позивач не наводить жодних доказів про реєстрацію кваліфікованого зазначення походження товару "ЛЬВІВСЬКИЙ" або права на його використання позивачем.

Відповідно до відомостей державного реєстру України назв місць походження та географічних зазначень походження товарів і прав на використання зареєстрованих кваліфікованих зазначень походження товарів, реєстрації географічного зазначення походження товару з назвою "ЛЬВІВСЬКИЙ" - відсутні.

Звіт по результатам соціологічного опитування (анкетування) позивача від 10.04.2018 підготовлений підлеглими позивача, не досліджує обставини, які відносяться до підстав та предмету позову та не свідчить про те, що оскаржуване свідоцтво, власником якого є відповідач-2 є оманливим або таким, що може ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу, як зазначає сам позивач, останній проводить соціологічне опитування щодо ідентифікації морозива "Львівський каштан" від торгівельної марки "ЛІМО", виробництва позивача, а не відповідача-2.

Відтак, позивач не згадує (ідентифікує, зазначає) оскаржуване свідоцтво, а питання, які поставлені позивачем для опитування, не стосуються предмету та підстав позову у даній справі.

Також не можуть бути прийняті до уваги доводи позивача з посиланням на Технічні умови, оскільки останні не надають правової охорони знаку, який використовується позивачем, відповідно й відсутні порушені чи охоронювані законом права позивача, які б підлягали судовому захисту в межах цієї справи.

Позовна вимога про зобов'язання відповідача-1 внести зміни до державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг про визнання недійсним оскаржуваного свідоцтва та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені "Промислова власність" задоволенню не підлягає, оскільки є похідною від позовної вимоги про визнання такого свідоцтва недійсним в задоволенні якої судом відмовлено.

Приписами частини 1 статті 74 Господарського процесуального кодексу України встановлено, що кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень.

Враховуючи те, що позовні вимоги задоволенню не підлягають, суд керуючись п. 2 ч. 4 ст. 129 Господарського процесуального кодексу України, покладає судові витрати на позивача.

Керуючись ст.ст. 74, 76, 77, 78, 79, 86, 123, 129, 233, 236, 238, 240, 241 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд міста Києва,

В И Р І Ш И В :

У задоволенні позову відмовити повністю.

Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Рішення господарського суду може бути оскаржено в порядку та строки встановлені ст.ст. 254, 256, 257 Господарського процесуального кодексу України.

Повне рішення складено 07 травня 2018 року

Cуддя С.В. Балац