РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02.05.2018 м. Київ Справа № 910/8488/17

За позовом: компанії "ПОТОМАК ТОБАККО КОМПАНІ ЛІМІТЕД" (POTOMAC TOBACCO COMPANY LTD)

до відповідача-1: міністерства економічного розвитку і торгівлі України

до відповідача-2: компанії "ФІЛІП МОРРІС ПРОДАКТС С.А." (PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A.)

про: дострокове припинення дії свідоцтв України на знаки для товарів і послуг.

Суддя Балац С.В.

помічник судді Просов В.М.

Представники:

позивача: Кислиця Т.О.;

відповідача-1: Саламов О.В.;

відповідача-2: не з'явилися.

С У Т Ь С П О Р У:

Компанія "ПОТОМАК ТОБАККО КОМПАНІ ЛІМІТЕД" (POTOMAC TOBACCO COMPANY LTD) (далі - позивач) звернулася до господарського суду міста Києва із позовом до міністерства економічного розвитку і торгівлі України (далі - відповідач-1) та компанії "ФІЛІП МОРРІС ПРОДАКТС С.А." (PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A.) (далі - відповідач-2) про дострокове припинення дії свідоцтв України на знаки для товарів і послуг.

Позовні вимоги мотивовані тим, що дія свідоцтва України № 20458 на знак для товарів і послуг "YES" та свідоцтва України № 151667 на знак для товарів і послуг "YES" має бути достроково припинена за рішенням суду внаслідок невикористання відповідачем-2 знаків для товарів і послуг більше трьох років від дати публікації відомостей про видачу свідоцтв.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 29.05.2017 позовну заяву прийнято до розгляду та порушено провадження у справі № 910/8488/17.

До господарського суду надійшли пояснення відповідача-1 в яких останній вказує на те, що для вирішення спору щодо дострокового припинення дії свідоцтв позивач повинен довести ті обставини справи, на які він посилається як на підставу позовних вимог, а відповідач-2 повинен довести безпосереднє та фактичне використання або зазначити поважні причини невикористання знаків протягом трьох років від дати публікації відомостей або від іншої дати після цієї публікації стосовно товарів і послуг, для яких вони зареєстровані.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 12.07.2017 провадження у справі № 910/8488/17 зупинено з метою направлення належним чином (нотаріально) засвідченого перекладу на німецьку мову ухвали господарського суду міста Києва від 12.07.2017, а також позовної заяви для вручення відповідачу-2 в порядку, передбаченому Конвенцією про вручення за кордоном судових та позасудових документів у цивільних або комерційних справах від 15.11.1965, через компетентний орган Швейцарії - Switzerland Federal Office of Justice (Bundesrain 20 CH-3003 Bern Switzerland).

В судовому засіданні 12.03.2018 оголошено перерву до 02.04.2018.

До господарського суду надійшов відзив відповідача-1, якому зазначає, з посиланням на Закон України від 16.09.2014 № 1678-VІІ, що стаття 198 Угоди про асоціацію визначає, що сторони передбачають, що реєстрація торгівельної марки підлягає анулюванню, якщо протягом безперервного п'ятирічного періоду вона не була введена у використання на відповідній території для товарів або послуг, стосовно яких вона зареєстрована і відсутні належні причини для невикористання.

До господарського суду надійшла відповідь позивача на відзив відповідача-1, в якій вказано про те, що відповідач-2, як власник свідоцтв, був належним чином повідомлений про розгляд вказаної справи, проте не вчинив жодних дій для направлення свого представника в засідання суду. Також позивач зазначає про те, що відповідачем-2 не здійснено використання знаків за свідоцтвами протягом більше ніж три роки. Крім того, вказана відповідачем-1 Угода набрала чинності 01.09.2017, а позовна заява подана до суду 24.05.2017, тобто задовго до набрання чинності Угодою.

В підготовчому судовому засіданні 02.04.2018 суд на місці ухвалив: закрити підготовче провадження та призначити справу до судового розгляду по суті на 02.05.2018.

В судовому засіданні 02.05.2018 судом проголошено вступну та резолютивну частини рішення.

Заслухавши доводи повноважних представників позивача, відповідача-1 та дослідивши наявні докази у матеріалах даної справи, господарський суд міста Києва,

В С Т А Н О В И В :

Відповідачу-2 видані свідоцтва України на знак для товарів і послуг, а саме:

- 15.08.2001 - свідоцтво України № 20458 на знак для товарів і послуг "YES" щодо товарів 34 класу МКТП: тютюн; курильне приладдя; сірники; всі товари, що включені до 34 класу;

- 27.02.2012 - свідоцтво України № 151667 на знак для товарів і послуг "YES" щодо товарів 34 класу МКТП: тютюн, необроблений чи оброблений; тютюнові вироби, включаючи: сигари, сигарети, цигарки, сигарили, тютюн для самостійного скручування цигарок, люльковий тютюн, жуйний тютюн, тютюн для нюхання, кретек; замінники тютюну, крім лікарських; курильне приладдя, включаючи: сигаретний (цигарковий) папір та гільзи, фільтри до сигарет (цигарок), вмістини для тютюнових виробів, сигаретниці та попільниці, що належать до 34 класу; люльки курильні; кишенькові пристрої для скручування цигарок; запальнички; сірники.

Згідно п. 4 ст. 1 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", знак - позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб.

Торговельною маркою може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень, які придатні для вирізнення товарів (послуг), що виробляються (надаються) однією особою, від товарів (послуг), що виробляються (надаються) іншими особами. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, літери, цифри, зображувальні елементи, комбінації кольорів (ст. 492 Цивільного кодексу України).

У відповідності до ст. 494 Цивільного кодексу України, набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчується свідоцтвом. Умови та порядок видачі свідоцтва встановлюються законом. Обсяг правової охорони торговельної марки визначається наведеними у свідоцтві її зображенням та переліком товарів і послуг, якщо інше не встановлено законом.

Приписами частини 5 статті 5 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" (далі - Закон) встановлено, що право на одержання свідоцтва у порядку, встановленому цим Законом, має будь-яка особа, об'єднання осіб або їх правонаступники.

Так позивач вказує, що факт невикористання відповідачем-2 торгівельної марки "YES" за свідоцтвом України № 20458 та торгівельної марки "YES" за свідоцтвом України № 151667 протягом останніх трьох років підтверджується:

- довідкою від 19.12.2016 № 161219-1 товариства з обмеженою відповідальністю "КОМУНІКАЦІЙНИЙ АЛЬЯНС", відповідно до якої рекламування торгівельної марки "YES" в категорії "тютюнові вироби" на радіо та в друкованих виданнях в Україні в період з 01.01.2013 по 30.11.2016, базуючись на експертних даних товариства не було виявлено;

- довідка від 28.12.2016 № 3261/24 державного підприємства "УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ" відповідно до державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг не вносились відомості щодо видачі ліцензій на використання торгівельних марок "YES" за свідоцтвами України № 20458 та № 151667 відповідно;

- довідка від 05.01.2017 № 17/24 державного підприємства "УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ", в якій вказано, що відомості про передачу прав щодо свідоцтва України № 20458 від власника свідоцтва Папастратос Сігаретте Мануфактурінг Компані С.А. до відповідача-2 було внесено до державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг та опубліковано в офіційному бюлетені 26.09.2011. Хоча слід зазначити, що з часу реєстрації передачі прав сплинуло більше ніж три роки та жодного використання новим власником зафіксовано не було;

- довідка від 05.01.2017 № 18/24 державного підприємства "УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ", в якій вказано, що до державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг не вносились відомості щодо передачі прав торгівельної марки "YES" за свідоцтвом України № 151667;

- лист від 28.12.2016 № 17/95 української асоціації виробників тютюнових виробів "УКРТЮТЮН", що представляє інтереси приватного акціонерного товариства "ФІЛІП МОРРІС УКРАЇНА", приватного акціонерного товариства "ДЖЕЙ ТІ ІНТЕРНЕШНЛ КОМПАНІ УКРАЇНА, публічного акціонерного товариства "ДЖЕЙ ТІ ІНТЕРНЕШНЛ УКРАЇНА", приватного акціонерного товариства "АТ "ТЮТЮНОВА КОМПАНІЯ В.А.Т. - ПРИЛУКИ", підприємство з іноземними інвестиціями "ІМПЕРІАЛ ТОБАККО ПРОДАКШН УКРАЇНА" повідомляється про те, жодна з зазначених компаній не є власником знаку для товарів послуг "YES" (тютюнова продукція) та не використовує його в Україні щодо реєстрації, подання рекламних матеріалів або будь-якого згадування в офіційних документах знаку для товарів та послуг "YES";

- відповідь за реєстраційним № 263/6/99-99-18-03-02-15 від 10.01.2017 державної фіскальної служби України щодо надання інформації про митне оформлення товарів 34 класу зазначено, що згідно даних єдиної автоматизованої інформаційної системи інформація щодо митного оформлення вказаних товарів, виробником яких є відповідач-2 в період 01.01.2013 по 20.12.2016 - відсутня.

Враховуючи викладені обставини позивач вказує, що дія свідоцтва України № 20458 на знак для товарів і послуг "YES" та свідоцтва України № 151667 на знак для товарів і послуг "YES" має бути достроково припинена за рішенням суду внаслідок невикористання відповідачем-2 знаків для товарів і послуг більше трьох років від дати публікації відомостей про видачу свідоцтв.

Виходячи з викладених вище обставин та наявних у матеріалах даної справи доказів, суд дійшов висновку, що позов підлягає задоволенню частково з урахуванням такого.

Приписами статті 17 Закону встановлено, що власник свідоцтва повинен добросовісно користуватися правами, що випливають із свідоцтва.

У пункті 4 статті 18 Закону зазначено, що якщо знак не використовується в Україні повністю або щодо частини зазначених у свідоцтві товарів і послуг протягом трьох років від дати публікації відомостей про видачу свідоцтва або від іншої дати після цієї публікації, будь-яка особа має право звернутися до суду із заявою про дострокове припинення дії свідоцтва повністю або частково.

Правове значення в даному випадку мають лише: факт використання (кожним з власників та/або іншою особою під їх контролем) чи невикористання торговельної марки для товарів та/або послуг, стосовно яких її було зареєстровано; тривалість невикористання знака (має бути більше трьох років); причини невикористання. При цьому обов'язок доказування наявності поважних причин невикористання покладається на власника свідоцтва.

Пунктом 70 постанови пленуму Вищого господарського суду України від 17.10.2012 № 12 "Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності" (далі - Постанова № 12) у спорах про дострокове припинення дії свідоцтва на знак у зв'язку з невикористанням знака господарським судам необхідно з'ясовувати, з яких причин знак не використовувався власником, чи не обумовлено його невикористання незалежними від власника свідоцтва причинами, та дати оцінку названим обставинам у разі посилання відповідача на наявність таких причин.

У зв'язку з цим господарським судам слід мати на увазі приписи пункту 4 статті 18 Закону, згідно з яким дія свідоцтва може бути припинена повністю або частково лише за умови, що власник свідоцтва не зазначить поважні причини такого невикористання.

Дія свідоцтва з підстав невикористання знака протягом трьох років з дати його реєстрації може бути припинена повністю або частково лише за умови, що власник свідоцтва не зазначить поважні причини такого невикористання. Такими поважними причинами, зокрема є:

обставини, що перешкоджають використанню знака незалежно від волі власника свідоцтва, такі як обмеження імпорту чи інші вимоги до товарів і послуг, встановлені законодавством;

можливість введення в оману щодо особи, яка виробляє товари або надає послуги, під час використання знака особою, що звернулася до суду, чи іншою особою щодо товарів і послуг, відносно яких висунута вимога про припинення дії свідоцтва.

Для цілей цього пункту використанням знака власником свідоцтва вважається також використання його іншою особою за умови контролю з боку власника свідоцтва.

Згідно з пунктом 4 статті 16 Закону використанням знака визнається: нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов'язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення); застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет; застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстровано; застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет. Знак визнається використаним, якщо його застосовано у формі зареєстрованого знака, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованого знака лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності знака.

Отже, визначальним для вирішення порушеного питання щодо належного використання зареєстрованої торговельної марки є факт наявності відповідного товару та/або послуги.

У пункті 71 Постанови № 12 зазначено, що якщо знак для товарів і послуг без поважних причин безперервно не використовується щодо частини або всіх товарів та/або послуг, внесених до реєстру, протягом трьох років від дати публікації про видачу свідоцтва або від іншої дати, то це є достатньою підставою для дострокового припинення за рішенням суду дії свідоцтва на такий знак повністю або частково щодо відповідних товарів та/або послуг. Не підлягає достроковому припиненню дія свідоцтва у випадку коли використання знака розпочалося або відновилося до подання позову.

На підтвердження факту використання знака власник свідоцтва має подати суду докази вчинення принаймні деяких дій з числа зазначених у частині четвертій статті 16 Закону; такими доказами можуть бути, зокрема, примірники товарів, на яких нанесено відповідний знак для товарів і послуг, документи із зображенням знака (каталоги, прайс-листи з пропозиціями щодо надання послуг чи поставки товарів тощо).

Поширення на території України товарів із зображенням знака може бути підтверджено касовими чеками, квитанціями, накладними, іншими документами, що містять інформацію про найменування товару й місце його придбання, а в разі коли власником знака є нерезидент, підтвердженням ввезення товарів в Україну можуть бути митні декларації та інші митні документи.

При цьому докази, які можуть підтвердити використання знака для товарів і послуг, повинні бути, як правило, обмежені трирічним строком до дати звернення позивача до суду.

В свою чергу, відповідачем-2 документально не підтверджено використання знаків, зазначених у свідоцтві України № 20458 на знак для товарів і послуг "YES" та свідоцтві України № 151667 на знак для товарів і послуг "YES" протягом останніх трьох років.

Підсумовуючи викладені вище фактичні обставини та беручи до уваги перелік товарів 34 класу міжнародної класифікації товарів та послуг для реєстрації знаків, для яких зареєстровано знак для товарів і послуг "YES", з огляду на призначення торговельних марок, межі її правової охорони, зміст прав власника свідоцтва та його обов'язок добросовісно користуватися правами, а також правові наслідки невикористання знаків в Україні повністю або щодо частини зазначених у свідоцтвах для товарів і послуг протягом більше трьох років (статті 1, 5, 16, 17, 18 Закону), суд в даному випадку вважає необхідним достроково припинити дію свідоцтва України № 20458 на знак для товарів і послуг "YES" та свідоцтва України № 151667 на знак для товарів і послуг "YES".

Позовна вимога про зобов'язання відповідача-1 внести зміни до державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг задоволенню не підлягає, оскільки на переконання суду є передчасною до набрання рішенням у даній справі законної сили.

Крім того, внесення змін до державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг після набрання рішенням суду законної сили про задоволення позовних вимог про дострокове припинення дії свідоцтва України на знак для товарів і послуг є похідною процедурою.

Приписами частини 1 статті 74 Господарського процесуального кодексу України встановлено, що кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень.

Враховуючи те, що позовні вимоги задоволені частково, суд керуючись п. 3 ч. 4 ст. 129 Господарського процесуального кодексу України, покладає витрати по сплаті судового збору на обидві сторони пропорційно розміру задоволених позовних вимог.

Керуючись ст.ст. 74, 76, 77, 78, 79, 86, 123, 129, 233, 236, 238, 240, 241 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд міста Києва,

В И Р І Ш И В :

1. Позов задовольнити частково.

2. Достроково припинити дію свідоцтва України № 20458 на торгівельну марку "YES", зареєстроване на ім'я компанії "ФІЛІП МОРРІС ПРОДАКТС С.А." (PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A.) (Ке Жанрено 3, 2000 Невшатель, Швейцарія (СН).

3. Достроково припинити дію свідоцтва України № 151667 на торгівельну марку "YES", зареєстроване на ім'я компанії "ФІЛІП МОРРІС ПРОДАКТС С.А." (PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A.) (Ке Жанрено 3, 2000 Невшатель, Швейцарія (СН).

4. Стягнути компанії "ФІЛІП МОРРІС ПРОДАКТС С.А." (PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A.) (Ке Жанрено 3, 2000 Невшатель, Швейцарія (СН) на користь компанії "ПОТОМАК ТОБАККО КОМПАНІ ЛІМІТЕД" (POTOMAC TOBACCO COMPANY LTD) (Мілл Молл, Суіт 6, Уікхеймс Кей 1, п/с 3085, Роуд Таун, Тортола Британські Віргінські Острови (VG) 3.200 (три тисячі двісті) грн. 00 коп. витрат зі сплати судового збору.

5. В іншій частині позову відмовити повністю.

6. Після набрання рішенням законної сили видати наказ.

Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Рішення господарського суду може бути оскаржено в порядку та строки встановлені ст.ст. 254, 256, 257 Господарського процесуального кодексу України.

Повне рішення складено 11 травня 2018 року

Cуддя С.В. Балац