КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
УХВАЛА

про призначення повторної комісійної судової експертизи

"07" травня 2018 р. Справа№ 910/4071/17

Київський апеляційний господарський суд у складі колегії суддів:

головуючого: Пантелієнка В.О.

суддів: Верховця А.А.

Чорногуза М.Г.

за участю секретаря Гуліди А.О.

та представників:

від позивача - Коваль А.М. - дов. №79825 від 19.12.2017р.;

від відповідача 1 - Курзін О.А. - ордер ПТ№027657 від 04.04.20187р.;

від відповідача 2 - не з'явились,

розглянувши у відкритому судовому засіданні апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю (далі - ТОВ) "КОТНАР-М"

на рішення господарського суду м.Києва від 07.09.2017р.

у справі №910/4071/17 (суддя Зеленіна Н.І.)

за позовом Компанії Р енд А Бейлі енд Ко (R & A Bailеy & Co)

до 1) ТОВ "КОТНАР-М"

2) Товариства з обмеженою відповідальністю "Торговий дім

"Медіатрейдінг"

про визнання торговельних марок добре відомими та припинення порушення

прав інтелектуальної власності

ВСТАНОВИВ:

Рішенням господарського суду м.Києва від 07.09.2017р. у справі №910/4071/17 позов задоволено повністю; визнано торговельну марку "Baileys" добре відомою в Україні станом на 01 січня 2016 р. для товарів 33 класу МКТП "лікери" стосовно Компанії Р енд А Бейлі енд Ко (R & A Bailеy & CO); визнано торговельну марку "Бейліс" добре відомою в Україні станом на 01 січня 2016 р. для товарів 33 класу МКТП "лікери" стосовно Компанії Р енд А Бейлі енд Ко (R & A Bailеy & CO). Зобов'язано ТОВ "КОТНАР-М" припинити порушення прав інтелектуальної власності на добре відомі торговельні марки "BAILEYS", "Бейліс" та торговельні марки "BAILEYS", "Бейліз" за свідоцтвами України № № 8539, 155136. Зобов'язано ТОВ "Торговий дім "Медіатрейдінг" припинити порушення прав інтелектуальної власності на добре відомі торговельні марки "BAILEYS", "Бейліс" та торговельні марки "BAILEYS", "Бейліз" за свідоцтвами України № № 8539, 155136. Зобов'язано ТОВ "КОТНАР-М" використовувати позначення "O'DAILYS", "Дейліс", схожі з добре відомими торговельними марками "BAILEYS", "Бейліс" та раніше зареєстрованими торговельними марками "BAILEYS", "Бейліз" за свідоцтвами України № № 8539, 155136, будь-якими шрифтами та алфавітами шляхом заборони нанесення їх на пляшки та упаковки лікеру "O'DAILYS" (Дейліс), включаючи його види "O'Dailys Original", "O'Dailys Hazelnut", "O'Dailys Tiramisu", "O'Dailys Chokolate", "O'Dailys Coffee", етикетку лікеру "O'DAILYS" (Дейліс), включаючи його види "O'Dailys Original", "O'Dailys Hazelnut", "O'Dailys Tiramisu", "O'Dailys Chokolate", "O'Dailys Coffee", заборони зберігання лікеру "O'DAILYS" (Дейліс), включаючи його види "O'Dailys Original", "O'Dailys Hazelnut", "O'Dailys Tiramisu", "O'Dailys Chokolate", "O'Dailys Coffee", із зазначеним нанесенням схожих позначень "O'DAILYS", "Дейліс" з метою пропонування для продажу, заборони пропонування для продажу, заборони продажу лікеру "O'DAILYS" (Дейліс), включаючи його види "O'Dailys Original", "O'Dailys Hazelnut", "O'Dailys Tiramisu", "O'Dailys Chokolate", "O'Dailys Coffee", заборони використання схожих позначень "O'DAILYS", "Дейліс" в діловій документації, у рекламі та в мережі Інтернет, зокрема, на сайті https://cotnar.com.ua за посиланнями: https://cotnar.com.ua/cream-liqueur, https://cotnar.com.ua/odailys-chokolate.html, https://cotnar.com.ua/odailys-tiramisu.html, https://cotnar.com.ua/odailys-original.html, https://cotnar.com.ua/odailys-hazelnut.html, https://cotnar.com.ua/o%27dailys-coffee.html, а також з сайту за посиланнями: https://www. facebook.com/pg/o.dailysukraine/photos/?ref= page_internal; https://www.facebook.com/o.daily sukraine/. Зобов'язано ТОВ "Торговий дім "Медіатрейдінг" використовувати позначення "O'DAILYS", "Дейліс", схожі з добре відомими торговельними марками "BAILEYS", "Бейліс" та раніше зареєстрованими торговельними марками "BAILEYS", "Бейліз" за свідоцтвами України № № 8539, 155136, будь-якими шрифтами та алфавітами шляхом заборони зберігання лікеру "O'DAILYS" (Дейліс), включаючи його види "O'Dailys Original", "O'Dailys Hazelnut", "O'Dailys Tiramisu", "O'Dailys Chokolate", із зазначеним нанесенням схожих позначень "O'DAILYS", "Дейліс" з метою пропонування для продажу, заборони пропонування для продажу, заборони продажу лікеру "O'DAILYS" (Дейліс), включаючи його види "O'Dailys Original", "O'Dailys Hazelnut", "O'Dailys Tiramisu", "O'Dailys Chokolate", заборони використання схожих позначень "O'DAILYS", "Дейліс" в діловій документації, зокрема, у чеках. Зобов'язано ТОВ "КОТНАР-М" усунути позначення "O'DAILYS", "Дейліс", схожі з добре відомими торговельними марками "BAILEYS", "Бейліс" та раніше зареєстрованими торговельними марками "BAILEYS", "Бейліз" за свідоцтвами України № № 8539, 155136, будь-якими шрифтами та алфавітами з пляшок та упаковок лікеру "O'DAILYS" (Дейліс), включаючи його види "O'Dailys Original", "O'Dailys Hazelnut", "O'Dailys Tiramisu", "O'Dailys Chokolate", "O'Dailys Coffee", етикеток лікеру "O'DAILYS" (Дейліс), включаючи його види "O'Dailys Original", "O'Dailys Hazelnut", "O'Dailys Tiramisu", "O'Dailys Chokolate", "O'Dailys Coffee", з ділової документації, з реклами та з мережі Інтернет, зокрема, з сайту https://cotnar.com.ua за посиланнями: https://cotnar.com.ua/cream-liqueur, https://cotnar.com.ua/odailys-chokolate.html, https://cotnar. com.ua/odailys-tiramisu.html, https://cotnar.com.ua/odailys-original.html, https://cotnar.com.ua/ odailys-hazelnut.html, https://cotnar.com.ua/o%27dailys-coffee.html, а також з сайту за посиланнями: https://www.facebook.com/pg/o.dailysukraine/photos/?ref=page_internal; https:// www.facebook.com/o.dailysukraine/. Зобов'язано ТОВ "КОТНАР-М" та ТОВ "Торговий дім "Медіатрейдінг" вилучити з цивільного обороту та знищити лікер під назвою "O'DAILYS" (Дейліс), включаючи його види "O'Dailys Original", "O'Dailys Hazelnut", "O'Dailys Tiramisu", "O'Dailys Chokolate", "O'Dailys Coffee", як такий, що був виготовлений та введений в цивільний оборот з порушенням прав інтелектуальної власності Компанії Р енд А Бейлі енд Ко (R & A Bailеy & CO) на добре відомі торговельні марки "BAILEYS", "Бейліс" та торговельні марки "BAILEYS", "Бейліз" за свідоцтвами України № № 8539, 155136. Стягнуто з ТОВ "КОТНАР-М" на користь Компанії Р енд А Бейлі енд Ко (R & A Bailеy & CO) 12 800 грн. 00 коп. судового збору та 29 760 грн. витрат на проведення судової експертизи.

Не погоджуючись з рішенням суду, ТОВ "КОТНАР-М" подало апеляційну скаргу, в якій просить скасувати рішення господарського суду м.Києва від 07.09.2017р. у справі №910/4071/17 повністю та прийняти нове рішення, яким відмовити Компанії Р енд А Бейлі енд Ко (R & A Bailеy & CO) у задоволенні позовних вимоги у повному обсязі.

У відзиві на апеляційну скаргу представник позивача просить відмовити ТОВ "КОТНАР-М" у задоволенні апеляційної скарги, а рішення господарського суду м.Києва від 07.09.2017р. у справі №910/4071/17 залишити без змін.

Ухвалою Київського апеляційного господарського суду від 04.12.2017р. задоволено клопотання ТОВ "КОТНАР-М" про призначення комісійної судової експертизи, доручено проведення судової експертизи Науково-дослідному центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності (01133, м. Київ, бул. Лесі Українки, 26, офіс 501).

Ухвалою Київського апеляційного господарського суду від 13.03.2018р. поновлено апеляційне провадження у справі №910/4071/17 та призначено справу до розгляду.

Ухвалою Київського апеляційного господарського суду від 18.04.2018р. розгляд апеляційної скарги відкладено на 07.05.2018р.

Ухвалою Київського апеляційного господарського суду від 07.05.2018р. названу вище апеляційну скаргу було прийнято до свого провадження колегією суддів в іншому складі та призначено до розгляду.

17.04.2018р. до апеляційної інстанції від ТОВ "КОТНАР-М" надійшло клопотання про долучення доказів та про призначення повторної судової експертизи.

Розглянувши доводи апеляційної скарги і клопотання ТОВ "КОТНАР-М" про призначення повторної комісійної судової експертизи, перевіривши матеріали справи, заслухавши пояснення представників сторін колегія суддів вважає за необхідне клопотання задовольнити з таких мотивів.

Ухвалою Київського апеляційного господарського суду від 04.12.2017р. було призначено комісійну судову експертизу, проведення якої було доручено судовим експертам Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності (01133, м. Київ, бул. Лесі Українки, 26, офіс 501): Ковальовій Н.М., Хоменко Д.М. та Фої О.А., а в разі неможливості когось із названих експертів в проведенні комісійної судової експертизи - комусь з інших експертів Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності.

З висновку експертів №264/17 вбачається, що названа експертиза була проведена двома експертами: Ковальовою Н.М. та Хоменко Д.М. У висновку не зазначено причин не участі у проведенні експертизи Фої О.А. або іншого експерта Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності.

Тому колегія суддів вважає за необхідне призначити повторну комісійну судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності, проведення якої необхідно доручити іншій експертній установі, а саме - Київському науково-дослідному інституту судових експертиз Міністерства юстиції України.

Відповідно до п.1 ч.1 ст.99 Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України) суд за клопотанням учасника справи або з власної ініціативи призначає експертизу якщо для з'ясування обставин, що мають значення для справи, необхідні спеціальні знання у сфері іншій, ніж право, без яких встановити відповідні обставини неможливо

Відповідно до ч.5 ст.99 ГПК України учасники справи мають право запропонувати суду питання, роз'яснення яких, на їхню думку, потребує висновку експерта.

Враховуючи пояснення представників сторін, колегія суддів вважає за доцільне з метою забезпечення об'єктивності і повноти дослідження всіх обставин справи призначити у справі судову експертизу з питань інтелектуальної власності.

Відповідно до Закону України "Про судову експертизу" і ст. 99 ГПК України проведення повторної судової експертизи необхідно доручити Київському науково-дослідному інституту судових експертиз Міністерства юстиції України (03680, м. Київ, вул. Смоленська, 6), поклавши оплату за її проведення на ТОВ "КОТНАР-М".

Згідно п.2 ч.1 ст.228 ГПК України суд може за заявою учасника справи, а також з власної ініціативи зупинити провадження у справі у випадку призначення судом експертизи.

Керуючись ст.ст. 99, 100, 228, 234 ГПК України, Київський апеляційний господарський суд -

УХВАЛИВ:

1.Клопотання ТОВ "КОТНАР-М" про призначення повторної комісійної судової експертизи задовольнити.

2.Призначити по справі №910/4071/17 повторну комісійну судову експертизу, проведення якої доручити Київському науково-дослідному інституту судових експертиз Міністерства юстиції України (03680, м. Київ, вул. Смоленська, 6).

3.Поставити на вирішення повторної комісійної судової експертизи наступні питання:

1) Чи містяться в матеріалах справи відомості про фактори, які підтверджують обставини того, що станом на 01 січня 2016 р. або більш ранню дату для товарів 33 класу МКТП "лікери" позначення Бейліс, BAILEYS вже були добре відомими в Україні знаками Р енд А Бейлі енд Ко (R & A BAILEY & CO)?

2) Чи є позначення "Дейліс", яке використовується на етикетках продукції лікерів "O'Dailys Original", "O'Dailys Hazelnut", "O'Dailys Tiramisu", "O'Dailys Chokolate", "O'Dailys Coffee" виробництва Товариства з обмеженою відповідальністю "КОТНАР-М" схожим настільки, що його можна сплутати з торговельною маркою Бейліс, яку позивач просить суд визнати добре відомою, та з раніше зареєстрованою торговельною маркою позивача за свідоцтвом України № 155136?

3) Чи є позначення "O'DAILYS", яке використовується на етикетках продукції лікерів "O'Dailys Original", "O'Dailys Hazelnut", "O'Dailys Tiramisu", "O'Dailys Chokolate", "O'Dailys Coffee" виробництва Товариства з обмеженою відповідальністю "КОТНАР-М", у мережі Інтернет на сайті https://cotnar.com.ua за посиланнями: https://cotnar.com.ua/cream-liqueur, https://cotnar.com.ua/odailys-chokolate.html, https://cotnar.com.ua/odailys-tiramisu.html, https://cotnar.com.ua/odailys-original.html, https://cotnar.com.ua/odailys-hazelnut.html, https://cotnar.com.ua/o%27dailys-coffee.html, а також на сайті за посиланням: https://www.facebook.com/pg/o.dailysukraine/photos/?ref=page_internal; https://www.facebook.com/o.dailysukraine/ схожим настільки, що його можна сплутати з торговельною маркою BAILEYS, яку позивач просить суд визнати добре відомою, та з раніше зареєстрованою торговельною маркою позивача за свідоцтвом України № 8539?

4) Чи може використання позначень "Дейліс", "O'DAILYS" для виготовлення та реалізації лікерів "O'Dailys Original", "O'Dailys Hazelnut", "O'Dailys Tiramisu", "O'Dailys Chokolate", "O'Dailys Coffee" виробництва Товариства з обмеженою відповідальністю "КОТНАР-М" ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар, відносно позначення Бейліс, BAILEYS Компанії Р енд А Бейлі енд Ко (R & A BAILEY & CO)?

4.Зобов`язати сторін на вимогу експертів представити останньому на дослідження всі необхідні для проведення експертизи документи та інші докази.

5.Зобов`язати сторін забезпечити вільний доступ експертів до об'єктів дослідження експертизи.

6.Для проведення експертизи надіслати до Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України справу №910/4071/17.

7.Повідомити експертів про те, що у разі встановлення фактів під час проведення експертизи, що мають значення для справи, але щодо яких не було поставлено запитань, експерт, відповідно до ч.2 ст. 42 ГПК України, може висловити свою думку з цих питань в експертному висновку.

8.Попередити експертів, що будуть здійснювати експертизу, про кримінальну відповідальність, передбачену ст. ст. 384, 385 Кримінального кодексу України.

9.Витрати, пов'язані з проведенням експертизи, на даній стадії розгляду справи покласти на позивача ТОВ "КОТНАР-М" (інд.код 36210111, адреса: 90260, Закарпатська область, Берегівський район, село Мужієво, вул. РАКОЦІ ФЕРЕНЦА II, буд 274/А).

10.Попередити сторін про майнову відповідальність за невиконання вимог ухвали господарського суду та вимог експерта.

11.Зупинити провадження у справі №910/4071/17 до закінчення експертних досліджень і отримання господарським судом висновку експерта.

12.По закінченню експертизи висновки та матеріали справи №910/4071/17, а також документи, що підтверджують витрати, пов'язані з проведенням експертизи, надіслати до Київського апеляційного господарського суду.

13.Копію ухвали надіслати сторонам до відома та Київському науково-дослідному інституту судових експертиз Міністерства юстиції України (03680, м. Київ, вул. Смоленська, 6) для виконання.

14.Ухвала набирає законної сили з моменту її прийняття та може бути оскаржена до Верховного Суду у порядку та строк, передбачений ст. 288 ГПК України.

Повний текст ухвали складений та підписаний 08.05.2018р.

Головуючий суддя В.О. Пантелієнко

Судді А.А. Верховець

М.Г. Чорногуз