ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

"17" квітня 2018 р. м. Київ Справа № 911/2551/17

Суддя господарського суду Київської області Подоляк Ю.В. розглянувши матеріали справи

за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «Мові Хелс», що діє в інтересах Мові Хелс ГмбХ
до Товариства з обмеженою відповідальністю «Органосін Лтд»
за участю третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору1) Державна фіскальна служба України 2) Державне підприємство «Державний експертний центр Міністерства охорони здоровя України»
про визнання порушення прав інтелектуальної власності та заборону неправомірного використання винаходу
за участю представників:
позивача:ОСОБА_1 дов. від 07.10.2016
відповідача:ОСОБА_2 дов. від 24.07.2017 № 21/07Юр, ОСОБА_3 дов. від 16.02.2018 № 33/02Юр
третьої особи-1:не зявились
третьої особи-2:ОСОБА_4 дов. від 04.01.2018 № 4/Д-С
встановив:

В провадженні господарського суду Київської області знаходиться справа за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «Мові Хелс», що діє в інтересах Мові Хелс ГмбХ (далі позивач) до Товариства з обмеженою відповідальністю «Органосін Лтд» (далі відповідач) про: визнання порушення прав інтелектуальної власності на винахід «Лікарський засіб у формі таблетки з протизапальною, аналгетичною та хондропротекторною дією», що охороняється патентом України № 100373, яке вчинено Товариством з обмеженою відповідальністю «Органосін Лтд» шляхом імпорту лікарського засобу «ПРОТЕКОН ФАСТ®», реєстраційне посвідчення № UA/15396/01/01; заборону Товариству з обмеженою відповідальністю «Органосін Лтд» використовувати будь-яким способом винахід «Лікарський засіб у формі таблетки з протизапальною, аналгетичною та хондропротекторною дією», що охороняється патентом України № 100373, в тому числі шляхом виготовлення лікарського засобу під назвою «ПРОТЕКОН ФАСТ®» (реєстраційне посвідчення № UA/15396/01/01), застосування такого лікарського засобу, пропонування для продажу, в тому числі через Інтернет, продаж, імпорт (ввезення) та інше введення його в цивільний оборот або зберігання таких лікарських засобів в зазначених цілях.

Позивач зазначаючи, що він діє від імені Компанії Мові Хелс Гмбх власника прав інтелектуальної власності на винахід охоронюваний патентом України № 100373 «Лікарський засіб у формі таблетки з протизапальною, аналгетичною та хондропротекторною дією», яка також є власником дійсних реєстраційних посвідчень на лікарські засоби: «МОВЕКС®АКТИВ», таблетки, вкриті оболонкою № 30, № 60 у пляшках № 1, реєстраційне посвідчення №UA/10205/01/01 та «МОВЕКС®АКТИВ», таблетки, вкриті оболонкою, іn bulk № 1000 у подвійних поліетиленових пакетах, реєстраційне посвідчення №UA/10206/01/01, та використовує даний винахід у двох вказаних формах, обґрунтовує подану позовну заяву порушенням прав інтелектуальної власності позивача, оскільки без його дозволу імпортером - Товариством з обмеженою відповідальністю «Органосін Лтд» здійснено імпорт товару - лікарського засобу «ПРОТЕКОН ФАСТ®»: вкриті плівковою оболонкою № 60 (по 60 таблеток у контейнері, по 1 контейнеру у пачці з картону), серія Е17123 294 упаковки; вкритого плівковою оболонкою № 30 (по 30 таблеток у контейнері, по 1 контейнеру у пачці з картону), серії Е17124, Е17124В - 514 упаковок; діючі речовини: глюкозаміну сульфату 500 мг, хондройтину сульфату натрію 400 мг, калію диклофенаку 50 мг; виробник «ОСОБА_5 Саенсиз Лімітед» (Індія), заявленого згідно з митною декларацією від 01.08.2017 № UA125100/2017/318839, у якому за твердженням позивача використано кожну ознаку, включену до незалежного пункту формули винаходу охоронюваного патентом України № 100373.

Відповідач проти позову заперечує з підстав, викладених у відзиві на позовну заяву, які зводяться до того, що твердження та вимоги заявника є необґрунтованими та безпідставними, позаяк, використання у лікарському засобі «ПРОТЕКОН ФАСТ®» ознак незалежного пункту формули винаходу за патентом України № 100373 позивачем не доведено належними доказами. При цьому, спростовуючи зазначені твердження позивача, представником відповідача подано до суду Висновок експертного дослідження обєктів інтелектуальної власності від 21.08.2017 № 03-02/17, відповідно до якого у лікарському засобі «ПРОТЕКОН ФАСТ®» (реєстраційні посвідчення № UA/15396/01/01 та № UA/15397/01/01, рішення про державну реєстрацію затверджене наказом МОЗ України від 15.08.2016 № 837) не використано кожну ознаку незалежного пункту формули винаходу за патентом України № 100373 «Лікарський засіб у формі таблетки з протизапальною, аналгетичною та хондропротекторною дією», або ознаку еквівалентну їй.

В процесі розгляду справи представник позивача подав до суду клопотання про призначення експертизи з питань інтелектуальної власності, яке мотивовано тим, що під час вирішення господарського спору виникли питання, розяснення яких потребує спеціальних знань. У зазначеному клопотанні позивач запропонував суду винести на розяснення судового експерта наступне питання: «Чи використовується у лікарському засобі «ПРОТЕКОН ФАСТ®» (реєстраційні посвідчення № UA/15396/01/01 та № UA/15397/01/01, рішення про державну реєстрацію, затверджене наказом Міністерства охорони здоровя України № 837 від 15.08.2016) кожна ознака незалежного пункту формули винаходу за патентом України № 100373 «Лікарський засіб у формі таблетки з протизапальною, аналгетичною та хондропротекторною дією» або ознака еквівалентна їй?». Також позивач в поданому клопотанні про призначення судової експертизи запропонував експертну установу, якій можна доручити її проведення Науково-дослідний центр судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України (01133, м. Київ, бульвар Лесі Українки, буд. 26).

Представник відповідача подав клопотання про призначення експертизи (вх. суду № 26634/17 від 12.12.2017), яке мотивовано тим, що вирішення питання порушення прав інтелектуальної власності у даній справі потребує використання спеціальних знань та призначення судової експертизи. У зазначеному клопотанні відповідач запропонував суду винести на розяснення судового експерта наступне питання: «Чи використовується у лікарському засобі «ПРОТЕКОН ФАСТ®» (реєстраційні посвідчення № UA/15396/01/01 та № UA/15397/01/01), виробництва ОСОБА_5 Саєнзиз Лімітед кожна ознака незалежного пункту формули винаходу за патентом України № 100373 «Лікарський засіб у формі таблетки з протизапальною, аналгетичною та хондропротекторною дією», або ознака еквівалентна їй?». В поданому клопотанні про призначення експертизи відповідач запропонував експертну установу, якій можна доручити її проведення Науково-дослідний інститут інтелектуальної власності Національної академії правових наук України (03150, м. Київ, вул. Казимира Малевича (Боженка), 11, корпус 4, поверх 13).

Враховуючи, що сторонами у справі було запропоновано різні експертні установи, та у кожної із сторін були заперечення стосовно установи, яка пропонувалась іншою стороною, та з огляду на положення п. 1.6 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України № 53/5 від 08.10.1998, ухвалою господарського суду Київської області від 12.12.2017 призначено у даній справі судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручено атестованим судовим експертам Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України та зупинено провадження у справі.

На адресу суду від Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України надійшло повідомлення про залишення без виконання зазначеної ухвали в звязку з відсутністю в інституті на даний час судових експертів з кваліфікацією 13.3 «Дослідження, повязані з винаходами і корисними моделями», разом з матеріалами справи.

Ухвалою господарського суду Київської області від 22.03.2018 поновлено провадження у справі № 911/2551/17 та призначено розгляд справи в підготовчому судовому засіданні.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 99 Господарського процесуального кодексу України суд за клопотанням учасника справи або з власної ініціативи призначає експертизу у справі за сукупності таких умов: 1) для з'ясування обставин, що мають значення для справи, необхідні спеціальні знання у сфері іншій, ніж право, без яких встановити відповідні обставини неможливо; 2) жодною стороною не наданий висновок експерта з цих самих питань або висновки експертів, надані сторонами, викликають обґрунтовані сумніви щодо їх правильності, або за клопотанням учасника справи, мотивованим неможливістю надати експертний висновок у строки, встановлені для подання доказів, з причин, визнаних судом поважними, зокрема через неможливість отримання необхідних для проведення експертизи матеріалів. У разі необхідності суд може призначити декілька експертиз, додаткову чи повторну експертизу.

Згідно з ч. 3 ст. 99 Господарського процесуального кодексу України при призначенні експертизи судом експерт або експертна установа обирається сторонами за взаємною згодою, а якщо такої згоди не досягнуто у встановлений судом строк, експерта чи експертну установу визначає суд. З урахуванням обставин справи суд має право визначити експерта чи експертну установу самостійно. У разі необхідності може бути призначено декілька експертів для підготовки одного висновку (комісійна або комплексна експертиза).

Відповідно до ч. 1, 5 ст. 101 Господарського процесуального кодексу України учасник справи має право подати до суду висновок експерта, складений на його замовлення. У висновку експерта зазначається, що висновок підготовлено для подання до суду та що експерт обізнаний про кримінальну відповідальність за завідомо неправдивий висновок.

Згідно з підпунктом 1.2.5 пункту 1.2 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України № 53/5 від 08.10.1998 та п. 5.1 V Розділу Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, однією з основних видів (підвидів) експертизи є експертиза у сфері інтелектуальної власності: літературних та художніх творів; фонограм, відеограм, програм (передач) організації мовлення; винаходів і корисних моделей; промислових зразків; сортів рослин і порід тварин; комерційних (фірмових) найменувань, торговельних марок (знаків для товарів і послуг), географічних зазначень; топографій інтегральних мікросхем; комерційної таємниці (ноу-хау) і раціоналізаторських пропозицій; економічна у сфері інтелектуальної власності.

При вирішенні питання про призначення судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності, судом враховано подані сторонами клопотання про призначення судової експертизи та встановлено, що для з'ясування обставин, що мають значення для справи, а саме - щодо використання у лікарському засобі «ПРОТЕКОН ФАСТ®» (реєстраційні посвідчення № UA/15396/01/01 та № UA/15397/01/01, рішення про державну реєстрацію затверджене наказом Міністерства охорони здоровя України від 15.08.2016 № 837) кожної ознаки незалежного пункту формули винаходу за патентом України № 100373 «Лікарський засіб у формі таблетки з протизапальною, аналгетичною та хондропротекторною дією», або ознака, еквівалентна їй?», необхідні спеціальні знання у сфері іншій, ніж право, без яких встановити відповідні обставини неможливо.

Також судом досліджено наданий відповідачем в підтвердження своєї правової позиції Висновок експертного дослідження обєктів інтелектуальної власності від 21.08.2017 № 03-02/17, та встановлено, що в ньому не дотримано вимог ч. 5 ст. 101 Господарського процесуального кодексу України згідно з якими у висновку експерта зазначається, що висновок підготовлено для подання до суду та що експерт обізнаний про кримінальну відповідальність за завідомо неправдивий висновок. Крім того, у висновку від 21.08.2017 № 03-02/17 вказано, що перед проведенням дослідження експерт вважає за необхідне зазначити, що вся надана на дослідження інформація прийнята ним як достовірна та спеціально не перевірялася. Відтак, наданий відповідачем висновок викликає обґрунтовані сумніви щодо його правильності.

Враховуючи зазначене, з метою всебічного, повного та обєктивного вирішення спору у даній справі, суд з огляду на приписи ч. 1 ст. 99 ГПК України за сукупності вказаних вище умов, з урахуванням поданих сторонами клопотань про призначення судової експертизи, призначає у даній справі судову експертизу у сфері інтелектуальної власності.

При цьому, оскільки судова експертиза об'єктів інтелектуальної власності має важливе значення для справи, однак не проведена Київським науково-дослідним інститутом судових експертиз Міністерства юстиції України, суд на підставі ч. 3 ст. 99 ГПК України запропонував сторонам обрати експертну установу.

Присутній в судовому засіданні представник позивача підтримав подане останнім клопотання в частині вибору експертної установи, якій можна доручити проведення даної експертизи та пропонує суду Науково-дослідний центр судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України (01133, м. Київ, бульвар Лесі Українки, буд. 26).

Присутній в судовому засіданні представник відповідача також підтримав подане ним клопотання в частині вибору експертної установи, якій можна доручити проведення даної експертизи та пропонує суду Науково-дослідний інститут інтелектуальної власності Національної академії правових наук України (03150, м. Київ, вул. Казимира Малевича (Боженка), 11, корпус 4, поверх 13).

Третя особа-1 належним чином повідомлена про час і місце розгляду справи, в судове засідання не зявилась, про причини неявки суд не повідомила.

Присутній в судовому засіданні представник Третьої особи-2 експертну установу, якій можна доручити проведення даної експертизи не запропонував.

Враховуючи викладене, при визначенні експертної установи для проведення призначеної у даній справі судової експертизи, суд виходить з такого.

Відповідно до положень п. 1.6 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України № 53/5 від 08.10.1998 експертизи та дослідження проводяться експертними установами за зонами регіонального обслуговування згідно з Переліком регіональних зон обслуговування науково-дослідними установами судових експертиз Міністерства юстиції України, наведеним у додатку 1 до цієї Інструкції.

Додатком 1 до Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень визначено перелік регіональних зон обслуговування науково-дослідними установами судових експертиз Міністерства юстиції України. Так, зоною обслуговування Київського науково-дослідного інституту судових експертиз є м. Київ, Вінницька, Житомирська, Івано-Франківська, Київська, Кіровоградська, Тернопільська, Хмельницька, Черкаська, Чернівецька та Чернігівська області, а зона обслуговування Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності поширюється на всі регіони.

Враховуючи, що сторонами у справі запропоновані різні експертні установи, та у кожної із сторін були заперечення стосовно установи, яка пропонувалась іншою стороною, та з огляду на те, що суд доручав проведення призначеної у даній справі судової експертизи атестованим судовим експертам Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України, до зони обслуговування якого віднесена Київська область, однак ухвала залишена Київським науково-дослідним інститутом судових експертиз Міністерства юстиції України без виконання, суд для уникнення сумнівів в неупередженості суду та проведення незалежного експертного дослідження з врахуванням п. 1.6 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України № 53/5 від 08.10.1998 доручає проведення призначеної у даній справі судової експертизи атестованим судовим експертам Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності, зона обслуговування якого поширюється на всі регіони України.

Згідно з приписами абз. 1 ч. 2 ст. 125 Господарського процесуального кодексу України суд може зобов'язати учасника справи, який заявив клопотання про призначення експертизи попередньо (авансом) оплатити витрати, пов'язані з відповідною процесуальною дією.

Враховуючи викладене, суд вважає за необхідне витрати, пов'язані з проведенням судової експертизи, на даній стадії розгляду справи покласти на Товариство з обмеженою відповідальністю «Мові Хелс», що діє в інтересах Мові Хелс ГмбХ, як на сторону, до обовязків якої закон відносить обовязок доведення належними доказами факту порушення з боку відповідача його прав за захистом яких він звернувся до суду з даним позовом.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 228 Господарського процесуального кодексу України суд може за заявою учасника справи, а також з власної ініціативи зупинити провадження у справі у випадку призначення судом експертизи.

Згідно з п. 6 ч. 1. ст. 229 Господарського процесуального кодексу України провадження у справі зупиняється у випадку, встановленому п. 2 ч. 1 ст. 228 ГПК України на час проведення експертизи.

Керуючись ст. 99, п. 2 ч. 1 ст. 228, п. 6 ч. 1 ст. 229, 232-234 Господарського процесуального кодексу України, суд

постановив:

1. Призначити по справі № 911/2551/17 судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручити атестованим судовим експертам Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України (01133, м. Київ, бульвар Лесі Українки, буд. 26).

2. Винести на вирішення експертів наступне питання:

- Чи використовується у лікарському засобі «ПРОТЕКОН ФАСТ®» (реєстраційні посвідчення № UA/15396/01/01 та № UA/15397/01/01, рішення про державну реєстрацію затверджене наказом Міністерства охорони здоровя України від 15.08.2016 № 837) кожна ознака незалежного пункту формули винаходу за патентом України № 100373 «Лікарський засіб у формі таблетки з протизапальною, аналгетичною та хондропротекторною дією», або ознака, еквівалентна їй?».

3. Для здійснення експертизи надати Науково-дослідному центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України матеріали справи № 911/2551/17.

4. Попередити експертів, які будуть здійснювати експертизу про кримінальну відповідальність за ст.ст. 384, 385 Кримінального кодексу України.

5. Витрати на проведення експертизи та організаційні питання, повязані з її проведенням, на даній стадії розгляду справи покласти на Товариство з обмеженою відповідальністю «Мові Хелс», що діє в інтересах Мові Хелс ГмбХ (08140, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, с. Шевченкове, вул. Шевченка, 162 А, ідентифікаційний код 36258483).

6. По закінченню проведення експертизи висновок експертів разом з матеріалами справи № 911/2551/17 подати господарському суду Київської області.

7. Зупинити провадження у справі № 911/2551/17 до закінчення експертних досліджень і отримання господарським судом висновку експертів.

8. Копію ухвали надіслати сторонам, третім особам та Науково-дослідному центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України разом з матеріалами даної справи.

Дана ухвала набирає законної сили у строк та в порядку передбачених ч. 1 ст. 235 ГПК України та може бути оскаржена у строк визначений ст. 256 ГПК України в порядку передбаченому ст. 257 ГПК України з врахуванням пп. 17.5 п. 17 ч. 1 розділу ХІ «Перехідні положення» ГПК України.

Суддя Ю.В. Подоляк