ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
УХВАЛА

про призначення судової експертизи

"23" квітня 2018 р.м. Одеса Справа № 916/202/18

Господарський суд Одеської області у складі:

судді Малярчук І.А.,

за участю представників сторін:

позивача: ОСОБА_1, згідно довіреності від 20.09.2017р.

відповідача- ТОВ «Ланистер»: не зявився

відповідача ТОВ «Імпорт маркет груп»: не зявився

третьої особи: ОСОБА_2, згідно довіреності від 14.12.2017р.,

розглянувши клопотання New Balance Athletics, Inc від 04.04.2018р. за вх.№2-1880/18 про призначення у справі судової експертизи по справі №916/202/18 за позовом New Balance Athletics, Inc (100 Guest Street, Boston, MA 02135, USA, адреса для листування: 03150, м.Київ, а/с 78) до Товариства з обмеженою відповідальністю „Ланистер (65012, м. Одеса, вул.Велика Арнаутська, 17), Товариства з обмеженою відповідальністю „Імпорт маркет груп (04119, м. Київ, вул. Зоологічна, 4 А, офіс 139, код 41585734), за участю третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні позивача: Одеської митниці ДФС, про заборону здійснювати використання позначення, вилучення з цивільного обороту та знищення товару,

ВСТАНОВИВ:

06.02.2018р. за вх.№223/18 до Господарського суду Одеської області надійшла позовна заява New Balance Athletics, Inc до ТОВ „Ланистер, за участю третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору - Одеської митниці ДФС, про заборону здійснювати використання позначення, вилучення з цивільного обороту та знищення товару.

Ухвалою Господарського суду Одеської області від 07.02.2018р. відкрито провадження у справі №916/202/18, вирішено розглядати справу №916/202/18 за правилами Господарського процесуального кодексу України (в редакції Закону України №2147-VIII від 03.10.2017р.) в порядку загального позовного провадження, призначено підготовче засідання суду на „28 лютого 2018 р. об 11год.10хв.

Ухвалами суду від 28.02.2018р., від 21.03.2018р., від 04.04.2018р. підготовче засідання відкладалось та строк проведення підготовчого провадження було продовжено до 02.05.2018р.

04.04.2018р. за вх.№2-1880/18 позивачем до суду подано клопотання про призначення у справі судової експертизи, а 23.04.2018р. за вх.№8379/18 уточнення до клопотання про призначення експертизи. Вказане клопотання обґрунтоване тим, що позивач є власником знаку для товарів і послуг «N» за свідоцтвом України №169982. Знак для товарів і послуг «N» включено до митного реєстру обєктів права інтелектуальної власності 22.10.2013р. за №1167. Заявнику стало відомо, що через Одеську митницю ДФС у контейнері №ZCSU9022952 здійснено спробу ввезення ТОВ „Ланистер партії взуття у кількості 4392 пари, які, на думку заявника, містять ознаки використання обєкту прав інтелектуальної вільності на знак для товарів та послуг №169982, майнові права на який належать New Balance Athletics, Inc. Вказане також, заявник підтверджує експертним висновком Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України №19/8-6/09(ІВ)-ЕД/17 від 30.06.2017р. В подальшому ТОВ «Імпорт маркет груп» здійснено митне оформлення товару «взуття для активного відпочинку, типу «кросівки», який ввозився на територію України в контейнері №2С81І9022952 за попередньою митною декларацію ІМ 40 ЕЕ від 09.06.2017р. ЦА 125110/2017/436441, в режимі вільного обігу на митній території України за митною декларацією ІМ 40 АА від 02.02.2018р. №ІІА500060/2018/002890 внаслідок відмови ТОВ «ЛАНИСТЕР» від товару у звязку із відсутністю коштів.

З врахуванням наведеного, позивач вважає порушеним відповідачами його право інтелектуальної власності, шляхом імпорту та введенням в обіг товарів, що містять позначення, схоже до ступеня змішуваності зі знаком для товарів і послуг позивача.

Так, позовні вимоги у даному позові позивачем заявлено про: заборону ТОВ «Ланистер» здійснювати використання позначення, яке є схожим настільки, що його можна сплутати зі знаком для товарів і послуг позивача «N» для товару взуття, зокрема, нанесення такого позначення на продукцію (товар), зберігання продукції із нанесеним позначенням, пропонування продукції із нанесеним позначенням для продажу, продаж, імпорт (ввезення), експорт (вивезення), застосування такого позначення в рекламі, діловій документації, мережі Інтернет; про заборону ТОВ «Імпорт маркет груп» здійснювати використання позначення, яке є схожим настільки, що його можна сплутати зі знаком для товарів і послуг позивача «N» для товару взуття, зокрема, нанесення такого позначення на продукцію (товар), зберігання продукції із нанесеним позначенням, пропонування продукції із нанесеним позначенням для продажу, продаж, імпорт (ввезення), експорт (вивезення), застосування такого позначення в рекламі, діловій документації, мережі Інтернет; вилучення з цивільного обороту та знищення товару: взуття на підошві та з верхом з полімерних матеріалів, кросівки чоловічі з довжиною устілки більш як 24 см, у кількості 4392 пар, маркованих позначенням, який розмитнено за митною декларацією від 02.02.2018р. №UA500060/2018/002890, відправник NINGBO SONGSHAN IMP & EXP. Co., LTD (адреса: R.4-11. YIN YI TIMES SQUARE, #8, LENG JING ST., HAISHU D., ZHEJ.PR.CHINA).

Згідно ч.ч.1, 2 ст.73 ГПК України доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи. Ці дані встановлюються такими засобами: письмовими, речовими і електронними доказами; висновками експертів; показаннями свідків.

Відповідно до ч.ч.1, 2 ст.79 ГПК України достатніми є докази, які у своїй сукупності дають змогу дійти висновку про наявність або відсутність обставин справи, які входять до предмета доказування. Питання про достатність доказів для встановлення обставин, що мають значення для справи, суд вирішує відповідно до свого внутрішнього переконання.

Висновок експерта - це докладний опис проведених експертом досліджень, зроблені у результаті них висновки та обґрунтовані відповіді на питання, поставлені експертові, складений у порядку, визначеному законодавством. Предметом висновку експерта може бути дослідження обставин, які входять до предмета доказування та встановлення яких потребує наявних у експерта спеціальних знань. Предметом висновку експерта не можуть бути питання права. Висновок експерта може бути наданий на замовлення учасника справи або на підставі ухвали суду про призначення експертизи. Висновок експерта викладається у письмовій формі і приєднується до справи. Якщо експерт під час підготовки висновку встановить обставини, що мають значення для справи, з приводу яких йому не були поставлені питання, він має право включити до висновку свої міркування про ці обставини (ч.ч.1, 2, 3, 4, 8 ст.98 ГПК України).

Суд за клопотанням учасника справи або з власної ініціативи призначає експертизу у справі за сукупності таких умов: для зясування обставин, що мають значення для справи, необхідні спеціальні знання у сфері іншій, ніж право, без яких встановити відповідні обставини неможливо; жодною стороною не наданий висновок експерта з цих самих питань або висновки експертів, надані сторонами, викликають обґрунтовані сумніви щодо їх правильності, або за клопотанням учасника справи, мотивованим неможливістю надати експертний висновок у строки, встановлені для подання доказів, з причин, визнаних судом поважними, зокрема через неможливість отримання необхідних для проведення експертизи матеріалів. При призначенні експертизи судом експерт або експертна установа обирається сторонами за взаємною згодою, а якщо такої згоди не досягнуто у встановлений судом строк, експерта чи експертну установу визначає суд. З урахуванням обставин справи суд має право визначити експерта чи експертну установу самостійно. У разі необхідності може бути призначено декілька експертів для підготовки одного висновку (комісійна або комплексна експертиза). Питання, з яких має бути проведена експертиза, що призначається судом, визначаються судом. Учасники справи мають право запропонувати суду питання, розяснення яких, на їхню думку, потребує висновку експерта. У разі відхилення або зміни питань, запропонованих учасниками справи, суд зобовязаний мотивувати таке відхилення або зміну. Питання, які ставляться експерту, і його висновок з них не можуть виходити за межі спеціальних знань експерта (ч.1, 3, 4, 5, 6 ст.99 ГПК України).

Про призначення експертизи суд постановляє ухвалу, в якій зазначає підстави проведення експертизи, питання, з яких експерт має надати суду висновок, особу (осіб), якій доручено проведення експертизи, перелік матеріалів, що надаються для дослідження, та інші дані, які мають значення для проведення експертизи. Ухвала про призначення експертизи направляється особам, яким доручено проведення експертизи, та учасникам справи. Обєкти та матеріали, що підлягають дослідженню, направляються особі, якій доручено проведення експертизи (провідному експерту або експертній установі). В ухвалі про призначення експертизи суд попереджає експерта про кримінальну відповідальність за завідомо неправдивий висновок та за відмову без поважних причин від виконання покладених на нього обовязків (ч.ч.1, 3, 5 ст.100 ГПК України).

Відповідно до ч.ч.1, 3 ст.102 ГПК України матеріали, необхідні для проведення експертизи, експерту надає суд, якщо експертиза призначена судом, або учасник справи, якщо експертиза проводиться за його замовленням. При призначенні експертизи суд з урахуванням думки учасників справи визначає, які саме матеріали необхідні для проведення експертизи. Суд може також заслухати призначених судом експертів з цього питання. Копії матеріалів, що надаються експерту, можуть залишатися у матеріалах справи. При визначенні матеріалів, що надаються експерту чи експертній установі, суд у необхідних випадках вирішує питання про витребування відповідних матеріалів за правилами, передбаченими цим Кодексом для витребування доказів.

Згідно ч.ч.1, 2 ст.103 ГПК України експертиза проводиться у судовому засіданні або поза межами суду, якщо це потрібно у звязку з характером досліджень, або якщо обєкт досліджень неможливо доставити до суду, або якщо експертиза проводиться за замовленням учасника справи. У разі якщо суд призначив проведення експертизи експертній установі, керівник такої установи доручає проведення експертизи одному або декільком експертам. Ці експерти надають висновок від свого імені і несуть за нього особисту відповідальність.

В Рішенні Європейського суду з прав людини у справі "Дульський проти України" (Заява №61679/00) від 01.06.2006р. зазначено, що експертиза, призначена судом, є одним із засобів встановлення або оцінки фактичних обставин справи і тому складає невідємну частину судової процедури. Більше того, суд вирішує питання щодо отримання додаткових доказів та встановлює строк для їх отримання.

Зупинення провадження у справі тимчасове й повне припинення всіх процесуальних дій у справі, що викликане настанням зазначених у законі причин, що перешкоджають подальшому руху процесу і щодо яких невідомо, коли вони можуть бути усунені. Зупинення провадження у справі на час проведення судової експертизи є правом господарського суду, що зумовлене неможливістю вирішення спору по суті за відсутності висновків про встановлення фактів, які можуть бути встановлені лише експертом.

Таким чином, дії суду відносно призначення у справі експертизи спрямовані саме на дотримання судом повноти та всебічності встановлення обставин справи та дотримання статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року.

Враховуючи те, що позивачем заявлено позовні вимоги про заборону відповідачам здійснювати використання позначення, яке є схожим настільки, що його можна сплутати зі знаком для товарів і послуг позивача, вилучення з цивільного обороту та знищення товару, ввезеного та розмитненого позивачами, через твердження про їх схожість до ступеня змішуваності у сприйнятті споживача, а встановлення ознак ступеню схожості позначень (торговельних марок) є завданням судової експертизи у сфері інтелектуальної власності та відноситься до спеціальних знань, суд вбачає підстави для призначення у даній справі судової експертизи у сфері інтелектуальної власності щодо встановлення ознак схожості позначень, внаслідок чого відповідне клопотання позивача підлягає судом задоволенню.

Керуючись ст.ст.99, 234 Господарського процесуального кодексу України (в редакції Закону України №2147-VIII від 03.10.2017р.), суд

ПОСТАНОВИВ:

1. Задовольнити клопотання New Balance Athletics, Inc від 04.04.2018р. за вх.№2-1880/18, уточнене згідно клопотання від 23.04.2018р. за вх.№8379/18, про призначення у справі судової експертизи.

2. Призначити проведення судової експертизи у сфері інтелектуальної власності.

3. На розгляд судової експертизи у сфері інтелектуальної власності поставити наступні запитання: 1) Чи є позначення, використані на товарі (5 пар: Артикул А 1718-1; А 1718-2; А1718-3; А1718-4; А 1718-5), який ввозився на митну територію України в зоні діяльності Одеської митниці ДФС за попередньою митною декларацією ІМ 40 ЕЕ від 09.06.2017р. ЦА 125110/2017/436441 (взуття повсякденне на підошві та з верхом з полімерних матеріалів, кросівки чоловічі з довжиною устілки більш як 24 см) тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати зі знаком для товарів і послуг «N» за свідоцтвом України 169982 ?

2 ) Чи є позначення, використані на товарі (5 пар: Артикул А 1718-1; А 1718-2; А1718-3; А1718-4; А 1718-5), який ввозився на митну територію України в зоні діяльності Одеської митниці ДФС за попередньою митною декларацією ІМ 40 ЕЕ від 09.06.2017р. ЦА 125110/2017/436441 (взуття повсякденне на підошві та з верхом з полімерних матеріалів, кросівки чоловічі з довжиною устілки більш як 24 см) такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послуги ?

4. Проведення судової експертизи у сфері інтелектуальної власності доручити Науково-дослідному центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України.

5. Надіслати справу №916/202/18 Науково-дослідному центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України.

6. Витрати по оплаті судової експертизи покласти на New Balance Athletics, Inc.

7. Попередити експертів та залучених фахівців про кримінальну відповідальність згідно ст.ст.384, 385 КК України.

8. У відповідності до ч.1 ст.235 ГПК України ухвала набрала законної сили 23.04.2018р. та у відповідності до ч.2 ст.254, п.11 ч.1 ст.255 ГПК України підлягає оскарженню в апеляційному порядку шляхом подання апеляційної скарги до Одеського апеляційного господарського суду через Господарський суд Одеської області протягом десяти днів з дня її винесення.

9. Повну ухвалу складено 25.04.2018р.

Суддя І.А. Малярчук