РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Київ

11.04.2018 р.Справа № 910/12809/17

За позовом Toyo Tire & Rubber Co.,Ltd

до 1) Міністерства економічного розвитку і торгівлі України

2) Товариства з обмеженою відповідальністю "Трейдмарк Сервіс"

про визнання недійсними свідоцтв України №40212 та №142291

Суддя Зеленіна Н.І.

Секретар судового засідання Ліпіна В.В.,

Представники сторін: відповідно до протоколу судового засідання.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Компанія Toyo Tire & Rubber Co.,Ltd звернулась до господарського суду міста Києва з позовною заявою до Міністерства економічного розвитку і торгівлі України та Товариства з обмеженою відповідальністю "Трейдмарк Сервіс" про визнання недійсними свідоцтв України №40212 та №142291.

Позовні вимоги у даній справі мотивовані тим, що знаки відповідача-2 за оскаржуваними Свідоцтвами України №40212 та №142291 не відповідають умовам надання правової охорони, оскільки є схожими до ступеня змішування із знаком "TOYO", який був визнаний добре відомим на території України для товарів 12 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг "автомобільні шини" з 01.06.2003 р., відповідно до рішення Солом'янського районного суду м. Києва у справі № 760/7328/17 (провадження № 2/760/3954/17) від 16.06.2017 р.

Ухвалою суду від 03.08.2017 р. порушено провадження у справі, розгляд справи призначено на 06.09.2017 р.

У судовому засіданні 06.09.2017 р. представник відповідача-1 подав відзив на позовну заяву.

Ухвалою суду від 06.09.2017 р. розгляд справи відкладено на 20.09.2017 р.

Ухвалою суду від 20.09.2017 р. продовжено строк вирішення спору у справі на 15 днів, розгляд справи відкладено на 12.10.2017 р.

Ухвалою суду від 12.10.2017 р. розгляд справи відкладено на 25.10.2017 р.

24.10.2017 р. від позивача надійшло клопотання про призначення у справі судової експертизи.

Ухвалами від 25.10.2017 р. у справі призначено судову експертизу у сфері інтелектуальної власності, проведення якої доручено атестованому судовому експерту у сфері інтелектуальної власності Жилі Богдану Володимировичу; та зупинено провадження у справі до надходження матеріалів справи від судового експерта.

До господарського суду міста Києва з експертної установи надійшли матеріали справи з висновком експертного дослідження.

Ухвалою від 05.02.2018 р. поновлено провадження у справі та, у зв'язку з набранням з 15.12.2017 р. чинності Законом України від 03.10.2017 р. №2147-VIII, яким зокрема, Господарський процесуальний кодекс України викладено у новій редакції, ухвалено розглядати справу за правилами загального позовного провадження; підготовче засідання призначено на 06.03.2018 р.

06.03.2018 р. від позивача надійшли письмові пояснення по справі з урахуванням висновку експерта.

Протокольною ухвалою від 06.03.2018 р. закрито підготовче провадження та призначено справу до судового розгляду по суті на 28.03.2018 р.

Протокольною ухвалою від 28.03.2018 р. відкладено судове засідання з розгляду справи по суті на 11.04.2018 р.

У судовому засіданні 11.04.2018 р. представник позивача підтримав позовні вимоги у повному обсязі.

Представник Міністерства економічного розвитку і торгівлі України проти позову заперечив з підстав, викладених у відзиві.

Представник Товариства з обмеженою відповідальністю "Трейдмарк Сервіс" у судове засідання вкотре не з'явився, про причини неявки суд не повідомив; про дату, час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином.

У судовому засіданні 11.04.2018 р. оголошено вступну та резолютивну частини рішення.

Дослідивши наявні в справі матеріали, заслухавши пояснення представників позивача та відповідача-1, всебічно і повно з'ясувавши всі фактичні дані, на яких ґрунтуються позовні вимоги та заперечення, об'єктивно оцінивши докази, які мають значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, суд встановив наступне.

Компанія Toyo Tire & Rubber Co.,Ltd (надалі - позивач) є власником знака "TOYO", який було визнано добре відомим на території України для товарів 12 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг "автомобільні шини" з 01.06.2003 р., що встановлено рішенням Солом'янського районного суду м. Києва у справі № 760/7328/17 (провадження № 2/760/3954/17) від 16.06.2017 р.

Звертаючись до суду з даним позовом, Компанія Toyo Tire & Rubber Co.,Ltd вказує, що Міністерством економічного розвитку і торгівлі України (відповідач-1), за Товариством з обмеженою відповідальністю "Трейдмарк Сервіс" зареєстровано знаки для товарів і послуг "TOYO", про що видано Свідоцтва України №40212 від 17.05.2004 р. (дата подання заявки - 18.08.2003 р.), та №142291 від 10.08.2011 р. (дата подання заявки m 2010 00033 - 04.01.2010 р.).

При цьому, позивач зазначає, що реєстрація знаків для товарів і послуг "TOYO" за відповідачем-2 на підставі Свідоцтв України №40212 та №142291 порушує права позивача, оскільки такі знак є схожими настільки, що їх можна сплутати, зі знаком "TOYO", який було визнано добре відомим на території України відносно Компанії Toyo Tire & Rubber Co.,Ltd.

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України проти позову заперечує та зазначає, що спірні знаки для товарів і послуг "TOYO" за Свідоцтвами України №40212 та №142291 було зареєстровано з дотриманням вимог чинного законодавства України.

Відповідно до ст. ст. 15, 16 Цивільного кодексу України, кожна особа має право на захист свого цивільного права у разі його порушення, невизнання або оспорювання. Кожна особа має право на захист свого інтересу, який не суперечить загальним засадам цивільного законодавства. Кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого особистого немайнового або майнового права та інтересу.

Згідно з частиною другою статті 124 Конституції України юрисдикція судів поширюється на всі правовідносини в державі.

Відповідно до статті 25 Закону охорона прав на добре відомий знак здійснюється згідно з статтею 6 bis Паризької конвенції про охорону промислової власності та цим Законом на підставі визнання знака добре відомим Апеляційною палатою або судом.

У статті 6 bis Паризької конвенції про охорону промислової власності від 20.03.1883 зазначено, що країни Союзу зобов'язуються чи з ініціативи адміністрації, якщо це допускається законодавством даної країни, чи за клопотанням зацікавленої особи відхиляти або визнавати недійсною реєстрацію і забороняти застосування товарного знака, що становить відтворення, імітацію чи переклад іншого знака, здатні викликати змішування зі знаком, що за визначенням компетентного органу країни реєстрації чи країни застосування вже є у цій країні загальновідомим як знак особи, що користується привілеями цієї Конвенції, і використовується для ідентичних або подібних продуктів. Це положення поширюється і на ті випадки, коли істотна складова частина знака становить відтворення такого загальновідомого знака чи імітацію, здатну викликати змішування з ним.

Відповідно до статті 25 Закону України "Про охорону знаків для товарів і послуг" охорона прав на добре відомий знак здійснюється згідно з статтею 6 bis Паризької конвенції про охорону промислової власності та цим Законом.

Як вбачається з матеріалів справи, рішенням Солом'янського районного суду м. Києва у справі № 760/7328/17 (провадження № 2/760/3954/17) від 16.06.2017 р. визнано торговельну марку "TOYO" добре відомою на території України для товарів 12 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг "автомобільні шини" з 01.06.2003 р., відносно Компанії Toyo Tire & Rubber Co.,Ltd.

Статтею 6 bis Паризької конвенції про охорону промислової власності передбачено, що Країни Союзу зобов'язуються чи з ініціативи адміністрації, якщо це допускається законодавством даної країни, чи за клопотанням зацікавленої особи відхиляти або визнавати недійсною реєстрацію і забороняти застосування товарного знака, що становить відтворення, імітацію чи переклад іншого знака, здатні викликати змішування зі знаком, що за визначенням компетентного органу країни реєстрації чи країни застосування вже є у цій країні загальновідомим як знак особи, що користується привілеями цієї Конвенції, і використовується для ідентичних або подібних продуктів. Це положення поширюється і на ті випадки, коли істотна складова частина знака становить відтворення такого загальновідомого знака чи імітацію, здатну викликати змішування з ним. Для подання вимоги про скасування такого знака надається строк не менше п'яти років, що вираховується від дати реєстрації знака. Країни Союзу мають право встановити строк, протягом якого може вимагатися заборона застосування знака. Строк не встановлюється для подання вимоги про скасування чи заборону застосування знаків, зареєстрованих чи таких, що використовуються недобросовісно.

Таким чином, права позивача на торговельну марку "TOYO" підлягають правовій охороні, згідно зі ст. 25 ЗУ «Про охорону знаків для товарів і послуг» та ст. 6 bis Паризької конвенції про охорону промислової власності.

Статтею 418 ЦК України визначено, що право інтелектуальної власності - це право особи на результат інтелектуальної, творчої діяльності або на інший об'єкт права інтелектуальної власності, визначений цим Кодексом та іншим законом. Право інтелектуальної власності становлять особисті немайнові права інтелектуальної власності та (або) майнові права інтелектуальної власності, зміст яких щодо певних об'єктів права інтелектуальної власності визначається цим Кодексом та іншим законом. Право інтелектуальної власності є непорушним. Ніхто не може бути позбавлений права інтелектуальної власності чи обмежений у його здійсненні, крім випадків, передбачених законом.

Згідно зі ст. 420 Кодексу, до об'єктів права інтелектуальної власності, зокрема, належать комерційні (фірмові) найменування, торговельні марки (знаки для товарів і послуг), географічні зазначення.

За приписами ст. 424 Кодексу, майновими правами інтелектуальної власності є:

1) право на використання об'єкта права інтелектуальної власності;

2) виключне право дозволяти використання об'єкта права інтелектуальної власності;

3) виключне право перешкоджати неправомірному використанню об'єкта права інтелектуальної власності, в тому числі забороняти таке використання;

4) інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом.

Статтею 426 ЦК України передбачено, що особа, яка має виключне право дозволяти використання об'єкта права інтелектуальної власності, може використовувати цей об'єкт на власний розсуд, з додержанням при цьому прав інших осіб. Використання об'єкта права інтелектуальної власності іншою особою здійснюється з дозволу особи, яка має виключне право дозволяти використання об'єкта права інтелектуальної власності, крім випадків правомірного використання без такого дозволу, передбачених цим Кодексом та іншим законом. Умови надання дозволу (видачі ліцензії) на використання об'єкта права інтелектуальної власності можуть бути визначені ліцензійним договором, який укладається з додержанням вимог цього Кодексу та іншого закону.

Частинами 2, 4 статті 5 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» встановлено, що об'єктом знака може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, у тому числі власні імена, літери, цифри, зображувальні елементи, кольори та комбінації кольорів, а також будь-яка комбінація таких позначень. Обсяг правової охорони, що надається, визначається зображенням знака та переліком товарів і послуг, внесеними до Реєстру, і засвідчується свідоцтвом з наведеними у ньому копією внесеного до Реєстру зображення знака та переліком товарів і послуг.

Виходячи з положень ч. 1 ст. 19 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» свідоцтво може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково, зокрема, у разі:

а) невідповідності зареєстрованого знака умовам надання правової охорони;

в) видачі свідоцтва внаслідок подання заявки з порушенням прав інших осіб.

Як роз'яснено п. 63 постанови Пленуму Вищого господарського суду України від 17.10.2012 р. № 12 «Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності», порушенням прав на знак, зокрема, визнається введення в цивільний оборот позначень, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати із: знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім'я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг; знаками інших осіб, якщо ці знаки охороняються без реєстрації на підставі міжнародних договорів, учасником яких є Україна, зокрема знаками, визнаними добре відомими відповідно до статті 6 bis Паризької конвенції про охорону промислової власності; фірмовими найменуваннями, що відомі в Україні і належать іншим особам, які одержали право на них до дати подання заявки щодо таких же або споріднених з ними товарів і послуг; кваліфікованими зазначеннями походження товарів.

З огляду на предмет спору у справі, підстав позову та заперечень проти заявлених вимог, суд дійшов висновку про те, що для встановлення відповідності спірного Свідоцтва умовам надання правової охорони, необхідні спеціальні знання, у зв'язку з чим ухвалою суду від 25.10.2017 р. було призначено судову експертизу у сфері інтелектуальної власності, проведення якої доручено атестованому судовому експерту у сфері інтелектуальної власності Жилі Богдану Володимировичу (свідоцтво атестованого судового експерта НОМЕР_1, видане центральною експертно-кваліфікаційною комісією Міністерства юстиції України від 19 лютого 2016 р. № 14).

За результатом проведеного дослідження судовим експертом Жилою Б.В. складено Висновок №114 від 14.12.2017 р., відповідно до якого встановлено наступні обставини:

1. Знак для товарів і послуг за Свідоцтвом України № 40212 є схожим настільки, що його можна сплутати із знаком "TOYO", визнаним в Україні добре відомим на ім'я Тойо Тайєр енд Раббер Ко., Лтд.

Знак для товарів і послуг за Свідоцтвом України № 142291 є схожим настільки, що його можна сплутати із знаком "TOYO", визнаним в Україні добре відомим на ім'я Тойо Тайєр енд Раббер Ко., Лтд.

2. Всі товари 12 класу МКТП, для яких зареєстровано знак для товарів і послуг за Свідоцтвом України № 40212, є такими самими або спорідненими з товарами, відносно яких визнаний на ім'я Тойо Тайєр енд Раббер Ко., Лтд. добре відомим знак "TOYO".

Всі товари та послуги 12, 35 та 37 класів МКТП, для яких зареєстровано знак для товарів і послуг за Свідоцтвом України № 142291, є такими самими або спорідненими з товарами, відносно яких визнаний на ім'я Тойо Тайєр енд Раббер Ко., Лтд. добре відомим знак "TOYO".

Таким чином, належними і допустимими доказами підтверджується реєстрація знаків для товарів і послуг "TOYO" за Свідоцтвами України №40212 та № 142291, з порушенням прав позивача, як власника добре відомого в Україні знака "TOYO".

Як встановлено ст. ст. 73, 74 Господарського процесуального кодексу України, доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи. Кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень. Докази подаються сторонами та іншими учасниками справи.

Статтею 79 Кодексу передбачено, що достатніми є докази, які у своїй сукупності дають змогу дійти висновку про наявність або відсутність обставин справи, які входять до предмета доказування. Питання про достатність доказів для встановлення обставин, що мають значення для справи, суд вирішує відповідно до свого внутрішнього переконання.

В порядку, передбаченому ст. 86 Господарського процесуального кодексу України, суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об'єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів. Жодні докази не мають для суду заздалегідь встановленої сили. Суд оцінює належність, допустимість, достовірність кожного доказу окремо, а також достатність і взаємний зв'язок доказів у їх сукупності. Суд надає оцінку як зібраним у справі доказам в цілому, так і кожному доказу (групі однотипних доказів), який міститься у справі, мотивує відхилення або врахування кожного доказу (групи доказів).

Враховуючи вищевикладене, суд вважає позовні вимоги обґрунтованими, підтвердженими наявними в матеріалах справи доказами та не спростованими належним чином та у встановленому законом порядку відповідачами, а відтак такими, що підлягають задоволенню у повному обсязі.

Відповідно до ст. 129 Господарського процесуального кодексу України, судові витрати, понесені позивачем (судовий збір та витрати на оплату експертизи), покладаються на відповідача-2 (Товариство з обмеженою відповідальністю "Трейдмарк Сервіс").

Керуючись ст. ст. 2, 74, 76-80, 129, 236-242 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд міста Києва, -

В И Р І Ш И В:

1. Позов задовольнити повністю.

2. Визнати Свідоцтво України на знак для товарів та послуг № 40212 від 17.05.2004 р. недійсним повністю для всіх товарів і послуг 12 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг, для яких даний знак зареєстрований.

3. Визнати Свідоцтво України на знак для товарів та послуг № 142291 від 10.08.2011 р. недійсним повністю для всіх товарів і послуг 12, 35 та 37 класів Міжнародної класифікації товарів і послуг, для яких даний знак зареєстрований.

4. Зобов'язати Міністерство економічного розвитку і торгівлі України (01008, м. Київ, вул. М.Грушевського, 12/2; ) внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів та послуг відомості щодо визнання недійним повністю Свідоцтва України на знак для товарів та послуг № 40212 від 17.05.2004 р. стосовно всіх товарів і послуг 12 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені "Промислова власність".

5. Зобов'язати Міністерство економічного розвитку і торгівлі України (01008, м. Київ, вул. М.Грушевського, 12/2; ) внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів та послуг відомості щодо визнання недійним повністю Свідоцтва України на знак для товарів та послуг № 142291 від 10.08.2011 р. стосовно всіх товарів і послуг 12, 35 та 37 класів Міжнародної класифікації товарів і послуг та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені "Промислова власність".

6. Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю "Трейдмарк Сервіс" (49026, м. Дніпро, вул. Кільченська, буд. 1, кімната 3; ) на користь Компанії Toyo Tire & Rubber Co.,Ltd (17-18, Edobori 1-chome, Nishi-ku,Osaka-shi, Osaka 550-8661 (JP)/17-18, Едоборі 1-чом, Ніші- ку,Осака-ші, Осака 550-8661 (Японія) 6 400 (шість тисяч чотириста) грн. 00 коп. судового збору та 17 856 (сімнадцять тисяч вісімсот п'ятдесят шість) грн. 00 коп. витрат на оплату вартості судової експертизи.

На рішення може бути подано апеляційну скаргу протягом 20 днів з дня проголошення.

Рішення набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо її не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду за наслідками апеляційного перегляду.

Повний текст рішення складено 25.04.2018 р.

Суддя Н.І. Зеленіна