КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"19" березня 2018 р. Справа№ 910/20705/16

Київський апеляційний господарський суд у складі колегії суддів:

головуючого: Пантелієнка В.О.

суддів: Остапенка О.М.

Доманської М.Л.

за участю секретаря Гуліди А.О.

та представників:

від позивача - Кривко Ю.М. - дов. б/н від 14.02.2018р.;

від відповідача - Ткачов Ю.В. - дов. №0312/01 від 12.03.2018р.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю (далі - ТОВ) "Промат Україна"

на рішення господарського суду м.Києва від 24.10.2017р.

(повний текст складено 07.11.2017р.)

у справі №910/20705/16 (суддя Мандриченко О.В.)

за позовом ТОВ "Промат Україна"

до Товариства з обмеженою відповідальністю (далі - ТОВ) "МІК"

про стягнення 1 127 500 грн.

ВСТАНОВИВ:

Рішенням господарського суду м.Києва від 24.10.2017р. у справі №910/20705/16 у задоволенні позову відмовлено повністю.

Не погоджуючись з винесеним рішенням суду, ТОВ "Промат Україна" подало апеляційну скаргу, в якій просить скасувати рішення господарського суду м.Києва від 24.10.2017р., позов ТОВ "Промат Україна" задовольнити повністю.

У відзиві на апеляційну скаргу ТОВ "МІК" просить відмовити ТОВ "Промат Україна" у задоволенні апеляційної скарги, а рішення господарського суду м.Києва від 24.10.2017р. залишити без змін.

Ухвалою Київського апеляційного господарського суду від 19.01.2018р. відкрито апеляційне провадження за апеляційною скаргою ТОВ "Промат Україна" і призначено її до розгляду на 19.02.2018р.

Ухвалою Київського апеляційного господарського суду від 19.02.2018р. розгляд справи №910/20705/16 відкладено на 19.03.2018р. згідно ст. 270 ГПК України.

Розглянувши доводи апеляційної скарги, перевіривши матеріали справи, заслухавши пояснення представників позивача та відповідача, дослідивши докази, проаналізувавши на підставі встановлених фактичних обставин справи правильність застосування судом першої інстанції норм законодавства, Київський апеляційний господарський суд вважає, що апеляційна скарга не підлягає задоволенню з наступних підстав.

З 15.12.2017р. набрав чинності Господарський процесуальний кодекс України в редакції Закону України від 03.10.2017р. № 2147-VIII (далі - ГПК України).

Відповідно до п. 9 ч. 1 розділу ХІ "Перехідні положення" ГПК України справи у судах першої та апеляційної інстанцій, провадження у яких порушено до набрання чинності цією редакцією Кодексу, розглядаються за правилами, що діють після набрання чинності цією редакцією Кодексу.

До господарського суду м.Києва із позовною заявою звернулося ТОВ "Промат Україна" до ТОВ "МІК" з вимогами про: визнання порушеними зі сторони відповідача своїх прав на товарний знак "Феникс® СТВ" за свідоцтвом № 108381 шляхом незаконного використання; стягнення 1 127 500,00 грн., отриманих відповідачем внаслідок порушення прав інтелектуальної власності; опублікування в засобах масової інформації відомостей про порушення названого права Товариством з обмеженою відповідальністю "МІК" та змісту судового рішення щодо такого порушення.

Товариство з обмеженою відповідальністю "Промат Україна" є юридичною особою за законодавством України, місцезнаходженням якої є: м. Київ, вул. Чапаєва/І. Франка, 2/16, підв. прим. 44, основним видом діяльності за КВЕД: оптова торгівля іншими проміжними продуктами, засновником є Компанія з обмеженою відповідальністю "Промат Інтернешнл" (Бельгія).

Матеріалами справи підтверджується, що 25.06.2009р. в Державному реєстрі свідоцтв України на знаки для товарів і послуг було зареєстровано знак для товарів і послуг за заявкою m2007 13783 від 17.08.2007р. з графічним зображенням, позначеним на письмі "ФЕНИКС" (а.с. 15 том 1) за класом 2 та 19, про що видано відповідне свідоцтво № 108381. Власником знаку вказано Товариство з обмеженою відповідальністю "А+В" Укрвїна" (вул. Чапаєва/Франка, 2/16, прим. 44, м. Київ, 01030 (UA).

Згідно з випискою з Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг від 10.01.2013р. та рішення Державної служби інтелектуальної власності України від 24.12.2012р. № 13893 відбулася передача права власності на знаки для товарів і послуг класів 2, 19, 35 від Товариства з обмеженою відповідальністю "А+В" Україна" на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "ПТК "А плюс В Україна", як правонаступнику власника свідоцтв України № 105868 та № 108381 згідно з договором про передачу права власності на знаки для товарів і послуг від 02.11.2012р. (а.с.18-19 том 1).

Місцевим судом встановлено і матеріалами справи підтверджується, що державна реєстрація новоутвореної шляхом створення юридичної особи Товариства з обмеженою відповідальністю "ПТК "А плюс В Україна", ідентифікаційний код 37472303, відбулася 10.02.2011р.

Відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, 14.05.2013р. відбулася реєстраційна дія "зміна додаткової інформації про юридичну особу. Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов'язані зі змінами до установчих документів"; 28.05.2013р. - "зміна видів діяльності" Товариства з обмеженою відповідальністю "ПТК "А плюс В Україна", ідентифікаційний код 37472303.

ТОВ "Промат Україна", ідентифікаційний код 37472303 як юридичну особу було зареєстровано 10.02.2011р. і враховуючи відомості, що містяться в Єдиному державну реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, ТОВ "Промат Україна" та ТОВ "ПТК "А плюс В Україна" є однією і тією ж самою юридичною особою, яка змінила найменування.

29.07.2013р. між позивачем та відповідачем було укладено договір довгострокової поставки № 29/07-01 (а.с.20-22 том 1), за умовами якого позивач зобов'язався протягом 2013 року поставляти відповідачеві вогнезахисні матеріали, а відповідач зобов'язався приймати товар та оплачувати його.

З матеріалів справи вбачається, що за цим договором № 29/07-01 позивач поставив відповідачеві у липні та жовтні 2013 року вогнезахисний склад у відрах Феникс СТВ загальною кількістю 650 кг на суму 45 499,80 грн. (а.с.24-25 том 1).

02.01.2014р., за наслідками тендеру на поставку будівельних матеріалів, між відповідачем (постачальник) та Публічним акціонерним товариством "Металургійний комбінат "Азовсталь" (покупець) було укладено договір на придбання матеріально-технічних ресурсів № 06/600-66. Згідно з указаним договором та специфікаціями до нього відповідач зобов'язався поставити Публічному акціонерному товариству "Металургійний комбінат "Азовсталь", серед іншого, вогнезахисні матеріали, зокрема, вогнезахисний склад Фенікс СТВ у кількості 13 750 кг ТУ 5768-014-11 (а.с.162-169 том 1).

09.04.2014р. відповідачем було укладено з приватним підприємцем Садовим С.В. договір на поставку з Російської Федерації вогнезахисного складу "Фенікс СТВ", який у свою чергу Садовий С.В. закупив у виробника - Товариства з обмеженою відповідальністю "ПТК А плюс В" (юридична особа за законодавством Російської Федерації) (а.с.113-116 том 2).

Цей товар був ввезений на митну територію України у травні 2014 року, що підтверджується належним чином засвідченою копією митної декларації, приєднаної до матеріалів справи, маркований як препарати вогнезахисні, які використовуються у будівництві: вогнезахисний состав "Феникс СТВ" - 13 750 кг ТУ 5768-014-11, що є суспензією газоутворюючих і піноутворюючих наповнювачів з цільовими добавками в синтетичному плівкоутворювальному розчині.

Місцевим судом було встановлено, що зазначений товар був придбаний ТОВ "МІК" для поставки Публічному акціонерному товариству "Металургійний комбінат "Азовсталь" за договором від 02.01.2014р. з підтвердженням відповідності такого товару необхідним стандартам та вимогам якості за сертифікатом відповідності № UA1.016.0219890-12 (а.с.29-33 том 1).

Сертифікат відповідності № UA1.016.0219890-12 був виданий Державним центом сертифікації Міністерства економічного розвитку і торгівлі України Товариству з обмеженою відповідальністю "А+В Балтика" (Росія), терміном з 04.12.2012р. до 14.02.2017р. на продукцію його власного виробництва: вогнезахисна речовина (суміш для вогнезахисного покриття) "Феникс® СТВ", що спочується для сталевих конструкцій (діапазон товщини покриву від 0,18 мм до 1,21 мм, діапазон коефіцієнтів перерізу сталевої конструкції від 68 м-1 до 350 м-1).

У зв'язку з неналежним виконанням Публічним акціонерним товариством "Металургійний комбінат "Азовсталь" грошових зобов'язань з оплати вартості товару за договором від 02.01.2014, відповідач звертався до суду з позовом про стягнення боргу.

Рішенням Антимонопольного комітету України від 08.11.2016р. № 486-6 "Про порушення законодавства про захист від недобросовісної конкуренції та накладення штрафу" (а.с.83-89 том 1) ТОВ "Промат Україна" було визнане таким, що вчинило порушення, передбачене ст. 8 Закону України "Про захист від недобросовісної конкуренції" у вигляді дискредитації суб'єкта господарювання шляхом поширення неправдивих відомостей про якість та походження вогнезахисного складу "Фенікс СТВ", який постачався ТОВ "МІК" відповідно до договору від 02.01.2014р. № 06/600-66 на придбання матеріально-технічних ресурсів, укладеного з ПАТ "Металургійний комбінат "Азовсталь". Антимонопольним комітетом України було встановлено, що ТОВ "Промат Україна", надіславши ПАТ "Металургійний комбінат "Азовсталь" листи від 27.05.2014р. № 109 та від 13.11.2014р. № 200, поширило неправдиві відомості про якість та походження вогнезахисного складу "Фенікс СТВ", який відповідач постачав ПАТ "Металургійний комбінат "Азовсталь", тобто дискредитував суб'єкта господарювання.

Місцевим судом правильно вказано, що обставини справи не дають підстав вести мову про те, що відповідач використав належний позивачеві товарний знак, порушив права позивача та діюче законодавство, адже доказів на підтвердження таких фактів в матеріалах справи немає, відповідач не маркував спірний товар належним позивачеві знаком для товарів і послуг та не використовував його будь-яким забороненим способом.

Відповідач законним шляхом придбав та ввіз на митну територію України промислові товари, які у подальшому стали предметом договору поставки, укладеного з ПАТ "Металургійний комбінат "Азовсталь" за наслідками оголошеного тендеру.

Такі товари були куплені відповідачем у виробника - Товариства з обмеженою відповідальністю "А+В Балтика", реалізацією продукції якого в Україні займається позивач, стверджуючи, що він є ексклюзивним її дистриб'ютором. Разом з тим, діюче законодавство не визначає такі дії як порушення прав інтелектуальної власності.

Знаки для товарів і послуг віднесені законодавцем до об'єктів інтелектуальної власності згідно з ст. 420 Цивільного кодексу України та Законом України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг".

Відповідно до ст. 1 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" знак - це позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб.

Згідно з ч. 3 ст. 5 цього ж Закону право власності на знак засвідчується свідоцтвом.

За приписами ч. 4 ст. 16 ст. 1 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" використанням знака визнається нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов'язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення); застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстровано; застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет.

Знак визнається використаним, якщо його застосовано у формі зареєстрованого знака, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованого знака лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності знака.

Свідоцтво надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди, якщо інше не передбачено цим Законом зареєстрований знак стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг; зареєстрований знак стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги; позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг, якщо внаслідок такого використання ці позначення і знак можна сплутати; позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги, або ці позначення і знак можна сплутати (ч. 5 ст. 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг").

Як передбачено ч. 6 ст. 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" виключне право власника свідоцтва забороняти іншим особам використовувати без його згоди зареєстрований знак не поширюється, зокрема, на використання знака для товару, введеного під цим знаком у цивільний оборот власником свідоцтва чи за його згодою, за умови, що власник свідоцтва не має вагомих підстав забороняти таке використання у зв'язку з подальшим продажем товару, серед іншого, у разі зміни або погіршення стану товару після введення його в цивільний оборот.

Таким чином, у випадку введення товару з відповідною торговельною маркою в цивільний обіг власником цієї марки, наступний перепродаж цього товару вже не потребує дозволу власника цієї марки та не може бути ним обмежений або заборонений за умови дотримання особами, що здійснюють подальший перепродаж товару, вимог щодо незмінності якості цього товару.

У теорії виділяють три підходи до принципу вичерпання прав: міжнародний, регіональний та національний.

Міжнародний принцип вичерпання прав зводиться до права власника забороняти використання торговельної марки, що вичерпується після продажу товару, незалежно від того, в якій з країн товар було введено в цивільний обіг (тобто у випадку введення товару з відповідною торговельною маркою в цивільний обіг у будь-якій країні власником цієї торговельної марки, наступний перепродаж цього товару на території будь-якої іншої країни, де його права також охороняються, вже не може бути ним обмежений або заборонений).

Згідно з регіональним принципом вичерпання прав, право власника торговельної марки забороняти її використання вичерпується на території певного регіону після того, як товари були введені в цивільний обіг на території іншого регіону (діє в країнах, які пов'язані регіональною угодою).

Національний принцип вичерпання прав передбачає вичерпання прав для кожної країни окремо (навіть якщо товари вже були введені в обіг на території інших держав, їх імпорт та продаж на території держави, яка слідує національному принципу вичерпання прав, може здійснюватися лише за згодою власника торговельної марки або уповноваженої ним особи).

Вибір конкретного принципу вичерпання прав належить до компетенції законодавця та має бути зафіксований у законі.

Приписи ч. 6 ст. 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" не пов'язують вичерпання прав власника торговельної марки з введенням ним товару (або за його згодою) в цивільний оборот виключно на території України. Отже, введення власником торговельної марки (або за його згодою) товару під відповідним знаком для товарів і послуг у цивільний оборот може бути здійснено і на території іншої держави (держав), після чого власник не може обмежити або заборонити наступний перепродаж цього товару на території іншої країни, де його права також охороняються (у тому числі на території України). Зазначене, за відсутності територіальних обмежень, дає підстави стверджувати про існування в Україні міжнародного підходу до вичерпання прав.

Отже, особа, яка ввела у цивільний оборот вогнезахисний склад "Феникс СТВ" (або ж "Феникс® СТВ" - у документації використовується обидва позначення) на території будь-якої іншої держави, не має права заперечувати проти використання без згоди позивача зареєстрованого знака під час пропонування до продажу такого товару на території України.

Товар, випущений у цивільний оборот Товариством з обмеженою відповідальністю "А+В Балтика" має власний сертифікат відповідності для його обігу в Україні та власний, зареєстрований на території Росії знак для товарів і послуг за свідоцтвом № 299838 за класами 2 та 19, відомості про який є загальнодоступними - http://www.1.fips.ru/fips_servl/fips_servlet.

Судом першої інстанції правильно зазначено, що у випадку спірних правовідносин сторін, позивач не має права забороняти використовувати цей знак для товарів в послуг, оскільки його права на нього не розповсюджуються (свідоцтвом від 25.6.2009р. № 108381 засвідчуються права позивача на знак "ФЕНИКС", де перед написом міститься графічне зображення (а.с. 15том 1).

Відповідно до ст. 16 Цивільного кодексу України кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого особистого немайнового або майнового права та інтересу. Способами захисту цивільних прав та інтересів можуть бути: визнання права; визнання правочину недійсним; припинення дії, яка порушує право; відновлення становища, яке існувало до порушення; примусове виконання обов'язку в натурі; зміна правовідношення; припинення правовідношення; відшкодування збитків та інші способи відшкодування майнової шкоди; відшкодування моральної (немайнової) шкоди; визнання незаконними рішення, дій чи бездіяльності органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим або органу місцевого самоврядування, їхніх посадових і службових осіб.

Отже, законодавством не передбачено такого способу захисту порушеного права у господарському суді як: визнання права на товарний знак порушеним та стягнення доходу, отриманого внаслідок порушеного права.

Відповідно до ст. 22 Цивільного кодексу України особа, якій завдано збитків у результаті порушення її цивільного права, має право на їх відшкодування.

Збитками є: втрати, яких особа зазнала у зв'язку зі знищенням або пошкодженням речі, а також витрати, які особа зробила або мусить зробити для відновлення свого порушеного права (реальні збитки); доходи, які особа могла б реально одержати за звичайних обставин, якби її право не було порушене (упущена вигода).

Згідно зі ст. 224 Господарського кодексу України, учасник господарських відносин, який порушив господарське зобов'язання або установлені вимоги щодо здійснення господарської діяльності, повинен відшкодувати завдані цим збитки суб'єкту, права або законні інтереси якого порушено. Під збитками розуміються витрати, зроблені управненою стороною, втрата або пошкодження її майна, а також не одержані нею доходи, які управнена сторона одержала б у разі належного виконання зобов'язання або додержання правил здійснення господарської діяльності другою стороною.

До складу збитків, що підлягають відшкодуванню особою, яка допустила господарське правопорушення, ст. 225 Господарського кодексу України включає вартість втраченого, пошкодженого або знищеного майна, визначена відповідно до вимог законодавства; додаткові витрати (штрафні санкції, сплачені іншим суб'єктам, вартість додаткових робіт, додатково витрачених матеріалів тощо), понесені стороною, яка зазнала збитків внаслідок порушення зобов'язання другою стороною; неодержаний прибуток (втрачена вигода), на який сторона, яка зазнала збитків, мала право розраховувати у разі належного виконання зобов'язання другою стороною; матеріальна компенсація моральної шкоди у випадках, передбачених законом.

Для застосування такої міри правової відповідальності, як відшкодування збитків, необхідною є наявність всіх чотирьох умов відповідальності, а саме: протиправна поведінка боржника, яка проявляється у невиконанні або неналежному виконанні ним зобов'язання; наявність збитків; причинний зв'язок між протиправною поведінкою та завданими збитками, що означає, що збитки мають бути наслідком саме даного порушення боржником зобов'язання, а не якихось інших обставин, зокрема дій самого кредитора або третіх осіб; вина боржника.

З огляду на вищевикладене, суд першої інстанції законно і обґрунтовано повністю відхилив позовні вимоги ТОВ "Промат Україна"

Відповідно до статті 74 Господарського процесуального кодексу України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень. Докази подаються сторонами та іншими учасниками судового процесу.

За таких обставин, Київський апеляційний господарський суд не вбачає підстав для задоволення апеляційної скарги, зміни чи скасування рішення суду першої інстанції.

Керуючись ст.ст. 240, 269, 270, 275, 276, 282, 283 ГПК України, Київський апеляційний господарський суд, -

ПОСТАНОВИВ:

Апеляційну скаргу ТОВ "Промат Україна" залишити без задоволення, а рішення господарського суду м.Києва від 24.10.2017р. у справі №910/20705/16 - без змін.

Справу №910/20705/16 повернути до господарського суду м.Києва.

Постанова апеляційного господарського суду набирає законної сили з дня її прийняття. Постанову Київського апеляційного господарського суду може бути оскаржено до Верховного Суду у порядку та строк, передбачений ст. 288 ГПК України.

Повний текст постанови складений та підписаний 21.03.2018р.

Головуючий суддя В.О. Пантелієнко

Судді О.М. Остапенко

М.Л. Доманська