КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"20" березня 2018 р. Справа№ 910/20564/16

Київський апеляційний господарський суд у складі колегії суддів:

головуючого: Верховця А.А.

суддів: Остапенка О.М.

Пантелієнка В.О.

За участю секретаря судового засідання Берегової Н.М.

та представників сторін:

від ПАТ "ФАРМАК": Таранчук Д.В. - довіреність № 17-10/21 від 10.01.2018; від ТОВ "ФАРМАТ ЛТД": Жухевич О.В.- довіреність № б/н від 09.11.2017;

від Міністерства економічного розвитку і торгівлі України: Запорожець Л.Г.- довіреність № 2434-03/66 від 02.02.2018.

розглянувши матеріали апеляційної скарги Публічного акціонерного товариства "ФАРМАК" на рішення Господарського суду міста Києва від 06.12.2017

у справі № 910/20564/16 (суддя Зеленіна Н.І.)

за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "ФАРМАТ ЛТД"

до 1) Міністерства економічного розвитку і торгівлі України

2) Публічного акціонерного товариства "Фармак"

про визнання недійсними свідоцтв України

ВСТАНОВИВ:

Товариство з обмеженою відповідальністю "ФАРМАТ ЛТД" звернулось до Господарського суду міста Києва з позовом до Державної служби інтелектуальної власності та Публічного акціонерного товариства "Фармак" про:

- визнання недійсним Свідоцтв України НОМЕР_2 від 30.09.1996, НОМЕР_3 від 17.02.2003, НОМЕР_4 від 15.04.2003 на знаки для товарів і послуг "ДИАЗОЛИН/DIAZOLINUM", "ДІАЗОЛІН", "DIAZOLINE" відповідно.

- зобов'язання Державної служби інтелектуальної власності України внести відомості зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів та послуг, про що здійснити відповідну публікацію в офіційному бюлетені «Промислова власність».

Позовні вимоги обґрунтовані тим, що позначення "ДІАЗОЛІН" було загальновживаним, як позначення товарів певного виду, а також загальновживаним терміном станом на дати подання відповідних заявок за Свідоцтвом України НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4, а отже зазначені Свідоцтва не відповідають умовам надання правової охорони.

Рішенням Господарського суду міста Києва від 06.12.2017 (повне рішення складено 11.12.2017) у справі № 910/20564/16 позов задоволено повністю.

Визнано свідоцтво України №7323 від 30.09.1996 р. на знак для товарів і послуг "ДИАЗОЛИН/DIAZOLINUM" недійсним повністю.

Визнано свідоцтво України НОМЕР_3 від 17.02.2003 р. на знак для товарів і послуг "ДІАЗОЛІН" недійсним повністю.

Визнано свідоцтво України НОМЕР_4 від 15.04.2003 р. на знак для товарів і послуг "DIAZOLINЕ" недійсним повністю.

Зобов'язано Міністерство економічного розвитку і торгівлі України (01008, м. Київ, вул. Михайла Грушевського, 12/2) внести відомості про визнання Свідоцтв України №7323 від 30.09.1996 р., НОМЕР_3 від 17.02.2003 р., НОМЕР_4 від 15.04.2003 р. недійсними повністю до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг та опублікувати відомості про це у офіційному бюлетені "Промислова власність".

Дане рішення мотивовано тим, що спірні знаки для товарів і послуг "ДИАЗОЛИН/DIAZOLINUM" за Свідоцтвом України №7323, "ДІАЗОЛІН" за Свідоцтвом України НОМЕР_3, "DIAZOLINE" за Свідоцтвом України НОМЕР_4, які належать Публічному акціонерному товариству "Фармак", було зареєстровано з порушенням вимог, встановлених ст. ст. 5, 6 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" та п. 8 Тимчасового положення про правову охорону об'єктів промислової власності та раціоналізаторських пропозицій в Україні, затвердженого Указом Президента України від 18.09.1992 р. № 479/92.

Не погодившись з прийнятим рішенням, Публічне акціонерне товариство "Фармак" 14.12.2017 (згідно вхідного штампу місцевого господарського суду) звернулось до Київського апеляційного господарського суду з апеляційною скаргою № 17-8/128 від 14.12.2017 в якій просить скасувати рішення Господарського суду міста Києва від 06.12.2017 та прийняти нове про відмову у задоволенні позову повністю.

Обґрунтовуючи апеляційну скаргу скаржник посилається на те, що оскаржуване рішення є незаконним, необґрунтованим, прийнятим при неповному з'ясуванні обставини, що мають значення для справи, з порушенням норм матеріального та процесуального права.

Так, скаржник, в силу положень ст. 106 ГПК України (чинній на момент розгляду справи судом першої інстанції), заперечує проти ухвали Господарського суду міста Києва від 10.04.2017 про призначення експертизи, та проти прийняття висновку експерта № 006-СІВ/17 від 29.06.2017 в якості належного та допустимого доказу у справі. В підтвердження чого відмічає, що по-перше, проведення судової експертизи було доручено Департаменту судової експертизи та експертних досліджень у сфері інтелектуальної власності ДП «Інформаційні судові системи», яке не є науково-дослідною установою судових експертиз Мін'юсту України, МОЗ України, так само, як і не належить до експертних служб МВС, Міноборони, СБУ чи ДПС України, а отже не є суб'єктом судово-експертної діяльності яким може бути доручено проведення судової експертизи в силу ст. 41 ГПК України (чинній на момент розгляду справи судом першої інстанції) та ст. 7 Закону України «Про судову експертизу»; по-друге, проведення судової експертизи було здійснено експертом, якого не було попереджено про кримінальну відповідальність в установленому законом порядку.

Крім того, скаржник зазначає, що місцевий господарський суд при винесенні оскаржуваного рішення безпідставно не застосував строки позовної давності, оскільки, за твердженнями скаржника, факт здійснення офіційної публікації повідомлення є достатнім для висновку про належне повідомлення будь-якої особи про реєстрацію і видачу відповідачу-2 Свідоцтв України на знаки для товарів і послуг №7323 від 30.09.1996 р., НОМЕР_3 від 17.02.2003 р., НОМЕР_4 від 15.04.2003 р.

Згідно протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 15.01.2018 справу № 910/20564/16 передано на розгляд колегії суддів у складі: головуючий суддя - Верховець А.А., судді: Остапенко О.М., Пантелієнко В.О.

Ухвалою Київського апеляційного господарського суду від 22.01.2018 відкрито апеляційне провадження за апеляційною скаргою Публічного акціонерного товариства "Фармак" на рішення Господарського суду міста Києва від 06.12.2017 у справі № 910/20564/16; розгляд апеляційної скарги Публічного акціонерного товариства "Фармак" призначено на 27.02.2018.

16.02.2018 через відділ забезпечення автоматизованого розподілу, контролю та моніторингу виконання документів (канцелярія) від Товариства з обмеженою відповідальністю "ФАРМАТ ЛТД" надійшов відзив на апеляційну скаргу, згідно якого позивач просить суд апеляційну скаргу відповідача-2 залишити без задоволення, оскаржуване рішення без змін. Разом з тим, позивач просить суд залучити до матеріалів справи висновок експерта Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Голови І.Г. № 2981/18-53 від 14.02.2018 за результатами проведення експертизи у сфері інтелектуальної власності. Обґрунтовуючи неможливість подання даного доказу до суду першої інстанції позивач відмічає, що нормами ГПК, який був чинний на момент розгляду справи в суді першої інстанції, а саме до 15.12.2017, не було передбачено можливості надання в якості доказу у справі висновку експерта.

27.02.2018 через відділ забезпечення автоматизованого розподілу, контролю та моніторингу виконання документів (канцелярія) від ТОВ "ФАРМАТ ЛТД" надійшла заява про розподіл судових витрат, відповідно до якої позивач просить стягнути з ПАТ "Фармак" на користь ТОВ "ФАРМАТ ЛТД" 20 077,20 грн. витрат, пов'язаних із залученням експерта та проведенням експертизи, та 24 000, 00 грн. витрат на професійну правничу допомогу.

27.02.2018 через відділ забезпечення автоматизованого розподілу, контролю та моніторингу виконання документів (канцелярія) від ПАТ "Фармак" надійшли заперечення проти залучення до матеріалів справи висновку експерта № 2981/18-53 від 14.02.2018.

В судовому засіданні 27.02.2018 представник Міністерства економічного розвитку і торгівлі України надав для долучення до матеріалів справи відзив на апеляційну скаргу, згідно якого Міністерство просить задовольнити апеляційну скаргу, рішення Господарського суду міста Києва від 06.12.2017 скасувати і прийняти нове рішення, яким відмовити у позові. Також відповідач-1 просить суд поновити строк на подання відзиву (у зв'язку з великою завантаженістю через велику кількість судових справ) та долучити відзив до матеріалів справи.

Колегія суддів заслухавши доводи відповідача-1 щодо неможливості своєчасного подання відзиву на апеляційну скаргу дійшла висновку, що причини пропуску строку є поважними, строк на подання відзиву підлягає поновленню, відзив відповідача -1 підлягає долученню до матеріалів справи.

В судовому засіданні 27.02.2018 оголошено перерву у розгляді справи № 910/20564/16 до 20.03.2018.

15.03.2018 через відділ забезпечення автоматизованого розподілу, контролю та моніторингу виконання документів (канцелярія) від ТОВ "ФАРМАТ ЛТД" надійшла заява щодо заперечень відповідача-2 проти залучення до матеріалів справи висновку експерта № 2981/18-53 від 14.02.2018.

19.03.2018 через відділ забезпечення автоматизованого розподілу, контролю та моніторингу виконання документів (канцелярія) від ПАТ "Фармак" надійшли заперечення на заяву позивача про розподіл судових витрат, відповідно до якої останнє просить суд відмовити у задоволенні заяви про розподіл судових витрат, оскільки позивачем, в силу ст. 124 ГПК України, не було надано попереднього розрахунку сум судових витрат.

20.03.2018 через відділ забезпечення автоматизованого розподілу, контролю та моніторингу виконання документів (канцелярія) від ТОВ "ФАРМАТ ЛТД" надійшла заява про залишення без розгляду відзиву відповідача-1 на апеляційну скаргу, поданого Міністерством економічного розвитку і торгівлі України.

Розглянувши матеріали справи та клопотання позивача про залучення до матеріалів справи висновку експерта, колегія суддів, враховуючи право сторони на подання висновку експерта (ст. 98 ГПК України) та беручи до уваги, що розгляд справи в суді першої інстанції здійснювався за нормами ГПУ України, що були чинними до 15.12.2017, та не передбачали можливості надання такого доказу, як висновок експерта, вважає за необхідне залучити до матеріалів справи поданий ТОВ "ФАРМАТ ЛТД" висновок експерта Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Голови І.Г. № 2981/18-53 від 14.02.2018.

В судовому засіданні 20.03.2018 представник скаржника та відповідача-1 підтримали вимоги викладені в апеляційній скарзі, просили суд апеляційну скаргу задовольнити, рішення Господарського суду міста Києва від 06.12.2017 скасувати та прийняти нове рішення, яким відмовити у позові.

Представник позивача заперечував проти задоволення апеляційної скарги, просив суд оскаржуване рішення Господарського суду міста Києва залишити без змін.

Відповідно до ст. 269 ГПК України, суд апеляційної інстанції переглядає справу за наявними у ній і додатково поданими доказами та перевіряє законність і обґрунтованість рішення суду першої інстанції в межах доводів та вимог апеляційної скарги.

В судовому засіданні 20.03.2018, згідно ст. 240 Господарського процесуального кодексу (далі за текстом - ГПК) України, оголошено вступну та резолютивну частини постанови.

Розглянувши апеляційну скаргу, заслухавши пояснення представників сторін, дослідивши матеріали справи, перевіривши правильність застосування судом першої інстанції при прийнятті оскаржуваного рішення норм матеріального та процесуального законодавства, перевіривши юридичну оцінку обставин справи та повноту їх встановлення, колегія суддів дійшла висновку, що вимоги апеляційної скарги ПАТ "Фармак" підлягають задоволенню, рішення Господарського суду міста Києва від 06.12.2017 підлягає скасуванню, виходячи з наступного.

Частиною 1 ст. 418 Цивільного кодексу України (далі - ЦК України) визначено, що право інтелектуальної власності - це право особи на результат інтелектуальної, творчої діяльності або на інший об'єкт права інтелектуальної власності, визначений Цивільним кодексом України та іншим законом.

Право інтелектуальної власності є непорушним відповідно до ч. 3 ст. 418 ЦК України. Ніхто не може бути позбавлений права інтелектуальної власності чи обмежений у здійсненні, крім випадків, передбачених законом.

До об'єктів права інтелектуальної власності, відповідно до ч. 1 ст. 420 ЦК України, зокрема, належать: комп'ютерні програми; компіляції даних (бази даних); виконання; фонограми, відеограми, передачі (програми) організацій мовлення; наукові відкриття; винаходи, корисні моделі, промислові зразки; компонування (топографії) інтегральних мікросхем; раціоналізаторські пропозиції; сорти рослин, породи тварин; комерційні (фірмові) найменування, торговельні марки (знаки для товарів і послуг), географічні зазначення; комерційні таємниці.

Згідно з п. 4 ст. 1 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", знак - позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб.

Пунктом 1 статті 5 Закону передбачено, що правова охорона надається знаку, який не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі та на який не поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони, встановлені цим Законом.

Згідно з підпунктом "а" пункту 1 статті 19 Закону свідоцтво може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково у разі невідповідності зареєстрованого знака умовам надання правової охорони.

Частиною 1 статті 432 ЦК України визначено, що кожна особа має право звернутись до суду за захистом свого права інтелектуальної власності відповідно до статті 16 цього Кодексу.

Як вбачається з матеріалів справи та встановлено судом першої інстанції, Публічне акціонерне товариство "Фармак" (відповідач-2) являється власником знаків для товарів і послуг "ДИАЗОЛИН/DIAZOLINUM" за Свідоцтвом України НОМЕР_2, "ДІАЗОЛІН" за Свідоцтвом України НОМЕР_3 та "DIAZOLINE" за Свідоцтвом України НОМЕР_4 (всі торгівельні марки зареєстровані для товарів 5 класу МКТП "фармацевтичні препарати/химико-фармацевтические препараты"), виданими Державною службою інтелектуальної власності України, правонаступником якої являється Міністерство економічного розвитку і торгівлі України (відповідач-1).

Вважаючи, що вказані знаки не відповідають умовам надання правової охорони, оскільки являються такими, що складаються лише з позначень, що є загальновживаними як позначення товарів певного виду; та із загальновживаних термінів, ТОВ "ФАРМАТ ЛТД" звернулось до Господарського суду міста Києва із позовом до Державної служби інтелектуальної власності України та Публічного акціонерного товариства "Фармак" про:

- визнання недійсним Свідоцтв України НОМЕР_2 від 30.09.1996, НОМЕР_3 від 17.02.2003, НОМЕР_4 від 15.04.2003 на знаки для товарів і послуг "ДИАЗОЛИН/DIAZOLINUM", "ДІАЗОЛІН", "DIAZOLINE" відповідно.

- зобов'язання Державної служби інтелектуальної власності України внести відомості зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів та послуг, про що здійснити відповідну публікацію в офіційному бюлетені «Промислова власність».

Обґрунтовуючи заявлені позовні вимоги, позивач вказує на те, що у травні 2016 року у позивача виник інтерес до провадження діяльності з оптової торгівлі фармацевтичним товаром (лікарським засобом) діазолін (мебгідролін), у зв'язку із чим 25.05.2016 р. між позивачем та гр. ОСОБА_6 було укладено ліцензійний договір № 2 про передачу права користування знаком для товарів і послуг "ІНФОРМАЦІЯ_1" за Свідоцтвом України НОМЕР_1. Згодом, між сторонами вказаного ліцензійного договору було укладено Ліцензійний договір від 01.11.2016 р., за яким, зокрема, позивач отримав право на використання торговельної марки "ДІАЗОЛІН-СБ-ФАРМА" за Свідоцтвом України НОМЕР_1.

Крім того, позивач зауважує, що він є заявником лікарського засобу "ДІАЗОЛІН-СБ-ФАРМА", драже 50 мг або 100 мг, № 20 (10x2) у блістерах та отримав відповідні реєстраційні посвідчення на лікарські засоби, а отже має усі права власника реєстраційних посвідчень на лікарські засоби, передбачені Законом України "Про лікарські засоби", в тому числі право на введення в цивільний обіг (продаж) зазначеного лікарського засобу під торговою назвою "ДІАЗОЛІН-СБ-ФАРМА". Позивачем було з'ясовано, що Державною службою інтелектуальної власності України були зареєстровані знаки "ДИАЗОЛИН/DIAZOLINUM", "ДІАЗОЛІН" та "DIAZOLINE" і видано відповідні Свідоцтва України НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4 на знаки для товарів і послуг, володільцем яких є ПАТ "Фармак" (далі - відповідач 2). На думку позивача, вказані позначення не відповідають умовам надання правової охорони, оскільки є загальновживаними, а отже, не могли одержати правову охорону.

Судова колегія, дослідивши матеріали справи, встановила наступне.

Відповідно до ст. ст. 15, 16 Цивільного кодексу України, кожна особа має право на захист свого цивільного права у разі його порушення, невизнання або оспорювання. Кожна особа має право на захист свого інтересу, який не суперечить загальним засадам цивільного законодавства. Кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого особистого немайнового або майнового права та інтересу.

Відповідно до ч. 2 ст. 4 ГПК України, юридичні особи та фізичні особи - підприємці, фізичні особи, які не є підприємцями, державні органи, органи місцевого самоврядування мають право на звернення до господарського суду за захистом своїх порушених, невизнаних або оспорюваних прав та законних інтересів у справах, віднесених законом до юрисдикції господарського суду, а також для вжиття передбачених законом заходів, спрямованих на запобігання правопорушенням.

Згідно з ч. 2 ст. 45 ГПК України позивачами є особи, які подали позов або в інтересах яких подано позов про захист порушеного, невизнаного чи оспорюваного права або охоронюваного законом інтересу.

Під поняттям "охоронюваний законом інтерес" (рішення Конституційного суду України від 01.12.2004 № 18-рп/2004) необхідно розуміти прагнення до користування конкретним матеріальним та/або нематеріальним благом, зумовлений загальним змістом об'єктивного і прямо не опосередкований у суб'єктивному праві простий легітимний дозвіл, що є самостійним об'єктом судового захисту та інших засобів правової охорони з метою задоволення індивідуальних і колективних потреб, які не суперечать Конституції і законам України, суспільним інтересам, справедливості, добросовісності, розумності та іншим загальноправовим засадам.

Як вбачається з матеріалів справи, охоронюваний законом інтерес позивача, за захистом якого він звернувся до суду відповідно до вимог чинного в Україні законодавства, полягає у провадженні діяльності з оптової торгівлі лікарським засобом "ДІАЗОЛІН-СБ-ФАРМА", виробництво якого здійснює ПАТ "Вітаміни" на підставі договору комерційної концесії № 20161110 від 10.11.2016 р. Отже, між позивачем та відповідачем-2 дійсно існує спір про право, що виник у зв'язку з наявністю у ПАТ "Фармак" прав інтелектуальної власності на знаки для товарів та послуг за Свідоцтвами України НОМЕР_2, НОМЕР_3 та НОМЕР_4.

У пункті 65 постанови пленуму Вищого господарського суду України від 17.10.2012 № 12 "Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності" зазначено, що у вирішенні спорів, пов'язаних із визнанням недійсними свідоцтв на знаки для товарів і послуг з підстав невідповідності зареєстрованих знаків умовам надання правової охорони, для з'ясування питань, що потребують спеціальних знань (зокрема, про те, чи займає певний елемент домінуюче положення у зображенні знака; чи є підстави вважати, що знак може вводити споживача в оману щодо місця походження та якості товарів, позначених цим знаком; які частини зображення є тотожними з іншим зображенням; чи є схожими знаки настільки, що їх можна сплутати тощо), господарському суду необхідно, якщо схожість не має очевидного характеру, призначати судову експертизу, не перебираючи на себе не притаманні суду функції експерта.

З метою роз'яснення питань, що виникли у вирішенні даного спору і потребують спеціальних знань, Господарський суд міста Києва ухвалою від 10.04.2017 у даній справі призначив судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручив Департаменту судової експертизи та експертних досліджень у сфері інтелектуальної власності Державного підприємства «Інформаційні судові системи»; ухвалою Господарський суд міста Києва від 10.04.2017 зупинено провадження у справі № 910/20564/16 до повернення матеріалів справи з Департаменту судової експертизи та експертних досліджень у сфері інтелектуальної власності Державного підприємства «Інформаційні судові системи».

04.08.2017 до Господарського суду міста Києва повернулись матеріали справи разом з висновком експерта № 006-СІВ/17 за результатами проведення судової експертизи у сфері інтелектуальної власності від 29.06.2017 за підписом експерта Стародубова І.В. (далі - «Висновок експерта № 006-СІВ/17»), який судом першої інстанції прийнято в якості належного та допустимого доказу у справі. Разом з тим, скаржник заперечує проти прийняття висновку експерта № 006-СІВ/17 від 29.06.2017 в якості належного та допустимого доказу у справі, оскільки судова експертиза була доручена недержавній установі та ухвалою суду про призначення експертизи не було визначено експерта, якому доручалося провести відповідну експертизу.

Колегія суддів дослідивши висновок експерта № 006-СІВ/17 від 29.06.2017 та матеріали справи вважає обґрунтованими доводи скаржника стосовно того, що зазначений висновок судового експерта не може бути прийнятим в якості належного та допустимого доказу у справі з огляду на наступне.

Відповідно до ч. 1, 3 ст. 41 ГПК України в редакції, чинній на момент винесення оскаржуваного рішення, для роз'яснення питань, що виникають при вирішенні господарського спору і потребують спеціальних знань, господарський суд призначає судову експертизу. Проведення судової експертизи доручається державним спеціалізованим установам чи безпосередньо особам, які відповідають вимогам, встановленим Законом України „Про судову експертизу".

В силу приписів статті 7 Закону України „Про судову експертизу" судово-експертну діяльність здійснюють державні спеціалізовані установи, а також у випадках і на умовах, визначених цим Законом, судові експерти, які не є працівниками зазначених установ.

До державних спеціалізованих установ належать:

- науково-дослідні установи судових експертиз Міністерства юстиції України;

- науково-дослідні установи судових експертиз, судово-медичні та судово-психіатричні установи Міністерства охорони здоров'я України;

- експертні служби Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства оборони України, Служби безпеки України та Державної прикордонної служби України.

Відповідно до пункту 1.1 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, яка затверджена наказом Мінюсту від 08.10.1998 року № 53/5 (далі - Інструкція), призначення судових експертиз та експертних досліджень судовим експертам державних спеціалізованих науково-дослідних установ судових експертиз Міністерства юстиції України (далі - експертні установи) та атестованим судовим експертам, які не є працівниками державних спеціалізованих установ (далі-експерти), їх обов'язки, права та відповідальність, організація проведення експертиз та оформлення їх результатів здійснюються у порядку, визначеному Кримінальним процесуальним, Цивільним процесуальним, Господарським процесуальним кодексами України, Кодексом України про адміністративні правопорушення, Кодексом адміністративного судочинства України, Митним кодексом України, Законами України „Про судову експертизу", „Про виконавче провадження", іншими нормативно-правовими актами з питань судово-експертної діяльності та цією Інструкцією.

Так, призначаючи у справі судову експертизу у сфері інтелектуальної власності та доручаючи її проведення Департаменту судової експертизи та експертних досліджень у сфері інтелектуальної власності Державного підприємства «Інформаційні судові системи», судом першої інстанції не враховано приписів частини третьої статті 41 ГПК України (в редакції до 15.12.2017), відповідно до якої проведення судової експертизи доручається державним спеціалізованим установам чи безпосередньо особам, які відповідають вимогам, встановленим Законом України „Про судову експертизу".

Зокрема, проведення судової експертизи у даній справі було доручено судом саме Департаменту судової експертизи та експертних досліджень у сфері інтелектуальної власності Державного підприємства «Інформаційні судові системи», яке у додатку 1 до Інструкції (в редакції від 27.07.2015) не значиться, тобто - недержавній спеціалізованій установі, а не безпосередньо атестованим судовим експертам (які не є працівниками державної спеціалізованої установи). При цьому, твердження місцевого господарського суду про те, що судовий експерт Стародубов І.В. був визначений відповідно до чинного законодавства не відповідають дійсності та спростовуються матеріалами справи.

Так, відповідно до п. 9 постанови Пленуму ВГСУ № 4 від 23.03.2012 «Про деякі питання призначення судової експертизи» про призначення судової експертизи виноситься ухвала, в крім відомостей, передбачених частиною другою статті 86 ГПК України, чинній на момент розгляду справи судом першої інстанції, зазначаються, зокрема: організація або особа, якій доручається проведення судової експертизи.

При цьому, за змістом п. 5 зазначеної постанови суду у вирішенні відповідного питання слід, зокрема, визначитися з конкретною установою або конкретним експертом, яким проводитиметься експертиза.

Отже, у разі доручення проведення судової експертизи конкретному експерту, особа такого повинна бути вказана в ухвалі суду про призначення судової експертизи, тоді як ухвалою від 10.04.2017 було доручено проведення судової експертизи Департаменту судової експертизи та експертних досліджень у сфері інтелектуальної власності Державного підприємства «Інформаційні судові системи», без зазначення конкретного експерта. Разом з тим, призначення судового експерта листом від 29.05.2017, як було здійснено місцевим господарським судом (згідно тексту оскаржуваного рішення), не можливо вважати законним, оскільки, по-перше, лист датовано 29.05.2017, тобто у дату, станом на яку провадження у справі було зупинено (зупинення провадження у справі - це тимчасове припинення судом вчинення процесуальних дій під час судового розгляду із визначених у законі об'єктивних підстав, які перешкоджають подальшому розгляду справи і щодо яких неможливо передбачити їх усунення), по-друге, призначення судового експерта листом не передбачено нормами діючого законодавства. До того ж, колегія суддів констатує, що лист господарського суду від 29.05.2017, яким було призначено судового експерта (згідно тексту оскаржуваного рішення) у матеріалах справи № 910/20564/16 відсутній.

Таким чином, призначення судової експертизи у справі недержавній спеціалізованій установі, без зазначення конкретного судового експерта, якому доручається проведення експертизи, суперечить приписам статті 41 ГПК України та статті 7 Закону України „Про судову експертизу", з огляду на що висновок судового експерта № 006-СІВ/2017 не може бути належним та допустимим доказом у справі у зв'язку з наявністю істотного порушення норм, які регламентують порядок призначення і проведення експертизи. (Аналогічна правова позиція викладена у постанові Вищого господарського суду України від 07.11.2017 року у справі № 910/9241/16).

Окрім того, слід звернути увагу, що висновок судового експерта № 006-СІВ/2017 не узгоджується з іншими матеріалами справи.

Так, у відповідях на питання 1, 3, 5, в якості підтвердження використання спірних позначень різними виробниками для маркування лікарського засобу, судовий експерт посилається, зокрема, на наступні джерела: дані, що містяться в матеріалах справи (т. 2 а.с. 21-33, т. 2 а.с. 84, т. 3 а.с. 226-235); Державний реєстр лікарських засобів України; Державний реєстр лікарських засобів РФ. Однак, в матеріалах справи містяться дані Державного реєстру лікарських засобів України (т. 1 а.с. 22, т. 2 а.с. 91) та Державного реєстру лікарських засобів РФ (т. 1 а.с. 23, т. 2 а.с. 92-93) станом на 2016-2017 рр., натомість відомості з таких реєстрів станом на 1993, 2001 рр. в матеріалах справи відсутні.

Дані обставини свідчать про те, що експертом в якості обґрунтування відповідей на питання 1, 3, 5 було використано джерела, датовані пізніше, за дати подання ПАТ «Фармак» заявок - 31.05.1993, 14.03.2001 та 14.03.2001, на підставі яких було зареєстровано знаки за Свідоцтвами України НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4 відповідно, що безпідставно залишено поза увагою судом першої інстанції при оцінці висновку експерта.

Що ж стосується висновку експерта Голови І.Г. за результатами проведення експертизи у сфері інтелектуальної власності № 2981/18-53 від 14.02.2018 поданого позивачем до суду апеляційної інстанції та залученого судом до матеріалів справи слід зазначити, що судовий експерт дійшов висновку, що знаки для товарів і послуг за спірними Свідоцтвами України є такими, що складаються лише з позначень, що є загальновживаними позначеннями для товарів певного виду та загальновживаними термінами, проте дані твердження спростовуються матеріалами справи.

Так, з матеріалами справи слідує, що Публічне акціонерне товариство «Фармак» є правонаступником заснованого у 1925 році Київського хіміко-фармацевтичного заводу ім. М.В. Ломоносова. Починаючи з 60-хх років ХХ століття на базі Київського хіміко-фармацевтичного заводу ім. М.В. Ломоносова було налагоджено виробництво лікарського засобу «Діазолін», що підтверджується планами виробництва та річними звітами за період 1966-1987. В подальшому, ПАТ «Фармак» стало єдиним в Україні підприємством на якому здійснювалося виробництво зазначеного лікарського засобу, іншими виробниками зазначений продукт не вироблявся, що свідчить про помилковість доводів експерта стосовно загальновживаності позначення.

Крім того, з матеріалів справи слідує, що відповідачем-2 було подано до суду заяву про застосування позовної давності. Дана заява обґрунтована тим, що спірні Свідоцтва України НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4, були зареєстровані 30.09.1996, 17.02.2003 та 15.04.2003, відтак, трирічний строк для заявлення вимог про визнання Свідоцтв недійсними станом на час звернення позивача до суду (10.11.2016) закінчився.

Господарський суд розглянувши подану відповідачем-2 заяву встановив, що позовна давність у даному випадку обраховується з моменту, коли позивач довідався про наявність спірних Свідоцтв України, а саме після укладення 25.05.2016 гр. ОСОБА_6 ліцензійного договору № 2 про передачу права користування знаком для товарів і послуг "ІНФОРМАЦІЯ_1" за Свідоцтвом України НОМЕР_1 та Ліцензійного договору від 01.11.2016 р.; та після звернення ПАТ "Фармак" з листом №17-9/43 від 26.08.2016 р. до Управління фармацевтичної діяльності та якості фармацевтичної продукції МОЗ України у якому він заперечує проти державної реєстрації лікарського засобу з назвою "ІНФОРМАЦІЯ_1" та звернення до Солом'янського районного суду м. Києва з позовною заявою до ТОВ "ФАРМАТ ЛТД" про припинення порушення прав на спірні знаки для товарів і послуг, а отже строк позовної давності не пропущений. Колегія суддів не погоджується з даним твердженням місцевого господарського суду враховуючи слідуюче.

Відповідно до статті 256 ЦК України позовна давність - це строк, у межах якого особа може звернутися до суду з вимогою про захист свого цивільного права або інтересу.

Згідно вимог статті 257 ЦК України загальна позовна давність встановлюється тривалістю у три роки.

Загальним правилом, закріпленим у частині першій статті 261 ЦК України, встановлено, що перебіг позовної давності починається від дня, коли особа довідалася або могла довідатися про порушення свого права або про особу, яка його порушила.

За змістом цієї норми позовна давність застосовується лише за наявності порушення права особи.

Відповідно до вимог ч. ч. 3-5 ст. 267 ЦК України позовна давність застосовується судом лише за заявою сторони у спорі, зробленою до винесення ним рішення.

Сплив позовної давності, про застосування якої заявлено стороною у спорі, є підставою для відмови у позові.

Отже, перш ніж застосовувати позовну давність, господарський суд повинен з'ясувати та зазначити в судовому рішенні, чи порушене право або охоронюваний законом інтерес позивача, за захистом якого той звернувся до суду. У разі коли такі право чи інтерес не порушені, суд відмовляє в позові з підстав його необґрунтованості. І лише якщо буде встановлено, що право або охоронюваний законом інтерес особи дійсно порушені, але позовна давність спливла і про це зроблено заяву іншою стороною у справі, суд відмовляє в позові у зв'язку зі спливом позовної давності - за відсутності наведених позивачем поважних причин її пропущення.

Якщо позовні вимоги господарським судом визнано обґрунтованими, а стороною у справі заявлено про сплив позовної давності, то суд зобов'язаний застосувати до спірних правовідносин положення статті 267 ЦК України та вирішити питання про наслідки такого спливу (тобто або відмовити в позові у зв'язку зі спливом позовної давності, або, за наявності поважних причин її пропущення, - захистити порушене право, але в будь-якому разі вирішити спір з посиланням на зазначену норму ЦК України).

Пунктом 1 статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (далі - Конвенція), ратифікованої Законом України від 17 липня 1997 року № 475/97-ВР «Про ратифікацію Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року, Першого протоколу та протоколів № 2, 4, 7 та 11 до Конвенції», яка набрала чинності для України 11 вересня 1997 року, передбачено, що кожен має право на розгляд його справи судом.

Європейський суд з прав людини, юрисдикція якого поширюється на всі питання тлумачення і застосування Конвенції (пункт 1 статті 32 Конвенції), наголошує, що "позовна давність - це законне право правопорушника уникнути переслідування або притягнення до суду після закінчення певного періоду після скоєння правопорушення. Термін позовної давності, що є звичайним явищем у національних законодавствах держав - учасниць Конвенції, виконує кілька завдань, в тому числі забезпечує юридичну визначеність та остаточність, запобігаючи порушенню прав відповідачів, які можуть трапитися у разі прийняття судом рішення на підставі доказів, що стали неповними через сплив часу" (пункт 570 рішення від 20 вересня 2011 року за заявою № 14902/04 у справі "Відкрите акціонерне товариство "Нафтова компанія "Юкос" проти Росії"; пункт 51 рішення від 22 жовтня 1996 року за заявами №№ 22083/93, 22095/93 у справі "Стаббінгс та інші проти Сполученого Королівства").

З матеріалів справи вбачається, що ТОВ «ФАРМАТ ЛТД» з відповідним позовом звернулося до суду 10.11.2016.

Колегія суддів зауважує, що торгівельними марками за спірними Свідоцтвами України дійсно порушуються права позивача, проте, враховуючи, що датою державної реєстрації позивача як юридичної особи є 01.11.2012 (згідно наявного в матеріалах справи Витягу з єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 20.09.2017) та беручи до уваги, що відомості про видачу Свідоцтв України на знаки для товарів і послуг НОМЕР_2 від 30.09.1996 «ДІАЗОЛІН», № НОМЕР_3 від 17.02.2003 "ДІАЗОЛІН" та НОМЕР_4 від 15.042003 «DIAZOLINE» були опубліковані у бюлетені «Промислова власність» № 3 від 30.09.1996, № 2 від 17.02.2003 та відповідно № 4 від 15.04.2003, з чого слідує, що із зазначених дат відомості про спірні Свідоцтва стали загальнодоступними, позивач з 01.11.2012 (дата реєстрації юридичної особи) мав можливість дізнатися про офіційну публікацію відомостей про видачу спірних Свідоцтв на знак для товарів та послуг, та звернутись до суду за захистом порушених прав в строки встановлені законом. Разом з тим, посилання позивача на те, що він не знав про існування спірних позначень у зв'язку із нездійсненням до 25.05.2016 господарської діяльності з виробництва лікарських засобів ДІАЗОЛІН-СБ-ФАРМА та відсутність у нього відповідного комерційного інтересу, не спростовує його реальної можливості дізнатися про існування спірних позначень до цієї дати, - з моменту державної реєстрації позивача.

У свою чергу, судова колегія вважає за необхідне зазначити, що позовна давність тісно пов'язана із принципом правової визначеності, який, у свою чергу, є «одним із фундаментальних аспектів верховенства права». Європейський суд з прав людини неодноразово вказував на призначення позовної давності, пов'язуючи його із необхідністю забезпечити правову визначеність. Як зазначає ЄСПЛ, строки позовної давності «слугують декільком важливим цілям, зокрема вони забезпечують правову визначеність і остаточність, захищають потенційних відповідачів від задавнених вимог, яким було б важко протистояти, і запобігають несправедливості, що могла б виникати, якби суди мусили ухвалювати рішення стосовно подій, які мали місце в далекому минулому, і на підставі доказів, які вже могли б стати ненадійними й неповними з плином часу». Таким чином, сама ідея позовної давності виправдана метою внести певність щодо наявних прав та обов'язків. Така мета слідує із принципу верховенства права, проголошеного в Преамбулі Європейської конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, і ця мета імпліцитно пронизує усі статті Конвенції.

За таких обставин, враховуючи наявність порушеного права Товариства з обмеженою відповідальністю "ФАРМАТ ЛТД", а також те, що позивач звернувся до господарського суду із позовною заявою 10.11.2016, колегія суддів з метою дотримання принципу верховенства права та правової визначеності, керуючись вимогами ст.ст. 92, 256, 257, 261 ЦК України, дійшла висновку про обґрунтованість доводів Публічного акціонерного товариства "Фармак" стосовно спливу встановленого статтею 257 ЦК України трирічного строку позовної давності. А тому, в силу положень ст. 267 ЦК України, у задоволенні позову Товариства з обмеженою відповідальністю "ФАРМАТ ЛТД" слід відмовити.

За наведеного, враховуючи відмову у задоволенні позовних вимог Товариства з обмеженою відповідальністю "ФАРМАТ ЛТД", заява ТОВ "ФАРМАТ ЛТД" про розподіл судових витрат не підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 1 ст. 74 ГПК України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень.

Згідно ст. 86 ГПК України суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що грунтується на всебічному, повному, об'єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів. Жодні докази не мають для суду заздалегідь встановленої сили.

Відповідно до п. 1 постанови пленуму Вищого господарського суду України від 23.03.2012 № 6 „Про судове рішення" рішення з господарського спору повинно прийматись у цілковитій відповідності з нормами матеріального і процесуального права та фактичними обставинами справи, з достовірністю встановленими господарським судом, тобто з'ясованими шляхом дослідження та оцінки судом належних і допустимих доказів у конкретній справі.

Враховуючи викладене в постанові, апеляційна скарга Публічного акціонерного товариства "Фармак" підлягає задоволенню, рішення Господарського суду міста Києва від 06.12.2017, відповідно до ст. 277 ГПК України, підлягає скасуванню, як таке, що прийняте при неповному з'ясуванні обставин справи та при неправильному застосуванні норм матеріального права.

Відповідно до ст. 129 ГПК України, у зв'язку з задоволенням апеляційної скарги Публічного акціонерного товариства "ФАРМАК" судові витрати покладаються на позивача.

Керуючись ст. ст. 269, 270, 275, 277, 282, 283 Господарського процесуального кодексу України, Київський апеляційний господарський суд, -

ПОСТАНОВИВ:

1. Апеляційну скаргу Публічного акціонерного товариства "ФАРМАК" на рішення Господарського суду міста Києва від 06.12.2017 у справі № 910/20564/16 задовольнити.

2. Рішення Господарського суду міста Києва від 06.12.2017 у справі № 910/20564/16 скасувати.

3. Прийняти нове рішення, яким у позові відмовити в повному обсязі.

4. Матеріали справи № 910/20564/16 повернути до Господарського суду міста Києва.

Постанова суду апеляційної інстанції набирає законної сили з дня її прийняття.

Касаційна скарга на судове рішення подається протягом двадцяти днів з дня його проголошення. Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини судового рішення, що оскаржується, або у разі розгляду справи (вирішення питання) без повідомлення (виклику) учасників справи зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення.

Повний текст постанови складено 23.03.2018.

Головуючий суддя А.А. Верховець

Судді О.М. Остапенко

В.О. Пантелієнко