КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"19" березня 2018 р. Справа№ 910/17631/16

Київський апеляційний господарський суд у складі колегії суддів:

головуючого: Пантелієнка В.О.

суддів: Верховця А.А.

Доманської М.Л.

за участю секретаря Гуліди А.О.,

та представників:

від позивача - Кондратенко Т.О. - дов. №47 від 06.07.2017р.;

від відповідача - Джяутов В.В. - дов. №27/10 від 27.10.2017р.;

від третьої особи - не з'явився,

розглянувши у відкритому судовому засіданні апеляційну скаргу Товариства з

обмеженою відповідальністю (далі - ТОВ) "Мед Лайф"

на рішення господарського суду м.Києва від 30.08.2017р.

(повний текст складено 08.09.2017р.)

у справі №910/17631/16 (суддя Зеленіна Н.І.)

за позовом ТОВ "Мед Лайф"

до Товариства з обмеженою відповідальністю (далі - ТОВ ) "Центр

сімейної медицини "Медлайн"

за участю третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача: ОСОБА_1

про припинення використання ділової репутації

ВСТАНОВИВ:

Рішенням господарського суду м.Києва від 30.08.2017р. у справі №910/17631/16 відмовлено у задоволенні позову ТОВ "Мед Лайф" до ТОВ "Центр сімейної медицини "Медлайн" про припинення використання ділової репутації.

Не погоджуючись з рішенням суду, ТОВ "Мед Лайф" подало апеляційну скаргу, в якій просить скасувати рішення від 30.08.2017р. повністю та прийняти нове рішення, яким задоволити позовні вимоги Товариства у повному обсязі.

У відзиві на апеляційну скаргу ТОВ "Центр сімейної медицини "Медлайн" просить відмовити ТОВ "Мед Лайф" у задоволенні апеляційної скарги, а рішення господарського суду м.Києва від 30.08.2017р. залишити без змін.

Ухвалою Київського апеляційного господарського суду від 25.09.2017р. апеляційну скаргу було прийнято до провадження та справу призначено до розгляду на 30.10.2017р.

Ухвалою Київського апеляційного господарського суду від 30.10.2017р. розгляд справи №910/17631/16 відкладено на 20.11.2017р. на підставі ст.77 ГПК України.

20.11.2017р. колегією суддів у судовому засіданні оголошено перерву до 22.11.2017р. на підставі ст.77 ГПК України.

Ухвалою Київського апеляційного господарського суду від 22.11.2017р. названу вище апеляційну скаргу було прийнято до свого провадження колегією суддів в іншому складі та призначено до розгляду.

Ухвалою Київського апеляційного господарського суду від 22.11.2017р. задоволено клопотання ТОВ "Мед Лайф" про призначення судової експертизи з питань інтелектуальної власності на комерційне найменування, доручено проведення судової експертизи з питань інтелектуальної власності Науково-дослідному центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності (01133, м. Київ, бул. Лесі Українки, 26, офіс 501), зупинено провадження у справі №910/17631/16.

Ухвалою Київського апеляційного господарського суду від 13.02.2018р. поновлено апеляційне провадження у справі №910/17631/16 та призначено судове засідання на 19.03.2018р.

Розглянувши доводи апеляційної скарги, перевіривши матеріали справи, заслухавши пояснення представників позивача і відповідача, дослідивши докази, проаналізувавши на підставі встановлених фактичних обставин справи правильність застосування судом першої інстанції норм законодавства, Київський апеляційний господарський суд вважає, що апеляційна скарга підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

З 15.12.2017р. набрав чинності Господарський процесуальний кодекс України в редакції Закону України від 03.10.2017р. № 2147-VIII (далі - ГПК України).

Відповідно до п.9 ч.1 розділу ХІ "Перехідні положення" ГПК України справи у судах першої та апеляційної інстанцій, провадження у яких порушено до набрання чинності цією редакцією Кодексу, розглядаються за правилами, що діють після набрання чинності цією редакцією Кодексу.

Відповідно до вимог ч.4 ст.269 ГПК України суд апеляційної інстанції не обмежений доводами та вимогами апеляційної скарги, якщо під час розгляду справи буде встановлено порушення норм процесуального права, які є обов'язковою підставою для скасування рішення, або неправильне застосування норм матеріального права.

ТОВ "Мед Лайф" звернулось до господарського суду м.Києва з позовною заявою до ТОВ "Центр сімейної медицини "Медлайн" про припинення використання ділової репутації, мотивуючи його тим, що ТОВ "Центр сімейної медицини "Медлайн", при здійсненні власної господарської діяльності, порушує права позивача на комерційне найменування та позначення, зареєстровані за Свідоцтвами України №29714 від 17.02.2003р., №187382 від 25.06.2014р., №196602 від 25.02.2015р., №206149 від 25.11.2015р., шляхом використання позначення, схожого до ступнею змішування (настільки, що їх можна сплутати) із вказаними знаками та призводить до введення споживачів в оману щодо особи, яка надає послуги, відносно позивача.

З матеріалів справи вбачається, що ТОВ "Мед Лайф" є правокористувачем знаку для товарів і послуг "Мед Лайф" відповідно до свідоцтва №29714 від 17.02.2003р. (а.с. 29 том 1), а також ліцензійного договору на товарний знак №4/03 від 01.03.2014р., укладеного між власником свідоцтва - ОСОБА_1 та ТОВ "Мед Лайф" (а.с. 30 том 1).

Статтею 418 ЦК України визначено, що право інтелектуальної власності - це право особи на результат інтелектуальної, творчої діяльності або на інший об'єкт права інтелектуальної власності, визначений цим Кодексом та іншим законом. Право інтелектуальної власності становлять особисті немайнові права інтелектуальної власності та (або) майнові права інтелектуальної власності, зміст яких щодо певних об'єктів права інтелектуальної власності визначається цим Кодексом та іншим законом. Право інтелектуальної власності є непорушним. Ніхто не може бути позбавлений права інтелектуальної власності чи обмежений у його здійсненні, крім випадків, передбачених законом.

Згідно зі ст. 420 Кодексу, до об'єктів права інтелектуальної власності, зокрема, належать комерційні (фірмові) найменування, торговельні марки (знаки для товарів і послуг), географічні зазначення.

За приписами ст. 424 Кодексу, майновими правами інтелектуальної власності є: право на використання об'єкта права інтелектуальної власності; виключне право дозволяти використання об'єкта права інтелектуальної власності; виключне право перешкоджати неправомірному використанню об'єкта права інтелектуальної власності, в тому числі забороняти таке використання; інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом.

Статтею 426 ЦК України передбачено, що особа, яка має виключне право дозволяти використання об'єкта права інтелектуальної власності, може використовувати цей об'єкт на власний розсуд, з додержанням при цьому прав інших осіб. Використання об'єкта права інтелектуальної власності іншою особою здійснюється з дозволу особи, яка має виключне право дозволяти використання об'єкта права інтелектуальної власності, крім випадків правомірного використання без такого дозволу, передбачених цим Кодексом та іншим законом. Умови надання дозволу (видачі ліцензії) на використання об'єкта права інтелектуальної власності можуть бути визначені ліцензійним договором, який укладається з додержанням вимог цього Кодексу та іншого закону.

Статтею 1108 Цивільного кодексу України встановлено, що особа, яка має виключне право дозволяти використання об'єкта права інтелектуальної власності (ліцензіар), може надати іншій особі (ліцензіату) письмове повноваження, яке надає їй право на використання цього об'єкта в певній обмеженій сфері (ліцензія на використання об'єкта права інтелектуальної власності). Ліцензія на використання об'єкта права інтелектуальної власності може бути оформлена як окремий документ або бути складовою частиною ліцензійного договору. Ліцензія на використання об'єкта права інтелектуальної власності може бути виключною, одиничною, невиключною, а також іншого виду, що не суперечить закону. Невиключна ліцензія не виключає можливості використання ліцензіаром об'єкта права інтелектуальної власності у сфері, що обмежена цією ліцензією, та видачі ним іншим особам ліцензій на використання цього об'єкта у зазначеній сфері.

Згідно зі ст. 1109 цього ж Кодексу, за ліцензійним договором одна сторона (ліцензіар) надає другій стороні (ліцензіату) дозвіл на використання об'єкта права інтелектуальної власності (ліцензію) на умовах, визначених за взаємною згодою сторін з урахуванням вимог цього Кодексу та іншого закону. У ліцензійному договорі визначаються вид ліцензії, сфера використання об'єкта права інтелектуальної власності (конкретні права, що надаються за договором, способи використання зазначеного об'єкта, територія та строк, на які надаються права, тощо), розмір, порядок і строки виплати плати за використання об'єкта права інтелектуальної власності, а також інші умови, які сторони вважають за доцільне включити у договір.

Частинами 2, 4 статті 5 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" (далі - Закон) встановлено, що об'єктом знака може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, у тому числі власні імена, літери, цифри, зображувальні елементи, кольори та комбінації кольорів, а також будь-яка комбінація таких позначень. Обсяг правової охорони, що надається, визначається зображенням знака та переліком товарів і послуг, внесеними до Реєстру, і засвідчується свідоцтвом з наведеними у ньому копією внесеного до Реєстру зображення знака та переліком товарів і послуг.

Згідно зі ст. 16 Закону, права, що випливають із свідоцтва, діють від дати подання заявки. Строк дії свідоцтва продовжується за умови сплати відповідного збору. Свідоцтво надає його власнику право використовувати знак та інші права, визначені цим Законом. Використанням знака визнається: нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов'язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення); застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстровано; застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет. Знак визнається використаним, якщо його застосовано у формі зареєстрованого знака, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованого знака лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності знака.

Відповідно до ч. 4 ст. 16 Закону, свідоцтво надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди, якщо інше не передбачено цим Законом: зареєстрований знак стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг; зареєстрований знак стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги; позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг, якщо внаслідок такого використання ці позначення і знак можна сплутати; позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги, або ці позначення і знак можна сплутати.

Пунктом 63 постанови Пленуму Вищого господарського суду України від 17.10.2012р. № 12 "Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності" роз'яснено, що порушенням прав на знак, зокрема, визнається введення в цивільний оборот позначень, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати із: знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім'я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг; знаками інших осіб, якщо ці знаки охороняються без реєстрації на підставі міжнародних договорів, учасником яких є Україна, зокрема знаками, визнаними добре відомими відповідно до статті 6 bis Паризької конвенції про охорону промислової власності; фірмовими найменуваннями, що відомі в Україні і належать іншим особам, які одержали право на них до дати подання заявки щодо таких же або споріднених з ними товарів і послуг; кваліфікованими зазначеннями походження товарів.

Виключно на позивача покладається обов'язок доведення факту схожості позначень, які використовує ТОВ "Центр сімейної медицини "Медлайн", з комерційним найменуванням позивача та позначеннями, зареєстрованими за Свідоцтвами України №29714 від 17.02.2003р., №187382 від 25.06.2014р., №196602 від 25.02.2015р., №206149 від 25.11.2015р.

З матеріалів справи вбачається, що, з метою встановлення дійсних обставин схожості позначень, позивач звернувся до Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності з проханням про проведення експертного дослідження.

22.09.2017р. експертною установою було надано висновок №200/17 (а.с. 235-249 том 1) з якого вбачається, що експерт, проводячи порівняльний аналіз: комерційного найменування позивача і відповідача, позначення «МЕДЛАЙН» та знаків для товарів і послуг за Свідоцтвами України №№ 29714, 187382, 196602, 206149 встановив, що вони є схожими настільки, що їх можна сплутати, а також існує імовірність введення в оману споживача щодо товарів і послуг зазначених у Свідоцтвах України на знак для товарів і послуг.

Судом апеляційної інстанцій по справі також призначалась судова експертиза у сфері інтелектуальної власності, оскільки встановлення вказаних обставин потребувало спеціальних знань.

З висновку експертів №256/17 від 22.01.2018р. (а.с. 7-22 том 2) вбачається, що експерти, проводячи дослідження встановили, що комерційні найменування позивача і відповідача, позначення «МЕДЛАЙН» та знаків для товарів і послуг за Свідоцтвами України №№ 29714, 187382, 196602, 206149 є схожими настільки, що їх можна сплутати, ця схожість може вводити в оману споживачів щодо послуг, які надаються з використанням вказаних позначень, а скорочена назва комерційного найменування «Медлайн» є схожою із скороченою назвою комерційного найменування «Мед Лайф».

Апеляційний суд, вивчивши матеріали справи, проаналізувавши обидві висновки експертів та пояснення сторін стосовно цих висновків, приходить до висновку про: схожість комерційних найменувань ТОВ «Центр сімейної медицини «Медлайн» і ТОВ «Мед Лайф», схожість позначення «МЕДЛАЙН» («МедЛайн») із знаками для товарів і послуг за Свідоцтвами України №№ 29714, 187382, 196602, 206149, схожість скороченої назви комерційного найменування «Медлайн» із скороченою назвою комерційного найменування «Мед Лайф» і це може вводити в оману споживачів щодо послуг, які надаються позивачем і відповідачем.

Відповідно до статті 74 Господарського процесуального кодексу України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень. Докази подаються сторонами та іншими учасниками судового процесу.

Згідно ст.86 ГПК України, суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об'єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів.

За таких обставин, Київський апеляційний господарський суд вважає, що апеляційна скарга ТОВ "Мед Лайф" підлягає частковому задоволенню, а рішення суду першої інстанції необхідно частково скасувати та прийняти нове рішення, яким: зобов'язати ТОВ «Центр сімейної медицини "Медлайн" припинити використання позначення "Медлайн" («МедЛайн»), що викликає у споживачів асоціації з діяльністю ТОВ "Мед Лайф"; зобов'язати ТОВ «Центр сімейної медицини "Медлайн" демонтувати усі вивіски, вилучити з обігу усю продукції (в т.ч. рекламні засоби і матеріали, документи тощо) з використанням позначення "Медлайн" («МедЛайн», інших позначень схожих з позначенням "Мед Лайф"). В решті позовних вимог ТОВ "Мед Лайф" необхідно відмовити, оскільки позивачем не доведено факту використання відповідачем спірного комерційного найменування в мережі Інтернет.

З відповідача підлягають стягненню понесені позивачем судові витрати: сплачений судовий збір і вартість оплати судової експертизи у сфері інтелектуальної власності (а.с. 10, 225 том 1 та а.с. 24 том 2).

Керуючись ст.ст. 240, 269, 270, 275, 277, 282, 283 ГПК України, Київський апеляційний господарський суд, -

ПОСТАНОВИВ:

Апеляційну скаргу ТОВ "Мед Лайф" задовольнити частково.

Рішення господарського суду м.Києва від 30.08.2017р. по справі №910/17631/16 скасувати.

Прийняти нове рішення, яким позов ТОВ "Мед Лайф" задовольнити частково.

Зобов'язати ТОВ «Центр сімейної медицини "Медлайн" припинити використання позначення "Медлайн" («МедЛайн»), що викликає у споживачів асоціації з діяльністю ТОВ "Мед Лайф".

Зобов'язати ТОВ «Центр сімейної медицини "Медлайн" демонтувати усі вивіски, вилучити з обігу усю продукції (в т.ч. рекламні засоби і матеріали, документи тощо) з використанням позначення "Медлайн" («МедЛайн», інших позначень схожих з позначенням "Мед Лайф").

В решті позовних вимог ТОВ "Мед Лайф" відмовити.

Стягнути з ТОВ «Центр сімейної медицини "Медлайн" (04210, м. Київ, проспект Героїв Сталінграда, б. 20, ідентифікаційний код 40585890) на користь ТОВ "Мед Лайф" (04210, м. Київ, проспект Героїв Сталінграда, б. 20, ідентифікаційний код 30114370) 31 274, 40 грн. понесених судових витрат.

Справу №910/17631/16 повернути до господарського суду м.Києва, який зобов'язати видати накази.

Постанова апеляційного господарського суду набирає законної сили з дня її прийняття і може бути оскаржена до Верховного Суду у порядку та строк, передбачений ст. 288 ГПК України.

Повний текст постанови складений та підписаний 20.03.2018р.

Головуючий суддя В.О. Пантелієнко

Судді А.А. Верховець

М.Л. Доманська