РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15.03.2018Справа № 910/10771/17

За позовом Дочірнього підприємства "Кондитерська корпорація "Рошен" (позивач 1);

Приватного акціонерного товариства "Київська кондитерська фабрика "Рошен" (позивач 2);

до Товариства з обмеженою відповідальністю "Белларія" (відповідач1);

Товариства з обмеженою відповідальністю "Ашан Україна Гіпермаркет"

(відповідач 2);

про припинення порушень прав інтелектуальної власності на знаки для товарів і

послуг.

Суддя Мандриченко О.В.

Секретар судового засідання Дюбко С.П.

Представники:

Представники:

Від позивача 1: Лучка І.Ю., представник, довіреність № б/н від 07.06.2017 р.;

Шум О.М., представник, довіреність № б/н від 07.06.2017 р.;

Від позивача 2: Лучка І.Ю., представник, довіреність № б/н від 07.06.2017 р.;

Шум О.М., представник, довіреність № б/н від 07.06.2017 р.;

Від відповідача 1: Федоров Д.В., представник, довіреність № 1 від 30.08.2017 р.;

Від відповідача 2: Ржевська К. В., представник, довіреність № б/н від 01.03.2017 р.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Позивач у поданій до господарського суду позовній заяві просить суд:

- визнати дії ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БЕЛЛАРІЯ", пов'язані з використанням у своїй господарській діяльності на території України позначення, що складається із словесного елементу "КИЇВСЬКИЙ ТОРТ" та/або "КИЇВСЬКИЙ" та графічних елементів виконаних у вигляді листів каштану, та/або позначення "КИЇВСЬКИЙ ТОРТ" та/або "КИЇВСЬКИЙ" такими, що порушують права інтелектуальної власності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КИЇВСЬКА КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА "РОШЕН" на знак "КИЇВСЬКИЙ ТОРТ", визнаний добре відомим в Україні рішенням Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України від 28.04.2017р. для товарів 30 класу МКТП: "торти", та/або ДОЧІРНЬОГО ПІДПРИЄМСТВА "КОНДИТЕРСЬКА КОРПОРАЦІЯ "РОШЕН" на знаки для товарів та послуг за свідоцтвами Україні № № 70068, № 11191 та №80829.

- заборонити ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БЕЛЛАРІЯ" здійснювати використання позначень "КИЇВСЬКИЙ ТОРТ" та/або "КИЇВСЬКИЙ", які є схожим настільки, що їх можна сплутати із знаком "КИЇВСЬКИЙ ТОРТ", визнаним добре відомим в Україні рішенням Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України від 28.04.2017р. для товарів 30 класу МКТП: "торти" та/або знаками для товарів та послуг за свідоцтвами Україні № № 70068, № 11191 та №80829, зокрема нанесення такого позначення на продукцію (товар), зберігання продукції із нанесеним позначенням, пропонування продукції із нанесеним позначенням для продажу, продаж, експорт (вивезення), застосування такого позначення в рекламі, діловій документації, мережі Інтернет.

- заборонити ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БЕЛЛАРІЯ" здійснювати використання позначення, що складається із словесного елементу "КИЇВСЬКИЙ ТОРТ" та/або "КИЇВСЬКИЙ" та графічних елементів виконаних у вигляді листів каштану, яке є схожим настільки, що його можна сплутати із знаком "КИЇВСЬКИЙ ТОРТ", визнаним добре відомим в Україні рішенням Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України від 28.04.2017р. для товарів ЗО класу МКТП: "торти" та/або знаками для товарів та послуг за свідоцтвами Україні № 70068, № 11191 та №80829, зокрема нанесення такого позначення на продукцію (товар), зберігання продукції із нанесеним позначенням, пропонування продукції із нанесеним позначенням для продажу, продаж, експорт (вивезення), застосування такого позначення в рекламі, діловій документації, мережі Інтернет.

- зобов'язати ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БЕЛЛАРІЯ" вилучити із цивільного обороту та знищити всі упаковки та/або етикетки тортів, які містять позначення, що складається із словесного елементу "КИЇВСЬКИЙ ТОРТ" та/або "КИЇВСЬКИЙ" та графічних елементів виконаних у вигляді листів каштану, та позначень "КИЇВСЬКИЙ ТОРТ" та/або "КИЇВСЬКИЙ", які є схожим настільки, що їх можна сплутати із знаком "КИЇВСЬКИЙ ТОРТ", визнаним добре відомим в Україні рішенням Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України від 28.04.2017р. для товарів 30 класу МКТП: "торти" та/або знаками для товарів та послуг за свідоцтвами Україні № 70068, № 11191 та №80829.

- заборонити ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АШАН" УКРАЇНА ГІПЕРМАРКЕТ" здійснювати використання позначення, що складається із словесного елементу "КИЇВСЬКИЙ ТОРТ" та/або "КИЇВСЬКИЙ" та графічних елементів виконаних у вигляді листів каштану, та/або позначень "КИЇВСЬКИЙ ТОРТ" та/або "КИЇВСЬКИЙ", які є схожими настільки, що їх можна сплутати із знаком "КИЇВСЬКИЙ ТОРТ", визнаним добре відомим в Україні рішенням Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України від 28.04.2017р. для товарів 30 класу МКТП: "торти" та/або знаками для товарів та послуг за свідоцтвами Україні № 70068, № 11191 та №80829, зокрема зберігання продукції із нанесеним позначенням, пропонування продукції із нанесеним позначенням для продажу, продаж.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 05.07.2017 року порушено провадження у справі № 910/10771/17, розгляд справи призначено на 05.09.2017 року.

У судовому засіданні 05.09.2017 року оголошено перерву у справі до 19.09.2017 року.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 19.09.2017 року у справі № 910/10771/17 призначено судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручено Науково-дослідному центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності.

До господарського суду від Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності надійшов супровідний лист № 1020 від 22.12.2017 року разом з висновком судового експерта та матеріалами справи.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 22.01.2018 року провадження у справі поновлено та вирішено справу № 910/10771/17 розглядати за правилами загального позовного провадження зі стадії підготовчого засідання, підготовче засідання у справі №910/10771/17 призначено на 15.02.2018 року.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 15.02.2018 року закрито підготовче засідання та призначено справу № 910/10771/17 до судового розгляду по суті.

В судове засідання 20.02.2018 року представник відповідача 1 не з'явився.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 20.02.2018 відкладено розгляд справи до 15.03.2018 р.

У судовому засіданні 15.03.2018 представники від позивачів підтримали позовні вимоги та просили їх задовольнити в повному обсязі.

Представник відповідача 1 та представник відповідача 2 у судовому засіданні проти позовних вимог заперечували, у задоволенні позову просили відмовити з підстав викладених у своїх письмових поясненнях по суті справи.

Розглянувши подані документи і матеріали, всебічно і повно з'ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується позов, об'єктивно оцінивши докази, які мають значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, суд

ВСТАНОВИВ

Рішенням Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України від 28.04.2017р. знак для товарів та послуг «Київський торт» було визнано добре відомим в Україні станом на 24.08.1991 року відносно товарів 30 класу МКТП: «торти» у відношенні особи позивача 2.

Згідно з приписами ст. 25 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (далі - Закон), охорона прав на добре відомий знак здійснюється згідно зі статтею 6 bis Паризької конвенції про охорону промислової власності та цим Законом на підставі визнання знака добре відомим Апеляційною палатою або судом.

З дати, на яку за визначенням Апеляційної палати чи суду знак став добре відомим в Україні, йому надається правова охорона така сама, якби цей знак був заявлений на реєстрацію в Україні. При цьому вона поширюється також на товари і послуги, що не споріднені з тими, для яких знак визнано добре відомим в Україні, якщо використання цього знака іншою особою стосовно таких товарів і послуг вказуватиме на зв'язок між ними та власником добре відомого знака і його інтересам, ймовірно, буде завдано шкоди таким використанням.

Пунктом (1) статті 6 bis Паризької конвенції про охорону промислової власності, чинної на території України з 25.12.1991р. та на яку зроблено посилання у статті 25 Закону, країни Союзу зобов'язуються чи з ініціативи адміністрації, якщо це допускається законодавством даної країни, чи за клопотанням зацікавленої особи відхиляти або визнавати недійсною реєстрацію і забороняти застосування товарного знака, що становить відтворення, імітацію чи переклад іншого знака, здатні викликати змішування зі знаком, що за визначенням компетентного органу країни реєстрації чи країни застосування вже є у цій країні загальновідомим як знак особи, що користується привілеями цієї Конвенції, і використовується для ідентичних або подібних продуктів. Це положення поширюється і на ті випадки, коли істотна складова частина знака становить відтворення такого загальновідомого знака чи імітацію, здатну викликати змішування з ним.

З матеріалів справи вбачається, що позивач 1 є власником зареєстрованих об'єктів права інтелектуальної власності, серед яких: словесний знак «КИЇВСЬКИЙ ТОРТ» за свідоцтвом України № 70068 з пріоритетом від 29.03.2005, який користується правовою охороною для наступних товарів 30 класу МКТП: «торти»; комбінований знак за свідоцтвом України № 11191 з пріоритетом від 28.09.1994, який користується правовою охороною для наступних товарів 30 класу МКТП: «торти»; Комбінований знак за свідоцтвом України № 80829 з пріоритетом від 07.06.2006, який користується правовою охороною для наступних товарів 30 класу МКТП: «торти» .

Позивачам стало відомо, що відповідачем 1 здійснюється виробництво, продаж і пропонування до продажу, а відповідачем 2 здійснюється продаж і пропонування до продажу тортів під позначенням "КИЇВСЬКИЙ ТОРТ" виробництва відповідача 1.

Позивачі зазначають, що маркування упаковки вказаних тортів відповідача 1 під позначенням "КИЇВСЬКИЙ ТОРТ" виконано із використанням об'єктів права інтелектуальної власності Позивачів (далі - спірне позначення), а саме: із використанням знаків для товарів та послуг позивача 1 «КИЇВСЬКИЙ ТОРТ» за свідоцтвом України №70068, № 11191 та №80829 та добре відомого знаку позивача 2 "КИЇВСЬКИЙ ТОРТ" визнаного Рішенням Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України від 28.04.2017р (далі - Знаки).

З огляду на вищезазначене позивачі вважають, що спірне позначення порушує їх права інтелектуальної власності, як власників свідоцтв України №70068, № 11191, №80829 та добре відомого знаку "КИЇВСЬКИЙ ТОРТ" відповідно до Рішення Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України від 28.04.2017р.

З матеріалів справи вбачається, що на упаковці тортів під позначенням "КИЇВСЬКИЙ ТОРТ" виробництва відповідача 1 виробником товару зазначено - ТОВ "БЕЛЛАРІЯ", адреса: Україна, 07300, Київська область, Вишгородський район, м. Вишгород, вул. Кургузова 6-А.

Позивачам стало відомо про місце розповсюдження тортів під позначенням "КИЇВСЬКИЙ ТОРТ" виробництва відповідача 1, а саме магазин відповідача 2 - Гіпермаркет "Ашан Біличі" (ТОВ "AШAH УКРАЇНА ГІПЕРМАРКЕТ"), що знаходиться за адресою м. Київ, вул. Берковецька 6, після чого ними було придбано вказаний торт, на підтвердження чого позивачами було долучено до матеріалів справи копію фіскального чеку № від 31.05.2017.

Позивачі наголошують на тому, що cпірне позначення відповідача 1 використовує знаки позивачів та:

- є схожим настільки, що його можна сплутати із знаками за Свідоцтвами України № 70068, № 11191 та №80829 що зареєстровані на ім'я Позивача 1 для товарів 30 класу МКТП Позивача 1 і добре відомим знаком "КИЇВСЬКИЙ ТОРТ" Позивача 2 відповідно до Рішення Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України від 28.04.2017р. та

- може ввести в оману щодо товару або особи, яка виробляє товари 30 класу МКТП: "торти", оскільки породжує у свідомості споживача асоціації, пов'язані з іншим виробником позивачем 1 та позивачем 2.

Заперечуючи проти позовних вимог відповідач 1 посилався, зокрема, на те, що основні (домінуючі) елементи позначень упаковок, що використовуються при виробництві позивачами кондитерського виробу «КИЇВСЬКИЙ ТОРТ» та відповідачем 1 при виробництві кондитерського виробу «Торт «КИЇВСЬКИЙ» є дистинктивними (відмінними) і в сукупності не можуть бути змішані споживачем при виборі продукту, тобто не є ані схожими, ані здатними ввести в оману стосовно товару або особи, що його виробила. Також відповідач 1 посилався на те, що позивачами не наведено жодних доказів належності прав на знак для товарів і послуг у вигляді листя каштану в однині або в круговій композиції аналогічно до застосованої відповідачем 1 на упаковці виробу.

Відповідач 2, обґрунтовуючи свої заперечення на позовну заяву, вказував на те, що відповідач 1 поставляє відповідачу 2 кондитерські вироби, в тому числі торт Київський з арахісом 1 кг та торт Київський з арахісом 0,5 кг згідно укладеного між відповідачем 1 та відповідачем 2 договору поставки №П6312 від 18.01.2017 року. Відповідно до пункту 17.1. договору поставки відповідач 1 гарантує, що товари, які поставляються та їх розповсюдження не порушують прав і законних інтересів третіх осіб, зокрема, прав на товарні знаки і об'єкти інтелектуальної власності. Умовами договору поставки не передбачено обов'язок відповідача 1 надавати відповідачу 2 копії документів, які підтверджують правомірне використання відповідачем 1 об'єктів права інтелектуальної власності на товари, що поставляються.

Відповідно до ч. 1 ст. 99 ГПК України, для з'ясування обставин, що мають значення для справи, необхідні спеціальні знання у сфері іншій, ніж право, без яких встановити відповідні обставини неможливо, суд за клопотанням учасника справи або з власної ініціативи призначає експертизу у справі.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 19.09.2017 у справи було призначено судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручено Науково-дослідному центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності

На вирішення експертів поставлені такі питання:

- Чи є комбіноване позначення, що включає в себе словесний елемент "Торт Київський" та графічні елементи виконані у вигляді листів каштану, розміщене па упаковці для торту "Торт Київський" виробництва ТОВ "БЕЛЛАРІЯ", схожим па стільки, що його можна сплутати зі знаками для товарів та послуг за Свідоцтвами України №80829. №11191 та добре відомим в Україні знаком "Київський торг" визнаним Рішенням Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України від 28.04.2017р. відносно ПАТ "Київська кондитерська фабрика "Рошен"?

- Чи є комбіноване позначення, що включає в себе словесний елемент "Київський" та графічні елементи виконані у вигляді листів каштану, розміщене па упаковці для торгу "Київський" виробництва ТОВ "БЕЛЛАРІЯ", схожим на стільки, що його можна сплутати зі знаками для товарів та послуг за Свідоцтвами України №80829, №11191 та добре відомим в Україні знаком "Київський торт" визнаним Рішенням Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України від 28.04.2017р. відносно ПАТ "Київська кондитерська фабрика "Рошен"?

- Чи є словесне позначення "Торт Київський" розміщене на упаковці для торту "Торт Київський" виробництва ТОВ "БЕЛЛАРІЯ", схожими на стільки, що його можна сплутати зі знаком для товарів та послуг "КИЇВСЬКИЙ ТОРТ" за Свідоцтвом України №70068?

- Чи є словесне позначення "Київський" розміщене на упаковці для торту "Київський" виробництва ТОВ "БЕЛЛАРІЯ", схожими на стільки, що його можна сплутати зі знаком для товарів та послуг "КИЇВСЬКИЙ ТОРТ" за Свідоцтвом України №70068"?

- Чи є комбіноване позначення, що включає в себе словесний елемент "Торг Київський" та графічні елементи викопані у вигляді листів каштану, розміщене на упаковці для торту "Торт Київський" виробництва ТОВ "БЕЛЛАРІЯ", схожим зі знаками для товарів та послуг за Свідоцтвом України №80829, №11191 та добре відомим в Україні знаком "Київський торт" визнаним Рішенням Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України від 28.04.2017р. відносно ПАТ "Київська кондитерська фабрика "Рошен" настільки, що в процесі використання може ввести в оману споживачів відносно особи виробника вказаного товару?

- Чи є комбіноване позначення, що включає в себе словесний елемент "Київський" та графічні елементи виконані у вигляді листів каштану, розміщене на упаковці для торгу "Київський" виробництва ТОВ "БЕЛЛАРІЯ", схожим зі знаками для товарів та послуг за Свідоцтвом України №80829, №11191 та добре відомим в Україні знаком "Київський торг" визнаним Рішенням Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України від 28.04.2017р. відносно ПАТ "Київська кондитерська фабрика "Рошен" настільки, що в процесі використання може ввести в оману споживачів відносно особи виробника вказаного товару?

За результатами судової експертизи висновком експерта № 234/17 від 20.12.2017р. експерт прийшов до наступних висновків:

· Так, комбіноване позначення, що включає у себе словесний елемент «Торт Київський» та графічні елементи виконані у вигляді листів каштану, розміщене на упаковці для торту «Торт Київський» виробництва ТОВ «БЕЛЛАРІЯ» є схожим настільки, що його можна сплутати зі знаками для товарів та послуг за Свідоцтвами України №80829, №11191 та добре відомим в Україні знаком «Київський торт» визнаним Рішенням Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України від 28.04.2017 р. відносно ПАТ «Київська кондитерська фабрика «Рошен».

· Так, комбіноване позначення, що включає у себе словесний елемент «Київський» та графічні елементи виконані у вигляді листів каштану, розміщене на упаковці для торту «Київський» виробництва ТОВ «БЕЛЛАРІЯ» є схожим на стільки, що його можна сплутати зі знаками для товарів та послуг за Свідоцтвами України №80829, №11191 та добре відомим в Україні знаком «Київський торт» визнаним Рішенням Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України від 28.04.2017 р. відносно ПАТ «Київська кондитерська фабрика «Рошен».

· Так, словесне позначення «Торт Київський» розміщене на упаковці для торту «Торт Київський» виробництва ТОВ «БЕЛЛАРІЯ», є схожим на стільки, що його можна сплутати зі знаком для товарів та послуг «КИЇВСЬКИЙ ТОРТ» за Свідоцтвом України №70068.

· Так, словесне позначення «Київський» розміщене на упаковці для торту «Київський» виробництва ТОВ «БЕЛЛАРІЯ», є схожим на стільки, що його можна сплутати зі знаком для товарів та послуг «КИЇВСЬКИЙ ТОРТ» за Свідоцтвом України №70068.

· Так, комбіноване позначення, що включає у себе словесний елемент «Торт Київський» та графічні елементи виконані у вигляді листів каштану, розміщене на упаковці для торту «Торт Київський» виробництва ТОВ «БЕЛЛАРІЯ», є схожим зі знаками для товарів та послуг за Свідоцтвом України №80829, 11191 та добре відомим в Україні знаком «Київський торт» визнаним Рішенням Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України від 28.04.2017 р. відносно ПАТ «Київська кондитерська фабрика «Рошен» настільки, що в процесі використання може ввести в оману споживачів відносно особи виробника вказаного товару.

· Так, комбіноване позначення, що включає в себе словесний елемент «Київський» та графічні елементи виконані у вигляді листів каштану, розміщене на упаковці для торту «Київський» виробництва ТОВ «БЕЛЛАРІЯ», є схожим зі знаками для товарів та послуг за Свідоцтвом України №80829, №11191 та добре відомим в Україні знаком «Київський торт» визнаним Рішенням Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України від 28.04.2017 р. відносно ПАТ «Київська кондитерська фабрика «Рошен» настільки, що в процесі використання може ввести в оману споживачів відносно особи виробника вказаного товару.

Ознайомившись із висновком експерта № 234/17 від 20.12.2017р. суд вважає, що висновок експерта № 234/17 від 20.12.2017р. є повним та обґрунтованим, а тому відповідно до ст. 76-78 ГПК України є належним та допустимим доказом у справі.

Згідно з п. (1) статті 6 bis Паризької конвенції про охорону промислової власності та п. 4 ч. 2 ст. 6 Закону, не можуть одержати правову охорону позначення, які є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послуги.

Згідно п. 4.3.1.9 Правил, до позначень, що є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу, відносяться позначення, які породжують у свідомості споживача асоціації, пов'язані з певною якістю, географічним походженням товарів або послуг або з певним виробником, які насправді не відповідають дійсності.

До того ж згідно із абз.2 п.4.3.1.9. Правил, позначення може бути визнане оманливим або таким, що здатне вводити в оману, коли є очевидним, що воно в процесі використання як знака не виключає небезпеку введення в оману споживача.

Експерт за результатами проведеного дослідження прийшов до висновку, що комбіноване позначення, що включає у себе словесний елемент «Торт Київський»/«Київський» та графічні елементи виконані у вигляді листів каштану Відповідача-1 є схожими зі знаками для товарів та послуг за Свідоцтвами України №80829, №11191 Позивача-1 та добре відомим в Україні знаком «Київський торт» Позивача-2, настільки, що в процесі використання можуть ввести в оману споживачів відносно особи виробника вказаного товару, (стор. 53-54, 58 Висновку експерта № 234/17 від 20.12.2017р.)

Відповідно до ч. 5 ст. 16 Закону, свідоцтво надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди, якщо інше не передбачено цим Законом: зареєстрований знак стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг; зареєстрований знак стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги; позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг, якщо внаслідок такого використання ці позначення і знак можна сплутати; позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги, або ці позначення і знак можна сплутати.

Як встановлено частинами 1, 2 ст. 20 Закону, будь-яке посягання на права власника свідоцтва, передбачені статтею 16 цього Закону, в тому числі вчинення без згоди власника свідоцтва дій, що потребують його згоди, та готування до вчинення таких дій, вважається порушенням прав власника свідоцтва, що тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством України.

Порушенням прав власника свідоцтва вважається також використання без його згоди в доменних іменах знаків та позначень, вказаних у пункті 5 статті 16 цього Закону. На вимогу власника свідоцтва таке порушення повинно бути припинено, а порушник зобов'язаний відшкодувати власнику свідоцтва заподіяні збитки. Власник свідоцтва може також: вимагати усунення з товару, його упаковки незаконно використаного знака або позначення, схожого з ним настільки, що їх можна сплутати, або знищення виготовлених зображень знака або позначення, схожого з ним настільки, що їх можна сплутати.

На вимогу власника свідоцтва таке порушення повинно бути припинено, а порушник зобов'язаний відшкодувати власнику свідоцтва заподіяні збитки.

З огляду на вищевикладене, з урахуванням того, що за результатами проведеної судової експертизи експерт підтвердив, що позначення «Торт Київський»/"Київський", графічні елементи виконані у вигляді листів каштану, які нанесені на упаковки тортів відповідача 1, є такими що можуть ввести в оману та є схожими настільки, що їх можна сплутати зі знаками для товарів та послуг за Свідоцтвами України №80829, №11191, №70068 позивача 1 та добре відомим в Україні знаком «Київський торт» позивача 2, суд приходить до висновку, що позовні вимоги позивачів про визнання дії відповідача 1, пов'язані з використанням у своїй господарській діяльності позначення, що складається із словесного елементу "КИЇВСЬКИЙ ТОРТ" та/або "КИЇВСЬКИЙ" та графічних елементів виконаних у вигляді листів каштану, та/або позначення "КИЇВСЬКИЙ ТОРТ" та/або "КИЇВСЬКИЙ" такими, що порушують права інтелектуальної власності позивачів та заборони відповідач 1 здійснювати використання позначень "КИЇВСЬКИЙ ТОРТ" та/або "КИЇВСЬКИЙ", підлягають задоволенню.

Відповідно до пункту 2.2 постанови пленуму Вищого господарського суду України, від 17.10.2012 № 12 «Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності» (далі - Постанова № 12) вибір способу судового захисту прав інтелектуальної власності, включаючи такі, як вилучення та знищення товарів і матеріалів, введених у цивільний оборот з порушенням права інтелектуальної власності, та знарядь, що використовувалися для виготовлення таких товарів, здійснюється особою, якій належить право інтелектуальної власності. Водночас перевірка відповідності цього способу допущеному порушенню і меті здійснення судового розгляду є обов'язком суду, який має приймати рішення зі справи в межах заявлених позовних вимог та з урахуванням фактичних обставин конкретної справи, беручи до уваги як можливість у той чи інший спосіб захистити порушене право, так і необхідність подальшого виконання прийнятого судом рішення.

Таким чином, позовні вимоги щодо зобов'язання ТОВ "БЕЛЛАРІЯ" вилучити із цивільного обороту та знищити всі упаковки та/або етикетки тортів, які містять позначення, що складається із словесного елементу "КИЇВСЬКИЙ ТОРТ" та/або "КИЇВСЬКИЙ" підлягають задоволенню, оскільки товари з упаковкою та/або етикеткою, що містять спірне позначення та словесні позначення «КИЇВСЬКИЙ ТОРТ» і «КИЇВСЬКИЙ» вже введені відповідачем в цивільний оборот, а припинення їх реалізації на майбутнє не в повній мірі захистить права позивачів, оскільки торти, які виготовляє відповідач 1 вже реалізуються в мережі магазинів відповідача 2, що підтверджується матеріалами справи.

Як було зазначено вище, відповідач 2 здійснює пропонування для продажу та продаж тортів, що містять спірне позначення та словесні позначення «КИЇВСЬКИЙ ТОРТ» та/або «КИЇВСЬКИЙ», у своєму магазині за адресою м. Київ, вул. Берковецька 6 і у розумінні ст. 16 Закону, відповідач 2 такими діями порушує майнові права позивачів на знаки. Таким чином, обгрунтованими є вимоги позивачів щодо заборони відповідачу 2 здійснювати зберігання з метою пропонування для продажу, пропонування для продажу, та продаж тортів, що містять спірне позначення та словесні позначення «КИЇВСЬКИЙ ТОРТ» та/або «КИЇВСЬКИЙ».

З урахуванням вищевикладеного, оцінивши подані позивачами докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на повному, всебічному і об'єктивному розгляді в судовому засіданні всіх обставин справи в їх сукупності, суд прийшов до висновку, що позовні вимоги підлягають задоволенню у повному обсязі.

Згідно зі статтею 129 Господарського процесуального кодексу України судовий збір покладається на відповідачів.

Враховуючи зібрані докази по справі, пояснення представників сторін та керуючись статтями 129, 232, 236-241 ГПК України

В И Р І Ш И В:

1. Позов задовольнити повністю.

2. Визнати дії ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БЕЛЛАРІЯ" (місцезнаходження: 07300, Україна, Київська обл., м. Вишгород, вул. Кургузова, буд. 6-А, ), пов'язані з використанням у своїй господарській діяльності на території України позначення, що складається із словесного елементу «КИЇВСЬКИЙ ТОРТ» та/або «КИЇВСЬКИЙ» та графічних елементів виконаних у вигляді листів каштану, та/або позначення «КИЇВСЬКИЙ ТОРТ» та/або КИЇВСЬКИЙ» такими, що порушують права інтелектуальної власності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКА КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «РОШЕН» (місцезнаходження: 03039, Україна, м. Київ, пр-т Науки, буд. 1, ) на знак «КИЇВСЬКИЙ ТОРТ», визнаний добре відомим в Україні рішенням Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України від 28.04.2017р. для товарів 30 класу МКТП: «торти», та/або ДОЧІРНЬОГО ПІДПРИЄМСТВА «КОНДИТЕРСЬКА КОРПОРАЦІЯ «РОШЕН» (місцезнаходження: 04176, Україна, м. Київ, вул. Електриків, буд. 26/9, ) на знаки для товарів та послуг за свідоцтвами Україні № № 70068, № 11191 та №80829.

3. Заборонити ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БЕЛЛАРІЯ» (місцезнаходження: 07300, Україна, Київська обл., м. Вишгород, вул. Кургузова, буд. 6-А, ) здійснювати використання позначень «КИЇВСЬКИЙ ТОРТ» та/або «КИЇВСЬКИЙ», які є схожим настільки, що їх можна сплутати із знаком «КИЇВСЬКИЙ ТОРТ», визнаним добре відомим в Україні рішенням Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України від 28.04.2017р. для товарів 30 класу МКТП: «торти» та/або знаками для товарів та послуг за свідоцтвами Україні № № 70068, № 11191 та №80829, зокрема нанесення такого позначення на продукцію (товар), зберігання продукції із нанесеним позначенням, пропонування продукції із нанесеним позначенням для продажу, продаж, експорт (вивезення), застосування такого позначення в рекламі, діловій документації, мережі Інтернет.

4. Заборонити ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БЕЛЛАРІЯ» (місцезнаходження: 07300, Україна, Київська обл., м. Вишгород, вул. Кургузова, буд. 6-А, ) здійснювати використання позначення, що складається з словесного елементу «КИЇВСЬКИЙ ТОРТ» та/або «КИЇВСЬКИЙ» та графічних елементів виконаних у вигляді листів каштану, яке є схожим настільки, що його можна сплутати із знаком «КИЇВСЬКИЙ ТОРТ», визнаним добре відомим в Україні рішенням Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України від 28.04.2017р. для товарів 30 класу МКТП: «торти» та/або знаками для товарів та послуг за свідоцтвами Україні № 70068, № 11191 та №80829, зокрема, нанесення такого позначення на продукцію (товар), зберігання продукції із нанесеним позначенням, пропонування продукції із нанесеним позначенням для продажу, продаж, експорт (вивезення), застосування такого позначення в рекламі, діловій документації, мережі Інтернет.

5. Зобов'язати ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БЕЛЛАРІЯ" (місцезнаходження: 07300, Україна, Київська обл., м. Вишгород, вул. Кургузова, буд. 6-А, ) вилучити із цивільного обороту та знищити всі упаковки та/або етикетки тортів, які містять позначення, що складається із словесного елементу «КИЇВСЬКИЙ ТОРТ» та/або «КИЇВСЬКИЙ» та графічних елементів виконаних у вигляді листів каштану, та позначень «КИЇВСЬКИЙ ТОРТ» та/або КИЇВСЬКИЙ», які є схожим настільки, що їх можна сплутати із знаком «КИЇВСЬКИЙ ТОРТ», визнаним добре відомим в Україні рішенням Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України від 28.04.2017р. для товарів 30 класу МКТП: «торти» та/або знаками для товарів та послуг за свідоцтвами Україні № 70068, № 11191 та №80829.

6. Заборонити ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АШАН" УКРАЇНА ГІПЕРМАРКЕТ" (місцезнаходження: 04073, Україна, м. Київ, пр-т Степана Бандери, буд. 15-А, ) здійснювати використання позначення, що складається із словесного елементу «КИЇВСЬКИЙ ТОРТ» та/або «КИЇВСЬКИЙ» та графічних елементів виконаних у вигляді листів каштану, та/або позначень «КИЇВСЬКИЙ ТОРТ» та/або «КИЇВСЬКИЙ», які є схожими настільки, що їх можна сплутати із знаком «КИЇВСЬКИЙ ТОРТ», визнаним добре відомим в Україні тішенням Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України від 28.04.2017р. для товарів 30 класу МКТП: «торти» та/або знаками для товарів та послуг за свідоцтвами Україні № 70068, № 11191 та №80829, зокрема зберігання продукції із нанесеним позначенням, пропонування продукції із нанесеним позначенням для продажу, продаж.

7. Стягнути з ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БЕЛЛАРІЯ" (місцезнаходження: 07300, Україна, Київська обл., м. Вишгород, вул. Кургузова, буд. 6-А, ) на користь ДОЧІРНЬОГО ПІДПРИЄМСТВА «КОНДИТЕРСЬКА КОРПОРАЦІЯ «РОШЕН» (місцезнаходження: 04176, Україна, м. Київ, вул. Електриків, буд. 26/9, ) 8 000 (вісім тисяч) грн. витрат по сплаті судового збору та 12 856 (дванадцять тисяч вісімсот п'ятдесят шість) грн. 32 коп. витрат по оплаті вартості проведення судової експертизи.

8. Стягнути з ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АШАН" УКРАЇНА ГІПЕРМАРКЕТ" (місцезнаходження: 04073, Україна, м. Київ, пр-т Степана Бандери, буд. 15-А, ) на користь ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКА КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «РОШЕН» (місцезнаходження: 03039, Україна, м. Київ, пр-т Науки, буд. 1, ) 8 000 (вісім тисяч) грн. витрат по сплаті судового збору та 12 856 (дванадцять тисяч вісімсот п'ятдесят шість) грн. 32 коп. витрат по оплаті вартості проведення судової експертизи.

Рішення набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після розгляду справи апеляційним господарським судом.

Суддя О.В. Мандриченко

Дата складання рішення 21.03.2018 р.