РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27.03.2018Справа № 910/16728/17

За позовом Діаджео Брендз Бі.Ві.

до Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (выдповыдач 1); Товариства з обмеженою відповідальністю "БУКЛЕТ-ЮГ" (відповідач 2);

про визнання недійсними свідоцтв на знаки для товарів та послуг.

Суддя Мандриченко О.В.

Секретар судового засідання Дюбко С.П.

Представники:

Від позивача: Коваль А. М, представник, довіреність № б/н від 19.04.2016 р.;

Від відповідача 1: Саламов О. В., представник, довіреність № 2434-03/363 06.06.2017 р.;

Від відповідача 2:Коляда О. О., адвокат, ордер ДП № 1467/000027 від 06.09.2017 р.;

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Позивач у поданій до господарського суду позовній заяві просить: визнати недійсним повністю свідоцтво України № 231022 від 28 серпня 2017 р. на знак для товарів і послуг "Джеб Толкер" ; зобов'язати Міністерство економічного розвитку і торгівлі України внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг стосовно визнання недійсним повністю свідоцтва України № 231022 від 28 серпня 2017 р. та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені "Промислова власність"; визнати недійсним повністю свідоцтво України № 231023 від 28 серпня 2017 р. на знак для товарів і послуг "Джеб Толкер Блю Левел"; зобов'язати Міністерство економічного розвитку і торгівлі України внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг стосовно визнання недійсним повністю свідоцтва України № 231023 28 серпня 2017 р. та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені "Промислова власність"; визнати недійсним повністю свідоцтво України № 231024 від 28 серпня 2017 р. на знак для товарів і послуг "Jab Talker Black Level"; зобов'язати Міністерство економічного розвитку і торгівлі України внести зміни до державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг стосовно визнання недійсним повністю свідоцтва України № 231024 від 28 серпня 2017 р. та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені "Промислова власність"; визнати недійсним повністю свідоцтво України № 231025 від 28 серпня 2017 р. на знак для товарів і послуг "Jab Talker Red Level"; зобов'язати Міністерство економічного розвитку і торгівлі України внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг стосовно визнання недійсним повністю свідоцтва України № 231025 від 28 серпня 2017 р. та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені "Промислова власність"; визнати недійсним повністю свідоцтво України № 231026 від 28 серпня 2017 р. на знак для товарів і послуг "Джеб Толкер Блек Левел"; зобов'язати Міністерство економічного розвитку і торгівлі України внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг стосовно визнання недійсним повністю свідоцтва України № 231026 від 28 серпня 2017 р. та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені "Промислова власність"; визнати недійсним повністю свідоцтво України № 231027 від 28 серпня 2017 р. на знак для товарів і послуг "Джеб Толкер Ред Левел"; зобов'язати Міністерство економічного розвитку і торгівлі України внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг стосовно визнання недійсним повністю свідоцтва України № 231027 від 28 серпня 2017 р. та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені "Промислова власність"; визнати недійсним повністю свідоцтво України № 231028 від 28 серпня 2.017 р. на знак для товарів і послуг "Jab Talker Blue Level"; зобов'язати Міністерство економічного розвитку і торгівлі України внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг стосовно визнання недійсним повністю свідоцтва України № 231028 від 28 серпня 2017 р. та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені "Промислова власність"; визнати недійсним повністю свідоцтво України № 231029 від 28 серпня 2017 р. на знак для товарів і послуг "Jab Talker"; зобов'язати Міністерство економічного розвитку і торгівлі України внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг стосовно визнання недійсним повністю свідоцтва України № 231029 від 28 серпня 2017 р. та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені "Промислова власність"; покласти на Товариство з обмеженою відповідальністю "БУКЛЕТ-ЮГ" відшкодування усіх судових витрат по справі.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 29.09.2017 року порушено провадження у справі № 910/16728/17, розгляд справи призначено на 19.10.2017 року.

У судовому засіданні 19.10.2017 року було оголошено перерву до 07.11.2017 року.

У судовому засіданні 07.11.2017 року було оголошено перерву до 28.11.2017 року.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 28.11.2017 року слухання справи відкладено до 12.12.2017 року.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 04.12.2017 року слухання справи призначено на 18.01.2018 року.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 18.01.2018 року вирішено справу № 910/16728/17 розглядати за правилами загального позовного провадження зі стадії підготовчого засідання, підготовче засідання у справі №910/16728/17 призначено на 13.02.2018 року.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 22.03.2018 закрито підготовче засідання та призначено справу № 910/16728/17 до судового розгляду по суті на 27.03.2018 р.

Представник позивача в судовому засіданні 27.03.2018 р. позов підтримав і просив задовольнити у повному обсязі з підстав, викладених у позовній заяві.

Представник відповідача 1 в судовому засіданні 27.02.2018 р. просив у позові до Мінекономіки відмовити, оскільки всі дії Установи при проведенні кваліфікаційних експертиз заявок на видачу спірних свідоцтв України за відомих на той час обставин були здійснені у повній відповідності до чинних актів законодавства і, зокрема, відповідач 1 не знав про належність позивачу добре відомих торговельних марок. Представник акцентував увагу на те, що вирішення обставин зі справи вимагає спеціальних знань у сфері інтелектуальної власності і лише висновок експерта як належний доказ може підтвердити або спростувати відповідні обставини. Також зазначив про недоведеність позовних вимог відносно схожості відповідних торговельних марок і можливості спірних торговельних марок ввести в оману. Представник також заперечив проти клопотання відповідача 2 про закриття провадження у справі.

Представник відповідача 2 надав відзив на позов, у якому стверджував про проведення належних експертиз заявлених на реєстрацію позначень та відсутність схожості відповідних торговельних марок і можливості належних йому торговельних марок ввести в оману з огляду на те, що спріні торговельні марки по-іншому вимовляються і мають інші смислові значення на відміну від торговельних марок позивача. Представник відповідача-2 у судовому засіданні 27.03.2018 р. проти задоволення позовних вимог Позивача заперечив і наполягав на задоволенні раніше поданого клопотання про закриття провадження у зв'язку із відсутністю предмету спору.

Розглянувши документи і матеріали, додані до позовної заяви, всебічно і повно з'ясувавши всі обставини справи, оцінивши докази, які мають значення для вирішення спору, господарський суд-

ВСТАНОВИВ:

28 серпня 2017 р. Міністерство економічного розвитку і торгівлі України (надалі за текстом також - "відповідач 1") зареєструвало торговельні марки «Джеб Толкер», «Джеб Толкер Блю Левел», «Jab Talker Black Level», «Jab Talker Red Level», «Джеб Толкер Блек Левел», «Джеб Толкер Ред Левел», «Jab Talker Blue Level», «Jab Talker» (надалі за текстом також - «спірні торговельні марки Jab Talker») для товарів 33 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг (МКТП), а саме: «Алкогольні напої, крім пива; алкогольні напої, що містять фрукти; алкогольні напої, що сприяють травленню; аперитиви; арак (рисовий алкогольний напій); байцзю (китайський алкогольний напій); бренді; вина; віскі; ганусова (анісова) горілка (настоянка); ганусовий (анісовий) лікер; горілка; горілка вишнева; грушевий сидр; джин (ялівцева горілка); коктейлі алкогольні; кюрасо (лікер); лікери; медівка (гідромель); м'ятні настоянки; напої алкогольні змішані, крім напоїв на основі пива; настоянки гіркі; ніра (алкогольний напій на основі цукрової тростини); перегінні алкогольні напої; пікети (вино з виноградних вичавків); рисовий спирт; ром; саке (рисова горілка); сидри; спиртні напої; спиртові екстракти; спиртові есенції; фруктові екстракти спиртові» і видало свідоцтва України № № 231022, 231023, 231024, 231025, 231026, 231027, 231028, 231029 від 28 серпня 2017 р. на ім'я Товариства з обмеженою відповідальністю «БУКЛЕТ-ЮГ» (надалі за текстом також - «відповідач 2»). Це підтверджується відомостями щодо вищевказаних свідоцтв України з офіційної бази даних «Зареєстровані в Україні знаки для товарів і послуг», яка ведеться відповідачем 1 та виписками із Державного реєстру свідоцтв України на знаки дял товарів і послуг, наданих відповідачем 1.

Позивач зазначає, що державна реєстрація спірних торговельних марок Jab Talker була здійснена із порушенням вимог чинного законодавства України, порушує його права та охоронювані законом інтереси на добре відомі та раніше зареєстровані торговельні марки, а також може призвести до введення споживачів та громадськості в оману, породжуючи помилкові асоціації із ним та його продукцією. В обґрунтування даного твердження позивач посилається на невідповідність спірних торговельних марок умовам надання правової охорони.

Згідно ст. 499 ЦК України права інтелектуальної власності на торговельну марку визнаються недійсними з підстав та в порядку, встановлених законом. За змістом ст. ст. 494, 495 ЦК України права інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчуються свідоцтвом, зважаючи на що визнанню недійсним підлягає саме свідоцтво.

Як визначено підпунктом "а" п. 1 ст. 19 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" свідоцтво на знак для товарів і послуг може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково у разі невідповідності зареєстрованого знака умовам надання правової охорони". У відповідності до п. 3 Постанови Верховної Ради України "Про введення в дію Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів та послуг" від 23 грудня 1993 р. "відповідність знаків умовам їх реєстрації визначається згідно з законодавством, що діяло на дату подання заявки". На дату подання відповідачем 2 до відповідача 1 заявок на реєстрацію вищенаведених спірних торговельних марок (15 грудня 2016 р.) чинною була редакція Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів та послуг" від 15 грудня 1993 р. з останніми змінами від 9 квітня 2015 року N 317-VIII (надалі за текстом - "Закон про товарні знаки"), яка також є чинною на даний час.

Окрім того, статтею 3 Закону про товарні знаки визначено, що "якщо міжнародним договором України встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені законодавством України про знаки, то застосовуються правила міжнародного договору". Таким міжнародним договором України в розумінні статті 3 Закону є Паризька конвенція від 20 березня 1883 р., участь України в якій підтверджена в серпні 1992 р. (надалі за текстом - "Паризька конвенція"). В силу статті 6-bis Паризької конвенції, відхиляється або визнається недійсною реєстрація і забороняється застосування товарного знака, що становить відтворення, імітацію чи переклад іншого знака, здатні викликати змішування зі знаком, що за визначенням компетентного органу країни реєстрації чи країни застосування вже є у цій країні загальновідомим як знак особи, що користується привілеями цієї Конвенції, і використовується для ідентичних або подібних продуктів. Це положення поширюється і на ті випадки, коли істотна складова частина знака становить відтворення такого загальновідомого знака чи імітацію, здатну викликати змішування з ним. Рекомендації щодо охорони загальновідомих знаків містяться у Спільній рекомендації відносно положень про охорону загальновідомих знаків, прийнятій Асамблеєю Паризького союзу з охорони промислової власності та Генеральною Асамблеєю Всесвітньої організації інтелектуальної власності (ВОІВ) на тридцять четвертій сесії засідань Асамблей держав-членів ВОІВ 20-29 вересня 1999 р. (надалі за текстом - "Рекомендації ВОІВ"). Оскільки згідно ст. 1 Паризької конвенції Україна як її учасник входить до Паризького союзу з охорони промислової власності, наведені Рекомендації мають для неї відповідне рекомендаційне значення.

Також в силу статті 6-quinquies Паризької конвенції «Товарні знаки…можуть бути відхилені при реєстрації чи визнанні недійсними лише в таких випадках:

1. Якщо знаки можуть порушити права, набуті третіми особами в країні, де витребовується охорона;

3. Якщо знаки суперечать моралі чи громадському порядку та, особливо, якщо вони можуть ввести в оману громадськість».

У національному законодавстві України умови надання правової охорони визначаються статтею 5 Закону про товарні знаки, зокрема, пункт 1 вказаної статті передбачає, що правова охорона надається знаку, який не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі, вимогам Закону України "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки" та на який не поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони, встановлені цим Законом.

Позивач стверджує, що на спірні торговельні марки Jab Talker, зареєстровані на ім'я відповідача 2, мають бути поширені підстави для визнання її судом недійсною, передбачені не лише статтями 6-bis, 6-quinquies Паризької конвенції, але і підстави для відмови у наданні відповідним позначенням правової охорони, закріплені абз. 5 п. 2 ст. 6, абз. абз. 2, 3 п. 3 ст. 6 Закону про товарні знаки, в силу яких «не можуть одержати правову охорону позначення, які є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу»; «не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є: тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати зі знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім'я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг; знаками інших осіб, якщо ці знаки охороняються без реєстрації на підставі міжнародних договорів, учасником яких є Україна, зокрема, знаками, визнаними добре відомими відповідно до статті 6-bis Паризької конвенції про охорону промислової власності».

Окрім того, позивач посилається на положення п. п. 1, 4 ст. 25 Закону про товарні знаки, згідно яких «охорона прав на добре відомий знак здійснюється згідно з статтею 6-bis Паризької конвенції про охорону промислової власності та цим Законом на підставі визнання знака добре відомим Апеляційною палатою або судом. Знак може бути визнаний добре відомим незалежно від реєстрації його в Україні. З дати, на яку за визначенням суду знак став добре відомим в Україні, йому надається правова охорона така сама, якби цей знак був заявлений на реєстрацію в Україні. При цьому вона поширюється також на товари і послуги, що не споріднені з тими, для яких знак визнано добре відомим в Україні, якщо використання цього знака іншою особою стосовно таких товарів і послуг вказуватиме на зв'язок між ними та власником добре відомого знака і його інтересам, ймовірно, буде завдано шкоди таким використанням».

Також в обґрунтування вимог позивач наводить підпункт 4.3.2.9. Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, затверджених наказом Державного патентного відомства України від 28 липня 1995 р. № 116 (в редакції наказу Державного патентного відомства України від 20 серпня 1997 р. № 72) та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 2 серпня 1995 р. за № 276/812 з подальшими змінами і доповненнями позначення, згідно якого заявлене позначення як знак, відхиляється від реєстрації у випадку його тотожності або схожості з знаком, що охороняється в Україні відповідно до статті 6 bis Паризької конвенції і загальновідомість якого очевидна.

Позивач зазначає, що ще до дати подання відповідачем 2 восьми заявок № № m201628002, m201628004, m201628005, m201628007, m201628009, m201628010, m201628011, m201628012 на реєстрації спірних торговельних марок Jab Talker (15 грудня 2016 р.) належні йому торговельні марки «JOHNNIE WALKER», «JOHNNIE WALKER BLUE LABEL», «JOHNNIE WALKER RED LABEL», «JOHNNIE WALKER BLACK LABEL» вже були визнані добре відомими в Україні (надалі за текстом також - «Добре відомі торговельні марки «Johnnie Walker») і також вже була зареєстрована сім'я торговельних марок «Johnnie Walker», якими вже давно маркувалась відома у всьому світі (в тому числі, в Україні) продукція віскі «JOHNNIE WALKER», включаючи, зокрема, її види: «JOHNNIE WALKER BLUE LABEL», «JOHNNIE WALKER RED LABEL», «JOHNNIE WALKER BLACK LABEL». У обгрунтування даного твердження позивач посилається на рішенням господарського суду м. Києва від 27 березня 2017 р. у справі № 910/15551/16, залишеним без змін ухвалою Київського апеляційного господарського суду від 15 травня 2017 р. у справі № 910/15551/16, яке згідно наказів господарського суду м. Києва від 25 травня 2017 р. набрало законної сили 18 квітня 2017 р. та встановлені даним рішенням обставини.

Згідно приписів ч. 4 ст. 75 «Підстави звільнення від доказування» ГПК України: «Обставини, встановлені рішенням суду в господарській, цивільній або адміністративній справі, що набрало законної сили, не доказуються при розгляді іншої справи, у якій беруть участь ті самі особи або особа, стосовно якої встановлено ці обставини, якщо інше не встановлено законом».

Господарським судом перевірені дані доводи зібраними у справі доказами, на підставі чого встановлено наступне.

Згідно п.п. 2-5 резолютивної частини рішення господарського суду м. Києва від 27 березня 2017 р. у справі № 910/15551/16, яке набрало законної сили 18 квітня 2017 р. за аналогічним позовом позивача до Державної служби інтелектуальної власності України та Товариства з обмеженою відповідальністю «Сімферопольський вино-коньячний завод» про визнання торговельних марок позивача «Johnnie Walker» добре відомими в Україні, визнання недійсними свідоцтв України № № 206769, 206770, 206771 на спірні торговельні марки «Jack Talker» та припинення порушення прав на добре відомі торговельні марки Johnnie Walker, що набрало законної сили 18 квітня 2017 р., було вирішено наступне:

2. Визнати знак для товарів і послуг «Johnnie Walker» добре відомим в Україні станом на 17 вересня 2015 р. для товарів 33 класу МКТП «Віскі» стосовно DIAGEO BRANDS B.V. (Діаджео Брендз Бі.Ві.) (Моленверф 10-12, 1014 БГ Амстердам, Нідерланди).

3. Визнати знак для товарів і послуг «Johnnie Walker Blue Label» добре відомим в Україні станом на 17 вересня 2015 р. для товарів 33 класу МКТП «Віскі» стосовно DIAGEO BRANDS B.V. (Діаджео Брендз Бі.Ві.) (Моленверф 10-12, 1014 БГ Амстердам, Нідерланди).

4. Визнати знак для товарів і послуг «Johnnie Walker Red Label» добре відомим в Україні станом на 17 вересня 2015 р. для товарів 33 класу МКТП «Віскі» стосовно DIAGEO BRANDS B.V. (Діаджео Брендз Бі.Ві.) (Моленверф 10-12, 1014 БГ Амстердам, Нідерланди).

5. Визнати знак для товарів і послуг «Johnnie Walker Black Label» добре відомим в Україні станом на 17 вересня 2015 р. для товарів 33 класу МКТП «Віскі» стосовно DIAGEO BRANDS B.V. (Діаджео Брендз Бі.Ві.) (Моленверф 10-12, 1014 БГ Амстердам, Нідерланди).

Крім того, на підставі рішення господарського суду м. Києва від 27 березня 2017 р. у справі № 910/15551/16 та зібраних у справі доказів господарським судом було встановлено наступне:

Позивач є власником таких свідоцтв України на знак для товарів і послуг:

№ 3764 «JOHNNIE WALKER» (словесний), зареєстрований для товарів 33 класу МКТП «віскі»; дата реєстрації 27.12.1994; дата закінчення строку дії свідоцтва (продовження) 30.11.2024; дата публікації відомостей про видачу свідоцтва 27.12.1994 в офіційному бюлетені «Промислова власність» № 6-ІІ;

№ 3759 «BLACK LABEL» (словесний), зареєстрований для товарів 33 класу МКТП «шотландське віскі»; дата реєстрації 27.12.1994; дата закінчення строку дії свідоцтва (продовження) 18.09.2017; дата публікації відомостей про видачу свідоцтва 27.12.1994 в офіційному бюлетені «Промислова власність» № 6-ІІ;

№ 3763 «RED LABEL» (словесний), зареєстрований для товарів 33 класу МКТП «шотландське віскі»; дата реєстрації 27.12.1994; дата закінчення строку дії свідоцтва (продовження) 18.09.2017; дата публікації відомостей про видачу свідоцтва 27.12.1994 в офіційному бюлетені «Промислова власність» № 6-ІІ;

№ 39859 «BLUE LABEL» (словесний), зареєстрований для товарів 33 класу МКТП «алкогольні напої (крім пива)»; дата реєстрації 17.05.2004; дата закінчення строку дії свідоцтва (продовження) 18.03.2022; дата публікації відомостей про видачу свідоцтва 17.05.2004 в офіційному бюлетені «Промислова власність» № 5.

Позивач входить до міжнародної корпорації Diageo, створеної у 1997 році, що є всесвітньо-відомим і одним із найбільших у світі виробником алкогольних напоїв класу преміум.

Основні торговельні марки Компанії складають віскі «JOHNNIE WALKER», «J&B», «White Horse» та «Crown Royal», горілка «Smirnoff», лікер «Baileys», ром «Captain Morgan», джин «Gordon's», пиво «Guinness» тощо.

Як вбачається з матеріалів справи, Компанії належать 8 з 20 найпопулярніших за обсягами продажу світових преміальних брендів алкогольних напоїв.

У власності Компанії перебувають десятки брендів алкогольних напоїв, значна частина яких займає провідні позиції на відповідних сегментах світового ринку преміального алкоголю.

За підсумками 2012-2013 фінансового року корпорація отримала 1,96 мільярдів фунтів стерлінгів ($3,09 мільярди доларів США) прибутку, що на 5,4% перевищує показник прибутку за минулий рік.

Продукція Компанії реалізується у 180 країнах світу.

Позивач використовує торговельні марки «JOHNNIE WALKER», «JOHNNIE WALKER BLUE LABEL», «JOHNNIE WALKER RED LABEL», «JOHNNIE WALKER BLACK LABEL» для маркування алкогольної продукції власного виробництва, а саме віскі.

Високий ступінь відомості та визнання вказаних знаків в Україні підтверджується, зокрема, результатами опитування споживачів з питань доброї відомості даного знака, що містяться у висновку від 19.09.2016 № б/н, складеному приватним підприємством «Міжнародна маркетингова група» (далі - Підприємство).

Згідно із вказаним висновком у період часу з 22.08.2016 по 12.09.2016 Підприємством було проведено опитування 1 500 респондентів в шести великих містах України, а саме, Києві, Дніпрі, Львові, Одесі, Харкові та Вінниці з питань відомості споживачам знаків (торговельних марок) «JOHNNIE WALKER» і маркованої ними продукції та можливості сплутування з даними торговельними марками знаків «JACK TALKER».

За результати опитування Підприємством було з'ясовано таке:

- 88,9 % опитаних підтвердили, що знаки «JOHNNIE WALKER», «JOHNNIE WALKER BLUE LABEL», «JOHNNIE WALKER RED LABEL», «JOHNNIE WALKER BLACK LABEL» … їм відомі;

- 98,9 % опитаних, яким відомі знаки «JOHNNIE WALKER», вказали, що дані знаки застосовуються саме для товарів віскі «JOHNNIE WALKER»;

- 90,4 % респондентів вказали, що власником знаків «JOHNNIE WALKER» є міжнародна корпорація «Діаджео»;

- більше половини опитаних респондентів (56,7 %) знають знаки «JOHNNIE WALKER» дуже давно, набагато раніше ніж з 01.01.2010, 24,8 % - щонайменше з 01.01.2012, ще 18,5 % - знають знаки «JOHNNIE WALKER» щонайменше з 17.09.2015; що підтверджує те, що всі 88,9 % опитаних, яким відомі знаки «JOHNNIE WALKER», знають їх вже дуже давно, але принаймні, не пізніше як з 17.09.2015;

- для 82,6 % респондентів джерелом інформації про знаки «JOHNNIE WALKER» є продукція віскі, для 13,7 % - мережа Інтернет, для 3,7 % - друковані засоби масової інформації.

Щодо інтенсивності використання торговельної марки «JOHNNIE WALKER» на території України, судом встановлено, що з 2005 року українська компанія - товариство з обмеженою відповідальністю «Баядера-Імпорт» (далі - ТОВ «Баядера-Імпорт») стало ексклюзивним дистриб'ютором віскі «JOHNNIE WALKER» в Україні, що підтверджується інформацією з офіційного сайту ТОВ «Баядера-Імпорт» у мережі Інтернет.

Згідно з довідкою ТОВ «Баядера-Імпорт» від 28.07.2016 № 591 за період з 2013 року по 2015 рік було ввезено в Україну та реалізовано віскі Компанії під торговельною маркою «JOHNNIE WALKER», а саме «JOHNNIE WALKER RED LABEL», «JOHNNIE WALKER BLACK LABEL», «JOHNNIE WALKER BLUE LABEL» в обсязі 702 641 л., з яких: в 2013 році - 292 047,60 л., в 2014 році - 184 212,60 л., у 2015 році - 226 380,90 л.

Торговельні марки Компанії активно рекламуються та просуваються на території України, що підтверджується рекламними матеріалами, опублікованими в українських та іноземних журналах, а саме: «Фокус» від 13.06.2014 № 24 (386); «Esquire» за червень 2014 року; «Forbes Украина» за червень 2014 року; «Forbes Украина» за липень 2014 року; «Forbes Украина» за листопад 2014 року; «Forbes Украина» за березень 2015 року; «Mercedes-Benz Magazine» за березень 2015 року; «Mercedes-Benz Magazine» за квітень 2015 року; «ХХL» за квітень 2015 року; «Фокус» від 17.04.2015 № 14(428).; «MAXIM» за квітень-травень 2015 року; «Forbes Украина» за жовтень 2015 року; «Фокус» від 30.10.2015 № 43(454); «Новое время» від 30.10.2015 № 40; «Панорама» за листопад 2015 року; «Вокруг Света» № 2902 за листопад 2015 року; «Forbes Украина» за листопад 2015 року; «ХХL» за листопад 2015 року; «Новое время» від 20.11.2015 № 43; «ХХL» за грудень 2015 року; «L'OFFICIEL HOMMES» зима 2015/2016 років; «Intercity Magazine» за грудень 2015 року; «Forbes Украина» за грудень 2015 року; «Новое время» від 15.01.2016 № 1; «Chance For traveler» за весну 2016 року.

Крім того, згідно з довідкою від 29.07.2016 № 65 ТОВ «Баядера Логістик» за період з липня 2014 року по червень 2016 року групою компаній «Баядера» було витрачено коштів на маркетингові послуги з популяризації та просування продукції віскі торговельних марок «JOHNNIE WALKER RED LABEL», «JOHNNIE WALKER BLACK LABEL», «JOHNNIE WALKER BLUE LABEL» на суму 6 784 717,25 грн.

Отже, документально підтверджено, що з 2005 року на території України організовано розповсюдження та за згоди виробника реалізується віскі «JOHNNIE WALKER RED LABEL», «JOHNNIE WALKER BLACK LABEL», «JOHNNIE WALKER BLUE LABEL», тобто знаки Компанії присутні на українському ринку і за допомогою них маркується відомі споживачам віскі щонайменше 12 років.

Дані щодо кількості, тривалості та територіального охоплення рекламних компаній віскі, що маркується знаками для товарів і послуг «JOHNNIE WALKER», «JOHNNIE WALKER RED LABEL», «JOHNNIE WALKER BLACK LABEL», «JOHNNIE WALKER BLUE LABEL», а також обсяги ввезення та, особливо, реалізації напоїв, вказують на істотну та сталу обізнаність українських споживачів щодо таких напоїв міжнародної корпорації «Діаджео», та відповідно - на відомість знаків для товарів і послуг «JOHNNIE WALKER», «JOHNNIE WALKER RED LABEL», «JOHNNIE WALKER BLACK LABEL», «JOHNNIE WALKER BLUE LABEL» загалом та як таких, що пов'язані з діяльністю вказаної особи.

Відповідно до афідевіту від 13.09.2016 Компанії позивач, а також компанії, що входять до групи компаній «Діаджео», володіють торговельними марками «JOHNNIE WALKER», що були зареєстровані, починаючи з 1908 року, в переважній більшості країн світу, включаючи, зокрема, такі реєстрації: у Великій Британії 30.11.1908 за № 308458; у Швейцарії 24.11.1910 за № 326225; у Норвегії 21.11. 1910 за № 239; у Перу 21.04.1911 за № 40241; у Гонг Конгу 01.08.1911 за № 109/1911; у Мексиці 11.04.1912 за № 12197; у Кенії 15.09.1913 за № 143; на Ямайці 09.06.1913 за № 769; в Занзібарі 30.12.1919 за № 89/1919; на Гаїті 29.05.1922 за № 378Beg/47; в Домініканській Республіці 08.07.1922 за № 1259; на Бермудський островах 01.04.1924 за № 536; в Австралії 07.10.1922; в Еквадорі 09.06.1924 за № 973; в Гондурасі 12.11.1924 за № 1069; в Колумбії 12.09.1930 за № 3729; в Канаді 29.11.1930 за № 62/15278; в Нігерії 27.10.1950 за № 6411; в Австралії 17.06.1958 за № 137505; в Венесуелі 12.06.1959 за № 36828-F; в Монтенегро 22.12.1961 за № 08053; в Колумбії 02.10.1961 за № 49567; в Болгарії 22.08.1962 за № 3755; в Коста-Ріка 23.10.1962 за № 26551; в Швейцарії 11.09.1992 за № 394971; в Австралії 12.05.1994 за № 629676; в Сполученому Королівстві Великобританія 17.08.1999 за № 2206128; в Південній Африці 21.06.2001 за № 2001/10703; в Марокко 17.07.2001 за № 78188; в Ірландії 07.03.2002 за № 226305 та 14.08.2002 за № 226196; в Німеччині 30.11.2002 за № 302580565 та № 302580573; на Мадагаскарі 23.04.2002 за № 4175; в Латвії 20.09.2002 за № М 50045; у Гватемалі 19.08.2003 за № 125256; на Західному березі ріки Йордан 01.04.2003 за № 9938; на Західному березі ріки Йордан 18.09.2008 за № 9935 та № 9937; в Індонезії 18.02.2010 за № IDM 000414619, 14.12.2012 за № IDM 000378990 та № IDM 000378991.

Таким чином, суд дійшов висновку про те, що зібраними у справі доказами підтверджується, що належні позивачу знаки для товарів і послуг «JOHNNIE WALKER», «JOHNNIE WALKER BLUE LABEL», «JOHNNIE WALKER RED LABEL», «JOHNNIE WALKER BLACK LABEL» стали добре відомими в Україні з 17.09.2015 р. для товарів 33 класу МКТП «віскі», а тому в силу приписів ст. 6-bis Паризької конвенції про охорону промислової власності та ст. 25 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» позивач набув посиленої правової охорони даних торговельних марок, яка згідно вищезазначених статей законів поширюється, в тому числі, на істотну складову частину даних торговельних марок та на неспоріднені товари і послуги.

Таким чином, у даному випадку належні позивачу торговельні марки «JOHNNIE WALKER», «JOHNNIE WALKER BLUE LABEL», «JOHNNIE WALKER RED LABEL», «JOHNNIE WALKER BLACK LABEL» є такими, що мають високу репутацію та велику вартість, тобто правова охорона має їм надаватися не за чітко зазначеним пе реліком товарів чи послуг, а із збільшенним обсягом правової охорони, оскільки стосовно добре відомих торговельних марок вона поширюється також на неоднорідні товари та послуги (ст. 25 Закону про товарні знаки).

Згідно наявного у матеріалах справи висновку експерта № 116 від 20 грудня 2017 р. (надалі за текстом - «Висновок експерта № 116») встановлено наступне:

1) Стосовно всіх товарів 33 класу МКТП, наведених у свідоцтві України № 231029 від 28 серпня 2017 р., торговельна марка «Jab Talker» за вказаним свідоцтвом є схожою настільки, що її можна сплутати з торговельною маркою «JOHNNIE WALKER», визнаною добре відомою в Україні станом на 17 вересня 2015 р. для товарів 33 класу МКТП «віскі» стосовно DIAGEO BRANDS B.V. (Діаджео Брендз Бі.Ві.) (Моленверф 10-12, 1014 БГ Амстердам, Нідерланди).

2) Стосовно всіх товарів 33 класу МКТП, наведених у свідоцтві України № 231022 від 28 серпня 2017 р., торговельна марка «Джеб Толкер» за вказаним свідоцтвом є схожою настільки, що її можна сплутати з торговельною маркою «JOHNNIE WALKER», визнаною добре відомою в Україні станом на 17 вересня 2015 р. для товарів 33 класу МКТП «віскі» стосовно DIAGEO BRANDS B.V. (Діаджео Брендз Бі.Ві.) (Моленверф 10-12, 1014 БГ Амстердам, Нідерланди).

3) Стосовно всіх товарів 33 класу МКТП, наведених у свідоцтві України № 231028 від 28 серпня 2017 р., торговельна марка «Jab Talker Blue Level» за вказаним свідоцтвом є схожою настільки, що її можна сплутати з торговельною маркою «JOHNNIE WALKER BLUE LABEL», визнаною добре відомою в Україні станом на 17 вересня 2015 р. для товарів 33 класу МКТП «віскі» стосовно DIAGEO BRANDS B.V. (Діаджео Брендз Бі.Ві.) (Моленверф 10-12, 1014 БГ Амстердам, Нідерланди).

4) Стосовно всіх товарів 33 класу МКТП, наведених у свідоцтві України № 231023 від 28 серпня 2017 р., торговельна марка «Джеб Толкер Блю Левел» за вказаним свідоцтвом є схожою настільки, що її можна сплутати з торговельною маркою «JOHNNIE WALKER BLUE LABEL», визнаною добре відомою в Україні станом на 17 вересня 2015 р. для товарів 33 класу МКТП «віскі» стосовно DIAGEO BRANDS B.V. (Діаджео Брендз Бі.Ві.) (Моленверф 10-12, 1014 БГ Амстердам, Нідерланди).

5) Стосовно всіх товарів 33 класу МКТП, наведених у свідоцтві України № 231024 від 28 серпня 2017 р., торговельна марка «Jab Talker Black Level» за вказаним свідоцтвом є схожою настільки, що її можна сплутати з торговельною маркою «JOHNNIE WALKER BLACK LABEL», визнаною добре відомою в Україні станом на 17 вересня 2015 р. для товарів 33 класу МКТП «віскі» стосовно DIAGEO BRANDS B.V. (Діаджео Брендз Бі.Ві.) (Моленверф 10-12, 1014 БГ Амстердам, Нідерланди).

6) Стосовно всіх товарів 33 класу МКТП, наведених у свідоцтві України № 231026 від 28 серпня 2017 р., торговельна марка «Джеб Толкер Блек Левел» за вказаним свідоцтвом є схожою настільки, що її можна сплутати з торговельною маркою «JOHNNIE WALKER BLАСК LABEL», визнаною добре відомою в Україні станом на 17 вересня 2015 р. для товарів 33 класу МКТП «віскі» стосовно DIAGEO BRANDS B.V. (Діаджео Брендз Бі.Ві.) (Моленверф 10-12, 1014 БГ Амстердам, Нідерланди).

7) Стосовно всіх товарів 33 класу МКТП, наведених у свідоцтві України № 231025 від 28 серпня 2017 р, торговельна марка «Jab Talker Red Level» за вказаним свідоцтвом є схожою настільки, що її можна сплутати з торговельною маркою «JOHNNIE WALKER RED LABEL», визнаною добре відомою в Україні станом на 17 вересня 2015 р. для товарів 33 класу МКТП «віскі» стосовно DIAGEO BRANDS B.V. (Діаджео Брендз Бі.Ві.) (Моленверф 10-12, 1014 БГ Амстердам, Нідерланди).

8) Стосовно всіх товарів 33 класу МКТП, наведених у свідоцтві України № 231027 від 28 серпня 2017 р., торговельна марка «Джеб Толкер Ред Левел» за вказаним свідоцтвом є схожою настільки, що її можна сплутати з торговельною маркою «JOHNNIE WALKER RED LABEL», визнаною добре відомою в Україні станом на 17 вересня 2015 р. для товарів 33 класу МКТП «віскі» стосовно DIAGEO BRANDS B.V. (Діаджео Брендз Бі.Ві.) (Моленверф 10-12, 1014 БГ Амстердам, Нідерланди).

9) Торговельні марки «Jab Talker», «Джеб Толкер», «Jab Talker Blue Level», «Джеб Толкер Блю Левел», «Jab Talker Black Level», «Джеб Толкер Блек Левел», «Jab Talker Red Level», «Джеб Толкер Ред Левел» за свідоцтвами України № 231029 від 28 серпня 2017 р., № 231022 від 28 серпня 2017 р., № 281028 від 28 серпня 2017 р., № 281023 від 28 серпня 2017 р., № 281024 від 28 серпня 2017 р., № 281026 від 28 серпня 2017 р., № 231025 від 28 серпня 2017 р., № 231027 від 28 серпня 2017 р. є такими, що можуть ввести в оману щодо особи, яка виробляє зазначені у вказаних свідоцтвах товари 33 класу МКТП.

Проаналізувавши Висновок експерта № 116, суд дійшов висновку про його обґрунтованість та узгодженість із іншими матеріалами справи та чинним законодавтсовм України. Як вбачається із даного Висновку, під час проведення дослідження судовий експерт Жила Б. В. виходив із того, що рішенням господарського суду м. Києва від 27 березня 2017 р. у справі № 910/15551/16 господарським судом вже було встановлено ті факти, що належні позивачу торговельні марки «JOHNNIE WALKER», «JOHNNIE WALKER BLUE LABEL», «JOHNNIE WALKER BLACK LABEL», «JOHNNIE WALKER RED LABEL» визнані добре відомими в Україні станом на 17 вересня 2015 р., тобто, ще задовго до дати подання відповідачем 2 заявок на реєстрації спірних торговельних марок «Jab Talker», «Джеб Толкер», «Jab Talker Blue Level», «Джеб Толкер Блю Левел», «Jab Talker Black Level», «Джеб Толкер Блек Левел», «Jab Talker Red Level», «Джеб Толкер Ред Левел» (15 грудня 2016 р.) для товарів 33 класу МКТП «віскі».

Відповідно до приписів абз. 1 та 2 п. 4.3.2.5. Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, затверджених Наказом Державного патентного відомства України від 28 липня 1995 р. N 116 (в редакції наказу Державного патентного відомства України від 20 серпня 1997 р. N 72) та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 2 серпня 1995 р. за N 276/812 з подальшими змінами і доповненнями (надалі за текстом - «Правила»): «При встановленні однорідності товарів або товарів і послуг визначається принципова імовірність виникнення у споживача враження про належність їх одній особі, що виготовляє товар або надає послуги. Для встановлення такої однорідності слід враховувати рід (вид) товарів і послуг; їх призначення; вид матеріалу, з якого товари виготовлені; умови та канали збуту товарів, коло споживачів». Як правильно зазначив судовий експерт на стор. 12 Висновку № 04-07/16, «Згідно з джерелом [6 с.245]: «Однорідні товари та послуги - такі товари та послуги, що відносяться до одного роду, виду або мають одне призначення, однакові канали реалізації та спільну клієнтуру [35]. Синонімом однорідних товарів або послуг можуть бути споріднені, схожі або подібні товари чи послуги». Так, на стор. 12, 18, 23-24, 28-29 Висновку експерта № 116, досліджуючи питання спорідненості товарів 33 класу МКТП (включаючи віскі), для яких були зареєстровані усі спірні торговельні марки «Jab Talker» відповідача 2, та товару «віскі» 33 МКТП, для якого були визнані добре відомими торговельні марки «JOHNNIE WALKER» позивача, атестований судовий експерт Жила Б. В. обґрунтовано зазначив, що порівняння вказаних товарів 33 класу МКТП з таким товаром як віскі показує, що вони:

- є товарами одного роду - харчовими продуктами («харчовий продукт (їжа) - будь-яка речовина або продукт (сирий, включаючи сільськогосподарську продукцію, необроблений, напівоброблений або оброблений), призначений для споживання людиною. Харчовий продукт включає напій, жувальну гумку та будь-яку іншу речовину, включаючи воду, які навмисно включені до харчового продукту під час виробництва, підготовки або обробки» (ст.1 Закону України «Про безпечність та якість харчових продуктів» від 06.09.2005 зі змінами і доповненнями);

- є товарами одного виду - алкогольними напоями («алкогольні напої - продукти, держані шляхом спиртового бродіння цукровмісних матеріалів або виготовлені на основі харчових спиртів з вмістом спирту етилового понад 0,5 відсотка об'ємних одиниць…

- слабоалкогольні напої - алкогольні напої з вмістом етилового спирту від 0,5 до 8,5 відсотка об'ємних одиниць та екстрактивних речовин не більш як 14,0 г на 100 куб. см, виготовлені на основі водно-спиртової суміші з використанням інгредієнтів, напівфабрикатів та консервантів, насичені чи ненасичені діоксидом вуглецю» (ст. 1 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» від 19.12.1995 зі змінами і доповненнями);

- мають певні спільні матеріали виготовлення - спирт етиловий;

- мають спільне призначення - вживання у їжу, застосування при виготовленні інших продуктів харчування;

- мають спільні умови збуту - є продуктами харчування та реалізуються фізичним особам через роздрібну торговельну мережу та мережу закладів громадського харчування;

- мають спільне спеціалізоване коло кінцевих споживачів - осіб, які досягли повноліття.

Таким чином, судовим експертом Жилою Б. В. було зроблено вірний висновок відносно того, що товари 33 класу МКТП, вказані у свідоцтвах України № № 231022, 231023, 231024, 231025, 231026, 231027, 231028, 231029 від 28 серпня 2017 р. на спірні знаки «Jab Talker» відповідача 2, є спорідненими з товаром «віскі» 33 класу МКТП, для якого знаки позивача «JOHNNIE WALKER» були визнані добре відомими в Україні, що одночасно спростовує доводи відповідача 2 щодо неспорідненості відповідних товарів.

Досліджуючи питання схожості спірних знаків для товарів і послуг відповідача 2 з добре відомими торговельними марками позивача судовий експерт Жила Б. В. також у повній відповідності до положень абз. 2 п. 4.3.2.6. «Визначення схожості словесних позначень» Правил правильно виходив із необхідності встановлення звукової (фонетичної), графічної (візуальної) та смислової (семантичної) схожості між порівнюваними позначеннями тавстановив відповідну схожість.

Крім того, на стор. 33-37 Висновку експерта № 116 судовим експертом було досліджено питання можливості введення спірними знаками «Jab Talker» відповідача 2 в оману щодо особи, яка виробляє товари 33 класу МКТП. Під час проведення експертного дослідження в цій частині, перш за все, судовим експертом правомірно були застосовані положення абз. абз. 1, 2 п. 4.3.1.9. Правил, згідно яких: «До позначень, що є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу, відносяться позначення, які породжують у свідомості споживача асоціації, пов'язані з певною якістю, географічним походженням товарів або послуг або з певним виробником, які насправді не відповідають дійсності. Позначення може бути визнане оманливим або таким, що здатне вводити в оману, коли є очевидним, що воно в процесі використання як знака не виключає небезпеку введення в оману споживача». Суд погоджується із Висновком експерта № 116 відносно того, що та обставина, що рішенням господарського суду м. Києва від 27.03.2017 по господарській справі № 910/15551/16 знаки «JOHNNIE WALKER», «JOHNNIE WALKER BLUE LABEL», «JOHNNIE WALKER BLACK LABEL», «JOHNNIE WALKER RED LABEL» визнані добре відомими в Україні станом на 17.09.2015 для товару 33 класу МКТП «віскі» стосовно DIAGEO BRANDS B.V. (Діаджео Брендз Бі.Ві.) (Моленверф 10-12, 1014 БГ Амстердам, Нідерланди) безпосередньо означає, що, принаймні за станом на вказану дату, вони асоціюються з господарською діяльністю саме названої компанії. За таких умов, при фактичному використанні знаків для товарів і послуг за свідоцтвами України №№ 231022, 231023, 231024, 231025, 231026, 231027, 231028, 231029, схожих до ступеню сплутування з добре відомими в Україні знаками «JOHNNIE WALKER», «JOHNNIE WALKER BLUE LABEL», «JOHNNIE WALKER BLACK LABEL», «JOHNNIE WALKER RED LABEL» компанії Діаджео Брендз Бі.Ві. у споживачів може виникнути помилкове враження про пов'язаність особи, яка виробляє марковані знаками за вказаними свідоцтвами України товари 33 класу МКТП, з компанією Діаджео Брендз Бі.Ві. і, зокрема, про наявність тісних ділових зв'язків між обома особами. Серед іншого, таке враження здатне викликати у споживачів необґрунтовану довіру до особи, від якої походять марковані знаками за свідоцтвами України №№ 231022, 231023, 231024, 231025, 231026, 231027, 231028, 231029 товари 33 класу МКТП, як до такої, якість товарів якої є співмірною з якістю товарів, маркованих добре відомими в Україні знаками «JOHNNIE WALKER», «JOHNNIE WALKER BLUE LABEL», «JOHNNIE WALKER BLACK LABEL», «JOHNNIE WALKER RED LABEL» компанії позивача. Таким чином, за наведених обставин, атестованим судовим експертом Жилою Б. В. було зроблено вірний обґрунтований висновок відносно того, що торговельні марки «Jab Talker», «Джеб Толкер», «Jab Talker Blue Level», «Джеб Толкер Блю Левел», «Jab Talker Black Level», «Джеб Толкер Блек Левел», «Jab Talker Red Level», «Джеб Толкер Ред Левел» за свідоцтвами України № 231029 від 28 серпня 2017 р., № 231022 від 28 серпня 2017 р., № 281028 від 28 серпня 2017 р., № 281023 від 28 серпня 2017 р., № 281024 від 28 серпня 2017 р., № 281026 від 28 серпня 2017 р., № 231025 від 28 серпня 2017 р., № 231027 від 28 серпня 2017 р. відповідача 2 є такими, що можуть ввести в оману щодо особи, яка виробляє зазначені у вказаних свідоцтвах товари 33 класу МКТП, тобто, щодо особи позивача.

Господарським судом враховується те, що у відповідності до вимог ст. ст. 98, 101 ГПК України на стор. 3 Висновку експерта № 116 зазначається про те, що експерт обізнаний про кримінальну відповідальність за завідомо неправдивий висновок.

Отже, складений за допомогою застосування спеціальних знань у сфері інтелектуальної власності Висновок експерта № 116 є належним і допустимим доказом у справі на підтвердження позовних вимог позивача і заслуговує на увагу господарського суду у якості важливого доказу по справі у сукупності із іншими зібраними у справі доказами на підтвердження позовних вимог.

Згідно приписів статті 73 «Докази» ГПК України: «Доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи. Ці дані встановлюються такими засобами: …висновками експертів».

В силу приписів статті 76 «Належність доказів» ГПК України: «Належними є докази, на підставі яких можна встановити обставини, які входять в предмет доказування».

Згідно приписів статті 74 «Обов'язок доказування і подання доказів» ГПК України: «Кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень. Докази подаються сторонами та іншими учасниками справи».

Відповідно до ст. ст. 98, 101 ГПК України: Стаття 98. Вимоги до висновку експерта.

1. Висновок експерта - це докладний опис проведених експертом досліджень, зроблені у результаті них висновки та обґрунтовані відповіді на питання, поставлені експертові, складений у порядку, визначеному законодавством.

2. Предметом висновку експерта може бути дослідження обставин, які входять до предмета доказування та встановлення яких потребує наявних у експерта спеціальних знань. Предметом висновку експерта не можуть бути питання права.

3. Висновок експерта може бути підготовлений на замовлення учасника справи або на підставі ухвали суду про призначення експертизи.

4. Висновок експерта викладається у письмовій формі і приєднується до справи.

5. Суд має право за заявою учасників справи або з власної ініціативи викликати експерта для надання усних пояснень щодо його висновку.

6. У висновку експерта повинно бути зазначено: коли, де, ким (ім'я, освіта, спеціальність, а також, за наявності, свідоцтво про присвоєння кваліфікації судового експерта, стаж експертної роботи, науковий ступінь, вчене звання, посада експерта), на якій підставі була проведена експертиза, хто був присутній при проведенні експертизи, питання, що були поставлені експертові, які матеріали експерт використав. Інші вимоги до висновку експерта можуть бути встановлені законодавством.

7. У висновку експерта має бути зазначено, що він попереджений (обізнаний) про відповідальність за завідомо неправдивий висновок, а у випадку призначення експертизи судом - також про відповідальність за відмову без поважних причин від виконання покладених на нього обов'язків.

У відповідності до положень статті 101 «Проведення експертизи на замовлення учасників справи» ГПК України:

1. Учасник справи має право подати до суду висновок експерта, складений на його замовлення.

2. Порядок проведення експертизи та складення висновків експерта за результатами проведеної експертизи визначається відповідно до чинного законодавства України про проведення судових експертиз.

5. У висновку експерта зазначається, що висновок підготовлено для подання до суду, та що експерт обізнаний про кримінальну відповідальність за завідомо неправдивий висновок.

6. Експерт, який склав висновок за зверненням учасника справи, має ті самі права і обов'язки, що й експерт, який здійснює експертизу на підставі ухвали суду.

Господарським судом встановлено, що Висновок експерта № 116 відповідає вищенаведеним вимогам і заслуговує на увагу суду і не викликає сумніву у його правильності, оскільки висновки надані в межах компетенції експерта, ґрунтуються на методичних рекомендаціях та результатах дослідження матеріалів справи, висновки чіткі, логічні, послідовні і відповідають фактичним даним справи, а також не були спростовані відповідачами 1, 2 жодними іншими належними і допустимими доказамиу справі.

Отже, з урахуванням пояснень сторін та Висновку експерта № 116, інших зібраних у справі доказів, господарський суд приходить до висновку, що відносно всіх товарів 33 класу МКТП, вказаних у свідоцтвах України № № 231022, 231023, 231024, 231025, 231026, 231027, 231028, 231029 від 28 серпня 2017 р. спірні знаки для товарів і послуг «Джеб Толкер», «Джеб Толкер Блю Левел», «Jab Talker Black Level», «Jab Talker Red Level», «Джеб Толкер Блек Левел», «Джеб Толкер Ред Левел», «Jab Talker Blue Level», «Jab Talker» є схожими з добре відомими торговельними марками «JOHNNIE WALKER», «JOHNNIE WALKER BLUE LABEL», «JOHNNIE WALKER RED LABEL», «JOHNNIE WALKER BLACK LABEL» настільки, що їх можна сплутати; відносно всіх товарів 33 класу МКТП, вказаних у свідоцтвах України № № 231022, 231023, 231024, 231025, 231026, 231027, 231028, 231029 від 28 серпня 2017 р. спірні знаки для товарів і послуг «Джеб Толкер», «Джеб Толкер Блю Левел», «Jab Talker Black Level», «Jab Talker Red Level», «Джеб Толкер Блек Левел», «Джеб Толкер Ред Левел», «Jab Talker Blue Level», «Jab Talker» є такими, що можуть ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар. Тому, усі вказані свідоцтва України підлягають визнанню недійсними повністю на підставі ст. ст. 6-bis, 6-quinquies Паризької конвенції про охорону промислової власності, абз. 5 п. 2 ст. 6, абз. 3 п. 3 ст. 6, пп. «а» п. 1 ст. 19, п. п. 1, 4 ст. 25 Закону про товарні знаки.

Відповідно до п. п. 2, 3 ст. 19 Закону про товарні знаки при визнанні свідоцтва чи його частини недійсними Установа повідомляє про це у своєму офіційному бюлетені. Свідоцтво або його частина, визнані недійсними, вважаються такими, що не набрали чинності від дати подання заявки.

В силу п. п. 2.3., 2.4. Положення про Державний реєстр свідоцтв України на знаки для товарів і послуг, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 10.01.2002 року N 10 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.01.2002 року за № 64/6352 з подальшими змінами і доповненнями, у процесі ведення реєстру до нього вносяться відомості щодо визнання свідоцтва недійсним повністю або частково, а підставою для внесення відомостей до реєстру є рішення судових органів.

З огляду на це, підлягають задоволенню також вимоги позивача про зобов'язання відповідача 1 внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг стосовно визнання недійсним вищевказаних свідоцтв України та здійснення публікацій про це в офіційному бюлетені "Промислова власність".

Суд відмовляє у задоволенні клопотання відповідача 2 про закриття провадження у справі через відсутність предмету спору з огляду на неправомірність даного клопотання. Суд акцентує увагу на тому, що предметом спору у справі є визнання спірних свідоцтв України № № 231022, 231023, 231024, 231025, 231026, 231027, 231028, 231029 від 28 серпня 2017 р. недійсними повністю. Як вже було зазначено вище, в силу приписів п. 3 ст. 19 Закону про товарні знаки «свідоцтво або його частина, визнані недійсними, вважаються такими, що не набрали чинності від дати подання заявки». А отже, правовими наслідками визнання вказаних свідоцтв недійсними є їх недійсність саме від дати подання заявок, а саме, з 15 грудня 2016 р. Разом з тим, здійснена відповідачем 2 у процесі розгляду справи судом відмова від вищевказаних свідоцтв України згідно приписів п. 1 ст. 18 Закону про товарні знаки набрала чинності від дати публікації відомостей про це в офіційному бюлетені Установи, тобто, лише 25 січня 2018 р., що означає, що відповідні свідоцтва були чинними у інший промідок часу з 15 грудня 2016 р. по 25 січня 2018 р. В той же час, у позовній заяві Позивач наполягає на визнанні спірних свідоцтв недійсними повністю саме від дати подання заявок (15 грудня 2016 р.) і саме з огляду на невідповідність зареєстрованих торговельних марок умовам надання правової охорони. Крім того, згідно приписів статті 22 Закону про товарні знаки «ніхто інший, крім колишнього власника свідоцтва, не має права на повторну реєстрацію знака протягом трьох років після припинення дії свідоцтва згідно із пунктами 1 - 3 статті 18 цього Закону». Таким чином, за наведених обставин у відповідача 2 залишається виключне право на повторні реєстрації спірних торговельних марок протягом трьох років від 25 січня 2018 р., тобто, до 25 січня 2021 р., що не узгоджується із предметом позову у справі та позовними вимогами Позивача і не свідчитиме про ефективний спосіб захисту прав Позивача. А отже, суд дійшов висновку про те, що незважаючи на здійснені відповідачем 2 у процесі розгляду справи відмови від спірних свідоцтв України, що набрали чинності від 25 січня 2018 р., між сторони все ще присутній спір щодо недійсності спірних свідоцтв саме від дати подання заявок на реєстрації спірних торговельних марок (15 грудня 2016 р.) та виключного права відповідача 2 на повторну реєстрацію спірних знаків протягом подальших трьох років, що підтверджує наявність неврегульованих питань і, відповідно, неможливість закриття провадження у справі. Суд відзначає, що дана позиція повністю узгоджується зі позицією Вищого господарського суду України, викладеною у п. 3 листа Вищого господарського суду України від 30.06.2009 р. № 01-08/411/1 «Про практику застосування господарськими судами законодавства про захист прав на об'єкти інтелектуальної власності (за матеріалами справ, розглянутих у касаційному порядку Вищим господарським судом України)» та п. 3 листа Вищого господарського суду України від 17.04.2006 р. № 01-8/847 «Про практику застосування господарськими судами законодавства про захист прав на знаки для товарів і послуг (торговельну марку) (за матеріалами справ, розглянутих у касаційному порядку Вищим господарським судом України)».

З урахуванням задоволення позовних вимог позивача, а також з урахуванням того, що відповідач 1 відповідно до покладених на нього повноважень не відслідковує порушення прав на торговельні марки, господарський суд вважає такими, що підлягають стягненню з відповідача 2, понесені позивачем судові витрати.

Враховуючи зібрані докази по справі, пояснення представників сторін та керуючись статтями 129, 232, 236-241 ГПК України, суд

В И Р І Ш И В:

1. Позов задовольнити повністю.

2. Визнати недійсним повністю свідоцтво України № 231022 від 28 серпня 2017 р. на знак для товарів і послуг «Джеб Толкер» ;

3. Зобов'язати Міністерство економічного розвитку і торгівлі України внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг стосовно визнання недійсним повністю свідоцтва України № 231022 від 28 серпня 2017 р. та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені "Промислова власність";

4. Визнати недійсним повністю свідоцтво України № 231023 від 28 серпня 2017 р. на знак для товарів і послуг «Джеб Толкер Блю Левел»;

5. Зобов'язати Міністерство економічного розвитку і торгівлі України внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг стосовно визнання недійсним повністю свідоцтва України № 231023 від 28 серпня 2017 р. та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені "Промислова власність";

6. Визнати недійсним повністю свідоцтво України № 231024 від 28 серпня 2017 р. на знак для товарів і послуг «Jab Talker Black Level»;

7. Зобов'язати Міністерство економічного розвитку і торгівлі України внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг стосовно визнання недійсним повністю свідоцтва України № 231024 від 28 серпня 2017 р. та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені "Промислова власність";

8. Визнати недійсним повністю свідоцтво України № 231025 від 28 серпня 2017 р. на знак для товарів і послуг «Jab Talker Red Level»;

9. Зобов'язати Міністерство економічного розвитку і торгівлі України внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг стосовно визнання недійсним повністю свідоцтва України № 231025 від 28 серпня 2017 р. та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені "Промислова власність";

10. Визнати недійсним повністю свідоцтво України № 231026 від 28 серпня 2017 р. на знак для товарів і послуг «Джеб Толкер Блек Левел»;

11. Зобов'язати Міністерство економічного розвитку і торгівлі України внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг стосовно визнання недійсним повністю свідоцтва України № 231026 від 28 серпня 2017 р. та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені "Промислова власність";

12. Визнати недійсним повністю свідоцтво України № 231027 від 28 серпня 2017 р. на знак для товарів і послуг «Джеб Толкер Ред Левел»;

13. Зобов'язати Міністерство економічного розвитку і торгівлі України внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг стосовно визнання недійсним повністю свідоцтва України № 231027 від 28 серпня 2017 р. та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені "Промислова власність";

14. Визнати недійсним повністю свідоцтво України № 231028 від 28 серпня 2017 р. на знак для товарів і послуг «Jab Talker Blue Level»;

15. Зобов'язати Міністерство економічного розвитку і торгівлі України внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг стосовно визнання недійсним повністю свідоцтва України № 231028 від 28 серпня 2017 р. та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені "Промислова власність";

16. Визнати недійсним повністю свідоцтво України № 231029 від 28 серпня 2017 р. на знак для товарів і послуг «Jab Talker»;

17. Зобов'язати Міністерство економічного розвитку і торгівлі України внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг стосовно визнання недійсним повністю свідоцтва України № 231029 від 28 серпня 2017 р. та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені "Промислова власність";

18. Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю «БУКЛЕТ-ЮГ» (ідентифікаційний код: 40748323, місцезнаходження: 65101, Одеська обл., м. Одеса, вул. Космонавта Комарова, 12) на користь Діаджео Брендз Бі.Ві. (DIAGEO BRANDS B.V.) (Моленверф 10-12, 1014 БГ Амстердам, Нідерланди) 25 600 (двадцять п'ять тисяч шістсот) грн. 00 коп. судового збору та 800 (вісімсот) грн. 00 коп. витрат на забезпечення позову.

19. Накази видати після набрання рішенням законної сили.

Рішення набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після розгляду справи апеляційним господарським судом.

Суддя О.В. Мандриченко
Дата складання рішення 27.03.2018 р.