ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
УХВАЛА

про призначення експертизи

"28" березня 2018 р.м. Одеса Справа № 916/2715/17
Господарський суд Одеської області у складі:

судді Малярчук І.А.,

за участю представників сторін:

позивача: ОСОБА_1, згідно довіреності № 10 від 11.01.2018 р.,

відповідача: ОСОБА_2, згідно довіреності

третьої особи: не зявився,

розглянувши клопотання ТОВ „МАНІК ТІ ЕНТЕРПРАЙСАС ЮКРЕЙН від 05.02.2018р. за вх.№2-729/18 про призначення судової експертизи інтелектуальної власності по справі №916/2715/17 за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю „МАНІК ТІ ЕНТЕРПРАЙСАС ЮКРЕЙН (43000, Волинська область, м. Луцьк, вул. Карпенка-Карого, 1 а, каб.5 п) до Товариства з обмеженою відповідальністю „Фірма „ЛТД (01024, м. Київ, вул.Богомольця, 7, корпус 14, офіс 182), за участю третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні позивача: Одеської митниці ДФС (65078, м. Одеса, вул.Гайдара, 21 А), за участю третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача ОСОБА_3 (84331, АДРЕСА_1), ОСОБА_4 (84307, Донецька область, м. Краматорськ, вул. Різдвяна, 7) про вилучення з цивільного обороту та знищення товару, заборону використовувати позначення (торговельної марки),

ВСТАНОВИВ:

Ухвалою Господарського суду Одеської області від 27.12.2017р. відкрито провадження у справі №916/2715/17, вирішено розглядати справу №916/2715/17 за правилами Господарського процесуального кодексу України (в редакції Закону України №2147-VIII від 03.10.2017р.) в порядку загального позовного провадження, залучено до участі у справі в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні позивача - Одеську митницю ДФС, призначено справу до розгляду у підготовчому засіданні суду.

22.03.2018р. за вх.№2-1715/18 від позивача надійшла заява про зміну позовних вимог, яку судом долучено до справи. Так, згідно вказаної заяви позовні вимоги позивача складають:

про вилучення з цивільного обороту товару, введеного у цивільний оборот з порушенням права інтелектуальної власності Товариства з обмеженою відповідальністю «Манік Ті Ентерпрайсас Юкрейн», який було заявлено Товариством з обмеженою відповідальністю «Фірма ЛТД» в зоні діяльності Одеської митниці ДФС за митною декларацією від 12.10.2017 року UA 500060/2017/019553 та знищити такий товар, а саме:

- Чай чорний листовий (ферментований) в первинній вакуумній упаковці-фользі, для роздрібного продажу: чай чорний РЕКОЕ, в упаковках по 100гр. х36 - у кількості 5400 уп. (150 кар. кор); чай чорний FВОР, в упаковках по 100 гр. х36 - у кількості 3600 уп. (100 кар. кор); чай чорний ОР в упаковках по 100 гр. х36 - у кількості 3600 уп. (100 кар. кор); чай чорний ОРА в упаковках по 100 гр. х36 - у кількості 5400 уп. (150 кар. кор); чай чорний ОРА- ВЕRGАМОТ, в упаковках по 100 гр. х36 - у кількості 1800 уп. (50 кар. кор); чай чорний ОРА - МАNGО&РЕАСН, в упаковках по 100 гр. x36 - у кількості 1080 уп. (30 кар. кор); чай чорний ОРА - SOURSOР, в упаковках по 100 гр. x36 - у кількості 720 уп. (20 кар. кор); чай чорний ОРА STAR FRUIT, в упаковках по 100 гр. x36 - у кількості 720 уп. (20 кар. кор). Дата виготовлення 06/2017 р.: Термін придатності 3 роки. Торговельна марка «RHANZAR TEA». Виробник: «МАNIК ТЕА ЕNTERPRISES (РVТ) LTD». Країна виробництва - Шрі-Ланка. LK. Код за УКТЗЕД: НОМЕР_1;

- Чай чорний пакетований (ферментований) в одноразових фільтр-пакетах в первинній вакуумній упаковці: чай чорний ВLАСК ТЕА, ЕАRL GRЕY, STRAWBERY, СНЕRRY 25 пакетиків по 2 грама чаю в кожному, фасовані у фольговані пакети, вкладені у картонні пачки - у кількості 1200 уп. (25 кар. кор). Дата виготовлення 06/2017 р. Термін придатності 3 роки. Торговельна марка «RHANZAR TEA». Виробник: «МАNIК ТЕА ЕNTERPRISES (РVТ) LTD». Країна виробництва - Шрі-Ланка. LK. Код за УКТЗЕД: НОМЕР_1;

- Чай зелений листовий (неферментований) в первинній вакуумній упаковці-фользі, для роздрібного продажу: чай зелений GREEN TEA GP-1, в упаковках по 100 гр. x36 - у кількості 2700 уп. (75 кар. кор); чай зелений GТ ОРА, в упаковках по 100 гр. x36 - у кількості 2700 уп. (75 кар. кор); чай зелений GТ ОРА ВЕRGАМОТ, в упаковках по 100 гр. x36 - у кількості 1800 уп. (50 кар. кор); чай зелений GP1 STAR FRUIT, в упаковках по 100 гр. x36 - у кількості 1080 уп. (30 кар. кор); чай зелений GP1 JASMINE, в упаковках по 100 гр. x36 - у кількості 1080 уп. (30 кар. кор); чай зелений GТ ОРА - МАNGО&РЕАСН, в упаковках по 100 гр. x36 - у кількості 1080 уп. (30 кар. кор); чай зелений GP 1 - SOURSOР, в упаковках по 100 гр. - х 36 у кількості 1080 уп. (30 кар. кор). Дата виготовлення 06/2017 p. Термін придатності 3 роки. Торговельна марка «RHANZAR TEA». Виробник: «МАNIК ТЕА ЕNTERPRISES (РVТ) LTD». Країна виробництва - Шрі-Ланка. LK. Код за УКТЗЕД: НОМЕР_1;

- Чай зелений пакетований (неферментований) в одноразових фільтр-пакетах, в первинній вакуумній упаковці: чай зелений GREEN TEA 25 TEA BAGS, SOURSOР, STAR FRUIT, PASSION FRUIT, TROPICAL 25 пакетиків по 2 грама чаю в кожному, фасовані у фольговані пакети, вкладені у картонні пачки - у кількості 1200 уп. (25 кар. кор). Дата виготовлення 06/2017p. Термін придатності 3 роки. Торговельна марка «RHANZAR TEA». Виробник: «МАNIК ТЕА ЕNTERPRISES (РVТ) LTD». Країна виробництва - Шрі-Ланка. LK. Код за УКТЗЕД: НОМЕР_1;

про заборону Товариству з обмеженою відповідальністю «Фірма «ЛТД» здійснювати використання позначення (торговельної марки) «RHANZAR TEA», яке є схожим настільки, що його можна сплутати із зареєстрованим знаком для товарів і послуг за свідоцтвом на знак для товарів і послуг №197789 від 10.04.2015р., правовласником якого є Товариство з обмеженою відповідальністю „МАНІК ТІ ЕНТЕРПРАЙСАС ЮКРЕЙН для товару «чай; напої на основі чаю; чай охолоджений», зокрема, нанесення такого позначення на продукцію, її зберігання із нанесеним позначенням, пропонування продукції із нанесеним позначенням для продажу, продаж, імпорт (ввезення), експорт (вивезення), застосування такого позначення в рекламі, діловій документації, мережі Інтернет.

Так, згідно заяви про зміну позовних вимог ТОВ «МАНІК ТІ ЕНТЕРПРАЙСАС ЮКРЕЙН» позовні вимоги обґрунтовує тим, що є власником обєкта права інтелектуальної власності, а саме знаку для товарів і послуг «RANSAR» згідно свідоцтва №197789 від 10.04.2015р. на знак для товарів і послуг. Так, 22.03.2017р., на підставі заяви ТОВ «МАНІК ТІ ЕНТЕРПРАЙСАС ЮКРЕЙН» строком на один рік до митного реєстру обєктів права інтелектуальної власності було включено знак для товарів і послуг «RANSAR», про що свідчить повідомлення ДФС України №5832/6/99-99-18-03-02-15 від 23.03.2017р. 17.10.2017р. ТОВ «МАНІК ТІ ЕНТЕРПРАЙСАС ЮКРЕЙН» отримало повідомлення Одеської митниці ДФС №4023/10/15-70-18-03 від 17.10.2017р. про призупинення митного оформлення, заявленого в зоні діяльності митниці за митною декларацією від 12.10.2017р. UA 500060/2017/019553 товару «чай в асортименті» в кількості 5073,50 кг, у звязку із виявленням ознак контрафактності. Згідно листа Одеської митниці ДФС від 21.11.2017р. (вих. №4598/10/15-70-18-03), 17.11.2017р. прийнято рішення про скасування призупинення митного оформлення товару за митною декларацією від 12.10.2017р. UA 500060/2017/019553.

Порушення прав інтелектуальної власності позивач вбачає у тому, що ТОВ «Фірма «ЛТД» ввезло на територію України товар, що містить маркування, схоже на знак для товарів і послуг, правовласником якого є позивач, настільки, що їх можна сплутати. Зокрема, маркування товару, який ввезений ТОВ «Фірма «ЛТД», мало відрізняється від зареєстрованої раніше ТОВ «МАНІК ТІ ЕНТЕРПРАЙСАС ЮКРЕЙН» торгової марки «RANSAR», однак, до вказаного позначення лише додано літеру «H», замінено літеру «S» на «Z» і дещо змінено дизайн написання слова. Більше того, товар, для позначення якого використано маркування «RANSAR» та який відповідач ввіз на територію України, є аналогічний тому, для позначення якого використовується зареєстрований знак для товарів і послуг «RANSAR» - чай.

Відповідач у відзиві на позов від 15.01.2018р. за вх.№826/18 проти позову заперечує, посилаючись на те, що у справі відсутній предмет спору, так як товар було фактично імпортовано та реалізовано кінцевим споживачам.

Третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні позивача Одеська митниця ДФС подала до справи пояснення від 11.01.2018р. за вх.№611/18, від 20.02.2018р. за вх.№3886/18, із яких вбачається, що 30.11.2017р. на підставі заяви ТОВ «Фірма ЛТД» від 20.11.2017р. №20, у звязку з митним оформленням товарів за митною декларацією UA 500060/2017/019553 від 17.11.2017р., товар виданий представнику уповноваженої особи декларанта ТОВ «Центр митної логістики».

05.02.2018р. позивач звернувся до суду із клопотанням за вх.№2-729/18 про призначення у справі експертизи обєктів інтелектуальної власності, яке обґрунтовано тим, що так як однією з позовних вимог є вилучення з цивільного обороту товару, введеного у цивільний обіг з порушенням права інтелектуальної власності позивача та знищення такого товару, у звязку з чим потребує встановлення факт, що позначення (маркування) товару є тотожним або схожим настільки, що його можна сплутати із зареєстрованим знаком для товарів і послуг, власником якого є ТОВ «МАНІК ТІ ЕНТЕРПРАЙСАС ЮКРЕЙН». Також, позивач вважає, що існує необхідність визначення умови патентоздатності «новизна» промислового зразка, згідно із патентом України №35408 від 25.09.2017р., із використанням якого було ввезено на територію України контрафактний товар, для встановлення факту порушення прав інтелектуальної власності відповідача. Проведення експертизи заявник просить доручити Львівському науково-дослідному інституту судових експертиз.

Відповідач усно в судовому засіданні 28.03.2018р. заявив заперечення на клопотання про призначення судової експертизи, оскільки ним подано до справи висновок експерта ДП «Український інститут інтелектуальної власності» від 06.03.2018р., згідно якого найменування (торгова марка) чайного напою «RHANZAR» відповідає умовам надання правової охорони, не є таким, що не може бути зареєстрованим як знак (позначення), який є тотожним або схожим настільки, що його можна сплутати зі знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на імя іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг. Крім того, відповідач зазначив, що запропоноване позивачем на вирішення експерта питання стосовно новизни патенту виходить за межі позовних вимог. Відповідач вказав, що у випадку призначення судом по справі судової експертизи, просить доручити її проведення Одеському НДІСЕ чи Науково-дослідному центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України.

Згідно ч.ч.1, 2 ст.73 ГПК України доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи. Ці дані встановлюються такими засобами: письмовими, речовими і електронними доказами; висновками експертів; показаннями свідків.

Відповідно до ч.ч.1, 2 ст.79 ГПК України достатніми є докази, які у своїй сукупності дають змогу дійти висновку про наявність або відсутність обставин справи, які входять до предмета доказування. Питання про достатність доказів для встановлення обставин, що мають значення для справи, суд вирішує відповідно до свого внутрішнього переконання.

Висновок експерта - це докладний опис проведених експертом досліджень, зроблені у результаті них висновки та обґрунтовані відповіді на питання, поставлені експертові, складений у порядку, визначеному законодавством. Предметом висновку експерта може бути дослідження обставин, які входять до предмета доказування та встановлення яких потребує наявних у експерта спеціальних знань. Предметом висновку експерта не можуть бути питання права. Висновок експерта може бути наданий на замовлення учасника справи або на підставі ухвали суду про призначення експертизи. Висновок експерта викладається у письмовій формі і приєднується до справи. Якщо експерт під час підготовки висновку встановить обставини, що мають значення для справи, з приводу яких йому не були поставлені питання, він має право включити до висновку свої міркування про ці обставини (ч.ч.1, 2, 3, 4, 8 ст.98 ГПК України).

Суд за клопотанням учасника справи або з власної ініціативи призначає експертизу у справі за сукупності таких умов: для зясування обставин, що мають значення для справи, необхідні спеціальні знання у сфері іншій, ніж право, без яких встановити відповідні обставини неможливо; жодною стороною не наданий висновок експерта з цих самих питань або висновки експертів, надані сторонами, викликають обґрунтовані сумніви щодо їх правильності, або за клопотанням учасника справи, мотивованим неможливістю надати експертний висновок у строки, встановлені для подання доказів, з причин, визнаних судом поважними, зокрема через неможливість отримання необхідних для проведення експертизи матеріалів. При призначенні експертизи судом експерт або експертна установа обирається сторонами за взаємною згодою, а якщо такої згоди не досягнуто у встановлений судом строк, експерта чи експертну установу визначає суд. З урахуванням обставин справи суд має право визначити експерта чи експертну установу самостійно. У разі необхідності може бути призначено декілька експертів для підготовки одного висновку (комісійна або комплексна експертиза). Питання, з яких має бути проведена експертиза, що призначається судом, визначаються судом. Учасники справи мають право запропонувати суду питання, розяснення яких, на їхню думку, потребує висновку експерта. У разі відхилення або зміни питань, запропонованих учасниками справи, суд зобовязаний мотивувати таке відхилення або зміну. Питання, які ставляться експерту, і його висновок з них не можуть виходити за межі спеціальних знань експерта (ч.1, 3, 4, 5, 6 ст.99 ГПК України).

Про призначення експертизи суд постановляє ухвалу, в якій зазначає підстави проведення експертизи, питання, з яких експерт має надати суду висновок, особу (осіб), якій доручено проведення експертизи, перелік матеріалів, що надаються для дослідження, та інші дані, які мають значення для проведення експертизи. Ухвала про призначення експертизи направляється особам, яким доручено проведення експертизи, та учасникам справи. Обєкти та матеріали, що підлягають дослідженню, направляються особі, якій доручено проведення експертизи (провідному експерту або експертній установі). В ухвалі про призначення експертизи суд попереджає експерта про кримінальну відповідальність за завідомо неправдивий висновок та за відмову без поважних причин від виконання покладених на нього обовязків (ч.ч.1, 3, 5 ст.100 ГПК України).

Відповідно до ч.ч.1, 3 ст.102 ГПК України матеріали, необхідні для проведення експертизи, експерту надає суд, якщо експертиза призначена судом, або учасник справи, якщо експертиза проводиться за його замовленням. При призначенні експертизи суд з урахуванням думки учасників справи визначає, які саме матеріали необхідні для проведення експертизи. Суд може також заслухати призначених судом експертів з цього питання. Копії матеріалів, що надаються експерту, можуть залишатися у матеріалах справи. При визначенні матеріалів, що надаються експерту чи експертній установі, суд у необхідних випадках вирішує питання про витребування відповідних матеріалів за правилами, передбаченими цим Кодексом для витребування доказів.

Згідно ч.ч.1, 2 ст.103 ГПК України експертиза проводиться у судовому засіданні або поза межами суду, якщо це потрібно у звязку з характером досліджень, або якщо обєкт досліджень неможливо доставити до суду, або якщо експертиза проводиться за замовленням учасника справи. У разі якщо суд призначив проведення експертизи експертній установі, керівник такої установи доручає проведення експертизи одному або декільком експертам. Ці експерти надають висновок від свого імені і несуть за нього особисту відповідальність.

Враховуючи те, що позивачем заявлено позовну вимогу про вилучення з цивільного обороту та знищення товару, який може містити ознаки контрафактного, а також про заборону використовувати позначення через твердження про їх схожість до ступеня змішуваності у сприйнятті споживача, а встановлення ознак ступеню схожості позначень (торговельних марок) є завданням судової експертизи у сфері інтелектуальної власності та відноситься до спеціальних знань, суд вбачає підстави для призначення у даній справі судової експертизи у сфері інтелектуальної власності в частині встановлення ознак схожості позначень, внаслідок чого відповідне клопотання позивача підлягає судом задоволенню.

Водночас, стосовно призначення судової експертизи у сфері інтелектуальної власності з метою визначення відповідності промислового зразку за патентом України №35408 від 25.09.2017р. умові патентоздатності «новизна», про що прохав позивач у клопотанні від 05.02.2018р. за вх.№2-729/18, суд зазначає, що у даній справі не розглядається спір про патентування позначення (торговельної марки), встановлення даної обставини не потребує розгляд даної справи, у звязку з чим в цій частині клопотання позивача суд відмовляє.

Також, суд визначає установою, яка буде проводити судову експертизу у сфері інтелектуальної власності - Науково-дослідний центр судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України.

Керуючись ст.ст.99, 234 Господарського процесуального кодексу України (в редакції Закону України №2147-VIII від 03.10.2017р.), суд

ПОСТАНОВИВ:

1. Задовольнити частково клопотання ТОВ «МАНІК ТІ ЕНТЕРПРАЙСАС ЮКРЕЙН» від 05.02.2018р. за вх.№2-729/18 про призначення у справі судової експертизи у сфері інтелектуальної власності.

2. Призначити проведення судової експертизи у сфері інтелектуальної власності.

3. На розгляд судової експертизи у сфері інтелектуальної власності поставити наступне запитання: 1) Чи є позначення «RHANZAR», нанесене на упаковки товару, а саме: чай чорний листовий (ферментований) РЕКОЕ в первинній вакуумній упаковці-фользі (1 упаковка 100 гр.), чай чорний FВОР (1 упаковка 100 гр.), чай чорний ОР (1 упаковка 100 гр.), чай чорний ОРА (1 упаковка 100 гр.), чай чорний ОРА-ВЕRGАМОТ (1 упаковка 100 гр.), чай чорний ОРА МАNGО&РЕАСН (1 упаковка 100 гр.), чай чорний ОРА SOURSOР (1 упаковка 100 гр.), чай чорний ОРА STAR FRUIT (1 упаковка 100 гр.), чай зелений GREEN TEA GP-1 (1 упаковка 100 гр.), чай зелений GP1 STAR FRUIT (1 упаковка 100 гр.), чай зелений GP 1 - SOURSOР (1 упаковка 100 гр.), чай зелений GP1 JASMINE (1 упаковка 100 гр.), чай зелений GТ ОРА (1 упаковка 100 гр.), чай зелений GТ ОРА ВЕRGАМОТ (1 упаковка 100 гр.), чай зелений GТ ОРА - МАNGО&РЕАСН (1 упаковка 100 гр.), чай пакетований по 25 пакетиків по 2 грама чаю в кожному, фасовані у фольговані пакети, вкладені у картонні пачки: чай чорний ВLАСК ASSORTED ТЕА (ВLАСК ТЕА, ЕАRL GRЕY, STRAWBERY, СНЕRRY, PINEAPPLE (1 упаковка 50 гр.), чай зелений GREEN ASSORTED TEA (GREEN TEA, SOURSOР, STAR FRUIT, PASSION FRUIT, TROPICAL) (1 упаковка 50 гр.), тотожним або схожим настільки, що його можна сплутати із зареєстрованим знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України №197789 від 10.04.2015р. ?

4. Проведення судової експертизи у сфері інтелектуальної власності доручити Науково-дослідному центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України.

5. Надіслати справу №916/2715/17 та подані позивачем зразки обєкту дослідження Науково-дослідному центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України.

6. Витрати по оплаті судової експертизи покласти на ТОВ «МАНІК ТІ ЕНТЕРПРАЙСАС ЮКРЕЙН».

7. Попередити експертів та залучених фахівців про кримінальну відповідальність згідно ст.ст.384, 385 КК України.

8. У відповідності до ч.1 ст.235 ГПК України ухвала набрала законної сили 28.03.2018р. та у відповідності до ч.2 ст.254, п.11 ч.1 ст.255 ГПК України підлягає оскарженню в апеляційному порядку шляхом подання апеляційної скарги до Одеського апеляційного господарського суду через Господарський суд Одеської області протягом десяти днів з дня її винесення.

9. Повну ухвалу складено 28.03.2018р.

Суддя І.А. Малярчук