КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"19" березня 2018 р. Справа№ 911/2674/17

Київський апеляційний господарський суд у складі колегії суддів:

головуючого: Пантелієнка В.О.

суддів: Верховця А.А.

Доманської М.Л.

за участю секретаря Гуліди А.О.,

та представників:

від Компанії «ХІАОМІ Н. К. Limited» - Шевченко О.А. - ордер ДП №605/000049 від 26.02.2018р.;

від ТОВ «Ей-Ай-Ес» - Кірічевська О.І. - дов. б/н від 02.10.2017р.;

від Київської митниці ДФС України - Трухін А.М. - дов. №9994/1/10-70-01-47 від 14.12.2017р.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні апеляційну скаргу Компанії «ХІАОМІ Н. К. Limited»

на рішення господарського суду Київської області від 28.11.2017р.

(повний текст складено 13.12.2017р.)

у справі №911/2674/17 (суддя Подоляк Ю.В.)

за позовом Компанії «ХІАОМІ Н. К. Limited»

до Товариства з обмеженою відповідальністю «Ей-Ай-Ес»

за участю третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору

Київська митниця Державної фіскальної служби України

про припинення порушення прав інтелектуальної власності

власника знаків для товарів та послуг

ВСТАНОВИВ:

Рішенням господарського суду Київської області від 28.11.2017р. у справі №911/2674/17 у задоволенні позову Компанії «ХІАОМІ Н. К. Limited» відмовлено повністю.

Не погоджуючись з винесеним рішенням суду, Компанія «ХІАОМІ Н. К. Limited» подала апеляційну скаргу, в якій просить скасувати рішення господарського суду Київської області від 28.11.2017р. та прийняти нове рішення, яким позов Компанії задовольнити повністю, а саме: заборонити ТОВ "Ен-Ай-Ес" здійснювати розповсюдження товарів: смартфонів Хіаоmi RedMi 4 2/16 Gb - 100 шт., поданих до митного оформлення за митною декларацією № UA 125100/2017/320787 від 21.08.2017р. на території України та вилучити з цивільного обороту і знищити зазначений вище контрафактний товар.

У відзиві на апеляційну скаргу ТОВ "Ен-Ай-Ес" просить відмовити Компанії «ХІАОМІ Н. К. Limited» у задоволенні апеляційної скарги, а рішення господарського суду Київської області від 28.11.2017р. залишити без змін.

Київська митниця ДФС України в поясненнях на апеляційну скаргу Компанії «ХІАОМІ Н. К. Limited» вважає її безпідставною та такою, що не підлягає задоволенню.

Ухвалою Київського апеляційного господарського суду від 19.01.2018р. відкрито апеляційне провадження за апеляційною скаргою Компанії «ХІАОМІ Н. К. Limited» та її розгляд призначено на 26.02.2018р.

Ухвалою Київського апеляційного господарського суду від 26.02.2018р. розгляд справи було відкладено на 19.03.2018р. згідно ст.270 ГПК України.

Розглянувши доводи апеляційної скарги, перевіривши матеріали справи, заслухавши пояснення представників сторін, дослідивши докази, проаналізувавши на підставі встановлених фактичних обставин справи правильність застосування судом першої інстанції норм законодавства, Київський апеляційний господарський суд вважає, що апеляційна скарга підлягає задоволенню з наступних підстав.

З 15.12.2017р. набрав чинності Господарський процесуальний кодекс України в редакції Закону України від 03.10.2017р. № 2147-VIII (далі - ГПК України).

Відповідно до п.9 ч.1 розділу ХІ "Перехідні положення" ГПК України справи у судах першої та апеляційної інстанцій, провадження у яких порушено до набрання чинності цією редакцією Кодексу, розглядаються за правилами, що діють після набрання чинності цією редакцією Кодексу.

Відповідно до вимог ч.4 ст.269 ГПК України суд апеляційної інстанції не обмежений доводами та вимогами апеляційної скарги, якщо під час розгляду справи буде встановлено порушення норм процесуального права, які є обов'язковою підставою для скасування рішення, або неправильне застосування норм матеріального права.

До господарського суду Київської області із позовною заявою звернулась Компанія "ХIAOMI H. K. Limited" до ТОВ "Ен-Ай-Ес" за участю третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору - Київської митниці Державної фіскальної служби України про заборону ТОВ "Ен-Ай-Ес" здійснювати розповсюдження товарів: смартфонів Хіаоmi RedMi 4 2/16 Gb - 100 шт. поданих до митного оформлення за митною декларацією № UA 125100/2017/320787 від 21.08.2017р. на території України та вилучення з цивільного обороту і знищення названого контрафактного товару (вимоги в редакції заяви про зміну предмета позову від 07.11.2007р. (а.с. 76 том 2)).

Позовні вимоги були обґрунтовані порушенням ТОВ "Ен-Ай-Ес" належних Компанії прав інтелектуальної власності на торгівельні марки "Xiaomi" (свідоцтво № 1177611), "Mi" (свідоцтво № 1173649), "RedMi" (свідоцтво № 1213534), яке полягає в імпорті ТОВ "Ен-Ай-Ес" без дозволу позивача товарів - смартфонів "Хіаоmi RedMi 4 2/16 Gb" в кількості 100 шт., на яких містяться позначення зазначених торгівельних марок, в зв'язку з чим, на думку позивача, вказаний товар має ознаки контрафактного.

Позивач в суді першої інстанції стверджував, що він є законним правовласником прав інтелектуальної власності на торгівельні марки "Xiaomi" (номер міжнародної реєстрації 1177611 від 28.11.2012р.), "Mi" (номер міжнародної реєстрації 1173649 від 28.11.2012р.), "RedMi" (номер міжнародної реєстрації 1213534 від 23.04.2014р.).

Відповідно до відомостей, які містяться на офіційному сайті Всесвітньої організації інтелектуальної власності, власником торгівельних марок "Xiaomi" (номер міжнародної реєстрації 1177611), "Mi" (номер міжнародної реєстрації 1173649), "RedMi" (номер міжнародної реєстрації 1213534) є Компанія "Xiaomi Inc.".

Згідно зі свідоцтвом про державну реєстрацію юридичної особи, виданим Управлінням промислово-торгівельної адміністрації в місті Пекін, датою заснування Компанії "Вeijing Xiaomi Teсhnology Co Ltd" є 03.03.2010р. (а.с.148-150 том 2).

30.07.2013р. Компанія "Вeijing Xiaomi Teсhnology Co Ltd" змінила свою назву на "Xiaomi Inc.", що підтверджується листом від 22.11.2017р., підписаним Компаніями "Xiaomi Inc." та «ХІАОМІ Н. К. Limited» (а.с. 151-153 том 2).

Також в матеріалах справи наявний лист Компанії Xiaomi Inc." від 25.10.2017р. (а.с.73-74 том 2) в якому зазначено, що Компанія «ХІАОМІ Н. К. Limited» є дочірньою компаніює "Xiaomi Inc.".

Відповідно до роз'яснень, наданих у листі від 22.11.2017р., між Компанією "Вeijing Xiaomi Teсhnology Co Ltd" та Компанією "Xiaomi H.K. Limited." був укладений квазідоговір, за умовами якого позивач мав право використовувати належні Компанії "Вeijing Xiaomi Teсhnology Co Ltd" торгівельні марки "Xiaomi", "Mi", а з 30.07.2013р., після зміни назви компанії з "Вeijing Xiaomi Teсhnology Co Ltd" на "Xiaomi Inc.", вона продовжила та підтвердила свою співпрацю з позивачем шляхом укладення ліцензійної угоди.

В матеріалах справи наявна фотокопія ліцензійної угоди про товарні знаки, яка була укладена між Компанією "Xiaomi Inc." та Компанією «ХІАОМІ Н. К. Limited» та її переклад на українську мову (а.с.64-72 том 2).

Відповідно до умов ліцензійної угоди про товарні знаки, укладеної між Компанією "Xiaomi Inc." (ліцензіар) та Компанією "ХIAOMI H.K.Limited" (ліцензіат) сторони, взявши до уваги використання певного зареєстрованого товарного знака ліцензіара ліцензіатом при продажі та розповсюдженні продукції, дійшли згоди про використання товарного знака (далі - ліцензовані товарні знаки) в областях, що виключають Китайську Народну Республіку (далі - ліцензійна зона) на всі продукти та послуги, призначені для товарного знака. Якщо сторони не домовилися про інше, об'єкт цієї угоди повинен включати всі зареєстровані товарні знаки, що належать ліцензіару, а також товарні знаки, що будуть зареєстровані протягом терміну дії цієї угоди.

Відповідно до ч. 1 розділу 2 ліцензійної угоди ліцензіат погоджується отримати від ліцензіара, і ліцензіар погоджується надати ліцензіату не виключне право: продавати, поширювати, розповсюджувати та рекламувати свої продукти, послуги і проводити інші пов'язані з цим види діяльності; вживати будь-які необхідні дії для збереження ліцензійного товарного знака та припинення будь-яких порушень, включаючи, але не обмежуючись, такі заходи, як спостереження, захист, розслідування, дізнання, подача заяви, затримання, внесення пропозицій, консультації, переговори щоб зв'язатися з урядовими, неурядовими та напівурядовими організаціями, та вирішення інших питань, пов'язаних з сторонами, а також має право почати будь-яку необхідну юридичну процедуру або захід, в тому числі без судового розгляду, арбітражу, судового слухання, апеляції, примирення і т.д. безпосередньо або шляхом доручення адвокатам видавати листи, оголошувати і/або вживати дії, зазначені вище; без попередньої згоди ліцензіара ліцензіат не має права відмовлятися, передавати або розпоряджатися ліцензованою інтелектуальною власністю.

Згідно з частинами 2 та 3 розділу 2 ліцензійної угоди повні або часткові права, отримані ліцензіатом відповідно до угоди, можуть бути субліцензовані. Якщо це не дозволено письмовим дозволом ліцензіара або ліцензіата, субліцензована третя сторона не має права повторно ліцензувати права іншим сторонам. Ліцензіар зобов'язаний надати ліцензіату матеріали, пов'язані з зареєстрованим товарним знаком.

Розділом 3 ліцензійної угоди визначено, що термін дії угоди починається 7 квітня 2010 року, залишається в силі і діє до 6 квітня 2020 року.

Відповідно до розділу 5 ліцензійної угоди ліцензія на товарний знак за цією угодою повинна бути безкоштовною, невиключною ліцензією.

За приписами ст. 424 Цивільного кодексу України, майновими правами інтелектуальної власності є: право на використання об'єкта права інтелектуальної власності; виключне право дозволяти використання об'єкта права інтелектуальної власності; виключне право перешкоджати неправомірному використанню об'єкта права інтелектуальної власності, в тому числі забороняти таке використання; інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом.

Статтею 426 ЦК України передбачено, що особа, яка має виключне право дозволяти використання об'єкта права інтелектуальної власності, може використовувати цей об'єкт на власний розсуд, з додержанням при цьому прав інших осіб. Використання об'єкта права інтелектуальної власності іншою особою здійснюється з дозволу особи, яка має виключне право дозволяти використання об'єкта права інтелектуальної власності, крім випадків правомірного використання без такого дозволу, передбачених цим Кодексом та іншим законом. Умови надання дозволу (видачі ліцензії) на використання об'єкта права інтелектуальної власності можуть бути визначені ліцензійним договором, який укладається з додержанням вимог цього Кодексу та іншого закону.

Згідно з ст. 495 ЦК України майновими правами інтелектуальної власності на торговельну марку є: право на використання торговельної марки; виключне право дозволяти використання торговельної марки; виключне право перешкоджати неправомірному використанню торговельної марки, в тому числі забороняти таке використання; інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом. Майнові права інтелектуальної власності на торговельну марку належать володільцю відповідного свідоцтва, володільцю міжнародної реєстрації, особі, торговельну марку якої визнано в установленому законом порядку добре відомою, якщо інше не встановлено договором.

Відповідно до ст. 427 Цивільного кодексу України майнові права інтелектуальної власності можуть бути передані відповідно до закону повністю або частково іншій особі. Умови передання майнових прав інтелектуальної власності можуть бути визначені договором, який укладається відповідно до цього Кодексу та іншого закону.

Згідно з положеннями ст. 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" власник свідоцтва може передавати будь-якій особі право власності на знак повністю або відносно частини зазначених у свідоцтві товарів і послуг, на підставі договору. Власник свідоцтва має право дати будь-якій особі дозвіл (видати ліцензію) на використання знака на підставі ліцензійного договору. Договір про передачу права власності на знак і ліцензійний договір вважаються дійсними, якщо вони укладені у письмовій формі і підписані сторонами.

Частиною 1 ст. 1109 Цивільного кодексу України за ліцензійним договором одна сторона (ліцензіар) надає другій стороні (ліцензіату) дозвіл на використання об'єкта права інтелектуальної власності (ліцензію) на умовах, визначених за взаємною згодою сторін з урахуванням вимог цього Кодексу та іншого закону.

Відповідно до ч. 3 ст. 1109 Цивільного кодексу України у ліцензійному договорі визначаються вид ліцензії, сфера використання об'єкта права інтелектуальної власності (конкретні права, що надаються за договором, способи використання зазначеного об'єкта, територія та строк, на які надаються права, тощо), розмір, порядок і строки виплати плати за використання об'єкта права інтелектуальної власності, а також інші умови, які сторони вважають за доцільне включити у договір.

Відповідно до п. 17 ст. 4 Митного кодексу України, контрафактні товари - товари, що містять об'єкти права інтелектуальної власності, ввезення яких на митну територію України або вивезення з цієї території є порушенням прав інтелектуальної власності, що охороняються відповідно до Закону.

25.05.2017р. Компанія "Xiaomi H.K. Limited.", шляхом видачі довіреності, уповноважила Компанію «Alderman Management Ltd» контролювати контрафактну продукцію, розслідувати та збирати докази порушень, захищати законні права та інтереси інтелектуальної власності "Xiaomi" (а.с. 10-19 том 2). Відповідно до вказаної довіреності визначені в ній повноваження можуть передаватись третім особам. 25.05.2017р. Компанія «Alderman Management Ltd» в повному обсязі передовірила отримані нею повноваження Шевченку Олександру Аркадійовичу (а.с. 20-25 том 2).

Тому місцевий дійшов помилкового висновку, що ліцензійна угода не є належним доказом передачі Компанії «ХІАОМІ Н. К. Limited» прав на торгівельні марки "Xiaomi" (номер міжнародної реєстрації 1177611 від 28.11.2012р.), "Mi" (номер міжнародної реєстрації 1173649 від 28.11.2012р.), "RedMi" (номер міжнародної реєстрації 1213534 від 23.04.2014р.), не врахував даних, які містяться в копії листа Державної фіскальної служби України на адресу позивача (а.с.26 т.2) про включення спірних об'єктів інтелектуальної власності до відповідного митного реєстру і необґрунтовано відмовив позивачу в задоволенні його позовних вимог.

Відповідно до статті 74 Господарського процесуального кодексу України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень. Докази подаються сторонами та іншими учасниками судового процесу.

Згідно ст.86 ГПК України, суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об'єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів.

За таких обставин, Київський апеляційний господарський суд вважає, що апеляційна скарга Компанії «ХІАОМІ Н. К. Limited» підлягає задоволенню, а рішення суду першої інстанції необхідно скасувати та прийняти нове рішення, яким: заборонити ТОВ "Ен-Ай-Ес" здійснювати розповсюдження товарів: смартфони Хіаоmi RedMi 4 2/16 Gb - 100 шт. поданих до митного оформлення за митною декларацією № UA 125100/2017/320787 від 21.08.2017р. на території України; вилучити з цивільного обороту і знищити контрафактний товар: смартфони Хіаоmi RedMi 4 2/16 Gb - 100 шт. поданих до митного оформлення за митною декларацією № UA 125100/2017/320787 від 21.08.2017р.

З відповідача підлягають стягненню всі понесені позивачем судові витрати (а.с. 5 т.1 та а.с. 9, 184, 185 том 2).

Керуючись ст.ст. 240, 269, 270, 277, 282, 283 ГПК України, Київський апеляційний господарський суд, -

ПОСТАНОВИВ:

Апеляційну скаргу Компанії «ХІАОМІ Н. К. Limited» задовольнити.

Рішення господарського суду Київської області від 28.11.2017р. по справі №911/2674/17 скасувати.

Прийняти нове рішення, яким позов Компанії «ХІАОМІ Н. К. Limited» задовольнити повністю.

Заборонити ТОВ "Ен-Ай-Ес" здійснювати розповсюдження товарів: смартфони Хіаоmi RedMi 4 2/16 Gb - 100 шт. поданих до митного оформлення за митною декларацією № UA 125100/2017/320787 від 21.08.2017р. на території України.

Вилучити з цивільного обороту і знищити контрафактний товар: смартфони Хіаоmi RedMi 4 2/16 Gb - 100 шт. поданих до митного оформлення за митною декларацією № UA 125100/2017/320787 від 21.08.2017р.

Стягнути з ТОВ "Ен-Ай-Ес" (04050, м. Київ, вул. Мельникова, б. 12, ) на користь «ХІАОМІ Н. К. Limited» (м. Гонконг, вул. Чен Ша Ван, будівля Чен Ша Ван Плаза 833, 2 башта, 8 поверх, офіс 806 («Xiaomi»), реєстраційний номер 47982) 8800 грн. понесених судових витрат.

Справу №911/2674/17 повернути до господарського суду Київської області, який зобов'язати видати накази.

Постанова апеляційного господарського суду набирає законної сили з дня її прийняття і може бути оскаржена до Верховного Суду у порядку та строк, передбачений ст. 288 ГПК України.

Повний текст постанови складений та підписаний 20.03.2018р.

Головуючий суддя В.О. Пантелієнко

Судді А.А. Верховець

М.Л. Доманська