КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
УХВАЛА

"22" березня 2018 р. Справа№ 910/570/16

Київський апеляційний господарський суд у складі колегії суддів:

головуючого: Сотнікова С.В.

суддів: Верховця А.А.

Остапенка О.М.

за участю секретаря судового засідання Малайдах А.І.,

представників:

від позивача - Нікулеско Д.С., Огневюк Я.В., Дубинський М.І.,

від відповідача-1 - Кольченко Ю.М., Сюсель І.М., Гулейков І.Ю.,

від відповідача-3 - Романенко Ю.О.,Потоцького М.Ю.,

розглянувши апеляційну скаргу Публічного акціонерного товариства "Сбербанк"

на рішення Господарського суду міста Києва від 18.04.2017

у справі № 910/570/16 (суддя Марченко О.В.)

за позовом Публічного акціонерного товариства "Державний ощадний банк України"

до 1. Публічного акціонерного товариства "Сбербанк",

2. Публічного акціонерного товариства "Сбербанк Росії" (рос. Публичного акционерного общества "Сбербанк России"), м. Москва, Російська Федерація,

3. Міністерства економічного розвитку і торгівлі України,

4. фізичної особи-підприємця Олєйнікова Ігоря Васильовича

про припинення порушення прав та зобов'язання вчинити дії

ВСТАНОВИВ:

Рішенням Господарського суду міста Києва від 18.04.2017 у справі № 910/570/16 позов задоволено частково:

визнано недійсним повністю свідоцтво України на знак для товарів і послуг № НОМЕР_11, № НОМЕР_2, власником якого є Публічне акціонерне товариство "Сбербанк";

визнано недійсним свідоцтво України на знак для товарів і послуг № НОМЕР_3, власником якого є Публічне акціонерне товариство "Сбербанк", в частині його реєстрації для всіх товарів 14 класу МКТП;

визнано недійсною повністю міжнародну реєстрацію на торговельну марку № НОМЕР_4, № НОМЕР_5, № НОМЕР_6, власником яких є Публічне акціонерне товариство "Сбербанк Росії";

визнано недійсною міжнародну реєстрацію на торговельну марку № НОМЕР_7, власником якої є Публічне акціонерне товариство "Сбербанк Росії" в частині її реєстрації для всіх товарів 09 та послуг 36 класів МКТП.

визнано недійсною міжнародну реєстрацію на торговельну марку № НОМЕР_8, власником якої є Публічне акціонерне товариство "Сбербанк Росії", в частині її реєстрації для всіх товарів 09 та послуг 36 класів МКТП;

визнано недійсною міжнародну реєстрацію на торговельну марку № НОМЕР_9, власником якої є Публічне акціонерне товариство "Сбербанк Росії", в частині її реєстрації для всіх товарів 09 класу МКТП;

визнано недійсною міжнародну реєстрацію на торговельну марку № НОМЕР_10 власником якої є Публічне акціонерне товариство "Сбербанк Росії", в частині її реєстрації для всіх товарів 09 класу МКТП;

зобов'язано Державну службу інтелектуальної власності України внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг стосовно визнання недійсними повністю свідоцтв України № НОМЕР_11 та № НОМЕР_2 на знаки для товарів і послуг, визнання недійсним свідоцтва України № НОМЕР_3 на знак для товарів і послуг, в частині реєстрації його для всіх товарів 14 МКТП та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені "Промислова власність";

зобов'язано Державну службу інтелектуальної власності України повідомити Міжнародне Бюро Всесвітньої організації інтелектуальної власності про визнання недійсними повністю на території України міжнародних реєстрацій НОМЕР_4, НОМЕР_5 та НОМЕР_6, визнання недійсними на території України міжнародних реєстрацій НОМЕР_7 та НОМЕР_8, в частині їх реєстрації для товарів 09 та послуг 36, 38 класів МКТП;

заборонено Публічному акціонерному товариству "Сбербанк" незаконно використовувати знак для товарів і послуг "СБЕРБАНК" за свідоцтвом України № НОМЕР_12, володільцем якого є Публічне акціонерне товариство "Державний Ощадний Банк України", зокрема, шляхом: надання послуг, ідентичних та/або споріднених із послугами, для яких даний знак зареєстрований; виготовлення та продажу товарів, споріднених із товарами, для яких даний знак зареєстрований; застосування його в комерційному найменуванні, в рекламі, в діловій документації, в мережі Інтернет, в назві доменних імен;

зобов'язано фізичну особу-підприємця Олєйнікова Ігоря Васильовича здійснити переделегування доменного імені sberbank.ua на користь Публічного акціонерного товариства "Державний Ощадний Банк України".

Здійснено розподіл судових витрат. У задоволенні решти позовних вимог відмовлено.

Не погоджуючись з зазначеним судовим рішенням, відповідач-1 звернувся до Київського апеляційного господарського суду з апеляційною скаргою, в якій просить скасувати рішення Господарського суду міста Києва від 18.04.2017, прийняти нове рішення, яким відмовити у задоволенні позовних вимог повністю.

Ухвалою Київського апеляційного господарського суду від 13.05.2017 прийнято до провадження апеляційну скаргу Публічного акціонерного товариства "Сбербанк".

Ухвалою Київського апеляційного господарського суду від 27.06.2017 замінено відповідача у справі № 910/570/16 Державну службу інтелектуальної власності України на його правонаступника - Міністерство економічного розвитку і торгівлі України.

Від Публічного акціонерного товариства "Сбербанк" надійшло клопотання про призначення у даній справі повторної судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності від 07.12.2017.

Клопотання мотивоване тим, що висновок судової експертизи № 219/16 від 09.02.2017, який був складений за результатами судової експертизи призначеної ухвалою Господарського суду міста Києва від 18.07.2016, є необґрунтованим, викликає сумніви в його об'єктивності, суперечить матеріалам справи, його зроблено з істотним порушенням процесуальних норм, які регламентують порядок призначення і проведення експертизи. При цьому, аналогічне клопотання було відхилено судом першої інстанції.

З матеріалів справи вбачається, що суд першої інстанції у даній справі було призначив судову експертизу, за результатами якої складено висновок експертів № 219/16 за результатами комісійної судової експертизи у сфері інтелектуальної власності у господарській справі № 910/570/16 від 09.02.2017.

У експертному дослідженні було встановлено, що:

- знаки для товарів і послуг за свідоцтвами України НОМЕР_11 і НОМЕР_1 є схожими настільки, що їх можна сплутати з раніше зареєстрованим на ім'я Банка знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України НОМЕР_12 стосовно всіх послуг 36 класу МКТП;

- знак для товарів і послуг за свідоцтвом України НОМЕР_3 є схожим настільки, що його можна сплутати з раніше зареєстрованим на ім'я Банка знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України НОМЕР_12 стосовно всіх товарів 14 класу МКТП;

- знаки для товарів і послуг за міжнародними реєстраціями НОМЕР_7 і НОМЕР_8 є схожими настільки, що їх можна сплутати з раніше зареєстрованим на ім'я Банка знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України НОМЕР_12 стосовно всіх товарів 09 та всіх послуг 36 класів МКТП;

- знаки для товарів і послуг за міжнародними реєстраціями НОМЕР_13 і НОМЕР_10 є схожими настільки, що їх можна сплутати з раніше зареєстрованим на ім'я Банка знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України НОМЕР_12 стосовно всіх товарів 09 класу МКТП;

- знак для товарів і послуг за міжнародною реєстрацією НОМЕР_4 є схожим настільки, що його можна сплутати з раніше зареєстрованим на ім'я Банка знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України НОМЕР_12 стосовно всіх послуг 36 класу МКТП;

- знак для товарів і послуг за міжнародною реєстрацією НОМЕР_5 є схожим настільки, що його можна сплутати з раніше зареєстрованим на ім'я Банка знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України НОМЕР_12 стосовно всіх послуг 36 класу МКТП;

- знак для товарів і послуг за міжнародною реєстрацією НОМЕР_6 є схожим настільки, що його можна сплутати з раніше зареєстрованим на ім'я Банка знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України НОМЕР_12 стосовно всіх послуг 36 класу МКТП;

- у доменному імені sberbank.ua використовується знак для товарів і послуг за свідоцтвом України НОМЕР_12;

- у доменному імені sberbank.ua використовується знак для товарів і послуг за свідоцтвом України НОМЕР_3;

- послуги, які пропонуються на сайті за доменним іменем sberbank.ua, є спорідненими з послугами, щодо яких зареєстровано знак за свідоцтвом України НОМЕР_12;

- фірмове найменування "Публічне акціонерне товариство "СБЕРБАНК" містить позначення, схоже зі знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України НОМЕР_12 настільки, що таке позначення і знак можна сплутати та/або позначення може ввести в оману щодо особи, яка надає послуги;

- позначення та "СБЕРБАНК РОСИИ" мають форму, які відрізняється від знака для товарів і послуг за міжнародною реєстрацією НОМЕР_14 лише окремими елементами, що не змінює в цілому відмітності цього знака.

Форма позначення відрізняється від знака для товарів і послуг за міжнародною реєстрацією НОМЕР_14 суттєвими елементами, які змінюють відмітність цього знака.

На противагу висновку № 219/16 від 09.02.2017 відповідач-1 подав суду першої інстанції та апеляційному суду низку висновків експертів, які містять протилежні висновки з поставлених на експертизу питань.

Позивач на підтвердження викладених у судовій експертизі № 219/16 від 09.02.2017 висновків подав відповідні висновки експертів та спеціалістів у сфері інтелектуальної власності.

Колегією суддів встановлено, що надані сторонами експертні дослідження містять суттєві розбіжності з одних і тих самих питань, поставлених на дослідження, що унеможливлює встановлення дійсних обставин, з якими пов'язується одержання правової охорони спірними знаками для товарів і послуг.

Розглянувши подане клопотання про призначення у справі повторної судової експертизи, колегія суддів дійшла висновку про необхідність частково задовольнити клопотання відповідача-1 з огляду на наступне.

Відповідно до ч. 1 - 3 ст. 98 ГПК України висновок експерта - це докладний опис проведених експертом досліджень, зроблені у результаті них висновки та обґрунтовані відповіді на питання, поставлені експертові, складений у порядку, визначеному законодавством. Предметом висновку експерта може бути дослідження обставин, які входять до предмета доказування та встановлення яких потребує наявних у експерта спеціальних знань. Висновок експерта може бути наданий на замовлення учасника справи або на підставі ухвали суду про призначення експертизи.

Статтею 99 ГПК України встановлено, що суд за клопотанням учасника справи або з власної ініціативи призначає експертизу у справі за сукупності таких умов:

1) для з'ясування обставин, що мають значення для справи, необхідні спеціальні знання у сфері іншій, ніж право, без яких встановити відповідні обставини неможливо;

2) жодною стороною не наданий висновок експерта з цих самих питань або висновки експертів, надані сторонами, викликають обґрунтовані сумніви щодо їх правильності, або за клопотанням учасника справи, мотивованим неможливістю надати експертний висновок у строки, встановлені для подання доказів, з причин, визнаних судом поважними, зокрема через неможливість отримання необхідних для проведення експертизи матеріалів.

У разі необхідності суд може призначити декілька експертиз, додаткову чи повторну експертизу.

При призначенні експертизи судом експерт або експертна установа обирається сторонами за взаємною згодою, а якщо такої згоди не досягнуто у встановлений судом строк, експерта чи експертну установу визначає суд. З урахуванням обставин справи суд має право визначити експерта чи експертну установу самостійно. У разі необхідності може бути призначено декілька експертів для підготовки одного висновку (комісійна або комплексна експертиза).

Питання, з яких має бути проведена експертиза, що призначається судом, визначаються судом.

Отже, частиною 2 статті 99 ГПК України передбачено право суду призначити додаткову або повторну судову експертизу та у цих випадках слід виходити з такого.

Додаткова експертиза призначається судом після розгляду ним висновку первинної експертизи, якщо виявиться, що усунути неповноту або неясність висновку в судовому засіданні шляхом заслуховування експерта неможливо.

Висновок експерта визнається неповним, якщо досліджено не всі надані йому об'єкти або не дано вичерпних відповідей на всі поставлені перед експертом питання.

Висновок експерта визнається неясним, якщо він викладений нечітко або носить непевний, неконкретний характер.

В ухвалі про призначення додаткової експертизи необхідно чітко зазначити, які саме висновки експерта суд вважає неповними чи неясними або які обставини зумовили необхідність розширення експертного дослідження. Така судова експертиза може призначатись як з ініціативи суду, так і за клопотанням учасників судового процесу, а її проведення може бути доручено тому ж або іншому експерту.

Повторною визнається судова експертиза, у проведенні якої експерт досліджує ті ж самі об'єкти і вирішує ті ж самі питання, які досліджувалися і вирішувалися у первинній судові експертизі. Нові об'єкти на дослідження повторної судової експертизи подаватися не можуть, так само як не можуть ставитися на її вирішення питання, які не розглядалися попередньою експертизою.

Повторна судова експертиза призначається з ініціативи суду або за клопотанням учасників процесу, якщо висновок експерта визнано необґрунтованим чи таким, що суперечить іншим матеріалам справи, або коли він викликає сумнів у його правильності, або за наявності істотного порушення норм, які регламентують порядок призначення і проведення експертизи. Повторну судову експертизу може бути призначено також, якщо є розходження у висновках кількох експертів і їх неможливо усунути шляхом одержання додаткових пояснень експертів у судовому засіданні. Повторну судову експертизу слід доручати іншому експерту (експертам).

Якщо необхідно здійснити дослідження нових об'єктів або з інших обставин справи, призначається нова, а не повторна експертиза.

З матеріалів справи вбачається, що предметом позову є, окрім іншого, вимоги про визнання недійсними повністю свідоцтв України та міжнародних реєстрацій на торговельні марки, власниками яких є Публічне акціонерне товариство "Сбербанк" та Публічне акціонерне товариство "Сбербанк Росії".

Підставою для позову стало питання відповідності умовам надання правової охорони знаків для товарів та послуг, належних відповідачам, з підстав передбачених абз. 4 п. 2, абз. 1 п. 3 ст. 6 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг".

З урахуванням обставин справи та суті спору за допомогою експертного дослідження мають бути з'ясовані фактичні дані щодо наявності чи відсутності підстав для відмови у наданні торговельним маркам правової охорони, а з метою такого з'ясування слід вирішити, зокрема, питання про те, чи торговельна марка:

є оманливою або такою, що може ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послуги;

чи є конкуруючі знаки (знак власником якого є позивач, та торговельні марки відповідачів) тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати.

При цьому, такі питання мають бути вирішені з урахуванням обов'язково з'ясованих обставин пов'язаності торговельної марки з особою (уявленням про особу), яка її використовує при виробництві певних товарів, наданні послуг.

Колегія суддів встановила, що у наявних в матеріалах справи експертних висновках, висновку судової експертизи вказані вище обставини суперечать між собою, а одержанні апеляційним судом додаткові пояснення судових експертів у судовому засіданні такі розбіжності не усунули. При цьому, такі обставини мають бути обов'язково з'ясовані судом при вирішенні спірних правовідносин.

З метою скорочення строків виконання складних за характером та/або багатооб'єктних експертиз можуть створюватися експертні комісії у складі не менш як двох експертів одного напрямку знань (комісійна експертиза) з можливим визначенням в ухвалі про призначення судової експертизи персонального складу такої комісії.

Відповідно до ч. 2 ст. 107 ГПК України за наявності сумнівів у правильності висновку експерта (необґрунтованість, суперечність з іншими матеріалами справи тощо) за клопотанням учасника справи або з власної ініціативи суд може призначити повторну експертизу, доручивши її проведення іншим експертам.

Дослідивши матеріали справи, апеляційний господарський суд вважає за необхідне призначити у даній справі повторну комісійну судову експертизу об'єктів права інтелектуальної власності з метою скорочення термінів її виконання, оскільки питання, що мають бути вирішенні є складними за характером.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 228 ГПК України у зв'язку з призначенням судової експертизи, пов'язаної з охороною прав на об'єкти інтелектуальної власності, провадження у справі підлягає зупиненню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 99, 100, 107, 228, 234 Господарського процесуального кодексу України, Київський апеляційний господарський суд

УХВАЛИВ:

1. Призначити у справі № 910/570/16 повторну комісійну судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності (об'єктів промислової власності - знаків для товарів і послуг).

2. Проведення судової експертизи доручити судовим експертам Львівського науково-дослідного інституту судових експертиз (79000, м. Львів, вул. Липинськаго, 54).

3. Попередити експертів про кримінальну відповідальність за дачу за відомо неправдивого висновку (ст. 384 КК України) та відмову без поважних причини від виконання покладених на експерта обов'язків (ст. 385 КК України).

4. На вирішення експертів поставити наступні питання:

4.1. чи є знаки для товарів і послуг за свідоцтвами України НОМЕР_11 та НОМЕР_1 схожими настільки, що їх можна сплутати з раніше зареєстрованим на ім'я Публічного акціонерного товариства "Державний ощадний банк України" знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України № НОМЕР_12 стосовно послуг 36 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (МКТП)?;

4.2. чи є знак для товарів і послуг за свідоцтвом України НОМЕР_3 схожим настільки, що його можна сплутати з раніше зареєстрованим на ім'я публічного акціонерного товариства "Державний ощадний банк України" знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України № НОМЕР_12 стосовно товарів 14 класу МКТП?;

4.3. чи є знаки для товарів і послуг за міжнародними реєстраціями НОМЕР_7 та НОМЕР_8 схожими настільки, що їх можна сплутати з раніше зареєстрованим на ім'я публічного акціонерного товариства "Державний ощадний банк України" знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України № НОМЕР_12 стосовно послуг 36 класу МКТП?;

4.4. чи є знаки для товарів і послуг за міжнародними реєстраціями № НОМЕР_7 та НОМЕР_8 схожими настільки, що їх можна сплутати з раніше зареєстрованим на ім'я публічного акціонерного товариства "Державний ощадний банк України" знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України № НОМЕР_12 стосовно товарів 9 та послуг 36 класів МКТП?;

4.5. чи є знаки для товарів і послуг за міжнародними реєстраціями НОМЕР_13 та НОМЕР_10 схожими настільки, що їх можна сплутати з раніше зареєстрованим на ім'я публічного акціонерного товариства "Державний ощадний банк України" знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України № НОМЕР_12 стосовно товарів 09 класу МКТП?;

4.6. чи є послуги 36 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків, для яких зареєстровані знаки для товарів і послуг за свідоцтвами України № НОМЕР_11 та НОМЕР_1 та міжнародні реєстрації НОМЕР_4, НОМЕР_5 та НОМЕР_6, такими самими та/чи спорідненими із послугами 36 класу МКТП, для яких зареєстрований знак для товарів і послуг за свідоцтвом України НОМЕР_12?;

4.7. чи є товари 14 класу МКТП, для яких зареєстрований знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № НОМЕР_3, такими самими та/чи спорідненими з послугами, для яких був раніше зареєстрований знак для товарів і послуг за свідоцтвом України НОМЕР_12?;

4.8. чи є товари 9 класу МКТП, для яких зареєстровані знаки для товарів і послуг за міжнародними реєстраціями № НОМЕР_7, НОМЕР_8, НОМЕР_13 та НОМЕР_10, такими самими та/чи спорідненими з послугами, для яких був раніше зареєстрований знак для товарів і послуг за свідоцтвом України НОМЕР_12?

4.9. чи використовується знак для товарів і послуг за свідоцтвом України НОМЕР_12 у доменному імені sberbank.ua?;

4.10. чи використовується знак для товарів і послуг за свідоцтвом України НОМЕР_3 у доменному імені sberbank.ua?;

4.11. чи є послуги, які пропонуються на сайті за доменним іменем sberbank.ua, такими самими та/чи спорідненими з послугами, щодо яких зареєстровано знак за свідоцтвом України № 82116?;

4.12. чи містить фірмове найменування "Публічне акціонерне товариство "Сбербанк" позначення, схоже зі знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України № НОМЕР_12 настільки, що таке позначення і знак можна сплутати та/або позначення може ввести в оману щодо особи, яка надає послуги?;

4.13. чи змінює відмінність знака для товарів і послуг за міжнародною реєстрацією № НОМЕР_14 використання цього знака у формі , СБЕРБАНК РОССИИ, ?

5. Матеріали справи № 910/570/16 направити до експертної установи (79000, м. Львів, вул. Липинськаго, 54, Львівський науково-дослідний інститут судових експертиз).

6. Зобов'язати сторони негайно надати експерту на його вимогу об'єкти дослідження, документи та пояснення, необхідні для проведення експертизи.

7. Зобов'язати Публічне акціонерне товариство "Сбербанк" оплатити попередні витрати, пов'язані з проведенням судової експертизи, докази чого надати суду для залучення до матеріалів справи після поновлення провадження для включення до складу судових витрат.

8. Зупинити апеляційне провадження у справі № 910/570/16.

9. Ухвала набирає законної сили негайно після її оголошення та може бути оскаржена до Верховного Суду протягом двадцяти днів з дня складення повного тексту.

Повний текст ухвали складений та підписаний 23.03.2018.

Головуючий суддя С.В. Сотніков

Судді А.А. Верховець

О.М. Остапенко