КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"15" березня 2018 р. Справа№ 910/11255/16

Київський апеляційний господарський суд у складі колегії суддів:

головуючого: Сотнікова С.В.

суддів: Остапенка О.М.

Верховця А.А.

за участю секретаря судового засідання Малайдах А.І.,

представників:

від позивача - Самаріна Л.В.,

від відповідача-1 - Желтобрюх В.В.,

від третьої особи - Кириченко І.А.,

розглянувши апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю "Барта ЛТД"

на рішення Господарського суду міста Києва від 26.09.2016 (повне рішення складено 04.10.2016, суддя Марченко О.В.)

у справі № 910/11255/16

за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Барта ЛТД"

до 1. Товариства з обмеженою відповідальністю "Богадар",

2. Міністерства економічного розвитку і торгівлі України,

третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні позивача - Товариство з обмеженою відповідальністю "Квас Бевериджиз",

про визнання недійсними патентів України НОМЕР_2 і НОМЕР_4 на винаходи та зобов'язання вчинити певні дії

ВСТАНОВИВ:

Товариство з обмеженою відповідальністю "Барта ЛТД" звернулося до Господарського суду міста Києва з позовом (з урахуванням заяви про зміну позовних вимог від 08.07.2016) про:

- визнання недійсним патенту України НОМЕР_2 на винахід "Спосіб виробництва концентрату квасного сусла", власником якого є ТОВ "Богадар", з дати публікації відомостей про заявку №а200701911, тобто з 26.08.2008 (бюлетень №16);

- визнання недійсним патенту України НОМЕР_4 на винахід "Спосіб виробництва квасу", власником якого є ТОВ "Богадар", з дати публікації відомостей про заявку №а200702008, тобто з 26.08.2008 (бюлетень №16);

- визнання недійсним патенту України НОМЕР_3 на корисну модель "Спосіб виробництва квасу", власником якого є ТОВ "Богадар" (заявка № u200507257) з дати публікації відомостей про видачу деклараційного патенту за заявкою № u200507257 від 21.07.2005, тобто з 16.01.2006 (бюлетень №1);

- зобов'язання Державну службу інтелектуальної власності України (далі - Служба) внести до Державного реєстру патентів України на винаходи відомості щодо визнання недійсними патентів України НОМЕР_2 на винахід "Спосіб виробництва концентрату квасного сусла" та НОМЕР_4 на винахід "Спосіб виробництва квасу";

- зобов'язання Службу опублікувати у офіційному бюлетені "Промислова власність" інформацію про визнання недійсними патенту України НОМЕР_3 на корисну модель "Спосіб виробництва квасу", власником якого є ТОВ "Богадар" (заявка № u200507257) з дати публікації відомостей про видачу деклараційного патенту за заявкою № u200507257 від 21.07.2005, тобто з 16.01.2006 (бюлетень №1).

Позов мотивовано тим, що видача відповідачу патентів України НОМЕР_2 та НОМЕР_4 була проведена з порушенням чинного законодавства України, оскільки винаходи не відповідають умовам патентоздатності, а саме: не є новими і не мають винахідницького рівня. Крім того, позивач зазначив, що Службою було порушено правила розгляду заявки на винахід та заявки на корисну модель і видано патент НОМЕР_3 на корисну модель "Спосіб виробництва квасу", який не відповідає умові патентоздатності "новизна".

Рішенням Господарського суду міста Києва від 26.09.2016 у задоволенні позову відмовлено.

Оскаржуване рішення мотивоване тим, що позивач документально не підтвердив порушення його прав та законних інтересів відповідачами. Також, суд першої інстанції дійшов висновку про відповідність винаходу за патентом № НОМЕР_2 умовам патентоздатності з огляду на встановлені рішенням Солом'янського районного суду міста Києва від 06.07.2015 у справі № 2-930/12 обставини, які підтверджують його винахідницький рівень та промислову придатність.

Не погоджуючись з зазначеним судовим рішенням, позивач звернувся до Київського апеляційного господарського суду з апеляційною скаргою, в якій просить скасувати рішення Господарського суду міста Києва від 26.09.2016 і прийняти нове, яким повністю задовольнити позовні вимоги.

Апеляційна скарга мотивована тим, що суд першої інстанції необґрунтовано послався на експертний висновок КНДІСЕ від 24.03.2015 №5309/14-53 про патентоздатність винаходу за патентом НОМЕР_2, складеного на виконання ухвали Солом'янського районного суду м. Києва у цивільній справі №2-930/12, оскільки експертиза була проведена щодо іншого критерію патентоздатності, у зв'язку з чим безпідставно відмовив у задоволенні клопотання про призначення експертизи щодо патентоздатності винаходів за патентами НОМЕР_4 та НОМЕР_2 та деклараційного патенту на корисну модель НОМЕР_3 в межах даної господарської справи. На переконання скаржника, цивільна справа №2-930/12 є відмінною від господарської по предмету доказування, а отже суд першої інстанції необґрунтовано послався на рішення суду у цивільній справі. Заявник вважає, що надав достатньо доказів порушення його прав та законних інтересів відповідачами, а також документально підтвердив невідповідність винаходів за патентами НОМЕР_4, НОМЕР_2 та деклараційним патентом на корисну модель НОМЕР_3 критеріям патентоздатності як "новизна" та "винахідницький рівень".

Ухвалою Київського апеляційного господарського суду від 15.12.2016 призначено судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності, проведення експертизи доручено КНДІСЕ, апеляційне провадження зупинено. На вирішення експерта поставлено такі питання:

чи стала загальнодоступною в світі сукупність суттєвих ознак винаходу "Спосіб виробництва концентрату квасного сусла" за патентом України № НОМЕР_2 від 10.11.2010 або ознак, еквівалентних їм, до дати заявленого пріоритету за заявкою № а200701911 від 23.02.2007 або ж до дати подання цієї заявки (23.02.2007)?;

чи стала очевидною для фахівця (тобто випливала явно з рівня техніки) сукупність суттєвих ознак винаходу "Спосіб виробництва концентрату квасного сусла" за патентом України № НОМЕР_2 від 10.11.2010 до дати заявленого пріоритету за заявкою а200701911 від 23.02.2007?;

чи стала загальнодоступною в світі сукупність суттєвих ознак винаходу "Спосіб виробництва квасу" за патентом України № НОМЕР_4 від 10.11.2010 або ознак, еквівалентних їм, до дати заявленого пріоритету за заявкою № а200702008 від 26.02.2007 або ж до дати подання цієї заявки (26.02.2007)?;

чи стала очевидною для фахівця (тобто випливала явно з рівня техніки) сукупність суттєвих ознак винаходу "Спосіб виробництва квасу" за патентом України № НОМЕР_4 від 10.11.2010 до дати заявленого пріоритету за заявкою № а200702008 від 26.02.2007?;

чи стала загальнодоступною в світі сукупність суттєвих ознак корисної моделі "Спосіб виробництва квасу" за патентом України № НОМЕР_3 від 16.01.2006 або ознак, еквівалентних їм, до дати заявленого пріоритету за заявкою № u200507257 від 21.07.2005 або ж до дати подання цієї заявки (21.07.2005)?

Ухвалою Київського апеляційного господарського суду 06.02.2018 поновлено апеляційне провадження, призначено розгляд справи № 910/11255/16 на 27.02.2018.

27.02.2018 в судовому засіданні оголошено перерву до 15.03.2018.

У судовому засіданні 15.03.2018 позивач підтримав доводи та вимоги апеляційної скарги, просив її задовольнити, рішення Господарського суду міста Києва від 26.09.2016 скасувати, прийняти нове рішення, яким задовольнити позовні вимоги.

Представник відповідача-1 заперечив проти задоволення апеляційної скарги та скасування оскаржуваного рішення, просив залишити його без змін.

Представник третьої особи підтримав доводи та вимоги апеляційної скарги.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 269 Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України) суд апеляційної інстанції переглядає справу за наявними у ній і додатково поданими доказами та перевіряє законність і обґрунтованість рішення суду першої інстанції в межах доводів та вимог апеляційної скарги. Суд апеляційної інстанції досліджує докази, що стосуються фактів, на які учасники справи посилаються в апеляційній скарзі та (або) відзиві на неї.

Колегія суддів, розглянувши доводи апеляційних скарг, дослідивши наявні матеріали справи, заслухавши пояснення учасників провадження, вважає, що скарга підлягає задоволенню з огляду на наступне.

Як вбачається з матеріалів справи, 13.05.2016 між ТОВ "Барта ЛТД" (дистриб'ютор) і ТОВ "Квас Бевериджиз" (компанія) було укладено дистриб'юторський договір №13/05, за умовами якого компанія призначає дистриб'ютора на строк дії договору виступати уповноваженим дистриб'ютором товару (продукція компанії із знаками для товарів і послуг "Ярило") на території (Україна), а дистриб'ютор приймає таке призначення (п. 2.1 договору).

Компанія зобов'язується поставляти та передавати у власність дистриб'ютора товар у строк та відповідно до інших умов, передбачених договором, а дистриб'ютор зобов'язується приймати та оплачувати товар відповідно до умов договору, здійснювати зберігання та дистрибуцію товару власною торговою командою, а також надавати компанії інші, окремо узгоджені сторонами послуги на території, та виконувати інші зобов'язання за договором (п. 2.2 договору).

Дистриб'ютор зобов'язується придбавати товар лише у компанії. Будь-які винятки стосовно цієї умови погоджуються компанією письмово (п. 3.1 договору).

Замовлення на поставку певної партії товару із зазначенням об'єму поставок на наступний тиждень та місця поставки складається дистриб'ютором за формою, що міститься у додатку № 3 до договору, й не пізніше 14:00 години четверга поточного тижня надається компанії персонально через уповноваженого представника компанії або направляється компанії засобами факсимільного зв'язку або електронної пошти за реквізитами, зазначеними у пункті 16.2 договору (п. 4.2 договору).

Протягом 3 робочих днів після дати отримання замовлення компанія зобов'язана(і) прийняти замовлення до виконання або(і) відмовити в прийнятті замовлення до виконання шляхом надання дистриб'ютору повідомлення про це у випадку обґрунтованої неможливості виконання замовлення дистриб'ютора у встановлений строк та/або у необхідній кількості. У випадку прийняття замовлення до виконання компанія повідомляє про це дистриб'ютору персонально через уповноваженого представника дистриб'ютора або направляє дистриб'ютору повідомлення засобами факсимільного зв'язку або електронної пошти за реквізитами, зазначеними у пункті 16.1 договору. Поставка товару здійснюється після підтвердження компанією замовлення виконання (п. 4.3 договору).

Компанія зобов'язана поставити замовлену дистриб'ютором партію товару у термін, визначений у прийнятому до виконання замовленні (як це передбачено у п. 4.3 договору). За окремою домовленістю сторін доставка товару дистриб'ютору може здійснюватися у інший строк, погоджений сторонами (пункт 4.5 Договору).

Дистриб'ютор зобов'язується за погодженням з компанією за власні кошти організовувати та проводити у торговельних точках на території різноманітні акції, спрямовані на поширення, популяризацію та збільшення обсягів продажу товару компанії (пп.6.1.12 п.6.1 договору).

Договір набуває чинності з дати його укладення та залишається чинним по 31.12.2016, але у будь-якому разі до повного виконання сторонами зобов'язань за договором (п. 13.1 договору).

На виконання умов договору 16.05.2016 ТОВ "Барта ЛТД" надало ТОВ "Квас Бевериджиз" замовлення на поставку 23.05.2016 партії товару.

16.05.2016 ТОВ "Квас Бевериджиз" на виконання пункту 4.3 договору прийняло замовлення до виконання шляхом його погодження.

23.05.2016 позивач, керуючись пп. 6.1.12 п. 6.1 договору, звернувся до ТОВ "Квас Бевериджиз" з листом, в якому просив погодити проведення в період з 05.06.2016 по 10.06.2016 у торговельних точках на території акцію, спрямовану на поширення, популяризацію та збільшення обсягів продажу товару компанії, зокрема продукції під торговельною маркою "Ярило"; для запобігання ризиків настання відповідальності сторін за неналежне виконання умов договору та мінімізації небезпеки нецільових та непередбачених витрат, пов'язаних із можливими претензіями третіх осіб щодо продукції під торговельною маркою "Ярило", підтвердити чинність державної реєстрації знака для товарів і послуг "Ярило" та гарантувати, що на даний час компанії невідомі факти порушення прав інтелектуальної власності та/або будь-які претензії третіх осіб на продукцію компанії під торговельною маркою "Ярило".

27.05.2016 ТОВ "Квас Бевериджиз" листом № 192/1 повідомило ТОВ "Барта ЛТД" про неможливість виконати замовлення у зв'язку з отриманням судових рішень Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя у справах №335/3644/16-ц, №2-161/2011, №2-3659/11 (2/335/85/2013) за позовами ОСОБА_5 до ТОВ "Квас Бевериджиз", третя особа без самостійних вимог на предмет спору ОСОБА_6, про стягнення сум за порушення авторського права на корисну модель "Спосіб виробництва квасу" за деклараційним патентом України № НОМЕР_5, на винахід "Спосіб виробництва концентрату квасного сусла" за патентом України № НОМЕР_2, на винахід "Спосіб виробництва квасу" за патентом України НОМЕР_4 та № НОМЕР_3 на корисну модель "Спосіб виробництва квасу", що охороняють технології, які використовуються у виробництві квасу.

ТОВ "Квас Бевериджиз" повідомило про апеляційне оскарження вказаних судових рішеннь та оскарження законності видачі відповідних охоронних документів, у зв'язку з чим компанія не має можливості поставити дистриб'ютору зазначену у замовленні партію товару у визначений строк, але не відмовляється від виконання своїх зобов'язань за договором після вирішення конфліктних питань у судовому порядку.

В позовній заяві позивач зазначає, що не має можливості реалізувати свої комерційні інтереси через загрозу пред'явлення судових позовів про порушення авторських прав на винаходи.

Тобто, за твердженням позивача, ТОВ "Барта ЛТД" не має права використовувати продукти квасу під торговельною маркою "Ярило", а всі комерційні плани та заходи позивача, вчинені на їх реалізацію, щодо ексклюзивної дистриб'юції кваса "Ярило", наразі порушені та призводять до виникнення збитків.

Відповідно до ст.ст. 15, 16 Цивільного кодексу України (далі - ЦК України) кожна особа має право на захист свого цивільного права у разі його порушення, невизнання або оспорювання. Кожна особа має право на захист свого інтересу, який не суперечить загальним засадам цивільного законодавства. Кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого особистого немайнового або майнового права та інтересу. Способами захисту цивільних прав та інтересів можуть бути: 1) визнання права; 2) визнання правочину недійсним; 3) припинення дії, яка порушує право; 4) відновлення становища, яке існувало до порушення; 5) примусове виконання обов'язку в натурі; 6) зміна правовідношення; 7) припинення правовідношення; 8) відшкодування збитків та інші способи відшкодування майнової шкоди; 9) відшкодування моральної (немайнової) шкоди; 10) визнання незаконними рішення, дій чи бездіяльності органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим або органу місцевого самоврядування, їхніх посадових і службових осіб.

Суд може захистити цивільне право або інтерес іншим способом, що встановлений договором або законом чи судом у визначених законом випадках. Суд може відмовити у захисті цивільного права та інтересу особи в разі порушення нею положень частин другої - п'ятої статті 13 цього Кодексу.

Відмовляючи у позові, суд першої інстанції вказав, що укладаючи дистриб'юторський договір 13.05.2016, третя особа була обізнана про існування цивільних спорів, які стосуються виробництва квасу "Ярило" та порушення ТОВ "Квас Бевериджис" прав інтелектуальної власності, які випливають із оспорюваних патентів. Тобто, за висновком суду першої інстанції, ТОВ "Барта ЛТД", звертаючись із даним позовом необґрунтовано не бере до уваги факт обізнаності третьої особи та невиконання саме ТОВ "Квас Бевериджиз" своїх договірних зобов'язань. Також місцевий господарський суд зазначив, що позивач мотивує подання позову саме порушенням його права як дистриб'ютора і пов'язує визнання недійсним патентів із можливою забороною використання торговельної марки "Ярило", що по суті є іншим об'єктом інтелектуальної власності. Отже, суд першої інстанції дійшов висновку, що позивач документально не підтвердив, у чому саме полягає порушення його прав та законних інтересів відповідачами.

Втім, суд апеляційної інстанції не погоджується з такими висновками суду першої інстанції, оскільки видача відповідачу патентів України НОМЕР_3, НОМЕР_2 та НОМЕР_4, на винаходи та корисну модель, які не відповідають умовам патентоздатності, порушує права та законний інтерес позивача, що полягають у безперешкодному обороті продукту (квасу) на ринку, який виробляється ТОВ „Квас Бевериджиз", який на дату подання позову вилучено з цивільного обороту на підставі оспорюваних патентів. При цьому, право щодо визнання недійним патентів виникає у особи з того моменту, коли вона дізналась про порушення своїх прав на охоронюваних інтересів.

Тобто, заборона введення в цивільний оборот продукції, яка виготовляється з використанням винаходів за оспорюваними патентами, порушує права та охоронювані законом інтереси позивача на свободу підприємницької діяльності та отримання від її провадження прибутку, у зв'язку з чим позивач має право на звернення до суду із даним позовом.

До об'єктів права інтелектуальної власності відповідно до частини першої статті 155 Господарського кодексу України (далі - ГК України) та частини першої статті 420 ЦК України належать, зокрема, винаходи та корисні моделі.

Об'єктом винаходу може бути продукт (пристрій, речовина тощо) або процес у будь-якій сфері технології (частина друга статті 459 ЦК України).

У свою чергу, об'єктом корисної моделі може бути продукт (пристрій, речовина тощо) або процес у будь-якій сфері технології (частина друга статті 460 ЦК України).

Відповідно до статті 462 ЦК України набуття права інтелектуальної власності на винахід і корисну модель засвідчується патентом. Обсяг правової охорони визначається формулою винаходу, корисної моделі. Суб'єктами права інтелектуальної власності на винахід, корисну модель є: винахідник; інші особи, які набули прав на винахід, за договором чи законом (стаття 463 ЦК України).

За приписами статті 464 ЦК України майновими правами інтелектуальної власності на винахід, корисну модель є: право на використання винаходу, корисної моделі; виключне право дозволяти використання винаходу, корисної моделі (видавати ліцензії); виключне право перешкоджати неправомірному використанню винаходу, корисної моделі, в тому числі забороняти таке використання; інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом.

Майнові права інтелектуальної власності на винахід, корисну модель належать володільцю відповідного патенту, якщо інше не встановлено договором чи законом.

З матеріалів справи вбачається, що 10.11.2010 ТОВ "Богадар" отримало патент України № НОМЕР_4 на винахід "Спосіб виробництва квасу"; заявка від 26.02.2007 № а200702008; дата набрання чинності патентом - 10.11.2010.

10.11.2010 відповідач-1 отримав патент України № НОМЕР_2 на винахід "Спосіб виробництва концентрату квасного сусла"; заявка від 23.02.2007 №a200701911; дата набрання чинності патентом - 10.11.2010.

Також, відповідач-1 отримав деклараційний патент України НОМЕР_3 на корисну модель "Спосіб виробництва квасу"; заявка від 21.07.2005 №u200507257; дата набрання чинності патентом - 16.01.2006.

Відповідно до ч.ч. 1, 2 ст. 6 Закону України „Про охорону прав на винаходи і корисні моделі" (далі - Закон) правова охорона надається винаходу (корисній моделі), що не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі та відповідає умовам патентоздатності.

Об'єктом винаходу (корисної моделі), правова охорона якому (якій) надається згідно з цим Законом, може бути: продукт (пристрій, речовина, штам мікроорганізму, культура клітин рослини і тварини тощо); процес (спосіб), а також нове застосування відомого продукту чи процесу.

Частинами 1, 3-8 ст. 7 Закону передбачено, що винахід відповідає умовам патентоздатності, якщо він є новим, має винахідницький рівень і є промислово придатним.

Винахід (корисна модель) визнається новим, якщо він не є частиною рівня техніки. Об'єкти, що є частиною рівня техніки, для визначення новизни винаходу повинні враховуватися лише окремо.

Рівень техніки включає всі відомості, які стали загальнодоступними у світі до дати подання заявки до Установи або, якщо заявлено пріоритет, до дати її пріоритету.

Рівень техніки включає також зміст будь-якої заявки на видачу в Україні патенту (у тому числі міжнародної заявки, в якій зазначена Україна) у тій редакції, в якій цю заявку було подано спочатку, за умови, що дата її подання (а якщо заявлено пріоритет, то дата пріоритету) передує тій даті, яка зазначена у частині четвертій цієї статті, і що вона була опублікована на цю дату чи після цієї дати.

На визнання винаходу (корисної моделі) патентоздатним не впливає розкриття інформації про нього винахідником або особою, яка одержала від винахідника прямо чи опосередковано таку інформацію, протягом 12 місяців до дати подання заявки до Установи або, якщо заявлено пріоритет, до дати її пріоритету. При цьому обов'язок доведення обставин розкриття інформації покладається на особу, заінтересовану у застосуванні цієї частини.

Винахід має винахідницький рівень, якщо для фахівця він не є очевидним, тобто не випливає явно із рівня техніки. При оцінці винахідницького рівня зміст заявок, зазначених у частині п'ятій цієї статті, до уваги не береться.

За твердженням позивача, патенти на винахід НОМЕР_4 та НОМЕР_2, і деклараційний патент на корисну модель НОМЕР_3 не відповідають ознакам патентоздатності за критеріями «новизна» та «винахідницький рівень».

Відповідь на питання про відповідність винаходу умовам патентоздатності, передбаченим ст. 7 Закону, має даватися виходячи з розуміння поняття «рівень техніки» - відомості, які стали загальнодоступними у світі до дати подання заявки до Установи, як передбачено Законом (ч.4 ст.7 Закону).

Новизна винаходу означає, що до дати подання заявки на видачу патенту або, якщо заявлено пріоритет, до дати пріоритету суть технічного рішення не повинна бути відомою невизначеному колу осіб, тобто винахід визнається новим, якщо він не є частиною рівня техніки. Рівень техніки включає всі відомості, що стали загальнодоступними в світі до дати подання заявки, або, якщо заявлено пріоритет, до дати її пріоритету. При визначенні рівня техніки загальнодоступними вважаються відомості, що містяться в джерелах інформації, з якими будь-яка особа може ознайомитися. При перевірці новизни до рівня техніки включають також зміст будь-якої заявки на видачу в Україні патенту, у тому числі міжнародної заявки, у якій зазначена Україна.

Винахід має винахідницький рівень, якщо для фахівця він не є очевидним, тобто явно не випливає з рівня техніки. При визначенні винахідницького рівня заявлений винахід порівнюється не тільки з окремими документами або їх частинами, а й з комбінацією документів або їх частин.

У даній справі було проведено судову експертизу та складено висновок судового експерта за результатами проведення експертизи у сфері інтелектуальної власності №6402/17-53 від 22.12.2017

За висновками судової експертизи:

сукупність ознак формули винаходу «Спосіб виробництва концентрату квасного сусла» за патентом України НОМЕР_2 від 10.11.2010 стала загальнодоступною в світі до дати подання заявки від 23.02.2007 №а200701911;

сукупність ознак формули винаходу „Спосіб виробництва концентрату квасного сусла" за патентом НОМЕР_2 стала очевидною для фахівця (тобто випливала явно з рівня техніки) до дати подання заявки від 23.02.2007 №а200701911;

сукупність ознак формули винаходу „Спосіб виробництва квасу" за патентом України НОМЕР_4 від 10.11.2010 стала загальнодоступною в світі принаймні на 26.04.2004, тобто до дати подання заявки (26.02.23007);

сукупність ознак формули винаходу „Спосіб виробництва квасу" за патентом України НОМЕР_4 від 10.11.2010 була очевидною для фахівця, тобто випливала явно з рівня техніки до дати подання заявки №а200702008 - 26.02.2007;

сукупність ознак формули корисної моделі „Спосіб виробництва квасу" за патентом України НОМЕР_3 від 16.01.2006 стала загальнодоступною в світі до дати подання заявки №u200507257, а саме - 21.07.2005.

Таким чином, винаходи «Спосіб виробництва концентрату квасного сусла» за патентом України НОМЕР_2 від 10.11.2010, «Спосіб виробництва квасу» за патентом України НОМЕР_4 від 10.11.2010 та корисна модель «Спосіб виробництва квасу» за деклараційним патентом України НОМЕР_3 від 16.01.2006 не відповідають ознакам патентоздатності «новизна» та «винахідницький рівень».

Колегія суддів зазначає, що в порушення норм процесуального права оскаржуване рішення суду першої інстанції про відмову в позові не містить висновків щодо доводів позивача про невідповідність винаходу за патентом України НОМЕР_4 та корисної моделі «Спосіб виробництва квасу» за деклараційним патентом України НОМЕР_3 умовам надання правової охорони з посиланням на фактичні обставини справи, підтверджені належними доказами.

При цьому, належить визнати неспроможним висновок суду першої інстанції про патентоздатність винаходу за патентом НОМЕР_2 з огляду лише на обставини, які були встановлені у рішенні Солом'янського районного суду м. Києва від 06.07.2015 у цивільній справі №2-930/12.

Так, у рішенні Солом'янського районного суду м. Києва від 06.07.2015 було встановлені обставини відповідності винаходу за патентом НОМЕР_2 умовам надання правової охорони за критеріями «винахідницький рівень» (за висновком судової експертизи № 78/13 від 25.07.2013) та «промислова придатність» (за висновком судової експертизи № 5309/14-53 від 24.03.2015).

Втім, поза увагою суду першої інстанції залишились обставини, які б підтверджували патентоздатність винаходу за патентом НОМЕР_2 за критерієм «новизна», який є необхідним для отримання правової охорони.

Як було встановлено вище, сукупність ознак формули винаходу «Спосіб виробництва концентрату квасного сусла» за патентом України НОМЕР_2 від 10.11.2010 стала загальнодоступною в світі до дати подання заявки від 23.02.2007 №а200701911; сукупність ознак формули винаходу „Спосіб виробництва концентрату квасного сусла" за патентом НОМЕР_2 стала очевидною для фахівця (тобто випливала явно з рівня техніки) до дати подання заявки від 23.02.2007 №а200701911.

Тобто, висновком судової експертизою підтверджено невідповідність винаходу за патентом НОМЕР_2 умовам надання правової охорони за критерієм «новизна», який визначений частиною 1 статті 7 Закону як обов'язковий для надання правової охорони.

Частиною першою статті 33 Закону встановлено, що патент може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково у разі, зокрема, невідповідності запатентованого винаходу (корисної моделі) умовам патентоздатності, що визначені статтею 7 Закону.

Отже, позовні вимоги про визнання недійсним патенту України НОМЕР_2 на винахід "Спосіб виробництва концентрату квасного сусла", власником якого є ТОВ "Богадар"; про визнання недійсним патенту України НОМЕР_4 на винахід "Спосіб виробництва квасу", власником якого є ТОВ "Богадар"; про визнання недійсним патенту України НОМЕР_3 на корисну модель "Спосіб виробництва квасу", власником якого є ТОВ "Богадар" підлягають задоволенню, оскільки належними та беззаперечними доказами підтверджена непатентоздатність спірних об'єктів промислової власності.

Згідно з п. 4 Положення про Державну службу інтелектуальної власності України, затвердженого постановою КМУ від 19.11.2014 №658 (Служба діяла, а постанова КМУ була чинна на момент видачі патентів) ДСІВ відповідно до покладених на неї завдань, зокрема,: організовує в установленому порядку проведення експертизи заявок на об'єкти права інтелектуальної власності, видає патенти/свідоцтва на об'єкти права інтелектуальної власності; здійснює державну реєстрацію об'єктів права інтелектуальної власності, проводить реєстрацію договорів про передачу прав на об'єкти права інтелектуальної власності, що охороняються на території України, ліцензійних договорів; веде державні реєстри об'єктів права інтелектуальної власності; організовує інформаційну та видавничу діяльність у сфері інтелектуальної власності; видає офіційні бюлетені з питань інтелектуальної власності; здійснює державний нагляд (контроль) за дотриманням суб'єктами господарювання незалежно від форми власності вимог Законів України "Про авторське право і суміжні права", "Про розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних" і "Про особливості державного регулювання діяльності суб'єктів господарювання, пов'язаної з виробництвом, експортом, імпортом дисків для лазерних систем зчитування" тощо.

Відповідно до Правил розгляду заявки на винахід та заявки на корисну модель, затверджених наказом МОНУ від 15.03.2002 №197, під час розгляду заявок на винахід та корисну модель проводиться експертиза відповідності заявленого винаходу та корисної моделі умовам патентоздатності. При перевірці заявленого винаходу умовам патентоздатності встановлюється відповідність винаходу умовам промислової придатності, новизни та винахідницького рівня, а також проводиться додаткова перевірка відповідності винаходу умовам надання правової охорони відповідно до частин 1 - 3 статті 6 Закону. Перевірку новизни здійснюють щодо всієї сукупності ознак, наведених у формулі винаходу. Об'єкти, що стали відомими до дати подання заявки (або, якщо заявлено пріоритет, до дати її пріоритету), для визначення новизни повинні враховуватися лише окремо. Відомості про об'єкт можуть бути наведені як в одному, так і в різних джерелах інформації. Винахід має винахідницький рівень, якщо для фахівця він не є очевидним, тобто не випливає явно з рівня техніки. При визначенні винахідницького рівня заявлений винахід порівнюється не тільки з окремими документами або їх частинами, а й з комбінацією документів або їх частин (так званим збірним прототипом), коли можливість об'єднання документів або їх частин очевидна для фахівця.

З огляду на доведеність невідповідності ознакам патентоздатності патентів на винахід НОМЕР_4, НОМЕР_2 та корисну модель НОМЕР_3, належить задовольнити позовні вимоги до Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, як правонаступника Служби, та зобов'язати внести відповідні відомості щодо визнання недійсним патенту України № НОМЕР_2 від 10.11.2010 та патенту України № НОМЕР_4 від 10.11.2010 до Державного реєстру патентів України на винаходи, а також оприлюднити в офіційному бюлетені "Промислова власність" інформацію про визнання недійсними патентів на винаходи № НОМЕР_2 від 10.11.2010, № НОМЕР_4 від 10.11.2010, деклараційного патенту на корисну модель № НОМЕР_3 від 16.01.2006, власником яких є ТОВ "Богадар".

За вказаних вище обставин, колегія суддів вважає, що рішення Господарського суду міста Києва від 19.09.2016 про відмову у задоволенні позову не відповідає фактичним обставинам та матеріалам справи, висновки суду зроблені при неповному з'ясуванні обставин, що мають значення для справи та з порушенням норм процесуального права, а саме ст. 43 ГПК України (в редакції чинній до 15.12.2017), що є підставою для його скасування та ухвалення нового рішення про задоволення позовних вимог.

Відповідно до ст. 123 ГПК України судові витрати складаються з судового збору та витрат, пов'язаних з розглядом справи. До витрат, пов'язаних з розглядом справи, належать витрати, пов'язані із залученням свідків, спеціалістів, перекладачів, експертів та проведенням експертизи.

Згідно із частинами 1, 4, 8, 14 статті 129 ГПК України судовий збір покладається у спорах, що виникають при виконанні договорів та з інших підстав, - на сторони пропорційно розміру задоволених позовних вимог. Інші судові витрати, пов'язані з розглядом справи, покладаються у разі відмови в позові - на позивача. Розмір судових витрат, які сторона сплатила або має сплатити у зв'язку з розглядом справи, встановлюється судом на підставі поданих сторонами доказів (договорів, рахунків тощо). Якщо суд апеляційної, касаційної інстанції, не передаючи справи на новий розгляд, змінює рішення або ухвалює нове, цей суд відповідно змінює розподіл судових витрат.

Отже, судові витрати належить покласти на Товариство з обмеженою відповідальністю "Богадар" в межах сплаченого позивачем судового збору та за проведення судової експертизи відповідно до ст. 129 ГПК України.

Керуючись ст.ст. 129, 269, 270, п. 1 ч. 1 ст. 275, ст.ст. 276, 282 Господарського процесуального кодексу України, Київський апеляційний господарський суд

ПОСТАНОВИВ:

1. Апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю "Барта ЛТД" задовольнити.

2. Рішення Господарського суду міста Києва від 26.09.2016 у справі № 910/11255/16 скасувати.

3. Прийняти нове рішення.

4. Позов задовольнити повністю.

5. Визнати недійсним патент України № НОМЕР_2 від 10.11.2010 на винахід "Спосіб виробництва концентрату квасного сусла", власником якого є Товариство з обмеженою відповідальністю "Богадар" (код 37708191).

6. Визнати недійсним патент України № НОМЕР_4 від 10.11.2010 на винахід "Спосіб виробництва квасу", власником якого є Товариство з обмеженою відповідальністю "Богадар" (код 37708191).

7. Визнати недійсним деклараційний патент № НОМЕР_3 від 16.01.2006 на корисну модель "Спосіб виробництва квасу", власником якого є Товариство з обмеженою відповідальністю "Богадар" (код 37708191).

8. Зобов'язати Міністерство економічного розвитку і торгівлі України (01008, м. Київ, вул. М. Грушевського, 12/2, код 37508596) внести відомості щодо визнання недійсним патенту України № НОМЕР_2 від 10.11.2010 на винахід "Спосіб виробництва концентрату квасного сусла", патенту України № НОМЕР_4 від 10.11.2010 на винахід "Спосіб виробництва квасу" до Державного реєстру патентів України на винаходи.

9. Зобов'язати Міністерство економічного розвитку і торгівлі України (01008, м. Київ, вул. М. Грушевського, 12/2, код 37508596) оприлюднити в офіційному бюлетені "Промислова власність" інформацію про визнання недійсними патентів на винаходи № НОМЕР_2 від 10.11.2010, № НОМЕР_4 від 10.11.2010, деклараційного патенту на корисну модель № НОМЕР_3 від 16.01.2006, власником яких є Товариство з обмеженою відповідальністю "Богадар" (код 37708191).

10. Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю "Богадар" (69050, м. Запоріжжя, вул. Космічна, 119, код 37708191) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Барта ЛТД" (01042, м. Київ, провулок Новопечерський, 5, код 38290251) 17362,80 грн. (сімнадцять тисяч триста шістдесят дві) грн. 80 коп. витрат по сплаті судового збору та 50145 (п'ятдесят тисяч сто сорок п'ять) грн. 60 коп. витрат по оплаті судової експертизи.

11. Видачу відповідних наказів доручити Господарському суду міста Києва.

12. Постанова набирає законної сили з дня її прийняття та може бути оскаржена безпосередньо до Верховного Суду у строки, встановлені ст. 288 Господарського процесуального кодексу України.

Повний текст постанови складено та підписаний 21.03.2018.

Головуючий суддя С.В. Сотніков

Судді О.М. Остапенко

А.А. Верховець