номер провадження справи 22/118/17
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

22.03.2018 Справа № 905/1492/15

м. Запоріжжя Запорізької області

Господарський суд Запорізької області у складі судді Ярешко О.В., при секретарі Масліхіній О.І.

За участю представників:

Представник ТОВ Фірма Унікон: ОСОБА_1, довіреність № 3/2 від 31.01.2018 р.;

Представник ТОВ Фірма Унікон: ОСОБА_2, директор, протокол № 1 від 09.02.2001 р.;

Представник ТОВ Доншахтоавтоматика: не зявився;

Представник ПП Фірми Дарьял: ОСОБА_3, довіреність № б/н від 26.12.2017 р.;

Представник ПП Фірми Дарьял: ОСОБА_4, генеральний директор, рішення № б/н від 03.06.2015 р.;

Представник ПП Фірми Дарьял: ОСОБА_5, довіреність № б/н від 04.01.2018 р.;

Представник ПАТ Кременчуцький сталеливарний завод: не зявився (ОСОБА_6, довіреність № 40-21/8 від 15.01.2018 р., у судовому засіданні 16.03.2018 р.);

Представник ТОВ Торговий дім Граніт: не зявився;

Представник третьої особи за зустрічним позовом: ОСОБА_2, особисто

Розглянувши у судовому засіданні матеріали справи № 905/1492/15

за позовом: Товариства з обмеженою відповідальністю Фірма Унікон (83055, Донецька область, м. Донецьк, вул. Рози Люксембург, буд. 2 Б; поштова адреса: 69096, м. Запоріжжя, вул. Рекордна, буд. 6)

до відповідача-1: Товариства з обмеженою відповідальністю Доншахтоавтоматика (83059, Донецька область, м. Донецьк, пр. Ілліча, буд. 109 А)

до відповідача-2: Приватного підприємства Фірми Дарьял (69002, Запорізька область, м. Запоріжжя, вул. Фортечна, буд. 53)

до відповідача-3: Публічного акціонерного товариства Кременчуцький сталеливарний завод (39621, Полтавська область, м. Кременчук, вул. Івана Приходька, буд. 141)

третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача: Товариство з обмеженою відповідальністю Торговий дім Граніт (86108, Донецька область, м. Макіївка, вул. Свердлова, буд. 10)

про встановлення факту використання корисної моделі, зупинення використання корисної моделі, захищеної патентом на корисну модель № 45938

за зустрічним позовом: Приватного підприємства Фірми Дарьял (69002, Запорізька область, м. Запоріжжя, вул. Фортечна (Грязнова), буд. 53)

до відповідача: Товариства з обмеженою відповідальністю Фірма Унікон (83055, Донецька область, м. Донецьк, вул. Рози Люксембург, буд. 2 Б; поштова адреса: 69096, м. Запоріжжя, вул. Рекордна, буд. 6)

третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача: ОСОБА_2 (69006, м. Запоріжжя, вул. Рекордна, буд. 6)

про визнання недійсним ліцензійного договору № 2 від 31.12.2015 р.

ВСТАНОВИВ:

Відповідно до ухвали господарського суду Донецької області від 04.12.2017 р. справу № 905/1492/15 за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю Фірма Унікон до Товариства з обмеженою відповідальністю Доншахтоавтоматика, Приватного підприємства Фірми Дарьял, за участю третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача: 1. Товариства з обмеженою відповідальністю Торговий дім Граніт, 2. Публічного акціонерного товариства Кременчуцький сталеливарний завод, про встановлення факту використання корисної моделі, зупинення використання корисної моделі, захищеної патентом на корисну модель № 45938, направлено за виключною підсудністю до господарського суду Запорізької області.

Відповідно до протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 11.12.2017 р. справу № 905/1492/15 передано на розгляд судді Ярешко О.В.

Ухвалою господарського суду Запорізької області від 12.12.2017 р. справа № 905/1492/15 прийнята до свого провадження суддею Ярешко О.В., якій присвоєно номер провадження 22/118/17, справу до розгляду в засіданні господарського суду призначено на 27.12.2017 р.

Ухвалою суду від 27.12.2017 р. на підставі ст. 48 ГПК України залучено Публічне акціонерне товариство Кременчуцький сталеливарний завод до участі в справі № 905/1492/15 в якості співвідповідача, з одночасним виключенням його з числа третіх осіб. На підставі ст. 183 ГПК України підготовче засідання відкладено на 24.01.2018 р.

23.01.2018 р. до господарського суду Запорізької області надійшла зустрічна позовна заява (вих. № б/н від 22.01.2018 р.) Приватного підприємства Фірми Дарьял до Товариства з обмеженою відповідальністю Фірма Унікон про визнання недійсним з моменту укладення ліцензійного договору № 2 від 31.12.2015 р. на право користування обєктом інтелектуальної власності (патентом на корисну модель), укладеного власником патенту України № 45938 ОСОБА_2 з ТОВ Фірма Унікон в особі директора ОСОБА_2.

Відповідно до протоколу передачі судової справи раніше визначеному складу суду від 23.01.2018 р. зустрічну позовну заяву передано на розгляд судді Ярешко О.В.

Ухвалою суду від 24.01.2018 р. на підставі ст. 180 ГПК України суддею Ярешко О.В. прийнято зустрічну позовну заяву (вих. № б/н від 22.01.2018 р.) Приватного підприємства Фірми Дарьял для спільного розгляду з первісним позовом та обєднано вимоги за зустрічним позовом в одне провадження з первісним позовом; розгляд зустрічного позову призначено разом з первісним у підготовчому засіданні, призначеному на 08.02.2018 р.; на підставі ст. 50 ГПК України до участі у справі залучено фізичну особу ОСОБА_2 за зустрічною позовною заявою в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача за зустрічним позовом.

Ухвалою суду від 24.01.2018 р. на підставі ст. 183 ГПК України підготовче засідання відкладено на 08.02.2018 р.

Ухвалою суду від 08.02.2018 р., згідно з клопотанням ТОВ Фірма Унікон, відповідно до ст. 177 ГПК України продовжено строк підготовчого провадження до 28.03.2018 р. включно, підготовче засідання відкладено на 28.02.2018 р.

Ухвалами суду від 28.02.2018 р. відмовлено у задоволенні клопотання Приватного підприємства Фірми Дарьял про зупинення провадження у справі. На підставі ст. 183 ГПК України у підготовчому засіданні оголошено перерву до 16.03.2018 р.

Ухвалою суду від 16.03.2018 р. на підставі ст. 183 ГПК України підготовче засідання відкладено на 22.03.2018 р.

У судове засідання 22.03.2018 р. зявилися представники ТОВ Фірма Унікон, ПП - Фірми Дарьял та третя особа за зустрічним позовом ОСОБА_2

Представники відповідачів-1, 3 та третьої особи за первісним позовом не зявилися, причини неявки суду невідомі. Відповідно до Інформаційного листа Вищого господарського суду України від 12.09.2014 р. № 01-06/1290/14 Про Закон України Про здійснення правосуддя та кримінального провадження у звязку з проведенням антитерористичної операції інформація про час і місце судового засідання була розміщена на сторінці господарського суду Запорізької області офіційного веб-порталу Судова влада в Україні в мережі Інтернет. Відповідно до листа Запорізької дирекції УДППЗ Укрпошта від 15.01.2016 р. № 04-16-79 поштові відправлення до м. Донецьк, м. Макіївка не здійснюються, про що складений відповідний акт, який міститься в матеріалах справи.

Представник відповідача-3 (ОСОБА_6Ю.) про час та місце проведення судового засідання був повідомлений особисто, про що зазначено у відповідній розписці.

Відповідно до ст. 222 ГПК України фіксування судового засідання здійснювалося за допомогою звукозаписувального технічного засобу.

13.03.2018 р. від ТОВ Фірма Унікон надійшла письмова уточнена позовна заява (вих. № б/н від 13.03.2018 р.), вирішення питання щодо прийняття/неприйняття до розгляду якої відкладено судом до наступного судового засідання, про що зазначено в ухвалі від 16.03.2018 р.

У судовому засіданні 22.03.2018 р. представник позивача вказану уточнену позовну заяву не підтримав, просив її не розглядати. Підтримав позовні вимоги, з урахуванням уточненої позовної заяви, яка прийнята судом до розгляду 08.02.2018 р.

Враховуючи усну заяву ТОВ Фірма Унікон, розгляду підлягають позовні вимоги, викладені ТОВ Фірма Унікон у заяві про уточнення позовних вимог від 04.02.2018 р. (а.с. 49- 56 т. 7), яка прийнята судом до розгляду у засіданні 08.02.2018 р.

20.03.2018 р. позивачем за первісним позовом доплачено судовий збір у сумі 8810,00 грн. згідно з квитанцією № 0.0.992647584.1, оригінал якої долучений до матеріалів справи.

21.03.2018 р. від ПП - Фірми Дарьял надійшло письмове клопотання про постановлення окремої ухвали стосовно порушення посадовими особами ТОВ Фірма Унікон законодавства, яке містить ознаки кримінального правопорушення.

Вказане клопотання буде розглянуто судом під час ухвалення судового рішення у справі.

Позовні вимоги за первісним позовом, з урахуванням уточненої позовної заяви, яка прийнята судом до розгляду 08.02.2018 р., мотивовані наступним. ТОВ Фірма Унікон отримало невиключний дозвіл (невиключну ліцензію) на виготовлення та продаж порошкового дроту з використанням корисної моделі, захищеної патентом № 45938 «Порошковий дріт для обробки рідкого металу», зареєстрованим у Державному реєстрі патентів України на корисні моделі 25.11.2009 р. на підставі ліцензійного договору № 1 від 01.01.2010 р., по закінченню якого між ліцензіаром та ліцензіатом було укладено ліцензійний договір № 2 від 31.12.2015 р. Відповідачі без отримання належного дозволу від власника патенту протягом тривалого часу використовують корисну модель, захищену патентом № 45938. Вважає, що ПП - Фірма Дарьял виготовляє та пропонує до продажу, реалізовує порошковий дріт з показниками, тотожними аналогічним показникам корисної моделі, захищеної патентом № 45938. Так, показники порошкового дроту, що зазначені у паспорті якості № 01/02-12 від 13.03.2012 р., та зазначені на маркуванні бухти дроту, співпадають із формулою корисної моделі, захищеної патентом № 45938. З боку відповідача-3 (ПАТ «Кременчуцький сталеливарний завод») листом № 40-21/284 від 10.09.2015 р. підтверджено факт співпраці з таким контрагентом, як ПП - Фірма Дарьял. ПП - Фірмою Дарьял на адресу ПАТ «Кременчуцький сталеливарний завод» за період з 30.07.2009 р. по 31.12.2014 р. у сукупності було реалізовано: 367,782 тн порошкового дроту, діаметром 13 мм з комплексним наповнювачем алюміній, кальцій та феротитан (відсотковий вміст 55:28:17) відповідно до ТУ У 27.3-1:2010; 126,12 тн порошкового дроту, діаметром 13 мм з комплексним наповнювачем алюміній, кальцій та титан (відсотковий вміст 55:28:17) відповідно до ТУ У 27.3-02. У свою чергу, ТОВ «Доншахтоавтоматика» придбало у ТОВ «Торговий дім «Граніт» порошковий дріт, діаметром 13 мм, вагою 608 кг з наповнювачем з алюмінію, кальцію та феротитану у співвідношенні (алюміній 60%, кальцій 23%, феротитан 70 17%). Згідно маркування на бухті дроту у паспорті якості вказано, що зазначений дріт було виготовлено ПП - Фірмою Дарьял. Просить: 1) Встановити факт використання ТОВ Доншахтоавтоматика корисної моделі, захищеної патентом на корисну модель № 45938 Порошковий дріт для ківшевої обробки рідкого металу, зареєстрованим 25.11.2009 р. у Державному реєстрі патентів на корисні моделі; 2) Встановити факт використання ПП - Фірмою Дарьял корисної моделі, захищеної патентом на корисну модель № 45938 Порошковий дріт для ківшевої обробки рідкого металу, зареєстрованим 25.11.2009 р. у Державному реєстрі патентів на корисні моделі; 3) Встановити факт використання ПАТ Кременчуцький сталеливарний завод корисної моделі, захищеної патентом на корисну модель № 45938 Порошковий дріт для ківшевої обробки рідкого металу, зареєстрованим 25.11.2009 р. у Державному реєстрі патентів на корисні моделі; 4) Заборонити ПП - Фірмі Дарьял будь-яке використання корисної моделі, захищеної патентом на корисну модель № 45938 Порошковий дріт для ківшевої обробки рідкого металу, зареєстрованим 25.11.2009 р. у Державному реєстрі патентів на корисні моделі, у тому числі, виготовлення продукту із застосуванням корисної моделі, застосування такого продукту, пропонування для продажу, у тому числі через Інтернет, продаж, імпорт (ввезення) та інше введення його в цивільний оборот або зберігання такого продукту в зазначених цілях; 5) Заборонити ПАТ Кременчуцький сталеливарний завод будь-яке використання у своїй діяльності порошкового дроту, захищеного патентом на корисну модель № 45938 Порошковий дріт для ківшевої обробки рідкого металу, зареєстрованим 25.11.2009 р. у Державному реєстрі патентів на корисні моделі, що виготовляється ПП-Фірмою Дарьял; 6) Заборонити ТОВ Доншахтоавтоматика будь-яке використання у своїй діяльності порошкового дроту, захищеного патентом на корисну модель № 45938 Порошковий дріт для ківшевої обробки рідкого металу, зареєстрованим 25.11.2009 р. у Державному реєстрі патентів на корисні моделі, що виготовляється ПП - Фірмою Дарьял. Позов обґрунтований ст. 41 Конституції України, ст.ст. 432, ч. 2, 462 ч. 1 ЦК України, ст.ст. 1, 6, 28, 34, 35 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі», п. 7 постанови Пленуму Вищого господарського суду України від 26.12.2011 р. № 18. Проти задоволення зустрічного позову заперечував.

Відповідач-1 (ТОВ «Доншахтоавтоматика») письмово зазначив, що у 2012 році мав господарські правовідносини з ТОВ «Торговий дім «Граніт». З метою подальшого перепродажу ТОВ «Доншахтоавтоматика» на підставі видаткової накладної № 00000004 від 14.03.2012 р. придбало у ТОВ «Торговий дім «Граніт» порошковий дріт діаметром 13 мм вагою 608 кг з наповнювачем з алюмінію, кальцію та феротитану у наступному співвідношенні: алюміній 60%, кальцій 23%, феротитан 70 17%. Маркування на бухті дроту та у паспорті якості свідчить, що даний дріт був виготовлений ПП - Фірмою Дарьял. На виконання ухвали суду від 04.08.2016 р. та на вимогу експерта Донецького науково-дослідного інституту судових експертиз ТОВ «Доншахтоавтоматика» 02.03.2017 р. надано доступ для відібрання зразків порошкового дроту, який був виготовлений ПП - Фірмою Дарьял. Відібрання здійснювалося відповідно до договору відповідального зберігання № 1-ХБ від 14.09.2016 р. за адресою: 70420, Запорізька область, Запорізький район, с. Долинське, вул. Нікопольське шосе, 1. На теперішній час порошковий дріт, виготовлений ПП - Фірмою Дарьял та придбаний ТОВ «Доншахтоавтоматика» у ТОВ «Торговий дім «Граніт», знаходиться за юридичною адресою ТОВ «Доншахтоавтоматика».

Відповідач-2 (ПП - Фірма Дарьял) проти первісного позову заперечував, наполягав на задоволенні зустрічного позову. Зазначив, що ПП - Фірма Дарьял виготовила та продала ТОВ «Торговий дім «Граніт» дріт з порошковим наповнювачем за видатковою накладною № РН-0002819 від 13.03.2012 р. та паспортом якості № 01/02-12-2 від 13.03.2012 р. Виготовлення порошкового дроту, що був проданий ТОВ «Торговий дім «Граніт», проводилося ПП - Фірмою Дарьял на власних виробничих потужностях в м. Запоріжжі по вул. Скворцова, 243 на підставі технічних умов ТУ У 27.3-1:2010 строком введення 18.03.2010 р., зі змінами № 1 до ТУ У 27.3-1:2010 строком введення 15.02.2011 р. У таблиці 3 Технічних умов перелічені компоненти наповнення порошкового дроту Al-59%, Ca-22%, FeTi70-17%, Fe-2%, що був проданий ТОВ «Торговий дім «Граніт». Даний порошковий дріт відрізняється від патенту на корисну модель № 45938 за наявністю заліза (Fe), тобто не порушує цей патент. За паспортом якості № 01/02-12-2 від 13.03.2012 р. використана ознака, яка відсутня у патенті № 45938 - залізо (Fe). Відповідач-2 ніколи не мав господарських взаємовідносин з відповідачем-1 (ТОВ «Доншахтоавтоматика»). ПП - Фірма Дарьял виготовляла та продавала ПАТ «Кременчуцький сталеливарний завод» дріт з порошковим наповнювачем алюміній, кальцій, титан, залізо на підставі: технічних умов ТУ У 27.3-1:2010 строком введення 18.03.2010 р., змін № 1 ТУ У 27.3-1:2010 строком введення 15.02.2011 р., змін № 3 ТУ У 27.3-1:2010 строком введення 10.06.2014 р. (у таблиці № 5 зазначені види порошкових наповнювачів), ліцензії ПП - Фірми Дарьял від 01.11.2016 р. на використання корисної моделі «Дріт для позапічної обробки рідких металів» за патентом UA № 54880, патенту UA № 54880 на корисну модель «Дріт для позапічної обробки рідких металів» від 25.11.2010 р., який містить порошковий наповнювач: алюміній 51-65 мас.%, кальцій 18-31 мас.%, титан 8-18 мас.%, залізо решта. Під терміном «Феротитан» або FeTi малося на увазі залізо та титан у суміші без їх сплаву: залізо титан. Вказане доводить про непорушення ПП - Фірмою Дарьял прав за патентом UA № 45938. Зазначив, що ПП - Фірма Дарьял не може надати до суду зразок порошкового дроту за сертифікатом якості № 1/12-16 від 01.12.2016 р. або зразок іншого подібного дроту з причини відсутності його залишку у виробництві та на складі.

Відповідач-3 за первісним позовом (ПАТ «Кременчуцький сталеливарний завод») проти первісного позову заперечив, зазначив, що не згоден з висунутими вимогами у частині, що стосуються товариства. ПАТ «Кременчуцький сталеливарний завод» для власних потреб замовляє у ПП - Фірми Дарьял порошковий дріт d13. Якість товару, що постачається, підтверджується сертифікатом якості. Наявний пакет документів на товар, що постачається, підтверджує, що постачальник є виробником та має усі необхідні правові підстави їм розпоряджатися за власною ініціативою. Щодо поставленого ПП - Фірмою Дарьял порошкового дроту зазначає, що до його складу входили наступні хімічні елементи: алюміній 60%, кальцій 28%, титан 8%, залізо 4%. З питання відповідності/невідповідності формули порошкового дроту умовам патенту відповідачу-3 невідомо. Приймання товару на ПАТ «Кременчуцький сталеливарний завод» здійснювалась згідно сертифікатів якості на поставлений товар. Зазначив, що не має можливості надати витребуваний судом зразок порошкового дроту, який постачався ПП - Фірмою Дарьял з 2015 р., оскільки останній був використаний в процесі виробництва. Залишки порошкового дроту з комплексним наповнювачем алюміній-кальцій-титан-залізо, який був поставлений ПП - Фірмою Дарьял, у ПАТ «Кременчуцький сталеливарний завод» відсутні. Просив відмовити у задоволенні позовних вимог у частині, яка стосується ПАТ «Кременчуцький сталеливарний завод» у звязку з безпідставністю та недоведеністю. В іншій частині просив прийняти рішення на підставі матеріалів справи.

Третя особа за первісним позовом (ТОВ «Торговий дім «Граніт») письмового пояснення по суті спору не надала.

ОСОБА_2, третя особа за зустрічним позовом, проти зустрічного позову заперечував.

Ухвалою господарського суду Запорізької області від 08.02.2018 р. задоволено клопотання ТОВ Фірма Унікон про призначення судової комплексної експертизи охорони прав на обєкти інтелектуальної власності та металознавчої експертизи.

Представники ТОВ Фірма Унікон просили виконання комплексної судової експертизи доручити експертам Донецького науково-дослідного інституту судових експертиз.

Представники ПП - Фірми Дарьял проти призначення експертизи заперечували. У письмовому поясненні, яке надійшло до суду 21.02.2018 р., відповідач-2 зазначив, що пропонує, щоб питання металознавчої експертизи стосувалися визначення складу по наповненню порошкового дроту. Наприклад: який склад має порошковий дріт за зразком, наданим до суду ТОВ «Доншахтоавтоматика»? Який склад має порошковий дріт за зразком, наданим до суду ПАТ «Кременчуцький сталеливарний завод»? Проведення металознавчої експертизи пропонував доручити судовому експерту за спеціальністю « 8.9 Дослідження металів і сплавів» ОСОБА_7, фахівцю Вінницького науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України за адресою: 21010, м. Вінниця, вул. Василя Порика, 8. Пропонувалося призначити проведення експертизи охорони прав на обєкти інтелектуальної власності після отримання висновків металознавчої експертизи. Вважає, що питання даної експертизи можливо обєктивно сформулювати за результатами висновків металознавчої експертизи. Відповідно до клопотання від 15.03.2018 р. просив не надавати для проведення судової комплексної експертизи зразки порошкового дроту, відібрані згідно протоколу від 02.03.2017 р. відібрання зразків порошкового дроту для проведення експертизи № 1296/1384 за підписами судового експерта ОСОБА_8, директора ТОВ Фірма Унікон ОСОБА_2, представника ТОВ «Доншахтоавтоматика» ОСОБА_9, та не надавати зразок порошкового дроту, відправлений 20.02.2018 р. до господарського суду Запорізької області цінною посилкою від директора ТОВ «Доншахтоавтоматика» ОСОБА_10 У звязку з відсутністю у справі належно відібраних зразків порошкового дроту, просив скасувати проведення судової металознавчої експертизи. Проведення експертизи охорони прав на обєкти інтелектуальної власності просив доручити судовому експерту за спеціальністю «№ 13.3 Дослідження, повязані з винаходами і корисними моделями» ОСОБА_11 за адресою: 03134, АДРЕСА_1. Питання для проведення судової експертизи ПП - Фірмою Дарьял не були запропоновані.

ТОВ Фірма Унікон запропоновані наступні питання на вирішення судової експертизи: 1) Чи містить наповнювач порошкового дроту, який був виготовлений Приватним підприємством - Фірмою «Дарьял» та зберігається у Товариства з обмеженою відповідальністю «Доншахтоавтоматика» алюміній, кальцій та титановмісний матеріал, якщо так, то в якому відсотковому співвідношенні між собою знаходяться основні елементи? 2) Чи відповідають відомості про склад наповнювача порошкового дроту, зазначені Приватним підприємством - Фірмою «Дарьял» у паспорті якості № 01/02-12 від 13.03.2012 р., фактичному складу порошкового дроту, який був виготовлений Приватним підприємством - Фірмою «Дарьял» та зберігається у Товариства з обмеженою відповідальністю «Доншахтоавтоматика»? 3) Чи використано всі ознаки, що містяться у незалежному пункті формули корисної моделі за патентом № 45938 «Порошковий дріт для ківшевої обробки рідкого металу", у Змінах № 2 ТУ У 27.3-1:2010 Дріт порошковий для обробки металургійних розплавів (таблиця 4а; компонентний наповнювач Al+Ca+FeTi70 (60:23:17), а також у Змінах № 3 ТУ У 27.3-1:2010 Дріт порошковий для обробки металургійних розплавів (таблиця 5; компонентний наповнювач Al+Ca+Ti+Fe (60:23:12:5), розроблених Приватним підприємством - Фірмою «Дарьял»? 4) Чи використовуються у порошковому дроті, з наповнювачем, до складу якого входить алюміній, кальцій та титановмісний матеріал, який був виготовлений Приватним підприємством - Фірмою «Дарьял» та зберігається у Товариства з обмеженою відповідальністю «Доншахтоавтоматика», кожна ознака корисної моделі, що включена до незалежного пункту формули патенту на корисну модель № 45938 «Порошковий дріт для ківшевої обробки рідкого металу", у редакції патенту до 10.03.2016 р. і після 10.03.2016 р.? 5) Чи використовуються у порошковому дроті, з наповнювачем, до складу якого входить алюміній, кальцій та титановмісний матеріал, який був виготовлений Приватним підприємством - Фірмою «Дарьял» та поставлений Публічному акціонерному товариству «Кременчуцький сталеливарний завод» до 01.01.2016 р., кожна ознака корисної моделі, що включена до незалежного пункту формули патенту на корисну модель № 45938 «Порошковий дріт для ківшевої обробки рідкого металу"? 6) Чи використано у незалежному пункті формули корисної моделі «Дріт для позапічної обробки рідких металів» за патентом України № 54880 (власники ОСОБА_4, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14В.) усі ознаки незалежного пункту формули корисної моделі «Порошковий дріт для ківшевої обробки рідкого металу» за патентом України № 45938 (власник ОСОБА_2В.) у редакції патенту від 10.03.2016 р.? 7) Чи призначена корисна модель за патентом № 54880 «Дріт для позапічної обробки рідких металів» для досягнення іншої мети, ніж корисна модель за патентом № 45938 «Порошковий дріт для ківшевої обробки рідкого металу" у редакції патенту від 10.03.2016 р.?

Представник ПП - Фірми Дарьял заперечив проти запропонованих позивачем питань №№ 6, 7, оскільки вони не відносяться до предмету спору.

У судовому засіданні представник ТОВ Фірма Унікон доповнив питання № 2 після слів «паспорті якості № 01/02-12 від 13.03.2012 р.» словами «та паспорті якості № 01/02-12-2 від 13.03.2012 р.».

Згідно ч. 1 ст. 99 ГПК України суд за клопотанням учасника справи або з власної ініціативи призначає експертизу у справі за сукупності таких умов: 1) для зясування обставин, що мають значення для справи, необхідні спеціальні знання у сфері іншій, ніж право, без яких встановити відповідні обставини неможливо; 2) жодною стороною не наданий висновок експерта з цих самих питань або висновки експертів, надані сторонами, викликають обґрунтовані сумніви щодо їх правильності, або за клопотанням учасника справи, мотивованим неможливістю надати експертний висновок у строки, встановлені для подання доказів, з причин, визнаних судом поважними, зокрема через неможливість отримання необхідних для проведення експертизи матеріалів.

При призначенні експертизи судом експерт або експертна установа обирається сторонами за взаємною згодою, а якщо такої згоди не досягнуто у встановлений судом строк, експерта чи експертну установу визначає суд. З урахуванням обставин справи суд має право визначити експерта чи експертну установу самостійно. Питання, з яких має бути проведена експертиза, що призначається судом, визначаються судом (ч. ч. 3, 4 ст. 99 ГПК).

В обґрунтування первісного позову, позивач посилається, зокрема, на ст. 28 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі», відповідно до якої продукт визнається виготовленим із застосуванням запатентованого винаходу (корисної моделі), якщо при цьому використано кожну ознаку, включену до незалежного пункту формули винаходу (корисної моделі), або ознаку, еквівалентну їй.

Враховуючи предмет та підстави заявленого позову, оскільки для зясування обставин, що мають значення для справи необхідні спеціальні знання, суд задовольнив клопотання позивача за первісним позовом про призначення судової комплексної експертизи, про що зазначено в ухвалі суду від 08.02.2018 р.

22.01.2018 р. до господарського суду Запорізької області від господарського суду Донецької області із супровідним листом від 16.01.2018 р. (а.с. 8 т. 7) для долучення до матеріалів справи № 905/1492/15 надійшов лист Донецького науково-дослідного інституту судових експертиз № 1296/1384 від 09.01.2018 р. з додатками. Разом із супровідним листом від 16.01.2018 р. до господарського суду Запорізької області надійшов зразок порошкового дроту в 1-му опечатаному пакуванні.

23.02.2018 р. до господарського суду Запорізької області від ТОВ «Доншахтоавтоматика» надійшла письмова заява (вих. № б/н від 19.02.2018 р.) (а.с. 164 т. 9) разом із зразком порошкового дроту, придбаного у ТОВ «Торговий дім «Граніт», який був виготовлений ПП - Фірмою «Дарьял». Зазначено, що вказаний дріт був отриманий ТОВ «Доншахтоавтоматика» на підставі: рахунку-фактури № 00000003 від 15.02.2012 р. та видаткової накладної № 00000004 від 14.03.2012 р., копії яких долучені до заяви. Також до заяви долучено оригінал бірки, яка знаходилася на бухті порошкового дроту, придбаного у ТОВ «Торговий дім «Граніт», який був виготовлений ПП - Фірмою «Дарьял» (а.с. 172 т. 9).

Вказані зразки порошкового дроту, які надійшли від господарського суду Донецької області та ТОВ «Доншахтоавтоматика» долучені до матеріалів справи.

Суд не приймає до уваги заперечення відповідача-2 стосовно ненадання на дослідження судової експертизи зразків вищевказаного порошкового дроту.

Відповідно до п.п. 3.2, 3.4 розділу 3 Інструкції про призначення і проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 р. № 53/5, до експертної установи (експерту) надаються: документ про призначення експертизи (залучення експерта), об'єкти, зразки для порівняльного дослідження та, за клопотанням експерта, - матеріали справи (протоколи оглядів з додатками, протоколи вилучення речових доказів тощо). Вилучення об'єктів, що підлягають дослідженню, та відібрання зразків оформлюються протоколом згідно з вимогами процесуального законодавства. У них, крім загальних реквізитів такого роду документів, зазначається, які саме зразки були вилучені або відібрані, їх кількість, умови відбору або вилучення, а також інші обставини, що мають значення для вирішення поставлених питань. Протокол підписується всіма особами, які брали участь у вилученні об'єктів, відібранні зразків.

Матеріали справи містять копію протоколу відібрання зразків порошкового дроту для проведення експертизи № 1296/1384 від 02.03.2017 р. (а.с. 189 190 т. 9), який підписаний судовим експертом Донецького НДІСЕ ОСОБА_8, директором ТОВ «Фірма «Унікон» ОСОБА_2, представником ТОВ «Доншахтоавтоматика» ОСОБА_9 Вказаний протокол містить усі необхідні реквізити, визначені зазначеною вище Інструкцією. Також у поясненні судового експерта Донецького НДІСЕ ОСОБА_8 (а.с. 187 188 т. 9) зазначено, як саме здійснювалося відібрання зразків порошкового дроту.

ТОВ «Доншахтоавтоматика» надано до суду зразок порошкового дроту на виконання ухвали господарського суду Запорізької області.

У пункті 83 постанови Пленуму Вищого господарського суду України від 17.10.2012 р. № 12 «Про деякі питання практики вирішення спорів, повязаних із захистом прав інтелектуальної власності» розяснено, що у випадках коли предметом спору є продукти, що відрізняються лише певним процентним співвідношенням хімічних елементів, не може вважатися належним дослідженням предмета позову лише дослідження, в тому числі експертне, відповідної документації (протоколів погодження, сертифікатів, технічних умов тощо). Для з'ясування питання про те, чи було використано у відповідному продукті кожну ознаку винаходу, що включена до незалежного пункту формули за патентом згідно з описом цього останнього, за допомогою спеціальних знань має бути безпосередньо порівняно винахід позивача та продукт відповідача у справі, виготовлений з використанням винаходу за даним патентом.

Таким чином, необхідно порівняти за допомогою спеціальних знань шляхом проведення експертного дослідження зразки порошкового дроту, які долучені до матеріалів справи № 905/1492/15.

Суд вважає також за необхідне зазначити, що ані позивачем за первісним позовом, ані відповідачами-2, 3 не надано до суду, з метою проведення експертного дослідження, зразків порошкового дроту, у звязку з його відсутністю (згідно пояснень сторін).

Оскільки сторонами не досягнуто взаємної згоди щодо обрання експертної установи, суд вважає за необхідне проведення судової комплексної експертизи, а саме: металознавчої експертизи та експертизи охорони прав на обєкти інтелектуальної власності, доручити експертам Київського науково-дослідного інституту судових експертиз (03057, м. Київ, вул. Смоленська, 6).

На вирішення комплексної судової експертизи поставити питання:

1) Чи містить наповнювач порошкового дроту, який був поставлений Приватним підприємством - Фірмою «Дарьял» Товариству з обмеженою відповідальністю "Торговий Дім "Граніт" та зберігається у Товариства з обмеженою відповідальністю «Доншахтоавтоматика» (на підставі видаткової накладної № 00000004 від 14.03.2012 р.) алюміній, кальцій та титановмісний матеріал, якщо так, то в якому відсотковому співвідношенні між собою знаходяться основні елементи?

2) Чи містить наповнювач порошкового дроту, який був поставлений Приватним підприємством - Фірмою «Дарьял» Публічному акціонерному товариству «Кременчуцький сталеливарний завод» алюміній, кальцій та титановмісний матеріал, якщо так, то в якому відсотковому співвідношенні між собою знаходяться основні елементи?

3) Чи відповідають відомості про склад наповнювача порошкового дроту, зазначені Приватним підприємством - Фірмою «Дарьял» у паспорті якості № 01/02-12-2 від 13.03.2012 р. та у паспорті якості № 01/02-12 від 13.03.2012 р., фактичному складу порошкового дроту, який був виготовлений та поставлений Приватним підприємством - Фірмою «Дарьял» Товариству з обмеженою відповідальністю "Торговий Дім "Граніт" та зберігається у Товариства з обмеженою відповідальністю «Доншахтоавтоматика» (на підставі видаткової накладної № 00000004 від 14.03.2012 р.)?

4) Чи використовуються у виробі (порошковий дріт), який був виготовлений Приватним підприємством - Фірмою «Дарьял» та поставлений Товариству з обмеженою відповідальністю "Торговий Дім "Граніт", зберігається у Товариства з обмеженою відповідальністю «Доншахтоавтоматика» (на підставі видаткової накладної № 00000004 від 14.03.2012 р.), кожна ознака корисної моделі, що включена до незалежного пункту формули за патентом № 45938 «Порошковий дріт для ківшевої обробки рідкого металу", зареєстрованим 25.11.2009 р. у Державному реєстрі патентів України на корисні моделі, або ознака, еквівалентна їй, у редакції патенту до 10.03.2016 р. і після 10.03.2016 р.? Які саме ознаки відрізняють виріб (порошковий дріт), який був поставлений Приватним підприємством - Фірмою «Дарьял», від корисної моделі за патентом № 45938?

5) Чи використовуються у виробі (порошковий дріт), який був виготовлений Приватним підприємством - Фірмою «Дарьял» та поставлений Публічному акціонерному товариству «Кременчуцький сталеливарний завод» до 01.01.2016 р., кожна ознака корисної моделі, що включена до незалежного пункту формули за патентом № 45938 «Порошковий дріт для ківшевої обробки рідкого металу", зареєстрованим 25.11.2009 р. у Державному реєстрі патентів України на корисні моделі, або ознака, еквівалентна їй? Які саме ознаки відрізняють виріб (порошковий дріт), який був виготовлений Приватним підприємством - Фірмою «Дарьял», від корисної моделі за патентом № 45938?

6) Чи використано всі ознаки, що містяться у незалежному пункті формули корисної моделі за патентом № 45938 «Порошковий дріт для ківшевої обробки рідкого металу", зареєстрованим 25.11.2009 р. у Державному реєстрі патентів України на корисні моделі, у Змінах № 2 ТУ У 27.3-1:2010 Дріт порошковий для обробки металургійних розплавів (таблиця 4а; компонентний наповнювач Al+Ca+FeTi70 (60:23:17), а також у Змінах № 3 ТУ У 27.3-1:2010 Дріт порошковий для обробки металургійних розплавів (таблиця 5; компонентний наповнювач Al+Ca+Ti+Fe (60:23:12:5), розроблених Приватним підприємством - Фірмою «Дарьял»?

7) Чи є ідентичними зразок порошкового дроту, що надійшов до суду від господарського суду Донецької області разом із супровідним листом від 16.01.2018 р., зразку порошкового дроту, що надійшов до суду від Товариства з обмеженою відповідальністю «Доншахтоавтоматика» із заявою від 19.02.2018 р. вих. № б/н?

При дослідженні необхідно порівняти зразки відповідної продукції, що направляється господарським судом Запорізької області разом із матеріалами справи № 905/1492/15, а саме: зразок порошкового дроту, що надійшов до суду від господарського суду Донецької області разом із супровідним листом від 16.01.2018 р., та зразок порошкового дроту, що надійшов до суду від Товариства з обмеженою відповідальністю «Доншахтоавтоматика» із заявою від 19.02.2018 р. вих. № б/н.

Суд відхиляє запропоновані позивачем за первісним позовом питання №№ 6, 7, викладені у письмовому поясненні до клопотання про призначення судової експертизи (а.с. 5 11 т. 10), оскільки ці питання (їх вирішення) не стосуються предмету спору, визначеного позивачем.

Для проведення судової експертизи направити Київському науково-дослідному інституту судових експертиз матеріали господарської справи № 905/1492/15.

Попередити експертів про відповідальність, передбачену Законом України Про судову експертизу, ст.ст. 384, 385 Кримінального кодексу України за завідомо неправдивий висновок, а також за відмову без поважних причин від виконання покладених на них обовязків.

Суд зазначає, що відповідно до приписів ч. 7 ст. 99 ГПК України призначений судом експерт невідкладно повинен повідомити суд про неможливість проведення ним експертизи через відсутність у нього необхідних знань або без залучення інших експертів.

У разі виникнення сумніву щодо змісту та обсягу доручення призначений судом експерт невідкладно подає суду клопотання щодо його уточнення або повідомляє суд про неможливість проведення ним експертизи за поставленими питаннями (ч. 7 ст. 100 ГПК).

Відповідно до ч. 2 ст. 102 ГПК України експерт не має права з власної ініціативи збирати матеріали для проведення експертизи, розголошувати відомості, що стали йому відомі у звязку з проведенням експертизи, або повідомляти будь-кому, крім суду та учасника справи, на замовлення якого проводилася експертиза, про її результати. Призначений судом експерт не має права спілкуватися з учасниками судового процесу поза межами судового засідання.

У порядку ст.ст. 123, 129 ГПК України витрати, що підлягають сплаті за проведення судової комплексної експертизи, до вирішення спору по суті, покласти на позивача за первісним позовом ТОВ «Фірма «Унікон».

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 228 ГПК України провадження у справі № 905/1492/15 зупинити на час проведення судової комплексної експертизи (до отримання результатів судової комплексної експертизи та повернення матеріалів справи до господарського суду Запорізької області).

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 42, 50, 99, 100, 106, п. 2 ч. 1 ст. 228, ст.ст. 229, 234 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

1. Призначити судову комплексну експертизу, а саме: металознавчу експертизу та експертизу охорони прав на обєкти інтелектуальної власності, проведення якої доручити експертам Київського науково-дослідного інституту судових експертиз (03057, м. Київ, вул. Смоленська, 6).

2. На вирішення судової комплексної експертизи поставити питання:

1) Чи містить наповнювач порошкового дроту, який був поставлений Приватним підприємством - Фірмою «Дарьял» Товариству з обмеженою відповідальністю "Торговий Дім "Граніт" та зберігається у Товариства з обмеженою відповідальністю «Доншахтоавтоматика» (на підставі видаткової накладної № 00000004 від 14.03.2012 р.) алюміній, кальцій та титановмісний матеріал, якщо так, то в якому відсотковому співвідношенні між собою знаходяться основні елементи?

2) Чи містить наповнювач порошкового дроту, який був поставлений Приватним підприємством - Фірмою «Дарьял» Публічному акціонерному товариству «Кременчуцький сталеливарний завод» алюміній, кальцій та титановмісний матеріал, якщо так, то в якому відсотковому співвідношенні між собою знаходяться основні елементи?

3) Чи відповідають відомості про склад наповнювача порошкового дроту, зазначені Приватним підприємством - Фірмою «Дарьял» у паспорті якості № 01/02-12-2 від 13.03.2012 р. та у паспорті якості № 01/02-12 від 13.03.2012 р., фактичному складу порошкового дроту, який був виготовлений та поставлений Приватним підприємством - Фірмою «Дарьял» Товариству з обмеженою відповідальністю "Торговий Дім "Граніт" та зберігається у Товариства з обмеженою відповідальністю «Доншахтоавтоматика» (на підставі видаткової накладної № 00000004 від 14.03.2012 р.)?

4) Чи використовуються у виробі (порошковий дріт), який був виготовлений Приватним підприємством - Фірмою «Дарьял» та поставлений Товариству з обмеженою відповідальністю "Торговий Дім "Граніт", зберігається у Товариства з обмеженою відповідальністю «Доншахтоавтоматика» (на підставі видаткової накладної № 00000004 від 14.03.2012 р.), кожна ознака корисної моделі, що включена до незалежного пункту формули за патентом № 45938 «Порошковий дріт для ківшевої обробки рідкого металу", зареєстрованим 25.11.2009 р. у Державному реєстрі патентів України на корисні моделі, або ознака, еквівалентна їй, у редакції патенту до 10.03.2016 р. і після 10.03.2016 р.? Які саме ознаки відрізняють виріб (порошковий дріт), який був поставлений Приватним підприємством - Фірмою «Дарьял», від корисної моделі за патентом № 45938?

5) Чи використовуються у виробі (порошковий дріт), який був виготовлений Приватним підприємством - Фірмою «Дарьял» та поставлений Публічному акціонерному товариству «Кременчуцький сталеливарний завод» до 01.01.2016 р., кожна ознака корисної моделі, що включена до незалежного пункту формули за патентом № 45938 «Порошковий дріт для ківшевої обробки рідкого металу", зареєстрованим 25.11.2009 р. у Державному реєстрі патентів України на корисні моделі, або ознака, еквівалентна їй? Які саме ознаки відрізняють виріб (порошковий дріт), який був виготовлений Приватним підприємством - Фірмою «Дарьял», від корисної моделі за патентом № 45938?

6) Чи використано всі ознаки, що містяться у незалежному пункті формули корисної моделі за патентом № 45938 «Порошковий дріт для ківшевої обробки рідкого металу", зареєстрованим 25.11.2009 р. у Державному реєстрі патентів України на корисні моделі, у Змінах № 2 ТУ У 27.3-1:2010 Дріт порошковий для обробки металургійних розплавів (таблиця 4а; компонентний наповнювач Al+Ca+FeTi70 (60:23:17), а також у Змінах № 3 ТУ У 27.3-1:2010 Дріт порошковий для обробки металургійних розплавів (таблиця 5; компонентний наповнювач Al+Ca+Ti+Fe (60:23:12:5), розроблених Приватним підприємством - Фірмою «Дарьял»?

7) Чи є ідентичними зразок порошкового дроту, що надійшов до суду від господарського суду Донецької області разом із супровідним листом від 16.01.2018 р., зразку порошкового дроту, що надійшов до суду від Товариства з обмеженою відповідальністю «Доншахтоавтоматика» із заявою від 19.02.2018 р. вих. № б/н?

При дослідженні необхідно порівняти зразки відповідної продукції, що направляються господарським судом Запорізької області разом із матеріалами справи № 905/1492/15, а саме: зразок порошкового дроту, що надійшов до суду від господарського суду Донецької області разом із супровідним листом від 16.01.2018 р., та зразок порошкового дроту, що надійшов до суду від Товариства з обмеженою відповідальністю «Доншахтоавтоматика» із заявою від 19.02.2018 р. вих. № б/н.

3. На виконання Інструкції про призначення і проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 р. № 53/5 (із подальшими змінами), матеріали господарської справи № 905/1492/15 направити експертам Київського науково-дослідного інституту судових експертиз (03057, м. Київ, вул. Смоленська, 6).

4. Витрати, що підлягають сплаті за проведення судової комплексної експертизи, до вирішення спору по суті, покласти на позивача за первісним позовом - Товариство з обмеженою відповідальністю «Фірма «Унікон».

Товариству з обмеженою відповідальністю «Фірма «Унікон» (83055, Донецька область, м. Донецьк, вул. Рози Люксембург, буд. 2Б; адреса для листування: 69006, м. Запоріжжя, вул. Рекордна, буд. 6, ) сплатити рахунок на оплату проведення судової комплексної експертизи протягом 5 банківських днів із дня його отримання.

5. Попередити експертів про відповідальність, передбачену Законом України Про судову експертизу, ст.ст. 384, 385 Кримінального кодексу України за завідомо неправдивий висновок, а також за відмову без поважних причин від виконання покладених на них обовязків.

6. Провадження у справі № 905/1492/15 зупинити на час проведення судової комплексної металознавчої та охорони прав на обєкти інтелектуальної власності експертизи (до отримання результатів судової комплексної експертизи та повернення матеріалів справи до господарського суду Запорізької області).

Ухвала набирає законної сили 22.03.2018 р. та може бути оскаржена в апеляційному порядку відповідно до ст.ст. 255, 256 ГПК України.

Повний текст ухвали складений та підписаний 27.03.2018 р.

Копію ухвали направити учасникам справи та Київському науково-дослідному інституту судових експертиз.

Суддя О.В. Ярешко