РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26.02.2018 м. Київ Справа № 910/11158/17

За позовом: публічного акціонерного товариства "НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР "БОРЩАГІВСЬКИЙ ХІМІКО-ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ ЗАВОД";

до відповідача-2: товариства з обмеженою відповідальністю "РЕАЛ-ПРАВО";

до відповідача-3: міністерства економічного розвитку і торгівлі України;

про: визнання недійсним свідоцтва України на знак для товарів і послуг, зобов'язання внести зміни до державного реєстру свідоцтв на знаки для товарів і послуг.

Суддя Балац С.В.

Секретар судового засідання Кучерява О.М.

Представники:

позивача: Ситцевой В.В., Вербицька В.М.;

відповідача-2: Титаренко Ю.П.;

відповідача-3: Тюріна А.А., Запорожець Л.Г.

С У Т Ь С П О Р У:

Публічне акціонерне товариство "НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР "БОРЩАГІВСЬКИЙ ХІМІКО-ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ ЗАВОД" (далі - позивач) звернулося до господарського суду міста Києва із позовом до товариства з обмеженою відповідальністю "ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ "ЗДОРОВ'Я" (далі - відповідач-1), товариства з обмеженою відповідальністю "РЕАЛ-ПРАВО" (далі - відповідач-2), міністерства економічного розвитку і торгівлі України (далі - відповідач-3) про визнання недійсним свідоцтва України на знак для товарів і послуг, зобов'язання внести зміни до державного реєстру свідоцтв на знаки для товарів і послуг та визнання відсутнім права на знак для товарів і послуг.

Позовні вимоги мотивовані тим, що позивач є виробником лікарського засобу під назвою "АТРОГРЕЛ", який протягом тривалого і безперервного використання набув популярності серед споживачів, проте на ім'я відповідача-1 було зареєстровано комбіноване позначення "Атрогрел" за свідоцтвом України № 188498 на знак для товарів і послуг для товарів 5 класу міжнародної класифікації товарів і послуг (далі - МКТП), проте, на думку позивача, позначення за вказаним свідоцтвом вводить в оману щодо товару, послуг або особи, яка виробляє товар або надає послуги з використанням такого позначення.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 10.07.2017 позовну заяву прийнято до розгляду та порушено провадження у справі № 910/11158/17. Розгляд справи призначено на 28.08.2017.

До господарського суду надійшов відзив відповідача-1, в якому вказано про відсутність в комбінованому знаку за свідоцтвом України № 188498 можливості введення в оману споживача відносно товару/послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу, оскільки вказаний знак мав розрізняльну здатність на дату подання заявки, оскільки є комбінованим, тобто має словесні та зображувальні елементи, та саме зображувальні елементи великою мірою впливають на розрізняльну здатність цього знака. В свою чергу, питання про те, чи є комбінований знак за свідоцтвом України № 188498 таким, що може ввести в оману споживача відносно товару/послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу потребує спеціальних знань.

До господарського суду надійшла заява позивача про забезпечення позову шляхом:

- заборони відповідачу-2 вчиняти будь-які дії, спрямовані на зміну та/або припинення будь-яких прав на знак для товарів і послуг за свідоцтвом № 188498, в тому числі, розпоряджатись, будь-яким чином та у будь-який спосіб передавати повністю чи частково, право власності та/або майнові права інтелектуальної власності на знак за свідоцтвом № 188498, укладати з будь-якими особами ліцензійні або будь-які інші правочини щодо розпорядження майновими правами, а також відмовлятися повністю чи частково від свідоцтва № 188498;

- заборони відповідачу-3 вносити зміни до державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг стосовно власника знака для товарів і послуг за свідоцтвом № 188498 і здійснювати публікацію про це в офіційному бюлетені "Промислова власність".

До господарського суду надійшов відзив відповідача-3 в якому останній вказує на те, що експертиза заявки № m 2014 01761 проводилась відповідно до умов Закону під час якої заявлене до реєстрації позначення перевірялось на відповідність умовам надання правової охорони. Крім того, позивач не має жодних реєстрацій на знак "АТРОГРЕЛ" або заявок на реєстрацію, тобто не має законних прав на таке або схоже позначення.

Подана до суду заява позивача про забезпечення позову судом відхилена, оскільки позивачем не наведені достатньо обґрунтовані підстави того, що невжиття заходів щодо забезпечення позову може утруднити або зробити неможливим виконання рішення суду.

Господарський суд м. Києва, в порядку ст. 77 Господарського процесуального кодексу України, ухвалою від 28.08.2017 № 910/11158/17 відклав розгляд даної справи на 11.09.2017.

Представник відповідача-1 звернувся до суду із письмовими поясненнями в яких вказав аналогічні підстави для відмови в позові а також необхідність призначення у справі судової експертизи.

До господарського суду надійшло клопотання представника відповідача-3 про призначення у справі судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності із переліком запропонованих питань та експертів.

До господарського суду надійшов відзив відповідача-3 в якому останній виклав аналогічні підстави для відмови в задоволенні позову, які зазначені в попередньому відзиві на позов відповідача-3.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 11.09.2017 у справі № 910/11158/17 призначено судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручено судовому експерту Жилі Богдану Володимировичу.

До господарського суду міста Києва 20.11.2017 надійшов лист судового експерта Жили Б.В. від 20.11.2017№ б/н, яким останній повернув до господарського суду міста Києва матеріали справи № 910/11158/17 з висновком проведеної судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності від 20.11.2017 № 112.

Ухвалою господарського суду м. Києва від 21.11.2017 провадження у справі № 910/11158/17 поновлено. Розгляд справи призначено на 18.12.2017.

Судове засідання, призначене на 18.12.2017 не відбулося у зв'язку із набранням чинності нової редакції Господарського процесуального кодексу України (15.12.2017), відповідно до п. 9 перехідних положень якого визначено, що справи у судах першої та апеляційної інстанцій, провадження у яких порушено до набрання чинності цією редакцією Кодексу, розглядаються за правилами, що діють після набрання чинності цією редакцією Кодексу.

Враховуючи викладені обставини, суд дійшов висновку про те, що справа № 910/11158/17 має бути розглянута в порядку (за правилами) загального позовного провадження та підлягає призначенню до розгляду в підготовчому засіданні.

Ухвалою господарського суду м. Києва від 19.12.2017 підготовче засідання у справі № 910/11158/17 призначено на 15.01.2018.

До господарського суду надійшло клопотання представника відповідача-1 про призначення у справі первинної судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності із переліком запропонованих питань та експертних установ.

Вказана заява судом відхилена з підстав необґрунтованості призначення у даній справі первинної судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності.

До господарського суду надійшов відзив відповідача-3 в якому вказано про ряд недоліків у висновку експерта, відсутність жодних реєстрацій позивача на знак "АТРОГРЕЛ" та відсутність будь-яких охоронюваних законом прав позивача на таке позначення.

До господарського суду надійшло клопотання представника відповідача-1 про призначення у справі первинної судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності із переліком запропонованих питань та експертних установ.

Вказана заява судом відхилена з підстав необґрунтованості призначення у даній справі первинної судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності.

В підготовчому судовому засіданні 15.01.2018 оголошено перерву до 29.01.2018.

До господарського суду надійшла заява позивача про відмову від позову в частині позовних вимог до відповідача-1.

Приписами частини 3 статті 191 Господарського процесуального кодексу України встановлено, що у разі відмови позивача від позову суд постановляє ухвалу про закриття провадження у справі.

До господарського суду надійшли пояснення відповідача-3 на висновок експерта, в яких вказано на ряд недоліків, які не дозволяють використати його в якості засобу доказування та вказують на те, що даний висновок є необґрунтованим.

В судовому засіданні 29.01.2018, заслухавши представників сторін, дослідивши заяву позивача про часткову відмову від позову, перевіривши повноваження останнього на вчинення таких дій, роз'яснивши сторонам наслідки відповідних процесуальних дій, суд дійшов висновку, що вказана заява не суперечить законодавству та не порушує інтереси інших осіб, а відтак, суд приймає часткову відмову позивача від позову, що є наслідком закриття провадження у справі № 910/11158/17 на підставі ч. 3 статті 191 Господарського процесуального кодексу України.

Ухвалою господарського суду м. Києва від 29.01.2018 провадження у справі в частині позовних вимог до товариства з обмеженою відповідальністю "ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ "ЗДОРОВ'Я" про визнання відсутнім права товариства з обмеженою відповідальністю "ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ "ЗДОРОВ'Я" на знак для товарів і послуг за свідоцтвом № 188498 від 10.07.2014 в період з 07.02.2014 по 07.07.2017 - закрито.

Крім того, в судовому засіданні 29.01.2018 суд на місці ухвалив: закінчити підготовче провадження та призначити справу до розгляду по суті на 26.02.2018.

До господарського суду надійшла відповідь позивача на відзив, в якій вказано про обгрунтованість висновку експерта та про обґрунтованість підстав звернення позивача до суду.

До господарського суду надійшов відзив відповідача-2, проте вказаний відзив не прийнятий судом, оскільки поданий до суду із порушенням приписів ч. 9 ст. 165 Господарського процесуального кодексу України.

В судовому засіданні 26.02.2018 судом проголошено вступну та резолютивну частини рішення.

Заслухавши доводи повноважних представників сторін по суті спору та дослідивши наявні докази у матеріалах даної справи, господарський суд міста Києва,

В С Т А Н О В И В :

Приписами ч. 1, 3 ст. 418 Цивільного кодексу України передбачено, що право інтелектуальної власності - це право особи на результат інтелектуальної, творчої діяльності або на інший об'єкт права інтелектуальної власності, визначений Цивільного кодексу України та іншим законом.

Право інтелектуальної власності є непорушним. Ніхто не може бути позбавлений права інтелектуальної власності чи обмежений у здійсненні, крім випадків, передбачених законом.

Як вказує позивач, останній з 2007 року здійснює виробництво та реалізацію лікарського засобу "АТРОГРЕЛ" із нанесенням на його упаковку позначення "АТРОГРЕЛ", що підтверджується:

- довідкою від 29.06.2017 № 21/2-1692, яка свідчить про кількість виробленого та реалізованого лікарського засобу, маркованого торгівельною маркою "АТРОГРЕЛ";

- реєстраційним посвідченням міністерства охорони здоров'я України на лікарський засіб "АТРОГРЕЛ" від 03.07.2017 № UA/6567/01/01, витягом з аналітичної нормативної документації та змінами до них, в якій затверджено маркування упаковки, а також інструкцією для медичного застосування препарату "АТРОГРЕЛ";

- реєстраційним посвідченням міністерства охорони здоров'я України на лікарський засіб "АТРОГРЕЛ" від 12.07.2012 № UA/6567/01/01, витягом з методів контролю якості лікарського засобу, в яких затверджено маркування упаковки та інструкцією для медичного застосування препарату;

- реєстраційним посвідченням міністерства охорони здоров'я України на лікарський засіб "АТРОГРЕЛ" від 25.05.2017 № UA/6567/01/01, текстом маркування до реєстраційного посвідчення та інструкцією для медичного застосування препарату;

- договорами на поставку лікарських засобів, серед яких - лікарський засіб, маркований торгівельною маркою "АТРОГРЕЛ" з додатковими угодами, специфікаціями та розхідними накладними;

- договорами на розміщення та виготовлення інформаційно-рекламних послуг;

- витягами з "Компедиум - лікарські препарати" за 2007-2016 роки, видавництва Маріон.

Так позивач зазначає про початок тривалого та безперервного виробництва лікарського засобу з нанесенням на його упаковку позначення "АТРОГРЕЛ" в період з 2007 по 2017 рік.

07.02.2014 товариством з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична група "Здоров'я" було подано заявку № m 2014 01761 на комбіноване позначення "АТРОГРЕЛ" для товарів 05 класу МКТП, а 10.07.2014 отримало свідоцтво України № 188498 на знак для товарів і послуг "АТРОГРЕЛ" (далі - оскаржуване свідоцтво).

В подальшому, право власності за оскаржуваним свідоцтвом перейшло до відповідача-2.

Таким чином, враховуючи приписи абз. 5 п. 2 ст. 6 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" (далі - Закон № 3689) позивач просить суд визнати недійсним оскаржуване свідоцтво, оскільки знак за таким свідоцтвом є схожим з словесним позначенням "АТРОГРЕЛ", яке позивач використовує як торгівельну марку під час маркування товару (лікарського засобу).

Виходячи з викладених вище обставин та наявних у матеріалах даної справи доказів, суд дійшов висновку, що позов задоволенню не підлягає з урахуванням такого.

Відповідно до частини 1 статті 19 Закону № 3689 свідоцтво може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково у разі:

а) невідповідності зареєстрованого знака умовам надання правової охорони;

б) наявності у свідоцтві елементів зображення знака та переліку товарів і послуг, яких не було у поданій заявці;

в) видачі свідоцтва внаслідок подання заявки з порушенням прав інших осіб.

Приписами абз. 5 п. 2 ст. 6 Закону України № 3689 встановлено, що згідно з цим Законом не можуть одержати правову охорону також позначення, які є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу.

Відповідно до висновку експерта від 20.11.2017 № 112:

- для таких товарів 05 класу МКТП, як………елемент у вигляді позначення "Атрогрел" в комбінованому знаку для товарів і послуг за оскаржуваним свідоцтвом є схожим настільки, що його можна сплутати з позначенням "АТРОГРЕЛ", яке з 2007 року використовує позивач при маркуванні відповідного лікарського засобу;

- станом на 07.02.2014 - дату подання заявки m 2014 01761, стосовно таких товарів 05 класу МКТП, як……..знак за оскаржуваним свідоцтвом є таким, що може ввести в оману щодо особи виробника, а саме може викликати помилкове враження як про пов'язаність вказаних товарів 05 класу МКТП з діяльністю позивача, так і про пов'язаність особи, яка виробляє вказані товари 05 класу МКТП, з позивачем, зокрема, про наявність тісних ділових зв'язків між обома особами.

Відповідно до ч. 4 ст. 5 Закону № 3689 обсяг правової охорони, що надається, визначається зображенням знака та переліком товарів і послуг, внесеними до Реєстру, і засвідчується свідоцтвом з наведеними у ньому копією внесеного до Реєстру зображення знака та переліком товарів і послуг.

За висновками суду при проведенні судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності судовий експерт невірно ідентифікував комбінований знак для товарів і послуг за оскаржуваним свідоцтвом.

Поза увагою судового експерта залишилась та обставина, що позначення при дослідженні їх на схожість мають оцінюватися в цілому, незважаючи на окрему різницю елементів, як це передбачено Законом № 3689 та Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва на знак для товарів і послуг, затверджених наказом держпатенту України від 28.07.1995 № 116, зареєстрованих у міністерстві юстиції України 02.08.1995 за № 276/812 (далі - Правила), а порівняння лише виокремлених частин комбінованого позначення для встановлення схожості є методологічно не коректним, оскільки суперечить нормативним підходам спеціального законодавства.

Також суд враховує, що станом на дату подання позову та на дату вирішення спору, власник комбінованого знаку за оскаржуваним свідоцтвом (відповідач-2) взагалі не здійснює його використання та не вчиняє дії, направлені на заборону використання чи будь яке обмеження такого використання знаку позивачем, тобто відсутнє порушене право позивача при зверненні до суду з вимогою про визнання недійсним оскаржуваного свідоцтва, що свідчить про те, що судовим експертом при дослідженні питання введення в оману знака відповідача-2 взагалі не досліджено матеріали господарської діяльності відповідача-2.

Відносно посилання позивача на ч. 1 статті 19 Закону № 3689, як на підставу позову, відповідно до якої свідоцтво може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково у разі невідповідності зареєстрованого знака умовам надання правової охорони суд зазначає, що експертиза заявки № m 2014 01761 на комбіноване позначення "АТРОГРЕЛ" для товарів 05 класу МКТП проведена відповідно до вимог Закону № 3689 та Правил.

За результатами кваліфікаційної експертизи заявленого позначення було встановлено, що останнє відповідає умовам надання правової охорони відносно всього переліку товарів 05 класу МКТП. На підставі висновку про відповідність позначення умовам правової охорони прийнято рішення про реєстрацію знака для товарів і послуг та видане оскаржуване свідоцтво.

Більш того, позивач не має жодних реєстрацій на знак "АТРОГРЕЛ" або раніше поданих заявок на їх реєстрацію, тобто не має жодних раніше набутих законних прав на таке або схоже позначення, відтак у позивача відсутні будь-які охоронювані законом права на позначення "АТРОГРЕЛ".

Позовна вимога про зобов'язання відповідача-3 внести зміни до державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг про визнання недійсним оскаржуваного свідоцтва та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені "Промислова власність" задоволенню не підлягає, оскільки є похідною від позовної вимоги про визнання такого свідоцтва недійсним в задоволенні якої судом відмовлено.

Приписами частини 1 статті 74 Господарського процесуального кодексу України встановлено, що кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень.

Враховуючи те, що позовні вимоги задоволенню не підлягають, суд керуючись п. 2 ч. 4 ст. 129 Господарського процесуального кодексу України, покладає судові витрати на позивача.

Керуючись ст.ст. 74, 76, 77, 78, 79, 86, 123, 129, 233, 236, 238, 240, 241 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд міста Києва,

В И Р І Ш И В :

У задоволенні позову відмовити повністю.

Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Рішення господарського суду може бути оскаржено в порядку та строки встановлені ст.ст. 254, 256, 257 Господарського процесуального кодексу України.

Повне рішення складено 12 березня 2018 року

Cуддя С.В. Балац