РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21.02.2018 м. Київ Справа № 910/8933/17

За позовом: публічного акціонерного товариства "НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР "БОРЩАГІВСЬКИЙ ХІМІКО-ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ ЗАВОД";

до відповідача-1: товариства з обмеженою відповідальністю "РЕАЛ-ПРАВО";

до відповідача-2: товариства з обмеженою відповідальністю "ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ "ЗДОРОВ'Я";

до відповідача-3: державної служби інтелектуальної власності України;

до відповідача-4: міністерства економічного розвитку і торгівлі України;

про: визанння знаків для товарів і послуг добре відомими, визнання недійсним свідоцтва України на знак для товарів і послуг та зобов'язання вчинити дії.

Суддя Балац С.В.

Секретар судового засідання Кучерява О.М.

Представники:

позивача: Сніжко Б.Ф.;

відповідача-1: Титаренко Ю.П.;

відповідача-2: Титаренко Ю.П.;

відповідача-3: Запорожець Л.Г.;

відповідача-4: Запорожець Л.Г.

С У Т Ь С П О Р У:

Публічне акціонерне товариство "НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР "БОРЩАГІВСЬКИЙ ХІМІКО-ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ ЗАВОД" (далі - позивач) звернулося до господарського суду міста Києва із позовом до товариства з обмеженою відповідальністю "РЕАЛ-ПРАВО" (далі - відповідач-1), товариства з обмеженою відповідальністю "ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ "ЗДОРОВ'Я" (далі - відповідач-2), державної служби інтелектуальної власності України (далі - відповідач-3) та міністерства економічного розвитку і торгівлі України (далі - відповідач-4) про визнання знаків для товарів і послуг добре відомими, визнання недійсним свідоцтва України на знак для товарів і послуг та зобов'язання вчинити дії.

Позовна вимога про визнання належних позивачу знаків "КОРВІТИН" та "КОРВИТИН" добре відомими в Україні станом на 21.10.2014 для товарів і послуг 05 класу міжнародної класифікації товарів і послуг (далі -МКТП), враховуючи приписи частини 2 статті 25 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" (далі - Закон № 3689) та рекомендацій всесвітньої організації інтелектуальної власності (далі - Рекомендації ВОІВ) обґрунтована наступним.

Позивач вказує, що знаки "КОРВІТИН" та "КОРВИТИН" відповідають критеріям добре відомої торгівельної марки, закріпленим у статті 25 Закону № 3689 та Рекомендаціям ВОІВ, оскільки:

- істотні зусилля позивача з розробки та успішного впровадження препарату "КОРВІТИН" ("КОРВИТИН"), яке здійснювалось позивачем послідовно та протягом тривалого часу (10) років, знаки "КОРВІТИН" та "КОРВИТИН" мають високий ступінь відомості та визнання у відповідних секторах суспільства, що підтверджує відповідність даних знаків фактору добре відомого (загальновідомого) в Україні знаку, закріпленому в п. 1 ч. 2 ст. 25 Закону № 3689, підп. 1 п. (а) ч. 1 ст. 2 Рекомендацій ВОІВ;

- тривалий, безперервний, інтенсивний і динамічно прогресуючий характер використання позивачем знаків "КОРВІТИН" та "КОРВИТИН" на територіях інших країн, великий обсяг використання таких знаків в Україні, значні прибутки від реалізації препарату та широкий географічний район такого використання;

- докази просування, демонстрації та рекламування знаків "КОРВІТИН" та "КОРВИТИН" свідчать про інтенсивний, безперервний, динамічно прогресуючий, триваючий характер, великий обсяг та широкий географічний район такого просування й рекламування знаків "КОРВІТИН" та "КОРВИТИН" починаючи з 2004, включаючи відповідне просування бренду в країнах з якими Україна має тісні економічні зв'язки;

- задовго до заявленої дати визнання знаків "КОРВІТИН" та "КОРВИТИН" добре відомими в Україні (21.10.2014) позивач вже мав реєстрації торгівельної марки "КОРВИТИН", включаючи реєстрацію не лише в Україні, але і у сусідніх державах, з якими Україна має економічні зв'язки.

- знаки "КОРВІТИН" та "КОРВИТИН" користуються високою цінністю, що пов'язана та асоціюється зі вказаними знаками, та як наслідок такі знаки відповідають фактору добре відомого статусу торгівельної марки.

Таким чином позивач вважає, що знаки "КОРВІТИН" та "КОРВИТИН" відповідають критеріям добре відомої торгівельної марки, закріпленим у статті 25 Закону № 3689 та Рекомендаціям ВОІВ, відтак позивач просить суд визнати належні останньому знаки "КОРВІТИН" та "КОРВИТИН" добре відомими в Україні станом на 21.10.2014 та зобов'язати відповідача-3 здійснити публікацію в офіційному бюлетені "Промислова власність" про визнання знаків "КОРВІТИН" та "КОРВИТИН" добре відомими в Україні на ім'я позивача станом на 21.10.2014 відносно товарів 05 класу МКТП "лікарські препарати для лікування серцево-судинних захворювань".

Позовна вимога про визнання недійсним свідоцтва України на знак для товарів і послуг та зобов'язання вчинити дії обґрунтована наступним.

Враховуючи те, що слова "КОРВІТИН" та "КОРВИТИН", які використані у комбінованому знаку є істотною складовою частиною цього знака, яка відтворює та імітує добре відомі знаки позивача "КОРВІТИН" та "КОРВИТИН" і здатні викликати змішування з ним, є такими, що можуть ввести в оману громадськість, а також те, що згідно із Законом № 3689 не можуть одержати правову охорону також позначення, які складаються лише з позначень, що є загальновживаними символами і термінами, позивач вважає, що свідоцтво України № 208963 на знак для товарів і послуг "КОРВІТИН ПЛЮС" "КОРВИТИН ПЛЮС" підлягає визнанню судом недійсним на підставі приписів ст. 6 bis Паризької конвенції про охорону промислової власності (далі - Паризька конвенція) та ч. 2 ст. 6, пп. "а" ч. 1 ст. 19 Закону № 3689.

Як наслідок, позивач просить суд зобов'язати відповідача-3 внести зміни до державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг про визнання недійсним свідоцтва України № 208963 на знак для товарів і послуг "КОРВІТИН ПЛЮС" "КОРВИТИН ПЛЮС" та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені "Промислова власність".

Ухвалою господарського суду м. Києва від 06.06.2017 позовну заяву прийнято до розгляду та порушено провадження у справі № 910/8933/17. Розгляд справи призначено на 17.07.2017.

До господарського суду надійшла заява представника позивача, відповідно до якої останній долучив до матеріалів справи копію довідки товариства з обмеженою відповідальністю "Проксіма Рісерч" від 22.11.2016 № 441 із відомостями щодо промоційності активності щодо просування препарату серед фармацевтів, менеджерів закупівель фармацевтичних товарів та практикуючих лікарів.

Представник позивача звернувся до суду із заявою про уточнення позовних вимог, відповідно до якої останній змінив формулювання позовних вимог, змінивши у відповідній частині вимоги заявлені до відповідача-3, заявивши їх до відповідача-4, враховуючи постанову КМУ від 11.05.2017 № 320.

До господарського суду надійшла заява представника позивача, відповідно до якої останній долучив до матеріалів справи докази щодо тривалості, обсягу та географічного району використання і просування знаків "КОРВІТИН" та "КОРВИТИН".

Представник позивача звернувся до суду із заявою про вжиття заходів до забезпечення позову.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 17.07.2017 у справі № 910/8933/17 вжито заходи забезпечення позову шляхом:

- заборони відповідачу-1 до набрання законної сили судовим рішенням у даній справі вчинення будь-яких дій, спрямованих на зміну та/або припинення будь-яких прав на знак для товарів і послуг за свідоцтвом України №208963, в тому числі, розпоряджатись, будь-яким чином та у будь-який спосіб передавати повністю чи частково, право власності та/або майнові права інтелектуальної власності на знак для товарів і послуг за свідоцтвом України №208963, укладати з будь-якими особами ліцензійні та будь-які інші правочини щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності на знак для товарів і послуг за свідоцтвом України №208963, а також відмовлятися повністю чи частково від свідоцтва України на знак для товарів і послуг №208963;

- заборони відповідачу-4 до набрання законної сили судовим рішенням у даній справі вносити зміни до державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг стосовно власника знака для товарів і послуг за свідоцтвом України № 208963.

Відповідач-2 скориставшись правом, наданим ст. 59 Господарського процесуального кодексу України, надав до суду відзив, яким позов відхилив повністю з урахуванням того, що комбінований знак для товарів і послуг "КОРВІТИН ПЛЮС", який засвідчується свідоцтвом України на знак для товарів і послуг № 208963 не є схожим настільки, що його можна сплутати із зареєстрованим словесним знаком для товарів і послуг, який засвідчується свідоцтвом України на знак для товарів і послуг № 21349, оскільки знак, для товарів і послуг зареєстрований на ім'я відповідача-1 є комбінованим, тобто має словесні та зображувальні елементи, та саме зображувальні елементи великою мірою впливають на розрізняльну здатність цього знака. Також в поданому відзиві відповідач-2 не погодився із представником позивача про можливість об'єднання в одній позовній заяві вимог про визнання добре відомими знаків для товарів і послуг та визнання недійсним свідоцтва на комбінований знак для товарів і послуг та вказав на необхідність припинення провадження у даній справі в частині вимог про визнання знака для товарів і послуг добре відомим.

Відповідач-4 скориставшись правом, наданим ст. 59 Господарського процесуального кодексу України, надав до суду відзив, яким позов відхилив повністю з урахуванням того, що відомість знаку в певному колі споживачів України може бути підтверджена результатами соціологічного опитування з питання доброї відомості знака в Україні. В свою чергу, експертиза заявки m 2014 14952 на комбіноване позначення "КОРВІТИН ПЛЮС" для товарів 05 класу МКТП "протизапальні препарати; протиалергійні препарати; протипухлинні препарати; стимулятори каталазної системи організму" проводилася відповідно до Закону № 3689 та Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва на знак для товарів і послуг, затверджених наказом держпатенту України від 28.07.1995 № 116, зареєстрованих у міністерстві юстиції України 02.08.1995 за № 276/812 (далі - Правила) за результатами якої було встановлено, що заявлене позначення відповідає умовам надання правової охорони відносно всього переліку товарів 05 класу МКТП.

До господарського суду надійшло клопотання представника відповідача-4 в якому останній надав запропоновані питання, які необхідно поставити на вирішення судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності.

В судовому засіданні 17.07.2017 оголошено перерву до 24.07.2017.

Представник позивача звернувся до суду із письмовими поясненнями в яких вказав про те, що з огляду на об'єм та зміст наданих доказів та судової практики, необхідність у призначенні судової експертизи відсутня, оскільки надані позивачем докази всебічно і повно обґрунтовують позовні вимоги та є достатніми для прийняття у справі рішення. В поданих поясненнях вказано про те, що проведення судової експертизи з питань інтелектуальної власності необхідно доручити науково-дослідному центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності міністерства юстиції України. Крім того, представник позивача вважає недоцільним вносити на вирішення експертизи запропоновані відповідачем-4 питання № 3, 4, оскільки вони не пов'язані із підставами позову та запропонував власні питання, які необхідно поставити на вирішення судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності.

До господарського суду надійшли письмові пояснення відповідача-2 в яких останній знову звернув увагу на те, що комбінований знак для товарів і послуг "КОРВІТИН ПЛЮС", який засвідчується свідоцтвом України на знак для товарів і послуг № 208963 не є схожим настільки, що його можна сплутати із зареєстрованим словесним знаком для товарів і послуг, який засвідчується свідоцтвом України на знак для товарів і послуг № 21349, оскільки знак, для товарів і послуг зареєстрований на ім'я відповідача-1 є комбінованим. Крім того, для встановлення факту того, чи визнається використання позначення "КОРВІТИН ПЛЮС", як словесного елемента комбінованого знаку для товарів і послуг, який засвідчується свідоцтвом № 208963, використанням зазначених комбінованих знаків для товарів і послуг в цілому, необхідні спеціальні знання. Спеціальні знання також необхідні для визначення, які саме елементи комбінованого знаку для товарів і послуг, які засвідчуються свідоцтвом № 208963, займають домінуюче положення у площині цього знаку.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 24.07.2017 у справі № 910/8933/17 призначено судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручено науково-дослідному центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності (01133, м. Київ, бульвар Лесі Українки, 26, оф. 501).

До господарського суду міста Києва 27.11.2017 надійшов лист науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності від 21.11.2017 № 910, яким останній повернув до господарського суду міста Києва матеріали справи № 910/8933/17 з висновком проведеної судової експертизи з питань інтелектуальної власності від 17.11.2017 № 187/17.

Ухвалою господарського суду м. Києва від 28.11.2017 провадження у справі № 910/8933/17 поновлено. Розгляд справи призначено на 18.12.2017.

Судове засідання, призначене на 18.12.2017 не відбулося у зв'язку із набранням чинності нової редакції Господарського процесуального кодексу України (15.12.2017), відповідно до п. 9 перехідних положень якого визначено, що справи у судах першої та апеляційної інстанцій, провадження у яких порушено до набрання чинності цією редакцією Кодексу, розглядаються за правилами, що діють після набрання чинності цією редакцією Кодексу.

Враховуючи викладені обставини, суд дійшов висновку про те, що справа № 910/8933/17 має бути розглянута в порядку (за правилами) загального позовного провадження та підлягає призначенню до розгляду в підготовчому засіданні.

Ухвалою господарського суду м. Києва від 19.12.2017 підготовче засідання у справі № 910/8933/17 призначено на 15.01.2018.

До господарського суду надійшли додаткові пояснення представника позивача, відповідно до яких останній звертає увагу на висновок експерта, а також вказує про те, що судовий експерт правомірно не надав відповіді на питання 3.7 та 3.8 ухвали суду від 24.07.2017 у справі № 910/8933/17 про призначення у даній справі судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності, оскільки формулювання зазначених питань вимагає встановлення юридичних фактів добре відомості позначення "КОРВІТИН" та "КОРВИТИН", що заборонено робити судовим експертам на підставі положень інструкції, затвердженої наказом міністерства юстиції України від 08.10.1998 № 53/5.

Представник відповідача-2 звернувся до суду із клопотанням про призначення повторної експертизи об'єктів інтелектуальної власності, яке мотивоване тим, що при проведенні судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності судовий експерт порушив порядок її проведення, оскільки виключив із висновку питання 3.7 та 3.8 ухвали суду від 24.07.2017 у справі № 910/8933/17 про призначення у даній справі судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності та при проведенні експертизи судовий експерт невірно ідентифікував комбінований знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 208963.

Вказане клопотання представника відповідача-2 судом відхилене, оскільки представником відповідача-2 не обґрунтовані сумніви у правильності висновку експерта.

Відповідач-2 скориставшись своїм правом, наданим ст. 165 Господарського процесуального кодексу України, надав суду відзив в якому в черговий раз звернув увагу на те, що: знак, для товарів і послуг зареєстрований на ім'я відповідача-1 є комбінованим; для встановлення факту того, чи визнається використання позначення "КОРВІТИН ПЛЮС", як словесного елемента комбінованого знаку для товарів і послуг, який засвідчується свідоцтвом № 208963, використанням зазначених комбінованих знаків для товарів і послуг в цілому, необхідні спеціальні знання; провадження у даній справі в частині вимог про визнання знака для товарів і послуг добре відомим підлягає припиненню з огляду на неможливість об'єднання в одній позовній заяві вимог про визнання добре відомими знаків для товарів і послуг та визнання недійсним свідоцтва на комбінований знак для товарів і послуг. Також в поданому відзиві представник відповідача-2 зазначив, що позовні вимоги у даній справі в частині визнання знака добре відомим та визнання свідоцтва недійсним підлягають роз'єднанню і розгляду в різних провадженнях.

В підготовчому судовому засіданні 15.01.2018 суд на місці ухвалив: призначити справу до розгляду по суті на 05.02.2018.

До господарського суду надійшла відповідь позивача на відзив відповідача-2, в якій вказано про те, що всі заперечення відповідача, викладені у відзиві на позов щодо відсутності підстав для визнання комбінованого знаку для товарів і послуг за свідоцтвом України № 208963 схожим до ступеню змішування зі знаком для товарів і послуг, зареєстрованим позивачем за свідоцтвом № 21349, спростовуються висновком експерта № 187/17 за результатами судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності у даній справі. Крім того, у відповіді на відзив представником позивача вказано про доцільність об'єднання у даній справі двох незалежних позовних вимог враховуючи одні підстави їх виникнення.

Клопотання представника відповідача-2 про роз'єднання позовних вимог та їх розгляд в різних провадженнях судом відхилене, враховуючи те, що позовна вимога про визнання знаку за свідоцтвом України № 21349 добре відомим є одним із належних способів захисту порушених прав та інтересів позивача, спричинених реєстрацією відповідачем-2 знаку для товарів і послуг за свідоцтвом України № 208963.

В підготовчих судових засіданнях 05.02.2018 та 12.02.2018 оголошено перерву до 12.02.2018 та 21.02.2018 відповідно.

В судовому засіданні 21.02.2018 судом проголошено вступну та резолютивну частини рішення.

Заслухавши доводи повноважних представників сторін по суті спору та дослідивши наявні докази у матеріалах даної справи, господарський суд міста Києва,

В С Т А Н О В И В :

Відповідно до виписки від 28.04.2017 № 331 з державного реєстру свідоцтв України на знак для товарів і послуг щодо знака для товарів і послуг за свідоцтвом України № 21349 від 15.10.2001 першим власником знака для товарів і послуг КОРВИТИН (дата подання заявки на знак - 17.08.1998) є дочірнє підприємство "НАТУРОПРЕПАРАТ". Із вказаної виписки також вбачається, що передача права власності позивачеві здійснена на підставі рішення № 15853 від 25.02.2014.

До отримання у власність згаданого знака позивач здійснював його використання на підставі ліцензійного договору про передачу права на використання знака для товарів і послуг на території України від 01.11.2001, укладеного між дочірнім підприємством "НАТУРОПРЕПАРАТ", як ліцензіаром, та позивачем, як ліцензіатом, (далі - Ліцензійний договір) відповідно до умов якого ліцензіар надає ліцензіату на строк дії договору за винагороду невиключну ліцензію на використання знака для товарів і послуг за свідоцтвом України № 21349 від 15.10.2001 для позначення товарів, для яких товарний знак зареєстрований. Ліцензіат одержує право маркувати знаком "КОРВИТИН" відповідну продукцію, а також використовувати знак у супроводжувальній та діловій документації, друкованих виданнях, на вивісках та стендах під час показу експонатів на виставках, в проспектах, рекламі, мережі Інтернет (п. 1.1 та 1.2 Ліцензійного договору).

Умовами п. 2 додаткової угоди № 2 від 03.12.2013 до Ліцензійного договору визначено, що у зв'язку з передачею права власності на знак для товарів і послуг "КОРВИТИН" (Свідоцтво 21349) від ліцензіара до ліцензіата, сторони домовились припинити дію Ліцензійного договору.

Згідно виписки від 28.04.2017 № 1333/2 з державного реєстру патентів України на винаходи позивачем набуто виключні майнові права інтелектуальної власності на винахід "Кардіопротекторний засіб для лікування гострого інфаркту міокарда, спосіб його одержання та лікування" за патентом України № 38504 від 15.04.2005 (заява на видачу - 14.07.2000), який застосовується позивачем при виробництві препарату.

Позивач здійснює виробництво препарату маркованого знаками "КОРВІТИН" та "КОРВИТИН" на підставі виданих міністерством охорони здоров'я реєстраційних посвідчень на лікарський засіб "КОРВІТИН" № Р.10.03/07465 від 17.10.2003, № UA/8914/01/01 від 22.09.2008, № UA/8914/01/01 від 08.07.2013.

Позивач вказує про те, що як наголошується у статті 2 Рекомендацій ВОІВ, фактори, які можуть допомогти компетентному органу зробити висновок щодо того, чи є знак загальновідомим, не визначають такий висновок, а в кожному окремому випадку такий висновок буде залежати від конкретних обставин.

Позивач стверджує, що існують достатні підстави для визнання знаків "КОРВІТИН" та "КОРВИТИН" добре відомими знаками для товарів і послуг на ім'я позивача у зв'язку із наявністю наступних факторів:

- історія розробки та успішного впровадження лікарського препарату під назвою "КОРВІТИН" ("КОРВИТИН") позивачем, відомість та визнання знаків "КОРВІТИН" та "КОРВИТИН";

Посилаючись на примітку 2.11 до пункту 2 (а) статті 2 Рекомендацій ВОІВ позивач зазначає, що популярність досліджуваного знака в суспільстві може існувати у відповідних секторах суспільства, а не в усьому суспільстві в цілому. Враховуючи те, що згідно з інструкцією для медичного застосування препарату "КОРВІТИН" останній відпускається за рецептом лікаря, доцільними секторами суспільства для знаків "КОРВІТИН" та "КОРВИТИН" є фахівці (медики, фармацевти, науковці у галузі медицини та фармакології) та пацієнти (особи, які хворіють серцево-судинними захворюваннями). Торгівельна марка КОРВИТИН була започаткована ще у 1998 році, що підтверджується випискою з державного реєстру свідоцтв України на знак для товарів і послуг щодо знака для товарів і послуг КОРВИТИН за свідоцтвом України № 21349 з датою пріоритету (датою подання заявки на знак) 17.08.1998, з метою використання в якості торгової назви препарату. Для цілей належного захисту своїх прав на препарат, позивачем набуто виключні майнові права інтелектуальної власності на винахід "Кардіопротекторний засіб для лікування гострого інфаркту міокарда, спосіб його одержання та лікування" за патентом України № 38504 від 15.04.2004 (заява на видачу - 14.07.2000), який застосовується позивачем при виробництві препарату. Важливість розробки, відомість та визнання препарату також підтверджується тим, що на всеукраїнському конкурсі 2006 року "Кращий вітчизняний товар року" лікарський засіб "КОРВИТИН" став переможцем у номінації "Розробка та виробництво фармацевтичної продукції". Крім того, позивач займав частки ринку роздрібної торгівлі та госпітального споживання фармацевтичного препарату "КОРВІТИН" ("КОРВИТИН") виробництва позивача серед групи товарів АТС класу "С05 АНГІОПРОТЕКТОРИ" у відсотковому виразі в період з 2004 по 2014 роки.;

- тривалість, обсяг та географічний район будь-якого використання знаків "КОРВІТИН" та "КОРВИТИН";

Посилаючись на ч. 4 ст. 16 Закону № 3689 позивач вказує, що знаки "КОРВІТИН" та "КОРВИТИН" використовуються позивачем з 2004 року і до сьогодні, що підтверджується свідоцтвом України № 21349 від 15.10.2001 на знак для товарів і послуг КОРВІТИН та ліцензійним договором про передачу права на використання знака для товарів і послуг за свідоцтвом України № 21349 від 15.10.2001 на території України між дочірнім підприємством "НАТУРОПРЕПАРАТ" та позивачем від 01.11.2001. В період з 2004 по даний час позивач здійснює виробництво препарату маркованого знаками "КОРВІТИН" та "КОРВИТИН" на підставі виданих міністерством охорони здоров'я реєстраційних посвідчень на лікарський засіб "КОРВІТИН" № Р.10.03/07465 від 17.10.2003 № UA/8914/01/01 від 22.09.2008, № UA/8914/01/01 від 08.07.2013, а також супутньої документації до реєстраційних посвідчень. Інтенсивність використання знаків "КОРВІТИН" та "КОРВИТИН" в період з 2004 по 2014 підтверджується довідкою позивача про обсяги реалізації препарату у вказаний період, листами дистриб'юторів позивача (ТОВ "БаДМ", ТОВ "ВЕНТА ЛТД", СП "ОПТИМА ФАРМ" ЛТД), статтями з періодичних видань ("Здоровье не купить, но все имеет свою цену, Анализ потребления лекарственных средств для лечения сердечно-сосудистых заболеваний", Аптечные продажи в регіонах Украины по итогам 2013 г. Helicopter view"). Факти багаторазових поставок позивачем препарату також підтверджуються договорами з різними дистриб'юторами, які починаючи з 2004 по 2014 реалізовували препарат на території України, а саме - договори із ТОВ "ФРА-М", ТОВ "АРТУР-К", ПАТ "АЛЬБА УКРАЇНА", ТОВ "ФАРМАКО", ТОВ "ОПТІМА ФАРМ, ЛТД", "ТОВ "БаДМ" та ТОВ "ВЕНТА.ЛТД". Фактичне використання позивачем знаків "КОРВІТИН" та "КОРВИТИН" також підтверджується матеріалами, які вказуються у висновку експертного дослідження об'єктів інтелектуальної власності від 15.05.2017 № 15-05/2017. Також позивач вказує, що протягом часу з 2006 по 2014 препарат експортувався до більше ніж 10 країн, серед яких Білорусь, Молдова, Узбекистан, Вірменія, Таджикістан, Азербайджан, Латвія, Грузія, Казахстан, Туркменія, Киргизстан.

- тривалість, обсяг та географічний район будь-якого просування знаків "КОРВІТИН" та "КОРВИТИН", включаючи рекламування чи оприлюднення та представлення на ярмарках чи виставках товарів та/або послуг, щодо яких знаки застосовуються;

На підтвердження інформаційно-рекламних кампаній з метою просування та рекламування препарату позивач надав:

- договори із ТОВ "ВИДАВНИЧЕ ТА РЕКЛАМНЕ АГЕНСТВО "ЗЛАТОГРАФ", ФОП ОСОБА_7, ТОВ "КНИГА ПЛЮС", ТОВ "БІБЛІОТЕКА ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ", ТОВ "МЕДИЧНІ АСПЕКТИ ЗДОРОВ'Я ЛЮДИНИ", ТОВ "ІНФОМЕДІА ЛТД", ТОВ "ФАРМАЦЕВТ ПРАКТИК", ПП "МАСТЕР ПРИНТ", ІП "ВІДАЛЬ БЄЛ", ТОВ "МЕДИЧНА ГАЗЕТА "ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ 21 СТОРІЧЧЯ", ТОВ "РЕКЛАМНЕ АГЕНСТВО "МЕДІА ПАРТНЕР" ТОВ "ПРОФЕСІЙНІ ВИДАННЯ СХІДНА ЄВРОПА", ТОВ "Р.А. ГАРМОНІЯ", ТОВ "КОМПАНІЯ "ЕНЕЙ" та ТОВ "ІНТЕРПРЕЗЕНТ", укладені в період з січня 2010 року по липеь 2013 року;

- витяги з періодичних видань за 2004 та 2010 роки "ЩОТИЖНЕВИК АПТЕКА", "УКРАЇНСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ ЧАСОПИС" "КОМПЕНДИУМ. ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ 2004", "ЩОТИЖНЕВИК "АПТЕКА", "ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ", "АРХІВ КЛІНИЧНОЇ МЕДИЦИНИ".

Позивач протягом 2009-2013 регулярно приймав участь в одній із найбільших міжнародних виставок фармацевтичної промисловості "The International Convention on Pharmaceutical Ingredients and Intermediates Worldwide", а працівники позивача брали участь у наукових конференціях, де виступали із доповідями щодо ролі і місця препарату в лікуванні серцевих захворювань, а саме: "НАУКОВІ АСПЕКТИ ЛІКУВАННЯ ІНФАРКТУ МІОКАРДА та ІШЕМІЧНОГО ІНСУЛЬТУ", НОВІ АСПЕКТИ ЛІКУВАННЯ ІНФАРКТУ МІОКАРДА ТА ІШЕМІЧНОГО ІНСУЛЬТУ", "НОВІ АСПЕКТИ ЛІКУВАННЯ ІНФАКРТУ МІОКАРДА ТА СЕРЦЕВОЇ НЕДОСТАТНОСТІ", СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ ЛЕЧЕНИЯ ОСТРЫХ НАРУШЕНИЙ КОРОНАРНОГО И МОЗГОВОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ" у 2011 - 2014 роках.

Позивач також виступав сам організатором науково-практичної конференції "НОВІ АСПЕКТИ ЗАСТОСУВАННЯ КОРВІТИНА в КАРДІОЛОГІЧНІЙ та НЕВРОЛОГІЧНІЙ ПРАКТИЦІ" у 2011 році.

- тривалість та географічний район будь-яких реєстрацій та/або заявок на реєстрацію знаків "КОРВІТИН" та "КОРВИТИН" за умови, що знаки використовуються чи є визнаними;

Позивач має портфель товарних знаків "КОРВИТИН", який включає: свідоцтво України № 21349 від 15.10.2001 на знак для товарів і послуг КОРВИТИН зареєстрований відносно товарів 05 класу МКТП "фармацевтичні препарати"; належність позивачу виключних майнових прав інтелектуальної власності на знак КОРВИТИН; свідоцтво № 1073398 від 18.02.2011 про міжнародну реєстрацію знака для товарів і послуг КОРВИТИН відносно товарів 05 класу МКТП "фармацевтичні препарати". Відтак, задовго до заявленої дати визнання знаків "КОРВІТИН" та "КОРВИТИН" добре відомими в Україні (21.10.2014) позивач вже мав реєстрації торгівельної марки "КОРВИТИН", включаючи реєстрацію не лише в Україні, але і у сусідніх державах, з якими Україна має економічні зв'язки.

- цінність, що асоціюється зі знаком

Відповідно до п. 2.9 Приміток до ст.. 2 Рекомендацій ВОІВ, існують різноманітні способи визначення цінності товарного знаку. Даний критерій не передбачає використання будь-якого спеціального методу. Він лише визнає, що притаманна знакові цінність може являтися показником його доброї відомості.

Так позивач зазначає, що цінність знаків "КОРВІТИН" та "КОРВИТИН" підтверджується значними обсягами реалізації препарату в Україні і за кордоном, що є свідченням високого ступеню довіри споживачів до препарату, почесними грамотами, обсягом витрат на рекламування та просування препарату серед фахівців у сфері кардіології.

Відтак, позивач просить суд визнати належні останньому знаки "КОРВІТИН" та "КОРВИТИН" добре відомими в Україні станом на 21.10.2014 та зобов'язати відповідача-4 здійснити публікацію в офіційному бюлетені "Промислова власність" про визнання знаків "КОРВІТИН" та "КОРВИТИН" добре відомими в Україні на ім'я позивача станом на 21.10.2014 відносно товарів 05 класу МКТП "лікарські препарати для лікування серцево-судинних захворювань".

22.10.2014 товариством з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична група "Здоров'я" було подано заявку № m 2014 14952 на комбіноване позначення "КОРВІТИН ПЛЮС" "КОРВИТИН ПЛЮС" для товарів 05 класу МКТП "протизапальні препарати; протиалергійні препарати; протипухлинні препарати; стимулятори каталазної системи організму". Експертиза заявки № m 2014 14952 проведена відповідно до вимог Закону № 3689 та Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва на знак для товарів і послуг, затверджених наказом держпатенту України від 28.07.1995 № 116, зареєстрованих у міністерстві юстиції України 02.08.1995 за № 276/812 (далі - Правила).

В подальшому, право власності за оскаржуваним свідоцтвом перейшло до відповідача-1 відповідно до рішення від 25.07.2016 № 19971, що підтверджується випискою від 28.04.2017 № 330 з державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг відносно оскаржуваного свідоцтва станом на 28.04.2017, яка наявна в матеріалах справи.

За результатами кваліфікаційної експертизи заявленого позначення було встановлено, що останнє відповідає умовам надання правової охорони відносно всього переліку товарів 05 класу МКТП. На підставі висновку про відповідність позначення умовам правової охорони прийнято рішення про реєстрацію знака для товарів і послуг та видане оскаржуване свідоцтво.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 24.07.2017 у справі № 910/8933/17 призначено судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручено науково-дослідному центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності.

Відповідно до висновку експерта від 17.11.2017 № 187/17:

1. Домінуюче положення в площині знаку для товарів і послуг, який засвідчується оскаржуваним свідоцтвом займає елемент "Корвитин Плюс"/"Корвітин ПЛЮС";

2. Знак для товарів і послуг "Корвітин Плюс" за оскаржуваним свідоцтвом є схожим настільки, що його можна сплутати із зареєстрованим знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України № 21349;

3. Знак для товарів і послуг за оскаржуваним свідоцтвом може ввести в оману щодо особи, яка виробляє товарі/або надає послуги, щодо зареєстрованого знака для товарів і послуг за свідоцтвом України № 21349;

4. Знак для товарів і послуг за оскаржуваним свідоцтвом містить істотну складову частину, що відтворює або імітує словесні позначення "КОРВІТИН" та "КОРВИТИН" які позивач вважає можливим визнати добре відомими в Україні знаками, яка може призвести до змішування з ними відносно товарів 5 класу МКТП "Лікарські препарати для лікування серцево-судинних захворювань";

5. Позначення "КОРВИТИН" є таким, що мало розрізняльну здатність станом на 21.10.2014;

6. Позначення "КОРВІТИН" є таким, що мало розрізняльну здатність станом на 21.10.2014;

7. Станом на 21.10.2014 позначення "КОРВИТИН" не перетворилися в позначення, що стало загальновживаним як позначення товарів і послуг 5 класу МКТП, а саме лікарських препаратів для лікування серцево-судинних захворювань;

8. Станом на 21.10.2014 позначення "КОРВІТИН" не перетворилися в позначення, що стало загальновживаним як позначення товарів і послуг 5 класу МКТП, а саме лікарських препаратів для лікування серцево-судинних захворювань.

Оскільки фактори добре відомості знаків встановлюються на підставі обставин та юридичних фактів експерти дійшов висновку, що сьоме та восьме питання згаданої ухвали є питаннями права та не відносяться до компетенції експерта.

Приписами ч. 2 ст. 25 "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" (далі Закон № 3689) встановлено, що при визначенні того, чи є знак добре відомим в Україні, можуть розглядатися, зокрема, такі фактори, якщо вони є доречними:

ступінь відомості чи визнання знака у відповідному секторі суспільства;

тривалість, обсяг та географічний район будь-якого використання знака;

тривалість, обсяг та географічний район будь-якого просування знака, включаючи рекламування чи оприлюднення та представлення на ярмарках чи виставках товарів та/або послуг, щодо яких знак застосовується;

тривалість та географічний район будь-яких реєстрацій та/або заявок на реєстрацію знака за умови, що знак використовується чи є визнаним;

свідчення успішного відстоювання прав на знак, зокрема територія, на якій знак визнано добре відомим компетентними органами;

цінність, що асоціюється зі знаком.

Відповідно до статті 2 Рекомендацій ВОІВ мають бути взяті до уваги будь-які обставини (фактори), на підставі яких можна зробити висновок про те, що знак є добре відомим, в тому числі інформацію про фактори, що визначені Законом № 3689, хоча і не обмежуючись нею. Компетентний орган розглядає надану йому інформацію про підтвердження наявності факторів, зазначених у підпункті (b) пункту (1) статті 2 Спільної резолюції. Проте ці фактори не є обов'язковою попередньою умовою висновку про добру відомість знака. Висновок у кожному випадку залежатиме від його конкретних обставин. У деяких випадках доречними можуть бути всі фактори, в інших - лише деякі з них, а в певних випадках усі вони можуть бути недоречними і рішення може бути основане на додаткових факторах, не зазначених у підпункті (b).

На думку суду, позивач підтвердив належними доказами такі фактори як тривалість, обсяг та географічний район використання знаку, представлення на спеціалізованих виставках рекламування, тривалість та географічний регіон реєстрацій, цінність знаку.

В той же час, розглядаючи такий фактор як ступінь відомості знака, суд вважає, що подані позивачем докази свідчать про відомість знаку у вкрай вузькому сегменті такого сектору суспільства як фахівці у галузі медицини, а саме кардиології.

Тому, відомість знаку серед споживачів також є важливим фактором, який повинен враховуватися при визнанні знаку позивача добре відомим.

Пунктом 3.2.4. "Порядку визнання знака добре відомим в Україні апеляційною палатою державної служби інтелектуальної власності України" визначено, що певні фактичні дані, якщо вони є доречними, можуть надаватися заявником на підтвердження одразу декількох факторів, що свідчать про добру відомість знака в Україні.

Пунктом 3.2.3. "Порядку визнання знака добре відомим в Україні апеляційною палатою державної служби інтелектуальної власності України", зокрема, визначено, що відомість знака в певному колі споживачів може підтверджуватися результатами опитування з питання доброї відомості знака в Україні, проведеного дослідницькою організацією, яка спеціалізується в галузі проведення соціологічних або маркетингових досліджень.

Хоча й проведення соціологічних опитувань і не вимагається законом, за відсутності доказів відомості знаку серед споживачів такі дослідження були б доречними.

Розглядаючи вимогу про визнання знаку добре відомим суд також враховує наступне.

Відповідно до ст.20 Цивільного кодексу України, право на захист особа здійснює на свій розсуд, а тому, з урахуванням правил ст.4 Господарського процесуального кодексу Укрїани, відповідно до яких юридичні особи звертаються до господарського суду за захистом своїх порушених, невизнаних або оспорюваних прав, позивач повинен довести що обраний ним спосіб захисту має на меті ефективне відновлення порушених чи визнання невизнаних або оспорюваних прав.

Відповідно до ст.25 Закону №3689 з дати, на яку за визначенням Апеляцийної палати чи суду знак сав добре відомим в Україні, йому надається правова охорона така сама, якби цей знак був заявлений на реєстрацію в Україні.

Отже метою визнання знаку добре відомим є надання йому правової охорони без заявлення на реєстрацію або з дати, що передує такій заявці.

Позивач не вказує та не обгрунтовує, чому він просить визнати знак добре відомим саме станом на 21.10.2014 року, адже правова охорона знаку позивача надана з 17.08.1998 року (дата подання заявки).

Заявляючи вимогу про визнання знаку добре відомим з 21.10.2014, тобто станом за один день до подання відповідачем -2 заявки на реєстрацію комбінованого знаку, позивач намагається штучно створити підставу для визнання недійсним свідоцтва на знак відповідача 1 (ст. 6 bis Паризької конвенції), що є зловживанням правом (п.3 ст.13 Цивільного кодексу України).

Враховуючи викладені вище обставини, позовні вимоги про визнання належних позивачу знаків "КОРВІТИН" та "КОРВИТИН" добре відомими в Україні станом на 21.10.2014 задоволенню не підлягають.

Позовна вимога про зобов'язання відповідача-4 здійснити публікацію в офіційному бюлетені "Промислова власність" про визнання знаків "КОРВІТИН" та "КОРВИТИН" добре відомими в Україні на ім'я позивача станом на 21.10.2014 відносно товарів 05 класу МКТП "лікарські препарати для лікування серцево-судинних захворювань" задоволенню не підлягає, оскільки є похідною від позовної вимоги про визнання таких знаків добре відомими.

Щодо вимоги про визнання недійсним свідоцтва України № 208963 на знак для товарів і послуг "КОРВІТИН ПЛЮС" "КОРВИТИН ПЛЮС.

Позивач просить визнати недійсним оскаржуване свідоцтво на підставі п.п. "а" ч. 1 ст. 19 Закону № 3689 (невідповідність зареєстрованого знака умовам надання правової охорони) зазначаючи наступні обставини такої невідповідності:

- абзац 5 п.2 ст.6 Закону № 3689, відповідно до якого не можуть одержати правову охорону позначення, які є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу;

- абзац 3 п.3 Закону № 3689, відповідно до не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати зі знаками інших осіб, якщо ці знаки охороняються без реєстрації на підставі міжнародних договорів, учасником яких є Україна, зокрема знаками, визнаними добре відомими відповідно до статті 6 bis Паризької конвенції про охорону промислової власності

Також, як підставу визнання оскаржуваного свідоцтва недійсним позивач заявив безпосередньо ст. 6 bis Паризької конвенції, положення якої поширюються й на випадки коли істотна складова частина знака становить иідтворення загальновідомого знака чи імітацію, здатну викликати змішування з ним.

Оскільки судом встановлено відсутність підстав для задоволення позовних вимог про визнання знаків "КОРВІТИН" та "КОРВИТИН" добре відомими в Україні станом на 21.10.2014 для товарів і послуг 05 класу МКТП, такі підстави для визнання оскаржуваного свідоцтва недійсним як абзац 3 п.3 Закону № 3689 та ст. 6 bis Паризької конвенції також відсутні.

Розглядаючи обставини, передбачені абзацем 5 п.2 ст.6 Закону № 3689 суд дійшов висновку щодо відсутності підстав для визнання недійсним оскаржуваного свідоцтва з урахуванням наступного.

Як встановлено судом, 22.10.2014 товариством з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична група "Здоров'я" було подано заявку № m 2014 14952 на комбіноване позначення "КОРВІТИН ПЛЮС" "КОРВИТИН ПЛЮС" для товарів 05 класу МКТП "протизапальні препарати; протиалергійні препарати; протипухлинні препарати; стимулятори каталазної системи організму".

Експертиза заявки № m 2014 14952 проведена відповідно до вимог Закону № 3689 та Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва на знак для товарів і послуг, затверджених наказом держпатенту України від 28.07.1995 № 116, зареєстрованих у міністерстві юстиції України 02.08.1995 за № 276/812 (далі - Правила).

За результатами кваліфікаційної експертизи заявленого позначення було встановлено, що останнє відповідає умовам надання правової охорони відносно всього переліку товарів 05 класу МКТП. На підставі висновку про відповідність позначення умовам правової охорони прийнято рішення про реєстрацію знака для товарів і послуг та видане оскаржуване свідоцтво.

За висновками суду при проведенні судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності судовий експерт невірно ідентифікував комбінований знак для товарів і послуг за оскаржуваним свідоцтвом.

Поза увагою судового експерта залишились елементи "ЗТ Фармацевтична компанія Здоров'я/ЗТ Фармацевтическая компанія Здоровье", які розташовані у верхньому правому куті зображення комбінованого знака для товарів і послуг за оскаржуваним свідоцтвом, які є логотипом відповідача-2 та зареєстровані в якості знаків для товарів і послуг відповідно до свідоцтв України № 11881, 22235 та 22800.

Відтак, якщо позначення, яке зареєстроване в якості знаку для товарів і послуг містить логотип відповідного виробника фармацевтичних препаратів, воно вказує на той факт, що саме цим виробником здійснюється виробництво лікарського препарату, що маркується цим позначенням, тобто вказує на розрізняльну здатність такого позначення, яке зареєстроване в якості знаку для товарів і послуг.

За цих підстав, судом відхиляється пункт 3 висновоку експерта.

Також суд враховує, що станом на дату подання позову та на дату вирішення спору, власник комбінованого знаку за оскаржуваним свідоцтвом (відповідач-1) взагалі не здійснює його використання та не вчиняє дії, направлені на заборону використання чи будь яке обмеження такого використання позивачем належньому останньому знаку "КОРВИТИН", тобто відсутнє порушене право позивача при зверненні до суду з вимогою про визнання недійсним оскаржуваного свідоцтва.

Позовна вимога про зобов'язання відповідача-4 внести зміни до державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг про визнання недійсним оскаржуваного свідоцтва та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені "Промислова власність" задоволенню не підлягає, оскільки є похідною від позовної вимоги про визнання такого свідоцтва недійсним в задоволенні якої судом відмовлено.

Приписами частини 1 статті 74 Господарського процесуального кодексу України встановлено, що кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень.

Враховуючи те, що позовні вимоги задоволенню не підлягають, суд керуючись п. 2 ч. 4 ст. 129 Господарського процесуального кодексу України, покладає судові витрати на позивача.

Керуючись ст.ст. 74, 76, 77, 78, 79, 86, 123, 129, 233, 236, 238, 240, 241 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд міста Києва,

В И Р І Ш И В :

У задоволенні позову відмовити повністю.

Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Рішення господарського суду може бути оскаржено в порядку та строки встановлені ст.ст. 254, 256, 257 Господарського процесуального кодексу України.

Повне рішення складено 12 березня 2018 року

Cуддя С.В. Балац