РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26.02.2018 м. Київ Справа № 910/18587/16

За позовом: товариства з обмеженою відповідальністю "ПЕРША ПРИВАТНА БРОВАРНЯ "ДЛЯ ЛЮДЕЙ - ЯК ДЛЯ СЕБЕ!";

до відповідача-1: приватне акціонерне товариство "КАРЛСБЕРГ УКРАЇНА";

до відповідача-2: Міністерство економічного розвитку і торгівлі України;

про: визнання недійсним свідоцтва України на знак для товарів і послуг.

Суддя Балац С.В.

Секретар судового засідання Кучерява О.М.

Представники:

позивача: Петраш Ю.Л.;

відповідача-1: Шебанова С.С.;

відповідача-2: Гуньковська М.Д., Запорожець М.Д.

С У Т Ь С П О Р У:

Товариство з обмеженою відповідальністю "ПЕРША ПРИВАТНА БРОВАРНЯ "ДЛЯ ЛЮДЕЙ - ЯК ДЛЯ СЕБЕ!" (далі - позивач) звернулося до господарського суду міста Києва з позовом до публічного акціонерного товариства "КАРЛСБЕРГ УКРАЇНА" (далі - відповідач-1) та державної служби інтелектуальної власності (далі - відповідач-2) про

- визнання недійсним свідоцтва України на знак для товарів і послуг № 189828, видане державною службою інтелектуальної власності України;

- зобов'язання державної служби інтелектуальної власності України внести відомості про визнання свідоцтва України № 189828 від 26.08.2014 на знак для товарів і послуг недійсним повністю до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг та опублікувати відомості про це в офіційному бюлетені "Промислова власність".

Позовні вимоги обґрунтовані тим, що свідоцтво України № 189828 від 26.08.2014 на знак для товарів і послуг "РІЗДВЯНЕ" підлягає визнанню недійсним з підстав, передбачених ч. 3 ст. 6 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" (далі - Закон № 3689), оскільки не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати з знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім'я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 12.10.2016 (суддя Бондарчук В.В.) позовну заяву прийнято до розгляду та порушено провадження у справі № 910/18587/16. Розгляд справи призначено на 27.10.2016.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 27.10.2016 за заявою позивача вжито заходи до забезпечення позову шляхом заборони:

- відповідачу-1 передавати будь-якій особі (особам) право (права) інтелектуальної власності на знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 189828, видавати ліцензії (дозволи) на використання вказаного знака, а також припиняти дію свідоцтва України № 189828 на знак для товарів і послуг шляхом відмови від нього повністю або частково;

- відповідачу-2 вносити будь-які зміни до державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг та здійснювати офіційні публікації щодо свідоцтва України № 189828 на знак для товарів і послуг.

Відповідач-2 скориставшись правом, наданим ст. 59 Господарського процесуального кодексу України, надав до суду відзив, яким позов відхилив повністю з урахуванням того, що за результатами експертизи заявки m 200722621 на знак для товарів і послуг "РІЗДВЯНЕ" було встановлено, що заявлене позначення відповідає умовам надання правової охорони встановленими ст. 5 Закону № 3689, і на нього не поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони, встановлені ст. 6 Закону № 3689. На підставі висновку експертизи закладом експертизи державним підприємством "УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ" про відповідність заявленого позначення умовам надання правової охорони було прийняте рішення про реєстрацію знаку "РІЗДВЯНЕ" для товарів і послуг 32 та 35 класу МКТП і видане свідоцтво України № 189828.

Господарський суд м. Києва в порядку, передбаченому ст. 77 Господарського процесуального кодексу України, ухвалою від 27.10.2016 відклав розгляд даної справи на 07.11.2016.

Відповідач-1 скориставшись правом, наданим ст. 59 Господарського процесуального кодексу України, надав до суду відзив, яким позов відхилив повністю з урахуванням того, що при порівнянні знака позивача зі знаком відповідача-1 потрібно враховувати всі елементи, присутні у знаку відповідача-1. Знак позивача "РІЗДВЯНИЙ" за свідоцтвом № 106778 та комбінований знак відповідача-1 "РІЗДВЯНЕ" за свідоцтвом № 189828 мають суттєві візуальні відмінності. Враховуючи візуальні, фонетичні та семантичні відмінності між порівняними знаками, а також необхідність виробником розміщувати на етикетках своїх напоїв чітку та помітну для споживача інформацію про виробника, не існує жодної принципової ймовірності виникнення у споживача враження про належність знаків відповідача-1 та позивача одній особі, що виготовляє пиво та жодної принципової ймовірності сплутування цих знаків.

В судовому засіданні 07.11.2016 оголошено перерву до 12.12.2016.

До господарського суду надійшли письмові пояснення в яких надано відомості про добре відомі знаки в Україні в тому числі добре відомий знак "ЛЬВІВСЬКЕ", що належить відповідачу-1, а також копію рішення апеляційної палати, що свідчить про те, що через присутність у знаку відповідача-1 зображення відомого бренду "ЛЬВІВСЬКЕ" , будь-яке сплутування споживачем та введення його в оману неможливе.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 12.12.2016 у справі № 910/18587/16 за клопотанням позивача призначено комісійну судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручено судовим експертам науково-дослідного інституту інтелектуальної власності Національної академії правових наук України.

До господарського суду міста Києва 28.08.2017 надійшов лист науково-дослідного інституту інтелектуальної власності національної академії правових наук України від 22.08.2017 № 253, яким останній повернув до господарського суду міста Києва матеріали справи № 910/18587/16 з висновком проведеної комісійної судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності від 21.08.2017 № 1142.

Розпорядженням в.о. керівника апарату господарського суду міста Києва від 28.08.2017 № 05-23/2554 призначено повторний автоматичний розподіл даної справи у зв'язку із закінченням терміну повноважень у судді Бондарчук В.В.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 29.08.2017 справу № 910/18587/16 прийнято до провадження судді Балац С.В. та поновлено провадження у справі. Розгляд справи судом призначено на 25.09.2017.

Господарський суд, в порядку передбаченому ст. 77 господарського процесуального кодексу України, відклав розгляд даної справи на 01.11.2017. Вказаною ухвалою за клопотанням позивача суд здійснив заміну первісного відповідача-2 - державну службу інтелектуальної власності України на належного відповідача-2 - міністерство економічного розвитку і торгівлі України.

До господарського суду надійшли пояснення відповідача-1 на висновок експертів в яких вказано, що висновок є суперечливим, оскільки експерти дійшли до протилежних висновків при відповіді на перше питання. Висновок експерта Пертенко С.А. по першому питанню є необґрунтованим, оскільки у разі наявності більше одного словесного елемента у комбінованому знаку, словесний знак необхідно порівнювати із всією сукупністю словесних елементів комбінованих знаків. Експерт Петренко С.А. застосовує тільки один критерій - візуальний, при цьому не приділяючи уваги важливому критерію, як смисловий. Крім того, домінуючим елементом комбінованого знака відповідача-1 є "ЛЬВІВСЬКЕ РІЗДВЯНЕ", в якому головним є слово "ЛЬВІВСЬКЕ" - назва добре відомого українцям пива. Також експертами для відповіді на друге питання не було заявлено клопотання про витребування необхідних останнім документів, а третє питання взагалі було ставити недоцільно, оскільки висновок по такому питанню є очевидним та не потребує спеціальних знань.

Також представником відповідача-1 заявлено клопотання про виклик судових експертів в засідання суду та поставити останнім питання, які зазначені у вказаному клопотанні.

До господарського суду надійшов відзив відповідача-2 в якому останній вказує, що позивач в підтвердження схожості порівнювальних позначень здійснює порівняльний аналіз лише частини комбінованого знаку відповідача-1, в той час, як заявлені позначення розглядаються закладом експертизи лише в цілому, оскільки обсяг правової охорони надається зареєстрованому знаку в цілому.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 01.11.2017 відкладено розгляд справи на 22.11.17. та викликано в судове засідання судових експертів науково-дослідного інституту інтелектуальної власності національної академії правових наук України Петренка С.А. та Дорошенка О.Ф. для надання роз'яснень щодо висновку експертів №1142 від 21.08.2017.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 22.11.2017 відкладено розгляд справи на 13.12.17. та повторно викликано в судове засідання судових експертів науково-дослідного інституту інтелектуальної власності національної академії правових наук України Петренка С.А. та Дорошенка О.Ф. для надання роз'яснень щодо висновку експертів №1142 від 21.08.2017.

Представник позивача надав до суду письмові пояснення щодо висновку експертів в яких вказав про те, що висновок експерта Дорошенко О.Ф. по першому питанню не може бути прийнятий до уваги та містить суперечності, оскільки чітке визначення домінуючого елементу у складі спірного комбінованого позначення є вирішальним для результатів експертизи по її першому питанню. Крім того, жодний нормативно-правовий акт не містить визначення домінуючого елемента в комбінованому позначенні , виходячи з того, чи входить до нього інший знак, визнаний в Україні добре відомим. Лексична одиниця "РІЗДВЯНЕ" домінує над іншими словесними частинами комбінованого позначення, в тому числі і над словесним елементом "ЛЬВІВСЬКЕ".

В судовому засіданні 13.12.2017 оголошено перерву до 20.12.2017.

Судове засідання, призначене на 20.12.2017 не відбулося у зв'язку із набранням чинності нової редакції Господарського процесуального кодексу України (15.12.2017), відповідно до п. 9 перехідних положень якого визначено, що справи у судах першої та апеляційної інстанцій, провадження у яких порушено до набрання чинності цією редакцією Кодексу, розглядаються за правилами, що діють після набрання чинності цією редакцією Кодексу.

Враховуючи викладені обставини, суд дійшов висновку про те, що справа № 910/18587/16 має бути розглянута в порядку (за правилами) загального позовного провадження та підлягає призначенню до розгляду в підготовчому засіданні.

Ухвалою господарського суду м. Києва від 20.12.2017 підготовче засідання у справі № 910/18587/16 призначено на 24.01.2018.

До господарського суду надійшло клопотання представника відповідача-1 про призначення у справі повторної судової експертизи, враховуючи те, що попередній висновок комісійної експертизи є суперечливим.

В підготовчому судовому засіданні 24.01.2018 суд на місці ухвалив: закрити підготовче провадження та призначити справу до розгляду по суті на 26.02.2018. Крім того, у вказаному судовому засіданні судом відхилено клопотання представника відповідача-1 про призначення у справі повторної судової експертизи з мотивів відсутності підстав передбачених ст. 107 Господарського процесуального кодексу України.

До господарського суду надійшли відповіді позивача на відзиви в якій останній вказує на безпідставність тверджень відповідачів про те, що при порівнянні знаків в цілому слід брати до уваги наявність у складі комбінованого позначення кольорового тла, графічних та геральдичних зображень та символів, оскільки всі ці графічні елементи не визначені експертами, як домінуючий елемент у складі комбінованого знаку відповідача-1.

Судовий експерт Петренко С.А. подав до суду письмові відповіді на поставлені запитання, в яких, зокрема, вказано, що добре відомий знак входить до складу комбінованого знаку відповідача-1 не говорить про те, що він автоматично є домінуючим. З позиції композиційного розташування, розміру виконання домінуючим елементом комбінованого знаку відповідача-1 є не геральдичне зображення, розміщене у верхній частині комбінованого знаку, а словесне позначення "РІЗДВЯНЕ". Стикаючись з позначенням на товарі споживач в першу чергу сприймає його візуально і вже потім через візуалізацію сприймає його за семантичним змістом. Тому при визначенні домінуючого елементу комбінованого знаку відповідача-1 в першу чергу застосовувались візуальні критерії: наявність превалюючого просторового розташування елемента комбінованого позначення у площині зображення знака (геометричний розмір елемента, місце розташування елемента у площині знака), його переважний вплив на зорове та/або фонетичне сприйняття знака в цілому. Наявність знаку одного виробника у складі позначення поряд зі знаком іншого виробника ще ні про що не свідчить. Головне у даному випадку те, чи обізнаний споживач про умови використання спірного позначення одним та іншим виробником, тобто інформація, яка була відсутня в матеріалах справи. Крім того, заявляти клопотання про витребування доказів є правом а не обов'язком експерта.

Представник відповідача-1 звернувся до суду із запереченнями на відповідь на відзив в яких вказав про те, що експерт Петренко С.А. хибно визначив домінуючий елемент, що призвело до неправильного висновку. Комбінований знак відповідача-1 має високу розрізняльну здатність. За смисловим критерієм у знаку відповідача-1 домінуючим елементом є не "РІЗДВЯНЕ", а "ЛЬВІВСЬКЕ РІЗДВЯНЕ", оскільки саме добре відомий знак "ЛЬВІВСЬКЕ" дозволяє споживачеві визначити знак відповідача-1 серед інших та чітко ідентифікувати його саме із конкретним виробником, а слово "РІЗДВЯНЕ" на етикетці інтерпретувати, як різновид пива цього виробника.

Судовий експерт Дорошенко О.Ф. подав до суду письмові відповіді на поставлені запитання, в яких, зокрема, вказано, що порядок визначення домінуючих елементів позначень взагалі, як критерії об'єднання декількох елементів, не встановлено жодним нормативно-правовим актом. В деяких виданнях методичного характеру містяться рекомендації щодо цих питань, але визначення домінуючих елементів у будь-якому разі є прерогативою експерта, як носія спеціальних знань і ґрунтується на аналізі вірогідного сприйняття позначення споживачами відповідних товарів. Якби вирішення такого питання як "на визначення домінуючого елементу в комбінованому позначенні впливає та обставина, що до складу комбінованого позначення входить інший знак, що визначений в Україні загальновідомим" було регламентоване нормативними актами, потреба в проведенні судової експертизи не існувала б взагалі. Для споживача поєднання слів "ЛЬВІВСЬКЕ РІЗДВЯНЕ ПИВО" або, враховуючи, що етикетка застосовується виключно саме для товару "пиво", - "ЛЬВІВСЬКЕ РІЗДВЯНЕ" безумовно є словосполученням, що має цілком конкретний завершений зміст. Для пересічного споживача позначення "ЛЬВІВСЬКЕ РІЗДВЯНЕ" буде сприйматись через чіткий семантичний зв'язок з пивом, виробником якого є відповідач-1 (тут сказано навіть не про асоціації, а про прямий зв'язок). Як правило, експерт запитує додаткові матеріали, якщо відомості про їх існування містяться в матеріалах справи , а самі документи в ній відсутні. Тобто, вказівка в матеріалах справи на існування певних документів, що можуть мати значення для проведення дослідження, є підставою для направлення такого запиту до суду. В даній справі таких відомостей експертом не виявлено, тому запит не надсилався.

До господарського суду надійшла заява представника позивача про поновлення процесуального строку та приєднання доказів до матеріалів справи, а саме висновку судового експерта Жили Б.В.

Вказане клопотання судом відхилене враховуючи відсутність поважних причин для поновлення такого строку.

В судовому засіданні 26.02.2018 судом проголошено вступну та резолютивну частини рішення.

Заслухавши доводи повноважних представників сторін по суті спору та дослідивши наявні докази у матеріалах даної справи, господарський суд міста Києва,

В С Т А Н О В И В :

Позивачем зареєстровано право на використання знаку для товарів і послуг "РІЗДВЯНИЙ", про що видане свідоцтво України на знак для товарів і послуг № 106778, зареєстроване в державному реєстрі свідоцтв України на знаки для товарів і послуг 12.05.2009, яким надано правову охорону словесному сполученню "РІЗДВЯНИЙ" щодо товарів, визначених в класі 32 МКТП.

Відповідачем-1 зареєстровано право на використання комбінованого знаку для товарів і послуг "РІЗДВЯНЕ", про що видане свідоцтво України на знак для товарів і послуг № 189828, зареєстроване в державному реєстрі свідоцтв України на знаки для товарів і послуг 26.08.2014 (далі - оскаржуване свідоцтво).

Приписами ч. 1, 3 ст. 418 Цивільного кодексу України передбачено, що право інтелектуальної власності - це право особи на результат інтелектуальної, творчої діяльності або на інший об'єкт права інтелектуальної власності, визначений Цивільного кодексу України та іншим законом.

Право інтелектуальної власності є непорушним. Ніхто не може бути позбавлений права інтелектуальної власності чи обмежений у здійсненні, крім випадків, передбачених законом.

Відповідно до положень статті 420 Цивільного кодексу України до об'єктів права інтелектуальної власності, зокрема, належать торговельні марки (знаки для товарів і послуг).

Частиною 1 статті 492 Цивільного кодексу України передбачено, що торговельною маркою може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень, які придатні для вирізнення товарів (послуг), що виробляються (надаються) однією особою, від товарів (послуг), що виробляються (надаються) іншими особами. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, літери, цифри, зображувальні елементи, комбінації кольорів.

Положеннями частин 2, 3 ст. 5 Закону № 3689, зокрема, визначено, що об'єктом знака може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, у тому числі власні імена, літери, цифри, зображувальні елементи, кольори та комбінації кольорів, а також будь-яка комбінація таких позначень. Право власності на знак засвідчується свідоцтвом.

Пунктами 2, 3 частини 1 статті 424 Цивільного кодексу України передбачено, що майновими правами інтелектуальної власності є виключне право дозволяти використання об'єкта права інтелектуальної власності; виключне право перешкоджати неправомірному використанню об'єкта права інтелектуальної власності, в тому числі забороняти таке використання.

Частиною 4 статті 16 Закону № 3689 визначено, що використанням знака визнається:

нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов'язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення);

застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстровано;

застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет.

Знак визнається використаним, якщо його застосовано у формі зареєстрованого знака, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованого знака лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності знака.

Комбінований знак для товарів і послуг "РІЗДВЯНЕ" за оскаржуваним свідоцтвом активно використовується відповідачем-1 для комерційного позначення лімітованого темного сорту пива "РІЗДВЯНЕ", що активно просувається на ринку пива в Україні.

Правила складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва на знак для товарів і послуг, затверджених наказом держпатенту України від 28.07.1995 № 116, зареєстрованих у міністерстві юстиції України 02.08.1995 за № 276/812 (далі - Правила) визначають вимоги до заявки, встановлюють правила подання та процедуру розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг.

Позивач вказує, що:

- при проведенні відповідачем-2 експертизи заявки відповідача-1 № m 2012 19558 та виявленні схожих позначень не міг бути не помічений запис в державному реєстрі свідоцтв України на знаки для товарів і послуг про реєстрацію за позивачем знаку "РІЗДВЯНИЙ" за свідоцтвом № 106778;

- при визначенні ступеня схожості товарного знаку "РІЗДВЯНЕ" та "РІЗДВЯНИЙ", відповідач-2 повинен був врахувати, що до складу комбінованого знаку за оскаржуваним свідоцтвом входить словесний знак "РІЗДВЯНЕ", який займає центральне місце в даному товарному позначенні та за своєю звуковою (фонетичною), смисловою (сематичною) та візуальною схожістю є схожим із знаком для товарів і послуг "РІЗДВЯНИЙ" за свідоцтвом України № 106778 настільки, що їх можна сплутати;

- при визначенні однорідності товарів для яких заявлено товарний знак "РІЗДВЯНЕ", відповідачем-2 мало бути враховано, що останній заявлено відповідачем-1 стосовно товару - пиво, тобто товару, що входить в 3 клас МКТП, стосовно якого зареєстрований товарний знак "РІЗДВЯНИЙ" за свідоцтвом України № 106778.

Таким чином, позивач просить суд визнати недійсним оскаржуване свідоцтво, враховуючи те, що реєстрація за відповідачем-1 комбінованого знаку за оскаржуваним свідоцтвом здійснена з порушенням приписів ч. 3 ст. 6 Закону № 3689 та Правил, оскільки комбінований знак за оскаржуваним свідоцтвом є схожим до ступеня змішування із словесним торговим знаком "РІЗДВЯНИЙ" за належним позивачу свідоцтвом № 106778, що було достатньою підставою для відмови у наданні правової охорони, а сам факт реєстрації комбінованого знака "РІЗДВЯНЕ" свідчить про порушення прав позивача, приймаючи до уваги те, що позивач використовує знак "РІЗДВЯНИЙ" для маркування пива, тобто того самого товару для маркування якого зареєстроване оскаржуване свідоцтво.

Виходячи з викладених вище обставин та наявних у матеріалах даної справи доказів, суд дійшов висновку, що позов задоволенню не підлягає з урахуванням такого.

Відповідно до частини 1 статті 19 Закону № 3689 свідоцтво може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково, зокрема, у разі невідповідності зареєстрованого знака умовам надання правової охорони, видачі свідоцтва внаслідок подання заявки з порушенням прав інших осіб.

Приписами ч. 3 ст. 6 Закону № 3689 встановлено, що не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати, зокрема, з знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім'я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг.

Пунктом 4.3.2.1 Правил визначено, що згідно з пунктом 3 статті 6 Закону не реєструються як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати з а) знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім'я іншої особи щодо однорідних товарів і/або послуг.

Пунктом 4.3.2.4 Правил передбачено, що позначення вважається тотожним з іншим позначенням, якщо воно збігається з ним у всіх елементах, а схожим настільки, що його можна сплутати з іншим позначенням, - якщо воно асоціюється з ним в цілому, незважаючи на окрему різницю елементів.

Таким чином, враховуючи положення Правил, комбінований знак для товарів і послуг за оскаржуваним свідоцтвом має збігатися зі знаком за свідоцтвом позивача у всіх елементах, а також асоціюватися з ним в цілому.

Так належний позивачу знак за свідоцтвом України № 106778 та комбінований знак за оскаржуваним свідоцтвом мають смислові (семантичні) відмінності, а саме:

- комбінований знак за оскаржуваним свідоцтвом має чітке та однозначне смислове зназення - це лімітований святковий сорт темного пива "РІЗДВЯНЕ", що виробляється власником добре відомого в Україні знаку "ЛЬВІВСЬКЕ" (дата на яку знак став добре відомим в Україні - 01,01.2009, що підтверджується рішенням апеляційної палати відповідача-2) та продається ним виключно перед та після свята Різдва. Через присутність в комбінованому знаку відповідача-1 зображення відомого бренду "ЛЬВІВСЬКЕ", сплутування споживачем та введення його в оману не має місце;

- знак позивача за свідоцтвом України № 106778 є словом, а саме прикметником чоловічого роду, утвореним від слова "Різдво". Виходячи з переліку товарів, присутніх у свідоцтві позивача логічним є використання прикметника чоловічого роду "РІЗДВЯНИЙ" із іменниками чоловічого роду "квас", "сік" та "сироп";

- слово "РІЗДВЯНИЙ (не)(на)(ні)" є прикметником від "РІЗДА ХРИСТОВА", тобто великого християнського свята і уособлює в собі характеристику предмета та/або події, яка відноситься до часового проміжку цього свята.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 12.12.2016 у справі № 910/18587/16 призначено комісійну судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручено судовим експертам науково-дослідного інституту інтелектуальної власності національної академії правових наук України, на вирішення якої поставлені питання:

- чи є знак за оскаржуваним свідоцтвом схожим настільки, що його можна сплутати зі знаком "РІЗДВЯНИЙ" за свідоцтвом України № 106778, щодо товарів і послуг 32 класу МКТП ?

- чи є знак за оскаржуваним свідоцтвом таким, що може ввести споживачів в оману щодо особи, яка виробляє зареєстровані товари або надає послуги щодо товарів і послуг 32 класу МКТП за свідоцтвом України № 106778 на знак для товарів і послуг "РІЗДВЯНИЙ", а саме щодо позивача ?;

- чи є спорідненими товари 32 класу МКТП, для яких зареєстрований знак для товарів і послуг "РІЗДВЯНИЙ" за свідоцтвом України № 106778 з товарами 32 класу МКТП, для яких зареєстрований знак за оскаржуваним свідоцтвом, власником якого є відповідач-1 ?

Відповідно до висновку експерта:

1). Знак за оскаржуваним свідоцтвом є схожим настільки, що його можна сплутати зі знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України № 106778, щодо товарів 32 класу МКТП (експерт С.А. Петренко);

1). Знак за оскаржуваним свідоцтвом не є схожим настільки, що його можна сплутати зі знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України № 106778, щодо товарів 32 класу МКТП (експерт О.Ф. Дорошенко);

2). Враховуючи те, що сукупність відомостей, які містяться у наданих на дослідження матеріалах справи № 910/18587/16 не є достатніми для об'єктивного визначення ймовірності породження у свідомості споживача асоціації, пов'язаної з певним виробником, які насправді не відповідають дійсності, дати відповідь на питання 2 не вбачається можливим (експерт С.А. Петренко, експерт О.Ф. Дорошенко).

3). Товари 32 класу МКТП, для яких зареєстрований знак для товарів і послуг "РІЗДВЯНИЙ" за свідоцтвом України № 106778 є однорідними з товарами 32 класу МКТП, для яких зареєстрований знак для товарів і послуг за оскаржуваним свідоцтвом, власником якого є відповідач-1, окрім товарів, що не відносяться до категорії слабоалкогольних та алкогольних напоїв (експерт С.А. Петренко, експерт О.Ф. Дорошенко).

За висновками суду при проведенні судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності судовий експерт Петренко С.А. окремо досліджує наявність домінуючого елементу у зображувальній частині знака за оскаржуваним свідоцтвом та окремо у словесній, в свою чергу, питання візуального домінування елементів у комбінованому знаку повинно розглядатися в цілому без відокремлення зображувальних та словесних частин, оскільки при першому погляді споживач не здійснює детальний аналіз зображувальної частини окремо від словесної, а сприймає знак у сукупності всіх його елементів.

Експерт Петренко С.А. застосовує тільки один критерій - візуальний, при цьому не приділяючи уваги важливому критерію, як смисловий.

Враховуючи смислове навантаження всіх словесних елементів в комбінованому знаку за оскаржуваним свідоцтвом, словесний елемент "ЛЬВІВСЬКЕ" є також домінуючим тому, що знак такий знак визнано добре відомим в Україні щодо товару "пиво" у класі 32 МКТП. Крім того, у відповіді на перше питання експерт Петренко С.А. наводить висновок на цитаті ресурсу (9, с. 64-65) "якщо при порівнянні словесного елемента комбінованого позначення буде встановлена його тотожність чи схожість до ступеня змішування зі словесним товарним знаком", який не є нормативним документом і тому не може бути підставою для підсумкового висновку та стосується комбінованого позначення, що містить лише один словесний елемент, в той час, як комбінований знак за оскаржуваним свідоцтвом містить декілька словесних елементів, а домінуючий елемент складається з двох слів "ЛЬВІВСЬКЕ РІЗДВЯНЕ". Саме добре відомий знак "ЛЬВІВСЬКЕ" дозволяє споживачеві визначити знак відповідача-1 серед інших та чітко ідентифікувати його саме із конкретним виробником, а слово "РІЗДВЯНЕ" на етикетці інтерпретувати, як різновид пива цього виробника.

Відповідно до ч. 4 ст. 5 Закону № 3689 обсяг правової охорони, що надається, визначається зображенням знака та переліком товарів і послуг, внесеними до Реєстру, і засвідчується свідоцтвом з наведеними у ньому копією внесеного до Реєстру зображення знака та переліком товарів і послуг.

Позивач в підтвердження схожості порівнювальних позначень здійснює порівняльний аналіз лише частини комбінованого знаку за оскаржуваним свідоцтвом, в той час, як заявлені позначення розглядаються закладом експертизи лише в цілому, оскільки обсяг правової охорони надається зареєстрованому знаку в цілому.

Так, за результатами експертизи заявки m 200722621 на знак для товарів і послуг "РІЗДВЯНЕ" було встановлено, що заявлене позначення відповідає умовам надання правової охорони встановленими ст. 5 Закону № 3689, і на нього не поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони, встановлені ст. 6 Закону № 3689. На підставі висновку експертизи закладом експертизи державним підприємством "УКРАЇНСЬКИЙ ІНМТИТУТ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ" про відповідність заявленого позначення умовам надання правової охорони було прийняте рішення про реєстрацію знаку "РІЗДВЯНЕ" для товарів і послуг 32 та 35 класу МКТП і видане свідоцтво України № 189828.

Підсумовуючи викладені обставини та наявні в матеріалах справи докази суд дійшов висновку про те, що позовна вимога про визнання недійсним оскаржуваного свідоцтва задоволенню не підлягає, оскільки зібрані позивачем докази в обґрунтування такої позовної вимоги в сукупності не свідчать про порушення відповідачем-1 прав позивача при використанні останнім словесного торгового знаку "РІЗДВЯНИЙ" за належним позивачу свідоцтвом № 106778 при маркуванні пива.

Позовна вимога про зобов'язання відповідача-2 внести відомості про визнання оскаржуваного свідоцтва недійсним повністю до державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг та опублікувати відомості про це в офіційному бюлетені "Промислова власність" задоволенню не підлягає, оскільки є похідною від позовної вимоги про визнання такого свідоцтва недійсним в задоволенні якої судом відмовлено.

Приписами частини 1 статті 74 Господарського процесуального кодексу України встановлено, що кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень.

Враховуючи те, що позовні вимоги задоволенню не підлягають, суд керуючись п. 2 ч. 4 ст. 129 Господарського процесуального кодексу України, покладає судові витрати на позивача.

Керуючись ст.ст. 74, 76, 77, 78, 79, 86, 123, 129, 233, 236, 238, 240, 241 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд міста Києва,

В И Р І Ш И В :

1. У задоволенні позову відмовити повністю.

2. Скасувати заходи забезпечення позову вжиті ухвалою від 27.10.2016.

Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Рішення господарського суду може бути оскаржено в порядку та строки встановлені ст.ст. 254, 256, 257 Господарського процесуального кодексу України.

Повне рішення складено 12 березня 2018 року

Cуддя С.В. Балац