УХВАЛА

12.03.2018Справа № 910/21656/17

За позовом Дочірнього підприємства "Кондитерська корпорація "Рошен"

до 1) Публічного акціонерного товариства "КИЇВХЛІБ"

2) Міністерства економічного розвитку і торгівлі України

про визнання недійсним патенту України № 33762 та зобов'язання вчинити дії

Суддя О.В. Гумега

секретар судового засідання

Я.І. Репа

Представники:

від позивача: Лучка І.Ю., Сорока О.О. та Шум О.М. за довіреністю б/н від 07.06.2017

від відповідача-1: Оганесян А.Г. - адвокат за договором № 18102017 від 18.10.2017

від відповідача-2: Романенко Ю.О. за довіреністю № 2434-03/301 від 09.08.2017

Потоцький М.Ю. за довіреністю № 2434-03/361 від 06.06.2017

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Дочірнє підприємство "Кондитерська корпорація "Рошен" (позивач) звернулося до Господарського суду міста Києва з позовом до Публічного акціонерного товариства "КИЇВХЛІБ" (відповідач-1) та до Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (відповідач-2) про визнання недійсним повністю патенту України № 33762 від 25.01.2017 на промисловий зразок та зобов'язання Міністерства економічного розвитку і торгівлі України внести до Державного реєстру патентів України на промислові зразки відомості щодо визнання недійсним повністю патенту України № 33762 від 25.01.2017 на промисловий зразок та здійснити відповідну публікацію в офіційному бюлетені "Промислова власність".

Позовні вимоги Дочірнього підприємства "Кондитерська корпорація "Рошен" обгрунтовані тим, що патент України № 33762 на промисловий зразок було видано за заявкою № з201601164 від 07.07.2016 з порушенням прав позивача на знак за свідоцтвом України №78911 та добре відомий в Україні знак "ЗОЛОТИЙ КЛЮЧИК", що згідно з п.п. в) п.1 ст.25 Закону України "Про охорону прав на промислові зразки" є підставою для визнання спірного патенту недійсним повністю.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 06.12.2017 порушено провадження у справі № 910/21656/17 та призначено розгляд справи на 29.01.2018 об 11:00 год.

14.12.2017 через відділ діловодства суду від представника позивача надійшла заява про забезпечення позову (далі - заява про забезпечення позову).

15.12.2017 набула чинності нова редакція Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України), відповідно до пункту 9 частини 1 Перехідних положень якого справи у судах першої та апеляційної інстанції, провадження у яких порушено до набрання чинності цією редакцією Кодексу, розглядаються за правилами, що діють після набрання чинності цією редакцією Кодексу.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 26.12.2017 постановлено здійснювати розгляд справи № 910/21656/17 у порядку загального позовного провадження, призначено підготовче засідання у справі на 29.01.2018 об 11:00 год., учасники справи викликані у підготовче засідання, їх явку визнано обов'язковою.

17.01.2018 через відділ діловодства суду від представника відповідача-1 надійшов відзив на позов, відповідно до якого відповідач-1 просив суд відмовити позивачу в задоволенні позову.

26.01.2018 через відділ діловодства суду від представника позивача надійшла відповідь на відзив відповідача-1, відповідно до якої позивач надав письмові пояснення щодо прояву недобросовісної конкуренції з боку відповідача-1, щодо незаконності рішення Апеляційної палати ДСІВ, щодо посилання відповідача-1 на заявку № m201614267, щодо підстав визнання недійсним патетну України № 33762 на промисловий зразок, щодо результатів соціологічних опитувань, щодо висновку спеціаліста, на який посилається відповідач-1, щодо права попереднього користувача, щодо позивача та використання знаку "Золотий ключик".

У підготовче засідання, призначене на 29.01.2018, з'явились представники позивача, відповідача-1 та відповідача-2.

Представники позивача в попередньому засіданні 29.01.2018 подали клопотання на виконання вимог ухвали суду від 06.12.2017, відповідно до якого просили суд залучити до матеріалів справи заяву про відсутність аналогічного спору та докази на підтвердження направлення копій клопотання на адреси відповідачів. Клопотання судом задоволене та залучене до матеріалів справи.

В попередньому засіданні, призначеному на 29.01.2018, представник відповідача-1 подав клопотання про призначення судової експертизи, відповідно до якого просив суд призначити у справі № 910/21656/17 комісійну судову експертизу, проведення якої доручити Науково-дослідному інституту інтелектуальної власності Національної академії наук України. Вказаним клопотанням відповідач-1 також запропонував суду перелік питань, роз'яснення яких, на його думку, потребують висновку експерту. Клопотання відповідача-1 залучене судом до матеріалів справи та буде розглянуте в наступному судовому засіданні.

Представники позивача в попередньому засіданні 29.01.2018 подали заперечення на клопотання про призначення судової експертизи, відповідно до якого просили суд відмовити відповідачу-1 в задоволенні клопотання про призначення у справі № 910/21656/17 комісійної судової експертизи.

Відповідно до ч. 1 ст. 183 ГПК України підготовче засідання проводиться за правилами, передбаченими статтями 196 - 205 цього Кодексу, з урахуванням особливостей підготовчого засідання, встановлених главою 3 ГПК України.

У підготовчому засіданні суд розпочав вчинення дій, визначених частиною другою статті 182 ГПК України, необхідних для забезпечення правильного і своєчасного розгляду справи по суті.

Представники позивача та відповідачів в судовому засіданні, призначеному на 29.01.2018 повідомили суд про необхідність подання ними додаткових доказів у справі.

Відповідно до ч. 3 ст. 177 ГПК України підготовче провадження має бути проведене протягом шістдесяти днів з дня відкриття провадження у справі. У виняткових випадках для належної підготовки справи для розгляду по суті цей строк може бути продовжений не більше ніж на тридцять днів за клопотанням однієї із сторін або з ініціативи суду.

Згідно ч. 2 ст. 183 ГПК України суд відкладає підготовче засідання в межах визначеного цим Кодексом строку підготовчого провадження у випадках, зокрема, коли питання, визначені частиною другою статті 182 цього Кодексу, не можуть бути розглянуті у даному підготовчому засіданні.

Згідно з ч. 7 ст. 183 ГПК України у разі відкладення підготовчого засідання підготовче засідання продовжується зі стадії, на якій засідання було відкладене.

Про відкладення розгляду справи постановляється ухвала (ч. 8 ч. 202 ГПК України).

У підготовчому засіданні, призначеному на 29.01.2018, після виходу з нарадчої кімнати суд оголосив вступну та резолютивну частини ухвали про відкладення підготовчого засідання у справі № 910/21656/17.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 29.01.2018 відкладено підготовче засідання у справі № 910/21656/17 на 14.02.2018 о 15:40 год.

02.02.2018 через відділ діловодства суду від представника відповідача-1 надійшли додаткові пояснення до клопотання про призначення судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності у справі № 910/21656/17 від 29.01.2018, якими відповідач-1 надав додаткові обґрунтування щодо необхідності призначення у справі комісійної судової експертизи, підтримав раніше подане клопотання про призначення такої експертизи та перелік питань на експертизу, проведення якої просив доручити Науково-дослідному інституту інтелектуальної власності Національної академії наук України, оскільки, на його думку, висновок № 122 від 23.01.2017 у справі № 910/21656/17, поданий позивачем в якості додатків до відповіді на відзив від 29.01.2018, є невірним, з огляду на його необ'єктивність.

06.02.2018 через відділ діловодства суду від представника відповідача-1 надійшли заперечення на відповідь позивача на відзив відповідача. Відповідно до поданих заперечень, відповідач-1 заперечував щодо прояву «недобросовісної конкуренції» з боку відповідача-1, наполягав на незаконності рішення Апеляційної палати ДСІВ, надав пояснення щодо результатів соціологічних досліджень, опитувань АМКУ, дослідження соціополісу та висновків експертів.

07.02.2018 через відділ діловодства суду від представника відповідача-1 надійшло клопотання про залучення доказів, яким відповідач-1 просив залучити до матеріалів справи результати соціологічного дослідження у формі опитування, проведеного компанією RATE1 (ТОВ «Перша рейтингова система», код 35634799) з 08.09.2017-15.09.2017 разом з доданими до нього документами.

09.02.2018 через відділ діловодства суду від представника позивача надійшло клопотання про долучення доказу, яким позивача просив долучити до матеріалів справи висновок експерта № 2/208 від 07.02.2018 у справі № 910/21656/18 за результатами проведення експертизи у сфері інтелектуальної власності, а також врахувати даний висновок при розгляді справи.

12.02.2018 через відділ діловодства суду від представника позивача надійшли заперечення на додаткові пояснення до клопотання про призначення судової експертизи, відповідно до яких позивач просив суд відмовити у задоволенні клопотання про призначення судової експертизи у справі № 910/21656/17.

12.02.2018 через відділ діловодства суду від представника позивача надійшло клопотання про відшкодування судових витрат, відповідно до якого позивач просив суд, у разі винесення рішення у справі № 910/21656/17 на користь Дочірнього підприємства "Кондитерська корпорація "Рошен", стягнути з Публічного акціонерного товариства "КИЇВХЛІБ" на користь Дочірнього підприємства "Кондитерська корпорація "Рошен" судові витрати у розмірі 153 788,00 грн.

14.02.2018 через відділ діловодства суду від представника відповідача-1 надійшло клопотання про надання додаткового строку для подання доказів та відкладення підготовчого засідання, відповідно до якого відповідач-1 просив суд надати додатковий строк для подання результатів соціологічного дослідження та відкласти розгляд даної справи.

14.02.2018 через відділ діловодства суду від представника відповідача-1 надійшло клопотання про залучення до участі у справі третіх осіб. Зазначеним клопотанням представник відповідача-1 просив залучити до участі у розгляді даної справи Товариство з обмежно відповідальністю «Київський БКК», в якості третьої особи без самосійних вимог на стороні відповідача-1 та Амо Кепітал Патнерз ЛТД (Amo Capital Partners LTD), в якості третьої особи без самосійних вимог на стороні відповідача-1.

У підготовче засідання, призначене на 14.02.2018, з'явились представники позивача, відповідача-1 та відповідача-2.

Відповідно до ч. 1 ст. 183 ГПК України підготовче засідання проводиться за правилами, передбаченими статтями 196 - 205 цього Кодексу, з урахуванням особливостей підготовчого засідання, встановлених главою 3 ГПК України.

У підготовчому засіданні, призначеному на 14.02.2018, суд продовжив вчинення дій, визначених частиною другою статті 182 ГПК України, необхідних для забезпечення правильного і своєчасного розгляду справи по суті.

У підготовчому засіданні, призначеному на 14.02.2018, судом розглянуто та відхилено клопотання відповідача-1 про залучення до участі у справі третіх осіб.

У підготовчому засіданні 14.02.2018 клопотання відповідача-1 про надання додаткового строку для подання доказів та відкладення підготовчого засідання залучене судом до матеріалів справи.

У підготовчому засіданні, призначеному на 14.02.2018, заслухавши пояснення учасників справи та дослідивши матеріали справи, суд дійшов висновку про необхідність призначення у справі експертизи, відповідно до положень ст. 99 ГПК України.

Відповідно до ч. 3 ст. 177 ГПК України підготовче провадження має бути проведене протягом шістдесяти днів з дня відкриття провадження у справі. У виняткових випадках для належної підготовки справи для розгляду по суті цей строк може бути продовжений не більше ніж на тридцять днів за клопотанням однієї із сторін або з ініціативи суду.

Згідно ч. 2 ст. 183 ГПК України суд відкладає підготовче засідання в межах визначеного цим Кодексом строку підготовчого провадження у випадках, зокрема, коли питання, визначені частиною другою статті 182 цього Кодексу, не можуть бути розглянуті у даному підготовчому засіданні.

Згідно з ч. 7 ст. 183 ГПК України у разі відкладення підготовчого засідання підготовче засідання продовжується зі стадії, на якій засідання було відкладене.

Про відкладення розгляду справи постановляється ухвала (ч. 8 ч. 202 ГПК України).

У підготовчому засіданні, призначеному на 14.02.2018, після виходу з нарадчої кімнати суд оголосив вступну та резолютивну частини ухвали про продовження строку підготовчого провадження відкладення підготовчого засідання у справі № 910/21656/17.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 14.02.2018 продовжено строк підготовчого провадження за ініціативою суду на тридцять днів та відкладено підготовче засідання у справі на 12.03.2018 о 09:10 год.

05.03.2018 через відділ діловодства суду від представника позивача надійшло клопотання про ознайомлення з матеріалами справи. Клопотання судом задоволене.

06.03.2018 через відділ діловодства суду від представника відповідача-1 надійшло клопотання про залучення доказів, відповідно до якого відповідач-1 просив суд залучити до матеріалів справи письмовий доказ - Аналітичний звіт за результатами масового опитування "Сприйняття серед споживачів позначення "Київський торт", їхня можливість визначити виробників на упаковках торту "Київський" і "Київський торт" та оцінка споживачами можливості сплутати ці дві упаковки".

06.03.2018 через відділ діловодства суду від представника відповідача-1 надійшла заява про виконання вимог ухвали суду від 14.02.2018, відповідно до якої відповідач-1 надав суду перелік питань, роз'яснення яких, на його думку, потребують висновку експерта, а також надав суду перелік експертних установ, яким, на його думку, за доцільне призначити проведення експертизи у справі.

06.03.2018 через відділ діловодства суду від представника позивача надійшло клопотання на виконання вимог ухвали суду від 14.02.2018, відповідно до якого позивач звернув увагу суду на недоцільність призначення у справі судової експертизи. Зазначеним клопотанням позивач також надав суду перелік питань, роз'яснення яких, на його думку, потребують висновку експерта.

12.03.2018 через відділ діловодства суду від представника позивача надійшли додаткові письмові пояснення щодо окремого питання, а саме щодо належності, допустимості та достовірності звітів за результатами проведених соціологічних досліджень.

У підготовче засідання, призначене на 12.03.2018, з'явились представники позивача, відповідача-1 та відповідача-2.

Відповідно до ч. 1 ст. 183 ГПК України підготовче засідання проводиться за правилами, передбаченими статтями 196 - 205 цього Кодексу, з урахуванням особливостей підготовчого засідання, встановлених главою 3 ГПК України.

У підготовчому засіданні, призначеному на 12.03.2018, суд продовжив вчинення дій, визначених частиною другою статті 182 ГПК України, необхідних для забезпечення правильного і своєчасного розгляду справи по суті.

Статтею 177 ГПК України визначено завдання та строк підготовчого провадження.

У підготовчому засіданні суд, зокрема, вирішує питання про призначення експертизи (ст. 182 ГПК України).

Відповідно до ст. 62 ГПК України, учасником судового процесу, крім учасників справи та їх представників, є, зокрема, експерт.

Статтею 69 ГПК України встановлено, що експертом може бути особа, яка володіє спеціальними знаннями, необхідними для з'ясування відповідних обставин справи.

Експерт може призначатися судом або залучатися учасником справи.

Експерт зобов'язаний надати обґрунтований та об'єктивний письмовий висновок на поставлені йому питання.

Експерт не має права передоручати проведення експертизи іншій особі.

Експерт має право на оплату виконаної роботи та на компенсацію витрат, пов'язаних з проведенням експертизи і викликом до суду.

Призначений судом експерт може відмовитися від надання висновку, якщо надані на його запит матеріали недостатні для виконання покладених на нього обов'язків. Заява про відмову повинна бути вмотивованою.

В статті 69 ГПК України визначені також права експерта. Вимоги до висновку експерта зазначені в ст. 98 ГПК України.

Відповідно до ст. 99 ГПК України суд за клопотанням учасника справи або з власної ініціативи призначає експертизу у справі за сукупності таких умов:

1) для з'ясування обставин, що мають значення для справи, необхідні спеціальні знання у сфері іншій, ніж право, без яких встановити відповідні обставини неможливо;

2) жодною стороною не наданий висновок експерта з цих самих питань або висновки експертів, надані сторонами, викликають обґрунтовані сумніви щодо їх правильності, або за клопотанням учасника справи, мотивованим неможливістю надати експертний висновок у строки, встановлені для подання доказів, з причин, визнаних судом поважними, зокрема через неможливість отримання необхідних для проведення експертизи матеріалів.

У разі необхідності суд може призначити декілька експертиз, додаткову чи повторну експертизу.

При призначенні експертизи судом експерт або експертна установа обирається сторонами за взаємною згодою, а якщо такої згоди не досягнуто у встановлений судом строк, експерта чи експертну установу визначає суд. З урахуванням обставин справи суд має право визначити експерта чи експертну установу самостійно. У разі необхідності може бути призначено декілька експертів для підготовки одного висновку (комісійна або комплексна експертиза).

Питання, з яких має бути проведена експертиза, що призначається судом, визначаються судом.

Учасники справи мають право запропонувати суду питання, роз'яснення яких, на їхню думку, потребує висновку експерта. У разі відхилення або зміни питань, запропонованих учасниками справи, суд зобов'язаний мотивувати таке відхилення або зміну.

Питання, які ставляться експерту, і його висновок з них не можуть виходити за межі спеціальних знань експерта.

Призначений судом експерт невідкладно повинен повідомити суд про неможливість проведення ним експертизи через відсутність у нього необхідних знань або без залучення інших експертів.

Про призначення експертизи суд постановляє ухвалу (ст. 100 ГПК України) та надає експерту матеріали необхідні для проведення експертизи (ст. 102 ГПК України).

У разі якщо суд призначив проведення експертизи експертній установі, керівник такої установи доручає проведення експертизи одному або декільком експертам. Ці експерти надають висновок від свого імені і несуть за нього особисту відповідальність (ст. 103 ГПК України).

Відповідно до ст. 105 ГПК України комісійна експертиза проводиться не менш як двома експертами одного напряму спеціальних знань.

Відповідно до ст. 123 ГПК України судові витрати складаються з судового збору та витрат, пов'язаних з розглядом справи, зокрема витрати пов'язані із залученням експертів та проведенням експертизи.

Відповідно до ч. 4 ст. 124 ГПК України, суд може попередньо визначити суму судових витрат (крім витрат на професійну правничу допомогу), пов'язаних з розглядом справи або певною процесуальною дією. Така попередньо визначена судом сума не обмежує суд при остаточному визначенні суми судових витрат, які підлягають розподілу між сторонами за результатами розгляду справи.

Відповідно до ч. 2, ч. 3 ст. 125 ГПК України, суд може зобов'язати учасника справи, який заявив клопотання про виклик свідка, призначення експертизи, залучення спеціаліста, перекладача, забезпечення, витребування або огляд доказів за їх місцезнаходженням, попередньо (авансом) оплатити витрати, пов'язані з відповідною процесуальною дією.

У разі невнесення у визначений судом строк коштів для забезпечення судових витрат або несплати у визначений судом строк відповідних сум авансом суд вправі відхилити клопотання про виклик свідка, призначення експертизи, залучення спеціаліста, перекладача, забезпечення, витребування або огляд доказів та ухвалити рішення на підставі інших поданих учасниками справи доказів або скасувати раніше постановлену ухвалу про виклик свідка, призначення експертизи, залучення спеціаліста, перекладача, забезпечення, витребування доказів або огляд доказів за їх місцезнаходженням.

Ст. 127 ГПК України встановлено, що експерт отримує винагороду за виконану роботу, пов'язану із справою, якщо це не входить до його службових обов'язків.

Відповідно до положень ст. 228 ГПК України, суд може за заявою учасника справи, а також з власної ініціативи зупинити провадження у справі у випадку призначення судом експертизи на час проведення експертизи (ст.. 229 ГПК України).

У підготовчому засіданні, призначеному на 12.03.2018, після виходу з нарадчої кімнати, суд оголосив вступну та резолютивну частини ухвали про призначення комісійної експертизи та зупинення провадження у справі.

Керуючись ст.ст. 62, 69, 98, 99, 100, 102, 103, 105, 123, 124, 125, 127, 177, 182, 183, 185, 228, 229, 234, 235 ГПК України, суд

УХВАЛИВ:

1. Призначити комісійну (у складі не менш як два експерта одного напряму спеціальних знань) експертизу об'єктів інтелектуальної власності у справі № 910/21656/17, проведення якої доручити Науково-дослідному центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності (01133, м. Київ, бульвар Лесі Українки, буд. 26, оф. 501).

2. На вирішення експертів поставити такі питання:

Чи містяться позначення схожі настільки, що їх можна сплутати зі знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України № 78911 та добре відомим в Україні знаком "ЗОЛОТИЙ КЛЮЧИК", визнаним добре відомим Рішенням Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України від 28.04.2017 у складі промислового зразка "Упакування для торту "Казковий ключик" за патентом України № 33762?

Чи містяться у складі промислового зразка "Упакування для торту "Казковий ключик" за патентом України на промисловий зразок №33762 позначення, що внаслідок їх використання можуть ввести в оману споживачів щодо особи, яка виробляє товари 30 класу МКТП "торти", а саме Дочірнього підприємства "Кондитерська корпорація "Рошен"?

3. Попередити експертів про кримінальну відповідальність за статтями 384 та 385 Кримінального кодексу України, за завідомо неправдивий висновок та за відмову без поважних причин від виконання покладених на них обов'язків, надіслати їм копію ухвали.

4. Ухвалу та матеріали справи № 910/21656/17, що надаються для дослідження, надіслати Науково-дослідному центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності (01133, м. Київ, бульвар Лесі Українки, буд. 26, оф. 501).

5. Зобов'язати позивача попередньо (авансом) оплатити витрати, пов'язані з проведенням експертизи відповідно до виставленого рахунку, докази чого невідкладно надати суду.

6. Зобов'язати експертів після проведення дослідження та підготовки письмового висновку направити належним чином засвідчені копії висновку учасникам справи, а також провести експертизу у строки, передбачені підпунктом 1.13 пункту 1 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень. У разі необхідності дослідження великої кількості документів та у разі складності призначеної експертизи, дозволено проведення експертизи у більш тривалий термін відповідно до чинного законодавства.

7. Провадження у справі № 910/21656/17 зупинити на час проведення експертизи у справі № 910/21656/17.

Повна ухвала підписана 13.03.2018.

Ухвала набирає законної сили в порядку, передбаченому ст. 235 ГПК України.

Ухвала може бути оскаржена у порядку та строки, визначені статтями 256, 257 та підпунктом 17.5 пункту 17 розділу ХІ "Перехідні положення" Господарського процесуального кодексу України.

Суддя О.В. Гумега