КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"13" березня 2018 р. Справа№ 910/13277/17

Київський апеляційний господарський суд у складі колегії суддів:

головуючого: Верховця А.А.

суддів: Остапенка О.М.

Сотнікова С.В.

секретар судового засідання - Майданевич Г.Г.,

за участю представників:

від позивача (апелянта): не з'явився

від відповідача: не з'явився

розглянувши матеріали апеляційної скарги товариства з обмеженою відповідальністю "Інвестмент Проперті Протектед"

на рішення господарського суду міста Києва від 10.10.2017 року

у справі № 910/13277/17 (суддя Якименко М.М.)

за позовом товариства з обмеженою відповідальністю "Інвестмент Проперті Протектед"

до І.М.Брокер де Асигураре Реасигураре "НОВА АССИСТАНС "С.Р.Л. (I.M.Broker de Asigurare Reasigurare"NOVA ASSISTANCE"S.R.L)

про припинення порушення прав на зареєстрований знак для товарів і послуг,

ВСТАНОВИВ:

Товариство з обмеженою відповідальністю "Інвестмент Проперті Протектед" звернулось до господарського суду міста Києва із позовом до І.М.Брокер де Асигураре Реасигураре "НОВА АССИСТАНС "С.Р.Л. (I.M.Broker de Asigurare Reasigurare"NOVA ASSISTANCE"S.R.L) про припинення порушення прав на зареєстрований знак для товарів і послуг.

Рішенням господарського суду міста Києва від 10.10.2017 року у справі №910/13277/17 в задоволенні позовних вимог відмовлено повністю.

Не погоджуючись з зазначеним судовим рішенням, товариство з обмеженою відповідальністю "Інвестмент Проперті Протектед" звернулось до Київського апеляційного господарського суду з апеляційною скаргою, в якій просило скасувати рішення Господарського суду міста Києва від 10.10.2017 року повністю та прийняти нове рішення, яким задовольнити позовні вимоги повністю.

Обґрунтовуючи подану апеляційну скаргу скаржник зазначає, що оскаржуване рішення місцевого господарського суду прийнято при неповному з'ясуванні обставин, що мають значення для справи та з порушенням норм матеріального і процесуального права.

Ухвалою Київського апеляційного господарського суду від 06.12.2017 року (в складі: головуючий суддя Сотніков С.В., судді: Остапенко О.М., Пантелієнко В.О.) апеляційну скаргу товариства з обмеженою відповідальністю "Інвестмент Проперті Протектед" повернуто скаржнику на підставі п. 2 ч. 1 ст. 97 ГПК України.

20.12.2017 року (згідно поштового штемпелю на конверті) товариство з обмеженою відповідальністю "Інвестмент Проперті Протектед" вдруге звернулося до Київського апеляційного господарського суду з апеляційною скаргою. Одночасно, скаржник порушив клопотання про поновлення строку на апеляційне оскарження, яке обґрунтоване тим, що повний текст оскаржуваного рішення отримано останнім лише 20.11.2017 року.

Відповідно до протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 16.01.2018 року вищезазначену апеляційну скаргу у справі №910/13277/17 передано на розгляд колегії суддів у складі: головуючий суддя - Верховець А.А., судді: Пантелієнко В.О., Остапенко О.М.

Ухвалою Київського апеляційного господарського суду від 18.01.2018 року відкрито апеляційне провадження за апеляційною скаргою товариства з обмеженою відповідальністю "Інвестмент Проперті Протектед" на рішення Господарського суду міста Києва від 10.10.2017 року у справі № 910/13277/17 та призначено її до розгляду на 06.02.2018 року.

Відповідно до протоколу повторного автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 05.02.2018 року, здійсненому у зв'язку з перебування з 05.02.2018 року по 09.02.2018 року у відпустці судді Пантелієнка В.О., який не є головуючим суддею (суддею-доповідачем), для розгляду апеляційної скарги товариства з обмеженою відповідальністю "Інвестмент Проперті Протектед" у справі № 910/13277/17 сформовано колегію суддів у складі головуючого судді - Верховця А.А., суддів: Остапенка О.М., Сотнікова С.В.

Ухвалою Київського апеляційного господарського суду від 06.02.2018 року вищезазначену апеляційну скаргу прийнято до провадження у визначеному складі колегії суддів.

Представник відповідача в судове засідання апеляційної інстанції призначене на 06.02.2018 року не з'явився, причини неявки суду не повідомив, клопотань про відкладення розгляду справи не находило.

Присутній у судовому засіданні 06.02.2018 року представник апелянта надав суду для долучення до матеріалів справи докази щодо місцезнаходження в Україні представництва І.М.Брокер де Асигураре Реасигураре "НОВА АССИСТАНС "С.Р.Л. (I.M.Broker de Asigurare Reasigurare"NOVA ASSISTANCE"S.R.L) та не заперечував проти відкладення розгляду апеляційної скарги у зв'язку з неявкою представника відповідача.

Ухвалою Київського апеляційного господарського суду від 06.02.2018 року розгляд справи було відкладено на 13.03.2018 року.

Колегією суддів встановлено, що в судове засідання апеляційної інстанції призначене на 13.03.2018 року представники сторін не з'явилися, причини неявки суду не повідомили, хоча про розгляд справи повідомлені належним чином. За таких обставин, колегія суддів вважає за можливе розглянути апеляційну скаргу за відсутності цих учасників та їх представників.

Відповідно до п. 12, ст. 270 Господарського процесуального кодексу України (у редакції Закону № 2147-VIII від 03.10.2017 року) неявка сторін або інших учасників справи, належним чином повідомлених про дату, час і місце розгляду справи, не перешкоджає розгляду справи.

Обговоривши доводи апеляційної скарги, дослідивши матеріали справи та перевіривши правильність застосування господарським судом при прийнятті оскарженого рішення норм матеріального і процесуального права, колегія суддів вважає, що апеляційна скарга не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Приписами пп. 9 п. 1 розділу ХІ «Перехідні положення» Господарського процесуального кодексу України встановлено, що справи у судах першої та апеляційної інстанцій, провадження у яких порушено до набрання чинності цією редакцією Кодексу, розглядаються за правилами, що діють після набрання чинності цією редакцією Кодексу.

Відповідно до ст. 269 Господарського процесуального кодексу України, суд апеляційної інстанції переглядає справу за наявними у ній і додатково поданими доказами та перевіряє законність і обґрунтованість рішення суду першої інстанції в межах доводів та вимог апеляційної скарги. Суд апеляційної інстанції не обмежений доводами та вимогами апеляційної скарги, якщо під час розгляду справи буде встановлено порушення норм процесуального права, які є обов'язковою підставою для скасування рішення, або неправильне застосування норм матеріального права.

Як вбачається з матеріалів справи, товариство з обмеженою відповідальністю "Інвестмент Проперті Протектед" звернулось до господарського суду міста Києва з позовом до І.М.Брокер де Асигураре Реасигураре "НОВА АССИСТАНС "С.Р.Л. (I.M.Broker de Asigurare Reasigurare"NOVA ASSISTANCE"S.R.L) про припинення порушення прав на зареєстрований знак для товарів і послуг.

Обґрунтовуючи заявлені позовні вимоги позивач зазначав, що він є власником знака для товарів і послуг "NOVA ASSISTANCE" за свідоцтвом України № 206419 від 21.07.2014 року та знака для товарів і послуг "НОВА АССИСТАНС" за свідоцтвом України №206418 від 21.07.2014 року, а відповідач незаконно використовує зазначені знаки позивача в мережі Інтернет, фірмовому найменуванні, діловій документації та у рекламі, а відтак, просив місцевий господарський суд заборонити І.М. Брокер де Асигураре Реасигураре "НОВА АССИСТАНС" C.P.Л. (І.М. Broker de Asigurare Reasigurare "NOVA ASSISTANCE" S.R.L.) використовувати позначення "NOVA ASSISTANCE" та позначення "НОВА АССИСТАНС" у друкованих виданнях, рекламі, мережі Інтернет, на етикетках, упаковках, при виконанні робіт та наданні послуг.

Відповідно до ст.ст. 15, 16 Цивільного кодексу України кожна особа має право на захист свого цивільного права у разі його порушення, невизнання або оспорювання. Кожна особа має право на захист свого інтересу, який не суперечить загальним засадам цивільного законодавства. Кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого особистого немайнового або майнового права та інтересу.

Згідно ч. 1-3 ст. 418 Цивільного кодексу України право інтелектуальної власності - це право особи на результат інтелектуальної, творчої діяльності або на інший об'єкт права інтелектуальної власності, визначений цим Кодексом та іншим законом. Право інтелектуальної власності становлять особисті немайнові права інтелектуальної власності та (або) майнові права інтелектуальної власності, зміст яких щодо певних об'єктів права інтелектуальної власності визначається цим Кодексом та іншим законом. Право інтелектуальної власності є непорушним. Ніхто не може бути позбавлений права інтелектуальної власності чи обмежений у його здійсненні, крім випадків, передбачених законом.

До об'єктів права інтелектуальної власності, зокрема, належать: комерційні (фірмові) найменування, торговельні марки (знаки для товарів і послуг), географічні зазначення (ч. 1 ст. 420 Цивільного кодексу України).

Положеннями ч. 1 ст. 424 Цивільного кодексу України визначено, що майновими правами інтелектуальної власності є: 1) право на використання об'єкта права інтелектуальної власності; 2) виключне право дозволяти використання об'єкта права інтелектуальної власності; 3) виключне право перешкоджати неправомірному використанню об'єкта права інтелектуальної власності, в тому числі забороняти таке використання; 4) інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом.

Відповідно до приписів ч. 2-4 ст. 426 Цивільного кодексу України особа, яка має виключне право дозволяти використання об'єкта права інтелектуальної власності, може використовувати цей об'єкт на власний розсуд, з додержанням при цьому прав інших осіб. Використання об'єкта права інтелектуальної власності іншою особою здійснюється з дозволу особи, яка має виключне право дозволяти використання об'єкта права інтелектуальної власності, крім випадків правомірного використання без такого дозволу, передбачених цим Кодексом та іншим законом. Умови надання дозволу (видачі ліцензії) на використання об'єкта права інтелектуальної власності можуть бути визначені ліцензійним договором, який укладається з додержанням вимог цього Кодексу та іншого закону.

Особа, яка має виключне право дозволяти використання об'єкта права інтелектуальної власності (ліцензіар), може надати іншій особі (ліцензіату) письмове повноваження, яке надає їй право на використання цього об'єкта в певній обмеженій сфері (ліцензія на використання об'єкта права інтелектуальної власності) (ч. 1 ст. 1108 Цивільного кодексу України).

Згідно з ч. 2 ст. 1108 Цивільного кодексу України ліцензія на використання об'єкта права інтелектуальної власності може бути оформлена як окремий документ або бути складовою частиною ліцензійного договору.

Приписами ч. 3 ст. 1108 Цивільного кодексу України передбачено, що ліцензія на використання об'єкта права інтелектуальної власності може бути виключною, одиничною, невиключною, а також іншого виду, що не суперечить закону.

Виключна ліцензія видається лише одному ліцензіату і виключає можливість використання ліцензіаром об'єкта права інтелектуальної власності у сфері, що обмежена цією ліцензією, та видачі ним іншим особам ліцензій на використання цього об'єкта у зазначеній сфері.

Одинична ліцензія видається лише одному ліцензіату і виключає можливість видачі ліцензіаром іншим особам ліцензій на використання об'єкта права інтелектуальної власності у сфері, що обмежена цією ліцензією, але не виключає можливості використання ліцензіаром цього об'єкта у зазначеній сфері.

Невиключна ліцензія не виключає можливості використання ліцензіаром об'єкта права інтелектуальної власності у сфері, що обмежена цією ліцензією, та видачі ним іншим особам ліцензій на використання цього об'єкта у зазначеній сфері.

Згідно з ч. 1 та 3 ст. 1109 Цивільного кодексу України за ліцензійним договором одна сторона (ліцензіар) надає другій стороні (ліцензіату) дозвіл на використання об'єкта права інтелектуальної власності (ліцензію) на умовах, визначених за взаємною згодою сторін з урахуванням вимог цього Кодексу та іншого закону. У ліцензійному договорі визначаються вид ліцензії, сфера використання об'єкта права інтелектуальної власності (конкретні права, що надаються за договором, способи використання зазначеного об'єкта, територія та строк, на які надаються права, тощо), розмір, порядок і строки виплати плати за використання об'єкта права інтелектуальної власності, а також інші умови, які сторони вважають за доцільне включити у договір.

Відповідно до ч. 2 та 4 ст. 5 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" об'єктом знака може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, у тому числі власні імена, літери, цифри, зображувальні елементи, кольори та комбінації кольорів, а також будь-яка комбінація таких позначень. Об'єктом знака не можуть бути імена або псевдоніми осіб, які обіймали керівні посади у комуністичній партії (посаду секретаря районного комітету і вище), вищих органах влади та управління СРСР, УРСР (УСРР), інших союзних або автономних радянських республік (крім випадків, пов'язаних з розвитком української науки та культури), працювали у радянських органах державної безпеки, назви СРСР, УРСР (УСРР), інших союзних радянських республік та похідні від них, назви, пов'язані з діяльністю комуністичної партії, встановленням радянської влади на території України або в окремих адміністративно-територіальних одиницях, переслідуванням учасників боротьби за незалежність України у XX столітті.

Обсяг правової охорони, що надається, визначається зображенням знака та переліком товарів і послуг, внесеними до Реєстру, і засвідчується свідоцтвом з наведеними у ньому копією внесеного до Реєстру зображення знака та переліком товарів і послуг.

Відповідно до ч. 1 та 2 ст. 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" права, що випливають із свідоцтва, діють від дати подання заявки. Строк дії свідоцтва продовжується за умови сплати відповідного збору. Свідоцтво надає його власнику право використовувати знак та інші права, визначені цим Законом.

Згідно з ч. 5 ст. 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" свідоцтво надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди, якщо інше не передбачено цим Законом: зареєстрований знак стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг; зареєстрований знак стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги; позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг, якщо внаслідок такого використання ці позначення і знак можна сплутати; позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги, або ці позначення і знак можна сплутати.

Згідно з абзацом 4 п. 63 Постанови пленуму Вищого господарського суду України "Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності" від 17.10.2012 року №12, що діяла на дату прийняття оскаржуваного рішення, порушенням прав на знак, зокрема, визнається введення в цивільний оборот позначень, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати із: знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім'я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг; знаками інших осіб, якщо ці знаки охороняються без реєстрації на підставі міжнародних договорів, учасником яких є Україна, зокрема знаками, визнаними добре відомими відповідно до статті 6 bis Паризької конвенції про охорону промислової власності; фірмовими найменуваннями, що відомі в Україні і належать іншим особам, які одержали право на них до дати подання заявки щодо таких же або споріднених з ними товарів і послуг; кваліфікованими зазначеннями походження товарів.

Враховуючи вищевикладене, дослідивши наявні в матеріалах справи докази, колегія суддів приходить до висновку щодо відсутності в них належних та допустимих доказів на підтвердження незаконного використання відповідачем (чи взагалі використання) знака позивача в мережі Інтернет, фірмовому найменуванні, діловій документації та у рекламі, а тому погоджується з висновком місцевого господарського суду щодо відсутності правових підстав для задоволення заявлених позовних вимог. Не надано відповідних доказів і апеляційному суду.

До того ж, колегія суддів вважає за необхідне зазначити той факт, що згідно наявних в матеріалах справи доказів, І.М.Брокер де Асигураре Реасигураре "НОВА АССИСТАНС "С.Р.Л. (I.M.Broker de Asigurare Reasigurare"NOVA ASSISTANCE"S.R.L) була створена ще у 2010 році та саме з цього часу використовує позначення "NOVA ASSISTANCE" та позначення "НОВА АСИСТАНС" у друкованих виданнях, рекламі, мережі Інтернет, на етикетках, упаковках, при виконанні робіт та наданні послуг. В свою чергу, як зазначав позивач (апелянт) та підтверджується матеріалами справи, останній став власником знака для товарів і послуг "NOVA ASSISTANCE" згідно свідоцтва України № 206419 від 21.07.2014 року та знака для товарів і послуг "НОВА АССИСТАНС" згідно свідоцтва України №206418 від 21.07.2014 року.

Відповідно до п. 6 ст. 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" виключне право власника свідоцтва забороняти іншим особам використовувати без його згоди зареєстрований знак не поширюється на здійснення будь-якого права, що виникло до дати подання заявки або, якщо було заявлено пріоритет, до дати пріоритету заявки.

Такими правами, що виникли до дати подання власником свідоцтва заявки на реєстрацію знака, можуть бути права іншої особи на комерційне (фірмове) найменування, географічне зазначення чи промисловий зразок, а також використання іншою особою позначення, тотожного або схожого із зареєстрованим знаком, до дати подання заявки або, якщо було заявлено пріоритет, - до дати пріоритету заявки (право попереднього користувача, передбачене ст. 500 Цивільного кодексу України).

Статтею 500 Цивільного кодексу України передбачено, що будь-яка особа, яка до дати подання заявки на торговельну марку або, якщо було заявлено пріоритет, до дати пріоритету заявки в інтересах своєї діяльності добросовісно використала торговельну марку в Україні або здійснила значну і серйозну підготовку для такого використання, має право на безоплатне продовження такого використання або використання, яке передбачалося зазначеною підготовкою (право попереднього користувача). Право попереднього користувача може передаватися або переходити до іншої особи тільки разом із підприємством чи діловою практикою або з тією частиною підприємства чи ділової практики, в яких було використано торговельну марку або здійснено значну і серйозну підготовку для такого використання.

Аналіз змісту наведених правових норм свідчить про те, що чинне законодавство не містить будь-яких обмежень стосовно суб'єкта права попереднього користувача, наявність якого, в свою чергу, виключає необхідність отримання дозволу на використання відповідної торговельної марки від власника свідоцтва та унеможливлює заборону власником свідоцтва цій особі вчиняти дії, які охоплюються правом попереднього користувача. При цьому різновиди фактичної реалізації суб'єктами господарювання прав попереднього користувача співпадають з визначенням форм використання торговельної марки, наведеним у ч. 2 ст. 157 Господарського кодексу України, згідно з якою використанням торговельної марки у сфері господарювання визнається застосування її на товарах та при наданні послуг, для яких вона зареєстрована, на упаковці товарів, у рекламі, друкованих виданнях, на вивісках, під час показу експонатів на виставках і ярмарках, що проводяться в Україні, у проспектах, рахунках, на бланках та в іншій документації, пов'язаній з впровадженням зазначених товарів і послуг у господарський (комерційний) обіг та п. 4 ст. 16 Закону "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг". Отже, відповідно до викладених приписів чинного законодавства України право попереднього користувача виникає з факту використання ним торговельної марки або здійснення значної і серйозної підготовки для такого використання до дати подання заявки власником свідоцтва на торговельну марку або, якщо було заявлено пріоритет, - до дати пріоритету заявки.

Згідно з останнім реченням ст. 4 (В) Паризької конвенції "Про охорону промислової власності" права, набуті третіми особами до дня першої заявки, що є підставою для права пріоритету, зберігаються відповідно до внутрішнього законодавства кожної країни Союзу.

Таким чином на законодавчому рівні визначено випадки добросовісного використання торговельної марки: фактичний користувач того чи іншого незареєстрованого позначення має право в подальшому продовжувати використання свого позначення і після реєстрації такого позначення як торговельної марки іншою особою, без її дозволу і безоплатно.

Вказане нормативне правило охороняє права попереднього користувача на всіх стадіях: від дати подання заявки на реєстрацію, заявлення пріоритету - першості у поданні заявки, до видачі свідоцтва на його використання, та після його видачі.

У цьому випадку (у випадку наявності у певної особи права попереднього користувача) володілець свідоцтва на торгівельну марку не має права забороняти її використання попереднім користувачам у силу Закону.

Таким чином, відповідачем до дати подання позивачем заявки на знак для товарів і послуг було здійснено добросовісне використання схожого із зареєстрованим знаком позначення що виключає необхідність отримання дозволу на використання відповідного позначення від власника свідоцтва - позивача по справі та унеможливлює заборону власником свідоцтва вчиняти відповідачу дії, які охоплюються правом попереднього користувача.

Відповідно до ст. 73 Господарського процесуального кодексу України доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи.

Згідно ст. 86 Господарського процесуального кодексу України суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтуються на всебічному, повному, об'єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів.

Статтями 76, 77 Господарського процесуального кодексу України встановлено, що належними є докази, на підставі яких можна встановити обставин, які входять в предмет доказування. Предметом доказування є обставини, які підтверджують заявлені вимоги чи заперечення або мають інше значення для розгляду справи і підлягають встановленню при ухваленні судового рішення. Обставини, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватися іншими засобами доказування.

Доводи наведені товариством з обмеженою відповідальністю "Інвестмент Проперті Протектед" в апеляційній скарзі, колегією суддів відхиляються, оскільки не спростовують обставин, що на підставі належних та допустимих доказів встановлені судом першої інстанції, підстави для задоволення апеляційної скарги відсутні.

Перевіривши законність і обґрунтованість оскаржуваного рішення місцевого господарського суду у повному обсязі, судова колегія дійшла висновку про відсутність правових підстав для зміни чи скасування рішення господарського суду міста Києва від 10.10.2017 року по справі № 910/13277/17. Порушень норм процесуального права, які могли призвести до зміни чи скасування даної ухвали, судовою колегією не встановлено.

В зв'язку з відмовою в задоволенні апеляційної скарги відповідно до ст. 129 Господарського процесуального кодексу України, судові витрати покладаються на апелянта.

Керуючись ст.ст. 269, 270, 273, 275, 276, 281, 282 Господарського процесуального кодексу України, Київський апеляційний господарський суд, -

ПОСТАНОВИВ:

1. Апеляційну скаргу товариства з обмеженою відповідальністю "Інвестмент Проперті Протектед" на рішення господарського суду міста Києва від 10.10.2017 року у справі № 910/13277/17 залишити без задоволення.

2. Рішення господарського суду міста Києва від 10.10.2017 року у справі № 910/13277/17 залишити без змін.

3. Матеріали справи № 910/13277/17 повернути до господарського суду міста Києва.

Постанова суду апеляційної інстанції набирає законної сили з дня її прийняття.

Касаційна скарга на судове рішення подається протягом двадцяти днів з дня його проголошення. Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини судового рішення, що оскаржується, або у разі розгляду справи (вирішення питання) без повідомлення (виклику) учасників справи зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення.

Повний текст постанови складено 15.03.2018.

Головуючий суддя А.А. Верховець

Судді О.М. Остапенко

С.В. Сотніков