ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
УХВАЛА

"14" березня 2018 р.м. Одеса Справа № 916/201/18

Господарський суд Одеської області у складі судді Щавинської Ю.М.,

Секретар судового засідання Шейнцис О.О.

Розглянувши у відкритому судовому засіданні заяву Найк ОСОБА_1 (Nike Innovate C.V.) (Уан, Боверман Драйв, Бівертон, Орегон 97005-6453, США) про забезпечення позову, подану у справі №916/201/18

За позовом: Найк ОСОБА_1 (Nike Innovate C.V.) (Уан, Боверман Драйв, Бівертон, Орегон 97005-6453, США);

до відповідача: Товариства з обмеженою відповідальністю Брівіан (03045, м. Київ, Столичне шосе, 103);

за участю третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача: Одеської митниці ДФС (65078, м. Одеса, вул. Гайдара, буд. 21, корпус А);

про припинення порушення прав інтелектуальної власності на знаки для товарів і послуг

за участю:

представника позивача: ОСОБА_2 - довіреність № 1312 від 23.02.2018р.

представника відповідача: не з'явився;

від третьої особи: ОСОБА_3 - довіреність від 14.12.2017р.

ВСТАНОВИВ:

06.02.2018р. Найк ОСОБА_1 (Nike Innovate C.V.) звернувся до господарського суду Одеської області з позовною заявою до Товариства з обмеженою відповідальністю Брівіан, в якій просить суд заборонити останньому здійснювати використання позначення , яке є схожим настільки, що його можна сплутати із знаком „Nike для товару для взуття, зокрема, нанесення такого позначення на продукцію (товар), зберігання продукції із нанесеним позначенням, пропонування продукції із нанесеним позначенням для продажу, продаж, імпорт (ввезення), експорт (вивезення), реекспорт, застосування такого позначення в рекламі, діловій документації, мережі Інтернет, а також вилучити з цивільного обороту та знищити товар взуття: кросівки, арт. L 06 у кількості 1136 пар, який ввезено на митну територію України в межах діяльності Одеської митниці ДФС та призначено для подальшого митного оформлення в режимі вільного обігу в зоні діяльності Київської міської митниці ДФС за попередньою митною декларацією ІМ 40 ЕЕ від 15.12.2017р. № UА100110/2017/530880, що надійшов на адресу ТОВ „Брівіан (, адреса: 03045, м. Київ, Столичне шосе, 103), відправник компанія „YIWU CHAOXUN IMPORT &EXPORT CO.LTD (адреса 2f Unit 1 No.70 Futian 2 D District Yiwu China).

В обґрунтування заявлених позовних вимог позивач зазначає, що йому з листа Одеської митниці ДФС від 21.12.2017р. за № 5155/10/15-70-18-03 стало відомо, що під час проведення митного огляду товару, що ввозився ТОВ Брівіан на митну територію України в зоні діяльності Одеської митниці ДФС за попередньою митною декларацією IM 40 EE від 15.12.2017 №UA100110/2017/530880, було виявлено товари, що містять ознаки контрафактності.

Зокрема, товар у вигляді взуття: кросівки, арт. L06 у кількості 1136 пар, що призначений для подальшого митного оформлення у режимі вільного обігу в зоні діяльності Київської міської митниці ДФС, марковано позначенням, що містить ознаки знаку для товарів і послуг «NIKE», який належить йому на підставі свідоцтва № 743, є словесним позначенням та зареєстрований для товарів 18 та 25 класів за МКТП, зокрема для «спортивного взуття».

При цьому зазначає, що позначення , нанесене на товар ТОВ „Брівіан - «кросівки», є комбінованим і складається із зображувального елементу у вигляді перехрещених кілець у центрі позначення та словесних елементів «IAR HUARACHE» і «YBNIKE», розміщених навколо зображувального елементу.

Позивач стверджує, що при порівнянні знаків для товарів і послуг Найк ОСОБА_1 (Nike Innovate C.V.) із позначенням, очевидним є факт імітації відповідачем його знаків шляхом повного включення слова «NIKE» в позначення, нанесене на товар відповідача, та містить ознаки контрафактності, схожі до ступеня змішування.

Так, Найк ОСОБА_1 у поданому позові вказує, що з метою проведення експертного дослідження на предмет схожості знаків та позначення на товарі з ознаками контрафактності, 27.12.2017 р. його представником було направлено клопотання на адресу Одеської митниці ДФС про відібрання зразків імпортованих товарів, яке було задоволено, в результаті чого взято зразки товару з арт. L06 в кількості двох одиниць (дві пари), про що було складено акт № б/н про взяття проб і зразків товарів від 30.12.2017 року.

Позивач зазначає, що за результатами проведення експертного дослідження відповідним висновком від 15.01.2018р., складеним Державним науково-дослідноим експертно-криміналістичним центром МВС України за № 19/8-6/02(ІВ)-ЕД/18, підтверджено, що:

по-перше, комбіноване позначення, до складу якого входить словесний елемент «YBNIKE», використане на наданих зразках товарів відповідача, та знак для товарів і послуг «NIKE» за свідоцтвом України № 743, права на який належать позивачу, є схожими настільки, що їх можна сплутати;

по-друге, комбіноване позначення, до складу якого входить словесний елемент «YBNIKE», використане на наданих зразках товарів відповідача, є таким, що може ввести в оману щодо товару та особи компанії НАЙК ІННОВЕЙТ К.В., що є власником прав на знак для товарів і послуг «NIKE» за свідоцтвом України № 743.

З урахуванням вказаного, позивач стверджує, що ТОВ „Брівіан незаконно, з порушенням його прав намагався ввести в Україну товар, маркований позначенням, яке є схожими настільки, що його можна сплутати із знаками компанії НАЙК ІННОВЕЙТ К.В, а відтак вважає, що відповідачем вчинено дії, які підпадають під визначення порушення прав власника свідоцтва України на знак для товарів і послуг.

З огляду на вищевикладене, компанія НАЙК ІННОВЕЙТ К.В. просить суд відновити його порушені права у спосіб припинення порушення ТОВ „Брівіан прав інтелектуальної власності та вилучення з цивільного обороту товарів, виготовлених з порушенням права інтелектуальної власності.

Ухвалою суду від 12.02.2018р. відкрито провадження у справі № 916/201/18, справу прийнято до розгляду за правилами загального позовного провадження.

Вказаною ухвалою підготовче засідання призначено на 14.03.2018р., а також залучено Одеську митницю ДФС до участі у справі в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача.

06.03.2018р. до канцелярії суду Одеської митниці ДФС надійшли письмові пояснення по справі (а.с.93-95), згідно яких остання зазначає, що 18.12.2017р. під час проведення митного огляду товарів, що були ввезені на митну територію України за попередньою митною декларацією ІМ 40 ЕЕ від 15.12.2017р. № № UА100110/2017/530880 з ОСОБА_1 у контейнері ZCSU9005180, призначених для подальшого митного оформлення у режимі вільного обігу у зоні діяльності Київської митниці ДФС, було виявлено, що частина товарів, які переміщувались у вищевказаному контейнері, а саме взуття: кросівки, арт. L 06 у кількості 1136 пар, марковано позначенням, що містить ознаки використання обєкту права інтелектуальної власності за № 000033, майнові права належать компанії Найк ОСОБА_1 (Nike Innovate C.V.) за свідоцтвом України на знак товарів і послуг № 743.

Як зазначає митниця, згідно даних попередньої митної декларації, вказані товари надійшли на адресу ТОВ „Брівіан, (,адреса: 03045, м. Київ, Столичне шосе, 103), відправник компанія „YIWU CHAOXUN IMPORT &EXPORT CO. LTD (адреса 2f Unit 1 No.70 Futian 2 D District Yiwu China).

У поданих поясненнях третя особа також зазначає, що вона листом від 21.12.2017р. запропонувала повноважному представнику компанії Nike Innovate C.V- ОСОБА_4 підтвердити або спростувати інформацію щодо оригінальності вищевказаного товару та містить ознаки використання знаку для товарів і послуг, що охороняється за свідоцтвом на знак для товарів та послуг № 743; повідомити митницю про те, чи надавала компанія-правовласник іншому підприємству ТОВ „Брівіан право використання шляхом імпорту вказаного знаку, а також надати інформацію про те, чи є порушенням прав інтелектуальної власності компанії Nike Innovate C.V. ввезення з метою вільного обігу на митну територію України вказаного товару.

Митниця зазначає, що на виконання вказаного листа, 28.12.2017р. від Патентно-правової фірми „ОСОБА_4 і партнери надійшло повідомлення, згідно якого повідомлено про те, що після огляду наданих зображень спеціаліст компанії дійшов висновку, що спірні товари, які надійшли у контейнері ZCSU9005180 на адресу відповідача, є контрафактними та не виготовлялись компанією Nike Innovate C.V., а остання не надавала жодних прав на використання належних їй торговельних марок.

Крім того третя особа вказує, що 30.12.2017р. на виконання статей 356 та 544 Митного кодексу України було відібрано зразки зазначеного товару, про що було складено відповідний акт про взяття проб і зразків товарів.

При цьому зазначає, що 05.02.2018р. на її адресу від Патентно-правової фірми „ОСОБА_4 і партнери надійшов лист разом з висновком дослідження, згідно якого вказано, що маркування вищевказаних товарів порушує майнові права інтелектуальної власності позивача.

Вказаними поясненнями митниця просить суд врахувати їх при прийнятті рішення.

13.03.2018р. до канцелярії суду від представника позивача надійшла заява про забезпечення позову (а.с.136-144), згідно якої останній просить суд:

- заборонити Одеській митниці ДФС (65078, Одеська обл., місто Одеса, вул. Гайдара, будинок 21, корпус А, ) пропускати через митний кордон України товар: взуття: кросівки, арт. L06 у кількості 1136 пар, за попередньою митною декларацією IM 40 EE від 15.12.2017 №UA100110/2017/530880, що надійшов на адресу Товариства з обмеженою відповідальністю «БРІВІАН» (, адреса: 03045, м. Київ, Столичне шосе, 103), відправник компанія „YIWU CHAOXUN IMPORT & EXPORT CO., LTD (адреса: 2f Unit 1 No. 70 Futian 2 District Yiwu, China);

- накласти арешт на товар: взуття: кросівки, арт. L06 у кількості 1136 пар, за попередньою митною декларацією IM 40 EE від 15.12.2017 №UA100110/2017/530880, що надійшли на адресу Товариства з обмеженою відповідальністю «БРІВІАН» (, адреса: 03045, м. Київ, Столичне шосе, 103), відправник компанія „YIWU CHAOXUN IMPORT & EXPORT CO., LTD (адреса: 2f Unit 1 No. 70 Futian 2 District Yiwu, China);

- заборонити Одеській митниці ДФС (65078, Одеська обл., місто Одеса, вул. Гайдара, будинок 21, корпус А) передавати товар: взуття: кросівки, арт. L06 у кількості 1136 пар, Товариству з обмеженою відповідальністю «БРІВІАН» (, адреса: 03045, м. Київ, Столичне шосе, 103)., для його подальшого митного оформлення у режимі вільного обігу (імпорту) в зоні діяльності Київської міської митниці ДФС.

В обґрунтування поданої заяви Найк ОСОБА_1 (Nike Innovate C.V.) зазначає, що

включення знаку «NIKE» до позначення , так само як і майже повне копіювання відповідачем комбінованого позначення позивача, що використовується для лінійки його продукції «NIKE AIR HUARACHE», свідчить про імітацію добре відомого знаку «NIKE», що є неприпустимим в господарській діяльності.

Так, вказує, що через схожість позначення, використаного відповідачем на продукції з ознаками контрафактності та знаків позивача, існує ризик введення в оману споживача щодо особи, яка виробляє товар, тобто компанії НАЙК ІННОВЕЙТ К.В., як результат - виникнення у українського споживача хибного уявлення, що саме позивачем було вироблено товар, що ввозився відповідачем на митну територію України.

Позивач зазначає, що йому із листа Одеської митниці ДФС № 5155/10/15-70-18-03 від 21.12.2017р. стало відомо про ввезення ТОВ «БРІВІАН» (код за ) на митну територію України, за попередньою митною декларацією IM 40 EE від 15.12.2017 №UA100110/2017/530880 взуття: кросівки, арт. L06 у кількості 1136 пар, марковані позначенням що містять ознаки використання обєкту права інтелектуальної власності (ОПІВ) знаку для товарів та послуг «NIKE», за свідоцтвом України № 743, що внесений до митного реєстру за № 000033.

При цьому позивач зауважує, що він, як власник за згаданим свідоцтвом, не надавав ТОВ «БРІВІАН» права на використання своєї торговельної марки «NIKE» та позначень, схожих із згаданою торговельною маркою настільки, що їх можна сплутати, у будь-який спосіб, в тому числі шляхом нанесення її на будь-який товар, для якого торговельна марка зареєстрована, упаковку, в якій міститься такий товар, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням марки з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення).

Крім того вказує, що з метою проведення експертного дослідження для зясування питань схожості до ступеня змішування знаку «NIKE» за свідоцтвом України № 743 та позначення ТОВ „Брівіан, представником компанії НАЙК ІННОВЕЙТ К.В., було здійснено відбір зразків товарів та в подальшому направлено до експертної установи для проведення експертного дослідження.

За результатами проведення експертного дослідження, висновком експертного дослідження Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України № 19/8-6/02(ІВ)-ЕД/18 від 15.01.2018р., підтверджено, що комбіноване позначення, до складу якого входить словесний елемент «YBNIKE», використане на наданих зразках товарів відповідача, та знак для товарів і послуг «NIKE» за свідоцтвом України № 743, права на який належать позивачу, є схожими настільки, що їх можна сплутати. Вказаним дослідженням також підтверджено, що комбіноване позначення, до складу якого входить словесний елемент «YBNIKE», використане на наданих зразках товарів відповідача, є таким, що може ввести в оману щодо товару та особи компанії НАЙК ІННОВЕЙТ К.В., що є власником прав на знак для товарів і послуг «NIKE» за свідоцтвом України № 743.

При цьому заявник вважає, що, виходячи із суті застосування заходів забезпечення позову, останні обумовлюються нормами матеріального права, які регулюють правовідносини між сторонами спору та, зазначаючи про необхідність застосування таких заходів, вказує, що він виходить із характеру вчиненого діяння та наслідків, які можуть статися в разі їх незастосування.

З урахуванням вказаного, зазначає, що невжиття заходів забезпечення позову, у разі задоволення судом позову, призведе до неможливості захисту порушених його прав інтелектуальної власності на знак для товарів та послуг.

Крім того заявник стверджує, що застосування вказаних заходів забезпечення позову не призведе до вжиття заходів до забезпечення позову, які фактично є тотожними задоволенню заявлених позовних вимог, що відповідає вимогам ч. 11 ст. 137 ГПК України, оскільки винесення відповідної ухвали про задоволення заяви не міститиме в собі вирішення подальшої долі товару і більш того, не міститиме в собі заборони щодо здійснення господарської діяльності ТОВ «БРІВІАН».

З урахуванням викладених обставин, позивач просить задовольнити вказану заяву, зазначаючи при цьому про недоцільність застосування зустрічного забезпечення позову.

Відповідно до ч.1 ст.140 ГПК України заява про забезпечення позову розглядається судом не пізніше двох днів з дня її надходження без повідомлення учасників справи.

Разом з тим, приймаючи до уваги, що заява про забезпечення позову надійшла до суду 13.03.2018р., а підготовче судове засідання у вказаній справі згідно ухвали суду від 12.02.2018р. було призначено на 14.03.2018р., з урахуванням того, що у підготовчому засіданні суд, зокрема, вирішує питання про забезпечення позову, суд вважає за необхідне розглянути заяву Найк ОСОБА_1 (Nike Innovate C.V.) у судовому засіданні, про яке сторони були повідомлені завчасно.

У судовому засіданні 14.03.2018р. представник позивача просив суд задовольнити заяву про забезпечення позову в повному обсязі.

Представник третьої особи (Одеська митниця ДФС) не заперечував проти задоволення поданої Найк ОСОБА_1 (Nike Innovate C.V.) заяви про забезпечення позову, залишив розгляд вказаного питання на розсуд суду.

При цьому надав усні пояснення з приводу обставин справи, згідно яких, зокрема, зазначив, що попередня митна декларація вже не є дійсною, а частина товару за декларацією була випущена у вільний обіг за відсутності ознак порушення прав інтелектуальної власності, а нова декларація до митного органу не подавалась.

Крім того зауважив, що митне оформлення товару на час розгляду заяви про забезпечення позову не здійснюється, натомість, складено протокол про порушення митних правил, а товар, що містить ознаки порушення прав інтелектуальної власності, вилучено.

Представник відповідача (ТОВ Брівіан) у судове засідання 14.03.2018р. не з'явився, про місце, дату та час судового засідання був повідомлений належним чином шляхом направлення на його адресу вищевказаної ухвали суду від 12.02.2018р.

Розглянувши у судовому засіданні заяву про забезпечення позову, суд зазначає наступне.

Відповідно до ст. 136 ГПК України господарський суд за заявою учасника справи має право вжити передбачених статтею 137 цього Кодексу заходів забезпечення позову. Забезпечення позову допускається як до пред'явлення позову, так і на будь-якій стадії розгляду справи, якщо невжиття таких заходів може істотно ускладнити чи унеможливити виконання рішення суду або ефективний захист або поновлення порушених чи оспорюваних прав або інтересів позивача, за захистом яких він звернувся або має намір звернутися до суду.

Пунктом 1 та п. 4 та 8 ч. 1 статті 137 вказаного кодексу визначені заходи забезпечення позову, згідно яких позов забезпечується, зокрема, накладенням арешту на майно та (або) грошові кошти, що належать або підлягають передачі або сплаті відповідачу і знаходяться у нього чи в інших осіб, забороною іншим особам вчиняти дії щодо предмета спору або здійснювати платежі, або передавати майно відповідачеві, або виконувати щодо нього інші, а також шляхом зупиненням митного оформлення товарів чи предметів, що містять об'єкти інтелектуальної власності.

Згідно положень ч. 6 ст. 140 ГПК України, про забезпечення позову або про відмову у забезпеченні позову суд постановляє ухвалу.

Вирішуючи питання стосовно необхідності у забезпеченні позову, суд виходить з того, що адекватність заходу до забезпечення позову, що застосовується господарським судом, визначається його відповідністю вимогам, на забезпечення яких він вживається. Оцінка такої відповідності здійснюється господарським судом, зокрема, з урахуванням співвідношення прав (інтересу), про захист яких просить заявник, з вартістю майна, на яке вимагається накладення арешту, або майнових наслідків заборони відповідачеві вчиняти певні дії.

Крім того, у вирішенні питання про забезпечення позову господарський суд має здійснити оцінку обґрунтованості доводів заявника щодо необхідності вжиття відповідних заходів з урахуванням, зокрема, наявності зв'язку між конкретним заходом до забезпечення позову і предметом позовної вимоги, зокрема, чи спроможний такий захід забезпечити фактичне виконання судового рішення в разі задоволення позову та імовірності утруднення виконання або невиконання рішення господарського суду в разі невжиття таких заходів.

Як слідує з заяви, позивач просить суд здійснити забезпечення позову шляхом встановлення заборони Одеській митниці ДФС пропускати через митний кордон України товар, що є предметом спору, накладення арешту на нього, а також встановлення заборони вказаному митному органу передавати його для його подальшого митного оформлення у режимі вільного обігу (імпорту) в зоні діяльності Київської міської митниці ДФС.

Як встановлено судом з пояснень представника Одеської митниці ДФС, наданих у судовому засіданні 14.03.2018р., попередня митна декларація вже не є дійсною, а частина товару за декларацією була випущена у вільний обіг за відсутності ознак порушення прав інтелектуальної власності, а нової декларації до митного органу подано не було.

При цьому суд зауважує, що, як попередня, так і будь-яка інша митна декларація у матеріалах справи відсутня, у звязку із чим суд вважає недоведеним позивачем факт можливого митного оформлення спірного товару, про заборону здійснення якого просить заявник.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що позивачем за допомогою належних та допустимих доказів не доведено також факту заявлення товару для митного оформлення в зоні діяльності Київської міської митниці ДФС, суд вважає, що заява про забезпечення позову в частині встановлення заборони Одеській митниці ДФС пропускати спірний товар через митний кордон України та його передання для подальшого митного оформлення в режимі вільного обігу (імпорту) в зоні діяльності Київської міської митниці ДФС, необґрунтованою та такою, що задоволенню не підлягає.

При цьому, оскільки позовні вимоги Найк ОСОБА_1 (Nike Innovate C.V.) направлені на вилучення спірного товару з цивільного обігу з подальшим його знищенням, ненакладення арешту на зазначений товар, у разі скасування постанови митного органу про порушення митних правил та розмитнення товару, унеможливить виконання судового рішення, у разі задоволення позову.

З урахуванням викладеного, суд вважає, що єдиним заходом, яким фактично можливо забезпечити позовну вимогу щодо вилучення з цивільного обороту контрафактної продукції, є арешт майна.

Враховуючи вищевикладене, суд доходить до висновку про задоволення заяви Найк ОСОБА_1 (Nike Innovate C.V.) частково, а саме в частині накладення арешту на майно.

Керуючись ст.ст.136, 137, 140, 141, 234 Господарського процесуального кодексу України, суд -

УХВАЛИВ:

1. Заяву Найк ОСОБА_1 (Nike Innovate C.V.) (Уан, Боверман Драйв, Бівертон, Орегон 97005-6453, США) про забезпечення позову задовольнити частково.

2. Накласти арешт на товар: взуття: кросівки, арт. L06 у кількості 1136 пар, за попередньою митною декларацією IM 40 EE від 15.12.2017 №UA100110/2017/530880, що надійшли на адресу Товариства з обмеженою відповідальністю «БРІВІАН» (, адреса: 03045, м. Київ, Столичне шосе, 103), відправник компанія „YIWU CHAOXUN IMPORT & EXPORT CO., LTD (адреса: 2f Unit 1 No. 70 Futian 2 District Yiwu, China).

3. У задоволенні решти заяви відмовити.

Повний текст ухвали складено 19.03.2018р.

Ухвала набирає законної сили 14.03.2018р. та може бути оскаржена в апеляційному порядку до Одеського апеляційного господарського суду через Господарський суд Одеської області шляхом подачі апеляційної скарги протягом 10 днів з дня складення повного тексту ухвали.

Суддя Ю.М. Щавинська