УХВАЛА

06.02.2018Справа № 910/20650/17

За позовом Компанії Novartis AG/Новартіс АГ

до Товариства з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична група "Здоров'я"

(відповідач 1);

Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (відповідач 2)

про визнання недійсним свідоцтва та зобов'язання вчинити дії.

Суддя О. В. Мандриченко

Представники:

Від позивача: Кочкарьов С.В., представник, довіреність № б/н від 08.10.2015 р.;

Від відповідача 1: Титаренко Ю. П., представник, довіреність № б/н від 10.07.2017 р.;

Від відповідача 2: Фінагіна В. Б., представник, довіреність № 2434-03/364 від 06.06.2017 р.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Позивач у поданій до господарського суду позовній заяві просить визнати свідоцтво України № 231740 недійсним відносно всіх товарів 05 класу МКТП, для яких знак було зареєстровано та зобов'язати Міністерство економічного розвитку і торгівлі України внести зміни до державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг стосовно визнання недійсним свідоцтва України № 231740 та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені "Промислова власність".

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 23.11.2017 року порушено провадження у справі № 910/20650/17, розгляд справи призначено на 16.01.2018 року.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 16.01.2018 року справу № 910/20650/17 вирішено розглядати за правилами загального позовного провадження зі стадії підготовчого судового засідання. Підготовче засідання у справі № 910/20650/17 призначено на 06.02.2018.

В обґрунтування заявлених позовних вимог позивач зазначає, що державна реєстрація знаку для товарів і послуг за свідоцтвом України № 231740 була здійснена із порушенням законодавства України, у зв'язку з чим, дані свідоцтва не відповідають умовам надання правової охорони та порушують його права і охоронювані законом інтереси. Дана правова позиція позивача була обумовлена тим, що вищевказане свідоцтво є схожим до ступеня змішування із його торговельними марками і зареєстроване для споріднених товарів і послуг, а також може ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар та/або надає послуги.

У судовому засіданні 06.02.2018 року позивачем подано клопотання про призначення судової експертизи.

Обгрунтовуючи свою заяву про призначення експертизи, позивач зазначає, що питання щодо визначення схожості, оманливості та встановлення факту незаконного використання торговельних марок позивача потребують спеціальних знань, а тому для їх роз'яснення має бути призначено судову експертизу.

З'ясування спірних питань, що виникли між сторонами, підтвердження або спростування правових позицій сторін (встановлення достовірності та справжності поданого суду письмового доказу) вимагає спеціальних знань.

Відповідно до чинного законодавства України суд вирішує спір та встановлює істину на основі всебічного з'ясування всіх суттєвих моментів спірних правовідносин та об'єктивного дослідження фактичних даних, що визначають наявність чи відсутність обставин, на яких ґрунтуються вимоги і заперечення сторін.

Відповідно до ч. 1 ст. 99 ГПК України, суд за клопотанням учасника справи або з власної ініціативи призначає експертизу у справі за сукупності таких умов:

1) для з'ясування обставин, що мають значення для справи, необхідні спеціальні знання у сфері іншій, ніж право, без яких встановити відповідні обставини неможливо;

2) жодною стороною не наданий висновок експерта з цих самих питань або висновки експертів, надані сторонами, викликають обґрунтовані сумніви щодо їх правильності, або за клопотанням учасника справи, мотивованим неможливістю надати експертний висновок у строки, встановлені для подання доказів, з причин, визнаних судом поважними, зокрема через неможливість отримання необхідних для проведення експертизи матеріалів.

Згідно з ч. 1 ст. 100 ГПК України, про призначення експертизи суд постановляє ухвалу, в якій зазначає підстави проведення експертизи, питання, з яких експерт має надати суду висновок, особу (осіб), якій доручено проведення експертизи, перелік матеріалів, що надаються для дослідження, та інші дані, які мають значення для проведення експертизи.

Дослідивши матеріали справи та заслухавши правові позиції сторін, суд дійшов висновку, що для всебічного та об'єктивного з'ясування спірних правовідносин у справі № 910/20650/17, а також юридичної оцінки достеменності посилань позивача та відповідача, необхідним є призначення у справі експертизи об'єктів інтелектуальної власності.

За змістом п. 23 Постанови №4 від 23.03.2012р. Пленуму Вищого господарського суду України "Про деякі питання практики призначення судової експертизи" витрати, пов'язані з проведенням судової експертизи, під час судового розгляду має нести заінтересована сторона, а у разі призначення господарським судом судової експертизи з власної ініціативи - сторона, визначена в ухвалі господарського суду про призначення судової експертизи. Тому в зазначеній ухвалі суд вправі зобов'язати відповідну сторону перерахувати, в тому числі шляхом здійснення попередньої оплати, суму витрат на проведення експертизи на рахунок експертної установи.

Наразі, за висновками суду, саме позивач, Компанія Novartis AG/Новартіс АГ, є заінтересованою особою, яка має нести витрати, пов'язані з проведенням експертизи.

Відповідоно до ч. 3 ст. 99 ГПК України при призначенні експертизи судом експерт або експертна установа обирається сторонами за взаємною згодою, а якщо такої згоди не досягнуто у встановлений судом строк, експерта чи експертну установу визначає суд. З урахуванням обставин справи суд має право визначити експерта чи експертну установу самостійно. У разі необхідності може бути призначено декілька експертів для підготовки одного висновку (комісійна або комплексна експертиза).

Згідно з п.7 Постанови №4 від 23.03.2012р. Пленуму Вищого господарського суду України "Про деякі питання практики призначення судової експертизи" за загальним правилом доручати проведення судової експертизи можливо лише тим особам, яких атестовано відповідно до закону і включено до Державного реєстру атестованих судових експертів, ведення якого покладено на Міністерство юстиції України.

Враховуючи ту обставину, що для з'ясування питань, які виникли в ході судового розгляду справи, потрібні спеціальні знання, господарський суд вважає за необхідне задовольнити клопотання позивача та призначити у даній справі експертизу об'єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручити атестованому судовому експерту Жилі Богдану Володимировичу (АДРЕСА_1).

Як визначено пунктом 2 частини 1 статті 228 ГПК України, господарський суд заявою учасника справи, а також з власної ініціативи зупиняє провадження у справі, зокрема, у випадку призначення судом експертизи.

Враховуючи вищезазначені обставини, господарський суд вважає за необхідне провадження у даній справі зупинити.

З урахуванням вищевикладеного, керуючись ст.ст. 99, 100, 228 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд -

У Х В А Л И В:

1. Призначити у справі № 910/20650/17 експертизу об'єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручити атестованому судовому експерту Жилі Богдану Володимировичу (АДРЕСА_1).

2. На вирішення експерта поставити наступні запитання:

- Чи є знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 231740 схожим настільки, що його можна сплутати з раніше зареєстрованими знаками для товарів і послуг за свідоцтвами України №№ 138108 та 191155?

- Чи є товари 5 класу МКТП, для яких зареєстровано знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 231740 таким самим або спорідненим з товарами, для яких були раніше зареєстровані знаки для товарів і послуг за свідоцтвами України №№ 138108 та 191155?

- Чи може знак для товарів та послуг за свідоцтвом України № 231740 ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар та/або надає послуги?

3. Попередити експерта про кримінальну відповідальність, передбачену статтями 384 та 385 Кримінального кодексу України.

4. Витрати по проведенню експертизи покласти на позивача - Компанію Novartis AG/Новартіс АГ.

5. Зупинити провадження у справі № 910/20650/17 до закінчення проведення експертизи об'єктів інтелектуальної власності.

Суддя О.В. Мандриченко