У Х В А Л А

21.02.2018 м. Київ Справа № 910/2180/17

За позовом: SWATCH AG (SWATCH SA) (SWATCH LTD) (СВОТЧ АГ (СВОТЧ СА) (СВОТЧ ЛТД);

до відповідача-1: міністерства економічного розвитку і торгівлі України;

до відповідача-2: APPLE INC. (ЕППЛ ІНК.);

про: визнання недійсним свідоцтва України на знак для товарів і послуг.

Суддя Балац С.В.

Секретар судового засідання Кучерява О.М.

Представники:

позивача: не з'явилися;

відповідача-1: не з'явилися;

відповідача-2: Сиклітенко В.В.

О Б С Т А В И Н И С П Р А В И :

SWATCH AG (SWATCH SA) (SWATCH LTD) (СВОТЧ АГ (СВОТЧ СА) (СВОТЧ ЛТД) (далі - позивач) звернулося до господарського суду міста Києва з позовом до державної служби інтелектуальної власності України (далі - відповідач-1) та APPLE INC. (ЕППЛ ІНК.) (далі - відповідач-2) про визнання недійсним свідоцтва України на знак для товарів і послуг та зобов'язання державної служби інтелектуальної власності України внести зміни до державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг.

Позовні вимоги мотивовані тим, що реєстрація торгівельної марки "iWatch" за свідоцтвом України на знак для товарів і послуг № 202678 не відповідає умовам надання правової охорони, встановленим Законом України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", оскільки знак відповідача-2 є схожим до ступеня змішування із біль ранніми знаками позивача.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 14.02.2017 (суддя Марченко О.В.) позовну заяву прийнято до розгляду та порушено провадження у справі № 910/2180/17. Розгляд справи призначено на 20.03.2017.

Господарський суд міста Києва, в порядку передбаченому ст. 77 Господарського процесуального кодексу України, ухвалою від 20.03.2017 відклав розгляд даної справи на 02.10.2017. Вказаною ухвалою суд зобов'язав SWATCH AG (SWATCH SA) (SWATCH LTD) (СВОТЧ АГ (СВОТЧ СА) (СВОТЧ ЛТД) подати до суду належним чином (нотаріально) засвідчений переклад на англійську мову ухвал господарського суду міста Києва від 14.02.2017 та від 20.03.2017 у трьох примірниках, а також позовної заяви з додатками у трьох примірниках в термін до 10.04.2017.

Ухвалою від 10.04.2017 провадження у справі № 910/2180/17 зупинено у зв'язку із зверненням господарського суду міста Києва із судовим дорученням про надання правової допомоги до департаменту юстиції США для вручення судових документів на території США.

Розпорядженням керівника апарату господарського суду міста Києва від 26.09.2017 № 05-23/2745 призначено повторний автоматичний розподіл даної справи у зв'язку із закінченням терміну повноважень у судді Марченко О.В.

В результаті вказаного повторного автоматичного розподілу справу № 910/2180/17 передано на розгляд судді Балац С.В.

Ухвалою від 27.09.2017 справу № 910/2180/17 прийнято до провадження судді Балац С.В. Провадження у справі поновлено. Розгляд справи призначено на 02.10.2017.

Господарський суд міста Києва, в порядку передбаченому ст. 77 Господарського процесуального кодексу України, ухвалою від 02.10.2017 відклав розгляд даної справи на 15.11.2017. Вказаною ухвалою здійснено заміну первісного відповідача-1 - державну службу інтелектуальної власності України на належного відповідача-1 - міністерство економічного розвитку і торгівлі України.

В судових засіданнях 15.11.2017 та 06.12.2017 оголошено перерви до 06.12.2017 та 18.12.2017 відповідно.

Судове засідання, призначене на 18.12.2017 не відбулося у зв'язку із набранням чинності нової редакції Господарського процесуального кодексу України (15.12.2017), відповідно до п. 9 перехідних положень якого визначено, що справи у судах першої та апеляційної інстанцій, провадження у яких порушено до набрання чинності цією редакцією Кодексу, розглядаються за правилами, що діють після набрання чинності цією редакцією Кодексу.

Враховуючи викладені обставини, суд дійшов висновку про те, що справа № 910/2180/17 має бути розглянута в порядку (за правилами) загального позовного провадження та підлягає призначенню до розгляду в підготовчому засіданні.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 19.12.2017 підготовче засідання у справі № 910/2180/17 призначено на 15.01.2018.

До господарського суду надійшло клопотання представника позивача про призначення у справі № 910/2180/17 судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності, враховуючи те, що для вирішення даного спору має бути отримано висновок судового експерта, оскільки суд традиційно вважає, що для роз'яснення таких питань необхідні спеціальні знання. Також у вказаному клопотанні представник позивача зазначив, що необхідними ресурсами та кваліфікацією володіє центр судових експертиз та експертних досліджень ДП "Інформаційні судові системи" та навів перелік питань, які необхідно поставити судовому експерту.

Представником відповідача-1 в судовому засіданні 15.01.2018 подане до суду клопотання із переліком питань, які необхідно поставити судовому експерту при призначенні судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності та перелік експертних установ для її проведення.

В підготовчих судових засіданнях 15.01.2018 та 12.02.2018 оголошено перерви до 12.02.2018 та 21.02.2018 відповідно.

До господарського суду надійшло клопотання представника відповідача-2 в якому останній зазначає, що вказані позивачем у клопотанні про призначення судової експертизи повинні бути звужені до безпосередньої компетенції судового експерта так, щоб вони не мали ознак юридичної кваліфікації обставин справи та не нівелювали значення суду по цим питанням. Питання судової експертизи можуть стосуватися лише визначених, передбачених нормою закону, окремо взятих кваліфікуючих ознак, які присутні в об'єкті. Також у даному клопотанні представник відповідача-2 вказує на необхідність призначення проведення експертизи саме експертною установою, а не конкретним експертом.

В судовому засіданні 21.02.2018, заслухавши представників сторін та дослідивши матеріали справи суд дійшов висновку про призначення у даній справі судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності, проведення якої необхідно доручити науково-дослідному центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності міністерства юстиції України (01133, м. Київ, бульвар Лесі Українки, 26, оф. 501) та поставити на вирішення судовому експерту питання, які запропоновані відповідачем-1.

Запропоновані позивачем питання судом відхиляються, оскільки вони не враховують класи товарів та послуг для яких зареєстровані знаки.

Запропоновані відповідачем-2 питання також відхилені судом, оскільки охоплюються питаннями запропонованими відповідачем-1.

Приписами частини 1 статті 99 Господарського процесуального кодексу України встановлено, що суд за клопотанням учасника справи або з власної ініціативи призначає експертизу у справі за сукупності таких умов:

1) для з'ясування обставин, що мають значення для справи, необхідні спеціальні знання у сфері іншій, ніж право, без яких встановити відповідні обставини неможливо;

2) жодною стороною не наданий висновок експерта з цих самих питань або висновки експертів, надані сторонами, викликають обґрунтовані сумніви щодо їх правильності, або за клопотанням учасника справи, мотивованим неможливістю надати експертний висновок у строки, встановлені для подання доказів, з причин, визнаних судом поважними, зокрема через неможливість отримання необхідних для проведення експертизи матеріалів.

Відповідно до статті 7 Закону України "Про судову експертизу", судово-експертну діяльність здійснюють державні спеціалізовані установи, а також у випадках і на умовах, визначених цим Законом, судові експерти, які не є працівниками зазначених установ. До державних спеціалізованих установ належать, зокрема, науково-дослідні установи судових експертиз Міністерства юстиції України.

Частиною 1 статті 100 передбачено, що про призначення експертизи суд постановляє ухвалу, в якій зазначає підстави проведення експертизи, питання, з яких експерт має надати суду висновок, особу (осіб), якій доручено проведення експертизи, перелік матеріалів, що надаються для дослідження, та інші дані, які мають значення для проведення експертизи.

Керуючись ч. 1 ст. 99, ч. 1 ст. 100, ст. 234 Господарського процесуального кодексу України, суд,

У Х В А Л И В :

1. Для роз'яснення питань, що виникли під час розгляду справи № 910/2180/17 призначити судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності.

2. Проведення судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності доручити науково-дослідному центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності міністерства юстиції України (м. Київ, бульвар Лесі Українки, 26, оф. 501).

3. Попередити експерта про кримінальну відповідальність за ст. 384 Кримінального кодексу України.

4. На вирішення експертизи поставити наступні питання:

4.1. Чи є знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 202678 схожим настільки, що його можна сплутати зі знаком за міжнародною реєстрацією № 962366, що діє на території України від 07.04.2008, стосовно зареєстрованих товарів 14 класу і послуг 35, 37 класу МКТП ?

4.2. Чи є знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 202678 схожим настільки, що його можна сплутати зі знаком за міжнародною реєстрацією № 962367, що діє на території України від 07.04.2008, стосовно зареєстрованих товарів 14 класу і послуг 35, 37 класу МКТП ?

4.3. Чи є знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 202678 схожим настільки, що його можна сплутати зі знаком за міжнародною реєстрацією № 469696, що діє на території України від 25.06.1982, стосовно зареєстрованих товарів 14 класу МКТП ?

4.4. Чи є знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 202678 схожим настільки, що його можна сплутати зі знаком за міжнародною реєстрацією № 506123, що діє на території України від 09.09.1986, стосовно зареєстрованих товарів 14 класу МКТП ?

5. Зобов'язати позивача - SWATCH AG (SWATCH SA) (SWATCH LTD) (СВОТЧ АГ (СВОТЧ СА) (СВОТЧ ЛТД) провести попередню оплату експертизи, про що повідомити експертну установу та господарський суд міста Києва.

6. Провадження у справі № 910/2180/17 зупинити до проведення судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності

Ухвала набирає законної сили негайно та може бути оскаржена в порядку та строки встановлені ст.ст. 255, 256, 257 Господарського процесуального кодексу України.

Повний текст ухвали складено 26 лютого 2018 року

Суддя С.В. Балац