КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
УХВАЛА

про зупинення провадження у справі

"20" лютого 2018 р. Справа№ 910/23507/16

Київський апеляційний господарський суд у складі колегії суддів:

головуючого: Верховця А.А.

суддів: Остапенка О.М.

Пантелієнка В.О.

розглянувши матеріали апеляційної скарги Приватного підприємства "Агротехкомплект"

на рішення Господарського суду міста Києва від 22.11.2017

у справі № 910/23507/16 (суддя Зеленіна Н.І.)

за позовом Приватного підприємства "Агротехкомплект"

до 1) Приватного акціонерного товариства "У. П. Е. К."

2) Державної служби інтелектуальної власності України

3) Міністерство економічного розвитку і торгівлі України

про визнання недійсним патенту України №58616 на корисну модель та

зобов'язання вчинити певні дії,

ВСТАНОВИВ:

Приватне підприємство "Агротехкомплект" звернулось до Господарського суду міста Києва із позовом до Приватного акціонерного товариства "У. П. Е. К." та Державної служби інтелектуальної власності України про визнання недійсним патенту України №58616 на корисну модель та зобов'язання вчинити певні дії.

Рішенням Господарського суду міста Києва від 22.11.2017 у справі № 910/23507/16 відмовлено у задоволенні позову Приватного підприємства "Агротехкомплект" до Приватного акціонерного товариства "У. П. Е. К. ", Державної служби інтелектуальної власності України та Міністерства економічного розвитку і торгівлі України про визнання недійсним патенту України №58616 на корисну модель та зобов'язання вчинити певні дії.

Не погоджуючись з зазначеним судовим рішенням, Приватне підприємство "Агротехкомплект" звернулось до Київського апеляційного господарського суду з апеляційною скаргою від 11.12.2017, в якій просить скасувати рішення Господарського суду міста Києва від 22.11.2017 по справі № 910/23507/16 та прийняти нове рішення, яким задовольнити позовні вимоги повністю.

Ухвалою Київського апеляційного господарського суду від 08.12.2017 (в складі суду: головуючий суддя Сотніков С.В., судді: Остапенко О.М., Пантелієнко В.О.) апеляційну скаргу Приватного підприємства "Агротехкомплект" повернуто скаржнику на підставі п. 3 ч. 1 ст. 97 ГПК України.

11.12.2017 (згідно поштового штемпелю на конверті) Приватне підприємство"Агротехкомплект"вдруге звернулося до Київського апеляційного господарського суду з апеляційною скаргою. Одночасно скаржник порушив клопотання про поновлення строку на апеляційне оскарження, яке обґрунтоване тим, що повний текст оскаржуваного рішення складено 30.11.2017. Крім того, перелічені в ухвалі Київського апеляційного господарського суду від 08.12.2017 підстави про повернення апеляційної скарги усунуті апелянтом невідкладно.

Згідно протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 15.01.2018 справу № 910/23507/16 передано на розгляд колегії суддів у складі: головуючий суддя - Верховець А.А., судді: Остапенко О.М., Пантелієнко В.О.

Ухвалою Київського апеляційного господарського суду від 22.01.2018

клопотання ПП " Агротехкомплект " про поновлення строку на звернення з апеляційною скаргою - задоволено; відновлено ПП "Агротехкомплект" пропущений строк для подачі апеляційної скарги на рішення Господарського суду міста Києва від 22.11.2017 у справі № 910/23507/16; відкрито апеляційне провадження за апеляційною скаргою ПП "Агротехкомплект" на рішення Господарського суду міста Києва від 22.11.2017 у справі №910/23507/16; розгляд апеляційної скарги ПП " Агротехкомплект " призначено на 20.02.2018 року.

15.02.2018 через відділ забезпечення документообігу суду та моніторингу виконання документів Київського апеляційного господарського суду від ПП " Агротехкомплект " надійшли пояснення до апеляційної скарги.

15.02.2018 через відділ забезпечення документообігу суду та моніторингу виконання документів Київського апеляційного господарського суду від ПП "Агротехкомплект" надійшли додаткові пояснення про відхилення висновку експерта №044/17 від 12.07.2017 року.

15.02.2018 через відділ забезпечення документообігу суду та моніторингу виконання документів Київського апеляційного господарського суду від ПП "Агротехкомплект" надійшли клопотання про призначення повторної судової експертизи, та про призначення додаткової судової експертизи.

19.02.2018 через відділ забезпечення документообігу суду та моніторингу виконання документів Київського апеляційного господарського суду від ПрАТ "У.П.Е.К." надійшов відзив на апеляційну скаргу ПП "Агротехкомплект".

За наслідками розгляду в судовому засіданні 20.02.2018 року клопотання позивача про призначення повторної судової експертизи у справі № 910/23507/16, заслухавши позиції представників учасників провадження у справі щодо заявленого клопотання, судом апеляційної інстанції встановлено наступне.

ПП " Агротехкомплект " звернулося до Господарського суду міста Києва з позовом про:

- визнання недійсним патенту України №58616 на корисну модель "Дискова борона", власником якого є ПрАТ "У.П.Е.К." (відповідач-1);

- зобов'язання Державної служби інтелектуальної власності України внести відомості до Державного реєстру патентів України стосовно визнання недійсним патенту України №58616.

Позов обґрунтовано невідповідністю корисної моделі "Дискова борона" за патентом України №58616 умові патентоздатності "новизна", визначеній Законом України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі" (далі - Закон).

З метою встановлення фактичних обставин справи, що мають значення для вирішення спору у даній справі, а також для роз'яснення питань, що виникли при вирішенні спору і потребують спеціальних знань, Господарським судом міста Києва відповідно до ухвали від 13.02.2017 року було призначено судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручено Науково-дослідному центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності.

За наслідками розгляду заявлених вимог, рішенням Господарського суду міста Києва від 22.11.2017 року відмовлено у задоволенні позову ПП "Агротехкомплект" до ПрАТ "У.П.Е.К.", Державної служби інтелектуальної власності України та Міністерства економічного розвитку і торгівлі України про визнання недійсним патенту України №58616 на корисну модель та зобов'язання вчинити певні дії.

В основу вказаного рішення суду першої інстанції покладено висновок судового експерта Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України Чабанець Т.М. №044/17 від 12.07.2017 р., з якого вбачається, що матеріали справи не містять відомості, які свідчать, що сукупність суттєвих ознак корисної моделі "Дискова борона" за патентом України №58616 стала загальнодоступною в світі до дати подання ПАТ "У.П.Е.К." заявки № u200911466, а саме до 11.11.2009.

Дослідивши висновок судового експерта Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України Чабанець Т.М. №044/17 від 12.07.2017 р., складений за результатами проведення судової експертизи у сфері інтелектуальної власності, з огляду на всі зібрані у матеріалах справи докази, пояснення судового експерта, подані у судовому засіданні 16.11.2017 р. та відповіді на запитання позивача у вказаному судовому засіданні, місцевий суд встановив, що висновки експерта надані в межах компетенції, ґрунтуються на чинному законодавстві України, методичних рекомендаціях та результатах дослідження матеріалів справи, висновки чіткі, логічні, послідовні, узгоджуються із іншими матеріалами справи і відповідають фактичним даним справи.

Однак, позивач з цим не погоджується та зазначає в клопотанні про призначення повторної судової експертизи, що фактично з формули корисної моделі за патентом RU68839 "Борона дискова" від 02.04.2007 року вбачаються аналогічні ознаки й ознаки еквівалентні вказаним у формулі патента на корисну модель "Борона дискова" №58616 ПрАТ "У.П.Е.К.", а так само подібні технічні рішення (рівень техніки) вже розкриті у патентах на корисну модель: RU 92289 від 02.11.2009 року, ЕА007702В1 від 29.12.2006 року, BY 5269 від 30.06. 2009.

Патент на корисну модель за №68839 від 02.04.2007 року (заявка /22 від 02.04.2007 року) зареєстрований в Російській Федерації Федеральною службою з інтелектуальної власності, патентам та товарним знакам (опублікований 10.12.2007 року) за суттєвими ознаками співпадає із патентом на корисну модель, яка належить Відповідачу-1 та зареєстрована раніше ніж було подано реєстраційну заявку ПрАТ "У.П.Е.К.".

Так і суттєві ознаки формули корисної моделі за патентом №43341 ПП "Агротехкомплект" який має пріоритет заявки та зареєстрований раніше дати реєстрації патенту №58616 ПрАТ "У.П.Е.К." співпадають.

А також, за суттєвими ознаками патент на корисну модель №58616, який належить Відповідачу-1 співпадає із наступним патентами:

1. патент на корисну модель за №92289 від 02.11.2009 року (заявка /22 від 02.11.2009 року) зареєстрований в Російській Федерації Федеральна служба з інтелектуальної власності, патентам та товарним знакам (опублікований 20.03.2010 року);

2. патент на корисну модель за №116738 від 10.01.2012 року (заявка

/22 від 10.01.2012 року) зареєстрований в Російській Федерації Федеральна служба з інтелектуальної власності, патентам та товарним знакам (опублікований 10.06.2012 року);

3. патент на корисну модель за №007702 від 29.12.2006 року (заявка 200500460 від 13.10.2003 року) зареєстрований в Російській Федерації Федеральна служба з інтелектуальної власності, патентам та товарним знакам (опублікований 29.12.2006 року);

4. патент на корисну модель за №14797 від 23.02.2000 року (заявка /20 від 23.02.2000 року) зареєстрований в Російській Федерації Федеральна служба з інтелектуальної власності, патентам та товарним знакам (опублікований 10.09.2000 року (Бюл.№25);

5. патент на корисну модель за №41400 від 25.05.2009 року (Бюл. №101 (заявка u200813091 від 11.11.2008 року) "АГРЕГАТ ГРУНТООБРОБНИЙ ДИСКОВИЙ" Державний департамент інтелектуальної власності;

6. патент на корисну модель за №45626 від 15.04.2002 року (Бюл. №4) (заявка u від 05.05.2001 року.) "БОРОНА ДИСКОВА ВАЖКА" Державний департамент інтелектуальної власності;

7. патент на корисну модель за №26056 від 27.08.2007 року (Бюл. №13) (заявка u200707288 від 02.07.2007 року) "БОРОНА ДИСКОВА КОМБІНОВАНА" Державний департамент інтелектуальної власності;

8. патент на корисну модель за №18861 від 15.11.2006 року (Бюл. №11) (заявка u200606552 від 13.06.2006 року) "БОРОНА ДИСКОВА" Державний департамент інтелектуальної власності;

9. патент на корисну модель за №24050 від 11.06.2007 року (Бюл. №8) (заявка u200704577 від 24.04.2007 року) "ГРУНТООБОРОНИЙ АГРЕГАТ" Державний департамент інтелектуальної власності;

10.(мовою оригіналу): Описание полезной модели к патенту (Национальный центр интеллектуальной собственности, Республика Беларусь) "АГРЕГАТ ДИСКОВЫЙ" №6602 от 30.10.2010 года, МПК (2009);

11.(мовою оригіналу): Описание полезной модели к патенту (Национальный центр интеллектуальной собственности, Республика Беларусь) "БОРОНА ДИСКОВАЯ" №5269 от 30.06.2009 года. МПК (2006), номер заявки u20080769, заявка подана 14.10.2008 року;

12.(мовою оригіналу):Описание полезной модели к патенту (Национальный центр интеллектуальной собственности, Республика Беларусь) "АГРЕГАТ ДИСКОВЫЙ" №6470 от 30.08.2010 года, МПК (2009), номер заявки u20100034, заявка подана 18.01.2010року;

13.(мовою оригіналу):Описание полезной модели к патенту (Национальный центр интеллектуальной собственности, Республика Беларусь) "АГРЕГАТ ДИСКОВЫЙ НАВЕСНОЙ" №5114 от 28.02.2009 года. МПК (2006), номер заявки u20080431, заявка подана 30.05.2008 року;

14.(мовою оригіналу): United States Patent, Eversole, DISK HARROW ASSEMBLY, patent number: 5,267,619, date of patent 7 dec. 1993, filed: ian.27 1992;

15.(мовою оригіналу): United States Patent, Eversole, TAPERED C-SPRING FOR A DISK HARROW, patent number: 5,042,590, date of patent 27 Aug. 1991, filed: Sep.20 1990;

Провівши аналіз вищенаведених патентів на корисні моделі, експерт прийшов до висновку, що не всі ознаки співпадають.

Також зазначає , що в матеріалах справи наявний Висновок експерта №265/15 за результатами проведення судової експертизи у сфері інтелектуальної власності у господарській справі №904/8572/15 від 26 лютого 2016 року та Висновок №1100 повторної судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності у господарській справі №904/8572/15 в яких при порівняльному аналізі патенту №58616 було встановлено й зіставлене по 9 (дев'ять) суттєвих ознак.

У той же час при порівняльному аналізі патенту №58616 від 26.04.2011 року "Дискова борона" із рядом інших патентів, які міститься в матеріалах справи у Висновку експерта у сфері інтелектуальної власності у господарській справі №910/23507/16 від 12 липня 2017 року було встановлено й проаналізовано 12 суттєвих ознак.

Таким чином, Висновок експерта № 044/17 за результатами проведення судової експертизи у сфері інтелектуальної власності у господарській справі № 910/23507/16 від 12 липня 2017 року є неповним.

Додатково зазначаючи, що суттєва ознака за №12 (яка, відрізняється тим, що підшипникова опора розташована з внутрішньої увігнутої сторони дискового робочого органу), яка є основним елементом того, що складає новизну патенту на корисну модель №58616 від 26.04.2011 року.

Більш того, позивач звертає увагу на те що у Висновку експерта взагалі немає жодного твердження, судження чи міркування, щодо наявності або відсутності "новизни". Також жодних суджень, тверджень та міркувань експертом не було надано щодо відношення патенту за №58616 від 26.04.2011 року до частини рівня техніки раніше зареєстрованих корисних моделей.

Відповідно до ст. 99 ГПК України, суд за клопотанням учасника справи або з власної ініціативи призначає експертизу у справі за сукупності таких умов:

1) для з'ясування обставин, що мають значення для справи, необхідні спеціальні знання у сфері іншій, ніж право, без яких встановити відповідні обставини неможливо;

2) жодною стороною не наданий висновок експерта з цих самих питань або висновки експертів, надані сторонами, викликають обґрунтовані сумніви щодо їх правильності, або за клопотанням учасника справи, мотивованим неможливістю надати експертний висновок у строки, встановлені для подання доказів, з причин, визнаних судом поважними, зокрема через неможливість отримання необхідних для проведення експертизи матеріалів. У разі необхідності суд може призначити декілька експертиз, додаткову чи повторну експертизу.

Згідно ст.104 ГПК України, висновок експерта для суду не має заздалегідь встановленої сили і оцінюється судом разом із іншими доказами за правилами, встановленими статтею 86 цього Кодексу. Відхилення судом висновку експерта повинно бути мотивоване в судовому рішенні.

Відповідно до ч. 2 ст. 107 Господарського процесуального кодексу України передбачено, що за наявності сумнівів у правильності висновку експерта (необґрунтованість, суперечність з іншими матеріалами справи тощо) за клопотанням учасника справи або з власної ініціативи суд може призначити повторну експертизу, доручивши її проведення іншим експертам.

Відповідно до п. 15.2. Постанови Пленуму Вищого господарського суду України від 23.03.2012 року № 4 "Про деякі питання практики призначення судової експертизи" повторною визнається судова експертиза, у проведенні якої експерт досліджує ті ж самі об'єкти і вирішує ті ж самі питання, які досліджувалися і вирішувалися у первинній судові експертизі. Нові об'єкти на дослідження повторної судової експертизи подаватися не можуть, так само як не можуть ставитися на її вирішення питання, які не розглядалися попередньою експертизою.

Повторна судова експертиза призначається з ініціативи суду або за клопотанням учасників процесу, якщо висновок експерта визнано необґрунтованим чи таким, що суперечить іншим матеріалам справи, або коли він викликає сумнів у його правильності, або за наявності істотного порушення норм, які регламентують порядок призначення і проведення експертизи. Повторну судову експертизу може бути призначено також, якщо є розходження у висновках кількох експертів і їх неможливо усунути шляхом одержання додаткових пояснень експертів у судовому засіданні. Повторну судову експертизу слід доручати іншому експерту (експертам).

За вказаних вище обставин, оскільки в основу судового рішення суду першої інстанції покладено висновок судової експертизи, з метою встановлення фактичних обставин справи, що мають значення для вирішення спору у даній справі, а також для роз'яснення питань, що виникли при вирішенні спору і потребують спеціальних знань, колегія суддів Київського апеляційного господарського суду вважає за доцільне клопотання представника позивача задовольнити та призначити у справі повторну судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності та покласти витрати, пов'язані з проведенням експертизи, на позивача - Приватне підприємство "Агротехкомплект".

При призначенні експертизи судом експерт або експертна установа обирається сторонами за взаємною згодою, а якщо такої згоди не досягнуто у встановлений судом строк, експерта чи експертну установу визначає суд. З урахуванням обставин справи, суд має право визначити експерта чи експертну установу самостійно.

У разі необхідності може бути призначено декілька експертів для підготовки одного висновку (комісійна або комплексна експертиза). Питання, з яких має бути проведена експертиза, що призначається судом, визначаються судом.

Учасники справи мають право запропонувати суду питання, роз'яснення яких, на їхню думку, потребує висновку експерта. У разі відхилення або зміни питань, запропонованих учасниками справи, суд зобов'язаний мотивувати таке відхилення або зміну. Питання, які ставляться експерту, і його висновок з них не можуть виходити за межі спеціальних знань експерта. Призначений судом експерт невідкладно повинен повідомити суд про неможливість проведення ним експертизи, через відсутність у нього необхідних знань або без залучення інших експертів.

У клопотанні про призначення повторної судової експертизи позивач просить доручити проведення повторної судової експертизи Київському науково-дослідному інституту судових експертиз (03057, вул. Смоленська, буд. 6, м. Київ, Україна.)

Враховуючи значну експертну завантаженість за іншими напрямами судових експертиз у Київському науково-дослідному інституті судових експертиз, що позначається на термінах проведення експертиз, а також розуміючи наявну потребу у швидкому та об'єктивному вирішені питань, колегія суддів дійшла висновку відповідно до Закону України "Про судову експертизу" та статті ч. 2 ст. 107 ГПК України проведення повторної судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності доручити Департаменту судової експертизи та експертних досліджень у сфері інтелектуальної власності (03045, м. Київ, вул. Плещеєва, 10).

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 228 Господарського процесуального кодексу України, суд може за заявою учасника справи, а також з власної ініціативи зупинити провадження у справі, зокрема, у випадках призначення судом експертизи.

Згідно з п. 6 ч. 1 статті 229 ГПК України, провадження по справі зупиняється у випадках, встановлених пунктом 2 частини першої статті 228 цього Кодексу - на час проведення експертизи.

Беручи до уваги, що по справі №910/23507/16 призначено судову експертизу, провадження у справі підлягає зупиненню, на підставі п. 2 ч. 1 ст. 228 ГПК України, у зв'язку з призначенням судової експертизи.

Керуючись ст.ст. 99, 100, 104, 228, 229, 234 Господарського процесуального кодексу України, Київський апеляційний господарський суд, -

УХВАЛИВ:

1.Задовольнити частково клопотання представника Приватного підприємства "Агротехкомплект" про призначення повторної судової експертизи у справі № 910/23507/16.

2. Призначити у справі № 910/23507/16 повторну судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручити Департаменту судової експертизи та експертних досліджень у сфері інтелектуальної власності (03045, м. Київ, вул. Плещеєва, 10).

3. На вирішення судової експертизи поставити наступні питання:

- чи містяться в матеріалах справи відомості, які свідчать про те, що сукупність суттєвих ознак корисної моделі "Дискова борона" за патентом України №58616 стала загальнодоступною в світі до дати подання приватним акціонерним товариством "У. П. Е. К." заявки № u200911466, а саме до 11.11.2009?;

4. Для проведення експертизи надіслати до Департаменту судової експертизи та експертних досліджень у сфері інтелектуальної власності копію ухвали суду, матеріали справи № 910/23507/16 за позовом Приватного підприємства "Агротехкомплект" до 1) Приватного акціонерного товариства "У. П. Е. К.", 2) Державної служби інтелектуальної власності України, 3) Міністерство економічного розвитку і торгівлі України.

5. Відповідно до статті 14 Закону України "Про судову експертизу" попередити експерта про кримінальну відповідальність, відповідно до ст.ст. 384 та 385 Кримінального кодексу України.

6. Витрати з проведення судової експертизи покласти на приватне підприємство"Агротехкомплект" (51918,Дніпропетровська обл., м. Кам'янське, вул. Ушакова, буд. 33А; ідентифікаційний код 31330093). Зобов'язати назване підприємство здійснити попередню оплату експертизи відповідно до виставленого судовими експертами рахунку.

7. Зупинити апеляційне провадження по справі № 910/23507/16 на час проведення експертизи до надходження до Київського апеляційного господарського суду висновку судової експертизи та повернення матеріалів справи №910/23507/16 до Київського апеляційного господарського суду.

8. По закінченню експертизи висновки та матеріали справи № 910/23507/16 з додатками до неї, а також документи, що підтверджують витрати, пов'язані з проведенням експертизи, надіслати до Київського апеляційного господарського суду.

9. Копії ухвали направити сторонам та експерту.

Головуючий суддя А.А. Верховець

Судді О.М. Остапенко

В.О. Пантелієнко