КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"06" лютого 2018 р. Справа№ 911/2551/17

Київський апеляційний господарський суд у складі колегії суддів:

головуючого: Верховця А.А.

суддів: Сотнікова С.В.

Остапенка О.М.

за участю секретаря судового засідання Берегової Н.М.

та представників сторін:

від ТОВ "Органосін Лтд": Жулідова І.С.- договір про надання правової допомоги 02/10/17-1 від 02.10.17;

від ДП "Державний експертний центр МОЗ України": Гоголь Б. М. - довіреність № 6/Д-Р від 18.01.18.

розглянувши матеріали апеляційної скарги Товариства з обмеженою відповідальністю "Органосін Лтд" на ухвалу Господарського суду Київської області від 12.12.2017

у справі № 911/2551/17 (суддя Подоляк Ю.В.)

за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Мові Хелс", що діє в інтересах Мові Хелс ГмбХ

до Товариства з обмеженою відповідальністю "Органосін Лтд"

за участю третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору

1) Державна фіскальна служба України

2) Державне підприємство "Державний експертний центр Міністерства охорони здоров'я України"

про визнання порушення прав інтелектуальної власності та заборону неправомірного використання винаходу

ВСТАНОВИВ:

В провадженні Господарського суду Київської області знаходиться справа за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Мові Хелс", що діє в інтересах Мові Хелс ГмбХ (далі - позивач) до Товариства з обмеженою відповідальністю "Органосін Лтд" (далі - відповідач) про: визнання порушення прав інтелектуальної власності на винахід "Лікарський засіб у формі таблетки з протизапальною, аналгетичною та хондропротекторною дією", що охороняється патентом України № 100373, яке вчинено Товариством з обмеженою відповідальністю "Органосін Лтд" шляхом імпорту лікарського засобу "ПРОТЕКОН ФАСТ®", реєстраційне посвідчення № UA/15396/01/01; заборону Товариству з обмеженою відповідальністю "Органосін Лтд" використовувати будь-яким способом винахід "Лікарський засіб у формі таблетки з протизапальною, аналгетичною та хондропротекторною дією", що охороняється патентом України № 100373, в тому числі шляхом виготовлення лікарського засобу під назвою "ПРОТЕКОН ФАСТ®" (реєстраційне посвідчення № UA/15396/01/01), застосування такого лікарського засобу, пропонування для продажу, в тому числі через Інтернет, продаж, імпорт (ввезення) та інше введення його в цивільний оборот або зберігання таких лікарських засобів в зазначених цілях.

Ухвалою Господарського суду Київської області від 12.12.2017 у справі № 911/2551/17 призначено судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручено атестованим судовим експертам Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України (03680, м. Київ, вул. Смоленська, 6).

На вирішення експертів поставлено наступне питання:

- Чи використовується у лікарському засобі "ПРОТЕКОН ФАСТ®" (реєстраційні посвідчення № UA/15396/01/01 та № UA/15397/01/01, рішення про державну реєстрацію затверджене наказом Міністерства охорони здоров'я України від 15.08.2016 № 837) кожна ознака незалежного пункту формули винаходу за патентом України № 100373 "Лікарський засіб у формі таблетки з протизапальною, аналгетичною та хондропротекторною дією", або ознака, еквівалентна їй?".

Зупинено провадження у справі № 911/2551/17 до закінчення експертних досліджень і отримання господарським судом висновку експертів, вирішено інші процедурні питання.

Ухвала господарського суду про призначення експертизи мотивована тим, що для вирішення даного спору, зокрема, для встановлення того чи використовується у лікарському засобі "ПРОТЕКОН ФАСТ®" кожна ознака незалежного пункту формули винаходу за патентом України № 100373 "Лікарський засіб у формі таблетки з протизапальною, аналгетичною та хондропротекторною дією", або ознака, еквівалентна їй, потрібні спеціальні знання.

Не погоджуючись з зазначеною ухвалою, Товариство з обмеженою відповідальністю "Органосін Лтд" 26.12.2017 (згідно поштового штемпелю на конверті) звернулось до Київського апеляційного господарського суду з апеляційною скаргою від 26.12.2017, в якій просить суд скасувати ухвалу Господарського суду Київської області від 12.12.2017 у справі № 911/2551/17 та направити справу для продовження розгляду до суду першої інстанції.

Апеляційну скаргу мотивовано тим, що ухвала суду першої інстанції є незаконною та необґрунтованою, винесена при неповному з'ясуванні обставин, що мають значення для справи та з порушенням норм процесуального права або неправильним застосуванням норм матеріального права, що призвело до постановлення помилкової ухвали.

Обґрунтовуючи доводи апеляційної скарги скаржник зазначає, що у матеріалах справи містяться суперечливі дані про обставини справи, що мають значення для правильного вирішення спору, а саме: наявні відмінності при відображенні формули винаходу за патентом України № 100373.

Разом з тим, апелянт стверджує, що господарським судом не визначено обсяг необхідних та достатніх для експертного дослідження матеріалів, не здійснено належної перевірки матеріалів, які підлягають направленню на експертизу щодо відповідності їх повноти та придатності для проведення експертизи.

Крім того, за твердженнями скаржника, вирішення питання про призначення експертизи є передчасним, оскільки судом не визначено суб'єктний склад господарсько-процесуальних правовідносини у даній справі. Зокрема, судом не розглянуто клопотання про залучення інших відповідачів у справі, а саме: заявника та виробника лікарського засобу "ПРОТЕКОН ФАСТ®".

Згідно протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 15.01.2018 справу № 911/2551/17 передано на розгляд колегії суддів у складі: головуючий суддя - Верховець А.А., судді: Пантелієнко В.О., Остапенко О.М.

Ухвалою Київського апеляційного господарського суду від 18.01.2018 відкрито апеляційне провадження за апеляційною скаргою Товариства з обмеженою відповідальністю "Органосін Лтд" на ухвалу Господарського суду Київської області від 12.12.2017 у справі № 911/2551/17, справу № 911/2551/17 призначено до розгляду на 06.02.2018.

01.02.2018 через відділ забезпечення автоматизованого розподілу, контролю та моніторингу виконання документів (канцелярія) від ТОВ "Мові Хелс" надійшов відзив на апеляційну скаргу, відповідно до якого останнє просить суд апеляційну скаргу залишити без задоволення, оскаржувану ухвалу без змін.

Згідно з протоколом повторного автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 05.02.2018, здійсненому у зв'язку з перебування з 05.02.2018 по 09.02.2018 у відпустці судді Пантелієнка В.О., який не є головуючим суддею (суддею-доповідачем), для розгляду апеляційної скарги Товариства з обмеженою відповідальністю "Органосін Лтд" у справі № 911/2551/17 сформовано колегію суддів у складі головуючого судді - Верховця А.А., суддів: Остапенка О.М., Сотнікова С.В.

Ухвалою Київського апеляційного господарського суду від 06.02.2018 апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю "Органосін Лтд" на ухвалу Господарського суду Київської області від 12.12.2017 у справі № 911/2551/17 прийнято до провадження у визначеному складі колегії суддів.

06.02.2018 через відділ забезпечення автоматизованого розподілу, контролю та моніторингу виконання документів (канцелярія) від ТОВ "Органосін Лтд" надійшла відповідь на відзив позивача, у відповідності до якої скаржник просить суд скасувати ухвалу Господарського суду Київської області від 12.12.2017 у справі № 911/2551/17 та направити справу для продовження розгляду до суду першої інстанції.

Колегія суддів відмічає, що згідно Закону України "Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів", вводяться в дію зміни до відповідних процесуальних законів. Зокрема, відповідно до п. 9 Перехідних положень Господарського процесуального кодексу України, який набрав чинності з 15.12.2017 р., справи у судах першої та апеляційної інстанції, провадження у яких порушено до набрання чинності цією редакцією Кодексу, розглядаються за правилами, що діють після набрання чинності цією редакцією Кодексу.

З урахуванням викладеного, розгляд апеляційної скарги ТОВ "Органосін Лтд" здійснюється за приписами Господарського процесуального кодексу України в новій редакції.

В судовому засіданні 06.02.2018 представники скаржника та третьої особи-2 підтримали вимоги апеляційної скарги, просили суд апеляційну скаргу задовольнити, оскаржувану ухвалу скасувати, справу направити до суду першої інстанції для продовження розгляду.

Представники позивача та третьої особи-1 в судове засідання не з'явились, про причини неявки суд не повідомили, про розгляд справи повідомлені належним чином про що свідчать наявні в матеріалах справи повідомлення про вручення поштового відправлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 202 ГПК України неявка у судове засідання будь-якого учасника справи за умови, що його належним чином повідомлено про дату, час і місце цього засідання, не перешкоджає розгляду справи по суті, крім випадків, визначених цією статтею.

За наведеного, враховуючи, що участь в судовому засіданні є правом, а не обов'язком сторін, беручи до уваги, що розгляд апеляційної скарги обмежений процесуальними строками, колегія суддів вважає за можливе розглянути апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю "Органосін Лтд" без представників позивача та третьої особи-1 за наявними матеріалами справи.

Відповідно до ст. 269 ГПК України, суд апеляційної інстанції переглядає справу за наявними у ній і додатково поданими доказами та перевіряє законність і обґрунтованість рішення суду першої інстанції в межах доводів та вимог апеляційної скарги.

В судовому засіданні 06.02.2018, згідно ст. 240 Господарського процесуального кодексу (далі за текстом - ГПК) України, оголошено вступну та резолютивну частини постанови.

Розглянувши доводи апеляційної скарги, заслухавши думку представників сторін, дослідивши матеріали справи, перевіривши правильність застосування судом першої інстанції при прийнятті оскаржуваної ухвали норм матеріального та процесуального законодавства, перевіривши юридичну оцінку обставин справи та повноту їх встановлення, колегія суддів дійшла висновку, що вимоги апеляційної скарги Товариства з обмеженою відповідальністю "Органосін Лтд" не підлягають задоволенню з огляду на наступне.

Як вбачається з матеріалів справи та встановлено судом першої інстанції, предметом спору у даній справі є припинення порушення прав на патент України № 100373 "Лікарський засіб у формі таблетки з протизапальною, аналгетичною та хондропротекторною дією" шляхом заборони його використання.

Так, позивач стверджує, що відповідач, з метою введення в цивільний оборот лікарського засобу, здійснює імпорт препарату "ПРОТЕКОН ФАСТ®" у якому використано кожну ознаку, включену до незалежного пункту формули винаходу, що охороняється патентом України № 100373.

Відповідач проти позову заперечує з тих підстав, що твердження та вимоги заявника є необґрунтованими та безпідставними, позаяк, використання у лікарському засобі "ПРОТЕКОН ФАСТ®" ознак незалежного пункту формули винаходу за патентом України № 100373 позивачем не доведено належними доказами.

При цьому, спростовуючи зазначені твердження позивача, представником відповідача подано до суду Висновок експертного дослідження об'єктів інтелектуальної власності від 21.08.2017 № 03-02/17, відповідно до якого у лікарському засобі "ПРОТЕКОН ФАСТ®" (реєстраційні посвідчення № UA/15396/01/01 та № UA/15397/01/01, рішення про державну реєстрацію затверджене наказом МОЗ України від 15.08.2016 № 837) не використано кожну ознаку незалежного пункту формули винаходу за патентом України № 100373 "Лікарський засіб у формі таблетки з протизапальною, аналгетичною та хондропротекторною дією", або ознаку еквівалентну їй.

12.12.2017 Товариство з обмеженою відповідальністю "Мові Хелс" звернулось до місцевого господарського суду з клопотанням про призначення у справі судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності.

В обґрунтування даного клопотання позивач зазначив, що для підтвердження факту використання відповідачем формули винаходу за патентом України № 100373 у складі лікарського засобу "ПРОТЕКОН ФАСТ®", необхідні спеціальні знання, а отже обов'язковим є проведення судової експертизи у сфері інтелектуальної власності.

Крім того, 12.12.2017 ТОВ "Органосін Лтд" також подало до місцевого господарського суду клопотання про призначення експертизи, яке обґрунтоване тим, що вирішення питання порушення прав інтелектуальної власності у даній справі потребує спеціальних знань, а відтак призначення судової експертизи.

Місцевий господарський суд розглянувши зазначені клопотання дійшов висновку про необхідність призначення у даній справі судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності, з чим погоджується суд апеляційної інстанції, враховуючи викладене нижче.

Так, відповідно до ст. 1 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» (далі - Закон) винахід (корисна модель) - результат інтелектуальної діяльності людини в будь-якій сфері технології.

Згідно з ч. 4 ст. 6 Закону пріоритет, авторство і право власності на винахід засвідчується патентом.

Патент надає його власнику виключне право використовувати винахід (корисну модель) за своїм розсудом, якщо таке використання не порушує прав інших власників патентів (абз. 1 ч. 2 ст. 28 Закону).

Використанням винаходу (корисної моделі) визнається, крім іншого, виготовлення продукту із застосуванням запатентованого винаходу (корисної моделі), застосування такого продукту, пропонування для продажу, в тому числі через Інтернет, продаж, імпорт (ввезення) та інше введення його в цивільний оборот або зберігання такого продукту в зазначених цілях (абз. 5 ч. 2 ст. 28 Закону).

Відповідно до абз. 8 ч. 2 ст. 28 Закону продукт визнається виготовленим із застосуванням запатентованого винаходу (корисної моделі), якщо при цьому використано кожну ознаку, включену до незалежного пункту формули винаходу (корисної моделі), або ознаку, еквівалентну їй.

Відповідно до п. 6.2. ч. 6 постанови пленуму Вищого господарського суду України № 5 від 23.03.2012 «Про деякі питання практики призначення судових експертиз у справах зі спорів, пов'язаних із захистом права інтелектуальної власності» якщо в процесі вирішення спору між сторонами виникнуть розбіжності стосовно можливого виготовлення продукту із застосуванням запатентованого винаходу (корисної моделі), господарський суд залежно від обставин справи має запропонувати судовому експерту роз'яснити питання, чи використано при виготовленні цього продукту кожну ознаку, включену до незалежного пункту формули винаходу (корисної моделі), або ознаку, еквівалентну їй.

Частиною 1 статті 41 ГПК України, чинного на момент прийняття оскаржуваної ухвали, передбачено, що для роз'яснення питань, що виникають при вирішенні господарського спору і потребують спеціальних знань, господарський суд призначає судову експертизу.

Враховуючи зазначене та з огляду на те, що у спорі між сторонами виникли розбіжності стосовно можливого виготовлення продукту із застосуванням запатентованого винаходу, роз'яснення яких потребує спеціальних знань та досліджень, Господарський суд Київської області, вивчивши обставини справи та дослідивши докази, які були надані сторонами, зробив вірний висновок, що іншими засобами доказування неможливо встановити використання кожної ознаки, включеної до незалежного пункту формули винаходу та призначив судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності.

Разом з тим, колегія суддів вважає необґрунтованими доводи скаржника про неповне з'ясування місцевим господарським судом обставин справи, зокрема, стосовно розбіжностей наявних при відображенні формули винаходу за патентом України № 100373 та відсутність документів, що підтверджують кількісний та якісний склад лікарського засобу "ПРОТЕКОН ФАСТ®".

З матеріалів справі слідує, що ухвалою Господарського суду Київської області від 12.12.2017 зобов'язано Державне підприємство "Український інститут інтелектуальної власності" (Укрпатент) надати суду в найкоротший термін інформацію, включену в Державний реєстр патентів України на винаходи стосовно винаходу "Лікарський засіб у формі таблетки з протизапальною, аналгетичною та хондропротекторною дією" (патент України на винахід № 100373), вказавши всі наявні відомості з дати подачі заявки на реєстрацію винаходу по час надання запитуваної інформації суду.

11.01.2018 (згідно супровідного листа Господарського суду Київської області) до Київського апеляційного господарського суду було скеровано матеріали, які надійшли від Державного підприємства "Український інститут інтелектуальної власності" (Укрпатент) на виконання вимог ухвали суду від 12.12.2018.

Так, Державне підприємство "Український інститут інтелектуальної власності" (Укрпатент) надало суду наступні матеріали, які містять відповідну інформацію щодо патенту України № 100373 на винахід:

- виписку з Державного реєстру патентів України на винахід щодо патенту № 100373 станом на 21.12.2017;

- засвідчені належним чином копії матеріалів заявки № а 2009 10861 про реєстрацію винаходу.

Отже, місцевим господарським судом в повному обсязі визначено обсяг необхідних та достатніх для експертного дослідження матеріалів, та здійснено необхідні дії для формування матеріалів справи, які підлягають направленню в експертну установу. До того ж, слід наголосити, що надані на вимогу суду Державним підприємством "Український інститут інтелектуальної власності" (Укрпатент) відомості стосовно патенту України на винахід № 100373 містять достовірні дані, в тому числі стосовно формули винаходу, а отже, судом першої інстанції в повному обсязі з'ясовано обставини справи та встановлено достовірні дані про формулу винаходу за патентом України № 100373.

Крім того, слід звернути увагу скаржника, що відповідно до абз. 4 ч. 11 постанови пленуму Вищого господарського суду України № 4 від 23.03.2012 «Про деякі питання практики призначення судової експертизи» у разі коли для вирішення поставлених перед експертом питань йому необхідні додаткові матеріали (документи, зразки тощо) він з огляду на положення частини четвертої статті 31 ГПК вправі просити господарський суд про їх надання.

До того ж, в абз. 2 п. 1.7 постанови пленуму Вищого господарського суду України № 5 від 23.03.2012 «Про деякі питання практики призначення судових експертиз у справах зі спорів, пов'язаних із захистом права інтелектуальної власності» зазначено, що визначення способу проведення експертизи є компетенцією експерта. Отже, експерти мають право користуватися будь-якими джерелами інформації, які можуть бути однозначно ідентифіковані, в тому числі джерелами, розміщеними в мережі Інтернет, що є окремою підставою для відхилення доводів скаржника стосовно того, що місцевим господарським судом було неповно з'ясовано всі обставини справи, що мали значення для постановлення ухвали про призначення судової експертизи.

Разом з тим, судова колегія критично ставиться до тверджень скаржника, що вирішення питання про призначення експертизи є передчасним, оскільки судом не визначено суб'єктний склад господарсько-процесуальних правовідносини у даній справі, а саме не розглянуто клопотання про залучення інших відповідачів у справі - заявника та виробника лікарського засобу "ПРОТЕКОН ФАСТ®" враховуючи наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 24 ГПК України, чинній на момент прийняття оскаржуваної ухвали, господарський суд за наявності достатніх підстав має право до прийняття рішення залучити за клопотанням сторони або за своєю ініціативою до участі у справі іншого відповідача.

За наведеного, враховуючи можливість залучити іншого відповідача до участі у справі до прийняття рішення, беручи до уваги, що призначення судової експертизи є правом суду, а висновок судового експерта для суду не має заздалегідь встановленої сили і оцінюється судом разом з іншими доказами, відкладення вирішення питання про залучення іншого відповідача до закінчення судової експертизи не є порушенням норм процесуального права.

Враховуючи необхідність призначення у даній справі судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності, місцевий господарський суд правомірно зупинив провадження у справі.

Так, частиною 2 ст. 228 ГПК України унормовано, що господарський суд має право зупинити провадження у справі за заявою учасника справи, а також з власної ініціативи у зв'язку з призначенням судом експертизи.

Крім того, в силу вимог ст. 234 ГПК України, ухвала господарського суду про зупинення провадження у справі має містити, зокрема, мотиви винесення ухвали з посиланням на законодавство та висновок з розглянутого питання.

Таким чином, враховуючи вимоги закону, для вирішення питання про зупинення провадження у справі у зв'язку з призначенням експертизи, господарський суд зобов'язаний навести мотиви необхідності вчинення такої процесуальної дії з викладенням обставин, які входять до предмету доказування у справі та не можуть бути встановлені судом, оскільки потребують спеціальних знань.

За наведеного, беручи до уваги, що призначення судової експертизи з одночасним зупиненням провадження у справі є одноактною (нерозривною) процесуальною дією, що узгоджується з правовою позицією Верховного Суду України, викладеною, зокрема, у постанові від 20.01.2009 у справі №24/489, колегія суддів погоджується з висновком суду першої інстанції, що провадження у даній справі підлягає зупиненню до закінчення експертних досліджень та отримання висновку експертів.

Відповідно до ст. 74 ГПК України, кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень.

Враховуючи викладене в постанові, судова колегія Київського апеляційного господарського суду дійшла висновку про те, що місцевим господарським судом при постановленні оскаржуваної ухвали було повністю з'ясовано всі обставини справи. Порушень норм матеріального чи процесуального права, які б могли призвести до зміни чи скасування ухвали Господарського суду Київської області від 12.12.2017 судовою колегією не встановлено.

Доводи, викладені в апеляційній скарзі, висновків місцевого господарського суду не спростовують, а тому підстав для задоволення апеляційної скарги Товариства з обмеженою відповідальністю "Органосін Лтд" судом не вбачається.

В зв'язку з відмовою в задоволенні апеляційної скарги, відповідно до ст. 129 ГПК України, судові витрати покладаються на апелянта.

Керуючись ст. ст. 269, 270, 271, 275, 276, 282, 283 Господарського процесуального кодексу України, Київський апеляційний господарський суд, -

ПОСТАНОВИВ:

1. Апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю "Органосін Лтд" на ухвалу Господарського суду Київської області від 12.12.2017 залишити без задоволення.

2. Ухвалу Господарського суду Київської області від 12.12.2017 залишити без змін.

3. Матеріали справи № 911/2551/17 повернути до Господарського суду Київської області.

Постанова суду апеляційної інстанції набирає законної сили з дня її прийняття.

Касаційна скарга на судове рішення подається протягом двадцяти днів з дня його проголошення. Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини судового рішення, що оскаржується, або у разі розгляду справи (вирішення питання) без повідомлення (виклику) учасників справи зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення.

Повний текст постанови складено 08.02.2018

Головуючий суддя А.А. Верховець

Судді С.В. Сотніков

О.М. Остапенко