КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"07" лютого 2018 р. Справа№ 910/19870/17

Київський апеляційний господарський суд у складі колегії суддів:

головуючого: Доманської М.Л.

суддів: Сотнікова С.В.

Верховця А.А.

за участі секретаря судового засідання Чміль Я.Є.

та представників:

від апелянта: Пекар А.О. (ордер від 13.12.2017 № 287470);

від позивача: Поліщук М.А. (посв. адвоката від 16.02.2017 № КВ5861);

розглянувши апеляційну скаргу ТОВ "Лакі Компані"

на ухвалу господарського суду міста Києва від 14.12.2017

у справі № 910/19870/17 (суддя Ковтун С.А.)

за позовом Ферреро С.п.А. (FERRERO S.p.A.)

до Товариства з обмеженою відповідальністю "Лакі Компані"

про припинення порушення прав на торговельні марки та заборону використання торговельних марок

ВСТАНОВИВ:

Ухвалою господарського суду міста Києва від 14.12.2017 у справі № 910/19870/17 призначено у справі судову експертизу, проведення якої доручено Науково-дослідному центру судової експертизи з інтелектуальної власності; на вирішення судової експертизи поставлені питання: чи є позначення, нанесені на вироби у вигляді яєць "Lucky Egg SURPRISE" (виробник - товариство з обмеженою відповідальністю "Лакі Компані"), зокрема позначення "SURPRISE" та елементи оформлення упаковки, схожими настільки, що їх можна сплутати із торговельними марками за Міжнародними реєстраціями №№ 462160, 782756, 857928, 1064022, 689359, 551072?; витрати по проведенню експертизи покладено на Ферреро С.п.А. (FERRERO S.p.A.) з наступним віднесенням витрат на винну сторону відповідно до статті 49 ГПК України; для проведення експертизи надано у розпорядження судового експерта справу №910/19870/17; у зв'язку з призначенням експертизи зупинено провадження у справі №910/19870/17 до отримання висновку експерта; вирішено інші процесуальні питання.

Відповідач з рішенням суду першої інстанції не погодився, подав апеляційну скаргу, в якій, посилаючись на порушення норм чинного законодавства, просить прийняти до розгляду апеляційну скаргу та відкрити апеляційне провадження; скасувати ухвалу господарського суду міста Києва від 14.12.2017 у справі № 910/19870/17 в частині доручення проведення експертизи Науково-дослідному центру судової експертизи з інтелектуальної власності та ухвалити нове рішення, яким проведення експертизи у справі доручити Науково-дослідному інституту інтелектуальної власності Національної академії правових наук України (вул. Казимира Малевича (Боженка),11, корп.. 4, 13 поверх, м. Київ, 03150, Україна); на вирішення експертизи поставити наступні питання: чи є позначення, які використовує ТОВ "Лакі Компані" на упаковці товару "Lucky Egg SURPRISE" схожими настільки, що ї можна сплутати із торгівельними марками Ферреро С.п.А. за Міжнародними реєстраціями № № 462160, 782756, 857928, 1064022, 689359, 551072; чи є товар компанії Ферреро С.п.А. "Кіндер сюрприз" на якому зображені торгівельні марки за Міжнародними реєстраціями №№ 462160, 782756, 857928, 1064022, 689359, 551072 та товари, які використовує ТОВ "Лакі Компані" під назвою "Lucky Egg SURPRISE" спорідненими та (або) однорідними; чи мають позначення, які використовує ТОВ "Лакі Компані" на упаковці товару "Lucky Egg SURPRISE" розрізняльну здатність щодо торгівельних марок Ферреро С.п.А. за Міжнародними реєстраціями №№ 462160, 782756, 857928, 1064022, 689359, 551072; чи позначення "SURPRISE", що використане на зразку упаковки товару ТОВ "Лакі Компані" є схожим до ступеня змішування із торгівельними марками Ферреро С.п.А. за Міжнародними реєстраціями №№ 689359 "Сюрприз" 551072 " KINDER SURPRISE".

В обґрунтування апеляційної скарги апелянт посилається на те, що оскаржувана ухвала прийнята з порушенням норм матеріального права.

Ухвалою Київського апеляційного господарського суду від 22.01.2018 відкрито апеляційне провадження за апеляційною скаргою ТОВ "Лакі Компані" та призначено її розгляд на 07.02.2018.

01.02.2018 через відділ забезпечення документообігу суду та моніторингу виконання документів Київського апеляційного господарського суду від позивача надійшов відзив на апеляційну скаргу.

У зв'язку з перебуванням судді Пантелієнка В.О. у відпустці, відповідно до протоколу повторного автоматизованого розподілу судової справи між суддями Київського апеляційного господарського суду від 06.02.2018, сформовано склад колегії суддів для здійснення розгляду апеляційної скарги у справі № 910/19870/17 у наступному складі: головуючий суддя: Доманська М.Л., судді: Сотніков С.В., Верховець А.А. Ухвалою Київського апеляційного господарського суду від 07.02.2018 апеляційну скаргу було прийнято у новому складі суду.

07.02.2018 через відділ забезпечення документообігу суду та моніторингу виконання документів Київського апеляційного господарського суду від позивача надійшло клопотання про долучення до матеріалів справи засвідчені копії посвідчень адвоката та свідоцтв про право на заняття адвокатською діяльністю, як доказ на підтвердження того, що представники позивача - Семеній Ю.М. та Поліщук М.А. є адвокатами.

У судовому засіданні 07.02.2018 представник відповідача підтримала вимоги апеляційної скарги та просила її задовольнити. Представник позивача заперечила проти апеляційної скарги, просила суд відмовити в задоволенні апеляційної скарги, а оскаржувану ухвалу залишити без змін.

Відповідно до ч. 1 ст. 271 Господарського процесуального кодексу України апеляційні скарги на ухвали суду першої інстанції розглядаються в порядку, передбаченому для розгляду апеляційних скарг на рішення суду першої інстанції з урахуванням особливостей, визначених цією статтею.

Згідно із ст. 269 Господарського процесуального кодексу України суд апеляційної інстанції переглядає справу за наявними у ній і додатково поданими доказами та перевіряє законність і обґрунтованість рішення суду першої інстанції в межах доводів та вимог апеляційної скарги. Суд апеляційної інстанції досліджує докази, що стосуються фактів, на які учасники справи посилаються в апеляційній скарзі та (або) відзиві на неї. Докази, які не були подані до суду першої інстанції, приймаються судом лише у виняткових випадках, якщо учасник справи надав докази неможливості їх подання до суду першої інстанції з причин, що об'єктивно не залежали від нього. Суд апеляційної інстанції не обмежений доводами та вимогами апеляційної скарги, якщо під час розгляду справи буде встановлено порушення норм процесуального права, які є обов'язковою підставою для скасування рішення, або неправильне застосування норм матеріального права. У суді апеляційної інстанції не приймаються і не розглядаються позовні вимоги та підстави позову, що не були предметом розгляду в суді першої інстанції.

Судова колегія, беручи до уваги межі перегляду справи у апеляційній інстанції, дослідивши матеріали справи, обговоривши доводи апеляційної скарги, заслухавши присутніх в судовому засіданні представників сторін, проаналізувавши на підставі встановлених фактичних обставин справи правильність застосування судом першої інстанції норм законодавства, дійшла до висновку про те, що апеляційна скарга не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Конституцією України кожному гарантується право на судовий захист, апеляційне та касаційне оскарження.

Також, Конституція України встановлює серед основних засад судочинства, зокрема, забезпечення апеляційного та касаційного оскарження рішення суду, крім випадків, встановлених законом.

Вказана конституційна норма конкретизована законодавцем в ст. 14 Закону України "Про судоустрій і статус суддів", згідно з якою учасники судового процесу та інші особи у випадках і порядку, встановлених процесуальним законом, мають право на апеляційне та касаційне оскарження судового рішення.

Як вбачається з матеріалів справи, до господарського суду міста Києва звернулося з позовом Ферреро С.п.А. (FERRERO S.p.A.) до товариства з обмеженою відповідальністю "Лакі Компані" про: заборону відповідачеві здійснювати використання позначень, схожих настільки, що їх можна сплутати із торговельними марками позивача за Міжнародними реєстраціями №№ 462160, 782756, 857928, 1064022, 689359, 551072, а саме: нанесення на вироби у вигляді яєць із кондитерськими виробами та іграшками всередині, зокрема, "Lucky Egg SURPRISE", їх упаковку або корпус та застосування у мережі Інтернет позначень, схожих настільки, що їх можна сплутати, із Торговельними марками за Міжнародними реєстраціями №№ №№ 462160, 782756, 857928, 1064022, 689359, 551072, зберігання з метою пропонування для продажу, пропонування для продажу, зокрема через мережу Інтернет, та продає виробів у вигляді яєць із кондитерськими виробами та іграшками всередині, зокрема, "Lucky Egg SURPRISE", із застосуванням позначень, схожих настільки, що їх можна сплутати із Торговельними марками за Міжнародними реєстраціями №№ 462160, 782756, 857928, 1064022, 689359, 551072; зобов'язання відповідача знищити зображення позначень, схожих на стільки, що їх можна сплутати із торговельними марками за Міжнародними реєстраціями №№ 462160, 782756, 857928, 1064022, 689359, 551072.

11.12.2017 до суду першої інстанції від відповідача надійшло клопотання про призначення експертизи, проведення якої доручити судовим експертам Київського науково-дослідного інституту судових експертиз (03057. м. Київ, вул. Смоленська. 6). Відповідач просив суд поставити експерту наступні питання: чи є позначення, які використовує ТОВ «Лакі Компані» на упаковці товару "Lucky Egg SURPRISE" схожими настільки, що їх можна сплутати із торгівельними марками Ферреро С.п.А. за Міжнародними реєстраціями №№ 462160; 782756; 857928; 1064022; 689359: 551072; чи є товар компанії Ферреро С.п.А. «Кіндер сюрприз» на якому зображеніторгівельні марки за Міжнародними реєстраціями №№ 462160; 782756; 857928;1064022; 689359; 551072 та товари, які використовує ТОВ «Лакі Компані» під назвою "Lucky Egg SURPRISE" спорідненими та (або) однорідними; чи мають позначення, які використовує ТОВ «Лакі Компані» на упаковці товару "Lucky Egg SURPRISE" розрізняльну здатність щодо торгівельних марок Ферреро С.п.А. за Міжнародними реєстраціями №№ 462160; 782756; 857928; 1064022; 689359; 551072; чи позначення "SURPRISE", що використане на зразку упаковки товару ТОВ«Лакі Компані» є схожим до ступеня змішування із торгівельними. марками ФеррероС.п.А. за Міжнародними реєстраціями №№ 689359 «Сюрприз» 551072 "SURPRISE".

13.12.2017 до суду першої інстанції від позивача надійшло клопотання про призначення судової експертизи. У вказаному клопотанні позивач просив суд поставити експерту наступне питання: чи є позначення, нанесені на вироби у вигляді яєць "Lucky Egg SURPRISE" (виробник - товариство з обмеженою відповідальністю "Лакі Компані"), зокрема позначення "SURPRISE" та елементи оформлення упаковки, схожими настільки, що їх можна сплутати із торговельними марками за Міжнародними реєстраціями №№ 462160, 782756, 857928, 1064022, 689359, 551072?

Оскаржуваною ухвалою суд першої інстанції призначив у справі судову експертизу, проведення якої доручив Науково-дослідному центру судової експертизи з інтелектуальної власності; на вирішення судової експертизи було поставлено питання: чи є позначення, нанесені на вироби у вигляді яєць "Lucky Egg SURPRISE" (виробник - товариство з обмеженою відповідальністю "Лакі Компані"), зокрема позначення "SURPRISE" та елементи оформлення упаковки, схожими настільки, що їх можна сплутати із торговельними марками за Міжнародними реєстраціями №№ 462160, 782756, 857928, 1064022, 689359, 551072?

Суд апеляційної інстанції, дослідивши матеріали справи та доводи апеляційної скарги, дійшов висновку, що оскаржувана ухвала суду першої інстанції винесена з повним дослідженням матеріалів справи та є такою, що відповідає вимогам законодавства, з наступних підстав.

Як вбачається з матеріалів справи, позовні вимоги обґрунтовані тим, що відповідач використовує позначення, схожі настільки, що їх можна сплутати із торговельними марками позивача, шляхом виробництва, пропонування до продажу та продажу (розповсюдження) кондитерських виробів під назвою "Lucky Egg SURPRISE".

Згідно з ч. 1 ст. 41 Господарського процесуального кодексу України (в редакції, яка діяла на момент винесення оскаржуваної ухвали) для роз'яснення питань, що виникають при вирішенні господарського спору і потребують спеціальних знань, господарський суд призначає судову експертизу.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 79 Господарського процесуального кодексу України (в редакції, яка діяла на момент винесення оскаржуваної ухвали) господарський суд має право зупинити провадження у справі за клопотанням сторони, прокурора, який бере участь в судовому процесі, або за своєю ініціативою у випадку призначення господарським судом судової експертизи.

У рішенні Європейського суду з прав людини у справі "Дульський проти України" (Заява № 61679/00) вказано, що експертиза, призначена судом, є одним із засобів встановлення або оцінки фактичних обставин справи і тому складає невід'ємну частину судової процедури; більше того, суд вирішує питання щодо отримання додаткових доказів та встановлює строк для їх отримання.

Окрім того, судова колегія зазначає, що зупинення провадження у справі на час проведення судової експертизи є саме правом господарського суду, що зумовлене неможливістю вирішення спору по суті за відсутності висновків про встановлення фактів, які можуть бути встановлені лише експертом.

Статтею 1 Закону України «Про судову експертизу» передбачено, що судова експертиза - це дослідження експертом на основі спеціальних знань матеріальних об'єктів, явищ і процесів, які містять інформацію про обставини справи, що перебуває у провадженні органів дізнання, досудового та судового слідства. Судово-експертна діяльність здійснюється на принципах законності, незалежності, об'єктивності і повноти дослідження (ст. 3 Закону України «Про судову експертизу»).

Судова експертиза призначається лише у разі дійсної потреби у спеціальних знаннях для встановлення фактичних даних, що входять до предмета доказування, тобто у разі, коли висновок експерта не можуть замінити інші засоби доказування. Питання про призначення судової експертизи повинно вирішуватися лише після ґрунтовного вивчення обставин справи і доводів сторін щодо необхідності такого призначення. Питання, які ставляться перед експертом, мають бути сформульовані чітко, ясно і таким чином, щоб вони виключали неоднозначне їх розуміння й тлумачення та відповідали тим об'єктам і матеріалам, які направляються на експертизу.

При винесенні ухвали про призначення у даній справі судової експертизи, місцевий господарський суд виходив з того, що для з'ясування питання щодо схожості позначення використаного відповідачем з торговельною маркою позивача, настільки, що їх можна сплутати, необхідні спеціальні знання.

Апелянт, в апеляційній скарзі, зазначає, що суд першої інстанції дійшов неправомірного висновку, обравши експертну установу - Науково-дослідному центру судової експертизи з інтелектуальної власності, яка була запропонована позивачем, оскільки, як вважає апелянт, та установа, яка була запропонована ним, є установою з кваліфікованими експертами і виконує експертизи за ухвалами суду найшвидше з усіх кваліфікованих експертних установ.

Судова колегія, дослідивши матеріали справи, відхиляє вказані доводи апелянта, з огляду на наступне.

Позивач у своєму клопотанні, яке було подано до суду першої інстанції, на вимогу суду надав список атестованих судових експертів Науково-дослідного центру судової експертизи з інтелектуальної власності, а саме: ОСОБА_7; ОСОБА_8; ОСОБА_9; ОСОБА_10; ОСОБА_11; ОСОБА_12; ОСОБА_13.

Відповідач, як зазначалося вище, просив суд доручити проведення судової експертизи судовим експертам Київського науково-дослідного інституту судових експертиз (03057, м. Київ, вул. Смоленська, 6).

Оскільки сторони не обрали за взаємною згодою експерта або експертну установу, суд першої інстанції проведення експертизи доручив Науково-дослідному центру судової експертизи з інтелектуальної власності без визначення експерта, чим не порушив норми законодавства України. Будь-яких заборон чи обмежень щодо обрання даної експертної установи судом не встановлено.

Відповідно до ч. 3 ст. 99 ГПК України (в редакції, чинній з 15.12.2018, яка діє на час розгляду даної апеляційної скарги) при призначенні експертизи судом експерт або експертна установа обирається сторонами за взаємною згодою, а якщо такої згоди не досягнуто у встановлений судом строк, експерта чи експертну установу визначає суд. З урахуванням обставин справи суд має право визначити експерта чи експертну установу самостійно. У разі необхідності може бути призначено декілька експертів для підготовки одного висновку (комісійна або комплексна експертиза).

Доводи апелянта стосовно того, що установа, яка була ним запропонована для проведення експертизи - Науково-дослідний інститут інтелектуальної власності Національної академії правових наук України, є установою, яка виконує експертизи за ухвалою суду найшвидше з усіх кваліфікованих експертних установ, відхиляється судовою колегією за необґрунтованістю, оскільки дане твердження базується виключно на припущеннях апелянта без подання належних доказів цього.

Також, суд відхиляє доводи апелянта, стосовно того, що судом першої інстанції не були дотримані процесуальні норми при визначенні кола питань, які мають бути роз'яснені судовим експертом при проведенні судової експертизи, з огляду на наступне.

У клопотанні про призначення експертизи у сфері інтелектуальної власності відповідачем були запропоновані чотири питання, які мають бути роз'яснені судовим експертом, а саме:

1) чи є позначення, які використовує ТОВ «Лакі Компані» на упаковці товару "Lucky Egg SURPRISE" схожими настільки, що їх можна сплутати із торгівельними марками Ферреро С.п.А. за Міжнародними реєстраціями №№ 462160; 782756; 857928; 1064022; 689359: 551072 (питання № 1);

2) чи є товар компанії Ферреро С.п.А. «Кіндер сюрприз» на якому зображеніторгівельні марки за Міжнародними реєстраціями №№ 462160; 782756; 857928;1064022; 689359; 551072 та товари, які використовує ТОВ «Лакі Компані» під назвою "Lucky Egg SURPRISE" спорідненими та (або) однорідними (питання № 2);

3) чи мають позначення, які використовує ТОВ «Лакі Компані» на упаковці товару "Lucky Egg SURPRISE" розрізняльну здатність щодо торгівельних марок Ферреро С.п.А. за Міжнародними реєстраціями №№ 462160; 782756; 857928; 1064022; 689359; 551072 (питання № 3);

4) чи позначення "SURPRISE", що використане на зразку упаковки товару ТОВ«Лакі Компані» є схожим до ступеня змішування із торгівельними. марками ФеррероС.п.А. за Міжнародними реєстраціями №№ 689359 «Сюрприз» 551072 "SURPRISE" (питання № 4).

Судова колегія, дослідивши матеріали справи, дійшла висновку, що питання № 1 охоплює в собі питання № 4. Суд першої інстанції в даному випадку правомірно вирішив за доцільне об'єднати ці питання та викласти їх у наступній редакції: "чи є позначення, нанесені на вироби у вигляді яєць "Lucky Egg SURPRISE" (виробник - товариство з обмеженою відповідальністю "Лакі Компані"), зокрема позначення "SURPRISE" та елементи оформлення упаковки, схожими настільки, що їх можна сплутати із торговельними марками за Міжнародними реєстраціями №№ 462160, 782756, 857928, 1064022, 689359, 551072?".

Що стосується питання № 2, то слід зазначити наступне. Оскільки висновок експерта має ґрунтуватись на аналізі саме торговельних марок за Міжнародними реєстраціями №№ 462160, 782756, 857928, 1064022, 689359, 551072, а не на аналізі конкретної продукції позивача. Відповідно до ч.5 ст. 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів та послуг" № 3689-ХІІ від 15.12.1993 свідоцтво надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг, якщо внаслідок такого використання ці позначення і знак можна сплутати". Питання № 3 не має відношення до предмета спору, оскільки ступінь розрізняльної здатності досліджується щодо позначення в цілому (як такого) і визначається відносно товарів і/або послуг, для яких знак заявлено, як обґрунтовано зазначено позивачем у клопотанні про призначення судової експретизи. Тобто, розрізняльна здатність позначення повинна встановлюватись по відношенню до конкретного товару (послуги), для якого воно використовується, а не стосовно зареєстрованих торговельних марок Позивача.

Відповідно до частини 2 статті 41 ГПК України (в редакції, яка діяла на момент винесення оскаржуваної ухвали) учасники судового процесу мають право пропонувати господарському суду питання, які мають бути роз'яснені судовим експертом. Остаточне коло цих питань встановлюється господарським судом в ухвалі.

У відповідності до ч. 1 ст. 73, ч. 1 ст. 74 ГПК України (в редакції, чинній з 15.12.2017), доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи. Кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень.

Згідно з ч. 1 ст. 77 ГПК України, обставини, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватися іншими засобами доказування.

Враховуючи вищезазначене, колегія суддів дійшла висновку про відсутність правових підстав для зміни чи скасування ухвали господарського суду м. Києва від 14.12.2017 у справі № 910/19870/17. Порушень норм матеріального чи процесуального права, які могли призвести до зміни чи скасування оскаржуваного судового рішення у даній справі, судовою колегією не встановлено.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 255, 269, 276, 282 ГПК України, Київський апеляційний господарський суд -

ПОСТАНОВИВ:

1. Апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю "Лакі Компані" залишити без задоволення, рішення господарського суду м. Києва від 14.12.2017 у справі № 910/19870/17 - без змін.

2. Матеріали справи № 910/19870/17 повернути до господарського суду м. Києва.

Постанова апеляційного господарського суду набирає законної сили з дня її прийняття. Постанову Київського апеляційного господарського суду може бути оскаржено до Верховного Суду у порядку та строк, передбачений ст. 288 ГПК України.

Повний текст постанови підписаний: 12.02.2018.

Головуючий суддя М.Л. Доманська

Судді С.В. Сотніков

А.А. Верховець