УХВАЛА

11.01.2018 р.Справа № 910/21678/17

За позовом: 1) Дочірнього підприємства "Кондитерська корпорація "Рошен"

2) Приватного акціонерного товариства "Київська кондитерська фабрика

"РОШЕН"

до 1) Публічного акціонерного товариства "КИЇВХЛІБ"

2) Міністерства економічного розвитку і торгівлі України

про визнання недійсним патенту,

Суддя Зеленіна Н.І.

Секретар судового засідання Ліпіна В.В.,

Представники сторін: відповідно до протоколу судового засідання.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

У провадженні судді господарського суду міста Києва Зеленіної Н.І. перебуває справа справи №910/21678/17 за позовом 1) Дочірнього підприємства "Кондитерська корпорація "Рошен", 2) Приватного акціонерного товариства "Київська кондитерська фабрика "РОШЕН" до 1) Публічного акціонерного товариства "КИЇВХЛІБ", 2) Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, про визнання недійсним патенту.

Ухвалою від 20.12.2017 р. призначено підготовче засідання у справі на 10.01.2017 р.

Протокольною ухвалою від 10.01.2018 р. підготовче засідання відкладено на 11.01.2018 р.

У судовому засіданні 11.01.2018 р. представник позивачів подав клопотання про призначення у справ судової експертизи.

Представник Пат "Київхліб" у судовому засіданні підтримав власне клопотання від 09.01.2018 р. про призначення у справі судової експертизи.

Розглянувши вказані клопотання, суд встановив наступне.

Позовні вимоги у даному спорі обґрунтовано тим, що Публічне акціонерне товариство "КИЇВХЛІБ" являється власником промислового зразка за патентом № 21913 від 10.06.2011 р., який, на думку позивачів, не відповідає умовам надання правової охорони.

Так, позивачі зазначають, що зображення позначень за варіантом №13 патенту України на промисловий зразок №21913 від 10.06.2011 р. є схожим настільки, що його можна сплутати, зі знаками для товарів і послуг за свідоцтвами України №80829, №11191, №70068 та добре відомим в Україні знаком "Київський торт", визнаним Рішенням Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України від 28.04.2017 р.; і внаслідок його використання може ввести в оману споживачів щодо особи, яка виробляє товари 30 класу МКТП "торти", а саме: ДП "Кондитерська корпорація "Рошен" та ПрАТ "Київська кондитерська фабрика "Рошен".

Статтею 99 Господарського процесуального кодексу України передбачено, що суд за клопотанням учасника справи або з власної ініціативи призначає експертизу у справі за сукупності таких умов:

1) для з'ясування обставин, що мають значення для справи, необхідні спеціальні знання у сфері іншій, ніж право, без яких встановити відповідні обставини неможливо;

2) жодною стороною не наданий висновок експерта з цих самих питань або висновки експертів, надані сторонами, викликають обґрунтовані сумніви щодо їх правильності, або за клопотанням учасника справи, мотивованим неможливістю надати експертний висновок у строки, встановлені для подання доказів, з причин, визнаних судом поважними, зокрема через неможливість отримання необхідних для проведення експертизи матеріалів.

У разі необхідності суд може призначити декілька експертиз, додаткову чи повторну експертизу. При призначенні експертизи судом експерт або експертна установа обирається сторонами за взаємною згодою, а якщо такої згоди не досягнуто у встановлений судом строк, експерта чи експертну установу визначає суд. З урахуванням обставин справи суд має право визначити експерта чи експертну установу самостійно. У разі необхідності може бути призначено декілька експертів для підготовки одного висновку (комісійна або комплексна експертиза). Питання, з яких має бути проведена експертиза, що призначається судом, визначаються судом. Учасники справи мають право запропонувати суду питання, роз'яснення яких, на їхню думку, потребує висновку експерта. У разі відхилення або зміни питань, запропонованих учасниками справи, суд зобов'язаний мотивувати таке відхилення або зміну. Питання, які ставляться експерту, і його висновок з них не можуть виходити за межі спеціальних знань експерта.

Згідно зі ст. 100 Кодексу, про призначення експертизи суд постановляє ухвалу, в якій зазначає підстави проведення експертизи, питання, з яких експерт має надати суду висновок, особу (осіб), якій доручено проведення експертизи, перелік матеріалів, що надаються для дослідження, та інші дані, які мають значення для проведення експертизи. Якщо суд доручає проведення експертизи кільком експертам чи експертним установам, суд в ухвалі призначає провідного експерта або експертну установу. В ухвалі про призначення експертизи суд попереджає експерта про кримінальну відповідальність за завідомо неправдивий висновок та за відмову без поважних причин від виконання покладених на нього обов'язків.

Розглянувши клопотання позивачів та ПАТ "Київхліб" про призначення у справі судової експертизи, суд дійшов висновку про те, що для встановлення дійсних обставин справи щодо схожості зображення позначень за варіантом №13 патенту України на промисловий зразок №21913 від 10.06.2011 р. зі знаками для товарів і послуг за свідоцтвами України №80829, №11191, №70068 та добре відомим в Україні знаком "Київський торт", настільки, що їх можна сплутати; та встановлення можливості введення в оману споживачів щодо особи, яка виробляє товари 30 класу МКТП "торти", а саме: ДП "Кондитерська корпорація "Рошен" та ПрАТ "Київська кондитерська фабрика "Рошен", необхідні спеціальні знання у сфері інтелектуальної власності.

Таким чином, у даній справі належить призначити судову експертизу об'єктів прав інтелектуальної власності.

У клопотаннях про призначення судової експертизи позивачі та ПА "Київхліб" надали орієнтовний перелік питань, що можуть бути поставлені на вирішення експерта.

Дослідивши вказані клопотання, суд дійшов висновку про те, що питання, заявлені позивачами, є більш повними, але не суперечать питанням, які просить поставити ПАТ "Київхліб", у зв'язку з чим суд дійшов висновку про те, що на вирішення експертів слід поставити питання у редакції, запропонованій позивачем.

Суд також зазначає, що ПАТ "Київхліб" у власному клопотання просить суд призначити у справі комісійну судову експертизу.

Враховуючи предмет і підстави позову, складність даної справи та її обставини в сукупності, суд дійшов висновку про доцільність задоволення клопотання відповідача-1 в цій частині та призначення комісійної судової експертизи.

Проведення удової комісійної експертизи у даній справі суд вважає за доцільне доручити судовим експертам Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності Національної академії правових наук України (03680, м. Київ, вул. Боженка, 11, корп. 4, 13 поверх).

Відповідно до ст. ст. 228, 229 Господарського процесуального кодексу України, суд може за заявою учасника справи, а також з власної ініціативи зупинити провадження у справі у випадку призначення судом експертизи; - на час проведення експертизи.

Таким чином, провадження у справі належить зупинити на підставі ст. ст. 228, 229 ГПК України, на час проведення експертизи.

Керуючись ст. ст. 2, 99, 100, 228, 229, 234 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд міста Києва, -

УХВАЛИВ:

1. Задовольнити частково клопотання Публічного акціонерного товариства "Київхліб" від 09.01.2018 р. та клопотання позивачів про призначення у справі судової експертизи.

2. Призначити у справі №910/21678/17 судову комісійну експертизу об'єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручити судовим експертам Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності Національної академії правових наук України (03680, м. Київ, вул. Боженка, 11, корп. 4, 13 поверх).

3. На вирішення судовим експертам поставити наступні питання:

1) Чи є зображення позначень за варіантом №13 патенту України на промисловий зразок №21913 від 10.06.2011 р. схожим настільки, що його можна сплутати, зі знаками для товарів і послуг за свідоцтвами України №80829, №11191, №70068 та добре відомим в Україні знаком "Київський торт ", визнаним Рішенням Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України від 28.04.2017 р.?

2) Чи є зображення позначень за варіантом №13 патенту України на промисловий зразок №21913 від 10.06.2011 р. таким, що внаслідок його використання може ввести в оману споживачів щодо особи, яка виробляє товари 30 класу МКТП "торти", а саме: ДП "Кондитерська корпорація "Рошен" та ПрАТ "Київська кондитерська фабрика "Рошен"?

4. Попередити експертів, які безпосередньо будуть проводити дослідження, про відповідальність, передбачену ст. ст. 384, 385 Кримінального кодексу України за дачу завідомо неправдивого висновку та відмову без поважних причин від виконання покладених на нього обов'язків.

5. Дану ухвалу та матеріали справи № 910/21678/17 надіслати до Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності Національної академії правових наук України (03680, м. Київ, вул. Боженка, 11, корп. 4, 13 поверх).

6. Витрати на проведення судової експертизи покласти на Дочірнє підприємство "Кондитерська корпорація "Рошен".

7. Зобов'язати Дочірнє підприємство "Кондитерська корпорація "Рошен" здійснити попередню оплату вартості проведення експертизи відповідно до виставленого судовими експертами рахунку.

8. Зобов'язати сторони невідкладно надати на вимогу експертів всі необхідні документи для проведення експертизи.

9. Зупинити провадження у справі на час проведення експертизи.

Ухвала набирає чинності з моменту її проголошення.

На ухвалу може бути подано апеляційну скаргу до Київського апеляційного господарського суду протягом 10 днів з дня її проголошення.

Повний текст ухвали складено 16.01.2018 р.

Суддя Зеленіна Н.І.