УХВАЛА

про забезпечення позову та зустрічне забезпечення

05.01.2018Справа № 910/139/18

За позовомТовариства з обмеженою відповідальністю "Інтернешнл Масіс Табак"
до1. Компанії Філіп Морріс Продактс С.А. (Philip Morris Producs S.A.)
2. Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
продострокове припинення свідоцтва на знак для товарів і послуг
Суддя Бойко Р.В.

Представники сторін:

без повідомлення

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Товариство з обмеженою відповідальністю "Інтернешнл Масіс Табак" звернулося до господарського суду міста Києва з позовом до Компанії Філіп Морріс Продактс С.А. та Міністерства економічного розвитку і торгівлі України про дострокове припинення свідоцтва на знак для товарів і послуг.

Позовні вимоги обґрунтовані тим, що позивачу стало відомо про невикористання відповідачем 1 протягом тривалого часу знаку для товарів і послуг "BLACKTIP", для товарів 9, 11, 34 класів Міжнародної класифікації товарів і послуг, відповідно до свідоцтва України №142546 на знак для товарів і послуг, у зв'язку з чим вказує на наявність правових підстав для дострокового припинення дії вказаного свідоцтва та зобов'язання відповідача 2 внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знак для товарів і послуг про припинення дії вказаного свідоцтва.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 05.01.2018 вказаний позов залишено без руху на підставі ст. 174 Господарського процесуального кодексу України та надано позивачу строк на усунення встановлених недоліків.

Разом з позовною заявою позивачем було подано до суду заяву про забезпечення позову, за змістом якої просить вжити заходи по забезпеченню позову шляхом встановлення заборони вчиняти певні дії, а саме: заборонити відповідачу 2 проводити дії щодо внесення змін до Державного реєстру свідоцтв України на знак для товарів і послуг щодо свідоцтва №142546, власником якого є відповідач 1, а саме: стосовно передачі третім особам повністю або частково права власності на знак для товарів і послуг за свідоцтвом України №142546 (зміни особи власника свідоцтва на знак для товарів та послуг), щодо дострокового припинення дії свідоцтва на знак для товарів і послуг за свідоцтвом України №142546 за заявою власника повністю або частково до набрання рішення господарського суду міста Києва у даній справі законної сили; заборони відповідачу 1 передавати повністю або частково права власності на знак для товарів і послуг за свідоцтвом України №142546, відмовлятися повністю або частково від свідоцтва України №142546 на знак для товарів і послуг, а також заборонити реєструвати ліцензійні договори щодо знаку для товарів і послуг №142546 - до набрання законної сили рішенням господарського суду міста Києва у даній справі.

Суд відзначає, що залишення позову Товариства з обмеженою відповідальністю "Інтернешнл Масіс Табак" без руху не нівелює обов'язку суду в силу приписів ч. 1 ст. 140 Господарського процесуального кодексу України розглянути подану позивачем заяву про забезпечення позову у визначені строки, адже на відміну від Господарського процесуального кодексу України в редакції, яка діяла до 15.12.2017 та відокремлювала забезпечення позову, вирішення питання застосування якого було неможливим за відсутності порушення відповідної справи, і вжиття запобіжних заходів, що було можливим виключно до подання відповідного позову, чинна редакція названого кодексу не ставить в залежність обов'язок суду розглянути заяву позивача про забезпечення позову від факту подачі відповідного позову, а відтак, і від залишення його без руху.

Розглянувши заяву позивача про забезпечення позову, всебічно і повно з'ясувавши фактичні обставини, на яких вона ґрунтується, суд прийшов до висновку про необхідність її задоволення з огляду на наступне.

Обґрунтовуючи звернення з даною заявою до суду позивач зазначає, що станом на сьогоднішній день існують правові підстави для дострокового припинення дії свідоцтва України №142546, виданого відповідачу 1 на знак для товарів і послуг "BLACKTIP", для товарів 9, 11, 34 класів Міжнародної класифікації товарів і послуг, однак розпорядження останнім правами власника відповідного свідоцтва за час вирішення спору про припинення його дії може унеможливити досягнення мети звернення з даним позовом до суду.

У відповідності до ст. 136 Господарського процесуального кодексу України господарський суд за заявою учасника справи має право вжити передбачених статтею 137 цього Кодексу заходів забезпечення позову. Забезпечення позову допускається як до пред'явлення позову, так і на будь-якій стадії розгляду справи, якщо невжиття таких заходів може істотно ускладнити чи унеможливити виконання рішення суду або ефективний захист або поновлення порушених чи оспорюваних прав або інтересів позивача, за захистом яких він звернувся або має намір звернутися до суду.

Частиною 1 ст. 137 Господарського процесуального кодексу України встановлено, що позов забезпечується: накладенням арешту на майно та (або) грошові кошти, що належать або підлягають передачі або сплаті відповідачу і знаходяться у нього чи в інших осіб; забороною відповідачу вчиняти певні дії; встановленням обов'язку вчинити певні дії; забороною іншим особам вчиняти дії щодо предмета спору або здійснювати платежі, або передавати майно відповідачеві, або виконувати щодо нього інші зобов'язання; зупиненням стягнення на підставі виконавчого документа або іншого документа, за яким стягнення здійснюється у безспірному порядку; зупиненням продажу майна, якщо подано позов про визнання права власності на це майно, або про виключення його з опису і про зняття з нього арешту; передачею речі, що є предметом спору, на зберігання іншій особі, яка не має інтересу в результаті вирішення спору; зупиненням митного оформлення товарів чи предметів, що містять об'єкти інтелектуальної власності; арештом морського судна, що здійснюється для забезпечення морської вимоги; іншими заходами, необхідними для забезпечення ефективного захисту або поновлення порушених чи оспорюваних прав та інтересів, якщо такий захист або поновлення не забезпечуються заходами, зазначеними у пунктах 1 - 9 цієї частини.

Як зазначено в п. 3 постанови пленуму Вищого господарського суду України від 26.12.2011 № 16 "Про деякі питання практики застосування заходів до забезпечення позову" заходи до забезпечення позову застосовуються господарським судом як засіб запобігання можливим порушенням майнових прав чи охоронюваних законом інтересів особи та гарантія реального виконання рішення суду.

Предметом звернення з даним позовом до суду є припинення дії виданого відповідачу 1 свідоцтва на знак для товарів та послуг, а підставою звернення з ним визначено невикористання відповідачем більше трьох років визначених спірним свідоцтвом знаку та товарів.

Згідно ч. 4 ст. 18 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" якщо знак не використовується в Україні повністю або щодо частини зазначених у свідоцтві товарів і послуг протягом трьох років від дати публікації відомостей про видачу свідоцтва або від іншої дати після цієї публікації, будь-яка особа має право звернутися до суду із заявою про дострокове припинення дії свідоцтва повністю або частково.

Відповідно до п. 71 постанови пленуму Вищого господарського суду України від 17.10.2012 №12 "Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності" якщо знак для товарів і послуг без поважних причин безперервно не використовується щодо частини або всіх товарів та/або послуг, внесених до реєстру, протягом трьох років від дати публікації про видачу свідоцтва або від іншої дати, то це є достатньою підставою для дострокового припинення за рішенням суду дії свідоцтва на такий знак повністю або частково щодо відповідних товарів та/або послуг. Не підлягає достроковому припиненню дія свідоцтва у випадку коли використання знака розпочалося або відновилося до подання позову.

Отже, чинним законодавством України встановлено право будь-якої особи на звернення з позовом до суду про припинення дії свідоцтва у випадку не виростання його власником визначених таким свідоцтвом знаку та/або товарів і послуг протягом трьох років з моменту публікації відомостей про видачу свідоцтва.

При цьому, за змістом ст. 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" права, що випливають із свідоцтва, діють від дати подання заявки. Свідоцтво надає його власнику право використовувати знак та інші права, визначені цим Законом. Власник свідоцтва може передавати будь-якій особі право власності на знак повністю або відносно частини зазначених у свідоцтві товарів і послуг, на підставі договору. Власник свідоцтва має право дати будь-якій особі дозвіл (видати ліцензію) на використання знака на підставі ліцензійного договору. Договір про передачу права власності на знак і ліцензійний договір вважаються дійсними, якщо вони укладені у письмовій формі і підписані сторонами.

Доданими до матеріалів позову документами підтверджується, що на момент звернення з ним до суду відповідач 1 є власником спірного свідоцтва, а відтак, саме останньому належать правомочності розпорядження визначеним таким свідоцтвом знаком та товарами і послугами, в тому числі можливість їх передачі у власність іншим особам чи надання дозволу (видання ліцензії) на їх використання на підставі ліцензійного договору.

Більш того, у відповідності до приписів ч. 1 ст. 18 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" власнику свідоцтва надано право в будь-який час відмовитися від нього повністю або частково.

При цьому, згідно із ст. 22 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" ніхто інший, крім колишнього власника свідоцтва, не має права на повторну реєстрацію знака протягом трьох років після припинення дії свідоцтва згідно із пунктами 1 - 3 статті 18 цього Закону.

Тобто, у випадку реалізації відповідачем 1 права на відмову від спірного свідоцтва в силу наведених приписів чинного законодавства України стане неможливим реєстрація будь-яких іншими особами, окрім власника, права на той же знак.

З огляду на викладене, суд вбачає наявність зв'язку між заявленими заходами до забезпечення позову і предметом спору, співмірність та адекватність заходів із позивними вимогами, адже у випадку передачі відповідачем 1 за час вирішення даного спору прав, що випливають із спірного свідоцтва, іншим особам, видання ним ліцензії на використання визначеного свідоцтвом знаку чи відмови його від спірного свідоцтва взагалі може унеможливить досягнення мети позивача звернення з даним позовом до суду.

Таким чином, суд вважає за необхідне задовольнити заяву позивача про забезпечення позову та вжити заходи по забезпеченню позову шляхом встановлення заборони вчиняти певні дії, а саме: заборони відповідачу 2 проводити дії щодо внесення змін до Державного реєстру свідоцтв України на знак для товарів і послуг щодо свідоцтва №142546, власником якого є відповідач 1, а саме: стосовно передачі третім особам повністю або частково права власності на знак для товарів і послуг за свідоцтвом України №142546 (зміни особи власника свідоцтва на знак для товарів та послуг), щодо дострокового припинення дії свідоцтва на знак для товарів і послуг за свідоцтвом України №142546 за заявою власника повністю або частково; заборони відповідачу 1 передавати повністю або частково права власності на знак для товарів і послуг за свідоцтвом України №142546, відмовлятися повністю або частково від свідоцтва України №142546 на знак для товарів і послуг, а також заборонити реєструвати ліцензійні договори щодо знаку для товарів і послуг №142546.

Частиною 6 ст. 140 Господарського процесуального кодексу України встановлено, що про забезпечення позову або про відмову у забезпеченні позову суд постановляє ухвалу. В ухвалі про забезпечення позову суд зазначає вид забезпечення позову і підстави його обрання та вирішує питання зустрічного забезпечення. Суд може також зазначити порядок виконання ухвали про забезпечення позову.

У відповідності до ст. 141 Господарського процесуального кодексу України суд може вимагати від особи, яка звернулася із заявою про забезпечення позову, забезпечити відшкодування можливих збитків відповідача, які можуть бути спричинені забезпеченням позову (зустрічне забезпечення). Зустрічне забезпечення, як правило, здійснюється шляхом внесення на депозитний рахунок суду грошових коштів в розмірі, визначеному судом. Розмір зустрічного забезпечення визначається судом з урахуванням обставин справи. Заходи зустрічного забезпечення позову мають бути співмірними із заходами забезпечення позову, застосованими судом, та розміром збитків, яких може зазнати відповідач у зв'язку із забезпеченням позову. Питання застосування зустрічного забезпечення вирішується судом в ухвалі про забезпечення позову або в ухвалі про зустрічне забезпечення позову. В ухвалі про забезпечення позову або про зустрічне забезпечення зазначаються розмір зустрічного забезпечення або інші дії, що повинен вчинити заявник в порядку зустрічного забезпечення. Строк надання зустрічного забезпечення визначається судом та не може перевищувати десяти днів з дня постановлення ухвали про забезпечення позову або ухвали про зустрічне забезпечення, якщо інше не випливає зі змісту заходів зустрічного забезпечення.

З огляду на викладені норми та враховуючи, що звернення позивачем з даним позовом до суду здійснюється шляхом реалізації не особистого права, а загального, закріпленого в положеннях ч. 4 ст. 18 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", суд, з метою гарантії захисту особистих майнових прав відповідача 1, які випливають з права володіння спірним свідоцтвом, вважає за необхідне вжити зустрічних заходів забезпечення позову шляхом зобов'язання позивача внести на депозитний рахунок суду грошові кошти.

Дане зустрічне забезпечення у випадку настання обумовлених ч. 1 ст. 146 Господарського процесуального кодексу України обставин спростить можливість відновлення відповідачем 1 своїх охоронюваних прав або інтересів, порушених внаслідок вжиття відповідних заходів забезпечення позову, шляхом отримання відшкодування збитків, заподіяних таким забезпеченням позову, за рахунок позивача, адже в першу чергу таке відшкодування буде здійснюватися за рахунок коштів зустрічного забезпечення.

В той час, як місцезнаходження сторін даного спору (позивача у Вірменії, а відповідача 1 в Швейцарії), за відсутності відповідного зустрічного забезпечення, може ускладнити чи взагалі унеможливити отримання останнім відповідного відшкодування збитків за настання визначених законодавством підстав для цього.

Визначаючи розмір зустрічного забезпечення суд виходить з наступного.

Так, встановити вартісний показник реалізації права власності на спірне свідоцтво на стадії вжиття заходів забезпечення позову шляхом встановлення обмежень в реалізації такого права є неможливим.

В той же час, в силу приписів ст. 247 Господарського процесуального кодексу України спір за даним позовом виходячи із його правової природи не може бути визнаний малозначним, а тому суд вважає за можливе визначити суму відповідного зустрічного забезпечення в межах встановлених такою нормою граничних показників вартісного визначення малозначних спорів, що складає п'ятсот розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Визначення даної суми є співмірним із вжитим за заявою позивача заходами забезпечення його позову.

З огляду на викладене, з метою гарантії захисту прав і інтересів сторін даного спору на час його вирішення суд вважає за необхідне вжити заходів зустрічного забезпечення шляхом зобов'язання позивача внести на депозитний рахунок суду грошові кошти у розмірі 881 000,00 грн., що становить суму п'ятиста розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановлених на 01.01.2018.

При цьому, суд враховує, що позивач не є резидентом України, а тому з метою забезпечення можливості виконання зустрічного зобов'язання вважає за необхідне визначити альтернативну можливість його виконання шляхом надання банківської гарантії на визначену суму.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 136, 137, 140, 141, 232-235 Господарського процесуального кодексу України, суд -

УХВАЛИВ:

1. Заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Інтернешнл Масіс Табак" про забезпечення позову задовольнити.

2. До набрання законної сили рішенням господарського суду міста Києва у даній справі:

2.1. заборонити Міністерству економічного розвитку і торгівлі України проводити дії щодо внесення змін до Державного реєстру свідоцтв України на знак для товарів і послуг щодо свідоцтва №142546, власником якого є Компанії Філіп Морріс Продактс С.А., а саме: стосовно передачі третім особам повністю або частково права власності на знак для товарів і послуг за свідоцтвом України №142546 (зміни особи власника свідоцтва на знак для товарів та послуг), щодо дострокового припинення дії свідоцтва на знак для товарів і послуг за свідоцтвом України №142546 за заявою власника повністю або частково.

2.2. заборони Компанії Філіп Морріс Продактс С.А. передавати повністю або частково права власності на знак для товарів і послуг за свідоцтвом України №142546, відмовлятися повністю або частково від свідоцтва України №142546 на знак для товарів і послуг, а також заборонити реєструвати ліцензійні договори щодо знаку для товарів і послуг №142546.

3. Ухвала про забезпечення позову набирає законної сили з 05.01.2018, підлягає негайному виконанню в порядку, встановленому чинним законодавством України для виконання судових рішень, та може бути пред'явлена до виконання в передбаченому чинним законодавством порядку до 05.01.2021.

4. Стягувачем за даною ухвалою є Товариство з обмеженою відповідальністю "Інтернешнл Масіс Табак" (Республіка Вірменія, Араратська область, м. Масіс, Промисловий вузол, вул. Горцаранаін, 10; номер державної реєстрації 77.110.00662).

5. Боржником за даною ухвалою:

- в частині п. 2.1 є Компанія Філіп Морріс Продактс С.А. (Ке Жанрено 3, 2000 Невшатель, Швейцарія)

- в частині п. 2.2 є Міністерство економічного розвитку і торгівлі України (01008, м. Київ, вул. М.Грушевського, 12/2; ідентифікаційний код 37508596).

6. Вжити заходи зустрічного забезпечення.

7. Зобов'язати Товариство з обмеженою відповідальністю "Інтернешнл Масіс Табак" надати зустрічне забезпечення шляхом внесення протягом десяти днів з дня постановлення даної ухвали на депозитний рахунок господарського суду міста Києва (ідентифікаційний код 05379487; депозитний рахунок №5332, відкритий в Державній казначейській службі України (МФО 820172) грошові кошти у розмірі 881 000 (вісімсот вісімдесят одна тисяча) грн. 00 коп. або надання банківської гарантії на визначену суму, докази чого надати суду протягом вказаного строку.

Звернути увагу позивача Товариства з обмеженою відповідальністю "Інтернешнл Масіс Табак" на те, що невиконання вимог п. 7 даної ухвали (зустрічного забезпечення) у визначені строки матиме своїм наслідком скасування вжитих заходів забезпечення позову.

8. Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання та може бути оскаржена в порядку, встановленому Господарським процесуальним кодексом України. Оскарження даної ухвали не зупиняє її дії/обов'язковості до виконання.

Суддя Р.В. Бойко