РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13.12.2017Справа №910/9241/16

За позовом Компанії ІПСЕН ФАРМА С.А.С. (IPSEN PHARMA S.A.S.)

до 1) Міністерства економічного розвитку і торгівлі України

2) Товариства з обмеженою відповідальністю фірма "О.Д.Пролісок"

про визнання недійсним свідоцтва України №173116 на знак для товарів та послуг,

Суддя Якименко М.М.

представники сторін:

від позивача: Мамуня О.С., Капітоненко А.Г., Ніколаєнко А.Л. - за довіреністю від 05.04.2016 року;

від відповідача-1: Запорожець Л.Г. - за довіреністю №2434-03/362 від 06.06.2017 року;

від відповідача-2: не з'явилися.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Компанія ІПСЕН ФАРМА С.А.С. (IPSEN PHARMA S.A.S.) звернулася до Господарського суду міста Києва з позовом до Державної служби інтелектуальної власності України та Товариства з обмеженою відповідальністю фірма "О.Д.Пролісок" про визнання недійсним свідоцтва України №173116 на знак для товарів та послуг.

Позовні вимоги мотивовані тим, що Державною службою інтелектуальної власності України за Товариством з обмеженою відповідальністю фірма "О.Д.Пролісок" було зареєстровано знак для товарів і послуг "СМЕКТОВІТ", про що видано Свідоцтво України № 173116 на знак для товарів та послуг.

Обґрунтовуючи заявлені вимоги позивач стверджує, що знак для товарів і послуг "СМЕКТОВІТ" за Свідоцтвом України № 173116 не відповідає умовам надання правової охорони, оскільки являється схожим до ступеню змішування із належними позивачу знаками для товарів і послуг "СМЕКТА" та "SMECTA" за міжнародними реєстраціями №618554 та №377998А.

Рішенням Господарського суду міста Києва від 06.02.2017 у справі №910/9241/16 позов задоволено повністю.

Постановою Київського апеляційного господарського суду від 12.06.2017 (судді Доманська М.Л. - головуючий, Дідиченко М.А., Верховець А.А.) рішення місцевого господарського суду залишено без змін.

Постановою Вищого Господарського Суду України від 07.11.2017 року рішення господарського суду міста Києва від 06.02.2017 та постанову Київського апеляційного господарського суду від 12.06.2017 зі справи №910/9241/16 скасовано; справу передано на новий розгляд до господарського суду міста Києва

10.11.2017 року до канцелярії Господарського суду міста Києва від Вищого Господарського Суду України надішли матеріали справи №910/9241/16.

За наслідками проведення повторного автоматизованого розподілу судових справ (розпорядження керівника апарату Кривенко О.М. від 10.11.2017 року №04-23/2999) справу №910/9241/16 розподілено для розгляду на суддю Якименко М.М.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 20.11.2017 року прийнято справу №910/9241/16 до свого провадження та призначено її розгляд на 06.12.2017 року.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 06.12.2017 року відкладено розгляд справи на 13.12.2017 року.

В судове засідання 013.12.2017 року представник відповідача-2 не з'явився, про день та час розгляду справи повідомлявся належним чином.

Відповідно до абзацу 3 п. 3.9.1 Постанови Пленуму Вищого господарського суду України від 26 грудня 2011 року №18 «Про деякі питання практики застосування Господарського процесуального кодексу України судами першої інстанції» за змістом зазначеної статті 64 ГПК, зокрема, в разі якщо ухвалу про порушення провадження у справі було надіслано за належною адресою (тобто повідомленою суду стороною, а в разі ненадання суду відповідної інформації - адресою, зазначеною в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців), і не повернуто підприємством зв'язку або повернуто з посиланням на відсутність (вибуття) адресата, відмову від одержання, закінчення строку зберігання поштового відправлення тощо, то вважається, що адресат повідомлений про час і місце розгляду справи судом.

Відповідно до статті 75 ГПК України справа розглядається за наявними в ній матеріалами.

В судовому засіданні 13.12.2017 року представники позивача позовні вимоги підтримали в повному обсязі та просив суд їх задовольнити, представник відповідача-1 позовні вимоги не визнав та просив суд в їх задоволенні відмовити.

Відповідно до статті 85 ГПК України в судовому засіданні 13.12.2017 року оголошено вступну та резолютивну частини рішення.

Розглянувши подані матеріали справи в їх сукупності та заслухавши пояснення представників позивача та відповідача, Господарський суд міста Києва, -

ВСТАНОВИВ:

Компанія ІПСЕН ФАРМА С.А.С. (IPSEN PHARMA S.A.S.) (далі по тексту - позивач, компанія) є власником торговельних марок "СМЕКТА" та "SMECTA", що охороняються за міжнародними реєстраціями №618554 (яка діє на території України з 16.05.1994), та №377998А (яка діє на території України з 28.01.1993), а також комбінованих позначень за міжнародними реєстраціями №№ 956880, 956878, 954009, 953363, які діють на території України у повному обсязі з 14.01.2008. Вказані міжнародні реєстрації зареєстровані для товарів 05 класу МКТП "фармацевтичні, ветеринарні та гігієнічні препарати".

Державною службою інтелектуальної власності України 10.07.2013 року на підставі заявки від 11.09.2012 № m 2012 15756 зареєстровано свідоцтво України №173116 на знак для товарів та послуг "СМЕКТОВІТ" на ім'я Товариства з обмеженою відповідальністю фірма "О.Д.Пролісок" (далі по тексту - відповідач-2, ТОВ "О.Д.Пролісок") щодо товарів 5 класу за МКТП "дієтичні харчові продукти на лікарські потреби".

Предметом спору у справі являється визнання недійсним Свідоцтва України №173116 на знак для товарів та послуг "СМЕКТОВІТ" (далі по тексту - Свідоцтво), та зобов'язання Державної служби інтелектуальної власності України внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг стосовно визнання Свідоцтва України на знаки для товарів і послуг № 173116 недійсним та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені "Промислова власність".

Позовні вимоги мотивовані тим, що на думку позивача, оспорюване Свідоцтво не відповідає умовам надання правової охорони та зареєстроване з порушенням прав позивача на знаки для товарів і послуг "СМЕКТА" та "SMECTA", захищені міжнародними реєстраціями №618554 та №377998А.

Оцінюючи подані докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і об'єктивному розгляді в судовому засіданні всіх обставин справи в їх сукупності, суд вважає, що вимоги позивача підлягають задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. ст. 15, 16 ЦК України, кожна особа має право на захист свого цивільного права у разі його порушення, невизнання або оспорювання. Кожна особа має право на захист свого інтересу, який не суперечить загальним засадам цивільного законодавства. Кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого особистого немайнового або майнового права та інтересу.

Позивач являється власником знаків для товарів і послуг "СМЕКТА" та "SMECTA" за міжнародними реєстраціями №618554, дія якого поширюється на територію України з16.05.1994 р., та №377998А, дія якого поширюється на територію України з 18.03.1993р., а також комбінованих позначень за міжнародними реєстраціями №№956880, 956878, 954009, 953363 від 14.01.2008 р.

Вказані міжнародні реєстрації зареєстровано для товарів 05 класу МКТП.

Однак, за ТОВ фірма "О.Д.Пролісок" зареєстровано знак для товарів і послуг "СМЕКТОВІТ", про що видано Свідоцтво України №173116 (дата подання заявки - 11.09.2012р.). Зазначений Знак зареєстровано для товарів 05 класу МКТП.

Звертаючись до суду з даним позовом, Компанія ІПСЕН ФАРМА С.А.С. (IPSEN PHARMA S.A.S.) зазначає, що знак "СМЕКТОВІТ", захищений Свідоцтвом України №173116, не відповідає умовам надання правової охорони та має бути визнані недійсними, оскільки являється схожим настільки, що їх можна сплутати, із Знаками позивача, може ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар та/або надає послуги, відносно позивача, товари, для яких зареєстровано оспорюваний Знак, являються спорідненими з товарами, для яких зареєстровані Знаки позивача.

Відповідно до положень ч. 1 ст. 19 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" свідоцтво може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково, зокрема, у разі:

а) невідповідності зареєстрованого знака умовам надання правової охорони;

в) видачі свідоцтва внаслідок подання заявки з порушенням прав інших осіб.

Згідно приписів п. 63 постанови Пленуму Вищого господарського суду України від 17.10.2012р. № 12 "Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності" порушенням прав на знак, зокрема, визнається введення в цивільний оборот позначень, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати із: знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім'я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг.

Відповідно до п. 1. ст. 5 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" правова охорона надається знаку, який не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі та на який не поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони, встановлені цим Законом.

Згідно з п. 3 ст. 6 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати, зокрема, з фірмовими найменуваннями, що відомі в Україні і належать іншим особам, які одержали право на них до дати подання до Установи заявки щодо таких же або споріднених з ними товарів і послуг.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 27.09.2016 року (суддя Зеленіна Н.І.) призначено у справі №910/9241/16 судову експертизу у сфері інтелектуальної власності, проведення якої доручено Науково-дослідному інституту інтелектуальної власності Національної академії правових наук України (03680, м. Київ, вул. Боженка, 11, корп. 4, 13 поверх). Поставлено на вирішення експерта наступні питання:

- Чи являється знак для товарів і послуг "СМЕКТОВІТ", зареєстрований за Свідоцтвом України на знаки для товарів і послуг № 173116, тотожним чи схожим до ступеню змішування (настільки, що його можна сплутати) зі знаками для товарів і послуг "СМЕКТА" та "SMECTA" за міжнародними реєстраціями № 618554 та № 377998А, зареєстрованими за Компанією ІПСЕН ФАРМА С.А.С. (IPSEN PHARMA S.A.S.), станом на день подання заявки № m201215756 до Державного департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України?

- Чи являється знак для товарів і послуг "СМЕКТОВІТ", зареєстрований за Свідоцтвом України на знаки для товарів і послуг № 173116, оманливим чи таким, що може ввести в оману щодо товару, послуг або особи, яка виробляє товар або надає послугу, відносно знаків для товарів і послуг "СМЕКТА" та "SMECTA" за міжнародними реєстраціями № 618554 та № 377998А, зареєстрованими за Компанією ІПСЕН ФАРМА С.А.С. (IPSEN PHARMA S.A.S.), станом на день подання заявки № m201215756 до Державного департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України?

- Чи являються товари, для яких зареєстровано знак для товарів і послуг "СМЕКТОВІТ" за Свідоцтвом України на знаки для товарів і послуг № 173116, спорідненими з товарами, для яких зареєстровано знаки для товарів і послуг "СМЕКТА" та "SMECTA" за міжнародними реєстраціями № 618554 та № 377998А?

За результатами проведення експертизи (судовий експерт Коваленко Тетяна Вікторівна) складено висновок експерта від 21.12.2016 року №1128 (далі по тексту - висновок судової експертизи №1128).

З Висновку судової експертизи №1128 від 21.12.2016 р. вбачається наступне:

- знак для товарів і послуг "СМЕКТОВІТ" за Свідоцтвом України на знаки для товарів і послуг № 173116 є схожим настільки, що його можна сплутати зі знаками для товарів і послуг "СМЕКТА" та "SMECTA" за міжнародними реєстраціями № 618554 та № 377998А, зареєстрованими за Компанією ІПСЕН ФАРМА С.А.С. (IPSEN PHARMA S.A.S.), станом на день подання заявки № m201215756;

- знак для товарів і послуг "СМЕКТОВІТ" за Свідоцтвом України на знаки для товарів і послуг № 173116 не є оманливим, але є таким, що може ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар або надає послугу, відносно знаків для товарів і послуг "СМЕКТА" та "SMECTA" за міжнародними реєстраціями № 618554 та № 377998А, зареєстрованими за Компанією ІПСЕН ФАРМА С.А.С. (IPSEN PHARMA S.A.S.), станом на день подання заявки № m201215756.

Дослідивши Висновок судової експертизи №1128 від 21.12.2016 р., суд дійшов до висновку, що висновок експерта Коваленко Т.В. являється належним чином обґрунтованим, і детальним, а під час проведення експертного дослідження експертом застосовано достатній обсяг нормативних актів та науково-практичної літератури.

Також суд зазначає, що Висновок судової експертизи №1128 від 21.12.2016 р. у даній справі має доказову силу, оскільки складений атестованим за належною спеціальністю судовим експертом, якому у передбаченому законодавством порядку було вручено ухвалу про призначення експертизи та попереджено про кримінальну відповідальність.

Висновок судової експертизи відповідає формальним вимогам Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень (із змінами), затверджених Наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 р. №53/5.

Встановлені у Висновку судової експертизи обставини підтверджують, що Оскаржуваний знак не відповідає умовам надання правової охорони.

Висновки Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності Національної академії правових наук України (03680, м. Київ, вул. Боженка, 11, корп. 4, 13 поверх) приймаються судом в якості належного та допустимого доказу, про що свідчить судова практики Вищого господарського суду України викладена у постановах: від 14.07.2015р. у справі №910/8008/14, від 26.11.2013р. у справі №5011-64/9996-2012.

Крім того, суд зазначає, що відповідно до положень п. 4.3.2.4. Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, затверджених наказом Державного патентного відомства України від 28 липня 1995 р. №116 (в редакції наказу Державного патентного відомства України від 20 серпня 1997 р. N 72) та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 2 серпня 1995 р. за №276/812 "Позначення вважається схожим настільки, що його можна сплутати з іншим позначенням, якщо воно асоціюється з ним в цілому, незважаючи на окрему різницю елементів".

З врахуванням вищевикладеного суд дійшов до висновку, що позовні вимоги про визнання недійсним Свідоцтва України на знаки для товарів і послуг №173116 нормативно та документально доведені, а тому підлягають задоволенню.

Щодо позовних вимог до Державної служби інтелектуальної власності України про зобов'язання внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг стосовно визнання недійсним Свідоцтва України на знаки для товарів і послуг № 173116 та здійснення публікації про це в офіційному бюлетені "Промислова власність", суд зазначає, що внесення таких змін до Реєстру та публікація відповідного повідомлення відноситься до виключної компетенції Державної служби інтелектуальної власності.

Відповідно до статті 33 ГПК України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень.

Згідно статті 32 ГПК України доказами у справі є будь-які фактичні дані, на підставі яких господарський суд у визначеному законом порядку встановлює наявність чи відсутність обставин, на яких ґрунтуються вимоги і заперечення сторін, а також інші обставини, які мають значення для правильного вирішення господарського спору.

Господарський суд приймає тільки ті докази, які мають значення для справи. Обставини справи, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватись іншими засобами доказування (ст. 34 ГПК України).

Згідно з ст. 43 ГПК України господарський суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що грунтується на всебічному, повному і об'єктивному розгляді в судовому процесі всіх обставин справи в їх сукупності, керуючись законом. Ніякі докази не мають для господарського суду заздалегідь встановленої сили.

Відповідно до п. 2.3. Постанови Пленуму Вищого господарського суду України № 18 від 26.12.2011 р. "Про деякі питання практики застосування Господарського процесуального кодексу України судами першої інстанції", якщо стороною (або іншим учасником судового процесу) у вирішенні спору не подано суду в обґрунтування її вимог або заперечень належні і допустимі докази, в тому числі на вимогу суду, або якщо в разі неможливості самостійно надати докази нею не подавалося клопотання про витребування їх судом (частина перша статті 38 ГПК), то розгляд справи господарським судом може здійснюватися виключно за наявними у справі доказами, і в такому разі у суду вищої інстанції відсутні підстави для скасування судового рішення з мотивів неповного з'ясування місцевим господарським судом обставин справи.

Зважаючи на встановлені обставини справи та вимоги правових норм викладених вище, господарський суд приходить до висновку, що позовні вимоги нормативно та документально доведені, не спростовані належним чином у встановленому законом порядку відповідачами, а тому підлягають задоволенню.

Відповідно до статті 49 ГПК України судові витрати покладаються судом на відповідача.

Враховуючи вищевикладене та керуючись ст. 32, 33, 49, 75, 82 - 85 ГПК України, господарський суд міста Києва, -

ВИРІШИВ:

1. Позов задовольнити повністю.

2. Визнати недійсним Свідоцтво України №173116 на знак для товарів і послуг "СМЕКТОВІТ", зареєстроване за Товариством з обмеженою відповідальністю фірма "О.Д.Пролісок" (08671, Київська обл., Васильківський р-н, с. Велика Вільшанка; ).

3. Зобов'язати Державну службу інтелектуальної власності України (03680, м. Київ, вул. В. Липківського, 7; ) внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг стосовно визнання недійсним Свідоцтва України №173116 на знак для товарів і послуг "СМЕКТОВІТ", та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені «Промислова власність».

4. Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю фірма "О.Д.Пролісок" (08671, Київська обл., Васильківський р-н, с. Велика Вільшанка; ) на користь Компанії ІПСЕН ФАРМА С.А.С. (IPSEN PHARMA S.A.S.) (65 кі Жорж Горсе, F-92100 Булонь Біланкур, Франція) (65 quai Georges Gorse F-92100 Boulogne Billancourt, France) 1 378 (одну тисячу триста сімдесят вісім) грн. 00 коп. - судового збору.

Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після розгляду справи апеляційним господарським судом.

Суддя М.М. Якименко

Дата складання (підписання) повного тексту рішення: 29.12.2017 року.