КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"26" грудня 2017 р.п Справа№ 910/3220/17

Київський апеляційний господарський суд у складі колегії суддів:

головуючого: Сотнікова С.В.

суддів: Пантелієнка В.О.

Остапенка О.М.

за участю секретаря судового засідання Карпюк О.С.,

представників:

від позивача - Барабаш О.В.,

від відповідача-2 - Дитинюк Я.Л., Вітомськов В.І.,

від відповідача-3 - Потоцький М.Ю.,

розглянувши апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю "Технопоіск"

на рішення Господарського суду міста Києва від 30.10.2017 (повний текст рішення складено 06.11.2017, суддя Зеленіна Н.І.)

у справі № 910/3220/17

за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Редмонд-Україна"

до 1) Державної служби інтелектуальної власності України,

2) Товариства з обмеженою відповідальністю "Технопоіск" (рос. Общества с ограниченной ответственностью "Технопоиск"), м. Санкт-Петербург, РФ,

3) Міністерства економічного розвитку і торгівлі України

про визнання недійсним свідоцтва України

ВСТАНОВИВ:

Рішенням Господарського суду міста Києва від 30.10.2017 у справі № 910/3220/17 позов задоволено повністю, визнано недійсним Свідоцтво України на знак для товарів і послуг №159383, зобов'язано Міністерство економічного розвитку і торгівлі України внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг стосовно визнання недійсним Свідоцтва України на знак для товарів і послуг №159383 та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені "Промислова власність", стягнуто з Товариства з обмеженою відповідальністю "Технопоіск" на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Редмонд-Україна" 3200,00 грн. судового збору та 30176,64 грн. витрат на оплату судової експертизи.

Не погоджуючись із зазначеним судовим рішенням, відповідач-2 звернувся до Київського апеляційного господарського суду з апеляційною скаргою, в якій просить скасувати рішення Господарського суду міста Києва від 30.10.2017, прийняти нове рішення, яким відмовити в позові.

Ухвалою Київського апеляційного господарського суду від 22.11.2017 прийнято до провадження апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю "Технопоіск", розгляд справи № 910/3220/17 призначено на 19.12.2017.

19.12.2017 Київський апеляційний господарський суд ухвалив здійснювати апеляційний розгляд справи № 910/3220/17 за правилами розгляду справ у порядку спрощеного позовного провадження з урахуванням особливостей, передбачених у главі 1 "Апеляційне провадження" розділу IV ГПК України.

В судовому засіданні 19.12.2017, 21.12.2017 оголошена перерва до 26.12.2017.

У відповідності до ч. 10 ст. 32 ГПК України та згідно протоколу автоматичної зміни складу колегії суддів від 26.12.2017 для розгляду справи № 910/3220/17, у зв'язку з перебуванням у відпустці судді Доманської М.Л., сформовано колегію суддів у складі: Сотніков С.В. (головуючий, доповідач), Пантелієнко В.О., Остапенко О.М.

Ухвалою Київського апеляційного господарського суду від 26.12.2017 вирішено здійснювати розгляд справи № 910/3220/17 у складі, визначеному протоколом автоматичної зміни складу колегії суддів від 26.12.2017.

В судовому засіданні були розглянуті клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю "Технопоіск" (відповідача-2) про долучення до матеріалів справи доказів від 19.12.2017, клопотання про зупинення провадження у справі від 19.12.2017, клопотання про призначення повторної судової експертизи від 26.12.2017.

Колегія суддів, розглянувши заявлені клопотання, ухвала задовольнити клопотання відповідача-2 про долучення до матеріалів справи доказів від 19.12.2017, а саме зустрічну позовну заяву про скасування наказу №30-Н від 16.03.2017 та рішення Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України від 28.02.2017 з доданими до неї документами.

Відхилено клопотання відповідача-1 про зупинення провадження у даній справі до розгляду пов'язаних з нею цивільної справи Печерського районного суду міста Києва № 757/67529/17-ц, господарського справи Господарського суду міста Києва № 910/19933/17, оскільки такі справи були порушені 17.11.2017 та 16.11.2017 відповідно після прийняття оскаржуваного рішення від 30.10.2017, тобто виключається об'єктивна неможливість розгляду даної справи до вирішення вказаних вище справ, що розглядаються в порядку цивільного та господарського судочинства та є підставою для зупинення провадження відповідно до ст. 227 ГПК України.

Також, відхилено клопотання про призначення повторної судової експертизи від 26.12.2017, оскільки відповідач-1 не вказав в чому саме полягає необґрунтованість або суперечність з матеріалами справи складений за результатами судової експертизи висновок експертів № 207/17 від 11.10.2017, як того вимагає ч. 2 ст. 107 ГПК України. При цьому, доводи щодо неприйняття судовими експертами доказів, які свідчать про те, що позивач не є виробником товарів, маркованих спірним знаком, не можуть бути підставою для висновку про необґрунтованість експертного дослідження, оскільки такі обставини були предметом дослідження експертів та ними спростовані з посиланням на відповідні докази подані позивачем.

Окрім того, представник відповідача-2 Дитинюк Я.Л. заявив відвід складу суду під час судових дебатів з підстави відхилення судом заявлених клопотань.

Відповідно до ч. 2 ст. 38 ГПК України з підстав, зазначених у статтях 35, 36 і 37 цього Кодексу, судді, секретарю судового засідання, експерту, спеціалісту, перекладачу може бути заявлено відвід учасниками справи.

Частиною 4 статті 35 ГПК України встановлено, що незгода сторони з процесуальними рішеннями судді, рішення або окрема думка судді в інших справах, висловлена публічно думка судді щодо того чи іншого юридичного питання не може бути підставою для відводу.

Разом з тим, згідно з ч. 1 ст. 43 ГПК України учасники судового процесу та їх представники повинні добросовісно користуватися процесуальними правами; зловживання процесуальними правами не допускається.

Залежно від конкретних обставин суд може визнати зловживанням процесуальними правами дії, що суперечать завданню господарського судочинства, зокрема подання скарги на судове рішення, яке не підлягає оскарженню, не є чинним або дія якого закінчилася (вичерпана), подання клопотання (заяви) для вирішення питання, яке вже вирішено судом, за відсутності інших підстав або нових обставин, заявлення завідомо безпідставного відводу або вчинення інших аналогічних дій, спрямованих на безпідставне затягування чи перешкоджання розгляду справи чи виконання судового рішення (п. 1 ч. 1 ст. 43 ГПК України).

Відповідно до ч. 3 ст. 43 ГПК України, якщо подання скарги, заяви, клопотання визнається зловживанням процесуальними правами, суд з урахуванням обставин справи має право залишити без розгляду або повернути скаргу, заяву, клопотання.

Враховуючи, що до початку розгляду справи представники сторін висловились про відсутність відводів складу суду, а відвід колегії суддів було заявлено після відхилення частини клопотань відповідача-2, суд дійшов висновку про зловживанням представником Дитинюком Я.Л. своїми процесуальними правами шляхом заявлення завідомо безпідставного відводу, що має наслідком залишення такої заяви без розгляду на підставі ч. 3 ст. 43 ГПК України.

Колегія суддів, розглянувши доводи апеляційної скарги, дослідивши наявні матеріали справи, заслухавши пояснення представників сторін, вважає, що скарга задоволенню не підлягає з огляду на наступне.

Частиною 1 ст. 418 Цивільного кодексу України (далі - ЦК України) визначено, що право інтелектуальної власності - це право особи на результат інтелектуальної, творчої діяльності або на інший об'єкт права інтелектуальної власності, визначений Цивільним кодексом України та іншим законом.

Право інтелектуальної власності є непорушним відповідно до ч. 3 ст. 418 ЦК України. Ніхто не може бути позбавлений права інтелектуальної власності чи обмежений у здійсненні, крім випадків, передбачених законом.

До об'єктів права інтелектуальної власності, відповідно до ч. 1 ст. 155 Господарського кодексу України (далі - ГК України) та ч. 1 ст. 420 ЦК України, зокрема, належать торговельні марки (знаки для товарів і послуг).

Закон України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" визначає, що знаком є позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб.

Відповідно до п. 2, 3, 4 ст. 5 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" об'єктом знака може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, у тому числі власні імена, літери, цифри, зображувальні елементи, кольори та комбінації кольорів, а також будь-яка комбінація таких позначень. Право власності на знак засвідчується свідоцтвом. Обсяг правової охорони, що надається, визначається зображенням знака та переліком товарів і послуг, внесеними до Реєстру, і засвідчується свідоцтвом з наведеними у ньому копією внесеного до Реєстру зображення знака та переліком товарів і послуг.

З матеріалів справи вбачається, відповідач-2 є власником Свідоцтва України №159383 від 10.08.2012 на знак для товарів і послуг "REDMOND" для товарів 07, 09, 11 класів Міжнародної класифікації товарів та послуг (МКТП), виданого на підставі заявки № 201108178 від 25.05.2011.

Відповідно до рішення Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України від 28.02.2017 р., затвердженого Наказом Державної служби інтелектуальної власності України (правонаступником якої є відповідач-3) від 16.03.2017 №30-Н за позивачем визнано знак "REDMOND" добре відомим в Україні щодо товарів 07, 09, 11 класів МКТП.

Позовні вимоги обґрунтовані тим, що реєстрація знака для товарів і послуг "REDMOND" за відповідачем-2 на підставі Свідоцтва України №159383 (далі - спірне свідоцтво) порушує права позивача, оскільки є схожим настільки, що їх можна сплутати, з позначенням "REDMOND" (далі - спірний знак), що визнано добре відомим в Україні відносно Товариства з обмеженою відповідальністю "Редмонд-Україна" та використовується останнім протягом тривалого часу на території України. Тобто, як на підставу для визнання недійсним спірного свідоцтва позивач послався на обставини невідповідності зареєстрованого знака умовам надання правової охорони, а саме, що передбачені абзацом 5 пункту 2 статті 6 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг".

Також, за твердженням позивача, оскільки спірний знак є добре відомим на території України та є складовою частиною його фірмового найменування, то використання іншою особою такого знаку може завдавати йому шкоди. Тобто, спірний знак не відповідає умовам надання правової охорони, що передбачені абзацами 3 та 4 пункту 3 статті 6 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг".

Задовольняючи позов на підставі п. 1 ст. 19 названого Закону, суд першої інстанції встановив, що знак для товарів і послуг "REDMOND" за спірним свідоцтвом, що належить Общєству с ограніченной отвєтсвєнностью "Тєхнопоіск", є схожим настільки, що його можна сплутати з добре відомою в Україні торговельною маркою "REDMOND"; спірний знак є таким, що може ввести в оману щодо особи Товариства з обмеженою відповідальністю "Редмонд-Україна", яка виробляє товари/надає послуги.

Згідно з підпунктом "а" пункту 1 статті 19 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" (далі - Закон) свідоцтво може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково у разі невідповідності зареєстрованого знака умовам надання правової охорони.

Відповідно до абз. 5 п. 2. ст. 6 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", згідно з цим Законом не можуть одержати правову охорону також позначення, які є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу.

Відповідно до пункту 4.3.1.9 Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг (далі - Правила), затверджених наказом Держпатенту України від 28.07.1995 № 116 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 02.08.1995 до позначень, що є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу, відносяться позначення, які породжують у свідомості споживача асоціації, пов'язані з певною якістю, географічним походженням товарів або послуг або з певним виробником, які насправді не відповідають дійсності. Позначення може бути визнане оманливим або таким, що здатне вводити в оману, коли є очевидним, що воно в процесі використання як знака не виключає небезпеку введення в оману споживача.

Пунктом 3 статті 6 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" передбачено, що не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати з:

знаками інших осіб, якщо ці знаки охороняються без реєстрації на підставі міжнародних договорів, учасником яких є Україна, зокрема знаками, визнаними добре відомими відповідно до статті 6 bis Паризької конвенції про охорону промислової власності (абзац третій);

фірмовими найменуваннями, що відомі в Україні і належать іншим особам, які одержали право на них до дати подання до Установи заявки щодо таких же або споріднених з ними товарів і послуг (абзац четвертий).

Обставини, зазначені в абзаці п'ятому пункту другого статті 6 Закону та в абзацах третьому, четвертому пункту 3 цієї ж статті Закону, є самостійними підставами для відмови в наданні правової охорони.

Згідно з пунктом 4 статті 5 Закону обсяг правової охорони, що надається, визначається зображенням знака та переліком товарів і послуг, внесеними до Реєстру, і засвідчується свідоцтвом з наведеними у ньому копією внесеного до Реєстру зображення знака та переліком товарів і послуг.

У даній справі було призначено судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності, на вирішення якої поставлено наступні питання:

1) чи є знак для товарів і послуг за Свідоцтвом України на знаки для товарів і послуг №159383, зареєстрованим за Общєством с ограніченной отвєтсвєнностью "Тєхнопоіск", схожим настільки, що їх можна сплутати з позначенням "REDMOND", що використовується Товариством з обмеженою відповідальністю "Редмонд-Україна"?;

2) чи є товари/послуги, для яких зареєстровано знак для товарів і послуг за Свідоцтвом України на знаки для товарів і послуг №159383, що належить Общєству с ограніченной отвєтсвєнностью "Тєхнопоіск", такими самими або спорідненими з товарами/послугами, для яких Товариством з обмеженою відповідальністю "Редмонд-Україна" використовується позначення "REDMOND"?

За результатами комісійної судової експертизи складено висновок експертів від 11.10.2017, у якому встановлено, що

1) знак для товарів і послуг "REDMOND" за Свідоцтвом України на знаки для товарів і послуг №159383, що належить Общєству с ограніченной отвєтсвєнностью "Тєхнопоіск", є схожим настільки, що його можна сплутати з добре відомою в Україні торговельною маркою "REDMOND";

2) знак для товарів і послуг "REDMOND" за Свідоцтвом України на знаки для товарів і послуг №159383 є таким, що може ввести в оману щодо особи Товариства з обмеженою відповідальністю "Редмонд-Україна", яка виробляє товари/надає послуги.

Тобто, висновком судової експертизи встановлено ознаки (критерії) для відмови в наданні правової охорони знаку для товарів і послуг за свідоцтвом України 159383, передбачених абзацом 5 пункту 2 та абзацом 3 пункту 3 статті 6 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг".

Колегія суддів відхиляє висновок судової експертизи в частині обставин невідповідності спірного знака умовам надання правової охорони, передбачених абзацом 5 пункту 2 статті 6 Закону, оскільки не відповідає матеріалам справи.

Так, належними доказами підтверджуються, а також установлено у самому висновку судової експертизи, фактичні обставини про виробництво товарів, які маркуються спірним знаком, не позивачем, а китайськими виробниками, що унеможливлює висновок про оманливість спірного позначення щодо позивача як особи, яка виробляє товар.

Тобто, підстави для визнання спірного свідоцтва недійсним, передбачені абз. 5 п 2 ст. 6 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" в даному випадку відсутні.

Також, не можуть бути визнані обґрунтованими доводи позивача про невідповідність спірного знака умовам надання правової охорону з огляду на його тотожність або схожість настільки, що їх можна сплутати з фірмовими найменуванням позивача (абз. 4 п. 3 ст. 6 Закону), оскільки заявка на реєстрацію спірного знака була подана раніше (25.05.2011) ніж була створена (зареєстрована у встановленому порядку) юридична особа - Товариство з обмеженою відповідальністю "Редмонд-Україна" (09.11.2012), а відповідно і набула виключні немайнові права на своє найменування.

В той же час, як було встановлено вище, рішенням Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України від 28.02.2017 відносно Товариства з обмеженою відповідальністю "Редмонд-Україна" визнано знак "REDMOND" добре відомим в Україні щодо товарів 07, 09, 11 класів МКТП станом на 31.12.2015.

Станом на час прийняття оскаржуваного судового рішення від 30.10.2017 та апеляційного розгляду даної справи вказане рішення Установи є чинним, в судовому порядку недійсним не визнано.

Відповідно до статті 6 bis Паризької конвенції про охорону промислової власності

(1) Країни Союзу зобов'язуються чи з ініціативи адміністрації, якщо це допускається законодавством даної країни, чи за клопотанням зацікавленої особи відхиляти або визнавати недійсною реєстрацію і забороняти застосування товарного знака, що становить відтворення, імітацію чи переклад іншого знака, здатні викликати змішування зі знаком, що за визначенням компетентного органу країни реєстрації чи країни застосування вже є у цій країні загальновідомим як знак особи, що користується привілеями цієї Конвенції, і використовується для ідентичних або подібних продуктів. Це положення поширюється і на ті випадки, коли істотна складова частина знака становить відтворення такого загальновідомого знака чи імітацію, здатну викликати змішування з ним.

(2) Для подання вимоги про скасування такого знака надається строк не менше п'яти років, що вираховується від дати реєстрації знака. Країни Союзу мають право встановити строк, протягом якого може вимагатися заборона застосування знака.

(3) Строк не встановлюється для подання вимоги про скасування чи заборону застосування знаків, зареєстрованих чи таких, що використовуються недобросовісно.

Згідно з п. 1 статті 25 Закону охорона прав на добре відомий знак здійснюється згідно з статтею 6 bis Паризької конвенції про охорону промислової власності та цим Законом на підставі визнання знака добре відомим Апеляційною палатою або судом. Знак може бути визнаний добре відомим незалежно від реєстрації його в Україні.

З дати, на яку за визначенням Апеляційної палати чи суду знак став добре відомим в Україні, йому надається правова охорона така сама, якби цей знак був заявлений на реєстрацію в Україні. При цьому вона поширюється також на товари і послуги, що не споріднені з тими, для яких знак визнано добре відомим в Україні, якщо використання цього знака іншою особою стосовно таких товарів і послуг вказуватиме на зв'язок між ними та власником добре відомого знака і його інтересам, ймовірно, буде завдано шкоди таким використанням (п. 1 статті 25 Закону).

Тобто, незалежно від дати визнання знака добре відомим та його реєстрації, відповідна особа (щодо якої такий знак визнаний добре відомим) визнається повноважною щодо його використання та захисту, в тому числі має право на звернення до суду про визнання недійсним свідоцтва, що засвідчує його реєстрацію за іншою особою.

Судовою експертизою у даній справі підтверджено, що знак для товарів і послуг "REDMOND", який зареєстрований за позивачем, про що видано спірне свідоцтво України на знаки для товарів і послуг №159383, є схожим настільки, що його можна сплутати з добре відомою в Україні торговельною маркою "REDMOND", який використовується позивачем. Такі обставини не спростовані відповідачем-2.

Отже, належними та беззаперечними доказами (висновком судової експертизи та матеріалами справи) підтверджено наявність обставин невідповідності знака для товарів і послуг, належного відповідачу-2, умовам надання правової охорони відповідно до положень абз. 3 п. 3 ст. 6 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", що є підставою для визнання недійсним оспорюваного свідоцтва.

Відповідно до ч. 2 ст. 19 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" при визнанні свідоцтва чи його частини недійсними Установа (центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності відповідно до ст. 1 вказаного Закону) повідомляє про це у своєму офіційному бюлетені.

Свідоцтво або його частина, визнані недійсними, вважаються такими, що не набрали чинності від дати подання заявки (ч. 3 ст. 19 Закону "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг").

Відповідно до п. 1.2. Положення про Державний реєстр свідоцтв України на знаки для товарів і послуг, затвердженого Наказом Міністерства освіти і науки України від 10.01.2002р. № 10, Державний реєстр свідоцтв України на знаки для товарів і послуг - це сукупність офіційних відомостей щодо державної реєстрації знаків для товарів і послуг, які постійно зберігаються на електронному та/або паперовому носіях.

Враховуючи вищевикладене, колегія суддів вважає, що місцевий господарський суд дійшов вірного висновку про задоволення позову про визнання недійсним свідоцтва України на знак для товарів і послуг № 159383 від 10.08.2012, та відповідно, вірно задовольнив позовну вимогу і до відповідача-3 про зобов'язання останнього здійснити публікацію в офіційному бюлетені "Промислова власність" про визнання повністю недійсним спірного свідоцтва.

Враховуючи вищевикладене, колегія суддів вважає, що рішення Господарського суду міста Києва від 30.10.2017 у даній справі відповідає фактичним обставинам та матеріалам справи, підстав для його скасування або зміни не вбачається.

Що ж до доводів скаржника про належність спірного знака іншій особі, а відтак і відсутність підстав для задоволення позовних вимог до Товариства з обмеженою відповідальністю "Технопоіск", колегія суддів їх відхиляє, оскільки обставини передачі спірного знака (від ТОВ "Технопоіск" до ТрансЕнергоОіл АГ) не були відомі суду на час прийняття рішення по суті спору.

При цьому, посилання на подання відповідачем-2 до канцелярії Господарського суду міста Києва міркувань по справі в день судового засідання суду першої інстанції 30.10.2017, які приєднані до матеріалів справи 31.10.2017 після оголошення оскаржуваного рішення, та в яких містяться посилання на зміну власника спірного свідоцтва, не можуть бути взяті апеляційним судом до уваги з огляду на ч. 3 ст. 269 ГПК України, оскільки будь-які об'єктивні обставини, що перешкодили подати відповідні докази на підтвердження зміни власника спірного свідоцтва до суду першої інстанції, відповідач-2 апеляційному суду не повідомив, відповідні докази на їх підтвердження не надав.

Враховуючи вищевикладене, колегія суддів вважає, що підстав для скасування або зміни рішення Господарського суду міста Києва від 17.10.2017 у даній справі не вбачається.

Керуючись ст.ст. 129, 269, 270, п. 1 ч. 1 ст. 275, ст.ст. 276, 282 Господарського процесуального кодексу України, Київський апеляційний господарський суд

П О С Т А Н О В И В:

1. Апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю "Технопоіск" залишити без задоволення.

2. Рішення Господарського суду міста Києва від 30.10.2017 у справі № 910/3220/17 залишити без змін.

3. Судові витрати, понесені у зв'язку з переглядом справи у суді апеляційної інстанції, покласти на Товариство з обмеженою відповідальністю "Технопоіск" в сумі 3520,00 грн.

4. Постанова набирає законної сили з дня її прийняття та може бути оскаржена безпосередньо до Верховного Суду у строки, встановлені ст. 288 Господарського процесуального кодексу України.

Повний текст постанови складено та підписано 28.12.2017.

Головуючий суддя С.В. Сотніков

Судді В.О. Пантелієнко

О.М. Остапенко