ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

"12" грудня 2017 р. Справа № 911/2551/17

Суддя господарського суду Київської області Подоляк Ю.В. розглянувши матеріали справи

за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «Мові Хелс», що діє в інтересах Мові Хелс ГмбХ
до Товариства з обмеженою відповідальністю «Органосін Лтд»
за участю третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору1) Державна фіскальна служба України 2) Державне підприємство «Державний експертний центр Міністерства охорони здоровя України»
про визнання порушення прав інтелектуальної власності та заборону неправомірного використання винаходу
за участю представників:
позивача:ОСОБА_1 дов. від 07.10.2016
відповідача:ОСОБА_2 - дов. від 03.04.2017 № 10.1/04 Юр, ОСОБА_3 - дов. від 03.04.2017 № 10.1/04 Юр, ОСОБА_4 - адвокат
третьої особи-1:не зявився, про час і місце судового засідання повідомлений належним чином
третьої особи-2:ОСОБА_5 - дов. від 30.08.2017 № 16-Д/С
встановив:

В провадженні господарського суду Київської області знаходиться справа за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «Мові Хелс», що діє в інтересах Мові Хелс ГмбХ (далі позивач) до Товариства з обмеженою відповідальністю «Органосін Лтд» (далі відповідач) про: визнання порушення прав інтелектуальної власності на винахід «Лікарський засіб у формі таблетки з протизапальною, аналгетичною та хондропротекторною дією», що охороняється патентом України № 100373, яке вчинено Товариством з обмеженою відповідальністю «Органосін Лтд» шляхом імпорту лікарського засобу «ПРОТЕКОН ФАСТ®», реєстраційне посвідчення № UA/15396/01/01; заборону Товариству з обмеженою відповідальністю «Органосін Лтд» використовувати будь-яким способом винахід «Лікарський засіб у формі таблетки з протизапальною, аналгетичною та хондропротекторною дією», що охороняється патентом України № 100373, в тому числі шляхом виготовлення лікарського засобу під назвою «ПРОТЕКОН ФАСТ®» (реєстраційне посвідчення № UA/15396/01/01), застосування такого лікарського засобу, пропонування для продажу, в тому числі через Інтернет, продаж, імпорт (ввезення) та інше введення його в цивільний оборот або зберігання таких лікарських засобів в зазначених цілях.

Позивач зазначаючи, що він діє від імені Компанії Мові Хелс Гмбх власника прав інтелектуальної власності на винахід охоронюваний патентом України № 100373 «Лікарський засіб у формі таблетки з протизапальною, аналгетичною та хондропротекторною дією», яка також є власником дійсних реєстраційних посвідчень на лікарські засоби: «МОВЕКС®АКТИВ», таблетки, вкриті оболонкою № 30, № 60 у пляшках № 1, реєстраційне посвідчення №UA/10205/01/01 та «МОВЕКС®АКТИВ», таблетки, вкриті оболонкою, іn bulk № 1000 у подвійних поліетиленових пакетах, реєстраційне посвідчення №UA/10206/01/01, та використовує даний винахід у двох вказаних формах, обґрунтовує подану позовну заяву порушенням прав інтелектуальної власності позивача, оскільки без його дозволу імпортером - Товариством з обмеженою відповідальністю «Органосін Лтд» здійснено імпорт товару - лікарського засобу «ПРОТЕКОН ФАСТ®»: вкриті плівковою оболонкою № 60 (по 60 таблеток у контейнері, по 1 контейнеру у пачці з картону), серія Е17123 294 упаковки; вкритого плівковою оболонкою № 30 (по 30 таблеток у контейнері, по 1 контейнеру у пачці з картону), серії Е17124, Е17124В - 514 упаковок; діючі речовини: глюкозаміну сульфату 500 мг, хондройтину сульфату натрію 400 мг, калію диклофенаку 50 мг; виробник «ОСОБА_6 Саенсиз Лімітед» (ОСОБА_4), заявленого згідно з митною декларацією від 01.08.2017 № UA125100/2017/318839, у якому за твердженням позивача використано кожну ознаку, включену до незалежного пункту формули винаходу охоронюваного патентом України № 100373.

Відповідач проти позову заперечує з підстав, викладених у відзиві на позовну заяву, які зводяться до того, що твердження та вимоги заявника є необґрунтованими та безпідставними, позаяк, використання у лікарському засобі «ПРОТЕКОН ФАСТ®» ознак незалежного пункту формули винаходу за патентом України № 100373 позивачем не доведено належними доказами. При цьому, спростовуючи зазначені твердження позивача, представником відповідача подано до суду Висновок експертного дослідження обєктів інтелектуальної власності від 21.08.2017 № 03-02/17, відповідно до якого у лікарському засобі «ПРОТЕКОН ФАСТ®» (реєстраційні посвідчення № UA/15396/01/01 та № UA/15397/01/01, рішення про державну реєстрацію затверджене наказом МОЗ України від 15.08.2016 № 837) не використано кожну ознаку незалежного пункту формули винаходу за патентом України № 100373 «Лікарський засіб у формі таблетки з протизапальною, аналгетичною та хондропротекторною дією», або ознаку еквівалентну їй.

В процесі розгляду справи представник позивача подав до суду клопотання про призначення експертизи з питань інтелектуальної власності, яке мотивовано тим, що під час вирішення господарського спору виникли питання, розяснення яких потребує спеціальних знань. У зазначеному клопотанні позивач запропонував суду винести на розяснення судового експерта наступне питання: «Чи використовується у лікарському засобі «ПРОТЕКОН ФАСТ®» (реєстраційні посвідчення № UA/15396/01/01 та № UA/15397/01/01, рішення про державну реєстрацію, затверджене наказом Міністерства охорони здоровя України № 837 від 15.08.2016) кожна ознака незалежного пункту формули винаходу за патентом України № 100373 «Лікарський засіб у формі таблетки з протизапальною, аналгетичною та хондропротекторною дією» або ознака еквівалентна їй?».

Також позивач в поданому клопотанні про призначення судової експертизи просить витребувати у Державного підприємства «Державний експертний центр Міністерства охорони здоровя частину матеріалів реєстраційного досьє лікарського засобу «ПРОТЕКОН ФАСТ®», а саме: пункт 3.2.Р.1. Опис і склад лікарського засобу Модулю 3 «Якість. Хімічна, фармацевтична та біологічна інформація про лікарські засоби, що містять хімічні та/або біологічні діючі речовини» та пропонує експертну установу, якій можна доручити її проведення Науково-дослідний центр судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України (01133, м. Київ, бульвар Лесі Українки, буд. 26).

Присутній в судовому засіданні представник позивача підтримав подане клопотання та просить суд його задовольнити з мотивів, викладених в ньому.

Представником відповідача подано клопотання про призначення експертизи (вх. суду № 26634/17 від 12.12.2017), яке мотивовано тим, що вирішення питання порушення прав інтелектуальної власності у даній справі потребує використання спеціальних знань та призначення судової експертизи. У зазначеному клопотанні відповідач запропонував суду винести на розяснення судового експерта наступне питання: «Чи використовується у лікарському засобі «ПРОТЕКОН ФАСТ®» (реєстраційні посвідчення № UA/15396/01/01 та № UA/15397/01/01), виробництва ОСОБА_6 Саєнзиз Лімітед кожна ознака незалежного пункту формули винаходу за патентом України № 100373 «Лікарський засіб у формі таблетки з протизапальною, аналгетичною та хондропротекторною дією», або ознака еквівалентна їй?». В поданому клопотанні про призначення експертизи відповідач пропонує експертну установу, якій можна доручити її проведення Науково-дослідний інститут інтелектуальної власності Національної академії правових наук України (03150, м. Київ, вул. Казимира Малевича (Боженка), 11, корпус 4, поверх 13). Щодо витребування частини матеріалів реєстраційного досьє лікарського засобу «ПРОТЕКОН ФАСТ®», а саме: пункт 3.2.Р.1. Опис і склад лікарського засобу Модулю 3 «Якість. Хімічна, фармацевтична та біологічна інформація про лікарські засоби, що містять хімічні та/або біологічні діючі речовини» про яку клопоче позивач, відповідач у письмових запереченнях заперечує проти задоволення даного клопотання, позаяк, достатнім для отримання інформації про склад лікарського засобу «ПРОТЕКОН ФАСТ®» є витребування лише частини Модулю 3 п. 3.2.Р.3.2. Batch Formula.

Присутні в судовому засіданні представники відповідача наголошували про передчасність розгляду клопотань про призначення судової експертизи, позаяк вважали за необхідне розглянути клопотання відповідача про залучення іншого відповідача.

Оскільки в попередньому судовому засіданні 07.11.2017 після розгляду та вирішення низки всіх наявних на той час клопотань заявлених сторонами у справі (одне клопотання позивача, пять клопотань відповідача), суд перейшов до розгляду питання доцільності призначення у даній справі відповідної судової експертизи та зобовязав сторін та третіх осіб на наступне судове засідання надати письмові пояснення з приводу доцільності призначення у даній справі експертизи з питань інтелектуальної власності та в разі доцільності призначення такої експертизи надати суду інформацію стосовно експертної установи, яка має можливість її провести та орієнтовний перелік питань, які необхідно поставити на вирішення експертизи, про що зазначено в ухвалі господарського суду Київської області від 07.11.2017 про відкладення розгляду справи, а зазначені вище клопотання відповідача про залучення іншого відповідача не були заявлені ним раніше, хоча позовні вимоги до відповідача сформульовано позивачем в позовній заяві і не змінювались під час розгляду справи, суд відповідно до встановленого порядку ведення судового засідання розглядатиме клопотання відповідача про залучення іншого відповідача заявлені 12.12.2017 після вирішення питання щодо призначення у даній справі судової експертизи.

Третя особа-1 належним чином повідомлена про час і місце розгляду справи, в судове засідання не зявилась, про причини неявки суд не повідомила, проте подала до суду пояснення, згідно з якими не заперечує щодо проведення у даній справі експертизи з питань інтелектуальної власності.

Представник Третьої особи-2 не заперечував щодо проведення судової експертизи з питань інтелектуальної власності.

Відповідно до ч. 1 ст. 41 Господарського процесуального кодексу України для роз'яснення питань, що виникають при вирішенні господарського спору і потребують спеціальних знань, господарський суд призначає судову експертизу.

У абз. 2 п. 2 постанови Пленуму Вищого господарського суду України «Про деякі питання практики призначення судової експертизи» від 23.03.2012 № 4 вказано, що експертиза призначається лише у разі дійсної потреби у спеціальних знаннях для встановлення фактичних даних, що входять до предмета доказування, тобто у разі, коли висновок експерта не можуть замінити інші засоби доказування.

Згідно з підпунктом 1.2.5 пункту 1.2 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України № 53/5 від 08.10.1998 та п. 5.1 V Розділу Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, однією з основних видів (підвидів) експертизи є експертиза у сфері інтелектуальної власності: літературних та художніх творів; фонограм, відеограм, програм (передач) організації мовлення; винаходів і корисних моделей; промислових зразків; сортів рослин і порід тварин; комерційних (фірмових) найменувань, торговельних марок (знаків для товарів і послуг), географічних зазначень; топографій інтегральних мікросхем; комерційної таємниці (ноу-хау) і раціоналізаторських пропозицій; економічна у сфері інтелектуальної власності.

З огляду на зазначене, з метою всебічного, повного та обєктивного вирішення спору у даній справі, керуючись ч. 1 ст. 41 Господарського процесуального кодексу України, суд для роз'яснення питань, що виникли при вирішенні господарського спору і потребують спеціальних знань призначає у даній справі судову експертизу у сфері інтелектуальної власності.

При визначенні експертної установи для проведення призначеної у даній справі судової експертизи, суд виходить з такого.

Відповідно до положень п. 1.6 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України № 53/5 від 08.10.1998 експертизи та дослідження проводяться експертними установами за зонами регіонального обслуговування згідно з Переліком регіональних зон обслуговування науково-дослідними установами судових експертиз Міністерства юстиції України, наведеним у додатку 1 до цієї Інструкції.

Додатком 1 до Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень визначено перелік регіональних зон обслуговування науково-дослідними установами судових експертиз Міністерства юстиції України. Так, зоною обслуговування Київського науково-дослідного інституту судових експертиз, є м. Київ, Вінницька, Житомирська, Івано-Франківська, Київська, Кіровоградська, Тернопільська, Хмельницька, Черкаська, Чернівецька та Чернігівська області.

Враховуючи, що сторонами у справі запропоновані різні експертні установи, та у кожної із сторін були заперечення стосовно установи, яка пропонувалась іншою стороною, суд, для уникнення сумнівів в неупередженості суду та проведення незалежного експертного дослідження, доручає проведення призначеної у даній справі судової експертизи атестованим судовим експертам Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України, до зони обслуговування якого віднесена Київська область.

Згідно з абз. 3 п. 23 Постанови Пленуму Вищого господарського суду України «Про деякі питання практики призначення судової експертизи» від 23.03.2012 № 4 витрати, пов'язані з проведенням судової експертизи, під час судового розгляду має нести заінтересована сторона, а у разі призначення господарським судом судової експертизи з власної ініціативи - сторона, визначена в ухвалі господарського суду про призначення судової експертизи. Тому в зазначеній ухвалі суд вправі зобов'язати відповідну сторону перерахувати, в тому числі шляхом здійснення попередньої оплати, суму витрат на проведення експертизи на рахунок експертної установи.

Враховуючи викладене, суд вважає за необхідне витрати, пов'язані з проведенням судової експертизи, на даній стадії розгляду справи покласти на Товариство з обмеженою відповідальністю «Мові Хелс», що діє в інтересах Мові Хелс ГмбХ.

Клопотання позивача про витребування у Державного підприємства «Державний експертний центр Міністерства охорони здоровя» частину матеріалів реєстраційного досьє лікарського засобу «ПРОТЕКОН ФАСТ®», а саме: пункт 3.2.Р.1. Опис і склад лікарського засобу Модулю 3 «Якість. Хімічна, фармацевтична та біологічна інформація про лікарські засоби, що містять хімічні та/або біологічні діючі речовини», судом відхиляється з огляду на його передчасність, оскільки суд не володіє відповідними спеціальними знаннями для встановлення матеріалів необхідних судовому експерту для проведення зазначеної судової експертизи, тому судовий експерт в порядку ст. 31 ГПК України може клопотати про надання в разі необхідності відповідних матеріалів реєстраційного досьє.

Відповідно до статті 79 Господарського процесуального кодексу України господарський суд має право зупинити провадження у справі, зокрема, у випадку призначення судом судової експертизи.

Керуючись ст.ст. 41, 79, 86 Господарського процесуального кодексу України, суд

ухвалив:

1. Призначити по справі № 911/2551/17 судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручити атестованим судовим експертам Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України (03680, м. Київ, вул. Смоленська, 6).

2. Винести на вирішення експертів наступне питання:

- Чи використовується у лікарському засобі «ПРОТЕКОН ФАСТ®» (реєстраційні посвідчення № UA/15396/01/01 та № UA/15397/01/01, рішення про державну реєстрацію затверджене наказом Міністерства охорони здоровя України від 15.08.2016 № 837) кожна ознака незалежного пункту формули винаходу за патентом України № 100373 «Лікарський засіб у формі таблетки з протизапальною, аналгетичною та хондропротекторною дією», або ознака, еквівалентна їй?».

3. Для здійснення експертизи надати Київському науково-дослідному інституту судових експертиз Міністерства юстиції України матеріали справи № 911/2551/17.

4. Попередити експертів, які будуть здійснювати експертизу про кримінальну відповідальність за ст.ст. 384, 385 Кримінального кодексу України.

5. Витрати на проведення експертизи та організаційні питання, повязані з її проведенням, на даній стадії розгляду справи покласти на Товариство з обмеженою відповідальністю «Мові Хелс», що діє в інтересах Мові Хелс ГмбХ (08140, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, с. Шевченкове, вул. Шевченка, 162 А, ідентифікаційний код 36258483).

6. По закінченню проведення експертизи висновок експертів разом з матеріалами справи № 911/2551/17 подати господарському суду Київської області.

7. Зупинити провадження у справі № 911/2551/17 до закінчення експертних досліджень і отримання господарським судом висновку експертів.

8. Копію ухвали надіслати сторонам, третім особам та Київському науково-дослідному інституту судових експертиз Міністерства юстиції України разом з матеріалами даної справи.

Суддя Ю.В. Подоляк