РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28.11.2017Справа №910/8422/17

За позовом Товариства з обмеженою відповідальністю фірми "О.Д.Пролісок";

до Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (відповідач 1); Компанії ІПСЕН ФАРМА С.А.С. (IPSEN PHARMA S.A.S.) (відповідач 2);

про визнання недійсним міжнародних реєстрацій знаків для товарів і послуг

Суддя О. В. Мандриченко

Представники:

Від позивача: Васильєв В.А., представник, довіреність № б/н від 01.06.2017 р.

Від відповідача 1: Запорожець Л.Г., представник, довіреність від 06.06.2017 №2434-03/362; Тюріна Л.А., представник, довіреність № 040087 від 05.04.2016 р.;

Від відповідача 2: Ніколаєнко А. Л., представник, довіреність № 040087 від 05.04.2016 р.;

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Товариство з обмеженою відповідальністю фірма "О.Д.Пролісок" (далі - Товариство) звернулося до господарського суду міста Києва з позовом про:

- визнання недійсною міжнародної реєстрації №618554 на знак для товарів і послуг "СМЕКТА", в частині її реєстрації для товарів 05 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі - МКТП) (Фармацевтичні та ветеринарні продукти; гігієнічні препарати на лікарські (медичні) потреби), власником якої є IPSEN PHARMA S.A.S. (компанія ІПСЕН ФАРМА С.А.С.; далі - Компанія);

- визнання недійсною міжнародної реєстрації №377998А на знак для товарів і послуг "SMECTA", в частині її реєстрації для всіх товарів 05 класу МКТП, власником якої є Компанія;

- зобов'язання Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (далі - Міністерство) повідомити Міжнародне бюро Всесвітньої організації інтелектуальної власності про визнання недійсними повністю на території України міжнародної реєстрації №618554 на знак для товарів і послуг "СМЕКТА", в частині її реєстрації для товарів 05 класу МКТП (Фармацевтичні та ветеринарні продукти; гігієнічні препарати на лікарські (медичні) потреби), та міжнародної реєстрації №377998А на знак для товарів і послуг "SMECTA", в частині її реєстрації для всіх товарів 05 класу МКТП.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 26.05.2017 порушено провадження у справі.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 29.06.2017 року у справі № 910/8422/17 призначено судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручено Науково-дослідному центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності, провадження у справі зупинено.

До Господарського суду міста Києва від Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності надійшов лист про повернення матеріалів справи без виконання у зв'язку з несплатою вартості експертизи.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 17.10.2017 року провадження у справі № 910/8422/17 поновлено, слухання справи призначено на 07.11.2017 року.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 07.11.2017 року відкладено розгляд справи до 28.11.2017 р.

Через відділ діловодства Господарського суду міста Києва 28.11.2017 р. від представника позивача надійшло клопотання про зупинення провадження у справі до вирішення пов'язаної з нею справи № 910/9241/16.

Господарський суд розглянувши клопотання відповідача про зупинення провадження у справі не знаходить підстав для його задоволення оскільки встановлені у справі 910/9241/16 обставини не впливають на збирання та оцінку доказів у даній справі, які господарський суд може встановити самостійно.

Через відділ діловодства Господарського суду міста Києва 28.11.2017 р. від представника позивача надійшло клопотання про призначення судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності. Судом відхилене зазначене клопотання, оскільки ухвалою Господарського суду міста Києва від 29.06.2017 року у справі № 910/8422/17 вже призначалася судова експертиза об'єктів інтелектуальної власності, вартість проведення якої позивачем оплачена не була, у зв'язку з чим остання була залишена без виконання. Приймаючи до уваги, що позивачем не здійснено оплати витрат по проведенню судової експертизи призначеною ухвалою суду від 29.06.2017 р., відповідно суд розцінює такі дії позивача, як такі, що спрямовані на необґрунтоване затягування розгляду даної справи.

У судове засідання 28.11.2017 р. представник позивача позовні вимоги підтримав, просив позов задовольнити у повному обсязі.

Представник від відповідача 1 та представник від відповідача 2 у судовому засіданні проти позовних вимог заперечували, у задоволенні позову просили відмовити з підстав, викладених у своїх письмових поясненнях по суті справи.

Розглянувши документи і матеріали, додані до позовної заяви, всебічно і повно з'ясувавши всі обставини справи, оцінивши докази, які мають значення для вирішення спору, господарський суд-

ВСТАНОВИВ:

Товариство з обмеженою відповідальністю фірма «О.Д. Пролісок» на підставі Свідоцтва України на знаки для товарів і послуг № 73116 від 10.07.2013 р. є власником словесного знаку для товарів і послуг «СМЕКТОВІТ» для товарів 5 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг, а саме: Клас 5 «Дієтичні харчові продукти на лікарські потреби».

Компанія "Іпсен Фарма С.А.С." (IPSEN PHARMA S.A.S.) є власником знаку для товарів і послуг «СМЕКТА» за міжнародною реєстрацією №618554, дія якої поширюється на територію України з 16.05.1994 p., та словесного знаку ''SMECTA" за міжнародною реєстрацією №377998А, дія якої поширюється на територію України з 18.03.1993 р. відповідно до статті 4 Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків від 14.04.1891 (дата набуття чинності для України 25.12.1991).

Обгрунтовуючи свої позовні вимоги позивач зазначає, що знаки для товарів і послуг за міжнародною реєстрацією №618554, №377998А схожі до ступеня змішування з міжнародною непатентованою назвою лікарської хімічно активної речовини «смектит», що використовується при виготовленні лікарських та фармацевтичних препаратів, препаратів на лікарські (медичні) потреби, дієтичних речовин на лікарські (медичні) потреби, а тому їх міжнародна реєстрація №618554, №377998А перешкоджає позивачу - ТОВ фірма «О.Д. Пролісок» у доступі на ринок добавки дієтичної «Смектовіт натрієвий» однієї фармакологічної групи з «смектитом», оскільки Компанія "Іпсен Фарма С.А.С." (IPSEN PHARMA S.A.S.) не добросовісно реалізує у судовому порядку виключне право забороняти використання будь-яких схожих до ступня змішування з його товарними знаками за міжнародними реєстраціями №618554, №377998А позначення стосовно однорідних товарів, зокрема, при виробництві та реалізації позивачем дієтичної добавки «Смектовіт натрієвий».

Позивач зазначає, що дії відповідачів по проведенню міжнародної реєстрації №618554, №377998А та забороні позивачу використовувати знак «Смектовіт» шляхом визнання недійсним свідоцтва про право власності на знак створюють перешкоди для вільного використання Міжнародної непатентованої назви хімічно активної речовини «Смектит» на території України, зокрема, позивачу при виготовленні та продажу споживачам створених на його основі дієтичних препаратів.

Позивач стверджує, що Міжнародні реєстрації мають бути визнані недійсними повністю на підставі норми п. а) ч. 1 ст. 19 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" від 15.12.1993 p. № 3689-ХІІ, відповідно до якої свідоцтво може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково у разі невідповідності зареєстрованого знаку умовам надання правової охорони.

У відповідності до положень п. 4 ст. 1 Закону про знаки, "знак - позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб".

За приписами ст. 494 Цивільного кодексу України, "набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчується свідоцтвом. Набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку, яка має міжнародну реєстрацію або визнана в установленому законом порядку добре відомою, не вимагає засвідчення свідоцтвом".

Відповідно до статті 4 Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків від 14.04.1891 р. (дата набуття чинності для України 25.12.1991 р.) "з дати реєстрації, зробленої таким чином в Міжнародному бюро відповідно до положень статей 3 та 3ter, у кожній зацікавленій Договірній країні знаку надається така сама охорона, як і у випадку, коли б він був заявлений там безпосередньо".

Згідно із статтею 3ter Мадридської угоди "заява про поширення охорони, що виникає внаслідок міжнародної реєстрації, на країну, яка скористалася можливістю, що надається статтею 3bis, повинна бути спеціально зроблена в заявці, передбаченій у пункті (1) статті 3. [...] Територіальне поширення набуває чинності від дати внесення запису про нього до Міжнародного реєстру; воно припиняє свою дію по закінченні строку дії міжнародної реєстрації знака, до якого воно відноситься.

За змістом вказаних норм, правову охорону на території України знак "СМЕКТА" за міжнародною реєстрацією № 618554 отримав з дати міжнародної реєстрації (тобто 16.05.1994); знак "SMECTA" за міжнародною реєстрацією № 377998А - з дати територіального поширення на територію України (28.01.1993 p.).

Відповідно до п. 62. Постанови пленуму Вищого господарського суду України від 17.10.2012 № 12 "Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності" "Відповідно до абзацу п'ятого пункту 3 Постанови Верховної Ради України від 23.12.93 № 3771-XII "Про введення в дію Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" свідоцтво України може бути визнано недійсним у разі невідповідності знака умовам його реєстрації, визначеним законодавством, що діяло на дату подання заявки. Таким чином, господарські суди повинні оцінювати відповідність зареєстрованих позначень умовам надання правової охорони згідно із законодавством, що було чинним на дату подання заявки".

Враховуючи викладене, оцінювати відповідність знаків за Міжнародними реєстраціями умовам надання правової охорони необхідно згідно із законодавством, що було чинним в Україні на дату подання відповідних заявок, або, принаймні, не пізніше дати міжнародної реєстрації чи дати територіального поширення на територію України.

Закон України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" № 3689-ХІІ було прийнято 15.12.1993 р. Таким чином:

- відносно знаку "SMECTA" за міжнародною реєстрацією № 377998А (дата територіального поширення на територію України 28.01.1993 р.) - вказаний закон, на який посилається позивач, ще не було прийнято. Відтак, умови для надання правової охорони знаку (ч. 1 ст. 5 Закону про знаки), та підстави для відмови в наданні правової охорони (ч. 2 ст. 6 Закону про знаки), на які посилається позивач як на підставу позову, не є застосовними у даній справ;

- відносно знаку "СМЕКТА" за міжнародною реєстрацією № 618554 (дата міжнародної реєстрації 16.05.1994 р.) - чинною була редакція з останніми змінами від 23.12.1993 р.

Позивач у своїй позовній заяві також посилається на те, що знаки за міжнародними реєстраціями нібито не є фантазійними, а походять від міжнародної непатентованої назви (надалі також - "МНН") "смектит" і схожі з нею до ступеню змішування; знаки за Міжнародними реєстраціями нібито зумовили незаконну монополізацію на українському ринку загальновживаної МНН хімічно активної речовини "смектит" за відповідачем 2.

На підставі цих міркувань позивач прийшов до висновку, що знаки за Міжнародними реєстраціями не мають розрізняльної здатності; складаються лише з позначень, що є загальновживаними як позначення товарів і послуг певного виду; складаються лише з позначень чи даних, що є описовими, оскільки в даних знаках нібито використано МНН "смектит".

Позивач стверджує, що Знаки за Міжнародними реєстраціями походять від МНН "смектит" (CAS номер 0012199-37-0).

Однак, позивачем не було надано жодних доказів на підтвердження того, що назва "смектит" внесена до переліку МНН лікарських засобів.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 33 ГПК України "кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень".

Разом з тим, позивач не надав жодних доказів на підтвердження того, що "смектит" дійсно належить до МНН лікарських засобів.

Висновком за результатами проведення експертного дослідження у сфері інтелектуальної власності № 02-06/17 від 28.06.2017 р. (надалі - "Експертний висновок № 02-06/17"), який був складений ОСОБА_6 встановлено, зокрема, що:

- назва лікарських засобів, що маркуються Міжнародними реєстраціями, є винайденою (фантазійною), оскільки при її створенні застосовано лінгвістичні моделі такі як "скорочення слова" та "суфіксація", комбінування яких дало можливість створити нову, оригінальну назву для товару 5 класу МКТП;

- назва/торгова назва лікарських засобів, що маркуються міжнародними реєстраціями №№ IR618554 «СМЕКТА», IR 377998А «SMECTA» є винайденою (фантазійною), а такі назви завжди наділені високим ступенем розрізняння";

- "Позначення за міжнародними реєстраціями №№ IR618554 «СМЕКТА», IR 377998А «SMECTA» в цілому створює виняткові можливості для запам'ятовування такої назви споживачами. За характером позначення «CMEKTA»/«SMECTA» складені (утворені) за найкращими традиціями утворення назв лікарських препаратів (за допомогою комбінації лінгвістичних моделей): кратко, благозвучно, оригінально, зі змістом. Назву побудовано з розрахунком на чітко визначену певну цільову групу споживачів, в тому числі й фармацевтів, провізорів, лікарів.";

- "таке позначення не викликає оманливих уявлень, бо є вигаданим (утвореним, складеним, фантазійним, штучно створеним)".

Окрім того, в експертному висновку № 02-06/17 експерт зазначив, що "позначення «СМЕКТА»/«SMECTA» не є міжнародною непатентованою назвою, а отже не є загальновживаними позначеннями для позначення товарів 5 класу.

Також з висновку вбачається, що знаки за Міжнародними реєстраціями не є тотожними або ідентичними МНН та не містять у своєму складі позначення, які є тотожними МНН, які будуть однаково справедливими безвідносно до того, чи слово "смектит" є МНН, чи ні. Відтак, підстава для відмови в наданні правової охорони, встановлена абз. 3 п.2 ст.6 Закону про знаки, на яку посилається позивач, у будь- якому випадку не могла бути застосовною до знаків за Міжнародними реєстраціями (навіть безвідносно до того, що відповідні нормативно-правові акти ще не були прийняті та не могли врегульовувати відповідні відносини).

Експертним висновком № 02-06/17 встановлено, зокрема, що знаки за Міжнародними реєстраціями:

-мають високий ступінь впізнання та розрізняльний характер як на дату реєстрації (територіального поширення), так і станом на дату проведення дослідження (червень 2017 p.);

-не є загальноприйнятими чи загальновживаними як позначення товарів певного виду;

-не є загальноприйнятими чи загальновживаними символами чи термінами; не є описовими при позначенні товарів 5 класу МКТП; є вигаданими та штучноствореними для позначення товарів 5 класу МКТП (абз. 3-4 стор. 43 Експертного висновку № 02-06/17).

На підставі даних висновків, Експерт, при відповіді на відповідні питання, зазначив, що (і) знак для товарів і послуг "СМЕКТА" за міжнародною реєстрацією № 618554 є таким, що мав розрізняльну здатність на дату міжнародної реєстрації (16.05.1994 року), (іі) знак для товарів і послуг "SMECTA" за міжнародною реєстрацією № 377998А є таким, що мав розрізняльну здатність на дату територіального поширення міжнародної реєстрації № 377998А на територію України (28.01.1993 року).

Враховуючи викладене вище, твердження позивача у позовній заяві про відсутність розрізняльної здатності знаків відповідача 2 за Міжнародними реєстраціями ґрунтується на власних припущеннях та не підтверджується жодними доказами.

Враховуючи вищенаведене, оцінивши всі надані докази, документи та пояснення в їх сукупності, зважаючи на встановлені факти та вимоги вищезазначених правових норм, Господарський суд м. Києва відхиляє позовні вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю фірми "О.Д.Пролісок" як недоведені та безпідставні.

Відповідно до статті 49 ГПК України судові витрати покладаються позивача.

Враховуючи викладене та керуючись статтями 33, 34, 43, 49, 75, 82-85 ГПК України, господарський суд

В И Р І Ш И В:

У задоволенні позову відмовити повністю.

Рішення набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після розгляду справи апеляційним господарським судом.

Суддя О.В. Мандриченко
Дата складання рішення 15.12.2017 р.