ХАРКІВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"12" грудня 2017 р. Справа № 922/2017/17

Колегія суддів у складі: головуючий суддя Гребенюк Н.В., суддя Білецька А.М., суддя Медуниця О.Є.,

при секретарі Бєлкіній О.М.,

за участю представників:

позивача - Лузан О.С. (дов. б/н від 01.03.17 р.);

відповідача - Барбадин-Дунець Н.М. (дов. № 29/10 від 09.10.17 р.);

експерт - Копитько А.П. (свідоцтво № 697 до 12.08.19 р.),

розглянувши у відкритому судовому засіданні у приміщенні Харківського апеляційного господарського суду апеляційну скаргу відповідача (вх. №3107 Х/3) на рішення господарського суду Харківської області від 18.09.2017 у справі № 922/2017/17

за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Фабрика морозива Хладопром", м. Харків,

до Публічного акціонерного товариства "Львівський холодокомбінат", м. Львів,

про заборону використання знаку для товарів і послуг, -

ВСТАНОВИЛА:

Рішенням господарського суду Харківської області від 18.09.2017 (суддя Бринцев О.В.) позов задоволено повністю. Заборонено незаконне використання з боку Публічного акціонерного товариства "Львівський холодокомбінат" знаку для товарів і послуг "КАШТАН" відповідно до Свідоцтва для товарів і послуг № 19356 від 16.04.2001. Заборонено Публічному акціонерному товариству "Львівський холодокомбінат" маркувати товар "морозиво" знаком для товарів і послуг "КАШТАН" відповідно до Свідоцтва на знак для товарів і послуг № 19356 від 16.04.2001. Визнано дії Публічного акціонерного товариства "Львівський холодокомбінат" щодо використання знаку для товарів і послуг "КАШТАН" незаконними, у зв'язку з відсутністю права на використання знаку для товарів і послуг "КАШТАН", згідно Свідоцтва на знак для товарів і послуг № 19356 від 16.04.2001. Стягнуто з Публічного акціонерного товариства "Львівський холодокомбінат" на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Фабрика морозива "Хладопром" 4.800,00 грн. судового збору та 5.049,00 грн. витрат за проведення судової експертизи.

Відповідач, ПАТ "Львівський холодокомбінат", з рішенням суду першої інстанції не погодився, звернувся до Харківського апеляційного господарського суду з апеляційною скаргою, в якій просить рішення господарського суду Харківської області від 18.09.2017 у справі № 922/2017/17 скасувати та прийняти нове рішення, яким у задоволенні позовних вимог відмовити, посилаючись на порушення норм чинного законодавства. В обґрунтування своєї апеляційної скарги відповідач посилається на те, що ПАТ "Львівський холодокомбінат" не здійснює використання знаку для товарів і послуг "Каштан" відповідно до свідоцтва для товарів і послуг №19356 від 16.04.2001, оскільки ПАТ "Львівський холодокомбінат" почав використовувати у виробництві морозива назву "Каштан" до моменту отримання свідоцтва на знак для товарів і послуг "Каштан" ПАТ "Хладопром". На думку апелянта, упаковка морозива "Львівський каштан" та "Каштан зі смаком ванілі" за загальною композицією та кольоровою гамою не є схожими до ступеня змішування з упаковкою морозива "Каштан" виробництва ПАТ "Хладопром". Як зазначає відповідач, суд першої інстанції неправомірно не взяв до уваги відповідь №13/04-2028 від 23.10.2014 Львівського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України за результатами заяви ПАТ "Хладопром" від 07.08.2014 щодо наявності в діях ПАТ "Львівський холодокомбінат" ознак порушень законодавства про захист економічної конкуренції, відповідно до якої було зазначено, що у діях ПАТ "Львівський холодокомбінат" ознак порушення Закону України "Про захист від недобросовісної конкуренції" не виявлено. Апелянт зазначає, що виносячи оскаржуване рішення, суд першої інстанції не взяв до уваги свідоцтво № 984-1 від 10 вересня 1997 року, яке є належним і допустимим доказом, у розумінні господарського процесуального законодавства, чим порушив норми процесуального права, а саме - ст. 34. 43 ГПК України. Окрім цього, суд першої інстанції неправомірно визнав належними доказами висновки судової експертизи в сфері інтелектуальної власності № 15367 від 07.09.2017 та експертного дослідження в сфері інтелектуальної власності № 97212 від 16.06.2017, виконані науковим співробітником лабораторії товарознавчих досліджень та досліджень об'єктів інтелектуальної власності Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз ім. Засл. проф.. М.С. Бокаріуса - Копитько А.В.

Позивач, ТОВ "Фабрика морозива Хладопром", надав відзив на апеляційну скаргу, в якому просить залишити апеляційну скаргу без задоволення, оскаржуване рішення - без змін. Вважає, що доводи, викладені в апеляційній скарзі, є необґрунтованими та такими, що не підлягають задоволенню, а рішення суду першої інстанції законним та таким, що прийняте у відповідності з нормами чинного законодавства. Позивач зазначив, що свідоцтво на знак для товарів і послуг №19356 від 16.04.2001 видано відповідно до ч. 1 ст. 494 Цивільного кодексу України та ст. 1, п. 4 ст. 5, ст. 12-14 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", а також Наказу Держпатенту України "Про затвердження Правил складання і подання заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг" від 28.07.1995 № 116. Як зазначає позивач, жодні технічні умови не надають права маркувати товар (морозиво) знаком для товарів і послуг, зокрема знаком, позначенням, торгівельною маркою "Каштан" та не мають відношення до врегулювання питань правомірності використання знаку для товарів і послуг в Україні. Позивач вважає необґрунтованими посилання відповідача на те, що він має право позначати вироблену ним продукцію знаком для товарів і послуг "Каштан" у відповідності до свідоцтва ЕАН-Україна № 984-1 від 10.09.1997.

В судовому засіданні 06.11.2017 відповідач заявив клопотання про зупинення провадження по справі 922/2017/17 до пов'язаної з нею справою № 910/16899/17 за позовом Публічного акціонерного товариства "Львівський холодокомбінат" до Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, ТОВ "Фабрика морозива Хладопром" про визнання недійсним свідоцтва № 19356 від 16.04.2001.

Також, в судовому засідання 06.11.2017 представник відповідача заявив усне клопотання про призначення судової експертизи у сфері інтелектуальної власності.

В судовому засіданні 06.11.2017 було оголошено перерву до 23.11.2017 до 10:00 год. для надання відповідачем письмового клопотання про призначення судової експертизи у сфері інтелектуальної власності.

06.11.2017 до Харківського апеляційного господарського суду від ПАТ "Львівський холодокомбінат" надійшло клопотання, в якому відповідач просить призначити у справі № 922/2017/17 судову експертизу у сфері інтелектуальної власності та зупинити провадження у справі № 922/2017/17, проведення експертизи доручити Науково-дослідному центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності, який знаходиться за адресою: 01133, м. Київ, бульвар Лесі Українки, буд. 26, оф. 501.

Під час розгляду справи в судовому засіданні 23.11.2017 представник відповідача підтримав клопотання про зупинення провадження по справі 922/2017/17 до пов'язаної з нею справою № 910/16899/17 за позовом Публічного акціонерного товариства "Львівський холодокомбінат" до Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, ТОВ "Фабрика морозива Хладопром" про визнання недійсним свідоцтва № 19356 від 16.04.2001. Також, представник відповідача заявив клопотання про призначення у справі повторної та додаткової судової експертизи у сфері інтелектуальної власності.

В судовому засіданні 23.11.2017 було оголошено перерву до 05.12.2017 до 10:30 та запропоновано відповідачу надати правове обґрунтування доцільності призначення повторної або додаткової судової експертизи у сфері інтелектуальної власності.

01.12.2017 на адресу Харківського апеляційного господарського суду надішли письмові пояснення відповідача щодо клопотання про призначення додаткової експертизи, в яких посилається на те, що в матеріалах справи наявний Висновок експертного дослідження в сфері інтелектуальної власності № 9721, складений 16.06.2017 науковим співробітником лабораторії товарознавчих досліджень та досліджень об'єктів інтелектуальної власності Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса - Копитько А.В. Як зазначає відповідач, за результатами проведення судової експертизи був складений ще один Висновок судової експертизи в сфері інтелектуальної власності № 15367 від 07.09.2017 року, виконаний також науковим співробітником лабораторії товарознавчих досліджень та досліджень об'єктів інтелектуальної власності Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса - Копитько А.В.

Відповідач вважає, що оскільки об'єкти дослідження і питання, які ставилися на вирішення експертові, є тотожними, висновки, до яких дійшов експерт та їх обґрунтування також є ідентичними, й, що висновки були зроблені одним і тим самим експертом, тому є сумніви щодо об'єктивності, правдивості та повноти результатів проведеної судової експертизи у сфері інтелектуальної власності. ПАТ "Львівський холодокомбінат" вважає, що наявні беззаперечні підстави для призначення у справі № 922/2017/17 додаткової судової експертизи у сфері інтелектуальної власності.

Позивач, ТОВ "Фабрика морозива Хладопром", надав заперечення проти вищевказаного клопотання відповідача, в яких зазначив, що судом правильно було застосовано вимоги ст. 41 ГПК України та ст. ст. 7, 9, 10 Закону України "Про судову експертизу" при призначенні та проведенні судової експертизи, тому не має жодних підстав та необхідності проводити додаткову судову експертизу під час апеляційного розгляду справи № 922/2017/17. Позивач вважає, що апелянт жодним чином не обґрунтував доцільність та необхідність проведення додаткової судової експертизи в сфері інтелектуальної власності. Крім того, позивач зазначив, що не суд призначає конкретного судового експерта, а керівник експертної установи або його заступник визначає експерта, який буде проводити експертизу у сфері інтелектуальної власності, а своїм наміром бути присутнім під час проведення судової експертизи відповідач порушує правила призначення та проведення судової експертизи, які можуть безпосередньо вплинути на об'єктивність та неупередженість даного дослідження. Позивач посилається на те, що відповідач не надав жодного доказу щодо неповноти або неясності Висновку проведеної судової експертизи та не зазначив жодного конкретного порушення при проведенні судової експертизи в сфері інтелектуальної власності.

05.12.2017 судове засідання в режимі відеоконференції (за клопотанням відповідача) за технічних умов з боку Залізничного районного суду м. Львова (79013, м. Львів, вул. С.Бандери, 3) виявилось неможливим провести в режимі відеоконференції, у зв'язку з чим ухвалою Харківського апеляційного господарського суду від 05.12.2017 розгляд справи було відкладено на 12.12.2017 на 12:00. Викликано судового експерта - наукового співробітника лабораторії товарознавчих досліджень та досліджень об'єктів інтелектуальної власності Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса - Копитько А.В.

12.12.2017 представник відповідача заявив клопотання про зупинення провадження у справі до закінчення здійснення державної реєстрації змін до відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі, про перетворення з Публічного акціонерного товариства "Львівський холодокомбінат" у Приватне акціонерне товариство "Львівський холодокомбінат".

Колегія суддів відмовила в його задоволенні, оскільки в п. 3.16 Постанови Пленуму Вищого господарського суду України №18 від 26.12.2011р. "Про деякі питання практики застосування Господарського процесуального кодексу України судами першої інстанції" зазначено, що статтею 79 ГПК України встановлено вичерпний перелік підстав зупинення провадження у справі. Зупинення провадження у справі з інших підстав є неправомірним.

Представник відповідача підтримав заявлені ним клопотання про зупинення провадження у справі у зв'язку з пов'язаною, на думку відповідача, з нею справою № 910/16899/17 та клопотання про призначення в даній справі повторної та додаткової судової експертизи у сфері інтелектуальної власності.

Колегія суддів відмовила в задоволенні клопотання про зупинення провадження у справі у зв'язку з пов'язаною з нею справою № 910/16899/17 за недоцільністю та безпідставністю, з наступних підстав.

Так, відповідно до ч. 1 ст. 79 Господарського процесуального кодексу України господарський суд зупиняє провадження у справі в разі неможливості розгляду даної справи до вирішення пов'язаної з нею іншої справи, що розглядається іншим судом, а також у разі звернення господарського суду із судовим дорученням про надання правової допомоги до іноземного суду або іншого компетентного органу іноземної держави.

За змістом наведеної норми процесуального права підставою для зупинення провадження у господарський справі є сукупність таких складових, як розгляд іншої справи іншим судом, пов'язаність цієї іншої судової справи з даною господарською справою та неможливість розгляду останньої до вирішення судом зазначеної іншої справи.

Під неможливістю розгляду даної справи слід розуміти неможливість для даного господарського суду самостійно встановити обставини, які встановлюються іншим судом в іншій справі, - у зв'язку з непідвідомчістю або непідсудністю іншої справи даному господарському суду, одночасністю розгляду двох пов'язаних між собою справ різними судами або з інших причин.

Колегія суддів зазначає, що зупинення провадження у справі є правом, а не обов'язком суду, і вирішуючи питання про зупинення провадження у справі, суд має враховувати обставини конкретної справи. Разом з тим, сама лише наявність іншої, пов'язаної з даною справи, не є підставою для зупинення провадження у справі. Тобто, взаємопов'язаність двох справ не свідчить про неможливість розгляду даної справи.

За таких обставин, колегія суддів приходить до висновку, що порушення господарським судом м. Києва провадження у справі № 910/16899/17 не може бути перешкодою для з'ясування відповідно до статті 43 Господарського процесуального кодексу України істотних обставин у даній справі № 922/2017/17 при її розгляді господарським судом. Колегією суддів не встановлено наявність певних обставин, що унеможливлюють самостійне дослідження наданих сторонами доказів під час розгляду даної справи та встановлення відповідних фактів, на яких ґрунтуються позовні вимоги.

В судовому засіданні головуючий оголосив, що клопотання про призначення в даній справі додаткової судової експертизи у сфері інтелектуальної власності залишити відкритим та вирішити наприкінці судового засідання після заслуховування пояснень експерта Копитько А.В.

В судовому засіданні 12.12.2017 судовий експерт Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса - Копитько А.В. надав пояснення та відповів на запитання позивача, відповідача та суду.

Після заслуховування судового експерта колегія суддів відмовила в задоволенні клопотання про призначення у справі додаткової судової експертизи у сфері інтелектуальної власності. Клопотання про призначення повторної експертизи відповідачем заявлено в усній формі.

Судова колегія звертає увагу на те, що додаткова та повторна експертизи відрізняються.

Так, відповідно до ст. 42 ГПК України, зокрема, у випадках недостатньої ясності чи неповноти висновку судового експерта господарський суд може призначити додаткову судову експертизу. При необхідності господарський суд може призначити повторну судову експертизу і доручити її проведення іншому судовому експерту.

Відповідно до постанови Пленуму Вищого господарського суду України № 4 від 23.03.2012 "Про деякі питання практики призначення судової експертизи" додаткова експертиза призначається судом після розгляду ним висновку первинної експертизи, якщо виявиться, що усунути неповноту або неясність висновку в судовому засіданні шляхом заслуховування експерта неможливо.

Висновок експерта визнається неповним, якщо досліджено не всі надані йому об'єкти або не дано вичерпних відповідей на всі поставлені перед експертом питання. Висновок експерта визнається неясним, якщо він викладений нечітко або носить непевний, неконкретний характер.

В ухвалі про призначення додаткової експертизи необхідно чітко зазначити, які саме висновки експерта суд вважає неповними чи неясними або які обставини зумовили необхідність розширення експертного дослідження.

Повторною визнається судова експертиза, у проведенні якої експерт досліджує ті ж самі об'єкти і вирішує ті ж самі питання, які досліджувалися і вирішувалися у первинній судовій експертизі. Нові об'єкти на дослідження повторної судової експертизи подаватися не можуть, так само як не можуть ставитися на її вирішення питання, які не розглядалися попередньою експертизою.

Повторна судова експертиза призначається з ініціативи суду або за клопотанням учасників процесу, якщо висновок експерта визнано необґрунтованим чи таким, що суперечить іншим матеріалам справи, або коли він викликає сумнів у його правильності, або за наявності істотного порушення норм, які регламентують порядок призначення і проведення експертизи. Повторну судову експертизу може бути призначено також, якщо є розходження у висновках кількох експертів і їх неможливо усунути шляхом одержання додаткових пояснень експертів у судовому засіданні.

Матеріали справи містять висновки судової експертизи в сфері інтелектуальної власності № 15367 від 07.09.2017 та експертного дослідження в сфері інтелектуальної власності № 9721 від 16.06.2017, виконані науковим співробітником лабораторії товарознавчих досліджень та досліджень об'єктів інтелектуальної власності Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса - Копитько А.В., які відповідають вимогам ст. 41 ГПК України та ст. ст. 7, 9, 10 Закону України "Про судову експертизу". Судовий експерт несе кримінальну відповідальність, передбачену статтями 384 і 385 Кримінального кодексу України.

Відповідач не надав суду доказів неповноти чи неясності даних висновків, не обґрунтував які саме обставини зумовили необхідність розширення експертного дослідження. Також, відповідач не надав доказів того, що висновок експерта визнано необґрунтованим чи таким, що суперечить іншим матеріалам справи, або доказів того, що висновок викликає сумнів у його правильності, або за наявності істотного порушення норм, які регламентують порядок призначення і проведення експертизи.

12.12.2017 в судовому засіданні після з'ясування обставин справи та заслуховування експерта, а також після вирішення клопотань відповідача про зупинення провадження у справі у зв'язку з пов'язаною, на думку відповідача, з нею справою № 910/16899/17 за позовом ПАТ "Львівський холодокомбінат" до Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, ТОВ "Фабрика морозива Хладопром" про визнання недійсним свідоцтва № 19356 від 16.04.2001 та клопотання про зупинення провадження у справі до закінчення здійснення державної реєстрації змін до відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, про перетворення з Публічного акціонерного товариства "Львівський холодокомбінат" у Приватне акціонерне товариство "Львівський холодокомбінат", а також клопотання відповідача про призначення в даній справі додаткової судової експертизи у сфері інтелектуальної власності, після оголошення про відмову в задоволенні вказаних клопотань, представник ПАТ "Львівський холодокомбінат" заявив усне клопотання про оголошення перерви на 30 хв. для складання письмового відводу колегії суддів: головуючий суддя Гребенюк Н.В., судді Білецька А.М. та Медуниця О.Є. у справі № 922/2017/17.

Колегією суддів задоволено клопотання відповідача та оголошено перерву з 13:11 до 14:00 год.

Після перерви представник відповідача звернувся з письмовою заявою про відвід колегії суддів: головуючий суддя Гребенюк Н.В., судді Білецька А.М. та Медуниця О.Є. у справі № 922/2017/17 з посиланням на те, що колегією суддів всупереч вимогам ГПК України відмовлено в задоволенні наданих відповідачем клопотань, тобто не взято до уваги принципи рівності та забезпечення змагальності сторін.

Ухвалою Харківського апеляційного господарського суду від 12.12.2017 у задоволенні заяви ПАТ "Львівський холодокомбінат" про відвід колегії суддів: головуючий суддя Гребенюк Н.В., судді Білецька А.М. та Медуниця О.Є. відмовлено.

В судовому засіданні представник відповідача заявив клопотання про продовження строку розгляду апеляційної скарги на 15 днів.

Колегія суддів відмовляє у задоволенні клопотання відповідача про продовження строку розгляду апеляційної скарги на 15 днів, оскільки відповідачем не наведено жодних мотивів для продовження строку розгляду справи. Обставини справи свідчать про наявність у справі матеріалів достатніх для її розгляду в межах визначеного законодавством строку.

Відповідно до ч. 3 ст. 22 Господарського процесуального кодексу України сторони зобов'язані добросовісно користуватися належними їм процесуальними правами, виявляти взаємну повагу до прав і охоронюваних законом інтересів другої сторони, вживати заходів до всебічного, повного та об'єктивного дослідження всіх обставин справи.

Статтею 6 Конвенції про захист прав людини та основних свобод гарантовано кожній фізичній або юридичній особі право на розгляд судом упродовж розумного строку справи, в якій вона є стороною.

Обмеження права на доступ до правосуддя відповідатимуть п. 1 ст. 6 Конвенції за умови, якщо вони мають законну мету і що існує розумна співмірність між засобами, що використовуються, і поставленою метою (справи: "Бруалья Ґомес де ла Торре проти Іспанії", рішення від 19 грудня 1997 р.; "Едифікасьйонес Марч Ґальєґо С. А. проти Іспанії", рішення від 19 лютого 1998 р.; "Герен проти Франції", рішення від 29 липня 1998 р.; "Леваж Престасьон Сервіс проти Франції", рішення від 23 жовтня 1996 р.).

Порушення права на розгляд справи упродовж розумного строку було неодноразово предметом розгляду Європейським судом з прав людини у справах проти України.

Обов'язок швидкого здійснення правосуддя покладається, в першу чергу, на відповідні державні судові органи. Розумність тривалості судового провадження оцінюється в залежності від обставин справи та з огляду на складність справи, поведінки сторін, предмету спору. Нездатність суду ефективно протидіяти недобросовісно створюваним учасниками справи перепонам для руху справи є порушенням ч. 1 ст. 6 даної Конвенції (§ 66 - 69 рішення Європейського суду з прав людини від 08.11.2005 у справі "Смірнова проти України").

Дослідивши матеріали справи, а також викладені в апеляційній скарзі доводи відповідача та у відзиві до неї доводи позивача, перевіривши правильність застосування господарським судом першої інстанції норм матеріального та процесуального права, а також повноту встановлення обставин справи та відповідність їх наданим доказам, та повторно розглянувши справу в порядку ст. 101 ГПК України, колегія суддів Харківського апеляційного господарського суду встановила наступне.

Як вбачається з матеріалів справи та встановлено судом першої інстанції, 16.04.2001 Державною службою інтелектуальної власності України було зареєстровано знак для товарів та послуг "КАШТАН" та видано ВАТ "Київський холодокомбінат №2" Свідоцтво на знак для товарів та послуг "КАШТАН" за № 19356 (т.І а.с. 15).

25.05.2011 Державний департамент інтелектуальної власності видав рішення Акціонерному товариству закритого типу "ХЛАДОПРОМ" про публікацію в офіційному бюлетені "Промислова власність" та внесення до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг відомостей про передачу права власності на знаки для товарів і послуг, а саме на знак для товарів і послуг "КАШТАН", відповідно до Свідоцтва № 19356 від 25.05.2011.

25.05.2011 внесено зміни до Державного реєстру свідоцтв України щодо зміни власника свідоцтва за №19356 від 16.04.2001, та опубліковано такі зміни в офіційному бюлетені "Промислова власність" за №10 від 25.05.2011.

01.01.2017 ТОВ "Хладопром" уклало з ТОВ "Фабрика морозива "Хладопром"" ліцензійний договір №2/9-17 на право використання об'єктів права інтелектуальної власності (т.І а.с. 12-14). У відповідності до умов п.2.1. договору ліцензіар (ТОВ "Хладопром") на строк дії та на умовах договору надав ліцензіату (ТОВ "Фабрика морозива "Хладопром"") за винагороду невиключну ліцензію на використання певних свідоцтв на знаки для товарів і послуг для позначення товарів і послуг, що виготовляються, збуваються, та/або надаються згідно переліку товарів і послуг, згрупованих за класами 29, 30, 31, 32, 35, 43 згідно МКТП. Серед інших було передано і право на використання знаку для товарів і послуг визначеного свідоцтвом від 16.04.2001 №19356.

Строк дії договору визначений п.9.1. - до 31.12.2017р.

Порядок захисту прав на знаки для товарів і послуг, право користування на які передано за договором від 01.01.2017 №2/9-17, визначено п.п. 4.5, 7.1 - 7.3. договору. Пунктом 4.5., зокрема, визначено, що ліцензіар надає ліцензіату всі свої матеріальні та процесуальні права при здійсненні захисту прав, що випливають зі свідоцтв, зазначених в п.1.1. даного договору, в усіх державних та правоохоронних органах, установах та організаціях всіх форм власності та підпорядкування, в судах загальною юрисдикції України, тощо.

Позивачем здійснюється виробництво морозива з використанням знаку для товарів і послуг "КАШТАН" згідно свідоцтву на знак для товарів і послуг "КАШТАН" від 16.04.2001 №19356 (т.І а.с.28).

Відповідачем здійснюється виробництво і реалізація морозива позначеного знаком, який містить напис "Каштан" - "Каштан зі смаком ванілі" та "Львівський Каштан" (т.І а.с.28, 29, т.ІІ а.с. 212, 213).

Такі обставини, на думку позивача, свідчать про порушення його прав та охоронюваних законом інтересів і є підставою для їх захисту у судовому порядку.

Задовольняючи позовні вимоги про заборону незаконного використання з боку Публічного акціонерного товариства "Львівський холодокомбінат" знаку для товарів і послуг "КАШТАН" відповідно до Свідоцтва для товарів і послуг № 19356 від 16.04.2001 та заборону Публічному акціонерному товариству "Львівський холодокомбінат" маркувати товар "морозиво" знаком для товарів і послуг "КАШТАН" відповідно до Свідоцтва на знак для товарів і послуг № 19356 від 16.04.2001, кА також визнанння дії Публічного акціонерного товариства "Львівський холодокомбінат" щодо використання знаку для товарів і послуг "КАШТАН" незаконними, суд першої інстанції дійшов висновку про наявність у справі достатніх правових підстав для визнання позовних вимог законними та обґрунтованими.

Надаючи в процесі апеляційного перегляду оцінку обставинам справи в їх сукупності, колегія суддів повністю погоджується з висновками господарського суду першої інстанції, зважаючи на наступне.

Статтею 41 Конституції України гарантовано, що кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності. Право приватної власності набувається в порядку, визначеному законом. Ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності. Право приватної власності є непорушним.

Відповідно до статті 492 Цивільного кодексу України одним з об'єктів права інтелектуальної власності є торговельна марка (знак для товарів і послуг). Торговельною маркою може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень, які придатні для вирізнення товарів (послуг), що виробляються (надаються) однією особою, від товарів (послуг), що виробляються (надаються) іншими особами. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, літери, цифри, зображувальні елементи, комбінації кольорів.

Згідно зі статтею 494 Цивільного кодексу України, набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчується свідоцтвом. Умови та порядок видачі свідоцтва встановлюються законом. Обсяг правової охорони торговельної марки визначається наведеними у свідоцтві її зображенням та переліком товарів і послуг, якщо інше не встановлено законом.

Частиною 3 статті 5 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" визначено, що право власності на знак засвідчується свідоцтвом. Обсяг правової охорони, що надається, визначається зображенням знака та переліком товарів і послуг, внесеними до Реєстру, і засвідчується свідоцтвом з наведеними у ньому копією внесеного до Реєстру зображення знака та переліком товарів і послуг (ч. 4 ст. 5 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг").

У відповідності до частини 8 статті 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" власник свідоцтва має право дати будь-якій особі дозвіл

(видати ліцензію) на використання знака на підставі ліцензійного договору.

Частинами 1-2, 5 ст. 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" визначено, що права, що випливають із свідоцтва, діють від дати подання заявки; свідоцтво надає його власнику право використовувати знак (зареєстрований знак стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг) та інші права, визначені цим Законом та надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди, якщо інше не передбачено цим Законом.

Згідно з ч. 4 ст. 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" використанням знака для товарів та послуг визнається в т.ч. нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов'язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення). Знак визнається використаним, якщо його застосовано у формі зареєстрованого знака, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованого знака лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності знака.

Відповідно до статті 431 ЦК України, порушення права інтелектуальної власності, в тому числі невизнання цього права чи посягання на нього, тягне за собою відповідальність, встановлену цим Кодексом, іншим законом чи договором.

В ст. 20 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" зазначено, що будь-яке посягання на права власника свідоцтва, передбачені ст.16 цього Закону, в тому числі вчинення без згоди власника свідоцтва дій, що потребують його згоди, та готування до вчинення таких дій, вважається порушенням прав власника свідоцтва, що тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством України. На вимогу власника свідоцтва таке порушення повинно бути припинено, а порушник зобов'язаний відшкодувати власнику свідоцтва заподіяні збитки. Власник свідоцтва може також вимагати усунення з товару, його упаковки незаконно використаного знака або позначення, схожого з ним настільки, що їх можна сплутати, або знищення виготовлених зображень знака або позначення, схожого з ним настільки, що їх можна сплутати.

З урахуванням наведених норм на підставі наявних у справі доказів суд першої інстанції дійшов правомірного висновку про те, що позивачем доведено наявність у нього прав користування знаком для товарів і послуг "КАШТАН" згідно свідоцтву на знак для товарів і послуг від 16.04.2001 №19356. Це право належить йому на підставі договору на право використання об'єктів інтелектуальної власності від 01.01.2017 №2/9-17. Так само на підставі вказаного договору (пункт 4.5.) підтверджується належність позивачеві матеріальних і процесуальних прав захисту права на вказаний знак для товарів і послуг "КАШТАН".

Також, судом першої інстанції обґрунтовано зроблено висновок про те, що доведеним є факт використання відповідачем належного позивачеві знаку для товарів і послуг "КАШТАН" згідно свідоцтву на знак для товарів і послуг від 16.04.2001 №19356. Використання здійснюється шляхом нанесення цього знаку на морозиво, що виробляється і реалізується позивачем "Львівський Каштан" та "Каштан зі смаком ванілі". Факт виробництва підтверджується відомостями, що містяться на упаковках морозива виробництва відповідача, які долучені до матеріалів справи (т.І а.с. 27, т.ІІ а.с. 212). На них міститься напис "Каштан зі смаком ванілі" та "Львівський Каштан", а також напис "Виробник та адреса потужностей виробництва: ПАТ "Львівський холодокомбінат" вул. Повітряна, 2, м.Львів, 79025, Україна, тел. телефон інформаційного центру ЛІМО , www.limo.ua". Факт реалізації - фіскальним чеком на якому міститься напис з назвою товару "МОРОЖ. "ЛИМО" 70 гр. КАШТАН ВАНИЛЬНЫЙ 10,25 х 1.000". При цьому, факт виробництва та реалізації морозива "Каштан зі смаком ванілі" та "Львівський Каштан" не заперечується відповідачем.

Як вже було зазначено раніше, відповідно до положень частини 1 ст.20 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" будь-яке посягання на права власника свідоцтва, передбачені статтею 16 цього Закону, в тому числі вчинення без згоди власника свідоцтва дій, що потребують його згоди, та готування до вчинення таких дій, вважається порушенням прав власника свідоцтва, що тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством України.

Згідно частини 5 статті 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" свідоцтво надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди, якщо інше не передбачено цим Законом позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг, якщо внаслідок такого використання ці позначення і знак можна сплутати.

Відповідно до п. 63 Постанови Пленуму Вищого господарського суду України "Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності" від 17.10.2012 № 12, порушенням прав на знак, зокрема, визнається введення в цивільний оборот позначень, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати із: знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім'я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг.

Згідно висновку призначеної у справі експертизи в сфері інтелектуальної власності" від 07.09.2017р. №15367, виконаної Харківським НДІСЕ ім. засл. проф. М.С. Бокаріуса, позначення "Львівський Каштан" є таким, що може ввести в оману щодо товару, послуги та особи, яка виробляє товар та надає послуги у 29, 30 класі МКТП, з використанням знаку для товарів та послуг за Свідоцтвом на знак для товарів і послуг України № 19356 від 16.04.2001. Позначення "КАШТАН зі смаком ванілі" є таким, що може ввести в оману щодо товару, послуги та особи, яка виробляє товар та надає послуги у 29, 30 класі МКТП, з використанням знаку для товарів та послуг за Свідоцтвом на знак для товарів і послуг України № 19356 від 16.04.2001. Позначення "Львівський КАШТАН" є схожим настільки, що їх можна сплутати зі знаком для товарів і послуг України № 19356 від 16.04.2001. Позначення "КАШТАН зі смаком ванілі" є схожим настільки, що їх можна сплутати зі знаком для товарів і послуг України № 19356 від 16.04.2001."

Таким чином, суд першої інстанції дійшов правомірного висновку про те, що відповідачем під час виробництва та реалізації морозива "Львівський Каштан" і "Каштан зі смаком ванілі" використано знак для товарів і послуг "КАШТАН" згідно свідоцтву на знак для товарів і послуг України від 16.04.2001 №19356, право на який належить позивачеві на підставі договору на право використання об'єктів інтелектуальної власності від 01.01.2017 №2/9-17.

Щодо посилання апелянта на технічні умови виробництва морозива ТУ У 46.39.096-96 від 23.12.1996, колегія суддів зазначає, що технічні умови (ТУ) - нормативний документ, що встановлює технічні вимоги, яким повинна відповідати продукція, процес або послуга, та визначає процедури, за допомогою яких може бути встановлено, чи дотримані такі вимоги. Технічні умови встановлюють вимоги щодо виробництва морозива, а саме: склад товару, якість сировини, маса товару, вміст добавок, калорійність, харчова цінність, тощо.

Тобто, технічні умови не надають права маркувати товар (морозиво) знаком для товарів і послуг, зокрема знаком, позначенням, торгівельною маркою "КАШТАН".

Право використання (нанесення, маркування) знаку для товарів і послуг надається виключно свідоцтвом на знак для товарів і послуг, виданого відповідно до Закону України "Про охорону знаки для товарів і послуг".

Посилання апелянта на штрихове кодування товарів за Свідоцтвом ЕАН-Україна № 984-1 від 10.09.1997, також є помилковими.

Так, відповідач зазначає, що він використовує Свідоцтво ЕАН-Україна за № 984-1 від 10.09.1997 для нанесення штрихового кодування GS1 на відповідні види товарів.

Проте, повноважень щодо надання будь-яких прав використання об'єктів інтелектуальної власності, а саме будь-яких прав на свідоцтва на знаки для товарів і послуг у Асоціації Товарної Нумерації України "ДжіЕс1 Україна" не має, штриховане кодування товару "ДжіЕс1 Україна" лише надає право апелянту наносити штриховане кодування GS1 на товар за № 013 за власною, внутрішньою системою кодування ЕАН, що не є обов'язковим до застосування.

Посилання відповідача на ТУ У 46.39.096-96 від 01.04.1997, ТУ У 15.5-20016121.002-2002 є помилковими, оскільки вони не стосуються предмета справи. ДСТУ 4735:2007 не містять жодних положень, які б давали право маркувати морозиво знаком для товарів і послуг "КАШТАН".

Неправомірними також є твердження відповідача про наявність у нього пріоритету на використання знаку для товарів і послуг "КАШТАН" мотивовані посиланнями на здійснення ним виробництва продукції під цією маркою ще до реєстрації Державною службою інтелектуальної власності України знаку для товарів та послуг "КАШТАН" за ВАТ "Київський холодокомбінат №2", яка відбулася 16.04.2001 за № 19356.

Враховуючи викладене та те, що відповідно до діючого законодавства України, власник прав на знак для товарів і послуг має право забороняти іншим особам використовувати тотожне чи схоже до ступеня змішування з цим знаком позначення лише стосовно тих товарів і послуг, щодо яких цей знак зареєстровано, чи споріднених з ними товарів і послуг. Таким чином, незаконне використання ПАТ "Львівський холодокомбінат" знаку для товарів та послуг "КАШТАН" у тому ж класі і для того ж товару, який виробляє ТОВ "ФМ Хладопром", відповідно до умов Ліцензійного договору, є порушенням чинного законодавства України і прав інтелектуальної власності ТОВ "ФМ Хладопром", що підтверджено належними доказами, зокрема, висновками судової експертизи в сфері інтелектуальної власності № 15367 від 07.09.2017 та експертного дослідження в сфері інтелектуальної власності № 9721 від 16.06.2017, зроблених науковим співробітником лабораторії товарознавчих досліджень та досліджень об'єктів інтелектуальної власності Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса - Копитько А.В.

З урахуванням викладеного, суд першої інстанції дійшов обґрунтованого висновку про наявність у справі достатніх правових підстав для визнання позовних вимог законними і такими, що підлягають задоволенню в повному обсязі.

На підставі вищевикладеного, доводи викладені відповідачем в апеляційній скарзі не знайшли підтвердження в матеріалах справи.

Судова колегія Харківського апеляційного господарського суду вважає, що оскаржуване рішення господарського суду першої інстанції прийняте при повному з'ясуванні обставин, що мають значення для справи, у відповідності до норм чинного матеріального та процесуального права, викладені в рішенні висновки відповідають обставинам справи, а тому рішення господарського суду Харківської області від 18.09.2017 у справі № 922/2017/17 підлягає залишенню без змін, а апеляційна скарга - без задоволення.

Керуючись ст. ст. 99, 101, 102, п. 1 ст. 103, ст. 105 ГПК України, колегія суддів Харківського апеляційного господарського суду, -

ПОСТАНОВИЛА:

Апеляційну скаргу відповідача, Публічного акціонерного товариства "Львівський холодокомбінат", м. Львів, на рішення господарського суду Харківської області від 18.09.2017 у справі № 922/2017/17 залишити без задоволення.

Рішення господарського суду Харківської області від 18.09.2017 у справі № 922/2017/17 залишити без змін.

Постанова набирає законної сили з дня її прийняття та може бути оскаржена в касаційному порядку протягом двадцяти днів.

Головуючий суддя Гребенюк Н.В.

Суддя Білецька А.М.

Суддя Медуниця О.Є.