ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
======================================================================
РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 грудня 2017 року Справа № 915/1145/17

Господарський суд Миколаївської області у складі судді Ржепецького В.О., при секретарі судового засідання Матвєєвій А.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду справу

за позовом: Товариства з обмеженою відповідальністю Вікра (, просп. Центральний, 224, м. Миколаїв, 54055) в особі керуючого санацією ТОВ Вікра арбітражного керуючого ОСОБА_1 (1) вул. Незалежності, 128, оф. 201, м. Лисичанськ-18, Луганська область, 93118; 2) проспект Свободи, 33, м. Одеса, 65037)

до Товариства з обмеженою відповідальністю Вікра. (, вул. Гмирьова, 8/ж, м. Миколаїв, 54028)

про визнання ліцензійного договору від 08.06.2011 про передачу прав на використання торговельної марки недійсним,

за участі представників:

від позивача: ОСОБА_2 за довіреністю №07/17 від 07.07.2017;

від відповідача: не зявився,

встановив:

31.10.2017 Товариством з обмеженою відповідальністю Вікра в особі керуючого санацією ТОВ Вікра арбітражного керуючого ОСОБА_1 подано до господарського суду позовну заяву (без номеру та дати) до Товариства з обмеженою відповідальністю Вікра. про визнання ліцензійного договору від 08.06.2011р. про передачу прав на використання торговельної марки недійсним.

Ухвалою господарського суду Миколаївської області від 02.11.2017. порушено провадження у справі, розгляд справи призначено на 13.11.2017.

Цією ж ухвалою, зокрема, зобовязано сторін надати суду оригінал ліцензійного договору від 08.06.2011.

13.11.2017 позивач звернувся до суду з письмовим клопотанням про витребування доказів, в якому просив суд витребувати у ДПІ в Інгульському районі міста Миколаєва ГУ ДФС у Миколаївській області завірену копію Свідоцтва платника ПДВ №100347864, виданого 15.08.2011р. субєкту господарювання ТОВ Вікра., завірену копію заяви за формою 1-ПДВ, поданої уповноваженою особою податковому органу з метою реєстрації в реєстрі платників ПДВ.

Також 13.11.2017 позивачем було подано до господарського суду клопотання про забезпечення позову з вимогами:

1)заборонити відповідачеві використовувати та/або дозволяти використання та/або заборонити використання знаку для товарів і послуг VIKRA, що охороняється свідоцтвом України №134989;

2) забороними будь-яким особам, наділеним відповідною правоздатністю, вчиняти правочини з ТОВ «Вікра» або дії з використання або заборони використання щодо майнових прав інтелектуальної власності на знак для товарів і послуг VIKRA, що охороняється свідоцтвом України №134989;

3)з метою розмежування вже існуючих договірних відносин та ще не укладених правочинів, зобовязати відповідача надати письмову інформацію:

- про використання ним майнових прав інтелектуальної власності на знак для товарів і послуг VIKRA, що охороняється свідоцтвом України №134989, у розумінні в тому числі але не виключно п.4 ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»;

- про заборону використання майнових прав інтелектуальної власності на знак для товарів і послуг VIKRA, що охороняється свідоцтвом України №134989, що може бути ініційована ним на підставі оспорюваного ліцензійного договору в порядку визначеному законодавством;

- надання дозволу на використання третім особам майнових прав інтелектуальної власності на знак для товарів і послуг VIKRA, що охороняється свідоцтвом України №134989 у формі таких договірних відносин як субліцензія;

4)відтермінувати сплату позивачем судового збору за подання клопотання про забезпечення позову.

Ухвалами суду від 13.11.2017 в задоволенні клопотань Товариства з обмеженою відповідальністю Вікра про забезпечення позову та про витребування доказів відмовлено, частково задоволено клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю Вікра., яке міститься в заяві №1319 від 10.11.2017, про відкладення розгляду справи, розгляд справи відкладено на 27.11.2017, вдруге зобовязано відповідача за три дні до дати судового засідання надати суду оригінал ліцензійного договору від 08.06.2011.

Крім того, у звязку з невиконанням відповідачем вимог господарського суду щодо подання оригіналу договору від 08.06.2011, судом винесено окрему ухвалу.

27.11.2017 позивачем подано до суду письмові пояснення щодо своїх тверджень про наявність підстав вважати оспорюваний договір таким, що підписаний заднім числом, до пояснень позивачем додано копію відповіді на запит арбітражного керуючого ДПІ в Інгульському районі м. Миколаєва ГУ ДФС України у Миколаївській області за №1951/10/14-02-08-43 від 15.06.2017 та копію відповіді на запит арбітражного керуючого ПАТ «Приватбанк».

Супровідним листом за вих. №1329 від 24.11.2017 відповідачем надано суду: відзив на позовну заяву; нотаріально засвідчену копію ліцензійного договору на передачу прав на використання торговельної марки від 08.06.2011, нотаріально посвідчену копію свідоцтва на знак для товарів і послуг №134989, докази направлення відзиву позивачу.

27.11.2017 відповідачем подано до господарського суду заяву від 24.11.2017 за вих. №1327 про застосування строку позовної давності.

Ухвалою суду від 27.11.2017 задоволено клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю Вікра про відкладення розгляду справи, розгляд справи відкладено на 11.12.2017, задоволено клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю Вікра про витребування доказів, зобовязано Товариство з обмеженою відповідальністю Вікра. надати суду належним чином засвідчену копію Статуту ТОВ Вікра., дійсного станом на момент укладення договору та оригінал для огляду в судовому засіданні.

Супровідним листом №1416 від 08.12.2017, відповідачем 08.12.2017 подано суду для залучення до матеріалів справи нотаріально посвідчену копію статуту ТОВ «Вікра.», затвердженого рішенням загальних зборів засновників 30.05.2011, дійсного на момент укладання ліцензійного договору.

11.12.2017 позивачем подано до господарського суду заперечення на заяву відповідача про застосування строку позовної давності, якими позивач просить суд відмовити відповідачу в задоволенні заяви посилаючись на норми ч. 5 ст. 261, ч. 2 ст. 425, ч. 3 ст. 426 ЦК України та мотивуючи свої заперечення тим, що з наданням дозволу на використання, сам дозвіл реалізується ліцензіатом не з моменту підписання договору, а з кожним наступним моментом реалізації ним, одержаних за ліцензією прав, передбачених договором, чим строк виконання ліцензійного договору продовжується у часі щоразу з кожним наступним фактом (дією направленою) на використання майнових прав інтелектуальної власності аж до дати закінчення дії ліцензійного договору.

Позивачем 11.12.2017 подано до господарського суду клопотання про витребування доказів, а саме: письмові, засвідчені підписом та печаткою, відомості щодо родинних звязків, що мають місце зараз та/або мали місце станом на 08.06.2011, та/або до цієї дати між ОСОБА_3, який зареєстрований за адресю: 54010, м. Миколаїв, пр. Леніна (пр. Центральний)АДРЕСА_1, ідентифікаційний номер НОМЕР_1) та ОСОБА_4, зареєстрованою за адресою: 54036, м. Миколаїв, пров. Гастелло, буд. 15, ідентифікаційний номер НОМЕР_2) у наступних субєктів владних повноважень: 1) Міністерства внутрішніх справ України як уповноваженого субєкта Єдиного демографічного реєстру України; 2) Міністерства юстиції України як органу державної реєстрації актів цивільного стану; 3) Державної міграційної служби України як розпорядника Єдиного демографічного реєстру України.

Своє клопотання позивач обґрунтовує тим, що даним доказом мав би бути усунутим дефект договору щодо його невідповідності вимогам пп. «Е» п. 8.3 Статуту позивача в частині недотримання вимог до учасників товариства зобовязання повідомляти інших учасників товариства про фінансову зацікавленість в угодах, стороною яких виступає товариство чи юридична особа, громадяни, з якими цей учасник перебуває в корпоративному звязку.

Позивач посилається також на те, що наявність родинних звязків між ОСОБА_4 та ОСОБА_3 виключає можливість встановлення будь-яких договірних відносин між позивачем - ТОВ «Вікра» та відповідачем ТОВ «Вікра.» у період 2011-2017 років і надалі до моменту такої зміни складу учасників товариств, а отже вказує на невідповідність оспорюваного договору ч. 2 ст. 203 ЦК України через недодержання вимог ч. 1 ст. 92 ЦК України.

В судовому засіданні представник позивача клопотання від 11.12.2017 про витребування доказів підтримує, просить суд його задовольнити.

Господарський суд не вбачає підстав для задоволення цього клопотання позивача, оскільки обставини, повязані із наявністю родинних звязків між учасниками правовідносин, які витікають з укладення оспорюваного договору, не підлягають доведенню в цій справі, враховуючи предмет та підстави позову, зокрема, відсутність в ньому посилань на укладення договору в результаті зловмисної домовленості представника однієї сторони з другою стороною (ст. 232 ЦК України), як на підставу його недійсності.

Крім того, встановлення цих обставин визнається господарським судом недоцільним, у звязку з обставинами, повязаними із застосуванням в цій справі наслідків пропуску строку позовної давності та оцінкою судом доводів позивача щодо невідповідності договору положенням Статуту ТОВ «Вікра», про що зазначено в цьому рішенні у відповідній частині.

Клопотанням від 11.12.2017 позивач просить суд застосувати відносно відповідача заходів по запобіганню зловживання процесуальними правами, а саме: винести окрему ухвалу, яку направити на адресу ТОВ «Вікра.», стягнути штраф з відповідача в дохід Державного бюджету України, втретє зобовязати відповідача надати суду оригінал ліцензійного договору від 08.06.2011, зобовязати відповідача надати примірник протоколу загальних зборів учасників позивача від 07.06.2011.

В судовому засіданні представник позивача клопотання про застосування відносно відповідача заходів запобіганню зловживання процесуальними правами від 11.12.2017 підтримує, просить суд його задовольнити.

Господарським судом клопотання позивача задовольняється в частині застосування до відповідача заходів відповідальності, визначених ст. 90 ГПК України у вигляді окремої ухвали, враховуючи при цьому такі обставини, як поведінка відповідача на протязі розгляду справи, строк розгляду справи та відсутність підстав вважати, що застосування іншого заходу відповідальності призведе до відновлення того чи іншого процесуального права учасників провадження у справі.

Враховуючи наведені вище обставини в сукупності, господарський суд у відповідності до положень ст. 75 ГПК України ухвалює здійснювати розгляд справи за наявними в ній матеріалами.

Представник позивача позов підтримує, просить суд позовні вимоги задовольнити в повному обсязі.

Відповідачем участі повноважного представника в судовому засіданні не забезпечено.

Листами від 27.11.2017 та від 08.12.2017 відповідач просить суд розглянути справу за відсутності представника відповідача за наявними матеріалами.

У судовому засіданні 11.12.2017 р. оголошено вступну та резолютивну частини рішення.

Дослідивши наявні в справі матеріали, заслухавши пояснення представника позивача, всебічно і повно з'ясувавши всі фактичні дані, на яких ґрунтуються позовні вимоги, об'єктивно оцінивши докази, які мають значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, суд встановив таке.

Товариство з обмеженою відповідальністю «Вікра» має право власності на знак для товарів і послуг, що засвідчується свідоцтвом №134989, зареєстрованим в Державному реєстрі свідоцтв України на знаки для товарів і послуг 10.02.2011 (т. 2, а.с. 68).

08.06.2011 між Товариством з обмеженою відповідальністю "Вікра" (надалі - позивач, ліцензіар) в особі засновника ОСОБА_3, що діє на підставі Статуту та Товариством з обмеженою відповідальністю "Вікра." (надалі відповідач, ліцензіат) в особі директора ОСОБА_5, що діє на підставі Статуту укладено Ліцензійний договір про передачу прав на використання торговельної марки (надалі - Договір).

Позивач обґрунтовує свої позовні вимоги посиланням на норми ст. ст. 157 ГК України, ст. ст. 16, 20 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», п. п. 1.3, 2.3.2 Інструкції про подання, розгляд, публікацію та внесення до реєстрів відомостей про передачу права власності на знак для товарів і послуг та видачу ліцензії на використання знака (міжнародного знака) для товарів і послуг, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України 03.08.2001 №576, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 17.08.2001 за №718/5909, ст. 28 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», п. п. 1.8, 8.3 Статуту ТОВ «Вікра».

Зокрема, твердження позивача про недійсність договору від 08.06.2011 про передачу прав на використання торговельної марки умотивовано таким:

1) договір містить ознаки підробки документу з обох сторін, за якими можна дійти висновку, що договір не укладався взагалі, оскільки:

по-перше, відтиск печатки ліцензіара ТОВ «Вікра» у центральній її частині затертий, тобто має специфічні ушкодження, характерні для компютерної обробки спеціальними засобами програмного забезпечення;

по-друге, договір укладено не 08 червня 2011 року, а в іншу більш пізню дату, що випливає з тієї обставини, що реквізити ліцензіата ТОВ «Вікра.» містять у передостанньому їх рядку напис «Св-во 100347864 від 15.08.2011р.», який вказує на дату видачі свідоцтва платника ПДВ, яке було видано відповідачу більш ніж через два місяці від дати, яка зазначена як дата підписання договору. Крім того, не вказано посади особи, якою підписано договір;

2) договір суперечить вимогам загального законодавства, зокрема корпоративного, оскільки:

по-перше, відповідно до пп. «Е» п.8.3 Статуту ТОВ «Вікра», учасники товариства зобовязані повідомляти інших учасників товариства про фінансову зацікавленість в угодах, стороною яких виступає товариство чи юридична особа, громадяни, з якими цей учасник перебуває у корпоративному звязку. В таких випадках рішення про укладення цих угод приймають незацікавлені учасники.

Ліцензійний договір зі сторони ліцензіата ТОВ «Вікра.» підписано директором, який водночас є власником 99% статутного капіталу ліцензіата, а зі сторони ліцензіара підписано ОСОБА_3, не як директором, а як учасником товариства боржника, яким він не являється, але при цьому він є засновником/учасником ліцензіата ТОВ «Вікра.», володіючи 1% статутного капіталу;

по-друге, на підприємстві відсутні документи щодо повідомлення учасників про фінансову зацікавленість в ліцензійному договорі та рішення зборів учасників з цього приводу. Відсутні документи щодо уповноваження ОСОБА_3 підписати ліцензійний договір саме в особі засновника ТОВ «Вікра», хоча він таким не являється;

по-третє, правочин вчинений з ознаками ст. 233 ЦК України на вкрай невигідних умовах з порушенням п. п. 1.8, 7.2, 7.7, пп. «а», «е» п. 8.3 Статуту ТОВ «Вікра»;

3) договір суперечить вимогам спеціального законодавства, зокрема щодо укладання ліцензійних договорів у сфері інтелектуальної власності, а саме: ч. 9 ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» та п. п. 1.3, 2.3.2 Інструкції про подання, розгляд, публікацію та внесення до реєстрів відомостей про передачу права власності на знак для товарів і послуг та видачу ліцензії на використання знака (міжнародного знака) для товарів і послуг, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України 03.08.2001 №576, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 17.08.2001 за №718/5909 (далі Інструкція).

На думку позивача, сама назва ліцензійного договору без номеру про передачу прав на використання торговельної марки від 08.06.2011 від ліцензіара ТОВ «Вікра» ліцензіату ТОВ «Вікра.» суперечить типовим назвам договорів, що випливають власне з назви Інструкції і можуть бути або договорами про передачу права власності на знак для товарів і послуг, або договорами про видачу ліцензії на використання знака. У договірній практиці відсутнє формулювання «Договір про передачу права на використання», застосоване сторонами, і воно не підпадає за назвою ані до договору про передачу права власності, ані до договору про видачу ліцензії на використання знака.

Також, на думку позивача, сторонами ліцензійного договору не дотримано:

- вимог абз. 2 п. 8 ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», а саме договір не містить умови про те, що якість товарів і послуг, виготовлених чи наданих за ліцензійним договором, не буде нижчою від якості товарів і послуг власника свідоцтва і, що останній здійснюватиме контроль за виконанням цієї умови.

- вимог абз. 5 п. 2.3.2 Інструкції щодо зазначення у договорі переліку товарів і послуг із зазначенням класів МКТП, для яких передається право на використання знака та місцезнаходження сторін.

Позивач також посилається на те, що у спірному договорі не зазначено конкретні класи товарів та послуг, за якими надається ліцензія, а також у свідоцтві України на знак для товарів і послуг №134989 невірно зазначена адреса ліцензіара у м. Миколаєві: вул. Гмирьова, буд. 8 Ж, а згідно виписки з ЄДР на дату укладання спірного договору адреса ліцензіара: вул. Гмирьова, буд. 8-Ж;

4) відсутні належні докази початку виконання ліцензійного договору ліцензіаром, та наявні докази того, що ліцензіар і досі продовжує володіти доменним імям всупереч вимогам ліцензійного договору та абз. 2 ч. 3 ст. 1108 ЦК України продовжує використання майнових прав на свідоцтво, тобто, ліцензійний договір хоча й існує, але не виконується. Зазначене, як вважає позивач, вбачається з технічної роздруківки про доменне імя VIKRA.UA з довідкового сервісу whois інтернет-сторінки адміністратора доменних імен першого рівня UA в Україні ТОВ «Хостмайстер», а також з рішення Ленінського районного суду м. Миколаєва у справі №489/1560/16-ц та рішення Баштанського районного суду Миколаївської області у справі №468/1344/14-ц.

Крім того, як зазначає позивач, у ліцензіара відсутні акти прийому-передачі документації необхідної і достатньої для використання торговельної марки за пунктами 12 і 14 ліцензійного договору;

5) договір підписано не уповноваженою особою зі сторони ліцензіара, що випливає:

по-перше, відсутнє зазначення посади особи, що підписала договір від імені ліцензіара, а вказані лише її прізвище та ініціали;

по-друге, в преамбулі ліцензійного договору зазначено, що підписантом з боку ліцензіара виступає ОСОБА_3 як засновник ТОВ «Вікра». Проте в обох редакціях Статуту ТОВ «Вікра», ОСОБА_3 не є і ніколи не був засновником та/або учасником статутного капіталу ТОВ «Вікра».

Відзивом від 24.11.2017 відповідач просить суд в задоволенні позовних вимог відмовити в повному обсязі у звязку з їх необгрунтованістю.

Заперечення відповідача обґрунтовано посиланням на норми ст. ст. 202, 203, 215, 638, 1107, 1109 ЦК України, ст. ст. 179, 180 ГК України, ст. 16 Закону України Про охорону права на знаки для товарів та послуг, а саме:

1) договір укладено в письмовій формі і підписано сторонами, зокрема від імені ліцензіара договір підписано ОСОБА_3, який з 30.05.2011 являвся керівником ТОВ Вікра та підписантом, відповідно до витягу з ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань № від 13.05.2016 та п. 11 Статуту ТОВ Вікра. Від ліцензіата договір підписаний керівником ТОВ Вікра. - ОСОБА_5;

2) сторонами обумовлені всі істотні умови договору, а саме: предмет договору; розмір, порядок та строки оплати; строк дії договору;

3) у ліцензійному договорі визначено вид ліцензії, дозволені способи та територія використання торгової марки, якість товарів і послуг, виготовлених чи наданих за ліцензійним договором.

Господарський суд, оцінивши наведені доводи позовної заяви на предмет відповідності положенням чинного законодавства України, не може погодитись із більшою їх частиною.

Так, з положень частини першої статті 215 ЦК України витікає, що підставою недійсності правочину є недодержання стороною (сторонами) вимог, встановлених частинами першою - третьою, п'ятою та шостою статті 203 названого Кодексу, саме на момент вчинення правочину.

А отже, не може бути визнаний недійсним правочин, який не вчинено (договір, який не укладено). (п. 2.6. Постанови Пленуму Вищого господарського суду України від 29.05.2013 № 11 Про деякі питання визнання правочинів (господарських договорів) недійсними).

Виходячи з наведеного, обставини, повязані із діями сторін договору при його укладенні, зокрема, якщо: відсутні передбачені законом умови, необхідні для їх укладення (не досягнуто згоди за всіма істотними для даного правочину умовами); не отримано акцепт стороною, що направила оферту; не передано майно, якщо відповідно до законодавства необхідна його передача; не здійснено державну реєстрацію або нотаріальне посвідчення, необхідні для його вчинення тощо, які свідчать про те, що правочин не було укладено, не входять до предмету доказування у справі про визнання такого правочину недійсним, оскільки недійсним може бути визнано тільки укладений правочин.

При цьому слід мати на увазі, що як встановлено положеннями ст. 207 ЦК України, достатньою умовою для того, щоб вважати той чи інший письмовий правочин укладеним є, зокрема, факт його підписання сторонами, а недодержання сторонами письмової форми правочину, яка встановлена законом, не має наслідком його недійсність, крім випадків, встановлених законом (ч. 1 ст. 218 ЦК України).

Як витікає з матеріалів справи (т.2 а.с. 64-67), договір від 08.06.2011 відповідає положенням Закону про письмову форму правочину, належних доказів на підтвердження протилежного позивачем не надано.

Крім того, суд відзначає, що твердження позивача про факт підроблення дати укладення договору, про визнання якого недійсним просить позивач, ґрунтуються на неналежних доказах (а.с. 56) та протирічать матеріалам справи, а саме витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 01.11.2017 за №, відповідно до якого відповідача: а) зареєстровано як юридичну особу станом на момент укладення договору від 08.06.2011; б) взято на облік у ДПІ в Ленінському районі міста Миколаєва ГУ ДФС у Миколаївській області 31.05.2011.

Відповідно до приписів ст. 426 Цивільного кодексу України, способи використання об'єкта права інтелектуальної власності визначаються цим Кодексом та іншим законом. Особа, яка має виключне право дозволяти використання об'єкта права інтелектуальної власності, може використовувати цей об'єкт на власний розсуд, з додержанням при цьому прав інших осіб. Використання об'єкта права інтелектуальної власності іншою особою здійснюється з дозволу особи, яка має виключне право дозволяти використання об'єкта права інтелектуальної власності, крім випадків правомірного використання без такого дозволу, передбачених цим Кодексом та іншим законом. Умови надання дозволу (видачі ліцензії) на використання об'єкта права інтелектуальної власності можуть бути визначені ліцензійним договором, який укладається з додержанням вимог цього Кодексу та іншого закону.

Відповідно до частини першої статті 494 Цивільного кодексу України (далі - ЦК України) набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчується свідоцтвом. Умови та порядок видачі свідоцтва встановлюються законом.

Згідно з приписами частини першої статті 495 ЦК України майновими правами інтелектуальної власності на торговельну марку є:

1) право на використання торговельної марки;

2) виключне право дозволяти використання торговельної марки;

3) виключне право перешкоджати неправомірному використанню торговельної марки, в тому числі забороняти таке використання;

4) інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом.

Статтею 1107 Цивільного кодексу України встановлено, що розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності здійснюється на підставі, зокрема, ліцензійний договору.

Відповідно до ст. 1109 Цивільного кодексу України, за ліцензійним договором одна сторона (ліцензіар) надає другій стороні (ліцензіату) дозвіл на використання об'єкта права інтелектуальної власності (ліцензію) на умовах, визначених за взаємною згодою сторін з урахуванням вимог цього Кодексу та іншого закону.

У випадках, передбачених ліцензійним договором, може бути укладений субліцензійний договір, за яким ліцензіат надає іншій особі (субліцензіату) субліцензію на використання об'єкта права інтелектуальної власності. У цьому разі відповідальність перед ліцензіаром за дії субліцензіата несе ліцензіат, якщо інше не встановлено ліцензійним договором.

У ліцензійному договорі визначаються вид ліцензії, сфера використання об'єкта права інтелектуальної власності (конкретні права, що надаються за договором, способи використання зазначеного об'єкта, територія та строк, на які надаються права, тощо), розмір, порядок і строки виплати плати за використання об'єкта права інтелектуальної власності, а також інші умови, які сторони вважають за доцільне включити у договір.

Вважається, що за ліцензійним договором надається невиключна ліцензія, якщо інше не встановлено ліцензійним договором.

Предметом ліцензійного договору не можуть бути права на використання об'єкта права інтелектуальної власності, які на момент укладення договору не були чинними.

Права на використання об'єкта права інтелектуальної власності та способи його використання, які не визначені у ліцензійному договорі, вважаються такими, що не надані ліцензіату.

У разі відсутності в ліцензійному договорі умови про територію, на яку поширюються надані права на використання об'єкта права інтелектуальної власності, дія ліцензії поширюється на територію України.

Якщо в ліцензійному договорі про видання або інше відтворення твору винагорода визначається у вигляді фіксованої грошової суми, то в договорі має бути встановлений максимальний тираж твору.

Умови ліцензійного договору, які суперечать положенням цього Кодексу, є нікчемними.

Статтею 1110 Цивільного кодексу України встановлено, що ліцензійний договір укладається на строк, встановлений договором, який повинен спливати не пізніше спливу строку чинності виключного майнового права на визначений у договорі об'єкт права інтелектуальної власності. Ліцензіар може відмовитися від ліцензійного договору у разі порушення ліцензіатом встановленого договором терміну початку використання об'єкта права інтелектуальної власності. Ліцензіар або ліцензіат можуть відмовитися від ліцензійного договору у разі порушення другою стороною інших умов договору. У разі відсутності у ліцензійному договорі умови про строк договору він вважається укладеним на строк, що залишився до спливу строку чинності виключного майнового права на визначений у договорі об'єкт права інтелектуальної власності, але не більше ніж на п'ять років. Якщо за шість місяців до спливу зазначеного п'ятирічного строку жодна із сторін не повідомить письмово другу сторону про відмову від договору, договір вважається продовженим на невизначений час. У цьому випадку кожна із сторін може в будь-який час відмовитися від договору, письмово повідомивши про це другу сторону за шість місяців до розірвання договору, якщо більший строк для повідомлення не встановлений за домовленістю сторін.

Статтею 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (надалі - Закон) визначено права, що випливають із свідоцтва України на знак для товарів і послуг.

Згідно приписів ч.ч. 1-4 ст. 16 Закону права, що випливають із свідоцтва, діють від дати подання заявки. Строк дії свідоцтва продовжується за умови сплати відповідного збору. Свідоцтво надає його власнику право використовувати знак та інші права, визначені цим Законом. Взаємовідносини при використанні знака, свідоцтво на який належить кільком особам, визначаються угодою між ними. У разі відсутності такої угоди кожний власник свідоцтва може використовувати знак на свій розсуд, але жоден з них не має права давати дозвіл (видавати ліцензію) на використання знака та передавати право власності на знак іншій особі без згоди решти власників свідоцтва. Використанням знака визнається: нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов'язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення); застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстровано; застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет.

Знак визнається використаним, якщо його застосовано у формі зареєстрованого знака, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованого знака лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності знака.

Згідно ч. ч. 7 - 9 зазначеної статті Закону, власник свідоцтва може передавати будь-якій особі право власності на знак повністю або відносно частини зазначених у свідоцтві товарів і послуг, на підставі договору.

Передача права власності на знак не допускається, якщо вона може стати причиною введення в оману споживача щодо товару і послуги або щодо особи, яка виготовляє товар чи надає послугу.

Власник свідоцтва має право дати будь-якій особі дозвіл (видати ліцензію) на використання знака на підставі ліцензійного договору.

Ліцензійний договір повинен містити умову про те, що якість товарів і послуг, виготовлених чи наданих за ліцензійним договором, не буде нижчою від якості товарів і послуг власника свідоцтва і що останній здійснюватиме контроль за виконанням цієї умови.

Договір про передачу права власності на знак і ліцензійний договір вважаються дійсними, якщо вони укладені у письмовій формі і підписані сторонами.

Відповідно до п. 1, 3 спірного договору, ліцензіар надає ліцензіату за винагороду на термін дії цього Договору виключну ліцензію (виключні права) на використання торговельної марки щодо усіх товарів і послуг, зазначених у Свідоцтві за класами МКТП. Ліцензіар має право здійснювати контроль за використанням торговельної марки, виробляти концепцію, встановлювати обовязки та давати вказівки ліцензіату щодо використання торговельної марки.

Пунктом 2 Договору, сторони погодили, що ліцензіату надається право на: використання торговельної марки на території України, видачу невиключних ліцензій (субліцензій) на використання торговельної марки на території України третім особам.

Відповідно до приписів п. п. 4, 6 Договору, ліцензіат зобовязаний використовувати торговельну марку у відповідності до положень цього Договору й отриманої від ліцензіара документації. Ліцензіат має право використовувати торговельну марку за умови, що якість товарів і послуг, які позначаються цією маркою, не буде нижчою за якість товарів і послуг, які виготовляються і надаються ліцензіаром під цією ж маркою.

Пунктами 12 15 Договору сторони погодили, що вся документація, необхідна і достатня для використання торговельної марки передається ліцензіаром уповноваженому представнику ліцензіата російською та українською мовами в 1 (одному) примірнику протягом 10 днів з дня підписання цього Договору. Передача документації підтверджується актом приймання-передачі за підписом уповноважених представників обох сторін. За надання права на використання торговельної марки ліцензіат сплачує ліцензіару винагороду у розмірі, порядку і строки, визначені у розмірі 500,00 грн.

Даний Договір набуває чинності з дати його підписання сторонами та діє до 02.12.2020 (п. 27 Договору).

Як витікає з порівняльного аналізу наведених норм чинного законодавства та положень договору від 08.06.2011 про передачу прав на використання торговельної марки, зміст жодного з пунктів договору їм не протирічить, останній також не містить умов, з якими наведені положення Закону повязують недійсність ліцензійних договорів.

Отже відсутні підстави вважати обґрунтованими твердження позивача про недійсність договору на підставі ч. 1 ст. 203 ЦК України, якою визначено, що зміст правочину не може суперечити цьому Кодексу, іншим актам цивільного законодавства, а також інтересам держави і суспільства, його моральним засадам.

Стосовно тверджень позовної заяви про невідповідність оспорюваного договору положенням Статуту позивача, інструкціям, недійсність у звязку з продовженням користування знаком для товарів та послуг тощо, господарський суд зазначає, що слід відрізняти обставини, повязані з недодержанням сторонами договору під час його укладення тих чи інших норм, правил чи домовленостей та обставини, наслідком настання яких у відповідності до Закону є недійсність правочину.

Так, наприклад, наявність заборон, визначених п.п. «а», «е» п. 8.3. Статуту ТОВ «Вікра», а також продовження користування знаком для товарів та послуг після укладення ліцензійного договору, на які посилається позивач, у відповідності до наведених вище положень цивільного законодавства не є належною підставою для застосування положень ч. 1 ст. 203 ЦК України і, відповідно, не тягне за собою факту недійсності укладеного правочину.

Що стосується підстав позову в частині підписання договору від 08.06.2011 про передачу прав на використання торговельної марки неповноважною особою, господарським судом встановлено такі обставини.

В договорі зазначено, що від імені ліцензіара ТОВ «Вікра» виступає засновник останнього ОСОБА_3, що діє на підставі Статуту.

Разом з тим, як витікає з положень п. 1.2. Статуту ТОВ «Вікра», зареєстрованого станом на 03.06.2011, його учасниками (термін, який є тотожнім терміну засновник в договорі) є громадяни України: ОСОБА_5 та ОСОБА_4.

При цьому, ОСОБА_3, як витікає з наданого відповідачем ОСОБА_6 з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань станом на 13.05.2016, з 30.05.2011 є керівником ТОВ «Вікра». (т.2 а.с.19)

Таким чином, зазначена особа, підписуючи 08.06.2011 року оспорюваний договір в якості засновника ТОВ «Вікра», діяла поза межами своїх повноважень.

Належних доказів на підтвердження наявності помилки в договорі в цій частині, сторонами не надано.

У господарських відносинах правочин (договір), як правило, вчиняється шляхом складання документа (документів), що визначає (визначають) його зміст і підписується безпосередньо особою, від імені якої він вчинений, або іншою особою, яка діє в силу повноважень, заснованих, зокрема, на законі, довіреності, установчих документах.

Для вчинення правочинів органи юридичної особи не потребують довіреності, якщо вони діють у межах повноважень, наданих їм законом, іншим нормативно-правовим актом або установчими документами.

Письмовий правочин може бути вчинений від імені юридичної особи її представником на підставі довіреності, закону або адміністративного акта.

Припис абзацу першого частини третьої статті 92 ЦК України зобов'язує орган або особу, яка виступає від імені юридичної особи не перевищувати своїх повноважень.

Водночас саме лише порушення даного обов'язку не є підставою для визнання недійсними правочинів, вчинених цими органами (особами) від імені юридичної особи з третіми особами, оскільки у відносинах із третіми особами обмеження повноважень щодо представництва юридичної особи не має юридичної сили, крім випадків, коли юридична особа доведе, що третя особа знала чи за всіма обставинами не могла не знати про такі обмеження (абзац другий частини третьої статті 92 ЦК України ).

Отже, позов про визнання недійсним відповідного правочину може бути задоволений у разі доведеності юридичною особою (позивачем) у господарському суді тієї обставини, що її контрагент знав або повинен був знати про наявні обмеження повноважень представника цієї юридичної особи, але, незважаючи на це, вчинив з ним оспорюваний правочин (що не отримав наступного схвалення особи, яку представляють). Наприклад, третя особа, укладаючи договір, підписаний керівником господарського товариства, знає про обмеження повноважень цього керівника, оскільки є акціонером товариства і брала участь у загальних зборах, якими затверджено його статут.

У зв'язку з наведеним господарському суду слід виходити з того, що контрагент юридичної особи знає (або повинен знати) про обмеження повноважень цієї особи, якщо:

- такі обмеження передбачені законом (наприклад, абзацом другим частини другої статті 98 ЦК України );

- про відповідні обмеження було вміщено відомості у відкритому доступі на офіційному веб-сайті розпорядника Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців.

Якщо договір містить умову (пункт) про підписання його особою, яка діє на підставі статуту підприємства чи іншого документа, що встановлює повноваження зазначеної особи, то наведене свідчить про обізнаність іншої сторони даного договору з таким статутом (іншим документом) у частині, яка стосується відповідних повноважень, і в такому разі суд не може брати до уваги посилання цієї сторони на те, що їй було невідомо про наявні обмеження повноважень представника її контрагента.

Наступне схвалення юридичною особою правочину, вчиненого від її імені представником, з перевищенням повноважень, унеможливлює визнання такого правочину недійсним (стаття 241 ЦК України).

Настання передбачених цією статтею наслідків ставиться в залежність від того, чи було в подальшому схвалено правочин особою, від імені якої його вчинено.

Доказами такого схвалення можуть бути відповідне письмове звернення уповноваженого органу (посадової особи) такої юридичної особи до другої сторони правочину чи до її представника (лист, телефонограма, телеграма, телетайпограма тощо) або вчинення зазначеним органом (посадовою особою) дій, які свідчать про схвалення правочину (прийняття його виконання, здійснення платежу другій стороні, підписання товаророзпорядчих документів і т. ін.). Наведене стосується й тих випадків, коли правочин вчинений не представником юридичної особи з перевищенням повноважень, а особою, яка взагалі не мала повноважень щодо вчинення даного правочину.

Відповідно до ч. 2 ст. 203 ЦК України, особа, яка вчиняє правочин, повинна мати необхідний обсяг цивільної дієздатності.

Таким чином, враховуючи встановлення вище факту укладення оспорюваного договору від імені ТОВ «Вікра» з порушенням вимог ч. 2 ст. 203 ЦК України, а також відсутність в матеріалах справи доказів, які б свідчили про схвалення товариством тим чи іншим чином цього договору, господарським судом зазначається, що останній має встановлені Законом ознаки недійсності.

Разом з тим, як зазначалося вище 27.11.2017 відповідачем подано до господарського суду заяву від 24.11.2017 за вих. №1327 про застосування строку позовної давності.

Заяву відповідача обґрунтовано посиланням на норми ст. ст. 92, 203, 215, 236, 256, 257, 261 ЦК України, п. 5.7 постанови Пленуму Вищого господарського суду України від 17.10.2012 №12 Про деякі питання практики вирішення спорів, повязаних із захистом прав інтелектуальної власності та мотивовано наступним:

1) перебіг позовної давності за вимогами про визнання недійсним правочину починається за загальними правилами, визначеними ч. 1 ст. 261 ЦК України;

2) початком перебігу строку позовної давності для подання позову про визнання недійсним оспорюваного договору є 08.06.2011, тобто дата підписання оспорюваного договору керівником ТОВ Вікра та відповідно закінчився - 08.06.2014;

3) Законом України Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом не передбачено спеціальних норм про позовну давність, а загальні норми цивільного законодавства, що регулюють питання позовної давності, не містять виключень для юридичної особи, що знаходиться в процедурі банкрутства;

4) оспорюваний договір укладено поза межами одного року, що передував порушенню справи про банкрутство, тобто підстави для застосування ст. 20 Закону України Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом відсутні.

Розглянувши цю заяву, господарський суд вважає за необхідне застосувати в цьому спорі наслідки порушення позивачем строків позовної давності.

Згідно зі ст. 256 Цивільного кодексу України позовна давність - це строк, у межах якого особа може звернутися до суду з вимогою про захист свого цивільного права або інтересу.

Відповідно до ст. 257 ЦК України загальна позовна давність встановлюється тривалістю у три роки.

Частинами 3, 4, 5 ст. 267 ЦК України передбачено, що позовна давність застосовується судом лише за заявою сторони у спорі, зробленою до винесення ним рішення. Сплив позовної давності, про застосування якої заявлено стороною у спорі, є підставою для відмови у позові. Якщо суд визнає поважними причини пропущення позовної давності, порушене право підлягає захисту.

Отже, коли судом на підставі досліджених у судовому засіданні доказів буде встановлено, що право особи, про захист якого вона просить, порушене, а стороною у спорі до винесення рішення буде заявлено про застосування позовної давності, і буде встановлено, що строк позовної давності пропущено без поважних причин, суд на підставі ст. 267 ЦК України ухвалює рішення про відмову в задоволенні позову за спливом позовної давності.

Початок перебігу позовної давності визначається відповідно до правил ст. 261 ЦК України.

За загальним правилом, перебіг позовної давності починається від дня, коли особа довідалася або могла довідатися про порушення свого права або про особу, яка його порушила (ч. 1 ст. 261 ЦК України).

Враховуючи те, що оспорюваний договір було укладено 08.06.2011, позовну заяву подано до суду 31.10.2017, тобто зі спливом позовної давності, відповідачем заявлено клопотання про застосування наслідків спливу позовної давності, відсутності належні і допустимі докази поважності причин пропуску цього строку, у задоволенні позовних вимог з цих підстав слід відмовити.

Твердження представника позивача про триваючий характер дозволу на використання обєкта права інтелектуальної власності, який витікає з положень оспорюваного договору, не можуть бути підставою для відмови у застосуванні наслідків пропуску строку позовної давності, оскільки обставинами, з якими положення чинного законодавства України повязують факт недійсності правочину, є обставини, які виникли та існували виключно в момент укладення правочину, а не обставини, повязані із подальшим його виконанням сторонами.

Аналогічну правову позицію викладено у постанови Пленуму Вищого господарського суду України №11 від 29.05.2013 «Про деякі питання визнання правочинів (господарських договорів) недійсними», зокрема у п. 2.8 зазначено, що до вимог, пов'язаних з визнанням правочинів недійсними, застосовується загальна позовна давність (стаття 257 ЦК України, з урахуванням водночас наведеного в підпунктах 2 і 3 пункту 5 Перехідних та прикінцевих положень Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення порядку здійснення судочинства" від 20.12.2011 № 4176-VI).

Заперечення позивача, які полягають у тому, що розпорядник майна одержав копію оспорюваного договору в жовтні 2016 року, а відтак, на думку позивача, строк позовної давності ним не пропущено, є такими, що не відповідають положенням чинного законодавства.

Так, статтею 92 ЦК визначено, що дії органу або особи, яка відповідно до установчих документів юридичної особи чи закону виступає від її імені, у відносинах із третіми особами розглядаються як дії самої юридичної особи.

Відтак, для юридичної особи як сторони правочину (договору) днем початку перебігу строку позовної давності слід вважати день вчинення правочину (укладання договору), оскільки він збігається із днем, коли особа довідалася або могла довідатися про порушення свого права.

Частиною сьомою статті 261 ЦК передбачено, що винятки з правила частини першої цієї статті можуть бути встановлені законом.

Законом України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» (у редакції, що діяла на момент виникнення спірних правовідносин) спеціальних норм про позовну давність (у тому числі для звернення до суду арбітражного керуючого із заявою про визнання недійсними угод боржника) не встановлено.

Таким чином, ані загальні норми цивільного законодавства, ані норми Закону України Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом не містять виключень щодо порядку обчислення позовної давності при зверненні до суду з відповідним позовом (аналогічну правову позицію викладено у постанові Верховного Суду України від 13.01.2016 у справі №3-1157гс15).

Крім того, господарський суд враховує також те, що оспорюваний договір укладено поза межами одного року, що передував порушенню справи про банкрутство, тобто підстави для застосування ст. 20 Закону України Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом також відсутні.

У відповідності до ст. 49 Господарського процесуального кодексу України судовий збір покладається на позивача.

Керуючись ст. ст. 32, 33, 49, 82-85 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд -

ВИРІШИВ:

В задоволенні позову відмовити.

Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після розгляду справи апеляційним господарським судом.

Апеляційна скарга подається через місцевий господарський суд, який розглянув справу.

Апеляційна скарга подається на рішення місцевого господарського суду протягом десяти днів. У разі якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частину рішення, зазначений строк обчислюється з дня підписання рішення, оформленого відповідно до статті 84 цього Кодексу.

Повне рішення складено та підписано 14 грудня 2017 року.

Суддя В.О.Ржепецький