РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06.12.2017Справа №910/17792/17

За позовом: приватного акціонерного товариства "ФАРМАЦЕВТИЧНА ФІРМА "ДАРНИЦЯ";

до: міністерства економічного розвитку і торгівлі України;

третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача: публічне акціонерне товариство "ФАРМАК";

про: визнання недійсним рішення і наказу щодо визнання знака добре відомим в Україні та зобов'язання вчинити дії.

Суддя Балац С.В.

Представники:

позивача: Мамуня О.С. - за довіреністю від 05.10.2017 № 1017/05-01, Ніколаєнко А.Л. - за довіреністю від 05.10.2017 № 1017/05-01, Капітоненко А.Г. - за довіреністю від 05.10.2017 № 1017/05-01;

відповідача: Потоцький М.Ю. - за довіреністю від 06.06.2017 № 2434-03/361, Романенко Ю.О. - за довіреністю від 09.08.2017 № 2434-03/301;

третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача: Тесля Ю.О. - за довіреністю від 21.07.2017 № 17-10/137.

С У Т Ь С П О Р У:

Приватне акціонерне товариство "ФАРМАЦЕВТИЧНА ФІРМА "ДАРНИЦЯ" (далі - позивач) звернулось до господарського суду міста Києва з позовом до міністерства економічного розвитку і торгівлі України (далі - відповідач/міністерство) про визнання недійсним рішення апеляційної палати міністерства від 20.06.2017 про визнання добре відомим в Україні знаку "КОРВАЛОЛ CORVALOLUM" на ім'я публічного акціонерного товариства "ФАРМАК" для товарів 05 класу МКТП "фармацевтичні препарати, а саме: снодійні, заспокійливі, седативні, спазмолітині препарати, кардіологічні лікарські засоби" станом на 01.12.2002 та наказу міністерства від 19.07.2017 № 1037 "Про затвердження рішення апеляційної палати щодо заяви про визнання знака "КОРВАЛОЛ CORVALOLUM" добре відомим в Україні", зобов'язання міністерства виключити знак "КОРВАЛОЛ CORVALOLUM" із переліку знаків, визнаних добре відомими в Україні та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені "Промислова власність".

Позовні вимоги мотивовані наступним:

- станом на 01.12.2002 ступінь відомості знаку "КОРВАЛОЛ CORVALOLUM" у відповідному секторі суспільства не було достатнім для визнання вказаного позначення добре відомим на території України для товарів 5 класу МКТП на вказану дату;

- добра відомість знаку "КОРВАЛОЛ CORVALOLUM" в Україні станом на 01.12.2002 не підтверджується фактичними даними та доказами, що містяться в матеріалах справи апеляційної палати міністерства;

- апеляційна палата міністерства не розглянула всі фактори, що є доречними (зокрема - цінність, що асоціюється із знаком), а при дослідженні інших факторів і при прийнятті оскаржуваного рішення, неповно дослідила обставини щодо відомості знака та прийняла до уваги докази, що не мають бути враховані при вирішенні даного питання, чим порушила вимоги закону;

- в матеріалах справи відсутні докази, які в сукупності свідчать про відомість чи визнання знака;

- матеріали заяви про визнання знаку "КОРВАЛОЛ CORVALOLUM" добре відомим в Україні стосуються препарату "КОРВАЛОЛ", але не містять жодної інформації щодо застосування саме знака "КОРВАЛОЛ CORVALOLUM", який тертя особа просила визнати добре відомим в Україні;

- надані фотографії упаковок лікарського засобу "КОРВАЛОЛ" можуть свідчити лише про нанесення на них позначення "CORVALOLUM" і не можуть доводити факту широкого використання та відомості знаку "КОРВАЛОЛ CORVALOLUM";

- апеляційна палата міністерства дійшла висновку про відомість знака "КОРВАЛОЛ CORVALOLUM" без ключового доказу - результатів соціологічних опитувань;

- при відсутності належних доказів відомості і визнання знака "КОРВАЛОЛ CORVALOLUM" апеляційна палата міністерства не залучила експерта для надання відповідних пояснень чи підготовки висновку;

- апеляційна палата на підставі неналежних та очевидно недостатніх доказів дійшла помилкового висновку про успішне відстоювання прав на знак "КОРВАЛОЛ CORVALOLUM";

- знак "КОРВАЛОЛ CORVALOLUM" не використовувався стосовно таких товарів, як - снодійні, спазмолітині препарати, кардіологічні лікарські засоби.

Таким чином, позивач вважає, що оскаржуване рішення прийняте з порушенням положень ст. 25 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", Порядку визнання знака добре відомим в Україні апеляційною палатою державного департаменту інтелектуальної власності та ст. 19 Конституції України, що є підставою для визнання недійсними оскаржуваного рішення та оскаржуваного наказу та, як наслідок, підставою для зобов'язання міністерства виключити знак "КОРВАЛОЛ CORVALOLUM" із переліку знаків, визнаних добре відомими в Україні та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені "Промислова власність".

Ухвалою господарського суду міста Києва від 18.10.2017 позовну заяву прийнято до розгляду та порушено провадження у справі № 910/17792/17. Розгляд справи призначено судом на 20.11.2017.

В судовому засіданні 20.11.2017 представником відповідача до суду подано клопотання про залучення до участі у справі іншого відповідача, а саме: публічне акціонерне товариство "ФАРМАК".

Дослідивши вказане клопотання відповідача суд його відхилив, з тих підстав, що предметом даного спору є оскарження рішення відповідача та позивачем не заявлено жодних позовних вимог до публічного акціонерного товариства "ФАРМАК".

Також представником відповідача до суду подано клопотання про залучення до участі у справі публічного акціонерного товариства "ФАРМАК", в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача.

Крім того, до суду 20.11.2017 представником публічного акціонерного товариства "ФАРМАК" подано заяву про допуск публічного акціонерного товариства "ФАРМАК" в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача.

Господарський суд міста Києва, в порядку передбаченому ст. 77 Господарського процесуального кодексу України, ухвалою від 20.11.2017 відклав розгляд даної справи на 06.12.2017. Вказаною ухвалою суд залучив до участі у справі публічне акціонерне товариство "ФАРМАК" в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на стороні відповідача (далі - третя особа).

До господарського суду надійшли пояснення третьої особи, в яких зазначено, що пунктом 2 ст. 25 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" визначені фактори, які можуть розглядатись при визначенні того, чи знак є добре відомим в Україні. Проте, ні апеляційна палата міністерства ні суд не зобов'язані встановлювати ці фактори в повному обсязі. В свою чергу, закон наділяє апеляційну палату або суд правом визначати, які з перелічених у п. 2 ст. 25 вказаного Закону факторів є доречними. Також позивачем не наведено доказів доречності фактору - цінність, що асоціюється зі знаком, а твердження про те, що результат соціологічних опитувань є ключовим доказом відомості знака не узгоджується з матеріалами, поданими третьою особою до апеляційної палати.

Відповідач, скориставшись своїм правом наданим ст. 59 Господарського процесуального кодексу України, надав суду відзив, яким позов відхилив повністю з урахуванням того, що позовна заява не містить доказів того, що оскаржуване рішення та оскаржуваний наказ суперечать законодавству. В свою чергу, твердження позивача, викладені в позовній заяві є необґрунтованими оціночними судженнями, оскільки позивач на власний розсуд трактує норми закону, який регулює відносини щодо визнання знаку добре відомим в Україні виділяючи окремі положення та ігноруючи інші.

В судовому засіданні 06.12.2017 судом оголошено вступну та резолютивну частини рішення.

Заслухавши доводи повноважних представників сторін по суті спору та дослідивши наявні докази у матеріалах даної справи, господарський суд міста Києва,

В С Т А Н О В И В :

Оскаржуваним рішенням визнано добре відомим в Україні знак "КОРВАЛОЛ CORVALOLUM" на ім'я публічного акціонерного товариства "ФАРМАК" для товарів 05 класу МКТП «фармацевтичні препарати, а саме: снодійні, заспокійливі, седативні, спазмолітичні препарати, кардіологічні лікарські засоби» станом на 01.12.2002 (далі - оскаржуване рішення).

Вказане рішення затверджене наказом міністерства від 19.07.2017 № 1037 "Про затвердження рішення апеляційної палати щодо заяви про визнання знака "КОРВАЛОЛ CORVALOLUM" добре відомим в Україні" (далі - оскаржуваний наказ).

Спір між сторонами судового процесу, як стверджує позивач, виник в результаті того, що станом на 01.12.2002 ступінь відомості знаку "КОРВАЛОЛ CORVALOLUM" у відповідному секторі суспільства не було достатнім для визнання вказаного позначення добре відомим на території України, добра відомість вказаного знака не підтверджується фактичними даними та доказами в результаті чого апеляційна палата міністерства дійшла помилкового висновку про добру відомість знака "КОРВАЛОЛ CORVALOLUM".

Таким чином, позивач вважає, що оскаржуване рішення прийняте з порушенням положень ст. 25 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", Порядку визнання знака добре відомим в Україні апеляційною палатою державного департаменту інтелектуальної власності та ст. 19 Конституції України, що є підставою для визнання недійсними оскаржуваного рішення та оскаржуваного наказу та, як наслідок, підставою для зобов'язання міністерства виключити знак "КОРВАЛОЛ CORVALOLUM" із переліку знаків, визнаних добре відомими в Україні та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені "Промислова власність".

Виходячи з викладених вище обставин та наявних у матеріалах даної справи доказів, суд дійшов висновку, що позов задоволенню не підлягає з урахуванням такого.

Відповідно до п. 5 роз'яснень президії Вищого арбітражного суду України від 26.01.2000 № 02-5/35 "Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних з визнанням недійсними актів державних чи інших органів", господарські суди повинні враховувати, що відповідно до частини другої статті 124 Конституції України юрисдикція судів поширюється на всі правовідносини, що виникають у державі. Тому у випадках коли чинним законодавством України передбачено право суб'єкта підприємницької діяльності чи іншої юридичної особи оскаржити акт державного чи іншого органу, їх посадових осіб за підпорядкованістю, підприємство, установа, організація вправі на власний розсуд вирішувати питання про оскарження актів таких органів за підпорядкованістю чи про звернення до господарського суду з заявою про визнання акта недійсним.

Приписами ч. 2 ст. 25 "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" (далі Закон № 3689) встановлено, що при визначенні того, чи є знак добре відомим в Україні, можуть розглядатися, зокрема, такі фактори, якщо вони є доречними:

ступінь відомості чи визнання знака у відповідному секторі суспільства;

тривалість, обсяг та географічний район будь-якого використання знака;

тривалість, обсяг та географічний район будь-якого просування знака, включаючи рекламування чи оприлюднення та представлення на ярмарках чи виставках товарів та/або послуг, щодо яких знак застосовується;

тривалість та географічний район будь-яких реєстрацій та/або заявок на реєстрацію знака за умови, що знак використовується чи є визнаним;

свідчення успішного відстоювання прав на знак, зокрема територія, на якій знак визнано добре відомим компетентними органами;

цінність, що асоціюється зі знаком.

Відтак Закон № 3689, регулюючи відносини, які пов'язані із визнанням знака добре відомим наділяє апеляційну палату міністерства правом розглядати окремі фактори та визначати доречність їх застосування щодо кожного конкретного знака, який визнається добре відомим.

При визнанні знаку "КОРВАЛОЛ CORVALOLUM" добре відомим в Україні апеляційна палата міністерства визнала доречними та розглянула п'ять із шести факторів, визначених Законом № 3689, а саме:

- ступінь відомості чи визнання знака у відповідному секторі суспільства;

- тривалість, обсяг та географічний район будь-якого використання знака;

- тривалість, обсяг та географічний район будь-якого просування знака, включаючи рекламування чи оприлюднення та представлення на ярмарках чи виставках товарів та/або послуг, щодо яких знак застосовується;

- тривалість та географічний район будь-яких реєстрацій та/або заявок на реєстрацію знака;

- свідчення успішного відстоювання прав на знак, зокрема територія на якій знак визнано добре відомим компетентними органами.

При цьому, позивач здійснює посилання на фактор як цінність, що асоціюється зі знаком, при цьому не наводить жодних обставин, які б доводили вказане твердження.

Твердження позивача про відсутність інформації щодо застосування саме знака "КОРВАЛОЛ CORVALOLUM" судом відхилені, з огляду на те, що латинська граматична форма традиційно була офіційною формою найменування у міжнародних та національних фармакопеях, у науковій і довідковій літературі на європейських мовах. Починаючи з 1991 року вироблений підприємством препарат "КОРВАЛОЛ" маркується як "КОРВАЛОЛ CORVALOLUM", назву якого представлено й торгівельною маркою.30.09.1996 підприємство реєструє знак для товарів і послуг "КОРВАЛОЛ CORVALOLUM" за свідоцтвом України № 7321. Доводи високого ступеню відомості знака "КОРВАЛОЛ CORVALOLUM" серед доречного кола споживачів лікарських засобів підтверджується тим, що його словесний елемент "КОРВАЛОЛ" є знаком, який за рішенням апеляційної палати міністерства від 29.12.2004 визнаний добре відомим в Україні відносно товарів 5 класу МКТП "снодійні, седативні лікарські засоби" станом на 01.01.1993. Знак "КОРВАЛОЛ CORVALOLUM" складається із основного елемента "КОРВАЛОЛ", що є добре відомим в Україні знаком та його латинської форми "CORVALOLUM", яка є офіційною формою найменування лікарських засобів у міжнародних та національних фармакопеях. Відтак знак "КОРВАЛОЛ CORVALOLUM" має таку ж саму семантику, що й знак "КОРВАЛОЛ".

Пунктом 3.2.4. "Порядку визнання знака добре відомим в Україні апеляційною палатою державної служби інтелектуальної власності України" визначено, що певні фактичні дані, якщо вони є доречними, можуть надаватися заявником на підтвердження одразу декількох факторів, що свідчать про добру відомість знака в Україні.

В матеріалах оскаржуваного рішення міститься інформація про:

- реєстрацію знаку для товарів і послуг "КОРВАЛОЛ CORVALOLUM" за свідоцтвом України від 30.09.1996 № 7321;

- знак "КОРВАЛОЛ" визнано добре відомим в Україні рішенням апеляційної палати міністерства від 29.12.2004, затвердженим наказом держдепартаменту від 03.02.2005 № 10 станом на 01.01.1993 щодо товарів 5 класу МКТП: "снодійні, седативні лікарські засоби";

- знак "КОРВАЛОЛ CORVALOLUM" складається з добре відомого в Україні знака "КОРВАЛОЛ" та позначення "CORVALOLUM", яке є латинською формою знаку та офіційною формою найменування лікарських засобів у міжнародних та національних фармакопеях.

З огляду на те, що використання знаку "КОРВАЛОЛ" неможливе без його латинської форми, колегія апеляційної палати міністерства дійшла висновку про прийняття поданих фотографій в якості доказів, які свідчать про визнання знака добре відомим в Україні.

Пунктом 3.2.3. "Порядку визнання знака добре відомим в Україні апеляційною палатою державної служби інтелектуальної власності України", зокрема, визначено, що відомість знака в певному колі споживачів може підтверджуватися результатами опитування з питання доброї відомості знака в Україні, проведеного дослідницькою організацією, яка спеціалізується в галузі проведення соціологічних або маркетингових досліджень.

При прийнятті оскаржуваного рішення апеляційна палата міністерства виходила, зокрема, з наступного:

- знак "КОРВАЛОЛ CORVALOLUM" використовується на території України з 1991 року шляхом нанесення на вироблений товар, упаковку, в якій містять такий товар, під час продажу та пропонування товару до продажу, зокрема в інструкціях, листівках, описах, у діловій документації.

- активне використання знака "КОРВАЛОЛ CORVALOLUM" в Україні та за її межами почалося з 1996 року. Так, у цьому році було поставлено 14,455 млн. флаконів препарату до аптек та фармацевтичних фірм України, Естонії, Вірменії, Латвії, Молдови та Литви, про що свідчить надана інформаційна довідка заявника.

- зокрема у період з 2000 по 2002 рік в Україні було продано 71,683 млн. флаконів, а усього за період з 2000 по 2017 рік - 239,189 млн. флаконів, що підтверджується наданою заявником довідкою та даними роздрібного аудиту Системи дослідження ринку «Фармаексплорер», який є аналітичним продуктом на ринку роздрібної реалізації лікарських засобів України. Результати такого аудиту, проведеного ТОВ «Проксіма рісерч», свідчать про те, що препарат "КОРВАЛОЛ CORVALOLUM" у всіх лікарських формах успішно реалізовується в мережі аптек по всій території України в значних обсягах.

- так само активно знак "КОРВАЛОЛ CORVALOLUM" використовується заявником і закордоном.

- відповідно до довідки заявника від 19.06.2017 № 17/6126 у 1996 році препарат під знаком "КОРВАЛОЛ CORVALOLUM" експортувався до Азербайджану, Білорусі, Вірменії, Грузії, Естонії, Казахстану, Латвії, Литви, Молдови, Росії, а у 1999-2001 роках було розпочато його експорт до Туркменістану, Таджикистану та Узбекистану.

- зазначені обсяги реалізації продукції, маркованої знаком "КОРВАЛОЛ CORVALOLUM", свідчать про високу популярність цього препарату серед споживачів, як в Україні так і закордоном;

- популярність препарату «Корвалол» і відомість знака "КОРВАЛОЛ CORVALOLUM" серед медичних фахівців підтверджуються відомостями про його замовлення Державним комітетом України з медичної та мікробіологічної промисловості «Держкоммедбіопром» для Головного військо-медичного управляння генерального штабу Збройних сил України. Зокрема, у 1996 році було замовлено поставку на 1997 рік препарату "КОРВАЛОЛ CORVALOLUM", виробництва заявника, у кількості 96 тис. упаковок.

- обізнаності споживачів щодо лікарського засобу, маркованого знаком "КОРВАЛОЛ CORVALOLUM", сприяла інформація про нього, яка постійно розміщувалась у спеціалізованих виданнях, енциклопедіях та довідниках, зокрема таких: Коротка медична енциклопедія (видавництво «Радянська енциклопедія» Москва, 1990 рік), довідник Відаль «Лікарські препарати в Росії» (1997 рік), Лікарські засоби. Посібник для лікарів (видавництво «Торсинг», Харків,1997 рік тощо.

Пунктом 5.6 "Порядку визнання знака добре відомим в Україні апеляційною палатою державної служби інтелектуальної власності України" визначено, що для з'ясування обставин, що мають значення для розгляду заяви і потребують спеціальних знань, колегія в будь-який час розгляду заяви може залучити до розгляду експерта.

В свою чергу, питання визнання знаку добре відомим відноситься до безпосередньої компетенції апеляційної палати і саме на колегію покладено функції щодо з'ясування, які докази, що обґрунтовують вимоги, викладені в заяві можуть бути подані додатково, а також щодо дослідження доказів.

Крім того, саме колегія апеляційної палати міністерства при прийнятті рішення вирішує питання щодо наявності обставин (фактів), якими обґрунтовується заява, якими доказами вона підтверджується та наявності інших фактичних даних, які мають значення для розгляду заяви, а також доказів на їх підтвердження.

Відтак, дослідження доказів, наданих заявником в обґрунтування факторів про те, що знак є добре відомим, для колегії апеляційної палати міністерства не є тими обставинами, дослідження яких потребує спеціальних знань.

Також судом відхилені твердження позивача про те, що знак "КОРВАЛОЛ CORVALOLUM" не використовувався стосовно таких товарів як снодійні, спазмолітині препарати, кардіологічні лікарські засоби, оскільки матеріали справи про визнання знака добре відомим містять численні реєстраційні посвідчення, фармакопейні статті та таке джерело, як ОСОБА_8. Лекарственные средства. Том 1. Харьков. «Торсинг», 1997: "КОРВАЛОЛ CORVALOLUM"……является седативным спазмолитическим средством….; оказывает также легкое снатворное действие….".

Підсумовуючи викладені вище фактичні обставини, суд дійшов висновку про те, що позовні вимоги задоволенню не підлягають, оскільки оскаржуване рішення міністерства прийняте з повним дослідженням всіх обставин ступіню відомості знаку "КОРВАЛОЛ CORVALOLUM" в Україні.

Позовні вимоги про визнання недійсним оскаржуваного наказу та зобов'язання міністерства виключити знак "КОРВАЛОЛ CORVALOLUM" із переліку знаків, визнаних добре відомими в Україні та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені "Промислова власність" задоволенню не підлягають, оскільки є похідними від позовної вимоги про визнання недійсним оскаржуваного рішення в задоволенні якої судом відмовлено.

Враховуючи, що позовні вимоги задоволенню не підлягають, у відповідності до приписів ст. 49 Господарського процесуального кодексу України, витрати по сплаті судового збору покладаються на позивача.

Керуючись ст.ст. 33, 34, 43, 44, 49 ст.ст. 82-85 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд міста Києва,

В И Р І Ш И В :

У задоволенні позову відмовити повністю.

Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після розгляду справи апеляційним господарським судом.

Повне рішення складено 14 грудня 2017 року

Суддя С.В. Балац