УХВАЛА

13.12.2017Справа № 910/18587/16

За позовом: товариства з обмеженою відповідальністю "ПЕРША ПРИВАТНА БРОВАРНЯ "ДЛЯ ЛЮДЕЙ - ЯК ДЛЯ СЕБЕ!";

до відповідача-1: приватне акціонерне товариство "КАРЛСБЕРГ УКРАЇНА";

до відповідача-2: Міністерство економічного розвитку і торгівлі України;

про: визнання недійсним свідоцтва України на знак для товарів і послуг.

Суддя Балац С.В.

Представники:

позивача: Петраш Ю.Л. - за довіреністю №б/н від 02.08.2016.

відповідача-1: Шебанова С.С. - за довіреністю № б/н від 01.11.2016;

відповідача-2: Саламов О.В. - за довіреністю №2434-03/363 від 06.06.2017, Гуньковська М.Д. - за довіреністю №2434-03/300 від 09.08.2017

судові експерти: Дорошенко О.Ф., Петренко С.А.

О Б С Т А В И Н И С П Р А В И:

Товариство з обмеженою відповідальністю "ПЕРША ПРИВАТНА БРОВАРНЯ "ДЛЯ ЛЮДЕЙ - ЯК ДЛЯ СЕБЕ!" звернулося до господарського суду міста Києва з позовом до Публічного акціонерного товариства "КАРЛСБЕРГ УКРАЇНА" та державної служби інтелектуальної власності про визнання недійсним свідоцтва України на знак для товарів і послуг.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 12.10.2016 (суддя Бондарчук В.В.) позовну заяву прийнято до розгляду та порушено провадження у справі № 910/18587/16.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 27.10.2016 за заявою товариства з обмеженою відповідальністю "ПЕРША ПРИВАТНА БРОВАРНЯ "ДЛЯ ЛЮДЕЙ - ЯК ДЛЯ СЕБЕ!" вжито заходи до забезпечення позову, а саме заборонено: публічному акціонерному товариству "КАРЛСБЕРГ УКРАЇНА" передавати будь-якій особі (особам) право (права) інтелектуальної власності на знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 189828, видавати ліцензії (дозволи) на використання вказаного знака, припиняти дію свідоцтва України № 189828 на знак для товарів і послуг шляхом відмови від нього повністю або частково, а також заборони державній службі інтелектуальної власності України вносити будь-які зміни до державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг та здійснювати офіційні публікації щодо свідоцтва України № 189828 до вирішення спору у даній справі по суті.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 12.12.2016 у справі № 910/18587/16 призначено комісійну судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручено судовим експертам Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності Національної академії правових наук України.

До господарського суду міста Києва 28.08.2017 надійшов лист Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності Національної академії правових наук України від 22.08.2017 № 253, яким останній повернув до господарського суду міста Києва матеріали справи № 910/18587/16 з висновком проведеної комісійної судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності від 21.08.2017 № 1142.

Розпорядженням в.о. керівника апарату господарського суду міста Києва від 28.08.2017 № 05-23/2554 призначено повторний автоматичний розподіл даної справи у зв'язку із закінченням терміну повноважень у судді Бондарчук В.В.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 29.08.2017 справу № 910/18587/16 прийнято до провадження судді Балац С.В. та поновлено провадження у справі. Розгляд справи судом призначено на 25.09.2017.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 25.09.2017 здійснено заміну первісного відповідача-2 - державну службу інтелектуальної власності України на належного відповідача-2 - Міністерство економічного розвитку і торгівлі України та відкладено розгляд справи на 01.11.2017.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 01.11.2017 відкладено розгляд справи на 22.11.17. та викликано в судове засідання судових експертів Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності Національної академії правових наук України Петренка С.А. та Дорошенка О.Ф. для надання роз'яснень щодо висновку експертів №1142 від 21.08.2017.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 22.11.2017 відкладено розгляд справи на 13.12.17. та повторно викликано в судове засідання судових експертів Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності Національної академії правових наук України Петренка С.А. та Дорошенка О.Ф. для надання роз'яснень щодо висновку експертів №1142 від 21.08.2017.

В судовому засіданні 13.12.2017 судові експерти Петренко С.А. та Дорошенко О.Ф. надали усні відповіді на питання представників сторін.

Згідно п. 18 Постанови Пленуму Вищого господарського суду України від 23 березня 2012 року N 4 "Про деякі питання практики призначення судової експертизи", у перевірці й оцінці експертного висновку господарським судам слід з'ясовувати: - чи було додержано вимоги законодавства у призначенні та проведенні судової експертизи; - чи не було обставин, які виключали участь експерта у справі; - компетентність експерта, якщо проведення судової експертизи доручено окремій особі, і чи не вийшов він за межі своїх повноважень; - повноту відповідей на порушені питання та їх відповідність іншим фактичним даним; - узгодженість між дослідницькою частиною та підсумковим висновком судової експертизи; - обґрунтованість експертного висновку та його узгодженість з іншими матеріалами справи.

У разі необхідності господарський суд може зобов'язати судового експерта з'явитися в судове засідання на виклик суду, дати додаткові роз'яснення щодо поданого ним висновку, поставити йому усні питання, а також зобов'язати його відповісти на усні питання сторін у справі.

Керуючись ст.ст. 31, 77, 86 Господарського процесуального кодексу України, суд, -

У Х В А Л И В:

1. Оголосити перерву в судовому засіданні до 20.12.17 о 13:45 год. Розгляд справи відбудеться в приміщенні господарського суду міста Києва, за адресою: 01030, м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 44-Б, зал судових засідань № 10 (корпус Б).

2. Зобов'язати судового експерта Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності Національної академії правових наук України Петренка С.А. надати письмові відповіді на наступні питання:

2.1. Чому експерт при визначенні сильного домінуючого елемента комбінованого знака за свідоцтвом України № 189828 не врахував той факт, що елемент «ЛЬВІВСЬКЕ» є знаком Відповідача-1, визнаним добре відомим в Україні щодо товару «пиво» у класі 32 МКТП на дату 01.01.2009?

2.2. Чому експерт, визначаючи домінуючий елемент у комбінованому знаку за свідоцтвом України № 189828 застосовує тільки візуальний критерій, і не приділяє увагу смисловому?

2.3. Чому експерт аналізує окремо зображувальну частину знака за свідоцтвом України № 189828, та окремо - словесну, замість аналізу всіх елементів знака в цілому, у їх сукупності згідно пункту 4.3.2.4 Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, затверджених Наказом Державного патентного відомства України № 116 від 28 липня 1995 року (далі «Правила»)?

2.4. Чому, посилаючись на пункт 4.3.2.6 Правил «Словесні позначення, заявлені як знаки, порівнюються з словесними та комбінованими позначеннями, до композиції яких входять словесні елементи», експерт робить висновок, що словесний знак потрібно порівнювати лише з одним словесним елементом комбінованого знака, а не з усією сукупністю його словесних елементів згідно з пунктом 4.3.2.4 Правил?

2.5. Чому експерт на стор. 12 Висновку № 1142 визначає слово «РІЗДВЯНЕ» як домінуючий елемент знака за свідоцтвом України № 189828 на підставі цитати з ресурсу [9. с.58]: «В комбінованому позначенні, яке складається з зображувального і словесного елементів, як правило, основним елементом є словесний елемент...», яка стосується комбінованого знака, що містить тільки один словесний елемент, а не їх сукупність як у знаку за свідоцтвом України № 189828?

2.6. Чому під час дослідження семантичної схожості знаків, експерт зазначає, що «семантика будь-якого позначення, яке утворене від іменника Різдво, сприймається споживачами через асоціацію з святковим періодом та традиційними заходами... святкування... Різдва Христового... використання таких позначень створює чітке розуміння обмеженого продажу позначуваного товару, тобто виключно період різдвяних свят, а також може вказує на особливий смаковий склад товару...», але при цьому не посилається на п. 2 ст. 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» зі змінами та доповненнями в редакції 21.05.2015 (далі «Закон»), де зазначено « 2. Згідно з цим Законом не можуть одержати правову охорону також позначення, які... складаються лише з позначень чи даних, що є описовими ..., зокрема вказують на ...властивості, призначення... і час виготовлення чи збуту товарів або надання послуг»?

2.7. Чому під час дослідження схожості знаків експерт не взяв до уваги існування в Україні інших зареєстрованих знаків різних власників, які містять слова «різдвяний», «різдвяне», «різдвяна» (зокрема, свідоцтва 173626 «Різдвяний вечір» (Публічне акціонерне товариство «САН ІнБев Україна» (ИА), класи 32, 35), 210500 «Старокиївський Квас Різдвяний» (Публічне акціонерне товариство «Оболонь» (ИА), клас 32), 226550 «Різдво над Дніпром»( ШЕРПІН ЛІМІТЕД (СУ), класи 32, 35, 41)?

2.8. Чому, посилаючись на п. 4.3.1.9 Правил «До позначень, що є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу, відносяться позначення, які породжують у свідомості споживача асоціації, пов'язані з певною якістю, географічним походженням товарів або послуг або з певним виробником, які насправді не відповідають дійсності», експерт не врахував, що комбінований знак за свідоцтвом України № 189828 породжує конкретні асоціації із конкретним виробником, які відповідають дійсності, через те, що зазначений знак містить знак «ЛЬВІВСЬКЕ», визнаний добре відомим в Україні?

2.9. Чому під час проведення дослідження експерт не скористався правом, наданим йому ст. 31 ГПКУ, а саме, не просив господарський суд про надання йому додаткових матеріалів для відповіді на друге запитання судової експертизи?

3. Зобов'язати судового експерта Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності Національної академії правових наук України Дорошенка О.Ф. надати письмові відповіді на наступні питання:

3.1. Чи є словесний елемент «Різдвяне» домінуючим елементом відносно інших елементів в комбінованому позначення, в тому числі відносно словесного елемента «Львівське»?

3.2. Якими нормативними актами використаних при проведення експертизи передбачено можливість визначення домінуючого елементу в комбінованому позначенні з об'єднання декількох елементів цього позначення? Які критерії об'єднання декількох елементів комбінованого позначення в один домінуючий елемент цього позначення?

3.3. Чи може мати комбіноване позначення декілька домінуючих елементів?

3.4. Якими нормативними актами, що використані при проведенні експертизи передбачено, що на визначення домінуючого елементу в комбінованому позначенні впливає та обставина, що до складу комбінованого позначення входить інший знак, що визначний в Україні загальновідомим?

3.5. Чи було враховано при проведенні експертизи та обставина, що на момент видачі приватному акціонерному товариству "КАРЛСБЕРГ УКРАЇНА" оскаржуваного свідоцтва на знак «Львівське» не було визнано загальновідомим в Україні?

3.6. Чи можна вважати аналізуючи комбіноване позначення «Львівське» «Різдвяне», як словосполучення?

3.7. Чому, посилаючись на п. 4.3.1.9 Правил «До позначень, що є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу, відносяться позначення, які породжують у свідомості споживача асоціації, пов'язані з певною якістю, географічнім походженням товарів або послуг або з певним виробником, які насправді не відповідають дійсності», експерт не врахував, що комбінований знак за свідоцтвом України № 189828 породжує конкретні асоціації із конкретним виробником, які відповідають дійсності, через те, що зазначений містить знак «ЛЬВІВСЬКЕ», визнаний добре відомим в Україні?

3.8. Чому під час проведення дослідження експерт не скористався правом, наданим йому ст. 31 ГПКУ, а саме, не просив господарський суд про надання йому додаткових матеріалів для відповіді на друге запитання судової експертизи?

4. Зобов'язати учасників процесу направити в судове засідання своїх представників, повноваження яких оформити у відповідності з вимогами ст. 28 Господарського процесуального кодексу України, а також надати належним чином засвідчені копії документів, що підтверджують повноваження представників.

Суддя С.В. Балац