КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"13" грудня 2017 р. Справа№ 910/11414/17

Київський апеляційний господарський суд у складі колегії суддів:

головуючого: Доманської М.Л.

суддів: Пантелієнка В.О.

Верховця А.А.

за участю секретаря Чміль Я.Є.

та представників:

від апелянта: Олішевич Л.А. (дов. від 31.05.2017);

Голуб А.О. (дов. від 31.05.2017);

від відповідача-2: Лончак Т.І. (дов. № 01 від 02.08.2017);

від відповідача-3: Лончак Т.І. (дов. № 02 від 25.09.2017);

розглянувши апеляційну скаргу акціонерної компанії "МТА" (MTA S.p.A)

на рішення господарського суду міста Києва від 30.10.2017

у справі № 910/11414/17 (Суддя Балац С.В.)

за позовом акціонерної компанії "МТА" (MTA S.p.A);

до відповідача-1: міністерства економічного розвитку і торгівлі України; до відповідача-2: товариства з обмеженою відповідальністю "МТА";

до відповідача-3: товариства з обмеженою відповідальністю "САРЕНТА"

про: припинення дії свідоцтв України на знаки для товарів і послуг.

ВСТАНОВИВ:

Рішенням господарського суду міста Києва від 30.10.2017 у справі № 910/11414/17 відмовлено повністю у задоволенні позову.

Не погоджуючись з вказаним рішенням суду першої інстанції, акціонерна компанія "МТА" (MTA S.p.A) звернулась до Київського апеляційного господарського суду з апеляційною скаргою, в якій просить суд скасувати рішення господарського суду міста Києва від 30.10.2017 у справі № 910/11414/17 та прийняти нове, яким позовні вимоги задовольнити.

В обґрунтування апеляційної скарги апелянт посилається на те, що оскаржуване рішення прийняте з порушенням норм матеріального права.

Ухвалою Київського апеляційного господарського суду від 20.11.2017 у даній справі прийнято до провадження вказану апеляційну скаргу та призначено її розгляд на 13.12.2017.

06.12.2017 через відділ забезпечення документообігу суду та моніторингу виконання документів Київського апеляційного господарського суду від представника відповідача-2, 3 надійшов відзив на апеляційну скаргу.

В судовому засіданні 13.12.2017 представники апелянта апеляційну скаргу підтримали та просили її задовольнити, представник відповідача-2, 3 - проти апеляційної скарги заперечила, просила оскаржуване рішення залишити без змін, а апеляційну скаргу - без задоволення.

Представник відповідача-1 не з'явився. Про день і час розгляду справи повідомлені належним чином, відповідно до статті 64 Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України).

Стаття 22 ГПК України зобов'язує сторони добросовісно користуватись належними їм процесуальними правами. Оскільки явка в судове засідання представників сторін - це право, а не обов'язок, справа може розглядатись без їх участі, якщо нез'явлення представників сторін не перешкоджає вирішенню спору.

Статтею 77 ГПК України передбачено, що господарський суд відкладає в межах строків, встановлених статтею 69 цього Кодексу розгляд справи, коли за якихось обставин спір не може бути вирішено в даному засіданні.

Відкладення розгляду справи є правом та прерогативою суду, основною умовою для якого є не відсутність у судовому засіданні представників сторін, а неможливість вирішення спору у відповідному судовому засіданні.

Судова колегія, обговоривши на місці вказані обставини, вважає за можливе розглянути апеляційну скаргу за відсутності представника відповідача-1, за наявними у справі матеріалами.

Згідно з ч. 1 ст. 99 Господарського процесуального кодексу України (далі за текстом - ГПК України), в апеляційній інстанції справи переглядаються за правилами розгляду цих справ у першій інстанції з урахуванням особливостей, передбачених у цьому розділі. Апеляційний господарський суд, переглядаючи рішення в апеляційному порядку, користується правами, наданими суду першої інстанції.

У відповідності до вимог ч. 2 ст. 101 ГПК України, апеляційний господарський суд не зв'язаний доводами апеляційної скарги і перевіряє законність і обґрунтованість рішення місцевого господарського суду у повному обсязі.

Розглянувши наявні матеріали справи, обговоривши доводи апеляційної скарги, перевіривши юридичну оцінку фактичних обставин даної господарської справи та повноту їх встановлення, дослідивши правильність застосування судом першої інстанції норм процесуального та матеріального права, Київський апеляційний господарський суд вважає, що скарга не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Конституцією України кожному гарантується право на судовий захист, апеляційне та касаційне оскарження.

Також, Конституція України встановлює серед основних засад судочинства, зокрема, забезпечення апеляційного та касаційного оскарження рішення суду, крім випадків, встановлених законом.

Вказана конституційна норма конкретизована законодавцем в ст. 14 Закону України "Про судоустрій і статус суддів", згідно з якою учасники судового процесу та інші особи у випадках і порядку, встановлених процесуальним законом, мають право на апеляційне та касаційне оскарження судового рішення.

До відносин, пов'язаних з використанням у господарській діяльності прав інтелектуальної власності, застосовуються положення ЦК України з урахуванням особливостей, передбачених Господарським кодексом України та іншими законами (ч. 2 ст. 154 ГК України).

Причиною виникнення спору зі справи є питання щодо наявності підстав для дострокового припинення дії свідоцтв України на знак для товарів і послуг від 10.12.2013 № № 179317, 179318.

Акціонерна компанія "МТА" (MTA S.p.A) (далі - позивач) звернулася до господарського суду міста Києва із позовом до міністерства економічного розвитку і торгівлі України (далі - відповідач-1) та товариства з обмеженою відповідальністю "МТА" (далі - відповідач-2) про припинення дії свідоцтв України на знаки для товарів і послуг.

Позовні вимоги мотивовані тим, що дія свідоцтв України № 179317 відносно всіх товарів 09 класу за міжнародною класифікацією товарів і послуг для реєстрації знаків та № 179318 відносно всіх товарів і послуг 09, 12 та 35 класів за міжнародною класифікацією товарів і послуг для реєстрації знаків має бути достроково припинена за рішенням суду внаслідок невикористання відповідачем-2 знаків для товарів і послуг на території України більше трьох років від дати публікації відомостей про видачу свідоцтва.

Ухвалою Київського апеляційного господарського суду від 04.09.2017 у даній справі було залучено до участі у справі товариство з обмеженою відповідальністю "САРЕНТА", в якості відповідача-3, оскільки відповідно до Договору про передачу прав власності на знак для товарів і послуг за свідоцтвами України від 27.04.2017 відповідач-2 (власник) передав відповідачу-3 (правонаступнику) права власності на спірні знаки. В матеріалах справи містяться витяги з Державного реєстру свідоцтв України на знак для товарів і послуг (а.с. 76-78) відносно спірних свідоцтв, з яких вбачається, що власником спірних знаків є відповідач-3.

Оскаржуваним рішенням суд першої інстанції повністю відмовив у задоволенні позову.

Київський апеляційний господарський суд погоджується з висновками місцевого господарського суду, вважає їх обґрунтованими та такими, що відповідають фактичним обставинам справи, з наступних підстав.

Відповідачу-2 було видано свідоцтво України № 179317 на словесний знак для товарів і послуг "МТА", зареєстрований для товарів 09 класу міжнародної класифікації товарів та послуг для реєстрації знаків, зазначених у свідоцтві (заявка № m201218574).

Крім того, відповідачу-2 було видано свідоцтво України № 179318 на комбінований знак для товарів і послуг "МТА", зареєстрований для товарів 09, 12 та 35 класів міжнародної класифікації товарів та послуг для реєстрації знаків, зазначених у свідоцтві (заявка № m201218577).

Договором про передачу прав власності на знак для товарів і послуг за вказаними свідоцтвами України від 27.04.2017 відповідач-2 (власник) передав відповідачу-3 (правонаступнику) права власності на спірні знаки. В матеріалах справи містяться витяги з Державного реєстру свідоцтв України на знак для товарів і послуг (а.с. 76-78) відносно спірних свідоцтв, з яких вбачається, що власником спірних знаків є відповідач-3.

Згідно з п. 4 ст. 1 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", знак - позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб.

Приписами частини 5 статті 5 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" (далі - Закон) встановлено, що право на одержання свідоцтва у порядку, встановленому цим Законом, має будь-яка особа, об'єднання осіб або їх правонаступники.

Відповідно до ст. 418 Цивільного кодексу України (далі за текстом - ЦК України), право інтелектуальної власності - це право особи на результат інтелектуальної, творчої діяльності або на інший об'єкт права інтелектуальної власності, визначений цим Кодексом та іншим законом. Право інтелектуальної власності є непорушним. Ніхто не може бути позбавлений права інтелектуальної власності чи обмежений у його здійсненні, крім випадків, передбачених законом.

Згідно з п. 3 ч. 1 ст. 420 ЦК України торговельні марки (знаки для товарів і послуг) віднесені до об'єктів права інтелектуальної власності.

Торговельною маркою може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень, які придатні для вирізнення товарів (послуг), що виробляються (надаються) однією особою, від товарів (послуг), що виробляються (надаються) іншими особами. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, літери, цифри, зображувальні елементи, комбінації кольорів (ст. 492 Цивільного кодексу України).

Відповідно до ч. 2 ст. 493 ЦК України, право інтелектуальної власності на торговельну марку може належати одночасно кільком фізичним та (або) юридичним особам.

У відповідності до ст. 494 Цивільного кодексу України, набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчується свідоцтвом. Умови та порядок видачі свідоцтва встановлюються законом. Обсяг правової охорони торговельної марки визначається наведеними у свідоцтві її зображенням та переліком товарів і послуг, якщо інше не встановлено законом.

Спір між сторонами, як стверджує позивач (апелянт), виник в результаті того, що дія свідоцтв України № 179317 відносно всіх товарів 09 класу за міжнародною класифікацією товарів і послуг для реєстрації знаків та № 179318 відносно всіх товарів і послуг 09, 12 та 35 класів за міжнародною класифікацією товарів і послуг для реєстрації знаків має бути достроково припинена за рішенням суду внаслідок невикористання відповідачем-2 знаків для товарів і послуг на території України більше трьох років від дати публікації відомостей про видачу свідоцтва - 10.12.2013.

Так, позивач вказує, що інформація про початок виробництва відповідних товарів чи використання знаків за свідоцтвами України № 179317 та № 179318 відсутня. Також позивач вказує про додаткове підтвердження невикористання відповідачем-2 вказаних вище свідоцтв, що вбачається із інформаційної довідки товариства з обмеженою відповідальністю "А.Б.М.Ризик-Інформ" за результатами аналізу інформації про відповідача-2 у відкритих джерелах, а також результатів власних досліджень позивача.

Приписами статті 17 Закону встановлено, що власник свідоцтва повинен добросовісно користуватися правами, що випливають із свідоцтва.

У пункті 4 статті 18 Закону зазначено, що якщо знак не використовується в Україні повністю або щодо частини зазначених у свідоцтві товарів і послуг протягом трьох років від дати публікації відомостей про видачу свідоцтва або від іншої дати після цієї публікації, будь-яка особа має право звернутися до суду із заявою про дострокове припинення дії свідоцтва повністю або частково.

Правове значення в даному випадку мають лише: факт використання (кожним з власників та/або іншою особою під їх контролем) чи невикористання торговельної марки для товарів та/або послуг, стосовно яких її було зареєстровано; тривалість невикористання знака (має бути більше трьох років); причини невикористання. При цьому обов'язок доказування наявності поважних причин невикористання покладається на власника свідоцтва.

Пунктом 70 постанови пленуму Вищого господарського суду України від 17.10.2012 № 12 "Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності" (далі - Постанова № 12) у спорах про дострокове припинення дії свідоцтва на знак у зв'язку з невикористанням знака господарським судам необхідно з'ясовувати, з яких причин знак не використовувався власником, чи не обумовлено його невикористання незалежними від власника свідоцтва причинами, та дати оцінку названим обставинам у разі посилання відповідача на наявність таких причин.

У зв'язку з цим господарським судам слід мати на увазі приписи пункту 4 статті 18 Закону, згідно з яким дія свідоцтва може бути припинена повністю або частково лише за умови, що власник свідоцтва не зазначить поважні причини такого невикористання.

Дія свідоцтва з підстав невикористання знака протягом трьох років з дати його реєстрації може бути припинена повністю або частково лише за умови, що власник свідоцтва не зазначить поважні причини такого невикористання. Такими поважними причинами, зокрема є:

обставини, що перешкоджають використанню знака незалежно від волі власника свідоцтва, такі як обмеження імпорту чи інші вимоги до товарів і послуг, встановлені законодавством;

можливість введення в оману щодо особи, яка виробляє товари або надає послуги, під час використання знака особою, що звернулася до суду, чи іншою особою щодо товарів і послуг, відносно яких висунута вимога про припинення дії свідоцтва.

Для цілей цього пункту використанням знака власником свідоцтва вважається також використання його іншою особою за умови контролю з боку власника свідоцтва.

Згідно з пунктом 4 статті 16 Закону використанням знака визнається: нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов'язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення); застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет; застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстровано; застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет. Знак визнається використаним, якщо його застосовано у формі зареєстрованого знака, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованого знака лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності знака.

У пункті 71 Постанови № 12 зазначено, що якщо знак для товарів і послуг без поважних причин безперервно не використовується щодо частини або всіх товарів та/або послуг, внесених до реєстру, протягом трьох років від дати публікації про видачу свідоцтва або від іншої дати, то це є достатньою підставою для дострокового припинення за рішенням суду дії свідоцтва на такий знак повністю або частково щодо відповідних товарів та/або послуг. Не підлягає достроковому припиненню дія свідоцтва у випадку, коли використання знака розпочалося або відновилося до подання позову.

На підтвердження факту використання знака власник свідоцтва має подати суду докази вчинення принаймні деяких дій з числа зазначених у частині четвертій статті 16 Закону; такими доказами можуть бути, зокрема, примірники товарів, на яких нанесено відповідний знак для товарів і послуг, документи із зображенням знака (каталоги, прайс-листи з пропозиціями щодо надання послуг чи поставки товарів тощо).

Поширення на території України товарів із зображенням знака може бути підтверджено касовими чеками, квитанціями, накладними, іншими документами, що містять інформацію про найменування товару й місце його придбання, а в разі коли власником знака є нерезидент, підтвердженням ввезення товарів в Україну можуть бути митні декларації та інші митні документи.

При цьому докази, які можуть підтвердити використання знака для товарів і послуг, повинні бути, як правило, обмежені трирічним строком до дати звернення позивача до суду.

Враховуючи вищевикладене, дослідивши матеріали справи, судова колегія встановила, що відповідачем-2 здійснювався контроль за використанням спірних знаків для товарів і послуг третьою особою, зокрема, на підставі наданого дозволу (ліцензії) відповідній особі.

Так, 01.04.2016, між відповідачем-2 та товариством з обмеженою відповідальністю "ФЕТАН-ТРЕЙД" укладено ліцензійний договір якими відповідачем-2 надавалася ТОВ "ФЕТАН-ТРЕЙД" невиключна ліцензія на право використання знаків для товарів і послуг, що належать відповідачу-2. Ліцензійний договір укладається в письмовій формі, і це право, а не обов'язок сторони, повідомити про наявність ліцензії шляхом публікації відповідного повідомлення про надання ліцензії.

Відповідно до п. 4.2. Договору ліцензіар (відповідач-2) для проведення перевірки має право: відвідувати виробничі приміщення ліцензіата (ТОВ "ФЕТАН-ТРЕЙД") в будь-який час протягом робочого дня з ціллю отримання зразків товару; перевіряти якість товару і послуг, які пропонуються до продажу з використанням знаків для товарів та послуг.

В матеріалах справи наявна належним чином засвідчена копія вантажної митної декларації від 01.06.2016 № 0/2016/020056, з якої вбачається, що 31.05.2016 в Україну було імпортовано товари марковані ТМ МТА.

В подальшому, імпортовані товари марковані знаком для товарів і послуг МТА реалізовувалися на території України, про що свідчить видаткова накладна товариства з обмеженою відповідальністю "ФЕТАН-ТРЕЙД" від 05.08.2016 № 253, яка наявна в матеріалах справи у вигляді засвідченої копії.

Також відповідачем-2 подані до суду примірники товарів, виготовлених з використанням спірних знаків для товарів і послуг. На вказаних примірниках містить інформація стосовно відповідальної особи за прийняття претензій «ТОВ «МТА», тел.: +38 ». Зазначеною інформацією, за твердженнями присутнього у судовому засіданні апеляційної інстанції представника відповідача 2, 3, ТОВ «МТА» здійснювало контроль за належним використанням спірних знаків.

З метою заборони іншим особам використання знаків для товарів і послуг відповідачем-2 було внесено відомості до переліку об'єктів інтелектуальної власності, включених до митного реєстру. Як вбачається з виписки до митного реєстру з номерами 3135 та 3136 внесені спірні знаки для товарів і послуг № 179317 та 179318.

Крім того, здійснювалася підготовча робота до реалізації відповідних товарів (послуг) з використанням спірних знаків для товарів і послуг в мережі Інтернет. Так, згідно з відомостями основного реєстратора доменних імен в Україні Imena.ua (товариство з обмеженою відповідальністю "ІНТЕРНЕТ ІНВЕСТ"), відповідач-2 виступав реєстрантом доменного імені mta.ua в період з 09.02.2015 по 07.07.2015, що підтверджується листом від 21.08.2017 № 667, який наявний в матеріалах справи у вигляді засвідченої копії.

Судова колегія погоджується з висновками суду першої інстанції, щодо відхилення поданих доказів позивача щодо невикористання відповідачем-2 спірних свідоцтв України з огляду на наступне.

Довідка від 03.07.2017 про результати пошуку у системі google, який не дав результатів не може бути визнаний належним та допустимим доказом, оскільки пошук у мережі Інтернет має свою специфіку, зокрема, є можливість обмеження критеріїв пошуку та запиту серед інтернет-ресурсів, може бути викликано суб'єктивною позицією позивача та його зацікавленістю в результатах пошуку.

В матеріалах справи міститься лист товариства з обмеженою відповідальністю "АТ-Інжинірінг", про те, що останньому невідоме підприємство відповідача-2 на ринку продажу автозапчастин. Однак, як зазначено в позові, товариство з обмеженою відповідальністю "АТ-Інжинірінг" є офіційним представником позивача, тобто зацікавленою особою.

Довідка товариства з обмеженою відповідальністю компанія "Invest-Consult Park" від 27.02.2017, що в наявних на 27.02.2017 в реєстрі асоціації "ДжіЕсl Україна" описах та назвах товарних позицій відсутні позначення МТА спростовується тим, що жодним законодавчим або нормативним правовим актом України не встановлено обов'язкової вимоги щодо штрихового кодування всіх товарів, які реалізуються в Україні. Відтак, довідка про відсутність отриманих штрих-кодів може свідчити лише про те, що не отримувалися штрихові коди, а не про факт відсутності продажу товарів з використанням спірних знаків для товарів і послуг під контролем відповідача-2.

Інших доказів або ж доводів позивачем наведено не було. В суді апеляційної інстанції представник апелянта зазначив, що про відповідний ліцензійний договір відповідача-2 та про використання спірних знаків третьою особою під контролем відповідача-2 позивач дізнався лише під час розгляду справи в суді першої інстанції.

Враховуючи вищевикладене, підсумовуючи фактичні обставини справи, судова колегія погоджується з висновком суду першої інстанції, що позовні вимоги задоволенню не підлягають, оскільки відповідачем-2 подано до суду першої інстанції достатній перелік належних та допустимих доказів, що підтверджують використання знаків для товарів і послуг за свідоцтвами України № 179317 та № 179318 на території України в період з дати публікації відомостей - 10.12.2013 до дати подання даного позову, у тому числі третіми особами під контролем відповідача-2.

В силу ст. 43 ГПК України сторони та інші особи, які беруть участь у справі, обґрунтовують свої вимоги і заперечення поданими суду доказами.

Відповідно до ст. 33 ГПК України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень. В силу вказаної норми предметом доказування є обставини, які свідчать про дійсні права та обов'язки сторін у справі та складається з фактів - підстав позову, та фактів, якими відповідач обґрунтовує апеляційну скаргу.

Доводи, викладені апелянтом в апеляційній скарзі відхиляється судовою колегією за необґрунтованістю, оскільки не спростовують обставини, які на підставі належних та допустимих доказів у справі встановлені судом першої інстанції.

За таких обставин, колегія суддів дійшла висновку про відсутність правових підстав для зміни чи скасування рішення господарського суду м. Києва від 30.10.2017 у справі № 910/11414/17. Порушень норм матеріального чи процесуального права, які могли призвести до зміни чи скасування оскаржуваного рішення у даній справі, судовою колегією не встановлено.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 33, 43, 99, 101-105 Господарського процесуального кодексу України, суд -

ПОСТАНОВИВ:

1. Апеляційну скаргу акціонерної компанії "МТА" (MTA S.p.A) залишити без задоволення, рішення господарського суду міста Києва від 30.10.2017 у справі № 910/11414/17 - без змін.

2. Справу № 910/11414/17 повернути до господарського суду міста Києва.

Постанова може бути оскаржена в касаційному порядку до суду касаційної інстанції протягом двадцяти днів з дня її прийняття.

Повний текст постанови підписаний: 18.12.2017.

Головуючий суддя М.Л. Доманська

Судді В.О. Пантелієнко

А.А. Верховець