РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 910/20564/16 06.12.17 р.

За позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "ФАРМАТ ЛТД"

до 1) Міністерства економічного розвитку і торгівлі України

2) Публічного акціонерного товариства "Фармак"

про визнання недійсними свідоцтв України

Суддя Зеленіна Н.І.

При секретарі судового засідання Ліпіній В.В.,

за участю представників сторін:

від позивача: Жухевич О.В. за довіреністю № б/н від 09.11.2017 р.;

від відповідача-1: Потоцький М.Ю. за довіреністю №2434-03/361 від 06.06.2017 р.;

Романенко Ю.О. за довіреністю №2434-03/301 від 09.08.2017 р.;

від відповідача-2: Олефір В.О. за довіреністю № 17-10/138 від 21.07.2017 р.;

Тесля Ю.О. за довіреністю № 17-10/137 від 21.07.2017 р.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

У провадженні судді господарського суду міста Києва Зеленіної Н.І. знаходиться справа №910/20564/16 за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "ФАРМАТ ЛТД" до Державної служби інтелектуальної власності України та Публічного акціонерного товариства "Фармак" про визнання недійсними свідоцтв України.

Ухвалою суду від 10.04.2017 р. по справі було призначено судову експертизу у сфері інтелектуальної власності, проведення якої доручити Департаменту судової експертизи та експертних досліджень у сфері інтелектуальної власності Державного підприємства "Інформаційні судові системи".

Провадження у справі № 9910/20564/16 було зупинено до надходження з Департаменту судової експертизи та експертних досліджень у сфері інтелектуальної власності Державного підприємства "Інформаційні судові системи" матеріалів справи.

До господарського суду міста Києва з Департаменту судової експертизи та експертних досліджень у сфері інтелектуальної власності Державного підприємства "Інформаційні судові системи" надійшов висновок експерта та матеріали справи № 910/20564/16.

Ухвалою від 11.08.2017 р. поновлено провадження у справі, розгляд справи призначено на 30.08.2017 р.

30.08.2017 р. від відповідача-2 надійшли заперечення щодо висновку експерта.

31.08.2017 р. від позивача надійшли пояснення по справі та заява про заміну відповідача-1 його правонаступником.

Ухвалою суду від 30.08.2017 р. замінено Державну службу інтелектуальної власності України її правонаступником - Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, розгляд справи відкладено на 20.09.2017 р.

У судовому засіданні 20.09.2017 р. представник позивача подав пояснення та заперечення.

Представник відповідача-1 у судовому засіданні 20.09.2017 р. подав відзив.

Представник відповідача-2 подала клопотання про продовження строку вирішення спору у справі на 15 днів.

Ухвалою суду від 20.09.2017 р. продовжено строк вирішення спору у справі на 15 днів.

У судовому засіданні 20.09.2017 р. оголошувалась перерва до 25.09.2017 р.

21.09.2017 р. через відділ діловодства суду від позивача надійшли пояснення.

22.09.2017 р. через відділ діловодства суду від відповідача надійшли заперечення та пояснення.

У судовому засіданні 25.09.2017 р. представник позивача подав клопотання про витребування доказів.

Ухвалою суду від 25.09.2017 р. розгляд справи відкладено на 12.10.2017 р.

11.10.2017 р. через відділ діловодства суду від Державної фіскальної служби України надійшли документи на виконання вимог ухвали суду.

У судовому засіданні 12.10.2017 р. оголошувалась перерва до 30.10.2017 р.

26.10.2017 р. через відділ діловодства суду від Міністерства охорони здоров'я України надійшов лист.

27.10.2017 р. через відділ діловодства суду від відповідача-2 надійшло клопотання про долучення документів до матеріалів справи та пояснення.

У судовому засіданні 30.10.2017 р. представник позивача подав клопотання про продовження строку для надання інформації по справі Державним підприємством "Державний експертний центр Міністерства охорони здоров'я України".

Ухвалою суду від 30.10.2017 р. розгляд справи відкладено на 16.11.2017 р., викликано у судове засідання експерта Департаменту судової експертизи та експертних досліджень у сфері інтелектуальної власності ОСОБА_6

16.11.2017 р. через відділ діловодства суду від судового експерта ОСОБА_6 надійшли пояснення на заперечення до висновку.

Ухвалою від 16.11.2017 р. розгляд справи відкладено на 28.11.2017 р.

У судовому засіданні 28.11.2017 р. представник позивача подав заперечення на пояснення відповідача-2.

У судовому засіданні 28.11.2017 р. судовий експерт ОСОБА_6 надав пояснення по суті висновку №006-СІВ/17 від 29.06.2017 р., та надав відповіді на запитання представників учасників судового процесу.

У судовому засіданні 28.11.2017 р. оголошувалась перерва до 06.12.2017 р.

06.12.2017 р. від відповідача-2 надійшло клопотання про призначення повторної судової експертизи.

Представник відповідача-2 у судовому засіданні 06.12.2017 р. підтримав власні клопотання про призначення у справі повторної судової експертизи.

Представник відповідача-1 підтримала клопотання відповідача-2 про призначення у справі повторної судової експертизи.

Представник позивача проти задоволення вказаних клопотань заперечив.

Розглянувши клопотання відповідача-2 про призначення у справі повторної судової експертизи, дослідивши матеріали справи та висновок №006-СІВ/17 від 29.06.2017 р. і оцінивши їх в сукупності, заслухавши пояснення представників сторін, суд встановив наступне.

Клопотання Публічного акціонерного товариства "Фармак" про призначення у справі повторної судової експертизи мотивовані тим, що висновок судового експерта Центру судової експертизи та експертних досліджень №006-СІВ/17 від 29.06.2017 р. ОСОБА_6 являється необґрунтованим і не відповідає матеріалам даної справи; судовий експерт не був визначений ухвалою суду і його не було повідомлено про кримінальну відповідальність.

Згідно зі ст. 33 Господарського процесуального кодексу України, кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог та заперечень.

В порядку, передбаченому ст. 43 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і об'єктивному розгляді в судовому процесі всіх обставин справи в їх сукупності, керуючись законом.

Статтею 42 Господарського процесуального кодексу України встановлено, що у випадках недостатньої ясності чи неповноти висновку судового експерта господарський суд може призначити додаткову судову експертизу. При необхідності господарський суд може призначити повторну судову експертизу і доручити її проведення іншому судовому експерту.

Пунктом 9 постанови Пленуму Вищого господарського суду України від 23 березня 2012 року № 4 "Про деякі питання практики призначення судової експертизи" судом роз'яснено, що про призначення судової експертизи виноситься ухвала, в якій, крім відомостей, передбачених частиною другою статті 86 ГПК, зазначаються, зокрема, підстави та мотиви призначення судової експертизи, у тому числі додаткової, повторної, комісійної, комплексної експертизи.

Дослідивши висновок судового експерта судового експерта Центру судової експертизи та експертних досліджень №006-СІВ/17 від 29.06.2017 р. ОСОБА_6, складений за результатами проведення судової експертизи у сфері інтелектуальної власності, з огляду на всі зібрані у матеріалах справи докази, пояснення судового експерта, подані 16.11.2017 р. та пояснення, надані у судовому засіданні 28.11.2017 р. та відповіді на запитання представників сторін у вказаному судовому засіданні, суд встановив, що висновки експерта надані в межах компетенції, ґрунтуються на чинному законодавстві України, методичних рекомендаціях та результатах дослідження матеріалів справи, висновки чіткі, логічні, послідовні, узгоджуються із іншими матеріалами справи і відповідають фактичним даним справи. Крім того, судовий експерт визначений відповідно до чинного законодавства, а саме, листом суду від 29.05.2017 р. №9100/20564/16 проведення дослідження доручено судовому експерту ОСОБА_6; якого належним чином повідомлено про кримінальну відповідальність ухвалою від 10.04.2017 р., про що також зазначено у вказаному листі.

Враховуючи викладене, суд не вбачає жодних підстав для призначення у справі повторної судової експертизи у сфері інтелектуальної власності, та відмовляє у задоволенні відповідних клопотань Публічного акціонерного товариства "Фармак".

Представник позивача у судовому засіданні підтримав позовні вимоги у повному обсязі та подав пояснення щодо порушених, невизнаних і оспорюваних прав та інтересів позивача.

Представники відповідачів проти задоволення позову заперечили.

У судовому засіданні 06.12.2017 р. оголошено вступну та резолютивну частини рішення.

Дослідивши наявні в справі матеріали, заслухавши пояснення представників позивача та відповідачів -1,-2, всебічно і повно з'ясувавши всі фактичні дані, на яких ґрунтуються позовні вимоги та заперечення, об'єктивно оцінивши докази, які мають значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, суд встановив наступне.

Публічне акціонерне товариство "Фармак" (відповідач-2) являється власником знаків для товарів і послуг "ДИАЗОЛИН/DIAZOLINUM" за Свідоцтвом України № 7323, "ДІАЗОЛІН" за Свідоцтвом України №30054 та "DIAZOLINE" за Свідоцтвом України № 31171, виданими Державною службою інтелектуальної власності України, правонаступником якої являється Міністерство економічного розвитку і торгівлі України (відповідач-1).

При цьому, позивач зазначає, що вказані знаки не відповідають умовам надання правової охорони, оскільки являються такими, що складаються лише з позначень, що є загальновживаними як позначення товарів певного виду; та із загальновживаних термінів.

Відповідачі, заперечуючи проти позову, посилаються на те, що оспорюванні знаки за Свідоцтвами України №№ 7323, 30054, 31171 повністю відповідають умовам надання правової охорони, видані у відповідності до чинного законодавства України; а у позивача відсутні будь-які порушені або оспорювані права і охоронювані законом інтереси, пов'язані із видачею вказаних Свідоцтв.

Відповідно до ст. ст. 15, 16 Цивільного кодексу України, кожна особа має право на захист свого цивільного права у разі його порушення, невизнання або оспорювання. Кожна особа має право на захист свого інтересу, який не суперечить загальним засадам цивільного законодавства. Кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого особистого немайнового або майнового права та інтересу.

Як зазначає позивач та підтверджується матеріалами справи, у травні 2016 року у позивача виник інтерес до провадження діяльності з оптової торгівлі фармацевтичним товаром (лікарським засобом) діазолін (мебгідролін), у зв'язку із чим 25.05.2016 р. між позивачем та гр. ОСОБА_7 було укладено ліцензійний договір № 2 про передачу права користування знаком для товарів і послуг «ДІАЗОЛІН-СБ- ФАРМА» за свідоцтвом України № 212183. Згодом, між сторонами вказаного ліцензійного договору було укладено Ліцензійний договір від 01.11.2016 р., за яким, зокрема, позивач отримав право на використання торговельної марки «ДІАЗОЛІН-СБ-ФАРМА» за свідоцтвом України № 212183.

Відтак, позивач зазначає, що він має право на використання торговельної марки «ДІАЗОЛІН-СБ-ФАРМА» за свідоцтвом України № 212183, та відповідний інтерес, який полягає у провадженні діяльності з оптової торгівлі лікарським засобом «ДІАЗОЛІН-СБ-ФАРМА», виробництво якого здійснює ПАТ «Вітаміни» на підставі договору комерційної концесії № 20161110 від 10.11.2016 р.

Крім того, позивач вказує, що він є заявником лікарського засобу «ДІАЗОЛІН-СБ-ФАРМА», драже 50 мг або 100 мг, № 20 (10x2) у блістерах та отримав відповідні реєстраційні посвідчення на лікарські засоби, а отже має усі права власника реєстраційних посвідчень на лікарські засоби, передбачені Законом України «Про лікарські засоби», в тому числі право на введення в цивільний обіг (продаж) зазначеного лікарського засобу під торговою назвою «ДІАЗОЛІН-СБ-ФАРМА».

Проте, позивач стверджує, що ПАТ "Фармак" не визнає та оспорює вказані права та інтереси позивача, що підтверджується, зокрема, зверненням ПАТ "Фармак" з листом №17-9/43 від 26.08.2016 р. до Управління фармацевтичної діяльності та якості фармацевтичної продукції МОЗ України у якому він заперечує проти державної реєстрації лікарського засобу з назвою «ДІАЗОЛІН-СБ-ФАРМА». Крім того, ПАТ "Фармак" звернувся до Солом'янського районного суду м. Києва з позовною заявою до ТОВ "ФАРМАТ ЛТД" про припинення порушення прав на спірні знаки для товарів і послуг.

З урахування викладеного, суд встановив, що між позивачем та відповідачем-2 дійсно існує спір про право, що виникло у зв'язку з наявністю у ПАТ "Фармак" прав інтелектуальної власності на знаки для товарів та послуг за Свідоцтвами України №№7323, 30054 та 31171.

Таким чином, суд зазначає, що твердження ПАТ "Фармак" про відсутність порушених або оспорюваних прав і охоронюваних законом інтересів позивача, пов'язаних із видачею та існуванням спірних Свідоцтв України №№7323, 30054 та 31171, не відповідають фактичним обставинам справи і спростовуються наявними у матеріалах справи доказами, у зв'язку з чим не приймаються судом до уваги.

Згідно з частиною другою статті 124 Конституції України юрисдикція судів поширюється на всі правовідносини в державі.

Статтею 418 ЦК України визначено, що право інтелектуальної власності - це право особи на результат інтелектуальної, творчої діяльності або на інший об'єкт права інтелектуальної власності, визначений цим Кодексом та іншим законом. Право інтелектуальної власності становлять особисті немайнові права інтелектуальної власності та (або) майнові права інтелектуальної власності, зміст яких щодо певних об'єктів права інтелектуальної власності визначається цим Кодексом та іншим законом. Право інтелектуальної власності є непорушним. Ніхто не може бути позбавлений права інтелектуальної власності чи обмежений у його здійсненні, крім випадків, передбачених законом.

Згідно зі ст. 420 Кодексу, до об'єктів права інтелектуальної власності, зокрема, належать комерційні (фірмові) найменування, торговельні марки (знаки для товарів і послуг), географічні зазначення.

За приписами ст. 424 Кодексу, майновими правами інтелектуальної власності є:

1) право на використання об'єкта права інтелектуальної власності;

2) виключне право дозволяти використання об'єкта права інтелектуальної власності;

3) виключне право перешкоджати неправомірному використанню об'єкта права інтелектуальної власності, в тому числі забороняти таке використання;

4) інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом.

Частинами 2, 4 статті 5 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" встановлено, що об'єктом знака може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, у тому числі власні імена, літери, цифри, зображувальні елементи, кольори та комбінації кольорів, а також будь-яка комбінація таких позначень. Обсяг правової охорони, що надається, визначається зображенням знака та переліком товарів і послуг, внесеними до Реєстру, і засвідчується свідоцтвом з наведеними у ньому копією внесеного до Реєстру зображення знака та переліком товарів і послуг.

Виходячи з положень ч. 1 ст. 19 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" свідоцтво може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково, зокрема, у разі, зокрема, невідповідності зареєстрованого знака умовам надання правової охорони.

Згідно приписів п. 62 постанови Пленуму Вищого господарського суду України від 17.10.2012р. № 12 "Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності", відповідно до абзацу п'ятого пункту 3 Постанови Верховної Ради України від 23.12.93 № 3771-XII "Про введення в дію Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" свідоцтво України може бути визнано недійсним у разі невідповідності знака умовам його реєстрації, визначеним законодавством, що діяло на дату подання заявки. Таким чином, господарські суди повинні оцінювати відповідність зареєстрованих позначень умовам надання правової охорони згідно із законодавством, що було чинним на дату подання заявки.

Станом на дату подання заявки (Свідоцтво №7323 - 31.05.1993 р.), діяло Тимчасове положення про правову охорону об'єктів промислової власності та раціоналізаторських пропозицій в Україні, затверджене Указом Президента України від 18.09.1992 р. № 479/92.

Пунктом 8 Положення передбачено, що товарний знак і знак обслуговування (далі - товарний знак) - це позначення для відрізнення відповідно товарів і послуг, які виробляють чи надають одні фізичні або юридичні особи, від однорідних товарів і послуг (далі - товари), які виробляють чи надають інші фізичні або юридичні особи. Як товарні знаки можуть бути зареєстровані словесні, зображувальні, об'ємні та інші позначення або їх комбінації. Товарний знак може бути зареєстрований у будь-якому кольорі чи кольоровому поєднанні.

Не допускається реєстрація товарних знаків, що складаються лише з позначень, які:

не мають розрізняльної здатності;

являють собою державні герби, прапори й емблеми; офіційні назви держав; емблеми, скорочені або повні найменування міжнародних міжурядових організацій; офіційні контрольні, гарантійні та пробірні клейма, печатки; нагороди та інші відзнаки. Такі позначення можуть бути включені до товарного знака як елементи, що не охороняються, якщо на це є згода відповідного компетентного органу або їх власника;

увійшли до загального вжитку як позначення товарів певного виду;

є загальновживаними символами і термінами;

вказують на вид, якість, кількість, властивості, призначення, цінність товарів, а також на місце і час їх виготовлення або збуту;

є неправильними або можуть ввести споживача в оману щодо товару (послуги) або його виготовлювача (надавача);

суперечать за своїм змістом суспільним інтересам, принципам гуманності та моралі.

Не можуть бути зареєстровані як товарні знаки позначення, тотожні або подібні настільки, що їх можна сплутати:

з товарними знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім'я іншої особи щодо однорідних товарів;

з товарними знаками інших осіб, що охороняються без реєстрації на підставі міжнародних договорів України;

з фірмовими найменуваннями (або їх частиною), що належать іншим особам, які дістали право на ці найменування раніше за дату надходження заявки на товарний знак щодо однорідних товарів.

Не можуть бути зареєстровані як товарні знаки позначення або їх елементи, що містять найменування місць походження товарів, крім випадків, коли вони включені до товарного знака як елемент, що не охороняється, і власник свідоцтва на товарний знак має право користуватися таким найменуванням.

Не зареєструються як товарні знаки позначення, що відтворюють:

промислові зразки, права на які належать в Україні іншим особам;

назви відомих в Україні наукових праць і творів літератури та мистецтва або цитати з них, твори мистецтва або їх фрагменти без згоди власника авторського права або відповідного компетентного органу;

прізвища, імена, псевдоніми та похідні від них, портрети і факсиміле осіб без їх згоди.

Відповідно до ст. 5 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" (в редакції, що діяла на дату подання заявок за Свідоцтвами України №30054 та №31171 - 14.03.2001 р.), правова охорона надається знаку, який не суперечить суспільним інтересам, принципам гуманності і моралі та на який не поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони, встановлені цим Законом. Об'єктом знака можуть бути словесні, зображувальні, об'ємні та інші позначення або їх комбінації, виконані у будь-якому кольорі чи поєднанні кольорів. Право власності на знак засвідчується свідоцтвом. Строк дії свідоцтва становить 10 років від дати подання заявки до Установи і продовжується Установою за клопотанням власника свідоцтва, поданим протягом останнього року дії свідоцтва, щоразу на 10 років. Порядок продовження строку дії свідоцтва встановлюється Установою. Дія свідоцтва припиняється достроково за умов, викладених у статті 18 цього Закону. Обсяг правової охорони, що надається, визначається наведеними у свідоцтві зображенням знака і переліком товарів та послуг. Право на одержання свідоцтва у порядку, встановленому цим Законом, має будь-яка особа, об'єднання осіб або їх правонаступники. Право на одержання свідоцтва має заявник, заявка якого має більш ранню дату подання до Установи або, якщо заявлено пріоритет, більш ранню дату пріоритету, за умови, що вказана заявка не вважається відкликаною, не відкликана або не відхилена.

Статтею 6 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" (в редакції, що діяла на дату подання заявок за Свідоцтвами України №30054 та №31171 - 14.03.2001 р.) визначено, що:

1. Згідно з цим Законом не можуть одержати правову охорону позначення, які зображують:

державні герби, прапори та емблеми;

офіційні назви держав;

емблеми, скорочені або повні найменування міжнародних міжурядових організацій;

офіційні контрольні, гарантійні та пробірні клейма, печатки; нагороди та інші відзнаки.

Такі позначення можуть бути включені до знака як елементи, що не охороняються, якщо на це є згода відповідного компетентного органу або їх власників.

2. Згідно з цим Законом не можуть одержати правову охорону також позначення, які:

не мають розрізняльної здатності;

є загальновживаними як позначення товарів і послуг певного виду;

вказують на вид, якість, кількість, властивості, призначення, цінність товарів і послуг, а також на місце і час виготовлення чи збуту товарів або надання послуг;

є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу;

є загальновживаними символами і термінами.

Позначення, вказані в абзацах 2, 3, 4, 6 цього пункту, можуть бути внесені до знака як елементи, що не охороняються, якщо вони не займають домінуючого положення в зображенні знака.

3. Не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати з:

знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім'я іншої особи для однорідних товарів і послуг;

знаками інших осіб, якщо ці знаки охороняються без реєстрації на підставі міжнародних договорів, учасником яких є Україна;

фірмовими найменуваннями, що відомі в Україні і належать іншим особам, які одержали право на них до дати подання до Установи заявки щодо однорідних товарів і послуг;

найменуваннями місць походження крім випадків, коли вони включені до знака як елементи, що не охороняються, і зареєстровані на ім'я осіб, які мають право користуватися такими найменуваннями;

сертифікаційними знаками, зареєстрованими у встановленому порядку.

4. Згідно з цим Законом не може бути зареєстровано як знак таке позначення, яке добросовісно використовувалося до 1 січня 1992 року двома і більше юридичними особами для позначення однорідних товарів.

5. Не реєструються як знаки позначення, які відтворюють:

промислові зразки, права на які належать в Україні іншим особам;

назви відомих в Україні творів науки, літератури і мистецтва або цитати і персонажі з них, твори мистецтва та їх фрагменти без згоди власників авторського права або їх правонаступників;

прізвища, імена, псевдоніми та похідні від них, портрети і факсиміле відомих в Україні осіб без їх згоди.

За результатом дослідження матеріалів справи, з огляду на предмет спору у справі, підстави позову та заперечення проти заявлених вимог, суд дійшов висновку необхідність призначення у справі судової експертизи у сфері інтелектуальної власності, проведення якої було доручено судовому експерту Департаменту судової експертизи та експертних досліджень у сфері інтелектуальної власності Державного підприємства "Інформаційні судові системи", яке у подальшому було перейменовано у Центр судової експертизи та експертних досліджень, ОСОБА_6

На вирішення судового експерта було поставлено питання:

1) Чи являється знак для товарів і послуг "ДИАЗОЛИН/DIAZOLINUM" за Свідоцтвом України №7323 таким, що складається лише з позначень, що є загальновживаними позначеннями для товарів певного виду, станом на 31.05.1993 р. - дату подання заявки № 93052264?

2) Чи являється знак для товарів і послуг "ДИАЗОЛИН/DIAZOLINUM" за Свідоцтвом України №7323 таким, що складається лише з позначень, що є загальновживаними термінами, станом на 31.05.1993 р. - дату подання заявки № 93052264?

3) Чи являється знак для товарів і послуг "ДІАЗОЛІН" за Свідоцтвом України №30054 таким, що складається лише з позначень, що є загальновживаними позначеннями для товарів певного виду, станом на 14.03.2001 - дату подання заявки № ?

4) Чи являється знак для товарів і послуг "ДІАЗОЛІН" за Свідоцтвом України №30054 таким, що складається лише з позначень, що є загальновживаними термінами, станом на 14.03.2001 - дату подання заявки № ?

5) Чи являється знак для товарів і послуг "DIAZOLINE" за Свідоцтвом України № 31171 таким, що складається лише з позначень, що є загальновживаними позначеннями для товарів певного виду, станом на 14.03.2001 - дату подання заявки № ?

6) Чи являється знак для товарів і послуг "DIAZOLINE" за Свідоцтвом України № 31171 таким, що складається лише з позначень, що є загальновживаними термінами, станом на 14.03.2001 - дату подання заявки № ?

Із Висновку судового експерта Центру судової експертизи та експертних досліджень ОСОБА_6 №006-СІВ/17 від 29.06.2017 р. вбачається наступне:

1. Знак для товарів і послуг "ДИАЗОЛИН/DIAZOLINUM" за Свідоцтвом України №7323 є таким, що складається лише з позначень, що є загальновживаними позначеннями для товарів певного виду, станом на 31.05.1993 р. - дату подання заявки № 93052264.

2. Знак для товарів і послуг "ДИАЗОЛИН/DIAZOLINUM" за Свідоцтвом України №7323 є таким, що складається лише з позначень, що є загальновживаними термінами, станом на 31.05.1993 р. - дату подання заявки № 93052264.

3. Знак для товарів і послуг "ДІАЗОЛІН" за Свідоцтвом України №30054 є таким, що складається лише з позначень, що є загальновживаними позначеннями для товарів певного виду, станом на 14.03.2001 - дату подання заявки № .

4. Знак для товарів і послуг "ДІАЗОЛІН" за Свідоцтвом України №30054 є таким, що складається лише з позначень, що є загальновживаними термінами, станом на 14.03.2001 - дату подання заявки № .

5. Знак для товарів і послуг "DIAZOLINE" за Свідоцтвом України № 31171 є таким, що складається лише з позначень, що є загальновживаними позначеннями для товарів певного виду, станом на 14.03.2001 - дату подання заявки № .

6. Знак для товарів і послуг "DIAZOLINE" за Свідоцтвом України № 31171 є таким, що складається лише з позначень, що є загальновживаними термінами, станом на 14.03.2001 - дату подання заявки № .

Як вже зазначалось судом, за результатом дослідження матеріалів справи та Висновку судового експерта Центру судової експертизи та експертних досліджень ОСОБА_6 №006-СІВ/17 від 29.06.2017 р., судом встановлено, що висновок експерта із поставлених судом питань являється належним чином обґрунтованим та відповідає матеріалам справи, під час проведення експертного дослідження експертом застосовано достатній обсяг матеріалів, нормативних актів та науково-практичної літератури.

З урахуванням результатів судової експертизи та за результатами дослідження зібраних у матеріалах справи доказів, суд дійшов висновку про те, що спірні Знаки для товарів і послуг "ДИАЗОЛИН/DIAZOLINUM" за Свідоцтвом України №7323, "ДІАЗОЛІН" за Свідоцтвом України №30054, "DIAZOLINE" за Свідоцтвом України № 31171, які належать Публічному акціонерному товариству "Фармак", було зареєстровано з порушенням вимог, встановлених ст. ст. 5, 6 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", та п. 8 Тимчасового положення про правову охорону об'єктів промислової власності та раціоналізаторських пропозицій в Україні, затвердженого Указом Президента України від 18.09.1992 р. № 479/92.

За таких обставин, вимоги позивача про визнання Знаки для товарів і послуг "ДИАЗОЛИН/DIAZOLINUM" за Свідоцтвом України №7323, "ДІАЗОЛІН" за Свідоцтвом України №30054, "DIAZOLINE" за Свідоцтвом України № 31171 являються підтвердженими, обґрунтованими, такими, що відповідають обставинам справи і зібраним доказам, та підлягають задоволенню у повному обсязі.

Стосовно позовних вимог про зобов'язання внести зміни до Державного реєстру свідоцтв на знаки для товарів і послуг щодо визнання Знаків для товарів і послуг "ДИАЗОЛИН/DIAZOLINUM" за Свідоцтвом України №7323, "ДІАЗОЛІН" за Свідоцтвом України №30054, "DIAZOLINE" за Свідоцтвом України № 31171, недійсними та опублікування відомостей про це в офіційному бюлетені "Промислова власність", суд зазначає наступне.

Внесення змін до Реєстру про визнання свідоцтва недійсним, станом на дату подання позовної заяви, відносилась до виключної компетенції Державної служби інтелектуальної власності.

У той же час, відповідно до постанови Кабінету міністрів України № 320 від 11.05.2017 р., Міністерству економічного розвитку і торгівлі України (відповідач-3 за первісним і зустрічним позовами) передано функції з реалізації державної політики у сфері інтелектуальної власності, які до цього здійснювала Державна служба інтелектуальної власності України.

Таким чином, оскільки Міністерство економічного розвитку і торгівлі України являється правонаступником Державної служби інтелектуальної власності України в частині функцій ведення Державного реєстру свідоцтв на знаки для товарів і послуг, суд задовольняє вимоги про внесення змін до Реєстру та зобов'язує Міністерство економічного розвитку і торгівлі України внести такі зміни і опублікувати відомості про це в офіційному бюлетені "Промислова власність".

Крім того, у засіданні 06.12.2017 р. суд розглянув заяву ПАТ "Фармак" про застосування наслідків спливу строків позовної давності та встановив наступне.

Вказана заява обґрунтована тим, що спірні Свідоцтва України №№7323, 30054, 31171, були зареєстровані 30.09.1996 р. та 14.03.2001 р., відтак, трирічний строк для заявлення вимог про визнання Свідоцтв недійсними станом на час звернення позивача до суду закінчився.

Статтями 256, 257 Цивільного кодексу України встановлено, що позовна давність - це строк, у межах якого особа може звернутися до суду з вимогою про захист свого цивільного права або інтересу. Загальна позовна давність встановлюється тривалістю у три роки.

Перебіг позовної давності починається від дня, коли особа довідалася або могла довідатися про порушення свого права або про особу, яка його порушила (ч. 1 ст. 261 Цивільного кодексу України).

Пунктом 2.2. постанови Пленуму Вищого господарського суду України від 29.05.2013 р. № 10 "Про деякі питання практики застосування позовної давності у вирішенні господарських спорів" роз'яснено, що за змістом частини першої статті 261 ЦК України позовна давність застосовується лише за наявності порушення права особи. Отже, перш ніж застосовувати позовну давність, господарський суд повинен з'ясувати та зазначити в судовому рішенні, чи порушене право або охоронюваний законом інтерес позивача, за захистом якого той звернувся до суду. У разі коли такі право чи інтерес не порушені, суд відмовляє в позові з підстав його необґрунтованості. І лише якщо буде встановлено, що право або охоронюваний законом інтерес особи дійсно порушені, але позовна давність спливла і про це зроблено заяву іншою стороною у справі, суд відмовляє в позові у зв'язку зі спливом позовної давності - за відсутності наведених позивачем поважних причин її пропущення. Позовна давність не є інститутом процесуального права та не може бути відновлена (поновлена) в разі її спливу, але за приписом частини п'ятої статті 267 ЦК України позивач вправі отримати судовий захист у разі визнання поважними причин пропуску строку позовної давності. Питання щодо поважності цих причин, тобто наявності обставин, які з об'єктивних, незалежних від позивача підстав унеможливлювали або істотно утруднювали своєчасне подання позову, вирішується господарським судом у кожному конкретному випадку з урахуванням наявних фактичних даних про такі обставини. Щодо фізичної особи (громадянина) останніми можуть бути документально підтверджені тяжке захворювання, тривале перебування поза місцем свого постійного проживання (наприклад, за кордоном) тощо. Стосовно підприємства (установи, організації) зазначені обставини не можуть братися судом до уваги, оскільки за відсутності (в тому числі й з поважних причин) особи, яка представляє його в судовому процесі, відповідне підприємство (установа, організація) не позбавлене права і можливості забезпечити залучення до участі у такому процесі іншої особи; відсутність зазначеної можливості підлягає доведенню на загальних підставах. Закон не визначає, з чиєї ініціативи суд визнає причини пропущення позовної давності поважними. Як правило, це здійснюється за заявою (клопотанням) позивача з наведенням відповідних доводів і поданням належних та допустимих доказів. Відповідна ініціатива може виходити й від інших учасників судового процесу, зокрема, прокурора, який не є стороною у справі. Висновок про застосування позовної давності відображається у мотивувальній частині рішення господарського суду.

Як вбачається із матеріалів справи та не спростовано жодним чином відповідачами, позивачу стало відомо про наявність спірних Свідоцтв України у 2016 р., після укладення 25.05.2016 р. з гр. ОСОБА_7 ліцензійного договору № 2 про передачу права користування знаком для товарів і послуг «ДІАЗОЛІН-СБ- ФАРМА» за Свідоцтвом України № 212183 та Ліцензійного договору від 01.11.2016 р.; та після звернення ПАТ "Фармак" з листом №17-9/43 від 26.08.2016 р. до Управління фармацевтичної діяльності та якості фармацевтичної продукції МОЗ України у якому він заперечує проти державної реєстрації лікарського засобу з назвою «ДІАЗОЛІН-СБ-ФАРМА» та звернення до Солом'янського районного суду м. Києва з позовною заявою до ТОВ "ФАРМАТ ЛТД" про припинення порушення прав на спірні знаки для товарів і послуг.

Відтак, суд погоджується із доводами позивача про те, що позовна давність у даному випадку обраховується з моменту, коли позивач довідався про наявність спірних Свідоцтв України.

Таким чином, суд відмовляє у задоволенні заяви про застосування наслідків спливу строків позовної давності.

Відповідно до ст. 32 Господарського процесуального кодексу України, доказами у справі є будь-які фактичні дані, на підставі яких господарський суд у визначеному законом порядку встановлює наявність чи відсутність обставин, на яких ґрунтуються вимоги і заперечення сторін, а також інші обставини, які мають значення для правильного вирішення господарського спору.

Згідно зі ст. 34 Кодексу, господарський суд приймає тільки ті докази, які мають значення для справи. Обставини справи, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватись іншими засобами доказування.

Як встановлено ст. 33 Господарського процесуального кодексу України, кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог та заперечень.

В порядку, передбаченому ст. 43 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і об'єктивному розгляді в судовому процесі всіх обставин справи в їх сукупності, керуючись законом.

При цьому, суд звертає увагу на те, що відповідно до п. 2.3. Постанови Пленуму Вищого господарського суду України № 18 від 26.12.2011 р. "Про деякі питання практики застосування Господарського процесуального кодексу України судами першої інстанції", якщо стороною (або іншим учасником судового процесу) у вирішенні спору не подано суду в обґрунтування її вимог або заперечень належні і допустимі докази, в тому числі на вимогу суду, або якщо в разі неможливості самостійно надати докази нею не подавалося клопотання про витребування їх судом (частина перша статті 38 ГПК), то розгляд справи господарським судом може здійснюватися виключно за наявними у справі доказами, і в такому разі у суду вищої інстанції відсутні підстави для скасування судового рішення з мотивів неповного з'ясування місцевим господарським судом обставин справи.

Враховуючи вищевикладене, суд вважає позовні вимоги обґрунтованими, підтвердженими наявними в матеріалах справи доказами та не спростованими належним чином та у встановленому законом порядку відповідачами, а відтак такими, що підлягають задоволенню у повному обсязі.

Відповідно до ст. 49 Господарського процесуального кодексу України, суд покладає судові витрати на Публічне акціонерне товариство "Фармак".

Керуючись ст. 124 Конституції України, ст. ст. 43, 33, 43, 49, 82-85 Господарського процесуального кодексу України, суд -

В И Р І Ш И В:

1. Позов задовольнити повністю.

2. Визнати свідоцтво України №7323 від 30.09.1996 р. на знак для товарів і послуг "ДИАЗОЛИН/DIAZOLINUM" недійсним повністю.

3. Визнати свідоцтво України №30054 від 17.02.2003 р. на знак для товарів і послуг "ДІАЗОЛІН" недійсним повністю.

4. Визнати свідоцтво України №31171 від 15.04.2003 р. на знак для товарів і послуг "DIAZOLINЕ" недійсним повністю.

5. Зобов'язати Міністерство економічного розвитку і торгівлі України (01008, м. Київ, вул. Михайла Грушевського, 12/2) внести відомості про визнання Свідоцтв України №7323 від 30.09.1996 р., №30054 від 17.02.2003 р., №31171 від 15.04.2003 р. недійсними повністю до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг та опублікувати відомості про це у офіційному бюлетені "Промислова власність".

6. Стягнути з Публічного акціонерного товариства "Фармак" (04080, м. Київ, вул. Фрунзе, буд. 63; ) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "ФАРМАТ ЛТД" (02121, м. Київ, Харківське шосе, буд 201/203; ) 8 268 (вісім тисяч двісті шістдесят вісім) грн. 00 коп. судового збору та 24 105 (двадцять чотири тисячі сто п'ять) грн. 60 коп. витрат на проведення судової експертизи.

7. Видати накази після набрання рішенням законної сили.

Рішення господарського суду може бути оскаржено до Київського апеляційного господарського суду протягом десяти днів з дня підписання повного тексту рішення.

Повний текст рішення складено 11.12.2017 р.

Суддя Н.І. Зеленіна