КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
УХВАЛА

про призначення комісійної судової експертизи та зупинення провадження у справі

"04" грудня 2017 р. Справа №910/4071/17

Київський апеляційний господарський суд у складі колегії суддів:

головуючого: Пантелієнка В.О.

суддів: Остапенка О.М.

Верховця А.А.

за участю секретаря Халько В.А.

та представників:

від позивача - Коваль А.М., Дубинський М.І. - дов. б/н від 15.12.2016р.;

від відповідача 1 - Курзін О.А. - дов. б/н від 26.04.2017р.;

від відповідача 2 - не з'явився,

розглянувши у відкритому судовому засіданні апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю (далі - ТОВ) "КОТНАР-М"

на рішення господарського суду м.Києва від 07.09.2017р.

у справі №910/4071/17 (суддя Зеленіна Н.І.)

за позовом Компанії Р енд А Бейлі енд Ко (R & A Bailеy & Co)

до 1) ТОВ "КОТНАР-М"

2) Товариства з обмеженою відповідальністю "Торговий дім

"Медіатрейдінг"

про визнання торговельних марок добре відомими та припинення порушення прав інтелектуальної власності

ВСТАНОВИВ:

Рішенням господарського суду м.Києва від 07.09.2017р. у справі №910/4071/17 позов задоволено повністю; визнано торговельну марку "Baileys" добре відомою в Україні станом на 01 січня 2016 р. для товарів 33 класу МКТП "лікери" стосовно Компанії Р енд А Бейлі енд Ко (R & A Bailеy & CO); визнано торговельну марку "Бейліс" добре відомою в Україні станом на 01 січня 2016 р. для товарів 33 класу МКТП "лікери" стосовно Компанії Р енд А Бейлі енд Ко (R & A Bailеy & CO). Зобов'язано ТОВ "КОТНАР-М" припинити порушення прав інтелектуальної власності на добре відомі торговельні марки "BAILEYS", "Бейліс" та торговельні марки "BAILEYS", "Бейліз" за свідоцтвами України № № 8539, 155136. Зобов'язано ТОВ "Торговий дім "Медіатрейдінг" припинити порушення прав інтелектуальної власності на добре відомі торговельні марки "BAILEYS", "Бейліс" та торговельні марки "BAILEYS", "Бейліз" за свідоцтвами України № № 8539, 155136. Зобов'язано ТОВ "КОТНАР-М" використовувати позначення "O'DAILYS", "Дейліс", схожі з добре відомими торговельними марками "BAILEYS", "Бейліс" та раніше зареєстрованими торговельними марками "BAILEYS", "Бейліз" за свідоцтвами України № № 8539, 155136, будь-якими шрифтами та алфавітами шляхом заборони нанесення їх на пляшки та упаковки лікеру "O'DAILYS" (Дейліс), включаючи його види "O'Dailys Original", "O'Dailys Hazelnut", "O'Dailys Tiramisu", "O'Dailys Chokolate", "O'Dailys Coffee", етикетку лікеру "O'DAILYS" (Дейліс), включаючи його види "O'Dailys Original", "O'Dailys Hazelnut", "O'Dailys Tiramisu", "O'Dailys Chokolate", "O'Dailys Coffee", заборони зберігання лікеру "O'DAILYS" (Дейліс), включаючи його види "O'Dailys Original", "O'Dailys Hazelnut", "O'Dailys Tiramisu", "O'Dailys Chokolate", "O'Dailys Coffee", із зазначеним нанесенням схожих позначень "O'DAILYS", "Дейліс" з метою пропонування для продажу, заборони пропонування для продажу, заборони продажу лікеру "O'DAILYS" (Дейліс), включаючи його види "O'Dailys Original", "O'Dailys Hazelnut", "O'Dailys Tiramisu", "O'Dailys Chokolate", "O'Dailys Coffee", заборони використання схожих позначень "O'DAILYS", "Дейліс" в діловій документації, у рекламі та в мережі Інтернет, зокрема, на сайті https://cotnar.com.ua за посиланнями: https://cotnar.com.ua/cream-liqueur, https://cotnar.com.ua/odailys-chokolate.html, https://cotnar.com.ua/odailys-tiramisu.html, https://cotnar.com.ua/odailys-original.html, https://cotnar.com.ua/odailys-hazelnut.html, https://cotnar.com.ua/o%27dailys-coffee.html, а також з сайту за посиланнями: https://www. facebook.com/pg/o.dailysukraine/photos/?ref= page_internal; https://www.facebook.com/o.daily sukraine/. Зобов'язано ТОВ "Торговий дім "Медіатрейдінг" використовувати позначення "O'DAILYS", "Дейліс", схожі з добре відомими торговельними марками "BAILEYS", "Бейліс" та раніше зареєстрованими торговельними марками "BAILEYS", "Бейліз" за свідоцтвами України № № 8539, 155136, будь-якими шрифтами та алфавітами шляхом заборони зберігання лікеру "O'DAILYS" (Дейліс), включаючи його види "O'Dailys Original", "O'Dailys Hazelnut", "O'Dailys Tiramisu", "O'Dailys Chokolate", із зазначеним нанесенням схожих позначень "O'DAILYS", "Дейліс" з метою пропонування для продажу, заборони пропонування для продажу, заборони продажу лікеру "O'DAILYS" (Дейліс), включаючи його види "O'Dailys Original", "O'Dailys Hazelnut", "O'Dailys Tiramisu", "O'Dailys Chokolate", заборони використання схожих позначень "O'DAILYS", "Дейліс" в діловій документації, зокрема, у чеках. Зобов'язано ТОВ "КОТНАР-М" усунути позначення "O'DAILYS", "Дейліс", схожі з добре відомими торговельними марками "BAILEYS", "Бейліс" та раніше зареєстрованими торговельними марками "BAILEYS", "Бейліз" за свідоцтвами України № № 8539, 155136, будь-якими шрифтами та алфавітами з пляшок та упаковок лікеру "O'DAILYS" (Дейліс), включаючи його види "O'Dailys Original", "O'Dailys Hazelnut", "O'Dailys Tiramisu", "O'Dailys Chokolate", "O'Dailys Coffee", етикеток лікеру "O'DAILYS" (Дейліс), включаючи його види "O'Dailys Original", "O'Dailys Hazelnut", "O'Dailys Tiramisu", "O'Dailys Chokolate", "O'Dailys Coffee", з ділової документації, з реклами та з мережі Інтернет, зокрема, з сайту https://cotnar.com.ua за посиланнями: https://cotnar.com.ua/cream-liqueur, https://cotnar.com.ua/odailys-chokolate.html, https://cotnar. com.ua/odailys-tiramisu.html, https://cotnar.com.ua/odailys-original.html, https://cotnar.com.ua/ odailys-hazelnut.html, https://cotnar.com.ua/o%27dailys-coffee.html, а також з сайту за посиланнями: https://www.facebook.com/pg/o.dailysukraine/photos/?ref=page_internal; https:// www.facebook.com/o.dailysukraine/. Зобов'язано ТОВ "КОТНАР-М" та ТОВ "Торговий дім "Медіатрейдінг" вилучити з цивільного обороту та знищити лікер під назвою "O'DAILYS" (Дейліс), включаючи його види "O'Dailys Original", "O'Dailys Hazelnut", "O'Dailys Tiramisu", "O'Dailys Chokolate", "O'Dailys Coffee", як такий, що був виготовлений та введений в цивільний оборот з порушенням прав інтелектуальної власності Компанії Р енд А Бейлі енд Ко (R & A Bailеy & CO) на добре відомі торговельні марки "BAILEYS", "Бейліс" та торговельні марки "BAILEYS", "Бейліз" за свідоцтвами України № № 8539, 155136. Стягнуто з ТОВ "КОТНАР-М" на користь Компанії Р енд А Бейлі енд Ко (R & A Bailеy & CO) 12 800 грн. 00 коп. судового збору та 29 760 грн. витрат на проведення судової експертизи.

Не погоджуючись з рішенням суду, ТОВ "КОТНАР-М" подало апеляційну скаргу, в якій просить скасувати рішення господарського суду м.Києва від 07.09.2017р. у справі №910/4071/17 повністю та прийняти нове рішення, яким відмовити Компанії Р енд А Бейлі енд Ко (R & A Bailеy & CO) у задоволенні позовних вимоги у повному обсязі.

У відзиві на апеляційну скаргу представник позивача просить відмовити ТОВ "КОТНАР-М" у задоволенні апеляційної скарги, а рішення господарського суду м.Києва від 07.09.2017р. у справі №910/4071/17 залишити без змін.

Ухвалою Київського апеляційного господарського суду від 18.10.2017р. апеляційну скаргу було прийнято до провадження та справу призначено до розгляду на 20.11.2017р.

20.11.2017р. колегією суддів у судовому засіданні оголошено перерву до 04.12.2017р. на підставі ст.77 ГПК України.

15.11.2017р. та 20.11.2017р. до апеляційної інстанції від представника ТОВ "КОТНАР-М" надійшли клопотання відповідно: про призначення повторної судової експертизи і про призначення комісійної судової експертизи.

Колегія суддів відхиляє клопотання ТОВ "КОТНАР-М" від 15.11.2017р. про призначення повторної судової експертизи як необґрунтоване, оскільки представником відповідача-1 також було заявлено суду клопотання про призначення комісійної судової експертизи з переліком ідентичних питань.

Розглянувши доводи апеляційної скарги і названого клопотання, перевіривши матеріали справи, заслухавши пояснення представників позивача і відповідача-1, Київський апеляційний господарський суд вважає за необхідне клопотання про призначення комісійної судової експертизи задовольнити з таких мотивів.

Відповідно до ч. 1 ст.41 ГПК України для роз'яснення питань, що виникають при вирішенні господарського спору і потребують спеціальних знань, господарський суд призначає судову експертизу.

Проведення судової експертизи доручається державним спеціалізованим установам чи безпосередньо особам, які відповідають вимогам, встановленим Законом України «Про судову експертизу».

Відповідно до ст.41 ГПК України остаточне коло питань, які мають бути роз'яснені судовим експертом, встановлюються господарським судом в ухвалі.

Враховуючи пояснення представників позивача, колегія суддів вважає за доцільне з метою забезпечення об'єктивності і повноти дослідження всіх обставин справи призначити у справі судову експертизу з питань інтелектуальної власності.

Відповідно до Закону України "Про судову експертизу" і ст.41 ГПК України проведення судової експертизи необхідно доручити Науково-дослідному центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності, поклавши оплату за її проведення на ТОВ "КОТНАР-М".

Згідно ст.79 ГПК України господарський суд має право зупинити провадження у справі за клопотанням сторони, прокурора, який бере участь у судовому процесі, або за своєю ініціативою, безпосередньо у випадку призначення господарським судом судової експертизи.

Керуючись ст. ст. 41, 79, 86 ГПК України, Київський апеляційний господарський суд -

УХВАЛИВ:

1. Відхилити клопотання представника ТОВ "КОТНАР-М" про призначення повторної судової експертизи по справі №910/4071/17.

2. Клопотання ТОВ "КОТНАР-М" про призначення комісійної судової експертизи задовольнити.

3. Призначити по справі №910/4071/17 комісійну судову експертизу, проведення якої доручити судовим експертам Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності (01133, м. Київ, бул. Лесі Українки, 26, офіс 501): Ковальовій Н.М., Хоменко Д.М. та Фої О.А., а в разі неможливості когось із названих експертів в проведенні комісійної судової експертизи - комусь з інших експертів Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності.

4. Поставити на вирішення експертизи наступні питання:

1) Чи містяться в матеріалах справи відомості про фактори, які підтверджують обставини того, що станом на 01 січня 2016 р. або більш ранню дату для товарів 33 класу МКТП "лікери" позначення Бейліс, BAILEYS вже були добре відомими в Україні знаками Р енд А Бейлі енд Ко (R & A BAILEY & CO)?

2) Чи є позначення "Дейліс", яке використовується на етикетках продукції лікерів "O'Dailys Original", "O'Dailys Hazelnut", "O'Dailys Tiramisu", "O'Dailys Chokolate", "O'Dailys Coffee" виробництва Товариства з обмеженою відповідальністю "КОТНАР-М" схожим настільки, що його можна сплутати з торговельною маркою Бейліс, яку позивач просить суд визнати добре відомою, та з раніше зареєстрованою торговельною маркою позивача за свідоцтвом України № 155136?

3) Чи є позначення "O'DAILYS", яке використовується на етикетках продукції лікерів "O'Dailys Original", "O'Dailys Hazelnut", "O'Dailys Tiramisu", "O'Dailys Chokolate", "O'Dailys Coffee" виробництва Товариства з обмеженою відповідальністю "КОТНАР-М", у мережі Інтернет на сайті https://cotnar.com.ua за посиланнями: https://cotnar.com.ua/cream-liqueur, https://cotnar.com.ua/odailys-chokolate.html, https://cotnar.com.ua/odailys-tiramisu.html, https://cotnar.com.ua/odailys-original.html, https://cotnar.com.ua/odailys-hazelnut.html, https://cotnar.com.ua/o%27dailys-coffee.html, а також на сайті за посиланням: https://www.facebook.com/pg/o.dailysukraine/photos/?ref=page_internal; https://www.facebook.com/o.dailysukraine/ схожим настільки, що його можна сплутати з торговельною маркою BAILEYS, яку позивач просить суд визнати добре відомою, та з раніше зареєстрованою торговельною маркою позивача за свідоцтвом України № 8539?

4) Чи може використання позначень "Дейліс", "O'DAILYS" для виготовлення та реалізації лікерів "O'Dailys Original", "O'Dailys Hazelnut", "O'Dailys Tiramisu", "O'Dailys Chokolate", "O'Dailys Coffee" виробництва Товариства з обмеженою відповідальністю "КОТНАР-М" ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар, відносно позначення Бейліс, BAILEYS Компанії Р енд А Бейлі енд Ко (R & A BAILEY & CO)?

5. Зобов`язати сторін на вимогу експертів представити останньому на дослідження всі необхідні для проведення експертизи документи та інші докази.

6. Зобов`язати сторін забезпечити вільний доступ експертів до об'єктів дослідження експертизи.

7. Для проведення експертизи надіслати до Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності справу №910/4071/17.

8. Повідомити експертів про те, що у разі встановлення фактів під час проведення експертизи, що мають значення для справи, але щодо яких не було поставлено запитань, експерт, відповідно до ч.2 ст. 42 ГПК України, може висловити свою думку з цих питань в експертному висновку.

9. Попередити експертів, що будуть здійснювати експертизу, про кримінальну відповідальність, передбачену ст. ст. 384, 385 Кримінального кодексу України.

10. Витрати, пов'язані з проведенням експертизи, на даній стадії розгляду справи покласти на позивача ТОВ "КОТНАР-М" (інд.код 36210111, адреса: 90260, Закарпатська область, Берегівський район, село Мужієво, вул. РАКОЦІ ФЕРЕНЦА II, буд 274/А).

11. Попередити сторін про майнову відповідальність за невиконання вимог ухвали господарського суду та вимог експерта.

12. Зупинити провадження у справі №910/4071/17 до закінчення експертних досліджень і отримання господарським судом висновку експерта.

13. По закінченню експертизи висновки та матеріали справи №910/4071/17, а також документи, що підтверджують витрати, пов'язані з проведенням експертизи, надіслати до Київського апеляційного господарського суду.

14. Копію ухвали надіслати сторонам до відома та Науково-дослідному центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності (01133, м. Київ, бул. Лесі Українки, 26, офіс 501) для виконання.

15. Ухвала в частині зупинення провадження у справі може бути оскаржена в касаційному порядку до суду касаційної інстанції протягом двадцяти днів з моменту винесення.

Головуючий суддя В.О. Пантелієнко

Судді О.М. Остапенко

А.А. Верховець