У Х В А Л А

04.12.2017Справа № 910/11159/17

За позовом: публічного акціонерного товариства "НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР "БОРЩАГІВСЬКИЙ ХІМІКО-ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ ЗАВОД";

до відповідача-1: товариства з обмеженою відповідальністю "ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ "ЗДОРОВ'Я";

до відповідача-2: товариства з обмеженою відповідальністю "РЕАЛ-ПРАВО";

до відповідача-3: міністерства економічного розвитку і торгівлі України;

про: визнання недійсним свідоцтва України на знак для товарів і послуг, зобов'язання внести зміни до державного реєстру свідоцтв на знаки для товарів і послуг та визнання відсутнім права на знак для товарів і послуг.

Суддя Балац С.В.

Представники:

позивача: Ситцевий В.В. - за договором про надання правничої допомоги від 05.07.2016 №05/07-1, Вербицька В.М. - за довіреністю від 04.12.2017 № 21/2-2883;

відповідача-1: Панасенко О.О. - за довіреністю від 28.11.2017 № 6353/3;

відповідача-2: не з'явилися;

відповідача-3: Запорожець Л.Г. - за довіреністю від 06.06.2017 № 2434-03/362, Тюріна Л.А. - за довіреністю від 14.11.2016 № 2432-03/917.

О Б С Т А В И Н И С П Р А В И:

Публічне акціонерне товариство "НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР "БОРЩАГІВСЬКИЙ ХІМІКО-ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ ЗАВОД" звернулося до господарського суду міста Києва із позовом до товариства з обмеженою відповідальністю "ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ "ЗДОРОВ'Я", товариства з обмеженою відповідальністю "РЕАЛ-ПРАВО", Міністерства економічного розвитку і торгівлі України про визнання недійсним свідоцтва України на знак для товарів і послуг, зобов'язання внести зміни до державного реєстру свідоцтв на знаки для товарів і послуг та визнання відсутнім права на знак для товарів і послуг.

Позовні вимоги мотивовані тим, що позивач є виробником лікарського засобу під назвою "БІПРОЛОЛ", який протягом тривалого і безперервного використання набув популярності серед споживачів, проте на ім'я відповідача-1 було зареєстровано комбіноване позначення "БИПРОЛОЛ" за свідоцтвом України № 188497 на знак для товарів і послуг для товарів 5 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг, проте, на думку позивача, позначення за вказаним свідоцтвом вводить в оману щодо товару, послуг або особи, яка виробляє товар або надає послуги з використанням такого позначення.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 10.07.2017 позовну заяву прийнято до розгляду та порушено провадження у справі № 910/11159/17. Розгляд даної справи призначено судом на 28.08.2017.

Господарський суд міста Києва, в порядку передбаченому ст. 77 Господарського процесуального кодексу України, ухвалою від 28.08.2017 відклав розгляд даної справи на 11.09.2017.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 11.09.2017 у справі № 910/11159/17 призначено судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручено судовому експерту Жилі Богдану Володимировичу. На вирішення експертизи поставлені наступні питання:

- чи є знак для товарів і послуг "БИПРОЛОЛ" за свідоцтвом України № 188497 таким, що може ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари 05 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг, а саме: особи позивача (публічного акціонерного товариства "НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР "БОРЩАГІВСЬКИЙ ХІМІКО-ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ ЗАВОД"), станом на 07.02.2014 - дату подання заявки № m 2014 01759 на його реєстрацію ?

- чи є елемент у вигляді позначення "БИПРОЛОЛ/БІПРОЛОЛ" в комбінованому знаку для товарів і послуг за свідоцтвом України № 188497 від 10.07.2014 для товарів 05 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг схожим настільки, що його можна сплутати з позначенням "БІПРОЛОЛ/БИПРОЛОЛ", яке з 2006 року використовує публічне акціонерне товариство "НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР "БОРЩАГІВСЬКИЙ ХІМІКО-ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ ЗАВОД" при маркуванні відповідного лікарського засобу ?

До господарського суду міста Києва 07.11.2017 надійшов лист судового експерта Жили Богдана Володимировича, яким останній повернув до господарського суду міста Києва матеріали справи № 910/11159/17 з висновком проведеної судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності від 07.11.2017 № 111.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 08.11.2017 провадження у справі № 910/11159/17 поновлено. Розгляд справи призначено на 04.12.2017.

До господарського суду надійшло клопотання представника відповідача-1 про призначення у справі № 910/11159/17 судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності.

Клопотання мотивоване тим, що виходячи із висновку проведеної судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності від 07.11.2017 № 111, судовим експертом, який проводив експертизу об'єктів інтелектуальної власності, знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 188497 не був досліджений в цілому, а лише його словесна частина.

В судовому засіданні 04.12.2017 вказане вище клопотання представника відповідача-1 судом відхилене з огляду на те, що останній просить суд призначити нову судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності.

Відповідно до п. 15.1 постанови пленуму Вищого господарського суду України від 23.03.2012 № 4 "Про деякі питання практики призначення судової експертизи", зокрема, визначено, що додаткова експертиза призначається судом після розгляду ним висновку первинної експертизи, якщо виявиться, що усунути неповноту або неясність висновку в судовому засіданні шляхом заслуховування експерта неможливо. В ухвалі про призначення додаткової експертизи необхідно чітко зазначити, які саме висновки експерта суд вважає неповними чи неясними або які обставини зумовили необхідність розширення експертного дослідження. Така судова експертиза може призначатись як з ініціативи суду, так і за клопотанням учасників судового процесу, а її проведення може бути доручено тому ж або іншому експерту.

Враховуючи вказану вище позицію пленуму, в судовому засіданні 04.12.2017, заслухавши представників сторін, суд дійшов висновку про призначення у справі № 910/11159/17 додаткової судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності, оскільки при проведенні експертизи, призначеної ухвалою суду від 11.09.2017 у справі № 910/11159/17 судовим експертом залишено поза увагою таку обставину, що позначення при дослідженні їх на схожість мають оцінюватись в цілому, як це визначено Законом України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" та Правилами складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, а не порівняння лише окремих частин комбінованого позначення.

Проведення додаткової судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності суд вирішив доручити судовому експерту Жилі Богдану Володимировичу.

Статтею 42 Господарського процесуального кодексу України закріплено, що Висновок судового експерта повинен містити докладний опис проведених досліджень, зроблені в результаті їх висновки і обґрунтовані відповіді на поставлені господарським судом питання. Висновок подається господарському суду в письмовій формі, і копія його надсилається сторонам.

Якщо під час проведення судової експертизи встановлюються обставини, що мають значення для правильного вирішення спору, з приводу яких судовому експерту не були поставлені питання, у висновку він викладає свої міркування і щодо цих обставин.

Згідно з п. 1 ч. 2 ст. 79 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд має право зупинити провадження у справі за клопотанням сторони, прокурора, який бере участь в судовому процесі, або за своєю ініціативою у випадках призначення господарським судом судової експертизи.

Таким чином, провадження у даній справі підлягає зупиненню для забезпечення проведення додаткової судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручено судовому експерту Жилі Богдану Володимировичу (свідоцтво міністерства юстиції України № 1065, строк дії - до 19.02.2019), атестованого міністерством юстиції України за спеціальністю 13.6 "Дослідження, пов'язані з комерційними (фірмовими) найменуваннями, торгівельними марками (знаками для товарів і послуг), географічними зазначеннями"), (адреса: 04205, м. Київ, Оболонський проспект, буд. 28 А, кв. 88).

Керуючись ст.ст. 41, ч. 2 п. 1 ст. 79, 86 Господарського процесуального кодексу України, суд,

У Х В А Л И В :

1. Для роз'яснення питань, що виникли під час розгляду справи № 910/11159/17 призначити додаткову судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності,

2. Проведення додаткової судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності доручити судовому експерту Жилі Богдану Володимировичу (свідоцтво міністерства юстиції України № 1065, строк дії - до 19.02.2019), атестованого міністерством юстиції України за спеціальністю 13.6 "Дослідження, пов'язані з комерційними (фірмовими) найменуваннями, торгівельними марками (знаками для товарів і послуг), географічними зазначеннями"), (адреса: 04205, м. Київ, Оболонський проспект, буд. 28 А, кв. 88).

3. Попередити експерта про кримінальну відповідальність за ст. 384 Кримінального кодексу України.

4. На вирішення додаткової судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності поставити наступне питання:

4.1. Чи є знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 188497 схожим настільки, що його можна сплутати із комбінованим позначенням, яке нанесене на упаковку лікарських препаратів "БІПРОЛОЛ" виробництва публічного акціонерного товариства "НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР "БОРЩАГІВСЬКИЙ ХІМІКО-ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ ЗАВОД" за реєстраційним посвідченням UA/3800/01/01, UA/3800/01/02 ?

5. Зобов'язати відповідача-1 - товариство з обмеженою відповідальністю "ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ "ЗДОРОВ'Я" провести попередню оплату додаткової судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності, про що повідомити судового експерта Жилу Богдана Володимировича та господарський суд міста Києва.

6. Провадження у справі № 910/11159/17 зупинити до проведення судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності .

Суддя С.В. Балац