ВИЩИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 листопада 2017 року Справа № 910/20050/16

Вищий господарський суд України у складі: суддя Палій В.В.- головуючий (доповідач), судді Грек Б.М. і Могил С.К.

розглянув касаційну скаргу приватного акціонерного товариства "ЕКОЛОГООХОРОННА ФІРМА "КРЕОМА-ФАРМ", м. Київ,

на рішення господарського суду міста Києва від 31.01.2017

та постанову Київського апеляційного господарського суду від 07.08.2017

зі справи № 910/20050/16

за позовом приватного акціонерного товариства "КОНЦЕРН "ФРЕШ АП" (далі - ПрАТ "КОНЦЕРН "ФРЕШ АП"), м. Київ,

до приватного акціонерного товариства "ЕКОЛОГООХОРОННА ФІРМА "КРЕОМА-ФАРМ" (далі - ПрАТ ЕКОЛОГООХОРОННА ФІРМА "КРЕОМА-ФАРМ"), м. Київ,

про визнання права попереднього користувача на знак для товарів і послуг.

За результатами розгляду касаційної скарги Вищий господарський суд України

ВСТАНОВИВ:

ПрАТ "КОНЦЕРН "ФРЕШ АП" звернулося до господарського суду міста Києва з позовом до ПрАТ ЕКОЛОГООХОРОННА ФІРМА "КРЕОМА-ФАРМ" про визнання права попереднього користувача на знак для товарів і послуг "ЭНТЕРОСГЕЛЬ" за свідоцтвом України від 26.09.2016 № 217234.

Рішенням господарського суду міста Києва від 31.01.2017 зі справи № 910/20050/16 (суддя Мандриченко О.В.), яке залишено без змін постановою Київського апеляційного господарського суду від 07.08.2017 (судді Верховець А.А. - головуючий, Остапенко О.М., Пантелієнко В.О.) позов задоволено повністю; визнано за ПрАТ "КОНЦЕРН "ФРЕШ АП" право попереднього користувача на знак для товарів і послуг "ЭНТЕРОСГЕЛЬ" за свідоцтвом України від 26.09.2016 № 217234; стягнуто з ПрАТ ЕКОЛОГООХОРОННА ФІРМА "КРЕОМА-ФАРМ" на користь ПрАТ "КОНЦЕРН "ФРЕШ АП" 1378,00 грн. судового збору.

У касаційній скарзі до Вищого господарського суду України ПрАТ ЕКОЛОГООХОРОННА ФІРМА "КРЕОМА-ФАРМ" просить судові рішення зі справи скасувати, а справу передати на новий розгляд до місцевого господарського суду. Касаційну скаргу мотивовано прийняттям оскаржуваних судових актів з порушенням норм матеріального та процесуального права.

Відзиву на касаційну скаргу не надходило.

Сторони відповідно до статті 1114 Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України) належним чином повідомлені про час і місце розгляду скарги.

28.11.2017 судом одержано клопотання від ПрАТ ЕКОЛОГООХОРОННА ФІРМА "КРЕОМА-ФАРМ" про відкладення розгляду справи, у зв'язку з тим, що представник скаржника 28.11.2017 приймає участь у іншому судовому засіданні у іншій судовій справі.

Так, відкладення розгляду справи є правом та прерогативою суду, основною умовою для якого є не відсутність у судовому засіданні представника сторони, а неможливість вирішення спору у відповідному судовому засіданні. З огляду на викладене, клопотання ПрАТ ЕКОЛОГООХОРОННА ФІРМА "КРЕОМА-ФАРМ" про відкладення розгляду справи судом не задоволено. Крім того, у розгляді наведеного клопотання Вищим господарським судом України також враховано, що інтереси ПрАТ ЕКОЛОГООХОРОННА ФІРМА "КРЕОМА-ФАРМ" у суді апеляційної інстанції у розгляді даної справи представляли два представники, відповідно, ПрАТ ЕКОЛОГООХОРОННА ФІРМА "КРЕОМА-ФАРМ" не було позбавлено можливості забезпечити участь у судовому засіданні у суді касаційної інстанції одного з представників.

Перевіривши на підставі встановлених попередніми судовими інстанціями обставин справи правильність застосування ними норм процесуального та матеріального права, Вищий господарський суд України дійшов висновку про наявність підстав для задоволення касаційної скарги, з огляду на таке.

Місцевим та апеляційним господарськими судами у справі, зокрема, встановлено, що:

- ПрАТ ЕКОЛОГООХОРОННА ФІРМА "КРЕОМА-ФАРМ" є власником свідоцтва від 26.09.2016 № 217234 на знак для товарів і послуг "ЭНТЕРОСГЕЛЬ" (для товарів і послуг 16 та 20 класів МКТП); дата подання заявки 16.11.2015;

- ПрАТ ЕКОЛОГООХОРОННА ФІРМА "КРЕОМА-ФАРМ" звернулося до ПрАТ "КОНЦЕРН "ФРЕШ АП" із листом-попередження, датованим 12.10.2016, з посиланням на те, що ПрАТ "КОНЦЕРН "ФРЕШ АП" неправомірно використано словесні позначення "Ентеросгель", "Enterosgel", "Enterosgelum" при маркуванні товарів "Зубна паста "Дентален", "Зубна паста "Дентален HDH", "Зубна паста "Дентален Кардіс";

- ПрАТ "КОНЦЕРН "ФРЕШ АП" надіслало відповідачу лист-відповідь, датований 21.10.2016, у якому повідомило, що ним виготовлялися товари (зубна паста) з позначенням "Ентеросгель" та "Enterosgelum" на замовлення ТОВ "Креома Хелз Продактс"; на момент виготовлення товарів для ТОВ "Креома Хелз Продактс" правова охорона для знака для товарів і послуг "ЭНТЕРОСГЕЛЬ" не надавалася для товарів і послуг 16 та 20 класів МКТП. ПрАТ "КОНЦЕРН "ФРЕШ АП" використовувало знак для товарів і послуг "ЭНТЕРОСГЕЛЬ" добросовісно до дати подання заявки відповідачем, а тому має право попереднього користувача. У зв'язку з чим, ПрАТ "КОНЦЕРН "ФРЕШ АП" має право в подальшому на безоплатне продовження використання зазначеного знака в інтересах своєї діяльності відповідно до приписів статті 500 Цивільного кодексу України.

Причиною виникнення спору зі справи стало питання щодо наявності чи відсутності підстав для визнання за позивачем права попереднього користувача на знак для товарів і послуг "ЭНТЕРОСГЕЛЬ" за свідоцтвом України від 26.09.2016 № 217234.

Відповідно до частини першої статті 494 Цивільного кодексу України (далі - ЦК України) набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчується свідоцтвом. Умови та порядок видачі свідоцтва встановлюються законом.

Згідно з приписами частини першої статті 495 ЦК України майновими правами інтелектуальної власності на торговельну марку є:

1) право на використання торговельної марки;

2) виключне право дозволяти використання торговельної марки;

3) виключне право перешкоджати неправомірному використанню торговельної марки, в тому числі забороняти таке використання;

4) інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом.

Відповідно до частин першої та четвертої статті 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" права, що випливають із свідоцтва, діють від дати подання заявки. Строк дії свідоцтва продовжується за умови сплати відповідного збору.

Використанням знака визнається:

нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов'язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення);

застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстровано;

застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет.

Знак визнається використаним, якщо його застосовано у формі зареєстрованого знака, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованого знака лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності знака.

Згідно з приписами статті 500 ЦК України будь-яка особа, яка до дати подання заявки на торговельну марку або, якщо було заявлено пріоритет, до дати пріоритету заявки в інтересах своєї діяльності добросовісно використала торговельну марку в Україні або здійснила значну і серйозну підготовку для такого використання, має право на безоплатне продовження такого використання або використання, яке передбачалося зазначеною підготовкою (право попереднього користувача).

Як зазначено у пункті 66 постанови Пленуму Вищого господарського суду України від 17.10.2012 № 12 "Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності" відповідно до пункту 6 статті 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" виключне право власника свідоцтва забороняти іншим особам використовувати без його згоди зареєстрований знак не поширюється на здійснення будь-якого права, що виникло до дати подання заявки або, якщо було заявлено пріоритет, до дати пріоритету заявки. Такими правами, що виникли до дати подання власником свідоцтва заявки на реєстрацію знака, можуть бути, зокрема, права іншої особи на комерційне (фірмове) найменування, географічне зазначення чи промисловий зразок, а також використання іншою особою позначення, тотожного або схожого із зареєстрованим знаком, до дати подання заявки або, якщо було заявлено пріоритет, - до дати пріоритету заявки (право попереднього користування, передбачене статтею 500 ЦК України).

Отже, відповідно до викладених приписів чинного законодавства України право попереднього користувача виникає з факту використання торговельної марки або здійснення значної і серйозної підготовки для такого використання до дати подання заявки власником свідоцтва на торговельну марку або, якщо було заявлено пріоритет, - до дати пріоритету заявки.

Задовольняючи позов, суди попередніх інстанцій виходили з того, що у позивача виникло право попереднього користувача на знак для товарів і послуг "ЭНТЕРОСГЕЛЬ" для товарів і послуг 16 та 20 класів МКТП, до дати подання відповідачем заявки № m 2015 20582 від 16.11.2015.

Водночас, у розгляді справи ПрАТ ЕКОЛОГООХОРОННА ФІРМА "КРЕОМА-ФАРМ" послідовно зазначало про те, що позивач використовував позначення "Ентеросгель", "Enterosgel", "Enterosgelum" до дати подання відповідачем заявки на реєстрацію останнього, проте подальше таке використання не може бути обґрунтоване правом попереднього користувача на підставі статей 500 ЦК України та 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", у зв'язку з порушенням виключних майнових авторських прав ПрАТ ЕКОЛОГООХОРОННА ФІРМА "КРЕОМА-ФАРМ" на оригінальну назву службового твору - фармакопейної статті "ЭНТЕРОСГЕЛЬ" (частина перша якого була створена у 1991 році, а частина друга - у 1996 році), і такі порушення не можуть спростовуватись правом попереднього користувача.

В підтвердження того, що слово "ЭНТЕРОСГЕЛЬ", яке міститься у зазначених наукових творах є самостійним об'єктом охорони авторського права як оригінальна назва твору та як частина твору, яка може використовуватися самостійно ПрАТ ЕКОЛОГООХОРОННА ФІРМА "КРЕОМА-ФАРМ" було надано суду висновок науково - правової експертизи у сфері інтелектуальної власності від 18.11.2015 № 57.

Слід зазначити, що право попереднього користувача стосується лише використання певної торговельної марки і не стосується прав на використання об'єкта авторського права, дозвіл на використання якого має бути наданий окремо.

Відповідно до пункту 1 частини першої статті 8 Закону України "Про авторське право і суміжні права" об'єктами авторського права є твори у галузі науки, літератури і мистецтва, а саме: літературні письмові твори белетристичного, публіцистичного, наукового, технічного або іншого характеру (книги, брошури, статті тощо).

Згідно зі статтею 9 Закону України "Про авторське право і суміжні права" частина твору, яка може використовуватися самостійно, у тому числі й оригінальна назва твору, розглядається як твір і охороняється відповідно до цього Закону.

Таким чином, назва твору підлягає охороні як об'єкт авторського права тільки у тому випадку, коли вона є результатом творчої діяльності автора (є оригінальною) і може використовуватися самостійно.

Відхиляючи висновок науково - правової експертизи у сфері інтелектуальної власності від 18.11.2015 № 57, наданий відповідачем, суди попередніх інстанцій зазначили про те, що доказом у справі може бути лише висновок судових експертів, у той час як висновок науково-правової експертизи, виконаної відповідно до запиту відповідача, не є належним доказом у розумінні приписів статті 32 ГПК України.

Відповідно до статті 32 ГПК України доказами у справі є будь-які фактичні дані, на підставі яких господарський суд у визначеному законом порядку встановлює наявність чи відсутність обставин, на яких ґрунтуються вимоги і заперечення сторін, а також інші обставини, які мають значення для правильного вирішення господарського спору.

Ці дані встановлюються такими засобами:

письмовими і речовими доказами, висновками судових експертів;

поясненнями представників сторін та інших осіб, які беруть участь в судовому процесі. В необхідних випадках на вимогу судді пояснення представників сторін та інших осіб, які беруть участь в судовому процесі, мають бути викладені письмово.

Згідно з приписами статті 33 ГПК України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень.

Докази подаються сторонами та іншими учасниками судового процесу.

Відповідно до частини першої статті 41 ГПК України для роз'яснення питань, що виникають при вирішенні господарського спору і потребують спеціальних знань, господарський суд призначає судову експертизу.

Згідно з приписами частини п'ятої статті 42 ГПК України висновок судового експерта для господарського суду не є обов'язковим і оцінюється господарським судом за правилами, встановленими статтею 43 цього Кодексу.

Відповідно до частин першої та другої статті 43 ГПК України господарський суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і об'єктивному розгляді в судовому процесі всіх обставин справи в їх сукупності, керуючись законом.

Ніякі докази не мають для господарського суду заздалегідь встановленої сили.

Вирішення питання щодо можливості самостійного використання частини твору (у тому числі й оригінальної назви твору) потребує, як правило, спеціальних знань, тому з цією метою господарському суду слід згідно зі статтею 41 ГПК України призначати відповідну судову експертизу (пункт 25 постанови Пленуму Вищого господарського суду України від 17.10.2012 № 12 "Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності").

Проте, відхиливши наданий відповідачем висновок науково - правової експертизи у сфері інтелектуальної власності від 18.11.2015 № 57, з посиланням на неналежність цього доказу, ні місцевий, ані апеляційний господарські суди не вирішили питання щодо призначення у справі судової експертизи.

У розгляді справи суди попередніх інстанцій встановили, що товари (зубна паста), марковані позначенням "ЭНТЕРОСГЕЛЬ" виготовлялися ПрАТ "КОНЦЕРН "ФРЕШ АП" на замовлення ТОВ "Креома Хелз Продактс".

Проте, поза увагою судів попередніх інстанцій залишилося дослідження обставин щодо того, чи була використана позивачем спірна торговельна марка саме в інтересах своєї діяльності.

Крім того, зазначаючи про те, що у позивача виникло право попереднього користувача на знак для товарів і послуг "ЭНТЕРОСГЕЛЬ" для товарів і послуг 16 та 20 класів МКТП, до дати подання відповідачем заявки № m 2015 20582 від 16.11.2015, суди попередніх інстанцій не дослідили обсяг використання відповідної торговельної марки позивачем та чи було позивачем здійснено використання позначення "ЭНТЕРОСГЕЛЬ" для усіх товарів і послуг 16 та 20 класів МКТП.

Враховуючи вищевикладене, попередні судові інстанції припустилися неправильного застосування вимог частини першої статті 47 ГПК України щодо прийняття судового рішення за результатами обговорення усіх обставин справи та частини першої статті 43 названого Кодексу стосовно всебічного, повного і об'єктивного розгляду в судовому процесі всіх обставин справи в їх сукупності.

Касаційна ж інстанція використовує процесуальні права суду першої інстанції виключно для перевірки юридичної оцінки обставин справи та повноти їх встановлення у рішенні або постанові господарського суду (частина друга статті 1115 ГПК України).

Відповідно до статті 1117 ГПК України переглядаючи у касаційному порядку судові рішення, касаційна інстанція на підставі встановлених фактичних обставин справи перевіряє застосування судом першої чи апеляційної інстанції норм матеріального і процесуального права.

Касаційна інстанція не має права встановлювати або вважати доведеними обставини, що не були встановлені у рішенні або постанові господарського суду чи відхилені ним, вирішувати питання про достовірність того чи іншого доказу, про перевагу одних доказів над іншими, збирати нові докази або додатково перевіряти докази.

З огляду на наведене справа має бути передана на новий розгляд до суду першої інстанції, під час якого необхідно встановити обставини, зазначені в цій постанові, дати їм та доводам сторін належну правову оцінку і вирішити спір у переданій на новий розгляд частині відповідно до вимог закону.

Керуючись статтями 1115, 1117, 1119-11112 ГПК України, Вищий господарський суд України

П О С Т А Н О В И В:

1. Касаційну скаргу приватного акціонерного товариства "ЕКОЛОГООХОРОННА ФІРМА "КРЕОМА-ФАРМ" задовольнити.

2. Рішення господарського суду міста Києва від 31.01.2017 та постанову Київського апеляційного господарського суду від 07.08.2017 зі справи № 910/20050/16 скасувати.

Справу передати на новий розгляд до господарського суду міста Києва.

Суддя В. Палій

Суддя Б. Грек

Суддя С. Могил