ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

"21" листопада 2017 р. Справа № 911/2743/17

Суддя господарського суду Київської області Подоляк Ю.В. розглянувши матеріали справи

за позовом Нью Беленс Атлетікс, Інк, Бостон, США
доТовариства з обмеженою відповідальністю «Елара Трейд»
третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору Київська митниця ДФС України
проприпинення порушення прав інтелектуальної власності
за участю представників:

позивача: ОСОБА_1 дов. від 12.09.2017, ОСОБА_2 дов. від 12.09.2017
відповідача та третьої особи:не зявились, про час і місце судового засідання повідомлені належним чином
встановив:

В провадженні господарського суду Київської області знаходиться справа № 911/2743/17 за позовом Нью Беленс Атлетікс, Інк (далі позивач) до Товариства з обмеженою відповідальністю «Елара Трейд» (далі відповідач) за участю третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору Київської митниці ДФС України (далі третя особа) про:

- заборону Товариству з обмеженою відповідальністю «Елара Трейд» здійснювати використання позначення «ЛV», яке є схожим настільки, що його можна сплутати із торгівельною маркою «N», яка захищена свідоцтвом України № 169982 для товару «взуття», зокрема нанесення такого позначення на продукцію (товар), зберігання продукції із нанесеним позначенням, пропонування продукції із нанесеним позначенням для продажу, продаж, імпорт (ввезення), експорт (вивезення), застосування такого позначення в рекламі, діловій документації, мережі Інтернет;

- вилучення з цивільного обороту та знищення товару: взуття на підошві та з верхом з полімерних матеріалів, з довжиною устілки більш як 24 см.: кросівки жіночі: арт. S912-8 - 128 пар, S912-5 48 пар, S912-7 40 пар, S912-3 144 пари, S912-2 128 пар, S912-11 24 пари, S912-10 8 пар; кросівки чоловічі: арт. S812-8 120 пар, S812-7 16 пар, S812-3 320 пар, S812-12 8 пар, S812-9 16 пар, без арт. 2 пари, торговельна марка SAYOTA, виробник: WENZHOU JIASINA INTERNATIONAL TRADING CO., LTD, CHINA, країна виробництва: Китай, CN., які заявлені ТОВ «Елара Трейд» (65011, Одеська обл., м. Одеса, вул. Успенська, 40, ) до митного контролю та митного оформлення у режимі «імпорт» за митною декларацією № UA125110/2017/414407 від 16.08.2017, та знаходяться на митному оформленні у Київській митниці ДФС (08307, Київська обл., м. Бориспіль, Міжнародний аеропорт «Бориспіль», ).

В обґрунтування позовних вимог позивач посилається на те, що відповідач предявив до митного оформлення контрафактний товар за митною декларацією № UA125110/2017/414407 від 16.08.2017, відтак здійснюючи свою господарську діяльність

незаконно використовує позначення, що є схожим до ступеня сплутаності зі знаком для товарів та послуг «N», майнові права інтелектуальної власності на яке належить позивачу відповідно до свідоцтва України на знак для товарів та послуг № 169982, настільки, що їх можна сплутати, та використання відповідачем вищезазначеного позначення для маркування заявленого до оформлення спірного товару може ввести в оману споживачів щодо особи, яка виробляє зареєстровані товари за вказаним свідоцтвом України на знак для товарів та послуг № 169982, у звязку з чим виникла необхідність захисту належних позивачу прав інтелектуальної власності на знак для товарів та послуг «N» за вказаним свідоцтвом на знак для товарів та послуг.

Відповідач відзиву на позовну заяву, а третя особа письмових пояснень щодо поданої позовної заяви суду не надали.

В процесі розгляду справи представник позивача подав до суду клопотання про призначення експертизи з питань інтелектуальної власності, яке мотивовано тим, що під час вирішення господарського спору виникли питання, розяснення яких потребує спеціальних знань. У зазначеному клопотанні позивач запропонував суду винести на розяснення судового експерта наступні питання:

- Чи є знак для товарів і послуг «N» за свідоцтвом України № 169982 тотожним або схожим з позначенням, яким маркований товар настільки, що їх можна сплутати?

- Чи є позначення, яким маркований товар, таким, що може ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послуги?

Також позивач в поданому клопотанні про призначення судової експертизи просить покласти на нього витрати, повязані з проведенням судової експертизи та пропонує експертну установу, якій можна доручити її проведення Науково-дослідний центр інтелектуальної власності судової експертизи з питань інтелектуальної власності (01133, м. Київ, бульвар Лесі Українки, буд. 26).

Присутні в судовому засіданні представники позивача підтримали подане клопотання та просять суд його задовольнити з мотивів, викладених в ньому.

Представники відповідача та третьої особи, належним чином повідомлені про час і місце розгляду справи, в судове засідання не зявились, письмових пояснень щодо поданого клопотання не надіслали, про причини неявки суд не повідомили.

Відповідно до ч. 1 ст. 41 Господарського процесуального кодексу України для роз'яснення питань, що виникають при вирішенні господарського спору і потребують спеціальних знань, господарський суд призначає судову експертизу.

У абз. 2 п. 2 постанови Пленуму Вищого господарського суду України «Про деякі питання практики призначення судової експертизи» від 23.03.2012 № 4 вказано, що експертиза призначається лише у разі дійсної потреби у спеціальних знаннях для встановлення фактичних даних, що входять до предмета доказування, тобто у разі, коли висновок експерта не можуть замінити інші засоби доказування.

Згідно з підпунктом 1.2.5 пункту 1.2 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України № 53/5 від 08.10.1998 та п. 5.1 V Розділу Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, однією з основних видів (підвидів) експертизи є експертиза у сфері інтелектуальної власності: літературних та художніх творів; фонограм, відеограм, програм (передач) організації мовлення; винаходів і корисних моделей; промислових зразків; сортів рослин і порід тварин; комерційних (фірмових) найменувань, торговельних марок (знаків для товарів і послуг), географічних зазначень; топографій інтегральних мікросхем; комерційної таємниці (ноу-хау) і раціоналізаторських пропозицій; економічна у сфері інтелектуальної власності.

Відповідно до п. 65 постанови Пленуму Вищого господарського суду України «Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності» від 17.10.2012 № 12 для з'ясування питань, що потребують спеціальних знань (зокрема, про те, чи займає певний елемент домінуюче положення у зображенні знака; чи є підстави вважати, що знак може вводити споживача в оману щодо місця походження та якості товарів, позначених цим знаком; які частини зображення є тотожними з іншим зображенням; чи є схожими знаки настільки, що їх можна сплутати тощо), господарському суду необхідно, якщо схожість не має очевидного характеру, призначати судову експертизу, не перебираючи на себе не притаманні суду функції експерта. Господарські суди не повинні встановлювати схожість знаків для товарів і послуг на власний розсуд.

З огляду на зазначене, з метою всебічного, повного та обєктивного вирішення спору, керуючись ч. 1 ст. 41 Господарського процесуального кодексу України, суд для роз'яснення питань, що виникли при вирішенні господарського спору і потребують спеціальних знань призначає у даній справі судову експертизу, проведення якої доручає атестованим судовим експертам Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності.

Згідно з абз. 3 п. 23 Постанови Пленуму Вищого господарського суду України «Про деякі питання практики призначення судової експертизи» від 23.03.2012 № 4 витрати, пов'язані з проведенням судової експертизи, під час судового розгляду має нести заінтересована сторона, а у разі призначення господарським судом судової експертизи з власної ініціативи - сторона, визначена в ухвалі господарського суду про призначення судової експертизи. Тому в зазначеній ухвалі суд вправі зобов'язати відповідну сторону перерахувати, в тому числі шляхом здійснення попередньої оплати, суму витрат на проведення експертизи на рахунок експертної установи.

Враховуючи викладене, суд вважає за необхідне витрати, пов'язані з проведенням судової експертизи, на даній стадії розгляду справи покласти на позивача Нью Беленс Атлетікс, Інк.

Відповідно до статті 79 Господарського процесуального кодексу України господарський суд має право зупинити провадження у справі, зокрема, у випадку призначення судом судової експертизи.

Керуючись ст.ст. 41, 79, 86 Господарського процесуального кодексу України, суд

ухвалив:

1. Призначити по справі № 911/2743/17 судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручити атестованим судовим експертам Науково-дослідного центру інтелектуальної власності судової експертизи з питань інтелектуальної власності (01133, м. Київ, бульвар Лесі Українки, буд. 26).

2. Винести на вирішення експертів наступні питання:

- Чи є знак для товарів і послуг «N» за свідоцтвом України на знак для товарів і послуг № 169982 тотожним або схожим з позначенням, яким маркований кожний з товарів: взуття на підошві та з верхом з полімерних матеріалів, з довжиною устілки більш як 24 см.: кросівки жіночі: арт. S912-8, S912-5, S912-7, S912-3, S912-2, S912-11, S912-10; кросівки чоловічі: арт. S812-8, S812-7, S812-3, S812-12, S812-9, без арт. 2 пари, торговельна марка SAYOTA, виробник: WENZHOU JIASINA INTERNATIONAL TRADING CO., LTD, CHINA, країна виробництва: Китай, CN., заявлений ТОВ «Елара Трейд» до митного контролю та митного оформлення у режимі «імпорт» за митною декларацією № UA125110/2017/414407 від 16.08.2017, настільки, що їх можна сплутати?

- Чи є позначення, яким маркований кожний з товарів: взуття на підошві та з верхом з полімерних матеріалів, з довжиною устілки більш як 24 см.: кросівки жіночі: арт. S912-8, S912-5, S912-7, S912-3, S912-2, S912-11, S912-10; кросівки чоловічі: арт. S812-8, S812-7, S812-3, S812-12, S812-9, без арт. 2 пари, торговельна марка SAYOTA, виробник: WENZHOU JIASINA INTERNATIONAL TRADING CO., LTD, CHINA, країна виробництва: Китай, CN., заявлений ТОВ «Елара Трейд» до митного контролю та митного оформлення у режимі «імпорт» за митною декларацією № UA125110/2017/414407 від 16.08.2017, таким, що може ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послуги за свідоцтвом України на знак для товарів і послуг № 169982, а саме щодо Нью Беленс Атлетікс, Інк?

3. Для здійснення експертизи надати Науково-дослідному центру інтелектуальної власності судової експертизи з питань інтелектуальної власності матеріали справи № 911/2743/17.

4. Попередити експертів, які будуть здійснювати експертизу про кримінальну відповідальність за ст.ст. 384, 385 Кримінального кодексу України.

5. Витрати на проведення експертизи та організаційні питання, повязані з її проведенням, на даній стадії розгляду справи покласти на позивача Нью Беленс Атлетікс, Інк (100 ОСОБА_3, Бостон, МА 02135, США).

6. По закінченню проведення експертизи висновок експертів разом з матеріалами справи № 911/2743/17 подати господарському суду Київської області.

7. Зупинити провадження у справі № 911/2743/17 до закінчення експертних досліджень і отримання господарським судом висновку експертів.

8. Копію ухвали надіслати сторонам, третій особі та Науково-дослідному центру інтелектуальної власності судової експертизи з питань інтелектуальної власності разом з матеріалами даної справи.

Суддя Ю.В. Подоляк