УХВАЛА

07.11.2017Справа № 910/6920/17

За позовом Публічного акціонерного товариства "Науково - виробничий центр "Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод";

до Товариства з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія

"Здоров'я" (відповідач 1);

Товариства з обмеженою відповідальністю ""Реал-Право" (відповідач 2);

Державної служби інтелектуальної власності України (відповідач 3);

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України (відповідач 4)

про визнання недійсним свідоцтва на знак для товарів та послуг.

Суддя О.В. Мандриченко

Представники:

Від позивача: Трикур М.Ю., представник, довіреність № б/н від 06.04.2017 р.;

Сніжко Б. Ф., представник, довіреність № б/н від 06.04.2017 р.;

Від відповідача 1: Титаренко Ю. П.. представник, довіреність № 1811/3 від 06.04.2017 р.;

Від відповідача 2: не з'явилися;

Від відповідача 3: не з'явилися;

Від відповідача 4: Саламов О.В., представник, довіреність № 2434-03/363 від 06.06.2017 р.

Гуньковська М.Д., представник, довіреність № 2432-03/300 від

09.08.2017 р.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Позивач у поданій до господарського суду позовній заяві просить:

- ухвалити рішення, яким визнати, що станом на 01 січня 2014 року позначення знаку для товарів і послуг "АЛЛОХОЛ" за свідоцтвом № 19388 від 15 травня 2001 року стало добре відомим в Україні знаком Позивача відносно товарів 05 класу МКТП: фармацевтичні препарати, а саме жовчогінні засоби;

- ухвалити рішення, яким визнати, що станом на 01 січня 2014 року позначення знаку для товарів і послуг "АЛОХОЛ" за свідоцтвом № 26632 від 15 серпня 2002 року стало добре відомим в Україні знаком Позивача відносно товарів 05 класу МКТП: фармацевтичні препарати, а саме жовчогінні засоби;

- зобов'язати Державну службу інтелектуальної власності України опублікувати в офіційному бюлетені "Промислова власність" відомості про визнання знаку для товарів і послуг "АЛЛОХОЛ" за свідоцтвом № 19388 від 15 травня 2001 року добре відомим в Україні знаком Позивача станом на 01 січня 2014 року відносно товарів 05 класу МКТП: фармацевтичні препарати, а саме жовчогінні засоби;

- зобов'язати Державну службу інтелектуальної власності України опублікувати в офіційному бюлетені "Промислова власність" відомості про визнання знаку для товарів і послуг "АЛОХОЛ" за свідоцтвом № 26632 від 15 серпня 2002 року добре відомим в Україні знаком Позивача станом на 01 січня 2014 року відносно товарів 05 класу МКТП: фармацевтичні препарати, а саме жовчогінні засоби;

- визнати недійсним повністю свідоцтво України № 211016 від 25 квітня 2016 року на знак для товарів і послуг, власником якого є ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ''РЕАЛ-ПРАВО" (61013, Харківська обл., місто Харків, вулиця Шевченка, будинок 28 А; код: 38160754);

- зобов'язати Державну службу інтелектуальної власності України (03035, м. Київ, вул. Липківського Василя, 45; код 37552556) внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг щодо визнання недійсними свідоцтва України № 211016 на знак для товарів і послуг та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені "Промислова власність";

- визнати відсутнім право Відповідача-1 на знак для товарів та послуг за свідоцтвом № 211016 від 25 квітня 2016 року в період з 22 жовтня 2014 року по 25 липня 2016 року.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 27.04.2017 року порушено провадження у справі № 910/6920/17, розгляд справи призначено на 30.05.2017 року.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 30.05.2017 року відкладено розгляд справи до 20.06.2017 року .

У судовому засіданні 20.06.2017 року оголошено перерву у справі до 29.06.2017 року.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 29.06.2017 року у справі № 910/6920/17 призначено судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручено Науково-дослідному центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності, провадження у справі зупинено.

До Господарського суду міста Києва від Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності надійшов лист про повернення матеріалів справи без виконання у зв'язку з несплатою судової експертизи.

Через відділ діловодства Господарського суду міста Києва 07.11.2017 р. від представника позивача надійшло клопотання про призначення у справі судової експертизи.

Як слідує із позовної заяви, позивач просить визнати позначення "АЛЛОХОЛ" та "АЛОХОЛ", добре відомими в Україні знаками позивача відносно товарів 05 класу МКТП та визнати недійсним знак для товарів та послуг відповідача-2 на підставі того, що він відтворює та імітує істотну частину позначень, які позивач просить визнати добре відомими.

Відповідач 1 та відповідач 2 у своїх відзивах не погоджуються зі твердженням позивача про те, що комбінований знак для товарів та послуг "Аллохол-Здоров'я Фіто", який засвідчуються Свідоцтвом України на знак для товарів та послуг № 211016, є схожим настільки, що його можна сплутати із зареєстрованим словесним знаком для товарів та послуг, який засвідчується свідоцтвом України на знак для товарів та послуг № 19388, оскільки знак для товарів та послуг зареєстрований на ім'я відповідача-2 є комбінованим, тобто має словесні та зображувальні елементи, та саме зображувальні елементи великою мірою впливають на розрізняльну здатність цього знака.

У пункті 3.5 постанови пленуму Вищого господарського суду України від 23.03.2012 № 5 "Про деякі питання практики призначення судових експертиз у справах зі спорів, пов'язаних із захистом права інтелектуальної власності" (далі - Постанова № 5) зазначено, що у частині другій статті 25 Закону визначено перелік факторів, що можуть розглядатись як доречні для визначення торговельної марки добре відомою в Україні. З'ясування деяких з перелічених факторів щодо конкретної торговельної марки потребує спеціальних знань, а отже, господарські суди у справах про визнання торговельної марки добре відомою мають залежно від змісту наведених факторів призначати судову експертизу або витребувати необхідні відомості від сторін чи інших учасників судового процесу.

Відповідно до чинного законодавства України суд вирішує спір та встановлює істину на основі всебічного з'ясування всіх суттєвих моментів спірних правовідносин та об'єктивного дослідження фактичних даних, що визначають наявність чи відсутність обставин, на яких ґрунтуються вимоги і заперечення сторін (ст. 43 Господарського процесуального кодексу України, Закон України "Про статус суддів"). Засобом встановлення фактичних даних, що потребують спеціальних знань, виходячи з розділу 5 Господарського процесуального кодексу України, є висновок судового експерта. Так, ч. 1 ст. 32 Господарського процесуального кодексу України встановлено, що доказами у справі є будь-які фактичні дані, на підставі яких господарський суд у визначеному законом порядку встановлює наявність чи відсутність обставин, на яких ґрунтуються вимоги і заперечення сторін, а також інші обставини, які мають значення для правильного вирішення господарського спору.

Відповідно до ч. 2 вказаної статті ці дані встановлюються, зокрема, висновками судових експертів.

Згідно з ч. 1 ст. 41 Господарського процесуального кодексу України для роз'яснення питань, що виникають при вирішенні господарського спору і потребують спеціальних знань, господарський суд призначає судову експертизу.

З метою правильного і однакового застосування господарськими судами законодавства, яке регулює призначення судової експертизи, Пленум Вищого господарського суду України надав роз'яснення у формі постанови "Про деякі питання практики призначення судової експертизи" № 4 від 23.03.2012 р. пунктом 2 якої передбачено, що судова експертиза призначається лише у разі дійсної потреби у спеціальних знаннях для встановлення фактичних даних, що входять до предмета доказування, тобто у разі, коли висновок експерта не можуть замінити інші засоби доказування.

Дослідивши матеріали справи та заслухавши правові позиції сторін, суд дійшов висновку, що для всебічного та об'єктивного з'ясування спірних правовідносин у справі № 910/6920/17, а також юридичної оцінки достеменності посилань позивача та відповідачів, необхідним є призначення у справі судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності.

При цьому, судом враховано положення п. 5 постанови Пленуму Вищого господарського суду України "Про деякі питання практики призначення судової експертизи" № 4 від 23.03.2012 р., відповідно до якого, у вирішенні відповідного питання (до призначення судової експертизи), зокрема, слід за необхідності визначити вид (підвид) судової експертизи, до компетенції якої відноситься роз'яснення відповідних питань. Якщо визначення такого виду (підвиду) саме по собі потребує спеціальних знань, його слід віднести на розсуд експертної установи (експерта).

У постанові Пленуму Вищого господарського суду України "Про деякі питання практики призначення судової експертизи" від 23.03.2012 р. № 4 йдеться про те, що у процесі підготовки справи до розгляду суддя не позбавлений можливості, викликавши представників сторін, з'ясувати їх думку щодо питань, які слід поставити перед експертом. Вирішуючи питання про призначення судової експертизи, господарський суд витребовує у сторін пропозиції стосовно конкретних державних спеціалізованих експертних установ та/або судових експертів, у тому числі тих, які не є працівниками зазначених установ. Господарський суд не зв'язаний цими пропозиціями, але має враховувати їх у вирішенні питання про призначення і проведення судової експертизи.

Згідно з п. 9 Постанови №4 від 23.03.2012р. Пленуму Вищого господарського суду України "Про деякі питання практики призначення судової експертизи" про призначення судової експертизи виноситься ухвала, в якій, крім відомостей, передбачених частиною другою статті 86 Господарського процесуального кодексу України, зазначається, зокрема, сторона, на яку покладено оплату витрат з проведення судової експертизи.

За змістом п. 23 вказаної Постанови Пленуму Вищого господарського суду України витрати, пов'язані з проведенням судової експертизи, під час судового розгляду має нести заінтересована сторона, а у разі призначення господарським судом судової експертизи з власної ініціативи - сторона, визначена в ухвалі господарського суду про призначення судової експертизи. Тому в зазначеній ухвалі суд вправі зобов'язати відповідну сторону перерахувати, в тому числі шляхом здійснення попередньої оплати, суму витрат на проведення експертизи на рахунок експертної установи.

Враховуючи ту обставину, що для з'ясування питань, які виникли в ході судового розгляду справи, потрібні спеціальні знання, господарський суд вважає за необхідне призначити у даній справі судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручити проведення якої доручити Науково-дослідному центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності (01133, м. Київ, бульвар Лесі Українки, буд. 26, оф. 501).

Керуючись ст.ст. 43, 86 Господарського процесуального кодексу України, суд

У Х В А Л И В:

1. Призначити у справі № 910/6920/17 судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручити Науково-дослідному центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності (01133, м. Київ, бульвар Лесі Українки, буд. 26, оф. 501).

2. На вирішення експертів поставити наступні запитання:

1. Чи є позначення "АЛЛОХОЛ" добре відомим в Україні знаком для товарів і послуг станом на 01.01.2014 р. щодо товарів 5 класу МКТП: фармацевтичні препарати, а саме жовчогінні засоби?

2. Чи є позначення "АЛОХОЛ" добре відомим в Україні знаком для товарів і послуг станом на 01.01.2014 р. щодо товарів 5 класу МКТП: фармацевтичні препарати, а саме жовчогінні засоби?

3. Чи є знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 211016 схожим настільки, що його можна сплутати зі словесним позначенням "АЛЛОХОЛ", за умови визнання такого позначення добре відомим в Україні відносно особи Позивача (ПАТ"Науково-виробничий центр "Борщагівський хіміко- фармацевтичний завод") станом на 01.01.2014 року відносно товарів 05 класу МКТП: "фармацевтичні препарати, а саме жовчогінні засоби"?

4. Чи є знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 211016 схожим настільки, що його можна сплутати зі словесним позначенням "АЛОХОЛ", за умови визнання такого позначення добре відомим в Україні відносно особи Позивача (ПАТ "Науково- виробничий центр "Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод") станом на 01.01.2014 року відносно товарів 05 класу МКТП: "фармацевтичні препарати, а саме жовчогінні засоби"?

5. Чи може знак для товарів і послуг за свідоцтвом України №211016 ввести споживачів в оману щодо особи, яка виробляє товари 5 класу МКТП, породжуючи у них асоціації, пов язані з особою Позивача (ПАТ "Науково-виробничий центр "Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод"), за умови визнання позначень "АЛЛОХОЛ" та "АЛОХОЛ" добре відомими в Україні відносно особи Позивача станом на 01.01.2014 року відносно товарів 05 класу МКТП: "фармацевтичні препарати, а саме жовчогінні засоби"?

6. Чи вказуватиме використання знака для товарів і послуг свідоцтвом України № 211016 стосовно товарів 5 класу МКТП на зв'язок між цими товарами та особою Позивача (ПАТ"Науково- виробничий центр "Борщагівський хіміко- фармацевтичний завод"), за умови визнання позначень "АЛЛОХОЛ" та "АЛОХОЛ" добре відомими в Україні відносно особи Позивача станом на 01.01.2014 року відносно товарів 05 класу МКТП: "фармацевтичні препарати, а саме жовчогінні засоби"?

3. Відповідно до ст. 4 Закону України "Про судову експертизу" попередити експертів про кримінальну відповідальність, передбачену ст.ст. 384, 385 Кримінального кодексу України.

4. Зобов'язати Публічне акціонерне товариство "Науково - виробничий центр "Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод" оплатити вартість витрат по проведенню експертизи, докази чого надати суду.

5. Ухвалу суду разом з матеріалами справи № 910/6920/17 направити до Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності (01133, м. Київ, бульвар Лесі Українки, буд. 26, оф. 501).

Суддя О.В. Мандриченко