КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
УХВАЛА

про зупинення провадження у справі

"14" листопада 2017 р. Справа №910/19572/16

Київський апеляційний господарський суд у складі колегії суддів:

головуючого: Верховця А.А.

суддів: Сотнікова С.В.

Пантелієнка В.О.

За участю секретаря судового засідання Ляховенка М.Д.

та представників сторін:

від позивача: Войков А.П. - довіреність б/н від 05.10.2016;

від відповідача-1: Крутенко Ю.В. - довіреність б/н від 30.03.2015;

від відповідача-2: Шамріна О.О.- довіреність б/н від 20.10.2017.

розглянувши матеріали апеляційної скарги Товариства з обмеженою відповідальністю "Вассма Кемікал" на рішення Господарського суду міста Києва від 25.09.2017

у справі № 910/19572/16 (суддя Гумега О.В.)

за позовом "Сінгента Партісіпейшнз АГ" (Syngenta Participations AG)

до 1) Товариства з обмеженою відповідальністю "Вассма Кемікал"

2) Міністерства економічного розвитку і торгівлі України

третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача-1 Державна фіскальна служба України

про визнання недійсним свідоцтва на знак для товарів та послуг

ВСТАНОВИВ:

Рішенням Господарського суду міста Києва від 25.09.2017 у справі № 910/19572/16 позов задоволено. Визнано свідоцтво України № 214206 на знак для товарів і послуг "Тіаметоксам-Метакса" недійсним повністю. Зобов'язано Міністерство економічного розвитку і торгівлі України внести відомості про визнання свідоцтва України № 214206 на знак для товарів і послуг "Тіаметоксам-Метакса" недійсним повністю до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг та опублікувати відомості про це у офіційному бюлетені "Промислова власність". Стягнуто з Товариства з обмеженою відповідальністю "Вассма Кемікал" на користь "Сінгента Партісіпейшнз АГ" (Syngenta Participations AG) (Шварцвальдаллее 215, 4058 Базель, Швейцарія (Schwarzwaldallee 215, 4058 Bazel, Switzerland) 2 756,00 грн. судового збору за подання позовної заяви, 689,00 грн. судового збору за подання заяви про забезпечення позову та 18 112,32 грн. витрат на проведення судової експертизи.

Не погоджуючись із вказаним рішенням суду першої інстанції, Товариство з обмеженою відповідальністю "Вассма Кемікал" звернулось до Київського апеляційного господарського суду з апеляційною скаргою від 11.10.2017, в якій просить скасувати рішення Господарського суду міста Києва від 25.09.2017 у справі № 910/19572/16 та прийняти нове рішення про відмову у задоволенні позовних вимог. Крім того, ТОВ "Вассма Кемікал" подало клопотання про призначення у даній справі повторної судової експертизи.

В обґрунтування необхідності призначення повторної судової експертизи апелянт зазначає, що судовими експертами не досліджувався знак для товарів і послуг "Тіаметоксам-Метакса" на предмет можливості введення його в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар чи надає послуги.

Відповідно до протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 25.10.2017 апеляційну скаргу ТОВ "Вассма Кемікал" у справі № 910/19572/16 передано на розгляд колегії суддів у складі головуючого судді Верховця А.А., суддів: Пантелієнка В.О., Сотнікова С.В.

Ухвалою Київського апеляційного господарського суду від 26.10.2017 апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю "Вассма Кемікал" прийнято до провадження та призначено до розгляду на 14.11.2017 о 14:00.

14.11.2017 через відділ забезпечення автоматизованого розподілу, контролю та моніторингу виконання документів (канцелярія) від представника Компанії "Сінгента Партісіпейшнз АГ" надійшов відзив на апеляційну скаргу, відповідно до якого останній просить суд залишити рішення Господарського суду міста Києва від 25.09.2017 у справі № 910/19572/16 без змін, апеляційну скаргу без задоволення.

14.11.2017 через відділ забезпечення автоматизованого розподілу, контролю та моніторингу виконання документів (канцелярія) від представника Компанії "Сінгента Партісіпейшнз АГ" надійшло заперечення на клопотання про призначення повторної судової експертизи в якому останній просив суд залишити без задоволення клопотання відповідача-1 про призначення повторної судової експертизи.

Представники відповідача-1 та відповідача-2 в судовому засіданні 14.11.2017 підтримали вимоги викладені в апеляційній скарзі та раніше подане відповідачем-1 клопотання про призначення у даній справі повторної судової експертизи, просили суд його задовольнити.

Представник позивача заперечував проти вимог апеляційної скарги та просив суд відмовити у задоволенні клопотання про призначення у даній справі повторної судової експертизи з підстав наведених у запереченні на клопотання про призначення повторної судової експертизи.

Заслухавши пояснення представників сторін, дослідивши наявні в матеріалах справи докази, колегія суддів дійшла висновку про необхідність призначення у справі повторної судової експертизи, виходячи з наступного.

Так, судом апеляційної інстанції було встановлено, що ухвалою Господарського суду міста Києва від 09.12.2016 призначено у справі № 910/19572/16 судову експертизу, проведення якої було доручено Науково-дослідному центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності (01133, м. Київ, бул. Лесі Українки, буд. 26, оф. 501).

Пунктом 2 резолютивної частини зазначеної ухвали на вирішення експерта судом було поставлено наступні питання:

- Чи складається знак для товарів і послуг "Тіаметоксам-Метакса" за свідоцтвом України на знак для товарів і послуг № 214206 від 11.07.2016 лише з позначень, що є загальновживаними термінами станом на 07.12.2015?

- Чи було позначення "Тіаметоксам", що є частиною знаку для товарів і послуг "Тіаметоксам-Метакса" за свідоцтвом України на знак для товарів і послуг № 214206 від 11.07.2016 загальновживаним словом або терміном станом на 07.12.2015?

- Яке з позначень "Тіаметоксам" чи "Метакса" є домінуючою частиною знаку для товарів і послуг "Тіаметоксам-Метакса" за свідоцтвом України на знак для товарів і послуг № 214206 від 11.07.2016?

- Чи є знак для товарів і послуг "Тіаметоксам-Метакса" за свідоцтвом України на знак для товарів і послуг № 214206 від 11.07.2016 оманливим або таким, що може ввести в оману, щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послуги?

З матеріалів справи вбачається, що 10.07.2017 місцевим господарським судом від Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України отримано висновок № 326/16 за результатами комісійної судової експертизи у сфері інтелектуальної власності у справі № 910/19572/16.

Проте, відповідач-1 обґрунтовуючи клопотання про призначеної повторної судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності зазначає, що вважає висновок судового експерта № 326/16 необґрунтованим та таким, що не відповідає ч. 1 ст. 42 ГПК України, в зв'язку із тим, що дослідницька частина висновку експертів не узгоджується із підсумковим висновком по п'ятому питанню (судові експерти з власної ініціативи додали перше питання до досліджуваних питань). Так, вся дослідницька частина п'ятого питання присвячена розрізняльній здатності позначення "Тіаметоксам-Метакса", тоді як у підсумковому висновку вказано, що знак для товарів та послуг "Тіаметоксам-Метакса" є таким, що може ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар чи надає послугу. При цьому, розрізняльна здатність та оманливість є різними критеріями відповідності знаку для товарів та послуг умовам надання правової охорони.

Суд апеляційної інстанції зазначає про обґрунтованість наведених доводів відповідача-1 щодо необхідності призначення повторної судової експертизи. Разом з тим, колегія суддів вважає, що висновок повторної судової експертизи у даній справі зможе прояснити суперечності та розбіжності, виявлені кожною із сторін, сприяти повному і всебічному розгляду справи, а відтак, - ухваленню правомірного та обґрунтованого рішення суду, прийняття якого є законним інтересом кожної із сторін.

Згідно з частиною 2 статті 99 ГПК України апеляційний господарський суд, переглядаючи рішення в апеляційному порядку, користується правами, наданими суду першої інстанції.

Так, в силу ч. 4. ст. 42 ГПК України, при необхідності господарський суд може призначити повторну судову експертизу і доручити її проведення іншому судовому експерту.

Відповідно до п. 15.2. Постанови Пленуму Вищого господарського суду України від 23.03.2012 № 4 "Про деякі питання практики призначення судової експертизи" повторною визнається судова експертиза, у проведенні якої експерт досліджує ті ж самі об'єкти і вирішує ті ж самі питання, які досліджувалися і вирішувалися у первинній судові експертизі. Нові об'єкти на дослідження повторної судової експертизи подаватися не можуть, так само як не можуть ставитися на її вирішення питання, які не розглядалися попередньою експертизою.

Повторна судова експертиза призначається з ініціативи суду або за клопотанням учасників процесу, якщо висновок експерта визнано необґрунтованим чи таким, що суперечить іншим матеріалам справи, або коли він викликає сумнів у його правильності, або за наявності істотного порушення норм, які регламентують порядок призначення і проведення експертизи. Повторну судову експертизу може бути призначено також, якщо є розходження у висновках кількох експертів і їх неможливо усунути шляхом одержання додаткових пояснень експертів у судовому засіданні. Повторну судову експертизу слід доручати іншому експерту (експертам).

Враховуючи наведене вище та беручи до уваги, що в матеріалах справи наявний висновок судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності за справою № 910/29267/16 (за позовом Компанії "Сінгента Партісіпейшнз АГ" до Товариства з обмеженою відповідальністю "Вассма Кемікал" про визнання свідоцтва недійсним) від 15.05.2017 № 1137 у якому експерти дійшли іншого висновку ніж у висновку судової експертизи № 326/16 від 22.06.2017 у даній справі, у колегії суддів є обґрунтовані сумніви щодо правильності висновку експертів № 326/16, що є підставою для призначення у справі № 910/19572/16 повторної судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності.

Відповідно до ст. 17 Закону України „Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини" від 23.02.2006 № 3477-IV суди застосовують при розгляді справ Конвенцію (Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод) та практику Суду (Європейського суду з прав людини) як джерело права.

Рішеннями ЄСПЛ у справах „Dombo Beheer B.V. v. the Netherlands" від 27.10.1993 (п. 33), та „Ankerl v. Switzerland" від 23.10.1996 (п. 38) встановлено, що принцип рівності сторін у процесі - у розумінні „справедливого балансу" між сторонами - вимагає, щоб кожній стороні надавалася розумна можливість представити справу в таких умовах, які не ставлять цю сторону у суттєво невигідне становище відносно другої сторони. Рівність засобів включає: розумну можливість представляти справу в умовах, що не ставлять одну сторону в суттєво менш сприятливе ніж іншу сторону; фактичну змагальність; процесуальну рівність; дослідження доказів, законність методів одержання доказів; мотивування рішень.

Крім того, принцип змагальності тісно пов'язаний з принципом рівності, тоді як рівноправність сторін - один із необхідних елементів принципу змагальності, „без якого змагальність як принцип не існує". Рівноправність сторін є суттю змагальності, бо тільки через рівні можливості сторін можлива реалізація принципу змагальності.

Також, у рішенні ЄСПЛ „Дульський проти України" від 01.06.2006 (заява № 61679/00), зазначено, що експертиза, призначена судом, є одним із засобів встановлення або оцінки фактичних обставин справи і тому складає невід'ємну частину судової процедури. Більше того, суд вирішує питання щодо отримання додаткових доказів та встановлює строк для їх отримання.

Відповідно до пункту 1.8. Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень (затверджена наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 № 53/5 (далі - Інструкція) експертизи та дослідження проводяться фахівцями, які мають відповідну вищу освіту, освітньо-кваліфікаційний рівень не нижче спеціаліста, пройшли відповідну підготовку в державних спеціалізованих установах, атестовані та отримали кваліфікацію судового експерта з певної спеціальності і внесені до Державного реєстру атестованих судових експертів.

Відповідно п.п. 3, 6 Постанови Пленуму Вищого господарського суду України від 23.03.2012 № 4 "Про деякі питання практики призначення судової експертизи" за змістом статті 101 ГПК апеляційний господарський суд, яким приймаються додаткові докази і перевіряється законність і обґрунтованість рішення місцевого господарського суду у повному обсязі, вправі призначити судову експертизу на стадії перегляду судового рішення в апеляційному порядку. На підставі пункту 5 статті 65 та пункту 1 частини другої статті 79 ГПК судову експертизу може бути призначено судом як у порядку підготовки справи до розгляду, так і в процесі розгляду. Відповідно до частини другої статті 41 ГПК учасники судового процесу вправі пропонувати господарському суду питання, які мають бути роз'яснені експертом. Ці питання можуть бути запропоновані у позовній заяві, у відзиві або в окремому письмовому клопотанні сторони. Проте остаточне коло питань судовому експерту визначається господарським судом.

У рішення ЄСПЛ по справі "Бендерський проти України" №22750/02 від 15.11.2007 зазначено, що відповідно до практики, яка відображає принцип незалежного здійснення правосуддя, судові рішення мають в достатній мірі висвітлювати мотиви, на яких вони базуються. Межі такого обов'язку можуть різнитися залежно від природи рішення та мають оцінюватись в світлі обставин кожної справи. Право може вважатися ефективним, тільки якщо зауваження сторін насправді "заслухані", тобто належним чином вивчені судом.

Статтею 12 Закону України «Про судову експертизу» судового експерта зобов'язано, незалежно від виду судочинства, провести повне дослідження і дати обґрунтований та об'єктивний письмовий висновок.

Відповідно до п. 1.2.11. Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень (надалі - Інструкція) повторною є експертиза, під час проведення якої досліджуються ті самі об'єкти і вирішуються ті самі питання, що й при проведенні первинної (попередніх) експертизи (експертиз).

Відповідно п. 3.6. Інструкції у разі призначення експертизи (залучення експерта) для проведення додаткової або повторної експертизи, крім матеріалів, зазначених у пункті 3.3 цього розділу, до експертної установи (експертові) надаються також висновки попередніх експертиз з усіма додатками (фотознімками, порівняльними зразками тощо), а також додаткові матеріали, що стосуються предмета експертизи, які були зібрані після надання первинного висновку.

Відповідно до п.п. 1, 2 ст. 41 ГПК України, для роз'яснення питань, що виникають при вирішенні господарського спору і потребують спеціальних знань, господарський суд призначає судову експертизу. Учасники судового процесу мають право пропонувати господарському суду питання, які мають бути роз'яснені судовим експертом. Остаточне коло цих питань встановлюється господарським судом в ухвалі.

Враховуючи зазначене вище, суд апеляційної інстанції дійшов висновку про необхідність задоволення клопотання апелянта про призначення у даній справі повторної судової експертизи.

З урахуванням того, що первісна експертиза об'єктів інтелектуальної власності проводилась Науково-дослідним центром судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України, колегія суддів дійшла висновку про доручення проведення повторної експертизи у даній справі Київському науково - дослідному інституту судових експертиз.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 79 ГПК України господарський суд має право зупинити провадження у справі за клопотанням сторони, прокурора, який бере участь в судовому процесі, або за своєю ініціативою у випадку призначення господарським судом судової експертизи.

З метою недопущення порушення ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, якою закріплено право на справедливий і публічний розгляд справи упродовж розумного строку незалежним і безстороннім судом, враховуючи необхідність направлення матеріалів справи № 910/19572/16 до Київського науково - дослідного інституту судових експертиз, Київський апеляційний господарський суд дійшов висновку про необхідність зупинення апеляційного провадження у даній справі за власною ініціативою у зв'язку з призначенням повторної експертизи.

Враховуючи наведене та керуючись ст. ст. 41-42, 79, 86, 99 Господарського процесуального кодексу України, Київський апеляційний господарський суд -

УХВАЛИВ:

1. Задовольнити клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю "Вассма Кемікал" про призначення у справі № 910/19572/16 повторної судової експертизи.

2. Призначити у справі № 910/19572/16 повторну судову експертизу, проведення якої доручити Київському науково - дослідному інституту судових експертиз (03680, м. Київ, вул. Смоленська, 6 ).

3. На вирішення експертизи поставити наступні питання:

- Чи складається знак для товарів і послуг "Тіаметоксам-Метакса" за свідоцтвом України на знак для товарів і послуг № 214206 від 11.07.2016 лише з позначень, що є загальновживаними термінами станом на 07.12.2015?

- Чи було позначення "Тіаметоксам", що є частиною знаку для товарів і послуг "Тіаметоксам-Метакса" за свідоцтвом України на знак для товарів і послуг № 214206 від 11.07.2016 загальновживаним словом або терміном станом на 07.12.2015?

- Яке з позначень "Тіаметоксам" чи "Метакса" є домінуючою частиною знаку для товарів і послуг "Тіаметоксам-Метакса" за свідоцтвом України на знак для товарів і послуг № 214206 від 11.07.2016?

- Чи є знак для товарів і послуг "Тіаметоксам-Метакса" за свідоцтвом України на знак для товарів і послуг № 214206 від 11.07.2016 оманливим або таким, що може ввести в оману, щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послуги?

4. Відповідно до ст. 4 Закону України „Про судову експертизу" попередити особу (осіб), яка буде здійснювати експертне дослідження, про кримінальну відповідальність за дачу завідомо неправдивого висновку та відмову без поважних причин від виконання покладених на нього (них) обов'язків відповідно до ст.ст. 384, 385 Кримінального кодексу України.

5. Для проведення повторної судової експертизи матеріали справи № 910/19572/16 направити до Київського науково-дослідного інституту судових експертиз (03057, м. Київ, вул. Смоленська, 6).

6. Витрати, пов'язані з проведенням повторної судової експертизи покласти на Товариство з обмеженою відповідальністю "Вассма Кемікал".

7. Зупинити апеляційне провадження у справі № 910/19572/16 до закінчення проведення судової експертизи та повернення матеріалів справи до Київського апеляційного господарського суду.

8. Копію ухвали Київського апеляційного господарського суду надіслати учасникам провадження у справі та до Київського науково-дослідного інституту судових експертиз.

9. Зобов'язати Київський науково - дослідний інституту судових експертиз, згідно з ч. 1 ст. 42 ГПК України, надіслати копії експертного висновку учасникам провадження, а також провести експертне дослідження у строки, визначені п.п. 1.13 ч.1 Інструкції «Про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень».

Головуючий суддя А.А. Верховець

Судді С.В. Сотніков

В.О. Пантелієнко