РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24.10.2017Справа №910/12627/16

За позовом Компанії ВАЙ ЕМ Інвестмент ЛТД. (YM Investment Ltd.)

до Товариства з обмеженою відповідальністю "Міжнародне агентство із захисту інтелектуальної власності та боротьби з піратством в кіберпросторі";

третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача Київська міська митниця Державної фіскальної служби України (третя особа 1);

третя особа,яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача

Товариство з обмеженою відповідальністю "Белонія М" (третя особа 2);

про зобов'язання вчинити дії.

Суддя Мандриченко О.В.

Представники:

Від позивача: Бойко С. Є., представник, довіреність № 17961 від 29.09.2016 р.;

Від відповідача: Козир М. О.. представник, довіреність № б/н від 30.09.2016 р.;

Від третьої особи 1:не з'явилися;

Від третьої особи 2:не з'явилися.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Компанія ВАЙ ЕМ Інвестмент ЛТД. (YM Investment Ltd.) звернулася до Господарського суду міста Києва з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю "МІЖНАРОДНЕ АГЕНТСТВО ІЗ ЗАХИСТУ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ТА БОРОТЬБИ З ПІРАТСТВОМ В КІБЕРПРОСТОРІ" про:

- заборону Товариству з обмеженою відповідальністю "Міжнародне агентство із захисту інтелектуальної власності та боротьби з піратством в кіберпросторі" здійснювати імпорт в Україну товару: друкованих книг, книжок, брошур, словників та енциклопедій та їх серійних випусків та аналогічних друкованих матеріалів, зброшурованих, всього - 20 707 шт., країна виробництва: RU, виробник: ООО "ИЗД-ВО ACT", ходи за УКТ ЗЕД - , , що заявлені за МД № 100250003/0 від 13.06.2016 р. до митного оформлення в митному режимі "імпорт", які знаходяться на оформленні у Київської міської митниці Державної фіскальної служби України (м. Київ, вул. Малинська, 20);

- вилучення з цивільного обороту та знищення контрафактного товару: друковані книги, книжки, брошури, словники та енциклопедії та їх серійні випуски та аналогічні друковані матеріали, зброшуровані, всього - 20 707 шт., країна виробництва: RU, виробник: ООО "ИЗД-ВО ACT", коди за УКТ ЗЕД - , , які заявлені за МД № 100250003/0 від 13.06.2016 p. до митного оформлення в митному режимі "імпорт", які знаходяться на оформленні у Київської міської митниці Державної фіскальної служби України (м. Київ, вул. Малинська, 20).

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 12.07.2016 порушено провадження у даній справі, призначено її до розгляду у судовому засіданні на 28.07.2016 за участю представників сторін, яких зобов'язано надати суду певні документи. Зокрема, залучено до участі у розгляді справи третьою особою, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача - Київську міську митницю Державної фіскальної служби України.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 28.07.2016 заяву Компанії ВАЙ ЕМ Інвестмент ЛТД (YM Investment Ltd.) про забезпечення позову задоволено, до вирішення спору у справі № 910/12627/16 по суті та набрання рішенням суду законної сили вжито заходи до забезпечення позову, а саме, заборонено Київській міській митниці Державної фіскальної служби України вчиняти дії по митному оформленню товарів, поданих до митного оформлення за митною декларацією від 13.06.2016 ВМД № 10025003/0 в митному режимі "імпорт" товару Товариством з обмеженою відповідальністю "МІЖНАРОДНЕ АГЕНТСТВО ІЗ ЗАХИСТУ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ТА БОРОТЬБИ З ПІРАТСТВОМ В КІБЕРПРОСТОРІ", зокрема, друковані книги, книжки, брошури, словники та енциклопедії та їх серійні випуски та аналогічні друковані матеріали, зброшуровані, всього - 20 707 шт., країна виробництва: RU, виробник: ООО "ИЗД-ВО ACT", коди за УКТ ЗЕД - , .

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 29.08.2016 клопотання представника Компанії ВАЙ ЕМ Інвестмент ЛТД. (YM Investment Ltd.) про залучення третьої особи задоволено, залучено Товариство з обмеженою відповідальністю "Белонія М" третьою особою, без самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 03.10.2016 у справі № 910/12627/16 призначено судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності та зупинено провадження на час проведення судової експертизи.

16.12.2016 матеріали справи № 910/12627/16 надійшли до Господарського суду міста Києва разом з клопотанням судового експерта Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України Федоренко В.Л.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 19.12.2016 поновлено провадження у справі № 910/12627/16 та призначено клопотання судового експерта до розгляду у судовому засіданні за участю представників сторін на 12.01.2017.

Відповідно до розпорядження керівника апарату Господарського суду міста Києва від 30.01.2017 № 05-23/317 "Щодо призначення повторного автоматичного розподілу справ" та протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 30.01.2017 , справа № 910/12627/16 передана для розгляду судді Мандриченку О. В. у зв'язку з закінченням терміну повноважень у судді ОСОБА_7

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 01.02.2017 року справу № 910/12627/16 прийнято до свого провадження суддею Мандриченком О. В., слухання клопотання судового експерта призначено на 07.03.2017 року.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 16.03.2017 року провадження у справі № 910/12627/16 зупинено, матеріали справи направлено до Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України.

До Господарського суду міста Києва від Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України надійшов супровідний лист разом з висновком експертів та матеріалами справи.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 16.03.2017 року провадження у справі № 910/12627/16 поновлено, слухання справи призначено на 19.09.2017 року.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 19.09.2017 року відкладено розгляд справи до 12.10.2017 р.

У судовому засіданні 12.10.2017 р. оголошено перерву у справі до 24.10.2017 р.

У судовому засіданні 24.10.2017 р. позивач позовні вимоги підтримав, просив позов задовольнити у повному обсязі.

Представник відповідача проти позовних вимог заперечував, у задоволенні позову просив відмовити з підстав, викладених у письмовому відзиві на позовну заяву.

Розглянувши документи і матеріали, додані до позовної заяви, заслухавши пояснення представника позивача, всебічно і повно з'ясувавши всі обставини справи, оцінивши докази, які мають значення для вирішення спору, господарський суд-

ВСТАНОВИВ:

Компанія ВАЙ ЕМ Інвестмент ЛТД. (YM Investment Ltd.) (надалі - компанія) є власником знаку для товарів і послуг «АСТ» (Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 59471 від 15.02.2006 р; дата подання заявки 11.11.2005 р.; індекси міжнародної класифікації 16 та 35), що підтверджується випискою з Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг від 25.04.16 р. та роздруківкою з офіційного сайту Державної служби інтелектуальної власності щодо відомостей з Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг.

13 червня 2016 р. листом від Київської міської митниці ДФС позивача було повідомлено про те, що на виконання статті 399 Митного кодексу України, відповідно до Порядку взаємодії підрозділів митниці при здійсненні митного контролю та митного оформлення товарів, що містять об'єкти права інтелектуальної власності, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 30.05.2012 року № 647 та на підставі даних митного реєстру об'єктів права інтелектуальної власності, Київською міською митницею ДФС 13.06.2016 року було здійснено призупинення митного оформлення товарів: друковані книги, книжки, брошури, словники та енциклопедії та їх серійні випуски та аналогічні друковані матеріали, зброшуровані, всього - 20707 шт., країна виробництва: RU, виробник: ООО "ИЗД- ВО ACT", коди за УКТ ЗЕД - , , які заявлені за МД № 100250003/0 від 13.06.2016 р. на строк до 10 робочих днів з 13.06.2016 до 29.06.2016.

В листі зазначалося, що одержувач - ТОВ «МІЖНАРОДНЕ АГЕНТСТВО ІЗ ЗАХИСТУ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ТА БОРОТЬБИ З ПІРАТСТВОМ В КІБЕРПРОСТОРІ» (01021, м. Київ, провулок Виноградний, 4) (надалі - Агентство) не внесений до митного реєстру як імпортер оригінальних товарів, що містять знак для товарів і послуг «АСТ», і тому у митниці є підстави вважати що переміщення через митний кордон України даних товарів має ознаки порушення прав інтелектуальної власності.

Позивач зазначає, що з метою проведення експертизи та виявлення в товарах, митне оформлення яких призупинене, фактів використання Знаку для товарів і послуг «АСТ» представником правовласника було направлено листа з проханням надати дозвіл на відібрання зразків. Зразки були отримані 23 червня 2016 р. по 2 екземпляра кожної групи товарів, представлених до митного оформлення. В той же день вони були передані в Науково-дослідний центр судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України для проведення дослідження.

Згідно з наданим позивачем висновком експертів № 194/16 за результатами проведення комісійного експертного дослідження у сфері інтелектуальної власності від 29 червня 2016 року було встановлено, що позначення «Издательство АСТ», розміщене в розділі «вихідні дані» та/або титульному аркуші книг, що додаються, є схожими настільки, що його можна сплутати із знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України № 59471.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 03.10.2016 (суддя Бондарчук В.В.) у справі № 910/12627/16 призначено судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності, на вирішення експертів поставлені наступні питання:

- Чи використано знак для товарів і послуг "АСТ" за свідоцтвом України № 59471 у словесному позначенні "Издательство АСТ" ?

- Чи є словесне позначення "Издательство АСТ" схожим настільки, що його можна сплутати зі знаком "АСТ" за свідоцтвом України № 59471, щодо товарів і послуг 16, 35 класів МКТП?;

- Чи є словесне позначення "Издательство АСТ" таким, що може вводити споживачів в оману щодо особи, яка виробляє зареєстровані товари або надає послуги щодо товарів і послуг 16, 35 класів МКТП "АСТ" за свідоцтвом України № 59471?

Висновком експертів № 271/16 за результатами проведення комісійного судової експертизи у сфері інтелектуальної власності від 29 червня 2017 року було встановлено:

1. Словесне позначення «Издательство АСТ» є схожим настільки, що його можна сплутати зі знаком «АСТ» за свідоцтвом України № 59471, щодо товарів і послуг 16, 35 класів МКТП.

2. Словесне позначення «Издательство АСТ» є таким, що може вводити споживачів в оману щодо особи, яка виробляє зареєстровані товари або надає послуги щодо товарів і послуг 16,35 класів МКТП «АСТ» за свідоцтвом України № 59471.

Обгрунтовуючи свої позовні вимоги позивач зазначає, що Компанія ВАЙ ЕМ Інвестмент ЛТД не надавала дозволу Товариству з обмеженою відповідальністю "Міжнародне агентство із захисту інтелектуальної власності та боротьби з піратством в кіберпросторі" на використання знаку для товарів і послуг «АСТ», а зазначені товари імпортуються (ввозяться) на територію України з порушенням прав інтелектуальної власності, у зв'язку з чим Компанія звернулася до суду з позовними вимогам и про заборону Товариству з обмеженою відповідальністю "Міжнародне агентство із захисту інтелектуальної власності та боротьби з піратством в кіберпросторі" здійснювати імпорт в Україну товару: друкованих книг, книжок, брошур, словників та енциклопедій та їх серійних випусків та аналогічних друкованих матеріалів, зброшурованих, всього - 20 707 шт., країна виробництва: RU, виробник: ООО "ИЗД-ВО ACT", ходи за УКТ ЗЕД - , , що заявлені за МД № 100250003/0 від 13.06.2016 р. до митного оформлення в митному режимі "імпорт", які знаходяться на оформленні у Київської міської митниці Державної фіскальної служби України (м. Київ, вул. Малинська, 20); та вилучення з цивільного обороту та знищення контрафактного товару: друковані книги, книжки, брошури, словники та енциклопедії та їх серійні випуски та аналогічні друковані матеріали, зброшуровані, всього - 20 707 шт., країна виробництва: RU, виробник: ООО "ИЗД-ВО ACT", коди за УКТ ЗЕД - , , які заявлені за МД № 100250003/0 від 13.06.2016 p. до митного оформлення в митному режимі "імпорт", які знаходяться на оформленні у Київської міської митниці Державної фіскальної служби України (м. Київ, вул. Малинська, 20).

Розглянувши заявлений спір по суті з неухильним дотриманням приписів процесуального законодавства та норм матеріального права, суд не погоджується з твердженнями та мотивацією позивача та не вбачає підстав для задоволення позовних вимог, зважаючи на таке.

Відповідно до частини другої статті 90 ЦК України юридична особа, що є підприємницьким товариством, може мати комерційне (фірмове) найменування.

Відповідно до наявної у матеріалах справи копії виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб (Російська Федерація) Товариство з обмеженою відповідальністю «АСТ Москва» первісно було зареєстровано 27 листопада 2002 року, тобто до подання 11.11.2005 р. заявки на реєстрацію знаку для товарів і послуг № 59471.

Частиною 1 ст. 16 Закону України «про охорону прав на знаки для товарів і послуг» визначено, що права, які випливають із свідоцтва, діють від дати подання заявки. Строк дії свідоцтва продовжується за умови сплати відповідного збору.

Згідно ст. 8 Паризької конвенції фірмове найменування охороняється в усіх країнах Союзу без обов'язкового подання заявки чи реєстрації і незалежно від того, чи є воно частиною товарного знака.

Відповідно до ст. 90 ЦК України:

1. Юридична особа повинна мати своє найменування, яке містить інформацію про її організаційно-правову форму. Найменування установи має містити інформацію про характер її діяльності. Юридична особа може мати окрім повного найменування скорочене найменування.

2. Юридична особа, що є підприємницьким товариством, може мати комерційне (фірмове) найменування. Комерційне (фірмове) найменування юридичної особи може бути зареєстроване у порядку, встановленому законом.

Згідно статті 489 ЦК України:

1. Правова охорона надається комерційному найменуванню, якщо воно дає можливість вирізнити одну особу з-поміж інших та не вводить в оману споживачів щодо справжньої її діяльності.

2. Право інтелектуальної власності на комерційне найменування є чинним з моменту першого використання цього найменування та охороняється без обов'язкового подання заявки на нього чи його реєстрації і незалежно від того, є чи не є комерційне найменування частиною торговельної марки.

3. Відомості про комерційне найменування можуть вноситися до реєстрів, порядок ведення яких встановлюється законом.

4. Особи можуть мати однакові комерційні найменування, якщо це не вводить в оману споживачів щодо товарів, які вони виробляють та (або) реалізовують, та послуг, які піти надаються.

Згідно приписів статті 490 ЦК України:

1. Майновими правами інтелектуальної власності на комерційне найменування є:

1) право на використання комерційного найменування;

2) право перешкоджати іншим особам неправомірно використовувати і комерційне найменування, в тому числі забороняти таке використання;

3) інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом.

2. Майнові права інтелектуальної власності на комерційне найменування передаються іншій особі лише разом з цілісним майновим комплексом особи, якій ці права належать, або його відповідною частішою.

Відповідно до статті 23 Закону України «Про видавничу справу»:

Вихідні відомості видання - сукупність даних, які характеризують видання і призначені для його оформлення, інформування споживача, бібліографічного опрацювання і статистичного обліку.

Кожний примірник видання повинен містити вихідні відомості

Перелік, зміст і порядок оформлення вихідних відомостей для кожного виду видань визначаються стандартами.

Вихідні відомості оформляє видавець.

Усі книжкові видання в Україні, незалежно від мови основного тексту, повинні мати обов'язкову анотацію та вихідні бібліографічні відомості державною мовою. Винятком можуть бути тільки видання іноземними мовами, призначені для розповсюдження за кордоном, або серед іноземців.

Вихід у світ видання без обов'язкових для нього вихідних відомостей або з недостовірними відомостями не допускається.

Міждержавним стандартом ГОСТ 7.4-95 «ИЗДАНИЯ. ВЫХОДНЫЕ СВЕДЕНИЯ», прийнятим Міждержавною радою з стандартизації, метрології і сертифікації (протокол N 7-95 від 26 квітня 1995 p.), за прийняття якого у числі інших проголосував і Держстандарт України, встановлено:

3.3.6. Выходные данные (см. 4-7) включают: место выпуска издания, имя издателя и год выпуска издания.

3.3.6.1 Местом выпуска издания считается юридический адрес издателя.

Место выпуска издания не приводится, если оно является частью шимени издателя.

Местом выпуска издания, выпущенного отделением или филиалом издателя, считается юридическое адрес этого отделения или филиала.

3.3.6.2 Издателем является юридическое лицо, осуществляющее подготовку и выпуск издания. Имя издателя приводится в форме, установленной при его регистрации.

Як зазначено у джерелі [2] абревіатура «ООО» є загальноприйнятим скороченням однієї з назв форм господарського товариства, а саме - «Общество с ограниченной ответственностью».

Словесне позначення «ООО «Издательство ACT»» є комерційним (фірмовим) найменуванням юридичної особи у формі товариства з обмеженою відповідальністю.

Права інтелектуальної власності на це комерційне (фірмове) найменування у «ООО «Издательство ACT»» виникли не пізніше першого за часом з числа представлених у документі «КНИГИ «ВИДАВНИЦТВА «АСТ»» В БІБЛІОТЕКАХ УКРАЇНИ (до 2005 р.)» видання, тобто не пізніше 1997 року.

Відповідно, з цього року комерційне (фірмове) найменування «ООО «Издательство ACT»» набуло правової охорони в Україні (як країні-учасниці Паризької конвенції) на підставі ст. 8 Паризької конвенції та ст.ст. 90, 489 ЦК України.

Отже, видавець «ООО «Издательство ACT»» не тільки набув право на комерційне (фірмове) найменування до дати подання заявки № m200513620, але в силу ст. 23 Закону України «Про видавничу справу» та Міждержавного стандарту ГОСТ 7,4-95 був зобов'язаний вказувати у вихідних даних видань своє найменування.

Частиною 6 статті 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» встановлено, що виключне право власника свідоцтва забороняти іншим особам використовувати без його згоди зареєстрований знак не поширюється на:

-здійснення будь-якого права, що виникло до дати подання заявки або, якщо було заявлено пріоритет, до дати пріоритету заявки;

-використання знака для товару, введеного під цим знаком в цивільний оборот власником свідоцтва чи за його згодою, за умови, що власник свідоцтва не має вагомих підстав забороняти таке використання у зв'язку з подальшим продажем товару, зокрема у разі зміни або погіршення стану товару після введення його в цивільний оборот;

-використання кваліфікованого зазначення походження товару, що охороняється відповідно до Закону України "Про охорону прав на зазначення походження товарів" (752-14);

-некомерційне використання знака;

-усі форми повідомлення новин і коментарів новин;

-добросовісне застосування ними своїх імен чи адрес.

З огляду на вище викладене, право на використання фірмового найменування виникло у «ООО «Издательство ACT»» до дати подання заявки № пі200513620, отже на ці правовідносини розповсюджується дія наведеної вище норми частини 6 ст.16 Закону.

Таким чином, виключні права власника знака для товарів та послуг за свідоцтвом України №59471 від 15.02.2006 року не розповсюджуються на використання комерційного (фірмового) найменування у вигляді словесного позначення «ООО «Издательство ACT»», розміщеного в розділі «вихідні дані» та на титульній сторінці книг виданих видавництвом «АСТ».

Відповідно до ст. ст. 33, 34 Господарського процесуального кодексу України, кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень. Господарський суд приймає тільки ті докази, які мають значення для справи. Обставини справи, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватись іншими засобами доказування.

Судом не встановлено беззаперечних підстав вважати доведеними і обґрунтованими обставини, які позивач поклав в основу свого позову.

Приймаючи до уваги наведене вище, позовні вимоги Компанії ВАЙ ЕМ Інвестмент ЛТД. (YM Investment Ltd.) до Товариства з обмеженою відповідальністю "Міжнародне агентство із захисту інтелектуальної власності та боротьби з піратством в кіберпросторі" задоволенню не підлягають.

За приписами статті 49 ГПК України судові витрати зі справи слід покласти на позивача.

Згідно з ст. 68 ГПК України, питання про скасування забезпечення позову вирішується господарським судом, що розглядає справу, із зазначенням про це в рішенні чи ухвалі.

Відповідно до п. 10 постанови Пленуму Вищого господарського суду України від 26.12.2011 № 16 "Про деякі питання практики застосування заходів до забезпечення позову", враховуючи, що забезпечення позову застосовується як гарантія задоволення законних вимог позивача, господарський суд не повинен скасовувати вжиті заходи до виконання рішення або зміни способу його виконання, за винятком випадків, коли потреба у забезпеченні позову з тих чи інших причин відпала або змінились певні обставини, що спричинили застосування заходів забезпечення позову, або забезпечення позову перешкоджає належному виконанню судового рішення.

У зв'язку з відмовою у задоволенні позовних вимог Компанії ВАЙ ЕМ Інвестмент ЛТД. (YM Investment Ltd.) суд вважає, що відпали обставини, що спричинили застосування заходів щодо забезпечення позову, у зв'язку з чим, суд дійшов висновку про необхідність скасувати заходи забезпечення позову у справі 910/12627/16, вжиті ухвалою Господарського суду міста Києва від 28.07.2016 р.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 33, 43, 43, 49, 68, 82-85 ГПК України, суд

ВИРІШИВ:

1. У задоволенні позову відмовити повністю.

2. Скасувати заходи забезпечення позову, вжитті ухвалою Господарського суду міста

Києва від 28.07.2016 р.

Рішення набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після розгляду справи апеляційним господарським судом.

Суддя О.В. Мандриченко
Дата складання рішення 16.11.2017 р.