КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"24" жовтня 2017 р. Справа№ 911/4210/16

Київський апеляційний господарський суд у складі колегії суддів:

головуючого: Сотнікова С.В.

суддів: Остапенка О.М.

Пантелієнка В.О.

за участю секретаря судового засідання Сотнікової І.О.,

представника позивача - Дитинюка Я.Л.,

розглянувши апеляційну скаргу Публічного акціонерного товариства "Київський вітамінний завод"

на ухвалу Господарського суду Київської області від 22.08.2017

у справі № 911/4210/16 (суддя Подоляк Ю.В.)

за позовом Публічного акціонерного товариства "Київський вітамінний завод"

до Товариства з обмеженою відповідальністю "Науково-виробниче підприємство "Лабораторія "Невід",

третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача, ОСОБА_3,

про припинення порушення прав інтелектуальної власності на торговельні марки

ВСТАНОВИВ:

Ухвалою Господарського суду Київської області від 22.08.2017 задоволено частково клопотання судового експерта про надання матеріалів необхідних для проведення експертизи, надіслано Київському науково-дослідному інституту судових експертиз Міністерства юстиції України матеріали справи, до яких залучено подані сторонами документи, запропоновано судовому експерту провести судову експертизу у даній справі за наявними матеріалами справи в сукупності з переліченими вище матеріалами, зупинено провадження у справі № 911/4210/16 до закінчення експертних досліджень і отримання господарським судом висновку експерта.

Не погоджуючись з зазначеним судовим рішенням, позивач звернувся до Київського апеляційного господарського суду з апеляційною скаргою, в якій просить скасувати ухвалу Господарського суду Київської області від 22.08.2017, передати справу на розгляд до суду першої інстанції.

Від відповідача та третьої особи надійшли клопотання про розгляд справи без участі представників в судовому засіданні.

Розглянувши доводи апеляційної скарги, перевіривши матеріали справи, проаналізувавши на підставі встановлених фактичних обставин справи правильність застосування судом першої інстанції норм матеріального та процесуального права, Київський апеляційний господарський суд вважає, що апеляційна скарга підлягає частковому задоволенню, а ухвала Господарського суду Київської області від 22.08.2017 - частковому скасуванню, з огляду на наступне.

З матеріалів справи вбачається, що позивач звернувся до суду першої інстанції з позовом про зобов'язання відповідача припинити порушення прав інтелектуальної власності позивача на знаки для товарів і послуг АЕвіт за свідоцтвами України на знак № 101616 від 12.01.2009 та № 213064 від 10.06.2016 шляхом припинення використання всіма доступними способами (експорт, імпорт, зберігання, пропонування до продажу, продаж, реалізацію, рекламування) товарів із нанесеними на них (упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов'язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет), марковані позначеннями АБВіт, схожими до ступеню змішування із зареєстрованими знаками для товарів і послуг АЕвіт за свідоцтвами України на знак № 101616 від 12.01.2009 та № 213064 від 10.06.2016; зобов'язання відповідача вилучити з цивільного обороту контрафактну продукцію - дієтичні добавки, марковані позначеннями АБВіт, схожими до ступеню змішування із зареєстрованими знаками для товарів і послуг АЕвіт за свідоцтвами України на знак № 101616 від 12.01.2009 та № 213064 від 10.06.2016; зобов'язання відповідача знищити за власний рахунок контрафактну продукцію - дієтичні добавки, марковані позначеннями АБВіт, схожими до ступеню змішування із зареєстрованими знаками для товарів і послуг АЕвіт за свідоцтвами України на знак № 101616 від 12.01.2009 та № 213064 від 10.06.2016.

Позовні вимоги обґрунтовано тим, що відповідач здійснюючи свою господарську діяльність незаконно використовує позначення АБВіт, що є схожим до ступеня сплутаності зі знаком для товарів та послуг АЕвіт, майнові права інтелектуальної власності, на яке належить позивачу відповідно до свідоцтв на знак для товарів та послуг № 101616 від 12.01.2009 та № 213064 від 10.06.2016, настільки, що їх можна сплутати, та використання відповідачем вищезазначеного позначення для маркування розповсюдженого ним товару може ввести в оману споживачів щодо особи, яка виробляє зареєстровані товари або надає послуги щодо товарів і послуг 5 класу МКТП за свідоцтвами України на знак для товарів і послуг № 101616 від 12.01.2009 та № 213064 від 10.06.2016.

Відповідач, заперечуючи позов, зазначає, що використання спірного позначення не порушує права інтелектуальної власності позивача на знак для товарів та послуг АЕвіт, оскільки не використовується відповідачем як самостійне позначення, а є лише елементом комбінованого позначення-етикетки, а знак АБВіт, яке використовує відповідач не схоже до ступеня змішування зі знаком для товарів та послуг АЕвіт.

Ухвалою Господарського суду Київської області призначено у справі № 911/4210/16 судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручено атестованим судовим експертам Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України; зупинено провадження у справі.

На вирішення експертів поставлені наступні питання:

Чи є позначення "Драже АБВіттм Вітамін С №12" та позначення "АБВіттм - смак та користь", нанесені на упаковку виробу зацукроване (драже), зокрема, мигдаль зацукрований, код за ДКПП: 10.82.23-69.00, виробництва Товариства з обмеженою відповідальністю "Науково-виробниче підприємство "Лабораторія "Невід" (ідентифікаційний код 32724711), схожим настільки, що його можна сплутати зі знаками для товарів і послуг за свідоцтвами України № 101616 від 12.01.2009 та № 213064 від 10.06.2016 щодо наведених у даних свідоцтвах товарів і послуг 5 класу МКТП?;

Чи є позначення "Драже АБВіттм Вітамін С №12" та позначення "АБВіттм - смак та користь", нанесені на упаковку виробу зацукроване (драже), зокрема, мигдаль зацукрований, код за ДКПП: 10.82.23-69.00, виробництва Товариства з обмеженою відповідальністю "Науково-виробниче підприємство "Лабораторія "Невід" (ідентифікаційний код 32724711), такими, що можуть ввести споживачів в оману щодо особи, яка виробляє товари або надає послуги щодо товарів і послуг 5 класу МКТП за свідоцтвами України на знак для товарів і послуг № 101616 від 12.01.2009 та № 213064 від 10.06.2016, а саме щодо Публічного акціонерного товариства "Київський вітамінний завод"?;

Чи є спорідненими товари 5 класу МКТП, для яких зареєстрований знак для товарів і послуг за свідоцтвами України № 101616 від 12.01.2009 та № 213064 від 10.06.2016 з виробом зацукроване (драже), зокрема, мигдаль зацукрований, код за ДКПП: 10.82.23-69.00 з нанесеними на його упаковку позначеннями "Драже АБВіттм Вітамін С №12" та "АБВіттм - смак та користь", виробництва Товариства з обмеженою відповідальністю "Науково-виробниче підприємство "Лабораторія "Невід"?

До Господарського суду Київської області від судового експерта надійшов лист від 01.08.2017 № 10629/17-53, в якому міститься клопотанням експерта про надання додаткових матеріалів.

Ухвалою від 07.08.2017 Господарський суд Київської області поновив провадження у справі, призначив розгляд клопотання експерта на 22 серпня 2017 р., зобов'язав сторони надати суду наявні у них належним чином завірені копії документів, про які зазначає судовий експерт у поданому клопотанні, а саме:

- матеріали заявки m200709031 від 04.06.2007 на реєстрацію знаку для товарів і послуг за свідоцтвом №101616 від 12.01.2009;

- матеріали заявки m201523249 від 16.12.2015 на реєстрацію знаку для товарів і послуг за свідоцтвом №213064 від 10.06.2016;

- матеріали заявки m201603936 від 29.02.2016 на реєстрацію знаку для товарів і послуг;

- соціологічне опитування споживачів щодо сплутування споживачами виробників товарів "Драже АБВіт ™ Вітамін С№12", "АБВіт ™ - смак та користь" та товарів маркованих знаком "АЕвіт";

- копію інструкції щодо застосування "Драже АБВіт ™ Вітамін С№12" та "АБВіт ™ - смак та користь" зацукроване (драже).

14.08.2017 позивач звернувся до суду із листом № 17/1347 від 10.08.2017, в якому не заперечив проти задоволення клопотання судового експерта про надання матеріалів, необхідних для проведення експертизи, та повідомив про готовність замовити та оплатити соціологічне опитування споживачів щодо сплутування споживачами виробників товарів, про яке йде мова у клопотанні експерта.

Окрім того, позивач листом № 17/1398 від 18.08.2017 повідомив суд, що соціологічне опитування споживачів він замовив, оплатив та надасть суду після його проведення, орієнтовно в кінці вересня 2017 р.

З матеріалів справи вбачається, що на виконання вимог суду сторони подали витребувані документи, а саме: матеріалами заявки m200709031 від 04.06.2007, заявки m201523249 від 16.12.2015, пояснення щодо інструкції по застосуванню Драже, копії первинних споживчих пакувань кондитерських виробів Драже зацукроване - "Драже АБВіттм Вітамін С №12" "АБВіттм - смак та користь", матеріали заявки m201603936 від 29.02.2016 на реєстрацію знаку для товарів і послуг.

Місцевий господарський суд, частково задовольняючи клопотання експерта, надсилаючи до експертної установи матеріали справи із поданими документами та зупиняючи провадження у справі до закінчення експертних досліджень і отримання висновку експерта, також запропонував судовому експерту провести судову експертизу у даній справі за наявними матеріалами справи в сукупності з переліченими вище матеріалами.

Колегія суддів вважає висновок суду першої інстанції про проведення судової експертизи у даній справі за наявними матеріалами справи в сукупності з переліченими вище матеріалами передчасним та таким, що зроблений без з'ясування всіх обставин справи в їх сукупності та порушенням норм процесуального права.

Відповідно до ст. 41 ГПК України для роз'яснення питань, що виникають при вирішенні господарського спору і потребують спеціальних знань, господарський суд призначає судову експертизу. Проведення судової експертизи доручається державним спеціалізованим установам чи безпосередньо особам, які відповідають вимогам, встановленим Законом України "Про судову експертизу". Особа, яка проводить судову експертизу (далі - судовий експерт) користується правами і несе обов'язки, зазначені у статті 31 цього Кодексу.

Судовий експерт, оскільки це необхідно для дачі висновку, має право знайомитися з матеріалами справи, брати участь в огляді та дослідженні доказів, просити господарський суд про надання йому додаткових матеріалів (ч. 4 ст. 31 ГПК України).

В той же час, статтею 32 ГПК України визначено, що доказами у справі є будь-які фактичні дані, на підставі яких господарський суд у визначеному законом порядку встановлює наявність чи відсутність обставин, на яких грунтуються вимоги і заперечення сторін, а також інші обставини, які мають значення для правильного вирішення господарського спору.

Ці дані встановлюються такими засобами: письмовими і речовими доказами, висновками судових експертів; поясненнями представників сторін та інших осіб, які беруть участь в судовому процесі.

Стаття 36 ГПК України визначає, що письмовими доказами є документи і матеріали, які містять дані про обставини, що мають значення для правильного вирішення спору.

Відповідно до ст. 33 ГПК України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень. Докази подаються сторонами та іншими учасниками судового процесу.

За змістом статті 22 ГПК України сторони користуються рівними процесуальними правами. Сторони мають право знайомитися з матеріалами справи, робити з них витяги, знімати копії, брати участь в господарських засіданнях, подавати докази, брати участь у дослідженні доказів, заявляти клопотання, давати усні та письмові пояснення господарському суду, наводити свої доводи і міркування з усіх питань, що виникають у ході судового процесу, заперечувати проти клопотань і доводів інших учасників судового процесу, оскаржувати судові рішення господарського суду в установленому цим Кодексом порядку, а також користуватися іншими процесуальними правами, наданими їм цим Кодексом.

Як було зазначено вище, місцевий господарський суд витребував від сторін докази, про які клопотав судовий експерт.

Позивач з метою виконання вимог господарського суду замовив та оплатив соціологічне опитування споживачів та інформував суд про подання такого опитування після його проведення орієнтовно в кінці вересня 2017 р.

Втім, місцевий господарський суд, не з'ясувавши причини невиконання позивачем вимог щодо подання витребуваних доказів у визначені судом строки, безпідставно запропонував експерту провести експертизу на наявними матеріалами справи, порушивши тим самим право сторони на подання доказів, передбачених статтею 22 ГПК України.

З огляду на викладене вище, колегія суддів дійшла висновку, що ухвала Господарського суду Київської області від 22.08.2017 у справі №911/4210/16 підлягає скасуванню в частині проведення судової експертизи у даній справі за наявними матеріалами справи в сукупності з переліченими вище матеріалами (п. 3 ухвали) з підстав порушення місцевим господарським судом норм процесуального права та неповного з'ясування обставин, що мають значення для справи.

Керуючись ст.ст. 99, 101-106 Господарського процесуального кодексу України, Київський апеляційний господарський суд

ПОСТАНОВИВ:

1. Апеляційну скаргу Публічного акціонерного товариства "Київський вітамінний завод" задовольнити частково.

2. Скасувати пункт 3 (третій) ухвали Господарського суду Київської області від 22.08.2017 у справі №911/4210/16.

3. В решті ухвалу Господарського суду Київської області від 22.08.2017 у справі №911/4210/16 залишити без змін.

Головуючий суддя С.В. Сотніков

Судді О.М. Остапенко

В.О. Пантелієнко