УХВАЛА

25.10.2017 р.Справа № 910/13119/17

За позовом Джек Деніел'с Пропертіз, Інк.,(Jack Daniel`s Propeties Inc.)

до 1) Товариства з обмеженою відповідальністю "Буклет-Юг"

2) Міністерства економічного розвитку і торгівлі України

про визнання недійсним свідоцтв на знаки для товарів і послуг та зобов'язання

вчинити дії,

Суддя Зеленіна Н.І.

При секретарі судового засідання Цубері Ю.Ю.,

за участю представників сторін:

від позивача: Нікулеско Д.С. за довіреністю № б/н від 07.10.2015р.;

від відповідача-1: Коляда О.О. за довіреністю № 33 від 04.09.2017 р.;

від відповідача-2: Романенко Ю.О. за довіреністю № 2434-03/301 від 09.08.2017 р.;

Потоцький М.Ю. за довіреністю № 2434-03/361 від 06.06.2017 р.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Компанія Джек Деніел'с Пропертіз, Інк., (Jack Daniel`s Propeties Inc.) звернулась до господарського суду міста Києва з позовною заявою до Товариства з обмеженою відповідальністю "Буклет-Юг" та Міністерства економічного розвитку і торгівлі України про визнання недійсним свідоцтв на знаки для товарів і послуг та зобов'язання вчинити дії.

Ухвалою суду від 10.08.2017 р. порушено провадження у справі, розгляд справи призначено на 07.09.2017 р.

07.09.2017 р. через відділ діловодства суду від відповідача-1 надійшов відзив, заява про застосування строків позовної давності та клопотання про долучення документів до матеріалів справи.

07.09.2017 р. від відповідача-2 надійшов відзив.

У судовому засіданні 07.09.2017 р. оголошувалась перерва до 27.09.2017 р.

У судовому засіданні представник позивача подав заяву про долучення документів до матеріалів справи, заяву про відсутність спору та клопотання про призначення судової експертизи; а також підтримав заяву про вжиття заходів до забезпечення позову, подану 07.08.2017 р.

У судовому засіданні 27.09.2017 р. представник відповідача-1 подала клопотання про продовження строку вирішення спору у справі на 15 днів; проти задоволення заяви про вжиття заходів забезпечення позову заперечила.

Ухвалами від 27.09.2017 р. відмовлено у задоволені заяви про вжиття заходів до забезпечення позову; та продовжено строк вирішення спору у справі на 15 днів.

У судовому засіданні 27.09.2017 р. оголошувалась перерва до 12.10.2017 р.

У судовому засіданні 12.10.2017 р. представник відповідача-2 подав питання на судову експертизу.

Представник відповідача-1 подав заперечення на клопотання про призначення судової експертизи.

Ухвалою від 12.10.2017 р. відмовлено у задоволенні клопотання відповідача-1 про залишення позовної заяви без розгляду.

У судовому засіданні 12.10.2017 р. оголошувалась перерва до 25.10.2017 р.

У судовому засіданні 25.10.2017 р. представник позивача підтримав клопотання про призначення у справі судової експертизи.

Представники відповідача-2 проти призначення судової експертизи не заперечили.

Розглянувши вказане клопотання та дослідивши зібрані у матеріалах справи докази, суд зазначає наступне.

Позовні вимоги Компанії Джек Деніел'с Пропертіз, Інк., (Jack Daniel`s Propeties Inc.) мотивовані тим, що позначення «BLACK JACK» та «БЛЕК ДЖЕК», зареєстровані за Свідоцтвами України №№ 50459 та 185083, являються схожими настільки, що їх можна сплутати зі знаком позивача, зареєстрованим за Свідоцтвом України № 5109.

Відповідач-1 проти позову заперечує та зазначає, що торговельна марка позивача за Свідоцтвом України № 5109 і позначення «BLACK JACK» та «БЛЕК ДЖЕК», що зареєстровані на ім'я відповідача-1, не являються схожими настільки, що їх можна сплутати, та не можуть ввести споживача в оману щодо особи яка виробляє товар.

Відповідно до ст. 41 ГПК України, для роз'яснення питань, що виникають при вирішенні господарського спору і потребують спеціальних знань, господарський суд призначає судову експертизу. Учасники судового процесу мають право пропонувати господарському суду питання, які мають бути роз'яснені судовим експертом. Остаточне коло цих питань встановлюється господарським судом в ухвалі. Проведення судової експертизи доручається державним спеціалізованим установам чи безпосередньо особам, які відповідають вимогам, встановленим Законом України «Про судову експертизу». Особа, яка проводить судову експертизу (далі - судовий експерт) користується правами і несе обов'язки, зазначені у статті 31 цього Кодексу. Сторони і прокурор, який бере участь в судовому процесі, мають право до початку проведення судової експертизи заявити відвід судовому експерту в порядку та з підстав, зазначених у частинах п'ятій і шостій статті 31 цього Кодексу.

Дослідивши обставини справи, суд дійшов висновку про необхідність призначення у справі судової експертизи у сфері інтелектуальної власності, оскільки у суду відсутні спеціальні знання для встановлення факту схожості об'єктів інтелектуальної власності - знаками за Свідоцтвами України №№ 50459, 185083, та за Свідоцтвом України № 5109.

Проведення судової експертизи суд вважає необхідним доручити атестованому судовому експерту у сфері інтелектуальної власності ОСОБА_7 (свідоцтво атестованого судового експерта № 1065, видане центральною експертно-кваліфікаційною комісією Міністерства юстиції України від 19 лютого 2016 р. № 14, діє до 19 лютого 2019 р., (04209, АДРЕСА_1).

Витрати на проведення судової експертизи покладаються на позивача.

Керуючись ст. ст. 41, 86 Господарського процесуального кодексу України, суд -

УХВАЛИВ:

1. Призначити у справі № 910/13119/17 за позовом Компанії Джек Деніел'с Пропертіз, Інк., (Jack Daniel`s Propeties Inc.) до Товариства з обмеженою відповідальністю "Буклет-Юг" та Міністерства економічного розвитку і торгівлі України про визнання недійсним свідоцтв на знаки для товарів і послуг та зобов'язання вчинити дії, судову експертизу у сфері інтелектуальної власності, проведення якої доручити атестованому судовому експерту у сфері інтелектуальної власності ОСОБА_7 (свідоцтво атестованого судового експерта № 1065, видане центральною експертно-кваліфікаційною комісією Міністерства юстиції України від 19 лютого 2016 р. № 14 (діє до 19 лютого 2019 р.).

2. Поставити на вирішення судового експерта наступні питання:

1) Чи є знаки для товарів і послуг за Свідоцтвами України №№ 50459 та 185083 схожими настільки, що їх можна сплутати, з раніше зареєстрованим знаком для товарів і послуг за Свідоцтвом України № 5109?

2) Чи є товари 33 класу МКТП, для яких зареєстровані знаки для товарів і послуг за свідоцтвами України №№ 50459 та 185083, такими самими та/чи спорідненими із товарами 33 класу МКТП для яких зареєстрований знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 5109?

3) Чи можуть знаки для товарів і послуг за свідоцтвами України №№ 50459 та 185083 ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар та/або надає послуги, відносно власника знака для товарів і послуг за свідоцтвом України № 5109?

3. Попередити судового експерта про кримінальну відповідальність, передбачену ст.ст. 384, 385 Кримінального кодексу України.

4. Витрати на проведення судової експертизи покласти на позивача - Компанію Джек Деніел'с Пропертіз, Інк.,(Jack Daniel`s Propeties Inc.).

5. Зобов'язати Компанію Джек Деніел'с Пропертіз, Інк.,(Jack Daniel`s Propeties Inc.) попередньо на вимогу експерта оплатити вартість експертизи.

6. Зобов'язати Компанію Джек Деніел'с Пропертіз, Інк.,(Jack Daniel`s Propeties Inc.), Товариство з обмеженою відповідальністю "Буклет-Юг" та Міністерства економічного розвитку і торгівлі України надати на вимогу експерта необхідні документи для проведення експертизи.

7. Дану ухвалу та матеріали справи № 910/13119/17 направити атестованому судовому експерту у сфері інтелектуальної власності ОСОБА_7 (свідоцтво атестованого судового експерта № 1065, видане центральною експертно-кваліфікаційною комісією Міністерства юстиції України від 19 лютого 2016 р. № 14 (діє до 19 лютого 2019 р.).

Дана ухвала являється остаточною і оскарженню не підлягає.

Суддя Н.І. Зеленіна