РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 910/3220/17 30.10.17 р.

За позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Редмонд-Україна"

до 1) Державної служби інтелектуальної власності України

2) Общєства с ограніченной отвєтсвєнностью "Тєхнопоіск"

3) Міністерства економічного розвитку і торгівлі України

про визнання недійсним свідоцтва України,

Суддя Зеленіна Н.І.

При секретарі судового засідання Ліпіній В.В.,

за участю представників сторін:

від позивача: Барабаш О.В. за довіреністю № б/н від 06.02.2017 р.;

від відповідача-1: Потоцький М.Ю. за довіреністю № 1-8/8565 від 21.11.2014 р.;

від відповідача-2: не з'явився;

від відповідача-3: Потоцький М.Ю. за довіреністю № 2434-03/361 від 06.06.2017 р.;

Романенко Ю.О. за довіреністю № 2434-03/301 від 09.08.2017 р.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Товариство з обмеженою відповідальністю "Редмонд-Україна" звернулось до господарського суду міста Києва з позовною заявою до Державної служби інтелектуальної власності України та Общєства с ограніченной отвєтсвєнностью "Тєхнопоіск" про визнання недійсним Свідоцтва України на знаки для товарів і послуг №159383.

Ухвалою суду від 01.03.2017 р. порушено провадження у справі, розгляд справи призначено на 29.03.2017р.

29.03.2017 р. через відділ діловодства суду від позивача надійшла уточнена позовна заява.

Ухвалою суду від 29.03.2017 р. розгляд справи відкладено на 11.05.2017 р.

05.04.2017 р. через відділ діловодства суду від позивача надійшло клопотання про долучення документів до матеріалів справи.

У судовому засіданні 11.05.2017 р. представник позивача подав клопотання про долучення документів до матеріалів справи

У судовому засіданні 11.05.2017 р. представник відповідача-2 подав клопотання про продовження строку вирішення спору у справі на 15 днів.

Ухвалою суду від 11.05.2017 р. продовжено строк вирішення спору у справі на 15 днів.

У судовому засіданні 11.05.2017 р. оголошувалась перерва до 23.05.2017 р.

Ухвалою суду від 23.05.2017 р. розгляд справи відкладено на 21.06.2017 р., залучено до участі у справі в якості іншого відповідача Міністерство економічного розвитку і торгівлі України.

06.06.2017 р. через відділ діловодства суду від позивача надійшло клопотання про долучення документів до матеріалів справи.

У судовому засіданні 21.06.2017 р. представник відповідача-3 подав відзив.

У судовому засіданні 21.06.2017 р. представник позивача подав клопотання про призначення судової експертизи.

Представники сторін у судовому засіданні 21.06.2017 р. подали спільне клопотання про продовження строку вирішення спору у справі на 15 днів.

21.06.2017 р. від відповідача-3 надійшов відзив.

Ухвалою суду від 21.06.2017 р. продовжено строк вирішення спору у справі на 15 днів.

У судовому засіданні 21.06.2017 р. оголошувалась перерва до 20.07.2017 р.

У судовому засіданні 20.07.2017 р. представник відповідача-2 подав клопотання про витребування доказів та заперечення.

Ухвалою суду від 20.07.2017 р. розгляд справи відкладено на 01.08.2017 р.

У судовому засіданні 01.08.2017 р. оголошувалась перерва до 07.08.2017 р.

Представник відповідача-3 у судовому засіданні 07.08.2017 р. на вимоги ухвали суду подала клопотання про долучення до матеріалів справи документів загальною кількістю 5 598 арк.

Представник відповідача-2 у судовому засіданні 07.08.2017 р. заявив усне клопотання про відкладення розгляду справи та надання достатнього часу для ознайомлення із матеріалами, наданими відповідачем - 3.

У судовому засіданні 07.08.2017 р. представники сторін подали спільне клопотання про продовження строку вирішення спору у справі на 15 днів.

Ухвалою від 07.08.2017 р. продовжено строк вирішення спору у справі на 15 днів.

У судовому засіданні 07.08.2017 р. оголошувалась перерва до 06.09.2017 р.

06.09.2017 р. від відповідача-2 надійшло клопотання про залучення до участі у справі ОСОБА_5 у якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні позивача.

Ухвалами від 06.09.2017 р. відмовлено у задоволенні клопотання про залучення до участі у справі ОСОБА_5 у якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні позивача; призначено у справі №910/3220/17 судову експертизу у сфері інтелектуальної власності, проведення якої доручено судовим експертам Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України; та зупинено провадження у справі до повернення матеріалів справи з експертної установи.

12.10.2017 р. до господарського суду міста Києва з Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України надійшов висновок експерта та матеріали справи № 910/3220/17.

Ухвалою суду від 23.10.2017 р. поновлено провадження у справі, розгляд справи призначено на 30.10.2017 р.

Представник відповідача-2 у судове засідання 30.10.2017 р. не з'явився, про причини неявки суд не повідомив; про дату, час та місце розгляду справи повідомлений належним чином,

Представник позивача у судовому засіданні підтримав позовні вимоги.

Представники відповідачів-1, -3 проти позову заперечили.

У судовому засіданні 30.10.2017 р. оголошено вступну та резолютивну частини рішення.

Дослідивши наявні у матеріалах справи документи, заслухавши пояснення представників позивача, відповідача-1 та відповідача-3, всебічно і повно з'ясувавши всі фактичні дані, на яких ґрунтуються позовні вимоги, об'єктивно оцінивши докази, які мають значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, суд встановив наступне.

За Товариством з обмеженою відповідальністю «Редмонд-Україна» (позивач) визнано знак «REDMOND» добре відомим в Україні, відповідно до рішення Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України від 28.02.2017 р., затвердженого Наказом Державної служби інтелектуальної власності України (відповідач-1) від 16.03.2017 р. №30-Н.

Таким чином, ТОВ «Редмонд-Україна» являється власником прав інтелектуальної власності на позначення «REDMOND» на території України.

При цьому, за Общєством с ограніченной отвєтсвєнностью «Тєхнопоіск» (відповідач-2) зареєстровано знак для товарів і послуг «REDMOND», про що видано Свідоцтво України на знаки для товарів і послуг №159383.

Позовні вимоги у даній справі обґрунтовані тим, що реєстраціє знака для товарів і послуг «REDMOND» за відповідачем-2 на підставі Свідоцтва України №159383 порушує права позивача, оскільки є схожим настільки, що їх можна сплутати, з позначенням «REDMOND», що визнано добре відомим в Україні відносно Товариства з обмеженою відповідальністю «Редмонд-Україна» та використовується останнім протягом тривалого часу на території України.

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України (відповідач-3) проти позову заперечує та зазначає, що спірний знак для товарів і послуг «REDMOND» за Свідоцтвом України №159383 було зареєстровано з дотриманням вимог чинного законодавства України.

Відповідно до ст. ст. 15, 16 Цивільного кодексу України, кожна особа має право на захист свого цивільного права у разі його порушення, невизнання або оспорювання. Кожна особа має право на захист свого інтересу, який не суперечить загальним засадам цивільного законодавства. Кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого особистого немайнового або майнового права та інтересу.

Згідно з частиною другою статті 124 Конституції України юрисдикція судів поширюється на всі правовідносини в державі.

Відповідно до статті 25 Закону охорона прав на добре відомий знак здійснюється згідно з статтею 6 bis Паризької конвенції про охорону промислової власності та цим Законом на підставі визнання знака добре відомим Апеляційною палатою або судом.

У статті 6 bis Паризької конвенції про охорону промислової власності від 20.03.1883 зазначено, що країни Союзу зобов'язуються чи з ініціативи адміністрації, якщо це допускається законодавством даної країни, чи за клопотанням зацікавленої особи відхиляти або визнавати недійсною реєстрацію і забороняти застосування товарного знака, що становить відтворення, імітацію чи переклад іншого знака, здатні викликати змішування зі знаком, що за визначенням компетентного органу країни реєстрації чи країни застосування вже є у цій країні загальновідомим як знак особи, що користується привілеями цієї Конвенції, і використовується для ідентичних або подібних продуктів. Це положення поширюється і на ті випадки, коли істотна складова частина знака становить відтворення такого загальновідомого знака чи імітацію, здатну викликати змішування з ним.

Відповідно до статті 25 Закону України "Про охорону знаків для товарів і послуг" охорона прав на добре відомий знак здійснюється згідно з статтею 6 bis Паризької конвенції про охорону промислової власності та цим Законом.

Як вбачається з матеріалів справи, відповідно до рішення Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України від 28.02.2017 р., за ТОВ «Редмонд-Україна» визнано знак «REDMOND» добре відомим в Україні.

Статтею 6 bis Паризької конвенції про охорону промислової власності передбачено, що Країни Союзу зобов'язуються чи з ініціативи адміністрації, якщо це допускається законодавством даної країни, чи за клопотанням зацікавленої особи відхиляти або визнавати недійсною реєстрацію і забороняти застосування товарного знака, що становить відтворення, імітацію чи переклад іншого знака, здатні викликати змішування зі знаком, що за визначенням компетентного органу країни реєстрації чи країни застосування вже є у цій країні загальновідомим як знак особи, що користується привілеями цієї Конвенції, і використовується для ідентичних або подібних продуктів. Це положення поширюється і на ті випадки, коли істотна складова частина знака становить відтворення такого загальновідомого знака чи імітацію, здатну викликати змішування з ним. Для подання вимоги про скасування такого знака надається строк не менше п'яти років, що вираховується від дати реєстрації знака. Країни Союзу мають право встановити строк, протягом якого може вимагатися заборона застосування знака. Строк не встановлюється для подання вимоги про скасування чи заборону застосування знаків, зареєстрованих чи таких, що використовуються недобросовісно.

Таким чином, права позивача на знак «REDMOND» підлягають правовій охороні, згідно зі ст. 25 ЗУ «Про охорону знаків для товарів і послуг» та ст. 6 bis Паризької конвенції про охорону промислової власності.

Статтею 418 ЦК України визначено, що право інтелектуальної власності - це право особи на результат інтелектуальної, творчої діяльності або на інший об'єкт права інтелектуальної власності, визначений цим Кодексом та іншим законом. Право інтелектуальної власності становлять особисті немайнові права інтелектуальної власності та (або) майнові права інтелектуальної власності, зміст яких щодо певних об'єктів права інтелектуальної власності визначається цим Кодексом та іншим законом. Право інтелектуальної власності є непорушним. Ніхто не може бути позбавлений права інтелектуальної власності чи обмежений у його здійсненні, крім випадків, передбачених законом.

Згідно зі ст. 420 Кодексу, до об'єктів права інтелектуальної власності, зокрема, належать комерційні (фірмові) найменування, торговельні марки (знаки для товарів і послуг), географічні зазначення.

За приписами ст. 424 Кодексу, майновими правами інтелектуальної власності є:

1) право на використання об'єкта права інтелектуальної власності;

2) виключне право дозволяти використання об'єкта права інтелектуальної власності;

3) виключне право перешкоджати неправомірному використанню об'єкта права інтелектуальної власності, в тому числі забороняти таке використання;

4) інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом.

Статтею 426 ЦК України передбачено, що особа, яка має виключне право дозволяти використання об'єкта права інтелектуальної власності, може використовувати цей об'єкт на власний розсуд, з додержанням при цьому прав інших осіб. Використання об'єкта права інтелектуальної власності іншою особою здійснюється з дозволу особи, яка має виключне право дозволяти використання об'єкта права інтелектуальної власності, крім випадків правомірного використання без такого дозволу, передбачених цим Кодексом та іншим законом. Умови надання дозволу (видачі ліцензії) на використання об'єкта права інтелектуальної власності можуть бути визначені ліцензійним договором, який укладається з додержанням вимог цього Кодексу та іншого закону.

Частинами 2, 4 статті 5 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» встановлено, що об'єктом знака може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, у тому числі власні імена, літери, цифри, зображувальні елементи, кольори та комбінації кольорів, а також будь-яка комбінація таких позначень. Обсяг правової охорони, що надається, визначається зображенням знака та переліком товарів і послуг, внесеними до Реєстру, і засвідчується свідоцтвом з наведеними у ньому копією внесеного до Реєстру зображення знака та переліком товарів і послуг.

Виходячи з положень ч. 1 ст. 19 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» свідоцтво може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково, зокрема, у разі:

а) невідповідності зареєстрованого знака умовам надання правової охорони;

в) видачі свідоцтва внаслідок подання заявки з порушенням прав інших осіб.

Як роз'яснено п. 63 постанови Пленуму Вищого господарського суду України від 17.10.2012 р. № 12 «Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності», порушенням прав на знак, зокрема, визнається введення в цивільний оборот позначень, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати із: знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім'я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг; знаками інших осіб, якщо ці знаки охороняються без реєстрації на підставі міжнародних договорів, учасником яких є Україна, зокрема знаками, визнаними добре відомими відповідно до статті 6 bis Паризької конвенції про охорону промислової власності; фірмовими найменуваннями, що відомі в Україні і належать іншим особам, які одержали право на них до дати подання заявки щодо таких же або споріднених з ними товарів і послуг; кваліфікованими зазначеннями походження товарів.

З огляду на предмет спору у справі, підстав позову та заперечень проти заявлених вимог, суд дійшов висновку про те, що для встановлення відповідності спірного Свідоцтва умовам надання правової охорони, необхідні спеціальні знання, у зв'язку з чим ухвалою суду від 06.09.2017 р. було призначено судову експертизу у сфері інтелектуальної власності, проведення якої доручено судовим експертам Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України.

За результатом проведеного дослідження комісією судових експертів (Голікова О.В., Рак В.М.) складено Висновок №207/17 від 11.10.2017 р., відповідно до якого встановлено наступні обставини:

1) знак для товарів і послуг "REDMOND" за Свідоцтвом України на знаки для товарів і послуг №159383, що належить Общєству с ограніченной отвєтсвєнностью "Тєхнопоіск", є схожим настільки, що його можна сплутати з добре відомою в Україні торговельною маркою

"REDMOND";

2) знак для товарів і послуг "REDMOND" за Свідоцтвом України на знаки для товарів і послуг №159383 є таким, що може ввести в оману щодо особи Товариства з обмеженою відповідальністю «Редмонд-Україна», яка виробляє товари/надає послуги.

Відповідно до ст. 32 Господарського процесуального кодексу України, доказами у справі є будь-які фактичні дані, на підставі яких господарський суд у визначеному законом порядку встановлює наявність чи відсутність обставин, на яких ґрунтуються вимоги і заперечення сторін, а також інші обставини, які мають значення для правильного вирішення господарського спору.

Згідно зі ст. 34 Кодексу, господарський суд приймає тільки ті докази, які мають значення для справи. Обставини справи, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватись іншими засобами доказування.

Як встановлено ст. 33 Господарського процесуального кодексу України, кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог та заперечень.

В порядку, передбаченому ст. 43 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і об'єктивному розгляді в судовому процесі всіх обставин справи в їх сукупності, керуючись законом.

При цьому, суд звертає увагу на те, що відповідно до п. 2.3. Постанови Пленуму Вищого господарського суду України № 18 від 26.12.2011 р. "Про деякі питання практики застосування Господарського процесуального кодексу України судами першої інстанції", якщо стороною (або іншим учасником судового процесу) у вирішенні спору не подано суду в обґрунтування її вимог або заперечень належні і допустимі докази, в тому числі на вимогу суду, або якщо в разі неможливості самостійно надати докази нею не подавалося клопотання про витребування їх судом (частина перша статті 38 ГПК), то розгляд справи господарським судом може здійснюватися виключно за наявними у справі доказами, і в такому разі у суду вищої інстанції відсутні підстави для скасування судового рішення з мотивів неповного з'ясування місцевим господарським судом обставин справи.

Враховуючи вищевикладене, суд вважає позовні вимоги обґрунтованими, підтвердженими наявними в матеріалах справи доказами та не спростованими належним чином та у встановленому законом порядку відповідачами, а відтак такими, що підлягають задоволенню у повному обсязі.

Відповідно до ст. 49 Господарського процесуального кодексу України, суд покладає судові витрати, понесені позивачем (судовий збір та витрати на оплату експертизи), на відповідача-2 (Общєство с ограніченной отвєтсвєнностью "Тєхнопоіск").

Керуючись статтею 124 Конституції України, статтями 43, 33, 43, 49, 82-85 Господарського процесуального кодексу України, суд -

В И Р І Ш И В:

1. Позов задовольнити повністю.

2. Визнати недійсним Свідоцтво України на знак для товарів і послуг №159383.

3. Зобов'язати Міністерство економічного розвитку і торгівлі України (01008, м. Київ, вул. Грушевського, 12/2; ) внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг стосовно визнання недійсним Свідоцтва України на знак для товарів і послуг №159383 та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені «Промислова власність».

4. Стягнути з Общєства с ограніченной отвєтсвєнностью "Тєхнопоіск" (196084, Російська Федерація, м. Санкт-Пєтєрбург, вул. Колі Томчака, д. 28, літ. В) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Редмонд-Україна" (03062, м. Київ, вул. Естонська, 12; ) 3 200 (три тисячі двісті) грн. 00 коп. судового збору та 30 176 (тридцять тисяч сто сімдесят шість) грн. 64 коп. витрат на оплату судової експертизи.

5. Видати накази після набрання рішенням законної сили.

Рішення господарського суду може бути оскаржено до Київського апеляційного господарського суду протягом десяти днів з дня підписання повного тексту рішення.

Повний текст рішення складено 06.11.2017 р.

Суддя Н.І. Зеленіна