РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30.10.2017Справа №910/11414/17

За позовом акціонерної компанії "МТА" (MTA S.p.A);

до відповідача-1: міністерства економічного розвитку і торгівлі України;

до відповідача-2: товариства з обмеженою відповідальністю "МТА";

до відповідача-3: товариства з обмеженою відповідальністю "САРЕНТА"

про: припинення дії свідоцтв України на знаки для товарів і послуг

Суддя Балац С.В.

Представники:

позивача: Голуб А.О. - за довіреністю від 31.05.2017 № б/н, Олішевич Л.А. - за довіреністю від 31.05.2017 № б/н;

відповідача-1: Ресенчук В.М. - за довіреністю від 06.06.2017 № 2434-03/365;

відповідача-2: Лончак Т.І. - за довіреністю від 02.08.2017 № 01;

відповідача-3: Лончак Т.І. - за довіреністю від 25.09.2017 № 02.

С У Т Ь С П О Р У:

Акціонерна компанія "МТА" (MTA S.p.A) (далі - позивач) звернулася до господарського суду міста Києва із позовом до міністерства економічного розвитку і торгівлі України (далі - відповідач-1) та товариства з обмеженою відповідальністю "МТА" (далі - відповідач-2) про припинення дії свідоцтв України на знаки для товарів і послуг.

Позовні вимоги мотивовані тим, що дія свідоцтв України № 179317 відносно всіх товарів 09 класу за міжнародною класифікацією товарів і послуг для реєстрації знаків та № 179318 відносно всіх товарів і послуг 09, 12 та 35 класів за міжнародною класифікацією товарів і послуг для реєстрації знаків має бути достроково припинена за рішенням суду внаслідок невикористання відповідачем-2 знаків для товарів і послуг на території України більше трьох років від дати публікації відомостей про видачу свідоцтва.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 14.07.2017 позовну заяву прийнято до розгляду та порушено провадження у справі № 910/11414/17. Розгляд справи призначено на 04.09.2017.

Відповідач-2 скориставшись правом, наданим ст. 59 Господарського процесуального кодексу України, надав до суду відзив, яким позов відхилив повністю з урахуванням того, що в якості обґрунтування порушення своїх прав та інтересів позивач зазначає, що він є власником міжнародних реєстраційних позначень, але навіть без застосування спеціальних знань видно, що всі торгові марки позивача є комбінованими, тобто являють собою поєднання графічного зображення та словесного зазначення, тобто повинні використовуватися лише в тому вигляді в якому вони зареєстровані. Таким чином, хоч у позивача і є міжнародна реєстрація схожих позначень, але, в основному навіть не в тих класах, що у відповідача-2, та й співпадіння по переліку потрібно встановлювати, оскільки позивач не надав офіційного перекладу переліку товарів за своїми міжнародними реєстраціями.

Господарський суд міста Києва, в порядку передбаченому ст. 77 Господарського процесуального кодексу України, ухвалою від 04.09.2017 відклав розгляд даної справи на 02.10.2017. Вказаною ухвалою суд залучив до участі у справі товариство з обмеженою відповідальністю "САРЕНТА" в якості відповідача-3 (далі - відповідач-3).

До господарського суду надійшли пояснення відповідача-2, відповідно до яких останній вказує про використання спірних свідоцтв та надання належних доказів такого використання.

Відповідач-3 подав до суду письмові пояснення, в яких вказав на відсутність підстав для дострокового припинення дії спірних свідоцтв України та підтримав позицію відповідача-2.

В судовому засіданні 02.10.2017 оголошено перерву до 30.10.2017.

В судовому засіданні 30.10.2017 судом оголошено вступну та резолютивну частини рішення.

Заслухавши доводи повноважних представників сторін спору та дослідивши наявні докази у матеріалах даної справи, господарський суд міста Києва,

В С Т А Н О В И В :

Відповідачу-2 видано свідоцтво України № 179317 на словесний знак для товарів і послуг "МТА", зареєстрований для товарів 09 класу міжнародної класифікації товарів та послуг для реєстрації знаків, зазначених у свідоцтві, (заявка № m201218574).

Відповідачу-2 видано свідоцтво України № 179318 на комбінований знак для товарів і послуг "МТА", зареєстрований для товарів 09, 12 та 35 класів міжнародної класифікації товарів та послуг для реєстрації знаків, зазначених у свідоцтві, (заявка № m201218577).

Згідно п. 4 ст. 1 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", знак - позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб.

Торговельною маркою може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень, які придатні для вирізнення товарів (послуг), що виробляються (надаються) однією особою, від товарів (послуг), що виробляються (надаються) іншими особами. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, літери, цифри, зображувальні елементи, комбінації кольорів (ст. 492 Цивільного кодексу України).

У відповідності до ст. 494 Цивільного кодексу України, набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчується свідоцтвом. Умови та порядок видачі свідоцтва встановлюються законом. Обсяг правової охорони торговельної марки визначається наведеними у свідоцтві її зображенням та переліком товарів і послуг, якщо інше не встановлено законом.

Приписами частини 5 статті 5 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" (далі - Закон) встановлено, що право на одержання свідоцтва у порядку, встановленому цим Законом, має будь-яка особа, об'єднання осіб або їх правонаступники.

Так позивач вказує, що інформація про початок виробництва чи використання знаків за свідоцтвами України № 179317 та № 179318 відсутня. Так, пошук "інформації за торгівельною маркою власною назвою чи письмовим позначенням …" не виявив "відповідностей за позначеннями МТА (латиницею та кирилицею) …" в реєстрі асоціації "ДжіЕсl Україна" (в період з лютого 2014 по лютий 2017), що вказує на те, що відповідач-2 в даний період не звертався для одержання штрих-коду для власної продукції.

Також позивач вказує про додаткове підтвердження невикористання відповідачем-2 вказаних вище свідоцтв, що вбачається із інформаційної довідки товариства з обмеженою відповідальністю "А.Б.М.Ризик-Інформ" за результатами аналізу інформації про відповідача-2 у відкритих джерелах а також результатів власних досліджень позивача.

Спір між сторонами судового процесу, як стверджує позивач, виник в результаті того, що дія свідоцтв України № 179317 відносно всіх товарів 09 класу за міжнародною класифікацією товарів і послуг для реєстрації знаків та № 179318 відносно всіх товарів і послуг 09, 12 та 35 класів за міжнародною класифікацією товарів і послуг для реєстрації знаків має бути достроково припинена за рішенням суду внаслідок невикористання відповідачем-2 знаків для товарів і послуг на території України більше трьох років від дати публікації відомостей про видачу свідоцтва - 10.12.2013.

Виходячи з викладених вище обставин та наявних у матеріалах даної справи доказів, суд дійшов висновку, що позов задоволенню не підлягає з урахуванням такого.

Приписами статті 17 Закону встановлено, що власник свідоцтва повинен добросовісно користуватися правами, що випливають із свідоцтва.

У пункті 4 статті 18 Закону зазначено, що якщо знак не використовується в Україні повністю або щодо частини зазначених у свідоцтві товарів і послуг протягом трьох років від дати публікації відомостей про видачу свідоцтва або від іншої дати після цієї публікації, будь-яка особа має право звернутися до суду із заявою про дострокове припинення дії свідоцтва повністю або частково.

Правове значення в даному випадку мають лише: факт використання (кожним з власників та/або іншою особою під їх контролем) чи невикористання торговельної марки для товарів та/або послуг, стосовно яких її було зареєстровано; тривалість невикористання знака (має бути більше трьох років); причини невикористання. При цьому обов'язок доказування наявності поважних причин невикористання покладається на власника свідоцтва.

Пунктом 70 постанови пленуму Вищого господарського суду України від 17.10.2012 № 12 "Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності" (далі - Постанова № 12) у спорах про дострокове припинення дії свідоцтва на знак у зв'язку з невикористанням знака господарським судам необхідно з'ясовувати, з яких причин знак не використовувався власником, чи не обумовлено його невикористання незалежними від власника свідоцтва причинами, та дати оцінку названим обставинам у разі посилання відповідача на наявність таких причин.

У зв'язку з цим господарським судам слід мати на увазі приписи пункту 4 статті 18 Закону, згідно з яким дія свідоцтва може бути припинена повністю або частково лише за умови, що власник свідоцтва не зазначить поважні причини такого невикористання.

Дія свідоцтва з підстав невикористання знака протягом трьох років з дати його реєстрації може бути припинена повністю або частково лише за умови, що власник свідоцтва не зазначить поважні причини такого невикористання. Такими поважними причинами, зокрема є:

обставини, що перешкоджають використанню знака незалежно від волі власника свідоцтва, такі як обмеження імпорту чи інші вимоги до товарів і послуг, встановлені законодавством;

можливість введення в оману щодо особи, яка виробляє товари або надає послуги, під час використання знака особою, що звернулася до суду, чи іншою особою щодо товарів і послуг, відносно яких висунута вимога про припинення дії свідоцтва.

Для цілей цього пункту використанням знака власником свідоцтва вважається також використання його іншою особою за умови контролю з боку власника свідоцтва.

Згідно з пунктом 4 статті 16 Закону використанням знака визнається: нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов'язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення); застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет; застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстровано; застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет. Знак визнається використаним, якщо його застосовано у формі зареєстрованого знака, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованого знака лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності знака.

Отже, визначальним для вирішення порушеного питання щодо належного використання зареєстрованої торговельної марки є факт наявності відповідного товару та/або послуги.

У пункті 71 Постанови № 12 зазначено, що якщо знак для товарів і послуг без поважних причин безперервно не використовується щодо частини або всіх товарів та/або послуг, внесених до реєстру, протягом трьох років від дати публікації про видачу свідоцтва або від іншої дати, то це є достатньою підставою для дострокового припинення за рішенням суду дії свідоцтва на такий знак повністю або частково щодо відповідних товарів та/або послуг. Не підлягає достроковому припиненню дія свідоцтва у випадку коли використання знака розпочалося або відновилося до подання позову.

На підтвердження факту використання знака власник свідоцтва має подати суду докази вчинення принаймні деяких дій з числа зазначених у частині четвертій статті 16 Закону; такими доказами можуть бути, зокрема, примірники товарів, на яких нанесено відповідний знак для товарів і послуг, документи із зображенням знака (каталоги, прайс-листи з пропозиціями щодо надання послуг чи поставки товарів тощо).

Поширення на території України товарів із зображенням знака може бути підтверджено касовими чеками, квитанціями, накладними, іншими документами, що містять інформацію про найменування товару й місце його придбання, а в разі коли власником знака є нерезидент, підтвердженням ввезення товарів в Україну можуть бути митні декларації та інші митні документи.

При цьому докази, які можуть підтвердити використання знака для товарів і послуг, повинні бути, як правило, обмежені трирічним строком до дати звернення позивача до суду.

Проте, судом встановлено, що відповідач-2 здійснював використання спірних знаків для товарів і послуг, зокрема, шляхом надання дозволів (ліцензій) іншим особам.

Так, 01.04.2016, зокрема, між відповідачем-2 та товариством з обмеженою відповідальністю "ФЕТАН-ТРЕЙД" укладено ліцензійні договори якими надавалася невиключна ліцензія на право використання знаків для товарів і послуг, що належать відповідачу-2. Крім того, ліцензійні договори укладаються в письмовій формі і це право а не обов'язок сторони повідомити про наявність ліцензії шляхом публікації повідомлення про надання ліцензії.

В матеріалах справи наявна належним чином засвідчена копія вантажної митної декларації від 01.06.2016 № 0/2016/020056, з якої вбачається, що 31.05.2016 в Україну було імпортовано товари марковані ТМ МТА.

В подальшому, імпортовані товари марковані знаком для товарів і послуг МТА реалізовувалися на території України, про що свідчить видаткова накладна товариства з обмеженою відповідальністю "ФЕТАН-ТРЕЙД" від 05.08.2016 № 253, яка наявна в матеріалах справи у вигляді засвідченої копії.

Також відповідачем-2 подані до суду примірники товарів, виготовлених з використанням спірних знаків для товарів і послуг.

З метою заборони іншим особам використання знаків для товарів і послуг відповідачем-2 було внесено відомості до переліку об'єктів інтелектуальної власності, включених до митного реєстру. Як вбачається з виписки до митного реєстру з номерами 3135 та 3136 внесені спірні знаки для товарів і послуг № 179317 та 179318.

Крім того, здійснювалася підготовча робота по використанню знака для товарів і послуг в мережі Інтернет. Так, згідно з відомостями основного реєстратора доменних імен в Україні Imena.ua (товариство з обмеженою відповідальністю "ІНТЕРНЕТ ІНВЕСТ", відповідач-2 виступав реєстр антом доменного імені mta.ua в період з 09.02.2015 по 07.07.2015, що підтверджується листом від 21.08.2017 № 667, який наявний в матеріалах справи у вигляді засвідченої копії.

Подані позивачем до суду докази невикористання відповідачем-2 спірних свідоцтв України суд вважає неналежними з огляду на наступне.

- довідка від 03.07.2017 про результати пошуку у системі google, який не дав результатів не може бути визнаний належним та допустимим, оскільки пошук у мережі Інтернет має свою специфіку, зокрема, є можливість обмеження критеріїв пошуку та запиту серед інтернет-ресурсів, може бути викликано суб'єктивною позицією позивача та його зацікавленістю в результатах пошуку.

- лист товариства з обмеженою відповідальністю "АТ-Інжинірінг", про те, що останньому невідоме підприємство - відповідач-2на ринку продажу автозапчастин. Однак, як зазначено в позові , товариство з обмеженою відповідальністю "АТ-Інжинірінг" є офіційним представником позивача, тобто зацікавленою особою.

- довідка товариства з обмеженою відповідальністю компанія "Invest- Consult Park" від 27.02.2017, що в наявних на 27.02.2017 в реєстрі асоціації "ДжіЕсl Україна" описах та назвах товарних позицій відсутні позначення МТА спростовується тим, що жодним законодавчим або нормативним правовим актом України не встановлено обов'язкової вимоги щодо штрихового кодування всіх товарів, які реалізуються в Україні. Відтак, довідка про відсутність отриманих штрих-кодів може свідчити лише про те, що не отримувалися штрихові коди, а не про факт відсутності продажу товарів з використанням спірних знаків для товарів і послуг.

Обов'язок доказування відповідно до пункту 4 частини третьої статті 129 Конституції України та статті 33 Господарського процесуального кодексу України розподіляється між сторонами виходячи з того, хто посилається на певні юридичні факти, які обґрунтовують його вимоги та заперечення. Відповідно до статті 34 Господарського процесуального кодексу України господарський суд приймає тільки ті докази, які мають значення для справи.

Підсумовуючи викладені вище фактичні обставини, суд дійшов висновку про те, що позовні вимоги задоволенню не підлягають, оскільки відповідачем-2 подано до суду достатній перелік належних та допустимих доказів, що підтверджують використання знаків для товарів і послуг за свідоцтвами України № 179317 та № 179318 на території України в період з дати публікації відомостей - 10.12.2013 до дати подання даного позову.

Враховуючи, що позовні вимоги задоволенню не підлягають, у відповідності до приписів ст. 49 Господарського процесуального кодексу України, витрати по сплаті судового збору покладаються на позивача.

Керуючись ст.ст. 33, 34, 43, 44, 49 ст.ст. 82-85 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд міста Києва,

В И Р І Ш И В :

У задоволенні позову відмовити повністю.

Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після розгляду справи апеляційним господарським судом.

Повне рішення складено 06 листопада 2017 року

Суддя С.В. Балац