ВИЩИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 листопада 2017 року Справа № 910/4172/15-г

Вищий господарський суд України у складі: суддя Львов Б.Ю. - головуючий, судді Палій В.В. і Студенець В.І.,

розглянувши касаційні скарги Антимонопольного комітету України, м. Київ, і товариства з обмеженою відповідальністю "Інтерфлот", м. Миколаїв,

на рішення господарського суду міста Києва від 23.01.2017

та постанову Київського апеляційного господарського суду від 31.05.2017

зі справи № 910/4172/15-г

за позовом товариства з обмеженою відповідальністю "Рибоконсервний завод "Екватор" (далі - Завод), м. Харків,

до Антимонопольного комітету України (далі - АМК),

третя особа на стороні відповідача, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, - товариство з обмеженою відповідальністю "Інтерфлот" (далі - Товариство)

про визнання недійсним рішення,

за участю представників:

Заводу - Соловйової О.В.,

АМК - Кравченко О.К., Максименко А.П.,

Товариства - Дарагана О.Ю., Демченка В.М.,

з оголошенням перерви в судовому засіданні з 24 жовтня по 07 листопада та з 07 по 09 листопада 2017 року,

ВСТАНОВИВ:

Завод звернувся до господарського суду міста Києва з позовом про визнання недійсним рішення АМК від 23.12.2014 № 639-р "Про порушення законодавства про захист від недобросовісної конкуренції та накладення штрафу" (далі - Рішення АМК).

Справа неодноразово розглядалася господарськими судами.

Рішенням господарського суду міста Києва від 23.01.2017 (суддя Балац С.В.), залишеним без змін постановою Київського апеляційного господарського суду від 31.05.2017 (колегія суддів у складі: Агрикова О.В. - головуючий, судді Чорногуз М.Г., Зубець Л.П.), позов задоволено.

Прийняті зі справи судові рішення з посиланням, зокрема, на приписи статті 4 Закону України від 07.06.1996 № 236/96-ВР "Про захист від недобросовісної конкуренції" (далі - Закон № 236), статей 5, 6, 16 Закону України від 15.12.1993 № 3689-ХІІ "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" (далі - Закон № 3689) та статті 59 Закону України від 11.01.2001 № 2210-ІІІ "Про захист економічної конкуренції" (далі - Закон № 2210) мотивовано неповним з'ясуванням АМК обставин, які мають значення для справи, невідповідністю висновків, викладених у Рішенні АМК, обставинам справи та порушенням норм матеріального права.

У касаційних скаргах до Вищого господарського суду України АМК і Товариство, кожний окремо, просять зазначені судові рішення зі справи скасувати внаслідок їх прийняття з неправильним застосуванням норм матеріального і процесуального права та прийняти нове рішення про відмову в позові.

Завод подав відзив (заперечення) на касаційні скарги, в якому зазначив про безпідставність їх доводів та просив судові рішення зі справи залишити без змін, а скаргу - без задоволення.

Учасників судового процесу відповідно до статті 1114 Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України) належним чином повідомлено про час і місце розгляду касаційних скарг.

Перевіривши повноту встановлення попередніми судовими інстанціями обставин справи та правильність застосування ними норм матеріального і процесуального права, заслухавши представників сторін і третьої особи, Вищий господарський суд України дійшов висновку про необхідність часткового задоволення касаційних скарг з урахуванням такого.

Попередніми судовими інстанціями у справі встановлено, що:

- Рішенням АМК:

дії Заводу у вигляді використання без дозволу (згоди) Товариства оформлення етикетки рибних консервів "Сардина атлантична натуральна з добавленням олії", яке є схожим з оформленням етикетки рибних консервів "Сардини натуральні з добавленням олії", використовувати яке в господарській діяльності раніше почало Товариство, визнано такими, що можуть призвести до змішування діяльності Заводу з діяльністю Товариства, тобто порушенням, передбаченим статтетю 4 Закону № 236 (пункт 1);

за вчинення зазначеного порушення на Завод накладено штраф у розмірі 400 000 грн. (пункт 2);

зобов`язано Завод припинити використання у господарській діяльності оформлення етикетки рибних консервів "Сардина атлантична натуральна з добавленням олії", яке є схожим з оформленням етикетки рибних консервів "Сардини натуральні з добавленням олії", використовувати яке раніше почало Товариство (пункт 3);

- Рішення АМК обґрунтовано тим, що:

Товариство зареєстроване 07.09.2001. Основним видом його діяльності є перероблення та консервування риби, зокрема, рибної консервної продукції: "Сардини натуральні з добавленням олії"; "Бички у томатному соусі"; "Сардина атлантична бланшована в олії"; "Кілька чорноморська нерозібрана у томатному соусі" тощо;

з 2001 року на українському ринку реалізуються рибні консерви "Сардини натуральні з добавленням олії" з етикеткою, розробником якої є товариство з обмеженою відповідальністю "Інтеррибфлот" (далі - ТОВ "Інтеррибфлот") за участю маркетологів Товариства;

з 2004 року по 01 січня 2007 року Товариство зазначену етикетку використовувало в господарській діяльності на підставі ліцензійного договору від 12.01.2004 (далі - Договір № 1), укладеного з TOB "Інтеррибфлот";

після закінчення строку дії Договору № 1 Товариство продовжувало виробляти та реалізовувати рибні консерви "Сардини натуральні з добавленням олії" з названою етикеткою;

зовнішнє оформлення етикетки рибних консервів (сардини) виробництва Товариства, зокрема, включає такі основні елементи: світло-блакитний загальний фон; темно-блакитна смуга у нижній частині; темно-блакитне коло у центрі із зображенням корабля, з двох боків від якого великими синіми літерами написана назва продукції "САРДИНИ";

у період з 2004 року по теперішній час зовнішнє оформлення етикетки майже не змінювалось, змінювався лише технічний текст та окремі позначки на етикетці;

рибні консерви з сардини виробництва Товариства із зазначеною етикеткою тривалий час виробляються та реалізуються на всій території України, відомі споживачам і користуються у них попитом, про що свідчить збільшення обсягів їх реалізації;

просуванням та рекламуванням продукції Товариства займаються як сама третя особа, так і її контрагенти, яким поставляється продукція;

тривале безперервне виробництво та реалізація рибних консервів "САРДИНИ" виробництва Товариства, обізнаність щодо цієї продукції споживачів сприяли набуттю третьою особою відповідної ділової репутації та зростанню обсягів продажу зазначеної продукції в Україні;

у 2013 році Товариству стало відомо про те, що в торговельній мережі України з'явилися рибні консерви з сардини виробництва Заводу, оформлення етикеток яких є схожим з оформленням етикеток рибних консервів з сардини виробництва Товариства, що може призвести до змішування їх діяльності;

Товариство отримувало листи від своїх контрагентів (товариства з обмеженою відповідальністю "Чорноморський рибоконсервний комбінат", товариства з обмеженою відповідальністю "Море співдружності", товариства з обмеженою відповідальністю "Ексіон" і товариства з обмеженою відповідальністю "ТФ "Афіна"), в яких зазначається, що в торговельних закладах на території України реалізуються рибні консерви з сардини виробництва Заводу з етикеткою, яка є схожою до ступеню змішування з етикеткою рибної продукції з сардини виробництва Товариства;

Завод зареєстровано 30.09.2003. Основним видом його діяльності є перероблення та консервування риби, зокрема, рибної консервної продукції: "Сардина атлантична натуральна з добавленням олії"; "Сардина атлантична натуральна з добавленням олії. Ексклюзив"; "Сардина атлантична натуральна з добавленням олії" тощо;

позивач і третя особа діють на одному товарному ринку - консервування риби та є конкурентами;

Завод здійснює виробництво та реалізацію рибних консервів з сардини з травня 2013 року;

зовнішнє оформлення етикетки рибних консервів з сардини виробництва позивача включає такі основні елементи: світло-блакитний загальний фон; темно-блакитна смуга у нижній частині; темно-блакитне коло у центрі із зображенням глобуса, ліворуч від якого великими синіми літерами написана назва продукції "САРДИНА";

аналіз зовнішнього оформлення етикеток рибних консервів "Сардини натуральні з добавленням олії" виробництва Товариства та зовнішнього оформлення етикеток рибних консервів "Сардина атлантична натуральна з добавленням олії" виробництва Заводу свідчить про те, що зазначені етикетки є схожими: за загальною композицією (оформлення етикетки), кольоровою гамою (загальний фон), розміщенням основних написів, окремих елементів, назви продукту та шрифтів;

ціна на зазначену продукцію Заводу і Товариства в торговельній мережі майже однакова;

у торговельних закладах України присутні рибні консерви, зокрема, "Сардина", "Сардини" й інших виробників. Аналіз зовнішнього оформлення етикеток цих рибних консервів свідчать про те, що кожній етикетці притаманне оригінальне зовнішнє оформлення (основний фон та оформлення етикетки, розміщення основних написів та зображень, окремих елементів, шрифту в назві продукції, використання відповідної гами кольорів, що забезпечує розрізняльну здатність продукції, визначає оригінальність дизайну етикеток), яке відрізняє продукцію одного виробника від іншого та виключає можливість їх змішування;

присутність у продажу продукції Заводу із зовнішнім оформленням спірної етикетки, яке є настільки схожим з оформленням етикетки рибних консервів виробництва третьої особи, може призвести до того, що споживач може сплутати продукцію Заводу з продукцією Товариства і придбати продукцію позивача замість продукції третьої особи, а отже, таким чином може відбутися змішування діяльності названих підприємств, що підтверджено опитуванням споживачів з різних регіонів України, яке було проведено АМК;

- Завод є власником торговельної марки за чинним свідоцтвом України № 189934 (комбіноване позначення: синій, голубий, зелений, білий, жовтий, темно-голубий кольори; темно-блакитне коло у центрі із зображенням глобуса, ліворуч від якого великими синіми літерами написано слово "САРДИНИ"); зареєстрованої для товарів 29 класу Міжнародної класифікації товарів: сардини; дата подання заявки № m 201308966 - 23.05.2013; дата публікації відомостей про видачу свідоцтва - 26.08.2014;

- на підставі свідоцтва України на знак для товарів і послуг від 26.08.2014 № 189934 Завод здійснює виробництво та реалізацію рибних консервів "Сардина атлантична натуральна з добавленням олії";

- торговельна марка позивача за свідоцтвом України від 26.08.2014 № 189934 не є тотожною зовнішньому оформленню етикеток рибних консервів "Сардина атлантична натуральна з добавленням олії" виробництва Заводу в частині окремих елементів та технічних написів;

- Товариство має пріоритет на використання (внаслідок першості) оформлення спірної етикетки;

- Товариство не надавало Заводу дозволу (згоди) на використання оформлення спірної етикетки рибних консервів;

- використання Заводом етикетки, схожої з етикеткою, яку використовує Товариство, може створити у невизначеного кола осіб враження взаємопов'язаності конкурентів або навіть призвести до ототожнення ними продукції позивача і третьої особи, що, в свою чергу, може призвести до змішування діяльності Заводу та Товариства.

Причиною виникнення спору зі справи є питання стосовно наявності підстав для визнання Рішення АМК недійсним.

У відповідності до частин третьої та п'ятої статті 13 Цивільного кодексу України не допускаються дії особи, що вчиняються з наміром завдати шкоди іншій особі, а також зловживання правом в інших формах; не допускаються використання цивільних прав з метою неправомірного обмеження конкуренції, зловживання монопольним становищем на ринку, а також недобросовісна конкуренція.

За приписами статті 10bis Паризької конвенції про охорону промислової власності від 20 березня 1883 року (набула чинності для України 25.12.1991) країни Союзу зобов'язані забезпечити ефективний захист від недобросовісної конкуренції; актом недобросовісної конкуренції вважається будь-який акт конкуренції, що суперечить чесним звичаям у промислових і торговельних справах; зокрема, підлягають забороні всі дії, здатні яким би то не було способом викликати змішування відносно підприємства, продуктів чи промислової або торговельної діяльності конкурента.

Частиною першою статті 1 Закону № 236 встановлено, що недобросовісною конкуренцією є будь-які дії у конкуренції, що суперечать торговим та іншим чесним звичаям у господарській діяльності.

Згідно з статтею 4 цього Закону неправомірним є використання імені, комерційного (фірмового) найменування, торговельної марки (знака для товарів і послуг), рекламних матеріалів, оформлення упаковки товарів і періодичних видань, інших позначень без дозволу (згоди) суб'єкта господарювання, який раніше почав використовувати їх або схожі на них позначення у господарській діяльності, що призвело чи може призвести до змішування з діяльністю цього суб'єкта господарювання.

З огляду на наведене чесним звичаям у господарській діяльності суперечать та можуть бути визнані актом недобросовісної конкуренції будь-які дії, здатні викликати змішування відносно підприємства, товарів чи промислової або торговельної діяльності конкурента, в тому числі й дії, пов'язані з використанням позначень, які у встановленому порядку належною особою не було зареєстровано як об'єкти інтелектуальної власності (торговельні марки, промислові зразки, тощо).

При цьому поняття "пріоритет", яке в Законі України "Про захист від недобросовісної конкуренції" використовується в розумінні переважного права на користування результатами правомірної, добросовісної та чесної підприємницької діяльності, з огляду на відмінності в сферах регулювання за своїм правовим змістом не є тотожним поняттю "пріоритет" за Законами України "Про охорону прав на промислові зразки", "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі", "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", які визначають пріоритет як першість заявки про реєстрацію відповідних прав.

Відповідно до статті 27 Закону № 236 процесуальні засади діяльності органів Антимонопольного комітету України щодо захисту від недобросовісної конкуренції, зокрема розгляд справ про недобросовісну конкуренцію, порядок виконання рішень та розпоряджень органів Антимонопольного комітету України, голів його територіальних відділень, їх перевірка, перегляд, оскарження та гарантії учасників процесу, інші питання щодо захисту від недобросовісної конкуренції регулюються законодавством про захист економічної конкуренції з урахуванням особливостей, визначених цим Законом.

Згідно з статтею 3 Закону України "Про Антимонопольний комітет України" основним завданням названого Комітету є участь у формуванні та реалізації конкурентної політики в частині, зокрема: здійснення державного контролю за дотриманням законодавства про захист економічної конкуренції на засадах рівності суб'єктів господарювання перед законом та пріоритету прав споживачів, запобігання, виявлення і припинення порушень законодавства про захист економічної конкуренції; сприяння розвитку добросовісної конкуренції.

За приписами статті 7 Закону України "Про Антимонопольний комітет України" до повноважень саме Антимонопольного комітету України та його територіальних органів належать, зокрема:

- розгляд заяв і справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції та проведення розслідувань за цими заявами і справами;

- прийняття передбачених законодавством про захист економічної конкуренції розпоряджень та рішень за заявами і справами, надання висновків щодо кваліфікації дій відповідно до законодавства про захист економічної конкуренції;

- призначати експертизу та експерта з числа осіб, які володіють необхідними знаннями для надання експертного висновку.

Стаття 19 цього Закону визначає гарантії здійснення повноважень Антимонопольного комітету України.

Частиною першою статті 30 Закону № 236 визначено, що органи Антимонопольного комітету України у справах про недобросовісну конкуренцію приймають обов'язкові для виконання рішення, зокрема, про: визнання факту недобросовісної конкуренції; припинення недобросовісної конкуренції; накладання штрафів.

Згідно з частиною першою статті 59 Закону № 2210 підставами для зміни, скасування чи визнання недійсними рішень органів Антимонопольного комітету України є: неповне з'ясування обставин, які мають значення для справи; недоведення обставин, які мають значення для справи і які визнано встановленими; невідповідність висновків, викладених у рішенні, обставинам справи; порушення або неправильне застосування норм матеріального чи процесуального права.

У свою чергу, відповідно до статті 5 Закону № 3689 правова охорона надається знаку, який не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі та на який не поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони, встановлені цим Законом; право власності на знак засвідчується свідоцтвом; обсяг правової охорони, що надається, визначається зображенням знака та переліком товарів і послуг, внесеними до Реєстру, і засвідчується свідоцтвом з наведеними у ньому копією внесеного до Реєстру зображення знака та переліком товарів і послуг (у редакції, що діяла на час подання Заводом згаданої заявки про реєстрацію).

Пунктом 2 статті 16 Закону № 3689 встановлено, що свідоцтво надає його власнику право використовувати знак та інші права, визначені цим Законом.

Відповідно до пункту 4 цієї ж статті Закону використанням знака визнається: нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов'язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення); застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстровано; застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет. Знак визнається використаним, якщо його застосовано у формі зареєстрованого знака, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованого знака лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності знака.

За таких обставин попередні судові інстанції у вирішенні даного судового спору мали виходити не лише з виключних прав власника зареєстрованої торговельної марки щодо її використання, але й із загальних прав особи на користування результатами власної діяльності (якщо законом не встановлено іншого) та виключної компетенції органів антимонопольного комітету в сфері захисту від недобросовісної конкуренції, а також з фактичних обставин використання двома виробниками на одному ринку стосовно одного товару двох етикеток, зовнішнє оформлення яких (за загальною композицією, кольоровою гамою, розміщенням основних елементів та написів, а також окремих елементів, назви продукту, технічних написів і шрифтів) є схожим до ступеню сплутування та може призвести до змішування діяльності Заводу з діяльністю Товариства.

Крім того, встановивши наявність між Товариством і Заводом відносин конкуренції, попередні судові інстанції помилково не врахували того, що чинне законодавство не пов'язує можливість захисту від недобросовісної конкуренції виключно з наявністю у постраждалої особи права на відповідний об'єкт інтелектуальної власності.

З огляду на наведене як місцевому, так і апеляційному господарським судам належало не перебирати на себе не притаманні судам функції органів антимонопольного комітету, а лише перевірити наявність чи відсутність передбачених законом (стаття 59 Закону № 2210) підстав для визнання Рішення АМК недійсним.

Також попереднім судовим інстанціям належало врахувати встановлену ними ж відсутність тотожності зареєстрованої позивачем торговельної марки з фактичним зовнішнім оформленням спірної етикетки (через наявні відмінності у використанні окремих елементів, технічних написів, шрифтів тощо), а також те, що зміна окремих елементів дозволяє з дотриманням приписів пункту 4 статті 16 Закону № 3689 без відтворення зображення схожого до ступеню сплутування з етикеткою Товариства використання зареєстрованого Заводом знака в іншій формі, яка при цьому не змінює в цілому відмітності знака (зокрема, шляхом зміни незафіксованих кольорів, шрифтів, розташування окремих елементів, технічних написів тощо).

Судові рішення зі справи № 910/25434/15 не мають преюдиціального значення для даної справи. До того ж істотне значення для правильного вирішення даного судового спору має лише схожість зовнішнього вигляду етикеток, які фактично використовувалися Товариством і Заводом.

При цьому призначення проведення експертних досліджень є правом, а не обов'язком органів антимонопольного комітету, тоді як, у даному випадку, необхідна схожість зовнішнього вигляду підтверджена як результатами відповідного опитування споживачів, так і самими наявними етикетками.

Отже, за відсутності доказів спростування встановленої АМК першості (багаторічної) Товариства [яке відповідного дозволу (згоди) не надавало] у використанні в господарській діяльності етикетки рибних консервів "Сардини натуральні з добавленням олії", схожим із зовнішнім оформленням якої є оформлення етикетки рибних консервів Заводу "Сардина атлантична натуральна з добавленням олії", що може призвести до змішування діяльності Заводу з діяльністю Товариства, місцевий та апеляційний господарські суди помилково задовольнили позовні вимоги Заводу в частині визнання недійсними пунктів 1 і 2 Рішення АМК стосовно наявності з боку позивача зазначеного порушення (акта недобросовісної конкуренції) та накладення за його вчинення штрафу (розмір якого АМК визначено без порушення вимог чинного законодавства).

Разом з тим, попередні судові інстанції, встановивши те, що позивач є власником чинного свідоцтва України на знак для товарів і послуг № 189934, яке надає йому виключні права на використання цього знака, і таке використання має місце в даному випадку (стаття 16 Закону № 3689), обґрунтовано з підстав невідповідності нормам матеріального права (стаття 16 Закону № 3689) визнали недійсним пункт 3 резолютивної частини Рішення АМК, яким Завод зобов`язано саме припинити використання у господарській діяльності спірного оформлення етикетки рибних консервів "Сардина атлантична натуральна з добавленням олії".

Таким чином касаційні скарги АМК і Товариства підлягають частковому задоволенню, а оскаржувані рішення місцевого та постанова апеляційного господарських судів частковому скасуванню на підставі частини першої статті 11110 ГПК України.

Відповідно до приписів частин першої та шостої статті 49 ГПК судовий збір покладається у спорах, що виникають при виконанні договорів та з інших підстав, - на сторони пропорційно розміру задоволених позовних вимог; суми, які підлягають сплаті за проведення судової експертизи, послуги перекладача, адвоката та інші витрати, пов'язані з розглядом справи, покладаються, зокрема, при частковому задоволенні позову - на обидві сторони пропорційно розміру задоволених позовних вимог. Отже, з огляду на часткове задоволення касаційних скарг судові витрати у справі підлягають перерозподілу.

На підставі викладеного та керуючись статтями 49, 1115, 1117 - 11111 ГПК України, Вищий господарський суд України

ПОСТАНОВИВ:

1. Касаційні скарги Антимонопольного комітету України і товариства з обмеженою відповідальністю "Інтерфлот" задовольнити частково.

2. Рішення господарського суду міста Києва від 23.01.2017 та постанову Київського апеляційного господарського суду від 31.05.2017 зі справи № 910/4172/15-г скасувати в частині задоволення позовних вимог товариства з обмеженою відповідальністю "Рибоконсервний завод "Екватор" стосовно визнання недійсними пунктів 1, 2 резолютивної частини рішення Антимонопольного комітету України від 23.12.2014 № 639-р "Про порушення законодавства про захист від недобросовісної конкуренції та накладення штрафу", а також у частині стягнення судового збору.

У задоволенні позову в цій частині відмовити.

У решті рішення господарського суду міста Києва від 23.01.2017 та постанову Київського апеляційного господарського суду від 31.05.2017 зі справи № 910/4172/15-г залишити без змін.

3. Стягнути з Антимонопольного комітету України на користь товариства з обмеженою відповідальністю "Рибоконсервний завод "Екватор" 406 (чотириста шість) грн. судового збору за подання позовної заяви, 662 (шістсот шістдесят дві) грн. 33 коп. за подання апеляційних скарг, 835 (вісімсот тридцять п'ять) грн. 40 коп. за подання касаційних скарг та 3 879 (три тисячі вісімсот сімдесят дев'ять) грн. 69 коп. за послуги адвоката, пов'язані з розглядом справи.

4. Стягнути з товариства з обмеженою відповідальністю "Рибоконсервний завод "Екватор" на користь Антимонопольного комітету України 893 (вісімсот дев'яносто три) грн. 20 коп. за подання апеляційної скарги та 974 (дев'ятсот сімдесят чотири) грн. 40 коп. за подання касаційної скарги.

5. Стягнути з товариства з обмеженою відповідальністю "Рибоконсервний завод "Екватор" на користь товариства з обмеженою відповідальністю "Інтерфлот" 1 811 (одну тисячу вісімсот одинадцять) грн. 87 коп. за подання апеляційних скарг та 974 (дев'ятсот сімдесят чотири) грн. 40 коп. за подання касаційної скарги.

6. Видачу відповідних наказів доручити господарському суду міста Києва.

Суддя Б.Львов

Суддя В.Палій

Суддя В.Студенець