УХВАЛА

24.10.2017Справа № 910/13244/17

За позовом товариства з обмеженою відповідальністю "ФАБРИКА МОРОЗИВА"ХЛАДОПРОМ"

до відповідачів:

1. Міністерства економічного розвитку і торгівлі України,

2. Товариства з обмеженою відповідальністю "ПРОДЮСЕРСЬКА КОМПАНІЯ "ГАРМОНІЯ"

про визнання недійсним свідоцтва та зобов'язання вчинити дії

Суддя Шкурдова Л.М.

Представники:

від позивача - Сабалаєва В.С. - представник за довіреністю

від відповідача 1 - Гуньковська М.Д. - представник за довіреністю; Саламов О.В. - представник за довіреністю

від відповідача 2 - Діжевська В.О. за дов.

ВСТАНОВИВ:

Господарським судом міста Києва розглядається справа за позовом товариства з обмеженою відповідальністю "ФАБРИКА МОРОЗИВА"ХЛАДПРОМ" до Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, товариства з обмеженою відповідальністю "ПРОДЮСЕРСЬКА КОМПАНІЯ "ГАРМОНІЯ" про визнання недійсним свідоцтва та зобов'язання вчинити дії.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 11.08.2017 року порушено провадження у справі № 910/13244/17.

В обґрунтування позовних вимог позивач зазначає, що власником Свідоцтва на знак для товарів та послуг «КАШТАН» за №19356 від 16.04.2001 року є ТОВ «ХЛАДОПРОМ», дані про державну реєстрацію знаку для товарів та послуг «КАШТАН» було опубліковано в офіційному бюлетені № 3 від 16.04.2001 року. 01.01.2017 року ТОВ «ХЛАДОПРОМ» уклало з ТОВ «ФАБРИКА МОРОЗИВА ХЛАДОПРОМ» Ліцензійний договір №2/9-17 на право використання об'єктів права інтелектуальної власності, за умовами якого ТОВ «ФМ ХЛАДОПРОМ» одержало невиключну ліцензію на використання знаку для товарів і послуг «КАШТАН» за свідоцтвом України № 19356 від 16.04.2001 року, а також права власника знаку щодо судового захисту, що передбачено п.4.5 Ліцензійного договору. 25.12.2007 року Державною службою інтелектуальної власності України зареєстровано знак для товарів та послуг «КАШТАН Лубенський» і видано Відкритому акціонерному товариству «Лубенський молочний завод» Свідоцтво на знак для товарів та послуг «КАШТАН Лубенський» за № 85879 від 25.12.2007 року. Позивач зазначає, що знак для товарів та послуг «КАШТАН Лубенський» за свідоцтвом України № 85879 від 25.12.2007 року є схожим настільки, що його можна сплутати зі знаком для товарів та послуг «КАШТАН» за свідоцтвом України № 19356. Використання, зокрема маркування знаком «КАШТАН Лубенський» за свідоцтвом України № 85879 від 25.12.2007 року таких самих та споріднених товарів 30 класу МКТП, наведених у свідоцтві України №19356 на знак для товарів та послуг «КАШТАН», може ввести в оману споживача щодо особи виробника товару. Отже, знаки для товарів та послуг «КАШТАН» та «КАШТАН Лубенський» є схожими настільки, що їх можна сплутати за всіма ознаками: звуковими (фонетичними), графічними (візуальними), семантичними (смисловими), а товари та послуги за Свідоцтвом № 19356 та свідоцтвом № 85879 є такими самими та спорідненими (30 клас МКТП).

Таким чином, використання слова «КАШТАН» у позначенні «КАШТАН Лубенський», відповідно до Свідоцтва на знак для товарів і послуг за № 85879 від 25.12.2007 року, порушують права на захист що випливають із Свідоцтва на знак для товарів і послуг «КАШТАН» за № 19356 від 16.04.2001 року.

За таких підстав позивач, з урахуванням заяви про зменшення позовних вимог, просив суд визнати недійсним частково Свідоцтво на знак для товарів і послуг «КАШТАН ЛУБЕНСЬКИЙ» за №85879 від 25.12.2007 року, в частині незаконного використання слова «КАШТАН» у зв'язку з порушенням видачі Свідоцтва на знак для товарів і послуг «КАШТАН ЛУБЕНСЬКИЙ» за №85879 від 25.12.2007 року внаслідок подання заявки з порушенням прав інших осіб, передбаченим п. а); в) ч.1 ст.19 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»; зобов'язати Державну службу інтелектуальної власності України внести зміни в Свідоцтво на знак для товарів та послуг «КАШТАН ЛУБЕНСЬКИЙ» за №85879 від 25.12.2007 року шляхом вилучення слова «КАШТАН» із комбінованого позначення та опублікувати такі відомості в офіційному бюлетені «Промислова власність».

Відповідач-1 проти задоволення позову заперечував, вказуючи, що наявність певних прав у відповідача-2 не є перешкодою для реалізації прав позивача, оскільки у матеріалах справи відсутні докази того, що відповідач-2 створював перешкоди позивачу у їх реалізації. Відповідач-1 зазначає, що за результатами проведення експертизи заявки на видачу Свідоцтва на знак для товарів і послуг «Каштан Лубенський» № 85879 від 25.12.2007 року було встановлено, що заявлене позначення відповідає умовам надання правової охорони і на них не поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони, встановлені в ст.6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг». При співвідношенні цих позначень вбачається, що знак позивача за свідоцтвом України №19356 відрізняється від знака відповідача-2 за свідоцтвом України № 85879 за своєю фонетичною, графічною та семантичною відмінністю, а тому враховуюче викладене можна зробить висновок, що зазначені знаки не є схожими настільки, що їх можна сплутати по відношенню до товарів 30 класу МКТП. Позивачем не надано доказів, що саме слова «Каштан» є домінуючим.

Відповідачем-1 подано клопотання про зупинення провадження у даній справі до розгляду взаємопов'язаною справою №910/14162/17 за позовом ПАТ «Полтавахолод» та ТОВ «Продюсерська компанія «Гармонія» до Мінекономрозвитку та ТОВ «Хладопром» про визнання недійсним свідоцтва України № 19356 на знак для товарів і послуг «КАШТАН» через його невідповідність умовам надання правової охорони, визначеним в п. 2 ст. 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг».

Судом відмовлено у задоволенні вказаного клопотання, з огляду на те, що предметом дослідження у даній справі є встановлення обставин схожості до ступеню змішування знаків за Свідоцтвом №19356 від 16.04.2001 року та Свідоцтвом за №85879 від 25.12.2007 року, натомість суд не позбавлений можливості в межах даної справи надати правову оцінку відповідності Свідоцтва №19356 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг».

В судовому засіданні 12.10.2017 року оголошувалася перерва.

Позивачем подано клопотання про призначення експертизи в сфері інтелектуальної власності щодо знаку для товарі і послуг «КАШТАН», Свідоцтво №19356 від 16.04.2001 року та знаку для товарів і послуг «КАШТАН ЛУБЕНСЬКИЙ», Свідоцтво за №85879 від 25.12.2007 року.

Відповідно до статті 1 Закону "Про судову експертизу" судова експертиза - це дослідження експертом на основі спеціальних знань матеріальних об'єктів, явищ і процесів, які містять інформацію про обставини справи, що перебуває у провадженні, зокрема, суду.

Судова експертиза призначається лише у разі дійсної потреби у спеціальних знаннях для встановлення даних, що входять до предмету доказування та не можуть бути підтверджені іншими засобами доказування.

Стаття 41 Господарського процесуального кодексу України передбачає, що для роз'яснення питань, що виникають при вирішенні господарського спору і потребують спеціальних знань, господарський суд призначає судову експертизу.

Враховуючи те, що для встановлення обставин схожості до ступеню змішування знаків за Свідоцтвом №19356 від 16.04.2001 року та Свідоцтвом за №85879 від 25.12.2007 року необхідні спеціальні знання, суд приходить до висновку про необхідність призначення у даній справі судової експертизи у сфері інтелектуальної власності.

Відповідно до частини другої статті 41 ГПК України учасники судового процесу мають право пропонувати господарському суду питання, які мають бути роз'яснені судовим експертом. Остаточне коло цих питань встановлюється господарським судом в ухвалі.

Позивачем та відповідачем-1 запропоновано питання, які необхідно поставити на вирішення експерту. Остаточне коло питань встановлюється господарським судом в ухвалі.

Позивачем запропоновано доручити проведення експертизи у сфері інтелектуальної власності Харківському науково-дослідному інституту судових експертиз ім.Засл.проф. М.С.Бокаріуса. Відповідач-1 запропонував доручити проведення експертизи у сфері інтелектуальної власності Науково-дослідному центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України або судовому експерту Жилі Богдану Володимировичу. Позивач щодо призначення проведення експертизи у сфері інтелектуальної власності Богдану Володимировичу заперечував.

Відповідно до ст. 7 Закону України "Про судову експертизу" судово-експертну діяльність здійснюють державні спеціалізовані установи, а також у випадках та на умовах, визначених Законом, судові експерти, які не є працівниками зазначених установ.

Згідно ст. 9 Закону України "Про судову експертизу" особа або орган, які призначили судову експертизу, можуть доручити її проведення тим судовим експертам, яких внесено до державного Реєстру атестованих судових експертів.

Враховуючи вищевикладене, приймаючи, що суд не зв'язаний доводами сторін, суд вважає за необхідне доручити проведення судової економічної експертизи - Науково-дослідному центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України.

З урахуванням викладеного, керуючись ст.ст. 1, 10, 15 Закону України "Про судову експертизу", п.1.1, 1.2., 1.7. Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої Наказом Міністерства юстиції України від 08.10.98р. № 53/5, п.1 ст. 384, п.1 ст. 385 КК України, ст.ст. 4-2, 4-3, 22, 31, 33, 34, 36, 41, п. 5 ст. 65, ст. 86 Господарського процесуального кодексу України, суд -

УХВАЛИВ:

1. Призначити у справі №910/13244/17 судову експертизу у сфері інтелектуальної власності, проведення якої доручити Науково-дослідному центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України (01133, м.Київ, бульвар Лесі Українки, буд.26, офіс 501).

2. На вирішення судової експертизи поставити такі питання:

- Чи є знак для товарів і послуг «ЛУБЕНСЬКИЙ КАШТАН» за свідоцтвом України №85879 схожим настільки, що його можна сплутати зі знаком за свідоцтвом України № 19356 відносно товарів 16, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 класів МКТП?

- Чи є знаки для товарів і послуг за свідоцтвом України №85879 таким, що може ввести споживачів в оману щодо особи, яка виробляє товар?

- Чи займає певний елемент домінуюче положення у зображенні знака «Лубенський Каштан» зареєстрованого за Свідоцтвом № 85879 від 25,12.2007 року ?

- Чи являється позначення «Лубенський Каштан» зареєстрованого за Свідоцтвом №85879 від 25.12.2007 року - словесним позначенням?

- Чи має знак «Лубенський Каштан» зареєстрований за Свідоцтвом №85879 від 25.12.2007 року розрізняльну здатність щодо знаку «КАШТАН» зареєстрованого за Свідоцтвом №19356 від 16.04.2001 року?

- Чи являється позначення «КАШТАН» зареєстрований за Свідоцтвом №19356 від 16. 04.2001 року таким, що є загальновживаним як позначення товарів певного виду?

3. Витрати по оплаті судової економічної експертизи покласти на товариство з обмеженою відповідальністю "ФАБРИКА МОРОЗИВА"ХЛАДОПРОМ".

4. Зобов'язати товариство з обмеженою відповідальністю "ФАБРИКА МОРОЗИВА"ХЛАДОПРОМ" здійснити попередню оплату експертизи, докази чого надати суду.

5. Зобов'язати експерта після проведення експертизи копії висновків направити на адресу позивача та відповідачів.

6. Матеріали справи №910/13244/17 надіслати Науково-дослідному центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України .

7. Попередити експерта, який буде проводити експертне дослідження, про кримінальну відповідальність згідно ст. 384, 385 Кримінального кодексу України.

8.Копію ухвали суду надіслати сторонам та Науково-дослідному центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України.

Суддя Шкурдова Л.М.