ВИЩИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 листопада 2017 року Справа № 910/9241/16

Вищий господарський суд України у складі: суддя Палій В.В. - головуючий (доповідач), судді Корсак В.А. і Могил С.К.

розглянув касаційну скаргу товариства з обмеженою відповідальністю фірми "О.Д. Пролісок", с. Велика Вільшанка Київської області,

на рішення господарського суду міста Києва від 06.02.2017

та постанову Київського апеляційного господарського суду від 12.06.2017

у справі № 910/9241/16

за позовом компанії ІПСЕН ФАРМА С.А.С. (IPSEN PHARMA S.A.S.) (далі - Компанія), Франція,

до 1. Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (далі - Міністерство), м. Київ,

2. товариства з обмеженою відповідальністю фірми "О.Д. Пролісок" (далі - Товариство), с. Велика Вільшанка Київської області,

про визнання недійсним свідоцтва України від 10.07.2013 № НОМЕР_1 на знак для товарів та послуг "ІНФОРМАЦІЯ_1".

Судове засідання проведено за участю представників сторін:

позивача - Мамуня О.С. адвокат (дов. від 06.04.2016)

відповідачів 1. Тюріна Л.А. предст. (дов. від 14.11.2016), Запорожець Л.Г. предст. (дов. від 06.06.2017)

2. Леськов В.П. адвокат (дов. від 01.06.2017, свідоцтво від 29.04.2003)

За результатами розгляду касаційної скарги Вищий господарський суд України

ВСТАНОВИВ:

Позов було подано про визнання недійсним свідоцтва України від 10.07.2013 № НОМЕР_1 на знак для товарів і послуг "ІНФОРМАЦІЯ_1" (далі - Свідоцтво № НОМЕР_1) та зобов'язання відповідача-1 (Державну службу інтелектуальної власності України) внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг про визнання недійсним Свідоцтва № НОМЕР_1 на знак для товарів і послуг та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені "Промислова власність".

Рішенням господарського суду міста Києва від 06.02.2017 у справі № 910/9241/16 (суддя Зеленіна Н.І.) позов задоволено повністю з посиланням на його обґрунтованість.

Ухвалою Київського апеляційного господарського суду від 22.05.2017 здійснено процесуальне правонаступництво у справі № 910/9241/16 та замінено відповідача - Державну службу інтелектуальної власності України його правонаступником в частині реалізації державної політики у сфері інтелектуальної власності - Міністерством економічного розвитку і торгівлі України.

Постановою Київського апеляційного господарського суду від 12.06.2017 (судді Доманська М.Л. - головуючий, Дідиченко М.А., Верховець А.А.) рішення місцевого господарського суду залишено без змін.

У касаційній скарзі до Вищого господарського суду України Товариство просить скасувати оскаржувані рішення та постанову попередніх судових інстанцій з даної справи і передати справу на новий розгляд до суду першої інстанції. Скаргу мотивовано порушенням господарськими судами норм матеріального і процесуального права.

У відзиві на касаційну скаргу Компанія заперечила проти доводів скаржника, зазначаючи про їх безпідставність та необґрунтованість, і просить оскаржувані судові рішення залишити без змін, а скаргу - без задоволення.

17.10.2017 від Товариства надійшли додаткові письмові пояснення до касаційної скарги.

У судовому засіданні 17.10.2017 оголошувалася перерва до 07.11.2017.

У зв'язку з перебуванням судді Селіваненка В.П. на лікарняному, розпорядженням керівника апарату Вищого господарського суду України від 06.11.2017 № 08.03-04/5426 призначено проведення автоматичної зміни складу колегії суддів у судовій справі № 910/9241/16, за результатом якої визначено наступний склад колегії суддів для розгляду даної справи: суддя Палій В.В. - головуючий (доповідач), судді Корсак В.А., Могил С.К.

06.11.2017 від Компанії надійшли додаткові письмові пояснення по справі.

07.11.2017 від Товариства надійшли додаткові письмові пояснення по справі.

Перевіривши на підставі встановлених попередніми судовими інстанціями фактичних обставин справи правильність застосування ними норм матеріального і процесуального права, заслухавши пояснення представників сторін, Вищий господарський суд України дійшов висновку про наявність підстав для задоволення касаційної скарги з огляду на таке.

Місцевим та апеляційним господарськими судами у справі, зокрема, встановлено, що:

- Компанія є власником торговельних марок "ІНФОРМАЦІЯ_2" та "ІНФОРМАЦІЯ_3", що охороняються за міжнародними реєстраціями № НОМЕР_2 (яка діє на території України з 16.05.1994), та № НОМЕР_3 (яка діє на території України з 28.01.1993), а також комбінованих позначень за міжнародними реєстраціями №№ НОМЕР_4, НОМЕР_5, НОМЕР_6, НОМЕР_7, які діють на території України у повному обсязі з 14.01.2008. Вказані міжнародні реєстрації зареєстровані для товарів 05 класу МКТП "фармацевтичні, ветеринарні та гігієнічні препарати";

- Державною службою інтелектуальної власності України 10.07.2013 на підставі заявки від 11.09.2012 № m 2012 15756 зареєстровано свідоцтво України № НОМЕР_1 на знак для товарів та послуг "ІНФОРМАЦІЯ_1" на ім'я Товариства щодо товарів 5 класу за МКТП "дієтичні харчові продукти на лікарські потреби".

Причиною виникнення спору у справі стало питання щодо наявності чи відсутності підстав для визнання Свідоцтва № НОМЕР_1 на знак для товарів і послуг недійсним, з підстав його невідповідності умовам надання правової охорони, передбачених у абзаці другому пункту 3 статті 6 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" (далі - Закон).

За приписами статті 494 Цивільного кодексу України (далі - ЦК України) набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчується свідоцтвом. Обсяг правової охорони торговельної марки визначається наведеними у свідоцтві її зображенням та переліком товарів і послуг, якщо інше не встановлено законом. Таку ж норму щодо обсягу правової охорони містить й пункт 4 статті 5 Закону.

Згідно з частиною першою статті 4 Протоколу до Мадридської Угоди про міжнародну реєстрацію знаків від 28.06.1989, який набув чинності для України 01.06.2000, з дати реєстрації або внесення запису, зробленого відповідно до положень Статей 3 і 3ter, охорона знака в кожній зацікавленій договірній стороні буде такою же, якби цей знак був заявлений безпосередньо у Відомстві цієї договірної сторони.

Відповідно до пункту 5 статті 16 Закону свідоцтво надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди, якщо інше не передбачено цим Законом:

зареєстрований знак стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг;

зареєстрований знак стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги;

позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг, якщо внаслідок такого використання ці позначення і знак можна сплутати;

позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги, або ці позначення і знак можна сплутати.

Водночас підпунктом "а" пункту 1 статті 19 Закону передбачено, що свідоцтво може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково у разі невідповідності зареєстрованого знака умовам надання правової охорони.

За приписами пункту 3 Постанови Верховної Ради України від 23.12.1993 № 3771-XII "Про введення в дію Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" (далі - Постанова № 3771) свідоцтво України може бути визнано недійсним у разі невідповідності знака умовам його реєстрації, визначеним законодавством, що діяло на дату подання заявки.

Згідно з пунктом 1 статті 5 Закону (в редакції від 10.04.2008) правова охорона надається знаку, який не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі та на який не поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони, встановлені цим Законом.

За приписами пункту 3 статті 6 Закону не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати з:

знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім'я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг;

знаками інших осіб, якщо ці знаки охороняються без реєстрації на підставі міжнародних договорів, учасником яких є Україна, зокрема знаками, визнаними добре відомими відповідно до статті 6 bis Паризької конвенції про охорону промислової власності;

фірмовими найменуваннями, що відомі в Україні і належать іншим особам, які одержали право на них до дати подання до Установи заявки щодо таких же або споріднених з ними товарів і послуг;

кваліфікованими зазначеннями походження товарів (у тому числі спиртів та алкогольних напоїв), що охороняються відповідно до Закону України "Про охорону прав на зазначення походження товарів". Такі позначення можуть бути лише елементами, що не охороняються, знаків осіб, які мають право користуватися вказаними зазначеннями;

знаками відповідності (сертифікаційними знаками), зареєстрованими у встановленому порядку.

З метою встановлення відповідності спірного знака умовам надання правової охорони, ухвалою господарського суду міста Києва від 27.09.2016 було призначено у справі судову експертизу у сфері інтелектуальної власності, проведення якої доручено Науково-дослідному інституту інтелектуальної власності Національної академії правових наук України.

Згідно з висновком судової експертизи від 21.12.2016 № 1128 (судовий експерт Коваленко Тетяна Вікторівна), знак для товарів і послуг "ІНФОРМАЦІЯ_1" за свідоцтвом України на знаки для товарів і послуг № НОМЕР_1 є схожим настільки, що його можна сплутати зі знаками для товарів і послуг "ІНФОРМАЦІЯ_2" та "ІНФОРМАЦІЯ_3" за міжнародними реєстраціями № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3, зареєстрованими за Компанією, станом на день подання заявки № m 2012 15756; знак для товарів і послуг "ІНФОРМАЦІЯ_1" за свідоцтвом України на знаки для товарів і послуг № НОМЕР_1 не є оманливим, але є таким, що може ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар або надає послугу, відносно знаків для товарів і послуг "ІНФОРМАЦІЯ_2" та "ІНФОРМАЦІЯ_3" за міжнародними реєстраціями № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3, зареєстрованими за Компанією, станом на день подання заявки № m 2012 15756.

Задовольняючи позов, суди попередніх інстанцій, з урахуванням висновку судової експертизи, виходили з невідповідності знака для товарів і послуг за Свідоцтвом № НОМЕР_1 умовам надання правової охорони, здійснення реєстрації спірної торговельної марки з порушенням прав та охоронюваних законом інтересів Компанії як власника відповідних міжнародних реєстрацій. При цьому, суди зазначили про те, що висновок судового експерта Коваленко Т.В. є належним чином обґрунтованим, детальним, а під час проведення експертного дослідження експертом застосовано достатній обсяг нормативних актів та науково-практичної літератури. Заперечення відповідачів не прийняті до уваги, з підстав їх недоведеності та невідповідності обставинам, що мають встановлюватися при вирішення даної справи. Суд апеляційної інстанції також зазначив про те, що доводи Товариства не спростовують висновків судового експерта та по суті зводяться до непогодження з результатом експертного дослідження.

Водночас, призначаючи у справі судову експертизу у сфері інтелектуальної власності та доручаючи її проведення Науково-дослідному інституту інтелектуальної власності Національної академії правових наук України, суд першої інстанції не врахував приписів частини третьої статті 41 ГПК України, відповідно до якої проведення судової експертизи доручається державним спеціалізованим установам чи безпосередньо особам, які відповідають вимогам, встановленим Законом України "Про судову експертизу".

Відповідно до приписів статті 7 Закону України "Про судову експертизу" судово-експертну діяльність здійснюють державні спеціалізовані установи, а також у випадках і на умовах, визначених цим Законом, судові експерти, які не є працівниками зазначених установ.

До державних спеціалізованих установ належать:

науково-дослідні установи судових експертиз Міністерства юстиції України;

науково-дослідні установи судових експертиз, судово-медичні та судово-психіатричні установи Міністерства охорони здоров'я України;

експертні служби Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства оборони України, Служби безпеки України та Державної прикордонної служби України.

Відповідно до пункту 1.1 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, яка затверджена наказом Мінюсту від 08.10.1998 № 53/5 (далі - Інструкція) призначення судових експертиз та експертних досліджень судовим експертам державних спеціалізованих науково-дослідних установ судових експертиз Міністерства юстиції України (далі - експертні установи) та атестованим судовим експертам, які не є працівниками державних спеціалізованих установ (далі - експерти), їх обов'язки, права та відповідальність, організація проведення експертиз та оформлення їх результатів здійснюються у порядку, визначеному Кримінальним процесуальним, Цивільним процесуальним, Господарським процесуальним кодексами України, Кодексом України про адміністративні правопорушення, Кодексом адміністративного судочинства України, Митним кодексом України, Законами України "Про судову експертизу", "Про виконавче провадження", іншими нормативно-правовими актами з питань судово-експертної діяльності та цією Інструкцією.

Згідно з пунктом 1.6 Інструкції експертизи та дослідження проводяться експертними установами за зонами регіонального обслуговування згідно з Переліком регіональних зон обслуговування науково-дослідними установами судових експертиз Міністерства юстиції України, наведеним у додатку 1 до цієї Інструкції.

За наявності обставин, що зумовлюють неможливість або недоцільність проведення експертизи в експертній установі за зоною регіонального обслуговування, орган (особа), який (яка) призначає експертизу (залучає експерта), зазначивши відповідні мотиви, доручає її виконання експертам іншої експертної установи.

Місцевий господарський суд не звернув уваги на те, що Науково-дослідний інститут інтелектуальної власності Національної академії правових наук України у додатку 1 до Інструкції (в редакції від 27.07.2015) не значиться.

Таким чином, призначення судової експертизи у справі № 910/9241/16 недержавній спеціалізованій установі суперечить приписам статті 41 ГПК України та статті 7 Закону України "Про судову експертизу". На зазначені порушення у призначенні судової експертизи посилалося і Товариство в апеляційній скарзі, проте, наведене залишилося поза увагою суду апеляційної інстанції.

Приймаючи висновок судової експертизи як належний доказ у справі, суди попередніх інстанцій не звернули уваги на те, що проведення судової експертизи було доручено судом саме зазначеному Інституту, тобто недержавній спеціалізованій установі, а не безпосередньо атестованому судовому експерту Коваленко Т.В. (яка не є працівником державної спеціалізованої установи).

Крім того, заперечуючи проти висновку судової експертизи від 21.12.2016 № 1128, Товариство послідовно зазначало про те, що оскаржуваний знак для товарів і послуг "ІНФОРМАЦІЯ_1" та знаки для товарів і послуг "ІНФОРМАЦІЯ_2" та "ІНФОРМАЦІЯ_3" походять від міжнародної непатентованої назви "ІНФОРМАЦІЯ_4". Фрагмент "ІНФОРМАЦІЯ_5" ("ІНФОРМАЦІЯ_6") було введено до складу знаків для товарів і послуг "ІНФОРМАЦІЯ_1" та "ІНФОРМАЦІЯ_2", "ІНФОРМАЦІЯ_3", з метою вказівки на хімічну назву активної речовини відповідних лікарського засобу та дієтичної добавки. При цьому, хімічна назва є незалежним поняттям, що не може бути об'єктом права власності, тому може вільно використовуватися будь-якою юридичною або фізичною особою. Входження до складу знаків фрагменту "ІНФОРМАЦІЯ_5" ("ІНФОРМАЦІЯ_6"), похідного від хімічної назви активної речовини препаратів з лікувальними властивостями ("ІНФОРМАЦІЯ_4") є загальноприйнятою та рекомендованою спеціалізованим державним органом практикою створення торгових назв ліків, і саме по собі не може вказувати на схожість таких назв і відповідних знаків для товарів і послуг. Таким чином, словесна частина "ІНФОРМАЦІЯ_5" ("ІНФОРМАЦІЯ_6") у торгових назвах "ІНФОРМАЦІЯ_1" та "ІНФОРМАЦІЯ_2", "ІНФОРМАЦІЯ_3" має змістовне навантаження, пов'язане з призначенням лікарських засобів. Також Товариство зазначало про те, що оскільки частина "ІНФОРМАЦІЯ_5" є лексичною одиницею, що притаманна медичній термінології, а не фантазійним елементом, що був вигаданий позивачем в якості назви медичного препарату, використання цієї частини у назві медичного препарату іншими виробниками ліків не може вважатися запозиченням, що не було враховано у висновку судовим експертом. Елемент "ІНФОРМАЦІЯ_5" є загальновживаним терміном відносно товарів 5 класу МКТП, щодо яких зареєстровано перелічені знаки. На підтвердження своєї правової позиції Товариство посилалося, зокрема і на статті представників позивача (як співавторів) ОСОБА_10, ОСОБА_11, які присвячені, у тому числі, питанню створення позначень від міжнародної непатентованої назви певної речовини.

Проте, наведені заперечення залишилися поза увагою судів попередніх інстанцій.

Так, відмовляючи Товариству у призначенні повторної судової експертизи у справі (у клопотанні Товариство також посилалося на наведені вище обставини), суд апеляційної інстанції формально зазначив про те, що у відповідному клопотанні заявником вказані повторні і нові питання, які не були предметом первинної судової експертизи (натомість, у призначенні повторної судової експертизи експерт повинен досліджувати ті ж самі питання, які вирішувалися у первинні експертизи), без урахування того, що остаточне коло питань встановлюється судом та без мотивованого спростування заперечень Товариства проти висновку первинної експертизи.

Крім того, апеляційний господарський суд, зазначаючи про те, що неприпустимим є порушення перед експертом питань, вирішення яких не спрямовано на встановлення даних, що входять до предмета доказування у справі (щодо запропонованих Товариством питань в тій частині, які стосувалися відповідності знаків Компанії умовам надання правової охорони), не звернув уваги на те, що відповідне порушення було допущено і місцевим господарським судом у визначенні остаточного кола питань, які ставилися перед експертом. Так, місцевий господарський суд помилково не врахував того, що обставини, зазначені в абзаці п'ятому пункту 2 статті 6 Закону та в абзаці другому пункту 3 цієї ж статті Закону, є самостійними підставами для відмови в наданні правової охорони (а саме: припис абзацу п'ятого пункту 2 статті 6 Закону є абсолютним критерієм для відмови в наданні правової охорони та стосується виключно змісту самого заявленого на реєстрацію позначення (його власної видимої оманливості), тоді як можливість сплутування із знаками інших осіб, як відносний критерій та наслідки цього (зокрема, щодо можливості введення в оману) мають правове значення при застосуванні пункту 3 статті 6 та пункту 5 статті 16 Закону), у той час як позивач у позові посилався виключно на підставу для відмови у наданні правової охорони, яка передбачена у абзаці другому пункту 3 статті 6 Закону (відповідно, питання щодо оманливості спірного позначення не входило до предмета доказування у межах вирішення даного спору).

З огляду на наведене, формальну відмову суду апеляційної інстанції у призначенні повторної судової експертизи не можна визнати законною та обґрунтованою.

Крім того, відмовляючи у задоволенні клопотання Товариства про виклик судового експерта Коваленко Т.В. для дачі пояснень з приводу наданого нею висновку (зокрема, для надання відповіді на питання: чому, дійшовши висновку, що в основу обох знаків "ІНФОРМАЦІЯ_1" та "ІНФОРМАЦІЯ_2" [початкова частина ІНФОРМАЦІЯ_5-] покладено Міжнародну непатентовану назву хімічної речовини, експерт дійшла висновку про те, що Товариство незаконно запозичило цю назву у Компанії?), як місцевий, так і апеляційний господарські суди формально, без аналізу заперечень Товариства зазначили про те, що висновок експертизи не містить незрозумілих положень, експертом надано відповіді на усі поставлені перед ним питання, а доводи Товариства не спростовують висновків експерта, що є порушенням приписів статті 43 ГПК України.

Згідно з приписами частин четвертої та п'ятої статті 42 ГПК України при необхідності господарський суд може призначити повторну судову експертизу і доручити її проведення іншому судовому експерту.

Висновок судового експерта для господарського суду не є обов'язковим і оцінюється господарським судом за правилами, встановленими статтею 43 цього Кодексу.

Відповідно до частин першої та другої статті 43 ГПК України господарський суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і об'єктивному розгляді в судовому процесі всіх обставин справи в їх сукупності, керуючись законом.

Ніякі докази не мають для господарського суду заздалегідь встановленої сили.

Частиною першою статті 11110 ГПК України встановлено, що підставами для скасування або зміни рішення місцевого чи апеляційного господарського суду або постанови апеляційного господарського суду є порушення або неправильне застосування норм матеріального чи процесуального права.

Враховуючи вищевикладене, попередні судові інстанції припустилися неправильного застосування вимог частини першої статті 47 ГПК України щодо прийняття судового рішення за результатами обговорення усіх обставин справи та частини першої статті 43 названого Кодексу стосовно всебічного, повного і об'єктивного розгляду в судовому процесі всіх обставин справи в їх сукупності.

Касаційна ж інстанція використовує процесуальні права суду першої інстанції виключно для перевірки юридичної оцінки обставин справи та повноти їх встановлення у рішенні або постанові господарського суду (частина друга статті 1115 ГПК України).

Відповідно до статті 1117 ГПК України переглядаючи у касаційному порядку судові рішення, касаційна інстанція на підставі встановлених фактичних обставин справи перевіряє застосування судом першої чи апеляційної інстанції норм матеріального і процесуального права.

Касаційна інстанція не має права встановлювати або вважати доведеними обставини, що не були встановлені у рішенні або постанові господарського суду чи відхилені ним, вирішувати питання про достовірність того чи іншого доказу, про перевагу одних доказів над іншими, збирати нові докази або додатково перевіряти докази.

З огляду на наведене справа має бути передана на новий розгляд до суду першої інстанції, під час якого необхідно вирішити питання щодо призначення у справі повторної (або нової) судової експертизи, встановити обставини, зазначені в цій постанові, дати їм та доводам сторін належну правову оцінку і вирішити спір відповідно до вимог закону.

Керуючись статтями 1115, 1117, 1119-11112 ГПК України, Вищий господарський суд України

П О С Т А Н О В И В:

1. Касаційну скаргу товариства з обмеженою відповідальністю фірми "О.Д. Пролісок" задовольнити.

2. Рішення господарського суду міста Києва від 06.02.2017 та постанову Київського апеляційного господарського суду від 12.06.2017 зі справи № 910/9241/16 скасувати.

Справу передати на новий розгляд до господарського суду міста Києва.

Суддя В. Палій

Суддя В. Корсак

Суддя С. Могил