ВИЩИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 листопада 2017 року Справа № 910/13062/16

Вищий господарський суд України у складі: суддя Львов Б.Ю. - головуючий, судді Могил С.К. і Палій В.В.,

розглянувши касаційну скаргу товариства з обмеженою відповідальністю "Маревен Фуд Україна", м. Біла Церква Київської області,

на рішення господарського суду міста Києва від 16.01.2017

та постанову Київського апеляційного господарського суду від 22.06.2017

зі справи № 910/13062/16

за позовом товариства з обмеженою відповідальністю "Маревен Фуд Україна" (далі - Товариство)

до Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (далі - Міністерство), м. Київ,

товариства з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "Любисток" (далі - Торговий дім), м. Рівне,

про визнання недійсними свідоцтв України на знаки для товарів і послуг,

за участю представників сторін:

Товариства - Базелюка Ю.В., Дрюк Н.О., Ковіні О.О., Лук'янова О.Л., Мамуні О.С.,

Міністерства - Запорожець Л.Г., Тюріної Л.А.,

Торгового дому - Конощука Р.А., Столяра М.В.,

з оголошенням у судовому засіданні 24.10.2017 перерви до 07.11.2017,

ВСТАНОВИВ:

Товариство звернулося до господарського суду міста Києва з позовом про:

- визнання недійсними свідоцтв України на знак для товарів і послуг № 142127 (позначення "12 ОВОЩЕЙ и трав") та № 143035 (позначення "12 ОВОЧІВ і трав"), власником яких є Торговий дім;

- зобов'язання Державної служби інтелектуальної власності України (правонаступником якої є Міністерство) внести відповідні зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг та повідомити про це у своєму офіційному бюлетені.

Позовні вимоги з посиланням, зокрема, на приписи пункту 2 статті 6 та статті 19 Закону України від 15.12.1993 № 3689-XII "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" (далі - Закон № 3689) мотивовано невідповідністю зареєстрованих на ім'я Торгового дому знаків (торговельних марок) умовам надання правової охорони.

Рішенням господарського суду міста Києва від 16.01.2017 (суддя Бондарчук В.В.), залишеним без змін постановою Київського апеляційного господарського суду від 22.06.2017 (колегія суддів у складі: Дідиченко М.А. - головуючий суддя, судді Пономаренко Є.Ю., Кропивна Л.В.), у задоволенні позову відмовлено.

Прийняті зі справи судові рішення з посиланням на приписи статей 492, 494, 495, 499 Цивільного кодексу України, пунктів 2 і 3 статті 6, статей 1, 5, 6, 16, 19 Закону № 3689 та пунктів 4.3.1.4, 4.3.1.7, 4.3.1.9 Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг (далі - Правила), затверджених наказом Держпатенту України від 28.07.1995 № 116 (у редакції наказу Держпатенту України від 20.08.1997 № 72) та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 02.08.1995 за № 276/812, мотивовано безпідставністю тверджень позивача щодо невідповідності зареєстрованих Торговим домом знаків для товарів і послуг умовам надання правової охорони.

У касаційній скарзі Товариство просить Вищий господарський суд України скасувати рішення місцевого та постанову апеляційного господарських судів зі справи внаслідок їх прийняття з неправильним застосуванням норм матеріального і процесуального права та прийняти нове рішення про задоволення позову повністю.

Торговий дім подав відзив (заперечення) на касаційну скаргу, в якому зазначив про безпідставність її доводів та просив судові рішення зі справи залишити без змін, а скаргу - без задоволення.

Учасників судового процесу відповідно до статті 1114 Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України) належним чином повідомлено про час і місце розгляду касаційної скарги.

Клопотання громадянина Іванова Сергія Володимировича як нового власника спірних свідоцтв на торговельні марки (набув право власності після завершення апеляційного перегляду даної справи) про:

- заміну первісного відповідача-власника Торговельного дому належним відповідачем - Івановим Сергієм Володимировичем;

- припинення провадження у справі на підставі пункту 1 частини першої статті 80 ГПК України у зв'язку з тим, що спір не підлягає вирішенню в господарських судах України (належний відповідач - фізична особа);

- залишення оскаржуваних судових рішень зі справи без змін, а касаційної скарги Товариства - без задоволення -

касаційною інстанцією відхилено з огляду на межі перегляду справи в касаційній інстанції (стаття 1117 ГПК України).

З таких же правових підстав касаційною інстанцією відхилено й клопотання Товариства про залучення громадянина Іванова Сергія Володимировича до участі у справі в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні Торгового дому.

Перевіривши повноту встановлення попередніми судовими інстанціями обставин справи та правильність застосування ними норм матеріального і процесуального права, заслухавши представників Товариства, Міністерства та Торгового дому, Вищий господарський суд України дійшов висновку про необхідність часткового задоволення касаційної скарги з урахуванням такого.

Місцевим та апеляційним господарськими судами в справі встановлено, що:

- Торговий дім є власником знаків для товарів і послуг "12 ОВОЩЕЙ и трав" та "12 ОВОЧІВ і трав" за свідоцтвами України № 142127, № 143035, зареєстрованих на підставі заявок від 31.08.2010 № m 201013392 та від 02.09.2010 № m 201013527, відповідно, щодо товарів та послуг 30 класу Міжнародної класифікації товарів та послуг (далі - МКТП): кава, чай, какао, цукор, рис, тапіока, саго, замінники кави; борошно та зернові продукти, хліб; кондитерські вироби, морозиво, мед, сироп мелясовий; дріжджі, пекарські порошки; сіль, гірчиця; оцет, приправи; прянощі; харчовий лід;

- позивач зазначає, що названі знаки для товарів і послуг "12 ОВОЩЕЙ и трав" та "12 ОВОЧІВ і трав" за свідоцтвами України № 142127 та № 143035 є такими, що:

· не мають розрізняльної здатності та не набули такої внаслідок їх використання;

· складаються лише з позначень і даних, що є описовими при використанні щодо зазначених у заявці товарів і послуг або у зв'язку з ними, зокрема вказують на склад товарів (лише приправ і прянощів);

· є такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу (для всіх товарів 30 класу МКТП для яких вони зареєстровані, окрім приправ і прянощів);

- позивач посилається на те, що до дати подання Торговим домом заявок на видачу свідоцтв України № 142127, № 143035 різні виробники використовували для маркування своїх приправ позначення "12 ОВОЩЕЙ и трав" та "12 ОВОЧІВ і трав", а саме: приправа "12 овощей и трав" "Универсальная/Кнорр" - виробник товариство з обмеженою відповідальністю "Юнілевер Русь"; приправа "12 трав и овощей" "Универсальная/Кнорр" - виробник ПП "Укрпрод Сервіс"; приправа "12 трав и овощей" (різновиди: "Универсальная", "Куриная", "Грибная") "Впрок", виробник - товариство з обмеженою відповідальністю "Впрок". У якості доказу наявності в цивільному обігу до 2010 року відповідної продукції Товариство надало лист товариства з обмеженою відповідальністю "Юнілівер Україна" (далі - ТОВ " Юнілівер Україна") від 06.07.2016 № 219, відповідно до якого вони реалізовували на ринку України в період з 2009 року по серпень 2010 року продукти торговельної марки "Кnorr", а саме приправи "Кнорр Делікат універсальна", які на лицьовій стороні упаковки містили позначення "12 овочів і трав";

- відповідно до висновку за результатами проведення експертного дослідження у сфері інтелектуальної власності від 24.06.2016 № 04-06/2016: знаки для товарів і послуг за свідоцтвами України № 142127 та № 143035 є описовими при їх використанні як щодо зазначених у свідоцтві товарів 30 класу МКТП, а саме "приправи" та "прянощі", так і у зв'язку з ними; є оманливими для товарів 30 класу МКТП, а саме "кава, чай, какао, цукор, рис, тапіока, саго, замінники кави; борошно та зернові продукти, хліб; кондитерські вироби, морозиво, мед, сироп мелясовий; дріжджі, пекарські порошки; сіль, гірчиця; оцет, харчовий лід"; є такими, що не мають розрізняльної здатності;

- згідно з висновком експерта за результатами судової експертизи у сфері інтелектуальної власності Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України від 04.11.2016 № 234/16:

· знаки для товарів і послуг "12 ОВОЩЕЙ и трав" та "12 ОВОЧІВ і трав" за свідоцтвами України № 142127, № 143035 складаються лише з позначень чи даних, що є описовими при використанні щодо зареєстрованих товарів 30 класу МКТП "приправи" та "прянощі" або у зв'язку з ними;

· знаки для товарів і послуг за свідоцтвами України № 142127 та № 143035 є оманливими для товарів 30 класу МКТП, а саме "кава, чай, какао, цукор, рис, тапіока, саго, замінники кави; борошно та зернові продукти, хліб; кондитерські вироби, морозиво, мед, сироп мелясовий; дріжджі, пекарські порошки; сіль, гірчиця; оцет, харчовий лід". Знаки для товарів і послуг за свідоцтвами України № 142127 та № 143035 не є оманливими для товарів 30 класу МКТП, а саме "приправи", "прянощі";

· знак для товарів і послуг "12 ОВОЩЕЙ и трав" за свідоцтвом України № 142127, зареєстрований по відношенню до товарів 30 класу МКТП, не мав розрізняльної здатності на дату подання заявки № m 201013392 від 31.08.2010; знак для товарів і послуг "12 ОВОЧІВ і трав" за свідоцтвом України № 143035, зареєстрований по відношенню до товарів 30 класу МКТП, не мав розрізняльної здатності на дату подання заявки № m 201013527 від 02.09.2010;

- відповідно до висновку експертів за результатами проведення комісійного експертного дослідження у сфері інтелектуальної власності Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України від 16.12.2016 № 308/16 позначення за свідоцтвами України № 142127, № 143035 є такими, що набули розрізняльної здатності внаслідок використання, що обумовлюється як їх характером, так і інтенсивністю їх використання;

- висновком експерта за результатами проведення повторної судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності Жили Богдана Володимировича від 10.01.2017 № 98 встановлено:

· знак для товарів і послуг "12 ОВОЩЕЙ и трав" за свідоцтвом України № 142127, зареєстрований по відношенню до товарів 30 класу МКТП, мав розрізняльну здатність на дату подання заявки № m 201013392 від 31.08.2010. Знак для товарів і послуг "12 ОВОЧІВ і трав" за свідоцтвом України № 143035, зареєстрований по відношенню до товарів 30 класу МКТП, мав розрізняльну здатність на дату подання заявки № m 201013527 від 02.09.2010;

· знаки для товарів і послуг "12 ОВОЩЕЙ и трав" та "12 ОВОЧІВ і трав" за свідоцтвами України № 142127, № 143035 не є такими, що складаються з позначень чи даних, які є описовими при використанні щодо зареєстрованих товарів 30 класу МКТП або у зв'язку з ними;

· знаки для товарів і послуг "12 ОВОЩЕЙ и трав" та "12 ОВОЧІВ і трав" за свідоцтвами України № 142127, № 143035 не є оманливими або такими, що можуть ввести в оману споживачів, щодо товарів 30 класу МКТП, зазначених у свідоцтвах;

- патентним повіреним України Прохоровим-Лукіним Григорієм Вікторовичем (який не є судовим експертом) за результатами аналізу згаданих висновків № 98 та № 234/16 складено рецензію від 12.02.2017;

- фотографічні зображення упаковок приправ різних виробників, а також касові чеки та накладні не підтверджують тривале використання зареєстрованих позначень кількома виробниками до 2010 року, оскільки датовані 2016 роком (т. 1, а.с. 28-75, т. 2, а.с. 133, 138-140, 144-149);

- інформація, зазначена в листі від 06.07.2016 № 219 ТОВ "Юнілівер Україна" та в листі від 15.05.2017 № 83 товариства з обмеженою відповідальністю "Аснільсен Юкрейн", не має підтвердження у вигляді первинних документів, зокрема, видаткових накладних, актів здачі-прийому товарів, договорів, які підтверджували б реалізацію на ринку України в період з грудня 2008 року по серпень 2010 року продуктів під торговельною маркою "Кnorr" і ТОВ "Впрок" з позначеннями "12 овочів і трав" та "12 овощей и трав";

- лист Наукового центру превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки ім. академіка Л.І. Медведя від 04.07.2016 № 3/12-А-508 та лист Державної санітарно-епідеміологічної служби України від 13.06.2016 № 09.21-132/35-П не підтверджують фактів реалізації на території України приправ ТОВ "Впрок" з позначенням "12 овочів та трав", а лише вказують на реєстрацію висновків експертиз;

- листом Державної фіскальної служби України від 13.05.2017 № 447/5/99-99-07-03-01-16ДСК надано інформацію щодо митного оформлення ввезення на митну територію України ТОВ "Юнілівер Україна" приправи "Делікат "Універсальна" торговельної марки "Knorr" за період з січня 1999 року по 31.08.2010;

- рішення адміністративної колегії Івано-Франківського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України від 14.05.2013 № 48 не стосується діяльності Торгового дому;

- Товариством не підтверджено факту ввезення на територію України приправ з позначеннями "12 ОВОЧІВ і трав" та "12 ОВОЩЕЙ и трав" та не доведено тривалого використання в Україні кількома виробниками позначень "12 ОВОЧІВ і трав" та "12 ОВОЩЕЙ и трав" в такому об'ємі, що це могло б бути свідченням відсутності у спірних знаків розрізняльної здатності.

Причиною даного спору є питання щодо відповідності зареєстрованої торговельної марки умовам надання правової охорони.

Згідно з підпунктом "а" пункту 1 статті 19 Закону № 3689 свідоцтво може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково у разі невідповідності зареєстрованого знака умовам надання правової охорони.

За приписами абзацу п'ятого пункту 2 статті 6 Закону № 3689 згідно з цим Законом не можуть одержати правову охорону позначення, які звичайно не мають розрізняльної здатності та не набули такої внаслідок їх використання; складаються лише з позначень чи даних, що є описовими при використанні щодо зазначених у заявці товарів і послуг або у зв'язку з ними, зокрема вказують на вид, якість, склад, кількість, властивості, призначення, цінність товарів і послуг, місце і час виготовлення чи збуту товарів або надання послуг; є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу.

Пунктом 4.3.1.4 Правил встановлено, що до позначень, що не мають розрізняльної здатності, відносяться: позначення, які складаються лише з однієї літери, цифри, лінії, простої геометричної фігури, що не мають характерного графічного виконання; реалістичні зображення товарів, якщо вони заявляються на реєстрацію як знак для позначення цих товарів; тривимірні об'єкти, форма яких обумовлена виключно функціональним призначенням, якщо такий об'єкт заявляється як знак; загальновживані скорочення; позначення, які тривалий час використовувались в Україні кількома виробниками як знаки для товарів, що мають спільну якість або інші характеристики, і втратили розрізняльну здатність як індивідуальні знаки відносно таких товарів.

Згідно з пунктом 4.3.1.7 Правил до позначень, які вказують на вид, якість, кількість, властивості, склад, призначення, цінність товарів і/або послуг, а також на місце і час їх виготовлення чи збуту, належать прості найменування товарів; зазначення категорії якості товарів; зазначення властивостей товарів, в тому числі таких, що носять хвалебний характер; зазначення матеріалу або складу сировини; зазначення ваги, об'єму, ціни товарів, дати виробництва товарів; історичні дані щодо заснування виробництва, зображення нагород, що присуджені товарам; видові найменування підприємств, адреси виробників товарів або посередників.

Відповідно до пункту 4.3.1.9 Правил до позначень, що є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу, відносяться позначення, які породжують у свідомості споживача асоціації, пов'язані з певною якістю, географічним походженням товарів або послуг або з певним виробником, які насправді не відповідають дійсності. Позначення може бути визнане оманливим або таким, що здатне вводити в оману, коли є очевидним, що воно в процесі використання як знака не виключає небезпеку введення в оману споживача.

Попередні судові інстанції при прийнятті оскаржуваних судових рішень виходили з того, що: знаки для товарів і послуг "12 ОВОЧІВ і трав" та "12 ОВОЩЕЙ и трав" за свідоцтвами України № 142127 та № 143035 не є такими, що складаються з позначень чи даних, які є описовими при використанні щодо зареєстрованих товарів 30 класу МКТП або у зв'язку з ними; знаки для товарів і послуг не є оманливими або такими, що можуть ввести в оману споживачів, щодо товарів 30 класу МКТП, зазначених у свідоцтвах; знаки "12 ОВОЩЕЙ и трав" за свідоцтвом України № 142127 та "12 ОВОЧІВ і трав" за свідоцтвом України № 143035 зареєстровані по відношенню до товарів 30 класу МКТП мали розрізняльну здатність на дату подання заявки № m 201013392 від 31.08.2010 та на дату подання заявки № m 201013527 від 02.09.2010 відповідно.

При цьому згідно з статтями 32, 33 та частиною п'ятою статті 42 ГПК України доказами у справі є будь-які фактичні дані, на підставі яких господарський суд у визначеному законом порядку встановлює наявність чи відсутність обставин, на яких ґрунтуються вимоги і заперечення сторін, а також інші обставини, які мають значення для правильного вирішення господарського спору; кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень; висновок судового експерта для господарського суду не є обов'язковим і оцінюється господарським судом за правилами, встановленими статтею 43 цього Кодексу.

Зазначене мало бути враховано попередніми судовими інстанціями при прийнятті оскаржуваних судових рішень. Проте апеляційним господарським судом не дано належної оцінки, залученим ним до справи:

- рецензії (її змісту) патентного повіреного України Прохорова-Лукіна Григорія Вікторовича від 12.02.2017 (т. 6, а.с. 26-35);

- звіту за результатами дослідження "Сприйняття споживачами торгівельної марки "12 овочів та трав", здійсненого у лютому 2017 року (т. 6, а.с. 39-41);

- листу Київського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України від 10.05.2017 № 02-02/1708 щодо використання ТОВ "Юнілівер Україна" позначення "12 овочів і трав" (т. 7, а.с. 18);

- як висновку експертного дослідження за результатами проведення дослідження у сфері інтелектуальної власності Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України від 03.03.2017 № 568/17-53, так і висновку експертів за результатами комісійного експертного дослідження у сфері інтелектуальної власності Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України від 06.06.2017 № 115/17 (т. 6, а.с. 260-276, т. 7, а.с. 135-147);

- листу ТОВ "Впрок" від 31.05.2017 № 153 (т. 7, а.с. 120-122).

Водночас у судовому засіданні касаційної інстанції представник позивача зазначив, що він був позбавлений можливості подати до суду першої інстанції належні докази по справі, оскільки про час засідання 16.01.2017 не був належним чином повідомлений і не брав у ньому участі.

Факт несвоєчасного повідомлення про час та місце судового засідання підтвердив і представник Міністерства.

Разом з тим матеріали справи не містять доказів на спростування цієї заяви позивача, зокрема, рекомендованого повідомлення про вручення позивачеві поштового відправлення, тоді як наявна відмітка канцелярії суду свідчить про надіслання ухвали місцевого суду від 12.01.2017 зі справи про призначення її до розгляду на 16.01.2017 лише двом сторонам у справі з трьох (Міністерству і Торговому дому).

Таким чином, попередні судові інстанції припустилися неправильного застосування приписів частини першої статті 47 ГПК України щодо прийняття судового рішення суддею за результатами обговорення усіх обставин справи та частини першої статті 43 цього Кодексу стосовно всебічного, повного і об'єктивного розгляду в судовому процесі всіх обставин справи в їх сукупності, що відповідно до частини першої статті 11110 ГПК України є підставою для скасування прийнятих ними зі справи судових рішень.

Касаційна ж інстанція відповідно до частини другої статті 1117 ГПК України не має права встановлювати або вважати доведеними обставини, що не були встановлені у рішенні або постанові господарського суду чи відхилені ним, вирішувати питання про достовірність того чи іншого доказу, про перевагу одних доказів над іншими, збирати нові докази або додатково перевіряти докази.

З огляду на наведене справа має бути передана на новий розгляд до суду першої інстанції, під час якого необхідно встановити обставини, зазначені в цій постанові, дати їм та доводам сторін належну правову оцінку та вирішити спір відповідно до вимог закону. Господарському суду також належить з'ясувати питання щодо власника спірних торговельних марок і можливість (за наявності підстав для цього) його залучення до участі в даній справі як належного чи іншого відповідача.

Керуючись статтями 1117, 1119-11112 ГПК України, Вищий господарський суд України

ПОСТАНОВИВ:

1. Касаційну скаргу товариства з обмеженою відповідальністю "Маревен Фуд Україна" задовольнити частково.

2. Рішення господарського суду міста Києва від 16.01.2017 та постанову Київського апеляційного господарського суду від 22.06.2017 зі справи № 910/13062/16 скасувати.

Справу передати на новий розгляд до господарського суду міста Києва.

Суддя Б.Львов

Суддя С.Могил

Суддя В.Палій