ВИЩИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 листопада 2017 року Справа № 909/560/15

Вищий господарський суд України у складі: суддя Палій В.В. - головуючий (доповідач), судді Корсак В.А. і Могил С.К.

розглянув касаційну скаргу заступника прокурора Львівської області (далі - Прокурор), м. Львів,

на постанову Львівського апеляційного господарського суду від 11.04.2017

зі справи № 909/560/15

за позовом заступника прокурора м. Івано-Франківська (далі - Прокурор) в інтересах держави в особі Міністерства аграрної політики та продовольства України (далі - Міністерство), м. Київ, державного підприємства спиртової та лікеро-горілчаної промисловості "Укрспирт" (далі - Підприємство), м. Бровари, Івано-Франківського обласного державного об'єднання спиртової та лікеро-горілчаної промисловості (далі - Об'єднання), м. Івано-Франківськ,

до товариства з обмеженою відповідальністю "САМСОН-ІФ" (далі - ТОВ "САМСОН-ІФ"), м. Івано-Франківськ,

про визнання недійсним договору від 25.10.2012 № 36 про передання майнових прав на знак для товарів і послуг у співвласність, визнання за Івано- Франківським обласним державним об'єднанням спиртової та лікеро-горілчаної промисловості виключного права інтелектуальної власності на знак для товарів та послуг за свідоцтвом № 73383.

Судове засідання проведено за участю представників:

прокуратури - Паршутіна Ю.А. посв. від 09.11.2016 № 044787

позивачів: 1. Рущак В.І. предст. (дов. від 22.05.2017)

2. не з'явився

3. не з'явився

відповідача - Подоляк В.Г. адвокат (договір від 02.11.2017, ордер від 02.11.2017)

За результатами розгляду касаційної скарги Вищий господарський суд України

ВСТАНОВИВ:

Прокурор звернувся до господарського суду Івано-Франківської області з позовом в інтересах держави в особі Міністерства, Підприємства та Об'єднання до ТОВ "САМСОН-ІФ" про визнання недійсним договору від 25.10.2012 № 36 про передання майнових прав на знак для товарів і послуг у співвласність, який укладений між Об'єднанням і ТОВ "САМСОН-ІФ"; визнання за Об'єднанням виключного права інтелектуальної власності на знак для товарів і послуг за свідоцтвом України від 15.03.2007 № 73383.

Рішенням господарського суду Івано-Франківської області від 14.12.2016 у справі № 909/560/15 (судді Рочняк О.В. -головуючий, Скапровська І.М., Булка В.І.) позов задоволено частково: визнано недійсним договір від 25.10.2012 № 36 про передання майнових прав на знак для товарів і послуг у співвласність, який укладений між Об'єднанням і ТОВ "САМСОН-ІФ"; в решті позову відмовлено. Стягнуто з ТОВ "САМСОН-ІФ" в дохід Державного бюджету України 1378,00 грн. судового збору.

Постановою Львівського апеляційного господарського суду від 11.04.2017 (судді Давид Л.Л. - головуючий, Кордюк Г.Т., Малех І.Б.) рішення місцевого господарського суду зі справи скасовано, в частині задоволення позову про визнання недійсним договору від 25.10.2012 № 36 про передання майнових прав на знак для товарів і послуг у співвласність, який укладений між Об'єднанням і ТОВ "САМСОН-ІФ". У скасованій частині прийнято нове рішення про відмову в позові. У решті рішення місцевого господарського суду залишено без змін.

У касаційній скарзі до Вищого господарського суду України Прокурор просить постанову суду апеляційної інстанції зі справи скасувати, а рішення місцевого господарського суду залишити в силі. Скаргу мотивовано неправильним застосуванням судом попередньої інстанції у прийнятті судового акту норм матеріального та процесуального права.

У відзиві на касаційну скаргу ТОВ "САМСОН-ІФ" просило залишити постанову суду апеляційної інстанції без змін, а касаційну скаргу - без задоволення.

Учасників судового процесу відповідно до статті 1114 Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України) належним чином повідомлено про час і місце розгляду скарги.

Перевіривши на підставі встановлених попередніми судовими інстанціями обставин справи правильність застосування ними норм процесуального та матеріального права, заслухавши пояснення представників прокуратури, позивача -1 та відповідача, Вищий господарський суд України дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення касаційної скарги з урахуванням такого.

Так, суд касаційної інстанції не зв'язаний доводами касаційної скарги щодо порушення чи неправильного застосування нижчими судовими інстанціями норм матеріального і процесуального права та може встановлювати порушення чи неправильне застосування відповідних норм, на які не було посилання в такій скарзі.

Місцевим та апеляційним господарськими судами у справі, зокрема, встановлено, що:

- Об'єднання засноване на державній власності і входить до складу Державного концерну спиртової та лікеро-горілчаної промисловості та до сфери управління Міністерства аграрної політики України (далі - Уповноважений орган управління) і є підзвітним йому;

- Об'єднання є юридичною особою та володіє закріпленим за ним на праві господарського відання майном (пункт 4.1 статуту Об'єднання);

- у відповідності до пункту 4.6 статуту, Об'єднання може мати знаки для товарів та послуг, які реєструються у встановленому законодавством порядку;

- в пункті 5.1 статуту Об'єднання зазначено, що його майно є державною власністю і закріплюється за ним на праві господарського відання;

- Об'єднання не має права безоплатно передавати належне йому майно іншим юридичним особам чи громадянам, крім випадків, передбачених законом. Відчужувати майнові об'єкти, що належать до основних фондів Об'єднання має право лише за попередньою згодою Уповноваженого органу управління на конкурентних засадах, якщо інше не встановлено законом (пункт 5.5 статуту);

- укладати мирові угоди, що передбачають відчуження об'єктів, які належать до основних фондів, Об'єднання має право тільки за попередньою згодою Уповноваженого органу управління. Розпоряджатися в інший спосіб майном, що належить до основних фондів, у тому числі передавати майно в оренду, Об'єднання має право лише в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Господарським кодексом України та іншими законами України (пункт 5.5 статуту);

- 15.03.2007 Державним департаментом інтелектуальної власності Міністерства науки і освіти за Об'єднанням на підставі заявки від 25.07.2005 було зареєстровано знак для товарів і послуг, про що видано свідоцтво на знак для товарів і послуг № 73383;

- 25.10.2012 Об'єднанням та ТОВ "САМСОН-ІФ" укладено договір № 36 про передання майнових прав на знак для товарів і послуг у співвласність (далі - Договір), за умовами якого Об'єднання (власник) передає у спільну власність (співвласність) ТОВ "САМСОН-ІФ" (співвласник), а останнє приймає у співвласність майнові права на такий знак для товарів і послуг: свідоцтво на знак для товарів і послуг № 73383, зареєстроване 15.03.2007 Державним департаментом інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України (для усіх вказаних у свідоцтві товарів, класифікованих згідно з МКТП) у повному обсязі, на які зареєстровано Знак;

- в пункті 1.2 Договору сторони погодили, що співвласник (ТОВ "САМСОН-ІФ") з моменту підписання цього договору отримує право самостійно позначати згаданим Знаком продукцію згідно з переліком товарів, що вказані в Свідоцтві;

- пунктом 2.2 Договору визначено обов'язок Об'єднання не передавати третім особам майнові права на Знак без згоди співвласника;

- у відповідності до пункту 3.1 Договору співвласник має право використовувати Знак у власній господарській діяльності на власний розсуд, в тому числі й щодо надання дозволу на використання Знаку (видачу ліцензій) та передачу права власності на нього іншим особам;

- 25.10.2012 Об'єднанням та ТОВ "САМСОН-ІФ" укладено угоду про внесення змін і доповнень до договору від 25.10.2012 № 36, якою Договір доповнено пунктом 1.4 такого змісту: "винагорода, в розмірі 500 грн. без ПДВ сплачується протягом 3-х років з моменту підписання цієї угоди";

- Державною службою інтелектуальної власності України 09.08.2013 прийнято рішення про опублікування в офіційному бюлетені "Промислова власність" та внесення до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг відомостей про передачу права власності на знак для товарів і послуг за свідоцтвом № 73383 у співвласність ТОВ "САМСОН-ІФ";

- згідно з випискою з Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг від 27.08.2013 № 14937, власниками знаку для товарів і послуг за свідоцтвом України № 73383 від 15.03.2007 є Об'єднання та ТОВ "САМСОН-ІФ";

- 23.09.2015 ТОВ "САМСОН-ІФ" перерахувало на рахунок Об'єднання 500,00 грн. з призначенням платежу: винагорода згідно договору № 36 від 25.10.2012 про передання майнових прав на знак для товарів і послуг. Зазначені кошти повернуті Об'єднанням ТОВ "САМСОН-ІФ", з посиланням на помилковість їх перерахування;

- 23.10.2015 ТОВ "САМСОН-ІФ" повторно перерахувало зазначену суму коштів на рахунок Об'єднання.

Прокурор, посилаючись на те, що: спірним Договором обмежується права власника порівняно із співвласником; передача права власності на знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 73383 від 15.03.2007 може стати причиною введення в оману споживача щодо товару і особи, яка виготовляє товар, що суперечить приписам пункту 7 статті 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг"; передача майнових прав на знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 73383 від 15.03.2007 у співвласність відбулася безоплатно, з перевищенням повноважень т.в.о. генерального директора Об'єднання та з порушенням приписів статті 75 Господарського кодексу України, просив суд визнати недійсним Договір, який укладений між Об'єднанням і ТОВ "САМСОН-ІФ" та визнати за Об'єднанням виключне право інтелектуальної власності на знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 73383 від 15.03.2007.

У заяві про доповнення підстав позову (вих. від 22.11.2016 № 101-2922вих16) Прокурор також зазначив про те, що передача майнових прав на знак для товарів і послуг у співвласність відбулася без обов'язкової незалежної оцінки вартості цих прав, в порушення приписів статті 7 Закону України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні"; укладення Договору відбулося без погодження з розпорядником майна Об'єднання - арбітражним керуючим Градюком О.І., призначеним у встановленому порядку, а питання щодо укладення договору про передачу майнових прав на знак для товарів і послуг у співвласність не погоджувалося з органом, до сфери управління якого входить Об'єднання. Також, Прокурор зазначив про те, що укладення Договір суперечить пункту 7 статті 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" та призводить до порушення ділової репутації Об'єднання, оскільки створює оманливе уявлення щодо дійсного виробника продукції, з огляду на те, що знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 73383 від 15.03.2007 представляє продукцію Об'єднання, розташованого у м. Івано-Франківську та викликає у споживача асоціацію з конкретним державним підприємством та з географічною назвою, зазначеною як місце виробництва зазначених у свідоцтві товарів (1, 30, 33 класів МКТП).

Задовольняючи позов в частині вимоги про визнання недійсним Договору, який укладений між Об'єднанням і ТОВ "САМСОН-ІФ", місцевий господарський суд виходив, зокрема з того, що: майнові права інтелектуальної власності мають режим нерухомої речі як такі, що підлягають державній реєстрації; такі майнові права можуть бути предметом відчуження за цивільно-правовими угодами; уклавши спірний Договір Об'єднання частково відчужило майнові права інтелектуальної власності, як особливий об'єкт майна, що є державною власністю; Об'єднання є державним підприємством, проте оцінки відчуженого майна в порушення приписів статті 7 Закону України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні" проведено не було; у 2012 році керівник Об'єднання виключно за погодженням з розпорядником майна боржника (у зв'язку з порушенням справи про банкрутство Об'єднання у 2003 році) мав право укласти угоду про передачу (відчуження) майнових прав на знак для товарів і послуг у співвласність, проте, такої згоди керівник Об'єднання не отримав, у зв'язку з чим останній не мав необхідного обсягу прав на укладення відповідного правочину. При цьому, місцевий господарський суд відхилив доводи Прокурора про безоплатність Договору, у зв'язку з встановленими обставинами про його оплатність, згідно з угодою про внесення змін і доповнень до Договору. Також, місцевий господарський суд зазначив про безпідставність тверджень Прокурора про необхідність одержання погодження Міністерства для укладення відповідного правочину, оскільки майнові права, передача яких відбулася за Договором, не належать до основних фондів підприємства.

Відмовляючи у задоволенні вимоги про визнання за Об'єднанням виключного права інтелектуальної власності на знак для товарів і послуг за свідоцтвом України від 15.03.2007 № 73383, місцевий господарський суд виходив з того, що внаслідок визнання недійсним Договору у судовому порядку, Об'єднання є єдиним власником майнових прав інтелектуальної власності на знак для товарів і послуг за свідоцтвом України від 15.03.2007 № 73383, а тому вимога про визнання за Об'єднанням цього права задоволенню не підлягає.

Скасовуючи рішення місцевого господарського суду в частині задоволення позовних вимог та приймаючи у цій частині нове рішення про відмову в позові, суд апеляційної інстанції виходив з того, що на дату укладення Договору в обліку Об'єднання не відображена вартість торгового знаку, співвласниками якого за умовами спірного Договору є Об'єднання та ТОВ "САМСОН-ІФ"; майнові права на спірний знак для товарів та послуг на балансі Об'єднання не обліковувалися, по бухгалтерському та податковому обліках не числилися; оцінка вартості майнових прав на знак для товарів і послуг була проведена на замовлення Об'єднання через рік після укладення спірного Договору - 30.11.2013, за якою вартість становить 7 612 тис. грн. без врахування ПДВ; ні Прокурором, ані позивачами не доведено, що спірний Договір укладено з порушенням вимог норм Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" та всупереч положенням статуту Об'єднання, оскільки останні визначають обов'язковість оцінки та дозволу на відчуження майна, що відноситься до основних засобів, і балансова вартість яких перевищує понад один відсоток балансової вартості активів боржника; внаслідок укладення Договору, право власності Об'єднання на знак для товарів та послуг за свідоцтвом не припинилося, так як не вибуло з його володіння, та не обмежило обсяг його повноважень, як власника, з володіння, користування та розпорядження цим правом інтелектуальної власності. Щодо доводів Прокурора про те, що передача права власності на знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 73383 від 15.03.2007 може стати причиною введення в оману споживача щодо товару і особи, яка виготовляє товар, апеляційний господарський суд зазначив про те, що знак для товарів і послуг за свідоцтвом № 73383 не є таким, що вказує на місце виготовлення та виробника товарів або надання послуг, тобто в процесі використання знаку іншими особами виключається небезпека введення в оману споживача; знак для товарів і послуг за свідоцтвом № 73383, в результаті укладеного спірного правочину, зареєстровано та використовується юридичними особами, які розташовані та зареєстровані в одному і тому ж місті Івано-Франківськ; Прокурором та позивачами не надано доказів поширення у будь-якій формі неправдивих, неточних або неповних відомостей, що дискредитують спосіб ведення чи результати господарської (підприємницької) діяльності Об'єднання та/або виготовлення товару з використанням знаку для товарів та послуг, який є предметом оспорюваного Договору, з позначеннями, що є оманливими або такими що можуть ввести в оману щодо товару і послуги або щодо особи, яка виготовляє товар чи надає послугу, та які насправді не відповідають дійсності.

Водночас у вирішенні питання, чи може передача права власності на знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 73383 від 15.03.2007 стати причиною введення в оману споживача щодо товару та (або) особи, яка виготовляє відповідний товар, суди попередніх інстанцій не врахували наступне.

Відповідно до пункту 7 статті 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" власник свідоцтва може передавати будь-якій особі право власності на знак повністю або відносно частини зазначених у свідоцтві товарів і послуг, на підставі договору.

Передача права власності на знак не допускається, якщо вона може стати причиною введення в оману споживача щодо товару і послуги або щодо особи, яка виготовляє товар чи надає послугу.

Для з'ясування питання, чи може передача права власності на знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 73383 від 15.03.2007 стати причиною введення в оману споживача щодо товару та (або) особи, яка виготовляє відповідний товар, необхідні спеціальні знання у сфері інтелектуальної власності; суд, не повинен перебирати на себе не притаманні суду функції експерта, що не було враховано у вирішенні спору ні місцевим, ані апеляційним господарськими судами.

Так, відповідно до приписів частин першої та третьої статті 41 ГПК України для роз'яснення питань, що виникають при вирішенні господарського спору і потребують спеціальних знань, господарський суд призначає судову експертизу.

Проведення судової експертизи доручається державним спеціалізованим установам чи безпосередньо особам, які відповідають вимогам, встановленим Законом України "Про судову експертизу". Особа, яка проводить судову експертизу (далі - судовий експерт) користується правами і несе обов'язки, зазначені у статті 31 цього Кодексу.

Відповідно до частин першої та другої статті 43 ГПК України господарський суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і об'єктивному розгляді в судовому процесі всіх обставин справи в їх сукупності, керуючись законом.

Ніякі докази не мають для господарського суду заздалегідь встановленої сили.

Частиною першою статті 11110 ГПК України встановлено, що підставами для скасування або зміни рішення місцевого чи апеляційного господарського суду або постанови апеляційного господарського суду є порушення або неправильне застосування норм матеріального чи процесуального права.

З огляду на те, що в порушення приписів статті 41 ГПК України суди не вирішили питання про призначення у справі судової експертизи, для роз'яснення питань, що виникли у вирішенні даного господарського спору і потребують спеціальних знань, судові акти попередніх інстанцій, прийняті без призначення у справі судової експертизи (а у випадку суду апеляційної інстанції, з перебиранням судом на себе непритаманних функцій експерта), підлягають скасуванню, а справа - передачі на новий розгляд до місцевого господарського суду.

Під час нового розгляду справи необхідно вирішити питання щодо призначення у справі судової експертизи з дослідження, пов'язаного із захистом права інтелектуальної власності, встановити обставини, зазначені в цій постанові, дати їм та доводам сторін належну правову оцінку і вирішити спір відповідно до вимог закону.

Керуючись статтями 1115, 1117, 1119-11112 ГПК України, Вищий господарський суд України

П О С Т А Н О В И В:

1. Касаційну скаргу заступника прокурора Львівської області задовольнити частково.

2. Рішення господарського суду Івано-Франківської області від 14.12.2016 та постанову Львівського апеляційного господарського суду від 11.04.2017 зі справи № 909/560/15 скасувати.

Справу передати на новий розгляд до господарського суду Івано-Франківської області.

Суддя В. Палій

Суддя В. Корсак

Суддя С. Могил