КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"24" жовтня 2017 р. Справа№ 910/8180/17

Київський апеляційний господарський суд у складі колегії суддів:

головуючого: Остапенка О.М.

суддів: Верховця А.А.

Сотнікова С.В.

при секретарі судового засідання: Сотніковій І.О.,

за участю представників сторін:

від позивача: ОСОБА_2 - договір б/н від 16.05.2017.

від відповідача-1: Зайцева А.С. - довіреність б/н від 13.07.2017.

Кравчук А.Б. - довіреність б/н від 13.07.2017.

від відповідача-2: не з'явилися.

розглянувши апеляційну скаргу Фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 на ухвалу господарського суду міста Києва від 20.09.2017 року

у справі № 910/8180/17 (суддя Балац С.В.)

за позовом Фізичної особи-підприємця ОСОБА_5

до 1. Товариства з обмеженою відповідальністю „Квітка Експрес"

2. Міністерства економічного розвитку і торгівлі України

про дострокове припинення дії свідоцтва на знак для товарів і послуг

ВСТАНОВИВ:

Ухвалою господарського суду міста Києва від 20.09.2017 року у справі № 910/8180/17 задоволено клопотання представника відповідача-1 про зупинення провадження у справі та зупинено провадження у справі № 910/8180/17 до розгляду Дарницьким районним судом міста Києва справи № 753/9682/15-ц за позовом ТОВ „Квітка Експрес" до ОСОБА_6, ОСОБА_7, ТОВ „Доставка квітів „Сендфлаверс", ОСОБА_8, Державної служби інтелектуальної власності України, ОСОБА_9, ФОП ОСОБА_6, ТОВ „Служба доставки квітів та подарунків „ЮФЛ", треті особи: ТОВ „Інтернет Інвест", ТОВ „ДАБЛ-Ю НЕТ УКРАЇНА" про заборону вчиняти певні дії, стягнення збитків, зобов'язання вчинити певні дії, відшкодування моральної шкоди, визнання недійсним свідоцтва на знак для товарів і послуг.

Не погоджуючись із зазначеною ухвалою місцевого господарського суду, ФОП ОСОБА_5 звернулася до апеляційного господарського суду з апеляційною скаргою, в якій просить скасувати ухвалу господарського суду міста Києва від 20.09.2017 року, а справу передати на розгляд до господарського суду міста Києва, посилаючись на порушення судом першої інстанції норм процесуального права.

Відповідно до протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями зазначену апеляційну скаргу передано на розгляд колегії суддів у складі: головуючий суддя - Остапенко О.М., судді: Верховець А.А., Сотніков С.В.

Ухвалою суду від 09.10.2017 року вищевказаною колегією суддів зазначену апеляційну скаргу у справі № 910/8180/17 прийнято до провадження та призначено до розгляду на 24.10.2017 року за участю повноважних представників сторін.

У поданому через відділ документального забезпечення суду відзиві на апеляційну скаргу представник відповідача-1 заперечує проти її задоволення.

Представник позивача в судовому засіданні 24.10.2017 року вимоги апеляційної скарги підтримав, просив її задовольнити, скасувати ухвалу господарського суду міста Києва від 20.09.2017 року, а справу передати на розгляд до господарського суду міста Києва.

Представники відповідача-1 проти вимог скаржника, викладених в апеляційній скарзі, заперечували, просили залишити її без задоволення, а ухвалу суду першої інстанції від 20.09.2017 року - без змін.

Представники відповідача-2 в судове засідання не з'явилися, про причини неявки суд не повідомили. Про час, дату та місце розгляду справи повідомлені належним чином. Клопотань про відкладення розгляду справи на направляли.

Відповідно до п. 3.9.2 Постанови Пленуму Вищого господарського суду України № 18 від 26.12.2011 „Про деякі питання практики застосування Господарського процесуального кодексу України судами першої інстанції" у випадку нез'явлення в засідання господарського суду представників обох сторін або однієї з них справа може бути розглянута без їх участі, якщо неявка таких представників не перешкоджає вирішенню спору.

За клопотанням представників позивача та відповідача-1 у відповідності до ст. 81-1 ГПК України фіксування судового процесу здійснювалося з допомогою звукозаписувального технічного засобу.

24.10.2017 року оголошено вступну та резолютивну частини постанови Київського апеляційного господарського суду у даній справі.

Розглянувши доводи апеляційної скарги, перевіривши матеріали справи та дослідивши докази, проаналізувавши на підставі встановлених фактичних обставин справи правильність застосування судом першої інстанції норм законодавства та заслухавши пояснення присутніх представників позивача та відповідача-1, колегія суддів апеляційного господарського суду дійшла висновку, що у задоволенні апеляційної скарги ФОП ОСОБА_5 слід відмовити, а ухвалу господарського суду міста Києва від 20.09.2017 року - залишити без змін, виходячи з наступного.

Відповідно до статті 99 ГПК України, в апеляційній інстанції справи переглядаються за правилами розгляду цих справ у першій інстанції з урахуванням особливостей, передбачених у розділі ХІІ ГПК України. Апеляційний господарський суд, переглядаючи рішення в апеляційному порядку, користується правами, наданими суду першої інстанції.

Згідно із частиною 2 статті 101 ГПК України, апеляційний господарський суд не зв'язаний доводами апеляційної скарги і перевіряє законність та обґрунтованість рішення місцевого господарського суду у повному обсязі.

Як вбачається з матеріалів справи, ФОП ОСОБА_5 звернулася до господарського суду міста Києва із позовом до ТОВ „Квітка Експрес" та Міністерства економічного розвитку і торгівлі України про дострокове припинення дії свідоцтва на знак для товарів і послуг.

Позовні вимоги обґрунтовані тим, що позивачу стало відомо, що ТОВ „Квітка Експрес" протягом тривалого часу не використовує знак для товарів і послуг „UFL" в класах 35,39 відповідно до свідоцтва України №59490 на знак для товарів і послуг, натомість позивач не має можливості зареєструвати схоже позначення „UFL" в класах 35,39 та активно його використовувати в своїй господарській діяльності.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 23.05.2017 року позовну заяву прийнято до розгляду та порушено провадження у справі № 910/8180/17.

В судовому засіданні 04.09.2017 року представником відповідача-1 до суду подано клопотання про зупинення провадження у справі № 910/8180/17 до розгляду Дарницьким районним судом міста Києва справи № 753/9682/15-ц за позовом ТОВ „Квітка Експрес" до ОСОБА_6, ОСОБА_7, ТОВ „Доставка квітів „Сендфлаверс", ОСОБА_8, Державної служби інтелектуальної власності України, ОСОБА_9, ФОП ОСОБА_6, ТОВ „Служба доставки квітів та подарунків „ЮФЛ", треті особи: ТОВ „Інтернет Інвест", ТОВ „ДАБЛ-Ю НЕТ УКРАЇНА" про заборону вчиняти певні дії, стягнення збитків, зобов'язання вчинити певні дії, відшкодування моральної шкоди, визнання недійсним свідоцтва на знак для товарів і послуг.

Подане представником відповідача-1 до суду клопотання про зупинення провадження у даній справі мотивоване тим, що встановлення таких обставин, як використання знака іншою особою та використання іншою особою тотожного або схожого позначення настільки, що його можна сплутати із торгівельною маркою за свідоцтвом № 59490, що є предметом спору у справі № 753/9682/15-ц, буде мати безпосередній вплив на дострокове припинення дії свідоцтва України на знак для товарів і послуг № 59490, що є предметом спору у даній справі.

За наслідком розгляду заявленого клопотання, ухвалою господарського суду міста Києва від 20.09.2017 року у справі № 910/8180/17 дане клопотання представника відповідача-1 задоволено та зупинено провадження у справі № 910/8180/17 до розгляду Дарницьким районним судом міста Києва справи № 753/9682/15-ц.

Переглядаючи в апеляційному порядку законність винесення оскаржуваної ухвали суду першої інстанції, колегія суддів не вбачає підстав для її скасування, з огляду на таке.

Відповідно до ч. 1 статті 79 ГПК України господарський суд зупиняє провадження у справі в разі неможливості розгляду даної справи до вирішення пов'язаної з нею іншої справи, що розглядається іншим судом.

Зупинення провадження у справі - тимчасове й повне припинення всіх процесуальних дій у справі, що викликане настанням зазначених у законі причин, що перешкоджають подальшому руху процесу і щодо яких невідомо, коли вони можуть бути усунені.

Метою зупинення провадження у справі до розгляду пов'язаної з нею справи є виявлення обставин, підстав, фактів, тощо, що не можуть бути з'ясовані та встановлені у даному процесі, проте, які мають значення для конкретної справи, провадження у якій зупинено.

За змістом вищевказаної статті причиною зупинення в даному випадку є неможливість розгляду справи, що знаходиться в провадженні господарського суду, до вирішення пов'язаної з нею іншої справи, яка розглядається іншим судом.

Пов'язаність справ полягає у тому, що рішення іншого суду, який розглядає справу, встановлює обставини, що впливають на збирання та оцінку доказів у даній справі, зокрема, факти, що мають преюдиціальне значення. Ці обставини повинні бути такими, що мають значення для даної справи.

Для вирішення питання про зупинення провадження у справі господарському суду в кожному конкретному випадку слід з'ясувати як пов'язана справа, яка розглядається господарським судом, зі справою, що розглядається іншим судом, чим обумовлюється неможливість розгляду справи.

Неможливість розгляду даної справи до вирішення справи іншим судом полягає в тому, що обставини, які розглядаються іншим судом, не можуть бути встановлені господарським судом самостійно у даній справі.

Тобто, господарський суд не може розглянути певну справу через обмеженість своєї юрисдикції щодо конкретної справи внаслідок непідвідомчості, обмеженості предметом позову, неможливості розгляду тотожної справи, певної черговості розгляду вимог.

Як вбачається з матеріалів справи, відповідно до свідоцтва України № 59490 від 15.02.2006 року, виданого на підставі рішення Державного департаменту інтелектуальної власності України, ТОВ „Квітка Експрес" набуло права власності на знак для товарів та послуг „UFL" (далі - Знак) для послуг, віднесених до 35 та 39 класів Міжнародної класифікації товарів і послуг (надалі - МКТП), а саме:

Клас 35: послуги щодо демонстрування промислових та продовольчих товарів, в тому числі через Інтернет; послуги постачання для інших промислових та продовольчих товарів; сприяння продажеві промислових та продовольчих товарів, в тому числі через Інтернет; розміщування в одному місці; на користь іншим особам промислових та продовольчих товарів; яке дозволяє покупцям зручно оглядати та купувати ці товари за загальними каталогами цих товарів або у магазинах оптової та роздрібної торгівлі, в тому числі через Інтернет;

Клас 39: транспорт; пакування і зберігання товарів; влаштовування подорожей; всі послуги, що включені до 39 класу, в тому числі: доставляння промислових та продовольчих товарів; зберігання промислових та продовольчих товарів; зберігання промислових та продовольчих товарів на складах; обгортання промислових та продовольчих товарів; пакування промислових та продовольчих товарів; доставляння промислових та продовольчих товарів поштою на замову.

Разом з тим, звертаючись до господарського суду з даним позовом позивач зазначає, що ТОВ „Квітка Експрес", як власник спірного свідоцтва, не використовує знак протягом більш ніж 3-річний період, відтак відповідно до ч. 4 ст. 18 Закону України „Про охорону прав на знаки для товарів та послуг" у разі такого невикористання, будь-яка особа має право звернутися до суду із заявою про дострокове припинення дії свідоцтва повністю або частково.

В той же час, заперечуючи проти позову, ТОВ „Квітка Експрес" посилається на наявність поважної причини невикористання спірного знака, яка полягає у неправомірному використанні даної торгівельної марки іншою особою, що є предметом розгляду Дарницьким районним судом міста Києва справи № 753/9682/15-ц.

Як зазначає відповідач-1, маючи злочинний умисел, направлений на збагачення, ОСОБА_6 в якості директора відповідача-1, маючи розпорядчі та організаційно-господарські повноваження, за попередньою змовою з певними особами, приблизно у травні 2013 року незаконно розпочав використовувати в особистих цілях знак для товарів і послуг „UFL", який належить відповідачу-1, чим почав та продовжує на сьогоднішній день заподіювати майнову шкоду відповідачу-1.

Так, за твердженням відповідача-1, у травні 2013 року ОСОБА_6 самовільно без відома та згоди відповідача-1 встановив перенаправлення веб-сайту із доменних імен ufl.uа, ufl.соm.uа, ufl.кіеv.uа на доменне ім'я sendflowers.ua, що підтверджується тим, що відповідач-1 є власником свідоцтва № 107670 від 25.05.2009 року на знак для товарів і послуг „SendFlowers", на підставі якого зареєстроване доменне ім'я sendflowers.ua. Згодом ОСОБА_6 перереєстрував доменне ім'я sendflowers.ua на u-f-l.net, чим самостійно впливає на доменні імена, які належать ТОВ „Квітка Експрес" та продовжує порушувати права інтелектуальної власності відповідача-1.

Проведення діяльності із використанням Знаку та доменних імен ufl.uа, ufl.соm.uа, ufl.кіеv.uа підтверджується, зокрема, і активною рекламною кампанією з використанням рекламних банерів в мережі Інтернет, на яких вказується доменне ім'я ufl.uа. При цьому, як стверджує відповідач-1, він не має жодного відношення до проведення такої рекламної кампанії.

Таким чином, відповідач-1 вказує, що з травня 2013 року ОСОБА_6 використовує Знак у доменних іменах ufl.uа, ufl.соm.uа, ufl.кіеv.uа, з яких здійснюється перенаправлення на доменне ім'я sendflowers.ua, на якому розміщено веб-сайт, через який надаються послуги 35 класу, зокрема, демонстрування товарів, сприяння продажу, та 39 класу, зокрема, доставляння товарів (далі - Веб-сайт). Таке використання Знака, на думку відповідача-1, здійснюється ОСОБА_6 неправомірно без дозволу відповідача-1 з порушенням його прав та інтересів, як власника свідоцтва на Знак. На своєму веб-сайті ОСОБА_6 використовує графічне позначення, яке є схожим зі знаком, при пропонуванні та наданні послуг 35 та 39 класів, наведених у свідоцтві на Знак, через Веб-сайт, внаслідок чого відповідне позначення та Знак можна сплутати.

На підставі вище викладеного з метою захисту своїх порушених прав інтелектуальної власності на знак для товарів та послуг, що належить відповідачу-1 на законних підставах, а також прав на чесні торговельні відносини та захисту від недобросовісної конкуренції, з моменту виявлення встановленого редиректу на веб-сайтах ufl.uа, ufl.соm.uа, ufl.кіеv.uа та звільнення ОСОБА_6 з посади директора ТОВ „Квітка Експрес", відповідач-1 звернувся із позовом до ОСОБА_6 та ряду інших осіб до Дарницького районного суду міста Києва з вимогою заборонити ОСОБА_6 використовувати знак для товарів і послуг „UFL" за свідоцтвом України №59490 від 15.02.2006 року. Дарницький районний суд міста Києва своєю ухвалою 08.06.2015 року відкрив провадження у справі №753/9682/15-ц. Предметом спору є заборона вчиняти певні дії, стягнення збитків, зобов'язання вчинити певні дії, відшкодування моральної шкоди, визнання недійсним свідоцтва на знак для товарів і послуг.

Як було зазначено вище, основна поважна причина, через яку відповідач-1 не використовує торговельну марку, полягає у неправомірному використанні даної торговельної марки іншою особою.

Однією з основних позовних вимог за позовом у Дарницькому районному суді міста Києва є заборона використання знака для товарів і послуг за свідоцтвом України № 59490 від 15.02.2006 року. Місцевим районним судом має бути встановлено чи відбувалось та відбувається дане використання знака і чи є воно правомірним.

Скаржник в апеляційній скарзі стверджує, що господарський суд має усі повноваження для встановлення необхідних обставин самостійно. Зокрема, господарський суд не обмежений предметом позову, юрисдикційними чи іншими перешкодами у даній справі.

Разом з тим, колегія суддів зазначає, що саме Дарницький районний суд міста Києва має визначити чи відбувалось використання спірного знаку іншими особами та чи було воно неправомірним.

Одночасний розгляд та встановлення одних і тих самих обставин справи двома різними судами може потягнути за собою можливий конфлікт двох судових рішень.

Крім того, встановлення питання щодо порушення прав інтелектуальної власності на знак для товарів і послуг „UFL" за свідоцтвом України № 59490 не відноситься до підвідомчості та підсудності Господарського суду міста Києва.

Зважаючи, що порушення прав на даний знак відбувається в першу чергу фізичними особами, дане питання має розглядатись виключно в порядку цивільного судочинства, в силу приписів ст. 1 Цивільного процесуального кодексу України. Відтак, дане питання непідвідомче господарському суду.

Крім того, питання порушення прав на торговельну марку господарським судом не може бути розглянуто за відсутності осіб, діями яких порушуються права відповідача-1 на знак, оскільки таким чином встановлення таких обставин може вплинути на їх права або законні інтереси. (Відповідачами по справі №753/9682/15-ц Дарницького районного суду міста Києва є ОСОБА_6, ОСОБА_7, ТОВ „Доставка квітів „Сендфлаверс", ОСОБА_10, Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, ОСОБА_9, ФОП ОСОБА_6).

При цьому, судова колегія бере до уваги пояснення відповідача-1, що в Дарницькому районному суді міста Києва з 2015 року розглядається питання порушення прав, наявні всі необхідні учасники судового процесу, досліджуються необхідні докази, в тому числі усні пояснення по справі, а також відбувається виклик сторін, огляд доказів та інші процесуальні дії.

Таким чином, виключно Дарницьким районним судом міста Києва може бути встановлено питання щодо порушення прав інтелектуальної власності на знак для товарів і послуг.

Водночас, необхідно також зазначити, що при вирішенні цивільної справи районним судом будуть встановлені наступні обставини, необхідні для вирішення спору, що розглядається господарським судом, а саме щодо поважних причин невикористання:

- чи відбувається використання знака іншою особою та чи є воно неправомірним;

- чи використовується іншою особою тотожне або схоже позначення настільки, що його можна сплутати із торговельною маркою за свідоцтвом № 59490;

- чи є послуги, які надаються іншою особою такими самими або однорідними із послугами, для яких зареєстровано свідоцтво № 59490;

- чи буде визнано свідоцтво № 191476 недійсним.

Таким чином, розгляд даної справи № 910/8180/17 є неможливим до вирішення пов'язаної з нею іншої справи № 753/9682/15-ц, що розглядається Дарницьким районним судом м. Києва, і основна частина обставин справи в господарському суді залежить від вирішення первинної судової справи.

За вказаних обставин, оскільки результат розгляду справи № 753/9682/15-ц про заборону вчиняти певні дії, стягнення збитків, зобов'язання вчинити певні дії, відшкодування моральної шкоди, визнання недійсним свідоцтва на знак для товарів і послуг, впливатиме на встановлення судом обставин правомірності заявлених позовних вимог у справі №910/8180/17 щодо дострокового припинення дії свідоцтва України на знак для товарів і послуг № 59490, а також на оцінку доказів у даній справі та зможе встановити факти, які будуть мати значення для вирішення даної справи по суті заявлених позовних вимог, зокрема наявність чи відсутність поважних причин невикористання знаку відповідачем-1, у тому числі шляхом перешкоджання користуванню колишнім директором та учасником відповідача-1 (відповідач-1 по справі № 753/9682/15-ц), колегія суддів погоджується з висновком суду першої інстанції, що справа № 910/8180/17 є пов'язаною з цивільною справою № 753/9682/15-ц і розгляд даної господарської справи є неможливим до вирішення пов'язаної з нею справи № 753/9682/15-ц, відтак господарським судом міста Києва правомірно зупинено провадження у справі № 910/8180/17 на підставі ст. 79 ГПК України.

Враховуючи вищевикладене, судова колегія апеляційної інстанції дійшла висновку, що ухвала господарського суду міста Києва від 20.09.2017 року у даній справі є такою, що прийнята відповідно до норм чинного законодавства, доводи скаржника, викладені в апеляційній скарзі, є безпідставними, необґрунтованими, спростовуються матеріалами справи та правильності висновків суду першої інстанції не спростовують, а тому підстав для її задоволення та скасування оскаржуваної ухвали не вбачається.

Керуючись статтями 99, 101-103, 105, 106 ГПК України, Київський апеляційний господарський суд, -

ПОСТАНОВИВ:

1. Апеляційну скаргу Фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 на ухвалу господарського суду міста Києва від 20.09.2017 року у справі № 910/8180/17 залишити без задоволення.

2. Ухвалу господарського суду міста Києва від 20.09.2017 року у справі № 910/8180/17 залишити без змін.

3. Копію постанови суду надіслати сторонам у справі.

4. Справу № 910/8180/17 повернути до господарського суду міста Києва.

Постанова набирає законної сили з дня її прийняття.

Постанову апеляційної інстанції може бути оскаржено у касаційному порядку.

Головуючий суддя О.М. Остапенко

Судді А.А. Верховець

С.В. Сотніков