УХВАЛА

13.10.2017Справа № 910/13908/17

За позовом Публічного акціонерного товариства "Фармак"
до 1) Державної служби інтелектуальної власності України; 2) Міністерства економічного розвитку і торгівлі України; 3) Приватного акціонерного товариства ""Фармацевтична фірма "Дарниця"
про визнання недійсним свідоцтва на знак для товарів та послуг
Суддя Підченко Ю.О.
Представники сторін:
від позивача:Кулинич В.П. - представник за довіреністю; Тесля Ю.О. - представник за довіреністю; Кислий Т.Ф. - представник за довіреністю;
від відповідача-1:не з'явився;
від відповідача-2:Потоцький М.Ю. представник за довіреністю; Романенко Ю.О. представник за довіреністю;
від відповідача-3Ніколаєнко А.Л. - представник за довіреністю; Капітоненко А.Г. - представник за довіреністю; Мамуня О.С. - представник за довіреністю.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Публічне акціонерне товариство "Фармак" (далі - позивач, ТОВ "Фармак") звернулося до Господарського суду міста Києва з позовом до Державної служби інтелектуальної власності України (далі - відповідач-1), Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (далі - відповідач-2) та Приватного акціонерного товариства "Фармацевтична фірма "Дарниця" (далі - відповідач-3, ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця") про визнання недійсним свідоцтва України № 49087 на знак для товарів та послуг.

Разом із позовом було подано заяву про вжиття заходів забезпечення позову шляхом заборони відповідачам вчиняти певні дії.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 18.08.2017 року порушено провадження у справі № 910/13908/17 та призначено до розгляду у судовому засіданні 06.10.2017 року.

Судом, з урахуванням клопотання позивача та відповідача-3, відповідно до вимог статті 129 Конституції України та статті 4-4 ГПК України забезпечено гласність судового процесу та його повне фіксування технічними заходами, що знайшло своє відображення у протоколі судового засідання згідно вимог статті 81-1 ГПК України.

04.10.2017 року через загальний відділ діловодства суду від позивача надійшло клопотання про призначення у справі судової експертизи.

У судовому засіданні 06.10.2017 року представники позивача підтримували заявлений позов, наполягали на задоволенні заяви про вжиття заходів до забезпечення позову, а також на необхідності призначення у справі експертизи. Надали усні та письмові пояснення по справі.

Перший відповідач явку уповноваженого представника у судове засідання не забезпечив, відзив на позов не надав, хоча про час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином.

Представники другого та третього відповідачів клопотання про призначення судової експертизи підтримували, проте просили суд надати час для визначення кола питань, які необхідно поставити на вирішення експерту.

Представники відповідача-3 позов не визнають, щодо заяви про вжиття заходів забезпечення позову заперечують, вважають, що даний спір між тими ж сторонами з того ж предмету вже розглядався Господарським судом і по суті спору прийнято рішення від 01.04.2011 року по справі №12/430, яке напрало законної сили, у зв'язку з чим підтримують раніше заявлене клопотання про припинення провадження у справі.

Позивач щодо клопотання про припинення провадження у справа заперечує, надав усні та письмові пояснення по справі.

Безпосередньо в судовому засіданні представниками відповідача-3 були усно, а потім письмово заявлені ряд клопотань.

У зв'язку з тим, що представники відповідача-3 не в повній мірі ознайомлені з матеріалами справи, оскільки відповідно до довіреності 1017/05-01 від 05.10.2017 року представляти інтереси Приватного акціонерного товариства "Фармацевтична фірма "Дарниця" представникам були надані лише 05.10.2017, а тому останній просить оголосить перерву в судовому засіданні для ознайомлення та вивчення матеріалів справи.

Одночасно, відповідно приписів ст. ст. 38, 77 ГПК України, відповідач-3 звернувся до суду з клопотанням про витребування доказів та відкладення розгляду справи, а саме:

- витребувати у Міністерства економічного розвитку і торгівлі України матеріали заявки № на знак для товарів і послуг за свідоцтвом України №49087, відкласти розгляд справи до подання зазначених вище документів.

Крім того, відповідачем-3 було заявлене усне клопотання про витребування Статуту Публічного акціонерного товариства "Фармак".

З урахуванням даного клопотання позивачем було долучення до матеріалів справи належним чином завірену копію Статуту Публічного акціонерного товариства "Фармак".

Керуючись ст. ст. 33, 34, 38, 41, 66, 80 ГПК України, суд встановив, що вищенаведені клопотання та заяви будуть розглянуті під час судового процесу.

З метою усунення порушення рівності та змагальності учасників судового процесу, враховуючи неявку в судове засідання представника відповідача-1, що перешкоджає розгляду спору по суті, суд відкладає розгляд справи на 13.10.2017 року.

У судовому засіданні 13.10.2017 року представники позивача продовжували наполягати на задоволенні заявленого позову, заяви про забезпечення та клопотання про призначення експертизи.

Як вбачається із поданого раніше клопотання про призначення у справі судової експертизи, позивачем було запропоновано доручити проведення експертизи одному з наступних експертів:

- Жила Богдан Володимирович; м. Київ, 04209, АДРЕСА_1; телефон НОМЕР_2; свідоцтво № 1065; експертна спеціальність 13.6 "Дослідження, пов'язані з комерційними (фірмовими) найменуваннями, торговельними марками (знаками для товарів і послуг), географічними зазначеннями";

- Сопова Катерина Андріївна; м. Київ, 03680, вул. Казимира Малевича,11, оф. 1304; телефон НОМЕР_3; свідоцтво № 1771; експертна спеціальність 13.6 "Дослідження, пов'язані з комерційними (фірмовими) найменуваннями, торговельними марками (знаками для товарів і послуг), географічними зазначеннями";

- Дорошенко Олександр Федорович; м. Київ, 03680, вул. Боженка, 11; телефон НОМЕР_4; свідоцтво № 933; експертна спеціальність 13.6 "Дослідження, пов'язані з комерційними (фірмовими) найменуваннями, торговельними марками (знаками для товарів і послуг), географічними зазначеннями".

Крім того, представники позивача заперечували проти задоволення заявлених третім відповідачем клопотань про повернення позовної заяви та про припинення провадження у справі.

Перший відповідач у судове засідання не з'явився, відзив на позов не надав, про причини неявки суд не повідомив.

Представники другого відповідача проти позову заперечували посилаючись, зокрема, на викладені у письмовому відзиві обставини. Також, представник другого відповідача звернувся до суду із клопотанням, у якому просить, у разі призначення, поставити на вирішення експертизи вказане у клопотанні питання.

10.10.2017 року через загальний відділ діловодства суду від третього відповідача надійшли додаткові пояснення до клопотання від 21.08.2017 року (стосовно відмови у задоволенні заяви про вжиття заходів забезпечення позову), а також клопотання про витребування доказів, в яких він просить суд:

- витребувати у ПАТ "Фармак" матеріали кримінального провадження № 0002340, які стосуються незаконного використання добре відомого знака "Корвалол Corvalolum";

- витребувати у ПАТ "Фармак" розрахунок матеріальної шкоди та докази, які б могли підтвердити заявлений у довідці ПАТ "Фармак" № 17-9/12 від 23.02.2017 року розмір матеріальної шкоди;

- витребувати у ПАТ "Фармак" оригінал статуту ПАТ "Фармак" або документів, що посвідчували б службове становище і повноваження А.Дубнічки як виконавчого директора ПАТ "Фармак" на дату підписання відповідної довіреності.

Безпосередньо у судовому засіданні представники третього відповідача заперечували проти позову по викладеним у відзиві доводам, а також надали усні та письмові заперечення на клопотання позивача по призначення експертизи та просили доручити проведення судової експертизи у справі № 910/13908/17 атестованим за спеціальностями 13.6 "Дослідження, пов'язані з комерційними (фірмовими) найменуваннями, торговельними марками (знаками для товарів і послуг), географічними зазначеннями" та 13.9 "Економічні дослідження у сфері інтелектуальної власності" судовим експертам Центру судової експертизи та експертних досліджень Державного підприємства "Інформаційні судові системи" ДСА України (03045, м. Київ, вул. Плещеєва, 10) (правонаступнику Департаменту судової експертизи та експертних досліджень у сфері інтелектуальної власності ДП "ІСС" ДСА України") або Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України (01133, м. Київ, бульвар Лесі Українки, 26).

Безпосередньо у судовому засіданні 13.10.2017 року представниками третього відповідача було заявлено відвід судовому експерту Жилі Богдану Володимировичу та відвід судовому експерту Дорошенку Олександру Федоровичу, посилаючись, зокрема, на відсутність атестації судових експертів за необхідною експертною спеціалізацією та невиправдано довгі терміни проведення судових експертиз.

Заява про відвід судовому експерту Жилі Богдану Володимировичу та заява про відвід судовому експерту Дорошенку Олександру Федоровичу були розглянуті судом з урахуванням доводів сторін та наявних у матеріалах справи фактичних даних. Вказані заяви суд задовольнив, про що було винесено відповідні ухвали від 13.10.2017 року.

Крім того, ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця" звернулось до суду із наступними клопотаннями:

- про призначення судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності;

- про оголошення перерви у судовому засіданні;

- про відкладення розгляду справи;

- клопотання про зупинення провадження по справі до вирішення Господарським судом міста Києва пов'язаної з нею справи № 910/17792/17 за позовом Публічного акціонерного товариства "Фармак" до Міністерства економічного розвитку і торгівлі України про визнання недійсним рішення і наказу щодо визнання знака "Корвалол Corvalolum" добре відомим в Україні і набрання законної сили рішенням суду у зазначеній справі;

- про застосування наслідків спливу позовної давності, яке мотивоване тим, що позивач знав про порушення його права та особу, яка, на думку позивача, порушує його право, з моменту надання правової охорони знаку для товарів та послуг за свідоцтвом України № 49087 (15.04.2005 року) або, найпізніше, - у липні 2005 року, коли позивач подав позов до відповідача-3 про визнання недійсним свідоцтва України № 49087 на підставі стверджуваної ним схожості знака "Корвалол-Дарниця" за свідоцтвом № 49087 і знака позивача "Корвалол Corvalolum" за свідоцтвом України № 7321.

Розглянувши у судовому засіданні 13.10.2017 року клопотання відповідача-3 про витребування доказів, суд дійшов висновку про відмову у їх задоволенні з огляду на наступне.

Відповідно до положень статті 38 Господарського процесуального кодексу України, сторона або прокурор у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування господарським судом доказів.

У судовому засіданні 06.10.2017 року позивачем вже було надано належним чином завірену копію Статуту ПАТ "Фармак".

Крім того, розрахунок матеріальної шкоди та матеріали кримінального провадження № 0002340 не входять до предмета доказування у справі № 910/13908/17, а тому необхідності у їх витребуванні немає.

Стосовно клопотання позивача про припинення провадження у справі на підставі п. 2 ч. 1 статті 80 Господарського процесуального кодексу України, суд вважає за необхідне звернути увагу сторін на такі обставини.

Дійсно, рішенням Господарського суду м. Києва (суддя Прокопенко Л.В.) від 01.04.2011 року у справі № 12/430, залишеним без змін постановою Київського апеляційного господарського суду від 21.06.2011 року та постановою Вищого господарського суду України від 31.08.2011 року було відмовлено в задоволенні позовних вимог ПАТ "Фармак" до ЗАТ "Фармацевтична фірма "дарниця" про визнання недійсним Свідоцтва України № 49087 від 15.04.2005 року на знак для товарів та послуг.

Відповідно до положень п.2 ч. 1 ст. 80 ГПК України, господарський суд припиняє провадження у справі, якщо є рішення господарського суду або іншого органу, який в межах своєї компетенції вирішив господарський спір між тими ж сторонами, про той же предмет і з тих же підстав.

Проте, позовні вимоги у справі № 12/430 були обґрунтовані порушенням прав на знак для товарів і послуг, який охороняється свідоцтвом № 7321 від 30.09.1996 року. У той же час, позовні вимоги у справі № 910/13908/17 обґрунтовані порушенням прав на добре відомий, який отримав охорону відповідно до Рішення Апеляційної палати Міністерства економічного розвитку та торгівлі України від 20.06.2017 року, затвердженого Наказом № 1037 від 19.07.2017 року.

Таким чином, з огляду на наведене, клопотання третього відповідача про припинення провадження у справі задоволенню не підлягає.

Керуючись ст. ст. 33, 34, 38, 41, 66, 80 ГПК України, суд встановив, що клопотання про застосування наслідків спливу позовної давності, клопотання про повернення позовної заяви та клопотання про зупинення провадження у справі будуть розглянуті під час судового процесу.

Безпосередньо у судовому засіданні 13.10.2017 року судом було розглянуто клопотання позивача про призначення експертизи та клопотання третього відповідача про призначення судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності.

З урахуванням наявних у матеріалах справи фактичних даних, заслухавши доводи позивача, другого та третього відповідачів, суд дійшов до висновку про необхідність призначення у справі № 910/13908/17 судової економічної у зв'язку з тим, що під час розгляду справи виникла необхідність в роз'ясненні питань, що потребують спеціальних знань.

Спір у даній справі виник у зв'язку із тим, на думку позивача з наступних підстав:

- торговельна марка Корвалол-Дарниця є схожою настільки, що її можна сплутати з добре відомою торгівельною маркою "Корвалол Corvalolum", яка раніше отримала охорону для таких самих товарів;

- торговельна марка Корвалол-Дарниця є схожою настільки, що її можна сплутати з добре відомою торгівельною маркою "Корвалол Corvalolum", яка раніше отримала охорону для споріднених товарів та послуг;

- торговельна марка Корвалол-Дарниця є схожою настільки, що її можна сплутати з добре відомою торговельною маркою "Корвалол Corvalolum", яка раніше отримала охорону для неспоріднених товарів та послуг, і використання Корвалол-Дарниця знака іншою особою стосовно таких товарів і послуг вказуватиме на зв'язок між ними та власником добре відомого знака і його інтересам, ймовірно, буде завдано шкоди таким використанням.

Заперечуючи проти позовних вимог другий та третій відповідача посилались на такі обставини:

1) Міністерство економічного розвитку і торгівлі України:

- з'ясування питання відтворення добре відомого знака та наявності зв'язку між власником добре відомого знака та товарів і послуг, для яких використовується оспорювані знаки може бути вирішено лише шляхом застосування спеціальних знань в порядку статті 41 ГПК України;

- з огляджу на те, що на 07.08.2003 року (дата подання заявки № ) знак позивача не був визнаний добре відомим в Україні, тому на момент подання та розгляду заявки відповідача-3 Мінекономрозвитку є такими, що повністю відповідають чинному законодавству.

2) Приватне акціонерне товариство "Фармацевтична фірма "Дарниця":

- оспорюваний знак не є схожим до ступеню сплутування з добре відомим знаком "Корвалол Corvalolum";

- оспорюваний знак в процесі його реєстрації перевірявся відповідачем-1 на предмет його відповідності умовам правової охорони, визначеним Законом про знаки та п. 4.3.2.4. Правил;

- рішення про надання охорони оспорюваному знаку було винесено кваліфікованими та досвідченими експертами відповідача-1 за результатами проведення кваліфікаційної експертизи;

- відповідність оспорюваного знака умовам надання правової охорони була встановлена рішенням суду у господарській справі, у якій брали участь ті самі особи.

Відповідно до ст. 41 Господарського процесуального кодексу України, для роз'яснення питань, що виникають при вирішенні господарського спору і потребують спеціальних знань, господарський суд призначає судову експертизу. Учасники судового процесу мають право пропонувати господарському суду питання, які мають бути роз'яснені судовим експертом. Остаточне коло цих питань встановлюється господарським судом в ухвалі. Проведення судової експертизи доручається державним спеціалізованим установам чи безпосередньо особам, які відповідають вимогам, встановленим Законом України "Про судову експертизу". Особа, яка проводить судову експертизу користується правами і несе обов'язки, зазначені у статті 31 цього Кодексу.

Відповідно до статті 7 Закону України "Про судову експертизу", судово-експертну діяльність здійснюють державні спеціалізовані установи, а також у випадках і на умовах, визначених цим Законом, судові експерти, які не є працівниками зазначених установ. До державних спеціалізованих установ належать, зокрема, науково-дослідні установи судових експертиз Міністерства юстиції України.

Статтею 42 Господарського процесуального кодексу України закріплено, що Висновок судового експерта повинен містити докладний опис проведених досліджень, зроблені в результаті їх висновки і обґрунтовані відповіді на поставлені господарським судом питання. Висновок подається господарському суду в письмовій формі, і копія його надсилається сторонам.

Відповідно до п. 2 постанови пленуму Вищого господарського суду України №4 від 23.03.2012 р. "Про деякі питання практики призначення судової експертизи" судова експертиза призначається лише у разі дійсної потреби у спеціальних знаннях для встановлення фактичних даних, що входять до предмета доказування, тобто у разі, коли висновок експерта не можуть замінити інші засоби доказування. Якщо наявні у справі докази є взаємно суперечливими, їх оцінку в разі необхідності може бути здійснено господарським судом з призначенням відповідної судової експертизи.

З огляду на ч. 3 ст. 41 Господарського процесуального кодексу України господарський суд доручає проведення судових експертиз установам та особам, зазначеним у статтях 7, 9 і 10 Закону.

Відповідно до ч.2 ст. 9 Закону України "Про судову експертизу" особа або орган, які призначили судову експертизу, можуть доручити її проведення тим судовим експертам, яких внесено до державного Реєстру атестованих судових експертів, а у випадках, передбачених частиною четвертою статті 7 цього Закону, - іншим фахівцям з відповідних галузей знань.

Так, позивачем надано суду копію витягу з картки атестованого судового експерта Стародубова Ігоря Вадимовича, а також копію листа Товариства з обмеженою відповідальністю "Центр судових експертиз "Альтернатива", з яких вбачається, що Стародубов Ігор Вадимович є судовим експертом, який має можливість провести судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності за спеціальністю 13.3. «Дослідження пов'язані з винаходами і корисними моделями», має відповідне свідоцтво та пов'язаний із зазначеним Товариством цивільно-правовою угодою.

Якщо господарський суд доручає проведення судової експертизи певній особі, він попередньо (до такого призначення) з'ясовує у сторін зі справи наявність відводів відповідній особі як судовому експерту.

Приватним акціонерним товариством "Фармацевтична фірма "Дарниця", як вже зазначалося, було заявлено відвід двом з трьох запропонованих позивачем експертів, а також надана зустрічна пропозиція стосовно кандидатур судових експертів.

Враховуючи, що сторонами по справі не заявлялися відводи судовому експерту Соповій Катерині Андріївні, суд призначає у справі № 910/13908/17 судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності, з дорученням її проведення судовому експерту Соповій Катерині Андріївні.

Витрати, пов'язані з проведенням судової експертизи, під час судового розгляду має нести заінтересована сторона (п. 23 постанови Пленуму Вищого господарського суду України №4 від 23.03.2012 р. "Про деякі питання практики призначення судової експертизи"). Таким чином, витрати по оплаті експертизи покладаються на позивача - Публічне акціонерне товариство "Фармак", як ініціатора проведення експертизи.

Керуючись ст. ст. 41, 42, ст. 86 Господарського процесуального кодексу України, Господарський суд міста Києва, -

УХВАЛИВ:

1. Призначити у справі № 910/13908/17 судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності.

3. Проведення експертизи доручити судовому експерту Соповій Катерині Андріївні (м. Київ, 03680, вул. Казимира Малевича,11, оф. 1304; телефон НОМЕР_3; свідоцтво № 1771; експертна спеціальність 13.6 "Дослідження, пов'язані з комерційними (фірмовими) найменуваннями, торговельними марками (знаками для товарів і послуг), географічними зазначеннями").

4. На вирішення судової експертизи поставити наступні питання:

- чи є знак для товарів і послуг "Корвалол-Дарниця" за свідоцтвом України № 49087 схожим настільки, що його можна сплутати зі знаком "Корвалол Corvalolum", визнаним добре відомим за рішенням Апеляційної палати Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 20.06.2017 року?

- чи зареєстровано знак для товарів та послуг "Корвалол-Дарниця" за свідоцтвом України № 49087 для таких самих товарів, щодо яких знак "Корвалол Corvalolum" визнаний добре відомим, і які саме це товари?

- чи зареєстровано знак для товарів та послуг "Корвалол-Дарниця" за свідоцтвом України № 49087 для товарів та послуг, які є спорідненими з товарами та послугами, щодо яких знак "Корвалол Corvalolum" визнаний добре відомим, і які саме це товари та послуги?

- чи зареєстровано знак для товарів та послуг "Корвалол-Дарниця" за свідоцтвом України № 49087 для товарів і послуг, які є не спорідненими з товарами та послугами, щодо яких знак "Корвалол Corvalolum" визнаний добре відомим, і використання знака за оскаржуваним свідоцтвом іншою особою стосовно таких товарів та послуг вказуватиме на зв'язок між ними та позивачем і інтересам позивача, ймовірно, буде завдано шкоди таким використання?

5. Зобов'язати сторін надати до Господарського суду міста Києва або безпосередньо до судового експерта Сопової Катерини Андріївни (м. Київ, 03680, вул. Казимира Малевича,11, оф. 1304; телефон НОМЕР_3; свідоцтво № 1771; експертна спеціальність 13.6 "Дослідження, пов'язані з комерційними (фірмовими) найменуваннями, торговельними марками (знаками для товарів і послуг), географічними зазначеннями") всі первинні документи, які містять відомості та вихідні дані необхідні для вирішення поставлених питань. Зобов'язати сторін на вимогу експерта надати останньому додаткову документацію, яка буде необхідна експерту для проведення експертизи.

6. Відповідно до ст. 14 Закону України "Про судову експертизу" попередити експерта про кримінальну відповідальність у відповідності із ст.ст. 384 та 385 Кримінального кодексу України.

7. Затрати на проведення експертизи покласти на позивача - Публічне акціонерне товариство "Фармак" (04080, м. Київ, вул. Фрунзе, 63; ).

8. Зобов'язати експерта після проведення дослідження та підготовки письмового висновку направити належним чином засвідчені копії висновку сторонам у справі.

9. Ухвалу направити сторонам та судовому експерту Соповій Катерині Андріївні (м. Київ, 03680, вул. Казимира Малевича,11, оф. 1304; телефон НОМЕР_3; свідоцтво № 1771; експертна спеціальність 13.6 "Дослідження, пов'язані з комерційними (фірмовими) найменуваннями, торговельними марками (знаками для товарів і послуг), географічними зазначеннями").

Суддя Ю.О. Підченко