ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

"17" жовтня 2017 р. Справа № 911/2551/17

Суддя господарського суду Київської області Подоляк Ю.В. розглянувши

заяву Товариства з обмеженою відповідальністю «Мові Хелс», що діє в інтересах Мові Хелс ГмбХ
про забезпечення позову у справі господарського суду Київської області № 911/2551/17
за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «Мові Хелс», що діє в інтересах Мові Хелс ГмбХ
до Товариства з обмеженою відповідальністю «Органосін Лтд»
за участю третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору1) Державної фіскальної служби України 2) Державне підприємство «Державний експертний центр Міністерства охорони здоровя України»
про визнання порушення прав інтелектуальної власності та заборону неправомірного використання винаходу
за участю представників:
позивачаОСОБА_1 дов. від 07.10.2016
відповідачаОСОБА_2 - дов. від 03.04.2017 № 10.1/04 Юр, ОСОБА_3 - дов. від 03.04.2017 № 10.1/04 Юр, ОСОБА_4 дов. від 29.11.2016 №Дов23/11Юр, ОСОБА_5 - адвокат
третіх осібне зявились, про час і місце судового засідання повідомлені належним чином
встановив:

В провадженні господарського суду Київської області знаходиться справа за позовом Товариство з обмеженою відповідальністю «Мові Хелс», що діє в інтересах Мові Хелс ГмбХ (далі позивач) до Товариства з обмеженою відповідальністю «Органосін Лтд» (далі відповідач) про:

- визнання порушення прав інтелектуальної власності на винахід «Лікарський засіб у формі таблетки з протизапальною, аналгетичною та хондропротекторною дією», що охороняється патентом України № 100373, яке вчинено Товариством з обмеженою відповідальністю «Органосін Лтд» шляхом імпорту лікарського засобу «ПРОТЕКОН ФАСТ®», реєстраційне посвідчення № UA/15396/01/01;

- заборону Товариству з обмеженою відповідальністю «Органосін Лтд» використовувати будь-яким способом винахід «Лікарський засіб у формі таблетки з протизапальною, аналгетичною та хондропротекторною дією», що охороняється патентом України № 100373, в тому числі шляхом виготовлення лікарського засобу під назвою «ПРОТЕКОН ФАСТ®» (реєстраційне посвідчення № UA/15396/01/01), застосування такого лікарського засобу, пропонування для продажу, в тому числі через Інтернет, продаж, імпорт (ввезення) та інше введення його в цивільний оборот або зберігання таких лікарських засобів в зазначених цілях.

Відповідач проти позову заперечує з підстав, викладених у поданому до суду відзиві на позовну заяву.

Від позивача до суду також надійшла заява про забезпечення позову, в якій він просить суд вжити заходи до забезпечення позову, а саме:

- заборонити Державній фіскальній службі України до вирішення спору по суті здійснювати митне оформлення лікарського засобу «ПРОТЕКОН ФАСТ®»: вкриті плівковою оболонкою № 60 (по 60 таблеток у контейнері, по 1 контейнеру у пачці з картону), серія Е17123 294 упаковки; вкритого плівковою оболонкою № 30 (по 30 таблеток у контейнері, по 1 контейнеру у пачці з картону), серії Е17124, Е17124В - 514 упаковок; діючі речовини: глюкозаміну сульфату 500 мг, хондройтину сульфату натрію 400 мг, калію диклофенаку 50 мг; виробник «ОСОБА_6 Саенсиз Лімітед» (ОСОБА_5), що предявлені до митного оформлення Товариством з обмеженою відповідальністю «Органосін Лтд» за митною декларацією від 01.08.2017 № UA125100/2017/318839 та знаходяться у Київській митниці Державної фіскальної служби України (Міжнародний аеропорт «Бориспіль», м. Бориспіль, Київська обл., 08307)

- заборонити Державній фіскальній службі України до вирішення спору по суті здійснювати митне оформлення лікарського засобу «ПРОТЕКОН ФАСТ®», у формі таблеток, вкритих плівковою оболонкою № 30 (10х3), № 60 (60х6), № 90 (10х3)х3) у блістерах, № 30, № 60, №90 у контейнерах, реєстраційне посвідчення № UA/15396/01/01; а також лікарський засіб під назвою «ПРОТЕКОН ФАСТ®» у формі таблеток, вкритих плівковою оболонкою, in bulk № 1000 у пакетах, реєстраційне посвідчення № UA/15397/01/01.

Представник позивача зазначає, що діє від імені Компанії Мові Хелс Гмбх власника прав інтелектуальної власності на винахід охоронюваний патентом України № 100373 «Лікарський засіб у формі таблетки з протизапальною, аналгетичною та хондропротекторною дією», яка також є власником дійсних реєстраційних посвідчень на лікарські засоби: «МОВЕКС®АКТИВ», таблетки, вкриті оболонкою № 30, № 60 у пляшках № 1, реєстраційне посвідчення №UA/10205/01/01 та «МОВЕКС®АКТИВ», таблетки, вкриті оболонкою, іn bulk № 1000 у подвійних поліетиленових пакетах, реєстраційне посвідчення №UA/10206/01/01, та використовує даний винахід у двох вказаних формах. Обґрунтовуючи подану заяву про забезпечення позову, заявник вказує на порушення прав інтелектуальної власності позивача, оскільки без його дозволу імпортером - Товариством з обмеженою відповідальністю «Органосін Лтд» здійснено імпорт товару - лікарського засобу «ПРОТЕКОН ФАСТ®»: вкриті плівковою оболонкою № 60 (по 60 таблеток у контейнері, по 1 контейнеру у пачці з картону), серія Е17123 294 упаковки; вкритого плівковою оболонкою № 30 (по 30 таблеток у контейнері, по 1 контейнеру у пачці з картону), серії Е17124, Е17124В - 514 упаковок; діючі речовини: глюкозаміну сульфату 500 мг, хондройтину сульфату натрію 400 мг, калію диклофенаку 50 мг; виробник «ОСОБА_6 Саенсиз Лімітед» (ОСОБА_5), заявленого згідно з митною декларацією від 01.08.2017 № UA125100/2017/318839, у якому за твердженням позивача використано кожну ознаку, включену до незалежного пункту формули винаходу охоронюваного патентом України № 100373.

Присутні в судовому засіданні представники Товариства з обмеженою відповідальністю «Органосін ЛТД» просили суд відмовити в задоволенні заяви про забезпечення позову, про що також зазначено у відзиві на позовну заяву та заяву про забезпечення позову, з огляду на те, що твердження та вимоги заявника є необґрунтованими та безпідставними, позаяк, використання у лікарському засобі «ПРОТЕКОН ФАСТ®» ознак незалежного пункту формули винаходу за патентом України № 100373 позивачем не доведено належними доказами. При цьому, спростовуючи зазначені твердження позивача та в підтвердження своєї правової позиції представником відповідача подано до суду Висновок експертного дослідження обєктів інтелектуальної власності від 21.08.2017 № 03-02/17, яким встановлено, що у лікарському засобі «ПРОТЕКОН ФАСТ®» (реєстраційні посвідчення № UA/15396/01/01 та № UA/15397/01/01, рішення про державну реєстрацію затверджене наказом МОЗ України від 15.08.2016 № 837) не використано кожну ознаку незалежного пункту формули винаходу за патентом України № 100373 «Лікарський засіб у формі таблетки з протизапальною, аналгетичною та хондропротекторною дією», або ознаку еквівалентну їй.

Треті особи, належним чином повідомлені про час і місце розгляду справи, в судове засідання не зявились, письмових пояснень щодо поданої заяви не надіслали, про причини неявки суд не повідомили.

Розглянувши подану заяву, додані до неї матеріали та матеріали справи, заслухавши пояснення представників сторін, присутніх в судовому засіданні, дослідивши докази та оцінивши їх в сукупності, суд зазначає таке.

Згідно з ч. 1 ст. 399 Митного кодексу України у разі якщо орган доходів і зборів на підставі даних митного реєстру обєктів права інтелектуальної власності, які охороняються відповідно до закону, виявляє ознаки порушення прав інтелектуальної власності щодо товарів, предявлених до митного контролю та митного оформлення, їх митне оформлення призупиняється, а товари підлягають розміщенню на складі цього органу.

Частиною 2 ст. 399 Митного кодексу України встановлено, що рішення про призупинення митного оформлення товарів на строк до 10 робочих днів і в разі необхідності продовження цього строку не більш як на 10 робочих днів приймає керівник органу доходів і зборів або особа, яка виконує його обовязки.

У разі якщо протягом перших 10 робочих днів після отримання повідомлення про призупинення митного оформлення товарів правовласник письмово не поінформує орган доходів і зборів, що призупинив митне оформлення таких товарів, про звернення до суду з метою забезпечення захисту прав інтелектуальної власності або не звернеться до такого органу доходів і зборів з письмовим вмотивованим клопотанням про продовження строку призупинення митного оформлення, то за відсутності ознак порушення митних правил товари, митне оформлення яких було призупинено, підлягають митному оформленню в установленому порядку (ч. 7 ст. 399 Митного кодексу України).

Частиною 12 ст. 399 Митного кодексу України встановлено, що правовласник та/або декларант можуть з дозволу органу доходів і зборів брати проби (зразки) товарів, щодо яких прийнято рішення про призупинення митного оформлення, і передавати їх на експертизу. Один примірник висновку, отриманого за результатами експертизи, подається органу доходів і зборів.

Відповідно до ст. 66 Господарського процесуального кодексу України господарський суд за заявою сторони, прокурора або з своєї ініціативи має право вжити передбачених статтею 67 цього кодексу заходів до забезпечення позову. Забезпечення позову допускається в будь-якій стадії провадження у справі, якщо невжиття таких заходів може утруднити чи зробити неможливим виконання рішення господарського суду.

Згідно з приписами ч. 1 ст. 67 Господарського процесуального кодексу України позов забезпечується, зокрема, забороною іншим особам вчиняти дії, що стосуються предмета спору.

Частиною 10 ст. 67 Господарського процесуального кодексу України визначено, що види забезпечення позову повинні бути співвідносними із заявленими позивачем вимогами.

Особа, яка подала заяву про забезпечення позову, повинна обґрунтувати причини звернення із заявою про забезпечення позову. З цією метою та з урахуванням загальних вимог, передбачених статтею 33 ГПК, обов'язковим є подання доказів наявності фактичних обставин, з якими пов'язується застосування певного заходу до забезпечення позову. (абз. 2 п. 1 Постанови Пленуму Вищого господарського суду України від 26.12.2011 № 16 «Про деякі питання практики застосування заходів до забезпечення позову»).

Відповідно до абз. 3 п. 1 Постанови Пленуму Вищого господарського суду України від 26.12.2011 № 16 «Про деякі питання практики застосування заходів до забезпечення позову» у вирішенні питання про забезпечення позову господарський суд має здійснити оцінку обґрунтованості доводів заявника щодо необхідності вжиття відповідних заходів з урахуванням розумності, обґрунтованості і адекватності вимог заявника щодо забезпечення позову; забезпечення збалансованості інтересів сторін, а також інших учасників судового процесу; наявності зв'язку між конкретним заходом до забезпечення позову і предметом позовної вимоги, зокрема, чи спроможний такий захід забезпечити фактичне виконання судового рішення в разі задоволення позову; імовірності утруднення виконання або невиконання рішення господарського суду в разі невжиття таких заходів; запобігання порушенню у зв'язку із вжиттям таких заходів прав та охоронюваних законом інтересів осіб, що не є учасниками даного судового процесу.

Згідно з абз. 3 п. 3 Постанови Пленуму Вищого господарського суду України від 26.12.2011 № 16 «Про деякі питання практики застосування заходів до забезпечення позову» адекватність заходу до забезпечення позову, що застосовується господарським судом, визначається його відповідністю вимогам, на забезпечення яких він вживається. Оцінка такої відповідності здійснюється господарським судом, зокрема, з урахуванням співвідношення прав (інтересу), про захист яких просить заявник, з вартістю майна, на яке вимагається накладення арешту, або майнових наслідків заборони відповідачеві вчиняти певні дії.

Абзацом 4 п. 3 Постанови Пленуму Вищого господарського суду України від 26.12.2011 № 16 «Про деякі питання практики застосування заходів до забезпечення позову» встановлено, що обрані заходи до забезпечення позову не повинні мати наслідком повне припинення господарської діяльності суб'єкта господарювання, якщо така діяльність, у свою чергу, не призводитиме до погіршення стану належного відповідачеві майна чи зниження його вартості.

Господарський суд не повинен вживати таких заходів забезпечення позову, які фактично є тотожними задоволенню заявлених позовних вимог, якщо при цьому спір не вирішується по суті (абз. 3 п. 9 Постанови Пленуму Вищого господарського суду України від 26.12.2011 № 16 «Про деякі питання практики застосування заходів до забезпечення позову»).

Як зазначає заявник, з листа Київської митниці ДФС України від 01.08.2017 йому стало відомо, що митним органом відповідно до ст. 399 Митного кодексу України на десять робочих днів призупинено митне оформлення ліків для людей, розфасованих для роздрібної торгівлі таблеток «ПРОТЕКОН ФАСТ®»: вкриті плівковою оболонкою № 60 (по 60 таблеток у контейнері, по 1 контейнеру у пачці з картону), серія Е17123 294 уп.; вкриті плівковою оболонкою № 30 (по 30 таблеток у контейнері, по 1 контейнеру у пачці з картону), серії Е17124, Е17124В 514 уп.: діючі речовини: глюкоза міну сульфату 500 мг, хондроїтину сульфату натрію 400 мг, калію диклофенаку 50 мг, виробник «ОСОБА_6 Саєнсиз Лімітед» (ОСОБА_5), заявлених згідно митної декларації від 01.08.2017 № UA125100/2017/318839, у звязку з можливим використанням імпортером ТОВ «Органосін ЛТД» без дозволу власника патенту України № 100373 винаходу «Лікарський засіб у формі таблетки з протизапальною, аналгетичною та хондропротекторною дією», внесеного до митного реєстру обєктів права інтелектуальної власності за № 003235.

Згідно з ст. 426 Цивільного кодексу України способи використання об'єкта права інтелектуальної власності визначаються цим Кодексом та іншим законом. Особа, яка має виключне право дозволяти використання об'єкта права інтелектуальної власності, може використовувати цей об'єкт на власний розсуд, з додержанням при цьому прав інших осіб. Використання об'єкта права інтелектуальної власності іншою особою здійснюється з дозволу особи, яка має виключне право дозволяти використання об'єкта права інтелектуальної власності, крім випадків правомірного використання без такого дозволу, передбачених цим Кодексом та іншим законом. Умови надання дозволу (видачі ліцензії) на використання об'єкта права інтелектуальної власності можуть бути визначені ліцензійним договором, який укладається з додержанням вимог цього Кодексу та іншого закону.

Частинами 1, 2 ст. 462 Цивільного кодексу України встановлено, що набуття права інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок засвідчується патентом. Обсяг правової охорони визначається формулою винаходу, корисної моделі, сукупністю суттєвих ознак промислового зразка.

Відповідно до ст. 464 Цивільного кодексу України майновими правами інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок є: право на використання винаходу, корисної моделі, промислового зразка; виключне право дозволяти використання винаходу, корисної моделі, промислового зразка (видавати ліцензії); виключне право перешкоджати неправомірному використанню винаходу, корисної моделі, промислового зразка, в тому числі забороняти таке використання; інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом. Майнові права інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок належать володільцю відповідного патенту, якщо інше не встановлено договором чи законом.

Згідно з ч. 5 ст. 28 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» патент надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати винахід (корисну модель) без його дозволу, за винятком випадків, коли таке використання не визнається згідно з цим Законом порушенням прав, що надаються патентом.

Використанням винаходу (корисної моделі) визнається: виготовлення продукту із застосуванням запатентованого винаходу (корисної моделі), застосування такого продукту, пропонування для продажу, в тому числі через Інтернет, продаж, імпорт (ввезення) та інше введення його в цивільний оборот або зберігання такого продукту в зазначених цілях; застосування процесу, що охороняється патентом, або пропонування його для застосування в Україні, якщо особа, яка пропонує цей процес, знає про те, що його застосування забороняється без згоди власника патенту або, виходячи з обставин, це і так є очевидним (абзаци 4-6 ч. 2 ст. 28 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі»).

Відповідно до абз. 8 до ч. 2 ст. 28 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» продукт визнається виготовленим із застосуванням запатентованого винаходу (корисної моделі), якщо при цьому використано кожну ознаку, включену до незалежного пункту формули винаходу (корисної моделі), або ознаку, еквівалентну їй.

Встановлення факту наявності чи відсутності порушення відповідачем прав позивача як власника патенту України № 100373 на винахід «Лікарський засіб у формі таблетки з протизапальною, аналгетичною та хондропротекторною дією» входить до предмета доказування у даній справі та підлягає доведенню під час вирішення спору по суті.

Застосування наведених заходів забезпечення позову, які зводяться до заборони здійснення митного оформлення лікарського засобу «ПРОТЕКОН ФАСТ®», на даній стадії судового провадження є тотожним вирішенню спору по суті в частині вимог про заборону використовувати винахід «Лікарський засіб у формі таблетки з протизапальною, аналгетичною та хондропротекторною дією», що охороняється патентом України № 100373 шляхом імпорту (ввезення).

Отже, заявлені до вжиття заходи забезпечення позову за своїм змістом є тотожними заявленим позовним вимогам, що суперечить приписам п. 9 Постанови Пленуму Вищого господарського суду України від 26.12.2011 №16 «Про деякі питання практики застосування заходів до забезпечення позову», відповідно до яких господарський суд не повинен вживати таких заходів забезпечення позову, які фактично є тотожними задоволенню заявлених позовних вимог, якщо при цьому спір не вирішується по суті.

Відтак, застосування господарським судом відповідних заходів забезпечення позову на даній стадії розгляду справи буде необґрунтованим, позаяк, призведе до прийняття рішення по суті заявлених позовних вимог за відсутності повного та всебічного розгляду всіх обставин справи.

Крім того, заявник, звертаючись з даною заявою про забезпечення позову, у звязку з порушенням на його думку імпортером - Товариством з обмеженою відповідальністю «Органосін Лтд» належних позивачу прав інтелектуальної власності на винахід охоронюваний патентом України № 100373 «Лікарський засіб у формі таблетки з протизапальною, аналгетичною та хондропротекторною дією», яке полягає в імпорті лікарського засобу «ПРОТЕКОН ФАСТ®», заявленого згідно з митною декларацією від 01.08.2017 № UA125100/2017/318839, у якому за твердженням позивача використано кожну ознаку, включену до незалежного пункту формули вказаного винаходу, не надав суду жодних доказів в підтвердження вищезазначеного.

Натомість відповідач надав суду висновок експертного дослідження обєктів інтелектуальної власності від 21.08.2017 № 03-02/17, з якого вбачається, що у лікарському засобі «ПРОТЕКОН ФАСТ®» (реєстраційні посвідчення № UA/15396/01/01 та № UA/15397/01/01, рішення про державну реєстрацію затверджене наказом МОЗ України від 15.08.2016 № 837) не використано кожну ознаку незалежного пункту формули винаходу за патентом України № 100373 «Лікарський засіб у формі таблетки з протизапальною, аналгетичною та хондропротекторною дією», або ознаку еквівалентну їй.

Відповідно до ст. 33 Господарського процесуального кодексу України, кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень.

З огляду на зазначене та враховуючи тотожність заходів забезпечення позову позовним вимогам, суд відмовляє в задоволенні заяви про забезпечення позову з підстав її необґрунтованості.

Керуючись ст.ст. 66, 67, 86 Господарського процесуального кодексу України, суд

ухвалив:

Відмовити в задоволенні заяви про забезпечення позову.

Суддя Ю.В. Подоляк