РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13.10.2017Справа №910/14013/17

За позовом ОПІНЕЛЬ САС (OPINEL SAS)
до товариства з обмеженою відповідальністю "ХОСТПРО";
про заборону неправомірного використання знаків для товарів і послуг;
Суддя Підченко Ю.О.
Представники сторін:
від позивача:Галака І.О. - представник за довіреністю; Кислиця Т.О. - представник за довіреністю;
від відповідачаДроздюк Т.М. - представник за довіреністю; Олійник Я.А. - представник за довіреністю.

СУТЬ СПОРУ:

ОПІНЕЛЬ САС (OPINEL SAS) (надалі - позивач) звернулося до Господарського суду міста Києва з позовом до товариства з обмеженою відповідальністю "ХОСТПРО" (надалі - відповідач) про зобов'язання відповідача, як реєстратора доменного імені ІНФОРМАЦІЯ_1, припинити неправомірне використання знаків для товарів за міжнародними реєстраціями № 1292544 та № 613734, а також за свідоцтвом України № 4368, зокрема, шляхом припинення використання даних знаків та схожих із ними знаків усіма наступними способами: застосування його в мережі Інтернет та застосування його в назві доменного імені «ІНФОРМАЦІЯ_1», в тому числі в доменних іменах та на веб-сайті за адресою http://ІНФОРМАЦІЯ_1. та окрім того просив суд зобов'язати відповідача внести до реєстраційної бази домену .com.UA зміни щодо реєстранта доменного імені «ІНФОРМАЦІЯ_1» шляхом реєстрації (делегування) доменного імені ІНФОРМАЦІЯ_1 на ім'я позивача.

Позов мотивований тим, що доменне ім'я із назвою «ІНФОРМАЦІЯ_1» використовується у мережі Інтернет в якості інтернет-магазину, що здійснює господарську діяльність, що аналогічна до господарської діяльності позивача, а саме - використовується для продажу товарів та надання послуг, що аналогічні до зареєстрованих за міжнародними реєстраціями № 1292544 та № 613734 та свідоцтвом України № 4368 на ім'я позивача в Україні, без надання останнім на те згоди.

Окрім того, разом із позовною заявою до Господарського суду міста Києва від позивача надійшла заява про забезпечення позову, в якій він просив суд заборонити відповідачу, до винесення рішення Господарського суду м. Києва та набрання ним законної сили, вчиняти будь-які дії, пов'язані з передачею (делегуванням) доменного імені ІНФОРМАЦІЯ_1 будь-якій іншій особі, зміною реєстратора доменного імені ІНФОРМАЦІЯ_1 та видалення даного доменного імені з реєстру доменних імен домену .UA. Дана заява буде розглянута під час судового процесу.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 21.08.2017 порушено провадження у справі.

05.10.2017 відповідачем через канцелярію суду надано відзив на позовну заяву, в якому він просив відмовити позивачу в задоволенні позову, оскільки відповідач не має договірних та інших зобов'язань перед позивачем щодо доменного імені «ІНФОРМАЦІЯ_1». Також у своєму відзиві відповідач вказує на те, що реєстрантом доменного імені «ІНФОРМАЦІЯ_1» є ОСОБА_5 та оскільки рішення по даній справі може вплинути на права або обов'язки зазначеної особи, відповідач просить суд залучити його до участі у справі на стороні відповідача третю особу, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору.

Окрім того, 11.10.2017 позивачем через канцелярію суду було надано клопотання про залучення на стороні відповідача до участі у справі третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору - ОСОБА_5.

Сторін було належним чином повідомлено про час та місце проведення судового засідання, тому судом з урахуванням вимог ст. ст. 4-2, 4-3 ГПК України створені всі необхідні умови для вирішення спору на принципах змагальності, рівності учасників процесу перед законом.

В судовому засіданні 13.10.2017 були розглянуті заява позивача про забезпечення позову, що була подана разом із позовною заявою та клопотання позивача про залучення до участі у справі третьої особи, а також прохання відповідача про залучення до участі у справі третьої особи, яке міститься у відзиві на позовну заяву.

Так, за змістом п. 1.6. роз'яснень постанови Пленуму Вищого господарського суду України "Про деякі питання практики застосування Господарського процесуального кодексу України судами першої інстанції" від 26.12.2011 № 18, ГПК передбачає можливість участі в судовому процесі третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог, на предмет спору, якщо рішення господарського суду зі спору може вплинути на права та обов'язки цієї особи щодо однієї із сторін (стаття 27 ГПК). Така третя особа виступає в процесі на стороні позивача або відповідача - у залежності від того, з ким із них у неї існують (або існували) певні правові відносини.

Що ж до наявності юридичного інтересу у третьої особи, то у вирішенні відповідного питання суд має з'ясовувати, чи буде у зв'язку з прийняттям судового рішення з даної справи таку особу наділено новими правами чи покладено на неї нові обов'язки, або змінено її наявні права та/або обов'язки, або позбавлено певних прав та/або обов'язків у майбутньому.

Водночас, як позивачем, так і відповідачем не доведено того, яким саме чином рішення по даній справі, наділить новими правами чи покладе нові обов'язки, або змінить наявні права та/або обов'язки, або позбавить певних прав та/або обов'язків ОСОБА_5 у майбутньому.

Таким чином, судом відмовлено в задоволенні клопотання позивача про залучення ОСОБА_5 до участі у справі третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, а також відмовлено у проханні відповідача про залучення до участі у справі на стороні відповідача третю особу, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору ОСОБА_5, яке міститься у відзиві відповідача на позовну заяву.

Заява позивача про забезпечення позову, що була подана разом із позовною заявою мотивована тим, що реєстрант спірного доменного імені «ІНФОРМАЦІЯ_1» може в будь-який момент звернутись до відповідача, як реєстратора зазначеного доменного імені із заявою про видалення доменного імені, внесення змін у інформацію про доменне ім'я, зокрема із заявою про зміну реєстранта доменного імені, заявою про трансфер доменного імені, уникнувши таким чином відповідальності за свої протиправні дії.

Статтями 66, 67 ГПК України визначено, що господарський суд за заявою сторони, прокурора, або з власної ініціативи має право вжити заходів до забезпечення позову, зокрема - у вигляді заборони відповідачу вчиняти певні дії.

Забезпечення позову допускається на будь-якій стадії провадження у справі, якщо невжиття таких заходів може утруднити чи зробити неможливим виконання рішення господарського суду. Тягар доказування покладається на особу, яка подала заяву про забезпечення позову. Доказування повинно здійснюватись за загальними правилами відповідно до ст. 33 ГПК України.

Позивачем не достатньо обґрунтовано те, що невжиття заходів до забезпечення позову, може вплинути на виконання рішення Господарського суду м. Києва у разі задоволення позовних вимог. Саме лише посилання на потенційну можливість вчинення відповідачем дій, що можуть призвести до уникнення відповідальності за свої протиправні дії іншими особами не є підставою для задоволення відповідної заяви, а отже - у задоволенні заяви позивача про забезпечення позову слід відмовити.

В судовому засіданні, що відбулось 13.10.2017, представники позивача наполягали на задоволенні позову, надали суду усні пояснення по справі, представники відповідача заперечували проти задоволення позову, надали усні пояснення по справі.

Суд дійшов висновку, що наданих доказів достатньо для вирішення спору по суті.

У судовому засіданні 13.10.2017 відповідно до ст. 85 ГПК України судом проголошено вступну та резолютивну частини рішення.

Розглянувши подані документи і матеріали, заслухавши пояснення представників позивача та відповідача, всебічно і повно з'ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується позов, об'єктивно оцінивши докази, які мають значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, Господарський суд міста Києва, -

ВСТАНОВИВ:

Позивач вказує на той факт, що він є власником знаку для товарів і послуг за міжнародною реєстрацією № 1292544 від 22.12.2015, яка зареєстрована щодо товарів 08, 21, 24 та 35 класів міжнародної класифікації товарів і послуг (надалі - МКТП), а також знаку для товарів і послуг за міжнародною реєстрацією № 613734 від 21.01.1994, яка зареєстрована щодо 06, 08, 10, 21, 25 та 28 товарів класів МКТП та знаку для товарів і послуг "ОРІNЕL" за свідоцтвом України № 4368 на знак для товарів і послуг щодо товарів 08 класу МКТП.

Згідно ст. 492 Цивільного кодексу України, торговельною маркою може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень, які придатні для вирізнення товарів (послуг), що виробляються (надаються) однією особою, від товарів (послуг), що виробляються (надаються) іншими особами. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, літери, цифри, зображувальні елементи, комбінації кольорів.

У відповідності до положень п. 4 ст. 1 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», знак - позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб.

За приписами ст. 494 Цивільного кодексу України, набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчується свідоцтвом. Умови та порядок видачі свідоцтва встановлюються законом. Обсяг правової охорони торговельної марки визначається наведеними у свідоцтві її зображенням та переліком товарів і послуг, якщо інше не встановлено законом.

За змістом статті 4 Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків від 14.04.1891 (дата набуття чинності для України 25.12.1991) з дати реєстрації, зробленої таким чином в Міжнародному бюро відповідно до положень статей 3 та 3ter, у кожній зацікавленій Договірній країні знаку надається така сама охорона, як і у випадку, коли б він був заявлений там безпосередньо.

Відповідно до ч. 1 ст. 495 Цивільного кодексу України, майновими правами інтелектуальної власності на торговельну марку є:

- право на використання торговельної марки;

- виключне право дозволяти використання торговельної марки;

- виключне право перешкоджати неправомірному використанню торговельної марки, в тому числі забороняти таке використання;

- інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом.

Згідно п. 4 ст. 5 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», обсяг правової охорони, що надається, визначається зображенням знака та переліком товарів і послуг, внесеними до Реєстру, і засвідчується свідоцтвом з наведеними у ньому копією внесеного до Реєстру зображення знака та переліком товарів і послуг.

Статтею 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» зазначено, що свідоцтво надає його власнику право використовувати знак та інші права. При цьому, використанням знака визнається:

- нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов'язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення);

- застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстровано;

- застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет.

Знак визнається використаним, якщо його застосовано у формі зареєстрованого знака, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованого знака лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності знака.

Відповідно до ст. 424 Цивільного кодексу України, майновими правами інтелектуальної власності є: 1) право на використання об'єкта права інтелектуальної власності; 2) виключне право дозволяти використання об'єкта права інтелектуальної власності; 3) виключне право перешкоджати неправомірному використанню об'єкта права інтелектуальної власності, в тому числі забороняти таке використання; 4) інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом.

Частинами 2, 3 ст. 426 Цивільного кодексу України, визначено, що особа, яка має виключне право дозволяти використання об'єкта права інтелектуальної власності, може використовувати цей об'єкт на власний розсуд, з додержанням при цьому прав інших осіб. Використання об'єкта права інтелектуальної власності іншою особою здійснюється з дозволу особи, яка має виключне право дозволяти використання об'єкта права інтелектуальної власності, крім випадків правомірного використання без такого дозволу, передбачених цим Кодексом та іншим законом.

Відповідно до ч. 5 ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», свідоцтво надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди, якщо інше не передбачено цим Законом:

- зареєстрований знак стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг;

- зареєстрований знак стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги;

- позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг, якщо внаслідок такого використання ці позначення і знак можна сплутати;

- позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги, або ці позначення і знак можна сплутати.

Згідно ст. 20 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», будь-яке посягання на права власника свідоцтва, передбачені статтею 16 цього Закону, в тому числі вчинення без згоди власника свідоцтва дій, що потребують його згоди, та готування до вчинення таких дій, вважається порушенням прав власника свідоцтва, що тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством України.

Мотивуючи свої вимоги позивач, вказує на те, що порушено його права, як власника знаків для товарів за міжнародними реєстраціями № 1292544 та № 613734, а також за свідоцтвом України № 4368 є використання без його згоди в доменному імені «ІНФОРМАЦІЯ_1» відповідного зареєстрованого знака щодо наведених у цьому свідоцтві товарів і послуг та/або щодо товарів і послуг, споріднених з наведеними у тому ж свідоцтві, оскільки внаслідок такого використання можна ввести в оману стосовно особи, яка виробляє товари чи надає послуги.

На підтвердження того факту, що доменне ім'я із назвою «ІНФОРМАЦІЯ_1» використовується у мережі Інтернет в якості інтернет-магазину, що здійснює аналогічну господарську діяльність, яка аналогічна до господарської діяльності позивача та проводить продаж та рекламування товарів, котрі виробляються під торговою маркою позивача, останній надав суду копію свідоцтва про засвідчення факту, що складений нотаріусом Російської Федерації Журавльовим Юрієм Борисовичем 06.07.2017, що внесений до реєстру за № 3-2488 разом з додатками, яким здійснено огляд та фіксацію змісту сторінок за адресою http://ІНФОРМАЦІЯ_1.

Відповідно до абзацу 3 ч. 4 ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», використанням знака визнається, зокрема, застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет.

Між тим, згідно ч. 1 ст. 901 Цивільного кодексу України за договором про надання послуг одна сторона (виконавець) зобов'язується за завданням другої сторони (замовника) надати послугу, яка споживається в процесі вчинення певної дії або здійснення певної діяльності, а замовник зобов'язується оплатити виконавцеві зазначену послугу, якщо інше не встановлено договором.

Частиною 1 ст. 633 Цивільного кодексу України встановлено, що публічним є договір, в якому одна сторона - підприємець взяла на себе обов'язок здійснювати продаж товарів, виконання робіт або надання послуг кожному, хто до неї звернеться (роздрібна торгівля, перевезення транспортом загального користування, послуги зв'язку, медичне, готельне, банківське обслуговування тощо).

Статтею 1 Закону України «Про телекомунікації» визначено, що домен - це частина ієрархічного адресного простору мережі Інтернет, яка має унікальну назву, що її ідентифікує, обслуговується групою серверів доменних імен та централізовано адмініструється, а домен .UA - це домен верхнього рівня ієрархічного адресного простору мережі Інтернет.

Як вбачається з наявної в матеріалах справи копії витягу з офіційного сайту відповідача: https://hostpro.ua/ua/publichnyj-dogovor-o-predostavlenii-uslug-registratsii-domenn ogo-meni.html, на останньому розміщено публічний договір про надання послуг реєстрації доменного імені, у якому вказано, що даний документ є офіційною пропозицією (публічною офертою) суб'єкта господарської діяльності ПП "САЙТ СЕРВІС" (далі іменованого "Виконавець") і містить всі істотні умови надання послуг (ст. ст. 633, 641 і гл. 63 Цивільного кодексу України). Відповідно до п. 2 ст. 642 Цивільного Кодексу України (ЦКУ) в разі прийняття викладених нижче умов і оплати послуг юридична або фізична особа, яка провадить таким чином акцепт цієї оферти, стає Замовником.

Процедура делегування доменних імен в Україні не врегульована спеціальним законом.

Так, організацією, яка присвоює доменні імена є організація під назвою "Інтернет корпорація з присвоєння імен та номерів" (надалі - ICANN), у зв'язку з чим, саме дана організація встановлює порядок делегування доменних імен, в тому числі географічних доменів та процедуру вирішення спорів.

Процедура делегування доменних імен другого рівня в зоні .UA регулюється Регламентом особливостей реєстрації приватних доменних імен другого рівня в домені .UA (далі - Регламент . UA) та Регламентом публічного домену (далі - Регламент).

Так, згідно з положеннями Регламенту:

- реєстратор - це особа, що надає послуги, необхідні для технічного забезпечення реєстрації, делегування та функціонування доменного імені;

- реєстрант - це особа, в інтересах якої здійснюється реєстрація та делегування приватного доменного імені.

Зміни до запису про доменного імені вносяться виключно на підставі заявки, яку надсилає реєстратор до реєстраційної системи (підпункт 7.3.3 пункту 7.3).

Таким чином, суд приходить до висновку, що оскільки діяльність з адміністрування доменних імен передбачає здійснення реєстраційних функцій та забезпечення умов доступу абонентів до відповідних телекомунікаційних послуг, особа, яка здійснює лише делегування та адміністрування доменних назв, не є фактичним користувачем делегованих доменних імен. Адже реєстрація домену є, по суті, внесенням обумовленої інформації до реєстраційної бази даних, а не власне використанням такого домену.

Аналогічна правова позиція міститься у Постанові Вищого господарського суду України від 14.03.2006 по справі №21/71.

З урахуванням вищезазначеного, оскільки відповідач є реєстратором доменного імені «ІНФОРМАЦІЯ_1», тобто не є його користувачем, вимоги позивача про зобов'язання відповідача припинити неправомірне використання знаків для товарів за міжнародними реєстраціями № 1292544 та № 613734, а також за свідоцтвом України № 4368, зокрема, шляхом припинення використання даних знаків та схожих із ними знаків усіма наступними способами: застосування його в мережі Інтернет та застосування його в назві доменного імені «ІНФОРМАЦІЯ_1», в тому числі в доменних іменах та на веб-сайті за адресою http://ІНФОРМАЦІЯ_1. є необґрунтованими та позов у цій частині не підлягає задоволенню.

Частиною 1 ст. 509 Цивільного кодексу України визначено, що зобов'язанням є правовідношення, в якому одна сторона (боржник) зобов'язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо) або утриматися від певної дії, а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов'язку.

Статтею 526 Цивільного кодексу визначено, що зобов'язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

Положеннями ст. 11 Цивільного кодексу України встановлено, що цивільні права та обов'язки виникають із дій осіб, що передбачені актами цивільного законодавства, а також із дій осіб, що не передбачені цими актами, але за аналогією породжують цивільні права та обов'язки. Підставами виникнення цивільних прав та обов'язків, зокрема, є договори та інші правочини.

Пунктом 3.3 Регламенту .UA визначено, що приватні доменні імена другого рівня в домені .UA делегуються виключно у разі, якщо відповідне доменне ім'я повністю, або його компонент другого рівня (до знака, але не включаючи цей знак), за написанням співпадає із знаком, права на використання якого на території України належать відповідному реєстранту.

Делегування доменного імені - це процес надання можливості певній особі користуватися певним доменним іменем. Делегування відбувається на платній основі реєстратором, який уклав із відповідачем, як адміністратором домену .UA, відповідну угоду про реєстрацію та делегування доменних імен в зоні .UA.

В силу вимог ст. ст. 33, 34 цього Кодексу кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог та заперечень. Докази подаються сторонами та іншими учасниками судового процесу. Обставини справи, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватися іншими засобами доказування.

Таким чином, оскільки між позивачем та відповідачем, як реєстратором доменного імені «ІНФОРМАЦІЯ_1», відсутні договірні правовідносини, по реєстрації доменного імені, вимоги позивача про зобов'язання відповідача внести до реєстраційної бази домену .com.UA зміни щодо реєстранта доменного імені «ІНФОРМАЦІЯ_1» шляхом реєстрації (делегування) доменного імені ІНФОРМАЦІЯ_1 на ім'я позивача є безпідставними, а тому позов у цій частині не підлягає задоволенню.

Відповідно до ст. 49 ГПК України, судові витрати за подання позовної заяви покладаються на позивача.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 33, 34, 49, 82-85 ГПК України, суд -

ВИРІШИВ:

У задоволенні позовних вимог ОПІНЕЛЬ САС (OPINEL SAS) відмовити повністю.

Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після розгляду справи апеляційним господарським судом.

Повне рішення складено: 18.10.2017 р.

Суддя Ю.О. Підченко