КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"26" вересня 2017 р. Справа№ 910/1191/17

Київський апеляційний господарський суд у складі колегії суддів:

головуючого: Сотнікова С.В.

суддів: Пантелієнка В.О.

Остапенка О.М.

за участю секретаря судового засідання Карпюк О.С.,

представника позивача - Білошук О.Т.,

розглянувши апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю "Ферозіт-Альфа"

на рішення Господарського суду міста Києва від 21.03.2017

у справі № 910/1191/17 (суддя Мандриченко О.В.)

за позовом компанії "Шміц Каргобулль АГ" (Schmitz Cargobull AG);

до 1. Міністерства економічного розвитку і торгівлі України,

2. Товариства з обмеженою відповідальністю "Ферозіт-Альфа",

третя особа, яка не заявляє самостійні вимоги на предмет спору, на стороні відповідача - Товариство з обмеженою відповідальністю "Феро-пласт",

про дострокове часткове припинення дії свідоцтва на торговельну марку

ВСТАНОВИВ:

Рішенням Господарського суду міста Києва від 21.03.2017 у справі № 910/1191/17 позов задоволено повністю, достроково частково припинено дію свідоцтва України № 46259 на торговельну марку "ФЕРОПЛАСТ" щодо усіх товарів 19 класу МКТП, для яких вона зареєстрована, зобов'язано Державну службу інтелектуальної власності України внести відповідні зміни до Державного реєстру свідоцтв на знаки для товарів і послуг, про що здійснити відповідну публікацію в офіційному бюлетені Державної служби інтелектуальної власності - "Промислова власність", стягнуто з Товариства з обмеженою відповідальністю "Ферозіт-Альфа" на користь компанії "Шміц Каргобулль АГ" (Schmitz Cargobull AG) 3 200,00 грн. витрат по сплаті судового збору.

Не погоджуючись з вказаним судовим рішенням, відповідач-2 звернувся до Київського апеляційного господарського суду з апеляційною скаргою, в якій просить скасувати рішення Господарського суду міста Києва від 21.03.2017, прийняти нове рішення, яким відмовити в позові.

Ухвалою Київського апеляційного господарського суду від 27.06.20167 замінено відповідача у справі № 910/1191/17 Державну службу інтелектуальної власності України на його правонаступника - Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, розгляд справи відкладено на 11.07.2017.

Ухвалою Київського апеляційного господарського суду від 11.07.2017 залучено Товариство з обмеженою відповідальністю "Феро-пласт" (код 31877188) до участі у справі в якості третьої особи, яка не заявляє самостійні вимоги на предмет спору, на стороні відповідача (Товариства з обмеженою відповідальністю "Ферозіт-Альфа"), яке зобов'язано надати Київському апеляційному господарському суду у строк до 01.08.2017 докази на підтвердження використання у господарській діяльності знаку для товарів та послуг "ФЕРОПЛАСТ" згідно свідоцтва України № 46259, розгляд справи відкладено на 01.08.2017.

Згідно протоколу повторного автоматичного розподілу судових справ від 01.08.2017 для розгляду справи № 910/1191/17 сформовано колегію суддів у складі: Сотніков С.В. (головуючий, доповідач), Остапенко О.М., Пантелієнко В.О.

Ухвалою Київського апеляційного господарського суду від 01.08.2017 апеляційну скаргу прийнято до провадження.

Ухвалою Київського апеляційного господарського суду від 01.08.2017 продовжено строк розгляду справи № 910/1191/17 на п'ятнадцять днів, розгляд справи відкладено на 12.09.2017.

Ухвалою Київського апеляційного господарського суду від 12.09.2017 розгляд справи № 910/1191/17 відкладено на 26.09.2017, зобов'язано Товариство з обмеженою відповідальністю "Феро-пласт" надати Київському апеляційному господарському суду у строк до 26.09.2017 оригінали для огляду в судовому засіданні доказів на підтвердження використання у господарській діяльності знаку для товарів та послуг "ФЕРОПЛАСТ" згідно свідоцтва України № 46259, а також письмові пояснення по суті позовних вимог.

Представники відповідачів та третьої особи в судове засідання не зявились, про причини неявки суд не повідомили. Третя особа вимоги суду в частині подання витребуваних доказів про використання у господарській діяльності знаку для товарів та послуг "ФЕРОПЛАСТ" згідно свідоцтва України № 46259 не виконала, пояснення неможливості виконання вимог апеляційного господарського суду не надала.

Представник позивача в судовому засіданні заперечив доводи та вимоги апеляційної скарги, просив залишити її без задоволення, рішення суду першої інстанції - без змін.

Колегія суддів, розглянувши доводи апеляційної скарги, дослідивши наявні матеріали справи, заслухавши пояснення представника позивача, вважає, що скарга задоволенню не підлягає з огляду на наступне.

Частиною 1 ст. 418 Цивільного кодексу України (далі - ЦК України) визначено, що право інтелектуальної власності - це право особи на результат інтелектуальної, творчої діяльності або на інший об'єкт права інтелектуальної власності, визначений Цивільним кодексом України та іншим законом.

Право інтелектуальної власності є непорушним відповідно до ч. 3 ст. 418 ЦК України. Ніхто не може бути позбавлений права інтелектуальної власності чи обмежений у здійсненні, крім випадків, передбачених законом.

До об'єктів права інтелектуальної власності, відповідно до ч. 1 ст. 155 Господарського кодексу України (далі - ГК України) та ч. 1 ст. 420 ЦК України, зокрема, належать комерційні (фірмові) найменування, торговельні марки (знаки для товарів і послуг), географічні зазначення.

Як вбачається з матеріалів справи, відповідач-2 є власником торговельної марки "FERROPLAST" за міжнародними реєстраціями №№ 1238809, 1239107, 1239106 щодо товарів 6, 11,12 та 19 класів МКТП.

Позивач, маючи намір використовувати на території України торгівельну марку "FERROPLAST", звернувся до відповідача-1 із заявкою на реєстрацію вказаного знаку щодо всіх товарів 19 класу МКТП.

24 листопада 2015 року Державна служба інтелектуальної власності України винесла рішення про попередню відмову в реєстрації торговельних марок згідно міжнародних реєстрацій №№ 1238809, 1239107, 1239106, в Україні, щодо всіх товарів класу 19 МКТП у зв'язку з тим, що словесне позначення згідно з наведеним в матеріалах заявки переліком є тотожним словесному знаку "ФЕРОПЛАСТ", раніше зареєстрованому в Україні на ім'я відповідача-2 щодо таких самих та споріднених товарів згідно свідоцтва України № 46259 від 17.01.2015.

Позивачем було подано відповіді на попередні відмови в наданні правової охорони, щодо торговельних марок за міжнародними реєстраціями №№ 1238809, 1239107, 1239106, 22 серпня 2016 року. Зокрема, у зазначених відповідях позивач надав документи, що доводять невикористання торговельної марки "ФЕРОПЛАСТ" її власником, або іншими особами за дозволом власника, щодо всіх товарів класу 19 МКТП, для яких вони зареєстровані.

За результатами розгляду відповідей на попередні відмови в реєстрації торговельних марок, 23 листопада 2016 року Державною службою інтелектуальної власності було винесено рішення про надання правової охорони за вих. № 2649/5, вих. № 2648/5 та вих. № 2650/5 торговельним маркам позивача, для частини товарів та послуг.

При цьому, рішенням Державної служби інтелектуальної власності відмовлено в наданні правової охорони для торговельних марок "FERROPLAST", щодо всіх товарів класу 19 МКТП: "будівельні матеріали та елементи (неметалеві); двері, ворота (неметалеві); споруди та конструкції неметалеві перемісні, зокрема, ізоляційні панелі неметалеві; провідники для систем вентиляції та кондиціювання, неметалеві; елементи для стінового покриття неметалеві; стельові та стінові покрівлі неметалеві; частини та елементи для всіх вказаних товарів та всіх інших товарів даного класу".

Підставою для відмови в наданні торговельним маркам правової охорони щодо товарів класу 19 МКТП, стало схожість до ступеню змішування заявлених позначень з раніше зареєстрованою торговельною маркою "ФЕРОПЛАСТ" належної відповідачу-2, згідно свідоцтва України № 46259, яка зареєстрована для таких самих або споріднених товарів класу 19 МКТП.

Позивач, вважаючи, що відповідач-2 створює перешкоди в отриманні правової охорони для торгівельної марки "FERROPLAST" шляхом її невикористання більш ніж три роки, звернувся із даним позовом про дострокове припинення дії свідоцтва України № 46259.

Закон України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" визначає, що знаком є позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб.

Відповідно до ч. 2, 3, 4 ст. 5 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" об'єктом знака може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, у тому числі власні імена, літери, цифри, зображувальні елементи, кольори та комбінації кольорів, а також будь-яка комбінація таких позначень. Право власності на знак засвідчується свідоцтвом. Обсяг правової охорони, що надається, визначається зображенням знака та переліком товарів і послуг, внесеними до Реєстру, і засвідчується свідоцтвом з наведеними у ньому копією внесеного до Реєстру зображення знака та переліком товарів і послуг.

Як передбачено ч. 1 ст. 495 ЦК України та ст. 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", майновими правами інтелектуальної власності на торговельну марку, зокрема, є виключне право дозволяти використання торговельної марки та виключне право перешкоджати неправомірному використанню торговельної марки, в тому числі забороняти таке використання.

Частиною 3 ст. 157 ГК України також встановлено, що свідоцтво надає право його володільцеві забороняти іншим особам використовувати зареєстровану торговельну марку без його дозволу, за винятком випадків її правомірного використання.

Використанням знака, відповідно до ч. 4 ст. 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", визнається: нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов'язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення); застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстровано; застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет. Знак визнається використаним, якщо його застосовано у формі зареєстрованого знака, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованого знака лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності знака.

Свідоцтво надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди, якщо інше не передбачено законом: зареєстрований знак стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг; зареєстрований знак стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги; позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг, якщо внаслідок такого використання ці позначення і знак можна сплутати; позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги, або ці позначення і знак можна сплутати (ч. 5 ст. 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг").

Відповідно до п. 4 ст. 18 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", якщо знак не використовується в Україні повністю або щодо частини зазначених у свідоцтві товарів і послуг протягом трьох років від дати публікації відомостей про видачу свідоцтва або від іншої дати після цієї публікації, будь-яка особа має право звернутися до суду із заявою про дострокове припинення дії свідоцтва повністю або частково.

Тобто, згідно з пунктом 4 статті 18 Закону підставами для відмови в достроковому припиненні дії свідоцтва (повністю або щодо частини зазначених у ньому товарів чи послуг) є: фактична наявність на ринку України спірних товарів і послуг; невикористання зареєстрованої торговельної марки менше визначеного законом трирічного строку; наявність поважних причин такого невикористання.

Якщо знак для товарів і послуг без поважних причин безперервно не використовується щодо частини або всіх товарів та/або послуг, внесених до реєстру, протягом трьох років від дати публікації про видачу свідоцтва або від іншої дати, то це є достатньою підставою для дострокового припинення за рішенням суду дії свідоцтва на такий знак повністю або частково щодо відповідних товарів та/або послуг. Не підлягає достроковому припиненню дія свідоцтва у випадку коли використання знака розпочалося або відновилося до подання позову.

Відповідно до ст. 33 ГПК України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень.

На підтвердження факту використання знака власник свідоцтва має подати суду докази вчинення принаймні деяких дій з числа зазначених у частині четвертій статті 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг". Такими доказами можуть бути, зокрема, примірники товарів, на яких нанесено відповідний знак для товарів і послуг, документи із зображенням знака (каталоги, прайс-листи з пропозиціями щодо надання послуг чи поставки товарів тощо).

Поширення на території України товарів із зображенням знака може бути підтверджено касовими чеками, квитанціями, накладними, іншими документами, що містять інформацію про найменування товару й місце його придбання, а в разі коли власником знака є нерезидент, підтвердженням ввезення товарів в Україну можуть бути митні декларації та інші митні документи.

При цьому докази, які можуть підтвердити використання знака для товарів і послуг, повинні бути, як правило, обмежені трирічним строком до дати звернення позивача до суду.

Саме лише укладення договорів (у тому числі ліцензійних) щодо розпорядження майновими правами на знак для товарів і послуг не може вважатися використанням даного знака.

Доказами використання певного позначення у відповідності з укладеним договором можуть виступати, зокрема, договори купівлі-продажу чи поставки товару, на якому розміщено знак, договори про розміщення рекламної продукції про такі товари на відповідних рекламних носіях тощо. Використання позначення може підтверджуватися й фактичними даними про використання його іншою особою за умови контролю з боку власника свідоцтва (доказами такого використання позначення мають бути такі ж документи, як і у випадку, якби власник знака використовував його у власній діяльності).

В обгрунтування доводів апеляційної скарги, відповідач-2 посилається на передачу спірного знаку третій особі Товариству з обмеженою відповідальністю "Феро-пласт" на підставі ліцензійного договору, яка в свою чергу і використовує спірну торговельну марку у власній господарській діяльності шляхом маркування власного товару.

З метою повного та всебічного розгляду всіх обставин справи в їх сукупності, уникнення порушення прав третіх осіб у зв'язку з прийняття судового рішення про задоволення позову, колегія суддів ухвалила залучити до участі у даній справі третя особа, яка не заявляє самостійні вимоги на предмет спору, на стороні відповідача - Товариство з обмеженою відповідальністю "Феро-пласт" (ухвала Київського апеляційного господарського суду від 11.07.2017).

На виконання вимог апеляційного господарського суду третя особа подала в якості доказів використання спірного знаку копії видаткових накладних та довіреностей, складені при реалізації товару: "плити пінополістерольні ТМ "ФЕРОПЛАСТ" протягом вересня 2014 року - грудня 2016 року.

Як вбачається з опису до спірного свідоцтва № 46259, знак "ФЕРОПЛАСТ" зареєстровано для товарів та послуг 19 класу МКТП, а саме: будівельні матеріали неметалеві, крім неметалевих плит; будівельні неметалеві жорсткі труби; асфальт, смола і бітум; неметалеві перемісні споруди; неметалеві пам'ятники; шпаклювальні будівельні матеріали, гіпс, розчинні будівельні.

Тобто, в матеріалах справи відсутні будь які докази на підтвердження використання третьою особою знаку "ФЕРОПЛАСТ" для товарів щодо якого він зареєстрований.

При цьому, правова охорона не розповсюджується на неметалеві плити - плити пінополістерольні, які третя особа маркує спірним знаком.

Отже, ані відповідач-2, ані третя особа не подали беззаперечні докази наявності на ринку (території) України товарів під зареєстрованою спірною торговельною маркою, для яких такий вона зареєстрована.

Пунктом 4 статті 18 Закону встановлено обов'язок з доказування наявності поважних причин невикористання торговельної марки покладено на власника торговельної марки.

Відповідач-2 не навів будь-яких доводів про причини невикористання торговельної марки протягом останніх трьох років до звернення позивача з позовом до суду про дострокове часткове припинення дії свідоцтва України № 46259 на торговельну марку "ФЕРОПЛАСТ" щодо усіх товарів 19 класу МКТП.

За обставин неподання відповідачем-2 доказів використання власником спірного свідоцтва або іншою особою торговельної марки "ФЕРОПЛАСТ", відсутності поважних причин невикористання торговельної марки протягом останніх трьох років, колегія суддів погоджується з висновком суду першої інстанції про обґрунтованість та правомірність позовних вимог.

Враховуючи вищевикладене, колегія суддів вважає, що рішення Господарського суду міста Києва від 31.03.2017 у даній справі про задоволення позову відповідає фактичним обставинам та матеріалам справи, підстав для його скасування або зміни не вбачається.

Керуючись ст.ст. 99, 101, 103, 105 Господарського процесуального кодексу України, Київський апеляційний господарський суд

ПОСТАНОВИВ:

1. Апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю "Ферозіт-Альфа" залишити без задоволення.

2. Рішення Господарського суду міста Києва від 21.03.2017 у справі № 910/1191/17 залишити без змін.

Головуючий суддя С.В. Сотніков

Судді В.О. Пантелієнко

О.М. Остапенко