ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

28.09.2017 Справа № 904/6840/14

За позовом Приватного науково-виробничого підприємства "СІТОН", м. Дніпропетровськ

до відповідача-1: Товариства з обмеженою відповідальністю "Торговельно-будівельний дім "Олді", смт. Ювілейне

до відповідача-2: Товариства з обмеженою відповідальністю "Промислове підприємство "БЕРЛІКА", м.Бердянськ

про припинення порушення прав інтелектуальної власності

Головуючий колегії ОСОБА_1

Суддя Ліпинський О.В.

Суддя Петрова В.І.

При секретарі судового засідання Хавіна О.С.

Представники:

Від Позивача: ОСОБА_2, довіреність б/н від 27.10.2013 р. представник;

Від Відповідача-1: представник не з'явився

Від Відповідача-2: ОСОБА_3 довіреність № б/н від 06.10.2014 р. представник

СУТЬ СПОРУ:

Приватне науково-виробниче підприємство "СІТОН" звернулось до господарського суду Дніпропетровської області з позовною заявою до відповідача-1: Товариства з обмеженою відповідальністю "Торговельно-будівельний дім "Олді", до відповідача-2: Товариства з обмеженою відповідальністю "Промислове підприємство "БЕРЛІКА", в якому просить суд:

- зобов'язати Товариство з обмеженою відповідальністю "Торговельно-будівельний дім "Олді" припинити використання у будь-якій спосіб винаходів за патентами України №80885 та №80051;

- зобов'язати Товариство з обмеженою відповідальністю "Промислове підприємство "БЕРЛІКА" припинити використання у будь-якій спосіб винаходів за патентами України №80885 та №80051.

Ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 09.09.2014 порушено провадження у справі та прийнято позовну заяву до розгляду суддею Первушиним Ю.Ю.

Ухвалою Господарського суду від 19.01.2015 р. призначено у справі № 904/6840/14 комплексну судову експертизу, проведення якої доручено Харківському науково-дослідному інституту судових експертиз імені заслуженого професора ОСОБА_4 Міністерства юстиції України (61177, м. Харків, вул. Золочівська, 8а).

18.02.15р. системою автоматичного розподілу справ матеріали справи №904/6840/14 передано на розгляд судді Кеся Н.Б. у зв'язку з закінченням повноважень у судді Первушина Ю.Ю.

Суддя Кеся Н.Б. ухвалою від 19.02.2015 р. прийняла справу до свого провадження.

Ухвалою Господарського суду від 31.03.2015р. призначено судову експертизу і доручено її провести Київському науково-дослідному інституту судових експертиз, провадження у справі зупинено (арк.с. 248-252 Т.2).

27.04.2015 року від Київського науково-дослідного інституту судових експертиз на адресу суду надійшла справа №904/6840/14 із супровідним листом про необхідність залучення до проведення експертизи фахівця у галузі дослідження виробів з чавуну в якості судового експерта(арк.с.256 Т. 2).

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 28.05.2015 р. надано згоду на залучення до проведення судової експертизи фахівців ОСОБА_5, завідувача кафедри ливарного виробництва Національної металургійної академії України (49000, м. Дніпропетровськ, пр. Гагаріна, 4) та ОСОБА_6, професора кафедри "Ливарне виробництво" Харківського політехнічного інституту (61000, м.Харків, вул. Фрунзе, 21). Попереджено ОСОБА_6, професора кафедри "Ливарне виробництво" Харківського політехнічного інституту про кримінальну відповідальність за ст. ст. 384, 385 Кримінального кодексу України та зупинено провадження у справі №904/6840/14 до завершення експертних досліджень (арк.с. 58-60 Т.3).

08.07.2015 року від Київського науково-дослідного інституту судових експертиз надійшов лист (арк.с. 99 Т.3) про те, що для відповіді на поставлені в ухвалі суду питання необхідне часткове знищення об'єктів дослідження, на що експертна установа просить надати на це письмову згоду.

27.09.2016 року від Київського науково-дослідного інституту судових експертиз на адресу суду надійшла справа №904/6840/14 із супровідним листом про необхідність вирішення питання щодо використання у виробах наданих на дослідження ознак винаходів за патентами України №80051, №50885, в результаті експериментальних досліджень.

Ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 29.09.2016р. поновлено провадження у справі для вирішення заявленого експертами клопотання.

Ухвалою суд від 22.11.2016 року Господарський суд повторно направив справу №904/6840/16 до Київського науково-дослідного інституту судових експертиз до завершення експертних досліджень, із залученням спеціалістів від лабораторії електронної мікроскопії рентгеноструктурного аналізу та інженерно-фізичного факультету Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут імені ОСОБА_7, професора кафедри металознавства та термічної обробки ОСОБА_8 та від Публічного акціонерного товариства "Дніпропетровський завод прокатних валків", керівника хімічної групи ЦЗЛ ОСОБА_9 з проведенням необхідних досліджень за участю усіх залучених спеціалістів, у тому числі фахівців ОСОБА_5, ОСОБА_6 та експерта по даній справі на базі зазначених лабораторії та кафедри (арк.с. 163-165 Т.3).

10.04.2017 року від Київського науково-дослідного інституту судових експертиз на адресу суду надійшла справа №904/6840/14 із повідомленням про неможливість надання висновку №7241/15-53 від 31.03.2017, оскільки відсутня оплата за проведення визначених та необхідних для експертизи досліджень.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 10.04.2017р. поновлено провадження у справі №904/6840/14.

31.05.2017р. на адресу Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Господарський суд Дніпропетровської області надіслав запит щодо процедури проведення судової експертизи з метою отримання письмових пояснень від судового експерта (арк.с. 225 Т.3).

У судовому засіданні оголошувалася перерва з 15.06.17р. з 11:30 год. по 15.06.17р. о 14:00 год., також 15.06.17р. з14:00 год. на 15.06.17р. по 17:00 год. в порядку ст. 77 ГПК України. для отримання відповіді від Київського науково-дослідного інституту судових експертиз.

15.06.2017р. на електронну адресу суду надійшов лист від Київського науково-дослідного інституту судових експертиз (арк.с. 5-7 Т.4), в якому повідомлено таке:

15.04.2015 до Київського НДІСЕ надійшла ухвала Господарського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 від 31.03.2015 про призначення судової експертизи у сфері інтелектуальної власності у господарській справі №904/6840/14;

разом з ухвалою надійшли матеріали вказаної господарської справи та об'єкти дослідження. Проведення судової експертизи доручено старшому судовому експерту відділу товарознавчих досліджень та досліджень об'єктів інтелектуальної власності лабораторії автотехнічних, товарознавчих та спеціальних видів досліджень ОСОБА_10.

23.04.2015 на адресу суду було направлено клопотання щодо залучення для проведення експертизи відповідних фахівців;

ухвалою судді Господарського суду Дніпропетровської області Кесі Н.Б. від 28.05.2015 до проведення комплексної експертизи було залучено фахівців ОСОБА_11 та ОСОБА_6 0.1. 21.09.2016 було проведено засідання комісії у складі експерта у сфері інтелектуальної власності ОСОБА_10 та фахівців у галузі дослідження виробів з чавуну ОСОБА_6, ОСОБА_11 Вивчивши матеріали справи та оглянувши об'єкти дослідження, комісія прийшла до висновків, що надати відповіді на питання на основі-теоретичних та практичних спеціальних знань фахівців, без проведення додаткових експериментальних досліджень, неможливо;

додаткове дослідження з поставлених питань фахівці рекомендували провести у спеціалізованих установах, а саме: в лабораторії електронної мікроскопії та рентгено-структурного аналізу на інженерно-фізичному факультеті НТУУ «КПІ» та/або на кафедрі термічної обробки металів Національної металургійної академії України (НМетАУ). Окрім цього, необхідно встановити хімічний склад виробів;

02.11.2016 на адресу суду та сторонам по справі було направлено листа щодо залучення відповідних фахівців для проведення додаткових експериментальних досліджень;

разом з листом були направлені до суду матеріали справи у 3-х томах;

ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 22.11.2016 до проведення комплексної експертизи було залучено фахівців ОСОБА_9 та ОСОБА_8;

02.02.2017 року відбулося засідання комісії у складі фахівців у сфері інтелектуальної власності ОСОБА_10 та фахівців ОСОБА_9 та ОСОБА_8;

під час засідання було визначено алгоритм проведення експериментальних досліджень та передано фахівцю НТУУ «КПІ» професору кафедри металознавства та термічної обробки ОСОБА_8 об'єкти дослідження;

для визначення виду додаткових експериментальних досліджень та їх вартості ОСОБА_6 та ОСОБА_11 не залучалися, оскільки відповідні дослідження вони не проводять (їх мали провести фахівці ОСОБА_9 та ОСОБА_8В.);

17.03.2017 на адресу Київського НДІСЕ надійшов лист від 16.03.2017 № 20/1100 за підписом декана інженерно-фізичного факультету НТУУ «КПІ», д.т.н. ОСОБА_12 з інформацією щодо відсутності оплати за проведення визначених та необхідних для експертизи досліджень. Разом з листом до Інституту було повернуто вироби у кількості 6 штук;

оскільки вирішити питання ухвали без проведення зазначених досліджень було неможливо, то на підставі ст. 31 ГПК України, судовий експерт повідомив про неможливість надання висновку;

враховуючи викладене, для визначення виду додаткових експериментальних досліджень та їх вартості ОСОБА_6 та ОСОБА_11 не залучалися у зв'язку із відсутністю підстав для цього.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 15.06.17р. відмовлено в задоволенні клопотання щодо зміни експертної установи та питань для експертизи у справі (арк.с. 15-24 Т.4).

27.06.2017р. представник Позивача надав заяву про відвід експерта (арк.с. 51-52 Т.4), в якій повідомив суд про таке:

ухвалою суду від 28.05.2015р. до проведення експертизи були залучені ОСОБА_6 та ОСОБА_5, яких було попереджено про кримінальну відповідальність за надання завідомо неправдивого висновку. В наступному після проведення 23.09.2016р. засідання комісії у складі судового експерта - ОСОБА_13, експертів: ОСОБА_6 та ОСОБА_5 було на адресу суду був направлений лист щодо необхідності проведення певних досліджень. Ухвалою суду від 22.11.2016р. з цією метою також до проведення експертизи було залучено фахівців: ОСОБА_9, та ОСОБА_8, яких також попереджено про кримінальну відповідальність за надання завідомо неправдивого висновку. Як слідує з листа експертної установи - Київський науково-дослідний інститут судових експертиз - 15.06.2017р. судовим експертом ОСОБА_14, було проведено нараду з фахівцями ОСОБА_9 та ОСОБА_8 за наслідками якої речові докази у справі (чавунні сковорідки) були передані НТУУ КПІ для проведення-досліджень. В наступному Позивач отримав від НТУУ КПІ рахунок на оплату вартості таких досліджень: Дифрактометричне дослідження фазового складу зразків чавунних сковорідок та проведення їх графітизуючого відпалу. Згідно із технічною літературою графітизуючий відпал - це нагрівання (в даному разі чавуну) та його наступне охолодження. В даному разі ні в рахунку НТУУ КПІ ні у відповіді КНПСЕ не вказано, до яких саме температур планується нагрівати речові докази (сковорідки), протягом якого часу, та як планується здійснювати їх охолодження (на повітрі, у воді, у маслі, швидко чи повільно). Тобто, фактично невідомо сутність досліджень, які планується провести. В той же час, здійснення графітизуючого відпалу у спосіб нагрівання посуду до температур 680-800 градусів з наступним охолодженням в маслі є однією із суттєвих ознак винаходу ОСОБА_15 по патенту №80885. Як слідує з опису цього винаходу, такий відпал призводить до формування оксидного шару - РЗО4, тобто в результаті графітизуючого відпалу дещо змінюється хімічний склад та структура чавуну. Отже, передані на дослідження речові докази у справі вже пройшли графітизуючий відпал. Таким чином, є однозначним, що якщо НТУУ КПІ проведе повторний графітизуючий відпал переданих йому речових доказів - сковорідок (які вже пройшли цей відпал при їх виробництві), то це призведе до зміни їх хімічного складу і структури, а отже фактично спотворить результати досліджень або взагалі знищить речові докази. Можна гіпотетично припустити (але це достеменно невідомо), що НТУУ КПІ намагається провести графітизуючий відпал якихось інших сковорідок, можливо таких, які не пройшли ще такий відпал для того, що потім порівняти результати з речовими доказами. Але такі сковорідки в матеріалах справи відсутні. Якщо такі сковорідки намагається наддати в розпорядження НТУУ КПІ саме Відповідач, то це може свідчити про наявність поза процесуальних зв'язків Відповідача з НТУУ КПІ і як наслідок про можливу зацікавленість і не об'єктивність фахівця ОСОБА_8 Таким чином Позивач вважає, що наведене свідчить або про явну некомпетентність фахівця НТУУ КПІ ОСОБА_8 або про його явну зацікавленість в результатах досліджень, які він намагається провести, чи навіть в умисному намірі знищити речові докази у справі.

До суду 01.08.2017р. фахівець ОСОБА_8 подав письмові пояснення на заявлений відвід (арк.с. 88 Т.4), в яких зазначив таке:

на нараді з судовим експертом ОСОБА_14 та фахівцями ОСОБА_16 і ОСОБА_8 було узгоджено, що для лабораторних досліджень таких великогабаритних речових доказів будуть вирізані зразки розміром 30x30 мм як для рентгеноструктурних досліджень в НТУУ КІЛ імені ОСОБА_7 так і для визначення хімічного складу сковорідок на Дніпропетровському заводі прокатних валків (м. Дніпро). Причому, процес вирізання буде проходити при спеціальному охолодженні сковорідок та в присутності представників позивача та Відповідачів. Отже, ніякого знищення речових доказів не передбачається. Для однозначної відповіді на перше питання сформульоване судом необхідно в лабораторії електронної мікроскопії та рентгеноструктурного аналізу ІФФ НТУУ КПІ імені ОСОБА_7 провести дифрактометричне дослідження вирізаних зразків з метою встановлення їх фазового складу як у вихідному стані, гак і після зняття поверхневого шару на глибину 10-50 мкм. Графітизуючий відпал зразків суттєво змінює хімічний склад в поверхневому шарі завдяки утворенню оксидних сполук. Тому, зі шліфувавши вирізані зразки на певну глибину (яка визначиться даними проведеного рентгеноструктурного аналізу), експерти таким чином, одержать поверхню по хімічному складу близьку до вихідної, яку піддавали в заводських умовах графітизуючому відпалу. В подальшому, ці поверхні зразків необхідно відшліфувати та піддати зразки графітизуючому відпалу по режиму, який вказаний в пунктах 2 і 3. Таким чином, експерти одержать практичну відповідь для кожного із представлених зразків на поставлені судом питання 2 і 3. В результаті, одержані дані будуть однозначно прив'язані до вихідною хімічного складу сковорідок, а не спотворені.

При розгляді заяви про відвід судовому експерту судова колегія керується наступним.

В силу частини третьої статті 41 ГПК України проведення судової експертизи доручається державним спеціальним установам чи безпосередньо особам, які відповідають вимогам, встановленим Законом України "Про судову експертизу". Особа, яка проводить судову експертизу (далі - судовий експерт) користується правами і несе обов'язки визначені ст. 31 цього Кодексу (ст. 41 ГПК України).

Сторони і прокурор, який бере участь в судовому процесі, мають право заявити відвід судовому експерту, якщо він особисто, прямо чи побічно заінтересований в результаті розгляду справи, якщо він є родичем осіб, які беруть участь в судовому процесі, а також з мотивів його некомпетентності. Відвід повинен бути мотивованим, заявлятись у письмовій формі до початку вирішення спору. Заявляти відвід після цього можна лише у випадку, коли про підставу відводу сторона чи прокурор дізналися після початку розгляду справи по суті (ч.ч. 6, 7 ст. 31 ГПК України).

Статтею 9 Закону України "Про судову експертизу" визначено, що атестовані відповідно до цього Закону судові експерти включаються до державного Реєстру атестованих судових експертів, ведення якого покладається на Міністерство юстиції України. Особа або орган, які призначили судову експертизу, можуть доручити її проведення тим судовим експертам, яких внесено до державного Реєстру атестованих судових експертів, а у випадках, передбачених частиною четвертою статті 7 цього Закону, - іншим фахівцям з відповідних галузей знань.

Згідно зі ст.7 Закону України "Про судову експертизу" судово-експертну діяльність здійснюють державні спеціалізовані установи, а також у випадках і на умовах, визначених цим Законом, судові експерти, які не є працівниками зазначених установ.

До державних спеціалізованих установ належать:

науково-дослідні установи судових експертиз Міністерства юстиції України;

науково-дослідні установи судових експертиз, судово-медичні та судово-психіатричні установи Міністерства охорони здоров'я України;

експертні служби Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства оборони України, Служби безпеки України та Державної прикордонної служби України.

Виключно державними спеціалізованими установами здійснюється судово-експертна діяльність, пов'язана з проведенням криміналістичних, судово-медичних і судово-психіатричних експертиз.

Для проведення деяких видів експертиз, які не здійснюються виключно державними спеціалізованими установами, за рішенням особи або органу, що призначили судову експертизу, можуть залучатися крім судових експертів також інші фахівці з відповідних галузей знань.

Відповідно до ч.ч.1-3 ст.10 названого Закону судовими експертами можуть бути особи, які мають необхідні знання для надання висновку з досліджуваних питань.

Судовими експертами державних спеціалізованих установ можуть бути фахівці, які мають відповідну вищу освіту, освітньо-кваліфікаційний рівень не нижче спеціаліста, пройшли відповідну підготовку та отримали кваліфікацію судового експерта з

певної спеціальності.

До проведення судових експертиз, крім тих, що проводяться виключно державними спеціалізованими установами, можуть залучатися також судові експерти, які не є працівниками цих установ, за умови, що вони мають відповідну вищу освіту, освітньо-кваліфікаційний рівень не нижче спеціаліста, пройшли відповідну підготовку в державних спеціалізованих установах Міністерства юстиції України, атестовані та отримали кваліфікацію судового експерта з певної спеціальності у порядку, передбаченому цим Законом.

Враховуючи викладене, колегія суддів вважає заяву про відвід експерту ОСОБА_8 необґрунтованою з огляду на те, що, по-перше: зазначена особа залучена як фахівець з відповідних галузей знань, що дозволяється вищенаведеним положеннями Закону України "Про судову експертизу", але ця особа не є судовим експертом відповідно до вимог вказаного Закону (ця особа не пройшла відповідну підготовку в державних спеціалізованих установах Міністерства юстиції України, не атестована та не отримала кваліфікацію судового експерта з певної спеціальності у встановленому порядку) і вона не набуває статусу судового експерта у випадку її залучення до проведення судової експертизи як фахівця, незважаючи на попередження її про кримінальну відповідальність за ст. ст. 384, 385 Кримінального кодексу України; по-друге: обставини, на які посилається Позивач, фактично є втручанням в порядок здійснення експертної діяльності судовим експертом ОСОБА_17, до якої, до речі, як заявив Позивач в судовому засіданні, у нього немає зауважень. Порядок проведення експертних досліджень належить до компетенції експерта, на що звернув увагу Вищий господарський суд України в пункті 6 постанови Пленуму "Про деякі питання практики призначення судової експертизи" від 23.03.2012 № 4.

Враховуючи викладене, судова колегія відмовляє у задоволенні заяви про відвід експерта та зупиняє провадження у справі для продовження експертних досліджень та отримання судом експертного висновку від Київського науково-дослідного інституту судових експертиз.

Керуючись ст. 41, ч. 1 ст. 79, ст. 86 ГПК України, господарський суд -

У Х В А Л И В:

1. Зупинити провадження у справі №904/6840/14 для продовження експертних досліджень, справу направити до Київського науково-дослідного інституту судових експертиз відповідно до ухвали господарського суду від 31.03.15р. (арк.с. 248-252 Т.2).

2. Витрати з проведення оплати усіх експертних досліджень покладено на Приватне науково-виробниче підприємство фірма "СІТОН" відповідно до ухвали суду по даній справі від 31.03.2015 року.

4. Зобов'язати Київський науково-дослідний інститут судових експертиз після закінчення експертних досліджень копії експертних висновків направити на адресу Позивача та Відповідачів та повернути господарському суду Дніпропетровської області матеріали даної справи разом із висновком експертизи.

Головуючий колегії Суддя Суддя ОСОБА_1 ОСОБА_18 ОСОБА_19