УХВАЛА

19.09.2017Справа № 910/10771/17

За позовом Дочірнього підприємства "Кондитерська корпорація "Рошен" (позивач 1);

Приватного акціонерного товариства "Київська кондитерська фабрика "Рошен" (позивач 2);

до Товариства з обмеженою відповідальністю "Белларія" (відповідач1);

Товариства з обмеженою відповідальністю "Ашан Україна Гіпермаркет" (відповідач 2);

про припинення порушень прав інтелектуальної власності на знаки для товарів і

послуг.

Суддя О.В. Мандриченко

Представники:

Від позивача 1: Лучка І.Ю., представник, довіреність № б/н від 07.06.2017 р.;

Шум О.М., представник, довіреність № б/н від 07.06.2017 р.;

Від позивача 2: Лучка І.Ю., представник, довіреність № б/н від 07.06.2017 р.;

Шум О.М., представник, довіреність № б/н від 07.06.2017 р.;

Від відповідача 1: Федоров Д.В., представник, довіреність № 1 від 30.08.2017 р.;

Від відповідача 2: не з'явилися.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Позивач у поданій до господарського суду позовній заяві просить суд:

- визнати дії ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БЕЛЛАРІЯ", пов'язані з використанням у своїй господарській діяльності на території України позначення, що складається із словесного елементу «КИЇВСЬКИЙ ТОРТ» та/або «КИЇВСЬКИЙ» та графічних елементів виконаних у вигляді листів каштану, та/або позначення «КИЇВСЬКИЙ ТОРТ» та/або «КИЇВСЬКИЙ» такими, що порушують права інтелектуальної власності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКА КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «РОШЕН» на знак «КИЇВСЬКИЙ ТОРТ», визнаний добре відомим в Україні рішенням Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України від 28.04.2017р. для товарів 30 класу МКТП: «торти», та/або ДОЧІРНЬОГО ПІДПРИЄМСТВА «КОНДИТЕРСЬКА КОРПОРАЦІЯ «РОШЕН» на знаки для товарів та послуг за свідоцтвами Україні № № 70068, № 11191 та №80829.

- заборонити ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БЕЛЛАРІЯ» здійснювати використання позначень «КИЇВСЬКИЙ ТОРТ» та/або «КИЇВСЬКИЙ», які є схожим настільки, що їх можна сплутати із знаком «КИЇВСЬКИЙ ТОРТ», визнаним добре відомим в Україні рішенням Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України від 28.04.2017р. для товарів 30 класу МКТП: «торти» та/або знаками для товарів та послуг за свідоцтвами Україні № № 70068, № 11191 та №80829, зокрема нанесення такого позначення на продукцію (товар), зберігання продукції із нанесеним позначенням, пропонування продукції із нанесеним позначенням для продажу, продаж, експорт (вивезення), застосування такого позначення в рекламі, діловій документації, мережі Інтернет.

- заборонити ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БЕЛЛАРІЯ» здійснювати використання позначення, що складається із словесного елементу «КИЇВСЬКИЙ ТОРТ» та/або «КИЇВСЬКИЙ» та графічних елементів виконаних у вигляді листів каштану, яке є схожим настільки, що його можна сплутати із знаком «КИЇВСЬКИЙ ТОРТ», визнаним добре відомим в Україні рішенням Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України від 28.04.2017р. для товарів ЗО класу МКТП: «торти» та/або знаками для товарів та послуг за свідоцтвами Україні № 70068, № 11191 та №80829, зокрема нанесення такого позначення на продукцію (товар), зберігання продукції із нанесеним позначенням, пропонування продукції із нанесеним позначенням для продажу, продаж, експорт (вивезення), застосування такого позначення в рекламі, діловій документації, мережі Інтернет.

- зобов'язати ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БЕЛЛАРІЯ" вилучити із цивільного обороту та знищити всі упаковки та/або етикетки тортів, які містять позначення, що складається із словесного елементу «КИЇВСЬКИЙ ТОРТ» та/або «КИЇВСЬКИЙ» та графічних елементів виконаних у вигляді листів каштану, та позначень «КИЇВСЬКИЙ ТОРТ» та/або «КИЇВСЬКИЙ», які є схожим настільки, що їх можна сплутати із знаком «КИЇВСЬКИЙ ТОРТ», визнаним добре відомим в Україні рішенням Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України від 28.04.2017р. для товарів 30 класу МКТП: «торти» та/або знаками для товарів та послуг за свідоцтвами Україні № 70068, № 11191 та №80829.

- заборонити ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АШАН" УКРАЇНА ГІПЕРМАРКЕТ" здійснювати використання позначення, що складається із словесного елементу «КИЇВСЬКИЙ ТОРТ» та/або «КИЇВСЬКИЙ» та графічних елементів виконаних у вигляді листів каштану, та/або позначень «КИЇВСЬКИЙ ТОРТ» та/або «КИЇВСЬКИЙ», які є схожими настільки, що їх можна сплутати із знаком «КИЇВСЬКИЙ ТОРТ», визнаним добре відомим в Україні рішенням Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України від 28.04.2017р. для товарів 30 класу МКТП: «торти» та/або знаками для товарів та послуг за свідоцтвами Україні № 70068, № 11191 та №80829, зокрема зберігання продукції із нанесеним позначенням, пропонування продукції із нанесеним позначенням для продажу, продаж.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 05.07.2017 року порушено провадження у справі № 910/10771/17, розгляд справи призначено на 05.09.2017 року.

У судовому засіданні 05.09.2017 оголошено перерву у справі до 19.09.2017 р.

У судовому засіданні 19.09.2017 року від представника позивача надійшло клопотання про призначення судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності. Позивач вважає, що питання щодо визначення схожості та встановлення факту незаконного використання комбінованого знаку позивача потребує спеціальних знань, а тому для їх роз'яснення має бути призначено судову експертизу.

Позивач у своїй позовній заяві зазначає, що відповідачем 1 здійснюється виробництво, продаж і пропонування до продажу, а відповідачем 2 здійснюється продаж і пропонування до продажу тортів під позначенням "Торт Київський" виробництва відповідача 1. Маркування упаковки вказаних тортів відповідача 2 під позначенням "Торт Київський" виконано із використанням об'єктів права інтелектуальної власності позивачів, а саме: із використанням знаків для товарів та послуг позивача «КИЇВСЬКИЙ ТОРТ» за свідоцтвом України №70068, № 11191 та №80829 та добре відомого знаку позивача 2 "КИЇВСЬКИЙ ТОРТ" визнаного Рішенням Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України від 28.04.2017р.

19.09.2017р. позивачам стало відомо, що відповідач здійснює використання ще однієї упаковки для тортів під позначенням "Київський", яка також виконана із використанням Знаків позивачів.

Позивач наголошує на тому, що спірні позначення відповідача 1 використовує Знаки позивачів та:

- є схожим настільки, що його можна сплутати із знаками за Свідоцтвами України № 70068, № 11191 та №80829, що зареєстровані на ім'я Позивача 1 для товарів 30 класу МКТП і добре відомим знаком "КИЇВСЬКИЙ ТОРТ" Позивача 2 відповідно до Рішення Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України від 28.04.2017р. та

- може ввести в оману щодо товару або особи, яка виробляє товари 30 класу МКТП: "торти", оскільки породжує у свідомості споживача асоціації, пов'язані з іншим виробником - позивачем 1 та позивачем 2

Відповідно до чинного законодавства України суд вирішує спір та встановлює істину на основі всебічного з'ясування всіх суттєвих моментів спірних правовідносин та об'єктивного дослідження фактичних даних, що визначають наявність чи відсутність обставин, на яких ґрунтуються вимоги і заперечення сторін (ст. 43 Господарського процесуального кодексу України, Закон України "Про статус суддів"). Засобом встановлення фактичних даних, що потребують спеціальних знань, виходячи з розділу 5 Господарського процесуального кодексу України, є висновок судового експерта. Так, ч. 1 ст. 32 Господарського процесуального кодексу України встановлено, що доказами у справі є будь-які фактичні дані, на підставі яких господарський суд у визначеному законом порядку встановлює наявність чи відсутність обставин, на яких ґрунтуються вимоги і заперечення сторін, а також інші обставини, які мають значення для правильного вирішення господарського спору.

Відповідно до ч. 2 вказаної статті ці дані встановлюються, зокрема, висновками судових експертів.

Згідно з ч. 1 ст. 41 Господарського процесуального кодексу України для роз'яснення питань, що виникають при вирішенні господарського спору і потребують спеціальних знань, господарський суд призначає судову експертизу.

З метою правильного і однакового застосування господарськими судами законодавства, яке регулює призначення судової експертизи, Пленум Вищого господарського суду України надав роз'яснення у формі постанови "Про деякі питання практики призначення судової експертизи" № 4 від 23.03.2012 р. пунктом 2 якої передбачено, що судова експертиза призначається лише у разі дійсної потреби у спеціальних знаннях для встановлення фактичних даних, що входять до предмета доказування, тобто у разі, коли висновок експерта не можуть замінити інші засоби доказування.

Дослідивши матеріали справи та заслухавши правові позиції сторін, суд дійшов висновку, що для всебічного та об'єктивного з'ясування спірних правовідносин у справі № 910/10771/17, а також юридичної оцінки достеменності посилань позивача та відповідачів, необхідним є призначення у справі судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності.

У постанові Пленуму Вищого господарського суду України "Про деякі питання практики призначення судової експертизи" вказується від 23.03.2012 р. № 4 йдеться про те, що у процесі підготовки справи до розгляду суддя не позбавлений можливості, викликавши представників сторін, з'ясувати їх думку щодо питань, які слід поставити перед експертом. Вирішуючи питання про призначення судової експертизи, господарський суд витребовує у сторін пропозиції стосовно конкретних державних спеціалізованих експертних установ та/або судових експертів, у тому числі тих, які не є працівниками зазначених установ. Господарський суд не зв'язаний цими пропозиціями, але має враховувати їх у вирішенні питання про призначення і проведення судової експертизи.

Згідно з п. 9 Постанови №4 від 23.03.2012р. Пленуму Вищого господарського суду України "Про деякі питання практики призначення судової експертизи" про призначення судової експертизи виноситься ухвала, в якій, крім відомостей, передбачених частиною другою статті 86 Господарського процесуального кодексу України, зазначається, зокрема, сторона, на яку покладено оплату витрат з проведення судової експертизи.

За змістом п. 23 вказаної Постанови Пленуму Вищого господарського суду України витрати, пов'язані з проведенням судової експертизи, під час судового розгляду має нести заінтересована сторона, а у разі призначення господарським судом судової експертизи з власної ініціативи - сторона, визначена в ухвалі господарського суду про призначення судової експертизи. Тому в зазначеній ухвалі суд вправі зобов'язати відповідну сторону перерахувати, в тому числі шляхом здійснення попередньої оплати, суму витрат на проведення експертизи на рахунок експертної установи.

Наразі, за висновками суду, саме позивачі, є заінтересованою особою, які мають нести витрати, пов'язані з проведенням судової експертизи.

Враховуючи ту обставину, що для з'ясування питань, які виникли в ході судового розгляду справи, потрібні спеціальні знання, господарський суд вважає за необхідне задовольнити клопотання позивача та призначити у даній справі судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручити Науково-дослідному центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності (01133, м. Київ, бульвар Лесі Українки, буд. 26, оф. 501).

Керуючись ст.ст. 43, 79, 86 Господарського процесуального кодексу України, суд

У Х В А Л И В:

1. Призначити у справі № 910/10771/17 судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручити Науково-дослідному центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності.

2. На вирішення експертів поставити наступні запитання:

2.1. Чи є комбіноване позначення, що включає в себе словесний елемент «Торт Київський» та графічні елементи виконані у вигляді листів каштану, розміщене па упаковці для торту "Торт Київський" виробництва ТОВ "БЕЛЛАРІЯ", схожим па стільки, що його можна сплутати зі знаками для товарів та послуг за Свідоцтвами України №80829. №11191 та добре відомим в Україні знаком "Київський торг" визнаним Рішенням Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України від 28.04.2017р. відносно ПАТ "Київська кондитерська фабрика "Рошен"?

2.2. Чи є комбіноване позначення, що включає в себе словесний елемент «Київський» та графічні елементи виконані у вигляді листів каштану, розміщене па упаковці для торгу "Київський" виробництва ТОВ "БЕЛЛАРІЯ", схожим на стільки, що його можна сплутати зі знаками для товарів та послуг за Свідоцтвами України №80829, №11191 та добре відомим в Україні знаком "Київський торт" визнаним Рішенням Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України від 28.04.2017р. відносно ПАТ "Київська кондитерська фабрика "Рошен"?

2.3. Чи є словесне позначення «Торт Київський» розміщене на упаковці для торту "Торт Київський" виробництва ТОВ "БЕЛЛАРІЯ", схожими на стільки, що його можна сплутати зі знаком для товарів та послуг "КИЇВСЬКИЙ ТОРТ" за Свідоцтвом України №70068?

2.4. Чи є словесне позначення «Київський» розміщене на упаковці для торту "Київський" виробництва ТОВ "БЕЛЛАРІЯ", схожими на стільки, що його можна сплутати зі знаком для товарів та послуг "КИЇВСЬКИЙ ТОРТ" за Свідоцтвом України №70068"?

2.5. Чи є комбіноване позначення, що включає в себе словесний елемент «Торг Київський» та графічні елементи викопані у вигляді листів каштану, розміщене на упаковці для торту "Торт Київський" виробництва ТОВ "БЕЛЛАРІЯ", схожим зі знаками для товарів та послуг за Свідоцтвом України №80829, №11191 та добре відомим в Україні знаком "Київський торт" визнаним Рішенням Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України від 28.04.2017р. відносно ПАТ "Київська кондитерська фабрика "Рошен" настільки, що в процесі використання може ввести в оману споживачів відносно особи виробника вказаного товару?

2.6. Чи є комбіноване позначення, що включає в себе словесний елемент «Київський» та графічні елементи виконані у вигляді листів каштану, розміщене на упаковці для торгу "Київський" виробництва ТОВ "БЕЛЛАРІЯ", схожим зі знаками для товарів та послуг за Свідоцтвом України №80829, №11191 та добре відомим в Україні знаком "Київський торг" визнаним Рішенням Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України від 28.04.2017р. відносно ПАТ "Київська кондитерська фабрика "Рошен" настільки, що в процесі використання може ввести в оману споживачів відносно особи виробника вказаного товару?

3. Відповідно до ст. 4 Закону України "Про судову експертизу" попередити експертів про кримінальну відповідальність, передбачену ст.ст. 384, 385 Кримінального кодексу України.

4. Зобов'язати компанію ДП "Кондитерська корпорація "Рошен" та Приватне акціонерне товариство "Київська кондитерська фабрика "Рошен" оплатити вартість витрат по проведенню експертизи, докази чого надати суду.

5. Ухвалу суду разом з матеріалами справи № 910/10771/17 направити до Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності (01133, м. Київ, бульвар Лесі Українки, буд. 26, оф. 501).

Суддя О.В. Мандриченко