ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
________________________________________________________________________
УХВАЛА

"12" жовтня 2017 р.Справа № 922/3324/17

Господарський суд Харківської області у складі:

судді Бринцева О.В.

при секретарі судового засідання Гула Д.В.

розглянувши матеріали справи

за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Фабрика морозива Хладопром"
до Публічного акціонерного товариства "Житомирський маслозавод"
про заборону використання знаку для товарів і послуг
за участю представників:

позивача - ОСОБА_1, довіреність б/н від 01.03.2017 р.;

відповідача - не з'явився.

ВСТАНОВИВ:

29 вересня 2017 року Товариство з обмеженою відповідальністю "Фабрика морозива Хладопром" звернулося до Господарського суду Харківської області з позовом до Публічного акціонерного товариства "Житомирський маслозавод", в якому просить суд: заборонити незаконне використання з боку ПАТ "Житомирський маслозавод" знаку для товарів і послуг "КАШТАН" відповідно до Свідоцтва для товарів і послуг №19356 від 16.04.2001 року; заборонити ПАТ "Житомирський маслозавод" маркувати товар "морозиво" знаком для товарів і послуг "КАШТАН" відповідно до Свідоцтва на знак для товарів і послуг №19356 від 16.04.2001 року; визнати дії ПАТ "Житомирський маслозавод" щодо використання знаку для товарів і послуг "КАШТАН" незаконними, у зв'язку з відсутністю права на використання знаку для товарів і послуг "КАШТАН", згідно Свідоцтва на знак для товарів і послуг №19356 від 16.04.2001 року.

В обґрунтування позову вказує те, що відповідач на території м. Харкова здійснює реалізацію власної продукції незаконно використовуючи при цьому знак для товарів і послуг "КАШТАН", який, відповідно до Свідоцтва на знак для товарів і послуг №19356 від 14.04.2001 року, належить позивачу. В якості правових підстав позову вказує на норми статті 432, 492, 494, 495 Цивільного кодексу України, статті 5, 16, 20 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг".

09 жовтня 2017 року від Публічного акціонерного товариства "Житомирський маслозавод" через канцелярію Господарського суду Харківської області надійшло клопотання про передачу справи за територіальною підсудністю (вх. №33043).

Присутній у судовому засіданні 12 жовтня 2017 року представник позивача проти задоволення клопотання відповідача про передачу справи за територіальною підсудністю заперечував з приводу чого надав письмові заперечення (вх. №33394). Також надав клопотання про призначення у справі судової експертизи у сфері інтелектуальної власності (вх. №33395).

Відповідач правом на участь представника у судовому засіданні не скористався, документи, витребувані ухвалою суду про порушення провадження у справі, не надав, причини неявки суду не повідомив.

Вирішуючи клопотання Публічного акціонерного товариства "Житомирський маслозавод" про передачу справи за територіальною підсудністю, суд зазначає наступне.

Судом досліджено службову записку торгівельного представника ТОВ "ФМ Хладопром" ОСОБА_2 в якій останній зазначив, що під час виконання службових обов'язків в місті Харкові, ним було виявлено, що в торгівельній точці продажу у м. Харкові по вул. Ахсарова, 50-А, здійснюється продаж морозива "КАШТАН Поліський" виробництва ПАТ "Житомирський маслозавод", що підтверджується товарним чеком б/н від 25.09.2017 р. ФОП ОСОБА_3

Статтею 16 Господарського процесуального кодексу України встановлена виключна підсудність справ. Відповідно до ч. 4 ст. 16 Господарського процесуального кодексу України справи у спорах про порушення майнових прав інтелектуальної власності розглядаються господарським судом за місцем вчинення порушення.

За вказаних обставин, подана позовна заява підлягає розгляду за місцем вчинення порушення, яке вчинено в місті Харкові.

Враховуючи наведене, суд відмовляє в задоволенні клопотання Публічного акціонерного товариства "Житомирський маслозавод" про передачу справи за територіальною підсудністю.

Дослідивши матеріали справи, вислухавши пояснення представника позивача, суд прийшов до висновку про те, що істотне значення для правильного вирішення спору має питання про схожість чи відмінність позначення продукції відповідача "КАШТАН Поліський білий" та "КАШТАН Поліський шоколадний" із позначенням знаком для товарів і послуг "КАШТАН", що використовує позивач згідно свідоцтву на знак для товарів і послуг від 16.04.2001р. №19356.

Це випливає з положень частини пятої статті 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг». Зі змісту цієї норми вбачається, що свідоцтво на знак для товарів і послуг надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати його лише за певних умов. У разі, якщо ним позначаються товари, послуги споріднені з наведеними у свідоцтві. І лише якщо використовуване позначення, схоже із зареєстрованим знаком настільки, що можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги, або ці позначення і знак можна сплутати.

Так посилаючись на цю норму закону позивач стверджує про те, що позначення, котре використовує відповідач для своєї продукції "КАШТАН Поліський білий" та "КАШТАН Поліський шоколадний", є схожим до ступеня змішуваності з товарним знаком позивача "КАШТАН" зареєстрованим згідно свідоцтву на знак для товарів і послуг від 16.04.2001р. №19356.

Ґрунтовне вивчення матеріалів справи не дає можливості суду самостійно встановити факт схожості чи відмінності відповідних позначень. Для зясування цього питання необхідні спеціальні знання у галузі інтелектуальної власності.

Пленум Вищого господарського суду України "Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності" від 17.10.2012 №12 у пункті 65 вказав, що у вирішенні спорів, пов'язаних із визнанням недійсними свідоцтв на знаки для товарів і послуг з підстав невідповідності зареєстрованих знаків умовам надання правової охорони, для з'ясування питань, що потребують спеціальних знань (зокрема, про те, чи займає певний елемент домінуюче положення у зображенні знака; чи є підстави вважати, що знак може вводити споживача в оману щодо місця походження та якості товарів, позначених цим знаком; які частини зображення є тотожними з іншим зображенням; чи є схожими знаки настільки, що їх можна сплутати тощо), господарському суду необхідно, якщо схожість не має очевидного характеру, призначати судову експертизу, не перебираючи на себе не притаманні суду функції експерта. Господарські суди не повинні встановлювати схожість знаків для товарів і послуг на власний розсуд.

Згідно частини першої статті 41 Господарського процесуального кодексу України для роз'яснення питань, що виникають при вирішенні господарського спору і потребують спеціальних знань, господарський суд призначає судову експертизу.

Відповідно до ч. 2 ст. 41 Господарського процесуального кодексу України, учасники судового процесу мають право пропонувати господарському суду питання, які мають бути роз'яснені судовим експертом. Остаточне коло цих питань встановлюється господарським судом в ухвалі.

У відповідності до пунктів 5.2., 5.5. Розділу V Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затв. Наказом Міністерства юстиції України від 08.10.98 N53/5 при дослідженні об'єктів промислової власності вирішуються питання щодо властивостей цих об'єктів, а саме: знаків для товарів і послуг (торговельних марок); комерційних найменувань. До переліку питань, що вирішуються в межах цієї експертизи в т.ч. відносяться такі. Чи є знак для товарів і послуг за свідоцтвом України (номер) таким, що може ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу? Чи є знак для товарів і послуг за свідоцтвом України (номер) тотожним або схожим зі знаком для товарів і послуг за свідоцтвом (номер) настільки, що їх можна сплутати? Чи є позначення (назва), нанесене(а) на (вказати куди) або застосоване(а) у (вказати де), тотожним або схожим настільки, що його можна сплутати із зареєстрованим знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України (номер)?

Згідно до ч. 3 ст. 41 Господарського процесуального кодексу України проведення судової експертизи має бути доручено компетентним організаціям чи безпосередньо спеціалістам, які володіють необхідними для цього знаннями.

Експертизи та дослідження проводяться експертними установами за зонами регіонального обслуговування згідно з Переліком регіональних зон обслуговування науково-дослідними установами судових експертиз Міністерства юстиції України, наведеним у додатку 1 до цієї Інструкції (п.1.6. Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затв. Наказом Міністерства юстиції України від 08.10.98 N53/5). Згідно вказаного додатку 1 Харківська область відноситься до регіональної зони обслуговування Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз імені заслуженого професора ОСОБА_4.

З урахуванням викладеного суд прийшов до висновку про те, що питання, вказані у клопотанні позивача про призначення судової експертизи інтелектуальної власності, мають істотне значення для правильного вирішення спору, їх зясування потребує спеціальних знань у галузі інтелектуальної власності, а тому зазначене клопотання підлягає задоволенню.

У відповідності до ст. 79 Господарського процесуального кодексу України господарський суд має право зупинити провадження у справі за своєю ініціативою у випадках призначення господарським судом судової експертизи.

Враховуючи вищевикладене, беручи до уваги необхідність додаткових часових витрат на проведення експертизи та неможливість розгляду справи до одержання її висновків суд вважає за доцільне провадження у справі зупинити на час проведення експертизи.

Керуючись статтями 41, 79, 86 Господарського процесуального кодексу України, суд -

УХВАЛИВ:

1. В задоволенні клопотання Публічного акціонерного товариства "Житомирський маслозавод" про передачу справи за територіальною підсудністю - відмовити.

2. Задовольнити клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю "Фабрика морозива Хладопром" про призначення судової експертизи в сфері інтелектуальної власності.

3. Призначити у справі №922/3324/17 судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності.

4. Поставити на вирішення експертів наступні питання:

- чи є позначення "КАШТАН Поліський білий", яке міститься на упаковці товару морозиво виробництва ПАТ "Житомирський маслозавод" таким, що може ввести в оману щодо товару, послуги та особи, яка виробляє товар та надає послуги у 30 класі МКТП з використанням знаку для товарів та послуг за свідоцтвом на знак для товарів і послуг України №19356 від 16.04.2001 року?

- чи є позначення "КАШТАН Поліський шоколадний", яке міститься на упаковці товару морозиво виробництва ПАТ "Житомирський маслозавод" таким, що може ввести в оману щодо товару, послуги та особи, яка виробляє товар та надає послуги у 30 класі МКТП з використанням знаку для товарів та послуг за свідоцтвом на знак для товарів і послуг України №19356 від 16.04.2001 року?

- чи є позначення "КАШТАН Поліський білий", яке міститься на упаковці товару морозиво виробництва ПАТ "Житомирський маслозавод", тотожним або схожим настільки, що його можна сплутати зі знаком для товарів та послуг за Свідоцтвом на знак для товарів і послуг України №19356 від 16.04.2001 року?

- чи є позначення "КАШТАН Поліський шоколадний", яке міститься на упаковці товару морозиво виробництва ПАТ "Житомирський маслозавод", тотожним або схожим настільки, що його можна сплутати зі знаком для товарів та послуг за Свідоцтвом на знак для товарів і послуг України №19356 від 16.04.2001 року?

- який елемент є домінуючим в позначенні "КАШТАН Поліський білий", яке міститься на упаковці товару морозиво виробництва ПАТ "Житомирський маслозавод"?

- який елемент є домінуючим в позначенні "КАШТАН Поліський шоколадний", яке міститься на упаковці товару морозиво виробництва ПАТ "Житомирський маслозавод"?

5. Доручити проведення експертиз Харківському науково-дослідному інституту судових експертиз імені Засл. проф. ОСОБА_4 (61177, м. Харків, вул. Золочівська, буд. 8-а).

6. Попередити особу (чи осіб), які безпосередньо проводитимуть судову експертизу про відповідальність, передбачену статтями 384, 385 Кримінального кодексу України за дачу завідомо неправильного висновку або відмову без поважних причин від виконання покладених на них обов'язків.

7. Витрати по проведенню експертизи покласти на Товариство з обмеженою відповідальністю "Фабрика морозива Хладопром".

8. Провадження у справі 922/3324/17 зупинити на час проведення експертизи.

Суддя ОСОБА_5

/Справа №922/3324/17/