КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
УХВАЛА

про призначення судової експертизи

та зупинення провадження у справі

"11" жовтня 2017 р. Справа №910/10050/16

Київський апеляційний господарський суд у складі колегії суддів:

головуючого: Сотнікова С.В.

суддів: Остапенка О.М.

Пантелієнка В.О.

за участю секретаря судового засідання Карпюк О.С.,

представників:

від позивача - Дрюк Н.О., Лук'янова О.Л.,

від відповідача-1 - Запорожець Л.Г.,

від відповідача-2 - Казанкіної А.Ю.,

розглянувши апеляційну скаргу Благодійної організації "Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ/СНІД"

на рішення Господарського суду міста Києва від 06.03.2017

у справі № 910/10050/16 (суддя Марченко О.В.)

за позовом Благодійної організації "Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ/СНІД"

до 1. Міністерства економічного розвитку і торгівлі України,

2. компанії AbbVie Inc. (ЕббВі Інк.), м. Чикаго, США

про визнання недійсними патентів України на винахід №85564 та № 89220

ВСТАНОВИВ:

Благодійна організація "Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ/СНІД" звернулася до господарського суду з позовом до Державної служби інтелектуальної власності України та компанії ЕббВі Інк. (AbbVie Inc.) (з урахуванням заяви про зміну предмета позову) про визнання недійсними патентів України № 85564 та № 89220 на винаходи; зобов'язання Державної служби інтелектуальної власності України внести зміни до Державного реєстру винаходів України стосовно визнання недійсними патентів України № 85564 та № 89220 на винаходи та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені "Промислова власність".

Рішенням Господарського суду міста Києва від 06.03.2017 у справі № 910/10050/16 в позові відмовлено.

Не погоджуючись з зазначеним судовим рішенням, позивач звернувся до Київського апеляційного господарського суду з апеляційною скаргою, в якій просить скасувати рішення Господарського суду міста Києва від 06.03.2017, прийняти нове рішення, яким задовольнити позовні вимоги.

Ухвалою Київського апеляційного господарського суду від 16.05.2017 відкладено розгляд справи № 910/10050/16 на 16.11.2017; вирішено звернутися в порядку пункту а) частини 1 статті 5 Гаазької конвенції від 15.11.1965 до національного органу Сполучених Штатів Америки з судовим дорученням про вручення компанії AbbVie Inc. ухвали Київського апеляційного господарського суду від 07.04.2017, від 16.05.2017 та апеляційної скарги Благодійної організації "Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ/СНІД"; вирішено надіслати копії ухвал Київського апеляційного господарського суду від 07.04.2017 та від 16.05.2017, а також апеляційної скарги англійською мовою для вручення компанії AbbVie Inc. в порядку, передбаченому Конвенцією про вручення за кордоном судових та позасудових документів у цивільних або комерційних справах від 15.11.1965, через Департамент юстиції США, а також безпосередньо компанії AbbVie Inc.; зобов'язано Всеукраїнську благодійну організацію "Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ/СНІД" у строк до 01.06.2017 надати Київському апеляційному господарському суду нотаріально засвідчений переклад документів, необхідних для вручення відповідно до Гаазької конвенції від 15.11.1965; зупинено провадження у справі № 910/10050/16.

Постановою Вищого господарського суду України від 18.07.2017 скасовано ухвалу Київського апеляційного господарського суду від 16.05.2017, а справу №910/10050/16 передано на розгляд до Київського апеляційного господарського суду.

Ухвалою Київського апеляційного господарського суду від 02.08.2017 розгляд справи № 910/10050/16 призначено на 19.09.2017.

Ухвалою Київського апеляційного господарського суду від 19.09.2017 замінено відповідача у справі № 910/10050/16 Державну службу інтелектуальної власності України на його правонаступника - Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, розгляд справи відкладено на 04.10.2017.

Від позивача надійшло клопотання про призначення у даній справі судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності на предмет їх відповідності таким умовам патентоздатності як "новизна" та "винахідницький рівень".

Клопотання мотивоване тим, що для встановлення фактичних даних наявності новизни та наявності у спірних винаходів винахідницького рівня, тобто чи не випливають вони явно з рівня техніки (не є для фахівця очевидними), необхідні спеціальні знання. При цьому, позивач зазначив, що суд першої інстанції, відмовляючи у задоволенні клопотання про призначення судової експертизи та приймаючи рішення по суті спору, послався на недоведеність обставин невідповідності спірних винаходів умовам патентоздатності.

З матеріалів справи вбачається, що підставою для позову стало питання відповідності умовам патентоздатності винаходу за патентом України № 85564, винаходу за патентом України № 89220, належних відповідачу-2, оскільки такі винаходи, на думку позивача, не відповідають критеріям "новизна" та "винахідницький рівень", тобто з підстав передбаченої ч. 1 ст. 7 Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі".

Згідно з п. а ч. 1 ст. 33 Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі" патент може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково у разі невідповідності запатентованого винаходу (корисної моделі) умовам патентоздатності, що визначені статтею 7 цього Закону.

Відповідно до ч. 1 ст. 7 Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі" винахід відповідає умовам патентоздатності, якщо він є новим, має винахідницький рівень і є промислово придатним.

Відповідно до ч. 1 - 3 ст. 41 ГПК України для роз'яснення питань, що виникають при вирішенні господарського спору і потребують спеціальних знань, господарський суд призначає судову експертизу.

Учасники судового процесу мають право пропонувати господарському суду питання, які мають бути роз'яснені судовим експертом. Остаточне коло цих питань встановлюється господарським судом в ухвалі.

Проведення судової експертизи доручається державним спеціалізованим установам чи безпосередньо особам, які відповідають вимогам, встановленим Законом України "Про судову експертизу". Особа, яка проводить судову експертизу (далі - судовий експерт) користується правами і несе обов'язки, зазначені у статті 31 цього Кодексу.

Розглянувши в судовому засіданні 04.10.2017 подане позивачем клопотання про призначення у справі судової експертизи, колегія суддів визнала його обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки для встановлення обставин відповідності спірних винаходів критеріям "новизна" та "винахідницький рівень", тобто складових умов патентоздатності, з відсутністю яких законодавство пов'язує можливість визнання патенту недійсним, потребує спеціальних знань.

В судовому засіданні 04.10.2017 оголошено перерву до 11.10.2017 з метою забезпечення прав сторін подати суду питання на судову експертизу та кандидатури судового експерта.

У клопотанні про призначення судової експертизи позивач просив поставити на вирішення судових експертів питання:

Чи відповідає винахід за патентом України № 85564 умові патентоздатності "винахідницький рівень" відповідно до матеріалів справи?;

Чи відповідає винахід за патентом України № 85564 умові патентоздатності "новизна" відповідно до матеріалів справи?;

Чи відповідає винахід за патентом України № 89220 умові патентоздатності "винахідницький рівень " відповідно до матеріалів справи?;

Чи відповідає винахід за патентом України № 89220 умові патентоздатності "новизна" відповідно до матеріалів справи?

Позивач подав письмові пояснення щодо кандидатур судових експертів та просив доручити проведення судової експертизи атестованим за спеціальністю 13.3 "Дослідження, пов'язані з винаходами і корисними моделями" судовим експертам Центру судової експертизи та експертних досліджень у сфері інтелектуальної власності Державного підприємства "Інформаційні судові системи" Стародубову Ігорю Вадимовичу (вул. Плещеєва,10, м. Київ, 03045) та ОСОБА_1 (АДРЕСА_1) або атестованим за спеціальністю 13.3 "Дослідження, пов'язані з винаходами і корисними моделями" судовим експертам Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України (бульв. Лесі Українки, 26, м. Київ, 01133).

Відповідач-2 запропонував перелік питань на експертизу та просив на роз'яснення судовому експерту поставити наступні запитання:

Чи є винахід "Тверда фармацевтична дозована форма, що містить інгібітор ВІЛ протеази, спосіб її одержання" за патентом України № 85564 новим, тобто чи не є він частиною рівня техніки?;

Чи має винахід "Тверда фармацевтична дозована форма, що містить інгібітор ВІЛ протеази, спосіб її одержання" за патентом України № 85564 винахідницький рівень, тобто чи не є він очевидним для фахівця і чи не випливає він явно із рівня техніки?;

Чи є винахід "Спосіб лікування ВІЛ/СНІДу шляхом прийому без їжі або в умовах голодування твердого фармацевтичного дозованого складу інгібітора ВІЛ-протеази" за патентом України № 89220 новим, тобто чи не є він частиною рівня техніки?;

Чи має винахід "Спосіб лікування ВІЛ/СНІДу шляхом прийому без їжі або в умовах голодування твердого фармацевтичного дозованого складу інгібітора ВІЛ-протеази" за патентом України № 89220 винахідницький рівень, тобто чи не є він очевидним для фахівця і чи не випливає він явно із рівня техніки?

Також, відповідач-2 просив доручити проведення судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності у даній справі судовим експертам Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності, атестованим за спеціальністю 13.3 "Дослідження, пов'язані з винаходами і корисними моделями".

Відповідач-1 запропонував перелік питань на експертизу та просив поставити на вирішення експертизи наступні питання:

Чи спростовують новизну винаходу за патентом України № 85564 відомості, які містяться в матеріалах справи, що були загальнодоступними у світі до дати заявленого пріоритету за заявкою № а200603276?;

Чи є очевидним для фахівця (тобто випливає явно з рівня техніки) сукупність ознак винаходу за патентом України № 85564 на досягнення заявленого у ньому технічного результату?;

Чи спростовують новизну винаходу за патентом України № 89220 відомості, які містяться в матеріалах справи, що були загальнодоступними у світі до дати заявленого пріоритету за заявкою № а200710440?;

Чи є очевидним для фахівця (тобто випливає явно з рівня техніки) сукупність ознак винаходу за патентом України № 89220 на досягнення заявленого у ньому технічного результату?

Також, Міністерство економічного розвитку і торгівлі України запропонувало на розсуд суду доручити проведення судової експертизи Науково-дослідному центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України або Стародубову Ігорю Вадимовичу, судовому експерту, який не є фахівцем державної спеціалізованої установи (свідоцтво Міністерства юстиції України № 2, строк дії до 12.04.2021), атестованому Міністерством юстиції України за експертною спеціальністю 13.3 "Дослідження, пов'язані з винаходами і корисними моделями".

Розглянувши запропоновані сторонами питання, які мають бути роз'ясненні за наслідками судової експертизи, кандидатури судових експертів, колегія суддів дійшла висновку про необхідність доручити проведення судової експертизи судовим експертам Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності, атестовані за спеціальністю 13.3 "Дослідження, пов'язані з винаходами і корисними моделями" та поставити на вирішення експертів наступні питання:

Чи відповідає винахід "Тверда фармацевтична дозована форма, що містить інгібітор ВІЛ протеази, спосіб її одержання" критерію патентоздатності "новизна" на дату подання заявки № а200603276 від 23.08.2004 на реєстрацію патенту України № 85564?;

Чи відповідає винахід "Тверда фармацевтична дозована форма, що містить інгібітор ВІЛ протеази, спосіб її одержання" критерію патентоздатності "винахідницький рівень" (чи не випливає він явно з рівня техніки (не є для фахівця очевидним)) на дату подання заявки № а200603276 від 23.08.2004 на реєстрацію патенту України № 85564?;

Чи відповідає винахід "Спосіб лікування ВІЛ/СНІДу шляхом прийому без їжі або в умовах голодування твердого фармацевтичного дозованого складу інгібітора ВІЛ-протеази" критерію патентоздатності "новизна" на дату подання заявки № а200710440 від 21.02.2006 на реєстрацію патенту України № 89220?;

Чи відповідає винахід "Спосіб лікування ВІЛ/СНІДу шляхом прийому без їжі або в умовах голодування твердого фармацевтичного дозованого складу інгібітора ВІЛ-протеази" критерію патентоздатності "винахідницький рівень" (чи не випливає він явно з рівня техніки (не є для фахівця очевидним)) на дату подання заявки № а200710440 від 21.02.2006 на реєстрацію патенту України № 89220?

Окремо, колегія суддів зазначає, що відповідно до ч. 4 ст. 41 ГПК України сторони мають право до початку проведення судової експертизи заявити відвід судовому експерту в порядку та з підстав, зазначених у частинах п'ятій і шостій статті 31 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 79 ГПК України провадження у справі підлягає зупиненню, у зв'язку з призначенням судової експертизи.

Керуючись ст.ст. 41, 42, 79, 86 Господарського процесуального кодексу України, Київський апеляційний господарський суд

УХВАЛИВ:

1. Призначити у справі № 910/10050/16 судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності (об'єкту промислової власності - винахід).

2. Проведення судової експертизи доручити судовим експертам Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності (01133, м. Київ, бульвар Лесі Українки, буд. 26, оф. 501; www.intelect.org.ua).

3. Попередити експерта про кримінальну відповідальність за дачу завідомо неправдивого висновку (ст. 384 КК України) та відмову без поважних причини від виконання покладених на експерта обов'язків (ст. 385 КК України).

4. На вирішення експерта поставити наступні питання:

4.1. Чи відповідає винахід "Тверда фармацевтична дозована форма, що містить інгібітор ВІЛ протеази, спосіб її одержання" критерію патентоздатності "новизна" на дату подання заявки № а200603276 від 23.08.2004 на реєстрацію патенту України № 85564?;

4.2. Чи відповідає винахід "Тверда фармацевтична дозована форма, що містить інгібітор ВІЛ протеази, спосіб її одержання" критерію патентоздатності "винахідницький рівень" (чи не випливає він явно з рівня техніки (не є для фахівця очевидним)) на дату подання заявки № а200603276 від 23.08.2004 на реєстрацію патенту України № 85564?;

4.3. Чи відповідає винахід "Спосіб лікування ВІЛ/СНІДу шляхом прийому без їжі або в умовах голодування твердого фармацевтичного дозованого складу інгібітора ВІЛ-протеази" критерію патентоздатності "новизна" на дату подання заявки № а200710440 від 21.02.2006 на реєстрацію патенту України № 89220?;

4.4. Чи відповідає винахід "Спосіб лікування ВІЛ/СНІДу шляхом прийому без їжі або в умовах голодування твердого фармацевтичного дозованого складу інгібітора ВІЛ-протеази" критерію патентоздатності "винахідницький рівень" (чи не випливає він явно з рівня техніки (не є для фахівця очевидним)) на дату подання заявки № а200710440 від 21.02.2006 на реєстрацію патенту України № 89220?

5. Матеріали справи № 910/10050/16 направити до експертної установи.

6. Зобов'язати сторони негайно надати експерту на його вимогу документи та пояснення, необхідні для проведення експертизи.

7. Попередні витрати за проведення судової експертизи покласти на Благодійну організацію "Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ/СНІД".

8. Зупинити апеляційне провадження у справі № 910/10050/16.

Головуючий суддя С.В. Сотніков

Судді О.М. Остапенко

В.О. Пантелієнко