ВИЩИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 вересня 2017 року Справа № 910/23389/16

Вищий господарський суд України у складі: суддя Селіваненко В.П. - головуючий (доповідач), судді Корсак В.А. і Львов Б.Ю.

розглянув касаційну скаргу товариства з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "Екмі", м. Київ (далі - Торговий дім),

на рішення господарського суду міста Києва від 20.03.2017 та

постанову Київського апеляційного господарського суду від 31.05.2017

зі справи № 910/23389/16

за позовом закритого акціонерного товариства "Домінанта-Сервіс" (закрытого акционерного общества "Доминанта-Сервис"), м. Подольськ Московської області Російської Федерації (далі - Товариство),

до Торгового дому

про захист прав інтелектуальної власності.

За результатами розгляду касаційної скарги Вищий господарський суд України

ВСТАНОВИВ:

Позов було подано про:

- заборону Торговому дому у будь-який спосіб здійснювати використання знака для товарів і послуг (далі - ЗТП) "ACHROMIN", зокрема: нанесення його на будь-який товар 03 і 05 класів Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі - МКТП), упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов'язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення); застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет;

- заборону Торговому дому здійснювати імпорт в Україну товару, а саме: косметичних засобів "ACHROMIN" для догляду за шкірою без застосування аерозольної упаковки, що не містить наркотичних засобів; відбілюючого крему "ACHROMIN" 45 мл. - 4 000 уп., по 80 шт. у 50 коробках, виробник: "Rubela Beauty AD", країна виробництва: BG, код за УКТЗЕД - , поданого до митного оформлення за митною декларацією від 13.12.2016 №100250001/2016/119798 у митному режимі "імпорт", які знаходяться на оформленні у Київській митниці Державної фіскальної служби України (далі - Митниця);

- вилучення з цивільного обороту та знищення контрафактного товару: косметичних засобів "ACHROMIN" для догляду за шкірою без застосування аерозольної упаковки, що не містить наркотичних засобів; відбілюючого крему "ACHROMIN" 45 мл. - 4 000 уп., по 80 шт. у 50 коробках, виробник: "Rubela Beauty AD", країна виробництва: BG, код за УКТЗЕД - , поданого до митного оформлення за митною декларацією від 13.12.2016 №100250001/2016/119798 у митному режимі "імпорт".

Рішенням господарського суду міста Києва від 20.03.2017 (суддя Марченко О.В.), залишеним без змін постановою Київського апеляційного господарського суду від 31.05.2017 (колегія суддів у складі: Пантелієнко В.О. - головуючий, Сотніков С.В. і Остапенко О.М.):

позов задоволено частково;

заборонено Торговому дому здійснювати використання ЗТП "ACHROMIN", зокрема: нанесення його на будь-який товар 03 класу МКТП, упаковку, в якій міститься такий товар, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення);

заборонено Торговому дому здійснювати імпорт в Україну товару, а саме: косметичних засобів "ACHROMIN" для догляду за шкірою без застосування аерозольної упаковки, що не містить наркотичних засобів; відбілюючого крему "ACHROMIN" 45 мл. - 4 000 уп., по 80 шт. у 50 коробках, виробник: "Rubela Beauty AD", країна виробництва: BG, код за УКТЗЕД - , поданого до митного оформлення за митною декларацією від 13.12.2016 №100250001/2016/119798 у митному режимі "імпорт", які знаходяться на оформленні у Митниці;

з Торгового дому стягнуто на користь Товариства 2 756 грн. судового збору;

у решті позову відмовлено.

У касаційній скарзі до Вищого господарського суду України Торговий дім просить скасувати оскаржувані рішення та постанову попередніх судових інстанцій в частині задоволених позовних вимог і прийняти нове рішення, яким у позові відмовити повністю. Скаргу мотивовано прийняттям згаданих судових рішень з порушенням норм матеріального і процесуального права.

У відзиві на касаційну скаргу Товариство заперечує проти доводів скаржника, зазначаючи, що аргументи останнього вже були предметом дослідження попередніх судових інстанцій та обґрунтовано відхилені ними, і просить у задоволенні скарги відмовити.

Сторони відповідно до статті 1114 Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України) належним чином повідомлені про час і місце розгляду касаційної скарги.

Представники сторін у судове засідання не з'явились.

Перевіривши на підставі встановлених попередніми судовими інстанціями фактичних обставин справи правильність застосування ними норм матеріального і процесуального права, Вищий господарський суд України дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення касаційної скарги з огляду на таке.

Судові інстанції у розгляді справи виходили з таких обставин та висновків.

Товариство є володільцем таких ЗТП:

- "ACHROMIN", зареєстрованого за міжнародною реєстрацією № 665542; строк дії реєстрації - до 30.12.2016; торговельну марку "ACHROMIN" зареєстровано для товарів 03 класу МКТП; поширюється на території України в повному обсязі з 30.12.1996;

- "Achromin", зареєстрованого за міжнародною реєстрацією № 801968; строк дії реєстрації - до 25.04.2023; вказану торговельну марку зареєстровано для товарів 03, 05 класів МКТП; поширюється на території України з 25.04.2003 стосовно товарів 03 класу МКТП та обмеженого переліку товарів 05 класу МКТП, а саме: "All the goods concerned exept "рharmaceutical preparations" (всі відповідні товари, за винятком "фармацевтичних препаратів").

Таким чином, Товариство є законним власником вказаних знаків, які не можуть використовуватися іншими особами без дозволу.

Отже, позивач як власник виключних майнових прав на ЗТП "ACHROMIN" та "Achromin" має право їх захищати, у тому числі шляхом звернення до господарського суду з даним позовом.

02.02.2016 Товариство надіслало відповідачу вимогу припинити незаконне використання ЗТП. Надіслання вказаної вимоги та отримання її Торговим домом 15.09.2016 підтверджується рекомендованим повідомленням про вручення поштового відправлення. Відповідач залишив вимогу Товариства без відповіді та належного реагування, а саме не припинив використання позначення "ACHROMIN".

Судами попередніх інстанцій встановлено, що відповідач використовує вказані торговельні марки шляхом імпорту в Україну та продажу на території України товару, а саме: косметичних засобів "ACHROMIN" для догляду за шкірою без застосування аерозольної упаковки, що не містить наркотичних засобів; відбілюючого крему "ACHROMIN" 45 мл. - 4 000 уп., по 80 шт. у 50 коробках, виробник: "Rubela Beauty AD", країна виробництва: BG, код за УКТЗЕД - .

Митне оформлення вказаного товару підтверджується митними деклараціями (а.с. 89-101), з яких вбачається, що за період з 01.01.2016 по 30.01.2017 відповідачем ввозився на територію України товар 03 класу МКТП (косметичні засоби), а саме відбілюючий крем "ACHROMIN" 45 мл. - 4 000 уп., по 80 шт. у 50 коробках, виробник: "Rubela Beauty AD", країна виробництва: BG, код за УКТЗЕД - .

Введення відповідного товару у цивільний оборот підтверджується, зокрема, листом дочірнього підприємства "Савсервіс столиця" (далі - Підприємство) від 14.12.2016 № 640, що був надісланий у відповідь на претензію позивача (лист від 02.09.2016 № 02/09-16-1).

Підприємство повідомило про те, що реалізує, зокрема, товар із використанням позначення "ACHROMIN", який, у свою чергу, було придбано за договором поставки від 09.06.2016 № 09/06/16 у Торгового дому.

Торговий дім неправомірно використовує позначення "ACHROMIN", оскільки воно є ЗТП, що зареєстровані належним чином і охороняються законом.

Товариство виготовляє і розповсюджує товари, а саме косметичні засоби (відбілюючий крем), які вирізняються серед інших товарів торговельною маркою "ACHROMIN", що підтверджується фотографією упаковки та тюбика відбілюючого крему, з яких вбачається, що виробником є Товариство.

Матеріалами справи підтверджено використання Торговим домом позначення "ACHROMIN" під час здійснення господарської діяльності із ввезення та продажу товарів, тотожних товарам позивача (відбілюючий крем 45 мл., виробник: "Rubela Beauty AD", країна виробництва: BG, код за УКТЗЕД - ), які позначені торговельними марками та відповідають 03 класу МКТП і які зареєстровані позивачем для ЗТП "ACHROMIN", зареєстрованого за міжнародною реєстрацією № 665542, та "Achromin", зареєстрованого за міжнародною реєстрацією № 801968.

Оскільки відповідач є імпортером зазначеного товару, то перед його реалізацією зберігає цей товар з метою пропонування його до продажу та вчиняє дії щодо нанесення етикетки, яка містить інформацію про відбілюючий крем українською мовою, у тому числі й спірне позначення.

Позначення "ACHROMIN", яке неправомірно використовує Торговий дім, є повністю тотожним ЗТП за міжнародною реєстрацією № 665542 та словесному елементу торговельної марки за міжнародною реєстрацією № 801968.

Матеріалами справи підтверджено використання відповідачем ЗТП "ACHROMIN" та "Achromin" способом, що визначений пунктом 4 статті 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" (далі - Закон), а саме: нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення).

Позовні вимоги в частині заборони відповідачу:

здійснювати використання ЗТП "ACHROMIN", зокрема: нанесення його на будь-який товар 03 класу МКТП, упаковку, в якій міститься такий товар, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення);

здійснювати імпорт в Україну товару, а саме: косметичних засобів "ACHROMIN" для догляду за шкірою без застосування аерозольної упаковки, що не містить наркотичних засобів; відбілюючого крему "ACHROMIN" 45 мл. - 4 000 уп., по 80 шт. у 50 коробках, виробник: "Rubela Beauty AD", країна виробництва: BG, код за УКТЗЕД - , поданого до митного оформлення за митною декларацією від 13.12.2016 №100250001/2016/119798 у митному режимі "імпорт", які знаходяться на оформленні у Митниці, - є обґрунтованими.

Суди попередніх інстанцій відмовили у позові в частині вимоги про заборону Торговому дому здійснювати використання торговельної марки для товарів 05 класу, оскільки таке використання не підтверджено матеріалами справи.

Позовна вимога Товариства про вилучення з цивільного обороту та знищення відбілюючого крему "ACHROMIN" 45 мл., виробник: "Rubela Beauty AD", сформульована таким чином, що незрозуміло, хто саме буде вилучати з цивільного обороту товар. Крім того, матеріалами справи документально не підтверджено місцезнаходження товару.

З листа Підприємства вбачається, що останнє, після отримання претензії позивача, самостійно припинило пропонування до продажу товару, маркованого позначенням "ACHROMIN". Також, за поясненнями позивача, юридичні особи, які продавали товар, за результатами розгляду претензій Товариства повернули товар Торговому дому.

Такий спосіб захисту, як вилучення з цивільного обороту та знищення косметичного крему "ACHROMIN" 45 мл., виробник: "Rubela Beauty AD", у даному випадку є недоцільним та не необхідним способом захисту прав позивача.

Що ж до тверджень відповідача про те, що власником ЗТП є "CLOSED JOINT-STOCK COMPANY "DOMINANTA-SERVIS", а позов подано товариством з обмеженою відповідальністю, то суд першої інстанції зазначив про те, що у позовній заяві вказано невірну організаційно-правову форму, а саме замість "закритого акціонерного товариства" по тексту заяви вказано "товариство з обмеженою відповідальністю". Разом з тим позовну заяву підписано ОСОБА_5, який діяв на підставі довіреності від 28.09.2016, виданої саме Товариством, що є власником торговельних марок.

Причиною подання касаційної скарги стала незгода Торгового дому з задоволенням (частковим) позову Товариства. В іншій частині судові рішення попередніх судових інстанцій, прийняті по суті даної справи, не оскаржуються жодною із сторін.

Відповідно до частин першої та другої статті 494 Цивільного кодексу України набуття права власності на торговельну марку засвідчується свідоцтвом. Обсяг правової охорони торговельної марки визначається наведеними у свідоцтві її зображенням та переліком товарів і послуг, якщо інше не встановлено законом.

Згідно зі статтею 4 Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків від 14.04.1891 з дати реєстрації знака, зробленої в Міжнародному бюро відповідно до положень статей 3 та 3ter, у кожній зацікавленій Договірній країні знаку надається така сама охорона, як і у випадку, коли б він був заявлений там безпосередньо.

Частиною першою статті 495 Цивільного кодексу України визначено, що майновими правами інтелектуальної власності та торговельну марку є: право на використання торговельної марки; виключне право дозволяти використання торговельної марки; виключне право перешкоджати неправомірному використанню торговельної марки, в тому числі забороняти таке використання.

За положеннями Закону:

- використанням знака визнається: нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов'язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення); застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстровано; застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет. Знак визнається використаним, якщо його застосовано у формі зареєстрованого знака, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованого знака лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності знака (пункт 4 статті 16);

- свідоцтво надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди, якщо інше не передбачено цим Законом: зареєстрований знак стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг; зареєстрований знак стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги; позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг, якщо внаслідок такого використання ці позначення і знак можна сплутати; позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги, або ці позначення і знак можна сплутати (пункт 5 статті 16);

- будь-яке посягання на права власника свідоцтва, передбачені статтею 16 цього Закону, в тому числі вчинення без згоди власника свідоцтва дій, що потребують його згоди, та готування до вчинення таких дій, вважається порушенням прав власника свідоцтва, що тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством України (пункт 1 статті 20).

За змістом частини другої статті 20 Закону на вимогу власника свідоцтва таке порушення (посягання на права власника свідоцтва, передбачені статтею 16 цього Закону) повинно бути припинено.

Згідно з положеннями ГПК України:

- судове рішення приймається за результатами обговорення усіх обставин справи (частина перша статті 47);

- господарський суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і об'єктивному розгляді в судовому процесі всіх обставин справи в їх сукупності, керуючись законом (частина перша статті 43).

Рішення попередніх судових інстанцій цим вимогам відповідають не повною мірою.

Господарські суди, здійснюючи оцінку поданих у справі доказів та доводів, заявлених сторонами, не перевірили належним чином обставини, пов'язані:

- з існуванням, за доводами відповідача, на території Російської Федерації двох юридичних осіб - ЗАТ "Домінанта-Сервіс" і ТОВ "Домінанта-Сервіс", із зазначенням саме останнього з них (за відсутності у нього права на спірний ЗТП) у письмовій вимозі позивача до відповідача про припинення незаконного використання цього знака;

- із характером зображення спірного ЗТП (торговельної марки) з урахуванням того, що, за доводами відповідача, позивач використовував останню із застосуванням англійської мови, а він, відповідач, - російської (відповідно ТМ "ACHROMIN" і ТМ "АХРОМИН");

- з відсутністю, за аргументами відповідача, на упаковці та тюбику відбілюючого крему відомостей (інформації) про те, що виробником та/або імпортером відповідного товару є позивач.

Обґрунтованість відповідних доводів (аргументів) відповідача попередніми судовими інстанціями належними доказами не перевірена і, відтак, не спростована, тим часом як їх оцінка була важливою і такою, що могла прямо вплинути на результат розгляду справи.

Не з'ясувавши відповідних обставин, що з огляду на зміст позовних вимог входять до предмета доказування в даній справі, попередні судові інстанції припустилися неправильного застосування зазначених вимог ГПК України.

Тому у суду касаційної інстанції відсутні й підстави для висновку про правильність застосування названими судовими інстанціями норм матеріального права, в тому числі Цивільного кодексу України і Закону.

Касаційна ж інстанція згідно з частиною другою статті 1117 ГПК України не має права встановлювати або вважати доведеними обставини, що не були встановлені у рішенні або постанові господарського суду чи відхилені ним, вирішувати питання про достовірність того чи іншого доказу, про перевагу одних доказів над іншими, збирати нові докази або додатково перевіряти докази.

Отже, відповідно до пункту 3 статті 1119 та частини першої статті 11110 ГПК України оскаржувані судові рішення підлягають скасуванню з передачею справи на новий розгляд до суду першої інстанції в частині задоволення позовних вимог. У такому розгляді суду необхідно врахувати викладене, встановити обставини, зазначені в цій постанові, дати їм та доводам сторін і поданим ними, а за необхідності й додатково одержаним доказам належну правову оцінку й прийняти судове рішення відповідно до вимог закону. За результатами нового розгляду має бути вирішено також питання щодо розподілу відповідних судових витрат зі справи.

У частині відмови у задоволенні позовних вимог рішення і постанову попередніх судових інстанцій слід залишити без змін.

Керуючись статтями 1117 - 11112 ГПК України, Вищий господарський суд України

ПОСТАНОВИВ:

1. Касаційну скаргу товариства з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "Екмі" задовольнити частково.

2. Рішення господарського суду міста Києва від 20.03.2017 та постанову Київського апеляційного господарського суду від 31.05.2017 зі справи № 910/23389/16 скасувати в частині, що стосується задоволення позовних вимог.

Справу у відповідній частині передати на новий розгляд до господарського суду міста Києва.

У решті зазначені рішення та постанову залишити без змін.

Суддя В. Селіваненко

Суддя В. Корсак

Суддя Б. Львов