РІВНЕНСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ПОСТАНОВА

"26" вересня 2017 р. Справа № 918/560/16

Рівненський апеляційний господарський суд у складі колегії:

головуючий суддя Мельник О.В.

суддя Гудак А.В. ,

суддя Розізнана І.В.

при секретарі судового засідання Клімук Л.Р.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Рівненського апеляційного господарського суду апеляційну скаргу відповідача приватного підприємства "Тиква" на рішення господарського суду Рівненської області від 28.02.2017р. у справі № 918/560/16

за позовом товариства з обмеженою відповідальністю-фірми "Агрохімпак"

до приватного підприємства "Тиква"

про припинення порушення прав на зареєстрований знак для товарів і послуг

За участю представників:

позивача - ОСОБА_1,

відповідача - ОСОБА_2

ВСТАНОВИВ:

Рішенням господарського суду Рівненської області від 28.02.2017 року у справі №918/560/16 (суддя Торчинюк В.Г.) позов товариства з обмеженою відповідальністю-фірми "Агрохімпак" задоволено. Заборонено приватному підприємству "Тиква" використовувати знак "БОРДО МК" та/або позначення, схоже із зареєстрованим знаком, у своїй діяльності стосовно наведених у Свідоцтві № 151538 від 10 лютого 2012 року товарів і послуг, а також товарів і послуг, споріднених з наведеними у такому Свідоцтві (включаючи розміщення зовнішньої, внутрішньої реклами, при виконанні робіт та наданні послуг). Стягнуто з приватного підприємства "ТИКВА" на користь товариства з обмеженою відповідальністю "Агрохімпак" 1378 грн. 00 коп. судового збору.

В обґрунтування рішення суд першої інстанції зазначив, зокрема, що оскільки ТОВ-фірма "Агрохімпак" є власником невиключних прав на використання та надання дозволу на використання торгової марки ("БОРДО МК"), тому проаналізувавши умови ліцензійного договору з посиланням на ст.ст. 5, 16, 20, 21 Закону України "Про охорону на знак для товарів і послуг", місцевий господарський суд дійшов висновку про правомірність звернення ТОВ-фірми "Агрохімпак" до суду з відповідним позовом. Надавши оцінку усім матеріалам справи в їх сукупності, враховуючи приписи норм діючого законодавства, суд першої інстанції дійшов висновку, що ПП "ТИКВА" використало при виробництві та розповсюджені свого товару, знак для товарів і послуг "БОРДО МК" за свідоцтвом на № 151538 від 10 лютого 2012 року, що підтверджується висновком судової експертизи, а тому такі дії (розповсюдження товару) порушують права власника свідоцтва на знак для товарів і послуг "БОРДО МК" та право ТОВ-фірми "Агрохімпак", як власника ліцензії на використання вказаного знака.

Не погоджуючись з рішенням суду першої інстанції, відповідач приватне підприємство "Тиква" звернувся до Рівненського апеляційного господарського суду з апеляційною скаргою, в якій просить суд рішення господарського суду Рівненської області від 06.03.2017 року у справі №918/560/16 скасувати та прийняти нове рішення, яким у задоволенні позовних вимог позивача відмовити повністю.

В обґрунтування апеляційної скарги відповідач зазначає, що висновок Львівського науково-дослідного інституту судових експертиз від 10.11.2016 року №4615/4699 неправомірно прийнятим судом першої інстанції до уваги, оскільки вказаний висновок експерта є неповним та поверхневим. Також апелянтом було подано клопотання про призначення повторної судової експертизи.

Ухвалою Рівненського апеляційного господарського суду від 07.06.2017 року у справі №918/560/16 призначено повторну судову експертизу, проведення якої доручено Незалежному інституту судових експертиз. 14.08.2017 року до Рівненського апеляційного господарського суду від Незалежного інституту судових експертиз надійшов Висновок повторної комісійної судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності №8864 від 08.08.2017 року разом з матеріалами справи №918/560/16.

Поряд з цим, 25.09.2017 року відповідачем було подано до Рівненського апеляційного господарського суду додаткові письмові пояснення до апеляційної скарги, в яких апелянт зазначає, що з умов ліцензійного договору (п.п. 4.6.-4.8. договору) вбачається, що ТОВ-фірма "Агрохімпак" має право виключно представляти інтереси ОСОБА_3 (власника торгового знаку) в суді під час захисту його прав, а не виступати в суді як позивач від свого імені. Відповідач вказує, що судом першої інстанції не прийнято до уваги положення п.1 ст. 20 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" та не визначено, що у даному спорі права позивача не порушено, так як він не є власником торгового знака.

Позивачем подано відзив на апеляційну скаргу, в якому зазначено, що рішення суду першої інстанції є правомірним та обґрунтованим, а тому скасуванню не підлягає.

Також позивачем подано клопотання про призначення повторної судової експертизи, в якому зазначено, що експертний висновок №8864, отриманий під час розгляду даної справи в суді апеляційної інстанції, є повністю протилежним експертному висновку №4675/4699, який отримано під час розгляду даної справи в суду першої інстанції. Враховуючи вказане та посилаючись на ст.. 42 ГПК України позивач вважає за необхідне провести повторну судову експертизу з метою отримання остаточних відповідей на питання, які ставились перед судовим експертом.

Щодо заявленого клопотання позивача, колегія суддів дійшла наступного висновку.

Відповідно до ч.1 ст. 41 ГПК України для роз'яснення питань, що виникають при вирішенні господарського спору і потребують спеціальних знань, господарський суд призначає судову експертизу. Судова експертиза повинна призначатися у разі дійсної потреби у спеціальних знань для встановлення фактичних даних, що входять до предмету доказування, тобто у разі коли висновок експерта не можуть замінити інші засоби доказування.

Окрім того, судова колегія дійшла висновку, що даний спір може бути розглянутий за наявними в матеріалах справи доказами, а тому не вбачає необхідності в призначенні повторної судової експертизи з огляду на наступне.

Судом апеляційної інстнції встановлено, що 10.02.2012 року Державною службою інтелектуальної власності України зареєстровано знак для товарів і послуг на словесне позначення "БОРДО МК" за громадянином ОСОБА_3, що стверджується свідоцтвом на знак для товарів і послуг № 151538 (надалі Свідоцтво) (а.с. 15, т.1).

Відповідно до приписів ст.ст. 492, 493, 494 Цивільного кодексу України (надалі - ЦК України) торговельною маркою може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень, які придатні для вирізнення товарів (послуг), що виробляються (надаються) однією особою, від товарів (послуг), що виробляються (надаються) іншими особами. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, літери, цифри, зображувальні елементи, комбінації кольорів. Суб'єктами права інтелектуальної власності на торговельну марку є фізичні та юридичні особи. Набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчується свідоцтвом.

Відповідно до статті 1 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" знак - позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб. Свідоцтво надає його власнику право використовувати знак та інші права, визначені цим Законом (ч. 2 ст. 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг").

Статтею 495 ЦК України унормовано, що до майнових прав інтелектуальної власності на торговельну марку відноситься, зокрема, виключне право перешкоджати неправомірному використанню торговельної марки, в тому числі забороняти таке використання. Майнові права інтелектуальної власності на торговельну марку належать володільцю відповідного свідоцтва, володільцю міжнародної реєстрації, особі, торговельну марку якої визнано в установленому законом порядку добре відомою, якщо інше не встановлено договором.

Відповідно до частини 5 статті 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" свідоцтво надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди, якщо інше не передбачено цим Законом: зареєстрований знак стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг; зареєстрований знак стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги; позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг, якщо внаслідок такого використання ці позначення і знак можна сплутати; позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги, або ці позначення і знак можна сплутати.

Таким чином, колегію суддів встановлено, що оскільки відповідно до свідоцтва на знак для товарів і послуг № 151538, власником виключних майнових і немайнових прав на позначення "БОРДО МК" є ОСОБА_3, тому і виключне майнове право перешкоджати неправомірному використанню торговельної марки, в тому числі забороняти таке використання належить ОСОБА_3, як власнику відповідного знаку.

Статтею 1107 ЦК України визначено, що розпорядження майновими правами інтелектуальної власності здійснюється, зокрема, на підставі ліцензійного договору.

Відповідно до абзацу 1 частини 8 статті 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" власник свідоцтва має право дати будь-якій особі дозвіл (видати ліцензію) на використання знака на підставі ліцензійного договору.

Відповідно до ч. 1 ст. 1109 ЦК України визначено, що за ліцензійним договором одна сторона (ліцензіар) надає другій стороні (ліцензіату) дозвіл на використання обєкта права інтелектуальної власності (ліцензію) на умовах, визначених за взаємною згодою сторін з урахуванням вимог цього Кодексу та іншого закону.

При цьому за змістом ч. 6 ст.1109 ЦК України права на використання обєкта права інтелектуальної власності та способи його використання, які не визначені у ліцензійному договорі, вважаються такими, що не надані ліцензіату.

З аналізу вищенаведених норм права вбачається, що власник обєкта інтелектуальної власності (власник свідоцтва) вправі передати свої майнові права іншій особі шляхом укладення з нею ліцензійного договору, при цьому в договорі чітко визначається обсяг майнових прав на використання обєкта права інтелектуальної власності, що передаються, а права, які не зазначені в ліцензійному договорі, вважаються такими, що не надані ліцензіату.

28.02.2012 року між ОСОБА_3 (ліцензіар) та ТОВ-фірмою "Агрохімпак" (ліцензіат), було укладено ліцензійний договір про передачу прав на використання торговельної марки № 27/ін., (надалі - ліцензійний договір), відповідно до п.2.1. якого ліцензіар надає за винагороду на термін дії цього договору невиключну ліцензію (невиключні права) на використання торговельної марки щодо усіх товарів і послуг, зазначених у Свідоцтві (а.с. 19 20, т.1).

За пунктом 1.6 ліцензійного договору невиключна ліцензія - це надання дозволу на використання торговельної марки із збереженням за ОСОБА_3 права на використання цієї торговельної марки у сфері, що обмежена цією ліцензією, включаючи право на видачу ліцензії іншим особам у цій сфері.

Пунктом 4.6 ліцензійного договору визначено, що ліцензіат має право представляти інтереси ліцензіара у судах всіх рівнів по справах пов'язаних з захистом прав на об'єкти інтелектуальної власності, що визначені цим договором з усіма правами наданими законом позивачу, відповідачу, третій особі, заявнику, з правом притягнення винних осіб до відповідальності та правом вимоги про припинення порушення прав інтелектуальної власності, а також з правом стягнення з таких винних осіб збитків, штрафів тощо на користь Ліцензіата.

Отже, судом апеляційної інстанції встановлено, що ліцензійним договором від 28.02.2012 року ліцензіар передав ліцензіату право на використання торговельної марки щодо усіх товарів і послуг, зазначених у Свідоцтві.

При цьому аналізуючи п. 4.6 ліцензійного договору, суд апеляційної інстанції дійшов висновків, що вказаним пунктом визначено право ліцензіата на представництво ліцензіара в судах, тобто ліцензіат наділений лише правом діяти від імені ліцензіара та звертатися за захистом його порушених прав та інтересів.

Таким чином, судом апеляційної інстанції встановлено, що ліцензійним договором від 28.02.2012 року позивачу не було передане виключне майнове право, визначене статтею 495 ЦК України та ч. 5 ст. 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", а саме право перешкоджати неправомірному використанню торговельної марки, в тому числі забороняти таке використання.

Враховуючи вищенаведене, суд першої інстанції дійшов хибного висновку, що позивач є особою, яка має право забороняти іншим особам використовувати знак без його згоди та право звертатись за захистом своїх порушених прав (щодо неправомірного використання знаку іншими особами) до суду.

Оцінюючи висновки суду першої інстанції про наявність порушеного права позивача, колегія суддів зазначає, що право перешкоджати неправомірному використанню торговельної марки позивачу за ліцензійним договором надано не було, а тому у відповідності до ч. 2 ст. 20 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" правом вимоги на усунення такого порушення наділений лише власник відповідного свідоцтва.

Суд першої інстанції під час винесення оскаржуваного рішення наведеного не врахував, у звязку з чим, місцевим господарським судом було неправильно застосовано наведені норми матеріального права, тому мотиви, з яких подана апеляційна скарга, є підставою для скасування прийнятого у справі рішення та винесення нового про відмову в позові з підстав відсутності порушеного права позивача.

Також враховуючи подане клопотання відповідача про відшкодування витрат на правову допомогу, суд апеляційної інстанції вважає за необхідне зазначити наступне.

Відповідно до статті 59 Конституції України встановлено, що кожен має право на правову допомогу.

За приписами статті 44 Господарського процесуального кодексу України до складу судових витрат входить, зокрема, оплата послуг адвоката. Відшкодування цих витрат здійснюється господарським судом шляхом зазначення про це у рішенні, ухвалі, постанові за наявності документального підтвердження витрат, як-от угоди про надання послуг щодо ведення справи у суді та/або належно оформленої довіреності, виданої стороною представникові її інтересів у суді, платіжного доручення або іншого документа, який підтверджує сплату відповідних послуг, а також копії свідоцтва адвоката, який представляв інтереси відповідної сторони, або оригінала ордеру адвоката, виданого відповідним адвокатським об'єднанням, з доданням до нього витягу з договору, в якому зазначаються повноваження адвоката як представника або обмеження його прав на вчинення окремих процесуальних дій.

Відповідно до частини 3 статті 48 Господарського процесуального кодексу України витрати, що підлягають сплаті за послуги адвоката, визначаються у порядку, встановленому Законом України "Про адвокатуру".

Так, пунктом 1 частини 1 статті 26 Закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність" адвокатська діяльність здійснюється на підставі договору про надання правової допомоги.

У відповідності до ч.1 та 2 ст.30 Закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність" гонорар є формою винагороди адвоката за здійснення захисту, представництва та надання інших видів правової допомоги клієнту. Порядок обчислення гонорару (фіксований розмір, погодинна оплата), підстави для зміни розміру гонорару, порядок його сплати, умови повернення тощо визначаються в договорі про надання правової допомоги.

03.08.2016 року між відповідачем ПП "Тиква" (замовник), та адвокатським обєднанням "Скорпіон" було укладено договір про надання правової допомоги, згідно п.1.1. якого предметом договору є надання правової допомоги при розгляді справи №918/560/16 в господарському суді Рівненської області. Згідно п.1.1 договору від 01.03.2017 року, підписаного між тими самими сторонами, предметом договору є надання правової допомоги при розгляді справи №918/560/16 в Рівненському апеляційному господарському суді при розгляді апеляційної скарги у справі №918/560/16.

Згідно актів виконаних робіт №4 від 03.08.2016 року та №1 від 01.03.2017 року вартість наданої правової допомоги при розгляді справи №918/560/16 в суді першої інстанції складає 20000грн, в суді апеляційної інстанції 90000грн. Вказані послуги були оплачені відповідачем, що підтверджується платіжними дорученнями №469 від 09.08.2016 року на суму 20000грн. та №199 від 25.09.2017 року на суму 90000грн.

Також представником відповідача надано суду належним чином засвідчену копію свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю серія РН№1126, яке підтверджує право ОСОБА_2 на зайняття адвокатською діяльністю.

Згідно правової позиції, викладеної у рішенні Конституційного Суду України від 11.07.2013р. № 6-рп/2013 у справі №1-4/2013, можливе покладення на сторони у справі як судових витрат тільки тих сум, які були сплачені стороною за отримання послуг саме адвоката (у розумінні пункту 1 статті 1 та частини першої статті 6 Закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність"), а не будь-якої особи, яка надавала правову допомогу стороні у справі.

Колегія суддів дійшла висновку, що факт здійснення оплати послуг адвоката за умовами договору про надання правової допомоги, а також факт надання послуг саме адвокатом, а не іншим представником, підтверджений належними доказами, що є визначальним та достатнім для відшкодування стороні витрат з оплати послуг адвоката за надання правової допомоги та представництво в суді першої та апеляційної інстанції.

При цьому колегія суддів вважає за необхідне зазначити, що у листі Вищого господарського суду України від 13.02.2002 р. № 01-8/155 "Про деякі питання практики застосування окремих норм чинного законодавства у вирішенні спорів та внесення змін і доповнень до деяких інформаційних листів" наведена така позиція: "вирішуючи питання про розподіл витрат, які підлягають сплаті за послуги адвоката, господарський суд має враховувати, що розмір відшкодування названих витрат не повинен бути неспіврозмірним, тобто явно завищеним. За таких обставин суд з урахуванням матеріалів конкретної справи, зокрема, ціни позову може обмежити цей розмір з огляду на розумну необхідність судових витрат для даної справи" .

На підставі аналізу обсягу необхідних та фактичних зусиль для вирішення спору сторін у даній справі, виходячи з вимог розумності та справедливості, врахувавши обставини справи, тривалість розгляду справи, мотиви прийняття даного рішення, приписи ст.33 Правил адвокатської етики, ст.49 ГПК України, суд апеляційної інстанції дійшов висновку щодо доцільності зменшення розміру витрат відповідача на оплату послуг адвоката, які підлягають стягненню з позивача в розмірі 10000,00 грн. - відшкодування витрат за надання правової допомоги в суді першої інстанції та 10000,00 грн. - відшкодування витрат за надання правової допомоги в суді апеляційної інстанції.

Окрім того, з огляду на підстави задоволення апеляційної скарги та скасування рішення суду першої інстанції, колегія суддів апеляційної інстанції за приписами ст. 49 ГПК України здійснює перерозподіл судових витрат понесених за сплату судового збору відповідно до задоволених вимог.

Керуючись ст.ст. 99, 101, 103, 104, 105 ГПК України, Рівненський апеляційний господарський суд, -

ПОСТАНОВИВ:

1. Апеляційну скаргу відповідача приватного підприємства "Тиква" - задоволити.

2. Рішення господарського суду Рівненської області від 28.02.2017 р. у справі №918/560/16 скасувати та прийняти нове рішення.

3. У позові товариства з обмеженою відповідальністю-фірми "Агрохімпак" до приватного підприємства "Тиква" про припинення порушення прав на зареєстрований знак для товарів і послуг - відмовити.

4. Стягнути з товариства з обмеженою відповідальністю-фірми "Агрохімпак" (35350, Рівненська область, Рівненський район, смт. Квасилів, вулиця Індустріальна, 4 б, код: 32451362) на користь приватного підприємства "Тиква" (33024, Рівненська область, місто Рівне, вулиця Млинівська, 18, код: 38247819) 1515,80 грн. судового збору за розгляд апеляційної скарги.

5. Стягнути з товариства з обмеженою відповідальністю-фірми "Агрохімпак" (35350, Рівненська область, Рівненський район, смт. Квасилів, вулиця Індустріальна, 4 б, код: 32451362) на користь приватного підприємства "Тиква" (33024, Рівненська область, місто Рівне, вулиця Млинівська, 18, код: 38247819) 10000,00 грн. відшкодування витрат за надання правової допомоги в суді першої інстанції та 10000,00 грн. відшкодування витрат за надання правової допомоги в суді апеляційної інстанції.

6. Господарському суду Рівненської області доручити видачу судових наказів.

7. Постанова набирає законної сили з дня її прийняття та може бути оскаржена в касаційному порядку.

8. Матеріали справи №918/560/16 повернути до господарського суду Рівненської області.

Головуючий суддя Мельник О.В.

Суддя Гудак А.В.

Суддя Розізнана І.В.