ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
________________________________________________________________________
РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"18" вересня 2017 р.Справа № 922/2017/17

Господарський суд Харківської області у складі:

судді Бринцева О.В.

при секретарі судового засідання Гула Д.В.

розглянувши справу

за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Фабрика морозива Хладопром", м. Харків
до Публічного акціонерного товариства "Львівський холодокомбінат", м. Львів
про заборону використання знаку для товарів і послуг
за участю представників:

позивача - ОСОБА_1, довіреність б/н від 01.03.2017р.;

відповідача - не з'явився

ВСТАНОВИВ:

16.06.2017 позивач ТОВ «Фабрика морозива «Хладопром»» звернулося до Господарського суду Харківської області із позовом до відповідача ПАТ "Львівський холодокомбінат", в якому просить суд заборонити незаконне використання з боку відповідача знаку для товарів і послуг "КАШТАН" відповідно до свідоцтва для товарів і послуг №19356 від 14.04.2001 року; заборонити відповідачу маркувати товар "морозиво" знаком для товарів і послуг "КАШТАН" відповідно до свідоцтва на знак для товарів і послуг №19356 від 14.04.2001 року; визнати дії відповідача щодо використання знаку для товарів і послуг "КАШТАН" незаконними, у зв'язку з відсутністю права на використання знаку для товарів і послуг "КАШТАН" згідно Свідоцтва на знак для товарів і послуг №19356 від 14.04.2001 року. В обґрунтування позову вказує те, що відповідач незаконно використовує знак для товарів і послуг "КАШТАН", який, відповідно до Свідоцтва на знак для товарів і послуг №19356 від 14.04.2001 року, належить позивачу; в якості правових підстав позову вказує на норми ст. ст. 432, 492, 494, 495 ЦК України, ст.ст. 5, 16, 20 ЗУ "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", ст.ст. 16, 20 ГК України.

Позивач ТОВ «Фабрика морозива «Хладопром»» позовні вимоги підтримує в повному обсязі. Представник позивача в судовому засіданні просить суд задовольнити позовні вимоги з підстав наведених у позовній заяві.

Відповідач ПАТ «Львівський холодокомбінат» у письмових поясненнях та представник відповідача в судовому засіданні 08.08.2017 проти позову заперечують, посилаючись на наявність у відповідача пріоритетних прав на використання торгового знаку "КАШТАН", які виникли в результаті здійснення ПАТ «Львівський холодокомбінат» виробництва і реалізації морозива під цим товарним знаком ще до реєстрації знаку «КАШТАН» його власником ТОВ «Хладопром». Крім того, відповідач вважає, що позивач не має прав на звернення до суду із позовом про захист прав та торговий знак «КАШТАН», оскільки він є не власником цього знаку, а лише користувачем на підставі невиключної ліцензії. Це на думку відповідача виключає право позивача на подачу позову, що є предметом розгляду у даній справі. Також, відповідач стверджує про відсутність з його боку порушень прав на торговий знак «КАШТАН», оскільки ним, відповідачем, випускається морозиво позначене не знаком «КАШТАН», а марками «Каштан зі смаком ванілі» та «Львівський Каштан» в упаковках, які за загальною композицією та кольоровою гамою не є схожими до ступеня змішуваності з упаковкою морозива «КАШТАН» виробництва позивача. Крім цього відповідач вказує, що він здійснює виробництво власної продукції відповідно технічних умов ТУ У 46.39.096-96 від 01.04.1997 року та ТУ У 15.5-20016121.002-2002, котрі, на його думку, надають йому право позначати вироблену таким чином продукцію знаком для товарів і послуг «КАШТАН».

Правом на участь представника в судовому засіданні 18.09.2017 відповідач не скористався, причину неявки не повідомив, витребуваних судом документів не надав. Про дату, час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином, про що свідчить відмітка про направлення ухвали про призначення справи до розгляду за адресою, вказаною у позовній заяві; повідомлення про вручення поштового відправлення, котре містить відомості про те, що відповідачем копія ухвали про поновлення провадження у справі від 08.09.2017 і призначення її до розгляду на 18.08.2017 була одержана 14.09.2017; факт розміщення цієї ухвали суду в Єдиному державному реєстрі судових рішень, відомості якого відповідно до ст.ст. 2, 5 Закону України «Про доступ до судових рішень» є відкритими та офіційними.

15.09.2017 о 15 год. 54 хв. Та 18.09.2017 о 10 год. 34 хв. на електронну скриньку Господарського суду Харківської області з електронної скриньки надійшли електронні листи з додатками у вигляді копій документів в форматі "jpeg". Адресантом цих документів вказано відповідача у справі №922/2017/17 ПАТ "Львівський холодокомбінат". Вказані документи всупереч вимог пункту 1.5.6 Інструкції з діловодства в господарських судах України (затв. наказом ДСА України від 20.02.2013 №28) не скріплені електронним цифровим підписом, що унеможливлює визнання їх офіційними. Станом на час розгляду справи відповідні документи в паперовому вигляді суду не надіслані. Такі обставини унеможливлюють прийняття судом цих документів для розгляду та вчинення вказаних в них процесуальних дій.

Крім того, 18.09.2017 відповідачем на адресу суду засобами електронного звязку ПАТ «Укрпошта» надіслано клопотання про продовження строків розгляду справи та про відкладення розгляду справи. Зазначене клопотання поставлено судом на обговорення. Представник позивача присутній в судовому засіданні категорично заперечує проти його задоволення посилаючись на необґрунтованість клопотання. Представник, зокрема зазначив, що відповідачем з самого початку розгляду справи вчиняються дії спрямовані на її штучне затягування. Так, вказує позивач, відповідачем подаються клопотання про відкладення розгляду справи, або мотивовані причинами, які на думку позивача, не відносяться до поважних (перебування одного з представників відповідача у черговій відпустці), або немотивовані взагалі (як в даному разі); заявляються безпідставні немотивовані відводи; витребувані судом документи надаються з порушенням встановленого порядку (в електронному вигляді не підписані ЕЦП та з неофіційної електронної скриньки) тощо. Такі дії відповідача розцінюються як зловживання правом, що має на меті недопущення ухвалення у справі законного та справедливого рішення, вважає позивач. Тим самим порушується право позивача на доступ до суду, право на справедливий суд та право на розгляд судом справи впродовж розумного строку.

Вирішуючи це клопотання відповідача по суті суд виходить з наступного. Згідно ст. 77 ГПК України господарський суд відкладає в межах строків, встановлених статтею 69 цього Кодексу, розгляд справи, коли за якихось обставин спір не може бути вирішено в даному засіданні.

Статтею 69 ГПК України визначено, що спір має бути вирішено господарським судом у строк не більше двох місяців від дня одержання позовної заяви. У виняткових випадках за клопотанням сторони, з урахуванням особливостей розгляду спору, господарський суд ухвалою може продовжити строк розгляду спору, але не більш як на п'ятнадцять днів.

Позовна заява надійшла до суду 16.06.2017 і з урахуванням зупинення провадження у справі 08.08.2017 та її поновлення 08.09.2017 строк розгляду справи закінчився 18.09.2017 (перший робочий день після останнього дня строку (16.09.2017)).

У відповідності до пункту 3.8. Постанови Пленуму ВГСУ «Про деякі питання практики застосування Господарського процесуального кодексу України судами першої інстанції» від 26.12.2011 №18 продовження передбачених частинами першою і другою статті 69 ГПК строків вирішення спору можливе лише у виняткових випадках за клопотанням сторони і не більше як на п'ятнадцять днів (частина третя цієї статті ГПК). Чи є той чи інший випадок винятковим, вирішує суд з урахуванням конкретних обставин даної справи, в тому числі її складності, кількості учасників судового процесу, значного обсягу доказів, які підлягають збиранню та оцінці, тощо.

В даному разі клопотання відповідача не містить мотивувань винятковості даного випадку та обґрунтування підстав для продовження строків розгляду справи. У клопотанні взагалі не наведено жодних мотивів для відкладення розгляду справи (посилання на інші клопотання є неспроможним, оскільки інші клопотання в матеріалах справи відсутні). В клопотанні про відкладення розгляду справи та продовження строків її розгляду не вказано також про існування додаткових доказів чи пояснень або інших обставин, котрі зумовлювали б необхідність відкладення розгляду справи та продовження строків її розгляду. Навпаки, в даному разі на думку суду обставини справи свідчать про наявність у справі матеріалів достатніх для її розгляду та ухвалення законного і обґрунтованого рішення.

Крім того, суд приймає до уваги, що судом сторонам були створені належні умови для надання усіх необхідних доказів (надано достатньо часу для підготовки до судового засідання, для виконання вимог ухвал суду, для надання витребуваних судом доказів (розгляд справи триває вже понад три місяці). Розгляд справи вже відкладався за клопотанням відповідача (у звязку з перебуванням представника відповідача у відпустці). Судом задовольнялося клопотання відповідача про проведення судового засідання в режимі відео конференції тощо. Проте, нових доказів, пояснень відповідачем не надано та про можливість їх надання в майбутньому в даному клопотанні не зазначено.

Суд також зауважує, що згідно частини третьої ст. 22 ГПК України сторони зобов'язані добросовісно користуватися належними їм процесуальними правами, виявляти взаємну повагу до прав і охоронюваних законом інтересів другої сторони, вживати заходів до всебічного, повного та об'єктивного дослідження всіх обставин справи. Подача клопотань спрямованих на штучне затягування судового процесу, суперечить, зокрема, вимогам статті 6 Конвенції про захист праві людини і основоположних свобод 1950 року, учасником якої є Україна, стосовно права кожного на розгляд його справи судом упродовж розумного строку.

Таким чином, враховуючи, що підстави для визнання даного випадку винятковим наразі відсутні, суд приходить до висновку про те, що клопотання позивача про продовження строків розгляду справи є необґрунтованим і тому не підлягає задоволенню. Відповідно, з тих самих підстав, а також у звязку з закінченням строків розгляду справи без задоволення також залишається клопотання про відкладення розгляду справи.

Дослідивши матеріали справи, заслухавши пояснення представників учасників судового процесу, всебічно та повно вивчивши надані учасниками судового процесу докази і таким чином зясувавши всі фактичні обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги та заперечення, суд установив наступне.

16.04.2001 Державною службою інтелектуальної власності України було зареєстровано знак для товарів та послуг "КАШТАН" та видано ВАТ "Київський холодокомбінат №2" Свідоцтво на знак для товарів та послуг "КАШТАН" за № 19356 (т.І а.с. 15).

25.05.2011 Державний департамент інтелектуальної власності видав рішення Акціонерному товариству закритого типу "ХЛАДОПРОМ" про публікацію в офіційному бюлетені "Промислова власність" та внесення до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг відомостей про передачу права власності на знаки для товарів і послуг, а саме на знак для товарів і послуг "КАШТАН", відповідно до Свідоцтва № 19356 від 25.05.2011.

25.05.2011 внесено зміни до Державного реєстру свідоцтв України щодо зміни власника свідоцтва за №19356 від 16.04.2001, та опубліковано такі зміни в офіційному бюлетені "Промислова власність" за №10 від 25.05.2011.

01.01.2017 ТОВ Хладопром уклало з ТОВ «Фабрика морозива «Хладопром»» ліцензійний договір №2/9-17 на право використання об'єктів права інтелектуальної власності (т.І а.с. 12-14). У відповідності до умов п.2.1. договору ліцензіар (ТОВ «Хладопром») на строк дії та на умовах договору надав ліцензіату (ТОВ «Фабрика морозива «Хладопром»») за винагороду невиключну ліцензію на використання певних свідоцтв на знаки для товарів і послуг для позначення товарів і послуг, що виготовляються, збуваються, та/або надаються згідно переліку товарів і послуг, згрупованих за класами 29, 30, 31, 32, 35, 43 згідно МКТП. Серед інших було передано і право на використання знаку для товарів і послуг визначеного свідоцтвом від 16.04.2001 №19356.

Строк дії договору визначений п.9.1. до 31.12.2017р.

Порядок захисту прав на знаки для товарів і послуг, право користування на які передано за договором від 01.01.2017 №2/9-17, визначено п.п. 4.5, 7.1 7.3. договору. Пунктом 4.5., зокрема, визначено, що ліцензіар надає ліцензіату всі свої матеріальні та процесуальні права при здійсненні захисту прав, що випливають зі свідоцтв, зазначених в п.1.1. даного договору, в усіх державних та правоохоронних органах, установах та організаціях всіх форм власності та підпорядкування, в судах загальною юрисдикції України, тощо.

Позивачем здійснюється виробництво морозива з використанням знаку для товарів і послуг «КАШТАН» згідно свідоцтву на знак для товарів і послуг «КАШТАН» від 16.04.2001 №19356 (т.І а.с.28).

Відповідачем здійснюється виробництво і реалізація морозива позначеного знаком, який містить напис «Каштан» «Каштан зі смаком ванілі» та «Львівський Каштан» (т.І а.с.28, 29, т.ІІ а.с. 212, 213).

Такі обставини, на думку позивача, свідчать про порушення його прав та охоронюваних законом інтересів і є підставою для їх захисту у судовому порядку.

Надаючи правову кваліфікацію викладеним обставинам з урахуванням фактичних та правових підстав позовних вимог та заперечень проти них, суд виходить з наступного.

Конституцією України (ст.41) гарантовано, що кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності. Право приватної власності набувається в порядку, визначеному законом. Ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності. Право приватної власності є непорушним.

Одним з обєктів права інтелектуальної власності є торговельна марка (знак для товарів і послуг). Торговельною маркою може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень, які придатні для вирізнення товарів (послуг), що виробляються (надаються) однією особою, від товарів (послуг), що виробляються (надаються) іншими особами. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, літери, цифри, зображувальні елементи, комбінації кольорів (ст..492 ЦК України).

Відповідно до статті 494 Цивільного кодексу України, набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчується свідоцтвом. Умови та порядок видачі свідоцтва встановлюються законом. Обсяг правової охорони торговельної марки визначається наведеними у свідоцтві її зображенням та переліком товарів і послуг, якщо інше не встановлено законом.

Згідно з частиною 3 статті 5 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», право власності на знак засвідчується свідоцтвом.

У відповідності до частини 8 статті 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» Власник свідоцтва має право дати будь-якій особі дозвіл

(видати ліцензію) на використання знака на підставі ліцензійного

договору.

Відповідно до частини 4 статті 5 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», обсяг правової охорони, що надається, визначається зображенням знака та переліком товарів і послуг, внесеними до Реєстру, і засвідчується свідоцтвом з наведеними у ньому копією внесеного до Реєстру зображення знака та переліком товарів і послуг.

Частинами 1-2, 5 ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» визначено, що права, що випливають із свідоцтва, діють від дати подання заявки; свідоцтво надає його власнику право використовувати знак (зареєстрований знак стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг) та інші права, визначені цим Законом та надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди, якщо інше не передбачено цим Законом.

Використанням знака для товарів та послуг, згідно з ч. 4 ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», визнається в т.ч. нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов'язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення). Знак визнається використаним, якщо його застосовано у формі зареєстрованого знака, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованого знака лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності знака.

Відповідно до частини 3 статті 426 ЦК України, використання об'єкта права інтелектуальної власності іншою особою здійснюється з дозволу особи, яка має виключне право дозволяти використання об'єкта права інтелектуальної власності, крім випадків правомірного використання без такого дозволу, передбачених цим Кодексом та іншим законом.

Відповідно до статті 431 ЦК України, порушення права інтелектуальної власності, в тому числі невизнання цього права чи посягання на нього, тягне за собою відповідальність, встановлену цим Кодексом, іншим законом чи договором.

Відповідно до ст. 20 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», будь-яке посягання на права власника свідоцтва, передбачені ст.16 цього Закону, в тому числі вчинення без згоди власника свідоцтва дій, що потребують його згоди, та готування до вчинення таких дій, вважається порушенням прав власника свідоцтва, що тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством України. На вимогу власника свідоцтва таке порушення повинно бути припинено, а порушник зобов'язаний відшкодувати власнику свідоцтва заподіяні збитки. Власник свідоцтва може також вимагати усунення з товару, його упаковки незаконно використаного знака або позначення, схожого з ним настільки, що їх можна сплутати, або знищення виготовлених зображень знака або позначення, схожого з ним настільки, що їх можна сплутати.

Статтею 432 ЦК України встановлено, що кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого права інтелектуальної власності відповідно до статті 16 цього Кодексу. Цією нормою також передбачено можливість ухвалення рішення про припинення дій, які порушують право (п.3 ч.2 ст.16 ЦК України).

Відповідно до ст. 32 Господарського процесуального кодексу України, доказами у справі є будь-які фактичні дані, на підставі яких господарський суд у визначеному законом порядку встановлює наявність чи відсутність обставин, на яких ґрунтуються вимоги і заперечення сторін, а також інші обставини, які мають значення для правильного вирішення господарського спору.

Згідно зі ст. 34 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд приймає тільки ті докази, які мають значення для справи. Обставини справи, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватись іншими засобами доказування.

Пунктом 29 Постанови Пленуму ВГСУ «Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності» від 17.10.2012 №12 визначено, що з огляду на приписи статті 33 ГПК щодо обов'язку доказування і подання доказів господарському суду у вирішенні питання про те, якій стороні належить доводити обставини, що мають значення для справи про захист авторського права чи суміжних прав, слід враховувати таке:

1) позивач повинен довести належність йому авторського права та/або суміжних прав чи права на їх захист, а також факт використання об'єктів даних прав відповідачем, а в разі заявлення вимог про відшкодування шкоди - розмір шкоди і причинно-наслідковий зв'язок між завданою шкодою та діями відповідача. У випадках коли права автора засвідчено свідоцтвом, виданим в установленому порядку уповноваженим органом, власник майнових прав інтелектуальної власності на твір, які було передано на зазначений у свідоцтві твір, звільняється від доведення належності йому відповідних прав; у таких випадках обов'язок доведення належності цих прав іншій особі, ніж та, що зазначена у свідоцтві, покладається на відповідача;

2) відповідач має довести додержання ним вимог ЦК України і Закону України "Про авторське право і суміжні права" при використанні ним твору та/або об'єкту суміжних прав; в іншому разі фізична або юридична особа визнається порушником авторського права та/або суміжних прав, і для неї настають наслідки, передбачені цими законодавчими актами. Крім того, відповідач повинен спростувати визначену цивільним законодавством презумпцію винного заподіяння шкоди (статті 614, 1166 ЦК України).

З урахуванням наведених норм на підставі наявних у справі доказів суд приходить до висновку про те, що позивачем доведено наявність у нього прав користування знаком для товарів і послуг «КАШТАН» згідно свідоцтву на знак для товарів і послуг від 16.04.2001 №19356. Це право належить йому на підставі договору на право використання обєктів інтелектуальної власності від 01.01.2017 №2/9-17. Так само на підставі вказаного договору (пункт 4.5.) підтверджується належність позивачеві матеріальних і процесуальних прав захисту права на вказаний знак для товарів і послуг «КАШТАН».

Також наразі є доведеним факт використання відповідачем належного позивачеві знаку для товарів і послуг «КАШТАН» згідно свідоцтву на знак для товарів і послуг від 16.04.2001 №19356. Використання здійснюється шляхом нанесення цього знаку на морозиво, котре виробляється і реалізується позивачем «Львівський Каштан» та «Каштан зі смаком ванілі». Факт виробництва підтверджується відомостями, що містяться на упаковках морозива виробництва відповідача, котрі в якості речових доказів долучені до матеріалів справи (т.І а.с. 27, т.ІІ а.с. 212). На них зокрема міститься напис «Каштан зі смаком ванілі» та «Львівський Каштан», а також напис «Виробник та адреса потужностей виробництва: ПАТ «Львівський холодокомбінат» вул. Повітряна, 2, м.Львів, 79025, Україна, тел. телефон інформаційного центру ЛІМО НОМЕР_1, www.limo.ua». Факт реалізації фіскальним чеком на якому міститься напис з назвою товару «МОРОЖ. «ЛИМО» 70 гр. КАШТАН ВАНИЛЬНЫЙ 10,25 х 1.000». Факт виробництва та реалізації морозива «Каштан зі смаком ванілі» та «Львівський Каштан» не заперечується відповідачем.

Висновок суду про використання відповідачем в позначенні виробленої ним продукції «Львівський Каштан» та «Каштан зі смаком ванілі» саме знаку для товарів і послуг «КАШТАН» згідно свідоцтву на знак для товарів і послуг від 16.04.2001 №19356 ґрунтується на наступному.

У відповідності до положень частини 1 ст.20 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» будь-яке посягання на права власника свідоцтва, передбачені статтею 16 цього Закону, в тому числі вчинення без згоди власника свідоцтва дій, що потребують його згоди, та готування до вчинення таких дій, вважається порушенням прав власника свідоцтва, що тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством України.

Згідно частини 5 статті 16 Закону України Про охорону прав на знаки для товарів і послуг свідоцтво надає його власнику виключне право забороняти

іншим особам використовувати без його згоди, якщо інше не

передбачено цим Законом позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно

наведених у свідоцтві товарів і послуг, якщо внаслідок такого

використання ці позначення і знак можна сплутати.

Порушенням прав на знак, зокрема, визнається введення в цивільний оборот позначень, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати із: знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім'я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг (п. 63 Постанови Пленуму ВГСУ «Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності» від 17.10.2012 № 12).

Вирішуючи питання про схожість до ступеня змішуваності знаку для товарів і послуг «КАШТАН» та знаків «Львівський Каштан» і «Каштан зі смаком ванілі» суд керується пунктом 65 Постанови Пленуму ВГСУ «Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності» від 17.10.2012 № 12 згідно якому господарські суди не повинні встановлювати схожість знаків для товарів і послуг на власний розсуд. Відповідно до частини шостої статті 42 ГПК у разі відхилення господарським судом висновку судового експерта це повинно бути вмотивовано у рішенні. А крім того, пунктом 3.3. Постанови Пленуму ВГСУ Про деякі питання практики призначення судових експертиз у справах зі спорів, пов'язаних із захистом права інтелектуальної власності від 23.03.2012 № 5 відповідно якої суду слід призначати експертизу у сфері інтелектуальної власності для зясування питань чи є конкуруючі позначення тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати.

Згідно висновку призначеної у справі експертизи в сфері інтелектуальної власності» від 07.09.2017р. №15367, виконаної Харківським НДІСЕ ім. засл. проф. ОСОБА_2 позначення «Львівський Каштан» є таким, що може ввести в оману щодо товару, послуги та особи, яка виробляє товар та надає послуги у 29, 30 класі МКТП, з використанням знаку для товарів та послуг за Свідоцтвом на знак для товарів і послуг України № 19356 від 16.04.2001. Позначення КАШТАН зі смаком ванілі є таким, що може ввести в оману щодо товару, послуги та особи, яка виробляє товар та надає послуги у 29, 30 класі МКТП, з використанням знаку для товарів та послуг за Свідоцтвом на знак для товарів і послуг України № 19356 від 16.04.2001. Позначення Львівський КАШТАН є схожим настільки, що їх можна сплутати зі знаком для товарів і послуг України № 19356 від 16.04.2001. Позначення КАШТАН зі смаком ванілі є схожим настільки, що їх можна сплутати зі знаком для товарів і послуг України № 19356 від 16.04.2001.

Таким чином суд приходить до висновку про те, що відповідачем під час виробництва та реалізації морозива «Львівський Каштан» і «Каштан зі смаком ванілі» використано знак для товарів і послуг «КАШТАН» згідно свідоцтву на знак для товарів і послуг України від 16.04.2001 №19356, право на який належить позивачеві на підставі договору на право використання обєктів інтелектуальної власності від 01.01.2017 №2/9-17.

Тобто, в підсумку це означає, що позивачем доведені і матеріалами справи підтверджені обставини, доведення яких у відповідності до ст. 32, 33 ГПК України та наведеного вище п.29 Постанови Пленуму ВГСУ від 17.10.2012 №12 покладається на позивача (факт належності права позивачеві та факт порушення його відповідачем), як необхідні і достатні умови задоволення позову.

Натомість відповідачем всупереч вимог ст. 4-3 та ст. 33 ГПК України (судочинство у господарських судах здійснюється на засадах змагальності; сторони та інші особи, які беруть участь у справі, обґрунтовують свої вимоги і заперечення поданими суду доказами; кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень) доказів на спростування викладених обставин не надано. Доказів додержання відповідачем вимог ЦК України і Закону України «Про авторське право і суміжні права» при використанні ним знаку для товарів і послуг «КАШТАН» не надано. Визначена цивільним законодавством презумпція винного заподіяння шкоди (статті 614, 1166 ЦК України) не спростована.

Суд критично оцінює заперечення відповідача про відсутність у позивача права на позов. Ці твердження не відповідають положенням абз.3 ч.2 ст.20 Закону України Про охорону прав на знаки для товарів і послуг, згідно яких вимагати поновлення порушених прав власника свідоцтва може за його згодою також особа, яка придбала ліцензію. Та спростовуються умовами п.п. 4.5, 7.1 7.3. договору на право використання обєктів інтелектуальної власності від 01.01.2017 №2/9-17. Пунктом 4.5., зокрема, визначено, що ліцензіар надає ліцензіату всі свої матеріальні та процесуальні права при здійсненні захисту прав, що випливають зі свідоцтв, зазначених в п.1.1. даного договору, в усіх державних та правоохоронних органах, установах та організаціях всіх форм власності та підпорядкування, в судах загальною юрисдикції України, тощо.

Твердження відповідача про те, що він має право позначати вироблену ним продукцію знаком для товарів і послуг «КАШТАН» оскільки продукція виробляється згідно технічних умов ТУ У 46.39.096-96 від 01.04.1997 року та ТУ У 15.5-20016121.002-2002 не відповідають матеріалам справи.

З дослідження упаковок морозива відповідача з позначенням Львівський Каштан та Каштан зі смаком ванілі (т.І а.с. 27, т.ІІ а.с. 212) вбачається, на них відсутнє посилання вказані вище технічні умови. Натомість на оборотній стороні упаковки зазначається, що відповідна продукція вироблена відповідно до ДСТУ 4735:2007. За таких обставин посилання на ТУ У 46.39.096-96 від 01.04.1997 року, ТУ У 15.5-20016121.002-2002 є юридично неспроможними, адже вони не стосуються предмета справи. ДСТУ 4735:2007 жодних положень, котрі давали б право маркувати морозиво знаком для товарів і послуг «КАШТАН» не містить.

Так само не підтверджені матеріалами справи твердження відповідача про наявність у нього пріоритету на використання знаку для товарів і послуг «КАШТАН» мотивовані посиланнями на здійснення ним виробництва продукції під цією маркою ще до реєстрації Державною службою інтелектуальної власності України знаку для товарів та послуг "КАШТАН" за ВАТ "Київський холодокомбінат №2", яка відбулася 16.04.2001 за № 19356.

Надані відповідачем на підтвердження цих тверджень документи та відомості не можуть бути визнані належними та допустимими доказами у справі, оскільки вони не відповідають вимогам, які ставляться до первинних документів.

Так, згідно положень ст.ст. 1, 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» первинний документ - документ, який містить відомості про господарську операцію. Первинні та зведені облікові документи можуть бути складені у паперовій або в електронній формі та повинні мати такі обов'язкові реквізити: назву документа (форми); дату складання; назву підприємства, від імені якого складено документ; зміст та обсяг господарської операції, одиницю виміру господарської операції; посади осіб, відповідальних за здійснення господарської операції і правильність її оформлення; особистий підпис або інші дані, що дають змогу ідентифікувати особу, яка брала участь у здійсненні господарської операції.

Аналогічно відповідно до п.2.4. Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку (затв. наказом Мінфіну від 24.05.1995 № 88) первинні документи (на паперових і машинозчитуваних носіях інформації) для надання їм юридичної сили і доказовості повинні мати такі обов'язкові реквізити: назва підприємства, установи, від імені яких складений документ, назва документа (форми), код форми, дата і місце складання, зміст господарської операції та її вимірники (у натуральному і вартісному виразі), посади, прізвища і підписи осіб, відповідальних за дозвіл та здійснення господарської операції і складання первинного документа.

Аналіз наданих відповідачем документів на підтвердження факту виробництва ним морозива позначеного знаком для товарів і послуг «КАШТАН» свідчить про те, що вони не відповідають наведеним вимогам, котрі ставляться законом до первинних документів, що унеможливлює визнання їх доказами здійснення відповідних господарських операції.

Крім того з наданих відповідачем документів не вбачається підстав для висновку про те, що відповідачем здійснювалось виробництво та реалізація продукції, позначення якої дійсно співпадає з позначенням знаком для товарів і послуг «КАШТАН». Окремі з документів з наданих відповідачем в яких зустрічається слово «каштан», як видно з їх суті, мають облікове суто внутрішньогосподарське призначення. Жодного документа, котрий би підтверджував факт використання знаку «КАШТАН» під час пропонування, реалізації продукції відповідачем третім особам не надано. У справі відсутні етикетки, упаковки, рекламні матеріали, господарські договори тощо з яких можна було б зробити висновок про те, що відповідач ПАТ "Львівський холодокомбінат" дійсно виробляв, пропонував до продажу і реалізовував продукцію позначену знаком для товарів і послуг «КАШТАН», або здійснював підготовку до цього.

За таких обставин суд приходить до висновку про наявність у справі достатніх правових підстав для визнання позовних вимог законними, обґрунтованими і такими, що підлягають задоволенню в повному обсязі.

Вирішуючи питання розподілу судових витрат, суд керується положеннями ст.ст. 44, 48, 49 ГПК України і покладає їх на відповідача. Таким чином з відповідача на користь позивача підлягають стягненню 4.800,00 грн. судового збору та 5.049,00 грн. сплачених за проведення судової експертизи.

На підставі викладеного, на підставі ст.ст. 6, 8, 19, 124, 129 Конституції, ст. 16, ст. 20 ЗУ Про охорону прав на знаки для товарів і послуг , ст.ст. 15, 16, 426, 432, 494 ЦК України, керуючись, ст. ст. 1, 4, 12, 27, 32, 33, 43, 44-49, 75, 82-85 ГПК України, суд -

ВИРІШИВ:

1. Позов задовольнити повністю.

2. Заборонити незаконне використання з боку Публічного акціонерного товариства «Львівський холодокомбінат» (79025, Львівська обл., місто Львів, вул. Повітряна, буд. 2, ) знаку для товарів і послуг КАШТАН відповідно до Свідоцтва для товарів і послуг № 19356 від 16.04.2001 року.

2. Заборонити Публічному акціонерному товариству «Львівський холодокомбінат» (79025, Львівська обл., місто Львів, вул. Повітряна, буд. 2, ) маркувати товар морозиво знаком для товарів і послуг КАШТАН відповідно до Свідоцтва на знак для товарів і послуг № 19356 від 16.04.2001 року.

3. Визнати дії Публічного акціонерного товариства «Львівський холодокомбінат» (79025, Львівська обл., місто Львів, вул. Повітряна, буд. 2, ) щодо використання знаку для товарів і послуг КАШТАН незаконними, у звязку з відсутністю права на використання знаку для товарів і послуг КАШТАН, згідно Свідоцтва на знак для товарів і послуг № 19356 від 16.04.2001 року.

4. Стягнути з Публічного акціонерного товариства Львівський холодокомбінат (79025, Львівська обл., місто Львів, вул. Повітряна, буд. 2, ) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «Фабрика морозива «Хладопром» (61046, м. Харків, вул. Хабарова, 1, ) 4.800,00 грн. судового збору та 5.049,00 грн. витрат за проведення судової експертизи.

Видати накази після набрання рішенням законної сили.

Повне рішення складено 21.09.2017 р.

Суддя ОСОБА_3

/Справа №922/2017/17/