КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
УХВАЛА

про призначення судової експертизи та

зупинення провадження у справі

"14" вересня 2017 р. Справа №910/1780/16

Київський апеляційний господарський суд у складі колегії суддів:

головуючого: Сотнікова С.В.

суддів: Тарасенко К.В.

Остапенка О.М.

за участю секретаря судового засідання Карпюк О.С.,

представників сторін:

від позивача - Казанкіної А.Ю.,

від відповідача-1 - Коваленка О.О.,

від відповідача-2 - Запорожець Л.Г.,

від відповідача-3 - Маковецької-Саєнко І.М.,

розглянувши апеляційну скаргу Публічного акціонерного товариства "Фармстандарт-Біолік"

на рішення Господарського суду міста Києва від 19.09.2016

у справі № 910/1780/16 (суддя Марченко О.В.)

за позовом Приватного акціонерного товариства "Лекхім"

до 1. Публічного акціонерного товариства "Фармстандарт-Біолік",

2. Міністерства економічного розвитку і торгівлі України,

3. Міністерства охорони здоров'я України,

4. Державного підприємства "Державний експертний центр Міністерства охорони здоров'я України"

про визнання недійсними повністю свідоцтв України №№ 182084, 182085 на знаки для товарів і послуг, визнання недійсними висновку, реєстраційного посвідчення та наказу

ВСТАНОВИВ:

Приватне акціонерне товариство "Лекхім" звернулося до Господарського суду міста Києва з позовом про:

- визнання недійсними повністю свідоцтв України №№ 182084 та 182085 на знаки для товарів і послуг відповідно "РЕНАЛЬГАН-БІОЛІК" та "РЕНАЛЬГАН-БИОЛЕК;

- зобов'язання Державної служби внести відповідні зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг;

- визнання недійсним висновку Підприємства про рекомендацію до реєстрації лікарського засобу (далі - ЛЗ) "РЕНАЛЬГАН-БІОЛІК";

- визнання недійсним наказу МОЗ України від 02.08.2013 № 684 щодо державної реєстрації ЛЗ "РЕНАЛЬГАН-БІОЛІК";

- визнання недійсним реєстраційного посвідчення на ЛЗ "РЕНАЛЬГАН-БІОЛІК" № UA/12131/01/01;

- зобов'язання ПАТ "Фармстандарт-Біолік" припинити використання позначень "РЕНАЛЬГАН", та/або "РЕНАЛЬГАН-БІОЛІК", та/або "РЕНАЛЬГАН-БИОЛЕК";

- зобов'язання ПАТ "Фармстандарт-Біолік" вилучити з цивільного обігу ЛЗ "РЕНАЛЬГАН-БІОЛІК" та знищити упаковки вказаного ЛЗ, а також ампули, в яких міститься такий ЛЗ.

Рішенням Господарського суду міста Києва від 19.09.2016 позов задоволено частково; визнано недійсними оспорювані свідоцтва; - Державну службу зобов'язано внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг; визнано недійсним (у певній частині) оспорюваний наказ МОЗ України; визнано недійсним оспорюване реєстраційне посвідчення на ЛЗ; ПАТ "Фармстандарт-Біолік" зобов'язано вчинити певні дії та на нього покладено відповідні суми судових витрат зі справи; у решті позову відмовлено.

Не погоджуючись з зазначеним судовим рішенням, Публічне акціонерне товариство "Фармстандарт-Біолік" звернулось до Київського апеляційного господарського суду з апеляційною скаргою, в якій просить скасувати рішення Господарського суду міста Києва від 19.09.2016, прийняти нове рішення, яким в позові відмовити повністю.

Ухвалою Київського апеляційного господарського суду від 19.10.2016 апеляційну скаргу Публічного акціонерного товариства "Фармстандарт-Біолік" прийнято до провадження.

15.11.2016, 29.11.2016, 02.12.2016, 12.12.2016 в судовому засіданні оголошувалась перерва відповідно до ст. 77 ГПК України.

Від відповідача-1 надійшло клопотання про призначення у даній справі повторної судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності.

Клопотання мотивоване тим, що висновок судової експертизи, який був складений за результатами експертизи призначеної ухвалою Господарського суду міста Києва від 21.03.2016, є необґрунтованим та неясним при дослідженні окремих питань поставлених судом у зв'язку з порушенням експертом методології дослідження, що виключає об'єктивність висновку.

З матеріалів справи вбачається, що судом першої інстанції у даній справі було призначено судову експертизу, за результатами якої складено висновок експерта № 1096 від 15.07.2016.

У експертному дослідженні було встановлено, що:

знаки для товарів і послуг "РЕНАЛЬГАН-БІОЛІК" і "РЕНАЛЬГАН-БИОЛЕК" за свідоцтвами України №182084 і №182085 є схожими настільки, що їх можна сплутати з раніше зареєстрованим в Україні знаком для товарів і послуг "РЕНАЛГАН" за свідоцтвом України №15785 стосовно товарів 05 класу МКТП;

знаки для товарів і послуг "РЕНАЛЬГАН-БІОЛІК" і "РЕНАЛЬГАН-БИОЛЕК" за свідоцтвами України №182084 і №182085 є такими, що можуть ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари 05 класу МКТП, тобто стосовно ПрАТ "Лекхім".

Відповідач-1 подав господарському суду на противагу Висновку експерта № 1096 від 15.07.2016 Висновок щодо відсутності підстав для визнання свідоцтв України на знаки для товарів і послуг № 182084 та № 182085 недійсними, а саме Висновок від 26.08.2016 № 182084/5, складений патентним повіреним ОСОБА_6

Вказані висновки містять суттєві розбіжності з одних і тих самих питань, поставлених на дослідження, що унеможливлює встановлення дійсних обставин, з якими пов'язується одержання правової охорони спірними позначеннями.

Розглянувши подане клопотання про призначення у справі повторної судової експертизи, колегія суддів дійшла висновку про необхідність частково задовольнити клопотання відповідача-1.

Відповідно до ч. 1 - 3 ст. 41 ГПК України для роз'яснення питань, що виникають при вирішенні господарського спору і потребують спеціальних знань, господарський суд призначає судову експертизу.

Учасники судового процесу мають право пропонувати господарському суду питання, які мають бути роз'яснені судовим експертом. Остаточне коло цих питань встановлюється господарським судом в ухвалі.

Проведення судової експертизи доручається державним спеціалізованим установам чи безпосередньо особам, які відповідають вимогам, встановленим Законом України "Про судову експертизу". Особа, яка проводить судову експертизу (далі - судовий експерт) користується правами і несе обов'язки, зазначені у статті 31 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 - 3 ст. 42 ГПК України висновок судового експерта повинен містити докладний опис проведених досліджень, зроблені в результаті їх висновки і обгрунтовані відповіді на поставлені господарським судом питання. Висновок подається господарському суду в письмовій формі, і копія його надсилається сторонам.

Якщо під час проведення судової експертизи встановлюються обставини, що мають значення для правильного вирішення спору, з приводу яких судовому експерту не були поставлені питання, у висновку він викладає свої міркування і щодо цих обставин.

Частинами третьою і четвертою статті 42 ГПК України передбачено право господарського суду призначити додаткову або повторну судову експертизу. У цих випадках господарський суд має виходити з такого.

Додаткова експертиза призначається судом після розгляду ним висновку первинної експертизи, якщо виявиться, що усунути неповноту або неясність висновку в судовому засіданні шляхом заслуховування експерта неможливо.

Висновок експерта визнається неповним, якщо досліджено не всі надані йому об'єкти або не дано вичерпних відповідей на всі поставлені перед експертом питання.

Висновок експерта визнається неясним, якщо він викладений нечітко або носить непевний, неконкретний характер.

В ухвалі про призначення додаткової експертизи необхідно чітко зазначити, які саме висновки експерта суд вважає неповними чи неясними або які обставини зумовили необхідність розширення експертного дослідження. Така судова експертиза може призначатись як з ініціативи суду, так і за клопотанням учасників судового процесу, а її проведення може бути доручено тому ж або іншому експерту.

Повторною визнається судова експертиза, у проведенні якої експерт досліджує ті ж самі об'єкти і вирішує ті ж самі питання, які досліджувалися і вирішувалися у первинній судові експертизі. Нові об'єкти на дослідження повторної судової експертизи подаватися не можуть, так само як не можуть ставитися на її вирішення питання, які не розглядалися попередньою експертизою.

Повторна судова експертиза призначається з ініціативи суду або за клопотанням учасників процесу, якщо висновок експерта визнано необґрунтованим чи таким, що суперечить іншим матеріалам справи, або коли він викликає сумнів у його правильності, або за наявності істотного порушення норм, які регламентують порядок призначення і проведення експертизи. Повторну судову експертизу може бути призначено також, якщо є розходження у висновках кількох експертів і їх неможливо усунути шляхом одержання додаткових пояснень експертів у судовому засіданні. Повторну судову експертизу слід доручати іншому експерту (експертам).

Якщо необхідно здійснити дослідження нових об'єктів або з інших обставин справи, призначається нова, а не повторна експертиза.

З матеріалів справи вбачається, що предметом позову є, окрім іншого, вимога про визнання недійсними повністю свідоцтв України №182084 та №182085 на знаки для товарів і послуг "РЕНАЛЬГАН-БІОЛІК" та "РЕНАЛЬГАН-БИОЛЕК" відповідно, зареєстровані для товарів 5 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі - МКТП), власником яких є Публічне акціонерне товариство "Фармстандарт-Біолік".

Підставою для позову стало питання відповідності умовам патентоздатності знаків для товарів та послуг за свідоцтвами України №182084 та №182085 ("РЕНАЛЬГАН-БІОЛІК" та "РЕНАЛЬГАН-БИОЛЕК"), належних відповідачу-1, оскільки такі знаки, на думку позивача, є схожими настільки, що їх можна сплутати зі знаком "РЕНАЛГАН" за свідоцтвом України № 15785, раніше зареєстрованим позивачем для таких самих товарів, та можуть ввести споживачів в оману щодо особи, яка виробляє товар, тобто з підстав передбачених абз. 4 п. 2, абз. 1 п. 3 ст. 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг».

З урахуванням обставин справи та суті спору за допомогою експертного дослідження мають бути з'ясовані фактичні дані щодо наявності чи відсутності підстав для відмови у наданні торговельній марці правової охорони. З метою такого з'ясування слід вирішити, зокрема, питання про те, чи торговельна марка:

є оманливою або такою, що може ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послуги;

чи є конкуруючі позначення тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати.

При цьому, такі питання мають бути вирішені з урахуванням обов'язково з'ясованих обставин пов'язаності торговельної марки з особою (уявленням про особу), яка її використовує при виробництві певних товарів.

У наявних в матеріалах справи експертних висновках вказані вище обставини не знайшли свого відображення у повному обсязі, при цьому такі обставини мають бути обов'язково з'ясовані судом при вирішенні спірних правовідносин.

З метою скорочення строків виконання складних за характером та/або багатооб'єктних експертиз можуть створюватися експертні комісії у складі не менш як двох експертів одного напрямку знань (комісійна експертиза) з можливим визначенням в ухвалі про призначення судової експертизи персонального складу такої комісії.

Дослідивши матеріали справи, апеляційний господарський суд вважає за необхідне призначити у даній справі нову судову комісійну експертизу об'єктів права інтелектуальної власності з метою скорочення термінів її виконання, оскільки питання, що мають бути вирішенні є складними за характером.

Відповідно до ст. 79 ГПК України у зв'язку з призначенням судової експертизи, пов'язаної з охороною прав на об'єкти інтелектуальної власності, провадження у справі підлягає зупиненню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 41, 42, 79, 86 Господарського процесуального кодексу України, Київський апеляційний господарський суд

УХВАЛИВ:

1. Призначити у справі № 910/1780/16 судову комісійну експертизу об'єктів інтелектуальної власності (об'єктів промислової власності - знаків для товарів і послуг).

2. Проведення судової експертизи доручити судовим експертам Київського науково-дослідного інституту судових експертиз (03680, м. Київ, вул. Смоленська, 6).

3. Попередити експертів про кримінальну відповідальність за дачу за відомо неправдивого висновку (ст. 384 КК України) та відмову без поважних причини від виконання покладених на експерта обов'язків (ст. 385 КК України).

4. На вирішення експертів поставити наступні питання:

4.1. чи є знак для товарів і послуг "РЕНАЛЬГАН-БІОЛІК" за свідоцтвом України №182084 схожим настільки, що його можна сплутати зі знаком для товарів і послуг "РЕНАЛГАН" за свідоцтвом України №15785 щодо товарів 05 класу МКТП?;

4.2. чи є знак для товарів і послуг "РЕНАЛЬГАН-БИОЛЕК" за свідоцтвом України №182085 схожим настільки, що його можна сплутати зі знаком для товарів і послуг "РЕНАЛГАН" за свідоцтвом України №15785 щодо товарів 05 класу МКТП?;

4.3 чи викликає знак "РЕНАЛГАН" за свідоцтвом України № 15785 у споживача стійке асоціативне уявлення про особу яка виробляє товари 05 класу МКТП, а саме про Приватне акціонерне товариство "Лекхім"?;

4.4 чи викликають знаки "РЕНАЛЬГАН-БІОЛІК" за свідоцтвом України №182084 та "РЕНАЛЬГАН-БИОЛЕК" за свідоцтвом України №182085 у споживача стійке асоціативне уявлення про особу яка виробляє товари 05 класу МКТП, а саме про Публічне акціонерне товариство "Фармстандарт-Біолік"?;

4.5 чи є знак для товарів і послуг "РЕНАЛЬГАН-БІОЛІК" за свідоцтвом України №182084 таким, що може ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари 05 класу МКТП, тобто стосовно Приватного акціонерного товариства "Лекхім"?;

4.6 чи є знак для товарів і послуг "РЕНАЛЬГАН-БИОЛЕК" за свідоцтвом України №182085 таким, що може ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари 05 класу МКТП, тобто стосовно Приватного акціонерного товариства "Лекхім"?

5. Матеріали справи № 910/1780/16 направити до експертної установи.

6. Зобов'язати сторони негайно надати експерту на його вимогу об'єкти дослідження, документи та пояснення, необхідні для проведення експертизи.

7. Зобов'язати Публічне акціонерне товариство "Фармстандарт-Біолік" оплатити попередні витрати, пов'язані з проведенням судової експертизи, докази чого надати суду для залучення до матеріалів справи після поновлення провадження для включення до складу судових витрат.

8. Зупинити апеляційне провадження у справі № 910/1780/16.

Головуючий суддя С.В. Сотніков

Судді К.В. Тарасенко

О.М. Остапенко