РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18.09.2017Справа №910/19419/16

За позовом Компанії Санофі-Авентіс Дойчланд ГмбХ

до 1) Товариства з обмеженою відповідальністю "Підприємство "ФЕСТ"

2) Міністерства економічного розвитку і торгівлі України

про визнання недійсним частково свідоцтва на знак для товарів та послуг

Суддя Гумега О.В.

Представники

від позивача: Жила Б.В. за довіреністю б/н від 21.07.2016

від відповідача-1: Хілініченко В.В. за довіреністю б/н від 19.08.2017

від відповідача-2: Саламов О.В. за довіреністю № 2434-03/363 від 06.06.2017

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Компанія Санофі-Авентіс Дойчланд ГмбХ (позивач) звернулась до Господарського суду міста Києва з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю "Підприємство "ФЕСТ" (відповідач-1), Державної служби інтелектуальної власності України (відповідач-2) про визнання недійсним частково свідоцтва України на знак для товарів та послуг № НОМЕР_1 від 26.10.2015 відносно товарів 5 класу МКТП, про зобов'язання відповідача-2 внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знак для товарів та послуг щодо визнання недійсним свідоцтва України на знак для товарів та послуг № НОМЕР_1 від 26.10.2015 частково, відносно товарів 5 класу МКТП, та здійснити про це публікацію в офіційному бюлетені "Промислова власність".

В обґрунтування позовних вимог позивач зазначив, що знак "ІНФОРМАЦІЯ_2" за свідоцтвом України № НОМЕР_1 від 26.10.2015, зареєстрований відповідачем-2 на ім'я відповідача-1, в частині товарів 5 класу МКТП не відповідає умовам надання правової охорони, визначеним абз. 5 ч. 2 ст. 6, абз. 2 ч. 3 ст. 6 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", а тому підлягає визнанню недійсним частково відносно товарів 5 класу МКТП згідно зі ст. 19 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг". Так, позивач стверджує, що знак для товарів і послуг "ІНФОРМАЦІЯ_2" за свідоцтвом України № НОМЕР_1, власником якого є відповідач-1 є: схожим настільки, що його можна сплутати із раніше зареєстрованим знаком "ІНФОРМАЦІЯ_1" за свідоцтвом України № НОМЕР_2, власником якого є позивач; є таким, що може ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар, позначений цим знаком.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 26.10.2016 (суддя ОСОБА_8) порушено провадження у справі № 910/19419/16, призначено розгляд справи на 22.12.2016 о 14:30.

Також, оскільки судом було встановлено, що відповідач-1 у справі є нерезидентом, який не має свого представництва на території України, а місцезнаходженням останнього є: 156025, Російська Федерація, м. Кострома, Робочий проспект, 8, то вищенаведеною ухвалою суду від 26.10.2016 було зобов'язано позивача надати до суду належним чином (нотаріально) засвідчені переклади на російську мову копії ухвали Господарського суду міста Києва від 26.10.2016 року про порушення провадження у справі № 910/19419/16 у двох примірниках та позовну заяву з додатками в двох примірниках в термін до 10.11.2016 року для подальшого направлення відповідачу в порядку, передбаченому Угодою про порядок вирішення спорів, пов'язаних із здійсненням господарської діяльності, через Арбітражний суд міста Москви.

22.12.2016 через відділ діловодства суду від представника відповідача-1 надійшло клопотання про фіксування судового процесу з допомогою звукозаписувального технічного засобу. Клопотання судом задоволене.

В судове засідання, призначене на 22.12.2016, з'явились представники позивача, відповідача-1 та відповідача-2.

В судовому засіданні 22.12.2016 судом було встановлено, що позивач не виконав вимоги ухвали Господарського суду міста Києва від 26.10.2016 про порушення провадження у справі № 910/19419/16 стосовно надання до суду в строк до 10.11.2016 належним чином (нотаріально) засвідчених перекладів на російську мову документів, визначених в ухвалі суду. Представник позивача надав суду усні пояснення стосовно причин невиконання відповідних вимог суду.

Представник позивача в судовому засіданні 22.12.2016 подав клопотання про долучення до матеріалів справи документів, зокрема, належним чином засвідченої копії офіційного роздруку поточних даних з реєстру торгових фірм стосовно Санофі-Авентіс Дойчланд ГмбХ (позивача).

Представник відповідача-1 в судовому засіданні 22.12.2016 подав клопотання про залишення позовної заяви без розгляду.

В судовому засіданні 22.12.2016 суд відхилив клопотання відповідача-1 про залишення без розгляду позовної заяви.

Представник відповідача-1 в судовому засіданні 22.12.2016 звернуся до суду з усним клопотанням про оголошення перерви в судовому засіданні для надання сторонам можливості ознайомитись з матеріалами справи.

Відповідно до ч. 3 ст. 77 Господарського процесуального кодексу України суд оголосив перерву в судовому засіданні 22.12.2016 до 26.01.2017 о 14:40 год.

Розпорядженням В.о. керівника апарату Господарського суду міста Києва від 24.01.2017 № 04-23/241 призначено повторний автоматизований розподіл судової справи № 910/19419/16 у зв'язку з закінченням терміну повноважень у судді ОСОБА_8

Відповідно до протоколу повторного автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 24.01.2017 справу № 910/19419/16 передано на розгляд судді Гумезі О.В.

Наявна в матеріалах справи розписка (а.с. 88 т. 1) свідчить, що представники сторін належним чином повідомлені про дату судового засідання, яке мало відбутись саме 26.01.2017 о 14:40 год.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 26.01.2017 справу № 910/19419/16 прийнято до провадження судді Гумеги О.В. та призначено розгляд справи на 26.01.2017 о 14:40 год.

26.01.2016 через відділ діловодства суду від представника відповідача-1 надійшов відзив на позовну заяву, відповідно до якого відповідача-1 просив суд відмовити позивачу в задоволенні позовних вимог, оскільки:

- знак "ІНФОРМАЦІЯ_2" за свідоцтвом України на знак для товарів та послуг № НОМЕР_1 від 26.10.2015 відповідає визначеним законодавством умовам надання правової охорони;

- в діях відповідача-1 відсутні ознаки здійснення недобросовісної конкуренції;

- знаки "ІНФОРМАЦІЯ_2" та "ІНФОРМАЦІЯ_1" зареєстровані щодо різних товарів одного класу МКТП, у зв'язку з чим неможливе введення в оману щодо особи, яка виробляє товар.

В судове засідання, призначене на 26.01.2017, представники позивача та відповідача-1 з'явилися.

Представник відповідача-2 в судове засідання 26.01.2017 не з'явився, про причини неявки в суд не повідомив, про час та місце судового засідання був повідомлений належним чином, відповідно до наявної в матеріалах справи розписки.

В судовому засіданні 26.01.2017 представник позивача звернувся з усним клопотанням про визначення вірної назви позивача, зазначивши, що вірною назвою позивача є Санофі-Авентіс Дойчленд ГмбХ.

Суд задовольнив клопотання позивача та визначив вірну назву позивача Санофі-Авентіс Дойчленд ГмбХ.

Представник позивача в судовому засіданні 26.01.2017 звернувся з усним клопотанням про відкладення розгляду справи з метою мирного врегулювання спору. Представник відповідача-1 щодо заявленого клопотання не заперечував.

Враховуючи клопотання позивача про відкладення розгляду справи, нез'явлення представника відповідача-2 та положення ч. 1 ст. 77 ГПК України, суд дійшов висновку про неможливість вирішення справи по суті в судовому засіданні, призначеному на 26.01.2017.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 26.01.2017 відкладено розгляд справи на 27.02.2017 о 14:20 год.

17.02.2017 через відділ діловодства суду від представника позивача надійшло клопотання щодо адреси для надсилання судових документів.

В судове засідання, призначене на 27.02.2017, представники позивача, відповідача-1 та відповідача-2 з'явилися.

Представник відповідача-2 в судовому засіданні, призначеному на 27.02.2017, подав відзив на позовну заяву, відповідно до якого просив суд відмовити позивачу в задоволенні позовних вимог, оскільки:

- позивачем не доведено факт порушення його прав і охоронюваних законом інтересів, в діях позивача наявні ознаки зловживання правом;

- за результатами експертизи заявки № ш 201407997 на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг "ІНФОРМАЦІЯ_2", було встановлено, що заявлене позначення відповідає умовам надання правової охорони, встановленими ст. 5 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", і на них не поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони, встановлені в ст. 6 вказаного Закону;

- на підставі висновку експертизи, проведеного уповноваженим ДСІВ закладом експертизи про відповідність заявленого позначення умовам надання правової охорони відносно всього заявленого переліку товарів відповідачем-2 було прийнято рішення про реєстрацію знака "ІНФОРМАЦІЯ_2" для товарів 3, 5, 12 класів МКТП і видано свідоцтво України № НОМЕР_1;

- відповідач-2 не порушив вимог законодавства України, діяв відповідно до Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", Правил складання, подання та розгляду заявки про видачу свідоцтва України на знаки для товарів і послуг України, затверджених наказом Держдепартаменту України № 116 від 28.07.1995.

В якості додатків до відзиву відповідач-2 надав суду копії матеріалів заявок стосовно свідоцтв України та копії виписок з Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг. Відзив разом з доданими до нього документами залучено судом до матеріалів справи та передано до відділу діловодства суду для реєстрації.

В судовому засіданні 27.02.2017 представники позивача та відповідача-1 просили суд надати час для врегулювання спору.

Враховуючи положення ч. 3 ст. 77 ГПК України, суд дійшов висновку про неможливість вирішення справи по суті в судовому засіданні, призначеному на 27.02.2017, та оголосив перерву в судовому засіданні до 23.03.2017 о 10:40 год.

В судове засідання, призначене на 23.03.2017, представники позивача, відповідача-1 та відповідача-2 з'явилися.

Представник позивача в судовому засіданні 23.03.2017 подав письмові пояснення. Пояснення залучені судом до матеріалів та передані до відділу діловодства суду для реєстрації.

В судовому засіданні, призначеному на 23.03.2017, представник позивача подав клопотання про призначення судової експертизи, відповідно до якого просив суд призначити судову експертизу у справі. Зазначеним клопотанням представник позивача запропонував експертів, яким, на думку позивача, доцільно було б призначити проведення судової експертизи у справі № 910/19419/16, а також запропонував перелік питань, які, на його думку, необхідно поставити на вирішення судовим експертом. Клопотання залучене судом до матеріалів справи та передане до відділу діловодства суду для реєстрації.

В судовому засіданні, призначеному на 23.03.2017, здійснювався розгляд клопотання позивача, поданого 23.03.2017 в судовому засіданні, про призначення судової експертизи.

Представник позивача в судовому засіданні 23.03.2017 підтримав подане ним клопотання про призначення судової експертизи у справі № 910/19419/16.

В судовому засіданні, призначеному на 23.03.2017, представники відповідача-1 та відповідача-2 проти задоволення клопотання позивача та призначення судової експертизи не заперечували.

Відповідно до ст. 41 ГПК України, для роз'яснення питань, що виникають при вирішенні господарського спору і потребують спеціальних знань, господарський суд призначає судову експертизу. Учасники судового процесу мають право пропонувати господарському суду питання, які мають бути роз'яснені судовим експертом.

За таких обставин, суд вважає за необхідне призначити судову експертизу у справі № 910/19419/16 та надати сторонам можливість запропонувати суду питання, які на їх думку, необхідно поставити на вирішення судового експерта.

В судовому засіданні, призначеному на 23.03.2017, представники сторін подали спільне клопотання про продовження строку вирішення спору. Клопотання судом задоволене, долучене до матеріалів справи та передане до відділу діловодства суду для реєстрації.

Враховуючи спільне клопотання сторін про продовження строку вирішення спору та необхідність надання сторонам можливості запропонувати суду питання, які на їх думку, необхідно поставити на вирішення судового експерта, суд дійшов висновку про неможливість вирішення справи по суті в судовому засіданні, призначеному на 23.03.2017.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 23.03.2017 продовжено строк вирішення спору та призначено розгляд справи на 03.04.2017 о 09:40 год.

31.03.2017 через відділ діловодства суду від представника відповідача-1 надійшли письмові пояснення щодо призначення судової експертизи, відповідно до яких відповідач-1 просив суд доручити проведення судової експертизи у справі № 910/19419/16 Науково-дослідному центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності, а також запропонував перелік питань, які, на його думку, необхідно поставити на вирішення судового експерта.

03.04.2017 через відділ діловодства суду від представника відповідача-2 надійшло клопотання, яким відповідач-2 запропонував перелік питань, які, на його думку, необхідно поставити на вирішення судового експерта, та просив суд доручити проведення судової експертизи у справі № 910/19419/16 Науково-дослідному центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності або судовому експерту ОСОБА_6.

В судове засідання, призначене на 03.04.2017, представник відповідача-1 з'явився.

Представники позивача та відповідача-2 в судове засідання 03.04.2017 не з'явилися, про причини неявки суд не повідомили, про час та місце судового розгляду були повідомлені належним чином.

Позивач, відповідач-1, відповідач-2 надали суду перелік питань, які, на їх думку, необхідно поставити на вирішення судового експерта.

Остаточне коло питань, які повинні бути роз'яснені судовим експертом, визначається судом відповідно до ст. 41 ГПК України.

Відповідно до ч. 3 ст. 41 ГПК України, проведення судової експертизи доручається державним спеціалізованим установам чи безпосередньо особам які відповідають вимогам встановленим Законом України "Про судову експертизу".

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 03.04.2017 призначено судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності у справі № 910/19419/16, проведення якої доручено судовому експерту ОСОБА_7. Провадження у справі № 910/19419/16 зупинено до закінчення проведення судової експертизи.

Матеріали справи № 910/19419/16 були скеровані судовому експерту ОСОБА_7 для проведення судової експертизи.

04.05.2017 через відділ діловодства Господарського суду міста Києва надійшов супровідний лист № 2018/17-вих від 27.04.2017 за підписом директора департаменту ОСОБА_7, яким на адресу суду направлено клопотання експерта про надання додаткових матеріалів, необхідних для проведення судової експертизи. Також були повернуті матеріали справи № 910/19419/16.

Відповідно до клопотання про надання додаткових матеріалів судовий експерт для вирішення питання про введення в оману споживачів щодо особи яка виробляє товар просив надати документи, які підтверджують факт використання та застосування позначень за свідоцтвом України № НОМЕР_1 та свідоцтвом України № НОМЕР_2 відносно до зазначених в свідоцтві товарів та послуг.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 10.05.2017 поновлено провадження у справі № 910/19419/16, призначено розгляд справи на 22.05.2017 о 10:10 год., зобов'язано сторони надати суду докази, витребувані судовим експертом у клопотанні про надання додаткових матеріалів.

22.05.2017 відповідач-1 через відділ діловодства суду звернувся до суду з клопотанням про долучення доказів до матеріалів справи.

В судове засідання, призначене на 22.05.2017 з'явилися представники позивача та відповідача-1. Відповідач-2 в судове засідання не з'явився про час та місце розгляду справи повідомлений належним чином.

В судовому засіданні 22.05.2017 відповідач-1 підтримав подане ним клопотання про долучення доказів до матеріалів справи. Клопотання відповідача-1 судом задоволено.

В судовому засіданні 22.05.2017 позивач звернувся до суду з заявою про залучення доказів. Заява позивача судом задоволена та передана до відділу діловодства суду для реєстрації.

Відповідно до абз. 5 п. 11 постанови пленуму Вищого господарського суду України від 23.03.2012 № 4 "Про деякі питання практики призначення судової експертизи" (із змінами, внесеними згідно з постановою пленуму Вищого господарського суду України від 16.01.2013 № 3) клопотання судового експерта про надання додаткових матеріалів розглядається господарським судом після поновлення провадження у справі; за необхідності для розгляду такого клопотання суд може витребувати матеріали справи з експертної установи, а також повідомити учасників судового процесу про час і місце проведення відповідного судового засідання. Після розгляду клопотання провадження у справі знову зупиняється, а матеріали справи, якщо вони витребувалися судом, надсилаються до експертної установи.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 22.05.2017 зупинено провадження у справі № 910/19419/16 до закінчення проведення судової експертизи, призначеної ухвалою Господарського суду міста Києва від 10.05.2017 у справі № 910/19419/16.

26.05.2017 матеріали справи № 910/19419/16 були скеровані судовому експерту ОСОБА_7 для проведення судової експертизи.

04.08.2017 через відділ діловодства Господарського суду міста Києва надійшов супровідний лист № 3053/17-вих. від 04.08.2017 за підписом директора Центру судової експертизи та експертних досліджень ОСОБА_7, яким на адресу суду направлено висновок експерта № 005-СІВ/17 за результатами проведення судової експертизи у сфері інтелектуальної власності від 29.06.2017 та матеріали справи № 910/19419/16 в одному томі.

Відповідно до ч. 3 ст. 79 ГПК України господарський суд поновлює провадження у справі після усунення обставин, що зумовили його зупинення.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 09.08.2017 поновлено провадження у справі № 910/19419/16 та призначено розгляд справи на 04.09.2017 об 11:00 год.

16.08.2017 через відділ діловодства суду від представника відповідача-1 надійшло клопотання про видачу копії ухвали. Клопотання судом задоволене.

16.08.2017 через відділ діловодства суду від представника відповідача-1 надійшло клопотання про ознайомлення з матеріалами справи. Клопотання судом задоволене.

21.08.2017 через відділ діловодства суду від представника відповідача-2 надійшло клопотання про ознайомлення з матеріалами справи. Клопотання судом задоволене.

29.08.2017 через відділ діловодства суду від представника відповідача-1 надійшли письмові пояснення на виконання вимог ухвали суду від 09.08.2017 з урахуванням висновку експерта № 005-СІВ/17 за результатами проведення судової експертизи у сфері інтелектуальної власності від 29.06.2017 (далі - висновок експерта), в яких відповідач-1 зазначив про:

- необгрунтованість позовної заяви, що підтверджується висновком експерта;

- необхідність заміни відповідача-2 у справі - Державної служби інтелектуальної власності, її правонаступником - Міністерством економічного розвитку і торгівлі.

В судове засідання, призначене на 04.09.2017, представники позивача, відповідача-1 та відповідача-2 з'явилися.

Представник позивача в судовому засіданні, призначеному на 04.09.2017, подав клопотання про призначення у справі повторної судової експертизи. В обґрунтування поданого клопотання позивач зазначив, що висновок експерта підготовлено з порушенням норм, які регламентують порядок проведення дослідження та приписів застосованої експертом методики, такий висновок є необгрунтованим, суперечить іншим подібним дослідженням та, як наслідок, викликає сумніви у його об'єктивності та правильності. Так, позивач стверджує, що:

- висновок експерта не відповідає законодавству про судову експертизу, а саме вимогам абз. 2 п. 4.17 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та абз. 3 п. 12 розділу III Інструкції про особливості здійснення судово-експертної діяльності атестованими судовими експертами, що не працюють у державних спеціалізованих експертних установах;

- складення висновку експерта на бланку ДП "Інформаційні судові системи" та скріплення підпису експерта в заключній частині дослідження печаткою підприємства, свідчить про те, що фактично судова експертиза була проведена не належною установою, яка не є суб'єктом судово-експертної діяльності;

- експертом порушено приписи обраної методики при дослідженні фонетичної схожості знаків;

- висновки експерта, зроблені в результаті дослідження графічної схожості знаків, є суперечливими;

- в свою чергу, обгрунтованість та правильність висновків експерта, зроблених внаслідок дослідження фонетичної та графічної схожості знаків, ставить під сумнів надану експертом відповідь з питання 1 щодо відсутності між досліджуваними знаками схожості до ступеню сплутування, наразі відповідь з питання 1 була покладена експертом в основу відповіді на питання 2.

Клопотання позивача залучене судом до матеріалів справи, передане до відділу діловодства суду для реєстрації та буде розглянуте в наступному судовому засіданні.

В судовому засіданні 04.09.2017 представник відповідача-2 подав пояснення, відповідно до яких просив суд вирішити питання про заміну відповідача-2 правонаступником - Міністерством економічного розвитку і торгівлі України. Пояснення залучені судом до матеріалів справи та передані до відділу діловодства суду для реєстрації.

В судовому засіданні, призначеному на 04.09.2017, здійснювався розгляд клопотання відповідача-2, викладеного у пояснення, поданих 04.09.2017 в судовому засіданні, про заміну відповідача-2 правонаступником - Міністерством економічного розвитку і торгівлі України.

Представник відповідача-2 в судовому засіданні, призначеному на 04.09.2017 вищезазначене клопотання підтримав та надав усні пояснення стосовно того, що 18.05.2017 набрала чинності постанова Кабінету Міністрів України від 11.05.2017 № 320 "Питання Міністерства економічного розвитку і торгівлі", згідно якої Кабінет Міністрів України постановив погодитися з пропозицією Міністерства економічного розвитку і торгівлі щодо можливості забезпечення здійснення покладених на Міністерство постановою Кабінету Міністрів України від 23 серпня 2016 № 585 "Деякі питання оптимізації діяльності центральних органів виконавчої влади державної системи правової охорони інтелектуальної власності" (Офіційний вісник України, 2016 р., № 71, ст. 2374) функцій і повноважень Державної служби інтелектуальної власності, що ліквідується. А отже, як зазначає позивач у своєму клопотанні, Міністерство економічного розвитку і торгівлі України станом на сьогодні реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності та є правонаступником Державної служби інтелектуальної власності України.

Відповідно до ч. 1 ст. 25 ГПК України, у разі смерті або оголошення фізичної особи померлою, припинення діяльності суб'єкта господарювання шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення), заміни кредитора чи боржника в зобов'язанні, а також в інших випадках заміни особи у відносинах, щодо яких виник спір, господарський суд залучає до участі у справі правонаступника відповідної сторони або третьої особи на будь-якій стадії судового процесу.

Враховуючи клопотання відповідача-2 та положення чинного законодавства, суд дійшов висновку про необхідність заміни Державної служби інтелектуальної власності України (відповідача-2) правонаступником - Міністерством економічного розвитку і торгівлі України.

Враховуючи необхідність заміни відповідача-2 правонаступником та положення ч. 1 ст. 77 ГПК України, суд дійшов висновку про неможливість вирішення справи по суті в судовому засіданні, призначеному на 04.09.2017.

Ухвалою від 04.09.2017 суд відклав розгляд справи на 18.09.2017 о 10:40 год. та здійснив заміну відповідача-2- Державної служби інтелектуальної власності України правонаступником - Міністерством економічного розвитку і торгівлі України (01008, м. Київ, вул. М. Грушевського, буд. 12/2).

14.09.2017 через відділ діловодства суду від представника відповідача-1 надійшли письмові пояснення щодо відсутності необхідності призначення повторної експертизи, відповідно до яких відповідач-1 просив суд відмовити позивачу у призначенні повторної судової експертизи у справі № 910/19419/16, оскільки висновки судового експерта ОСОБА_7, викладені у висновку експерта № 005-СІВ/17 від 29.06.2017, не є суперечливими, тоді як наведені позивачем аргументи щодо необхідності проведення повторної експертизи є надуманими, а підстави для призначення повторної експертизи у даній справі відсутні.

В судове засідання, призначене на 18.09.2017, представники позивача, відповідача-1 та відповідача-2 з'явилися.

Представник відповідача-2 в судовому засіданні 18.09.2017 подав відзив на позовну заяву, відповідно до якого просив суд відмовити в задоволенні позовних вимог повністю з огляду на таке:

- свідоцтво України № НОМЕР_1 на спірний знак видано правомірно, спірний знак відповідає умовам надання правової охорони;

- спірний знак та знак позивача не є схожими настільки, що їх можна сплутати по відношенню до товарів 5 класу МКТП;

- під час видачі свідоцтва України № НОМЕР_1 на спірний знак відповідачем-2 не було порушено жодної з вимог чинного законодавства України;

- висновок експерта № 005-СІВ/17 від 29.06.2017 спростовує твердження позивача відносно схожості порівнювальних позначень до ступеня сплутування та можливості введення споживачів в оману щодо особи, яка виробляє товар;

- висновок експерта № 005-СІВ/17 від 29.06.2017 підтверджує доводи відповідача-2 про те, що спірний знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № НОМЕР_1, власником якого є відповідач-1 повністю відповідає умовам надання правової охорони, встановленими ст. 5 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" і на нього не поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони, встановлені в ст. 6 вказаного Закону.

- висновок експерта № 005-СІВ/17 від 29.06.2017 відповідач-2 вважає обґрунтованим та таким, що не викликає сумнівів у його правильності, таким, що відповідає іншим матеріалам справи, а також підготовленим у відповідності з чинним законодавством України про судову експертизу;

- твердження позивача у клопотанні про призначення у справі повторної судової експертизи відповідач-2 вважає необгрунтованими та такими, що ґрунтуються на суб'єктивній думці позивача.

В судовому засіданні 18.09.2017 представник позивача підтримав клопотання про призначення у справі повторної судової експертизи, подане в судовому засіданні 04.09.2017.

Представник відповідача-1 заперечував проти задоволення клопотання позивача про призначення повторної судової експертизи з підстав, викладених у письмових поясненнях, поданих 14.09.2017 через відділ діловодства суду.

Представник відповідача-2 заперечував проти задоволення клопотання позивача про призначення повторної судової експертизи з підстав, викладених у відзиві на позовну заяву, поданому в даному судовому засіданні.

Розглянувши в судовому засіданні 18.09.2017 клопотання позивача про призначення у справі № 910/19419/17 повторної судової експертизи, суд дійшов висновку про відсутність підстав для призначення у даній справі повторної судової експертизи, а тому відхилив відповідне клопотання позивача. При цьому суд виходив з наступного.

Відповідно до абз. 1, 2 п. 15.2 постанови Пленуму Вищого господарського суду України № 4 від 23.03.2014 "Про деякі питання практики призначення судової експертизи", повторною визнається судова експертиза, у проведенні якої експерт досліджує ті ж самі об'єкти і вирішує ті ж самі питання, які досліджувалися і вирішувалися у первинній судовій експертизі. Нові об'єкти на дослідження повторної судової експертизи подаватися не можуть, так само не можуть ставитися на її вирішення питання, які не розглядалися попередньою експертизою. Повторна судова експертиза може призначатися з ініціативи суду або за клопотанням учасників процесу, якщо висновок експерта визнано необґрунтованим чи таким, що суперечить іншим матеріалам справи, або коли він викликає сумнів у його правильності, або за наявності істотного порушення норм, які регламентують порядок призначення і проведення експертизи.

Розглянувши висновок експерта № 005-СІВ/17 від 29.06.2017, судом не встановлено вищенаведених підстав для призначення у справі повторної експертизи, а саме: судом не встановлено, що даний висновок є необґрунтованим чи таким, що суперечить іншим матеріалам даної справи, даний висновок не викликає сумнів у його правильності та суд не вбачає порушення норм, які регламентують порядок призначення і проведення експертизи.

Водночас, суд критично оцінює доводи позивача про те, що ухвала суду про призначення судової експертизи була надіслана на неналежну адресу.

Так, ухвалою від 03.04.2017 суд доручив проведення експертизи об'єктів інтелектуальної власності у справі № 910/19419/16 судовому експерту ОСОБА_7 АДРЕСА_1

Відповідно до Реєстру атестованих судових експертів, поштовою адресою судового експерта ОСОБА_7 є адреса Департаменту судової експертизи та експертних досліджень у сфері інтелектуальної власності Державної судової адміністрації (03045, вул. Плещєєва, 10), а тому надсилання матеріалів справи та ухвали суду на вказану адресу є правомірним.

Суд також критично оцінює твердження позивача про невідповідність висновку експерта законодавству про судову експертизу та неправильне оформлення такого висновку. При цьому суд виходив з того, що бланк, використаний ОСОБА_7 для оформлення висновку експерта, містить відомості про вказаного експерта, а зазначення на ньому додатково інформації про установу, в якій працює експерт, не впливає на суть висновку експерта.

Крім того судом враховано, що експерт у дослідницькій та у підсумковій частинах висновку № 005-СІВ/17 від 29.06.2017 чітко зазначив про відсутність фонетичної, графічної чи смислової схожості між знаками "ІНФОРМАЦІЯ_2" та "ІНФОРМАЦІЯ_1", у зв'язку з чим відсутні підстави стверджувати про суперечливість вказаного висновку експерта.

Тож оцінивши вищенаведені обставини у сукупності, суд відхилив клопотання позивача про призначення у справі № 910/19419/17 повторної судової експертизи, а справа розглядалась по суті.

Представник позивача у судовому засіданні 18.09.2017 надав усні пояснення по суті спору, позовні вимоги підтримав в повному обсязі.

Представники відповідача-1 та відповідача-2 у судовому засіданні 18.09.2017 надали усні пояснення по суті спору, проти задоволення позовних вимог заперечували.

Після виходу суду з нарадчої кімнати, у судовому засіданні 18.09.2017 відповідно до ч. 2 ст. 85 ГПК України було проголошено вступну та резолютивну частину рішення та повідомлено, що повне рішення буде складено у термін, передбачений ч. 4 ст. 85 ГПК України.

Заслухавши пояснення представників сторін, дослідивши наявні у матеріалах справи докази, оглянувши в судових засіданнях оригінали документів, копії яких знаходяться в матеріалах справи, Господарський суд міста Києва

ВСТАНОВИВ:

Відповідно до ст. 1 Господарського процесуального кодексу (надалі - ГПК України) України підприємства, установи, організації, інші юридичні особи (у тому числі іноземні), громадяни, які здійснюють підприємницьку діяльність без створення юридичної особи і в установленому порядку набули статусу суб'єкта підприємницької діяльності (далі - підприємства та організації), мають право звертатися до господарського суду згідно з встановленою підвідомчістю господарських справ за захистом своїх порушених або оспорюваних прав і охоронюваних законом інтересів, а також для вжиття передбачених цим Кодексом заходів, спрямованих на запобігання правопорушенням.

Частиною 1 ст. 15 Цивільного кодексу України (далі - ЦК України) передбачено, що кожна особа має право на захист свого цивільного права у разі його порушення, невизнання або оспорювання.

Відповідно до ч. 1 ст. 16 ЦК України кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого особистого немайнового або майнового права та інтересу. Частиною другою цієї статті визначено способи захисту цивільних прав та інтересів. Суд може захистити цивільне право або інтерес іншим способом, що встановлений договором або законом.

З огляду на положення вищезазначеної норми та принцип диспозитивності у господарському судочинстві, позивач має право вільно обирати способи захисту його порушеного права чи інтересу.

Згідно з ст. 123 ГПК України іноземні суб'єкти господарювання мають такі самі процесуальні права і обов'язки, що і суб'єкти господарювання України, крім винятків, встановлених законом або міжнародним договором, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України.

Позивач - Санофі-Авентіс Дойчланд ГмбХ є компанією, яка створена та діє за законодавством Федеративної Республіки Німеччина, що підтверджується офіційним роздруком поточних даних з реєстру торгових фірм Дільничого суду Франкфурта на Майні.

Відповідач-1 - Товариство з обмеженою відповідальністю "Підприємство "ФЕСТ" є юридичною особою, яка створена та діє за законодавством Російської Федерації, що підтверджується відомостями про юридичну особу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб Російської Федерації.

Позивач звернувся до Господарського суду міста Києва з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю "Підприємство "ФЕСТ" (відповідач-1), Міністерства економічного розвитку та торгівлі (відповідач-2) про визнання недійсним частково свідоцтва України на знак для товарів та послуг № НОМЕР_1 від 26.10.2015 відносно товарів 5 класу МКТП, про зобов'язання відповідача-2 внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знак для товарів та послуг щодо визнання недійсним свідоцтва України на знак для товарів та послуг № НОМЕР_1 від 26.10.2015 частково, відносно товарів 5 класу МКТП, та здійснити про це публікацію в офіційному бюлетені "Промислова власність".

В обґрунтування позовних вимог позивач зазначив, що знак "ІНФОРМАЦІЯ_2" за свідоцтвом України № НОМЕР_1 від 26.10.2015, зареєстрований відповідачем-2 на ім'я відповідача-1, в частині товарів 5 класу МКТП не відповідає умовам надання правової охорони, визначеним абз. 5 ч. 2 ст. 6, абз. 2 ч. 3 ст. 6 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", а тому підлягає визнанню недійсним частково відносно товарів 5 класу МКТП згідно зі ст. 19 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг".

На твердження позивача, знак "ІНФОРМАЦІЯ_2" за свідоцтвом України № НОМЕР_1:

є схожими настільки, що його можна сплутати з раніше зареєстрованим на ім'я позивача знаком "ІНФОРМАЦІЯ_1" за свідоцтвом України № НОМЕР_2, враховуючи при цьому, що обидва знаки стосуються споріднених товарів 5 класу МКТП;

є таким, що може ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар.

Статями 4-2, 4-3 ГПК України передбачено, що правосуддя у господарських судах здійснюється на засадах рівності всіх учасників судового процесу перед законом і судом. Судочинство у господарських судах здійснюється на засадах змагальності.

Згідно ст.ст. 33-34 ГПК України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень, докази подаються сторонами та іншими учасниками судового процесу, господарський суд приймає тільки ті докази, які мають значення для справи, обставини справи, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватись іншими засобами доказування.

Доказами у справі є будь-які фактичні дані, на підставі яких господарський суд у визначеному законом порядку встановлює наявність чи відсутність обставин, на яких ґрунтуються вимоги і заперечення сторін, а також інші обставини, які мають значення для правильного вирішення господарського спору (ч. 1 ст. 32 ГПК України).

Відповідно до ч. 2 ст. 43 ГПК України, господарський суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що грунтується на всебічному, повному і об'єктивному розгляді в судовому процесі всіх обставин справи в їх сукупності, керуючись законом. Ніякі докази не мають для господарського суду заздалегідь встановленої сили.

Проаналізувавши матеріали справи та пояснення представників сторін, суд дійшов висновку про те, що позовні вимоги задоволенню не підлягають з таких підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 154 Господарського кодексу України відносини, пов'язані з використанням у господарській діяльності та охороною прав інтелектуальної власності, регулюються Господарським кодексом України та іншими законами (надалі - ГК України).

До відносин, пов'язаних з використанням у господарській діяльності прав інтелектуальної власності, застосовуються положення Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, передбачених Господарським кодексом України та іншими законами (ч. 2 ст. ГК України).

Частиною 1 ст. 418 ЦК України визначено, що право інтелектуальної власності - це право особи на результат інтелектуальної, творчої діяльності або на інший об'єкт права інтелектуальної власності, визначений Цивільним кодексом України та іншим законом.

Право інтелектуальної власності є непорушним відповідно до ч. 3 ст. 418 ЦК України. Ніхто не може бути позбавлений права інтелектуальної власності чи обмежений у здійсненні, крім випадків, передбачених законом.

До об'єктів права інтелектуальної власності, відповідно до ч. 1 ст. 155 ГК України та ч. 1 ст. 420 ЦК України, зокрема, належать торговельні марки (знаки для товарів і послуг).

Відповідно до ст. 492 ЦК України, торговельною маркою може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень, які придатні для вирізнення товарів (послуг), що виробляються (надаються) однією особою, від товарів (послуг), що виробляються (надаються) іншими особами. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, літери, цифри, зображувальні елементи, комбінації кольорів.

Право інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчується свідоцтвом у випадках і порядку, передбачених законом (ч. 1 ст. 157 ГК України).

Частиною 1 ст. 494 ЦК України та ч. 3 ст. 5 Закону України від 15.12.1993 р. № 3689-ХІІ "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" (далі - Закон України) також встановлено, що набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчується свідоцтвом, умови та порядок видачі якого встановлюються законом.

Обсяг правової охорони торговельної марки визначається наведеними у свідоцтві її зображенням та переліком товарів і послуг, якщо інше не встановлено законом (ч. 2 ст. 494 ЦК України).

Відповідно до п. 4 ст. 5 Закону України, обсяг правової охорони, що надається, визначається зображенням знака та переліком товарів і послуг, внесеними до Реєстру (Державний реєстр свідоцтв України на знаки для товарів і послуг згідно ст. 1 Закону України), і засвідчується свідоцтвом з наведеними у ньому копією внесеного до Реєстру зображення знака та переліком товарів і послуг.

Згідно з п. 3 Постанови Верховної Ради України "Про введення в дію Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" від 23.12.1993 відповідність знаків умовам їх реєстрації визначається згідно з законодавством, що діяло на дату подання заявки.

На дату подання відповідачем-1 заявки на знак для товарів і послуг "ІНФОРМАЦІЯ_2" (10.06.2014) в Україні був чинний Закон України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" в редакції Закону України від 16.10.2012 року № 5460-VI

Відповідно до абз. 5 ч. 2 ст. 6 Закону України (тут і далі - у вищенаведеній редакції), згідно з цим Законом не можуть одержати правову охорону позначення, які є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу.

Згідно абз. 2 ч. 3 ст. 6 Закону України не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати зі знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім'я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг.

За приписами п.п. "а" ч. 1 ст. 19 Закону України свідоцтво може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково у разі невідповідності зареєстрованого знака умовам надання правової охорони.

Предметом спору у даній справі є, зокрема, матеріально-правова вимога позивача про визнання недійсним частково свідоцтва України № НОМЕР_1 від 26.10.2015 на знак для товарів та послуг "ІНФОРМАЦІЯ_2" відносно товарів 5 класу МКТП.

По матеріалам справи судом встановлено, що знак для товарів і послуг "ІНФОРМАЦІЯ_2" зареєстрований за свідоцтвом України № НОМЕР_1 для наступних товарів і послуг Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі - МКТП):

Кл.3: Парфумерні вироби; олії косметичні; ефірні олії; перекис водню для косметики; косметичні засоби; косметичні засоби для тварин; косметичні препарати для догляду шкіри.

Кл.5: Бальзами лікувальні; лікувальні олії; настоянки на лікарські (медичні) потреби; фармацевтичні препарати для догляду шкіри; антисептики; вата лікарська (медична); вата бавовняна на лікарські (медичні) потреби; медикаменти.

Кл.12: Утримуючі пристрої у транспортних засобах, в тому числі для дітей, дорослих та тварин.

Власником свідоцтва України № НОМЕР_1 на знак для товарів і послуг "ІНФОРМАЦІЯ_2" є Общєство с ограніченной отвєтствєнностью "Прєдпріятіє "ФЕСТ" (відповідач-1), заявка № m 201407997 подана 10.06.2014, відомості про реєстрацію знаку для товарів і послуг "ІНФОРМАЦІЯ_2" за свідоцтвом України № НОМЕР_1 опубліковано 26.10.2015, бюл. № 20.

По матеріалам справи судом також встановлено, що Санофі-Авентіс Дойчланд ГмбХ (позивач) являється власником знака для товарів і послуг "ІНФОРМАЦІЯ_1", який зареєстровано за свідоцтвом України № НОМЕР_2 для наступних товарів 5 класу МКТП: фармацевтичні препарати, заявка № m подана 07.07.2000, відомості про реєстрацію знаку для товарів і послуг "ІНФОРМАЦІЯ_1" за свідоцтвом України № НОМЕР_2 опубліковано 15.10.2003, бюл. № 10.

Обгрунтовуючи позовні вимоги, позивач стверджував, що знаку для товарів і послуг "ІНФОРМАЦІЯ_2" за свідоцтвом України № НОМЕР_1 від 26.10.2017 було надано правову охорону з порушенням вимог, встановлених абз. 5 ч. 2 ст. 6, абз. 2 ч. 3 ст. 6 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", згідно яких не можуть одержати правову охорону позначення, які є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу; не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати зі знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім'я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг.

В процесі розгляду справи, враховуючи вищенаведені норми статті 6 Закону України, суд дійшов висновку, що для вирішення справи по суті необхідно визначити:

1. Чи є знак для товарів і послуг "ІНФОРМАЦІЯ_2" за свідоцтвом України № НОМЕР_1 схожим настільки, що його можна сплутати зі знаком за свідоцтвом України № НОМЕР_2 відносно товарів 05 класу МКТП?

2. Чи є знак для товарів і послуг "ІНФОРМАЦІЯ_2" за свідоцтвом України № НОМЕР_1 таким, що може ввести споживачів в оману щодо особи, яка виробляє товар?

З метою об'єктивного вирішення спору у справі № 910/19419/16, оскільки вказані питання належать до предмету доказування по справі, а для встановлення чи спростування цих фактів необхідні спеціальні знання, судом призначено судову експертизу, проведення якої доручено судовому експерту ОСОБА_7, на вирішення експертизи були поставлені вищенаведені питання (далі - відповідно питання 1 та питання 2).

Висновки з питань, які досліджувались судовим експертом ОСОБА_7 під час проведення судової експертизи у сфері інтелектуальної власності у справі № 910/19419/16, викладені у Висновку експерта № 005-СІВ/17 від 29.06.2017 (далі також - Висновок).

Відповідно до ч. 2 ст. 5 Закону України об'єктом знака може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, у тому числі власні імена, літери, цифри, зображувальні елементи, кольори та комбінації кольорів, а також будь-яка комбінація таких позначень.

Визначення схожості зображень знаків здійснюється за принципами викладеними в п. 4.3.2.4. Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, затверджених наказом Державного патентного відомства України № 116 від 28.07.1995 (далі - Правила), де зазначено, що позначення вважається тотожним з іншим позначенням, якщо воно збігається з ним у всіх елементах. Позначення вважається схожим настільки, що його можна сплутати з іншим позначенням, якщо воно асоціюється з ним в цілому, незважаючи на окрему різницю елементів.

У ч. 4 ст. 5 Закону України зазначено, що обсяг правової охорони, який надається знаку, визначається зображенням знака та переліком товарів і послуг, внесеними до Реєстру.

Враховуючи наведені норми, дослідження і встановлення того, чи є знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № НОМЕР_1 схожим на стільки, що можна сплутати зі знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України № НОМЕР_2, здійснювалось експертом за наступними етапами:

а) визначення спорідненості товарів, відносно 5 класу, для яких зареєстровано знаки;

б) визначення схожості зображень знаків для товарів і послуг.

При визначенні спорідненості товарів, відносно 5 класу, для яких зареєстровано знаки, експертом досліджувалось та встановлено, зокрема, наступне.

Реєстрація знаків для товарів і послуг здійснюється для конкретних товарів або послуг, які розподілені за класами Міжнародної класифікації товарів і послуг виключно в адміністративних цілях. Як наслідок, класифікація товарів не може слугувати головним аргументом при вирішенні питання про спорідненість товарів або послуг.

У Методичних рекомендаціях з окремих питань проведення експертизи заявки на знак для товарів і послуг (Наказ Державного підприємства "Український інститут промислової власності" від 07.04.2014 № 91) зазначено, що спорідненими товарами і/або послугами можна вважати такі товари і/або послуги, які відносяться до одного і того ж роду і виду, тобто такі, в яких відображаються загальні та суттєві ознаки предмета або дії, при цьому деякі з цих ознак можуть відрізнятися. Спорідненість товарів і/або послуг означає, що товари і/або послуги пов'язані між собою в такій специфічній формі, що використання тотожних або схожих знаків для таких товарів і послуг, ймовірно, може викликати в певному секторі споживачів їх змішування щодо виробників або осіб, що надають послуги.

Знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № НОМЕР_2 зареєстровано для наступних товарів 5-го класу МКТП: фармацевтичні препарати;

Знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № НОМЕР_1 зареєстровано для наступних товарів 5-го класу МКТП: бальзами лікувальні; лікувальні олії; настоянки на лікарські (медичні) потреби; фармацевтичні препарати для догляду шкіри; антисептики; вата лікарська (медична); вата бавовняна на лікарські (медичні) потреби; медикаменти.

Відповідно до пояснювальних приміток МКТП щодо класів товарів і послуг, до класу 5 належать, головним чином, фармацевтичні та інші препарати на лікарські [медичні] чи ветеринарні потреби. Зокрема, до класу належать: гігієнічні препарати на особисті потреби, крім парфумерно-косметичних; підгузки для дітей та хворих на нетримання; дезодоранти, крім призначених для людей чи тварин; дієтичні добавки, призначені в доповнення до звичайної дієти на користь здоров'ю;замінники їжі, дієтичні продукти і напої на лікарські [медичні] чи ветеринарні потреби; лікувальні сигарети без тютюну.

У Висновку експерт посилається на джерело, яке визначає основні та допоміжні ознаки спорідненості товарів, а саме: основними ознаками, на підставі яких визначається спорідненість товарів, є: рід (вид) товарів, призначення товарів; вид матеріалу, з якого виготовлені товари; інші ознаки відносяться до допоміжних. Це: види потреб, які задовольняють товари; умови реалізації (збуту) товарів; характеристики визначених кіл споживачів; інші ознаки.

Враховуючи викладене, експерт дійшов висновку, що товари "бальзами лікувальні; лікувальні олії; настоянки на лікарські (медичні) потреби; фармацевтичні препарати для догляду шкіри; антисептики; вата лікарська (медична); вата бавовняна на лікарські (медичні) потреби; медикаменти" 5-го класу МКТП, для яких зареєстровано знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № НОМЕР_1 є спорідненими із товарами "фармацевтичні препарати", для яких зареєстровано знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № НОМЕР_2, оскільки такі товари є:

одного роду - "фармацевтичні/лікарські препарати";

мають одне призначення - лікування або профілактики захворювань у людей;

мають специфічні канали реалізації - відпуск громадянам здійснюється за рецептами та без рецептів лікарів в спеціалізованих установах (аптеках);

мають специфічний спосіб реалізації, а саме збут таких товарів здійснюється під наглядом фахівців;

опосередкованими споживачами є лікарі та фармацевти, кінцевими споживачами товарів є громадяни, які мають потребу в лікуванні або профілактиці захворювань.

Досліджуючи схожість зображень, експерт зазначив, що загальні принципи визначення схожості словесних знаків викладені у п. 4.3.2.6. Правил, де зазначено, що при встановленні схожості словесних позначень враховується звукова (фонетична), графічна (візуальна) та смислова (семантична) схожість.

На підставі дослідження звукових (фонетичних), графічних (візуальних) та смислових (семантичних) ознак знака для товарів і послуг за свідоцтвом України № НОМЕР_1 та знака для товарів і послуг за свідоцтвом України № НОМЕР_2, експерт дійшов висновку, що знак для товарів і послуг "ІНФОРМАЦІЯ_2" за свідоцтвом України № НОМЕР_1 не є схожим настільки, що його можна сплутати зі знаком за свідоцтвом України № НОМЕР_2 відносно товарів 05 класу МКТП (відповідь на питання 1).

Досліджуючи питання 2, експерт зазначив, що відповідно до п. 4.3.1.9. Правил, до позначень, що є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу, відносяться позначення, які породжують у свідомості споживача асоціації, пов'язані з певною якістю, географічним походженням товарів або послуг або з певним виробником, які насправді не відповідають дійсності.

Позначення може бути визнано оманливим або таким, що здатне вводити в оману, коли є очевидним, що воно в процесі використання як знака не виключає небезпеку введення в оману споживача.

Можливість введення в оману споживача, щодо особи, яка виробляє товар або надає послугу, може виникати у випадку існування на ринку споріднених товарів або послуг, маркованих позначеннями (знаками), схожими настільки, що їх можна сплутати, або такими позначеннями, що відтворюють такі позначення, права на які набуті раніше (промислові зразки, прізвища тощо). Така схожість може породжувати у свідомості споживача асоціації, пов'язані з певним виробником, товарами, послугами, якістю, які насправді не відповідають дійсності.

Як вказав експерт у Висновку, для надання відповіді на питання 2, чи є знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № НОМЕР_1 таким, що може вводити споживачів в оману щодо особи, яка надає послуги - необхідно встановити, чи є інші виробники, які раніше розпочали використовувати у своїй діяльності позначення схоже настільки, що його можна сплутати з знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України № НОМЕР_1 та чи може це призвести до виникнення у споживачів асоціацій, пов'язаних із комерційним походженням товару, які насправді не відповідатимуть дійсності.

Так, при відповіді на питання 1 було встановлено, що:

1) знаки для товарів та послуг за свідоцтвами України № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 зареєстровані для фармацевтичних препаратів в цілому, а перелік товарів знаку за свідоцтвом України № НОМЕР_1 також містить уточнений перелік конкретних фармацевтичних препаратів;

2) знаки для товарів і послуг зареєстровані для фармацевтичних препаратів, реалізація яких супроводжується фаховими фахівцями, які володіють спеціальними знаннями та кваліфікацією, що знижує ризик сплутування позначень, які застосовуються як торговельні назви фармацевтичних препаратів;

3) порівнювані знаки для товарів і послуг за свідоцтвом України № НОМЕР_3 та за свідоцтвом України № НОМЕР_2, як зазначено на попередніх етапах дослідження фонетичних і графічних ознак, в цілому не є схожими.

Знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № НОМЕР_2 було подано на реєстрацію 07.07.2000 і зареєстровано 15.10.2003. Власником знака є Санофі-Авентіс Дойчланд ГмбХ.

Знак за свідоцтвом України № НОМЕР_1 було подано на реєстрацію 10.06.2014 і зареєстровано 26.10.2014. Власником знака є Общєство с огранічєнной отвєтствєнностью "Прєдпріятіє "ФЕСТ".

Тож, експерт зазначив, що враховуючи результати дослідження проведеного за питанням 1, при якому було встановлено, що знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № НОМЕР_1 не є тотожним або схожим настільки, що його можна сплутати із знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України № НОМЕР_2, його використання не може породжувати у свідомості споживача асоціації, пов'язані з певним виробником та власником знаків для товарів і послуг за свідоцтвом України № НОМЕР_2, що підтверджується матеріалами господарської справи № 910/19419/16 (том 1 а.с. 219-273), з яких випливає відсутність відомостей, які б вказували, що на території України є товари з позначеннями (знаками), що тотожні або схожі настільки, що їх можна сплутати із знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України НОМЕР_1, використання яких розпочалося іншими особами до 10.06.2014 року.

Таким чином, на підставі проведеного дослідження, експерт дійшов висновку, що знак для товарів і послуг "ІНФОРМАЦІЯ_2" за свідоцтвом України № НОМЕР_1 не є таким, що може ввести споживачів в оману щодо особи, яка виробляє товар (відповідь на питання 2).

Відповідно до ч. 3 ст. 41 ГПК України, проведення судової експертизи доручається державним спеціалізованим установам чи безпосередньо особам, які відповідають вимогам, встановленим Законом України "Про судову експертизу".

Як зазначено у Висновку експерта № 005-СІВ/17 від 29.06.2017, судову експертизу проведено ОСОБА_7 - директором Центру судової експертизи та експертних досліджень ДП "Інформаційні судові систем" Державної судової адміністрації, який має науковий ступінь кандидата юридичних наук, вищу технічну (освітньо-кваліфікаційний рівень - магістр), економічну освіту (освітньо-кваліфікаційний рівень - магістр), юридичну (освітньо-кваліфікаційний рівень - магістр) та вищу освіту у сфері інтелектуальної власності (освітньо-кваліфікаційний рівень - магістр), є атестованим судовим експертом з правом проведення експертиз у сфері інтелектуальної власності, у тому числі за спеціальністю 13.6 "Дослідження, пов'язані з комерційними (фірмовими) найменуваннями, торговельними марками (знаками для товарів і послуг), географічними зазначеннями" (свідоцтво № 1798 від 24 червня 2016 року, видане Центральною експертно-кваліфікаційною комісією, Міністерства юстиції України, термін дії до 24 червня 2019 року). Стаж експертної роботи з 04 квітня 2006 року. Робота у сфері інтелектуальної власності з 2005 року.

Експерта про кримінальну відповідальність згідно ст. 384, 385 Кримінального кодексу України попереджено.

З огляду на наведене, суд вважає, що Висновок експерта № 005-СІВ/17 від 29.06.2017 складений кваліфікованим судовим експертом відповідно до вимог Закону України "Про судову експертизу", а тому приймається судом в якості належного та допустимого доказу по справі № 910/19572/16. Водночас, доводи позивача з приводу необґрунтованості зазначеного висновку, його суперечність іншим подібним дослідженням, внаслідок чого у позивача виникли сумніви у об'єктивності та правильності такого висновку, суд оцінює критично та відхиляє як безпідставні та необґрунтовані.

Таким чином, Висновок експерта № 005-СІВ/17 від 29.06.2017 обґрунтовано підтвердив, що:

знак для товарів і послуг "ІНФОРМАЦІЯ_2" за свідоцтвом України № НОМЕР_1 не є схожим настільки, що його можна сплутати зі знаком за свідоцтвом України № НОМЕР_2 відносно товарів 05 класу МКТП;

знак для товарів і послуг "ІНФОРМАЦІЯ_2" за свідоцтвом України № НОМЕР_1 не є таким, що може ввести споживачів в оману щодо особи, яка виробляє товар.

В свою чергу, вказаний висновок експерта спростовує твердження позивача відносно схожості порівнюваних позначень до ступеня сплутування та можливості введення споживачів в оману щодо особи, яка виробляє товар, що дає підстави стверджувати, що спірний знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № НОМЕР_1 (відносно товарів 05 класу МКТП), власником якого є відповідач-1, відповідає умовам надання правової охорони, встановленим статтею 5 Закону України, і на нього не поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони, встановлені статтею 6 Закону України.

Тож, враховуючи викладене та приписи п.п. "а" ч. 1 ст. 19 Закону України, згідно яких свідоцтво може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково у разі невідповідності зареєстрованого знака умовам надання правової охорони, суд дійшов висновку про необґрунтованість вимог позивача про визнання недійсним частково свідоцтва України на знак для товарів та послуг № НОМЕР_1 від 26.10.2015 відносно товарів 5 класу МКТП, а тому позов в цій частині задоволенню не підлягає.

Позивач також звернувся до суду з вимогою про зобов'язання відповідача-2 внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знак для товарів та послуг щодо визнання недійсним свідоцтва України на знак для товарів та послуг № НОМЕР_1 від 26.10.2015 частково, відносно товарів 5 класу МКТП, та здійснити про це публікацію в офіційному бюлетені "Промислова власність".

Оскільки вказана вимога до відповідача-2 є похідною вимогою від вимоги про визнання недійсним частково свідоцтва України на знак для товарів та послуг № НОМЕР_1 від 26.10.2015 відносно товарів 5 класу МКТП, у задоволенні якої позивачу відмовлено, суд дійшов висновку також і про відмову у задоволенні наведеної вимоги позивача до відповідача-2.

Відповідно до ч. 1 ст. 49 ГПК України судовий збір при виконанні договорів та з інших підстав покладається на сторони пропорційно розміру задоволених позовних вимог.

За змістом ч. 5 наведеної статті ГПК України, суми, які підлягають сплаті за проведення судової експертизи при відмові в позові покладаються на позивача.

Отже, оскільки в позові відмовлено повністю, витрати по сплаті судового збору та витрати на проведення судової експертизи покладаються на позивача.

Керуючись ст.ст. 22, 32, 33, 34, 36, 41, 42, 43, 44, 49, 82-85 Господарського процесуального кодексу України, суд

ВИРІШИВ:

У задоволенні позову відмовити.

Відповідно до ч. 5 ст. 85 ГПК України рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після розгляду справи апеляційним господарським судом.

Повне рішення складено 25.09.2017

Суддя Гумега О. В.