КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"12" вересня 2017 р. Справа№ 910/22770/15

Київський апеляційний господарський суд у складі колегії суддів:

головуючого: Верховця А.А.

суддів: Пантелієнка В.О.

Остапенка О.М.

За участю секретаря судового засідання Ляховенка М.Д.

та представників сторін:

від позивача - ТОВ "ВІЧУНАЙ-УКРАЇНА" та третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача (ТОВ "ВІЧУНАЙ-РУСЬ", ЗАТ "ВІЧЮНУ ГРУПЄ" та ЗАТ "ПЛУНГЄС КООПЕРАТІНЄ ПРЕБІКА" ): Шевченко О.Ю. довіреність б/н, від 21.09.2016;

від відповідача-3 - Компанії "СЕАБЛАСК ЛТД": Василенко С.В. довіреність №б/н, від 26.05.2017;

розглядаючи матеріали апеляційної скарги Товариства з обмеженою відповідальністю "ВІЧУНАЙ-УКРАЇНА" на рішення Господарського суду міста Києва від 26.04.2017

у справі № 910/22770/15 (суддя Балац С.В.)

за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "ВІЧУНАЙ-УКРАЇНА"

до відповідача-1: Державної служби інтелектуальної власності України;

до відповідача-2: Компанії "ІНТРОФУДС АГ";

до відповідача-3: Компанії "СЕАБЛАСК ЛТД";

треті особи, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору, на стороні позивача:

1) Товариство з обмеженою відповідальністю "ВІЧУНАЙ-РУСЬ";

2) Закрите акціонерне товариство "ВІЧЮНУ ГРУПЄ";

3) Закрите акціонерне товариство "ПЛУНГЄС КООПЕРАТІНЄ ПРЕБІКА";

про: визнання свідоцтва на знак для товарів і послуг недійсним.

ВСТАНОВИВ:

Товариство з обмеженою відповідальністю "ВІЧУНАЙ-УКРАЇНА" звернулося до Господарського суду міста Києва із позовом до державної служби інтелектуальної власності України та Компанії "ІНТРОФУДС АГ" про визнання свідоцтва на знак для товарів і послуг недійсним.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 02.09.2015 позовну заяву прийнято до розгляду та порушено провадження у справі № 910/22770/15.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 26.09.2016 у справі № 910/22770/15 призначено судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручено Науково-дослідному центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України (01133, м. Київ, бульвар Лесі Українки, буд. 26, офіс 501). Провадження у справі зупинено.

23.12.2016 до Господарського суду міста Києва надійшов лист Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України від 07.12.2016 № 950, яким останній повернув матеріали справи № 910/22770/15 з висновком проведеної експертизи об'єктів інтелектуальної власності.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 26.12.2016 поновлено провадження у справі № 910/22770/15.

Рішенням Господарського суду міста Києва від 26.04.2017 у задовленні позову Товариства з обмеженою відповідальністю "ВІЧУНАЙ-УКРАЇНА" відмовлено повністю.

Не погодившись з прийнятим рішенням, 04.05.2017 (згідно поштового штемпелю на конверті) Товариство з обмеженою відповідальністю "ВІЧУНАЙ-УКРАЇНА", звернулось до Київського апеляційного господарського суду з апеляційною скаргою б/н від 04.05.2017, в якій просить суд скасувати рішення Господарського суду міста Києва від 26.04.2017 у справі № 910/22770/15 та прийняти нове, яким позов задовольнити повністю.

Обґрунтовуючи апеляційну скаргу скаржник посилається на те, що оскаржуване рішення Господарського суду міста Києва є незаконним та необґрунтованим, прийняте при неповному з'ясуванні обставини, що мають значення для справи, з неправильним застосуванням норм матеріального та процесуального права, що призвело до прийняття неправильного рішення.

Мотивуючи вимоги, викладені в апеляційній скарзі, апелянт зазначає, що оспорюваний знак не набув розрізняльної здатності на дату подання заявки та отримання свідоцтва, та не набув її внаслідок використання позначення; є оманливим та описовим. Разом з тим, скаржник стверджує, що рішення місцевого господарського суду прийняте виключно на підставі висновку експертизи № 257/16.

Крім цього, скаржник зазначає, що місцевий господарський суд не надав оцінки висновку фахівця патентного повіреного Федченко Л.Ю. щодо торгівельної марки "СНІЖНИЙ КРАБ".

Також апелянт стверджує, що використання знаку "СНІЖНИЙ КРАБ" Компанією «Аквафрост» не є використанням знаку саме відповідачем-3.

Відповідно до Протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 17.05.2017 у справі № 910/22770/15 сформовано колегію суддів у складі: Верховець А.А. - головуючий суддя, судді: Остапенко О.М., Сотніков С.В.

Ухвалою Київського апеляційного господарського суду від 22.05.2017 апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю "ВІЧУНАЙ-УКРАЇНА" на рішення Господарського суду міста Києва від 26.04.2017 у справі № 910/22770/15 прийнято до провадження та призначено до розгляду на 13.06.2017.

Згідно з протоколом автоматичної зміни складу колегії суддів від 13.06.2017, здійсненому у зв'язку з перебуванням у відпустці суддів Остапенка О.М. та Сотнікова С.В., які не є головуючим суддею (суддею-доповідачем), у відпустці, для розгляду апеляційної скарги Товариства з обмеженою відповідальністю "ВІЧУНАЙ-УКРАЇНА" сформовано колегію суддів у складі головуючого судді - Верховця А.А., суддів: Доманської М.Л., Гаврилюка О.М.

Ухвалою Київського апеляційного господарського суду від 13.06.2017 апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю "ВІЧУНАЙ-УКРАЇНА" на рішення Господарського суду міста Києва від 26.04.2017 у справі № 910/22770/15 прийнято до провадження у визначеному складі колегії суддів.

13.06.2017 через відділ забезпечення документообігу суду та моніторингу виконання документів від Товариства з обмеженою відповідальністю "ВІЧУНАЙ-УКРАЇНА" надійшло клопотання про відкладення розгляду справи. В обґрунтування зазначеного клопотання представник скаржника зазначає, що не може прийняти участь в даному судовому засіданні оскільки зайнятий в іншій справі, яка розглядається в Апеляційному суді Київської області, а також проведенням між позивачем та відповідачем-3 переговорів з питань мирового врегулювання між сторонами спірних відносин.

В судове засідання 13.06.2017 представники сторін не з'явились.

Ухвалою Київського апеляційного господарського суду від 13.06.2017 розгляд апеляційної скарги Товариства з обмеженою відповідальністю "ВІЧУНАЙ-УКРАЇНА" відкладено на підставі п. 1 ч. 1 ст. 77 ГПК України на 08.08.2017.

04.08.2017 через відділ забезпечення документообігу суду та моніторингу виконання документів від Компанії "СЕАБЛАСК ЛТД" надійшов відзив на апеляційну скаргу, в якому остання зазначає, що позивач не довів факту порушення його прав, а тому вимоги останнього є необґрунтованими та незаконними, оскільки його права на момент подання позовної заяви не були порушені. Просить суд оскаржуване рішення місцевого господарського суду залишити без змін, апеляційну скаргу без задоволення. Крім цього, Компанія "СЕАБЛАСК ЛТД" просить суд, відповідно до ч. 1 ст. 101 ГПК України, прийняти інформаційну довідку ТОВ «Аквафрост» № 31-07/2015/5 від 31.07.2017 (згідно якої ТОВ «Аквафрост» підтверджує, що використовує знак "СНІЖНИЙ КРАБ" зі згоди та під контролем Компанії "СЕАБЛАСК ЛТД"), як новий доказ у справі з урахуванням того, що позивач лише в апеляційній скарзі порушив питання про невикористання спірного знаку відповідачем-3.

04.08.2017 через відділ забезпечення документообігу суду та моніторингу виконання документів від Компанії "СЕАБЛАСК ЛТД" надійшло клопотання від 12.06.2017 про відкладення розгляду справи.

07.08.2017 через відділ забезпечення документообігу суду та моніторингу виконання документів від Компанії "СЕАБЛАСК ЛТД" надійшов відзив на апеляційну скаргу, який ідентичний відзиву поданому Компанією "СЕАБЛАСК ЛТД" 04.08.2017.

Згідно з протоколом автоматичної зміни складу колегії суддів від 08.08.2017, здійсненому у зв'язку з перебуванням суддів Доманської М.Л. та Гаврилюка О.М., які не є головуючим суддею (суддею-доповідачем), у відпустці, для розгляду апеляційної скарги Товариства з обмеженою відповідальністю "ВІЧУНАЙ-УКРАЇНА" сформовано колегію суддів у складі головуючого судді - Верховця А.А., суддів: Пантелієнка В.О., Остапенка О.М.

Ухвалою Київського апеляційного господарського суду від 08.08.2017 апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю "ВІЧУНАЙ-УКРАЇНА" на рішення Господарського суду міста Києва від 26.04.2017 у справі № 910/22770/15 прийнято до провадження у визначеному складі колегії суддів.

Відповідно до п. 3 постанови Пленуму ВГСУ № 6 від 23.03.2012 "Про судове рішення" рішення може прийматися тільки тим суддею (суддями), який брав участь у розгляді справи з його початку. В разі необхідності заміни судді в процесі розгляду справи або додаткового введення судді (суддів) до складу суду розгляд справи з огляду на встановлений пунктом 3 частини четвертої статті 47 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" принцип незмінності судді слід починати спочатку. При цьому заново розпочинається й перебіг передбачених статтею 69 ГПК строків вирішення спору, а його подальше продовження новим (зміненим) складом суду здійснюється у випадках і в порядку, передбачених частиною третьою цієї статті.

Враховуючи зміну складу суду (згідно протоколу від 08.08.2017), розгляд апеляційної скарги Товариства з обмеженою відповідальністю "ВІЧУНАЙ-УКРАЇНА" починається з початку з 08.08.2017, а отже, заново розпочинається й перебіг строку вирішення спору.

08.08.2017 через відділ забезпечення документообігу суду та моніторингу виконання документів від представника позивача та третіх осіб надійшло клопотання про призначення у справі повторної судової експертизи. В обґрунтування даного клопотання останній відмічає, що висновок експерта № 257/16 є необґрунтованим, таким, що викликає сумніви у його об'єктивності, грубо порушує норми, які регламентують порядок проведення дослідження та норми Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг», та суперечить іншим матеріалам справи, зокрема, висновку фахівця від 14.01.2017 наданого позивачем. З урахуванням наведеного, просить суд призначити у справі повторну судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності, проведення експертизи доручити судовому експерту Жилі Богдану Володимировичу.

08.08.2017 через відділ забезпечення документообігу суду та моніторингу виконання документів від представника позивача надійшли пояснення на апеляційну скаргу відповідно до яких останній просить суд задовольнити апеляційну скаргу у повному обсязі.

В судовому засіданні 08.08.2017 представник позивача та третіх осіб підтримав подане клопотання про призначення у справі повторної судової експертизи.

Представник відповідача-3 заперечував проти задоволення вказаного клопотання, зазначивши, що висновок судового експерта, який міститься в матеріалах справи є обґрунтованим та правомірним. Разом з тим, представник відповідача-3 повідомив, що з клопотанням представника позивача та третіх осіб про призначення у справі повторної судової експертизи не ознайомлений, для того, щоб надати обґрунтовані пояснення стосовно доцільності призначення повторної судової експертизи йому необхідно ознайомитися з матеріалами справи. За наведеного просив суд відкласти розгляд справи.

Ухвалою Київського апеляційного господарського суду від 08.08.2017 розгляд апеляційної скарги Товариства з обмеженою відповідальністю "ВІЧУНАЙ-УКРАЇНА" відкладено на 12.09.2017; зобов'язано Компанію "СЕАБЛАСК ЛТД" до наступного судового засідання надати суду обґрунтовані письмові пояснення стосовно призначення у справі повторної судової експертизи.

23.08.2017 через відділ забезпечення автоматизованого розподілу, контролю та моніторингу виконання документів (канцелярія) від Компанії "СЕАБЛАСК ЛТД" надійшли письмові пояснення та заперечення щодо призначення у справі повторної судової експертизи, відповідно до яких остання просить суд відмовити у задоволенні клопотання позивача про призначення повторної судової експертизи, оскільки наявний в матеріалах справи висновок судового експерта є обґрунтованим та таким, що не викликає жодних сумнівів у його об'єктивності.

23.08.2017 через відділ забезпечення автоматизованого розподілу, контролю та моніторингу виконання документів (канцелярія) від Компанії "ІНТРОФУДС АГ" надійшли заперечення на клопотання позивача про призначення у справі повторної судової експертизи, згідно з якими, заперечує проти призначення повторної судової експертизи, а також проти доручення проведення судової експертизи судовому експерту Жилі Б.В. з підстав наявності у нього заінтересованості у розгляді справи, а також недостатньої компетентності.

12.09.2017 через відділ забезпечення автоматизованого розподілу, контролю та моніторингу виконання документів (канцелярія) від Компанії "СЕАБЛАСК ЛТД" надійшли додаткові пояснення щодо призначення у справі повторної судової експертизи. Відповідно до даних пояснень, представник Компанії зазначає, що Висновок експерта № 247/16 вже був предметом детального розгляду та обговорення в суді першої інстанції. При цьому, представник відповідача-3 наголошує на тому, що судовий експерт надав письмові роз'яснення щодо висновку експертизи, а також у судовому засіданні надав усні пояснення та відповіді на всі запитання сторін. За наведеного просить суд відмовити у задоволенні клопотання позивача про проведення у справі повторної судової експертизи.

В судовому засіданні 12.09.2017 головуючий суддя поставив на обговорення клопотання позивача та третіх осіб стосовно проведення у справі повторної судової експертизи.

Представник позивача та третіх осіб підтримала подане клопотання про призначення повторної судової експертизи, з підстав викладених в клопотанні.

Представник відповідача-3 заперечував проти призначення повторної судової експертизи, зазначив, що висновок судового експерта є повним та відповідає обставинам справи.

Колегія суддів дослідивши матеріали справи, заслухавши думку присутніх представників сторін стосовно необхідності призначення у даній справі повторної судової експертизи встановила наступне.

Відповідно до п. 15.2 постанови Пленуму Вищого господарського суду України № 4 від 23.03.2012 «Про деякі питання практики призначення судової експертизи» повторною визнається судова експертиза, у проведенні якої експерт досліджує ті ж самі об'єкти і вирішує ті ж самі питання, які досліджувалися і вирішувалися у первинній судові експертизі. Нові об'єкти на дослідження повторної судової експертизи подаватися не можуть, так само як не можуть ставитися на її вирішення питання, які не розглядалися попередньою експертизою.

Повторна судова експертиза призначається з ініціативи суду або за клопотанням учасників процесу, якщо висновок експерта визнано необґрунтованим чи таким, що суперечить іншим матеріалам справи, або коли він викликає сумнів у його правильності, або за наявності істотного порушення норм, які регламентують порядок призначення і проведення експертизи. Повторну судову експертизу може бути призначено також, якщо є розходження у висновках кількох експертів і їх неможливо усунути шляхом одержання додаткових пояснень експертів у судовому засіданні. Повторну судову експертизу слід доручати іншому експерту (експертам).

Застосовуючи згідно з частиною 1 статті 4 ГПК України, статті 17 Закону України "Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини" при розгляді справи частину 1 статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, колегія суддів зазначає, що право особи на справедливий і публічний розгляд його справи упродовж розумного строку кореспондується обов'язок добросовісно користуватися наданими законом процесуальними правами, утримуватись від дій, що зумовлюють затягування судового процесу, та вживати надані процесуальним законом заходи для скорочення періоду судового провадження (пункт 35 рішення Європейського суду з прав людини у справі "Юніон Еліментарія Сандерс проти Іспанії"(Alimentaria Sanders S.A. v. Spain") від 07.07.1989).

До того ж, слід відмітити, що відповідно до ст. 41 ГПК України, призначення судової експертизи є правом, а не обов'язком суду. При цьому, висновок експерта згідно з ч. 5 ст. 42 ГПК України не є обов'язковим для господарського суду і оцінюється господарським судом за правилами, встановленими статтею 43 цього Кодексу. Тобто, висновок експерта є рівноцінним з іншими видами доказів і не має заздалегідь установленої сили.

Таким чином, враховуючи, що розгляд справи обмежений процесуальними строками, беручи до уваги, що висновок судової експертизи узгоджується з матеріалами справи, в матеріалах справи наявні роз'яснення щодо висновку судової експертизи об'єктів права інтелектуальної власності № 257/16 від 06.12.2016, а також те, що судовий експерт був викликаний в судове засідання місцевого господарського суду для надання пояснень, колегія суддів вважає, що висновок експертизи № 257/16 від 06.12.2016 є обґрунтованим, правильним та узгоджується з матеріалами справи. А отже, в клопотанні позивача про проведення повторної судової експертизи слід відмовити, оскільки її проведення є недоцільним та призведе до затягування судового процесу, що в свою чергу є порушенням права на справедливий та публічний розгляд справи упродовж розумного строку незалежним та безстороннім судом, і як наслідок - права сторони на ефективний засіб юридичного захисту своїх прав в національному органі.

Представник скаржника та третіх осіб в судовому засіданні 12.09.2017 підтримав вимоги викладені в апеляційній скарзі, просив суд апеляційну скаргу задовольнити, рішення Господарського суду міста Києва від 26.04.2017 скасувати, позов ТОВ "ВІЧУНАЙ-УКРАЇНА" задовольнити повністю.

Представник відповідача-3 заперечував проти задоволення апеляційної скарги, просив суд оскаржуване рішення Господарського суду міста Києва залишити без змін.

Представники відповідача-1 та відповідача-2 в судове засідання не з'явились, про причини неявки суд не повідомили, про час та місце розгляду справи повідомлялись завчасно та належним чином, про що свідчать матеріали справи.

Враховуючи те, що явка представників сторін обов'язковою не визнавалась, а участь в засіданні суду відповідно до ст. 22 ГПК є правом, а не обов'язком сторони, колегія суддів вважає за можливе здійснити розгляд апеляційної скарги за відсутності представників відповідача-1 та відповідача-2 за наявними матеріалами справи.

Судова колегія розглянувши клопотання Компанії "СЕАБЛАСК ЛТД" про залучення до матеріалів справи додаткових доказів (інформаційна довідка ТОВ «Аквафрост» № 31-07/2015/5 від 31.07.2017 згідно якої ТОВ «Аквафрост» підтверджує, що використовує знак "СНІЖНИЙ КРАБ" зі згоди та під контролем Компанії "СЕАБЛАСК ЛТД"), виходячи з матеріалів справи задовольняє клопотання останнього та залучає даний доказ до матеріалів справи, оскільки відповідач-3 належним чином обґрунтував неможливість подання даного доказу до суду першої інстанції.

Відповідно до ст. 82 ГПК України, рішення у даній справі прийнято у нарадчій кімнаті за результатами оцінки доказів, поданих сторонами.

В судовому засіданні 12.09.2017, згідно ст. 85 ГПК України, оголошено вступну та резолютивну частини постанови.

У відповідності до п. 4 ч. 3 ст. 129 Конституції України та ст. 33 ГПК України, кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог та заперечень.

Статтею 4-3 ГПК України визначено, що сторони та інші особи, які беруть участь у справі, обґрунтовують свої вимоги і заперечення поданими суду доказами. Господарський суд створює сторонам та іншим особам, які беруть участь у справі, необхідні умови для встановлення фактичних обставин справи і правильного застосування законодавства.

Розглянувши апеляційну скаргу, заслухавши пояснення представників сторін, дослідивши матеріали справи, перевіривши правильність застосування судом першої інстанції при прийнятті оскаржуваного рішення норм матеріального та процесуального законодавства, перевіривши юридичну оцінку обставин справи та повноту їх встановлення, колегія суддів дійшла висновку, що вимоги апеляційної скарги не підлягають задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно ст. 99 ГПК України апеляційний господарський суд, переглядаючи рішення в апеляційному порядку, користується правами, наданими суду першої інстанції.

Відповідно до ст. 101 ГПК України, апеляційний господарський суд не зв'язаний доводами апеляційної скарги і перевіряє законність і обґрунтованість рішення місцевого господарського суду у повному обсязі.

Частиною 1 ст. 418 Цивільного кодексу України (далі - ЦК України) визначено, що право інтелектуальної власності - це право особи на результат інтелектуальної, творчої діяльності або на інший об'єкт права інтелектуальної власності, визначений Цивільним кодексом України та іншим законом.

Право інтелектуальної власності є непорушним відповідно до ч. 3 ст. 418 ЦК України. Ніхто не може бути позбавлений права інтелектуальної власності чи обмежений у здійсненні, крім випадків, передбачених законом.

До об'єктів права інтелектуальної власності, відповідно до ч. 1 ст. 420 ЦК України, зокрема, належать: комп'ютерні програми; компіляції даних (бази даних); виконання; фонограми, відеограми, передачі (програми) організацій мовлення; наукові відкриття; винаходи, корисні моделі, промислові зразки; компонування (топографії) інтегральних мікросхем; раціоналізаторські пропозиції; сорти рослин, породи тварин; комерційні (фірмові) найменування, торговельні марки (знаки для товарів і послуг), географічні зазначення; комерційні таємниці.

Згідно з п. 4 ст. 1 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", знак - позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб.

Відповідно до ст. 492 Цивільного кодексу України торговельною маркою може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень, які придатні для вирізнення товарів (послуг), що виробляються (надаються) однією особою, від товарів (послуг), що виробляються (надаються) іншими особами. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, літери, цифри, зображувальні елементи, комбінації кольорів.

Частиною 1 статті 432 ЦК України визначено, що кожна особа має право звернутись до суду за захистом свого права інтелектуальної власності відповідно до статті 16 цього Кодексу.

Як вбачається з матеріалів справи та встановлено судом першої інстанції, Державною службою інтелектуальної власності України (далі - відповідач-1) 10.12.2014 на ім'я компанії "ІНТРОФУДС АГ" зареєстрований знак для товарів і послуг "СНІЖНИЙ КРАБ" та видане свідоцтво України на знак для товарів і послуг № 194059. Дата подання заявки - 28.08.2013 № m201315565.

В пункті 59 постанови Пленуму Вищого господарського суду України зазначено, що відповідно до пункту 4 статті 5 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" обсяг правової охорони, що надається, визначається зображенням знака та переліком товарів і послуг, внесених до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг, і засвідчується свідоцтвом з наведеними у ньому копією внесеного до названого реєстру зображення знака та переліком товарів і послуг.

Товари і послуги згруповано відповідно до Міжнародної класифікації товарів та послуг для реєстрації знаків (далі - МКТП), яку затверджено Ніццькою угодою про Міжнародну класифікацію товарів і послуг для реєстрації знаків (далі - Ніццька угода), укладеною 15.06.57. Згідно з Законом України від 01.06.2000 № 1762-III Україна приєдналася до Ніццької угоди, яка набрала чинності для України з 29.12.2000.

Знак для товарів і послуг "СНІЖНИЙ КРАБ" зареєстровано для маркування товарів та послуг 29, 31, 35 класів міжнародної класифікації товарів та послуг (МКТП).

Кл. 29: анчоуси (хамса); екстракти харчові з водоростей; устриці неживі; засолена риба; клей риб'ячий харчовий; клеми неживі; креветки неживі; креветки пилчасті неживі; лангусти неживі; лосось; мідії неживі; молюски неживі; морські голонтурії неживі; омари неживі; оселедці; пластівці картопляні; раки неживі; ракоподібні неживі; риба нежива; риба законсервована; рибне борошно харчове; рибне філе; рибні консерви; рибні харчові продукти; сардини; сьомга; тельбухи; тунець.

Кл. 31: водорості харчові або кормові; устриці живі; ікра риб'яча; лангусти живі; мідії живі; морські голотурії живі; омари живі; раки живі; ракоподібні живі; риба жива; рибне борошно кормове; черепашки живі.

Кл. 35: агентства комерційного інформування; аукціонний продаж; вивчення ринку; влаштовування виставок на комерційні або рекламні потреби; влаштовування ярмарків на комерційні або рекламні потреби; демонстрування товарів; ділове досліджування; ділове інформування; ділове оцінювання; ділове розвідування; ділові довідки; допомога в керуванні справами; досліджування ринкове; економічне прогнозування;експортування а ділову успішність; адміністративне обробляння замовлень на купівлю; записування повідомлень; представлення продуктів через засоби комунікації з метою роздрібного продажу; збирання інформації до комп'ютерних баз даних; послуги щодо зв'язків з громадськістю; імпортно-експортні агенства; допомога у комерційному або промисловому керуванні; дорадча допомога в діловому керуванні; керування комп'ютерними файлами; консультування щодо керування справами; поради щодо налагоджування і керування справами; комерційна інформація і консультації для споживачів (центри підтримки споживачів); упорядковування (систематизування) інформації комп'ютерних баз даних; оформлення вітрин; послуги щодо переміщування підприємств (релокація); послуги з постачання для інших (закуповування товарів та надавання постачальницьких послуг іншим фірмам); публікування рекламних текстів; радіо рекламування; реклама поштою; рекламні агенства; розповсюджування рекламних матеріалів; рекламування; рекламування через комп'ютерну мережу; сприяння продажеві (посередництво); статистичне інформування; телевізійне рекламування; послуги телефонних відповідачів для відсутніх абонентів.

Відповідно до виписки з державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг відносно свідоцтва № 194059 станом на 18.02.2016, 10.11.2015 власником свідоцтва України № 194059 здійснена передача майнових прав на знак "СНІЖНИЙ КРАБ" до компанії "СЕАБЛАСК ЛТД".

Вважаючи, що свідоцтво України на знак для товарів і послуг № 194059 від 10.12.2014 "СНІЖНИЙ КРАБ" є недійсним, з підстав передбачених ч. 2 ст. 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг», Товариство з обмеженою відповідальністю "ВІЧУНАЙ-УКРАЇНА" звернулося до Господарського суду міста Києва із позовом до Державної служби інтелектуальної власності України та Компанії "ІНТРОФУДС АГ", урахуванням заяви про уточнення позовних вимог, про:

- визнання свідоцтва України на знак для товарів і послуг "СНІЖНИЙ КРАБ" від 10.12.2014 № 194059, недійсним повністю щодо всіх товарів та послуг 29, 31, 35 класів Міжнародної класифікації знаків для товарів і послуг;

- зобов'язання державної служби інтелектуальної власності України внести зміни до державного реєстру свідоцтв України на знак для товарів та послуг "СНІЖНИЙ КРАБ" від 10.12.2014 № 194059, недійсним повністю щодо всіх товарів та послуг 29, 31, 35 класів Міжнародної класифікації знаків для товарів і послуг, та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені "Промислова власність".

Обґрунтовуючи підстави звернення з позовом, позивач зазначає, що оспорюваний знак для товарів і послуг "СНІЖНИЙ КРАБ" підлягає визнанню судом недійсним оскільки не має розрізняльної здатності, не набув його внаслідок використання та є оманливим щодо товарів і послуг.

Відповідно до частини 2 статті 6 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" не можуть одержати правову охорону також позначення, які,зокрема:

- звичайно не мають розрізняльної здатності та не набули такої внаслідок їх використання;

- складаються лише з позначень чи даних, що є описовими при використанні щодо зазначених у заявці товарів і послуг або у зв'язку з ними, зокрема вказують на вид, якість, склад, кількість, властивості, призначення, цінність товарів і послуг, місце і час виготовлення чи збуту товарів або надання послуг;

- є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу.

Відповідно до ч. 1 ст. 19 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", свідоцтво може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково у разі:

- невідповідності зареєстрованого знака умовам надання правової охорони;

- наявності у свідоцтві елементів зображення знака та переліку товарів і послуг, яких не було у поданій заявці;

- видачі свідоцтва внаслідок подання заявки з порушенням прав інших осіб.

Так, в підтвердження відсутності у спірного позначення розрізняльної здатності позивач відмічає, що починаючи з 2009 року позначення "СНІЖНИЙ КРАБ" використовується ним для маркування товарів 29 Класу МКТП, а саме крабових паличок та інших продуктів із сурмі, морепродуктів та рибної кулінарії, а також іншими виробниками, як заморожених морепродуктів із сурмі, так і кулінарних виробів до складу яких входять вироби із сурімі. В підтвердження використання спірного знака позивачем було подано до суду контракт № 01/07-2010 від 01.07.2010, укладений між позивачем та Товариством з обмеженою відповідальністю "ВІЧУНАЙ-РУСЬ", декларації відповідності Товариства з обмеженою відповідальністю "ВІЧУНАЙ-РУСЬ", довідки з Калінінградської обласної митниці РФ, довідку ДФС України, відомості з мережі Інтернет, Договір поставки товарів та надання послуг № 25399 від 01.04.2014 укладений між ТОВ "ВІЧУНАЙ-УКРАЇНА" та ТОВ «Метро Кеш енд Кері Україна» та ін.

Аналізуючи подані позивачем документи, колегія суддів встановила, що контракт № 01/07-2010 від 01.07.2010 не містить згадування позначення "СНІЖНИЙ КРАБ" та назви товарів; довідки з Калінінградської обласної митниці не містять згадування оспорюваного знаку "СНІЖНИЙ КРАБ", замість нього використовується назва "СНЕЖНЫЙ КРАБ", що фактично перекладається, як "СНІГОВИЙ КРАБ"; відомості з мережі Інтернет не можуть бути належними доказами, оскільки не дають змоги встановити, що продукція пропонується до продажу саме на території України. До того ж, надані позивачем документи свідчать про поставку товарів російського виробника ТОВ "ВІЧУНАЙ-РУСЬ" на територію України та ніяким чином не свідчать про відсутність розрізняльної здатності спірного знаку. Договір поставки товарів та надання послуг № 25399 від 01.04.2014 укладений між ТОВ "ВІЧУНАЙ-УКРАЇНА" та ТОВ «Метро Кеш енд Кері Україна» не є належним доказом відсутності у спірного позначення розрізняльної здатності, оскільки останній укладений 01.04.2014, тобто після подання заявки на реєстрацію позначення "СНІЖНИЙ КРАБ" (28.08.2013).

Крім того, всупереч тверджень скаржника, матеріалами справи не підтверджується використання спірного позначення "СНІЖНИЙ КРАБ" на території України кількома виробниками. Тоді як, в матеріалах справи наявні видаткові накладні, довідка про обсяги реалізованої продукції, а також інформаційна довідка Товариства з обмеженою відповідальністю «Аквафрост» № 31-07/2015/5 від 31.07.2017, з яких вбачається, що ТОВ «Аквафрост», з дозволу та під контролем власника свідоцтва, в період з 2008 використовує оспорюваний знак відносно товарів 29 класу МКТП, що підтверджує широку відомість оспорюваного знаку та свідчить про те, що оспорюваний знак набув розрізняльної здатності на дату подання заявки щодо його реєстрації.

Відповідно до ст. 18 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" використанням знака власником свідоцтва вважається також використання його іншою особою за умови контролю з боку власника свідоцтва.

Відтак, використання торгівельної марки ТОВ «Аквафрост» є свідченням використання торгівельної марки саме відповідачем, а не третьою особою, що не може підтверджувати той факт, що торгівельна марка "СНІЖНИЙ КРАБ" використовується на території України декількома виробниками.

За наведеного, твердження позивача стосовно відсутності у позначення "СНІЖНИЙ КРАБ" розрізняльної здатності та стосовно того, що використання знаку "СНІЖНИЙ КРАБ" Компанією «Аквафрост» не є використанням знаку саме відповідачем-3 є необґрунтованими, оскільки не знайшли свого підтвердження в матеріалах справи.

Крім того, позивач стверджує, що спірне позначення "СНІЖНИЙ КРАБ" є описовим для частини товарів 29 класу, а саме "крабове м'ясо, ракоподібні неживі та/або до складу яких входить м'ясо краба", оскільки вказує на вид товару та/або його певну складову та обумовлені нею властивості, є оманливим для інших товарів 29, 31, 35 класів МКТП. При цьому, на думку останнього, позначення сніжний краб є синонімом назви виду крабів "краб стригун".

Дослідивши матеріали справи, колегія суддів встановила, що місцевий господарський суд дійшов обґрунтованого висновку, що доводи позивача про те, що знак є описовим для частини товарів 29 класу та оманливим для інших товарів 29, 31, 35 класів МКТП є безпідставними та необґрунтованими виходячи з наступного.

Відповідно до п. 10.3.2. Методичних рекомендацій з окремих питань проведення експертизи заявки на знак для товарів і послуг державного підприємства «Український інститут промислової власності» якщо під час експертизи заявленого знака виникає питання, чи є позначення описовим, доцільно виходити з такого. Під час перевірки того, чи складається заявлене позначення лише з позначень чи даних, що є описовими при використанні щодо зазначених у заявці товарів і послуг або у зв'язку з ними визначається загальний рівень (ступінь) описовості. Позначення буде вважатися описовим, якщо воно виключно описує інгредієнти (складові), якість, характерні риси, ціль або призначення чи результат використання певних товарів і/або послуг тощо.

Перше зорове сприйняття позначення повинно однозначно (без додаткових доказів) створювати враження про те, що позначення вказує на товар (послугу) або на всі чи окремі (певні) його властивості (характеристики). Якщо для того, щоб сформулювати описову суть знака необхідні роздуми чи пояснення, то такий знак в цілому має розрізняльну здатність, тобто не може вважатися описовим. Такі знаки викликають лише певні асоціації про особливості товарів і/або послуг, але не описують їх прямо і, у певній мірі, потребують домислів від споживачів.

Тобто, з огляду на зазначене, спірний знак "СНІЖНИЙ КРАБ" повинен розглядатися, як асоціативний знак, оскільки викликає асоціації про особливості товару (морепродукти) і потребує певної уяви споживачів, проте, не описує їх прямо.

Разом з тим, слід відмітити, що позначення "СНІЖНИЙ КРАБ" є фантазійною назвою та придуманим найменуванням, тобто таким, що не вказує на вид товару та/або його певну складову, а тому не є описовим.

Крім того, необґрунтованими є доводи позивача про те, що оспорюваний знак "СНІЖНИЙ КРАБ" є синонімом назви виду крабів "краб стригун", оскільки - по-перше: назва "СНІЖНИЙ КРАБ" як таксономічна назва виду крабів не використовується; - по-друге: у біологічних класифікаторах відсутнє використання найменування "СНІЖНИЙ КРАБ" щодо виду крабів; - по-третє: у російськомовній літературі використовується лише термін "краб-стригун опилио", як синонім назви краба "Chionoecetes opilio", а в англомовній версії перекладу іноді може застосовуватись назва "snow crab" (що підтверджується довідками Інституту гідробіології НАН України та Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара).

Відтак позивач, аналізуючи ймовірні назви крабів у світі дійшов помилкового висновку про існування та використання на території України назви виду крабів "СНІЖНИЙ КРАБ", оскільки безпосередньо на території України та в україномовних або російськомовних виданнях назва "СНІЖНИЙ КРАБ" не використовується по відношенню до конкретного виду крабів.

Також слід звернути увагу, що позивач не заперечує той факт, що сам використовує позначення СНЕЖНЫЙ КРАБ/СНІГОВИЙ КРАБ/snow crab в різних країнах світу, в тому числі в Україні. Так, в Російській Федерації та Литві наявні відповідні свідоцтва, зокрема, СНЕ*НЫЙ КРАБ, snow crab, що вказує на те, що позначення "СНІЖНИЙ КРАБ" є фантазійним, тобто таким, що не вказує на вид товару та/або його певну складову, а тому не є описовим.

Київський апеляційний господарський суд відзначає, що згідно зі статтею 43 ГПК України наявні в матеріалах справи докази підлягають оцінці у їх сукупності і жодний доказ не має для господарського суду заздалегідь встановленої сили.

Так, з матеріалів справи вбачається, що Господарським судом міста Києва, враховуючи п. 65 постанови пленуму Вищого господарського суду України від 17.10.2012 № 12 "Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності" відповідно до якого визначено, що у вирішенні спорів, пов'язаних із визнанням недійсними свідоцтв на знаки для товарів і послуг з підстав невідповідності зареєстрованих знаків умовам надання правової охорони, для з'ясування питань, що потребують спеціальних знань (зокрема, про те, чи займає певний елемент домінуюче положення у зображенні знака; чи є підстави вважати, що знак може вводити споживача в оману щодо місця походження та якості товарів, позначених цим знаком; які частини зображення є тотожними з іншим зображенням; чи є схожими знаки настільки, що їх можна сплутати тощо), господарському суду необхідно, якщо схожість не має очевидного характеру, призначати судову експертизу, не перебираючи на себе не притаманні суду функції експерта, ухвалою від 26.09.2016 у справі № 910/22770/15 призначено судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручено науково-дослідному центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності міністерства юстиції України (01133, м. Київ, бульвар Лесі Українки, буд. 26, офіс 501). На вирішення експерту були поставлені наступні питання:

- чи складається знак для товарів і послуг "СНІЖНИЙ КРАБ" за свідоцтвом України № 194059 лише з позначень чи даних, що є описовими при використанні щодо зареєстрованих товарів і послуг 29, 31, 35 класів МКТП або у зв'язку з ними, зокрема вказують на вид, якість, склад, кількість, властивості, призначення, цінність товарів і послуг, місце і час виготовлення чи збуту товарів або надання послуг?;

- чи мав розрізняльну здатність знак для товарів і послуг "СНІЖНИЙ КРАБ" за свідоцтвом України № 194059, зареєстрований по відношенню до товарів і послуг 29, 31, 35 класів МКТП, на дату подання заявки № m2013 15565 від 28.08.2013 та чи набув такої внаслідок його використання щодо товарів і послуг 29, 31, 35 класів МКТП?

- чи є знак для товарів і послуг "СНІЖНИЙ КРАБ" за свідоцтвом України № 194059 оманливим або таким, що може ввести в оману споживачів, щодо товарів і послуг 29, 31 та 35 класів МКТП, зазначених у свідоцтвах?

Відповідно до висновку експерта № 257/16 за результатами судової експертизи у сфері інтелектуальної власності визначено, що:

- знак для товарів і послуг "СНІЖНИЙ КРАБ" за свідоцтвом України № 194059 не складається лише з позначень чи даних, що є описовими при використанні, щодо зареєстрованих товарів і послуг 29, 31, 35 класів МКТП або у зв'язку з ними, зокрема вказують на вид, якість, склад, кількість, властивості, призначення, цінність товарів і послуг, місце і час виготовлення чи збуту товарів або надання послуг;

- знак для товарів і послуг "СНІЖНИЙ КРАБ" за свідоцтвом України № 194059, зареєстрований по відношенню до товарів і послуг 29, 31, 35 класів МКТП, на дату подання заявки № m2013 15565 від 28.08.2013 мав розрізняльну здатність;

- знак для товарів і послуг "СНІЖНИЙ КРАБ" за свідоцтвом України № 194059 не є оманливим або таким, що може ввести в оману споживачів, щодо товарів і послуг 29, 31, 35 класів МКТП, зазначених у свідоцтві (а.с. 158-169, т.3).

Відтак, висновок судової експертизи № 257/16 узгоджується з встановленим вище та матеріалами справи, що спростовує доводи скаржника стосовно того, що рішення Господарського суду міста Києва прийняте виключно на підставі висновку судової експертизи № 257/16.

В матеріалах справи наявний також висновок фахівця (патентного повіреного Федченко Л.Ю.) спеціального дослідження об'єктів інтелектуальної власності щодо торгівельної марки "СНІЖНИЙ КРАБ", відповідно до якого визначено, що:

1. Позначення "СНІЖНИЙ КРАБ" не містить будь-яких ознак індивідуальності, спрямованих на виконання розрізняльної функції, на дату подання заявки № m2013 15565 від 28.08.2013 воно не набуло розрізняльної здатності внаслідок його використання для маркування товарів 29 класу МКТП, а саме стосовно крабових паличок та інших продуктів з сурмі, морепродуктів, рибної кулінарії.

2. Знак "СНІЖНИЙ КРАБ" за свідоцтвом України № 194059 є описовим для частини товарів 29 та 31 класів МКТП, зокрема до формулювань «ракоподібні неживі» та «ракоподібні живі», оскільки вказує на вид товару та (або) його певну складову та обумовлені нею властивості.

3. Знак "СНІЖНИЙ КРАБ" за свідоцтвом України № 194059 є оманливим для заявлених товарів 29 та 31 класів МКТП, що не відносяться до категорії продуктів вироблених з м'яса крабу, та стосовно виробника крабових паличок та інших продуктів з сурмі, морепродуктів, рибної кулінарії.

Відповідно до ч. 3 п. 65 постанови Пленуму ВГСУ № 12 від 17.10.2012 «Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності» висновки спеціалістів з відповідних питань, надані ними поза процесуальними межами, не є експертними, а тому не можуть бути прийняті судом як висновки експертів. Вони оцінюються господарським судом за загальними правилами статей 36 і 43 ГПК поряд з іншими доказами у справі.

Враховуючи, що висновок фахівця, складено на замовлення позивача, особою, яка не є судовим експертом у розумінні ГПК України та Закону України «Про судову експертизу», даний висновок суперечить матеріалам справи, а отже, не може вважатися висновком судової експертизи, якій міг би бути належним доказом у справі. Таким чином, місцевий господарський суд, оцінивши наявні в справі докази за правилами, встановленими статтею 43 ГПК України правомірно встановив, що висновок фахівця, наданий позивачем, не є належним доказом у справі.

За наведеного, Державна служба інтелектуальної власності України правомірно зареєструвала знак для товарів і послуг "СНІЖНИЙ КРАБ" та видала свідоцтво України на знак для товарів і послуг № 194059, оскільки заявлене позначення відповідало критеріям охороноспроможності, тобто, на момент подання заявки мало розрізняльну здатність, не було признано описовим та оманливим.

З огляду на зазначене в постанові, суд першої інстанції дійшов цілком вірного висновку про те, що позовні вимоги задоволенню не підлягають, оскільки Товариством з обмеженою відповідальністю "ВІЧУНАЙ-УКРАЇНА" не доведено неможливість одержання оспорюваним знаком "СНІЖНИЙ КРАБ" правової охорони відповідно до положень частини 2 статті 6 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", що в совою чергу виключає можливість застосування судом приписів частини 1 статті 19 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" у вигляді визнання свідоцтва України на знак для товарів і послуг № 194059 недійсним повністю або частково.

Відповідно до ст. 33 Господарського процесуального кодексу України, кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог та заперечень.

В порядку, передбаченому ст. 43 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і об'єктивному розгляді в судовому процесі всіх обставин справи в їх сукупності, керуючись законом.

За наведеного в постанові, судова колегія Київського апеляційного господарського суду дійшла висновку про те, що місцевим господарським судом при прийнятті оскаржуваного рішення було повністю з'ясовано всі обставини справи та надано їм правильну юридичну оцінку. Порушень норм матеріального чи процесуального права, які б могли призвести до зміни чи скасування рішення Господарського суду міста Києва від 26.04.2017 судовою колегією не встановлено.

Доводи, викладені в апеляційній скарзі, висновків місцевого господарського суду не спростовують, а тому підстав для задоволення апеляційної скарги Товариства з обмеженою відповідальністю "ВІЧУНАЙ-УКРАЇНА" судом не вбачається.

В зв'язку з відмовою в задоволенні апеляційної скарги, відповідно до ст. 49 ГПК України, судові витрати покладаються на апелянта.

Керуючись ст.ст. 32-34, 43, 49, 99, 101-105 Господарського процесуального кодексу України, Київський апеляційний господарський суд, -

ПОСТАНОВИВ:

1. Апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю "ВІЧУНАЙ-УКРАЇНА" на рішення Господарського суду міста Києва від 26.04.2017 у справі № 910/22770/15 залишити без задоволення.

2. Рішення Господарського суду міста Києва від 26.04.2017 у справі № 910/22770/15 залишити без змін.

3. Матеріали справи № 910/22770/15 повернути до Господарського суду міста Києва.

Постанову Київського апеляційного господарського суду може бути оскаржено протягом 20 днів до Вищого господарського суду України у порядку, передбаченому ГПК України.

Повний текст постанови складено 15.09.2017.

Головуючий суддя А.А. Верховець

Судді В.О. Пантелієнко

О.М. Остапенко