ХАРКІВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"13" вересня 2017 р. Справа № 917/2569/15

Колегія суддів у складі:

головуючий суддя Медуниця О.Є., суддя Гребенюк Н.В., суддя Істоміна О.А.

при секретарі Бєлкіній О.В.

за участю представників сторін:

позивача - ОСОБА_1 (дов. б/н від 19.12.16 р.);

відповідача ОСОБА_2 (дов. № 02/3114 від 26.07.17 р.),

розглянувши апеляційну скаргу позивача (вх.2156П/3-38) на рішення господарського суду Полтавської області від 15.06.2017 року у справі №917/2569/15

за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Полтавський Бішофіт", м.Полтава,

до Полтавського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України, м. Полтава,

про визнання недійсним рішення,

ВСТАНОВИЛА:

Рішенням господарського суду Полтавської області від 12.07.2016р., залишеним без змін постановою Харківського апеляційного господарського суду від 06.10.2016р., позов задоволено повністю, визнано недійсним рішення №02/147-рш у справі №02-4/55-2015 від 23 жовтня 2015 року, прийняте адміністративною колегією Полтавського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України.

Постановою Вищого господарського суду України від 22.11.2016р. у справі №917/2569/15 постанову Харківського апеляційного господарського суду від 06.10.2016р. та рішення господарського суду Полтавської області від 12.07.2016р. скасовано, справу передано на новий розгляд.

Рішенням господарського суду Полтавської області від 15.06.2017 року у справі №917/2569/15 в позові відмовлено.

Позивач із вказаним рішенням місцевого господарського суду не погодився, звернувся до Харківського апеляційного господарського суду з апеляційною скаргою, в якій просить вказане рішення скасувати та прийняти нове, яким позов задовольнити.

В судовому засіданні 06.09.2017 року оголошено перерву в розгляді справи до 13 вересня 2017 року 15:00 год.

В апеляційній скарзі позивач зазначає, що судом першої інстанції не прийнято до уваги наступні обставини: директором і засновником ТОВ «ПБФ «РАГС» є ОСОБА_3, а не громадянка ОСОБА_4, за зверненням якої було ініційовано проведення перевірки ТОВ «Полтавський Бішофіт»; позивачем було придбано гель «СПИНЕСИЛ» та під час проведення огляду оригіналу етикетки виявлено, що виробником вказаного гелю є ТОВ «Жардін Косметік», а не ТОВ «ПБФ «РАГС»; судом не враховано відсутність факту неправомірного копіювання виробу та його етикетки у розумінні ст.с.4, 6 ЗУ «Про захист від недобросовісної конкуренції»; порушення відповідачем ЗУ «Про захист від недобросовісної конкуренції» при визначенні розміру штрафу.

Відповідач надав суду відзив на апеляційну скаргу, в якому, зокрема, зазначає, що, на момент прийняття територіальним відділенням оскаржуваного рішення №02/147-рш від 23.10.2015 року саме ТОВ «ПБФ «РАГС» здійснювало виробництво гелю «СПИНЕСИЛ», у звязку з чим вважає доводи апелянта безпідставними. Відповідач вважає, що судом першої інстанції надано належну правову оцінку доказам, зібраним відповідачем під час розгляду справи №02-4/55-2015 та які підтверджують вчинення позивачем порушення законодавства про захист від недобросовісної конкуренції. Просить рішення суду першої інстанції залишити без змін, апеляційну скаргу позивача без задоволення.

Дослідивши матеріали справи, вислухавши пояснення представників сторін, перевіривши правильність застосування господарським судом першої інстанції норм матеріального та процесуального права, колегія суддів Харківського апеляційного господарського суду встановила наступне.

23.10.2015 року адміністративною колегією Полтавського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України прийнято рішення №02/147-рш у справі №02-4/55-2015, яким визнано дії ТОВ Полтавський Бішофіт щодо оформлення упаковки гелю SPINESIL Ультра та його назви схожими з упаковкою та назвою продукції ТОВ ПБФ РАГС - СПИНЕСИЛ, без дозволу останнього, що може призвести до змішування діяльності ТОВ Полтавський Бішофіт та ТОВ ПБФ РАГС, порушенням законодавства про захист від недобросовісної конкуренції, передбаченого ст. 4 Закону України Про захист від недобросовісної конкуренції у вигляді неправомірного оформлення упаковки товару та позначення його назви без дозволу суб'єкта господарювання, який раніше почав використовувати у господарській діяльності схожі упаковку та позначення, що може призвести до змішування з діяльністю цього суб'єкта господарювання.

Вказане рішення №02/147-рш обґрунтовано наступним:

- 25.10.2012 року за наслідками розгляду поданої громадянином ОСОБА_5 заявки від 26.12.2011 року Державною службою інтелектуальної власності України було зареєстровано свідоцтво України №162999 на знак для товарів і послуг "СПИНЕСИЛ", про що здійснено відповідну публікацію в Офіційному бюлетені №20 від 25.10.2012 року;

- право власності на знак для товарів і послуг "СПИНЕСИЛ" за свідоцтвом України № 162999 громадянин ОСОБА_5 передав громадянці ОСОБА_4 на підставі договору №1 від 12.08.2014 року про передачу права власності на знак для товарів і послуг, що підтверджено рішенням Державної служби інтелектуальної власності України від 10.11.2014 року №17014, про що здійснено публікацію в офіційному бюлетені від 10.11.2014 року №1;

- відповідно до договору № 107/2 від 11.11.2014 року громадянка ОСОБА_4 надала ТОВ "ПБФ "РАГС" виключне право на використання знаку для товарів і послуг "СПИНЕСИЛ" під час здійснення виробництва і реалізації виробленої продукції;

- ТОВ "ПБФ "РАГС" і раніше використовувало у своїй господарській діяльності знак для товарів і послуг "СПИНЕСИЛ" на підставі укладеного договору від 03.01.2013 року з громадянином ОСОБА_5 про використання об'єкта інтелектуальної власності товарного знаку за свідоцтвом України № 162999 від 03.01.2013 року;

- відповідно до листа ТОВ "ПБФ "РАГС" від 24.02.2015 року № 24/02-1 останнє виробляє і реалізує косметичну продукцію, марковану позначенням "СПИНЕСИЛ" з 2011 року.

Таким чином, як зазначено в рішенні №02/147-рш, ТОВ «ПБФ «РАГС» фактично безперервно згідно вказаних вище договорів мало право на використання у своїй господарській діяльності знаку для товарів та послуг «СПИНЕСИЛ» із забороною його використання третіми особами.

Крім того, в рішенні №02/147-рш територіальне відділення вказує, що упаковка косметичної продукції під назвою "СПИНЕСИЛ" є запатентованим промисловим зразком за патентом від 10.12.2014 року № 28443 (первісний власник гр. ОСОБА_5, який 25.02.2015 року передав право власності на патент гр. ОСОБА_4 У свою чергу, гр. ОСОБА_4 26.02.2015 року надала ТОВ "ПБФ "РАГС" виключне право на використання промислового зразка за патентом № 28443).

Як далі зазначено в рішенні №02/147-рш:

- 21.01.2015 року, ознайомившись з продукцією, виробленою ТОВ «Полтавський Бішофіт», а саме з гелем "SPINESIL Ультра", що реалізується через мережу Інтернет, громадянці ОСОБА_6 стало відомо про порушення законодавства про захист від недобросовісної конкуренції;

- ТОВ «Полтавський Бішофіт» виробляє та реалізує косметичну продукцію, серед якої є гель під назвою "SPINESIL Ультра";

- дана продукція виробляється згідно ТУ У 20.1-1:2014 та згідно висновку Державної санітарно - епідеміологічної експертизи від 27.08.2014 №05.03.02-04/54048;

- упаковка гелю "SPINESIL Ультра" виробляється на замовлення ТОВ «Полтавський Бішофіт» виконавцем - ТОВ "Видавничий дім "Ізумруд" на підставі договору про дизайн упаковки та про виготовлення поліграфічної продукції від 07.08.2014 року № 07/08-14;

- як зазначило ТОВ «Полтавський Бішофіт», він здійснює виготовлення та реалізацію відповідної косметичної продукції з використанням об'єкта інтелектуальної власності промислового зразка "Етикетка для бальзама косметичного" за патентом України від 12.05.2015 року № 29428 (договір про передачу прав на зазначений об'єкт інтелектуальної власності укладено 12.05.2015 року Товариством з гр. ОСОБА_7 власником патенту);

- ТОВ "ПБФ "РАГС" почало раніше використовувати позначення для косметичної продукції "СПИНЕСИЛ" та упаковку даного товару у вигляді, що є запатентованим промисловим зразком.

Територіальне відділення, під час розгляду справи №02-4/55-2015, порівнявши зображення на упаковці гелю "SPINESIL Ультра", що виробляється та реалізується ТОВ «Полтавський Бішофіт» із зображенням упаковки продукції, що виготовляється та реалізується ТОВ "ПБФ "РАГС" з використанням знаку для товарів і послуг "СПИНЕСИЛ", встановило таку схожість між ними:

-зображення на світлому фоні тулуба людини, що тримається рукою за спину;

-верхня частина зображення упаковки має схожість у вигляді червоного відтінку;

-нижче верхньої частини упаковки червоного відтінку розміщено надписи "СПИНЕСИЛ" (ТОВ "ПБФ "РАГС") та "SPINESIL Ультра" (ТОВ «Полтавський Бішофіт»);

-на упаковках обох суб'єктів містяться надписи "глибинний прогрів шиї, попереку, всієї спини" (ТОВ "ПБФ "РАГС") та "глибокий прогрів шиї, попереку та всієї спини" (ТОВ «Полтавський Бішофіт»);

-з лівої сторони лицьової частини упаковки містяться надписи "з Полтавським Бішофітом, перцем і камфорою" (ТОВ "ПБФ "РАГС") та "з камфорою і перцем Бішофіт Полтавського родовища" (ТОВ «Полтавський Бішофіт»);

-з лівої сторони в обох суб'єктів господарювання міститься зображення зеленої рослини;

- відповідно до фотографічного зображення продукції ТОВ "ПБФ "РАГС" під знаком для товарів і послуг "СПИНЕСИЛ" міститься наступний напис: "Мінеральний гель глибинної дії для шиї, попереку і всієї спини. Корисний при фізичних навантаженнях, травмах, сидячій роботі (в т.ч. водіїв авто), скутості і спазмах м'язів. Глибокий прогрів з магній - кальцієвими ефектами в області шиї, попереку і всієї спини. Покращує мікроциркуляцію, трофіку, тонізує шкіру. Для домашніх розтирань і професійного масажу". Аналогічний напис міститься на упаковці гелю "SPINESIL Ультра" виробництва ТОВ «Полтавський Бішофіт»;

- споживачі продукції, в більшості випадків, не володіючи англійською мовою та орієнтуючись на зовнішній вигляд упаковки товару можуть сприймати назву "SPINESIL Ультра" саме як "СПИНЕСИЛ", враховуючи зовнішню схожість цих упаковок.

Як зазначено в оскаржуваному рішенні відповідача №02/147-рш, для підтвердження факту схожості упаковок продукції ТОВ "ПБФ "РАГС" та продукції ТОВ «Полтавський Бішофіт», а також їх назв, що може призвести до змішування діяльності вказаних суб'єктів господарювання, враховуючи їх діяльність на одних товарних ринках виробництва та реалізації косметичної продукції, територіальним відділенням було проведено опитування респондентів, різних за віком, шляхом анкетування, за результатом якого майже всі респонденти дали стверджувальну відповідь на питання про можливість сприйняття даних товарів як товарів виробництва одного суб'єкта господарювання; назви товарів є схожими за звучанням та зовнішнім виглядом упаковки, що також може створити у споживача уявлення про схожість товару за своїми властивостями.

Таким чином, враховуючи зовнішню схожість упаковки продукції ТОВ «Полтавський Бішофіт» з упаковкою продукції ТОВ "ПБФ "РАГС" та схоже фонетичне звучання її назви, територіальне відділення в своєму рішенні дійшло висновку, що використання ТОВ «Полтавський Бішофіт» упаковки та назви косметичної продукції - гелю "SPINESIL Ультра" може створювати враження у споживача, що ТОВ «Полтавський Бішофіт» виробляє та реалізує один і той самий продукт, що і ТОВ "ПБФ "РАГС", що може призвести до змішування з діяльністю ТОВ "ПБФ "РАГС" та використання його ділової репутації.

Також в оскаржуваному рішенні відповідач дійшов висновку, що діяльність ТОВ «Полтавський Бішофіт» спрямована на досягнення неправомірної переваги у конкуренції за рахунок репутації та досягнень ТОВ "ПБФ "РАГС", яке раніше розпочало використовувати у своїй діяльності позначення "СПИНЕСИЛ", схоже за своїм фонетичним звучанням до позначення "SPINESIL" та відповідну упаковку косметичної продукції, схожу за зовнішнім виглядом до упаковки продукції, що використовує ТОВ "ПБФ "РАГС" з використанням інтелектуальної власності, шляхом впливу на попит споживачів косметичної продукції.

За вчинене порушення, на ТОВ «Полтавський Бішофіт», відповідно до частини 2 статті 21 ЗУ «Про захист від недобросовісної конкуренції», накладено штраф у розмірі 17000 грн. (п.2 рішення №02/147-рш ).

Рішення територіального відділення №02/147-рш від 23.10.2015 року направлено позивачу супровідним листом №02/5053 від 26.10.2015 року (а.с.14 т.1).

Позивач, звертаючись до суду з позовом, зазначає, що ТОВ «Полтавський Бішофіт» на законних підставах здійснює реалізацію гелю "SPINESIL Ультра", в підтвердження чого надав суду патент на промисловий зразок №29428 від 12.05.2015 року "Етикетка для бальзама косметичного", власником якого є ОСОБА_7 та договір з останнім про передачу прав на використання обєкту інтелектуальної власності від 12.05.2015 року, відповідно до якого у ТОВ Полтавський Бішофіт виникає виключне право на використання вказаного обєкту інтелектуальної власності. Також позивач зазначає, що назва продукції, яку реалізує ТОВ «Полтавський Бішофіт» вказана англійською мовою, з додаванням слова «Ультра», що виключає схожість даних назв. Позивач вважає, що проведене відповідачем опитування споживачів не є належним доказом, оскільки в рішенні не зазначено якою уповноваженою особою було проведено дане опитування, не зазначено місце, дату та час проведення опитування, не зазначено вік осіб, що підлягали опитуванню, та кількість опитаних, не зазначено скільки осіб надали стверджувальну відповідь, а скільки не підтвердили факт схожості назви. Також позивач вказує, що відповідачем не було належним чином проведено перевірку заяви гр.ОСОБА_4 щодо порушення її прав ТОВ «Полтавський Бішофіт» внаслідок неправомірного оформлення упаковки товару та позначення його назви «СПИНЕСИЛ». Крім того, як зазначає в позові позивач, при визначенні розміру штрафу, який підлягає сплаті позивачем, територіальним відділенням порушено норми ЗУ «Про захист від недобросовісної конкуренції».

Відповідач, заперечуючи проти позову вказав, що рішення адміністративної колегії Полтавського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України від 23.10.2015 №02/147-рш прийнято у відповідності до ст.14 Закону України "Про Антимонопольний комітет України", ст.48 Про захист економічної конкуренції. Як зазначає відповідач, посилання позивача на написання назв продукції субєктів господарювання різними мовами є безпідставними, оскільки, як зазначено в оскаржуваному рішенні відповідача, споживачі продукції, в більшості випадків, не володіючи англійською мовою та орієнтуючись на зовнішній вигляд упаковки товару, можуть сприймати назву "SPINESIL Ультра" саме як «СПИНЕСИЛ», враховуючи зовнішню схожість упаковок та лікувальні властивості продукції. Відповідач також вказує, що відсутність даних про респондентів під час проведення територіальним відділенням анкетування не може свідчити про те, що опитування проведено не вірно, оскільки респонденти не зобовязані вказувати свої особисті дані при проведенні будь-яких опитувань. Крім того, відповідач зазначає, що територіальним відділенням правомірно, відповідно до ч.2 ст.21 ЗУ «Про захист від недобросовісної конкуренції», визначено розмір штрафних санкцій для позивача, оскільки останній не надав відповідачу вірну інформацію про розмір доходу ТОВ «Полтавський Бішофіт» від реалізації продукції за 2014 рік.

Під час розгляду справи судом першої інстанції, ухвалою господарського суду Полтавської області від 02.02.2016 року у даній справі призначено судову експертизу, проведення якої доручено Харківському науково-дослідному інституту судових експертиз ім. Засл. проф. ОСОБА_8 (а.с.6 т.3).

Як вбачається з висновку судової експертизи в сфері інтелектуальної власності №1954 від 15.06.2016 р. (а.с. 11-20 т.3) судовим експертом було досліджено промисловий зразок за патентом України № 28443 "УПАКОВКА ДЛЯ ЗАСОБУ "СПИНЕСИЛ" та промисловий зразок за патентом України № 29428 "ЕТИКЕТКА ДЛЯ БАЛЬЗАМА КОСМЕТИЧНОГО" та встановлено, що в промисловому зразку "УПАКОВКА ДЛЯ ЗАСОБУ "СПИНЕСИЛ" (патент № 28443) не використані усі суттєві ознаки промислового зразка " ЕТИКЕТКА ДЛЯ БАЛЬЗАМА КОСМЕТИЧНОГО " (патент № 29428).

Рішенням господарського суду Полтавської області від 12.07.2016 у справі №917/2569/15 (суддя Іваницький О.Т.), яке залишено без змін постановою Харківського апеляційного господарського суду від 06.10.2016 (судді Пелипенко Н.М. головуючий, ОСОБА_9, ОСОБА_10М.) позов задоволено (а.с.30 т.3, 83 т.3).

Постановою Вищого господарського суду України від 22.11.2016 року у даній справі рішення господарського суду Полтавської області від 12.07.2016 року та постанову Харківського апеляційного господарського суду від 06.10.2016 року скасовано. Справу передано на новий розгляд до господарського суду Полтавської області (а.с.135 т.3).

В наведеній постанові суд касаційної інстанції зазначив, що обсяг правового захисту власника зареєстрованої торговельної марки не є тотожним обсягові захисту прав власника запатентованого промислового зразка. У розумінні приписів статті 20 Закону України "Про охорону прав на промислові зразки" виготовленням виробів із застосуванням промислового зразка за патентом України № 29428 є виготовлення саме етикеток для бальзаму косметичного. Використання промислового зразка "Етикетка для бальзама косметичного" не лише для виготовлення та розповсюдження етикеток, а й для позначення певних товарів (маркування товарів) виходить за межі правового захисту, що надається власнику патенту згідно з приписами статті 20 Закону України "Про охорону прав на промислові зразки". Як зазначив Вищий господарський суд в постанові, суди попередніх інстанцій не надали оцінки такому доказу як опитування у сукупності з іншими доказами, які наведені відділенням у рішенні з посиланням на схожість зображень упаковок продукції двох суб'єктів господарювання. Крім того, суд касаційної інстанції вказав, що, посилаючись на висновок призначеної судом експертизи як на належний доказ у справі, суди попередніх інстанцій не врахували, що відповідність промислового зразка "Етикетка для бальзама косметичного" за патентом України від 12.05.2015 № 29428 умовам надання правової охорони не входить до предмета доказування у вирішенні даного спору (у межах даної справи не розглядається спір про визнання патенту України від 12.05.2015№ 29428 на промисловий зразок недійсним, як і спір про визнання недійсним патенту України № 28443).

Судова колегія враховує наступне.

Відповідно до статті 21 Закону України Про захист від недобросовісної конкуренції, накладання на господарюючі суб'єкти - юридичні особи штрафів у відповідності з цим законом передбачено лише за вчинення дій, визначених цим Законом як недобросовісна конкуренція.

Статтею першою Закону України Про захист від недобросовісної конкуренції (далі Закон) передбачено, що недобросовісною конкуренцією є будь-які дії у конкуренції, що суперечать правилам, торговим та іншим чесним звичаям у підприємницькій діяльності, зокрема, недобросовісною конкуренцією є дії, визначені главами 2 - 4 цього Закону.

Статтею 4 Закону передбачено, що недобросовісною конкуренцією є неправомірне використання без дозволу уповноваженої на те особи чужого імені, фірмового найменування, знаку для товарів і послуг, інших позначень, а також рекламних матеріалів, упаковки товарів, назв літературних, художніх творів, періодичних видань, зазначень походження товарів, що може призвести до змішування з діяльністю іншого господарюючого суб'єкта (підприємця), який має пріоритет на їх використання.

Реалізація положень наведених законодавчих приписів не пов'язана з наявністю чи відсутністю у особи, яка вважає свої права порушеними, охоронного документа, оскільки останні забезпечують захист від недобросовісної конкуренції виходячи з першості у використанні позначення, що сприяє індивідуалізації суб'єкта господарювання.

Отже, обовязковому доведенню підлягає не лише тотожність чи схожість (до змішування) оформлення упаковок товарів, але й першість (пріоритет) у їх використанні.

Як вбачається з матеріалів справи, ТОВ «ПБФ «РАГС» та ТОВ «Полтавський Бішофіт» діють на одних ринках виробництва та реалізації косметичної продукції.

Судовою колегією встановлено, що ТОВ «ПБФ «РАГС» з 2011 року здійснює виробництво та реалізацію продукції з використанням позначення «СПИНЕСИЛ» згідно ТУ У 24.5-2-2002 «Засоби косметичні для догляду за шкірою обличчя і тіла» (а.с.59 т.2).

В подальшому, позначення «СПИНЕСИЛ» було зареєстроване Державною службою інтелектуальної власності в Державному реєстрі свідоцтв як знак для товарів і послуг, про що власнику, ОСОБА_5, видано свідоцтво №162999 (а.с.60 т.2).

03.01.2013 року ТОВ «ПБФ «РАГС» укладено з ОСОБА_5 договір на право користування обєктом інтелектуальної власності - товарним знаком «СПИНЕСИЛ» за свідоцтвом №162999 ТОВ «ПБФ «РАГС». Строк дії договору - до 31.12.2014 року (а.с.62 т.2).

12.08.2014 року ОСОБА_5 передав право власності на знак для товарів «СПИНЕСИЛ» за свідоцтвом №162999 гр. ОСОБА_6, що підтверджується договором про передачу права власності на знак для товарів та послуг №1 та випискою з Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг (а.с.61 т.2).

11.11.2014 року ТОВ «ПБФ «РАГС» укладено з ОСОБА_6 договір №107/2 на використання обєкту інтелектуальної власності товарний знак №162999, за яким ТОВ «ПБФ «РАГС» надано виключне право на використання знаку для товарів та послуг «СПИНЕСИЛ» під час здійснення ним виробництва та реалізації виробленої продукції (а.с.12, 64 т.2).

Враховуючи наведене, територіальним відділенням вірно встановлено, що ТОВ «ПБФ «РАГС» фактично безперервно згідно наведених вище договорів мало право на використання в господарській діяльності знаку для товарів та послуг «СПИНЕСИЛ» із забороною його використання третіми особами.

Крім того, 10.12.2014 року за гр.ОСОБА_5 зареєстровано патент на промисловий зразок №28443 «Упаковка для засобу «СПИНЕСИЛ» (а.с.79 т.2).

За рішенням Державної служби інтелектуальної власності України від 03.02.2015 року гр.ОСОБА_5 передав право власності на промисловий зразок №28443 ОСОБА_6 (а.с.113 зворот т.2).

В свою чергу, 26.02.2015 року ОСОБА_6 передала ТОВ «ПБФ «РАГС» право на використання промислового зразка за патентом №28443 на підставі договору №108/1 на використання обєктів інтелектуальної власності (а.с.115 т.2).

ТОВ «ПБФ «РАГС» здійснювало реалізацію гелю «СПИНЕСИЛ», про що свідчать додані до матеріалів справи видаткові накладні за 2014 рік, реклама, розміщена в мережі Інтернет та газеті (а.с.28-42 т.2).

Разом із тим, власнику товарного знаку «СПИНЕСИЛ» ОСОБА_6 стало відомо, що ТОВ «Полтавський Бішофіт» здійснює виробництво та реалізацію спірної продукції - гелю "SPINESIL Ультра".

Факт реалізації позивачем гелю "SPINESIL Ультра" підтверджується актами №1, №2 від 21.01.2015 року, складеними ОСОБА_6 та особами, що придбали вказаний товар на інтернет-сайтах, скріншотами з сайтів, платіжним дорученням №5, експрес-накладними на відправлення товару (а.с.14-20 т.2).

ТОВ «Полтавський Бішофіт», на вимогу територіального відділення, надав інформацію, що дійсно здійснює виробництво гелю "SPINESIL Ультра" згідно ТУ У 20.1-1:2014 та згідно висновку Державної санітарно - епідеміологічної експертизи від 27.08.2014 №05.03.02-04/54048, а також розповсюджує вказану продукцію (а.с.99 т.2).

Під час розгляду справи №02-4/55-2015 територіальним відділенням здійснено порівняльний аналіз зображення на упаковці гелю "SPINESIL Ультра", що виробляється та реалізується ТОВ «Полтавський Бішофіт» та зображення упаковки продукції, що виробляє ТОВ «ПБФ «РАГС» з використанням знаку для товарів та послуг «СПИНЕСИЛ», за результатами якого відповідачем виявлено схожість між ними та схожість їх назв, що може призвести до змішування діяльності вказаних субєктів господарювання.

Для перевірки обгрунтованості висновку територіального відділення щодо схожості оформлення упаковки та назви продукції, що реалізується ТОВ «ПБФ «РАГС» та ТОВ «Полтавський Бішофіт», судом першої інстанції під час нового розгляду даної справи ухвалою суду від 02.03.2017 року призначалась судова експертиза, однак матеріали справи були повернуті експертом без виконання, у звязку з неоплатою судової експертизи (а.с.55 т.7).

Дослідження судовою колегією назв та зображень на упаковці гелю "SPINESIL Ультра" та гелю «СПИНЕСИЛ», дозволяє стверджувати, що упаковки та назва є схожими до ступеню змішування. Так, на обох упаковках на центральній частині етикетки намальовано зображення спини чоловіка тілесного кольору із червоним сегментом в області попереку, який лівою рукою тримається за бік; верхня частина зображення упаковок має схожість у вигляді червоного відтінку; нижче верхньої частини упаковки червоного відтінку розміщено надписи "СПИНЕСИЛ" (ТОВ "ПБФ "РАГС") та "SPINESIL Ультра" (ТОВ «Полтавський Бішофіт»); на упаковках обох суб'єктів містяться надписи "глибинний прогрів шиї, попереку, всієї спини" (ТОВ "ПБФ "РАГС") та "глибокий прогрів шиї, попереку та всієї спини" (ТОВ «Полтавський Бішофіт»); з лівої сторони лицьової частини упаковки містяться надписи "з Полтавським Бішофітом, перцем і камфорою" (ТОВ "ПБФ "РАГС") та "з камфорою і перцем Бішофіт Полтавського родовища" (ТОВ «Полтавський Бішофіт»); з лівої сторони в обох суб'єктів господарювання міститься зображення зеленої рослини; відповідно до фотографічного зображення продукції ТОВ "ПБФ "РАГС" під знаком для товарів і послуг "СПИНЕСИЛ" міститься наступний напис: "Мінеральний гель глибинної дії для шиї, попереку і всієї спини. Корисний при фізичних навантаженнях, травмах, сидячій роботі (в т.ч. водіїв авто), скутості і спазмах м'язів. Глибокий прогрів з магній - кальцієвими ефектами в області шиї, попереку і всієї спини. Покращує мікроциркуляцію, трофіку, тонізує шкіру. Для домашніх розтирань і професійного масажу". Аналогічний напис міститься на упаковці гелю "SPINESIL Ультра" виробництва ТОВ «Полтавський Бішофіт».

Незначні відмінності в формі упаковок та відтінках кольорів є такими, що суттєво не впливають на висновок про подібність вказаних упаковок.

Доказів, які спростовували б доводи територіального відділення в оспорюваному рішенні стосовно схожості упаковок позивач не надав.

Доводи позивача про те, що написання назв різними мовами є доказом відсутності схожості назв не приймається судом, оскільки споживачі продукції, в більшості випадків не володіють англійською мовою та орієнтуються на зовнішній вигляд упаковки, у звязку з чим, враховуючи їх схожість та схожість фонетичного звучання назв можуть сприймати назву «SPINESIL Ультра» саме як «СПИНЕСИЛ».

Як встановлено вище в постанові, з 2013 року ТОВ «ПБФ «РАГС» мало виключне право на використання знаку для товарів та послуг «СПИНЕСИЛ» №16299 на підставі укладених з його власниками договорів на використання обєкту інтелектуальної власності.

Крім того, з 2015 року ТОВ «ПБФ «РАГС» є користувачем патенту на промисловий зразок №28443 «Упаковка для засобу «СПИНЕСИЛ».

З огляду на наведене та враховуючи вимоги статті 4 ЗУ "Про захист від недобросовісної конкуренції", судова колегія приходить до висновку, що ТОВ «ПБФ «РАГС» має підтверджений належними доказами пріоритет на використання у своїй діяльності позначення продукції «СПИНЕСИЛ» та упаковки товару у вигляді, що є запатентованим промисловим зразком.

Доказів надання громадянкою ОСОБА_4 позивачу права на використання товарного знаку №162999 та промислового зразка №28443 суду не представлено.

Позивач, посилаючись на статтю 20 ЗУ «Про охорону прав на промислові зразки», зазначає, що ним правомірно здійснюється виготовлення та реалізація відповідної косметичної продукції з використанням об'єкта інтелектуальної власності промислового зразка "Етикетка для бальзама косметичного" за патентом України від 12.05.2015 року №29428 (договір про передачу прав на зазначений об'єкт інтелектуальної власності укладено 12.05.2015 Товариством з гр. ОСОБА_7 власником патенту).

Однак, колегія суддів не погоджується з такими доводами позивача, з огляду на наступне.

За приписами статті 1 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" знак це позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб.

Відповідно до пункту 4 статті 5 цього Закону обсяг правової охорони, що надається, визначається зображенням знака та переліком товарів і послуг, внесеними до Реєстру, і засвідчується свідоцтвом з наведеними у ньому копією внесеного до Реєстру зображення знака та переліком товарів і послуг.

Пунктами 2, 4, 5 статті 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" встановлено, що свідоцтво надає його власнику право використовувати знак та інші права, визначені цим Законом; використанням знака визнається, зокрема, нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов'язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення); знак визнається використаним, якщо його застосовано у формі зареєстрованого знака, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованого знака лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності знака.

Свідоцтво надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди, якщо інше не передбачено цим Законом:

-зареєстрований знак стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг;

-зареєстрований знак стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги;

-позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг, якщо внаслідок такого використання ці позначення і знак можна сплутати;

-позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги, або ці позначення і знак можна сплутати.

У свою чергу, за приписами статті 1 Закону України "Про охорону прав на промислові зразки" промисловий зразок це результат творчої діяльності людини у галузі художнього конструювання.

Водночас згідно з пунктом 2 статті 20 Закону України "Про охорону прав на промислові зразки" використанням промислового зразка визнається виготовлення виробу із застосуванням запатентованого промислового зразка, застосування такого виробу, пропонування для продажу, в тому числі через Інтернет, продаж, імпорт (ввезення) та інше введення його в цивільний оборот або зберігання такого виробу в зазначених цілях. Виріб визнається виготовленим із застосуванням запатентованого промислового зразка, якщо при цьому використані всі суттєві ознаки промислового зразка.

Отже, у даному випадку виготовленням позивачем виробів із застосуванням запатентованого промислового зразка №29428 є виготовлення етикеток для гелю «SPINESIL Ультра», оскільки в якості промислового зразка, яким користується позивач, зареєстровано «Етикетка для бальзама косметичного «SPINESIL Ультра».

При цьому, використання промислового зразка етикетка не лише для виготовлення та розповсюдження етикеток для пляшок, але й для позначення певних товарів (чим є їх розміщення на упаковці продукції) виходить за межі правового захисту, що надається власникові патенту згідно з пунктом 2 статті 20 Закону України "Про охорону прав на промислові зразки".

Вказану правову позицію висловив Вищий господарський суд в постанові від 22.11.2016 року у даній справі, направляючи справу на новий розгляд до суду першої інстанції.

Отже, наявність патенту на промисловий зразок №29428 не має значення для кваліфікації дій позивача при розгляді територіальним відділенням справи №02-4/55-2015.

Судова колегія також приймає до уваги, що ТОВ "Полтавський Бішофіт", будучи учасником ринку реалізації косметичної продукції обізнаний з діяльністю інших субє"ктів господарювання на ньому, зокрема, з діяльністю ТОВ "ПБФ "РАГС", враховуючи той факт, що у 2014 році одним із директорів ТОВ "ПБФ "РАГС" був гр.ОСОБА_7 та склав з себе повноваження директора 13.06.2014 року, про що свідчить наказ (а.с.43 т.2).

Згодом, ОСОБА_7 став власником промислового зразка "Етикетка для бальзама косметичного" за патентом України від 12.05.2015 року №29428 та керівником ТОВ "Полтавський Бішофіт", що підтверджується випискою з Єдиного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців станом на 24.06.2014 року (а.с.88 т.2).

Отже, ТОВ "Полтавський Бішофіт" не могло бути не обізнаним про використання ТОВ "ПБФ "РАГС" у своїй діяльності упаковки для гелю "СПИНЕСИЛ" та зовнішнього оформлення такої упаковки, що вже відома споживачу.

В апеляційній скарзі позивач зазначає про необхідність врахування судом висновку судової експертизи в сфері інтелектуальної власності №1954 від 15.06.2016 р., який міститься в матеріалах справи.

Відповідно до статті 42 ГПК України, висновок судового експерта для господарського суду не є обовязковим і оцінюється господарським судом за правилами, встановленими статтею 43 цього Кодексу.

Наявний в матеріалах справи висновок судової експертизи в сфері інтелектуальної власності №1954 від 15.06.2016 р. (а.с. 11-20 т.3), в якому в встановлено, що в промисловому зразку "УПАКОВКА ДЛЯ ЗАСОБУ "СПИНЕСИЛ" (патент № 28443) не використані усі суттєві ознаки промислового зразка " ЕТИКЕТКА ДЛЯ БАЛЬЗАМА КОСМЕТИЧНОГО " (патент № 29428) не приймається судом, з огляду на те, що у межах даної справи не розглядається спір про визнання патенту України від 12.05.2015№ 29428 на промисловий зразок недійсним, як і спір про визнання недійсним патенту України № 28443.

Таким чином, відповідність промислового зразка "Етикетка для бальзама косметичного" за патентом України від 12.05.2015 № 29428 умовам надання правової охорони не входить до предмета доказування у вирішенні даного спору.

Разом із тим, судова колегія вважає за необхідне зазначити, що у вказаному висновку судовими експертами встановлено схожість упаковок двох суб'єктів господарювання, зокрема, щодо зображення в центральній частині етикетки зображення спини чоловіка, що тримається рукою за спину.

Позивач в апеляційній скарзі зазначає, що єдиною підставою для визначення територіальним відділенням схожості етикеток є опитування споживачів.

Судова колегія зазначає, що анкетування, проведене відповідачем не є єдиним доказом для встановлення факту порушення позивачем законодавства про захист від недобросовісної конкуренції, а є у даному випадку складовою для встановлення обставин, наявність яких свідчить про вчинення порушення.

До матеріалів справи відповідачем надано заповнені анкети за результатами проведення опитування споживачів (а.с.9-185 т.4, т.5, т.1-187 т.6), в яких майже всі респонденти вказали на схожість назв та зовнішнього вигляду товарів «СПИНЕСИЛ» та «SPINESIL Ультра» та надали стверджувальну відповідь на питання про можливість сприйняття вказаних товарів як товарів виробництва одного субєкту господарювання.

При цьому, респонденти не зобов"язані вказувати своє ім'я, вік, освіту, сферу діяльності при проведення опитування, а особа, що проводить опитувпння не має права вимагати надання такої інформації.

Колегія суддів зазначає, що вказаний доказ оцінюється за правилами статті 33 ГПК України в сукупності з іншими доказами, які наведені в оскаржуваному рішенні відповідача.

Враховуючи, що назва та упаковка гелю «SPINESIL Ультра», що виробляє ТОВ «Полтавський Бішофіт» є схожими з упаковкою та назвою гелю «СПИНЕСИЛ», виробником якого є ТОВ «ПБФ «РАГС» та якому належить пріоритет на їх використання, споживач може сприймати вказану продукцію як товар виробництва одного субєкта господарювання, що, в свою чергу, може призвести до змішування діяльності позивача та ТОВ «ПБФ «РАГС».

Таким чином, діяльність ТОВ "Полтавський Бішофіт" може бути спрямована на досягнення переваги у конкуренції за рахунок досягнень та репутації ТОВ "ПБФ "РАГС", яке раніше почало використовувати у своїй діяльності позначення "СПИНЕСИЛ" та відповідну упаковку продукції, шляхом впливу на попит споживачів, що підтверджується результатами проведеного територіальним відділенням опитування.

Враховуючи наведене, правомірним є висновок територіального відділення, що дії ТОВ Полтавський Бішофіт щодо оформлення упаковки гелю SPINESIL Ультра та його назви схожими з упаковкою та назвою продукції ТОВ ПБФ РАГС - СПИНЕСИЛ, без дозволу останнього, що може призвести до змішування діяльності ТОВ Полтавський Бішофіт та ТОВ ПБФ РАГС, є порушенням законодавства про захист від недобросовісної конкуренції, передбаченого ст. 4 Закону України Про захист від недобросовісної конкуренції у вигляді неправомірного оформлення упаковки товару та позначення його назви без дозволу суб'єкта господарювання, який раніше почав використовувати у господарській діяльності схожі упаковку та позначення, що може призвести до змішування з діяльністю цього суб'єкта господарювання.

В оглядовому листі Вищого господарського суду України №01-06/418/2012 від 04.04.2012 року «Про деякі питання практики вирішення спорів, повязаних із застосуванням конкурентного законодавства» розяснено, що розглядаючи позов про визнання недійсним рішення Антимонопольного комітету України, господарський суд має не встановлювати безпосередньо наявність чи відсутність акта недобросовісної конкуренції з боку порушника, а зобовязаний перевірити наявність чи відсутність визначених законом підстав для визнання рішення Антимонопольного комітету недійсним (стаття 59 Закону України «"Про захист економічної конкуренції").

Статтею 59 Закону України "Про захист економічної конкуренції" підставами для зміни, скасування чи визнання недійсними рішень органів Антимонопольного комітету України є: неповне з'ясування обставин, які мають значення для справи; не доведення обставин, які мають значення для справи і які визнано встановленими; невідповідність висновків, викладених у рішенні, обставинам справи; порушення або неправильне застосування норм матеріального чи процесуального права.

Судова колегія зазначає, що під час розгляду справи №02-4/55-2015 відповідачем встановлено всі складові порушення за статтею 4 ЗУ «Про захист від недобросовісної конкуренції», а саме: першість використання ТОВ «ПБФ «РАГС» назви та упаковки гелю «СПИНЕСИЛ», встановлено схожість продукції до ступенюо призводить до змішування діяльності субєктів господарювання, відсутність у ТОВ «Полтавський Бішофіт» дозволу на використання знаку для товарів та послуг «СПИНЕСИЛ» №16299 та патенту на промисловий зразок №28443, наявність конкурентних відносин між вказаними субєктами господарювання.

Отже, посилання позивача на порушення відповідачем ст.59 ЗУ "Про захист економічної конкуренції" при прийнятті оскаржуваного рішення є безпідставними.

Стосовно доводів апелянта про порушення відповідачем статті 21 ЗУ «Про захист від недобросовісної конкуренції» при визначенні розміру штрафу, колегія суддів зазначає наступне.

Згідно статті 21 Закону України "Про захист від недобросовісної конкуренції" вчинення суб'єктами господарювання дій, визначених цим Законом як недобросовісна конкуренція, тягне за собою накладення штрафу у розмірі до п'яти відсотків доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) суб'єкта господарювання за останній звітний рік, що передував року, в якому накладається штраф.

Якщо доходу (виручки) немає або відповідач на вимогу органів Антимонопольного комітету України, голови його територіального відділення не надав відомостей про розмір доходу (виручки), штраф, передбачений частиною першою цієї статті, накладається у розмірі до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Позивач надав територіальному відділенню звіт про фінансові результати, відповідно до якого чистий дохід ТОВ «Полтавський Бішофіт» від реалізації продукції становить 138700 грн. (а.с.103 т.2).

Однак, згідно з інформацією, що була надана відділенню Головним управлінням Державної фіскальної служби Полтавської області в листі від 04.06.2015 року №2201/10/16-31-11-22, дохід від операційної діяльності ТОВ «Полтавський Бішофіт» за 2014 рік складає 136837 грн. (98 зворот т.2).

Таким чином, враховуючи розбіжність між розміром доходу, який надав ТОВ «Полтавський Бішофіт» та розміром доходу, що наданий Головним управлінням ДФС в Полтавській області, відсутня можливість встановити розмір доходу від реалізації продукції, який може бути використано для визначення розміру штрафу за ч.1 ст.21 ЗУ «Про захист від недобросовісної конкуренції».

Отже, територіальним відділенням правомірно визначено розмір штрафних санкцій на підставі ч.2 ст.21 ЗУ «Про захист від недобросовісної конкуренції» в розмірі 17000 грн.

Враховуючи викладене, судова колегія погоджується з висновком місцевого господарського суду про відсутність підстав для визнання недійсним рішення адміністративної колегії Полтавського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України від 23.10.2015 року №02/147-рш у справі №02-4/55-2015.

Доводи позивача в апеляційній скарзі про те, що виробником гелю "СПИНЕСИЛ" є ТОВ "Жардін Косметікс", у зв"язку з чим відсутнє порушення прав ТОВ "ПБФ "РАГС" не приймаються судом, оскільки матеріали справи №02-4/55-2015, копії яких надано відповідачем суду (а.с.5-127 т.2) свідчать про те, що на момент прийняття територіальним відділенням оскаржуваного рішення №02/147-рш саме ТОВ "ПБФ "РАГС" здійснювало виробництво та реалізацію гелю "СПИНЕСИЛ".

Отже, зміна виробника гелю "СПИНЕСИЛ" після прийняття відповідачем оскаржуваного рішення не звільняє позивача від відповідальності за порушення законодавства про захист від недобросовісної конкуренції.

В апеляційній скарзі позивач зазначає, що директором ТОВ "ПБФ "РАГС" є ОСОБА_3, однак в оскаржуваному рішенні директором ТОВ "ПБФ "РАГС" вказано ОСОБА_4, за зверненням якої ініційовано проведення перевірки ТОВ "Полтавський Бішофіт".

Як свідчать матеріали справи, станом на 30.12.2014 року керівником ТОВ "ПБФ "РАГС" була ОСОБА_4, про що свідчить виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців (а.с.52 т.2).

Разом із тим, до органу АМК України із заявою про порушення законодавства про захист від недобросовісної конкуренції звернулась ОСОБА_4 як власник свідоцтва №162999 на знак для товарів та послуг "СПИНЕСИЛ", а не як директор ТОВ "ПБФ "РАГС".

Таким чином, зміна керівника ТОВ "ПБФ "РАГС" не має правового значення для вирішення даного спору, у зв'язку з чим доводи апелянта є безпідставними.

Крім того, метою діяльності АМК є формування конкурентної політики і державний захист конкуренції у підприємницькій діяльності, тобто, захист суспільних правовідносин у вказаній сфері, а не захист суб'єктів підприємницької діяльності персонально.

В апеляційній скарзі позивач зазначає, що територіальним відділенням не проведено експертизу під час розгляду справи №02-4/55-2015, а відповідач "перебрав на себе функцію експерта" при визначенні схожості назв та упаковок продукції.

Статтею 7 ЗУ "Про Антимонопольний комітет України" визначено повноваження вказаного органу на призначення експертизи у сфері здійснення контролю за дотриманням законодавства про захист економічної конкуренції.

При цьому, особа, яка бере участь у справі має право подати до органів Комітету клопотання про призначення експертизи.

В матеріалах справи відсутні докази звернення позивача з таким клопотанням до територіального відділення під час розгляду справи 02-4/55-2015.

Разом із тим, призначення такої експертизи є правом, а не обов'язком відділення та здійснюється у разі потреби у спеціальних знаннях, коли висновок експерта не можуть замінити інші засоби доказування.

Доведення наявності порушення за ст.4 ЗУ "Про захист від недобросовісної конкуренції" здійснюється не лише шляхом встановлення наявності чи відсутності схожих позначень, а й відповідно до аналізу конкурентних відносин субєктів господарювання на ринку, які використовують схожі позначення та можливості впливу такого використання на попит споживачів. Тобто, встановлення таких фактів відноситься до компетенції органів АМК.

Враховуючи наведене, доводи позивача судова колегія вважає необгрунтованими.

Приймаючи до уваги всі наведені обставини в їх сукупності, судова колегія дійшла висновку, що під час розгляду справи господарським судом першої інстанції фактичні обставини справи встановлені на основі всебічного, повного і об'єктивного дослідження поданих доказів, висновки суду відповідають обставинам справи та їм надана правильна юридична оцінка, прийняте рішення відповідає нормам чинного законодавства та підстав для його скасування не вбачається.

Враховуючи викладене, керуючись статтями 99, 101, п.1 ст.103, 105 Господарського процесуального кодексу України, колегія суддів Харківського апеляційного господарського суду,

ПОСТАНОВИЛА:

Апеляційну скаргу позивача залишити без задоволення.

Рішення господарського суду Полтавської області від 15.06.2017 року у справі №917/2569/15 залишити без змін.

Дана постанова набирає законної сили з дня її підписання і може бути оскаржена протягом 20 днів до Вищого господарського суду України.

Повний текст постанови підписано 14.09.2017 року.

Головуючий суддя Медуниця О.Є.

Суддя Гребенюк Н.В.

Суддя Істоміна О.А.