РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11.09.2017Справа №910/11234/17

За позовом Юліус Земанн Лтд;

до відповідача-1: товариства з обмеженою відповідальністю "ФУДМЕРЕЖА";

до відповідача-2: товариства з обмеженою відповідальністю "ФУДКОМ";

про: припинення порушення прав на торгівельну марку.

Суддя Балац С.В.

Представники:

позивача: Поліщук М.А., Семеній Ю.М. - за довіреністю від 12.05.2017 № А-792206;

відповідача-1: не з'явилися;

відповідача-2: не з'явилися.

С У Т Ь С П О Р У:

Компанія Юліус Земанн Лтд (далі - позивач) звернулася до господарського суду міста Києва із позовом до товариства з обмеженою відповідальністю "ФУДМЕРЕЖА" (далі - відповідач-1) та товариства з обмеженою відповідальністю "ФУДКОМ" (далі - відповідач-2) про припинення порушення прав на торгівельну марку.

Позовні вимоги мотивовані тим, що використання відповідачами позначення у формі деревця для освіжувачів повітря "Паперовий освіжувач повітря ТМ "№ 1" становить порушення виключних майнових прав позивача на торгівельну марку за міжнародною реєстрацією № 612525 та неправомірне використання ділової репутації позивача, що пов'язана з торгівельною маркою, внаслідок чого можливе введення споживачів в оману.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 11.07.2017 позовну заяву прийнято до розгляду та порушено провадження у справі № 910/11234/17. Розгляд справи призначено на 28.08.2017.

Господарський суд міста Києва, в порядку передбаченому ст. 77 Господарського процесуального кодексу України, ухвалою від 28.08.2017 відклав розгляд даної справи на 11.09.2017.

Відповідачі правом, забезпеченим ст. 59 Господарського процесуального кодексу України, не скористалися, відзивів на позов до суду не подали у зв'язку із чим, відповідно до положень статті 75 Господарського процесуального кодексу України, справа розглядається за наявними в ній матеріалами.

В судовому засіданні 11.09.2017 судом оголошено вступну та резолютивну частини рішення.

Заслухавши доводи повноважних представників позивача та дослідивши наявні докази у матеріалах даної справи, господарський суд міста Києва,

В С Т А Н О В И В :

Позивач є власником торгівельної марки за міжнародною реєстрацією № 612525 від 09.12.1993, яка являє собою оригінальну форму деревця - ялинки та використовується для освіжувачів повітря (далі - Торгівельна марка у вигляді деревця).

Відповідно до повідомлення державного підприємства "УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ" від 21.06.2017 № 1409/3 щодо дії на території України міжнародної реєстрації № 612525 - торгівельна марка у вигляді деревця зареєстрована для товарів класу 5 міжнародної класифікації товарів і послуг - освіжувачів повітря.

Оригінальні товари виготовляються у різноманітних кольорах та з різними ароматами в яких використано відомий дизайн деревця, якій споживачі асоціюють з відомим брендом "LITTLE TREES".

Згідно п. 4 ст. 1 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", знак - позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб.

Торговельною маркою може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень, які придатні для вирізнення товарів (послуг), що виробляються (надаються) однією особою, від товарів (послуг), що виробляються (надаються) іншими особами. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, літери, цифри, зображувальні елементи, комбінації кольорів (ст. 492 Цивільного кодексу України).

У відповідності до ст. 494 Цивільного кодексу України, набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчується свідоцтвом. Умови та порядок видачі свідоцтва встановлюються законом. Обсяг правової охорони торговельної марки визначається наведеними у свідоцтві її зображенням та переліком товарів і послуг, якщо інше не встановлено законом. Набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку, яка має міжнародну реєстрацію або визнана в установленому законом порядку добре відомою, не вимагає засвідчення свідоцтвом.

Згідно ст. 495 Цивільного кодексу України, майновими правами інтелектуальної власності на торговельну марку є:

1) право на використання торговельної марки;

2) виключне право дозволяти використання торговельної марки;

3) виключне право перешкоджати неправомірному використанню торговельної марки, в тому числі забороняти таке використання;

4) інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом.

Майнові права інтелектуальної власності на торговельну марку належать володільцю відповідного свідоцтва, володільцю міжнародної реєстрації, особі, торговельну марку якої визнано в установленому законом порядку добре відомою, якщо інше не встановлено договором.

Відповідно до пункту 5 статті 16 Закону свідоцтво надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди, якщо інше не передбачено цим Законом: зареєстрований знак стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг; зареєстрований знак стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги; означення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг, якщо внаслідок такого використання ці позначення і знак можна сплутати; позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги, або ці позначення і знак можна сплутати.

Приписами частини 3 статті 426 Цивільного кодексу України встановлено, що використання об'єкта права інтелектуальної власності іншою особою здійснюється з дозволу особи, яка має виключне право дозволяти використання об'єкта права інтелектуальної власності, крім випадків правомірного використання без такого дозволу, передбачених цим Кодексом та іншим законом.

Судом встановлено, що відповідач-1 імпортує (ввозить) в Україну, а відповідач-2 продає (розповсюджує) через власну роздрібну мережу магазинів "ВЕЛИКА КИШЕНЯ" освіжувачі повітря "Паперовий освіжувач повітря ТМ "№ 1", що підтверджується наявними в матеріалах справи примірниками такого товару та фіскальними чеками, які наявні в матеріалах справи у вигляді засвідчених копій.

Спір між сторонами судового процесу, виник в результаті того, що використання відповідачами позначення у формі деревця для освіжувачів повітря "Паперовий освіжувач повітря ТМ "№ 1" становить порушення виключних майнових прав позивача на торгівельну марку за міжнародною реєстрацією № 612525 та неправомірне використання ділової репутації позивача, що пов'язана з торгівельною маркою, внаслідок чого можливе введення споживачів в оману.

Виходячи з викладених вище обставин та наявних у матеріалах даної справи доказів, суд дійшов висновку, що позов підлягає задоволенню повністю з урахуванням такого.

Згідно п. 4 ст. 5 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", обсяг правової охорони, що надається, визначається зображенням знака та переліком товарів і послуг, внесеними до Реєстру, і засвідчується свідоцтвом з наведеними у ньому копією внесеного до Реєстру зображення знака та переліком товарів і послуг.

Статтею 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" зазначено, що свідоцтво надає його власнику право використовувати знак та інші права. При цьому, використанням знака визнається:

- нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов'язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення);

- застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстровано;

- застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет.

Згідно з пунктом першим статті 20 Закону будь-яке посягання на права власника свідоцтва, передбачені статтею 16 цього Закону, в тому числі вчинення без згоди власника свідоцтва дій, що потребують його згоди, та готування до вчинення таких дій, вважається порушенням прав власника свідоцтва, що тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством України.

Будь-які ліцензії або дозволи на використання відповідачами торгівельної марки у вигляді деревця матеріали справи не містять.

Судом встановлено, що позначення, що використовується відповідачами, а саме: позначення у формі деревця для освіжувачів повітря "Паперовий освіжувач повітря ТМ "№ 1" (далі - позначення) є схожим із торгівельною маркою у вигляді деревця, власником якої є позивач, настільки, що їх можна сплутати, оскільки:

- домінуючою ознакою торгівельної марки у вигляді деревця та позначення є силует деревця;

- загальні контури торгівельної марки у вигляді деревця та позначення співпадають за основними точками: у центральній частині позначення є найширшими, поступово звужуючись догори, а також вони звужуються у нижній частині та закінчуються "основою";

- контури бічних сторін торгівельної марки у вигляді деревця мають вигляд "гілок" ялинки, які практично без змін відтворені у позначенні.

Відтак, загальне враження яке позначення та торгівельна марка справлятимуть на споживача, буде дуже схожим через схожість їх форми, контурів та загального зовнішнього вигляду (способу виконання).

Частиною 2 статті 20 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" встановлено, що на вимогу власника свідоцтва таке порушення повинно бути припинено, а порушник зобов'язаний відшкодувати власнику свідоцтва заподіяні збитки.

Власник свідоцтва може також вимагати усунення з товару, його упаковки незаконно використаного знака або позначення, схожого з ним настільки, що їх можна сплутати, або знищення виготовлених зображень знака або позначення, схожого з ним настільки, що їх можна сплутати.

Обов'язок доказування відповідно до пункту 4 частини третьої статті 129 Конституції України та статті 33 Господарського процесуального кодексу України розподіляється між сторонами виходячи з того, хто посилається на певні юридичні факти, які обґрунтовують його вимоги та заперечення. Відповідно до статті 34 Господарського процесуального кодексу України господарський суд приймає тільки ті докази, які мають значення для справи.

Підсумовуючи викладені вище фактичні обставини, суд дійшов висновку про те, що позовні вимоги підлягають задоволенню повністю, оскільки використання відповідачами позначення у формі деревця для освіжувачів повітря "Паперовий освіжувач повітря ТМ "№ 1" становить порушення виключних майнових прав позивача на торгівельну марку за міжнародною реєстрацією № 612525 та неправомірне використання ділової репутації позивача, оскільки позначення, що використовується відповідачами є схожим із торгівельною маркою у вигляді деревця, власником якої є позивач, настільки, що їх можна сплутати.

Враховуючи, що позовні вимоги підлягають задоволенню у повному обсязі, згідно ст. 49 Господарського процесуального кодексу України, витрати по сплаті судового збору покладаються на відповідача.

Керуючись статтями 33, 34, 43, 44, 49 та статтями 82-85 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд міста Києва,

В И Р І Ш И В :

1. Позов задовольнити повністю.

2. Зобов'язати товариство з обмеженою відповідальністю "ФУДМЕРЕЖА" (01103, м. Київ, вул. Залізничне шосе, 57; ідентифікаційний код 36387249) припинити використання позначення у вигляді деревця (ялинки), схожого настільки, що його можна сплутати із торгівельною маркою за міжнародною реєстрацією № 612525, а саме: зберігання з метою пропонування для продажу, пропонування для продажу та продаж, імпорт (ввезення) товарів - освіжувачів повітря "Паперовий освіжувач повітря ТМ "№ 1" із застосуванням позначення у формі деревця (ялинки), схожого настільки, що його можна сплутати, із торгівельною маркою за міжнародною реєстрацією № 612525;

3. Зобов'язати товариство з обмеженою відповідальністю "ФУДКОМ" (01103, м. Київ, вул. Залізничне шосе, 57; ідентифікаційний код 40982829) припинити використання позначення у вигляді деревця (ялинки), схожого настільки, що його можна сплутати із торгівельною маркою за міжнародною реєстрацією № 612525, а саме: зберігання з метою пропонування для продажу, пропонування для продажу та продаж товарів - освіжувачів повітря "Паперовий освіжувач повітря ТМ "№ 1" із застосуванням позначення у формі деревця (ялинки), схожого настільки, що його можна сплутати, із торгівельною маркою за міжнародною реєстрацією № 612525;

4. Заборонити товариству з обмеженою відповідальністю "ФУДМЕРЕЖА" (01103, м. Київ, вул. Залізничне шосе, 57; ідентифікаційний код 36387249) здійснювати використання позначення у формі деревця (ялинки), схожого настільки, що його можна сплутати із торгівельною маркою за міжнародною реєстрацією № 612525, а саме: зберігання з метою пропонування для продажу, пропонування для продажу та продаж, імпорт (ввезення) товарів - освіжувачів повітря "Паперовий освіжувач повітря ТМ "№ 1" із застосуванням позначення у формі деревця (ялинки), схожого настільки, що його можна сплутати, із торгівельною маркою за міжнародною реєстрацією № 612525;

5. Заборонити товариству з обмеженою відповідальністю "ФУДКОМ" (01103, м. Київ, вул. Залізничне шосе, 57; ідентифікаційний код 40982829) здійснювати використання позначення у формі деревця (ялинки), схожого настільки, що його можна сплутати із торгівельною маркою за міжнародною реєстрацією № 612525, а саме: зберігання з метою пропонування для продажу, пропонування для продажу та продаж товарів - освіжувачів повітря "Паперовий освіжувач повітря ТМ "№ 1" із застосуванням позначення у формі деревця (ялинки), схожого настільки, що його можна сплутати, із торгівельною маркою за міжнародною реєстрацією № 612525;

6. Зобов'язати товариство з обмеженою відповідальністю "ФУДМЕРЕЖА" (01103, м. Київ, вул. Залізничне шосе, 57; ідентифікаційний код 36387249) знищити виготовлені зображення позначення у формі деревця (ялинки), схожого настільки, що його можна сплутати із торгівельною маркою за міжнародною реєстрацією № 612525, у вигляді освіжувачів повітря "Паперовий освіжувач повітря ТМ "№ 1";

7. Зобов'язати товариство з обмеженою відповідальністю "ФУДКОМ" (01103, м. Київ, вул. Залізничне шосе, 57; ідентифікаційний код 40982829) знищити виготовлені зображення позначення у формі деревця (ялинки), схожого настільки, що його можна сплутати із торгівельною маркою за міжнародною реєстрацією № 612525, у вигляді освіжувачів повітря "Паперовий освіжувач повітря ТМ "№ 1";

8. Стягнути солідарно з товариства з обмеженою відповідальністю "ФУДМЕРЕЖА" (01103, м. Київ, вул. Залізничне шосе, 57; ідентифікаційний код 36387249) та товариства з обмеженою відповідальністю "ФУДКОМ" (01103, м. Київ, вул. Залізничне шосе, 57; ідентифікаційний код 40982829) на користь компанії Юліус Земанн Лтд (с/о de la cruz beranek, Rechtsanwlte AG, Industriestrasse 7, CH-6300 Zug, CH) витрати по сплаті судового збору в сумі 9.600 (дев'ять тисяч шістсот) грн. 00 коп.

9. Після набрання рішенням законної сили видати наказ.

Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після розгляду справи апеляційним господарським судом.

Повне рішення складено 18 вересня 2017 року

Суддя С.В. Балац