РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 910/4071/17 07.09.17 р.

За позовом Компанії Р енд А Бейлі енд Ко (R & A Baily & Co)

до 1) Товариства з обмеженою відповідальністю "КОТНАР-М"

2) Товариства з обмеженою відповідальністю "Торговий дім

"Медіатрейдінг"

про визнання торговельних марок добре відомими та припинення порушення прав

інтелектуальної власності

Суддя Зеленіна Н.І.

При секретарі судового засідання Цубері Ю.Ю.,

за участю представників:

від позивача: Коваль А.М. за довіреністю №б/н від 15.12.2016 р.

від відповідача-1: Курзін О.А. за довіреністю №б/н від 26.04.2017 р.;

від відповідача-2: Нікольська Т.В. за довіреністю №б/н від 29.08.2017 р.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Компанія Р енд А Бейлі енд Ко (R & A BAILEY & CO) звернулась до господарського суду міста Києва з позовною заявою до Товариства з обмеженою відповідальністю "КОТНАР-М" та Товариства з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "Медіатрейдінг" про визнання торговельних марок добре відомими та припинення порушення прав інтелектуальної власності.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 16.03.2017 р. порушено провадження у справі, розгляд справи призначено на 10.04.2017 р.

04.04.2017 р. від позивача через відділ діловодства суду надійшли пояснення та документи на виконання вимог суду.

07.04.2017 р. від позивача надійшли клопотання про долучення документів до матеріалів справи та клопотання про призначення у справі судової експертизи.

10.04.2017 р. від відповідача-2 надійшли заперечення на позовну заяву.

Ухвалою від 10.04.2017 р. розгляд справи відкладено на 28.04.2017 р.

27.04.2017 р. від позивача надійшли письмові пояснення та додаткові матеріали по справі.

28.04.2017 р. через відділ діловодства суду від відповідача-1 надійшло клопотання про відкладення розгляду справи.

Ухвалами від 28.04.2017 р. у справі призначено судову експертизу у сфері інтелектуальної власності, проведення якої доручено судовому експерту ОСОБА_4 (АДРЕСА_1, моб. тел. НОМЕР_1), та зупинено провадження у справі.

04.08.2017 р. до господарського суду міста Києва від судового експерта ОСОБА_4 надійшов висновок експерта та матеріали справи № 910/4071/17.

09.08.2017 р. до суду надійшли пояснення експерта щодо складеного ним висновку № 108 від 04.08.2017 р. судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності.

Ухвалою господарського суду м. Києва від 11.08.2017 р. поновлено провадження у справі, розгляд справи призначено на 30.08.2017 р.

11.08.2017 р. від позивача надійшли додаткові письмові пояснення щодо позовних вимог про визнання торговельних марок добре відомими та припинення порушення прав інтелектуальної власності.

18.08.2017 р. від позивача надійшли письмові пояснення щодо висновку експерта № 108 від 04.08.2017 р. судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності.

21.08.2017 р. від позивача надійшли клопотання про залучення додаткових доказів на підтвердження позовних вимог та уточнення позовних вимог.

30.08.2017 р. від відповідача-1 надійшли клопотання про залучення до матеріалів справи додаткових документів та про призначення повторної експертизи, від відповідача-2 надійшло клопотання про відкладення розгляду справи у зв'язку із необхідністю ознайомитись із матеріалами справи та висновком судової експертизи.

У судовому засіданні 30.08.2017р. оголошувалась перерва до 07.09.2017 р.

У судовому засіданні 07.09.2017 р. представники відповідачів підтримали клопотання про призначення повторної судової експертизи.

Представник позивача проти задоволення вказаного клопотання заперечив.

Відповідно до ст. 41 ГПК України, для роз'яснення питань, що виникають при вирішенні господарського спору і потребують спеціальних знань, господарський суд призначає судову експертизу. Учасники судового процесу мають право пропонувати господарському суду питання, які мають бути роз'яснені судовим експертом. Остаточне коло цих питань встановлюється господарським судом в ухвалі. Проведення судової експертизи доручається державним спеціалізованим установам чи безпосередньо особам, які відповідають вимогам, встановленим Законом України "Про судову експертизу". Особа, яка проводить судову експертизу (далі - судовий експерт) користується правами і несе обов'язки, зазначені у статті 31 цього Кодексу. Сторони і прокурор, який бере участь в судовому процесі, мають право до початку проведення судової експертизи заявити відвід судовому експерту в порядку та з підстав, зазначених у частинах п'ятій і шостій статті 31 цього Кодексу.

Статтею 42 Кодексу встановлено, що у випадках недостатньої ясності чи неповноти висновку судового експерта господарський суд може призначити додаткову судову експертизу. При необхідності господарський суд може призначити повторну судову експертизу і доручити її проведення іншому судовому експерту.

Пунктом 9 постанови Пленуму Вищого господарського суду України від 23 березня 2012 року № 4 "Про деякі питання практики призначення судової експертизи" судом роз'яснено, що про призначення судової експертизи виноситься ухвала, в якій, крім відомостей, передбачених частиною другою статті 86 ГПК, зазначаються, зокрема, підстави та мотиви призначення судової експертизи, у тому числі додаткової, повторної, комісійної, комплексної експертизи.

Дослідивши матеріали справи та заслухавши пояснення представників сторін, суд встановив наступне.

Клопотання про призначення у справі судової експертизи обґрунтовано тим, що на думку відповідача-1, експертом було проігноровано матеріали справи, нормативні акти та методичні джерела, експертом самостійно обирались вихідні дані для проведення експертизи та з'ясування питань права, експертом неправомірно досліджено питання схожості істотного елементу "Dailys" спірного позначення "О' Dailys" з торговельною маркою "BAILEYS" позивача, судом було позбавлено відповідача-1 права на надання своїх питань та пропозицій стосовно судових експертів, яким слід доручити проведення судової експертизи; експертом було допущено методичні помилки при аналізі змісту понять "споріднені" та "однорідні" товари та/або послуги; між дослідницькою частиною та висновками експерта, зробленими на стор. 33, 34 висновку, наявні розбіжності; також, висновки експерта суперечать наданим відповідачем-1 висновкам Закарпатської ТПП щодо дослідження асортименту лікеро-горілчаних виробів ТОВ "Котнар-М" та лінгвістичним експертизам ДВНЗ "Ужгородський національний університет" за № О-80 від 17.04.2017 р. та № 16 від 20.04.2017 р.

Проте, дослідивши висновок експерта № 108 від 04.08.2017 р., складений за результатами проведення судової експертизи у сфері інтелектуальної власності, з огляду на всі зібрані у матеріалах справи докази, суд встановив, що висновки експерта надані в межах компетенції, ґрунтуються на чинному законодавстві України, методичних рекомендаціях та результатах дослідження матеріалів справи, висновки чіткі, логічні, послідовні, узгоджуються із іншими матеріалами справи і відповідають фактичним даним справи.

Враховуючи викладене, суд не вбачає жодних підстав для призначення у справі повторної судової експертизи у сфері інтелектуальної власності, та відмовляє у задоволенні відповідного клопотання відповідача-1.

У судовому засіданні 07.09.2017 р. представник позивача позовні вимоги підтримав у повному обсязі.

Представник відповідача-1 у судовому засіданні проти задоволення позовних вимог заперечив.

Представник відповідача-2 проти задоволення позовних вимог заперечив.

У судовому засіданні 07.09.2017 р. оголошено вступну і резолютивну частини рішення.

Дослідивши наявні в справі матеріали, заслухавши пояснення представників сторін, всебічно і повно з'ясувавши всі фактичні дані, на яких ґрунтуються позовні вимоги та заперечення, об'єктивно оцінивши докази, які мають значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, суд встановив наступне.

Компанія Р енд А Бейлі енд Ко (R & A BAILEY & CO) (позивач) являється власником прав інтелектуальної власності на знаки для товарів і послуг "BAILEYS", зокрема:

- "BAILEYS" (словесний) за свідоцтвом України № 8539, зареєстрований для товарів 33 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі - МКТП) "вина; спиртные напитки; ликеры"; дата пріоритету 13.04.1993; дата реєстрації 29.08.1997; дата закінчення строку дії свідоцтва (продовження) 13.04.2023; дата публікації відомостей про видачу свідоцтва 29.08.1997 в офіційному бюлетені "Промислова власність" № 4);

- "BAILEYS" (стилізований) за свідоцтвом України № 34744, зареєстрований для товарів 33 класу МКТП "алкогольні напої; вино; спиртні напої та лікери"; дата пріоритету 05.07.2001 р.; дата реєстрації 15.09.2003; дата закінчення строку дії свідоцтва (продовження) 05.07.2021; дата публікації відомостей про видачу свідоцтва 15.09.2003 в офіційному бюлетені "Промислова власність" № 9);

- "BAILEYS" (етикетка) за свідоцтвом України № 116920, зареєстрований для товарів 33 класу МКТП "Алкогольні напої (крім пива)"; дата пріоритету 02.07.2008; дата реєстрації 11.01.2010; дата закінчення строку дії свідоцтва (продовження) 02.07.2028; дата публікації відомостей про видачу свідоцтва 11.01.2010 в офіційному бюлетені "Промислова власність" № 1);

- "Бейліз" (словесний) за свідоцтвом України № 155136, зареєстрований для товарів 33 класу МКТП "алкогольні напої (крім пива)"; дата пріоритету 25.05.2011; дата реєстрації 25.04.2012; дата закінчення строку дії свідоцтва (продовження) 25.05.2021; дата публікації відомостей про видачу свідоцтва 25.04.2012 в офіційному бюлетені "Промислова власність" № 8);

- "BAILEYS" (стилізований) за свідоцтвом України № 174025, зареєстрований для товарів 33 класу МКТП "алкогольні напої (крім пива)"; дата пріоритету 09.07.2012 р.; дата реєстрації 12.08.2013; дата закінчення строку дії свідоцтва (продовження) 09.07.2022; дата публікації відомостей про видачу свідоцтва 12.08.2013 в офіційному бюлетені "Промислова власність" № 15);

- "BAILEYS" (етикетка) за свідоцтвом України № 184659, зареєстрований для товарів 33 класу МКТП "алкогольні напої (крім пива)"; дата пріоритету 11.02.2013; дата реєстрації 25.04.2014; дата закінчення строку дії свідоцтва (продовження) 11.02.2023; дата публікації відомостей про видачу свідоцтва 25.04.2014 в офіційному бюлетені "Промислова власність" № 8).

Позовні вимоги у даній справі обґрунтовані тим, що Товариство з обмеженою відповідальністю "КОТНАР-М" (відповідач-1) та Товариство з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "Медіатрейдінг" (відповідач-2) у своїй діяльності, пов'язаній із виготовленням та реалізацією лікерів, позначення "Дейліс", "O'DAILYS", які являються схожими настільки, що їх можна сплутати, із позначеннями позивача.

Як вбачається з матеріалів справи, у позовній заяві Компанія Р енд А Бейлі енд Ко (R & A BAILEY & CO) зазначає наступне:

- згідно зі статтею 6 bis Паризької конвенції про охорону промислової власності від 20.03.1883 і статтею 25 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" належні позивачу позначення "BAILEYS" та "Бейліс", якими маркується вироблювана ним продукція лікерів, повинні бути визнані добре відомими знаками в Україні з 01.01.2016 р. для товарів 33 класу МКТП "лікери" стосовно позивача;

- використовувані відповідачами-1, 2- під час виготовлення та реалізації лікерів позначення "Дейліс", "O'DAILYS" є схожими настільки, що їх можна сплутати з вищенаведеними добре відомими знаками "BAILEYS" та "Бейліс" позивача, відтак, застосування даних позначень є порушенням прав позивача;

- використовувані відповідачами -1, -2 під час виготовлення та реалізації лікерів позначення "Дейліс", "O'DAILYS" є схожими настільки, що їх можна сплутати з раніше зареєстрованими знаками для товарів і послуг "BAILEYS" та "Бейліз" за свідоцтвами України № № 8539, 155136, що порушує права позивача;

- використовувані відповідачами -1, -2 під час виготовлення та реалізації лікерів позначення "Дейліс", "O'DAILYS" є такими, що можуть ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар, а саме викликати помилкове враження про походження товару від позивача.

Розглянувши позовні вимоги про визнання знаків "BAILEYS" та "Бейліс" добре відомими в Україні знаками для товарів і послуг з 01.01.2016 р. стосовно позивача для товарів 03 класу МКТП, а саме "лікери", суд встановив наступне.

Згідно з частиною другою статті 124 Конституції України юрисдикція судів поширюється на всі правовідносини в державі.

Відповідно до статті 25 Закону охорона прав на добре відомий знак здійснюється згідно з статтею 6 bis Паризької конвенції про охорону промислової власності та цим Законом на підставі визнання знака добре відомим Апеляційною палатою або судом.

У статті 6 bis Паризької конвенції про охорону промислової власності від 20.03.1883 зазначено, що країни Союзу зобов'язуються чи з ініціативи адміністрації, якщо це допускається законодавством даної країни, чи за клопотанням зацікавленої особи відхиляти або визнавати недійсною реєстрацію і забороняти застосування товарного знака, що становить відтворення, імітацію чи переклад іншого знака, здатні викликати змішування зі знаком, що за визначенням компетентного органу країни реєстрації чи країни застосування вже є у цій країні загальновідомим як знак особи, що користується привілеями цієї Конвенції, і використовується для ідентичних або подібних продуктів. Це положення поширюється і на ті випадки, коли істотна складова частина знака становить відтворення такого загальновідомого знака чи імітацію, здатну викликати змішування з ним.

Відповідно до статті 25 Закону України "Про охорону знаків для товарів і послуг" охорона прав на добре відомий знак здійснюється згідно з статтею 6 bis Паризької конвенції про охорону промислової власності та цим Законом, зокрема, на підставі визнання судом знака добре відомим.

При визначенні того, чи є знак добре відомим в Україні, можуть розглядатися, зокрема, такі фактори, якщо вони є доречними:

- ступінь відомості чи визнання знака у відповідному секторі суспільства;

- тривалість, обсяг та географічний район будь-якого використання знака;

- тривалість, обсяг та географічний район будь-якого просування знака, включаючи рекламування чи оприлюднення та представлення на ярмарках чи виставках товарів та/або послуг, щодо яких знак застосовується;

- тривалість та географічний район будь-яких реєстрацій та/або заявок на реєстрацію знака за умови, що знак використовується чи є визнаним;

- свідчення успішного відстоювання прав на знак, зокрема територія, на якій знак визнано добре відомим компетентними органами;

- цінність, що асоціюється зі знаком.

Наведені фактори, які можуть допомогти компетентному органу зробити висновок про те, чи є знак добре відомим, не визначають заздалегідь такий висновок. Висновок в кожному конкретному випадку буде залежати від конкретних обставин. В деяких випадках актуальність може мати сукупність факторів, а інколи усі зазначені фактори можуть виявитись неактуальними і рішення може бути обґрунтовано додатковими факторами, які не перераховано вище.

У пункті 3.5 постанови пленуму Вищого господарського суду України від 23.03.2012 № 5 "Про деякі питання практики призначення судових експертиз у справах зі спорів, пов'язаних із захистом права інтелектуальної власності" зазначено, що у частині другій статті 25 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" визначено перелік факторів, що можуть розглядатись як доречні для визначення торговельної марки добре відомою в Україні. З'ясування деяких з перелічених факторів щодо конкретної торговельної марки потребує спеціальних знань, а отже, господарські суди у справах про визнання торговельної марки добре відомою мають залежно від змісту наведених факторів призначати судову експертизу або витребувати необхідні відомості від сторін чи інших учасників судового процесу.

З урахуванням обставин даної справи, для з'ясування питань, що потребують спеціальних знань, а саме, чи стали знаки "BAILEYS" та "Бейліс" добре відомими в Україні станом на 01.01.2016 р. стосовно позивача для товарів 03 класу МКТП "лікери", у даній справі було призначено судову експертизу.

У Висновку експерта № 108 від 04.08.2017 р., складеному за результатами проведеної судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності, зазначено наступне: "надані на дослідження матеріали справи містять відомості про такі фактори, як тривалість та географічний район будь-яких реєстрацій знаків, тривалість, обсяг та географічний район використання знаків, тривалість, обсяг та географічний район просування знаків та ступінь відомості чи визнання знаків у відповідному секторі суспільства, сукупність яких вказує на те, що станом на 01.01.2016 р. знаки "BAILEYS" та "Бейліс" стали добре відомими в Україні знаками Р енд А Бейлі енд Ко (R & A BAILEY & CO) відносно товару 33 класу МКТП "лікери".

Так, фактор ступеню відомості чи визнання знаків "BAILEYS" та "Бейліс" у відповідному секторі суспільства підтверджується наявним у матеріалах справи висновком за результатами дослідження відомості торговельної марки "Бейліс (BAILEYS)" і маркованої нею продукції та можливості сплутування з нею іншої торговельної марки "Дейліс (О'DAILYS)" від 28 лютого 2017 р., складеним соціологічною організацією ТОВ "МІЖНАРОДНА МАРКЕТИНГОВА ГРУПА (а.с. 182-205 т.1). Як випливає з вказаного документу, при проведенні дослідження було опитано 1500 респондентів у віці від 18 до 60 років, що є споживачами алкогольних напоїв в загальній кількості 1500 чоловік у Києві (500 чол.), Дніпрі (125 чол.), Харкові (125 чол.), Львові (125 чол.), Одесі (125 чол.) та Вінниці (125 чол.). У результаті проведення опитування було зроблено такі висновки:

- 79,8% респондентів знає про існування торговельних марок "Бейліс (BAILEYS)";

- 99,7% респондентів пов'язують торговельні марки "Бейліс (BAILEYS)" з алкогольними напоями - лікерами;

- 97,3% респондентів вказали, що власником торговельних марок "Бейліс (BAILEYS)" є "R & A Bailey & Co";

- 61,4% респондентів знають торговельні марки "Бейліс (BAILEYS)" щонайменше з 01.01.2010 р., тобто не менше ніж 6 років до дати, на яку позивач просить суд визнати дані торговельні марки добре відомими; 25,2% респондентів знайомі з ними раніше;

- 72,8 % респондентів дізналась про торговельні марки "Бейліс (BAILEYS)" безпосередньо в результаті ознайомлення з лікером, на який вони нанесені; близько 20% респондентів - з мережі Інтернет.

Таким чином, результати соціологічних досліджень вказують на високу та тривалу відомість серед українських споживачів позначень "BAILEYS" ("Бейліс") у якості торговельних марок для лікеру виробництва "R & A Bailey & Co".

Крім того, згідно відомостей, наведених у Афідевіті, поданому до суду компанією позивача, остання була створена в Ірландії 24 вересня 1974 року, та зареєстрована за номером 49185 за адресою: Нангор Хаус, Вестерн Естейт, Нангор Роад, Дублін 12, Ірландія (Nangor House, Western Estate, Nangor Road, Dublin 12, Ireland). Компанія є виробником продукції лікерів під брендом та етикетками "BAILEYS/Бейліс". У Додатку КТ1 до Афідевіту надається копія останньої редакції установчих документів компанії позивача від 03 листопада 2016 року, де у Статті 2(а) наведено один із видів діяльності компанії, для чого саме вона була створена, і результати здійснення діяльності у сфері виробництва спиртових напоїв та інших лікерів. "BAILEYS/Бейліс" є світовим добре відомим брендом Ірландського Вершкового Лікеру, у якому використовується суміш молочних вершків та віскі з різних дистиляцій. Даний продукт був випущений на міжнародний ринок 1975 року, а на ринки США та Канади - у 1979 р.

Крім того, компанія позивача випустила інші варіації лікерів під брендом та з використанням етикеток торговельних марок "BAILEYS/Бейліс", а саме: у 2003 році - "BAILEYS Glide", у 2005 році - "BAILEYS with a Hint of Mint Chocolate" та "BAILEYS with a Hint of Crиme Caramel", у 2008 році - "BAILEYS with a Hint of Coffee", у 2009 році - "BAILEYS Gold", у 2010 році - "BAILEYS Hazelnut Flavour", у 2011 році - "BAILEYS Biscotti" та "BAILEYS Chocolat Luxe", у 2012 році - "BAILEYS with a Hint or Orange Truffle", у 2013 році - "BAILEYS Vanilla & Cinnamon", у 2014 році - "BAILEYS Pumpkin Spice", "BAILEYS Espresso" та "BAILEYS Salted Caramel", у 2016 році - "BAILEYS XC" та "BAILEYS Almande", що сприяло збільшенню ступіню відомості та визнання знаків "BAILEYS/Бейліс", якими маркуються відповіні лікери, у відповідному секторі суспільства.

Таким чином, суд вважає доведеним твердження про відповідність позначень позивача "BAILEYS" та "Бейліс" такому критерію доброї відомості знака як ступінь відомості та визнання знаку у відповідному секторі суспільства (п. 2 ч. 2 ст. 25 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг").

Матеріали справи також містять відомості, зокрема, щодо використання позначень "BAILEYS/Бейліс" шляхом нанесення їх на товари і в публікаціях в мережі Інтернет; вищевказані позначення фактично застосовуються як на англійській мові (позначення "BAILEYS"), так і на українській мові (позначення "Бейліс"), тобто, у такому ж самому вигляді та несуттєво відмінному вигляді від знаків "BAILEYS" та "Бейліс", щодо яким позивачем заявлені вимоги про визнання їх добре відомими в Україні.

При цьому, судом враховано, що згідно приписів абз. 5 п. 4 ст. 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" знак вважається використаним, якщо його застосовано у формі зареєстрованого знака, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованого знака лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності знака", а також те, що позначення "BAILEYS" та "Бейліс" є англомовною та україномовною транслітерацією одного і того ж позначення.

Згідно з відомостями, викладеними у довідці ТОВ "Баядера-Імпорт" № 34 від 03.02.2017 р., Товариство з обмеженою відповідальністю "Баядера-імпорт" є офіційним імпортером лікеру торговельної марки "Baileys" з 2005 року". Така інформація узгоджується з публікацією від 30.05.2005р. на українському Інтернет-порталі "Лига. Новости" під назвою "Британская компания "Diageo" сменила дистрибьютора в Украине" де, серед іншого, зазначається: "Как сообщили ЛІГАБізнесІнформ в компании "Баядера-Импорт", между компанией "Diageo" и ООО "Баядера-Импорт" было подписано соглашение, которое позволит открыть новые перспективы и возможности обеим компаниям в развитии и укреплении брендов "Diageo" на украинском рынке. Согласно прогнозам ООО "Баядера- Импорт", объемы продаж продукции "Diageo" на украинском рынке увеличатся на 40-50% по сравнению с показателями предыдущего дистрибьютора "Алеф". На территории Украины будут представлены самые популярные бренды: виски "Johnnie Walker" и "White Horse", ликеры "Baileys" (виділено експертом) и "Sheridan's", ром "Captain Morgan", джин "Gordons", водки "Smirnoff" и "Tanqueray Sterling"" (а.с.120 т.4).

З наведеного фрагменту вбачається, що позначення "BAILEYS" та "Бейліс" вперше були використані в Україні стосовно товару 33 класу МКТП "лікер" не пізніше ніж 30.05.2005 р., та станом на 01.01.2016 р. використовувалось для маркування лікерів понад 25 років, в тому числі в Україні - понад 10 років.

Щодо обсягів реалізації товарів, відносно яких застосовуються знаки "BAILEYS" та "Бейліс", судом встановлено, що довідка ТОВ "Баядера-Імпорт" № 34 від 03.02.2017 р. містить дані щодо обсягів закупівлі товариством та реалізації в Україні протягом 2013-2016 років лікерів "BAILEYS" ("Бейліс"), згідно з якою: в 2013 році було ввезено в Україну 5 754 л. лікеру "Baileys Hazelnut Flavour" та 165 536 л. лікеру "Baileys Original"; в 2014 році було ввезено в Україну 7 581 л. лікеру "Baileys Hazelnut Flavour" та 129 949 л. лікеру "Baileys Original"; в 2015 році було ввезено в Україну 103 338 л. лікеру "Baileys Original". Крім того, згідно з тим же документом: в 2013 році було реалізовано в Україні 9 137 л. лікеру "Baileys Hazelnut Flavour", 131 л лікеру "Baileys Philip Treacy" та 181 755 л. лікеру "Baileys Original"; в 2014 році було реалізовано в Україні 5 260 л. лікеру "Baileys Hazelnut Flavour", 127 л лікеру "Baileys Philip Treacy" та 126 989 л. лікеру "Baileys Original"; в 2015 році було реалізовано в Україні 955 л. лікеру "Baileys Hazelnut Flavour" та 74 788 л. лікеру "Baileys Original".

Таким чином, матеріалами справи підтверджується, що у період з 2013 по 2015 роки до України було поставлено понад 410 000 літрів лінійки лікерів "Baileys" ("Бейліс"), з яких реалізовано близько 400 000 літрів, що є вагомим показником з урахуванням перебування товарів у високому ціновому сегменті.

Враховуючи вищевикладене, суд вважає доведеними твердження про відповідність позначень позивача "BAILEYS" та "Бейліс" такому критерію доброї відомості знака як тривалість, обсяг та географічний район використання знака (п. 3 ч. 2 ст. 25 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг").

Матеріалами справи підтверджується, що протягом достатньо щонайменше трьох років поспіль до 01.01.2016 р. проводилась рекламна компанія стосовно лікеру "BAILEYS" ("Бейліс") з використанням відповідних позначень у національних та регіональних українських мережах роздрібної торгівлі "Метро", "Сільпо", "Еко Маркет", "Billa", "Новус", "Fozzy", "Мега-маркет", "Велика кишеня", "VARUS", "Рост", "Класс", "Велмарт", "Восторг" у таких містах України, як Київ, Харків, Дніпро, Одеса, Миколаїв, Донецьк, Луганськ, Чернігів, Чернівці, Запоріжжя, Хмельницький, Львів, Сімферополь, Луцьк, Кременчук, Кривий Ріг, Житомир, Вінниця, Рівне, Івано-Франківськ, Маріуполь, Макіївка, Обухів.

Більш того, фактор тривалості та географічного району будь-яких реєстрацій та/або заявок на реєстрацію знаків підтверджується тим, що компанія позивача володіє понад 1200 чинними реєстраціями торговельних марок "BAILEYS/Бейліс" та заявками на реєстрацію знаків "BAILEYS/Бейліс" у різних країнах світу.

Крім того, судом встановлено, що з пріоритетом від 14 листопада 1991 року торговельна марка "BAILEYS" була зареєстрована ще на території колишнього Союзу Радянських Соціалістичних Республік (СРСР) саме для товарів 33 класу МКТП "вина, лікери, спиртові напої", що підтверджується свідоцтвом на товарний знак СРСР за № 107655, виданим компанії Позивача Державним Комітетом з Винаходів та Відкриттів при Державному Комітеті СРСР з Науки та Техніки (Держкомвинаходів).

Матеріалами справи підтверджується вжиття позивачем належних заходів щодо набуття правової охорони на серію торговельних марок "BAILEYS", "Бейліс" як у світовому масштабі з 1976 року, на території колишнього СРСР з 14 листопада 1991 р., та на території України, щонайменше з 13 квітня 1993 р. Таким чином, суд вважає доведеним відповідність позначень "BAILEYS", "Бейліс" такому фактору доброї відомості знаків як тривалість та географічний район будь-яких реєстрацій знака, закріпленому п. 5 ч. 2 ст. 25 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг".

За результатом дослідження всіх матеріалів справи, суд встановив, що позивачем належними і допустимими доказами доведено обставини того, що позначення "BAILEYS", "Бейліс" являють добре відомими та визнаними у відповідному секторі суспільства; використовуються (у тому числі при рекламуванні товарів) протягом тривалого часу на значній території та у значних обсягах; матеріали справи містять відомості про успішне відстоювання прав на знак у різних країнах світу, і такі позначення мають значну цінність.

Таким чином, дослідивши докази щодо кожного з визначених факторів окремо, а також в їх сукупності, та відповідно до передбачених статтею 25 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" критеріїв, суд дійшов висновку про те, що станом на 01.01.2016 знаки "BAILEYS", "Бейліс" стали добре відомими в Україні стосовно компанії позивача для товарів 33 класу МКТП "лікери".

Відповідно до статті 6-bis Паризької конвенції про охорону промислової власності від 20.03.1883 р., яка набула чинності для України з 25.12.1992 р. "відхиляється або визнається недійсною реєстрація і забороняється застосування товарного знака, що становить відтворення, імітацію чи переклад іншого знака, здатні викликати змішування зі знаком, що за визначенням компетентного органу країни реєстрації чи країни застосування вже є у цій країні загальновідомим як знак особи, що користується привілеями цієї Конвенції, і використовується для ідентичних або подібних продуктів. Це положення поширюється і на ті випадки, коли істотна складова частина знака становить відтворення такого загальновідомого знака чи імітацію, здатну викликати змішування з ним".

Відповідно до пункту 4 статті 25 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" з дати, на яку за визначенням Апеляційної палати чи суду знак став добре відомим в Україні, йому надається правова охорона така сама, якби цей знак був заявлений на реєстрацію в Україні. При цьому вона поширюється також на товари і послуги, що не споріднені з тими, для яких знак визнано добре відомим в Україні, якщо використання цього знака іншою особою стосовно таких товарів і послуг вказуватиме на зв'язок між ними та власником добре відомого знака і його інтересам, ймовірно, буде завдано шкоди таким використанням.

Таким чином, суд дійшов висновку про задоволення позовних вимог щодо визнання знаків "BAILEYS", "Бейліс" добре відомими в Україні станом на 01.01.2016 р. стосовно компанії Р енд А Бейлі енд Ко (R & A BAILEY & CO) для товарів 33 класу МКТП "лікери".

Щодо позовних вимог про припинення порушення прав інтелектуальної власності позивача з боку Товариства з обмеженою відповідальністю "КОТНАР-М" та Товариства з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "Медіатрейдінг" шляхом виготовлення та реалізацією лікерів з позначеннями "Дейліс", "O'DAILYS", які, за твердженнями позивача, являються схожими настільки, що їх можна сплутати, із позначеннями "BAILEYS", "Бейліс", суд встановив наступне.

Відповідно до ст. ст. 15, 16 Цивільного кодексу України, кожна особа має право на захист свого цивільного права у разі його порушення, невизнання або оспорювання. Кожна особа має право на захист свого інтересу, який не суперечить загальним засадам цивільного законодавства. Кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого особистого немайнового або майнового права та інтересу.

Статтею 418 ЦК України визначено, що право інтелектуальної власності - це право особи на результат інтелектуальної, творчої діяльності або на інший об'єкт права інтелектуальної власності, визначений цим Кодексом та іншим законом. Право інтелектуальної власності становлять особисті немайнові права інтелектуальної власності та (або) майнові права інтелектуальної власності, зміст яких щодо певних об'єктів права інтелектуальної власності визначається цим Кодексом та іншим законом. Право інтелектуальної власності є непорушним. Ніхто не може бути позбавлений права інтелектуальної власності чи обмежений у його здійсненні, крім випадків, передбачених законом.

Згідно зі ст. 420 Кодексу, до об'єктів права інтелектуальної власності, зокрема, належать комерційні (фірмові) найменування, торговельні марки (знаки для товарів і послуг), географічні зазначення.

За приписами ст. 424 Кодексу, майновими правами інтелектуальної власності є:

1) право на використання об'єкта права інтелектуальної власності;

2) виключне право дозволяти використання об'єкта права інтелектуальної власності;

3) виключне право перешкоджати неправомірному використанню об'єкта права інтелектуальної власності, в тому числі забороняти таке використання;

4) інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом.

Статтею 426 ЦК України передбачено, що особа, яка має виключне право дозволяти використання об'єкта права інтелектуальної власності, може використовувати цей об'єкт на власний розсуд, з додержанням при цьому прав інших осіб. Використання об'єкта права інтелектуальної власності іншою особою здійснюється з дозволу особи, яка має виключне право дозволяти використання об'єкта права інтелектуальної власності, крім випадків правомірного використання без такого дозволу, передбачених цим Кодексом та іншим законом. Умови надання дозволу (видачі ліцензії) на використання об'єкта права інтелектуальної власності можуть бути визначені ліцензійним договором, який укладається з додержанням вимог цього Кодексу та іншого закону.

Статтею 1108 Цивільного кодексу України встановлено, що особа, яка має виключне право дозволяти використання об'єкта права інтелектуальної власності (ліцензіар), може надати іншій особі (ліцензіату) письмове повноваження, яке надає їй право на використання цього об'єкта в певній обмеженій сфері (ліцензія на використання об'єкта права інтелектуальної власності). Ліцензія на використання об'єкта права інтелектуальної власності може бути оформлена як окремий документ або бути складовою частиною ліцензійного договору. Ліцензія на використання об'єкта права інтелектуальної власності може бути виключною, одиничною, невиключною, а також іншого виду, що не суперечить закону. Невиключна ліцензія не виключає можливості використання ліцензіаром об'єкта права інтелектуальної власності у сфері, що обмежена цією ліцензією, та видачі ним іншим особам ліцензій на використання цього об'єкта у зазначеній сфері.

Частинами 2, 4 статті 5 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" встановлено, що об'єктом знака може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, у тому числі власні імена, літери, цифри, зображувальні елементи, кольори та комбінації кольорів, а також будь-яка комбінація таких позначень. Обсяг правової охорони, що надається, визначається зображенням знака та переліком товарів і послуг, внесеними до Реєстру, і засвідчується свідоцтвом з наведеними у ньому копією внесеного до Реєстру зображення знака та переліком товарів і послуг.

Як роз'яснено п. 63 постанови Пленуму Вищого господарського суду України від 17.10.2012р. № 12 "Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності", порушенням прав на знак, зокрема, визнається введення в цивільний оборот позначень, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати із: знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім'я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг; знаками інших осіб, якщо ці знаки охороняються без реєстрації на підставі міжнародних договорів, учасником яких є Україна, зокрема знаками, визнаними добре відомими відповідно до статті 6 bis Паризької конвенції про охорону промислової власності; фірмовими найменуваннями, що відомі в Україні і належать іншим особам, які одержали право на них до дати подання заявки щодо таких же або споріднених з ними товарів і послуг; кваліфікованими зазначеннями походження товарів.

З метою встановлення фактичних обставин справи, ухвалою господарського суду міста Києва від 28.04.2017 р. було призначено судову експертизу у сфері інтелектуальної власності, за результатами якої було складено висновок експерта № 108 від 04.08.2017 р., згідно якого встановлено наступне:

- позначення "Дейліс", яке використовується на етикетках продукції лікерів "O'Dailys Original", "O'Dailys Hazelnut", "O'Dailys Tiramisu", "O'Dailys Chokolate", "O'Dailys Coffee" виробництва Товариства з обмеженою відповідальністю "КОТНАР-М", є схожим настільки, що його можна сплутати з торговельною маркою "Бейліс", яку позивач просить суд визнати добре відомою, та з раніше зареєстрованою торговельною маркою позивача за свідоцтвом України № 155136;

- позначення "O'DAILYS", яке використовується на етикетках продукції лікерів "O'Dailys Original", "O'Dailys Hazelnut", "O'Dailys Tiramisu", "O'Dailys Chokolate", "O'Dailys Coffee" виробництва Товариства з обмеженою відповідальністю "КОТНАР-М", у мережі Інтернет на сайті https://cotnar.com.ua за посиланнями:

https://cotnar.com.ua/cream-liqueur,

https://cotnar.com.ua/odailys-chokolate.html,

https://cotnar.com.ua/odailys-tiramisu.html,

https://cotnar.com.ua/odailys-original.html,

https://cotnar.com.ua/odailys-hazelnut.html,

https://cotnar.com.ua/o%27dailys-coffee.html, а також на сайті за посиланням:

https://www.facebook.com/pg/o.dailysukraine/photos/?ref=page_internal; https://www.facebook.com/o.dailysukraine/, є схожим настільки, що його можна сплутати з торговельною маркою "BAILEYS", яку позивач просить суд визнати добре відомою, та з раніше зареєстрованою торговельною маркою позивача за свідоцтвом України № 8539.

- використання позначень "Дейліс", "O'DAILYS" для виготовлення та реалізації лікерів "O'Dailys Original", "O'Dailys Hazelnut", "O'Dailys Tiramisu", "O'Dailys Chokolate", "O'Dailys Coffee" виробництва Товариства з обмеженою відповідальністю "КОТНАР-М" може ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар, а саме - викликати помилкове враження про походження таких товарів від компанії Р енд А Бейлі енд Ко (R & A BAILEY & CO).

Дослідивши Висновок експерта № 108 від 04.08.2017 р., складений за результатами проведення судової експертизи у сфері інтелектуальної власності, суд дійшов висновку про те, що такі висновки надані в межах компетенції експерта, ґрунтуються на чинному законодавстві України, методичних рекомендаціях та результатах дослідження матеріалів справи, висновки чіткі, логічні, послідовні, узгоджуються із іншими матеріалами справи і відповідають фактичним даним справи, а тому являється належним і допустимим доказом у даній справі.

Суд не приймає до уваги заперечення відповідача про те, що експертом було проігноровано матеріали справи, нормативні акти та методичні джерела, експертом самостійно обирались вихідні дані для проведення експертизи та з'ясування питань права, неправомірно досліджено питання схожості істотного елементу "Dailys" спірного позначення "О' Dailys" з торговельною маркою "BAILEYS" позивача, судом було позбавлено відповідача-1 права на надання своїх питань та пропозицій стосовно судових експертів, яким слід доручити проведення судової експертизи; експертом було допущено методичні помилки при аналізі змісту понять "споріднені" та "однорідні" товари та/або послуги; між дослідницькою частиною та висновками експерта, зробленими на стор. 33, 34 висновку, наявні розбіжності; також, висновки експерта суперечать наданим відповідачем-1 висновкам Закарпатської ТПП щодо дослідження асортименту лікеро-горілчаних виробів ТОВ "Котнар-М" та лінгвістичним експертизам ДВНЗ "Ужгородський національний університет" за № О-80 від 17.04.2017 р. та № 16 від 20.04.2017 р., виходячи з наступного:

- у відповідності до приписів п. 4.14. Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 року № 53/5 у редакції наказу Міністерства юстиції України від 27.07.2015 р. вступна частина висновку експерта № 108 від 04.08.2017 р. містить інформацію щодо способу доставки та виду упаковки досліджуваних об'єктів, які були отримані експертом у господарському суді м. Києва у не запакованому вигляді та повністю відповідають матеріалам справи;

- судовим експертом були надані відповіді виключно на поставлені судом питання та на підставі аналізу матеріалів справи. Тобто, експертом не надавались відповіді на жодні правові питання і досліджувались виключно матеріали справи, які містили відповідні вихідні дані для проведення дослідження;

- дослідження експертом схожості істотного елементу "Dailys" спірного позначення "О' Dailys" з торговельною маркою "BAILEYS" позивача являється правомірним і відповідає заявленим позовним вимогам і поставленим судом питань для вирішення експерта;

- судовим експертом було обґрунтовано визнано, що товари "крем-лікер" є спорідненими з товаром "лікер", оскільки є товарами одного роду, мають спільні інгредієнти, спільне призначення, спільні умови та канали збуту, спільне коло споживачів.

Щодо наданих відповідачем-1 висновків Закарпатської ТПП щодо дослідження асортименту лікеро-горілчаних виробів ТОВ "Котнар-М" та лінгвістичної експертизи ДВНЗ "Ужгородський національний університет" за № О-80 від 17.04.2017 р. та № 16 від 20.04.2017 р., суд зазначає, що зазначені докази не являються належними і допустимими при розгляді даного спору, оскільки вони не стосуються предмету спору у даній справі, та складені особами, які не володіють спеціальними знаннями у сфері інтелектуальної власності, поза межами судового розгляду даної справи.

В силу статті 6-bis Паризької конвенції про охорону промислової власності відхиляється або визнається недійсною реєстрація і забороняється застосування товарного знака, що становить відтворення, імітацію чи переклад іншого знака, здатні викликати змішування зі знаком, що за визначенням компетентного органу країни реєстрації чи країни застосування вже є у цій країні загальновідомим як знак особи, що користується привілеями цієї Конвенції, і використовується для ідентичних або подібних продуктів. Це положення поширюється і на ті випадки, коли істотна складова частина знака становить відтворення такого загальновідомого знака чи імітацію, здатну викликати змішування з ним.

Згідно п. 4 ст. 25 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", з дати, на яку за визначенням суду знак став добре відомим в Україні, йому надається правова охорона така сама, якби цей знак був заявлений на реєстрацію в Україні. При цьому вона поширюється також на товари і послуги, що не споріднені з тими, для яких знак визнано добре відомим в Україні, якщо використання цього знака іншою особою стосовно таких товарів і послуг вказуватиме на зв'язок між ними та власником добре відомого знака і його інтересам, ймовірно, буде завдано шкоди таким використанням.

Частиною 1 ст. 16 Угоди про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності (TRIPS) від 15 квітня 1994 р., яка згідно Закону України "Про ратифікацію Протоколу про вступ України до Світової організації торгівлі" від 10 квітня 2008 р. № 250-VI є частиною чинного законодавства України, передбачено, що власник зареєстрованого товарного знаку повинен мати виключне право завадити всім третім сторонам, які не мають згоду власника, використовувати в процесі торгівлі ідентичні або схожі знаки для товарів або послуг, які є ідентичними або схожими, на ті, стосовно яких реєструється торговий знак, якщо в результаті такого використання є ймовірність сплутати товари або послуги. У випадку використання ідентичного знаку для ідентичних товарів або послуг ймовірність сплутати їх допускається.

Статтею 432 ЦК України встановлено, що суд у випадках та в порядку, встановлених законом, може постановити рішення, зокрема, про: 1) застосування негайних заходів щодо запобігання порушенню права інтелектуальної власності та збереження відповідних доказів; 2) зупинення пропуску через митний кордон України товарів, імпорт чи експорт яких здійснюється з порушенням права інтелектуальної власності; 3) вилучення з цивільного обороту товарів, виготовлених або введених у цивільний оборот з порушенням права інтелектуальної власності, та знищення таких товарів; 4) вилучення з цивільного обороту матеріалів та знарядь, які використовувалися переважно для виготовлення товарів з порушенням права інтелектуальної власності, або вилучення та знищення таких матеріалів та знарядь; 5) застосування разового грошового стягнення замість відшкодування збитків за неправомірне використання об'єкта права інтелектуальної власності. Розмір стягнення визначається відповідно до закону з урахуванням вини особи та інших обставин, що мають істотне значення; 6) опублікування в засобах масової інформації відомостей про порушення права інтелектуальної власності та зміст судового рішення щодо такого порушення.

Відповідно до ст. 20 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" будь-яке посягання на права власника свідоцтва, передбачені статтею 16 цього Закону, в тому числі вчинення без згоди власника свідоцтва дій, що потребують його згоди, та готування до вчинення таких дій, вважається порушенням прав власника свідоцтва, що тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством України. На вимогу власника свідоцтва таке порушення повинно бути припинено, а порушник зобов'язаний відшкодувати власнику свідоцтва заподіяні збитки.

Як вбачається з матеріалів справи, відповідач-1 використовує позначення "Дейліс" та "O'Dailys", які, як встановлено судом, є схожими настільки, що їх можна сплутати з добре відомими "BAILEYS", "Бейліс" та раніше зареєстрованими "BAILEYS", "Бейліз" торговельними марками позивача шляхом нанесення їх на пляшки та упаковки лікеру "O'DAILYS" (Дейліс), включаючи його види "O'Dailys Original", "O'Dailys Hazelnut", "O'Dailys Tiramisu", "O'Dailys Chokolate", "O'Dailys Coffee", етикетку лікеру "O'DAILYS" (Дейліс), включаючи його види "O'Dailys Original", "O'Dailys Hazelnut", "O'Dailys Tiramisu", "O'Dailys Chokolate", "O'Dailys Coffee", зберігання лікеру "O'DAILYS" (Дейліс), включаючи його види "O'Dailys Original", "O'Dailys Hazelnut", "O'Dailys Tiramisu", "O'Dailys Chokolate", "O'Dailys Coffee", із зазначеним нанесенням схожих позначень "O'DAILYS", "Дейліс" з метою пропонування для продажу, пропонування для продажу, продажу лікеру "O'DAILYS" (Дейліс), включаючи його види "O'Dailys Original", "O'Dailys Hazelnut", "O'Dailys Tiramisu", "O'Dailys Chokolate", "O'Dailys Coffee", використання схожих позначень "O'DAILYS", "Дейліс" в діловій документації, у рекламі та в мережі Інтернет, зокрема, на сайті https://cotnar.com.ua за посиланнями: https://cotnar.com.ua/cream-liqueur, https://cotnar.com.ua/odailys-chokolate.html, https://cotnar.com.ua/odailys-tiramisu.html, https://cotnar.com.ua/odailys-original.html, https://cotnar.com.ua/odailys-hazelnut.html, https://cotnar.com.ua/o%27dailys-coffee.html, а також на сайті за посиланнями: https://www. facebook.com/pg/o.dailysukraine/ photos/?ref= page_internal; https://www.facebook.com/o.daily sukraine/, що є незаконним без отримання дозволу позивача. Відповідач 2 використовує позначення "Дейліс" та "O'Dailys", які, як встановлено судом, є схожими настільки, що їх можна сплутати з добре відомими "BAILEYS", "Бейліс" та раніше зареєстрованими "BAILEYS", "Бейліз" торговельними марками позивача шляхом зберігання лікеру "O'DAILYS" (Дейліс), включаючи його види "O'Dailys Original", "O'Dailys Hazelnut", "O'Dailys Tiramisu", "O'Dailys Chokolate", із зазначеним нанесенням схожих позначень "O'DAILYS", "Дейліс" з метою пропонування для продажу, пропонування для продажу, продажу лікеру "O'DAILYS" (Дейліс), включаючи його види "O'Dailys Original", "O'Dailys Hazelnut", "O'Dailys Tiramisu", "O'Dailys Chokolate", використання схожих позначень "O'DAILYS", "Дейліс" в діловій документації, зокрема, у чеках, що є незаконним без отримання дозволу позивача.

Таким чином, з огляду на приписи статей 426, 431, 495 ЦК України, статей 16, 20, 25 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", статті 6-bis Паризької конвенції про охорону промислової власності, ч. 1 ст. 16 Угоди про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності від 15 квітня 1994 р. позовні вимоги до відповідачів -1, -2 щодо припинення порушення належних йому прав інтелектуальної власності на добре відомі торговельні марки "BAILEYS", "Бейліс" та заборони використання схожих з ними позначень "Дейліс" та "O'Dailys" вищезазначеними способами є обгрунтованими і підлягають задоволенню.

Відповідно до абз. 2 п. 2 ст. 20 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" власник свідоцтва може також вимагати усунення з товару, його упаковки незаконно використаного знака або позначення, схожого з ним настільки, що їх можна сплутати, або знищення виготовлених зображень знака або позначення, схожого з ним настільки, що їх можна сплутати.

Таким чином, позовні вимоги до відповідача-1 про усунення позначень "Дейліс" та "O'Dailys" з пляшок та упаковок лікеру "O'DAILYS" (Дейліс), включаючи його види "O'Dailys Original", "O'Dailys Hazelnut", "O'Dailys Tiramisu", "O'Dailys Chokolate", "O'Dailys Coffee", етикеток лікеру "O'DAILYS" (Дейліс), включаючи його види "O'Dailys Original", "O'Dailys Hazelnut", "O'Dailys Tiramisu", "O'Dailys Chokolate", "O'Dailys Coffee", з ділової документації, з реклами та з мережі Інтернет, зокрема, з сайту https://cotnar.com.ua за посиланнями: https://cotnar.com.ua/cream-liqueur, https://cotnar.com.ua/odailys-chokolate.html, https://cotnar.com.ua/odailys-tiramisu. html, https://cotnar.com.ua/odailys-original.html, https://cotnar.com.ua/odailys-hazelnut.html, https://cotnar.com.ua/o%27dailys-coffee.html, а також з сайту за посиланнями: https://www.facebook.com/pg/o.dailysukraine/photos/?ref=page_internal; https://www. facebook.com/o.dailysukraine/ є обґрунтованими і підлягають задоволенню.

Також, підлягають задоволенню і позовні вимоги про зобов'язання ввдповідачів вилучити з цивільного обороту та знищити лікер під назвою "O'DAILYS" (Дейліс), включаючи його види "O'Dailys Original", "O'Dailys Hazelnut", "O'Dailys Tiramisu", "O'Dailys Chokolate", "O'Dailys Coffee".

Доводи відповідача-2 про те, що не лише позивач виготовляє оригінальні лікери із оригінальним смаком, що називається "Ірландський крем" та посилання на інші назви та виробників вказаних лікерів, зокрема, "SHERIDAN'S", "CAROLANS", "BRADY'S", "BROGANS" тощо, судом не приймаються до уваги, оскільки не стосуються предмету спору та підстав позовних вимог.

Твердження відповідачів щодо несхожості використовуваних ними позначень "Дейліс" та "O'DAILYS" зі знаками "BAILEYS" та "Бейліс" повністю спростовуються висновком експерта № 108 від 04.08.2017 р., висновком з опитування споживачів від 28 лютого 2017 р., являються безпідставними та необґрунтованими.

Заперечення відповідача-2 щодо відсутності з його боку порушення прав позивача, спростовуються наявними доказами реалізації спірних лікерів "O'Dailys Original", "O'Dailys Hazelnut", "O'Dailys Tiramisu", "O'Dailys Chokolate".

Відповідно до ст. 32 Господарського процесуального кодексу України, доказами у справі є будь-які фактичні дані, на підставі яких господарський суд у визначеному законом порядку встановлює наявність чи відсутність обставин, на яких ґрунтуються вимоги і заперечення сторін, а також інші обставини, які мають значення для правильного вирішення господарського спору.

Згідно зі ст. 34 Кодексу, господарський суд приймає тільки ті докази, які мають значення для справи. Обставини справи, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватись іншими засобами доказування.

Як встановлено ст. 33 Господарського процесуального кодексу України, кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог та заперечень.

В порядку, передбаченому ст. 43 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і об'єктивному розгляді в судовому процесі всіх обставин справи в їх сукупності, керуючись законом.

Враховуючи вищевикладене, суд вважає позовні вимоги обґрунтованими, підтвердженими наявними в матеріалах справи доказами та не спростованими належним чином та у встановленому законом порядку відповідачами, а відтак такими, що підлягають задоволенню у повному обсязі.

Відповідно до статті 49 ГПК України, якщо спір виник внаслідок неправильних дій сторони, господарський суд має право покласти на неї судові витрати незалежно від результатів вирішення спору. За таких обставин, суд покладає судові витрати на відповідача-1.

Керуючись статтею 124 Конституції України, статтями 43, 33, 43, 49, 82-85 Господарського процесуального кодексу України, суд -

В И Р І Ш И В:

1. Позов задовольнити повністю.

2. Визнати торговельну марку "Baileys" добре відомою в Україні станом на 01 січня 2016 р. для товарів 33 класу МКТП "лікери" стосовно Р енд А Бейлі енд Ко (R & A BAILEY & CO).

3. Визнати торговельну марку "Бейліс" добре відомою в Україні станом на 01 січня 2016 р. для товарів 33 класу МКТП "лікери" стосовно Р енд А Бейлі енд Ко (R & A BAILEY & CO).

4. Зобов'язати Товариство з обмеженою відповідальністю "КОТНАР-М" (90260, Закарпатська область, Берегівський район, село Мужієво, вул. Ракоці Ференца ІІ, будинок 274/А; ) припинити порушення прав інтелектуальної власності на добре відомі торговельні марки "BAILEYS", "Бейліс" та торговельні марки "BAILEYS", "Бейліз" за свідоцтвами України № № 8539, 155136.

5. Зобов'язати Товариство з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "Медіатрейдінг" (01042, м. Київ, вул. Івана Кудрі, 13/2; ) припинити порушення прав інтелектуальної власності на добре відомі торговельні марки "BAILEYS", "Бейліс" та торговельні марки "BAILEYS", "Бейліз" за свідоцтвами України № № 8539, 155136.

6. Заборонити Товариству з обмеженою відповідальністю "КОТНАР-М" (90260, Закарпатська область, Берегівський район, село Мужієво, вул. Ракоці Ференца ІІ, будинок 274/А; ) використовувати позначення "O'DAILYS", "Дейліс", схожі з добре відомими торговельними марками "BAILEYS", "Бейліс" та раніше зареєстрованими торговельними марками "BAILEYS", "Бейліз" за свідоцтвами України № № 8539, 155136, будь-якими шрифтами та алфавітами шляхом заборони нанесення їх на пляшки та упаковки лікеру "O'DAILYS" (Дейліс), включаючи його види "O'Dailys Original", "O'Dailys Hazelnut", "O'Dailys Tiramisu", "O'Dailys Chokolate", "O'Dailys Coffee", етикетку лікеру "O'DAILYS" (Дейліс), включаючи його види "O'Dailys Original", "O'Dailys Hazelnut", "O'Dailys Tiramisu", "O'Dailys Chokolate", "O'Dailys Coffee", заборони зберігання лікеру "O'DAILYS" (Дейліс), включаючи його види "O'Dailys Original", "O'Dailys Hazelnut", "O'Dailys Tiramisu", "O'Dailys Chokolate", "O'Dailys Coffee", із зазначеним нанесенням схожих позначень "O'DAILYS", "Дейліс" з метою пропонування для продажу, заборони пропонування для продажу, заборони продажу лікеру "O'DAILYS" (Дейліс), включаючи його види "O'Dailys Original", "O'Dailys Hazelnut", "O'Dailys Tiramisu", "O'Dailys Chokolate", "O'Dailys Coffee", заборони використання схожих позначень "O'DAILYS", "Дейліс" в діловій документації, у рекламі та в мережі Інтернет, зокрема, на сайті https://cotnar.com.ua за посиланнями: https://cotnar.com.ua/cream-liqueur, https://cotnar.com.ua/odailys-chokolate.html, https://cotnar.com.ua/odailys-tiramisu.html, https://cotnar.com.ua/odailys-original.html, https://cotnar.com.ua/odailys-hazelnut.html, https://cotnar.com.ua/o%27dailys-coffee.html, а також з сайту за посиланнями: https://www. facebook.com/pg/o.dailysukraine/photos/?ref= page_internal; https://www.facebook.com/o.daily sukraine/.

7. Заборонити Товариству з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "Медіатрейдінг" (01042, м. Київ, вул. Івана Кудрі, 13/2; ) використовувати позначення "O'DAILYS", "Дейліс", схожі з добре відомими торговельними марками "BAILEYS", "Бейліс" та раніше зареєстрованими торговельними марками "BAILEYS", "Бейліз" за свідоцтвами України № № 8539, 155136, будь-якими шрифтами та алфавітами шляхом заборони зберігання лікеру "O'DAILYS" (Дейліс), включаючи його види "O'Dailys Original", "O'Dailys Hazelnut", "O'Dailys Tiramisu", "O'Dailys Chokolate", із зазначеним нанесенням схожих позначень "O'DAILYS", "Дейліс" з метою пропонування для продажу, заборони пропонування для продажу, заборони продажу лікеру "O'DAILYS" (Дейліс), включаючи його види "O'Dailys Original", "O'Dailys Hazelnut", "O'Dailys Tiramisu", "O'Dailys Chokolate", заборони використання схожих позначень "O'DAILYS", "Дейліс" в діловій документації, зокрема, у чеках.

8. Зобов'язати Товариство з обмеженою відповідальністю "КОТНАР-М" (90260, Закарпатська область, Берегівський район, село Мужієво, вул. Ракоці Ференца ІІ, будинок 274/А; ) усунути позначення "O'DAILYS", "Дейліс", схожі з добре відомими торговельними марками "BAILEYS", "Бейліс" та раніше зареєстрованими торговельними марками "BAILEYS", "Бейліз" за свідоцтвами України № № 8539, 155136, будь-якими шрифтами та алфавітами з пляшок та упаковок лікеру "O'DAILYS" (Дейліс), включаючи його види "O'Dailys Original", "O'Dailys Hazelnut", "O'Dailys Tiramisu", "O'Dailys Chokolate", "O'Dailys Coffee", етикеток лікеру "O'DAILYS" (Дейліс), включаючи його види "O'Dailys Original", "O'Dailys Hazelnut", "O'Dailys Tiramisu", "O'Dailys Chokolate", "O'Dailys Coffee", з ділової документації, з реклами та з мережі Інтернет, зокрема, з сайту https://cotnar.com.ua за посиланнями: https://cotnar.com.ua/cream-liqueur, https://cotnar.com.ua/odailys-chokolate.html, https://cotnar. com.ua/odailys-tiramisu.html, https://cotnar.com.ua/odailys-original.html, https://cotnar.com.ua/ odailys-hazelnut.html, https://cotnar.com.ua/o%27dailys-coffee.html, а також з сайту за посиланнями: https://www.facebook.com/pg/o.dailysukraine/photos/?ref=page_internal; https:// www.facebook.com/o.dailysukraine/.

9. Зобов'язати Товариство з обмеженою відповідальністю "КОТНАР-М" (90260, Закарпатська область, Берегівський район, село Мужієво, вул. Ракоці Ференца ІІ, будинок 274/А; ) та Товариство з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "Медіатрейдінг" (01042, м. Київ, вул. Івана Кудрі, 13/2; ) вилучити з цивільного обороту та знищити лікер під назвою "O'DAILYS" (Дейліс), включаючи його види "O'Dailys Original", "O'Dailys Hazelnut", "O'Dailys Tiramisu", "O'Dailys Chokolate", "O'Dailys Coffee", як такий, що був виготовлений та введений в цивільний оборот з порушенням прав інтелектуальної власності компанії Р енд А Бейлі енд Ко (R & A BAILEY & CO) на добре відомі торговельні марки "BAILEYS", "Бейліс" та торговельні марки "BAILEYS", "Бейліз" за свідоцтвами України № № 8539, 155136.

10. Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю "КОТНАР-М" (90260, Закарпатська область, Берегівський район, село Мужієво, вул. Ракоці Ференца ІІ, будинок 274/А; ) на користь Р енд А Бейлі енд Ко (R & A BAILEY & CO) (Ненгор Хаус, Вестерн Істейг, Дублін 12, Ірландія (IE) 12 800 (двадцять тисяч вісімсот) грн. 00 коп. судового збору та 29 760 (двадцять дев'ять тисяч сімсот шістдесят) грн. 00 коп. витрат на проведення судової експертизи.

11. Видати накази після набрання рішенням законної сили.

Рішення господарського суду може бути оскаржено до Київського апеляційного господарського суду протягом десяти днів з дня підписання повного тексту рішення.

Повний текст рішення складено 18.09.2017 р.

Суддя Н.І. Зеленіна