КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
УХВАЛА

"22" серпня 2017 р. Справа №910/20625/15

Київський апеляційний господарський суд у складі колегії суддів:

головуючого: Верховця А.А.

суддів: Остапенка О.М.

Жук Г.А.

за участі представників сторін:

від апелянта (позивача) - Товариства з обмеженою відповідальністю "Інтерфом-М": Компанець М.Б., який діє на підставі довіреності № б/н від 01.12.2015;

від відповідача-2 - Компанії Айвібрідж Венчерз Лімітед (Ivybridge Ventures Limited): Шум О.М. та Картушин Д.М., які діють на підставі довіреності № б/н від 19.12.2016.

розглядаючи клопотання у справі № 910/20625/15 за апеляційною скаргою Товариства з обмеженою відповідальністю

"Інтерфом-М"

на рішення Господарського суду міста Києва від 05.11.2015

у справі № 910/20625/15 (суддя: Бондарчук В.В.)

за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Інтерфом-М"

до 1) Державної служби інтелектуальної власності України

2) Компанії Айвібрідж Венчерз Лімітед (Ivybridge Ventures Limited)

(м. Нікосія, Кіпр),

третя особа, без самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідачів -

Товариство з обмеженою відповідальністю "ЕРГОПАК"

про визнання недійсним свідоцтва на знак для товарів та послуг

ВСТАНОВИВ:

Товариство з обмеженою відповідальністю (далі за текстом - ТОВ) "Інтерфом-М" звернулося до Господарського суду міста Києва з позовом до Державної служби інтелектуальної власності України та Компанії Айвібрідж Венчерз Лімітед (Ivybridge Ventures Limited) про:

- визнання свідоцтва України на знак для товарів і послуг №175926 від 25.09.2013, видане на ім'я Айвібрідж Венчерз Лімітед, зареєстроване в Державному реєстрі свідоцтв України на знаки для товарів і послуг недійсним повністю;

- зобов'язання Державної служби інтелектуальної власності України внести відомості про визнання недійсним повністю свідоцтва України на знак для товарів і послуг №175926 від 25.09.2013 до Державного реєстру свідоцтв на знаки для товарів і послуг;

- зобов'язання Державної служби інтелектуальної власності України опублікувати в офіційному бюлетені "Промислова власність" відомості про визнання недійсним повністю свідоцтва України на знак для товарів і послуг №175926 від 25.09.2013.

Рішенням Господарського суду міста Києва від 05.11.2015 у справі № 910/20625/15 у задоволенні позову відмовлено. Не погоджуючись із зазаначеним рішенням господарського суду першої інстанції, ТОВ "Інтерфом-М" звернулось до Київського апеляційного господарського суду з апеляційною скаргою, в якій просило скасувати рішення Господарського суду міста Києва від 05.11.2015 у справі № 910/20625/15, прийняти нове, яким позов задовольнити.

Ухвалою Київського апеляційного господарського суду від 07.12.2015 апеляційну скаргу прийнято до провадження, призначено до розгляду. Розгляд справи неодноразово відкладався, склад колегії суддів з розгляду скарги змінювався, а також апеляційне провадження зупинялось у зв`язку з касаційним оскарженням процесуальних документів суду апеляційної інстанції.

Ухвалою Київського апеляційного господарського суду від 07.02.2017 призначено у справі № 910/20625/15 експертизу об`єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручено Київському науково-дослідному інституту судових експертиз (далі за текстом - КНДІСЕ) Міністерства юстиції України.

Пунктом 10 зазначеної ухвали апеляційного суду зупинено апеляційне провадження у справі № 910/20625/15 до закінчення експертних досліджень і отримання судом висновків експертів.

05.05.2017 через відділ організаційного забезпечення роботи суду та розгляду звернень Київського апеляційного господарського суду (канцелярія) від судового експерта КНДІСЕ Голови І.Г. надійшов письмовий лист у якому викладено прохання щодо погодження строку проведення експертизи у термін понад 3 місяці. А також, у якості додатка до зазначеного листа долучено письмове клопотання за № 3529/17-53 у якому зазначено, що відповідно до ст. 31 ГПК України для проведення експертизи, зазначений експерт просить надати відомості щодо продажу на території України губок кухонних з профільною поверхнею до 31.05.2010 із зазначенням фото товару, що реалізовувався, кількості проданого товару, виробника товару та надати відповідні підтверджуючі реалізацію документи (договори, видаткові накладні, тощо).

Ухвалою Київського апеляційного господарського суду від 10.05.2017 поновлено провадження у справі, розгляд справи № 910/20625/15 призначено на 23.05.2017 о 13 год 50 хв.

Ухвалою Київського апеляційного господарського суду від 23.05.2017 надано згоду на виконання судової експертизи у справі № 910/20625/15 у строк понад три місяці, з урахуванням прискорення виконання експертизи, при наявності такої можливості; направлено судовому експерту Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України - Голові І.Г., надані Компанією Айвібрідж Венчерз Лімітед (Ivybridge Ventures Limited) відомості щодо продажу на території України губок кухонних з профільною поверхнею, які відповідач 2 надав суду для долучення до матеріалів справи (Копія Технічних умов, копія технологічної карти, копії технологічних карт із порядку виготовлення губок із хвилястою поверхнею, копія габаритного креслення губки із хвилястою поверхнею, копія бібліографічних даних патенту України № 8538 на промисловий зразок, довідки, копії договорів, копії видаткових накладних, копія каталогу продукції ТОВ "Егропак", копія сторінки Каталогу продукції ТОВ "Ерголайн", фотознімки упаковок товару, рекламні макети ТОВ "Егропак" для рекламування губок із хвилястою поверхнею, рекламні плакати, фотографії із акції ТОВ "Егропак"); зупинено апеляційне провадження у справі № 910/20625/15 до надання висновку експертами Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України.

31.07.2017 через відділ організаційного забезпечення роботи суду та розгляду звернень Київського апеляційного господарського суду (канцелярія) від директора Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Рувіна О.Г. надійшов письмовий лист у якому зазначено клопотання про направлення рахунку на оплату експертизи та надання письмової згоди на проведення експертизи у строк понад 3 місяці.

У зв'язку із перебуванням судді Андрієнка В.В., який входить до складу колегії суддів і не є суддею-доповідачем, у відпустці, відповідно до підпунктів 2.3.25., 2.3.49. пункту 2.3. Положення про автоматизовану систему документообігу суду, змінено склад колегії суддів та згідно протоколу автоматичної зміни складу колегії суддів від 01.08.2017 для розгляду апеляційної скарги ТОВ "Інтерфом-М" у справі № 910/20625/15 сформовано колегію суддів у складі: Верховець А.А. - головуючий суддя, судді: Остапенко О.М., Пантелієнко В.О.

Ухвалою Київського апеляційного господарського суду від 01.08.2017 вищезазначеним складом колегії суддів поновлно апеляційне провадження у справі № 910/20625/15; розгляд справи призначено на 22.08.2017 о 14 год 00 хв, в приміщенні Київського апеляційного господарського суду.

У зв'язку із перебуванням судді Пантелієнка В.О., який входить до складу колегії суддів і не є суддею-доповідачем, у відпустці, відповідно до протоколу автоматичної зміни складу колегії суддів від 22.08.2017 сформовано склад колегії суддів: Верховець А.А. - головуючий суддя, судді: Остапенко О.М., Жук Г.А.

Ухвалою Київського апеляційного господарського суду від 22.08.2017 прийняти до провадження у визначеному складі колегії суддів апеляційну скаргу ТОВ "Інтерфом-М" на рішення Господарського суду міста Києва від 05.11.2015 у справі № 910/20625/15.

22.08.2017 через відділ організаційного забезпечення роботи суду та розгляду звернень Київського апеляційного господарського суду (канцелярія) об 13 год 30 хв надійшло письмове клопотання ТОВ "Інтерфом-М" про направлення рахунку на оплату вартості експертизи та надання згоди на проведення експертизи у строк понад 3 місяці (у порядку ст. 22, 41 ГПК України).

В судовму засіданні 22.08.2017 розглядались зазначені вище клопотання директора Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Рувіна О.Г. про направлення рахунку на оплату експертизи (також у листі Рувіна О.Г. зазначає, що рахунок оплати експертизи було направлено апелянту) та надання письмової згоди на проведення експертизи у строк понад 3 місяці, а також клопотання апелянта про направлення рахунку на оплату вартості експертизи та надання згоди на проведення експертизи у строк понад 3 місяці (у порядку ст. 22, 41 ГПК України).

Представники позивача - Компанець М.Б., частково заперечив щодо задоволення клопотання директора КНДІСЕ Рувіна О.Г., а саме щодо необхідності здійснення оплати експертизи апелянтом з мотивів зазначених в клопотанні, яке ТОВ "Інтерфом-М" заявило безпосередньо в судовому засіданні 22.08.2017. Відносно іншої частини клопотання КНДІСЕ, апелянт висловив усне погодження із зазначеним та просив суд надати згоду на проведення експертизи у строк понад 3 місяці.

Обгрунтовуючи власне клопотання позивач посилається на те, шо позовні вимоги у даній справі обґрунтовувались тим, що позначення, яке зареєстроване за свідоцтвом № 175926 від 25.09.2013, являє собою реалістичне зображення побутової кухонної губки та не має розрізняльної здатності для товарів, для яких його зареєстровано.

Так, апелянт стверджує, що позивач клопотав перед судом про поставлення на вирішення експертів, питань, які повністю відповідають предмету позовних вимог та узгоджуються із Інструкцією про призначення та проведення судових експертиз № 53/5.

Разом з цим, скаржник наголошує на тому, що ухвалою Київського апеляційного господарського суду від 07.02.2017 призначено у справі для вирішення перед експертами судом поставлено загалом шість питань, два із ініціативи позивача та чотири з ініціативи відповідача.

Апелянт зазначає, що поставленням перед експертами такої значної кількості запитань, відповідач- 2 намагається, по-перше, суттєво ускладнити позивачу можливість оплати експертизи, шляхом необгрунтованого здорожчання вартості її проведення, а по-друге, затягнути проведення експертизи у часі.

На думку позивача, керуючись встановленими статтею третьою Цивільного кодексу України принципами справедливості, добросовісності та розумності цивільного законодавства, оплата вартості експертизи має бути проведена сторонами пропорційно до кількості поставлених перед експертами питань. Скаржник, окремо зауважує, що Тобто, 67 відсотків вартості експертизи має сплатити відповідач 2 - компанія Айвібрідж Венчерз Лімітед, а 33 відсотки вартості експертизи має сплатити позивач - ТОВ «Інтерфом-М».

Представники відповідача-2: Шум О.М. та Картушин Д.М. заперечували проти клопотання позивача в повному обсязі та підтримували заявлене клопотання директора КНДІСЕ Рувіна О.Г. в повному обсязі.

Розглянувши доводи заявлених клопотань, заслухавши пояснення представників сторін, Київський апеляційний господарський суд вирішив задовольнити клопотання директора КНДІСЕ Рувіна О.Г. в повному обсязі та та відмовити у задоволенні клопотання позивача в повному обсязі, з урахуванням нижче наведеного.

Позовні вимоги у даній справі обґрунтовані тим, що знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 175926 не відповідає умовам надання правової охорони, визначеним ч. 2 ст. 6 Закону України "Про охорону прав на знак для товарів і послуг", оскільки є таким, що відображає лише форму, що обумовлена природним станом товару чи необхідністю отримання технічного результату, або яка надає товарові істотної цінності.

У судових засіданнях першої та апеляційної інстанції представник відповідача-1 зазначав, що вважає необґрунтованим твердження позивача про те, що знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 175926 є позначенням, яке відображає лише форму, що обумовлена необхідністю отримання технічного результату, оскільки Апеляційною палатою Державної служби інтелектуальної власності України прийнято до уваги висновок № 08/12 комісійної судової експертизи у сфері інтелектуальної власності від 03.02.2012 як доказ того, що об'ємне позначення за заявою № m 2010 08266 не відображає лише форму, яка обумовлена необхідністю отримання технічного результату.

Представник відповідача-2 обгрунтовує власні заперечення відносно позову тим, що об'ємний знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 175926 є таким, що не відображає лише форму, яка обумовлена природним станом товару чи необхідністю отримання технічного результату та набув розрізняльної здатності внаслідок використання до дати подання заявки, а саме до 31.05.2010. Крім того зазначає, що знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 175926 має розрізняльну здатність, як знак відповідача-2 та був введений в господарський обіг і реалізовувався на території України відповідачем-2 з 2002 року.

Відповідно до ч. 1 ст. 41 ГПК України для роз'яснення питань, що виникають при вирішенні господарського спору і потребують спеціальних знань, господарський суд призначає судову експертизу.

В зв`язку з чим суд дійшов висновку, що висновок експертизи зі спірних питань може бути прийнятий судом в якості належного доказу, прояснити суперечності та розбіжності, виявлені кожною із сторін, сприяти повному і всебічному розгляду справи, а відтак, - ухваленню правомірного та обґрунтованого рішення суду, прийняття якого є законним інтересом кожної із сторін.

В зв`язку з чим суд дійшов висновку, що висновок експертизи зі спірних питань може бути прийнятий судом в якості належного доказу, прояснити суперечності та розбіжності, виявлені кожною із сторін, сприяти повному і всебічному розгляду справи, а відтак, - ухваленню правомірного та обґрунтованого рішення суду, прийняття якого є законним інтересом кожної із сторін.

Враховуючи зазначене судова колегія вважає за необхідне зазначити наступне.

Відповідно п.п. 3, 6 Постанови Пленуму Вищого господарського суду України від 23.03.2012 № 4 "Про деякі питання практики призначення судової експертизи" за змістом статті 101 ГПК апеляційний господарський суд, яким приймаються додаткові докази і перевіряється законність і обґрунтованість рішення місцевого господарського суду у повному обсязі, вправі призначити судову експертизу на стадії перегляду судового рішення в апеляційному порядку. На підставі пункту 5 статті 65 та пункту 1 частини другої статті 79 ГПК судову експертизу може бути призначено судом як у порядку підготовки справи до розгляду, так і в процесі розгляду. Відповідно до частини другої статті 41 ГПК учасники судового процесу вправі пропонувати господарському суду питання, які мають бути роз'яснені експертом. Ці питання можуть бути запропоновані у позовній заяві, у відзиві або в окремому письмовому клопотанні сторони. Проте остаточне коло питань судовому експерту визначається господарським судом.

Отже, з аналізу наведених вище норм процесуального права, вбачається, що право учасників судового процессу є похідним правом сторін, яке поставлено в залежність від висновку суду про необхідність призначення судової експертизи або ж відсутність такої необхідності.

В судовому засіданні апеляційної інстанції 07.02.2017, відповідно до приписів ст. 41 ГПК України усім учасникам процесу було надано можливість запропонувати суду питання, які мають бути роз'яснені судовим експертом, а також викласти свої пропозиції щодо особи та/або установи, якій має бути доручено проведення судової експертизи, з урахуванням чого

Суд звертає увагу, що позивач також, як і відповідач-2 реалізували надану їм судом апеляційної інстанції можливість запропонувати суду питання, які мають бути роз'яснені судовим експертом та відповідно до ухвали Київського апеляційного господарського суду від 07.02.2017 питання запропоновані сторонами включені в резолютивну частину згаданої ухвали в повному обсязі.

Відповідно до ст. 17 Закону України "Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини" № 3477-IV від 23.02.2006, суди застосовують при розгляді справ Конвенцію ("Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод") та практику Суду (Європейського суду з прав людини та Європейської комісії з прав людини) як джерело права. Так, у рішенні ЄСПЛ "Дульський проти України" (Заява № 61679/00) від 1 червня 2006 року, зазначено, що експертиза, призначена судом, є одним із засобів встановлення або оцінки фактичних обставин справи і тому складає невід'ємну частину судової процедури. Більше того, суд вирішує питання щодо отримання додаткових доказів та встановлює строк для їх отримання.

Відповідно до п. 8 Інформаційного листа Вищого господарського суду України від 14.12.2007 № 01-8/973 «Про деякі питання практики застосування у вирішенні спорів окремих норм процесуального права» призначивши судову експертизу зі справи, господарський суд не повинен самостійно робити висновок про неможливість надання експертного висновку в ній, оскільки це належить до повноважень судового експерта.

Суд касаційної інстанції у даному листі, звернув увагу, зокрема, на те, що суд не повинен перебирати на себе не притаманні йому функції експерта. Пунктом 4.10 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз передбачено, що висновок експерта (повідомлення про неможливість надання висновку) розглядається керівником експертної установи (або його заступником) і направляється особі або органу, яка призначила експертизу. Такий висновок складається експертом за правилами, передбаченими пунктом 4.20 названої Інструкції.

Отже, господарський суд, призначивши судову експертизу відповідно до вимог процесуального законодавства, повинен забезпечити експертові можливість вивчити матеріали справи і подати суду або експертний висновок, або повідомлення про неможливість надання висновку, а потім оцінювати всі докази зі справи в їх сукупності.

Таким чином, суд апеляційної інстанції забезпечив експертові можливість вивчити матеріали справи і подати суду або експертний висновок, або повідомлення про неможливість надання висновку, що в подальшому надасть суду можливість оцінити всі докази зі справи в їх сукупності.

Відносно здійснення попередньої оплати за проведення судової експертизи, суд вважає за необхідне зазначити наступне:

Відповідно до частини третьої і четвертої статті 15 Закону України "Про судову експертизу" витрати на проведення судових експертиз науково-дослідними установами Міністерства юстиції України, зокрема, у господарських справах відшкодовуються в порядку, передбаченому чинним законодавством.

Згідно із ст.48 Господарського процесуального кодексу України витрати, що підлягають сплаті за проведення судової експертизи, послуги перекладача, визначаються господарським судом. Судовим експертам і перекладачам відшкодовуються витрати, пов'язані з явкою до господарського суду, в розмірах, встановлених законодавством про службові відрядження.

Постановою № 4 від 23.03.2012 Вищого господарського суду України "Про деякі питання практики призначення судової експертизи" визначено, що витрати, пов'язані з проведенням судової експертизи, під час судового розгляду має нести заінтересована сторона, а у разі призначення господарським судом судової експертизи з власної ініціативи - сторона, визначена в ухвалі господарського суду про призначення судової експертизи. Тому в зазначеній ухвалі суд вправі зобов'язати відповідну сторону перерахувати, в тому числі шляхом здійснення попередньої оплати, суму витрат на проведення експертизи на рахунок експертної установи. У разі відмови чи ухилення заінтересованої сторони або сторони, зобов'язаної ухвалою господарського суду, від оплати витрат, пов'язаних з проведенням судової експертизи, суд може запропонувати іншій стороні оплатити ці витрати, а за відсутності і її згоди та за неможливості проведення судової експертизи без попередньої оплати її вартості суд розглядає справу на підставі наявних доказів.

Після закінчення розгляду справи витрати, пов'язані з проведенням судової експертизи, підлягають розподілу господарським судом на загальних підставах, визначених частиною п'ятою статті 49 Господарського процесуального кодексу України.

Пунктом 8 резолютивної частини ухвали Київського апеляційного господарського суду від 07.02.2017, витрати, пов'язані з проведенням експертизи, на даній стадії розгляду справи покладено на позивача - Товариства з обмеженою відповідальністю "Інтерфом-М".

З урахуванням наведеного вище спростовуються доводи позивача: «поставленням перед експертами такої значної кількості запитань, відповідач 2 намагається, по-перше, суттєво ускладнити позивачу можливість оплати експертизи, шляхом необгрунтованого здорожчання вартості її проведення, а по-друге, затягнути проведення експертизи у часі.».

Враховуючи вищевикладене, а також приймаючи до уваги підстави для призначення судової експертизи, суд вважає за необхідне зобов'язати позивача у справі № 910/20625/15 - Товариства з обмеженою відповідальністю "Інтерфом-М" провести попередню оплату експертизи згідно рахунку та договору, оригінали яких були направлені на адресу вказаної юридичної особи Київським науково-дослідним інститутом судових експертиз листом № 3529/17-53 від 12.07.2017.

Суд апеляційної інстанції з огляду на приписи статей 41, 43, 79, 104, 106 ГПК України визнає вимоги позивача відносно того, що оплату вартості експертизи має бути проведена сторонами пропорційно до кількості поставлених перед експертами питань, тообто, 67 відсотків вартості експертизи має сплатити відповідач 2 - компанія Айвібрідж Венчерз Лімітед, а 33 відсотки вартості експертизи має сплатити позивач - ТОВ «Інтерфом-М» - такими, що позбавлені фактичного і правового обґрунтування та не відповідають нормам чинного законодавства.

Одночасно, враховуючи наведене, судова колегія вважає за можливе задовольнити клопотання експерта та надати згоду на виконання судової експертизи у справі № 910/20625/15 у строк понад три місяці, з урахуванням прискорення виконання призначеної експертизи, при наявності такої можливості.

Керуючись 41, 48, 49, 86 Господарського процесуального кодексу України, суд, -

УХВАЛИВ:

1. Задовольнити клопотання директора Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Рувіна О.Г. в повному обсязі.

2. В задоволенні клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю "Інтерфом-М" про здійснення оплати вартості експертизи сторонами пропорційно відмовити.

3. Зобов'язати Товариство з обмеженою відповідальністю "Інтерфом-М" оплатити вартість судової експертизи згідно рахунку та договору, оригінали яких були направлені на адреси вказаної юридичної особи Київським науково-дослідним інститутом судових експертиз листом № 3529/17-53 від 12.07.2017.; докази здійснення попередньої оплати судової експертизи надати суду.

4. Копію ухвали надіслати сторонам до відома та Київському науково-дослідному інституту судових експертиз Міністерства юстиції України (03680, м. Київ, вул. Смоленська, 6) для виконання.

Головуючий суддя А.А. Верховець

Судді О.М. Остапенко

Г.А. Жук