ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31.08.2017 року Справа № 904/3150/17

Дніпропетровський апеляційний господарський суд у складі колегії суддів:

головуючого судді: Білецької Л.М. (доповідач),

суддів: Паруснікова Ю.Б., Верхогляд Т.А.,

При секретарі судового засідання: Саланжій Т.Ю.,

За участю представників сторін:

від позивача: Корнієнко М.К., адвокат, посвідчення №КВ251 від 17.03.2015 р.;

від відповідача: Козакова І.В., представник, довіреність №05/01/2017 від 05.01.2017 р.;

розглянувши апеляційну скаргу Приватного акціонерного товариства "МІЖНАРОДНИЙ МЕДІА ЦЕНТР - СТБ", на рішення господарського суду Дніпропетровської області від 01.06.2017 року у справі № 904/3150/17

за позовом Приватного акціонерного товариства "МІЖНАРОДНИЙ МЕДІА ЦЕНТР - СТБ"

до ТОВ "ЛАСУНКА" М. Дніпро

про стягнення збитків за порушення договірних зобов'язань, визнання права інтелектуальної власності порушеним, стягнення збитків за порушення прав інтелектуальної власності, зобов'язання припинити порушення договірних зобов'язань та майнових прав,-

ВСТАНОВИВ:

Рішенням господарського суду Дніпропетровської області від 01.06.2017 року у даній справі (суддя Петрова В.І.) у задоволенні позову відмовлено повністю.

Рішення суду місцевого господарського суду мотивовано тим, що Приватним акціонерним товариством "МІЖНАРОДНИЙ МЕДІА ЦЕНТР - СТБ" не довів, що ТОВ "ЛАСУНКА" використовувало знак не в межах дозволу та у спосіб, не передбачений договором.

Не погодившись з рішенням суду, до апеляційної інстанції звернулось Приватне акціонерне товариство "МІЖНАРОДНИЙ МЕДІА ЦЕНТР - СТБ" (позивач) із апеляційною скаргою, в якій, посилаючись на порушення судом першої інстанції норм матеріального права, просить скасувати рішення господарського суду Дніпропетровської області від 01.06.2017 року справі 904/3150/17 і прийняти нове рішення про задоволення позову, стягнути з відповідача витрати по сплаті судового збору за подання апеляційної скарги у сумі 28 238, 35 грн.

В обґрунтування апеляційної скарги апелянт посилається на наступне:

1. Невідповідність висновків суду обставинам справи та порушення норм матеріального права.

Скаржник зазначає, що дійшов висновку, що Ліцензійний договір не обмежує використання знаку щодо Продукту певними характеристиками потужностей виробництва, на яких вироблений Продукт, а саме - адресою потужностей виробництва та їх номером (який Відповідач зазначає на маркуванні Продукту та не заперечує цього).

У Ліцензійному договорі серед характеристик поняття «Продукт» не зазначена, як дозволена адреса потужностей виробництва м.Дніпро, вул Березинська, 62 (потужність виробництва Відповідача під номером (2)). Отже, очевидно, що право на використання Знаку щодо Продукції, виготовленої на потужностях виробництва під номером 2 (два), Відповідачу не надавалося, тому Судом невірно застосовано ч.б ст. 1109 Цивільного кодексу України.

При укладенні Ліцензійного договору Сторони мали спільний та єдиний намір про надання/отримання дозволу на використання Знаку щодо Продуктів, вироблених на потужностях виробництва під номером (1), що розташовані за адресою: м.Дніпро, вул. Гаванська, 14, що підтведжується наступним:

Відповідно до правил проекту «ДОБРИЙ ЗНАК» (далі - проект) виробники продукції, які бажають отримати дозвіл на використання Знаку повинні пройти: 1) Перевірку потужностей виробництва Продукції; 2) Перевірку самої Продукції за показниками якості та харчової безпеки. У разі успішного проходження обох перевірок виробники мають право отримати дозвіл на використання Знаку, про що укладається відповідний ліцензійний договір.

19 січня 2015 року між апелянтом та відповідачем був укладений договір № 9398/15 від 19 січня 2015 року (далі - Договір перевірки), згідно із яким апелянт зобов'язався організувати та забезпечити спеціалізовану перевірку потужностей виробництва та зразків продукції відповідача. За умовами Договору перевірки апелянт зобов'язався здійснити перевірку потужностей виробництва Відповідача за адресами:

а) Дніпропетровська область, м.Дніпро, вул. Березинська, 62;

б) Дніпропетровська область, м.Дніпро, вул. Гаванська, 14.

Єдиною метою проведення перевірок обох потужностей виробництва було подальше отримання відповідачем дозволу на використання Знаку щодо Продукції, виготовленої на цих виробничих потужностях.

За результатами перевірки виробничі потужності відповідача за адресою: м.Дніпро, вул Березинська, 62 отримали висновок «Б», тобто не пройшли перевірку успішно. Саме тому при укладенні Ліцензійного договору Сторони чітко визначили єдину адресу потужностей виробництва, на яких виготовляється Продукція, по відношенню до якої надавався дозвіл використовувати Знак, - м.Дніпро, вул. Гаванська, 14.

Під час розгляду справи у суді апелянт зазначив, а відповідач не заперечував проти того, що потужності виробництва відповідача за адресою м.Дніпро, вул. Березинська, 62 не пройшли перевірку за правилами проекту.

Окрім цього відповідач у своїх листах, які є у матеріалах справи, підтвердив, що він так само тлумачить умови Ліцензійного договору і не мав права наносити Знак на Продукцію, вироблену на потужностях виробництва номер 2(два). Вказані листи додаємо до апеляційної скарги повторно.

Таким чином, фактичні обставини справи не відповідають висновкам суду, що вказані у рішенні, що призвело до відмови суду у задоволенні однієї із позовних вимог апелянта: «визнання права інтелектуальної власності порушеним з боку Відповідача, шляхом неправомірного нанесення знаку на товари та послуги «ДОБРИЙ ЗНАК» на упаковку морозива «Малюк - Ам», ТМ «Ласунка», виготовленого на виробництві під номером 2 (два) й стягнення у зв'язку із цим завданих збитків».?

Крім того апелянт вважає рішення є незаконним та не обґрунтованим у частині відмови у задоволенні вищезазначеної позовної вимоги апелянта, оскільки судом було порушено та неправильно застосовано ст. 213 Цивільного кодексу України, ч. 6 ст. 1109 Цивільного кодексу України.

2. Порушення судом норм процесуального права, а саме п.2 ч. 1 ст. 83 ГПК України.

Пунктом 2 ч. 1 статті 83 ГПК України встановлено, що суд має право вийти за межі позовних вимог якщо це необхідно для захисту прав і законних інтересів позивачів або третіх осіб з самостійними вимогами на предмет спору і про це є клопотання заінтересованої сторони.

На порушення вказаної процесуальної норми суд вийшов за межі позовних вимог і визнав Додаткову угоду № 2 щодо продовження дії ліцензійного строку укладеною, хоча жодна із сторін не заявляла про це клопотань та/або вимог.

Скаржник вважає, що суд самостійно продовжив строк дії дозволу на використання Знаку до 12 вересня 2017 року і, як наслідок, зробив неправомірний висновок щодо використання відповідачем Знаку у межах строку дії дозволу, що стало причиною прийняття рішення про відмову у задоволенні позовних вимог апелянту стосовно стягнення збитків за порушення строку використання Знаку у вигляді твердої грошової суми, що встановлена у п. 7.4. Ліцензійного договору у розмірі 1 000 000 грн. (один мільйон гривень).

3.Висновок суду про визнання Додаткової угоди укладеною не відповідає обставинам справи та порушує законодавство України.

Згідно умов п.11.2. Ліцензійного договору сторони погодили, що ніякі зміни або доповнення до Договору або будь - яких угод, пов'язаних з Договором, не будуть дійсними до тих пір, доки вони не будуть складені в письмовій формі та належним чином підписані Сторонами у відповідності до гарантій, наданих Сторонами за цим Договором.

Отже, сторони встановили, що будь - які додаткові угоди про зміну умов Ліцензійного договору (в тому числі щодо продовження строку дії дозволу на використання Знаку), що не підписані уповноваженими представниками Сторін, не є дійсними.

Направлення менеджером проекту на електронну адресу відповідач рахунку, підставою оплати якого вказана Додаткова угода № 2, враховуючи повернення апелянтом відповідачу оплачених за цим рахунком коштів, не можна вважати внесенням змін (у належній формі) до Ліцензійного договору про продовження строку дії дозволу на використання Знаку.

Відповідно до Листа Державного казначейства України від 20 лютого 2009 року N 15-08/527-2652 та роз'яснення Державної фіскальної служби України від 28 вересня 2015 року № 9062/Б/99- 99- 17- 02- 02- 14 «Рахунок (рахунок-фактура) за своїм призначенням не відповідає ознакам первинного документа, оскільки ним не фіксується будь-яка господарська операція, розпорядження або дозвіл на проведення господарської операції, а носить лише інформаційний характер».

Згідно з пунктом 4.4. Ліцензійного договору факт надання апелянтом дозволу на використання Знаку підтверджується Актом прийому - передачі Прав, який підписується Сторонами, що свідчить про реальний характер Ліцензійного договору.

Але ні Додаткова угода № 2 про продовження строку дії дозволу на використання знаку до Ліцензійного договору, ні Акт приймання - передачі Прав на використання Знаку не підписані уповноваженими представниками сторін, отже, не були укладені.

Крім того, ані бухгалтер апелянта, який підписав рахунок, ані особа, яка направила електронного листа Відповідачу з доданими файлами, не наділені повноваженнями укладати договори або вносити зміни до них від імені Апелянта.

Для оцінки Додаткової угоди № 2 у якості доказу по справі суд мав, окрім іншого, керуватися вказівками ВСУ України «Про судову практику розгляду цивільних справ про визнання правочинів недійсними» від 06.11.2009 року № 9, де вказано про необхідність перевіряти встановлену обов'язкову форму правочину.

Статтею 1107 Цивільного кодексу України встановлено, що ліцензійний договір укладається у письмовій формі. Висновок суду, про те, що обмін електронними листами можна вважати укладенням правочину у письмовій формі є необгрунтованим, суд не врахував положення абзацу 2 частини 2 статті 639 Цивільного кодексу України, де зазначено, що договір може вважатися укладеним у письмовій формі за допомогою інформаційно-телекомунікаційних систем, лише у разі домовленості про це сторін.

Скаржник вважає, що суд допустив порушення ч. 4 ст. 82 ГПК України, оскільки не вказав у рішенні мотивів відступлення від правової позиції Верховного Суду України та положень законодавства України, не врахував, що положеннями Ліцензійного договору передбачений чіткий порядок внесення до нього змін, не передбачена можливість внесення змін за допомогою інформаційно - телекомунікаційних систем.

4. Невідповідність висновків суду, викладених у рішенні, обставинам справи.

Скаржник вважає, що Суд, оцінюючи докази, цитуючи положення Ліцензійного договору, упустив (не навів та не надав оцінки) словосполучення, яке мале вирішальне значення для правильного вирішення справи, а саме зміст пункту 2.2. Ліцензійного договору:

Редакція у абз.2 ст. 6 рішення:

«Пунктом 2.2. договору передбачено, що ліцензіат має право завершити реалізацію продукту з нанесеним на упаковку знаком, до моменту завершення терміну придатності такого продукту...»

Редакція у Ліцензійному Договорі:

«Ліцензіат має право завершити реалізацію Продукту з нанесеним на упаковку Знаком, шо вироблений до моменту припинення Поговору, до моменту завершення терміну придатності такого Продукту» також скаржник вважає, що суд безпідставно, продовжив строк дії дозволу на використання Знаку до спливу терміну придатності Продукту, обґрунтовуючи цим свою відмову у задоволенні однієї із позовних вимог апелянта та трактуючи умови Ліцензійного договору на користь відповідача, що дає всі підстави сумніватися в дотриманні судом принципу об'єктивності розгляду справи.

5. На порушення норм процесуального права, а саме вимог частини 1 та 2 статті 43 ГПК України

Скаржник вважає, що суд першої інстанції не навів обґрунтування відхиленню доказів, які були додані до матеріалів справи апелянтом на підтвердження факту використання відповідачем Знаку на своєму офіційному сайті http://lasunka.com з порушенням строків та способів використання.

Відповідно до абз. 2 п. 4 Постанови Пленуму ВГСУ «Про судове рішення» від 23.03.2012 року № 6, відхиляючи будь-які доводи сторін чи спростовуючи подані стороною докази, господарські суди повинні у мотивувальній частині рішення навести правове обгрунтування і ті доведені фактичні обставини, з огляду на які ці доводи або докази не взято до уваги судом. Викладення у рішенні лише доводів та доказів сторони, на користь якої приймається рішення, є порушенням вимог статті 4-2 ГПК щодо рівності всіх учасників судового процесу перед законом і судом.

Апелянтом долучено до матеріалів справи експертний висновок від 23.11.2016р. № 46-ЕВ-ЦК Консорціуму «Український центр підтримки номерів і адрес» та, як додаток, цифровий носій типу СБ - К з фіксацією зовнішнього відображення (скріншот) змісту офіційного сайту відповідача http://lasunka.com станом на 20.11.201 брік. Зміст цих матеріалів підтверджує, що відповідач порушив дві умови Ліцензійного договору:

1) використовував Знаку окремо від упаковки Продукції (пунктом 1.2.3 Ліцензійного договору передбачено, що використання Знаку на офіційному сайті можливе лише за умови, що Знак буде виключно невід'ємною частиною упаковки Продукції-):

2) використовував Знак після спливу дозволеного строку (згідно п.2.2. Ліцензійного договору з

06.08.2016 року відповідач повинен був припинити використовувати Знак).

Факт того, що розміщений Знак на сайті відповідача вважається використанням Знаку, підтверджується положеннями абз. З ч. 4 ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг», згідно з яким використанням знаку визнається застосування його в мережі інтернет.

Суд відмовив у задоволенні вимог апелянта, зауваживши, що не вбачає порушення, хоча відповідач станом на 20.11.2016 рік, всупереч умовам Договору, продовжував використання Знаку в мережі інтернет.

Також вважає, що висновки суду не відповідають обставинам справи внаслідок неповного з'ясування обставин справи та необгрунтованого відхилення доказів, поданих апелянтом.

6. Недоведеність обставин, що мають значення для справи, які суд визнав встановленими.

Відповідач не довів, що не здійснював нанесення Знаку та реалізацію продукції зі Знаком після 05.08.2016 року.

Додані відповідачем договори та листи від ТОВ «Сінергія-Груп», ТОВ «Компанія «Юнівест Маркетинг» підтверджують виключно факт існування певних правовідносин між цими особами. Проте у матеріалах справи немає доказів того, що відповідач не здійснював пакування Продукції, виробленої після 05.08.2016року, в упаковку зі Знаком, що була поставлена згаданими третіми особами. Зауважує, що у п. 2.2 Ліцензійного договору встановлено, що Ліцензіат має право завершити реалізацію Продукту з нанесеним на упаковку Знаком, що вироблений до моменту припинення Договору, тобто до 05 серпня 2016 року.

Отже, для даної справи істотним є встановлення не дати поставки упаковки зі Знаком, а дата фасування Продукції у таку упаковку, що є датою вироблення та проставляється Відповідачем на маркуванні Продукції.

Апелянт надав належні докази, що у господарському обігу знаходилася та були придбані примірники Продукції Відповідача з нанесеним на упаковку Знаком, дата виробництва якої 27.08.2016 та навіть 28.11.2016.

Оскільки відповідач довів, що нанесення Знаку на упаковку здійснювалося третіми особами, та за умови трактування способу використання Знаку «нанесення» виключно як «штампування Знаку на упаковки товару», то зауважимо, що дозвіл використовувати Знак шляхом нанесення його на упаковку надавався відповідачу без права укладення субліцензійних договорів.

Скаржник вважає, що відповідач, всупереч вимогам пункту 5.1.3 Ліцензійного договору, надавав субліцензію на використання Знаку способом його нанесення на упаковку, вказаним у рішенні третім особам, що також є порушенням прав апелянта.

Зважаючи на все зазначене вище, у тому числі вкрай вільне тлумачення процесуального законодавства судом, про що свідчить прийняття рішення про тлумачення договору та визнання його укладеним, очевидне перекручення положень договору, що полягало у аналізі умов договору з вилученням цілих словосполучень, необгрунтоване відхилення доказів про визнання Відповідачем порушень, яке містилося у офіційному листуванні сторін, Апелянт має всі підстави вбачати порушення Судом принципів об'єктивності, повноти та всебічності судового розгляду, що призвело до неможливості реалізації Апелянтом права на судовий захист.?

Враховуючи, порушення судом норм матеріального права ( ч.2 ст.639, ст. 1107, ч.б ст. 1109 ЦК України, ч.4 ст.16 ЗУ «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг») та норм процесуального права (ст. 213 ЦК України, ст. 4-2, ч.1,2 ст. 43, ч.4 ст.82, п.2 ч.І ст.ЗЗ ГПК України) та те, що приймаючи рішення, суд порушив загальний принцип судочинства, який полягає у всебічності, повноті та об'єктивності розгляду справи, вважаємо рішення незаконним та таким, що підлягає скасуванню у повному обсязі, а наші вимоги, які були заявлені у позовній заяві законними та такими, що підлягають задоволенню у повному обсязі.

Ухвалою Дніпропетровського апеляційного господарського суду у від

у складі колегії суддів: головуючого судді: Білецької Л.М. (доповідач), суддів: Паруснікова Ю.Б., Верхогляд Т.А. апеляційна скарга прийнята до провадження та призначена до розгляду у судовому засіданні на 07.08.2017 року

07.08.2017 року у судовому засіданні оголошено перерву до 30.08.2017 року.

30.08.2017 року у судовому засіданні оголошено перерву до 31.08.2017 року

31.08.2017 року прийнято вступну та резолютивну частини постанови.

В судовому засіданні представники сторін надали пояснення по справі та навели обґрунтування своїх вимог з посиланням на норми законодавства.

Заслухавши доповідь судді-доповідача, обговоривши доводи апеляційної скарги, вислухавши представників учасників апеляційного провадження, дослідивши матеріали справи, перевіривши правильність юридичної оцінки встановлених фактичних обставин справи, застосування господарським судом першої інстанції норм матеріального та процесуального права при прийнятті ним рішення, колегія суддів дійшла висновку, що апеляційна скарга підлягає частковому задоволенню, рішення господарського суду Дніпропетровської області від 01.06.2017 року у справі №904/3150/17 слід скасувати в частині відмови позивачеві у стягнені 604 748, 98 грн. з таких підстав.

Відповідно до статті 420 Цивільного кодексу України, до об'єктів права інтелектуальної власності, зокрема, належить торговельна марка (знаки для товарів і послуг).

Відносини з приводу торговельної марки (знаки для товарів і послуг) регулюються, крім Цивільного кодексу України, Законом України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" (далі - Закон).

Відповідно до статті 5 Закону, право власності на знак засвідчується свідоцтвом.

З матеріалів справи вбачається, що Позивач є власником знаку на товари та послуги "Добрий знак" (далі - знак), який зареєстрований для позначення товарів та послуг усіх класів згідно Міжнародної класифікації товарів і послуг, у тому числі для товарів 30-го класу, до якого входять морозиво, що підтверджується Свідоцтвом на знак для товарів і послуг № 194496 від 10.12.2014 року (а.с.18-22).

Згідно статті 16 Закону, свідоцтво надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди, якщо інше не передбачено цим Законом: зареєстрований знак стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг; зареєстрований знак стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги; позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг, якщо внаслідок такого використання ці позначення і знак можна сплутати; позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги, або ці позначення і знак можна сплутати.

Власник свідоцтва може передавати будь-якій особі право власності на знак повністю або відносно частини зазначених у свідоцтві товарів і послуг, на підставі договору.

Власник свідоцтва має право дати будь-якій особі дозвіл (видати ліцензію) на використання знака на підставі ліцензійного договору.

Згідно статті 1109 Цивільного кодексу України, у ліцензійному договорі визначаються вид ліцензії, сфера використання об'єкта права інтелектуальної власності (конкретні права, що надаються за договором, способи використання зазначеного об'єкта, територія та строк, на які надаються права, тощо), розмір, порядок і строки виплати плати за використання об'єкта права інтелектуальної власності, а також інші умови, які сторони вважають за доцільне включити у договір.

22 травня 2015 року між Товариством з обмеженою відповідальністю "Ласунка" (далі - ліцензіат) та Публічним акціонерним товариством "Міжнародний медіа центр - СТБ" (далі - ліцензіар) був укладений Ліцензійний договір № 9667/15, за яким ліцензіар надав ліцензіату в межах строку та території на умовах, визначених цим договором, дозвіл на використання знаку, способами та на умовах передбаченими договором, а ліцензіат зобов'язався виплатити роялті ліцензіару та використовувати всі умови використання знаку, передбачені цим договором.

Розділом договору "Термінологія" сторони визначили поняття, такі як:

Знак - знак для товарів і послуг "Добрий знак", зареєстрований для позначення товарів 30-го класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків, 10 редакція, власником якого є ліцензіар (свідоцтво на знак для товарів і послуг №194496 від 10.12.2014р., далі - Свідоцтво). Зображення знаку наведено в додатку №1 до договору у вигляді, в якому знак зареєстровано, а також у вигляді, погодженому сторонами для використання ліцензіатом.

Дозвіл - (Невиключна ліцензія) право на використання знаку способами, визначеними в договорі, що надасться ліцензіаром ліцензіату без передачі прав власності, володіння, відчуження або будь-якого іншого розпорядження.

Строк - означає період часу, на який надається дозвіл, зазначається окремо для кожного способу використання знаку нижче в п. 1.2 договору.

Територія - означає територію України.

Продукт - товари під торговою маркою "Ласунка", які вироблені протягом строку ТОВ "Ласунка", адреса потужностей виробництва: Дніпропетровська область, м. Дніпропетровськ, вул. Гаванська, 14, а саме:

№ Перелік Продукції Замовника Тип пакування

1. Морозиво Малюк Ам Міні ескімо 50г. ДСТУ 4733:2007 Харчова плівка

2. Морозиво Малюк Ам у вафельному стаканчику 70г. ДСТУ 4733:2007 Харчова плівка

3. Морозиво Малюк Ам 100г. ДСТУ 4733:2007 Картонний стаканчик

4. Морозиво Малюк Ам 250г. ДСТУ 4733:2007 Картонний стаканчик

5. Морозиво Малюк Ам 777г. ДСТУ 4733:2007 Харчова плівка

Пунктом 1.2 договору сторони визначили законні погодженні умови та спосіб використання знаку:

- Нанесення знаку на упаковку продукту, при цьому разом на упаковці обов'язково має бути розміщений його у № 201505І20І5001 та телефонний номер "гарячої лінії" для звернень і скарг споживачів ліцензіара. Перебіг строку використання знаку способом, зазначеним у цьому пункті, розпочинається з дати підписання договору та діє протягом одного календарного року, до відповідного числа і місяця включно. У випадку дострокового припинення договору, строк закінчується датою припинення цього договору (п. 1.2.1 договору).

- Реалізація продукту з нанесеним на упаковку знаком. Перебіг строку використання знаку способом, зазначеним у цьому пункті договору, розпочинається з моменту укладання цього договору та закінчується через один календарний рік з дати находження у продаж першого продукту в упаковці з нанесеним знаком. Ліцензіат зобов'язаний повідомити ліцензіара про дату надходження у продаж першого продукту з нанесеним знаком електронною поштою, з обов'язковим підтвердженням письмовим повідомленням за підписом уповноваженої особи ліцензіата, завіреним печаткою ліцензіата (п. 1.2.2 договору).

- Використання знаку разом з використанням зображення продукту з нанесеним знаком для розміщення на сайті ліцензіата за адресою http://lasunka.com, на сайтах дистрибуторів та торгівельних мереж, які здійснюють продаж продукції, при цьому знак може використовуватися виключно як невід'ємна частина упаковки. Перебіг строку використання знаку способом, зазначеним у цьому пункті, розпочинається з дати підписання договору та діє протягом одного року (п. 1.2.3 договору).

- Використання Знаку шляхом розміщення його на РОS матеріалах у місцях продажу продукту при цьому знак може розміщуватись виключно на тих РОS матеріалах, які безпосередньо пов'язані з продуктом та не повинен асоціюватися з іншою продукцією ліцензіата. Строк використання Знаку співпадає цим способом за Строком, вказаним у п. 1.2.2 цього Договору (п.1.2.4 договору).

- Використання Знаку шляхом розміщення зображення продукту з нанесеним Знаком у рекламних буклетах, брошурах Ліцензіата, дистрибуторів та торговельних мереж, які здійснюють продаж Продукції, при цьому Знак може використовуватися виключно як невід'ємна частина упаковки. Перебіг строку використання знаку способом зазначеним у цьому пункті розпочинається з дати підписання Договору та діє протягом одного року (п.1.2.5 договору).

- Протягом строку вказаному у п. 1.2.2. цього Договору, Ліцензіат має право розміщати в друкованих виданнях інформаційні повідомлення про отримання права використовувати Знак та Продукції, без розміщення в них зображення Знаку ( п.1.2.6 договору).

Розділом 2 ліцензійного договору визначено, що ліцензіат за договором зобов'язаний використовувати знак у тому вигляді, в якому він узгоджений сторонами для використання у додатку № 1. Ліцензіат не має права будь-яким чином змінювати знак.

Сторони також погодили, що після закінчення строків використання, визначених у пункті 1.2. договору, ліцензіат повинен припинити використання знаку. У разі дострокового припинення договору в порядку п. 10.2. договору, ліцензіат повинен припинити використання знаку з моменту дострокового припинення договору, незалежно від строків зазначених у п. 1.2 договору. Лцензіат має право завершити реалізацію продукту з нанесеним на упаковку знаком, що вироблений до моменту припинення договору, до моменту завершення терміну придатності такого продукту (п. 2.2 договору).

Розділом 3 ліцензійного договору сторони визначили порядок проведення контрольних перевірок потужностей виробництва, зразків продукту та ціну договору.

За п. 5.1.2 ліцензійного договору, ліцензіат зобов'язаний використовувати знак тільки в межах дозволу та способами використання, передбаченими договором.

Відповідно до п. 7.4 ліцензійного договору, у випадках, якщо ліцензіат після закінчення строку або у випадку дострокового припинення договору (втрати дозволу), продовжить використання знаку, ліцензіат зобов'язаний виплатити ліцензіару компенсації , встановлені чинним законодавством України за порушення прав власника Свідоцтва на знак для товарів і послуг, та збитки, розмір яких сторони домовились встановити в твердій сумі 1000000 гривень.

Згідно пункту 10.1 договору, договір набуває чинності з моменту підписання його сторонами та діє протягом строку дії дозволу.

Договір може бути припинено достроково у випадках:

10.2.1 Використання ліцензіатом знаку з порушенням умов, встановлених даним договором, або способами, не передбаченими у цьому договорі.

10.2.2 Недопущення представників ліцензіара до приміщень виробництва продукту, або ненадання відповідної документації для здійснення ліцензіаром перевірки виробництва продукту в порядку, узгодженому сторонами для такої перевірки.

10.2.3 Прострочення ліцензіатом здійснення платежів в розмірах та в строки, визначені в п. 4.3 договору, більше ніж на 15 календарних днів.

10.2.4 Надання ліцензіаром ліцензіату звіту з негативним висновком (висновку "Б" в значенні, яке міститься в договорі № 9398/15 від 19.01.2015, укладеного між сторонами) за результатами здійснення будь-якої контрольної перевірки продукту за п.3 цього договору.

10.2.5 У випадку, якщо ліцензіат наносить знак на продукт, який вироблений під його торгівельною маркою та/або на його замовлення на іншому підприємстві або виробничих потужностях, які не перевірялись під час проведення процедури оцінювання відповідності.

За додатковою угодою № 1 від 20.05.2016 сторони, зокрема, узгодили, що строк для всіх способів використання знаку за договором, передбачених п.1.2 договору та п.1 цієї угоди, закінчується 05 серпня 2016 року (п. 2 додаткової угоди).

Строк використання знаку, передбачений п.п. 1.2.1. та 1.2.2. договору, може бути продовжений сторонами з метою використання наявної у ліцензіата упаковки з нанесеним знаком на дату закінчення строку (05.08.2016р.). У випадку необхідності продовжити строк за вказаними підпунктами договору до 30 календарних днів, сторони узгоджують таке продовження шляхом обміну листами. Якщо строк необхідно продовжити від 30 до 60 календарних днів, сторони підписують додаткову угоду до договору, в якій передбачають пропорційну доплату (роялті) за продовження строку.

Позивач зазначав, що з серпня 2016 року провів декілька контрольних закупок продукції зі знаком у різних містах України, оглянув упаковки придбаної продукції та офіційний веб-сайт відповідача http://lasunka.com та при цьому виявив порушення щодо нанесення знаку на упаковку продукції після закінчення строку дозволу на його використання, нанесення знаку на продукцію, вироблену на виробництві відповідача під номером 2 (два) без відповідного на це дозволу від власника знаку, розміщення знаку на офіційному веб-сайті http://lasunka.com окремо від упаковки продукції після спливу дозволеного строку використання знаку.

Відповідно до статті 20 Закону, будь-яке посягання на права власника свідоцтва, передбачені статтею 16 цього Закону, в тому числі вчинення без згоди власника свідоцтва дій, що потребують його згоди, та готування до вчинення таких дій, вважається порушенням прав власника свідоцтва, що тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством України. Порушенням прав власника свідоцтва вважається також використання без його згоди в доменних іменах знаків та позначень, вказаних у пункті 5 статті 16 цього Закону.

Нанесення знаку на упаковку продукції після закінчення строку дії дозволу на його використання не підтверджується матеріалами справи, оскільки відповідач здійснив нанесення знаку на упаковку продукту, в межах строку дії Ліцензійного договору № 9667/1522 від 22 травня 2015 року, а саме до 05.08.2016 року. З боку відповідача не було допущено порушень відносно строків нанесення знаку на упаковку продукту, яка замовлялась у ТОВ "Синергія-Груп" загальною кількістю: 15782, 86 кг, остання партія була отримана 19.07.2016 в кількості 2982, 68 кг.; ТОВ "Компанія "Юнівест Маркетинг" - партія від 22.07.2016 в кількості 33600 шт. Остання партія упаковки для морозива пломбір в вафельному стаканчику "Малюк-АМ", 60 г з позначкою "Добрий знак" в кількості 2982, 68 кг - до 29.07.2016. Партія упаковки для морозива пломбір в картонній баночці "Малюк-Ам", 250 г з позначкою "Добрий Знак" в кількості 33600 шт. від 26.07.2016, що підтверджується листом від типографії ТОВ "Синергія-Груп" № 07/04-3 від 07.04.2017 та листом № 271/К від 27.04.2017 від "Компанія "Юнівет Маркетинг" про замовлення від 22.07.2016 на виготовлення товару - картонний стакан для морозива та картонна кришка під стакан для продукції морозиво "Малюк-Ам", в дизайні якого мала місце позначка "Добрий Знак". Листом № 328 від 28.04.2017 ТОВ "Маяк-Кап" підтверджує, що виробляє для відповідача картонну банку з пластиковою кришкою з 14.06.2016 по теперішній час без позначки "Добрий Знак" згідно з затвердженим оригінал-макетами, копії яких надає.

Пунктом 2.2 договору передбачено, що ліцензіат має право завершити реалізацію продукту з нанесеним на упаковку знаком, до моменту завершення терміну придатності такого продукту. Строк придатності у морозива становить 1 рік, отже строк права на реалізацію відповідачем продукту - до 05.08.2017, а з урахуванням продовження строку дії ліцензійного договору шляхом обміну листами та укладенням додаткової угоди № 2 - до 12.09.2017.

Згідно ч. 1 ст. 181 Господарського кодексу України, господарський договір за загальним правилом викладається у формі єдиного документа, підписаного сторонами та скріпленого печатками. Допускається укладення господарських договорів у спрощений спосіб, тобто шляхом обміну листами, факсограмами, телеграмами, телефонограмами тощо, а також шляхом підтвердження прийняття до виконання замовлень, якщо законом не встановлено спеціальні вимоги до форми та порядку укладення даного виду договорів.

Статтею 207 Цивільного кодексу України встановлено, що правочин вважається таким, що вчинений у письмовій формі, якщо його зміст зафіксований в одному або кількох документах, у листах,телеграмах, якими обмінялися сторони. Правочин вважається таким, що вчинений у письмовій формі, якщо воля сторін виражена за допомогою телетайпного, електронного або іншого технічного засобу зв'язку.

10.08.2016р. електронною поштою позивачем було направлено проект додаткової угоди № 2 від 05.08.2016р., акт про продовження строку ліцензії від 05.08.2016 та рахунок на оплату, який був підписаний уповноваженою особою та скріплений печаткою підприємства № 499 від 05.08.2016 на суму 96722, 13 грн. з поміткою (мовою оригіналу) "Важно: необходимо оплатить в течении 3-х дней".

11.08.2016 року відповідач перерахував зазначені в рахунку кошти, що підтверджується платіжним дорученням № 4802 від 11.08.2016.

Враховуючи норми чинного законодавства України та п. 3 додаткової угоди № 1 до договору, колегія суддів погоджується з висновком суду першої інстанції про те, що додаткова угода № 2 від 05.08.2016 є укладеною, а строк використання знаку продовженим.

Доводи позивача про те, що направлені документи не є пропозицією щодо укладення додаткової угоди № 2, а носить лише інформаційний характер, є безпідставними.

Крім того, згідно з ч.1 ст. 640 ЦК України договір є укладеним з моменту одержання особою, яка направила пропозицію укласти договір, відповіді про прийняття цієї пропозиції.

Ч.2 ст. 642 ЦК України встановлено, що якщо особа, яка одержала пропозицію укласти договір, у межах строку для відповіді вчинила дію відповідно до вказаних у пропозиції умов договору (відвантажила товари, надала послуги, виконала роботи, сплатила відповідну суму грошей тощо), яка засвідчує її бажання укласти договір, ця дія є прийняттям пропозиції, якщо інше не вказане в пропозиції укласти договір або не встановлено законом, оскільки відповідач вчинив дії, що свідчать про прийняття ним пропозиції і повідомив про це позивача, договір вважається укладеним, а заперечення позивача з цього привлду в апеляційній скарзі є безпідставними.

У позовній заяві позивач зазначає про порушення його майнових прав як власника знаку шляхом нанесення Знаку морозиво "Малюк-АМ", ТМ "Ласунка", що виготовлене на виробництві під номером 2 (два), без дотримання на це відповідного дозволу (Ліцензії).

Відповідно до п.1 ст.20 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" під порушенням прав власника розуміється будь-яке посягання на права власника свідоцтва, що передбачені ст. 16 цього ж Закону.

Згідно із ст. 16 Закону "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" свідоцтво, зокрема, надає його власнику право використовувати знак та забороняти його використання іншим особам без його згоди. З наведеного витікає, що порушенням права на знак для товарів і послуг є його використання іншою особою без згоди власника охоронного документа (свідоцтва) у спосіб, що визначений п. 4 ст.16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товавів і послуг".

Згідно ст. 20 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", власник охоронного документа вправі вимагати відшкодування збитків порушником його прав.

Відшкодування збитків є одним із видів відповідальності, що супроводжуються обов'язковою наявністю винної поведінки суб'єкта делікту.

Тому, зважаючи на викладене вище, для задоволення вимог позивача необхідна наявність доказів вчинення відповідачем дій, які визнаються порушенням прав.

Місцевий господарський суд встановив, що Ліцензійний договір № 9667/15 від 22 травня 2015 року встановлює право відповідача на використання знаку способами, визначеними в договорі, на певну продукцію відповідача. Умови використання знаку на продукцію відповідача, виготовлену на виробництві під номером 1 зазначено в договорі як адреса виробництва. Умови використання знаку на продукцію відповідача, виготовленої на виробництві під номером 2 - не значено в договорі і не передбачено ліцензійними умовам.

Відповідно до приписів ст. 1109 ЦК України, за ліцензійним договором одна сторона (ліцензіар) надає другій стороні (ліцензіату) дозвіл на використання об'єкта права інтелектуальної власності (ліцензію) на умовах, визначений за взаємною згодою сторін з урахуванням вимог цього Кодексу та іншого закону.

Але місцевий господарський суд недостатньо дослідив заперечення і доводи позивача в цій частині позову, внаслідок його прийшов до неправильного висновку про відмову у задоволенні позовних вимог у цій частині.

Так, з матеріалів справи видно, що умови конкурсу, а відтак і ліцензування з дозволом нанесення знаку для товарів і послуг "Добрий знак" стосується потужностей виробництва позначених знаком (1) - розташування м. Дніпропетровськ, вул. Гаванська, 14. (т.1 а.с. 23)

Проте відповідач в порушення цих умов договору і дозволів допустив реалізацію у торговій мережі своєї продукції, позначеної знаком позивача, що виготовлена на потужностях (2) у цьому ж місті, вул. Березинська, 62

Доданими у справу належними доказами - чеками на придбання товару та світлинами упаковок - підтверджується факт реалізації у торговій мережі під ліцензійним знаком позивача цієї незаконно позначеної продукції (т.1 а.с. 32-39), чим позивачеві дійсно спричинені збитки, оскільки у разі законної ліцензійної діяльності дохід би позивача за використання знака складав 604 748, 98 грн. (вартість ліцензійних послуг).

Місцевий господарський суд не вважав цю обставину встановленою та припустився помилкового висновку про її відсутність.

Так само помилково через неправильне встановлення фактичних обставин справи суд припустився неправильної юридичної оцінки і не застосував закон, який підлягав до цих правовідносин застосуванню, а саме ч.2 ст. 22 ЦК України, згідно якого збитками є доходи, які особа могла б реально одержати за звичайних обставин, якби її право не було порушеним (упущена вигода ).

Отже, у разі якби умовами укладеного між сторонами договору були б передбачені ліцензійні дозволи на оспорювану потужність ( на товар, що виготовлений на цій потужності), то позивач беззаперечно б отримав запитувану ним суму, як вартість ліцензії 20 950 Є по курсу до гривні.

В апеляційному суді відповідач все - таки погодився з цими слушними доводами, викладеними і у позові, і в апеляційній скарзі, а тому їх слід задовольнити, частково скасувати рішення і стягнути з відповідача на користь позивача суму 604 748, 98 грн. збитків, завданих позивачеві відповідачем порушенням у сфері інтелектуальної власності - продажем товару з нанесеним знаком без дозволу його власника.

Між розміром збитків і протиправною поведінкою відповідача є прямий причинний зв'язок і вина відповідача підтверджена матеріалами справи.

Керуючись ст.ст. 99, 101, 103-105 Господарського процесуального кодексу України, суд, -

ПОСТАНОВИВ:

Апеляційну скаргу Приватного акціонерного товариства "МІЖНАРОДНИЙ МЕДІА ЦЕНТР - СТБ", на рішення господарського суду Дніпропетровської області від 01.06.2017 року у справі № 904/3150/17 - задовольнити частково.

Рішення господарського суду Дніпропетровської області від 01.06.2017 року у справі № 904/3150/17 скасувати в частині відмови в стягненні збитків за порушення прав інтелектуальної власності у сумі 604 748,98 грн.

Стягнути Товариства з обмеженою відповідальністю "ЛАСУНКА" ( , індекс 49127 м. Дніпро, вул. Гаванська , 14 на користь Приватного акціонерного товариства "МІЖНАРОДНИЙ МЕДІА ЦЕНТР-СТБ" (, індекс 03113 м. Київ, вул Івана Шевцова, 1) збитків за порушення прав інтелектуальної власності у сумі 604 748,98 грн. ( шістсот чотири тисячі сімсот сорок вісім гривень дев'яносто вісім копійок).

Видачу наказу доручити господарському суду Дніпропетровської області.

Постанову може бути оскаржено до Вищого господарського суду України через Дніпропетровський апеляційний господарський суд протягом двадцяти днів.

Повний текст складений 04.09.2017 року.

Головуючий суддя Л.М. Білецька

Суддя Ю.Б. Парусніков

Суддя Т.А. Верхогляд