ЛЬВІВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
_________________________________________________________________________________________________________
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"03" серпня 2017 р. Справа № 914/2509/16

Львівський апеляційний господарський суд у складі колегії суддів:

Головуючого-судді Кордюк Г.Т.

суддів Гриців В.М.

Матущак О.І.

розглянувши апеляційну скаргу Юліус Блюм ГмбХ б/н та б/д , Австрія, м.Хьохст

на рішення Господарського суду Львівської області від 18.04.2017 року

у справі №914/2509/16

за позовом: Юліус Блюм ГмбХ, Австрія, м. Хьохст

до відповідача: ФОП ОСОБА_3, м. Львів

про припинення порушення прав на знаки для товарів і послуг та відшкодування збитків

За участю представників сторін:

від позивача - Хома М.В. - представник,Кириєвський О,Б. - адвокат;

від відповідача -не з'явився;

Автоматизованою системою документообігу суду справу № 914/2509/16 розподілено до розгляду судді - доповідачу Кордюк Г.Т. Введено до складу судової колегії суддів Малех І.Б. та Давид Л.Л.

Ухвалою Львівського апеляційного господарського суду від 18.05.17 апеляційну скаргу у даній справі прийнято до провадження, справу призначено до розгляду на 26.06.17.

Ухвалою Львівського апеляційного господарського суду від 26.06.17 розгляд справи за клопотанням відповідача відкладено на 06.07.17.

Ухвалою Львівського апеляційногогосподарського суду від 06.07.17 розгляд справи відкладено на 20.07.17 та продовжено строк розгляду спору в порядку ст.69 ГПК України.

Розпорядженням в.о. керівника апарату Львівського апеляційного господарського суду від 18.07.17 №326 у справі призначено проведення автоматизованої заміни складу колегії суддів у зв'язку з відпусткою суддів - членів колегії Давид Л.Л. та Малех І.Б.

Відповідно до протоколу автоматизованої зміни складу колегії суддів від 18.07.17, до складу судової колегії замість суддів Давид Л.Л. та Малех І.Б. введено суддів Гриців В.М. та Матущака О.І.

Ухвалою Львівського апеляційного господарського суду від 20.07.17 розгляд справи відкладено на 26.07.17.

Ухвалою Львівського апеляційного господарського суду від 26.07.17 розгляд справи відкладено на 03.08.17.

Рішенням господарського суду Львівської області від 18.04.17 у справі №914/2509/16 (головуючий суддя Петрашко М.М., судді Мазовіта А.Б., Мороз Н.В.) у задоволенні позовних вимог відмовлено.

При цьому, місцевий господарський суд дійшов висновку про те, що позивач (або інша особа за його згодою), який ввів у цивільний оборот спірний товар під знаком для товарів і послуг "BLUM" на території будь-якої іншої держави, не має права заперечувати проти використання без згоди позивача зареєстрованого знака під час пропонування до продажу такого товару на території України. Тобто зазначив про застосування у даному випадку міжнародного принципу вичерпання права власносника, яке встановлено ч.6 ст.16 ЗУ «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»

Також, судом першої інстанції зазначено про відсутність у даному випадку всіх елементів складу цивільного правопорушення, при цьому, позивачем не підтверджено належними доказами суму заявлених до стягнення збитків (упущеної вигоди).

З огляду на наведене, місцевим господарським судом відмовлено в задоволенні позову.

Не погоджуючись з рішенням місцевого господарського суду, позивач подав апеляційну скаргу, в якій просить скасувати рішення Господарського суду Львівської області від 18.04.17 у даній справі та прийняти нове рішення, яким позов задоволити в повному обсязі.

В обгрунтування апеляційної скарги, позивач зазначає про неправильне застосування місцевим господарським судом норм матеріального права, невідповідність висновків, викладених у рішенні обставинам справи та неповне з'ясування судом обставин справи, що мають значення для справи.

Зокрема, апелянт вказує на те, що підставою позову є не факт продажу відповідачем товарів виробництва компанії «Блюм» і використання знаків для товарів і послуг компанії «Блюм» на таких товарах, а використання відповідачем знаку для товарів і послуг позивача, зокрема, в мережі інтернет без дозволу позивача.

При цьому, скаржник зазначає, що потрібно розмежовувати правову охорону, яка надається знаку для товарів і послуг,нанесений на товар (1-34 класи («товари») Ніццької класифікації) та правову охорону, яка надається знаку для товарів і послуг при рекламуванні товару (34-35 класи «послуги» Ніццької класифікації).

Крім того, апелянт вказує на те, що законодавець також розмежовує види використання знаку - на товарах та чи /предметах, пов'язаних із таким товаром та використання знаку при наданні послуги, в рекламі та в мережі інтернет, що вбачається з ч.4 ст.16 ЗУ «Про захист прав на знаки для товарів і послуг».

Таким чином, апелянтом зазначено, що у випадку якби відповідач просто здійснював перепродаж товару, виробником якого є позивач і застосовував словесне значення «Блюм» виключно в цілях індентифікації товару (6 клас Ніццької класифікації - використання знаку на товарі, зокрема, на фурнітурі), то у такому випадку, на думку скаржника, підлягав би застосуванню принцип вичерпання права.

Проте, відповідач, використовуючи зображення знаку для товарів і послуг на своєму веб - сайті здійснював види діяльності з використання торгової марки «Блюм, здійснення яких є виключною компетенцією правовласника (35 клас Ніццької класифікації - зокрема, реклама, маркетинг,облаштування місць продажу товару, інтернет- реклама в комп'ютерній мережі) без отримання дозволу.

Також апелянт вказує на те, що використовуючи на головній сторінці веб - сайту зображення знаку для товарів і послуг, відповідач зазначав на сайті інтернет магазину «ІНФОРМАЦІЯ_1» а розділі «партнери Компанію «Блюм», таким чином користувався перевагами ділової репутації компанії «Блюм» та створював хибне уявлення про свої ділові взаємовідносини із компаніяєю «Блюм».

Крім того, апелянт зазначає про те, що місцевим господарським судом помилково зазначено про застосуваня у даному випадку принципу вичерпання права, оскільки, як зазначає скаржник, ним неодноразово вказувалося на те, що діяльність з продажу відповідачем товарів виробником яких є компанія «Блюм» не є порушенням прав інтелектуальної власності, оскільки такі товари введені в цивільний обіг на території іншої держави, проте це, на думку скаржника, жодним чином не спростовує права правоволодільця забороняти використовувати зареєстрований знак для товарів та послуг щодо інших (не введених в цивільний оборот) товарів чи послуг.

При цьому, як вказує скаржник, вичерпання прав на знаки для товарів і послуг відбувається після продажу конкретної одиниці товару і стосується тільки товару, а не послуги, пов'язаної з продажом аналогічного товару (маркетинг,рекламні матеріали, облаштування місця продажу).

Апелянт вважає, що місцевим господарьким судом, оскрім іншого безпідставно відмовлено у задоволенні клопотань про витребування документів та огляд доказів у судовому засіданні, що призвело, на думку апелянта, до неповного з'ясування обставин, що мають значення для справи.

Скаржником зазначено також про те, що мотивуючи відмову в задоволенні позовних вимог, місцевий господарський суд послався на постанову Вищого господарського суду України у справі №904/2029/15. При цьому, як вказує апелянт, у вказаній справі мжнародна реєстрація знаку для товару і послуг позивача не охоплювала класу 35 Ніццької класифікації, як це має місце у даній справі. Крім того, апелянт покликається на норми ст.82 ГПК України відповідно до якиї обов'язковому застосуванню підлягають лиши правові висновки Верховного Суду України, а не Вищого господарського суду України.

Крім того, скаржник зазначає в апеляційнвій скарзі про те, що місцевим господарським судом зазначено лише про те, що позивачем здійснено міжнародну реєстрацію №1171363, при цьому, як зазначає скаржник, судом не було взято до уваги доводів позивача про те, що йому належить також право для товарів і послуг відповідно до міжнародної реєстрації №1161863, яка надає правову охорону не тільки класу 6 (товари), а й класу 35 (послуги) Ніццької класифікації.

Також, апелянт вказує на те, що на його думку, судом першої інстанції неправомірно відмовлено в задоволенні позову в частині стягнення збитків, оскільки судом не обгрунтовано жодним чином чому заявлена сума не підлягає стягненню.

20 липня 2017 року до суду апеляційної інстанції від скаржника надійшли додаткові пояснення до апеляційної скарги щодо практики Європейського суду з прав людини.

31 липня 2017 року до суду апеляційної інстанції від позивача надійшли додатклові пояснення до апеляційної скарги та клопотання про долучення до матеріалів справи доказів на виконання ухвали Львівського апеляційного господарського суду від 26.07.17.

3 серпня 2017 року до суду апеляційної інстанції від відповідача надійшов відзив на апеляційну скаргу в якому він зазначає про те, що, на його думку, апелянтом не подано жодного доказу незаконного використання відповідачем знаків для товарів і послуг, що офіційно зареєстровані компанією Блюм.

Крім того, відповідач вважає, що місцевим господарським судом вірно враховано обставини щодо введення товарів компанії Блюм в цивільний оборот, узв'язку з чим позивач не має права забороняти використання такого знаку для товарів і послуг.

При цьому, відповідач вказує на те, що позовні вимоги стосуються саме продажу оригінального товару виробленого компанією Блюм, а не будь - якої форми підробки такого товару.

У судовому засіданні 06.07.17 присутні представники позивача та відповідача навели свої доводи міркування та заперечення.

Відповідач участі свого уповноваженого представника у судових засіданнях 26.06.17, 20.07.17, 26.07.17 та 03.08.17 не забезпечив, причини неявки суду не повідомив.

Щодо цього судова колегія зазначає, що стаття 22 Господарського процесуального кодексу України зобов'язує сторони добросовісно користуватись належними їм процесуальними правами. Оскільки явка в судове засідання представників сторін - це право, а не обов'язок, справа може розглядатись без їх участі, якщо нез'явлення цих представників не перешкоджає вирішенню спору.

Відкладення розгляду справи є правом та прерогативою суду, основною умовою для реалізації якого є не відсутність у судовому засіданні представників сторін, а неможливість вирішення спору у відповідному судовому засіданні.

Враховуючи те, що у матеріалах справи наявні відомості та документи, необхідні для перегляду рішення в апеляційному порядку, судова колегія Львівського апеляційного господарського суду дійшла висновку про можливість закінчення розгляду апеляційної скарги.

Колегія суддів, обговоривши доводи апеляційної скарги, заслухавши у судових засіданнях пояснення представників сторін, перевіривши юридичну оцінку обставин справи та повноту їх встановлення, дослідивши правильність застосування місцевим господарським судом норм матеріального та процесуального права зазначає наступне:

Як вбачається з матеріалів справи, Компанія Юліус Блюм ГмбХ виробляє та реалізує фурнітуру для меблевої промисловомті. В Україні Компанія «Блюм» представлена дочірнім підприємством - ТОВ «Блюм Україна».

Компанія «Блюм» є правоволоділцем торгових марок BLUM, БЛЮМ, ANTARO, LEGRABOX, TANDEMщо підтверджується міжнародною реєстрацією №1171363,1004732,1074836,1197881,1197692,598611,821996,996626,1161863.

Покликаючись на те, що згадані знаки для товарів і послуг незаконно використані на сайті інтернет магазину «ІНФОРМАЦІЯ_1», Компанія «Блюм» звернулася до Львівського науково - дослідного інститутут судових експертиз щодо проведення експертного дослідження використання вказаних знаків.

Як вбачається з матеріалів справи, Львівським науково-дослідним інститутом судових експертиз у висновку №1087 від 10.03.2016 р. зазначено, що на веб-сторінці http:ІНФОРМАЦІЯ_2 містяться графічні зображення товарів із зазначенням торгової марки BLUM.

Крім цього, на вказаному веб - сайті інтернет магазину «ІНФОРМАЦІЯ_1» в розділі «партнери» міститься посилання на веб - сайт ТОВ «Блюм Україна», що на думку Компанії «Блюм» вводить споживачів в оману щодо партнерської діяльності інтернет - магазину та єдиного офіційного представника компанії Блюм в Україні - ТОВ «Блюм Україна».

Користувачем вказаної веб - сторінки є фізична особа - підприємець ОСОБА_3, інтернет - сайт зареєстрований на порталі prom.ua з 09.06.13. Зазначена інформація вбачається з відповіді всеукраїнськог торгівельного центру Prom.ua на адвокатський запит від 24.05.16 за вих.№ 12/05 (Т.1, а.с.72).

З огляду на наведені обставини, Юліус Блюм ГмбХ звернулося до суду з позовом до ФОП ОСОБА_3 про припинення порушення прав на знаки для товарів і послуг та відшкодування збитків.

У підтвердження завданих збитків, позивач покликається на рахунок на оплату № 347 від 07.09.2016р. виставлений ФОП ОСОБА_3 у сумі 400,00 грн. за товар Blum Tandembox Antaro 558/5001B K направляюча корпусу 500мм. Покупець - кінцевий споживач.

07 вересня 2016 року ОСОБА_6 оплачено вартість товару - Петля Blum CLIP top на суму 311,56 грн., одержувач ОСОБА_3

Згідно з поштовою накладною №6067 ОСОБА_3 надіслав фурнітуру одержувачу ОСОБА_7

Оцінивши матеріали справи та докази, що містяться у ній, колегія суддів апеляційної інстанції зазначає наступне:

Відповідно до статті 1 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" знак - це позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб.

Частиною 2 ст. 5 ЗУ «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» визначено, що об'єктом знака може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, у тому числі власні імена, літери, цифри, зображувальні елементи, кольори та комбінації кольорів, а також будь-яка комбінація таких позначень.

Право власності на знак засвідчується свідоцтвом (ч.3 ст. 5 ЗУ «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»)

Згідно з частиною першою статті 4 Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків від 14.04.1891, яка набула чинності для України 25.12.1991 (далі - Мадридська угода), з дати реєстрації, зробленої в Міжнародному бюро, у кожній зацікавленій Договірній країні знаку надається така сама охорона, як і у випадку, коли б він був заявлений там безпосередньо.

Правова охорона надається знаку для товарів і послуг на підставі національної та/або міжнародної реєстрації або здійснюється згідно зі статтею 6bis Паризької конвенції про охорону промислової власності і статтею 25 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" на підставі визнання Апеляційною палатою або судом знака добре відомим (п.57 Постанови Пленуму ВГС України № 12 від 17.10.12 «Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності»).

Відповідно до частини третьої статті 494 Цивільного кодексу України набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку, яка має міжнародну реєстрацію, не вимагає засвідчення свідоцтвом.

З матеріалів справи вбачається, що Компанія «Блюм» є правоволоділцем торгових марок BLUM, БЛЮМ, ANTARO, LEGRABOX, TANDEMщо підтверджується міжнародною реєстрацією №1171363,1004732,1074836,1197881,1197692,598611,821996,996626,1161863.

У разі якщо суб'єкт підприємницької діяльності користується знаком, зареєстрованим відповідно до Мадридської угоди про Міжнародну реєстрацію знаків 1891 року (далі - Мадридська угода), з метою оцінки правомірності такого користування необхідно встановлювати, чи розповсюджується міжнародна реєстрація відповідного знака на Україну та щодо яких саме товарів і послуг відповідно до МКТП. Згідно із статтею 3ter Мадридської угоди заява про поширення охорони, що виникає внаслідок міжнародної реєстрації, на країну, яка скористалася можливістю, що надається статтею 3bis, повинна бути спеціально зроблена в заявці, передбаченій у пункті (1) статті 3.

Зазначена міжнародна реєстрація зазначених знаків для товарів і послуг діє на територію України в повному обсязі, що підтверджується відповідями Державної служби інтелектуальної власності (Т.2, а.с.18-30).

Відповідно до ч.1 ст.495 ЦК України майновими правами інтелектуальної власності на торговельну марку є: право на використання торговельної марки; виключне право дозволяти використання торговельної марки; виключне право перешкоджати неправомірному використанню торговельної марки, в тому числі забороняти таке використання; інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом.

Використання об'єкта права інтелектуальної власності іншою особою здійснюється з дозволу особи, яка має виключне право дозволяти використання об'єкта права інтелектуальної власності, крім випадків правомірного використання без такого дозволу, передбачених цим Кодексом та іншим законом (частина третя статті 426 ЦК України).

Відповідно до ч.4 ст.16 ЗУ"Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" використанням знака визнається:

нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов'язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення);

застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстровано;

застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет.

Частиною п'ятою статті 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" визначено, що свідоцтво надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди, якщо інше не передбачено цим Законом: зареєстрований знак стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг; зареєстрований знак стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги; позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг, якщо внаслідок такого використання ці позначення і знак можна сплутати; позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги, або ці позначення і знак можна сплутати.

Відповідно до ч.1 ст.20 ЗУ «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" будь-яке посягання на права власника свідоцтва, передбачені статтею 16 цього Закону, в тому числі вчинення без згоди власника свідоцтва дій, що потребують його згоди, та готування до вчинення таких дій, вважається порушенням прав власника свідоцтва, що тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством України.

Виключне право власника свідоцтва забороняти іншим особам використовувати без його згоди зареєстрований знак не поширюється, зокрема, на використання знака для товару, введеного під цим знаком в цивільний оборот власником свідоцтва чи за його згодою, за умови, що власник свідоцтва не має вагомих підстав забороняти таке використання у зв'язку з подальшим продажем товару, зокрема у разі зміни або погіршення стану товару після введення його в цивільний оборот (частина шоста статті 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг").

Покликаючись на зазначене положення, місцевий господарський суд дійшов висновку про те, що у випадку введення товару з відповідною торговельною маркою в цивільний обіг власником цієї марки наступний перепродаж цього товару вже не потребує дозволу власника цієї марки та не може бути ним обмежений або заборонений за умови дотримання особами, що здійснюють подальший перепродаж товару, вимог щодо незмінності якості цього товару.

Таким чином, суд першої інстанції зазначив про те, що позивач (або інша особа за його згодою), який ввів у цивільний оборот спірний товар під знаком для товарів і послуг "BLUM" на території будь-якої іншої держави, не має права заперечувати проти використання без згоди позивача зареєстрованого знака під час пропонування до продажу такого товару на території України.

Колегія суддів апеляційної інстанції вважає такий висновок місцевого господарського суду передчасним з огляду на наступне:

Відповідно до пункту 4 статті 5 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" обсяг правової охорони, що надається, визначається зображенням знака та переліком товарів і послуг, внесених до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг, і засвідчується свідоцтвом з наведеними у ньому копією внесеного до названого реєстру зображення знака та переліком товарів і послуг.

Товари і послуги згруповано відповідно до Міжнародної класифікації товарів та послуг для реєстрації знаків (далі - МКТП), яку затверджено Ніццькою угодою про Міжнародну класифікацію товарів і послуг для реєстрації знаків (далі - Ніццька угода), укладеною 15.06.57. Згідно з Законом України від 01.06.2000 № 1762-III, Україна приєдналася до Ніццької угоди, яка набрала чинності для України з 29.12.2000.

МКТП (у дев'ятій редакції) включає:

- перелік класів, супроводжуваний пояснювальними примітками;

- перелік містить 34 класи товарів і 11 класів послуг;

- абетковий перелік товарів і послуг із зазначенням класу, до якого належить кожний товар чи послуга, та базового номеру.

Господарським судам потрібно мати на увазі, що власник прав на знак для товарів і послуг має право забороняти іншим особам використовувати тотожне чи схоже до ступеня змішування з цим знаком позначення лише стосовно тих товарів і послуг, щодо яких цей знак зареєстровано, чи споріднених з ними товарів і послуг.

Отже, у справі зі спору про припинення порушення прав інтелектуальної власності на знаки для товарів і послуг господарському суду слід з'ясовувати перелік товарів і послуг, для яких спірні знаки зареєстровано, та встановлювати фактичні обставини використання спірних позначень відповідачами у справах у частині їх фактичного зображення та переліку товарів і послуг, для яких вони використовуються (п.59 Постанови Пленуму ВГС України № 12 від 17.10.12 «Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності»).

З матеріалів справи вбачається, що місцевим господарським судом під час прийняття рішення у справі досліджено лише питання використання відповідачем знаку для товарів і послуг зареєстрованого за № 1171363, що надає правову охорону товарам, передбаченим класам 06,07,09,20 Ніццької класифікації (Т.2, а.с.198-201), зокрема, меблевій фурнітурі.

Разом з цим, Компанією «Блюм» у позовній заяві зазначено не лише про порушення її прав шляхом здійснення ФОП ОСОБА_3 продажу товарів, виробником яких є Компанія «Блюм» та використання у зв'язку з цим знаку для товарів і послуг нанесених на товар, що могло б свідчити про вичерпання права на товари і послуги зважаючи на введення товару правовласником в цивільний оборот.

Натомість, позивачем як на підставу позову зазначено про порушення його права використання саме знаку для товарів і послуг в цілях реклами, що підлягає окремому захисту та не пов'язано з введенням товару в цивільний оборот.

З матеріалів справи вбачається, що позивачем проведено реєстраці знаку для товарів та послуг не лише за класом 06 Ніццької класифікації. Зокрема, позивачем захищено використання знаку для товарів і послуг за класами 09,16,35,42 Ніццької класифікації, що підтверджується міжнародною реєстрацією №11611863 (Т.2, а.с.210-214).

Реєстрація знаку для товарів і послуг, зокрема, за класом 35 Ніццької класифікації свідчить про те, що позивач зареєстрував за собою виключне право на використання зображення знака в рекламі, маркетингу,оренді рекламних площ,розповсюдження рекламних матеріалів, онлайн рекламі у комп'ютерній мережі та ін. згідно переліку, що міститься у відповідному реєстрі.

Як зазначено вище, Львівським науково-дослідним інститутом судових експертиз у висновку №1087 від 10.03.2016 р. зазначено, що на веб-сторінці http:ІНФОРМАЦІЯ_2 містяться графічні зображення товарів із зазначенням торгової марки BLUM.

Доказів, які б спростовували використання вказаного зображення, яке підлягає захисту відповідно до міжнародної реєстрації за класом 35 Ніццької класифікації, відповідачем не подано.

З огляду на наведене, колегія суддів зазначає, що використання знаку для товарів і послуг, а саме розміщення зазначено знаку на веб - сайті з метою реклами, є виключною компетенцією правовласника про що свідчить реєстрація знаку за класом 35 Ніццької класифікації, відтак для вчинення іншою особою дій щодо такого використання необхідним є отримання відповідного дозволу.

При цьому, суд апеляційної інстанції зазначає, що право на розміщення знаку для товарів №1161863 в мережі Інтернет з метою реклами, що зареєстровано в окремому порядку за класом 35 Ніццької класифікації, не пов'язане з придбанням товару та не виникає автоматично при введенні товару в цивільний оборот, а тому у даному випадку відсутні підстави для застосування приципу вичерпання права, про який зазначено місцевим господарським судом.

Крім того, з матеріалів справи вбачається, що про використання знака торгової марки «Блюм» відповідачем також зазначено Компанію «Блюм» в розділі «партнери».

Разом з цим, в матеріалах справи відсутні будь - які докази які б свідчили про укладення між позивачем чи ТОВ «Блюм Україна», яке є офіційним представником Компанії «Блюм» на території України та відповідачем у справі договорів щодо партнерства.

Таким чином, судова колегія погоджується з твердженням апелянта про те, що допускаючи зазначені порушення з використання знаку для товарів і послуг з метою реклами та зазначення Компанії «Блюм» в розділі «партнери», відповідач створював хибне уявлення про свої ділові взаємовідносини з Компанією «Блюм».

Також, з матеріалів справи вбачається, та підтверджено висновком експертного комп'ютерно - технічного дослідження від 10.03.16, що відповідачем використано в мережі інтернет знаки для товарів і послуг зареєстровані позивачем, зокрема, шляхом використання каталогу продукції компанії Блюм, у форматі PDF файлу (Portable Document Format (PDF) - відкритий формат файлу, створений і підтримуваний компанією Adobe Systems, для представлення двовимірних документів у незалежному від пристрою виведення та роздільної здатності вигляді. Кожен PDF-файл може містити повну інформацію про 2D-документ, таку як: тексти, зображення, векторні зображення, відео, інтерактивні форми та ін.)

При цьому, позивачем проведено реєстрації знаку для товарів та послуг за класом 09 Ніццької класифікації та захищено використання знаку для товарів і послуг компанії Блюм, зокрема, для електронних публікацій (доступних для завантаження), виключно з електронними каталогами продуктів (доступними для завантаження), що підтверджується міжнародною реєстрацією знаків для товарів і послуг №1171363, №996626, №1161863.

З огляду на наведене, колегія суддів зазначає, що використання знаку для товарів і послуг, а саме розміщення електронного каталогу на веб - сайті з метою реклами, є виключною компетенцією правовласника про що свідчить реєстрація знаку за класом 09 Ніццької класифікації, відтак для вчинення іншою особою дій щодо такого використання необхідним є отримання відповідного дозволу

Відтак, колегія суддів апеляційної інстанції вважає обгрунтованими доводи позивача у справі щодо незаконного використання відповідачем знаків для товарів і послуг компанії Блюм зареєстрованих за класами 09,35 Ніццької класифікації, оскільки такі дії не пов'язанні набуттям права власності на товар та введенням його в цивільний оборот власником свідоцтва, а є окремим видом використання знаку для товарів і послуг, що підтверджується проведенням міжнародної реєстрації за №1171363, №996626, №1161863.

Щодо вимог позивача про припинення використання відповідачем знаків для товарів і послуг зареєстрованих під № 598611, №821996, колегія суддів зазначає наступне:

З матеріалів справи вбачається, що позивачем зареєстровано знаки для товарів і послуг компанії Блюм за класом 06 Ніццької класифікації ( меблева фурнітура, продукція), що підтверджується міжнародною реєстрацією №598611 та №821996.

Матеріалами справи підтверджено, що відповідачем здійснено використання знаку для товарів і послуг компанії Блюм під час пропонування до продажу товарів, які містять на собі позначення знаку зареєстрованого позивачем за класом 06 Ніццької класифікації.

Доказів, які б спростовували використання зображень знаку для товарів і послуг компанії Блюм, яке підлягає захисту відповідно до міжнародної реєстрації за класами 06, 09, 35 Ніццької класифікації, відповідачем не подано.

Як зазначено вище, місцевий господарський суд дійшов висновку про застосування у даному випадку міжнародного принципу вичерпання права, з огляду на введення товарів під цим знаком у цивільний оборот правовласником свідоцтва, при цьому покликався на ст.16 ЗУ «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг».

Колегія суддів апеляційної інстанції вважає такий висновок місцевого господарського суду передчасним з огляду на таке:

Відповідно до ч.6 ст.16 ЗУ «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» виключне право власника свідоцтва забороняти іншим особам використовувати без його згоди зареєстрований знак не поширюється на використання знака для товару, введеного під цим знаком в цивільний оборот власником свідоцтва чи за його згодою, за умови, що власник свідоцтва не має вагомих підстав забороняти таке використання у зв'язку з подальшим продажем товару, зокрема у разі зміни або погіршення стану товару після введення його в цивільний оборот.

При цьому, колегія суддів зазначає, що з аналізу вказаної статті вбачається, що у даному випадку йде мова саме про використання знаку для товарів і послуг нанесеного на товар у зв'язку з чим таке використання безпосередньо пов'язано з наявністю в особи такого товару.

Таким чином, у даному випадку необхідним є встановлення обставин щодо ідентифікації товару, який введений позивачем в цивільний оборот з тим, який пропонується до продажу відповідачем.

Разом з цим в матеріалах справи відсутні докази наявності у відповідача будь - якого товару з яким пов'язано використання знаку для товарів і послуг зареєєстрованого компанією Блюм за класом 06 Ніццької класифікації. Вказана обставина підтверджується також самим відповідачем, про що зазначено у письмових поясненнях від 31.01.17, які подані відповідачем до місцевого господарського суду.

Таким чином у даному випадку неможливо встановити, чи використано відповідачем знак для товарів і послуг зареєстрований компанією Блюм саме для пропонування до продажу товару, який введений власником свідоцтва в цивільний оборот, чи будь - якого іншого товару такого ж виду, що в цивільний оборот позивачем не введено. Вказана обставина виключає можливість застосування у даному випадку принципу вичерпання права, та відповідно, ч.6 ст.16 ЗУ «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг».

З огляд у на наведене, колегія суддів апеляційної інстанції вважає, що зазначене вище підтверджує факт неправомірного використання відповідачем знаку для товарів і послуг компанії Блюм під час пропонування до продажу товарів, зображення яких містяться на інтернет сторінках відповідача.

Таким чином, судова колегія дійшла висновку про обгрунтованість позовних вимог в частині заборони відповідачу використовувати знаки для товарів і послуг власником яких є позивач та які зареєстровані під класом 06, що підтверджується міжнародними реєстраціями №598611 та №821996.

При цьому, судова колегія не вбачає підстав для задоволення позову в частині зобов'язання відповідача припинити використання знаків для товарів і послуг компанії Блюм за номерами міжнародної реєстрації №1004732, №1074836, №1197881 та №1197692, оскільки така міжнародна реєстрація проведення для позначення ANTARO, LEGRABOX, TANDEM та TANDEMBOX. Власником таких знаків також є компанія Блюм, що підтверджується матеріалами справи, разом з цим, у позовнй заяві позивачем зазначено про використання відповідачем саме позначення Блюм для реклами, в електронних каталогах та на товарі, що пропонується до продажу на інтернет сайтах відповідача.

Крім того, предметом експертного дослідження, яким позивачем підтверджує факт використання відповідачем знаків для товарів і послуг компанії Блюм було лише використання відповідачем на веб - сторінках графічних зображень Блюм, BLUM, що підтверджується наданими позивачем для дослідження копіями інформації про міжнародну реєстрації міжнародних торгових марок № 598611, №821996, №996626, № 1161863 та №11711363.

При цьому, беззаперечними доказами у справі не підтверджено використання відповідачем знаків для товарів і послуг компанії Блюм за номерами міжнародної реєстрації №1004732, №1074836, №1197881 та №1197692, а саме позначень ANTARO, LEGRABOX, TANDEM та TANDEMBOX. З огляду на наведене, позовні вимоги в цій частині не можуть бути задоволені судом.

Також, колегія суддів зазначає, що позивач при пред'явленні позову просить зобов'язати позивача припинити використання знаків для товарів і послуг компанії Блюм за номерами міжнарождної реєстрації, які зазначені вище, а також будь - яких інших знаків на товари і послуги, зареєстровані позивачем, зокрема, але не виключно у мережі інтернет за адресами доменів ІНФОРМАЦІЯ_3 та ІНФОРМАЦІЯ_4 та похідних від них.

Щодо цього колегія суддів зазначає таке:

Відповідно до ч. 1 ст. 15 ЦК кожна особа має право на захист свого цивільного права у разі його порушення, невизнання або оспорення. Таким чином, у розумінні закону, суб'єктивне право на захист - це юридично закріплена можливість особи використати заходи правоохоронного характеру для поновлення порушеного права і припинення дій, які порушують це право.

Покладення обов'язку припинити дію, яка порушує право, як спосіб захисту цивільного права чи інтересу можливе щодо триваючого правопорушення, вчиненого іншою особою, яким створюються перешкоди в здійсненні суб'єктивного права. Зокрема, застосовується у справах за позовами неправомірне використання об'єкта права інтелектуальної власності.

При цьому, у справі зі спору про припинення порушення прав інтелектуальної власності на знаки для товарів і послуг господарському суду слід з'ясовувати перелік товарів і послуг, для яких спірні знаки зареєстровано, та встановлювати фактичні обставини використання спірних позначень відповідачами у справах у частині їх фактичного зображення та переліку товарів і послуг, для яких вони використовуються (п.59 Постанови Пленуму ВГС України №12 від 17.10.12 «Про деякі питання практики вирішення спорів пов'язаних з захистом прав інтелектуальної власності»).

Таким чином з огляду на наведене, суд апеляційної інстанції зазначає, що відповідно до вимог ст.15 ЦК України захисту підлягає саме порушене право позивача, при цьому у даному випадку позивачем доведено порушеня відповідачем прав компанії Блюм на знаки для товарів і послуг шляхом використання інших ніж зареєстровані за № 1171363, №996626, №1161863,598611 та №821996.

Крім того, позивачем не доведено, що позивачем здійснено використання знаку для товарів і послуг зареєстрованого компанією Блюм шляхом розміщення такого знаку на інших інтернет сайтах ніж ті, які були предметом експертного дослідження, а саме за адресами доменів ІНФОРМАЦІЯ_3 та ІНФОРМАЦІЯ_4.

Відтак, з огляду на наведене вище, позовні вимоги щодо зобов'язання відповідача припинити використання знаку для товарів і послуг підлягають задоволенню лише в частині, стосовно знаків для товарів і послуг та інтернет ресурсів, щодо яких в матеріалах справи містяться беззаперечні докази використання таких знаків відповідачем на відповідних інтернет - сайтах інформацію на яких розміщає ФОП ОСОБА_3

В частині позовних вимог про стягнення збитків у формі упущеної вигоди, суд враховує таке.

Відповідно до статей 16, 432 ЦК України одним із способів захисту прав є стягнення збитків (матеріальної шкоди) за порушення прав на об'єкти права інтелектуальної власності, а також компенсації за порушення авторського права і суміжних прав.

Згідно з пунктом "г" частини першої статті 52 Закону України "Про авторське право і суміжні права" суб'єкт авторського права і (або) суміжних прав вправі подавати позови про відшкодування збитків (матеріальної шкоди), включаючи упущену вигоду, або стягнення доходу, отриманого порушником внаслідок порушення ним авторського права і (або) суміжних прав, або виплату компенсацій.

Частиною другою статті 20 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" також передбачено, що порушник зобов'язаний відшкодувати власнику свідоцтва заподіяні збитки.

Відповідно до пункту 2 частини другої статті 22 ЦК України упущеною вигодою є доходи, які особа могла б реально одержати за звичайних обставин, якби її право не було порушене. Таким чином, у визначенні розміру збитків в частині упущеної вигоди господарським судам слід виходити з показників, які звичайно характеризують доходи суб'єкта авторського права та/або суміжних прав.

Такими показниками можуть бути: роздрібна ринкова ціна оригінального товару / ліцензійного примірника твору та об'єктів суміжних прав; плата за відповідні види використання творів та об'єктів суміжних прав, яка звичайно застосовується; інші подібні показники. При цьому, як правило, не слід зважати на систему знижок чи пільг, яка застосовується суб'єктом авторського права та/або суміжних прав у залежності від кількості придбаних примірників творів і об'єктів суміжних прав, ціни договору про розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності на твір та/або об'єкт суміжних прав, інших критеріїв. Документами, що підтверджують роздрібну ціну оригінального товару / ліцензійного примірника твору, можуть будь-які належним чином оформлені документи (лист, довідка, прайс-лист, прейскурант тощо) суб'єкта авторського права та/або суміжних прав або його офіційного представника в Україні (пункт 50 постанови "Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності").

У пункті 50 постанови Пленуму Вищого господарського суду України "Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності" від 17.10.2012 р. №12 також роз'яснено, що у вирішенні відповідних спорів, в яких застосовується поняття "упущена вигода", судам слід виходити з того, що на час вчинення правопорушення один контрафактний товар / примірник твору витісняє з ринку один оригінальний товар / ліцензійний примірник твору. У розгляді відповідних справ слід також мати на увазі приписи абзацу другого частини третьої статті 22 ЦК України, згідно з яким якщо особа, яка порушила право, одержала у зв'язку з цим доходи, то розмір упущеної вигоди, що має відшкодовуватися особі, право якої порушено, не може бути меншим від доходів, одержаних особою, яка порушила право.

Судом апеляційної інстанції не береться до уваги, як доказ наявності підстав для стягнення упущенлої вигоди рахунок на оплату № 347 від 07.09.2016р. виставлений ФОП ОСОБА_3 у сумі 400,00 грн., оскільки, як вбачається із вказаного рахунку такий оплачений не був, а тому не свідчить про отримання відповідачем доходу у вказаному розмірі, що є необхідною підставою для відшкодування упущеної вигоди.

Крім того, доводи позивача про отримання відповідачем коштів за товар марки Блюм також спростовуються судом апеляційної інстанції, оскільки такі кошти в подальшому повернуті на рахунок відправника як посилково зараховані. Вказана обставина не заперечується сторонами у справі.

Таким чином, зважаючи на те, що матерілами справи не підтверджено здійснення відповідачем продажу товару торгової марки Блюм та отримання у зв'язку з цим доходу, відсутні підстави для стягнення з відповідача заявленої до стягнення упущеної вигоди. Відтак, відсутні підстави для задоволення позову в цій частині.

Відповідно до ч.1 та ч.2 ст.33 ГПК України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень; докази подаються сторонами та іншими учасниками судового процесу.

Згідно ч.1 та ч.2 ст.43 ГПК України відповідно господарський суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і об'єктивному розгляді в судовому процесі всіх обставин справи в їх сукупності, керуючись законом; ніякі докази не мають для господарського суду заздалегідь встановленої сили.

Як вбачається з вищенаведеного, скаржником доведено порушення свого права на знаки для товарів і послуг в частині використання знаків компанії Блюм зареєстрованих за № 1171363, №996626, №1161863,598611 та №821996 шляхом розміщення відповідних зображень та товарів із зображенням знаку компанії Блюм в мережі інтернет за адресами доменів ІНФОРМАЦІЯ_3 та ІНФОРМАЦІЯ_4 у зв'язку з чим позов про припинення такого використання відповідачем підлягає задоволенню, а рішення місцевого господасрького суду скасуванню.

У зв'язку із скасуванням рішення місцевого господарського суду судові витрати покласти на сторін відповідно до вимог ст.49, 105 ГПК України.

Керуючись ст.ст. 99, 101,103, 104, 105 Господарського процесуального кодексу України, -

Львівський апеляційний господарський суд ПОСТАНОВИВ:

1. Рішення Господарського суду Львівської області від 18.04.17 у справі №914/2509/16 скасувати. Прийняти нове рішення. Позов задоволити частково.

2. Зобов'язати ФОП ОСОБА_3 припинити використання знаків для товарів і послуг компанії Блюм за наступними номерами міжнародної реєстрації №1171363, №996626, №1161863, №598611, №821996 в мережі інтернет за адресами доменів: ІНФОРМАЦІЯ_3 та ІНФОРМАЦІЯ_4.

3.В решті позовних вимог відмовити.

4.Стягнути з ФОП ОСОБА_3 (АДРЕСА_1) на користь Юліус Блюм ГМБХ (Австрія, м.Хюохст, вул. Індрустріштрассе,1, ідентифікаційний номер: 62067а) 1378, 00 грн. судового збору за розгляд справи в суді першої інстанції.

5. Стягнути з ФОП ОСОБА_3 (АДРЕСА_1) на користь Юліус Блюм ГМБХ (Австрія, м.Хюохст, вул. Індрустріштрассе,1, ідентифікаційний номер: 62067а) 1515, 80 грн. судового збору за розгляд справи в суді апеляційної інстанції.

6.Місцевому господарському суду видати відповідні накази.

7. Постанова набирає законної сили з дня її прийняття і може бути оскаржена до ВГС України в порядку і строки встановлені ст.ст.109,110 ГПК України.

Повний текст постанови складено 08.08.17

Головуючий суддя Кордюк Г.Т.

Суддя Гриців В.М.

Суддя Матущак О.І.