ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09.08.2017 року Справа № 912/1378/17

Дніпропетровський апеляційний господарський суд у складі колегії суддів: головуючого судді Широбокової Л.П. - доповідач,

суддів Іванова О.Г., Дарміна М.О.

при секретарі судового засідання Дон О.Я.

за участю представників сторін:

від позивача: ОСОБА_1 представник, довіреність №29Д-10 від 01.10.2015р.;

від відповідача: ОСОБА_2 представник, довіреність №б/н від 03.01.2017р.;

розглянувши у відкритому судовому засіданні апеляційну скаргу Приватного акціонерного товариства "Креатив", м. Київ на ухвалу господарського суду Кіровоградської області від 23.06.2017р. у справі №912/1378/17

за позовом Приватного акціонерного товариства "Креатив", м. Київ

до Приватного підприємства "Креативна кухня 2", м. Кропивницький

про заборону використовувати знаки для товарів і послуг, зобов'язання вчинити певні дії

ВСТАНОВИВ:

Ухвалою господарського суду Кіровоградської області від 23.06.2017р. (суддя Макаренко Т.В.) за результатами часткового задоволення клопотання Відповідача призначено у справі №912/1378/17 судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності. Проведення експертизи доручено Науково-дослідному центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності у м. Києві. На вирішення експерта поставлені наступні питання:

- чи є знак для товарів і послуг за свідоцтвом України №143277 тотожним або схожим зі знаком для товарів і послуг, який використовує ПП "Креативна кухня 2" настільки, що їх можна сплутати?

- чи є позначення "Fusion club", нанесене на вивісці нічного клубу Фьюжн у м. Кропивницький, вул. Дворцова, буд. 17/7 або застосоване у приміщенні нічного клубу Фьюжн у м. Кропивницький, вул. Дворцова, буд. 17/7, тотожним або схожим настільки, що його можна сплутати із зареєстрованим знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України №143277?

- чи є знак для товарів і послуг за свідоцтвом України №143277 тотожним або схожим з позначенням "Fusion club", яке стало відомим в Україні до дати подання заявки на знак товарів і послуг за свідоцтвом України №143277 ?

- чи складається знак для товарів і послуг за свідоцтвом України №143277 лише з позначень, що є загальновживаними символами або термінами?

Провадження у справі на період проведення експертизи зупинено, витрати по проведенню експертизи покладені на Відповідача, тощо.

Не погодившись з ухвалою суду першої інстанції в частині зупинення провадження у справі, Позивач звернувся з апеляційною скаргою, в якій, посилаючись на порушення судом норм процесуального права, просив ухвалу суду в зазначеній частині скасувати, справу передати на розгляд до господарського суду Кіровоградської області. В обґрунтування апеляційної скарги посилався на наступне:

- суд безпідставно призначив експертизу, оскільки може за своїм внутрішнім переконанням оцінити тотожність зображення, що використовує Відповідач, торговій марці Позивача;

- зображення, яке використовує Відповідач, є абсолютно тотожним торговій марці Fusion Club як за змістовим значенням, так і за візуальним, оскільки в словосполученні згаданих слів відсутнє будь-яке третє слово або зміна наявних; графічне зображення не змінює торгової марки і може використовуватися як окремий символ;

- доводи Відповідача у клопотанні про призначення експертизи спрямовані на затягування судового процесу та порушення ст. 6 Конвенції про захист прав та основоположних свобод;

- судом не наведені мотиви необхідності призначення судової експертизи, поставлені питання сформульовані таким чином, що по суті встановлюють недоведений факт;

- матеріали справи не містять доказів використання Відповідачем торгового знаку до того, як його зареєстрував Позивач;

- питання, які суд поставив на вирішення експерту можуть бути вирішені безпосередньо судом.

Ухвалою Дніпропетровського апеляційного господарського суду від 27.07.2017р. апеляційна скарга Приватного акціонерного товариства "Креатив" на ухвалу господарського суду Кіровоградської області від 23.06.2017р. у справі №912/1378/17 прийнята до провадження колегією суддів у складі головуючого судді Широбокової Л.П., суддів Іванова О.Г., Дарміна М.О. Розгляд справи призначений у судовому засіданні на 09.08.2017р.

В судовому засіданні 09.08.2017р. повноважний представник скаржника апеляційну скаргу підтримав, просив ухвалу суду від 23.06.2017р. скасувати, справу №912/1378/17 передати на розгляд до господарського суду Кіровоградської області.

Представник Відповідача в судовому засіданні 09.08.2017р. проти апеляційної скарги заперечив, просив ухвалу суду залишити без змін, а апеляційну скаргу без задоволення. Зазначив, що відкрито і без будь-яких обмежень використовує в своїй господарській діяльності власний знак з початку 2010 року, тоді як Позивач зареєстрував свій знак пізніше 25.08.2011р. Отже, Відповідач не зобовязаний отримувати дозвіл чи погодження на використання знаку від Позивача в силу ч.6 ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг». Питання подібності знаків, які використовують у своїй діяльності Позивач та Відповідач, потребує експертного дослідження. Судом правомірно призначено у справі судову експертизу обєктів інтелектуальної власності та визначено коло питань, які потребують спеціальних знань; Позивачем право можливості пропонувати господарському суду запитання для вирішення судової експертизи використано не було. Статтею 41 Господарського процесуального кодексу України не передбачено можливості оскарження судової ухвали про призначення судової експертизи.

Дослідивши матеріали справи, обговоривши доводи апеляційної скарги, вислухавши пояснення представників позивача та відповідача, апеляційний суд приходить до висновку, що апеляційна скарга задоволенню не підлягає, виходячи з наступного.

Згідно ст. 106 Господарського процесуального кодексу України окремо від рішення місцевого господарського суду можуть бути оскаржені в апеляційному порядку ухвали місцевого господарського суду, зокрема, про зупинення провадження у справі.

Як вбачається з матеріалів справи, у травні 2017 року Приватне акціонерне товариство "Креатив" звернулось до господарського суду Кіровоградської області з позовною заявою до Приватного підприємства "Креативна кухня 2". Згідно заявлених позовних вимог Позивач просив заборонити Приватному підприємству "Креативна кухня 2" використовувати в будь-якій формі знак для товарів і послуг "Fusion Club", який зареєстрований Державною службою інтелектуальної власності України у реєстрі свідоцтв на знаки для товарів і послуг відповідно до свідоцтва №143277 від 25.08.2011р. Зобов'язати Приватне підприємство "Креативна кухня 2" здійснити демонтаж всіх графічних матеріалів (реклами, постерів та вивісок) з використанням логотипу торгової марки "Fusion Club" на вході до розважального закладу та в середині приміщення за адресою: Кіровоградська обл., м. Кропивницький, вул. Декабристів, 7/17. Зобов'язати Приватне підприємство "Креативна кухня 2" видалити з мережі Інтернет всю рекламу з логотипом торгової марки "Fusion Club".

Позовні вимоги обґрунтовані тим, що в квітні 2017 року Позивачу стало відомо, що торгова марка «Fusion Club», виключне право володіння, використання та розпорядження якою належить відповідно до свідоцтва №143277 від 25.08.2011р. ПрАТ «Креатив», використовується без дозволу Позивача в якості вивіски на вході до одного з розважальних закладів м. Кропивницького, власником приміщення якого є Відповідач, та реклами цього закладу в мережі Інтернет. Оскільки Позивач не надавав дозволу на використання торгової марки Відповідачу, вважає її використання останнім незаконним, що і стало підставою для звернення із позовом.

Відповідач проти апеляційної скарги заперечив, звернув увагу на явну графічну відмінність зображення знаку для товарів і послуг, який належить Позивачу та який використовується Відповідачем. Так, знак ПрАТ «Креатив» містить текстуальне зображення загальновживаних англійських слів Fusion та Club. Знак ПП «Креативна кухня 2» містить не тільки слова Fusion Club, зображені іншим шрифтом, а також додаткові графічні зображення посередині слів Fusion Club зображено жіночий силует з торшером замість голови.

Таким чином, Відповідач вважає, що знак, який ним використовується, та знак, який належить Позивачу це два абсолютно різні знаки, встановити схожість яких можливо лише за допомогою судової експертизи з питань інтелектуальної власності.

У звязку з наведеним, Відповідачем запропоновано поставити на вирішення експерта наступні питання:

- чи є знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 143277 тотожним або схожим зі знаком для товарів і послуг, який використовує ПП "Креативна кухня 2" настільки, що їх можна сплутати?

- чи є позначення "Fusion club" нанесене на вивісці нічного клубу Фьюжн у м. Кропивницький, вул. Дворцова, буд. 17/7 або застосоване у приміщенні нічного клубу Фьюжн у м. Кропивницький, вул. Дворцова, буд. 17/7 тотожним або схожим настільки, що його можна сплутати із зареєстрованим знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України № 143277?

- чи є знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 143277 тотожним або схожим з позначенням "Fusion «графічне зображення» - club", яке стало відомим в Україні до дати подання заявки на знак товарів і послуг за свідоцтвом України № 143277 ?

- чи складається знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 143277 лише з позначень, що є загальновживаними символами або термінами?

Відповідно до ст. 1 Закону України "Про судову експертизу" судова експертиза - це дослідження експертом на основі спеціальних знань матеріальних об'єктів, явищ і процесів, які містять інформацію про обставини справи, що перебуває у провадженні, зокрема, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 41 ГПК України експертиза призначається для з'ясування питань, що потребують спеціальних знань.

Відповідно до ст. 79 ГПК України господарський суд зупиняє провадження у справі, зокрема за своєю ініціативою, у випадках призначення судової експертизи. Про зупинення провадження у справі та його поновлення виноситься ухвала.

При цьому, Господарський процесуальний кодекс України передбачає два види зупинення провадження у справі: обов'язкове, передбачене в процесуальному законі, за наявності якого господарський суд зобов'язаний зупинити провадження у справі (ч. 1 ст. 79 ГПК України); і факультативне, необов'язкове для господарського суду, яке застосовується на його розсуд, зокрема, у випадку призначення господарським судом судової експертизи (ч. 2 ст. 79 ГПК України).

За змістом ч. 2 ст. 79 ГПК України необхідною передумовою для застосування такого необовязкового виду зупинення провадження у справі мають бути обставини, що перешкоджають її розгляду по суті заявлених позовних вимог.

Судова експертиза призначається лише у разі дійсної потреби у спеціальних знаннях для встановлення фактичних даних, що входять до предмета доказування, тобто у разі, коли висновок експерта не можуть замінити інші засоби доказування (п. 2 постанови Пленуму ВГСУ від 23.03.2012 №4 Про деякі питання практики призначення судової експертизи).

Питання про призначення судової експертизи повинно вирішуватися лише після ґрунтовного вивчення обставин справи і доводів сторін щодо необхідності такого призначення.

Недотримання порядку призначення та проведення судової експертизи має наслідком затягування судового процесу, що призводить до порушення вимог ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року, учасником якої є Україна, стосовно права кожного на розгляд його справи упродовж розумного строку.

З огляду на те, що позовні вимоги стосуються реалізації Позивачем своїх майнових прав інтелектуальної власності на торговельну марку відповідно до ст. 495 Цивільного кодексу України, зокрема, виключного права перешкоджати неправомірному використанню торговельної марки, в тому числі забороняти таке використання; колегія суддів погоджується із висновком суду першої інстанції та вважає, що для зясування обставин справи, які вплинуть на вирішення спору по суті, необхідно визначити, зокрема, тотожність торгових марок, що використовувались сторонами, з приводу чого наявні заперечення останніх у справі.

Визначення, чи потребує вирішення спірного питання застосування спеціальних знань експертів, чи ні дійсно, як зазначив Позивач, віднесено до компетенції суду. У разі, коли суддя потребує висновків фахівця з питань, що відносяться до предмету доказування, він вправі призначити експертизу на свій розсуд.

Відтак, суд першої інстанції правомірно дійшов висновку, що для встановлення фактичних даних, необхідних для визначення наявності порушень інтелектуальних прав Позивача з боку Відповідача необхідні спеціальні знання, якими суд не володіє, у звязку з чим призначено проведення судової експертизи з питань інтелектуальної власності.

Призначення судової експертизи з одночасним зупиненням у звязку з цим провадження у справі є одноактною (нерозривною) процесуальною дією і не може розцінюватись як два самостійних акти - окремо щодо призначення судової експертизи і щодо зупинення провадження у справі. Зазначене узгоджується з правовою позицією Верховного Суду України, викладеною, зокрема, у постанові від 20.01.2009р. по справі №24/489 щодо одноактної (нерозривної) процесуальної дії.

У звязку з наведеним, призначення у справі судової експертизи є достатньою підставою для зупинення провадження у справі. Тому, дослідивши правомірність призначення судом першої інстанції судової експертизи з питань інтелектуальної власності, колегія судді апеляційної інстанції констатує про обґрунтоване та правомірне зупинення провадження у справі №912/1378/17.

Доводи апелянта спростовуються вище наведеними обставинами справи, суд не являється фахівцем щодо питань, які поставлені на вирішення експертизи з питань інтелектуальної власності, оскільки вони потребують спеціальних знань. Твердження апелянта, що суд самостійно міг встановити тотожність знаків для товарів і послуг, які використовують сторони, з посиланням на перелік господарських справ, що наведений ним в апеляційній скарзі, не грунтуються на доказах і належних доводах, в зазначених справах також були призначені судові експертизи з питань інтелектуальної власності. Посилання позивача на порушення судом ст. 6 Конвенції про захист прав та основоположних свобод щодо розумного строку вирішення спору не підтверджуються матеріалами справи, суд зобовязаний повно та всебічно встановити всі обставини справи, одним із способів чого є процесуальне право суду призначити відповідну експертизу.

Враховуючи викладене, підстав для скасування чи зміни ухвали суду відповідно до ст. 104 Господарського процесуального кодексу України не вбачається, апеляційну скаргу слід залишити без задоволення, а ухвалу господарського суду Кіровоградської області без змін.

Судові витрати по апеляційній скарзі покладаються на скаржника.

Керуючись ст.ст. 103-105 Господарського процесуального кодексу України, апеляційний господарський суд, -

П О С Т А Н О В И В :

Апеляційну скаргу Приватного акціонерного товариства "Креатив", м. Київ на ухвалу господарського суду Кіровоградської області від 23.06.2017р. у справі № 912/1378/17 залишити без задоволення.

Ухвалу господарського суду Кіровоградської області від 23.06.2017р. у справі № 912/1378/17 залишити без змін.

Постанова набирає чинності з часу її прийняття та може бути оскаржена в касаційному порядку до Вищого господарського суду України протягом двадцятиденного строку.

Повний текст постанови складений 11.08.2017р.

Головуючий суддя Л.П. Широбокова

Суддя М.О. Дармін

Суддя О.Г. Іванов