ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
________________________________________________________________________
УХВАЛА

"08" серпня 2017 р.Справа № 922/2017/17

Господарський суд Харківської області у складі:

судді Бринцева О.В.

при секретарі судового засідання Гула Д.В.

розглянувши матеріали справи

за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Фабрика морозива Хладопром"
до Публічного акціонерного товариства "Львівський холодокомбінат"
про заборону використання знаку для товарів і послуг
за участю представників:

позивача - ОСОБА_1, довіреність б/н від 01.03.2017р.;

відповідача - ОСОБА_2, довіреність №2356 від 23.06.2017р.

ВСТАНОВИВ:

16.06.2017р. ТОВ "Фабрика морозива Хладопром" звернулося до Господарського суду Харківської області із позовом до ПАТ "Львівський холодокомбінат", в якому просить суд заборонити незаконне використання з боку відповідача знаку для товарів і послуг "Каштан" відповідно до Свідоцтва для товарів і послуг №19356 від 14.04.2001 року; заборонити відповідачу маркувати товар "морозиво" знаком для товарів і послуг "КАШТАН" відповідно до Свідоцтва на знак для товарів і послуг №19356 від 14.04.2001 року; визнати дії відповідача щодо використання знаку для товарів і послуг "КАШТАН" незаконними, у зв'язку з відсутністю права на використання знаку для товарів і послуг "КАШТАН" згідно Свідоцтва на знак для товарів і послуг №19356 від 14.04.2001 року.

В обґрунтування позову вказує те, що відповідач на території м. Харкова здійснює реалізацію власної продукції незаконно використовуючи при цьому знак для товарів і послуг "КАШТАН", який, відповідно до Свідоцтва на знак для товарів і послуг №19356 від 14.04.2001 року, належить позивачу. В якості правових підстав позову вказує на норми ст. ст. 432, 492, 494, 495 ЦК України, ст.ст. 5, 16, 20 ЗУ "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", ст.ст. 16, 20 ГК України, ст.ст. 1, 2, 12, 15, 54, 56, 57 ГПК України.

04.07.2017р. розгляд справи було відкладено за клопотанням відповідача, мотивованим перебуванням уповноваженого на ведення цієї справи представника відповідача ОСОБА_2 у відпустці, а також необхідності додаткового часу для виконання вимог ухвали суду про порушення провадження у справі, надання обґрунтованого відзиву на позов.

31.07.2017р. було задоволено клопотання відповідача про проведення розгляду справи в режимі відеоконференції.

08.08.2017р. позивач ТОВ "Фабрика морозива Хладопром" позовні вимоги підтримує. Представник позивача в судовому засіданні просить суд задовольнити позов в повному обсязі. Через канцелярію суду звернувся з клопотанням (вх. №25487) про призначення судової експертизи в сфері інтелектуальної власності та із клопотанням (вх. №25488) щодо визначення експертної установи при проведенні судової експертизи в сфері інтелектуальної власності.

Відповідач відзив на позов та витребувані ухвалою суду документи не надав.

Представник відповідача присутній в судовому засіданні 08.08.2017р. в режимі відеоконференції проти задоволення клопотання позивача заперечує. Стверджує, що позивач є неналежним, оскільки йому відповідним ліцензійним договором передана невиключна ліцензія. З ліцензіаром ТОВ «Хладопром» у відповідача наразі неврегульованих спорів з приводу спірного знаку для товарів і послуг «Каштан» не існує. Відповідач розпочав виробництво власної продукції з відповідним позначенням за довго до реєстрації спірного знаку для товарів і послуг «Каштан», а відтак на нього обмеження викликані реєстрацією цього знаку не поширюються. Позначення продукції відповідача «Каштан зі смаком ванілі» та «Львівський каштан» не є схожим до ступеня змішуваності з належним позивачеві позначенням знаком для товарів і послуг «Каштан» та не вводить в оману споживачів.

Дослідивши матеріали справи, вислухавши пояснення представників позивача, відповідача, суд прийшов до висновку про те, що істотне значення для правильного вирішення спору має питання про схожість чи відмінність позначення продукції відповідача «Каштан зі смаком ванілі» та «Львівський каштан» із позначенням знаком для товарів і послуг «Каштан», що використовує позивач згідно свідоцтву на знак для товарів і послуг від 16.04.2001р. №19356.

Це випливає з положень частини пятої статті 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг». Зі змісту цієї норми вбачається, що свідоцтво на знак для товарів і послуг надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати його лише за певних умов. У разі, якщо ним позначаються товари, послуги споріднені з наведеними у свідоцтві. І лише якщо використовуване позначення, схоже із зареєстрованим знаком настільки, що можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги, або ці позначення і знак можна сплутати.

Так посилаючись на цю норму закону позивач стверджує про те, що позначення, котре використовує відповідач для своєї продукції «Каштан зі смаком ванілі» та «Львівський каштан», є схожим до ступеня змішуваності з товарним знаком позивача «Каштан» зареєстрованим згідно свідоцтву на знак для товарів і послуг від 16.04.2001р. №19356. Представник відповідача в своїх поясненнях наданих в судовому засіданні 08.08.2017р. проти позову заперечує посилаючись в т.ч. на те, що використовувані відповідачем позначення продукції «Каштан зі смаком ванілі» та «Львівський каштан» не є схожим до ступеня змішуваності з позначенням позивача «Каштан» за свідоцтвом на знак для товарів і послуг від 16.04.2001р. №19356 і тому споживачів в оману не вводять.

Ґрунтовне вивчення матеріалів справи і доводів сторін, висловлених їх представниками під час судового засідання наразі не дають можливості суду самостійно встановити факт схожості чи відмінності відповідних позначень. Для зясування цього питання необхідні спеціальні знання у галузі інтелектуальної власності. Висновки спеціалістів з відповідних питань (т.а.с. 38-66), надані ними поза процесуальними межами, не є експертними, а тому не можуть бути прийняті судом як висновки експертів. Вони оцінюються господарським судом за загальними правилами статей 36 і 43 ГПК поряд з іншими доказами у справі.

Пленум Вищого господарського суду України "Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності" від 17.10.2012 №12 у пункті 65 вказав, що у вирішенні спорів, пов'язаних із визнанням недійсними свідоцтв на знаки для товарів і послуг з підстав невідповідності зареєстрованих знаків умовам надання правової охорони, для з'ясування питань, що потребують спеціальних знань (зокрема, про те, чи займає певний елемент домінуюче положення у зображенні знака; чи є підстави вважати, що знак може вводити споживача в оману щодо місця походження та якості товарів, позначених цим знаком; які частини зображення є тотожними з іншим зображенням; чи є схожими знаки настільки, що їх можна сплутати тощо), господарському суду необхідно, якщо схожість не має очевидного характеру, призначати судову експертизу, не перебираючи на себе не притаманні суду функції експерта. Господарські суди не повинні встановлювати схожість знаків для товарів і послуг на власний розсуд.

Згідно частини першої статті 41 ГПК України для роз'яснення питань, що виникають при вирішенні господарського спору і потребують спеціальних знань, господарський суд призначає судову експертизу.

Відповідно до ч. 2 ст. 41 Господарського процесуального кодексу України, учасники судового процесу мають право пропонувати господарському суду питання, які мають бути роз'яснені судовим експертом. Остаточне коло цих питань встановлюється господарським судом в ухвалі

У відповідності до пунктів 5.2., 5.5. Розділу V Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затв. Наказом Міністерства юстиції України від 08.10.98 N53/5 при дослідженні об'єктів промислової власності вирішуються питання щодо властивостей цих об'єктів, а саме: знаків для товарів і послуг (торговельних марок); комерційних найменувань. До переліку питань, що вирішуються в межах цієї експертизи в т.ч. відносяться такі. Чи є знак для товарів і послуг за свідоцтвом України (номер) таким, що може ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу? Чи є знак для товарів і послуг за свідоцтвом України (номер) тотожним або схожим зі знаком для товарів і послуг за свідоцтвом (номер) настільки, що їх можна сплутати? Чи є позначення (назва), нанесене(а) на (вказати куди) або застосоване(а) у (вказати де), тотожним або схожим настільки, що його можна сплутати із зареєстрованим знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України (номер)?

Згідно до ч.3 ст.41 ГПК України проведення судової експертизи має бути доручено компетентним організаціям чи безпосередньо спеціалістам, які володіють необхідними для цього знаннями.

Експертизи та дослідження проводяться експертними установами за зонами регіонального обслуговування згідно з Переліком регіональних зон обслуговування науково-дослідними установами судових експертиз Міністерства юстиції України, наведеним у додатку 1 до цієї Інструкції (п.1.6. Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затв. Наказом Міністерства юстиції України від 08.10.98 N53/5). Згідно вказаного додатку 1 Харківська область відноситься до регіональної зони обслуговування Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз імені заслуженого професора ОСОБА_3.

З урахуванням викладеного суд прийшов до висновку про те, що питання, вказані у клопотанні позивача про призначення судової експертизи інтелектуальної власності, мають істотне значення для правильного вирішення спору, їх зясування потребує спеціальних знань у галузі інтелектуальної власності, а тому зазначене клопотання підлягає задоволенню.

У відповідності до ст. 79 Господарського процесуального кодексу України господарський суд має право зупинити провадження у справі за своєю ініціативою у випадках призначення господарським судом судової експертизи.

Враховуючи вищевикладене, беручи до уваги необхідність додаткових часових витрат на проведення експертизи та неможливість розгляду справи до одержання її висновків суд вважає за доцільне провадження у справі зупинити на час проведення експертизи.

Керуючись статтями 41, 79, 86 Господарського процесуального кодексу України, суд -

УХВАЛИВ:

1. Задовольнити клопотання представника позивача про призначення судової експертизи в сфері інтелектуальної власності.

2. Призначити у справі №922/2017/17 судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності.

3. Поставити на вирішення експертів наступні питання:

- чи є позначення "Каштан Львівський" таким, що може ввести в оману щодо товару, послуги та особи, яка виробляє товар та надає послуги у 29, 30 класі МКТП з використанням знаку для товарів та послуг за свідоцтвом на знак для товарів і послуг України №19356 від 16.04.2001 року?

- чи є позначення "Каштан зі смаком ванілі" таким, що може ввести в оману щодо товару, послуги та особи, яка виробляє товар та надає послуги у 29, 30 класі МКТП з використанням знаку для товарів та послуг за свідоцтвом на знак для товарів і послуг України №19356 від 16.04.2001 року?

- чи є позначення "Каштан Львівський" тотожними чи схожими настільки, що їх можна сплутати зі знаком для товарів та послуг за свідоцтвом на знак для товарів і послуг України №19356 від 16.04.2001 року?

- чи є позначення "Каштан зі смаком ванілі" тотожними чи схожими настільки, що їх можна сплутати зі знаком для товарів та послуг за свідоцтвом на знак для товарів і послуг України №19356 від 16.04.2001 року?

4. Доручити проведення експертиз Харківському науково-дослідному інституту судових експертиз імені Засл. проф. ОСОБА_3 (61177, м. Харків, вул. Золочівська, буд. 8-а).

5. Попередити особу (чи осіб), які безпосередньо проводитимуть судову експертизу про відповідальність, передбачену статтями 384, 385 Кримінального кодексу України за дачу завідомо неправильного висновку або відмову без поважних причин від виконання покладених на них обов'язків.

6. Витрати по проведенню експертизи покласти на позивача.

7. Провадження у справі 922/2017/17 зупинити на час проведення експертизи.

Суддя ОСОБА_4
/Справа №922/2017/17/