РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 910/29267/15 07.08.17 р.

За позовом "Сінгента Партісіпейшнз АГ" (Syngenta Participations AG)

до 1) Товариства з обмеженою відповідальністю "Вассма Кемікал"

2) Державної служби інтелектуальної власності України

3) Міністерство економічного розвитку і торгівлі України

про визнання недійсним свідоцтва України № 203693 на знак для товарів і послуг

Суддя Зеленіна Н.І.

При секретарі судового засідання Ліпіній В.В.,

за участю представників сторін:

від позивача: Сиклітенко В.В., за довіреністю № б/н від 05.10.2015 р.;

Лавренко В.В. за довіреністю № б/н від 15.03.2017 р.;

від відповідача-1: Крутенко Ю.В., за довіреністю № б/н від 30.03.2015 р.;

від відповідача-2: Запорожець Л.Г. за довіреністю № 1-8/8566 від 21.11.2014 р.;

від відповідача-3: Запорожець Л.Г. №2434-03/362 від 06.06.2017 р.;

судовий експерт Коваленко Т.В. свідоцтво НОМЕР_1 від 04.04.2008 р.;

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

У провадженні судді господарського суду міста Києва Зеленіної Н.І. знаходиться справа №910/29267/15 за позовом "Сінгента Партісіпейшнз АГ" (Syngenta Participations AG) до Товариства з обмеженою відповідальністю "Вассма Кемікал" та Державної служби інтелектуальної власності України про визнання недійсним свідоцтва України № 203693 на знак для товарів і послуг.

Ухвалами від 23.11.2016 р. у справі призначено судову експертизу у сфері інтелектуальної власності, проведення якої доручено судовим експертам Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності Національної академії правових наук України, та зупинено провадження у справі.

До господарського суду міста Києва надійшли матеріали справи №910/29264/15, з висновком експерта.

Ухвалою суду від 02.06.2017 р. поновлено провадження у справі, розгляд справи призначено на 22.06.2017 р.

22.06.2017 р. через відділ діловодства суду від відповідача-1 надійшли пояснення по суті спору.

У судовому засіданні 22.06.2017 р. представник відповідача-2 повідомив, що відповідно до постанови Кабінету міністрів України № 320 від 11.05.2017 р., Міністерству економічного розвитку і торгівлі України передано функції з реалізації державної політики у сфері інтелектуальної власності, які до цього здійснювала Державна служба інтелектуальної власності України.

Ухвалою суду від 22.06.2017 р. розгляд справи відкладено на 26.07.2017 р., залучено до участі у справі в якості іншого відповідача Міністерство економічного розвитку і торгівлі України.

11.07.2017 р. через відділ діловодства суду від позивача надійшло клопотання про долучення документів до матеріалів справи.

25.07.2017 р. через відділ діловодства суду від позивача надійшло клопотання про виклик судового експерта.

26.07.2017 р. через відділ діловодства суду від відповідача-3 надійшов відзив.

Ухвалою суду від 26.07.2017 р. розгляд справи відкладено на 07.08.2016 р., викликано у судове засідання судового експерта.

У судовому засіданні експерт Національної академії правових наук України "Науково - дослідного інституту інтелектуальної власності" Коваленко Тетяна Вікторівна надала пояснення по суті висновку судової експертизи №1137 від 15.05.2017 р.

Представники позивача позовні вимоги підтримали у повному обсязі.

Представники відповідачів проти задоволення позову заперечили.

У судовому засіданні 07.08.2017 р. оголошено вступну та резолютивну частини рішення.

Дослідивши наявні в справі матеріали, заслухавши пояснення представників сторін та судового експерта, всебічно і повно з'ясувавши всі фактичні дані, на яких ґрунтуються позовні вимоги та заперечення, об'єктивно оцінивши докази, які мають значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, суд встановив наступне.

Компанія "Сінгента Партісіпейшнз АГ" (Syngenta Participations AG) (позивач) звернулась до господарського суду міста Києва з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю "Вассма Кемікал" (відповідач-1) та Державної служби інтелектуальної власності України (відповідач-2) про визнання недійсним свідоцтва України № 203693 на знак для товарів і послуг.

Позовні вимоги у даній справі мотивовані тим, що на знак для товарів і послуг "Тіаметоксам" за свідоцтвом України № 203693, зареєстрований за Товариством з обмеженою відповідальністю "Вассма Кемікал", було надано правову охорону з порушенням вимог, встановлених ст. ст. 5, 6 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", що є підставою для визнання такого свідоцтва недійсним.

Так, позивач зазначає, що позначення "Тіаметоксам", яке охороняється свідоцтвом України №203693 на знак для товарів і послуг, є загальновживаним терміном, оскільки тіаметоксам є діючою (активною) речовиною, яка використовується в інсектицидних засобах, що застосовуються для боротьби з шкідниками рослин, та має певну структурну формулу.

Відповідачі проти позову заперечують та зазначають, що спірне Свідоцтво було видано із дотриманням вимог чинного законодавства України.

Відповідно до ст. ст. 15, 16 Цивільного кодексу України, кожна особа має право на захист свого цивільного права у разі його порушення, невизнання або оспорювання. Кожна особа має право на захист свого інтересу, який не суперечить загальним засадам цивільного законодавства. Кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого особистого немайнового або майнового права та інтересу.

Статтею 19 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" передбачено, що свідоцтво може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково у разі:

а) невідповідності зареєстрованого знака умовам надання правової охорони;

б) наявності у свідоцтві елементів зображення знака та переліку товарів і послуг, яких не було у поданій заявці;

в) видачі свідоцтва внаслідок подання заявки з порушенням прав інших осіб.

Згідно приписів п. 62 постанови Пленуму Вищого господарського суду України від 17.10.2012р. № 12 "Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності", відповідно до абзацу п'ятого пункту 3 Постанови Верховної Ради України від 23.12.93 № 3771-XII "Про введення в дію Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" свідоцтво України може бути визнано недійсним у разі невідповідності знака умовам його реєстрації, визначеним законодавством, що діяло на дату подання заявки. Таким чином, господарські суди повинні оцінювати відповідність зареєстрованих позначень умовам надання правової охорони згідно із законодавством, що було чинним на дату подання заявки.

Відповідно до ст. 5 Закону "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" ( в редакції, що діяла на дату подання заявки - 16.03.2015 р.), правова охорона надається знаку, який не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі та на який не поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони, встановлені цим Законом. Об'єктом знака може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, у тому числі власні імена, літери, цифри, зображувальні елементи, кольори та комбінації кольорів, а також будь-яка комбінація таких позначень.

Статтею 6 Закону "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" ( в редакції, що діяла на дату подання заявки - 16.03.2015 р.) визначено, що 1згідно з цим Законом не можуть одержати правову охорону позначення, які зображують або імітують:

державні герби, прапори та інші державні символи (емблеми);

офіційні назви держав;

емблеми, скорочені або повні найменування міжнародних міжурядових організацій;

офіційні контрольні, гарантійні та пробірні клейма, печатки;

нагороди та інші відзнаки.

Такі позначення можуть бути включені до знака як елементи, що не охороняються, якщо на це є згода відповідного компетентного органу або їх власників. Компетентним органом щодо назви держави є колегіальний орган, утворений Установою.

Згідно з цим Законом не можуть одержати правову охорону також позначення, які:

звичайно не мають розрізняльної здатності та не набули такої внаслідок їх використання;

складаються лише з позначень, що є загальновживаними як позначення товарів і послуг певного виду;

складаються лише з позначень чи даних, що є описовими при використанні щодо зазначених у заявці товарів і послуг або у зв'язку з ними, зокрема вказують на вид, якість, склад, кількість, властивості, призначення, цінність товарів і послуг, місце і час виготовлення чи збуту товарів або надання послуг;

є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу;

складаються лише з позначень, що є загальновживаними символами і термінами;

відображають лише форму, що обумовлена природним станом товару чи необхідністю отримання технічного результату, або яка надає товарові істотної цінності.

Позначення, вказані в абзацах другому, третьому, четвертому, шостому та сьомому цього пункту, можуть бути внесені до знака як елементи, що не охороняються, якщо вони не займають домінуючого положення в зображенні знака.

Не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати з:

знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім'я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг;

знаками інших осіб, якщо ці знаки охороняються без реєстрації на підставі міжнародних договорів, учасником яких є Україна, зокрема знаками, визнаними добре відомими відповідно до статті 6 bis Паризької конвенції про охорону промислової власності ( 995_123 );

фірмовими найменуваннями, що відомі в Україні і належать іншим особам, які одержали право на них до дати подання до Установи заявки щодо таких же або споріднених з ними товарів і послуг;

кваліфікованими зазначеннями походження товарів (у тому числі спиртів та алкогольних напоїв), що охороняються відповідно до Закону України "Про охорону прав на зазначення походження товарів" ( 752-14 ). Такі позначення можуть бути лише елементами, що не охороняються, знаків осіб, які мають право користуватися вказаними зазначеннями;

знаками відповідності (сертифікаційними знаками), зареєстрованими у встановленому порядку.

Не реєструються як знаки позначення, які відтворюють:

промислові зразки, права на які належать в Україні іншим особам;

назви відомих в Україні творів науки, літератури і мистецтва або цитати і персонажі з них, твори мистецтва та їх фрагменти без згоди власників авторського права або їх правонаступників;

прізвища, імена, псевдоніми та похідні від них, портрети і факсиміле відомих в Україні осіб без їх згоди.

Дослідивши матеріали справи, з огляду на предмет спору у справі, підстав позову та заперечень проти заявлених вимог, суд дійшов висновку необхідність призначення у справі судову експертизу у сфері інтелектуальної власності, проведення якої доручено судовим експертам Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності Національної академії правових наук України.

На вирішення судового експерта було поставлено наступні питання:

1) Чи являється знак для товарів і послуг "Тіаметоксам", зареєстрований за Свідоцтвом України на знаки для товарів і послуг № 203693, таким, що складається лише з позначення, яке є загальновживаним терміном, станом на дату подання заявки m201503452 (16.03.2015 р.)?

2) Чи являється назва "Тіаметоксам" загальновживаним символом або терміном, станом на дату подання заявки m201503452 (16.03.2015 р.) Товариством з обмеженою відповідальністю "Вассма Кемікал"?

З Висновку судової експертизи №1137 від 15.05.2017 р. вбачається наступне:

1. Знак для товарів і послуг "Тіаметоксам", зареєстрований за Свідоцтвом України на знаки для товарів і послуг № 203693 (назва "Тіаметоксам"), не є таким, що складається лише з позначення, яке є загальновживаним символом, станом на дату подання заявки m201503452 (16.03.2015 р.) Товариством з обмеженою відповідальністю "Вассма Кемікал".

2. Знак для товарів і послуг "Тіаметоксам", зареєстрований за Свідоцтвом України на знаки для товарів і послуг № 203693 (назва "Тіаметоксам"), є таким, що складається лише з позначення, яке є може відноситися до категорії хімічних термінів, станом на дату подання заявки m201503452 (16.03.2015 р.) Товариством з обмеженою відповідальністю "Вассма Кемікал".

У судовому засіданні 07.08.2017 р. судовий експерт Коваленко Т.В. надалі усні пояснення по суті висновку №1137 від 15.05.2017 р., у яких зазначила, що:

- у процесі дослідження було однозначно встановлено, що "Тіаметоксам" відноситься до хімічних термінів, оскільки означає певну хімічну сполуку;

- у процесі дослідження було встановлено що запис хімічний термін "Тіаметоксам" об'єднує щонайменше три назви відповідних загальновживаних номенклатур;

- позначення "Тіаметоксам", що відоме під терміном для інсектициду "Тіаметоксам", яке використовується для конкретної галузі науки і техніки більш 15 років, можна вважати загальновживаним терміном.

Дослідивши матеріали справи та Висновок судової експертизи №1137 від 15.05.2017 р., з урахуванням усних пояснень експерта, наданих у судовому засіданні 07.08.2017 р., судом встановлено, що висновки експерта із поставлених судом питань являються належним чином обґрунтованими та відповідають матеріалам справи, під час проведення експертного дослідження експертом застосовано достатній обсяг матеріалів, нормативних актів та науково-практичної літератури.

З урахуванням результатів судової експертизи та за результатами дослідження зібраних у матеріалах справи доказів, суд дійшов висновку про те, що спірний Знак для товарів і послуг "Тіаметоксам" за свідоцтвом України № 203693, зареєстрований за Товариством з обмеженою відповідальністю "Вассма Кемікал", було зареєстровано з порушенням вимог, встановлених ст. ст. 5, 6 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг".

За таких обставин, вимоги позивача про визнання Знака для товарів і послуг "Тіаметоксам" за свідоцтвом України № 203693 являються підтвердженими, обґрунтованими, такими, що відповідають обставинам справи і зібраним доказам, та підлягають задоволенню у повному обсязі.

Стосовно позовних вимог до Державної служби інтелектуальної власності України про зобов'язання внести зміни до Державного реєстру свідоцтв на знаки для товарів і послуг щодо визнання повністю недійсним свідоцтва України № 203693 на знак для товарів і послуг та опублікувати відомості про це в офіційному бюлетені "Промислова власність", суд зазначає наступне.

Внесення змін до Реєстру про визнання свідоцтва недійсним, станом на дату подання позовної заяви, відносилась до виключної компетенції Державної служби інтелектуальної власності.

У той же час, відповідно до постанови Кабінету міністрів України № 320 від 11.05.2017 р., Міністерству економічного розвитку і торгівлі України (відповідач-3 за первісним і зустрічним позовами) передано функції з реалізації державної політики у сфері інтелектуальної власності, які до цього здійснювала Державна служба інтелектуальної власності України.

Таким чином, оскільки Міністерство економічного розвитку і торгівлі України являється правонаступником Державної служби інтелектуальної власності України в частині функцій ведення Державного реєстру свідоцтв на знаки для товарів і послуг, суд задовольняє вимоги про внесення змін до Реєстру та зобов'язує Міністерство економічного розвитку і торгівлі України внести такі зміни.

Відповідно до ст. 32 Господарського процесуального кодексу України, доказами у справі є будь-які фактичні дані, на підставі яких господарський суд у визначеному законом порядку встановлює наявність чи відсутність обставин, на яких ґрунтуються вимоги і заперечення сторін, а також інші обставини, які мають значення для правильного вирішення господарського спору.

Згідно зі ст. 34 Кодексу, господарський суд приймає тільки ті докази, які мають значення для справи. Обставини справи, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватись іншими засобами доказування.

Як встановлено ст. 33 Господарського процесуального кодексу України, кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог та заперечень.

В порядку, передбаченому ст. 43 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і об'єктивному розгляді в судовому процесі всіх обставин справи в їх сукупності, керуючись законом.

При цьому, суд звертає увагу на те, що відповідно до п. 2.3. Постанови Пленуму Вищого господарського суду України № 18 від 26.12.2011 р. "Про деякі питання практики застосування Господарського процесуального кодексу України судами першої інстанції", якщо стороною (або іншим учасником судового процесу) у вирішенні спору не подано суду в обґрунтування її вимог або заперечень належні і допустимі докази, в тому числі на вимогу суду, або якщо в разі неможливості самостійно надати докази нею не подавалося клопотання про витребування їх судом (частина перша статті 38 ГПК), то розгляд справи господарським судом може здійснюватися виключно за наявними у справі доказами, і в такому разі у суду вищої інстанції відсутні підстави для скасування судового рішення з мотивів неповного з'ясування місцевим господарським судом обставин справи.

Враховуючи вищевикладене, суд вважає позовні вимоги обґрунтованими, підтвердженими наявними в матеріалах справи доказами та не спростованими належним чином та у встановленому законом порядку відповідачами, а відтак такими, що підлягають задоволенню у повному обсязі.

Відповідно до ст. 49 Господарського процесуального кодексу України, суд покладає судові витрати на Товариство з обмеженою відповідальністю "Вассма Кемікал".

Керуючись статтею 124 Конституції України, статтями 43, 33, 43, 49, 82-85 Господарського процесуального кодексу України, суд -

В И Р І Ш И В:

1. Позов задовольнити повністю.

2. Визнати свідоцтво України №203693 на знак для товарів і послуг "Тіаметоксан" недійсним повністю.

3. Зобов'язати Міністерство економічного розвитку і торгівлі України (01008, м. Київ, вул. Михайла Грушевського, 12/2) внести відомості про визнання свідоцтва України № 203693 на знак для товарів і послуг "Тіаметоксан" недійсним повністю до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг та опублікувати відомості про це у офіційному бюлетені "Промислова власність".

4. Стягнути з Товариства обмеженою відповідальністю "Вассма Кемікал" (04021, м. Київ, Мінське шосе, 4; ) на користь "Сінгента Партісіпейшнз АГ" (Syngenta Participations AG) (Шварцвальдаллее 215,4058 Базель, Швейцарія) 2 436 (дві тисячі чотириста тридцять шість) грн. 00 коп. судового збору.

5. Видати наказ після набрання рішенням законної сили.

Рішення господарського суду може бути оскаржено до Київського апеляційного господарського суду протягом десяти днів з дня підписання повного тексту рішення.

Повний текст рішення складено 11.08.2017 р.

Суддя Н.І. Зеленіна