РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27.03.2017№910/15551/16

Господарський суд міста Києва у складі судді Марченко О.В., за участю секретаря судового засідання Роздобудько В.В.,

розглянув у відкритому судовому засіданні

справу № 910/15551/16

за позовом DIAGEO BRANDS B.V. (Діаджео Брендз Бі.Ві.), м. Амстердам, Нідерланди,

до Державної служби інтелектуальної власності України, м. Київ, та

товариства з обмеженою відповідальністю «Сімферопольський вино-коньячний завод», м. Дніпро,

про визнання торговельних марок добре відомими, визнання недійсними свідоцтв України №206769, №206770, №206771 на знаки для товарів і послуг та припинення порушення прав на торговельні марки,

за участю представників:

позивача - Коваля А.М. (довіреність від 19.04.2016 № б/н);

відповідача-1 - Саламова О.В. (довіреність від 21.11.2014 №1-8/8564);

відповідача-2 - не з'явилися.

DIAGEO BRANDS B.V. (Діаджео Брендз Бі.Ві.; далі - Компанія) звернулася до господарського суду міста Києва з позовом, в якому просить суд:

- визнати знак для товарів і послуг «JOHNNIE WALKER» добре відомим в Україні станом на 17.09.2015 для товару 33 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі - МКТП) «віскі» стосовно позивача;

- визнати знак для товарів і послуг «JOHNNIE WALKER BLUE LABEL» добре відомим в Україні станом на 17.09.2015 для товару 33 класу МКТП «віскі» стосовно Компанії;

- визнати знак для товарів і послуг «JOHNNIE WALKER RED LABEL» добре відомим в Україні станом на 17.09.2015 для товару 33 класу МКТП «віскі» стосовно позивача;

- визнати знак для товарів і послуг «JOHNNIE WALKER BLACK LABEL» добре відомим в Україні станом на 17.09.2015 для товару 33 класу МКТП «віскі» стосовно Компанії;

- визнати знак для товарів і послуг «» добре відомим в Україні станом на 17.09.2015 для товару 33 класу МКТП «віскі» стосовно позивача;

- визнати знак для товарів і послуг «» добре відомим в Україні станом на 17.09.2015 для товару 33 класу МКТП «віскі» стосовно Компанії;

- визнати знак для товарів і послуг «» добре відомим в Україні станом на 17.09.2015 для товару 33 класу МКТП «віскі» стосовно позивача;

- визнати повністю недійсним свідоцтво України №206769 на знак для товарів і послуг «» (заявка від 18.09.2015 №m201516076), власником якого є товариство з обмеженою відповідальністю «Сімферопольський вино-коньячний завод» (далі - Товариство);

- зобов'язати Державну службу інтелектуальної власності України (далі - Служба) внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг (далі - Реєстр) стосовно визнання повністю недійсним свідоцтва України №206769 та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені «Промислова власність»;

- визнати повністю недійсним свідоцтво України №206770 на знак для товарів і послуг «» (заявка від 18.09.2015 №m201516079), власником якого є відповідач;

- зобов'язати Службу внести зміни до Реєстру стосовно визнання повністю недійсним свідоцтва України №205770 та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені «Промислова власність»;

- визнати повністю недійсним свідоцтво України №206771 на знак для товарів і послуг «» (заявка від 18.09.2015 №m201516081), власником якого є Товариство;

- зобов'язати Службу внести зміни до Реєстру стосовно визнання повністю недійсним свідоцтва України №205771 та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені «Промислова власність»;

- зобов'язати відповідача припинити порушення прав інтелектуальної власності Компанії на добре відомі торговельні марки «JOHNNIE WALKER», «JOHNNIE WALKER RED LABEL», «JOHNNIE WALKER BLACK LABEL», «JOHNNIE WALKER BLUE LABEL», «»,«»,«»;

- заборонити Товариству використовувати схожі з добре відомими торговельними марками Компанії «JOHNNIE WALKER», «JOHNNIE WALKER RED LABEL», «JOHNNIE WALKER BLACK LABEL», «JOHNNIE WALKER BLUE LABEL», «»,«»,«» позначення «Jack Talker», «Джек Толкер», «Blue Level», «Jack Talker Blue Level», «Джек Толкер Блю Левел», «Red Level», «Jack Talker Red Level», «Джек Толкер Ред Левел», «Black Level», «Jack Talker Black Level», «Джек Толкер Блек Левел» будь-якими шрифтами та алфавітами, словесні та комбіновані, шляхом заборони нанесення їх на пляшки та упаковки напою алкогольного міцного (Ukrainian Whiskye), етикетки напою алкогольного міцного (Ukrainian Whiskye), заборони зберігання напою алкогольного міцного (Ukrainian Whiskye) із зазначеним нанесенням вказаних позначень з метою пропонування для продажу, заборони пропонування для продажу напою алкогольного міцного (Ukrainian Whiskye), заборони продажу напою алкогольного міцного (Ukrainian Whiskye), експорту (вивезення) напою алкогольного міцного (Ukrainian Whiskye), заборони використання схожих позначень «Jack Talker», «Джек Толкер», «Blue Level», «Jack Talker Blue Level», «Джек Толкер Блю Левел», «Red Level», «Jack Talker Red Level», «Джек Толкер Ред Левел», «Black Level», «Jack Talker Black Level», «Джек Толкер Блек Левел» і діловій документації, зокрема, у листах, чеках, посвідченнях якості, в рекламі та в мережі Інтернет, зокрема, на сайті http://svkz.ua, включаючи посилання: http://svkz.ua/ru/production/, http://svkz.ua/ru/production/jack_talker, http://svkz.ua/ua/production/, http://svkz.ua/en/production/, http://svkz.ua/ua/production/jack_talker, http://svkz.ua/en/production/jack_talker;

- зобов'язати Товариство усунути схожі з добре відомими торговельними марками Компанії «JOHNNIE WALKER», «JOHNNIE WALKER RED LABEL», «JOHNNIE WALKER BLACK LABEL», «JOHNNIE WALKER BLUE LABEL», «»,«»,«» словесні та комбіновані позначення «Jack Talker», «Джек Толкер», «Blue Level», «Jack Talker Blue Level», «Джек Толкер Блю Левел», «Red Level», «Jack Talker Red Level», «Джек Толкер Ред Левел», «Black Level», «Jack Talker Black Level», «Джек Толкер Блек Левел» з напоїв алкогольних міцних (Ukrainian Whiskye), з пляшок та етикеток напоїв алкогольних міцних (Ukrainian Whiskye), з ділової документації, зокрема, з листів, чеків, посвідчень якості, реклами та з мережі Інтернет, зокрема, з сайту http://svkz.ua, включаючи посилання: http://svkz.ua/ru/production/, http://svkz.ua/ru/production/jack_talker, http://svkz.ua/ua/production/, http://svkz.ua/ua/production/jack_talker, http://svkz.ua/en/production/, http://svkz.ua/en/production/jack_talker;

- зобов'язати відповідача вилучити з цивільного обороту та знищити напої алкогольні міцні (Ukrainian Whiskye) «Jack Talker Blue Level» («Джек Толкер Блю Левел»), «Jack Talker Red Level» («Джек Толкер Ред Левел»), «Jack Talker Black Level» («Джек Толкер Блек Левел») як такі, що були виготовлені та введені в цивільний оборот з порушенням прав інтелектуальної власності Компанії на добре відомі торговельні марки «JOHNNIE WALKER», «JOHNNIE WALKER RED LABEL», «JOHNNIE WALKER BLACK LABEL», «JOHNNIE WALKER BLUE LABEL», «»,«»,«».

Позов мотивовано тим, що:

- позначення «JOHNNIE WALKER», «JOHNNIE WALKER RED LABEL», «JOHNNIE WALKER BLACK LABEL», «JOHNNIE WALKER BLUE LABEL», «», «», «» є добре відомим у світі, зокрема, в Україні та в порядку статті 6 bis Паризької конвенції про охорону промислової власності від 20.03.1883 і статті 25 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (далі - Закон) має бути визнано добре відомим в Україні з 17.09.2015 для товару 33 класу МКТП «віскі» стосовно особи позивача;

- відповідач-1 зареєстрував за відповідачем-2 знаки для товарів і послуг «» за свідоцтвом України № 206769 (заявка від 18.09.2015 №m201516076), «»за свідоцтвом України № 206770 (заявка від 18.09.2015 №m201516079), «»за свідоцтвом України № 206771 (заявка від 18.09.2015 №m201516081), які є схожими настільки, що їх можна сплутати, з торговельними марками Компанії , а тому спірні свідоцтва підлягає визнанню недійсними на підставі статті 6 bis Паризької конвенції про охорону промислової власності від 20.03.1883;

- крім того, знаки для товарів і послуг «», «», «» є:

схожими настільки, що їх можна сплутати, з раніше зареєстрованими знаками для товарів і послуг: «JOHNNIE WALKER», «BLUE LABEL» відповідно за свідоцтвами України №3764 та №39859 (які сукупно складають знак «JOHNNIE WALKER BLUE LABEL», який позивач просить суд визнати добре відомим) стосовно товарів 33 класу МКТП; «RED LABEL» та «BLACK LABEL» відповідно за свідоцтвами України №3763 та №3759 стосовно товарів 33 класу МКТП; «JOHNNIE WALKER» та «RED LABEL» відповідно за свідоцтвами України №3764 та №3763 (які сукупно складають знак «JOHNNIE WALKER RED LABEL», який позивач просить суд визнати добре відомим) стосовно товарів 33 класу МКТП;

такими, що можуть ввести в оману щодо товару або особи, яка виробляє товар, породжуючи асоціації із позивачем та продукцією, яка виробляється під схожими торговельними марками;

- отже, спірні свідоцтва підлягають визнанню недійсними з підстав, передбачених пунктами 2 і 3 статті 6 Закону.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 26.08.2016 порушено провадження у справі.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 06.09.2016 вжито заходів до забезпечення позову шляхом:

- заборони Товариству передавати у будь-який спосіб повністю чи частково право власності на знаки для товарів і послуг за свідоцтвами України №206769, №206770 та №206771 стосовно товарів 33 класу МКТП або ж відмовлятися від наведених свідоцтв;

- заборони Службі вносити зміни до Державного реєстру свідоцтв України стосовно власника знаків для товарів і послуг за свідоцтвами України №206769, №206770 та №206771 стосовно товарів 33 класу МКТП.

Служба 19.09.2016 подала суду відзив на позовну заяву, в якому зазначила про те, що: позивачем не надано жодного доказу того, що відповідачі порушили, оспорили або не визнали його права; наявність певних прав у відповідача-2 не є перешкодою для реалізації прав позивача, оскільки у матеріалах справи відсутні докази того, що відповідач-2 забороняв або іншим чином створював перешкоди позивачу у реалізації його прав; як вбачається з позовної заяви, позивач на підтвердження схожості порівнювальних позначень здійснює порівняльний аналіз знаків Компанії «JOHNNIE WALKER», «JOHNNIE WALKER RED LABEL», «JOHNNIE WALKER BLACK LABEL», «JOHNNIE WALKER BLUE LABEL» та знаків відповідача-2 «», «», «» лише їх окремих словесних частин «Jack Talker» та «JOHNNIE WALKER»; проте при проведенні експертизи заявлені позначення розглядаються закладом експертизи в цілому, адже обсяг правової охорони, який надається зареєстрованому знаку, визначається зображенням знака в цілому (а не його окремим складовим частинам), а також переліком товарів і послуг; при співвідношенні цих позначень вбачається, що знаки для товарів і послуг позивача за свідоцтвами України №3759, №3763, №3764, №39859 відрізняється від знаків для товарів і послуг відповідача-2 за свідоцтвами України № 206769, №206770, №206771 за своєю фонетичною, графічною та семантичною відмінністю, а тому зазначені знаки не є схожими настільки, що їх можна сплутати по відношенню до товарів 33 класу МКТП; лише дослідження можливого фактичного використання позначень «», «», «» за свідоцтвами України №206769, №206770, №206771 в господарському обороті може дати відповідь на питання, чи вводять в оману споживача зазначені позначення відносно особи, яка виробляє товари, або є таким, що не виключає небезпеки введення в оману споживачів; таке дослідження повинно здійснюватися лише стосовно території України станом на дату подання заявок за свідоцтвами України №206769, №206770, №206771; єдиним належним доказом у справі про визнання недійсними свідоцтв України № 206769, №206770, №206771 на знаки для товарів і послуг з підстав невідповідності заявлених позначень умовам надання правової охорони може бути висновок відповідної судової експертизи; наявні в матеріалах документи не дають підстав вважати про добру відомість в Україні знаків «JOHNNIE WALKER», «JOHNNIE WALKER RED LABEL», «JOHNNIE WALKER BLACK LABEL», «JOHNNIE WALKER BLUE LABEL» добре відомим в Україні відносно товарів 33 класу МКТП станом на 17.09.2015.

Товариство 17.10.2016 подало суду відзив на позовну заяву, в якому зазначило про те, що:

- відповідач-2 є власником свідоцтв України №206769, №206770, №206771 на знаки для товарів і послуг та на законних підставах використовує вказані знаки для товарів і послуг для випуску автентичних напоїв алкогольних міцних «», «», «» з власними рецептурами, технологічними інструкціями та технічними умовами, що відноситься законодавцем до груп «інші алкогольні напої» або «напої спиртні, дистильовані з плодів (крім лікерів, джину, ялівцевої настоянки; виноградного вина чи виноградних вичавків)» або «горілка та лікеро-горілчані вироби, інші», в залежності від предмету регулювання;

- вказані напої алкогольні міцні пройшли усі передбачені чинним законодавством України перевірки та отримали всю необхідну дозвільну документацію на виробництво і реалізацію; вони є вітчизняним українським продуктом середнього класу з демократичної цінової категорії, позиціонуються як міцний алкогольний напій для українців з середнім та нижче середнього рівнем достатку і має кардинально іншу споживчу аудиторію, ніж продукт позивача; крім того, мають свою історію, свої причини виникнення, своє економічне обґрунтування та відповідають умовам надання правової охорони;

- Товариство не вважає свій продукт схожим з продукцією Компанії та не визнає порушення чи використання інтелектуальної власності позивача під час створення свого автентичного продукту;

- на думку відповідача-2, для визнання торговельних марок добре відомими в Україні, позивачу слід звертатись з відповідними заявами до Апеляційної палати Державного департаменту інтелектуальної власності, і лише у разі отримання відмови в задоволенні таких заяв - до суду;

- вимоги позивача щодо визнання знаків для товарів і послуг «JOHNNIE WALKER», «JOHNNIE WALKER RED LABEL», «JOHNNIE WALKER BLACK LABEL», «JOHNNIE WALKER BLUE LABEL» добре відомими в Україні станом на 17.09.2015 для товарів 33 класу МКТП «Віскі» на ім'я Компанії, є різнорідними поряд із вимогами про визнання недійсними повністю спірних свідоцтв України №206769, №206770, №206771, та не є належним способом захисту порушених прав або оспорюваних законом інтересів позивача, в розумінні господарського судочинства, отже, задоволенню в даному випадку не підлягають;

- позивач не може стверджувати, що державна реєстрація торговельних марок відповідача-2 може завдати шкоди діловій репутації належній йому серії торговельних марок та продукції, а також ввести споживачів та громадськість в оману, з огляду на те, що ухвалою господарського суду Київської області від 02.08.2016 №910/6193/16 затверджено мирову угоду, підписану Товариством та товариством з обмеженою відповідальністю «Золота середина», інформацію розміщену на сайті http://obozrevatel.com/blogs/50623-simferopolskij-vino-konyachnyij-zavod-predatelsvo-i-piratstvo.htm стосовно Товариства визнано недостовірною та вилучено.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 17.10.2016 призначено у справі №910/15551/16 судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручено судовому експерту Дорошенку Олександру Федоровичу (Науково-дослідний інститут інтелектуальної власності Національної академії правових наук України), та зупинено провадження у справі до закінчення проведення судової експертизи.

До господарського суду міста Києва 16.01.2017 надійшли матеріали справи №910/15551/16 з висновком експерта від 10.01.2017 №1131 (далі - Висновок).

Ухвалою господарського суду міста Києва від 21.02.2017 було поновлено провадження у справі.

27.02.2017 позивач подав суду письмові пояснення, в яких вказав, що: Висновок містить логічні, послідовні, чіткі, правильні та обґрунтовані висновки та є належним доказом у справі; заперечення відповідачів повністю спростовані судовими експертами за допомогою застосування спеціальних знань у сфері інтелектуальної власності.

24.03.2017 відповідач-2 подав суду клопотання про відкладення розгляду справи у зв'язку з необхідністю представнику Товариства ознайомитися із Висновком та подати відповідні пояснення.

Представник позивача заперечив проти задоволення клопотання Товариства; представник відповідача-1 залишив розгляд клопотання на розсуд суду.

Господарський суд міста Києва дійшов висновку про необхідність відмови у задоволенні клопотання Товариства з огляду на таке.

Відповідно до статті 42 Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України) правосуддя у господарських судах здійснюється на засадах рівності всіх учасників судового процесу перед законом і судом.

Згідно зі статтею 43 ГПК України судочинство у господарських судах здійснюється на засадах змагальності.

Сторони та інші особи, які беруть участь у справі, обґрунтовують свої вимоги і заперечення поданими суду доказами.

Господарський суд створює сторонам та іншим особам, які беруть участь у справі, необхідні умови для встановлення фактичних обставин справи і правильного застосування законодавства.

Відповідно до частини першої статті 69 ГПК України спір має бути вирішено господарським судом у строк не більше двох місяців від дня одержання позовної заяви.

Відповідач-2 як на необхідність відкладення розгляду справи посилався на те, що дізнався про поновлення провадження лише 24.03.2017 з Єдиного державного реєстру судових рішень та не мав часу для ознайомлення з Висновком.

Проте ухвала суду про поновлення провадження була отримана Товариством 09.03.2017, що підтверджується рекомендованим повідомленням про вручення поштового відправлення.

Отже, відповідач-2 мав достатньо часу для ознайомлення з матеріалами справи, у тому числі, і з Висновком, та обґрунтовану можливість підготуватися до судового засідання, подавши відповідні письмові пояснення.

Разом з тим, відповідно до положень пункту 1 статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод від 04.11.1950 кожен має право на справедливий і публічний розгляд його справи упродовж розумного строку незалежним і безстороннім судом, встановленим законом, який вирішить спір щодо його прав та обов'язків цивільного характеру або встановить обґрунтованість будь-якого висунутого проти нього кримінального обвинувачення. Також, відповідно до рішень Європейського суду з прав людини, що набули статусу остаточного, зокрема «Іззетов проти України», «Пискал проти України», «Майстер проти України», «Субот проти України», «Крюков проти України», «Крат проти України», «Сокор проти України», «Кобченко проти України», «Шульга проти України», «Лагун проти України», «Буряк проти України», «ТОВ «ФПК «ГРОСС» проти України», «Гержик проти України» суду потрібно дотримуватись розумного строку для судового провадження.

Розумним, зокрема, вважається строк, що є об'єктивно необхідним для виконання процесуальних дій, прийняття процесуальних рішень та розгляду і вирішення справи з метою забезпечення своєчасного (без невиправданих зволікань) судового захисту.

З урахуванням практики Європейського суду з прав людини критеріями розумних строків є: правова та фактична складність справи; поведінка заявника, а також інших осіб, які беруть участь у справі, інших учасників процесу; поведінка органів державної влади (насамперед суду); характер процесу та його значення для заявника (справи «Федіна проти України» від 02.09.2010, «Смірнова проти України» від 08.11.2005, «Матіка проти Румунії» від 02.11.2006, «Літоселітіс проти Греції» від 05.02.2004 та інші).

Отже, видкладення розгляду справи є недоцільним і таким, що суперечить принципу розумності строку вирішення спору.

У судовому засіданні 27.03.2017 представник позивача надав пояснення по суті спору, позовні вимоги підтримав в повному обсязі.

Представник відповідача-1 надав пояснення по суті спору, проти задоволення позовних вимог заперечив.

Представник відповідача-2 у судове засідання не з'явився, про причини неявки суд не повідомив, по час, дату та місце проведення судового засідання був повідомлений належним чином.

Ухвали господарського суду міста Києва було надіслано відповідачу-2 на адресу, зазначену у позовній заяві та у витязі з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, що також підтверджується відмітками канцелярії на звороті таких ухвал та рекомендованими повідомленнями про вручення поштового відправлення.

У підпункті 3.9.2 пункту 3.9 постанови пленуму Вищого господарського суду України від 26.12.2011 № 18 «Про деякі питання практики застосування Господарського процесуального кодексу України судами першої інстанції» зазначено, що, розпочинаючи судовий розгляд, суддя має встановити, чи повідомлені про час і місце цього розгляду особи, які беруть участь у справі, але не з'явилися у засідання. Особи, які беруть участь у справі, вважаються повідомленими про час і місце її розгляду судом, якщо ухвалу про порушення провадження у справі надіслано за поштовою адресою, зазначеною у позовній заяві. У випадку нез'явлення в засідання представників обох сторін або однієї з них справа може бути розглянута без їх участі, якщо неявка таких представників не перешкоджає вирішенню спору.

Враховуючи наведене та з метою запобігання безпідставному затягуванню розгляду справи, суд дійшов висновку про можливість розгляду справи по суті в судовому засіданні 27.03.2017 без участі представника відповідача-2 за наявними в ній матеріалами (стаття 75 ГПК України).

Оцінивши наявні в матеріалах справи докази, які мають значення для розгляду справи по суті, проаналізувавши встановлені фактичні обставини справи в їх сукупності, заслухавши пояснення представників позивача та відовідача-1, господарський суд міста Києва

ВСТАНОВИВ:

Позивач є володільцем таких свідоцтв України на знак для товарів і послуг:

№ 3764 «JOHNNIE WALKER» (словесний), зареєстрований для товарів 33 класу МКТП «віскі»; дата реєстрації 27.12.1994; дата закінчення строку дії свідоцтва (продовження) 30.11.2024; дата публікації відомостей про видачу свідоцтва 27.12.1994 в офіційному бюлетені «Промислова власність» № 6-ІІ;

№ 3759 «BLACK LABEL» (словесний), зареєстрований для товарів 33 класу МКТП «шотландське віскі»; дата реєстрації 27.12.1994; дата закінчення строку дії свідоцтва (продовження) 18.09.2017; дата публікації відомостей про видачу свідоцтва 27.12.1994 в офіційному бюлетені «Промислова власність» № 6-ІІ;

№ 3763 «RED LABEL» (словесний), зареєстрований для товарів 33 класу МКТП «шотландське віскі»; дата реєстрації 27.12.1994; дата закінчення строку дії свідоцтва (продовження) 18.09.2017; дата публікації відомостей про видачу свідоцтва 27.12.1994 в офіційному бюлетені «Промислова власність» № 6-ІІ;

№ 39859 «BLUE LABEL» (словесний), зареєстрований для товарів 33 класу МКТП «алкогольні напої (крім пива)»; дата реєстрації 17.05.2004; дата закінчення строку дії свідоцтва (продовження) 18.03.2022; дата публікації відомостей про видачу свідоцтва 17.05.2004 в офіційному бюлетені «Промислова власність» № 5.

За приписами статті 494 Цивільного кодексу України (далі - ЦК України) і пункту 4 статті 5 Закону набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчується свідоцтвом. Обсяг правової охорони торговельної марки визначається наведеними у свідоцтві її зображенням та переліком товарів і послуг, якщо інше не встановлено законом.

Суд дійшов висновку, що доцільно розглянути, в першу чергу, позовну вимогу про визнання торговельної марки добре відомою.

Позивач вважає, що знаки для товарів і послуг «JOHNNIE WALKER», «JOHNNIE WALKER BLUE LABEL», «JOHNNIE WALKER RED LABEL», «JOHNNIE WALKER BLACK LABEL», «», «» та «» є добре відомими в Україні для товарів 33 класу МКТП з 17.09.2015.

Статтею 25 Закону передбачено, що охорона прав на добре відомий знак здійснюється згідно з статтею 6 bis Паризької конвенції про охорону промислової власності та цим Законом на підставі визнання знака добре відомим Апеляційною палатою або судом. Знак може бути визнаний добре відомим незалежно від реєстрації його в Україні.

При визначенні того, чи є знак добре відомим в Україні, можуть розглядатися, зокрема, такі фактори, якщо вони є доречними:

ступінь відомості чи визнання знака у відповідному секторі суспільства;

тривалість, обсяг та географічний район будь-якого використання знака;

тривалість, обсяг та географічний район будь-якого просування знака, включаючи рекламування чи оприлюднення та представлення на ярмарках чи виставках товарів та/або послуг, щодо яких знак застосовується;

тривалість та географічний район будь-яких реєстрацій та/або заявок на реєстрацію знака за умови, що знак використовується чи є визнаним;

свідчення успішного відстоювання прав на знак, зокрема територія, на якій знак визнано добре відомим компетентними органами;

цінність, що асоціюється зі знаком.

Порядок визнання Апеляційною палатою знака добре відомим в Україні встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері інтелектуальної власності. За подання заяви про визнання знака добре відомим сплачується збір.

Рішення Апеляційної палати щодо визнання знака добре відомим в Україні може бути оскаржено у судовому порядку.

З дати, на яку за визначенням Апеляційної палати чи суду знак став добре відомим в Україні, йому надається правова охорона така сама, якби цей знак був заявлений на реєстрацію в Україні. При цьому вона поширюється також на товари і послуги, що не споріднені з тими, для яких знак визнано добре відомим в Україні, якщо використання цього знака іншою особою стосовно таких товарів і послуг вказуватиме на зв'язок між ними та власником добре відомого знака і його інтересам, ймовірно, буде завдано шкоди таким використанням.

У пункті 3.5 постанови пленуму Вищого господарського суду України від 23.03.2012 № 5 «Про деякі питання практики призначення судових експертиз у справах зі спорів, пов'язаних із захистом права інтелектуальної власності» (далі - Постанова № 5) зазначено, що у частині другій статті 25 Закону визначено перелік факторів, що можуть розглядатись як доречні для визначення торговельної марки добре відомою в Україні. З'ясування деяких з перелічених факторів щодо конкретної торговельної марки потребує спеціальних знань, а отже, господарські суди у справах про визнання торговельної марки добре відомою мають залежно від змісту наведених факторів призначати судову експертизу або витребувати необхідні відомості від сторін чи інших учасників судового процесу.

Оскільки, позивачем подано достатню кількість доказів в підтвердження доброї відомості знака та з'ясування факторів, визначених статтею 25 Закону, не потребує спеціальних знань, то суд дійшов висновку про відсутність необхідності у призначенні судової експертизи з метою з'ясування судовим експертом питання про добру відомість торговельної марки Компанії.

Крім того, для з'ясування правових питань і дослідження доказів судом не потрібні спеціальні знання.

Відповідно до підпункту 3.2.3 пункту 3.2 Порядку визнання знака добре відомим в Україні Апеляційною палатою Державного департаменту інтелектуальної власності (далі - Порядок), затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України 15.04.2005 за № 228, фактичні дані, які підтверджують добру відомість знака стосовно товарів і/або послуг, щодо яких він використовується, на вказану в заяві дату повинні бути представлені відомостями, що містяться у відповідних документах.

Ці відомості мають підтверджувати наявність факторів, якщо вони є доречними, визначених у пункті 2 статті 25 Закону.

Використання або будь-яке просування знака може підтверджуватися відомостями про:

види маркування товарів і/або застосування знака при наданні послуг;

експонування товарів на виставках, ярмарках, зокрема міжнародних і/або національних. При цьому можуть надаватись відомості про кількість відвідувачів виставки, ярмарки, площі виставочних павільйонів тощо;

використання знака в рекламі;

комерційне використання знака в мережі Інтернет;

заходи щодо просування знака.

Інтенсивність використання знака на території України може підтверджуватися відомостями про:

обсяг реалізації товарів і/або послуг, відносно яких застосовується знак;

перелік регіонів України із зазначенням населених пунктів, у яких здійснювалась реалізація таких товарів і/або послуг;

середню кількість споживачів товарів і/або послуг на дату, указану в заяві;

коло споживачів та їх специфіку залежно від характеру товарів і/або послуг;

положення виробника на ринку у відповідному секторі економіки;

обсяги експорту (імпорту) товарів, щодо яких застосовується знак;

цінність (вартість) знака згідно з даними річних фінансових звітів (при цьому методика оцінки знака визначається його власником).

Тривалість використання знака може підтверджуватися відомостями про дату початку використання знака та про безперервність його використання.

Рекламування знака може підтверджуватися відомостями про:

способи рекламування маркованих товарів у різних засобах інформації, включаючи Інтернет;

кількість споживачів такої реклами;

витрати на рекламування, зокрема фінансові документи (звіти) щодо витрат на рекламу.

Відомість знака в певному колі споживачів може підтверджуватися результатами опитування з питання доброї відомості знака в Україні, проведеного дослідницькою організацією, яка спеціалізується в галузі проведення соціологічних або маркетингових досліджень.

Опитуванням має бути охоплено принаймні шість населених пунктів різних географічних регіонів України з кількістю населення не менше 500 тис. При цьому переважним є опитування в трьох містах, таких як Київ, Харків, Львів, Одеса, Дніпропетровськ, Луганськ, Донецьк, Севастополь. Інші населені пункти визначаються, виходячи з характеру діяльності власника знака з виробництва товарів і/або надання послуг.

Кількість опитуваних повинна відповідати цілям об'єктивності опитування, у зв'язку з чим їх максимальна кількість не обмежується, а мінімальна має бути не менше 500 опитуваних у будь-яких двох населених пунктах і не менше 125 - у кожному іншому населеному пункті.

Опитування стосовно доброї відомості знака повинно бути репрезентативним для населення всієї України та проводитися з урахуванням «цільової аудиторії».

Опитування стосовно доброї відомості знака, призначеного для продукції виробничо-технічного призначення, має проводитися серед фахівців, які є споживачами продукції даного виду і належать до виробничих, торгових та інших ділових кіл.

Опитування стосовно доброї відомості знака, призначеного для товарів народного споживання, має проводитися серед так званих середніх споживачів за ознаками віку, статі, освіти, соціального та матеріального стану, а також серед фахівців відповідних галузей промисловості, торгівлі.

Результати опитування певного кола респондентів - споживачів і фахівців мають дати відповіді на такі, принаймні, питання:

чи відомий їм знак;

для яких товарів і/або послуг застосовується знак;

яка саме особа, на їх думку, є власником знака або виробником товарів, маркованих знаком, і/або надавачем послуг, для яких знак застосовується;

з якого часу їм відомий знак;

що для них є джерелом інформації про знак.

Якщо знак зареєстровано в інших країнах, то заявником можуть бути надані відомості про кількість таких реєстрацій та строки їх дії.

Якщо знак уже визнаний добре відомим в інших країнах, то заявником можуть бути надані відомості про рішення щодо цього факту, прийняті компетентними органами цих країн.

Якщо знак використовується в інших державах, зокрема в тих, що мають давні економічні і торговельні зв'язки з Україною, то заявником можуть бути надані відомості про факт такого використання.

Заявником можуть бути надані також й інші відомості, які, на його думку, свідчать про добру відомість його знака в Україні стосовно товарів і/або послуг, що ним виробляються і/або надаються.

Подані Компанією документи як докази доброї відомості торговельної марки є належними та такими, що підтверджують фактичні дані у розумінні підпункту 3.2 пункту 3.2 Порядку та статті 25 Закону з огляду на таке.

Судом встановлено, що позивач входить до міжнародної корпорації Diageo, створеної у 1997 році, що є всесвітньо-відомим і одним із найбільших у світі виробником алкогольних напоїв класу преміум.

Основні торговельні марки Компанії складають віскі «JOHNNIE WALKER», «J&B», «White Horse» та «Crown Royal», горілка «Smirnoff», лікер «Baileys», ром «Captain Morgan», джин «Gordon's», пиво «Guinness» тощо.

Як вбачається з матеріалів справи, Компанії належать 8 з 20 найпопулярніших за обсягами продажу світових преміальних брендів алкогольних напоїв.

У власності Компанії перебувають десятки брендів алкогольних напоїв, значна частина яких займає провідні позиції на відповідних сегментах світового ринку преміального алкоголю.

За підсумками 2012-2013 фінансового року корпорація отримала 1,96 мільярдів фунтів стерлінгів ($3,09 мільярди доларів США) прибутку, що на 5,4% перевищує показник прибутку за минулий рік.

Продукція Компанії реалізується у 180 країнах світу.

Судом встановлено, що позивач використовує торговельні марки «JOHNNIE WALKER», «JOHNNIE WALKER BLUE LABEL», «JOHNNIE WALKER RED LABEL», «JOHNNIE WALKER BLACK LABEL», «», «» та «» для маркування алкогольної продукції власного виробництва, а саме віскі.

Високий ступінь відомості та визнання вказаних знаків в Україні підтверджується, зокрема, результатами опитування споживачів з питань доброї відомості даного знака, що містяться у висновку від 19.09.2016 № б/н, складеному приватним підприємством «Міжнародна маркетингова група» (далі - Підприємство).

Згідно із вказаним висновком у період часу з 22.08.2016 по 12.09.2016 Підприємством було проведено опитування 1 500 респондентів в шести великих містах України, а саме, Києві, Дніпрі, Львові, Одесі, Харкові та Вінниці з питань відомості споживачам знаків (торговельних марок) «JOHNNIE WALKER» і маркованої ними продукції та можливості сплутування з даними торговельними марками знаків «JACK TALKER».

За результати опитування Підприємством було з'ясовано таке:

- 88,9 % опитаних підтвердили, що знаки «JOHNNIE WALKER», «JOHNNIE WALKER BLUE LABEL», «JOHNNIE WALKER RED LABEL», «JOHNNIE WALKER BLACK LABEL», «», «», «» їм відомі;

- 98,9 % опитаних, яким відомі знаки «JOHNNIE WALKER», вказали, що дані знаки застосовуються саме для товарів віскі «JOHNNIE WALKER»;

- 90,4 % респондентів вказали, що власником знаків «JOHNNIE WALKER» є міжнародна корпорація «Діаджео»;

- більше половини опитаних респондентів (56,7 %) знають знаки «JOHNNIE WALKER» дуже давно, набагато раніше ніж з 01.01.2010, 24,8 % - щонайменше з 01.01.2012, ще 18,5 % - знають знаки «JOHNNIE WALKER» щонайменше з 17.09.2015; що підтверджує те, що всі 88,9 % опитаних, яким відомі знаки «JOHNNIE WALKER», знають їх вже дуже давно, але принаймні, не пізніше як з 17.09.2015;

- для 82,6 % респондентів джерелом інформації про знаки «JOHNNIE WALKER» є продукція віскі, для 13,7 % - мережа Інтернет, для 3,7 % - друковані засоби масової інформації.

У мережі Інтернет, а саме у вільній енциклопедії «Вікіпедія» міститься така інформація:

«Джомні Вомкер (англ. Johnnie Walker) - марка шотландського віскі, одна з найвідоміших марок у світі. Щороку виробляється понад 130 мільйонів пляшок. Під цією маркою випускається як дешевий невитриманий віскі, так і різноманітні типи витриманого дорогого віскі.

Бренд є власністю міжнародної компанії Diageo.

В Шотландії існує поділ на регіони виробництва. Основних регіонів п'ять: Високогір'я (Highlands), Спейсайд (Speyside), Рівнина (Lowlands), острів Айла (Islay), Кемпбелтаун (Campbeltown). У різних регіонах роблять різний за характером віскі.

Починається лінійки JW з Red Label. Це стандартний купаж. До його складу входить близько 35 сортів витримкою 3-5 років. Основа купажу - віскі Cardhu з медовим смаком. Також в Red Label входять димно-торф'яні сорти з островів. Досить різкий і злегка агресивний, завдяки своїй молодості. Тому Red Label, як і будь-який стандартний купаж, не п'ють в чистому вигляді: або з великою кількістю льоду, або змішуючи з колою, содовою, яблучним або вишневим соком, імбирним елем.

Green Label - це blended malt whisky, тобто суміш тільки солодових віскі 15-річного віку. Зерновий віскі в цьому купажі відсутній за визначенням. Досить рідкісний різновид купажу. У складі Green Label всього чотири сорти: це острівні Talisker і Caol Ila, а також Linkwood і Cragganmore з Спейсайд.

Суміш 16 рідкісних сортів. Деяким з них 50 років, деякі з них давно вже перестали проводитись. До складу входить Auchterool 1923 року - продукт зниклої віскокурні з Рівнини. Середній вік спиртів 25 років. З тисячі бочок на Blue Label йде в середньому одна. Віскі в кожній бочці неповторний. Щоб не пропустити унікальність і не стримувати себе формальним віком на Blue Label вік не вказується зовсім. Виходить в чомусь коньячний підхід до мистецтва купажу: старі сорти (50 років) змішуються з більш молодими. Основа купажу - Royal Lochnagar з Високогір'я, який надає соковитий квітково-фруктовий смак, а Caol Ila з Айли - димно-торф'яні і морські тони.

Johnnie Walker Black Label - купаж класу «де люкс». У нього входить близько сорока сортів витримкою не менше 12 років. 35 сортів з 40 - солодові віскі. Головна перевага і гідність Johnnie Walker Black Label - складність смаку. В Black Label входять віскі практично з усіх регіонів виробництва, завдяки чому і народжується складний смак. Кожен з 40 сортів по-своєму впливає на неповторність купажу. Але при цьому є 4 основні аромату. Унікальний віскі з Спейсайд - Cardhu (кард), який складно купити в чистому вигляді, так як переважна більшість цього віскі йде на купажі компанії. Cardhu - основа купажу Johnnie Walker Black Label, він надає букету медових, шовковистість і ніжність. Інші сорти з Спейсада і Високогір'я надають яблучні і злегка цитрусові тони. На контрасті зі свіжими квітково-фруктовими тонами Спейсайд в купаж входять сорти з островів Шотландії - Caol Ila (Кул Айла) і Lagavulin (Лагавулін). Завдяки їм в купажі з'являються димно-торф'яні і морські тони, що нагадують запах багаття або дим хорошою сигари. Завдяки сортам, витриманим в бочках з-під хересу, в купажі з'являються пряні тони сухофруктів, родзинок і трохи в'яленого чорносливу, злегка винний, хересовий смак. Вершкові, ванільні тони, що нагадують морозиво або лікер «Baileys». З'являються завдяки бочкам з-під бурбона і зерновим сортам віскі, які мають більш солодкі тони.

Купаж становлять близько 15 рідкісних сортів віскі витримкою не менше 18 років. Самий м'який та ніжний з усіх Walkers. Роль острівних віскі зведена до мінімуму. Основа купажу - віскі Clynelish (Клайнліш) з Східного узбережжя Північного Високогір'я. Має горіхові, ванільні, морські тони. Перед подачею поміщається в морозильну камеру на 24 години.

«Gold Label» Reserve від легендарного бренду «Джоні Вокер» - рідкісний шотландський елітний віскі, який складається з купажу 15 найвідоміших солодових і зернових спиртів, витриманих протягом 18 років в спеціально відібраних дубових бочках. Назва лінійки - «Голд Лейбл» - обрано не випадково. Один із спиртів в складі віскі («Клінеліш») створюється на основі води з джерела Клайнмілтон, в якому в 18-19 століттях промивали золото. Нещодавно проведений хімічний аналіз цієї води показав, що сліди Аурума є там і донині. Нюанси аромату і смаку «Gold Label» Reserve найкраще відчуваються після заморозки напою протягом доби. Віскі золотого кольору з бурштиновим відтінком.

Близько 130 мільйонів пляшок продаються щороку, і кожні чотири секунди відкривається пляшка Johnnie Walker Red Label.

Дві спеціальних Ювілейні суміші в 1805 році були створені для святкування двохсотріччя з дня народження Джона Уокера. Є тільки 200 пляшок з унікальною сумішшю. За оцінками експертів, вартість одного більш ніж 10 000 фунтів. В цей час найбільш успішним і в той же час самий дешевий віскі в світі є Johnny Walker Red.

У період з 1909 до 1911 Walker запропонував версію White Label. Він був вилучений з продажу, так як він не користувався дуже великою популярністю.».

Матеріалами справи підтверджено, що з пріоритетом від 06.09.1961 на території України позивач є власником серії словесних, зображувальних та комбінованих торговельних марок «JOHNNIE WALKER», «RED LABEL», «BLACK LABEL» за свідоцтвами України № № 3759, 3763, 3764, а з дати пріоритету від 18.03.2002 - власником «BLUE LABEL» за свідоцтвом України № 39859 та інших торговельних марок серії «JOHNNIE WALKER» за свідоцтвами України №№ 34860, 34861, 34862, 35678, 36303, 150428, 178310, 182306 відповідно, які використовуються на етикетках, якими маркується продукція Компанії, а саме віскі.

На відомість знаків «JOHNNIE WALKER», включаючи «JOHNNIE WALKER BLUE LABEL», «JOHNNIE WALKER RED LABEL», «JOHNNIE WALKER BLACK LABEL» вказує величезна кількість посилань на українські та російські Інтернет - сторінки.

Так, при запиті торговельної марки «JOHNNIE WALKER» у відомій пошуковій системі «Google.com.ua» можна отримати 9 520 000 посилань, а у іншій відомій пошуковій системі «Yandex.ua» - 10 000 000 таких посилань.

Разом з тим, при запиті саме торговельної марки «JOHNNIE WALKER RED LABEL» у «Yandex.ua» також з'являється 3 000 000 посилань, при запиті торговельної марки «JOHNNIE WALKER BLACK LABEL» - 1 000 000 посилань, при запиті торговельної марки «JOHNNIE WALKER BLUE LABEL» - 3 000 000 посилань, що підтверджується сторінками з даними пошуковими запитами за посиланнями http://www.google.com.ua/, http://www.yandex.ua/.

Інформація щодо знаків «JOHNNIE WALKER» та продукції, яка виготовляється під даними торговельними марками, міститься на україномовній версії офіційного веб-сайту Компанії https://www.johnniewalker.com/uk-ua/ у мережі Інтернет, що містить інформацію стосовно історії добре відомих торговельних марок та напоїв «JOHNNIE WALKER RED LABEL», «JOHNNIE WALKER BLACK LABEL», «JOHNNIE WALKER BLUE LABEL», їх смакові характеристики та особливості, що підтверджується відповідними сторінками з даного веб-сайту.

Також використання торговельних марок Компанії в мережі Інтернет підтверджується реєстрацією відповідних сторінок (акаунтів) у відомих соціальних мережах України таких як «Facebook» та «VKontakte» ще задовго до дати, на яку позивачем заявляється добра відомість знаків «JOHNNIE WALKER».

Слід зазначити, що перші записи на електронній сторінці в мережі «Facebook» датовані 04.04.2011.

На сторінках «JOHNNIE WALKER» міститься, зокрема інформація щодо віскі «JOHNNIE WALKER RED LABEL», «JOHNNIE WALKER BLACK LABEL», «JOHNNIE WALKER BLUE LABEL», яка надає можливість користувачам соціальних мереж обговорювати дану продукцію, її смакові та інші характеристики, участь вказаних торговельних марок та продукції у різних соціальних заходах (презентаціях, конкурсах, вечірках, шоу, розіграшах та акціях тощо), брати участь в дискусіях, обговореннях; регулярно додавати нову інформацію щодо вищенаведених торговельних марок та відповідної продукції, що підтверджується сторінками, розміщеними, зокрема, за посиланнями: https://www.facebook.com/Johnnie-Walker-62/, https://www.facebook.com/ JohnnieWalkerUkraine/, http://vk.com/johnnie_walker_ukraine.

Що ж до інтенсивності використання торговельної марки «JOHNNIE WALKER» на території України, то слід вказати, що з 2005 року українська компанія - товариство з обмеженою відповідальністю «Баядера-Імпорт» (далі - ТОВ «Баядера-Імпорт») стало ексклюзивним дистриб'ютором віскі «JOHNNIE WALKER» в Україні, що підтверджується інформацією з офіційного сайту ТОВ «Баядера-Імпорт» у мережі Інтернет.

Згідно з довідкою ТОВ «Баядера-Імпорт» від 28.07.2016 № 591 за період з 2013 року по 2015 рік було ввезено в Україну та реалізовано віскі Компанії під торговельною маркою «JOHNNIE WALKER», а саме «JOHNNIE WALKER RED LABEL», «JOHNNIE WALKER BLACK LABEL», «JOHNNIE WALKER BLUE LABEL» в обсязі 702 641 л., з яких: в 2013 році - 292 047,60 л., в 2014 році - 184 212,60 л., у 2015 році - 226 380,90 л.

Вказана інформація підтверджує великі обсяги продажу віскі «JOHNNIE WALKER RED LABEL», «JOHNNIE WALKER BLACK LABEL», «JOHNNIE WALKER BLUE LABEL» і, відповідно, інтенсивне використання торговельних марок «JOHNNIE WALKER», «JOHNNIE WALKER RED LABEL», «JOHNNIE WALKER BLACK LABEL», «JOHNNIE WALKER BLUE LABEL в Україні, котрі нанесені на пляшки продукції віскі, на етикетки даної продукції, упаковки, реалізовані українським споживачам у вказаних обсягах.

Багато років поспіль торговельні марки Компанії активно рекламуються та просуваються на території України, що підтверджується рекламними матеріалами, опублікованими у відомих українських та іноземних журналах, а саме: «Фокус» від 13.06.2014 № 24 (386); «Esquire» за червень 2014 року; «Forbes Украина» за червень 2014 року; «Forbes Украина» за липень 2014 року; «Forbes Украина» за листопад 2014 року; «Forbes Украина» за березень 2015 року; «Mercedes-Benz Magazine» за березень 2015 року; «Mercedes-Benz Magazine» за квітень 2015 року; «ХХL» за квітень 2015 року; «Фокус» від 17.04.2015 № 14(428).; «MAXIM» за квітень-травень 2015 року; «Forbes Украина» за жовтень 2015 року; «Фокус» від 30.10.2015 № 43(454); «Новое время» від 30.10.2015 № 40; «Панорама» за листопад 2015 року; «Вокруг Света» № 2902 за листопад 2015 року; «Forbes Украина» за листопад 2015 року; «ХХL» за листопад 2015 року; «Новое время» від 20.11.2015 № 43; «ХХL» за грудень 2015 року; «L'OFFICIEL HOMMES» зима 2015/2016 років; «Intercity Magazine» за грудень 2015 року; «Forbes Украина» за грудень 2015 року; «Новое время» від 15.01.2016 № 1; «Chance For traveler» за весну 2016 року.

Крім того, згідно з довідкою від 29.07.2016 № 65 ТОВ «Баядера Логістик» за період з липня 2014 року по червень 2016 року групою компаній «Баядера» було витрачено коштів на маркетингові послуги з популяризації та просування продукції віскі торговельних марок «JOHNNIE WALKER RED LABEL», «JOHNNIE WALKER BLACK LABEL», «JOHNNIE WALKER BLUE LABEL» на суму 6 784 717,25 грн.

Отже, документально підтверджено, що з 2005 року на території України організовано розповсюдження та за згоди виробника реалізується віскі «JOHNNIE WALKER RED LABEL», «JOHNNIE WALKER BLACK LABEL», «JOHNNIE WALKER BLUE LABEL», тобто знаки Компанії присутні на українському ринку і за допомогою них маркується відомі споживачам віскі щонайменше 12 років.

Дані щодо кількості, тривалості та територіального охоплення рекламних компаній віскі, що маркується знаками для товарів і послуг «JOHNNIE WALKER», «JOHNNIE WALKER RED LABEL», «JOHNNIE WALKER BLACK LABEL», «JOHNNIE WALKER BLUE LABEL», а також обсяги ввезення та, особливо, реалізації напоїв, вказують на істотну та сталу обізнаність українських споживачів щодо таких напоїв міжнародної корпорації «Діаджео», та відповідно - на відомість знаків для товарів і послуг «JOHNNIE WALKER», «JOHNNIE WALKER RED LABEL», «JOHNNIE WALKER BLACK LABEL», «JOHNNIE WALKER BLUE LABEL» загалом та як таких, що пов'язані з діяльністю вказаної особи.

Відповідно до афідевіту від 13.09.2016 Компанії позивач, а також компанії, що входять до групи компаній «Діаджео», володіють торговельними марками «JOHNNIE WALKER», що були зареєстровані, починаючи з 1908 року, в переважній більшості країн світу, включаючи, зокрема, такі реєстрації: у Великій Британії 30.11.1908 за № 308458; у Швейцарії 24.11.1910 за № 326225; у Норвегії 21.11. 1910 за № 239; у Перу 21.04.1911 за № 40241; у Гонг Конгу 01.08.1911 за № 109/1911; у Мексиці 11.04.1912 за № 12197; у Кенії 15.09.1913 за № 143; на Ямайці 09.06.1913 за № 769; в Занзібарі 30.12.1919 за № 89/1919; на Гаїті 29.05.1922 за № 378Beg/47; в Домініканській Республіці 08.07.1922 за № 1259; на Бермудський островах 01.04.1924 за № 536; в Австралії 07.10.1922; в Еквадорі 09.06.1924 за № 973; в Гондурасі 12.11.1924 за № 1069; в Колумбії 12.09.1930 за № 3729; в Канаді 29.11.1930 за № 62/15278; в Нігерії 27.10.1950 за № 6411; в Австралії 17.06.1958 за № 137505; в Венесуелі 12.06.1959 за № 36828-F; в Монтенегро 22.12.1961 за № 08053; в Колумбії 02.10.1961 за № 49567; в Болгарії 22.08.1962 за № 3755; в Коста-Ріка 23.10.1962 за № 26551; в Швейцарії 11.09.1992 за № 394971; в Австралії 12.05.1994 за № 629676; в Сполученому Королівстві Великобританія 17.08.1999 за № 2206128; в Південній Африці 21.06.2001 за № 2001/10703; в Марокко 17.07.2001 за № 78188; в Ірландії 07.03.2002 за № 226305 та 14.08.2002 за № 226196; в Німеччині 30.11.2002 за № 302580565 та № 302580573; на Мадагаскарі 23.04.2002 за № 4175; в Латвії 20.09.2002 за № М 50045; у Гватемалі 19.08.2003 за № 125256; на Західному березі ріки Йордан 01.04.2003 за № 9938; на Західному березі ріки Йордан 18.09.2008 за № 9935 та № 9937; в Індонезії 18.02.2010 за № IDM 000414619, 14.12.2012 за № IDM 000378990 та № IDM 000378991.

Судом встановлено, що всього було зареєстровано понад 1 416 знаків «JOHNNIE WALKER» (як словесних, так і комбінованих) майже у всіх країнах світу.

Вказане підтверджує значну тривалість (понад 100 років), широкий географічний район реєстрацій торговельної марки «JOHNNIE WALKER» та значне просування торговельної марки у світі.

Слід зазначити, що із афідевіту від 13.09.2016 та доданих до нього копій адміністративних рішень патентних відомств (бюро) різних країн світу вбачається, що в усьому світі позивач успішно відстоює права інтелектуальної власності на торговельну марку «JOHNNIE WALKER» від їх порушень з боку третіх осіб і досяг успішних результатів у адміністративних провадженнях щодо захисту даних прав, зокрема:

- у Бразилії шляхом подання заперечень проти реєстрацій схожих позначень «MR. JOHNIE», «MISTER JOHNТYE», «THONNY WALKER» та визнання недійсними реєстрацій схожих торговельних марок «JOAO ANDANTE», заборони використання схожих позначень ,,);

- у Камеруні шляхом подання заперечень проти реєстрації позначень «JOHN WALTER»;

- у Чилі, Китайській Народній Республіці шляхом визнання добре відомою торговельної марки «JOHNNIE WALKER» та подання заперечень проти реєстрації схожих позначень «BLACK LADLE»; «»);

- у Індії шляхом вжиття судами запобіжних заходів щодо заборони використання схожих позначень «JOL-E-WALKER», «BON-E-WALKER», «UNCLS WALKER», «WALKER'S CHOICE», «JOHNNIE STALKER», «BOND'S GREEN LABEL», «CAPTAIN WALKER», «PETEWALKER», «PETEWALKR» та подання заперечень проти реєстрації схожого позначення «JOHNNIE WALKER GUTKHA»);

- у Малаві шляхом подання заперечення проти реєстрації схожого позначення «JOHNNY'S»;

- у Португалії шляхом подання заперечення проти реєстрації схожого позначення «DOGGY WALKER» (логотипу);

- у Туреччині шляхом подання заперечення проти реєстрацій схожих позначень «BEYZADE & Design» «», що копіювали знак «Johnnie Walker»);

- у Сполучених Штатах Америки шляхом подання заперечень проти реєстрації схожих позначень «», «JOHNNIE & EARL».

Матеріалами справи підтверджено експонування продукції позивача, отримання винагород віскі, який маркований торговельними марками Компанії, що також свідчить про високу цінність даних знаків на товари та послуги, а саме:

- віскі «JOHNNIE WALKER BLUE LABEL» отримав шість золотих нагород Le Monde Selection (Ля Монд Селексіон - Міжнародний незалежний інститут якості продукція, заснований в Брюселі, Бельгія в 1961 році) і три подвійних золота на міжнародному конкурсі San Francisco World Spirits Competition» (Сан-Франциско, Конкурс Світових Спиртних Напоїв);

- на Конкурсі Світових Спиртних Напоїв у Сан-Франциско в 2014 році віскі позивача «JOHNNIE WALKER RED LABEL», «JOHNNIE WALKER BLACK LABEL», «JOHNNIE WALKER BLUE LABEL» зайняли друге місце та отримали срібні медалі;

- в 2015 році на вказаному конкурсі віскі JOHNNIE WALKER BLUE LABEL» зайняв друге місце та отримав срібну медаль, а віскі «JOHNNIE WALKER RED LABEL» та «JOHNNIE WALKER BLACK LABEL» зайняли третє місце та отримали бронзові медалі.

- у Міжнародному конкурсі вин та міцних алкогольних напоїв в 2014-2015 роках (International Wine & Spirit Spirits Competition 2014-2015) та Міжнародному конкурсі алкогольних напоїв у 2015-2016 роках (International Spirits Challenge 2015-2016) віскі «JOHNNIE WALKER BLUE LABEL», «JOHNNIE WALKER RED LABEL», «JOHNNIE WALKER BLACK LABEL», отримали нагороди за перші місця і здобули золоті та срібні медалі віскі.

Також, за 2010 та 2012 роки на визначних благодійних заходах Burns Night, що проводяться з 2000 року щорічно в м. Києві під егідою іноземних та київських бізнес-еліт, бренд «JOHNNIE WALKER» був нагороджений Київським благодійним клубом «Kiev Lions Club» за визначну допомогу багатьом людям по всій Україні.

Слід зазначити, що за відомостями авторитетного міжнародного журналу у галузі дослідження алкогольних напоїв «Drinks International» станом на 2010 рік Компанія очолювала рейтинг найдорожчих у всьому світі брендів алкогольних напоїв, а шотландське віскі позивача торговельної марки «JOHNNIE WALKER», включаючи його основні види «JOHNNIE WALKER BLUE LABEL», «JOHNNIE WALKER RED LABEL», «JOHNNIE WALKER BLACK LABEL» був визнаним самим найдорожчим брендом алкогольної продукції, вартість якого оцінювалась експертами у сумі 2,16 млрд. доларів США.

Починаючи з 2010 року і до 2015 року (включно) торговельна марка «JOHNNIE WALKER» входила і продовжує входити до сотні найдорожчих брендів світу за даними міжнародної консалтингової групи «Interbrand» і за рейтингами «BEST GLOBAL BRANDS 2010», «BEST GLOBAL BRANDS 2011», «BEST GLOBAL BRANDS 2012», «BEST GLOBAL BRANDS 2013», «BEST GLOBAL BRANDS 2014», «BEST GLOBAL BRANDS 2015» займала такі місця: у 2010 році - 92 місце, а вартість бренду «JOHNNIE WALKER» була оцінена експертами у 3,557 млрд. доларів США, випередивши такі інші відомі бренди як, зокрема: «Lancome», «Starbuks», «Burbery»; у 2011 році - 88 місце, а вартість бренду «JOHNNIE WALKER» була оцінена експертами у 3,842 млрд. доларів США, випередивши такі інші відомі бренди як, зокрема: «Nissan», «Armani», «Ferrari», «Harley Davidson»; у 2012 році - 83 місце, а вартість бренду «JOHNNIE WALKER» була оцінена експертами у 4,301 млрд. доларів США, випередивши такі інші відомі бренди як, зокрема: «Prada», «Mastercard», «Yahoo!», «Kia»; у 2013 році - 82 місце, а вартість бренду «JOHNNIE WALKER» була оцінена експертами у 4,745 млрд. доларів США, випередивши такі інші відомі бренди як, зокрема: «Jack Daniel's», «Duracell», «Avon», «Chevrolet»; у 2014 році - 86 місце, а вартість бренду «JOHNNIE WALKER» була оцінена експертами у 4,842 млрд. доларів США, випередивши такі інші відомі бренди як, зокрема: «Land Rover», «Hugo Boss», «Nokia», «Smirnoff»; у 2015 році - 92 місце, а вартість бренду «JOHNNIE WALKER» була оцінена експертами у 4,540 млрд. доларів США, випередивши такі інші відомі бренди як, зокрема: «Corona», «PayPal», «Lenovo».

Таким чином, зважаючи, що у матеріалах справи достатньо доказів про те, що знаки для товарів і послуг «JOHNNIE WALKER», «JOHNNIE WALKER BLUE LABEL», «JOHNNIE WALKER RED LABEL», «JOHNNIE WALKER BLACK LABEL», «», «», «» стали добре відомими в Україні станом на 2012-2013 роки, то позовні вимоги в частині визнання вказаних торговельних марок в Україні з 17.09.2015 є обґрунтованими та такими, що підлягають задоволенню.

Що ж до позову в частині визнання недійсним свідоцтв України (№ 206769; № 206770; № 206771) на знаки для товарів і послуг «», «», «»,то слід вказати таке.

Службою було зареєстровано вказані торговельні марки на ім'я Товариства і видано свідоцтва України № 206769 (заявка від 18.09.2015 №m201516076), № 206770 (заявка від 18.09.2015 №m201516079), № 206771 (заявка від 18.09.2015 №m201516081) для товарів 33 класу МКТП «алкогольні напої, крім пива; алкогольні напої, що містять фрукти; алкогольні напої, що сприяють травленню; аперитиви; арак (рисовий алкогольний напій); байцзю (китайський алкогольний напій); бренді; вина; віскі; ганусова (анісова) горілка (настоянка); ганусовий (анісовий) лікер; горілка; горілка вишнева; грушевий сидр; джин (ялівцева горілка); коктейлі; кюрасо (лікер); лікери; медівка (гідромель); м'ятні настоянки; напої алкогольні змішані, крім напоїв на основі пива; настоянки гіркі; ніра (алкогольний напій на основі цукрової тростини); перегінні алкогольні напої; пікети (вино з виноградних вичавків); рисовий спирт; ром; саке (рисова горілка); сидри; спиртні напої; спиртові екстракти; спиртові есенції; фруктові екстракти спиртові»; публікація відомостей про видачу свідоцтв була здійснена 10.12.2015 в офіційному бюлетені «Промислова власність» № 23.

Позивач мотивує визнання свідоцтва недійсним тим, що знаки для товарів і послуг «», «», «» є:

схожими настільки, що їх можна сплутати, з раніше зареєстрованими знаками для товарів і послуг: «JOHNNIE WALKER», «BLUE LABEL» відповідно за свідоцтвами України №3764 та №39859 (які сукупно складають знак «JOHNNIE WALKER BLUE LABEL») стосовно товарів 33 класу МКТП; «RED LABEL» та «BLACK LABEL» відповідно за свідоцтвами України №3763 та №3759 стосовно товарів 33 класу МКТП; «JOHNNIE WALKER» та «RED LABEL» відповідно за свідоцтвами України №3764 та №3763 (які сукупно складають знак «JOHNNIE WALKER RED LABEL») стосовно товарів 33 класу МКТП;

такими, що можуть ввести в оману щодо товару або особи, яка виробляє товар, породжуючи асоціації із позивачем та продукцією, яка виробляється під схожими торговельними марками.

Пунктом 1 статті 5 Закону передбачено, що правова охорона надається знаку, який не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі та на який не поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони, встановлені цим Законом.

Відповідно до пунктів 2, 3 статті 6 Закону не можуть одержати правову охорону позначення, які є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу; не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати зі: знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім'я іншої особи для таких самих або споріднених із ними товарів і послуг; знаками інших осіб, якщо ці знаки охороняються без реєстрації на підставі міжнародних договорів, учасником яких є Україна, зокрема, знаками, визнаними добре відомими відповідно до статті 6-bis Паризької конвенції про охорону промислової власності.

Згідно з підпунктом «а» пункту 1 статті 19 Закону свідоцтво може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково у разі невідповідності зареєстрованого знака умовам надання правової охорони.

Відповідно до частини п'ятої статті 42 ГПК України висновок судового експерта для господарського суду не є обов'язковим і оцінюється господарським судом за правилами, встановленими статтею 43 цього Кодексу.

У пункті 65 Постанови № 12 зазначено, що у вирішенні спорів, пов'язаних із визнанням недійсними свідоцтв на знаки для товарів і послуг з підстав невідповідності зареєстрованих знаків умовам надання правової охорони, для з'ясування питань, що потребують спеціальних знань (зокрема, про те, чи займає певний елемент домінуюче положення у зображенні знака; чи є підстави вважати, що знак може вводити споживача в оману щодо місця походження та якості товарів, позначених цим знаком; які частини зображення є тотожними з іншим зображенням; чи є схожими знаки настільки, що їх можна сплутати тощо), господарському суду необхідно, якщо схожість не має очевидного характеру, призначати судову експертизу, не перебираючи на себе не притаманні суду функції експерта.

З метою роз'яснення питань, що виникли у вирішенні даного спору і потребують спеціальних знань, господарський суд міста Києва призначив у справі експертизу об'єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручив судовому експерту Дорошенко Олександру Федоровичу.

На вирішення судовому експерту були поставлені такі питання:

- чи є знак для товарів і послуг «» за свідоцтвом України №206769 схожим настільки, що його можна сплутати з раніше зареєстрованими в Україні торговельними марками «JOHNNIE WALKER», «RED LABEL», «BLACK LABEL», «BLUE LABEL» відповідно за свідоцтвами України №3764, №3763, №3759 та №39859 стосовно товарів 33 класу МКТП?;

- чи є знак для товарів і послуг «» за свідоцтвом України №206770 схожим настільки, що його можна сплутати з раніше зареєстрованими в Україні торговельними марками «JOHNNIE WALKER», «RED LABEL», «BLACK LABEL», «BLUE LABEL» відповідно за свідоцтвами України №3764, №3763, №3759 та №39859 стосовно товарів 33 класу МКТП?;

- чи є знак для товарів і послуг «» за свідоцтвом України №206771 схожим настільки, що його можна сплутати з раніше зареєстрованими в Україні торговельними марками «JOHNNIE WALKER», «RED LABEL», «BLACK LABEL», «BLUE LABEL» відповідно за свідоцтвами України №3764, №3763, №3759 та №39859 стосовно товарів 33 класу МКТП?;

- чи є позначення , що використовується на пляшці алкогольного напою Товариства, схожим настільки, що його можна сплутати з раніше зареєстрованою в Україні на ім'я Компанії торговельною маркою «» за свідоцтвом України №39859, стосовно товарів 33 класу МКТП?;

- чи є позначення , що використовується на пляшці алкогольного напою відповідача-2, схожим настільки, що його можна сплутати з раніше зареєстрованою в Україні на ім'я позивача торговельною маркою «» за свідоцтвом України №3763, стосовно товарів 33 класу МКТП?;

- чи є позначення , що використовується на пляшці алкогольного напою Товариства, схожим настільки, що його можна сплутати з раніше зареєстрованою в Україні на ім'я Компанії торговельною маркою «» за свідоцтвом України №3759, стосовно товарів 33 класу МКТП?;

- чи є знак для товарів і послуг «» за свідоцтвом України №206769 таким, що може ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар 33 класу МКТП, тобто стосовно позивача?;

- чи є знак для товарів і послуг «» за свідоцтвом України №206770 таким, що може ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар 33 класу МКТП, тобто стосовно Компанії?;

- чи є знак для товарів і послуг «» за свідоцтвом України №206771 таким, що може ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар 33 класу МКТП, тобто стосовно позивача?.

До господарського суду міста Києва 16.01.2017 надійшли матеріали справи №910/15551/16 з Висновком.

За результатами проведеного дослідження судовий експерт дійшов висновків про таке:

- знак для товарів і послуг «» за свідоцтвом України №206769, є схожим настільки, що його можна сплутати з раніше зареєстрованими в Україні торговельними марками «JOHNNIE WALKER», «BLUE LABEL» відповідно за свідоцтвами України №3764 та №39859 (які сукупно складають знак «JOHNNIE WALKER BLUE LABEL», який позивач просить суд визнати добре відомим) стосовно товарів 33 класу МКТП;

- знак для товарів і послуг «» за свідоцтвом України №206769 не є схожим настільки, що його можна сплутати з раніше зареєстрованими в Україні торговельними марками «RED LABEL», «BLACK LABEL» відповідно за свідоцтвами України №3763 та №3759 стосовно товарів 33 класу МКТП;

- знак для товарів і послуг «» за свідоцтвом України №206770, є схожим настільки, що його можна сплутати з раніше зареєстрованими в Україні торговельними марками «JOHNNIE WALKER» та «RED LABEL» відповідно за свідоцтвами України №3764 та №3763 (які сукупно складають знак «JOHNNIE WALKER RED LABEL», який позивач просить суд визнати добре відомим) стосовно товарів 33 класу МКТП;

- знак для товарів і послуг «» за свідоцтвом України №206770 не є схожим настільки, що його можна сплутати з раніше зареєстрованими в Україні торговельними марками «BLACK LABEL» та «BLUE LABEL» відповідно за свідоцтвами України №3759 та №39859 стосовно товарів 33 класу МКТП;

- знак для товарів і послуг «» за свідоцтвом України №206771 є схожим настільки, що його можна сплутати з раніше зареєстрованими в Україні торговельними марками «JOHNNIE WALKER» та «BLACK LABEL» відповідно за свідоцтвами України №3764 та №3759 які сукупно складають знак «JOHNNIE WALKER BLACK LABEL», який позивач просить суд визнати добре відомим) стосовно товарів 33 класу МКТП;

- знак для товарів і послуг «» за свідоцтвом України №206771 не є схожим настільки, що його можна сплутати з раніше зареєстрованими в Україні торговельними марками «RED LABEL», «BLUE LABEL» відповідно за свідоцтвами України №3764, №3763 та №3759 стосовно товарів 33 класу МКТП;

- позначення , що використовується на пляшці алкогольного напою Товариства є схожим настільки, що його можна сплутати з раніше зареєстрованою в Україні на ім'я Компанії торговельною маркою «» за свідоцтвом України №39859 (знаком, який позивач просить суд визнати добре відомим), стосовно товарів 33 класу МКТП;

- позначення , що використовується на пляшці алкогольного напою відповідача є схожим настільки, що його можна сплутати з раніше зареєстрованою в Україні на ім'я позивача торговельною маркою «» за свідоцтвом України №3763 (знаком, який Компанія просить суд визнати добре відомим), стосовно товарів 33 класу МКТП;

позначення , що використовується на пляшці алкогольного напою Товариства є схожим настільки, що його можна сплутати з раніше зареєстрованою в Україні на ім'я Компанії торговельною маркою «» за свідоцтвом України №3759 (знаком, який позивач просить суд визнати добре відомим), стосовно товарів 33 класу МКТП;

знак для товарів і послуг «» за свідоцтвом України №206769 є таким, що може ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар 33 класу МКТП, тобто стосовно Компанії;

знак для товарів і послуг «» за свідоцтвом України №206770 є таким, що може ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар 33 класу МКТП, тобто стосовно позивача;

знак для товарів і послуг «» за свідоцтвом України №206771 є таким, що може ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар 33 класу МКТП, тобто стосовно Компанії.

Судовою експертизою було встановлено, що знаки для товарів і послуг за свідоцтвами України №206769, № 206770, № 206771 є: схожими настільки, що їх можна сплутати з раніше зареєстрованими в Україні торговельними марками за свідоцтвами України №3764, № 39859, № 3763, № 3759 стосовно товарів 33 класу МКТП; такими, що можуть ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар 33 класу МКТП, тобто стосовно Компанії, та стосовно товару - віскі («JOHNNIE WALKER RED LABEL», «JOHNNIE WALKER BLACK LABEL», «JOHNNIE WALKER BLUE LABEL»).

Згідно зі статтею 43 ГПК України господарський суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і об'єктивному розгляді в судовому процесі всіх обставин справи в їх сукупності, керуючись законом. Ніякі докази не мають для господарського суду заздалегідь встановленої сили. Відхиляючи будь-які доводи сторін чи спростовуючи подані стороною докази, господарські суди повинні у мотивувальній частині рішення навести правове обґрунтування і ті доведені фактичні обставини, з огляду на які ці доводи або докази не взято до уваги судом.

Відповідно до частини першої статті 32 ГПК України доказами у справі є будь-які фактичні дані, на підставі яких господарський суд у визначеному законом порядку встановлює наявність чи відсутність обставин, на яких ґрунтуються вимоги і заперечення сторін, а також інші обставини, які мають значення для правильного вирішення господарського спору.

Ці дані встановлюються такими засобами: письмовими і речовими доказами, висновками судових експертів; поясненнями представників сторін та інших осіб, які беруть участь в судовому процесі. В необхідних випадках на вимогу судді пояснення представників сторін та інших осіб, які беруть участь в судовому процесі, мають бути викладені письмово (частина друга статті 32 ГПК України).

Відповідачі не надали суду доказів (у розумінні статті 32 ГПК України), які б спростовували доводи позивача.

Мотивами подання заяви про визнання недійсним свідоцтв відповідача на знак для товарів і послуг повинні бути абзаци другий і третій пункту 3 статті 6 Закону, а саме: не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати з:

знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім'я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг;

знаками інших осіб, якщо ці знаки охороняються без реєстрації на підставі міжнародних договорів, учасником яких є Україна, зокрема знаками, визнаними добре відомими відповідно до статті 6 bis Паризької конвенції про охорону промислової власності.

Абзац другий є самостійною достатньою підставою для визнання недійсним свідоцтва (тобто за умови недоведення доброї відомості знака позивача позов у відповідній частині все одно буде задоволений).

При цьому посилання на абзац п'ятий пункту 2 статті 6 Закону (згідно з цим Законом не можуть одержати правову охорону також позначення, які є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу) є недоречним, оскільки наведений припис абзацу п'ятого пункту 2 статті 6 Закону є абсолютним критерієм для відмови в наданні правової охорони та стосується виключно змісту самого заявленого на реєстрацію позначення (його власної видимої оманливості), тоді як можливість сплутування з іншими раніше зареєстрованими або заявленими на реєстрацію знаками інших осіб як відносний критерій та наслідки цього (зокрема, щодо можливості введення в оману) мають правове значення при застосуванні пункту 3 статті 6 та пункту 5 статті 16 Закону.

З огляду на наведене позовні вимоги в частині визнання свідоцтв України № 206769, № 206770, № 206771 на знаки для товарів і послуг недійсними слід задовольнити повністю.

Відповідно до пункту 4 Положення про Державну службу інтелектуальної власності, затвердженого Указом Президента України від 08.04.2011 № 436/2011, Служба відповідно до покладених на неї завдань, зокрема: організовує в установленому порядку експертизу об'єктів права інтелектуальної власності, видає патенти/свідоцтва на об'єкти права інтелектуальної власності; веде державні реєстри об'єктів права інтелектуальної власності; видає офіційні бюлетені з питань інтелектуальної власності

Згідно з пунктом 2.3 Положення про Державний реєстр свідоцтв України на знаки для товарів і послуг, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 10.01.2002 № 10 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.01.2002 за № 64/6352, у процесі ведення реєстру до нього вносяться відомості щодо визнання свідоцтва недійсним повністю або частково. Підставою для внесення відомостей до реєстру відповідно до приписів названих Положень є, зокрема, рішення судових органів.

Оскільки позовні вимоги до Служби є похідними від вимог про визнання знака добре відомим в Україні та про визнання недійсними свідоцтв України на знаки для товарів і послуг, то позов в частині зобов'язання відповідача-1 внести зміни до Реєстру підлягають задоволенню.

Що ж до позовних вимог про зобов'язання Товариства припинити порушення прав інтелектуальної власності позивача, заборонити використовувати схожі з добре відомими торговельними марками позначення, зобов'язати усунути торговельні марки з пляшок, етикеток, ділової документації і вилучити з цивільного обороту продукцію та знищити алкогольні напої, то вони підлягають задоволенню, виходячи з такого.

Згідно з частиною першою статті 495 ЦК України майновими правами інтелектуальної власності на торговельну марку є, зокрема: право на використання торговельної марки; виключне право дозволяти використання торговельної марки; виключне право перешкоджати неправомірному використанню торговельної марки, в тому числі забороняти таке використання.

Пунктом 1 статті 5 Закону правова охорона надається знаку, який не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі та на який не поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони, встановлені цим Законом.

Відповідно до пункту 2 статті 5 Закону об'єктом знака може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, у тому числі власні імена, літери, цифри, зображувальні елементи, кольори та комбінації кольорів, а також будь-яка комбінація таких позначень.

Право власності на знак засвідчується свідоцтвом (пункт 3 статті 5 Закону).

Згідно із пунктом 5 статті 16 Закону свідоцтво надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди, якщо інше не передбачено цим Законом: зареєстрований знак стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг; зареєстрований знак стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги; означення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг, якщо внаслідок такого використання ці позначення і знак можна сплутати; позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги, або ці позначення і знак можна сплутати.

Відповідно до пункту першого статті 20 Закону будь-яке посягання на права власника свідоцтва, передбачені статтею 16 цього Закону, в тому числі вчинення без згоди власника свідоцтва дій, що потребують його згоди, та готування до вчинення таких дій, вважається порушенням прав власника свідоцтва, що тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством України.

Матеріалами справи підтверджено те, що Товариство без згоди Компанії використовує (словесні та етикетки) позначення марки «Jack Talker», «Джек Толкер», «Blue Level», «Jack Talker Blue Level», «Джек Толкер Блю Левел», «Red Level» «Jack Talker Red Level», «Джек Толкер Ред Левел», «Black Level», «Jack Talker Black Level», «Джек Толкер Блек Левел», які є схожими настільки, що їх можна сплутати з добре відомими та раніше зареєстрованими торговельними марками позивача шляхом: нанесення їх на пляшки напою алкогольного міцного (Ukrainian Whiskye), упаковку вказаного напою, етикетку напою алкогольного міцного (Ukrainian Whiskye); зберігання даного товару із зазначеним нанесенням схожих позначень «Jack Talker», «Джек Толкер», «Blue Level», «Jack Talker Blue Level», «Джек Толкер Блю Левел», «Red Level», «Jack Talker Red Level», «Джек Толкер Ред Левел», «Black Level», «Jack Talker Black Level», «Джек Толкер Блек Левел», з метою пропонування для продажу; пропонування для продажу та продажу напою алкогольного міцного (Ukrainian Whiskye) «Jack Talker Blue Level» (Джек Толкер Блю Левел), «Jack Talker Red Level» («Джек Толкер Ред Левел»), «Jack Talker Black Level» («Джек Толкер Блек Левел»); використання схожих позначень «Jack Talker», «Джек Толкер», «Blue Level» «Jack Talker Blue Level», «Джек Толкер Блю Левел», «Red Level», «Jack Talker Red Level», «Джек Толкер Ред Левел», «Black Level», «Jack Talker Black Level», «Джек Толкер Блек Левел» в діловій документації, зокрема, листах, чеках, посвідченнях якості та в мережі Інтернет, зокрема, на сайті http://svkz.ua (посилання: http://svkz.ua/ru/production/; http://svkz.ua/ru/production/jack_talker; http://svkz.ua/ua/production/; http://svkz.ua/ua/production/jack_talker; http://svkz.ua/en/production/; http://svkz.ua/en/production/jack_talker.

Судом встановлено використання відповідачем-2 торговельних марок способами, що визначені пунктом 4 статті 16 Закону.

Введення напоїв алкогольних міцних (Ukrainian Whiskye) «Jack Talker Blue Level» (Джек Толкер Блю Левел), «Jack Talker Red Level» («Джек Толкер Ред Левел»), «Jack Talker Black Level» («Джек Толкер Блек Левел») у цивільний оборот підтверджується матеріалами справи та відповідачем-2.

Так, до матеріалів справи долучено фотографії товару (напої алкогольні міцні (Ukrainian Whiskye) «Jack Talker Blue Level» (Джек Толкер Блю Левел), «Jack Talker Red Level» («Джек Толкер Ред Левел»), «Jack Talker Black Level» («Джек Толкер Блек Левел»)) та сам товар як речові докази.

Відповідно до пункту 2.2 постанови пленуму Вищого господарського суду України, від 17.10.2012 № 12 «Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності» вибір способу судового захисту прав інтелектуальної власності, включаючи такі, як вилучення та знищення товарів і матеріалів, введених у цивільний оборот з порушенням права інтелектуальної власності, та знарядь, що використовувалися для виготовлення таких товарів, здійснюється особою, якій належить право інтелектуальної власності. Водночас перевірка відповідності цього способу допущеному порушенню і меті здійснення судового розгляду є обов'язком суду, який має приймати рішення зі справи в межах заявлених позовних вимог та з урахуванням фактичних обставин конкретної справи, беручи до уваги як можливість у той чи інший спосіб захистити порушене право, так і необхідність подальшого виконання прийнятого судом рішення.

Таким чином, позовні вимоги підлягають задоволенню.

Частиною першою статті 44 ГПК України передбачено, що судові витрати складаються з судового збору, сум, що підлягають сплаті за проведення судової експертизи, призначеної господарським судом, витрат, пов'язаних з оглядом та дослідженням речових доказів у місці їх знаходження, оплати послуг перекладача, адвоката та інших витрат, пов'язаних з розглядом справи.

Позивачем, крім судового збору, було оплачено вартість проведеної судової експертизи (платіжне доручення від 08.11.2016 № 4572 на суму 21 000 грн.).

За приписами статті 49 ГПК України судові витрати зі справи слід покласти на відповідача-2.

Керуючись статтями 43, 49, 82 - 85 ГПК України, господарський суд міста Києва

ВИРІШИВ:

1. Позовні вимоги задовольнити.

2. Визнати знак для товарів і послуг «JOHNNIE WALKER» добре відомим в Україні станом на 17.09.2015 для товарів 33 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків «віскі» стосовно DIAGEO BRANDS B.V. (Діаджео Брендз Бі.Ві.) (Моленверф 10-12, 1014 БГ Амстердам, Нідерланди).

3. Визнати знак для товарів і послуг «JOHNNIE WALKER BLUE LABEL» добре відомим в Україні станом на 17.09.2015 для товарів 33 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків «віскі» стосовно DIAGEO BRANDS B.V. (Діаджео Брендз Бі.Ві.) (Моленверф 10-12, 1014 БГ Амстердам, Нідерланди).

4. Визнати знак для товарів і послуг «JOHNNIE WALKER RED LABEL» добре відомим в Україні станом на 17.09.2015 для товарів 33 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків «віскі» стосовно DIAGEO BRANDS B.V. (Діаджео Брендз Бі.Ві.) (Моленверф 10-12, 1014 БГ Амстердам, Нідерланди).

5. Визнати знак для товарів і послуг «JOHNNIE WALKER BLACK LABEL» добре відомим в Україні станом на 17.09.2015 для товарів 33 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків «віскі» стосовно DIAGEO BRANDS B.V. (Діаджео Брендз Бі.Ві.) (Моленверф 10-12, 1014 БГ Амстердам, Нідерланди).

6. Визнати знак для товарів і послуг добре відомим в Україні станом на 17.09.2015 для товарів 33 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків «віскі» стосовно DIAGEO BRANDS B.V. (Діаджео Брендз Бі.Ві.) (Моленверф 10-12, 1014 БГ Амстердам, Нідерланди).

7. Визнати знак для товарів і послуг добре відомим в Україні станом на 17.09.2015 для товарів 33 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків «віскі» стосовно DIAGEO BRANDS B.V. (Діаджео Брендз Бі.Ві.) (Моленверф 10-12, 1014 БГ Амстердам, Нідерланди).

8. Визнати знак для товарів і послуг добре відомим в Україні станом на 17.09.2015 для товарів 33 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків «віскі» стосовно DIAGEO BRANDS B.V. (Діаджео Брендз Бі.Ві.) (Моленверф 10-12, 1014 БГ Амстердам, Нідерланди).

9. Визнати недійсним повністю свідоцтво України № 206769 на знак для товарів і послуг «», володільцем якого є товариство з обмеженою відповідальністю «Сімферопольський вино-коньячний завод» (49000, м. Дніпро, вул. Маршала Малиновського, 14-А, ідентифікаційний код: 35112619).

10. Визнати недійсним повністю свідоцтво України № 206770 на знак для товарів і послуг «», володільцем якого є товариство з обмеженою відповідальністю «Сімферопольський вино-коньячний завод» (49000, м. Дніпро, вул. Маршала Малиновського, 14-А, ідентифікаційний код: 35112619).

11. Визнати недійсним повністю свідоцтво України № 206771 на знак для товарів і послуг «», володільцем якого є товариство з обмеженою відповідальністю «Сімферопольський вино-коньячний завод» (49000, м. Дніпро, вул. Маршала Малиновського, 14-А, ідентифікаційний код: 35112619).

12. Зобов'язати Державну службу інтелектуальної власності України (03680, вул. Василя Липківського, 45; ідентифікаційний код 21716978) внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг стосовно визнання недійсним свідоцтва України № 206769 на знак для товарів і послуг та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені «Промислова власність».

13. Зобов'язати Державну службу інтелектуальної власності України (03680, вул. Василя Липківського, 45; ідентифікаційний код 21716978) внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг стосовно визнання недійсним свідоцтва України № 206770 на знак для товарів і послуг та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені «Промислова власність».

14. Зобов'язати Державну службу інтелектуальної власності України (03680, вул. Василя Липківського, 45; ідентифікаційний код 21716978) внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг стосовно визнання недійсним свідоцтва України № 206771 на знак для товарів і послуг та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені «Промислова власність».

15. Зобов'язати товариство з обмеженою відповідальністю «Сімферопольський вино-коньячний завод» (49000, м. Дніпро, вул. Маршала Малиновського, 14-А, ідентифікаційний код: 35112619) припинити порушення прав інтелектуальної власності DIAGEO BRANDS B.V. (Діаджео Брендз Бі.Ві.) (Моленверф 10-12, 1014 БГ Амстердам, Нідерланди) на добре відомі торговельні марки «JOHNNIE WALKER», «JOHNNIE WALKER RED LABEL», «JOHNNIE WALKER BLACK LABEL», «JOHNNIE WALKER BLUE LABEL», «», «», «».

16. Заборонити товариству з обмеженою відповідальністю «Сімферопольський вино-коньячний завод» (49000, м. Дніпро, вул. Маршала Малиновського, 14-А, ідентифікаційний код: 35112619) використовувати схожі з добре відомими торговельними марками DIAGEO BRANDS B.V. (Діаджео Брендз Бі.Ві.) (Моленверф 10-12, 1014 БГ Амстердам, Нідерланди) «JOHNNIE WALKER», «JOHNNIE WALKER RED LABEL», «JOHNNIE WALKER BLACK LABEL», «JOHNNIE WALKER BLUE LABEL», «», «», «» позначення «Jack Talker», «Джек Толкер», «Blue Level», «Jack Talker Blue Level», «Джек Толкер Блю Левел», «Red Level» «Jack Talker Red Level», «Джек Толкер Ред Левел», «Black Level», «Jack Talker Black Level», «Джек Толкер Блек Левел» будь-якими шрифтами та алфавітами, словесні та комбіновані, шляхом заборони нанесення їх на пляшки та упаковки напою алкогольного міцного (Ukrainian Whiskye), етикетки напою алкогольного міцного (Ukrainian Whiskye), заборони зберігання напою алкогольного міцного (Ukrainian Whiskye) із зазначеним нанесенням вищевказаних позначень з метою пропонування для продажу, заборони пропонування для продажу напою алкогольного міцного (Ukrainian Whiskye), заборони продажу напою алкогольного міцного (Ukrainian Whiskye), експорту (вивезення) напою алкогольного міцного (Ukrainian Whiskye), заборони використання схожих позначень «Jack Talker», «Джек Толкер», «Blue Level», «Jack Talker Blue Level», «Джек Толкер Блю Левел», «Red Level», «Jack Talker Red Level», «Джек Толкер Ред Левел», «Black Level», «Jack Talker Black Level», «Джек Толкер Блек Левел» в діловій документації, зокрема, у листах, чеках, посвідченнях якості, в рекламі та в мережі Інтернет, зокрема, на сайті http://svkz.ua, включаючи посилання: http://svkz.ua/ru/production/; http://svkz.ua/ru/production/jack_talker; http://svkz.ua/ua/production/; http://svkz.ua/ua/production/jack_talker; http://svkz.ua/en/production/; http://svkz.ua/en/production/jack_talker.

17. Зобов'язати товариство з обмеженою відповідальністю «Сімферопольський вино-коньячний завод» (49000, м. Дніпро, вул. Маршала Малиновського, 14-А, ідентифікаційний код: 35112619) усунути схожі з добре відомими торговельними марками DIAGEO BRANDS B.V. (Діаджео Брендз Бі.Ві.) (Моленверф 10-12, 1014 БГ Амстердам, Нідерланди) «JOHNNIE WALKER», «JOHNNIE WALKER RED LABEL», «JOHNNIE WALKER BLACK LABEL», «JOHNNIE WALKER BLUE LABEL», «», «», «» словесні та комбіновані позначення «Jack Talker», «Джек Толкер», «Blue Level», «Jack Talker Blue Level», «Джек Толкер Блю Левел», «Red Level» «Jack Talker Red Level», «Джек Толкер Ред Левел», «Black Level», «Jack Talker Black Level», «Джек Толкер Блек Левел» з напоїв алкогольних міцних (Ukrainian Whiskye), з пляшок та етикеток напоїв алкогольних міцних (Ukrainian Whiskye), з ділової документації, зокрема, з листів, чеків, посвідчень якості, реклами та з мережі Інтернет, зокрема, з сайту http://svkz.ua, включаючи посилання: http://svkz.ua/ru/production/; http://svkz.ua/ru/production/jack_talker; http://svkz.ua/ua/production/; http://svkz.ua/ua/production/jack_talker; http://svkz.ua/en/production/; http://svkz.ua/en/production/jack_talker.

18. Зобов'язати товариство з обмеженою відповідальністю «Сімферопольський вино-коньячний завод» (49000, м. Дніпро, вул. Маршала Малиновського, 14-А, ідентифікаційний код: 35112619) вилучити з цивільного обороту та знищити напої алкогольні міцні (Ukrainian Whiskye) «Jack Talker Blue Level» (Джек Толкер Блю Левел), «Jack Talker Red Level» («Джек Толкер Ред Левел»), «Jack Talker Black Level» («Джек Толкер Блек Левел») як такі, що були виготовлені та введені в цивільний оборот з порушенням прав інтелектуальної власності DIAGEO BRANDS B.V. (Діаджео Брендз Бі.Ві.) (Моленверф 10-12, 1014 БГ Амстердам, Нідерланди) на добре відомі торговельні марки «JOHNNIE WALKER», «JOHNNIE WALKER RED LABEL», «JOHNNIE WALKER BLACK LABEL», «JOHNNIE WALKER BLUE LABEL», «», «», «».

19. Стягнути з товариства з обмеженою відповідальністю «Сімферопольський вино-коньячний завод» (49000, м. Дніпро, вул. Маршала Малиновського, 14-А, ідентифікаційний код: 35112619) з будь-якого рахунку, виявленого під час виконання даного судового рішення, на користь DIAGEO BRANDS B.V. (Діаджео Брендз Бі.Ві.) (Моленверф 10-12, 1014 БГ Амстердам, Нідерланди) 23 426 (двадцять три тисячі чотириста двадцять шість) грн. судового збору та 21 000 (двадцять одну тисячу) грн. витрат на проведення судової експертизи.

20. Після набрання рішенням законної сили видати відповідні накази.

Рішення набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після розгляду справи апеляційним господарським судом.

Повне рішення складено 05.04.2017.

Суддя О. Марченко