УХВАЛА

29.06.2017Справа № 910/8422/17

За позовом Товариства з обмеженою відповідальністю фірми "О.Д.Пролісок";

до Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (відповідач 1); Компанії ІПСЕН ФАРМА С.А.С. (IPSEN PHARMA S.A.S.) (відповідач 2);

про визнання недійсним міжнародних реєстрацій знаків для товарів і послуг

Представники:

Від позивача: Васильєва В.А., довіреність від 01.06.2017 №б/н;

Від відповідача 1: Запорожець Л.Г., довіреність від 06.06.2017 №2434-03/362;

Суховій О.В., довіреність від 29.04.2016 №2432-03/399;

Від відповідача 2: Капітоненка А.Г., довіреність від 05.04.2016 №040087;

Дрюк Н.О., довіреність від 05.04.2016 №040087,

ВСТАНОВИВ:

Товариство з обмеженою відповідальністю фірма «О.Д.Пролісок» (далі - Товариство) звернулося до господарського суду міста Києва з позовом про:

- визнання недійсною міжнародної реєстрації НОМЕР_1 на знак для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_1», в частині її реєстрації для товарів 05 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі - МКТП) (Фармацевтичні та ветеринарні продукти; гігієнічні препарати на лікарські (медичні) потреби), власником якої є IPSEN PHARMA S.A.S. (компанія ІПСЕН ФАРМА С.А.С.; далі - Компанія);

- визнання недійсною міжнародної реєстрації НОМЕР_2 на знак для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_2», в частині її реєстрації для всіх товарів 05 класу МКТП, власником якої є Компанія;

- зобов'язання Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (далі - Міністерство) повідомити Міжнародне бюро Всесвітньої організації інтелектуальної власності про визнання недійсними повністю на території України міжнародної реєстрації НОМЕР_1 на знак для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_1», в частині її реєстрації для товарів 05 класу МКТП (Фармацевтичні та ветеринарні продукти; гігієнічні препарати на лікарські (медичні) потреби), та міжнародної реєстрації НОМЕР_2 на знак для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_2», в частині її реєстрації для всіх товарів 05 класу МКТП.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 26.05.2017 порушено провадження у справі.

Компанія 12.06.2017 подала суду клопотання про зупинення провадження у справі, мотивоване тим, що: рішенням господарського суду міста Києва від 06.02.2017 зі справи №910/9241/16 за позовом Компанії до Державної служби інтелектуальної власності України (далі - Служба) та Товариства про визнання недійсним свідоцтва України НОМЕР_3 на знак для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_3» позовні вимоги Компанії задоволено; визнано недійсним свідоцтво України НОМЕР_3 на знак для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_3»; зобов'язано Службу внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг стосовно визнання недійсним свідоцтва України НОМЕР_3 на знак для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_3», та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені «Промислова власність»; стягнуто з Товариства на користь Компанії 1 378 грн. судового збору; на даний час рішення господарського суду міста Києва від 06.02.2017 зі справи №910/9241/16 оскаржується Товариством в апеляційному порядку; Компанія вважає, що рішення господарського суду міста Києва від 06.02.2017 у справі №910/9241/16, яка перебуває на розгляді у Київському апеляційному господарському суді, може мати наслідком визнання недійсним свідоцтва України НОМЕР_3, що засвідчує право Товариства за захистом якого воно звернулося до суду із даним позовом.

Згідно з частиною першою статті 79 Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України) господарський суд зупиняє провадження у справі в разі неможливості розгляду даної справи до вирішення пов'язаної з нею іншої справи, що розглядається іншим судом, а також у разі звернення господарського суду із судовим дорученням про надання правової допомоги до іноземного суду або іншого компетентного органу іноземної держави.

При цьому пов'язаною з даною справою є така інша справа, у якій інший суд встановлює обставини, що впливають чи можуть вплинути на подання і оцінку доказів у даній справі; в тому числі йдеться про факти, які мають преюдиціальне значення (частини друга - четверта статті 35 ГПК України).

Під неможливістю розгляду даної справи слід розуміти неможливість для даного господарського суду самостійно встановити обставини, які встановлюються іншим судом в іншій справі, - у зв'язку з непідвідомчістю або непідсудністю іншої справи даному господарському суду, одночасністю розгляду двох пов'язаних між собою справ різними судами або з інших причин.

Іншим судом, про який йдеться у частині першій статті 79 ГПК України, є будь-який орган, що входить до складу судової системи України згідно з статтею 3 та частиною другою статті 17 Закону України "Про судоустрій і статус суддів"; іншим судом може вважатися й інший склад суду (одноособовий чи колегіальний) в тому ж самому судовому органі, в якому працює суддя (судді), що вирішує (вирішують) питання про зупинення провадження у справі (пункт 3.16 постанови пленуму вищого господарського суду України від 26.12.2011 № 18 "Про деякі питання практики застосування Господарського процесуального кодексу України судами першої інстанції").

Заслухавши пояснення представників сторін, господарський суд міста Києва дійшов висновку про необхідність відмови в задоволенні клопотання Компанії про зупинення провадження у справі з огляду на те, що:

- предметом розгляду справи №910/8422/17 є визнання недійсною міжнародної реєстрації НОМЕР_1 на знак для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_1», в частині її реєстрації для товарів 05 класу МКТП (Фармацевтичні та ветеринарні продукти; гігієнічні препарати на лікарські (медичні) потреби); визнання недійсною міжнародної реєстрації НОМЕР_2 на знак для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_2», в частині її реєстрації для всіх товарів 05 класу МКТП; зобов'язання Міністерства повідомити Міжнародне бюро Всесвітньої організації інтелектуальної власності про визнання недійсними повністю на території України міжнародної реєстрації НОМЕР_1 на знак для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_1», в частині її реєстрації для товарів 05 класу МКТП (Фармацевтичні та ветеринарні продукти; гігієнічні препарати на лікарські (медичні) потреби), та міжнародної реєстрації НОМЕР_2 на знак для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_2», в частині її реєстрації для всіх товарів 05 класу МКТП;

- у розгляді справи №910/9241/16 предметом позову є визнання недійсним повністю свідоцтва України НОМЕР_3, власником якого є Товариство, на знак для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_3» у порядку статті 19 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (далі - Закон);

- у вирішенні зазначених спорів сторони посилаються на різні обставини, які підлягають дослідженню господарським судом на підставі різних доказів;

- крім того, відповідно до інформації з автоматизованої програми «Діловодство спеціалізованого суду» постановою Київського апеляційного господарського суду від 12.06.2017 зі справи №910/9241/16 апеляційну скаргу Товариства залишено без задоволення, рішення господарського суду міста Києва від 06.02.2017 залишено без змін; таким чином, вказане рішення суду набрало законної сили 12.06.2017.

Товариство 15.06.2017 подало суду клопотання про призначення у справі судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності, на вирішення якої просить поставити такі питання: «Чи складаються знаки за міжнародними реєстраціями НОМЕР_1 «ІНФОРМАЦІЯ_1» та НОМЕР_2 «ІНФОРМАЦІЯ_2» з описових даних або позначень, що вказують на склад (хімічну назву) активної речовини - «смектит діоктаедричний» («діосмектит»)?»; «Чи є домінуючим елементом у знаках за міжнародними реєстраціями НОМЕР_1 та НОМЕР_2 частина Міжнародного непатентованого найменування активної хімічної речовини «смектит діоктаедричний» («діосмектит»)?».

Компанія 29.06.2017 подала суду письмові пояснення, в яких зазначила про те, що у Товариства відсутні будь-які порушені права або охоронювані законом інтереси, що випливають із свідоцтва України НОМЕР_3 на знак для товарів і послуг (в тому числі як на момент звернення до суду із даним позовом, так і час розгляду даної справи).

Крім того, Компанією подано суду заяву про застосування наслідків спливу строку позовної давності до позовних вимог Товариства.

Товариство 29.06.2017 подало суду письмові пояснення, в яких вказало таке: незаконними діями відомства України у 1993 - 1994 роках було надано правову охорону знакам «ІНФОРМАЦІЯ_1», «ІНФОРМАЦІЯ_2» та виключне право Компанії забороняти іншим виробникам використовувати у назвах препаратів на основі «Смектиту діоктаедритичного» (Діосмектиту, Diosmectite) саме міжнародне непатентоване найменування біологічно активної речовини, яке є суспільним надбанням та не може привласнюватися шляхом реєстрації товарного знака; крім того, таке надання Компанії виключних прав суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі; знаки «ІНФОРМАЦІЯ_1», «ІНФОРМАЦІЯ_2» в основі яких міжнародна, загальновживана назва біологічно активної природної речовини (глини) є описовим та не виконує розрізняльної функції.

Компанії 29.06.2017 подала суду перелік питань, які необхідно поставити на вирішення судової експертизи, а саме:

- «Чи складався знак для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_1» за міжнародною реєстрацією № НОМЕР_1 на дату міжнародної реєстрації (16.05.1994 року) лише з позначень, що є загальновживаними як позначення товарів 5 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг, зазначених у міжнародній реєстрації НОМЕР_1»;

- «Чи складався знак для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_1» за міжнародною реєстрацією № НОМЕР_1 на дату міжнародної реєстрації (16.05.1994 року) лише з позначень, що є загальновживаними термінами чи символами?»;

- «Чи складався знак для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_1» за міжнародною реєстрацією № НОМЕР_1 на дату міжнародної реєстрації (16.05.1994 року) лише з позначень чи даних, що є описовими при використанні щодо зазначених у міжнародній реєстрації № НОМЕР_1 товарів 5 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг або у зв'язку із ними?»;

- «Чи є знак для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_1» за міжнародною реєстрацією № НОМЕР_1 таким, що не мав розрізняльної здатності на дату міжнародної реєстрації (16.05.1994 року)?»;

- «Чи складався знак для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_2» за міжнародною реєстрацією № НОМЕР_2 на дату територіального поширення на територію України (28.01.1993 року) лише з позначень, що є загальновживаними як позначення товарів 5 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг, зазначених у міжнародній реєстрації НОМЕР_2»;

- «Чи складався знак для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_2» за міжнародною реєстрацією № НОМЕР_2 на дату територіального поширення на територію України (28.01.1993 року) лише з позначень, що є загальновживаними термінами чи символами?»;

- «Чи складався знак для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_2» за міжнародною реєстрацією № НОМЕР_2 на дату територіального поширення на територію України (28.01.1993 року) лише з позначень чи даних, що є описовими при використанні щодо зазначених у міжнародній реєстрації № НОМЕР_2 товарів 5 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг або у зв'язку із ними?»;

- «Чи є знак для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_2» за міжнародною реєстрацією № НОМЕР_2 таким, що не мав розрізняльної здатності на дату територіального поширення міжнародної реєстрації № НОМЕР_2 на територію України (28.01.1993 року)?».

Проведення судової експертизи Компанія просить доручити атестованим за спеціальністю 13.6 судовим експертам Департаменту судової експертизи та експертних досліджень у сфері інтелектуальної власності Державного підприємства «Інформаційні судові системи»: ОСОБА_7, ОСОБА_8 та ОСОБА_9

Міністерство 29.09.2017 подало суду відзив на позовну заяву, в якому зазначило, що: ні нормами Закону, ані нормами Закону України «Про захист прав споживачів» не передбачено такого способу захисту прав споживачів, як визнання недійсним свідоцтва України на знак для товарів і послуг або міжнародної реєстрації на знак; дії Компанії щодо заборони використовувати Товариству його знак для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_3» за свідоцтвом України НОМЕР_3, зокрема, шляхом звернення до суду із відповідним позовом, є лише реалізацією права Компанії своїх прав як власника міжнародних реєстрацій знаків, передбачених статтею 16 Закону; у Компанії права на об'єкти інтелектуальної власності за міжнародними реєстраціями НОМЕР_1 і НОМЕР_2 виникли раніше, ніж у Товариства; знаки Компанії «ІНФОРМАЦІЯ_1» і «ІНФОРМАЦІЯ_2» за міжнародними реєстраціями відповідно НОМЕР_1 і НОМЕР_2 не містять у своєму складі словесних позначень «diosmectite» або «діосмектит»/ «смектит діоктаедричний», тобто не є тотожними із міжнародним непатентованим найменуванням фармацевтичної субстанції, яка є в основі лікарського засобу «ІНФОРМАЦІЯ_1» - diosmectite (діосмектит - смектит діоктаедричний), а тому така підстава для відмови в наданні правової охорони знакам, встановлена абзацом третім пункту 2 статті 6 Закону, не можу бути застосована.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 29.06.2017 р. у справі № 910/8422/17 призначено судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручено Науково-дослідному центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності.

Як визначено пунктом 1 частини 2 статті 79 ГПК України, господарський суд має право зупинити провадження у справі за клопотанням сторони, прокурора, який бере участь в судовому процесі, або за своєю ініціативою у випадку призначення господарським судом судової експертизи.

Враховуючи вищезазначені обставини, господарський суд вважає за необхідне провадження у даній справі зупинити.

Враховуючи викладене та керуючись статтями 79, 86 ГПК України, господарський суд,-

У Х В А Л И В:

Зупинити провадження у справі №910/8422/17 до закінчення проведення судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручено Науково-дослідному центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності.

Суддя О.В. Мандриченко