РІВНЕНСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ПОСТАНОВА

"10" липня 2017 р. Справа № 918/857/16

Рівненський апеляційний господарський суд у складі колегії:

Головуючий суддя Петухов М.Г.

суддя Гулова А.Г. ,

суддя Маціщук А.В.

розглянувши у відкритому судовому засіданні у приміщенні Рівненського апеляційного господарського суду апеляційну скаргу Фізичної особи - підприємця ОСОБА_2

на рішення господарського суду Рівненської області від 28.02.2017р.

у справі № 918/857/16 (суддя Торчинюк В.Г.)

за позовом Приватного акціонерного товариства "ЄВРОШПОН-СМИГА"

до відповідача Фізичної особи - підприємця ОСОБА_2

про заборону незаконного використання знаку для товарів і послуг

за участю представників сторін:

від позивача - Бороденко О.Ф.; Панащук Т.С.

від відповідача - ОСОБА_5

ВСТАНОВИВ:

Рішенням господарського суду Рівненської області від 28.02.2017р. у справі № 918/857/16 було задоволено позов Приватного акціонерного товариства "ЄВРОШПОН- СМИГА" до відповідача Фізичної особи - підприємця ОСОБА_2 про заборону незаконного використання знаку для товарів і послуг

При винесені оскаржуваного рішення суд першої інстанції виходив з того, що за Приватним акціонерним товариством "ЄВРОШПОН-СМИГА" 26 грудня 2011 року Державною службою інтелектуальної власності України зареєстровано свідоцтво № НОМЕР_4 на знак для товарів і послуг "ІНФОРМАЦІЯ_1".

Як вбачається із матеріалів справи, за відповідачем зареєстровані транспортні засоби: ВАЗ "Нива" номерний знак НОМЕР_1; DAF номерний знак НОМЕР_2; DAF номерний знак НОМЕР_3 та на яких є знак для товарів і послуг "ІНФОРМАЦІЯ_1" та "ІНФОРМАЦІЯ_2".

Поруч з тим місцевий суд з метою встановлення усіх обставин справи, призначив судову експертизу і відповідно до висновку судового експерта від 09 лютого 2017 року № 310, встановлено, що в позначеннях на автомобілях, які зазначалися вище застосовано знак для товарів і послуг за свідоцтвом України від 26 грудня 2011 року № НОМЕР_4 у формі, що відрізняється від зареєстрованого знаку лише окремими елементами, але не змінює в цілому відмінності знака. Застосування вказаного знаку на автомобілях, які належать відповідачу у формі, що відрізняється від зареєстрованого знака лише окремими елементами, може ввести в оману споживачів відносно особи, яка надає послуги з використанням цього знаку. Також, висновком встановлено, що знак для товарів і послуг за свідоцтвом України від 26 грудня 2011 року № НОМЕР_4 є схожим з комбінованим позначенням на зовнішніх деталях автомобілів (які зазначалися вище), які належать відповідачу, щодо споріднених товарів і послуг, настільки, що їх можна сплутати.

Враховуючи, відповідні положення чинного законодавства та той факт, що відповідачем не було надано суду першої інстанції доказів, які б вказували на правомірність використання останнім на своїх транспортних засобах знаку для товарів і послуг зареєстрованого за позивачем - "ІНФОРМАЦІЯ_2", а тому суд прийшов до висновку про задоволення позову.

Не погоджуючись з вищезазначеним рішенням, відповідач - Фізична особа - підприємець ОСОБА_2 звернувся до Рівненського апеляційного господарського суду з апеляційною скаргою, в якій просить оскаржуване рішення скасувати і прийняти нове, яким в позові відмовити.

Скаржник вважає, що рішення господарського суду є незаконним та таким, що прийнято з порушенням норм матеріального та процесуального права.

На підтвердження своїх доводів, скаржник вказує, зокрема, наступне.

Відповідно до ч. 4 ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» використанням знака визнається: нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов'язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення); застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстровано; застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет. Знак визнається використаним, якщо його застосовано у формі зареєстрованого знака, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованого знака лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності знака.

Знак для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_1» зареєстрований для класів 4 та 19 Міжнародної класифікації товарів і послуг, а саме клас 4 - брикети паливні, брикети з деревини, кам'яновугільні брикети, клас 19 - деревина виробна (на побутові потреби); деревина фанерувальна, деревина, частково оброблена; деревна маса картонна будівельна, дерев'яна фанера одношарова, шпон струганий, шпон формований.

Предметом діяльності ФОП ОСОБА_2 є: код КВЕД 02.20 Лісозаготівлі (основний); код КВЕД 16.10 Лісопильне та стругальне виробництво; код КВЕД 46.73 Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням; код КВЕД 49-Вантажний автомобільний транспорт.

Як зазначає позивач, логотип, що належить позивачеві розміщено на транспорт засобах відповідача, що вважає використанням знака ФОП ОСОБА_2 у свої господарській діяльності. В той же час у позивача, належний йому знак для товарів і послуг і класі 39 Міжнародної класифікації товарів і послуг - Перевезення; пакування і зберігання товарів; влаштовування подорожей не зареєстрований.

На транспортних засобах відповідача не міститься логотип «ІНФОРМАЦІЯ_1», на них міститься напис «ІНФОРМАЦІЯ_2» виконаний літерами латинської та кириличної абетки, і позивачем не надано доказів того, що вказаний знак для товарів і послуг зареєстрований за позивачем.

В той же час позивачем не надали жодного доказу того, що ФОП ОСОБА_2 здійснює нанесення належного для позивача знака для товарів та послуг або подібного на нього на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов'язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений і товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з мета пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезена та експорт (вивезення), застосування його під час пропонування та надання будь-як послуги, для якої знак зареєстровано; застосування його в діловій документації чи рекламі та в мережі Інтернет, тобто позивачем не надано жодного доказу, що ФОП ОСОБА_2 використовує знак для товарів і послуг, що належить позивачу для товарів, і виготовляються ФОП ОСОБА_2 і є подібними або такими ж самими як і у позивача і знаком для товарів і послуг, що належить позивачу. Не надано доказів того, що надає транспортні послуги під торговою маркою «ІНФОРМАЦІЯ_1» хоча для вказаного виду послуг позивачем знак для товарів та послуг не реєструвався.

Враховуючи вищевикладене, ФОП ОСОБА_2 не здійснює використання знака для товарів і послуг, належить на праві власності позивачу.

Поруч з тим, написи на транспортних засобах відповідача, були зроблені в період його роботи з позивачем, тобто за його згодою, з метою інформування споживачів про продукцію позивача.

Позивач просив суд встановити факт незаконного використання знака для товарів і послуг ФОП ОСОБА_2, однак відповідно до ч.1 ст. 33 ГПК України, кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень. Тобто не суд повинен встановлювати факт, а сторона повинна довести наявність або відсутність певних обставин на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень.

Окрім того, судом за власною ініціативою у справі № 918/857/16 було призначено судову експертизу.

Однак вказана експертиза була призначена з порушенням норм процесуального права, оскільки на вирішення судової експертизи питання суто правового характеру, а саме чи використовується знак для товарів та послуг «ІНФОРМАЦІЯ_1» зареєстрований за Приватним акціонерним товариством "ЄВРОШПОН-СМИГА " (свідоцтво № НОМЕР_4 від 26 грудня 2011 року) на автомобілях: ВАЗ "Нива"; DAF номерний знак; DAF номерний знак, які належать ФОП ОСОБА_2, або перебувають у його користуванні

Також, протиправним є направлення матеріалів для проведення судової експертизи до Львівського НДІ судових експертиз так як ухвалою Господарського суду Рівненської області у справі № 918/857/16 від 27.09.2016 р. проведення експертизи доручалося Волинському відділенню Львівського науково-дослідного інституту судових експертиз (43001, м. Луцьк, вул. Червоного Хреста, 16), а не Львівському НДІ судових експертиз.

В той, же час судова експертиза відповідно до ч 1 ст. 41ГПК України призначалася судом з власної ініціативи. І її проведення ухвалою від 27.09.2016 р. доручено Волинському відділенню Львівського науково-дослідного інституту судових експертиз. В той же час судом незаконно з порушенням вимог ст. 89 ГПК України змінено спеціалізовану установу для проведення судової експертизи шляхом виправлення описки і лише після того як ухвала повернулася без виконання, а не у відкритому судовому засіданні. Так відповідно до ч. 1 ст. 89 ГПК України Суддя за заявою сторони чи державного виконавця, приватного виконавця роз'яснює рішення, ухвалу, не змінюючи при цьому їх змісту, а також за заявою сторони або за своєю ініціативою виправляє допущені в рішенні, ухвалі описки чи арифметичні помилки, не зачіпаючи суті рішення. Однак судом не було допущено в ухвалі від 27.09.2016 р. описок. Тому призначення проведення судової експертизи іншій спеціалізованій установі шляхом виправлення описки є незаконним, прийнятим з порушенням норм процесуального права, так як відповідач був позбавлений можливості запропонувати спеціалізовану установу або висловити свої доводи або заперечення щодо призначення експертизи, а відтак такий висновок експерта не може братися до уваги взагалі.

Враховуючи вищевикладене, відповідач вважає, що судове рішення у даній справі є незаконним, а тому просить його скасувати та прийняти нове рішення про відмову у позові.

Від позивача - Приватного акціонерного товариства "ЄВРОШПОН-СМИГА" надійшов відзив на апеляційну скаргу відповідно до якого просить оскаржене рішення суду першої інстанції залишити без змін, а в задоволенні апеляційної скарги - відмовити.

На спростування доводів, викладених в апеляційній скарзі, вказує на таке.

Відповідно до ч. 5 ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» свідоцтво надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди, якщо інше не передбачено цим Законом, зокрема і позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги, або ці позначення і знак можна сплутати.

Зі вказаного вище слідує, що правова охорона прав на знак для товарів і послуг, зокрема виключне право власника забороняти використовувати знак без його згоди, настає при наявності однієї з чотирьох наведених вище умов. Таким чином, беручи до уваги відмінність деяких елементів у позначеннях на автомобілях відповідача DAF, номерний знак НОМЕР_2 та DAF, номерний знак НОМЕР_3 із зареєстрованим за позивачем знаком, з'ясуванню у справі підлягали: факт схожості позначення із зареєстрованим знаком; aакт спорідненості товарів і послуг, котрі реалізовує відповідач із товарами і послугами, стосовно яких зареєстрований знак; можливості внаслідок вищевказаного використання позначення введення в оману відносно особи, яка виробляє товари чи надає послуги, або такі позначення і знак можна сплутати.

Для встановлення обставин справи судом першої інстанції була призначена судова експертиза, проведення котрої було доручено Львівському науково-дослідному інституту судових експертиз. Згідно висновку експерта № 310 від 09.02.2017 р. було встановлено, що в позначеннях на автомобілях, що вказані вище застосовано знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № НОМЕР_4 від 26.12.2011 р. у формі, що відрізняється від зареєстрованого знаку лише окремими елементами, але не змінює в цілому відмінності знаку. Застосування вказаного знака на автомобілях, які належать ОСОБА_2 у формі, що відрізняється від зареєстрованого знаку лише окремими елементами, може ввести в оману споживачів відносно особи, яка надає послуги з використанням цього знака.

Також висновком встановлено, що знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № НОМЕР_4 від 26.12.2011 р. є схожим із комбінованими позначеннями на зовнішніх деталях автомобілів ВАЗ «Нива» з номерним знаком НОМЕР_1 та БАР з номерними знаками НОМЕР_3, НОМЕР_2, які належать ФОП ОСОБА_2, щодо споріднених товарів і послуг, настільки, що їх можна сплутати.

Таким чином, всі умови, зазначені у ч. 5 ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» були підтверджені у висновку експерта № 310 від 09.02.2017 р.

ПрАТ «ЄВРОШПОН-СМИГА» у позовній заяві № 1011 від 01.08.2016. не заявляло позовної вимоги, як «Встановити факт незаконного використання знака для товарів і послуг ФОП ОСОБА_2.». Даний факт підтверджується як відсутністю вказаної позовної вимоги у позовній заяві, наявній у справі, так і у рішенні Господарського суду Рівненської області від 28.02.2017 р.

Ухвалою господарського суду Рівненської області від 27.09.2016 р. у відповідності до ст. ст. 41, 86 ГПК України було призначено судову експертизу. Внаслідок описки, як експертну установу в ухвалі було зазначено Волинське відділення Львівського науково-дослідного інституту судових експертиз (43001, м. Луцьк, вул. Червоного Хреста, 16). У відповідності до статті 89 ГПК України, - «Суддя за заявою сторони чи державного виконавця, приватного виконавця роз'яснює рішення, ухвалу, не змінюючи при цьому їх змісту, а також за заявою сторони або за своєю ініціативою виправляє допущені в рішенні, ухвалі описки чи арифметичні помилки, не зачіпаючи суті рішення.

За клопотанням позивача від 01.11.2017 р. судом була винесена ухвала про виправлення описки, допущеної в ухвалі суду від 27.09.2017 р., а саме виправлена назва та адреса експертної установи на «Львівський науково-дослідний інститут судових експертиз (79024, місто Львів, вулиця Липинського, 54).

Недобросовісність дій відповідача, його прямий умисел в порушенні прав інтелектуальної власності ПрАТ «ЄВРОШПОН-СМИГА» будь-якими засобами та способами (в тому числі і шляхом незаконного використання знаку для товарів і послуг позивача) додатково підтверджується ще й тим фактом, що 31.10.2013 р. було зареєстроване ТОВ «ЛІС СТАТ ДРЕВ» (33028, Рівненська обл., м. Рівне, вул. Гетьмана Мазепи, 4а/6а, офіс 302), де ОСОБА_2 є першим у списку засновників.

27 вересня 2016 року (вже під час судового розгляду справи № 918/857/16, щодо незаконного використання знаку для товарів і послуг у Господарському суді Рівненської області та у Рівненському обласному ТВ АМК України) найменування ТОВ «ЛІС СТАТ ДРЕВ» змінено на ТОВ «ЄВРОШПОН СМИГА +». Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи від 27.09.2016 р. № 4011180, державний реєстратор -КучерукО.Є.

Згідно з інформації, що міститься у Витязі з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань основними видами діяльності вказаного товариства за КВЕД є: 02.10 Лісівництво та інша діяльність у лісовому господарстві, 02.20 Лісозаготівлі, 02.40 Надання допоміжних послуг у лісовому господарстві, 16.10 Лісопильне та стругальне виробництво. Тобто, будучи конкурентом ПрАТ «ЄВРОШПОН СМИГА» на ринку лісопереробки ОСОБА_2 усвідомлено з прямим умислом порушує фундаментальні норми права у сфері захисту інтелектуальної власності, а також законодавства про захист від недобросовісної конкуренції.

Підсумовуючи вказане, - Приватне акціонерне товариство "ЄВРОШПОН-СМИГА" просить суд апеляційну скаргу залишити без задоволення, а рішення господарського суду Рівненської області від 28.02.2017 р. по справі № 918/857/16 залишити без змін.

10 липня 2017 року в судовому засіданні Рівненського апеляційного господарського суду представник скаржника підтримав доводи, наведені в апеляційній скарзі, стверджує, що судом першої інстанції при винесенні оскаржуваного рішення було порушено норми матеріального та процесуального права. З огляду на вказане, вважає, що рішення господарського суду Рівненської області від 28.02.2017 р. у справі № 918/857/17 слід скасувати та прийняти нове рішення, яким в задоволені позовних вимоги відмовити.

Представники позивача в судовому засіданні заявили, що з доводами апелянта не погоджуються, вважають їх безпідставними, а оскаржуване рішення таким, що відповідає встановленим обставинам справи та нормам закону. З огляду на зазначене, просять суд відмовити в задоволенні апеляційної скарги.

Дослідивши матеріали справи, апеляційну скаргу, заслухавши пояснення прокурора та представників сторін, перевіривши юридичну оцінку обставин справи та повноту їх встановлення, дослідивши правильність застосування місцевим господарським судом при винесенні рішення норм матеріального та процесуального права, колегія суддів вважає, що в задоволені апеляційної скарги слід відмовити, а оскаржуване рішення залишити без змін, виходячи з наступного.

Судом апеляційної інстанції встановлено та як убачається з матеріалів справи, що 26 грудня 2011 року Державною службою інтелектуальної власності України зареєстровано свідоцтво № НОМЕР_4 на знак для товарів і послуг "ІНФОРМАЦІЯ_1" (надалі - ЗНАК "ІНФОРМАЦІЯ_1") за Приватним акціонерним товариством "ЄВРОШПОН-СМИГА" (а. с. 10).

Знак для товарів і послуг "ІНФОРМАЦІЯ_1", відповідно до вказаного свідоцтва зареєстрований для класам 4 та 9 Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків, зокрема клас 4 - брикети паливні, брикети з деревини, кам'яновугільні брикети та клас 9 - деревина виробна (на побутові потреби), деревина фанерувальна, деревина, частково оброблена, деревинна маса картонна будівельна, дерев'яна фанера одношарова, шпон струганий, шпон формований.

Поруч з тим, між Приватним акціонерним товариством "ЄВРОШПОН-СМИГА" та Фізичною особою ОСОБА_2 існували трудові відносини, що стверджується копією трудової книжки, також між позивачем та відповідачем існували правовідносини, щодо надання послуг по перевезенню, що стверджується актами здачі-приймання робіт товарно- транспортними накладними (а. с. 18-21, 23-24, 70-72).

В той же час, матеріалами справи підтверджується, що транспортні засоби: ВАЗ "Нива" номерний знак НОМЕР_1; DAF номерний знак НОМЕР_2; DAF номерний знак НОМЕР_3 належать Фізичній особі-підприємцю ОСОБА_2 (а. с. 64 - 66).

Також у справі наявні фотокартки вказаних транспортних засобів, на яких видно, що на вищевказані транспортні засоби нанесено написи зокрема "ІНФОРМАЦІЯ_1" та "ІНФОРМАЦІЯ_2" (а. с. 36-40).

28.03.2016 р., ПАТ "ЄВРОШПОН-СМИГА" направило на адресу відповідача вимогу № 513, щодо припинення використання зареєстрованого за позивачем знаку для товарів і послуг в термін до 04.04.2016 р. (а. с. 13 - 14).

07 квітня 2016 року позивач направив на адресу відповідача лист № 554, з вимогою прибрати всі торгові знаки, павами на які володіє позивач з усіх транспортних засобів відповідача до 14.04.2016 р. (а. с. 16).

Враховуючи, що відповідач не припинив використання знаку для товарів і послуг "ІНФОРМАЦІЯ_1", позивач звернувся до суду за захистом свого порушеного права.

Поруч з тим, ухвалою господарського суду Рівненської області від 27.09.2016 р. у справі № 918/857/16 було призначено судову експертизу, проведення якої було доручено Волинському відділенню Львівського науково-дослідного інституту судових експертиз

Експерту були поставлені наступні питання:

1) Чи використовується знак для товарів та послуг "ІНФОРМАЦІЯ_1" зареєстрований за Приватним акціонерним товариством "ЄВРОШПОН-СМИГА" (свідоцтво № НОМЕР_4 від 26 грудня 2011 року) на автомобілях: ВАЗ "Нива" номерний знак НОМЕР_1; DAF номерний знак НОМЕР_2; DAF номерний знак НОМЕР_3, які належать ФОП ОСОБА_2, або перебувають у його користуванні?

2) Чи є тотожним або схожим на стільки, що його можна сплутати знак для товарів та послуг "ІНФОРМАЦІЯ_1" зареєстрований за Приватним акціонерним товариством "ЄВРОШПОН-СМИГА" (свідоцтво № НОМЕР_4 від 26 грудня 2011 року) з логотипом (позначенням) "EUROШПОН-СМИГА", які нанесені на автомобілях: ВАЗ "Нива" номерний знак НОМЕР_1; DAF номерний знак НОМЕР_2; DAF номерний знак НОМЕР_3, які належать ФОП ОСОБА_2, або перебувають у його користуванні?

Листом № 929 від 12.10.2016 р. Волинське відділення Львівського науково-дослідного інституту судових експертиз повідомило про відсутність у відділенні фахівців з даного виду досліджень, у зв'язку і з чим ухвала господарського суду Рівненської області від 27.09.2016 р. повертається без виконання.

Позивачем 01.11.2016 р. через канцелярію господарського суду Рівненської області позивачем було подано клопотання про виправлення описки в ухвалі господарського суду Рівненської області від 27.09.2016 р. у справі № 918/857/16.

Ухвалою господарського суду Рівненської області від 01.11.2016 р. було виправлено описку, допущену в ухвалі суду від 27 вересня 2016 року у справі № 918/857/16, та викладено пункт 2, 8 та 9 резолютивної частини даної ухвали в наступних редакціях:

"2. Проведення судової експертизи доручити Львівському науково-дослідному інституту судових експертиз (79024, місто Львів, вулиця Липинського, 54).

8. Матеріали справи № 918/857/16 направити Львівському науково-дослідному інституту судових експертиз (79024, місто Львів, вулиця Липинського, 54).

9. Зобов'язати Львівський науково-дослідний інститут судових експертиз (79024, місто Львів, вулиця Липинського, 54), (експерта), подати висновок господарському суду та надіслати копії експертного висновку сторонам у справі згідно з частиною 1 статті 42 ГПК України".

Аналізуючи встановлені обставини справи та переглядаючи спірні правовідносини на предмет наявності правових підстав для задоволення позовних вимог, суд апеляційної інстанції приймає до уваги наступні положення діючого законодавства з урахуванням фактичних даних справи.

Згідно з ст. 420 ЦК України до об'єктів права інтелектуальної власності належить серед іншого комерційні (фірмові) найменування, торговельні марки (знаки для товарів і послуг), географічні зазначення.

Відповідно до ст. 492 Цивільного кодексу України торговельною маркою може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень, які придатні для вирізнення товарів (послуг), що виробляються (надаються) однією особою, від товарів (послуг), що виробляються (надаються) іншими особами. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, літери, цифри, зображувальні елементи, комбінації кольорів.

Згідно з ст. 493 Цивільного Кодексу України суб'єктами права інтелектуальної власності на торговельну марку є фізичні та юридичні особи. Право інтелектуальної власності на певну торговельну марку може належати одночасно кільком фізичним та (або) юридичним особам.

Статтею 494 ЦК України передбачено засвідчення набуття права інтелектуальної власності на торгову марку, а саме набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчується свідоцтвом. Умови та порядок видачі свідоцтва встановлюються законом. Обсяг правової охорони торговельної марки визначається наведеними у свідоцтві її зображенням та переліком товарів і послуг, якщо інше не встановлено законом. Набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку, яка має міжнародну реєстрацію або визнана в установленому законом порядку добре відомою, не вимагає засвідчення свідоцтвом.

Відповідно до статті 495 ЦК України майновими правами інтелектуальної власності на торговельну марку є:

- право на використання торговельної марки;

- виключне право дозволяти використання торговельної марки;

- виключне право перешкоджати неправомірному використанню торговельної марки, в тому числі забороняти таке використання; інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом.

Частина 2 ст. 495 ЦК України передбачає, що майнові права інтелектуальної власності на торговельну марку належать володільцю відповідного свідоцтва, володільцю міжнародної реєстрації, особі, торговельну марку якої визнано в установленому законом порядку добре відомою, якщо інше не встановлено договором. Власник свідоцтва має право дати будь-якій особі дозвіл (видати ліцензію) на використання знака на підставі ліцензійного договору.

Згідно з приписами статті 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" визначено, що права, що випливають із свідоцтва, діють від дати подання заявки. Строк дії свідоцтва продовжується за умови сплати відповідного збору. Свідоцтво надає його власнику право використовувати знак та інші права, визначені цим Законом. Взаємовідносини при використанні знака, свідоцтво на який належить кільком особам, визначаються угодою між ними. У разі відсутності такої угоди кожний власник свідоцтва може використовувати знак на свій розсуд, але жоден з них не має права давати дозвіл (видавати ліцензію) на використання знака та передавати право власності на знак іншій особі без згоди решти власників свідоцтва.

Враховуючи вищевикладене, позивачу - Приватному акціонерному товариству "ЄВРОШПОН-СМИГА" належать майнові права інтелектуальної власності на знак для товарів та послуг - "ІНФОРМАЦІЯ_1", який був зареєстрований згідно свідоцтва № НОМЕР_4 від 26 грудня 2011 року.

Як було встановлено вище, за відповідачем зареєстровані наступні транспортні засоби: ВАЗ "Нива" номерний знак НОМЕР_1; DAF номерний знак НОМЕР_2; DAF номерний знак НОМЕР_3.

Також у справі наявні фотокартки вищевказаних транспортних засобів, на яких видно, що на вищевказані транспортні засоби нанесено написи зокрема "ІНФОРМАЦІЯ_1" та "ІНФОРМАЦІЯ_2".

Відповідно до статті 1 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" знак - позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб.

Відповідно до частини 2 статті 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" свідоцтво надає його власнику право використовувати знак та інші права, визначені цим Законом.

Згідно з частиною 4 статті 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" використанням знака визнається: нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов'язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення); застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстровано; застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет. Знак визнається використаним, якщо його застосовано у формі зареєстрованого знака, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованого знака лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності знака.

Відповідно до висновку судового експерту № 310 від 09.02.2017 р. знак для товарів і послуг за свідоцтвом України від 26 грудня 2011 року № НОМЕР_4 є схожим з комбінованим позначенням на зовнішніх деталях автомобілів ВАЗ "Нива" номерний знак НОМЕР_1; DAF номерний знак НОМЕР_2; DAF номерний знак НОМЕР_3, які належать ФОП ОСОБА_2, щодо споріднених товарів і послуг, настільки, що їх можна сплутати.

Судом апеляційної інстанції вище було встановлено, що на транспортних засобах відповідача розташовані знаки зокрема, які є подібними до зареєстрованого за позивачем права на знак для товарів і послуг "ІНФОРМАЦІЯ_1".

Як вбачається із Витягу із Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань видами діяльності Фізичної особи - підприємця ОСОБА_2 є:

- код КВЕД 02.20 Лісозаготівлі (основний), який включає: заготівлю круглого лісоматеріалу для деревообробної промисловості; заготівлю круглого лісоматеріалу, який використовують в необробленому вигляді, такого як рейки, огорожі, стовпи та жердини; збирання та заготівлю паливної деревини; збирання та заготівлю відходів паливної деревини, які залишилися після її заготівлі; заготівлю деревного вугілля в лісі (традиційним методом);

- код КВЕД 16.10 Лісопильне та стругальне виробництво, який включає: розпилювання, стругання та інші види механічного оброблення деревини; розщеплення, очищення та рубання колод; виробництво дерев'яних шпал для залізничних чи трамвайних колій; виробництво дерев'яних паркету та покриттів для підлоги, незібраних; виробництво деревних вовни і борошна, тріски та стружки деревних. Цей клас також включає сушіння деревини просочування та хімічне оброблення деревини консервантами або іншими речовинами.

- код КВЕД 46.73 Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням, який включає: оптову торгівлю необробленою деревиною; оптову торгівлю продукцією первинного оброблення деревини; оптову торгівлю лаками та фарбами; оптову торгівлю будівельними матеріалами: піском, гравієм тощо; оптову торгівлю шпалерами та покриттям для підлоги (паркетом, лінолеумом, ламінатом тощо); оптову торгівлю листовим склом; оптову торгівлю санітарно-технічним обладнанням: ваннами, раковинами, умивальниками, унітазами тощо; оптову торгівлю спорудами зі збірних елементів;

- код КВЕД 49.41 Вантажний автомобільний транспорт, який включає усі види перевезень вантажним автомобільним транспортом: перевезення лісоматеріалів; перевезення великогабаритних вантажів; рефрижераторні перевезення; перевезення великовагових вантажів; перевезення непакованих вантажів (навалом або наливом), включаючи перевезення автоцистернами, у т.ч. збирання молока на фермах; перевезення автомобілів; перевезення відходів і брухту без діяльності щодо їх збирання або утилізації. Цей клас також включає: оренду вантажних автомобілів з водієм; вантажні перевезення транспортними засобами з використанням людської або тваринної сили; надання послуг водія без власного вантажного автотранспортного засобу.

В той час, видами діяльності позивача є Код КВЕД 16.10 Лісопильне та стругальне виробництво; Код КВЕД 16.21 Виробництво фанери, дерев'яних плит і панелей, шпону (основний); Код КВЕД 46.13 Діяльність посередників у торгівлі деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічними виробами; Код КВЕД 46.73 Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням; Код КВЕД 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля; Код КВЕД 56.29 Постачання інших готових страв

Поруч з тим, як вказувалося вище знак для товарів і послуг "ІНФОРМАЦІЯ_1", зареєстрований зокрема для класу 9 Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків, зокрема - деревина виробна (на побутові потреби), деревина фанерувальна, деревина, частково оброблена, деревинна маса картонна будівельна, дерев'яна фанера одношарова, шпон струганий, шпон формований.

Тобто, Фізична особа - підприємець ОСОБА_2 займається діяльністю Лісопильне та стругальне виробництво (Код КВЕД 16.10) та Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням (Код КВЕД 46.73) так само як і ПАТ « ЄВРОШПОН-СМИГА» , яке за собою зареєструвало знак товарів і послуг "ІНФОРМАЦІЯ_1" в тому числі і для виробів з дерева, перелік яких наводився вище, для власної продукції.

Відповідно до частини 5 статті 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" свідоцтво надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди, якщо інше не передбачено цим Законом:

- зареєстрований знак стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг;

- зареєстрований знак стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги;

- позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг, якщо внаслідок такого використання ці позначення і знак можна сплутати;

- позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги, або ці позначення і знак можна сплутати.

Враховуючи, подібність знаків які розташовані на транспортних засобах відповідача та факт діяльності позивача та відповідача за однаковими кодами КВЕД, колегія суддів Рівненського апеляційного господарського суду прийшла до висновку, що використання вказаних знаків може ввести в оману щодо особи яка виробляє товар, а тому позивач вправі заборонити відповідачу використання знаку для товарів і послуг - "ЄUROSHPON- SMYGA".

Відповідно до абзацу 1 частини 8 статті 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" власник свідоцтва має право дати будь-якій особі дозвіл (видати ліцензію) на використання знака на підставі ліцензійного договору.

В матеріалах справи немає належних та допустимих доказів в розумінні ст. ст. 33, 34 ГПК України щодо правомірності використання відповідачем на його транспортних засобах знаку для товарів і послуг зареєстрованого за позивачем.

За частиною 1 статті 20 Закону України "Про охорону прав на знак для товарів і послуг" будь-яке посягання на права власника свідоцтва, передбачені статтею 16 цього Закону, в тому числі вчинення без згоди власника свідоцтва дій, що потребують його згоди, та готування до вчинення таких дій, вважається порушенням прав власника свідоцтва, що тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством України. Порушенням прав власника свідоцтва вважається також використання без його згоди в доменних іменах знаків та позначень, вказаних у пункті 5 статті 16 цього Закону.

Відповідно до частини 4 статті 5 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" обсяг правової охорони, що надається, визначається зображенням знака та переліком товарів і послуг, внесеними до Реєстру, і засвідчується свідоцтвом з наведеними у ньому копією внесеного до Реєстру зображення знака та переліком товарів і послуг

Згідно з частиною 2 статті 20 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" на вимогу власника свідоцтва таке порушення повинно бути припинено, а порушник зобов'язаний відшкодувати власнику свідоцтва заподіяні збитки. Власник свідоцтва може також вимагати усунення з товару, його упаковки незаконно використаного знака або позначення, схожого з ним настільки, що їх можна сплутати, або знищення виготовлених зображень знака або позначення, схожого з ним настільки, що їх можна сплутати. Вимагати поновлення порушених прав власника свідоцтва може за його згодою також особа, яка придбала ліцензію.

Судом вище було встановлено, що позивач двічі звертався до відповідача із вимогою про припинення користування зареєстрованого знаку для товарів і послуг "ІНФОРМАЦІЯ_1" і прибрати його з транспортних засобів, однак відповідач не виконав вказівки вказані у вимогах.

Відповідно до ст. 21 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" захист прав на знак здійснюється у судовому та іншому встановленому законом порядку.

Враховуючи викладене, колегія суддів апеляційної інстанції прийшла до висновку, що позивач вправі забороняти відповідачу використання знаку для товарів і послуг "ІНФОРМАЦІЯ_1" оскільки він підлягає правовій охороні в даному випадку .

Поруч з тим, скаржник в апеляційний скарзі посилається на порушення судом першої інстанції норм процесуального права при призначенні судової експертизи у справі № 918/857/16 .

Як вказувалося вище, ухвалою господарського суду Рівненської області від 27.09.2016 р. у справі № 918/857/16 було призначено судову експертизу, проведення якої було доручено Волинському відділенню Львівського науково-дослідного інституту судових експертиз.

Відповідно до ч. 1 ст. 41 ГПК України для роз'яснення питань, що виникають при вирішенні господарського спору і потребують спеціальних знань, господарський суд призначає судову експертизу.

Колегія суддів Рівненського апеляційного господарського суду вважає за необхідне відзначити, що питання «Чи використовується знак для товарів та послуг "ІНФОРМАЦІЯ_1" зареєстрований за Приватним акціонерним товариством "ЄВРОШПОН-СМИГА" (свідоцтво № НОМЕР_4 від 26 грудня 2011 року) на автомобілях: ВАЗ "Нива" номерний знак НОМЕР_1; DAF номерний знак НОМЕР_2; DAF номерний знак НОМЕР_3, які належать ФОП ОСОБА_2, або перебувають у його користуванні?» мало бути встановлено саме судом під час розгляду справи а не експертом, відповідно експертом, вірно не було надано відповіді на дане запитання.

Відповідно до ч. 2 ст. 42 ГПК України, якщо під час проведення судової експертизи встановлюються обставини, що мають значення для правильного вирішення спору, з приводу яких судовому експерту не були поставлені питання, у висновку він викладає свої міркування і щодо цих обставин.

Згідно із п. 2.1. Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затверджена наказом Міністерства юстиції України від 08.10.98 № 53/5, експерт має право зокрема, указувати у висновку експерта на факти, виявлені під час проведення експертизи, які мають значення для справи, але стосовно яких йому не були поставлені питання, та на обставини, що сприяли (могли сприяти) вчиненню правопорушення.

Отже посилання скаржника на те, що експерт неправомірно вишов за межі поставлених йому питань не грунтується на законі, оскільки висновки експерта мають значення для правильного вирішення спору.

Ухвалою господарського суду Рівненської області від 01.11.2016 р. було виправлено описку, допущену в ухвалі суду від 27 вересня 2016 року у справі № 918/857/16, та викладено пункт 2, 8 та 9 резолютивної частини даної ухвали в наступних редакціях:

"2. Проведення судової експертизи доручити Львівському науково-дослідному інституту судових експертиз (79024, місто Львів, вулиця Липинського, 54).

8. Матеріали справи № 918/857/16 направити Львівському науково-дослідному інституту судових експертиз (79024, місто Львів, вулиця Липинського, 54).

9. Зобов'язати Львівський науково-дослідний інститут судових експертиз (79024, місто Львів, вулиця Липинського, 54), (експерта), подати висновок господарському суду та надіслати копії експертного висновку сторонам у справі згідно з частиною 1 статті 42 ГПК України".

Вказана ухвала про виправлення описки суперечить статті 89 ГПК України, відповідно до якої суддя за заявою сторони чи державного виконавця, приватного виконавця роз'яснює рішення, ухвалу, не змінюючи при цьому їх змісту, а також за заявою сторони або за своєю ініціативою виправляє допущені в рішенні, ухвалі описки чи арифметичні помилки, не зачіпаючи суті рішення.

Поруч з тим, відповідно до п. 9 Постанови Пленуму Вищого Господарського Суду України № 4 від 23.03.2012 р. «Про деякі питання практики призначення судової експертизи» про призначення судової експертизи виноситься ухвала, в якій, крім відомостей, передбачених частиною другою статті 86 ГПК, зазначаються, зокрема організація або особа, якій доручається проведення судової експертизи.

Відповідно до абз. 6 п. 11 постанови Пленуму Вищого господарського суду України № 4 від 23.03.2012 р. "Про деякі питання практики призначення судової експертизи" у разі повернення експертною установою (експертом) матеріалів справи господарського суду з передбачених чинним законодавством підстав суд поновлює провадження у справі для вирішення питань, пов'язаних з усуненням причин, які потягли за собою таке повернення.

Колегія суддів Рівненського апеляційного господарського суду вважає за необхідне відзначити, що місцевий господарський суд мав поновити провадження у справі № 918/857/16 та винести відповідну ухвалу про направлення справи Львівському науково-дослідному інституту судових експертиз .

В той же час апелянт не оскаржував як ухвалу про зупинення провадження у справі № 918/857/16, яка була винесена за результатом ухвали про призначення судової експертизи так і ухвалу про виправлення описки.

Отже дана помилка не є істотною, оскільки при виправленні описки, проведення експертизи було доручено Львівському науково-дослідному інституту судових експертиз, а при винесенні ухвали про призначення експертизи, її проведення було доручено відділенню Львівського науково-дослідного інституту судових експертиз - Волинському відділенню Львівського науково-дослідного інституту судових експертиз, тобто еспертиза призначалася в межах однієї експертної установи.

Таким чином, неправильне застосування норм процесуального права, а саме призначення судової експертизи у справі № 918/857/16 не мало наслідком прийняття неправильного рішення та не було порушення прав сторін у даній справі, а тому оскаржене рішення не можу бути скасоване з цих підстав.

Відповідно до ст.43 ГПК України, господарський суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і об`єктивному розгляді в судовому процесі всіх обставин справи в їх сукупності, керуючись законом.

В силу приписів ст. 33 ГПК України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень.

Натомість, скаржником не надано жодних належних та допустимих доказів у розумінні ст. ст. 32, 33, 34 ГПК України на підтвердження своєї правової позиції, викладеної в апеляційній скарзі.

Зважаючи на вказане, судова колегія зазначає, що доводи скаржника, викладені в апеляційній скарзі, не спростовують встановлених обставин справи, не підтверджуються наявними в матеріалах справи доказами, а тому не приймаються судом апеляційної інстанції до уваги.

Підсумовуючи вищевказане, колегія суддів Рівненського апеляційного господарського суду не вбачає підстав, передбачених ст. 104 ГПК України для скасування рішення господарського суду Рівненської області від 28.02.2017 р. у справі № 918/857/16.

Керуючись ст.ст. 99, 101, 103 - 105 Господарського процесуального кодексу України, Рівненський апеляційний господарський суд, -

ПОСТАНОВИВ:

1. Рішення господарського суду Рівненської області від 28.02.2017 р. у справі № 918/857/16 залишити без змін, а апеляційну скаргу фізичної особи - підприємця ОСОБА_2 - без задоволення.

2. Справу № 918/857/16 повернути в господарський суд Рівненської області.

Головуючий суддя Петухов М.Г.

Суддя Гулова А.Г.

Суддя Маціщук А.В.