ВИЩИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 липня 2017 року Справа № 910/10398/15

Вищий господарський суд України у складі: суддя Львов Б.Ю. - головуючий, судді Палій В.В. і Селіваненко В.В.,

розглянувши касаційну скаргу публічного акціонерного товариства "Карлсберг Україна", м. Запоріжжя,

на рішення господарського суду міста Києва від 19.12.2016

та постанову Київського апеляційного господарського суду від 15.03.2017

зі справи № 910/10398/15

за позовом публічного акціонерного товариства "Карлсберг Україна" (далі - Товариство)

до Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (далі - Міністерство) як до правонаступника Державної служби інтелектуальної власності України (далі - Служба), м. Київ,

товариства з обмеженою відповідальністю Торгово-виробничої компанії "Перша приватна броварня "Для людей - як для себе!" (далі - Компанія), м. Львів,

про дострокове припинення дії свідоцтва на знак для товарів і послуг,

за участю представників сторін:

Товариства - Сливоцького Р.В., Шабанової С.С.,

Міністерства - Базюнь Ю.О., Запорожець Л.Г.,

Компанії - Петраша Ю.Л.,

з оголошенням у судовому засіданні 13.06.2017 перерви до 04.07.2017,

ВСТАНОВИВ:

Товариство в квітні 2015 року звернулося до господарського суду міста Києва з позовом про дострокове припинення дії свідоцтва України № 47678 на знак для товарів і послуг "НУЛЬОВКА" щодо всіх товарів 32 та 33 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг (далі - МКТП), а також просило зобов'язати Службу внести відповідні зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг та здійснити необхідну офіційну публікацію.

Справа неодноразово розглядалася господарськими судами.

Постановою Вищого господарського суду України від 24.11.2015 рішення господарського суду міста Києва від 13.07.2015 та постанову Київського апеляційного господарського суду від 29.09.2015 про відмову в задоволенні даного позову скасовано, а справу передано на новий розгляд до місцевого господарського суду.

Постановою Вищого господарського суду України від 13.09.2016 рішення господарського суду міста Києва від 15.03.2016 та постанову Київського апеляційного господарського суду від 16.06.2016 про задоволення позову повністю скасовано і справу передано на новий розгляд до суду першої інстанції.

Рішенням господарського суду міста Києва від 19.12.2016 (суддя Гумега О.В.), залишеним без змін постановою Київського апеляційного господарського суду від 15.03.2017 (колегія суддів у складі: Пантелієнко В.О. - головуючий, судді Мальченко А.О., Разіна Т.І.), позов задоволено частково: достроково припинено дію свідоцтва України № 47678 на знак для товарів і послуг "НУЛЬОВКА", зареєстрований за Компанією, відносно всіх товарів 32, 33 класів МКТП, крім пива; у достроковому припиненні дії свідоцтва України № 47678 на знак для товарів і послуг "НУЛЬОВКА" стосовно пива за 32 класом МКТП - відмовлено; зобов'язано Службу внести відповідні зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг та здійснити необхідну публікацію про це в офіційному бюлетені "Промислова власність".

Прийняті судові рішення з посиланням на приписи статей 418, 426, 492, 494, 495 Цивільного кодексу України, статті 154 Господарського кодексу України, статей 1, 16, 17, 18 Закону України від 15.12.1993 № 3689-ХІІ "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" (далі - Закон № 3689) та пункт 71 постанови пленуму Вищого господарського суду України від 17.10.2012 № 12 "Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності" мотивовано доведеністю використання Компанією протягом 2012 - 2015 років торговельної марки "НУЛЬОВКА" лише стосовно такого товару 32 класу МКТП, як "пиво".

У касаційній скарзі до Вищого господарського суду України та в письмових уточненнях її вимог Товариство просить судові рішення зі справи скасувати в частині відмови в задоволенні позовних вимог внаслідок їх прийняття з порушенням норм матеріального і процесуального права та прийняти нове рішення про повне задоволення позову.

Компанія подала відзив на касаційну скаргу, в якому зазначила про безпідставність її доводів та просила судові рішення зі справи залишити без змін, а скаргу - без задоволення.

Клопотання Товариства про заміну відповідача Служби на Міністерство як її правонаступника касаційною інстанцією задоволено з огляду на відповідні приписи постанов Кабінету Міністрів України від 23.08.2016 № 585 та від 11.05.2017 № 320 "Питання Міністерства економічного розвитку і торгівлі".

Учасників судового процесу відповідно до вимог статті 1114 Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України) належним чином повідомлено про час і місце розгляду скарги.

Перевіривши повноту встановлення попередніми судовими інстанціями обставин справи та правильність застосування ними норм матеріального і процесуального права, заслухавши присутніх представників Товариства, Міністерства і Компанії, Вищий господарський суд України дійшов висновку про необхідність задоволення касаційної скарги з урахуванням такого.

Попередніми судовими інстанціями у справі встановлено, що:

- Компанія є власником свідоцтва України № 47678 на знак для товарів і послуг "НУЛЬОВКА" стосовно товарів 32 класу МКТП: пиво; мінеральні і газовані води та інші безалкогольні напої; всі товари, що включені до 32 класу, та товарів 33 класу МКТП: алкогольні напої (крім пива); всі товари, що включені до 33 класу МКТП;

- Компанія набула право власності на знак для товарів і послуг за свідоцтвом № 47678 на підставі договору купівлі-продажу від 03.02.2012, укладеного нею з товариством з обмеженою відповідальністю "Олмар";

- 25.12.2013 дію свідоцтва № 47678 на знак для товарів і послуг "НУЛЬОВКА" продовжено до 25.11.2023, про що здійснено відповідну публікацію в офіційному бюлетені від 25.12.2013 № 24, що підтверджується й випискою з Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг від 14.05.2015 № 345;

- 21.04.2004 Центральною галузевою дегустаційною комісією з оцінки якості пива, безалкогольних, слабоалкогольних (слабоградусних) напоїв, мінеральних вод, сиропів та концентратів продегустовано зразок світлого безалкогольного пива "Перша приватна броварня. НУЛЬОВКА", поданого Компанією (протокол від 21.04.2004 № 23-ф), а також розглянуто і затверджено технологічну інструкцію на дане пиво № 14297558- 496-2004 від 21.04.2004. Компанія звернулась з проханням до Центральної галузевої дегустаційної комісії з оцінки якості пива, безалкогольних, слабоалкогольних (слабоградусних) напоїв, мінеральних вод, сиропів та концентратів про зміну найменування безалкогольного світлого пива "Перша приватна броварня. НУЛЬОВКА" на найменування "Перша приватна броварня. Безалкогольне" і отримала дозвіл на зміну найменування (протокол від 08.06.2007 № 20-6), що підтверджується листом приватного акціонерного товариства "Укрпиво" від 13.07.2015 № 20-03-Д/59;

- 21.04.2004 закритим акціонерним товариством "Укрпиво" затверджено Технологічну інструкцію на виробництво світлого безалкогольного пива "Перша приватна броварня. НУЛЬОВКА" (ТІ 6-2004), на заміну якого 25.02.2016 затверджено Технологічну інструкцію на виробництво світлого безалкогольного пива "Перша приватна броварня. Безалкогольне" (ТІ 5:2016);

- будь-які товари Компанії 32 та 33 класів МКТП (мінеральні і газовані води, як й інші безалкогольні та алкогольні напої), марковані спірною торговельною маркою "НУЛЬОВКА", за виключенням пива, на ринку відсутні (в тому числі в період більше трьох років до дати звернення позивача з даним позовом до суду);

- у період 2012 - 2015 років Компанія використовувала торговельну марку "НУЛЬОВКА" стосовно пива, що підтверджується: затвердженням Технологічної інструкції на виробництво світлого безалкогольного пива "Перша приватна броварня. Безалкогольне" (ТІ 5:2016) лише 25.02.2016; листом суб'єкта підприємницької діяльності-фізичної особи ОСОБА_9 від 11.01.2016 та чеком від 17.03.2015 щодо реалізації двох пляшок пива "Перша приватна броварня. Безалкогольне. НУЛЬОВКА"; податковими накладними від 16.08.2012 № 481, від 31.05.5013 № 1125, від 18.02.2013 № 362, від 31.07.2014 № 2177, від 03.12.2014 № 70; якісним посвідченням від 30.05.2015 № 552; одночасним виробництвом у спірний трирічний період безалкогольного пива "Перша приватна броварня. Безалкогольне пиво. Б-А" як з нанесенням знака для товарів і послуг "НУЛЬОВКА", так і без нанесення такого знака на підставі Технологічної інструкції на виробництво світлого безалкогольного пива "Перша приватна броварня. НУЛЬОВКА" (ТІ 6-2004), оскільки пиво мало тотожну технологію виробництва і рецептуру.

Причиною виникнення спору є питання щодо наявності правових підстав для дострокового припинення дії свідоцтва України № 47678.

За приписами пункту 4 статті 18 Закону № 3689 якщо знак не використовується в Україні повністю або щодо частини зазначених у свідоцтві товарів і послуг протягом трьох років від дати публікації відомостей про видачу свідоцтва або від іншої дати після цієї публікації, будь-яка особа має право звернутися до суду із заявою про дострокове припинення дії свідоцтва повністю або частково. У цьому разі дія свідоцтва може бути припинена повністю або частково лише за умови, що власник свідоцтва не зазначить поважні причини такого невикористання. Такими поважними причинами, зокрема є: обставини, що перешкоджають використанню знака незалежно від волі власника свідоцтва, такі як обмеження імпорту чи інші вимоги до товарів і послуг, встановлені законодавством; можливість введення в оману щодо особи, яка виробляє товари або надає послуги, під час використання знака особою, що звернулася до суду, чи іншою особою щодо товарів і послуг, відносно яких висунута вимога про припинення дії свідоцтва. Для цілей цього пункту використанням знака власником свідоцтва вважається також використання його іншою особою за умови контролю з боку власника свідоцтва.

Відповідно до статті 1 Закону № 3689 знак - це позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб.

Згідно з пунктом 4 статті 16 Закону № 3689 використанням знака визнається: нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов'язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення); застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстровано; застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет. Знак визнається використаним, якщо його застосовано у формі зареєстрованого знака, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованого знака лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності знака.

Статтею 17 цього Закону встановлено, що власник свідоцтва повинен добросовісно користуватися правами, що випливають із свідоцтва.

Отже, аналіз наведених законодавчих приписів дає підстави для висновку про те, що, виходячи з правової сутності знака для товарів і послуг, умовою належного його використання є використання власником зареєстрованого знака саме щодо зазначених у свідоцтві товарів і послуг.

Водночас згідно з пунктом 4 статті 18 Закону № 3689 підставами для відмови в достроковому припиненні дії свідоцтва (повністю або щодо частини зазначених у ньому товарів чи послуг) є: фактична наявність на ринку України спірних товарів і послуг; невикористання зареєстрованої торговельної марки менше визначеного законом трирічного строку; наявність поважних причин такого невикористання.

Якщо знак для товарів і послуг без поважних причин безперервно не використовується щодо частини або всіх товарів та/або послуг, внесених до реєстру, протягом трьох років від дати публікації про видачу свідоцтва або від іншої дати, то це є достатньою підставою для дострокового припинення за рішенням суду дії свідоцтва на такий знак повністю або частково щодо відповідних товарів та/або послуг. Не підлягає достроковому припиненню дія свідоцтва у випадку коли використання знака розпочалося або відновилося до подання позову.

На підтвердження факту використання знака власник свідоцтва має подати суду докази вчинення принаймні деяких дій з числа зазначених у частині четвертій статті 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг". Такими доказами можуть бути, зокрема, примірники товарів, на яких нанесено відповідний знак для товарів і послуг, документи із зображенням знака (каталоги, прайс-листи з пропозиціями щодо надання послуг чи поставки товарів тощо).

Поширення на території України товарів із зображенням знака може бути підтверджено касовими чеками, квитанціями, накладними, іншими документами, що містять інформацію про найменування товару й місце його придбання, а в разі коли власником знака є нерезидент, підтвердженням ввезення товарів в Україну можуть бути митні декларації та інші митні документи.

При цьому докази, які можуть підтвердити використання знака для товарів і послуг, повинні бути, як правило, обмежені трирічним строком до дати звернення позивача до суду, а їх оцінка здійснюється за загальними правилами оцінки доказів.

Саме лише укладення договорів (у тому числі ліцензійних) щодо розпорядження майновими правами на знак для товарів і послуг не може вважатися використанням даного знака. Доказами використання певного позначення у відповідності з укладеним договором можуть виступати, зокрема, договори купівлі-продажу чи поставки товару, на якому розміщено знак, договори про розміщення рекламної продукції про такі товари на відповідних рекламних носіях тощо. Використання позначення може підтверджуватися й фактичними даними про використання його іншою особою за умови контролю з боку власника свідоцтва (доказами такого використання позначення мають бути такі ж документи, як і у випадку, якби власник знака використовував його у власній діяльності).

Такі правові позиції викладено і в пункті 71 постанови пленуму Вищого господарського суду України від 17.10.2012 № 12 "Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності".

У прийнятті оскаржуваних судових рішень попередні судові інстанції на підставі повного та всебічного дослідження обставин справи і належної оцінки поданих сторонами доказів, встановивши відсутність (більше 3 років) відповідних товарів на ринку (відсутня практична можливість їх придбання), з дотриманням названих норм матеріального і процесуального права дійшли обґрунтованих висновків щодо невикористання Компанією позначення "НУЛЬОВКА" щодо товарів 32 і 33 класів МКТП (за виключенням пива), відхиливши при цьому як пояснення Компанії іншого змісту, так і подані нею докази: зображення етикетки (паспорти товару № 1, № 2); видаткові накладні від 18.07.2014 № 1 та від 27.08.2014 № 8, товарно-транспортні накладні від 18.07.2014 № 1 від 27.08.2014 № 8, від 04.08.2014 № 142626, від 31.07.2014 № 140303, податкові накладні від 27.08.201 № 648, від 18.07.2014 № 531, від 04.08.2014 № 176, від 31.07.2014 № 2901 тощо, а тому й правомірно задовольнили в цій частині позовні вимоги Товариства, з чим погоджується і сама Компанія, вимагаючи залишення судових рішень зі справи без змін.

Водночас, досліджуючи питання одночасного перебування на ринку такого товару Компанії, як "пиво", місцевий та апеляційний господарські суди припустилися порушення приписів статей 32, 34, 36, 37, 43 ГПК України щодо змісту доказів, їх належності та допустимості, а також правил їх оцінки, застосувавши інший буквальний (формальний) підхід, без оцінки встановлених ними обставин у сукупності.

Так, встановивши перебування в цивільному обороті лише товару Компанії "пиво", маркованого позначенням "Перша приватна броварня. Безалкогольне пиво. Б-А" без використання на етикетці спірного позначення "НУЛЬОВКА" (т. 1, а.с. 217), та за невстановленої наявності в обігу і, відповідно, за відсутності практичної можливості придбання (щонайменше з дати подання даного позову в квітні 2015 року) пива Компанії "Перша приватна броварня. НУЛЬОВКА", на підставі названих оспорюваних доказів, які до того ж не є визначальними, дійшли помилкового висновку щодо доведеності використання Компанією позначення "НУЛЬОВКА" стосовно пива протягом трьох років до дати подання даного позову (у 2012 - 2015 роках), залишивши без врахування встановлені ними ж обставини, які ці висновки спростовують, а саме:

- неодноразові письмові доводи Компанії щодо поточної наявності відповідних товарів на ринку свого підтвердження не знайшли (т. 1, а.с. 119; т. 2, а.с. 40-41; т. 3, а.с. 21);

- відомості про відсутність на ринку України в 2012 - 2015 роках пива під торговельною маркою "НУЛЬОВКА" викладені в листах сторонніх для даного судового спору приватного акціонерного товариства "Українська галузева компанія по виробництву пива, безалкогольних напоїв та мінеральних вод "Укрпиво" (у тому числі й щодо зміни найменування пива у 2007 році) і товариства з обмеженою відповідальністю "Аснілсен Юкрейн", а також у довідці дочірнього підприємства "Моніторинг ЗМІ України" (т. 1, а.с. 61-62, 64, 221);

- призначення Технологічної інструкції на виробництво світлого безалкогольного пива "Перша приватна броварня. НУЛЬОВКА" (ТІ 6-2004) для світлого безалкогольного пива "Перша приватна броварня. НУЛЬОВКА" (відповідність ТУ.У.15.9-1:2004; стійкість "пляшкового непастерізованого пива 12 діб", "пляшкового пастерізованого пива 90 діб" тощо; т. 1, а.с. 162-168);

- призначення Технологічної інструкції на виробництво світлого безалкогольного пива "Перша приватна броварня. Безалкогольне" (ТІ 5:2016) для світлого фільтрованого пастерізованого безалкогольного пива "Перша приватна броварня. Безалкогольне" ("гарантійний термін придатності до споживання…180 діб"; т. 3, а.с. 137-153);

- особливість відмінності зовнішнього оформлення товару, виконаного в єдиному стилі, полягає лише в наявності чи відсутності на етикетках пляшок додаткового позначення "НУЛЬОВКА", тоді як кольоретка та контретикетка є тотожними;

- наявність на усіх поданих сторонами зразках контретикеток однакових позначень (ТУ У 15.9-1:2005; термін придатності - до 180 діб; штрих-код 4 14; т. 1, а.с. 159-161, 179, 217, 224);

- відсутність на зразках пива з позначенням "НУЛЬОВКА", наданих Компанією, або етикетках посилання на ТУ.У.15.9-1:2004;

- відсутність на зразках пива з позначенням "НУЛЬОВКА", наданих Компанією, або в якісному посвідченні від 30.05.2015 № 552 терміну придатності, що відповідав би приписам Технологічної інструкції на виробництво світлого безалкогольного пива "Перша приватна броварня. НУЛЬОВКА" (ТІ 6-2004);

- відсутність з боку Компанії доказів, які неможливо було б виготовити після подання даного позову (в обмеженій кількості);

- неможливість застосування одного і того ж самого штрих-коду для двох окремих видів товару (пиво пастерізоване і непастерізоване; з терміном зберігання до 12, 90, 180 діб тощо) відповідно до приписів Положення про штрихове кодування товарів, затвердженого наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 20.08.2002 № 255 (у редакції наказу Міністерства економіки України від 25.10.2007 № 355) і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05.09.2002 № 733/7021.

За таких обставин доводи місцевого та апеляційного господарських судів щодо відсутності підстав для задоволення вимог Товариства про дострокове припинення дії свідоцтва України № 47678 на знак для товарів і послуг "НУЛЬОВКА" стосовно такого товару 32 класу МКТП, як пиво не ґрунтуються на законі та суперечать приписам статей 1, 16, 17, 18 Закону № 3689.

Відтак Вищий господарський суд України, беручи до уваги повноту неодноразового дослідження фактичних обставин справи попередніми судовими інстанціями, з огляду на встановлене невикористання (повністю) в Україні власником торговельної марки "НУЛЬОВКА" за свідоцтвом України № 47678 та/або іншою особою під контролем власника свідоцтва спірного знака більше трьох років до дати подання Товариством даного позову без поважних причин для цього відповідно до частини першої статті 11110 ГПК України дійшов висновку про необхідність скасування оскаржуваних судових рішень в частині відмови в задоволенні позову Товариства про дострокове припинення дії свідоцтва України № 47678 на знак для товарів і послуг "НУЛЬОВКА" щодо пива із прийняттям нового рішення про повне задоволення позову.

Відповідно перерозподілу підлягають і судові витрати у справі.

Керуючись статтями 49, 1117 - 11111 ГПК України, Вищий господарський суд України

ПОСТАНОВИВ:

1. Касаційну скаргу публічного акціонерного товариства "Карлсберг Україна" задовольнити.

2. Рішення господарського суду міста Києва від 19.12.2016 та постанову Київського апеляційного господарського суду від 15.03.2017 зі справи № 910/10398/15 скасувати в частині відмови в задоволенні позовних вимог про дострокове припинення дії свідоцтва України № 47678 на знак для товарів і послуг "НУЛЬОВКА" щодо такого товару 32 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг, як пиво та прийняти нове рішення про дострокове припинення дії свідоцтва України № 47678 на знак для товарів і послуг "НУЛЬОВКА" повністю.

Зобов'язати Міністерство економічного розвитку і торгівлі України внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг щодо дострокового припинення дії свідоцтва України № 47678 на знак для товарів і послуг "НУЛЬОВКА" повністю та здійснити про це публікацію в офіційному бюлетені "Промислова власність".

3. В іншій частині рішення господарського суду міста Києва від 19.12.2016 та постанову Київського апеляційного господарського суду від 15.03.2017 зі справи № 910/10398/15 залишити без змін.

4. Стягнути з товариства з обмеженою відповідальністю Торгово-виробничої компанії "Перша приватна броварня "Для людей - як для себе!" на користь публічного акціонерного товариства "Карлсберг Україна" 4 249 (чотири тисячі двісті сорок дев'ять) грн. 60 коп. судового збору з апеляційних скарг та 6 763 (шість тисячі сімсот шістдесят три) грн. 20 коп. судового збору з касаційних скарг.

5. Видачу відповідних наказів доручити господарському суду міста Києва.

Суддя Б.Львов

Суддя В.Палій

Суддя В.Селіваненко