КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"27" червня 2017 р. Справа№ 910/6197/13

Київський апеляційний господарський суд у складі колегії суддів:

головуючого: Верховця А.А.

суддів: Сітайло Л.Г.

Отрюха Б.В.

За участю секретаря судового засідання Ляховенко М.Д.

та представників:

від ТОВ "Фармацевтична компанія "Здоров'я": Титаренко Ю.П. довіреність № 1811/3 від 06.04.2017;

від Berlin-Chemie AG (Menarini Group): Лавренова Н.О. довіреність № б/н, від 15.09.2016;

від Міністерства охорони здоров'я України: Маковецька-Саєнко І.М. довіреність № 14.02/48 від 12.12.2016;

від Державного підприємтсва "Державний експертний центр Міністерства охорони здоров'я України": Федоренко О.А. довіреність № 4/Д-С від 13.01.2017;

розглянувши матеріали апеляційної скарги Товариства з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Здоров'я" на рішення Господарського суду міста Києва від 21.03.2017

у справі № 910/6197/13 (суддя Мандриченко О.В.)

за позовом Berlin-Chemie AG (Menarini Group) [(Берлін - Хемі АГ) (Менаріні Груп)];

до Товариства з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Здоров'я" (відповідач-1);

Міністерства охорони здоров'я України (відповідач-2);

третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача-2 Державне підприємтсво "Державний експертний центр Міністерства охорони здоров'я України"

про припинення порушення прав інтелектуальної власності, визнання незаконним та часткове скасування наказу Міністерства охорони здоров'я України.

ВСТАНОВИВ:

Берлін-Хемі АГ (Менаріні Груп, далі - Компанія) звернулася до Господарського суду міста Києва з позовом відповідно до якого (враховуючи заяву про зміну предмету позову від 28.11.2013) просила суд:

- визнати незаконним та скасувати Наказ Міністерства охорони здоров'я України (далі - Міністерство) №658 в частині реєстрації лікарського засобу "ЕСПУЗІН-ЗДОРОВ'Я" (таблетки, вкриті оболонкою, по 125 мг №7 (7х1), №14 (7х2), №21 (7х3), №10 (10х1) у блістерах, заявник Товариство, номер реєстраційного посвідчення UA/12456/01/01, зазначений під номером 5 у додатку №1 до Наказу №658;

- визнати незаконним та скасувати наказ Міністерства від 07.06.2013 №480 "Про державну реєстрацію (перереєстрацію) лікарських засобів та внесення змін до реєстраційних матеріалів" (далі - Наказ №480) в частині реєстрації лікарського засобу "ЕСПУЗІН-ЗДОРОВ'Я" (краплі оральні, 40 мг/мл по 30 мл у флаконах з пробкою-крапельницею №1 у коробці, заявник Товариство, номер реєстраційного посвідчення UA/12946/01/01, зазначений під номером 6 у додатку №1 до Наказу №480;

- зобов'язати Міністерство виключити лікарські засоби "ЕСПУЗІН-ЗДОРОВ'Я", реєстраційні посвідчення UA/12456/01/01 та UA/12946/01/01, з Державного реєстру лікарських засобів України шляхом видання наказу;

- заборонити Товариству використовувати позначення "ЕСПУЗІН", схоже із знаком для товарів і послуг за свідоцтвами України №25612 стосовно товарів 05 класу МКТП;

- зобов'язання Товариства усунути позначення "ЕСПУЗІН" з лікарських засобів власного виробництва.

Рішенням Господарського суду міста Києва від 11.12.2013 у справі 910/6197/13, залишеним без змін постановою Київського апеляційного господарського суду від 29.09.2015, позов задоволено; визнано незаконним та скасовано наказ Міністерства №658; визнано незаконним та скасовано наказ Міністерства №480; зобов'язано Міністерство виключити лікарські засоби "ЕСПУЗІН-ЗДОРОВ'Я", реєстраційні посвідчення UA/12456/01/01 та UA/12946/01/01, з Державного реєстру лікарських засобів України шляхом видання наказу; заборонено Товариству використовувати позначення "ЕСПУЗІН", схоже із знаком для товарів і послуг за свідоцтвами України №25612, стосовно товарів 05 класу МКТП; зобов'язано Товариство усунути позначення "ЕСПУЗІН" з лікарських засобів власного виробництва.

Постановою Вищого господарського суду України від 16.02.2016 судові рішення попередніх судових інстанцій з даної справи скасовано; справу №910/6197/13 передано на новий розгляд до Господарського суду міста Києва.

Рішенням Господарського суду міста Києва від 06.06.2016, залишеним без змін постановою Київського апеляційного господарського суду від 26.07.2016, у позові відмовлено.

Постановою Вищого господарського суду України від 06.12.2016 касаційну скаргу Berlin-Chemie AG (Menarini Group) [Берлін Хемі АГ (Менаріні Груп)] задоволено частково. Рішення господарського суду міста Києва від 06.06.2016 та постанову Київського апеляційного господарського суду від 26.07.2016 зі справи № 910/6197/13 скасовано, справу передано на новий розгляд до Господарського суду міста Києва.

Підставами для скасування рішення місцевого і постанови апеляційного господарських судів зі справи стало те, що:

- додаткова угода від 13.05.2013 до ліцензійного договору від 01.05.2008, якою було доповнено перелік об'єктів права інтелектуальної власності, щодо яких надається ліцензія таким об'єктам: знак для товарів і послуг "Эспузин-здоровье", була укладена після початку розгляду даної справи в суді.

- судами попередніх інстанцій не встановлено, що початок реєстрації комбінованого знака за свідоцтвом № 170776 було розпочато після початку реєстрації лікарського засобу "Еспузін-Здоров'я".

- суди безпідставно не взяли до уваги, що Товариство, використовуючи частину знака для товарів і послуг "Еспузін-Здоров'я" за свідоцтвом України № 170776, який є схожий із знаком для товарів і послуг "ЕСПУМІЗАН" за свідоцтвом України № 25612, настільки, що їх можна сплутати, вводить у цивільний оборот зареєстровані лікарські засоби шляхом їх виробництва та реалізації.

Рішенням Господарського суду міста Києва від 21.03.2017 у справі № 910/6197/13 ухвалено:

1. Позов задовольнити повністю.

2. Визнати незаконним та скасувати наказ Міністерства охорони здоров'я України (01601, м. Київ, вул. Грушевського, 7, ) від 23.08.2012 № 658 "Про державну реєстрацію (перереєстрацію) лікарських засобів та внесення змін до реєстраційних матеріалів" в частині реєстрації лікарського засобу ЕСПУЗІН-ЗДОРОВ'Я (таблетки, вкриті оболонкою, по 125 мг № 7 (7х1), № 14 (7х2), № 21 (7х3), № 10 (10х1) у блістерах, заявник Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Здоров'я", номер реєстраційного посвідчення UA/12456/01/01) зазначений під номером 5 у додатку № 1 до наказу Міністерства охорони здоров'я України від 23.08.2012 № 658.

3. Визнати незаконним та скасувати наказ Міністерства охорони здоров'я України (01601, м. Київ, вул. Грушевського, 7, ) від 07.06.2013 р. № 480 "Про державну реєстрацію (перереєстрацію) лікарських засобів та внесення змін до реєстраційних матеріалів" в частині реєстрації лікарського засобу ЕСПУЗІН-ЗДОРОВ'Я (краплі оральні, 40 мг/мл по 30 мл у флаконах з пробкою-крапельницею № 1 у коробці, заявник Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Здоров'я", номер реєстраційного посвідчення UA/12946/01/01) зазначений під номером 6 у додатку № 1 до наказу Міністерства охорони здоров'я України від 07.06.2013 р. № 480.

4. Зобов'язати Міністерство охорони здоров'я України (01601, м. Київ, вул. Грушевського, 7, ) виключити лікарські засоби ЕСПУЗІН-ЗДОРОВ'Я, реєстраційні посвідчення UA/12456/01/01 та UA/12946/01/01, з Державного реєстру лікарських засобів України, шляхом видання наказу.

5. Заборонити Товариству з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія" Здоров'я" (61013, м. Харків, Київський район, вулиця Шевченка, будинок 22, ) використовувати позначення ЕСПУЗІН, схоже із знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України № 25612 стосовно товарів 5 класу МКТП.

6. Зобов'язати Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Здоров'я" (61013, м. Харків, Київський район, вулиця Шевченка, будинок 22, ) усунути позначення ЕСПУЗІН з лікарських засобів власного виробництва.

Не погоджуючись із зазначеним рішенням господарського суду першої інстанції, Товариство з обмеженою відповідальністю (далі за текстом - ТОВ) "Фармацевтична компанія "Здоров'я" звернулося до Київського апеляційного господарського суду з апеляційною скаргою, в якій просить скасувати повністю рішення Господарського суду міста Києва від 21.03.2017 у справі № 910/6197/13 і направити справу на новий розгляд до суду першої інстанції.

Обґрунтовуючи апеляційну скаргу скаржник посилається на те, що оскаржуване рішення Господарського суду міста Києва прийняте з порушенням норм матеріального та процесуального права.

Мотивуючи вимоги, викладені в апеляційній скарзі, апелянт зазначає, що ТОВ "Фармацевтична компанія "Здоров'я" використовує знак для товарів та послуг «Эспузин-Здоровье» за Свідоцтвом № 170776 від 13.05.2013, яке отримане ТОВ "Фармацевтична група "Здоров'я" на підставі ліцензійного договору № 4 від 01.05.2008, а оскільки зазначене Свідоцтво є чинним, не було визнано недійсним та не скасоване в судовому порядку, відповідач-1 правомірно використовує позначення «ЕСПУЗІН» та не існує правових підстав для скасування наказів відповідача-2 № 658 від 23.08.2012 в частині реєстрації лікарського засобу ЕСПУЗІН-ЗДОРОВ'Я, та № 480 від 07.06.2013 "Про державну реєстрацію (перереєстрацію) лікарських засобів та внесення змін до реєстраційних матеріалів" в частині реєстрації лікарського засобу ЕСПУЗІН-ЗДОРОВ'Я.

Крім того, апелянт стверджує, що в порушення норм процесуального права місцевий господарський суд не залучив до участі у справі в якості другого відповідача власника Свідоцтва на знак для товарів та послуг «Эспузин-Здоровье» № 170776 від 13.05.2013 - ТОВ "Фармацевтична група "Здоров'я".

Відповідно до Протоколу автоматичного визначення складу колегії суддів від 21.04.2017 у справі № 910/6197/13 сформовано колегію суддів у складі: Верховець А.А. - головуючий суддя, судді: Сітайло Л.Г., Отрюх Б.В.

Ухвалою Київського апеляційного господарського суду від 24.04.2017 апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Здоров'я" прийнято до провадження та призначено до розгляду на 13.06.2017.

13.06.2017 через відділ забезпечення документообігу суду та моніторингу виконання документів від представника Товариства з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Здоров'я" надійшло клопотання про призначення судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності. На вирішення судової експертизи скаржник просив поставити наступні питання: - чи визнається використання позначення «Эспузин-Здоровье», яке є словесною частиною комбінованого знака для товарів та послуг, який засвідчується Свідоцтвом України № 170776 від 13.05.2013 використанням цього знака? - чи визнається використання позначення «ЕСПУЗІН-ЗДОРОВ'Я», яке використовується в якості торговельного найменування лікарських засобів «ЕСПУЗІН-ЗДОРОВ'Я» та розміщене на упаковці та в інструкції до застосування лікарських засобів, що зареєстровані у відповідності до реєстраційних посвідчень № UA/12456/01/01, № UA/12946/01/01, використанням в цілому знака для товарів та послуг, який засвідчується Свідоцтвом України № 170776 від 13.05.2013?

13.06.2017 через відділ забезпечення документообігу суду та моніторингу виконання документів від Міністерства охорони здоров'я України надійшло клопотання про відкладення розгляду справи, обґрунтоване тим, що представник МОЗ України, відповідальний за ведення даної справи, не може забезпечити належну участь у засіданні, оскільки буде приймати участь у раніше призначених справах.

13.06.2017 через відділ забезпечення документообігу суду та моніторингу виконання документів представник Міністерства охорони здоров'я України надав відзив на апеляційну скаргу в якому останній просить суд апеляційну скаргу ТОВ "Фармацевтична компанія "Здоров'я" задовольнити, рішення Господарського суду міста Києва від 21.03.2017 по справі № 910/6197/13 скасувати.

В судовому засіданні 13.06.2017 головуючий суддя поставив на обговорення клопотання скаржника про призначення у справі судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності.

Представник скаржника підтримав подане клопотання про призначення судової експертизи, просив суд його задовольнити.

Представник позивача заперечував проти задоволення клопотання про призначення у справі судової експертизи. В обґрунтування своїх доводів останній зазначив, що, - по-перше: у справі було проведено три судові експертизи; - по-друге: в постанові Вищого господарського суду України встановлено, що знак для товарів і послуг "Еспузін-Здоров'я" за свідоцтвом України № 170776 є схожий із знаком для товарів і послуг "ЕСПУМІЗАН" за свідоцтвом України № 25612, настільки, що їх можна сплутати; - по третє: предметом спору у даній справі є використання позначення лікарського засобу «Еспузін», а не використання знака для товарів і послуг в цілому.

Ухвалою Київського апеляційного господарського суду від 13.06.2017 розгляд апеляційної скарги Товариства з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Здоров'я" відкладено на підставі п. 1 ч. 1 ст. 77 Господарського процесуального кодексу України, на 22.06.2017.

21.06.2017 через відділ забезпечення документообігу суду та моніторингу виконання документів представник Компанії Берлін-Хемі (Менаріні Груп) подав заперечення на клопотання про призначення судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності.

В судовому засіданні 22.06.2017 колегія суддів заслухавши присутніх представників сторін, дослідивши матеріали справи, відмовила в клопотанні скаржника про призначення судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності, оскільки, - по-перше: предметом розгляду цієї справи є співвідношення назви лікарського засобу відповідача-1 та знаку для товарів та послуг позивача, при цьому, знак для товарів та послуг, який використовується відповідачем-1 не є предметом розгляду; - по-друге: в матеріалах справи наявні три висновки судових експертиз об'єктів інтелектуальної власності: № 900 від 07.10.2013; № 3928/10006 від 09.09.2014 та № 15693/14-53 від 31.08.2015; - по-третє: для відповіді на поставлені відповідачем-1 питання не потрібні спеціальні знання.

В судовому засіданні 22.06.2017 оголошено перерву в розгляді справи до 27.06.2017.

Представник скаржника в судовому засіданні 27.06.2017 підтримав вимоги викладені в апеляційній скарзі, просив суд апеляційну скаргу задовольнити, рішення Господарського суду міста Києва від 21.03.2017 скасувати, справу направити на новий розгляд до суду першої інстанції.

Представник позивача заперечував проти задоволення апеляційної скарги, просив суд оскаржуване рішення Господарського суду міста Києва залишити без змін.

Представник відповідача-2 зазначив, що приймаючи оскаржувані накази Міністерство охорони здоров'я України діяло на підставі, в межах повноважень та у спосіб, передбачений законодавством України. Просив суд апеляційну скаргу задовольнити, оскаржуване рішення скасувати.

Представник третьої особи при вирішенні питання стосовно задоволення апеляційної скарги поклався на розсуд суду.

Відповідно до ст. 82 ГПК України, рішення у даній справі прийнято у нарадчій кімнаті за результатами оцінки доказів, поданих сторонами.

В судовому засіданні 27.06.2017, згідно ст. 85 ГПК України, оголошено вступну та резолютивну частини постанови.

У відповідності до п. 4 ч. 3 ст. 129 Конституції України та ст. 33 ГПК України, кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог та заперечень.

Статтею 4-3 ГПК України визначено, що сторони та інші особи, які беруть участь у справі, обґрунтовують свої вимоги і заперечення поданими суду доказами. Господарський суд створює сторонам та іншим особам, які беруть участь у справі, необхідні умови для встановлення фактичних обставин справи і правильного застосування законодавства.

Розглянувши апеляційну скаргу, заслухавши пояснення представників сторін, дослідивши матеріали справи, перевіривши правильність застосування судом першої інстанції норм матеріального та процесуального законодавства, перевіривши юридичну оцінку обставин справи та повноту їх встановлення, колегія суддів дійшла висновку, що вимоги апеляційної скарги не підлягають задоволенню, виходячи з наступних підстав.

Згідно ст. 99 ГПК України апеляційний господарський суд, переглядаючи рішення в апеляційному порядку, користується правами, наданими суду першої інстанції.

Відповідно до ст. 101 ГПК України, апеляційний господарський суд не зв'язаний доводами апеляційної скарги і перевіряє законність і обґрунтованість рішення місцевого господарського суду у повному обсязі.

Частиною 1 ст. 418 Цивільного кодексу України (далі - ЦК України) визначено, що право інтелектуальної власності - це право особи на результат інтелектуальної, творчої діяльності або на інший об'єкт права інтелектуальної власності, визначений Цивільним кодексом України та іншим законом.

Право інтелектуальної власності є непорушним відповідно до ч. 3 ст. 418 ЦК України. Ніхто не може бути позбавлений права інтелектуальної власності чи обмежений у здійсненні, крім випадків, передбачених законом.

До об'єктів права інтелектуальної власності, відповідно до ч. 1 ст. 420 ЦК України, зокрема, належать: комп'ютерні програми; компіляції даних (бази даних); виконання; фонограми, відеограми, передачі (програми) організацій мовлення; наукові відкриття; винаходи, корисні моделі, промислові зразки; компонування (топографії) інтегральних мікросхем; раціоналізаторські пропозиції; сорти рослин, породи тварин; комерційні (фірмові) найменування, торговельні марки (знаки для товарів і послуг), географічні зазначення; комерційні таємниці.

Відповідно до статті 431 ЦК України порушення права інтелектуальної власності, в тому числі невизнання цього права чи посягання на нього, тягне за собою відповідальність, встановлену цим Кодексом, іншим законом чи договором.

Частиною 1 статті 432 ЦК України визначено, що кожна особа має право звернутись до суду за захистом свого права інтелектуальної власності відповідно до статті 16 цього Кодексу.

Як вбачається з матеріалів справи та встановлено судами при попередньому розгляді справи Компанія Берлін-Хемі (Менаріні Груп) є володільцем таких свідоцтв України на знаки для товарів і послуг:

- № 25612 "ЕСПУМІЗАН" (словесний; заявка від 15.09.1999 № 99093242; торговельну марку зареєстровано для товарів 05 класу МКТП "Фармацевтичні препарати, ліки для людини");

- № 95707 "ESPUMISAN" (словесний; заявка від 19.03.2007 № m200704164; торговельну марку зареєстровано для товарів 05 та 10 класів МКТП "Фармацевтичні препарати; дієтичні речовини на лікарські (медичні) потреби" та "Лікарські (медичні) прилади та інструменти");

- № 94540 "ЕСПУМІЗАН" (словесний; заявка від 19.03.2007 № m200704166: торговельну марку зареєстровано для товарів 10 класу МКТП "Лікарські (медичні) прилади та інструменти").

Компанія є виробником лікарських засобів з діючою речовиною Simethicone (симетикон), а саме: ЕСПУМІЗАН ® (реєстраційне посвідчення UA/0152/02/01); ЕСПУМІЗАН ® L (реєстраційне посвідчення UA/0152/01/01); ЕСПУМІЗАН ® БЕБІ (реєстраційне посвідчення UA/10476/01/01).

Український щотижневик "АПТЕКА" на своєму сайті опублікував наказ Міністерства охорони здоров'я України від 23.08.2012 № 658.

Згідно п. 5 додатку № 1 до наказу Міністерства було зареєстровано лікарський засіб під назвою ЕСПУЗІН-ЗДОРОВ'Я виробником якого є Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Здоров'я". Відповідно до реєстру, одна таблетка лікарського засобу ЕСПУЗІН-ЗДОРОВ'Я містить симетикону 125 мг, таблетки, вкриті оболонкою, по 125 мг № 7 (7х1), № 14 (7х2), № 21 (7х3), № 10 (10х1) у блістерах, реєстраційне посвідчення номер UA/12456/01/01.

Крім того, 07.06.2013 Міністерство охорони здоров'я України наказом № 480 "Про державну реєстрацію (перереєстрацію) лікарських засобів та внесення змін до реєстраційних матеріалів" зареєструвало лікарський засіб під назвою ЕСПУЗІН-ЗДОРОВ'Я (краплі оральні, 40 мг/мл по 30 мл у флаконах з пробкою-крапельницею № 1 у коробці; реєстраційне посвідчення UA/12946/01/01) виробником якого також є Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Здоров'я".

Відповідно інструкцій для застосування препаратів ЕСПУМІЗАН та ЕСПУЗІН-ЗДОРОВ'Я (і краплі, і таблетки), лікарські засоби містять одну і ту ж діючу речовину, а саме Simethicone (симетикон) та призначені (показання для застосування) при функціональних розладах кишечнику і відносяться до однієї фармакопевтичної групи.

Враховуючи наведене, позивач стверджує, що відповідач-1 порушує його права, як власника свідоцтва, оскільки позначення ЕСПУЗІН-ЗДОРОВ'Я є схожим зі знаком ЕСПУМІЗАН внаслідок чого це позначення і знак можна сплутати.

В обґрунтування правомірності використання позначення ЕСПУЗІН-ЗДОРОВ'Я Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична Група "Здоров'я" зазначає, що є володільцем свідоцтва України № 170776 на знак для товарів і послуг (заявка від 27.06.2012 № m201210916; торговельну марку зареєстровано для товарів 05 класу МКТП "Ліки для людини; фармацевтичні препарати"), що підтверджує правомірність використання позначення ЕСПУЗІН-ЗДОРОВ'Я.

Так, 01.05.2008 Товариством (ліцензіат) і Групою (ліцензіар) було укладено ліцензійний договір від 01.05.2008 № 4 (далі - Договір), відповідно до пункту 2.1 якого ліцензіар надає ліцензіату на строк дії Договору за винагороду, що сплачується ліцензіатом, виключну ліцензію на використання об'єктів права інтелектуальної власності (а.с. 90-103, т. 1). Додатковою угодою від 01.04.2013 до Договору ліцензіат і ліцензіар узгодили продовжити дію Договору до 01.05.2018.

13.05.2013 Група та Товариство підписали додаткову угоду № 58 до Договору, за умовами якої було доповнено перелік об'єктів права інтелектуальної власності, щодо яких надається ліцензія таким об'єктам: знак для товарів і послуг "Эспузин-здоровье"; свідоцтво України № 170776, для всіх зазначених у ньому товарів 05 класу МКТП (а.с. 172, т. 1).

Враховуючи, що між сторонами виник спір стосовно того, чи є назва лікарського засобу ЕСПУЗІН-ЗДОРОВ'Я, що виробляється ТОВ "Фармацевтична Група "Здоров'я" тотожною або схожою настільки, що його можна сплутати із знаком для товарів та послуг ЕСПУМІЗАН, місцевим господарським судом було призначено у справі судові експертизи об'єктів інтелектуальної власності.

В матеріалах справи наявні три висновки судових експертиз, що були надані експертами в галузі інтелектуальної власності.

Згідно висновку № 900 судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності від 07.10.2013, назва лікарського засобу ЕСПУЗІН-ЗДОРОВ'Я, що виробляється ТОВ "Фармацевтична компанія "Здоров'я", є схожою настільки, що її можна сплутати із знаком для товарів і послуг ЕСПУМІЗАН за свідоцтвом України № 25612 від 17.06.2002. Крім того, назва лікарського засобу ЕСПУЗІН-ЗДОРОВ'Я, що виробляється ТОВ "Фармацевтична компанія "Здоров'я", є такою, що може ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар.

Відповідно до висновку № 3928/10006 повторної комплексної судової експертизи у сфері інтелектуальної власності від 05.09.2014, позначення "ЕСПУЗІН" не є домінуючою частиною назви лікарського засобу "ЕСПУЗІН-ЗДОРОВ'Я", назва лікарського засобу ЕСПУЗІН-ЗДОРОВ'Я, що виробляється ТОВ "Фармацевтична компанія "Здоров'я", не є тотожною або схожою настільки, що її можна сплутати із знаком для товарів і послуг ЕСПУМІЗАН за свідоцтвом України № 25612 від 17.06.2002. Крім того, назва лікарського засобу ЕСПУЗІН-ЗДОРОВ'Я, що виробляється ТОВ "Фармацевтична компанія "Здоров'я", не є такою, що може ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар. Знак для товарів і послуг України ЕСПУЗІН-ЗДОРОВ'Я, який засвідчується свідоцтвом України № 170776 від 13.05.2013 не є таким, що може ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар та не є тотожним або схожим зі знаком для товарів і послуг Украйни "ЕСПУМІЗАН" який засвідчується свідоцтвом України № 256123 від 07.06.2002.

Згідно висновку № 15693/14-53 від 31.08.2015 за результатами проведення повторної комісійної експертизи у сфері інтелектуальної власності експерти дійшли висновків, що позначення "ЕСПУЗІН" є домінуючою частиною назви лікарського засобу "ЕСПУЗІН-ЗДОРОВ'Я", назва лікарського засобу ЕСПУЗІН-ЗДОРОВ'Я, що виробляється ТОВ "Фармацевтична компанія "Здоров'я", є схожою настільки, що її можна сплутати із знаком для товарів і послуг ЕСПУМІЗАН за свідоцтвом України № 25612 від 17.06.2002; назва лікарського засобу "ЕСПУЗІН-ЗДОРОВ'Я" містить позначення "ЕСПУЗІН", схоже із знаком для товарів і послуг "ЕСПУМІЗАН" (свідоцтвом України № 25612 від 17.06.2002) за фонетичними (звуковими) та семантичними (смисловими) ознаками. Крім того, назва лікарського засобу "ЕСПУЗІН-ЗДОРОВ'Я", що виробляється ТОВ "Фармацевтична компанія "Здоров'я", є такою, що може ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар, власника свідоцтва України № 25612 від 17.06.2002. Знак для товарів і послуг України "ЕСПУЗІН-ЗДОРОВ'Я", який засвідчується свідоцтвом України № 170776 від 13.05.2013 є схожим на стільки, що може ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар та є схожим настільки, що його можна сплутати із знаком для товарів і послуг Украйни "ЕСПУМІЗАН" який засвідчується свідоцтвом України № 256123 від 07.06.2002. Знак для товарів і послуг "ЕСПУЗІН-ЗДОРОВ'Я" за свідоцтвом України № 170776 від 13.05.2013 не є оманливим.

Враховуючи вище викладене, колегія суддів вважає, що місцевий господарський суд правомірно задовольнив позовні вимоги Компанії Берлін-Хемі (Менаріні Груп) виходячи з наступного.

Відповідно до приписів ст. 1 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" (далі - Закон) знак це позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб.

Стаття 20 Закону надає право власнику свідоцтва на знак для товарів і послуг вимагати припинення порушення його прав, що і стало підставою для звернення позивача до суду.

Права позивача, як власника свідоцтва на знак для товарів і послуг, захищаються в Україні згідно положень ст. 4 Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків від 14.04.1891 р.

Згідно чинного законодавства України власник свідоцтва на знак для товарів і послуг користується виключним правом використання позначення та правом забороняти іншим особам використовувати зареєстрований знак без його дозволу (ст. 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", ст. 495 ЦК України).

Таким чином, позивач, як власник свідоцтва має право, забороняти будь-якій особі, у тому числі, відповідачу 1 використовувати позначення без відповідного дозволу.

Відповідно до ч. 4 ст. 16 Закону використанням знака визнається, серед іншого, нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, а також пропонування його для продажу, продаж.

Свідоцтво надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди, якщо інше не передбачено цим Законом, позначення схоже із зареєстрованим знаком, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг, якщо внаслідок такого використання ці позначення і знак можна сплутати; позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги, або ці позначення і знак можна сплутати.

Згідно з частиною другою статті 20 Закону на вимогу власника свідоцтва таке порушення повинно бути припинено, а порушник зобов'язаний відшкодувати власнику свідоцтва заподіяні збитки.

Судова колегія відмічає, що факт використання відповідачем 1 позначення ЕСПУЗІН-ЗДОРОВ'Я підтверджується матеріалами справи та не заперечується відповідачем 1.

Враховуючи, що ТОВ "Фармацевтична компанія "Здоров'я", використовуючи частину знака для товарів і послуг "Еспузін-Здоров'я" за свідоцтвом України № 170776, який є схожий із знаком для товарів і послуг "ЕСПУМІЗАН" за свідоцтвом України № 25612, настільки, що їх можна сплутати (що підтверджується, зокрема, висновками судових експертиз об'єктів інтелектуальної власності) вводить у цивільний оборот зареєстровані лікарські засоби шляхом їх виробництва та реалізації, порушуючи при цьому права інтелектуальної власності позивача, позивач, як власник свідоцтва на знак для товарів і послуг має право на його захист всіма доступними способами, в тому числі, шляхом заборони його використання іншим особам (в даному випадку - відповідачу 1 як виробнику лікарського засобу під назвою "Еспузін-Здоров'я").

Разом з тим, колегія суддів критично сприймає доводи скаржника стосовно того, що останній правомірно використовує знак для товарів та послуг «Эспузин-Здоровье», оскільки є володільцем Свідоцтва № 170776 від 13.05.2013.

Так, з матеріалів справи вбачається, що позивач звернувся до суду з позовною заявою 29.03.2013. 03.04.2013 Господарський суд міста Києва виніс ухвалу про порушення провадження у справі. При цьому, відповідач 1 отримав право на користування знаком для товарів і послуг "Эспузин-здоровье" за Свідоцтвом № 170776 лише 13.05.2013, про що свідчить додаткова угода № 58 від 13.05.2013 до ліцензійного договору № 4 від 01.05.2008. (а.с. 172, т. 1).

Тобто, звернення позивача з позовною заявою про скасування державної реєстрації лікарського засобу передувало отриманню відповідачем 1 прав на користування знаком за свідоцтвом № 170776.

До того ж, початок реєстрації комбінованого знака за свідоцтвом № 170776 (заява на реєстрацію знака була подана 27.06.2012) було розпочато вже після початку реєстрації лікарського засобу "Еспузін-Здоров'я" (заяви про державну реєстрацію лікарського засобу ЕСПУЗІН-ЗДОРОВ'Я надійшли до Центру 24.02.2012 та 24.07.2012).

Крім того, слід відмітити, що відповідно до Ліцензійного договору № 4 від 01.05.2008 ТОВ "Фармацевтична група "Здоров'я" надала ТОВ "Фармацевтична компанія "Здоров'я" за винагороду виключну ліцензію на використання Обєктів права інтелектуальної власності: ноу-хау (комерційна таємниця) щодо виробництва відповідних лікарських засобів; ноу-хау (комерційна таємниця) щодо способів виробництва (отримання) форм лікарських засобів; торгівельної марки лікарських засобів; винаходи на склад/спосіб отримання (виробництва) лікарських заходів; винахід на пристрій, що перелічені в Додатку № 1 до договору. При цьому, згідно Додатку № 1 в переліку об'єктів права інтелектуальної власності, щодо яких надається ліцензія, назва лікарського засобу "Еспузін-Здоров'я" відсутня. Разом з тим, матеріалами справи підтверджується, що саме ТОВ "Фармацевтична компанія "Здоров'я", а не ТОВ "Фармацевтична група "Здоров'я" звернулась до Міністерства охорони здоров'я України з заявою про реєстрацію лікарського засобу ЕСПУЗІН-ЗДОРОВ'Я.

За наведеного, позивач правомірно звернувся з позовом саме до ТОВ "Фармацевтична компанія "Здоров'я", оскільки предметом позову у даній справі є заборона використовувати позначення як назву лікарського засобу, виробником якого є саме ТОВ "Фармацевтична компанія "Здоров'я", а не як торговельну марку.

Отже, необґрунтованими є твердження апелянта стосовно необхідності залучення до участі у даній справі в якості другого відповідача власника Свідоцтва на знак для товарів та послуг «Эспузин-Здоровье» № 170776 від 13.05.2013 - ТОВ "Фармацевтична група "Здоров'я".

Щодо задоволення позовних вимог за рахунок відповідача 2, слід зазначити наступне.

Відповідно до статті 1 Закону України «Про лікарські засоби» лікарський засіб - це будь-яка речовина (одного або декількох АФІ та допоміжних речовин), що має властивості та призначена для лікування або профілактики

захворювань у людей, чи будь-яка речовина або комбінація речовин (одного або декількох допоміжних речовин), яка може бути призначена для запобігання вагітності, відновлення, корекції чи зміни фізіологічних функцій у людини шляхом здійснення формакологічної, імунологічної або метаболічної дії або для встановлення медичного діагнозу.

Відповідно до ч. 1 ст. 9 Закону України "Про лікарські засоби", лікарські засоби допускаються до застосування в Україні після їх державної реєстрації.

Введення в цивільний оборот на території України лікарських засобів можливе лише після проведення їх державної реєстрації.

Державна реєстрація лікарських засобів проводиться на підставі заяви, поданої до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони здоров'я.

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 26.05.2005 р. № 376 «Про затвердження Порядку державної реєстрації (перереєстрації) лікарських засобів і розмірів збору за їх державну реєстрацію (перереєстрацію)», державну реєстрацію (перереєстрацію) засобу здійснює Міністерство охорони здоров'я України (відповідач 2).

Таким чином, єдиною підставою для отримання реєстраційного посвідчення на лікарський засіб та можливості реалізації лікарського засобу ЕСПУЗІН-ЗДОРОВ'Я (таблетки, номер реєстраційного посвідчення UA/12456/01/01) на території України є реєстрація лікарського засобу ЕСПУЗІН-ЗДОРОВ'Я згідно наказів Міністерства охорони здоров'я України від 23.08.2012 № 658 та від 07.06.2013 № 48.

Проте, слід зазначити, що не зважаючи на те, що чинним законодавством не передбачений обов'язок відповідача 2 чи третьої особи перевіряти лікарські засоби, що подаються на реєстрацію в Україні, на предмет дотримання прав інтелектуальної власності інших учасників цивільного обороту, в тому числі, інших виробників лікарських засобів, вказане не позбавляє права власників інтелектуальної власності в судовому порядку оскаржувати рішення про державну реєстрацію лікарських засобів, які призводять до порушення прав інтелектуальної власності.

Стаття 21 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" передбачає, що захист прав на знак здійснюється у судовому порядку. Суди відповідно до їх компетенції розв'язують, зокрема, спори про порушення прав власника свідоцтва.

Частина 2 ст. 20 Господарського кодексу України, як один із способів захисту прав і законних інтересів передбачає визнання повністю або частково недійсними актів органів державної влади та органів місцевого самоврядування, актів інших суб'єктів, що суперечать законодавству, ущемлюють права та законні інтереси суб'єкта господарювання або споживачів.

Відповідно до ч. 1 ст. 21 ЦК України суд визнає незаконним та скасовує правовий акт індивідуальної дії, виданий органом державної влади, якщо він суперечить актам цивільного законодавства і порушує цивільні права або інтереси.

З огляду на викладене вище, суд першої інстанції дійшов цілком вірного висновку про те, що внаслідок прийняття відповідачем 2 рішень про реєстрацію лікарських засобів відповідача 1, назва яких схожа з назвою лікарських засобів позивача, що може ввести споживачів в оману, такі накази, як єдина законна підстава для використання лікарського засобу на території України підлягає скасуванню.

За наведеного в постанові, судова колегія Київського апеляційного господарського суду дійшла висновку про те, що місцевим господарським судом при прийнятті оскаржуваного рішення було повністю з'ясовано всі обставини справи та надано їм правильну юридичну оцінку. Порушень норм матеріального чи процесуального права, які б могли призвести до зміни чи скасування рішення Господарського суду міста Києва від 21.03.2017 судовою колегією не встановлено.

Доводи, викладені в апеляційній скарзі, висновків місцевого господарського суду не спростовують, а тому підстав для задоволення апеляційної скарги Товариства з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Здоров'я" судом не вбачається.

В зв'язку з відмовою в задоволенні апеляційної скарги, відповідно до ст. 49 ГПК України, судові витрати покладаються на апелянта.

Керуючись ст.ст. 32-34, 43, 49, 99, 101-105 Господарського процесуального кодексу України, Київський апеляційний господарський суд, -

ПОСТАНОВИВ:

1. Апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Здоров'я" на рішення Господарського суду міста Києва від 21.03.2017 у справі № 910/6197/13 залишити без задоволення.

2. Рішення Господарського суду міста Києва від 21.03.2017 у справі № 910/6197/13 залишити без змін.

3. Матеріали справи № 910/6197/13 повернути до Господарського суду міста Києва.

Постанову Київського апеляційного господарського суду може бути оскаржено протягом 20 днів до Вищого господарського суду України у порядку, передбаченому ГПК України.

Повний текст постанови складено 29.06.2017.

Головуючий суддя А.А. Верховець

Судді Л.Г. Сітайло

Б.В. Отрюх