ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
________________________________________________________________________
РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"29" червня 2017 р.Справа № 922/1976/17

Господарський суд Харківської області у складі:

судді Светлічного Ю.В.

при секретарі судового засідання Мороз Ю.В.

розглянувши справу

за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю ПРИНТ ДИЗАЙН, м. Харків
до Приватного підприємства ЮНІСОФТ, м. Харків
про заборону використання знаку для товарів і послуг та стягнення 1315672,58 грн.
за участю представників сторін:

позивача - ОСОБА_2 довіреність б/н від 26.06.2017р.;

відповідача - ОСОБА_3 довіреність б/н від 20.06.2017р.;

ВСТАНОВИВ:

ТОВ ПРИНТ ДИЗАЙН (позивач) звернувся до господарського суду Харківської області із позовною заявою до відповідача - приватного підприємства ЮНІСОФТ, в якій просить:заборонити приватному підприємству ЮНІСОФТ (61036, м. Харків, вул. Морозова, б. 13Б; ІК 22655747; п/р № 3700 в АТ Укрсиббанк, код банку 351005) використовувати без згоди товариства з обмеженою відповідальністю Принт дизайн (АДРЕСА_1, 61085; ІК 41134514; п/р № 0371 в АТ УкрСиббанк, код банку 351005) знак для товарів і послуг UNISOFT (свідоцтво № 212063, зареєстроване в Державному реєстрі свідоцтв України на знаки для товарів і послуг 10.05.2016 р.) стосовно товарів 16 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків або позначення, схоже із таким знаком, якщо внаслідок використання такого схожого позначення, це позначення і знак можна сплутати; стягнути з приватного підприємства ЮНІСОФТ (61036, м. Харків, вул. Морозова, б. 13Б; ІК 22655747; п/р № 3700 в АТ Укрсиббанк, код банку 351005) на користь товариства з обмеженою відповідальністю Принт дизайн (АДРЕСА_1, 61085; ІК 41134514; п/р № 0371 в АТ УкрСиббанк, код банку 351,58 грн. збитків у вигляді упущеної вигоди.

Представник позивача у судове засідання з'явився, надав для огляду оригінали документів, копії яких були додані до позовної заяви, позовні вимоги підтримав у повному обсязі.

Представник відповідача у судове засідання 27.06.2017 р. з'явився, надав відзив на позовну заяву, в якій проти позову заперечував в повному обсязі і просив в його задоволенні відмовити посилаючись на те, що він правомірно користується знаком для товарів і послуг UNISOFT.

В судовому засідання 27.07.2017 р. господарським судом оголошено перерву.

Розглянувши матеріали справи, вислухавши пояснення представників сторін, перевіривши наявні у справі матеріали на предмет їх юридичної оцінки, дослідивши докази у їх сукупності, судом встановлено наступні обставини.

Відповідно до п. 3.3.1 статуту ТОВ ПРИНТ ДИЗАЙН, затвердженого загальними зборами учасників згідно з протоколом № 13/03/17 від 13.03.2017 р., компанія ПУНЕСЕКА ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД є учасником товариства, вклад до статутного капіталу товариства складає 105262000,00 грн. у вигляді нематеріального активу виключних майнових прав інтелектуальної власності на знак для товарів і послуг (торговельну марку) за Свідоцтвом на знак для товарів і послуг №212063, номер заявки: m 201517443, дата подання заявки 07.10.2015 р., зареєстрованим в Державному реєстрі свідоцтв України на знаки для товарів і послуг 10.05.2016 р.

22 березня 2017 р. було здійснено фактичну передачу до статутного капіталу ТОВ ПРИНТ ДИЗАЙН знаку для товарів і послуг (торговельну марку)за Свідоцтвом на знак для товарів і послуг №212063, зареєстрованим в Державному реєстрі свідоцтв України на знаки для товарів і послуг 10.05.2016 р.

Вартість знаку для товарів і послуг (торговельну марку) UNISOFTза свідоцтвом № 212063 становить 105262000,00 грн.

22.03.2017 р. компанії ПУНЕСЕКА ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД було видано свідоцтво № 1 про повністю внесений вклад до статутного капіталу.

В ч. 1 ст. 86 Господарського кодексу України вказано, що вкладами учасників та засновників господарського товариства можуть бути інші майнові права (включаючи майнові права на об'єкти інтелектуальної власності).

В ч. 6 ст. 157 Господарського кодексу України зазначено, що право інтелектуальної власності на торговельну марку може бути передано як вклад до статутного капіталу суб'єкта господарювання.

Відповідно до ст. 85 Господарського кодексу України господарське товариство є власником майна, переданого йому у власність засновниками і учасниками як внески.

Перехід виключних майнових прав на вказаний знак для товарів і послуг відбувся внаслідок їх внесення до статутного капіталу товариства, а не внаслідок укладення договору про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності.

Таким чином, ТОВ ПРИНТ ДИЗАЙН є власником знаку для товарів і послуг (торговельну марку) за Свідоцтвом на знак для товарів і послуг № 212063 з 22.03.2017 р.

Знак UNISOFT зареєстровано для 16 класу товарів Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків, яку затверджено Ніццькою угодою про Міжнародну класифікацію товарів і послуг для реєстрації знаків, укладеною 15.06.1957 р. Згідно з Законом України від 01.06.2000 № 1762-III Україна приєдналася до Ніццької угоди, яка набрала чинності для України з 29.12.2000 р.

До 16 класу МКТП включено такі товари: альбоми; альманахи; календарі-довідники; атласи; бланки, формуляри; блокноти для креслення; зошити для малювання; брошури; буклети; вивіски паперові або картонні; викрійки для шиття; вітальні листівки; газети; географічні карти; герби (паперові печатки); горшечниці (вмістинки на квіткові горщики) паперові; гравюри; графічні зображення; графічні репродукції; графічні роботи друкові (друковані); дитячі нагрудники паперові; друкарська продукція; друковані видання; естампи; етикетки (налички), крім тканинних; журнали (періодичні видання); закладки книжкові; записники; записники канцелярські; зошити для писання або креслення; зразки вишивок (схеми); інформаційні бюлетені; календарі; калька паперова; карти (авіаційні, морські тощо); картки; картини обрамовані або необрамовані; картинки (малюнки); картки колекційні, крім призначених для ігор; картон; картонні тубуси; картонні шабатури на капелюхи; картотеки канцелярські; каталоги; квитанційні книжки канцелярські; квитки (білети); клавіші друкарських машинок; комікси (друковані видання); конверти канцелярські; конусні паперові пакети; копіювальний папір; копіювальний папір канцелярський; коробки картонні або паперові; листівки рекламні (флаєри); літографії; літографічні мистецькі твори; мішки на сміття паперові або пластмасові; музичні вітальні листівки; навощений папір; наклейки канцелярські; напальки канцелярські; настільні підкладки канцелярські; носовики (хусточки носові) паперові; облікові (реєстраційні) картки канцелярські; оправи до книжок; офорти; офсетне полотно нетекстильне; паперові банти; паперові стрічки; паперові стрічки або картки для записування комп'ютерних програм; папір в аркушах канцелярський; папір для електрокардіографів; папір для пакування; папір для реєструвальних приладів; папір; папки (теки) на документи (канцелярські товари); папки (теки) на папери; пергаментний папір; перевідні малюнки; періодичні видання друкові (друковані); підручники; пісенники; плакати; повідомчі листи канцелярські; полотно на картини; полотно на книжкові оправи; портрети; поштові листівки; поштові марки; поштові штемпелі; прапорці паперові; пробійники канцелярські; прокладки паперові до шаф (запашні чи незапашні); промокальний папір; проспекти рекламні; реєстраційні журнали (книги записів); розклади надруковані; рушники паперові; світивий папір; серветки косметичні паперові; скатерки столові паперові; срібний папір; столові паперові серветки; транспаранти канцелярські; трафарети (шаблони); трафарети (шаблони) канцелярські; трафарети на малювання; фільтри (цідила) паперові кавові; фільтрувальний (цідильний) папір; фільтрувальні (цідильні) матеріали паперові; фотогравюри; фотографії (друковані); цифри друкарські; шрифти друкарські (цифрові і буквові).

Відповідно до ч. 2 ст. 16 Закону України Про охорону прав на знаки для товарів і послуг свідоцтво надає його власнику право використовувати знак та інші права, визначені цим Законом.

В ч. 4 ст. 16 Закону України Про охорону прав на знаки для товарів і послуг вказано, що використанням знака визнається: нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов'язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення); застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстровано; застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет.

Знак визнається використаним, якщо його застосовано у формі зареєстрованого знака, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованого знака лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності знака.

Позивач не дозволяв відповідачеві приватному підприємству ЮНІСОФТ здійснювати використання Знака в будь-якій формі.

Відповідач виготовляє товар, який відповідає 16 класу МКТП, із нанесенням на нього Знака, зокрема:книга Чародейки. Загадки тернового дерева, яку видано відповідачем в кількості 2500 прим. із нанесенням на не неї у формі зареєстрованого Знака позначення UNISOFT,блокнот із нанесенням на нього позначення UNISOFT,буклет UNIBOX із нанесенням на не нього у формі зареєстрованого Знака позначення UNISOFT,папка паперова із нанесенням на неї позначення UNISOFT,буклет формату А3 із нанесенням на нього позначення UNISOFT,буклет у вигляді брошури із нанесенням на нього позначення UNISOFT,листівка із нанесенням на неї позначенняUNISOFT.

Засвідчені копії зазначених зразків друкарської продукції долучено до матеріалів справи, а оригінали надано представником позивача для огляду в судовому засіданні.

Також позивачем на підтвердження факту виробництва і подальшого продажу відповідачем третім особам друкарської продукції із нанесеним на неї позначенням UNISOFT було надано засвідчені копії первинних документів про продаж друкарської продукції відповідачем на користь ФО-П ОСОБА_1, в якого позивачем в подальшому було придбано книги Чародейки. Загадки тернового дерева з нанесеним на них позначенням UNISOFT.

Відповідач здійснює пропонування для продажу і безпосередньо продаж товару із вищезазначеним нанесенням знака UNISOFT.

Крім того, відповідач застосовує Знак в діловій документації, в рекламі та в мережі Інтернет, на сайті http://unisoft.ua, що підтверджується скріншотами, які надані позивачем до матеріалів справи.

Позивач надав до матеріалів справи засвідчені копії документів на підтвердження того, що за квітень 2017 р. від продажу товарів власного виробництва UNISOFT відповідачем отриманий дохід в сумі 1315672,58 грн. Загальний дохід від продажу товарів в квітні 2017 р. згідно з даними податкової декларації з ПДВ склав 4870417,00 грн.

Відповідач зазначив, що використовує позначення UNISOFT при виробництві і реалізації друкарської продукції та в мережі Інтернет, зокрема на сайті http://unisoft.ua, однак вважає таке використання правомірним у звязку з тим, що почав його використання до дати подання заявки на торговельну марку за свідоцтвом на знак для товарів і послуг № 212063.

З посиланням на вказану обставину відповідач зазначив, що відсутні підстави для заборони йому використовувати торговельну марку за Свідоцтвом на знак для товарів і послуг № 212063 і для стягнення з нього на користь позивача 1315672,58 грн. доходу за квітень 2017 р. від продажу товарів власного виробництва UNISOFT.

В силу ст. 33 Господарського процесуального кодексу України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень.

Відповідно до вимог ст. 32 Господарського процесуального кодексу України: доказами у справі є будь-які фактичні дані, на підставі яких господарський суд у визначеному законом порядку встановлює наявність чи відсутність обставин, на яких ґрунтуються вимоги і заперечення сторін, а також інші обставини, які мають значення для правильного вирішення господарського спору.

В ч. 1 ст. 35 Господарського процесуального кодексу України закріплено, що обставини, які визнаються сторонами та іншими особами, які беруть участь у справі, можуть не доказуватися перед судом, якщо в суду не виникає сумніву щодо достовірності цих обставин та добровільності їх визнання.

Згідно ст. 43 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і об'єктивному розгляді в судовому процесі всіх обставин справи в їх сукупності, керуючись законом.

Відповідач ПП Юнісофт було зареєстроване 01.08.1994 р., відомості про юридичну особу були включені до Єдиного державного реєстру юридичних осіб і фізичних осіб - підприємців 23.02.2006 р.

В ч. 2 ст. 90 ЦК України вказано, що юридична особа, що є підприємницьким товариством, може мати комерційне (фірмове) найменування. Комерційне (фірмове) найменування юридичної особи може бути зареєстроване у порядку, встановленому законом.

За змістом ст. 500 ЦК України умовою для визнання за особою права попереднього користування є використання саме торговельної марки, а не іншого обєкта інтелектуальної власності - комерційного найменування.

Таке використання торговельної марки повинно бути добросовісним, що передбачає доведення правомірності набуття і користування особою відповідним обєктом авторського права, яким є відповідний знак (позначення), зокрема у вигляді договору про створення відповідного обєкта, договору про придбання виключних майнових прав на нього або ліцензійного договору про його використання з автором. Відповідач не довів правомірності і добросовісності підстав, на яких він набув і використовував вказане позначення.

Крім того, господарський суд зазначає, що знак за Свідоцтвом на знак для товарів і послуг № 212063 зареєстровано для 16 класу за Міжнародною класифікацію товарів і послуг для реєстрації знаків.

Для підтвердження права попереднього користувача на нього необхідно підтвердити використання відповідної торгівельної марки саме щодо товарів того ж класу. Комерційне найменування використовується субєктом підприємництва в загальній господарській діяльності і безпосередньо не може свідчити про використання відповідного обєкта авторського права щодо товарів певного класу за Міжнародною класифікацію товарів і послуг для реєстрації знаків.

Тому господарський суд відхиляє доводи відповідача про правомірність використання ним торговельної марки за Свідоцтвом на знак для товарів і послуг № 212063 у звязку із наявністю права попереднього користувача.

Відповідно до ч. 5 ст. 16 Закону України Про охорону прав на знаки для товарів і послуг закріплено, що свідоцтво надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди, якщо інше не передбачено цим Законом: зареєстрований знак стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг; зареєстрований знак стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги; позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг, якщо внаслідок такого використання ці позначення і знак можна сплутати; позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги, або ці позначення і знак можна сплутати.

В ч. 1 ст. 20 Закону України Про охорону прав на знаки для товарів і послуг вказано, що будь-яке посягання на права власника свідоцтва, передбачені ст. 16 цього Закону, в тому числі вчинення без згоди власника свідоцтва дій, що потребують його згоди, та готування до вчинення таких дій, вважається порушенням прав власника свідоцтва, що тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством України.

Порушенням прав власника свідоцтва вважається також використання без його згоди в доменних іменах знаків та позначень, вказаних у п. 5 ст. 16 цього Закону України Про охорону прав на знаки для товарів і послуг.

На вимогу власника свідоцтва таке порушення повинно бути припинено, а порушник зобов'язаний відшкодувати власнику свідоцтва заподіяні збитки (ч. 2 ст. 20 Закону України Про охорону прав на знаки для товарів і послуг).

У відповідності із ч. 5 ст. 16 Закону України Про охорону прав на знаки для товарів і послуг позивач має право вимагати заборонити іншим особам використовувати без його згоди зареєстрований знак UNISOFT або позначення, схоже із таким знаком, стосовно товарів 16 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків.

В п. 50 постанови Пленуму Вищого господарського суду України від 17 жовтня 2012 р. № 12 Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності зазначено, що відповідно до статей 16, 432 ЦК України одним із способів захисту прав є стягнення збитків (матеріальної шкоди) за порушення прав на об'єкти права інтелектуальної власності, а також компенсації за порушення авторського права і суміжних прав.

Згідно з пунктом "г" частини першої статті 52 Закону України "Про авторське право і суміжні права" суб'єкт авторського права і (або) суміжних прав вправі подавати позови про відшкодування збитків (матеріальної шкоди), включаючи упущену вигоду, або стягнення доходу, отриманого порушником внаслідок порушення ним авторського права і (або) суміжних прав, або виплату компенсацій.

Відповідно до п. 2 ч. 2 ст. 22 ЦК України упущеною вигодою є доходи, які особа могла б реально одержати за звичайних обставин, якби її право не було порушене.

У вирішенні відповідних спорів, в яких застосовується поняття "упущена вигода", судам слід виходити з того, що на час вчинення правопорушення один контрафактний товар/примірник твору витісняє з ринку один оригінальний товар/ліцензійний примірник твору.

У розгляді відповідних справ слід також мати на увазі приписи абз. 2 ч. 3 ст. 22 ЦК України, згідно з яким якщо особа, яка порушила право, одержала у зв'язку з цим доходи, то розмір упущеної вигоди, що має відшкодовуватися особі, право якої порушено, не може бути меншим від доходів, одержаних особою, яка порушила право.

Надавши оцінку доказам, які містяться в матеріалах справи, всебічно, повно і об'єктивно розглянувши в судовому процесі всі обставини справи в їх сукупності, господарський суд встановив порушення прав позивача на знак для товарів і послуг (свідоцтво № 212063), в звязку із чим позовні вимоги є обґрунтованими і підлягають задоволенню.

Оскільки розмір доходів від продажу товарів із нанесеним на них знаком, одержаних особою, яка порушила право, - відповідачем за квітень 2017 р. становить 1315672,58 грн., то розмір спричинених позивачу збитків у вигляді упущеної вигоди відповідно до абз. 2 ч. 3 ст. 22 ЦК України становить 1315672,58 грн.

Вирішуючи питання розподілу судових витрат суд керується ст. 49 ГПК України.

Судовий збір покладається: у спорах, що виникають при укладанні, зміні та розірванні договорів, - на сторону, яка безпідставно ухиляється від прийняття пропозицій іншої сторони, або на обидві сторони, якщо господарським судом відхилено частину пропозицій кожної із сторін. Суми, які підлягають сплаті за проведення судової експертизи, послуги перекладача, адвоката та інші витрати, пов'язані з розглядом справи, покладаються: при задоволенні позову - на відповідача; при відмові в позові - на позивача; при частковому задоволенні позову - на обидві сторони пропорційно розміру задоволених позовних вимог. Таким чином судові витрати у даній справі покладаються на відповідача, з вини якого спір доведено до суду.

Враховуючи викладене та керуючись статтями 6, 8, 19, 124, 129 Конституції України, статтями 1, 4, 12, 22, 33, 49, 82-85 Господарського процесуального кодексу України, суд -

ВИРІШИВ:

1. Позов задовольнити повністю.

2. Заборонити Приватному підприємству "ЮНІСОФТ" (61036, м. Харків, вул. Морозова, б. 13Б; ІК 22655747; п/р № 3700 в АТ "Укрсиббанк", код банку 351005) використовувати без згоди Товариства з обмеженою відповідальністю "Принт дизайн" (61085, АДРЕСА_2, ІК 41134514; п/р № 0371 в АТ "УкрСиббанк", код банку 351005) знак для товарів і послуг UNISOFT (свідоцтво № 212063, зареєстроване в Державному реєстрі свідоцтв України на знаки для товарів і послуг 10.05.2016р.) стосовно товарів 16 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків або позначення, схоже із таким знаком, якщо внаслідок використання такого схожого позначення, це позначення і знак можна сплутати.

3. Стягнути з Приватного підприємства "ЮНІСОФТ" (61036, м. Харків, вул. Морозова, б. 13Б; ІК 22655747; п/р № 3700 в АТ "Укрсиббанк", код банку 351005) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю Принт дизайн (61085, АДРЕСА_2, ІК 41134514; п/р № 0371 в АТ "УкрСиббанк", код банку 351,58 грн. збитків у вигляді упущеної вигоди, та 21335,10 грн. судового збору.

Видати накази після набрання рішенням законної сили.

Повне рішення складено 29.06.2017 р.

Суддя ОСОБА_4