УХВАЛА

03.07.2017Справа № 910/10269/17

Господарський суд міста Києва у складі судді Мандриченка О.В., розглянувши заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична група "Здоров'я"

про вжиття заходів до забезпечення позову

у справі № 910/10269/17

за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична група "Здоров'я"

до KALCEKS,AS ( АТ"Калцекс") (відповідач 1);

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України (відповідач 2);

Міністерства охорони здоров'я України (відповідач 3);

про захист права інтелектуальної власності на знак для товарів і послуг.

без виклику представників учасників процесу,

ВСТАНОВИВ:

Позивач у поданій до господарського суду позовній заяві просить:

- Визнати недійсним повністю та скасувати рішення Державної служби інтелектуальної власності про надання правової охорони на території України знаку для товарів і послуг «PROMEDOL KALCEKS ПРОМЕДОЛ КАЛЦЕКС» за міжнародною реєстрацією №1320345 від 20.06.2016 р. відносно товарів 1 та 5 класу МКТП".

- Зобов'язати Міністерство економічного розвитку і торгівлі України (код за , місцезнаходження: 01008, м.Київ, вул.Михайла Грушевського, буд.12/2) опублікувати в Офіційному бюлетені «Промислова власність» інформацію про визнання недійсним повністю та скасування рішення про надання правової охорони на території України знаку для товарів і послуг «PROMEDOL KALCEKS ПРОМЕДОЛ КАЛЦЕКС» за міжнародною реєстрацією №1320345 від 20.06.2016 р. відносно товарів 1 та 5 класу МКТП".

- Визнати незаконним та скасувати наказ Міністерства охорони здоров'я України (код за , місцезнаходження: 01021, м.Київ, вул. Грушевського, буд.7) від 06.04.2017 №373 " Про державну реєстрацію (перереєстрацію) лікарських засобів (медичних імунобіологічних препаратів) та внесення змін до реєстраційних матеріалів" в частині реєстрації лікарського засобу «ПРОМЕДОЛ КАЛЦЕКС» (розчин для ін'єкцій, 20 мг/мл по 1 мл в ампулі; по 5 ампул в контурній чарунковій упаковці (піддоні); по 1, 2 або 20 контурних чарункових упаковок (піддонів) в пачці із картону, заявник АГ «Калцекс», Латвія, номер реєстраційного посвідчення UA/15324/01/01) зазначений під номером 118 у додатку № 3 до наказу Міністерства охорони здоров'я України від 06.04.2017 №373.

- Зобов'язати Міністерство охорони здоров'я України (код за , місцезнаходження: 01021, м.Київ, вул. Грушевського, буд.7) виключити лікарські засоби "ПРОМЕДОЛ КАЛЦЕКС" (номер реєстраційного посвідчення UA/15324/01/01) з Державного реєстру лікарських засобів України, шляхом видання відповідного наказу.

- Заборонити Компанії KALCEKS, AS (AT "Калцекс"), Латвія (реєстраційний номер 1 від 13.04.1992, Latvijas Republika, Riga, Krustpils iela 53, LV- 1057 (Латвійська Республіка, м.Рига, вул.Крустпілс, 53, LV-1057) використовувати на митній території України знак/позначення «PROMEDOL KALCEKS ПРОМЕДОЛ КАЛЦЕКС», схоже із знаками для товарів і послуг за свідоцтвами України №129188 від 27.09.2010 р. та №227836 стосовно товарів 1 та 5 класу МКТП, включаючи його використання шляхом нанесення на товари 1 та 5 класу МКТП, упаковки, в яких містяться товари 1 та 5 класу МКТП, вивіски, пов'язані з ними, етикетки, нашивки, бирки чи інші прикріплений до товарів 1 та 5 класу МКТП предмети, зберігання таких товарів 1 та 5 класу МКТП із нанесенням знака/позначення "PROMEDOL KALCEKS" / "ПРОМЕДОЛ КАЛЦЕКС" з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення на митну територію України), застосування позначення "PROMEDOL KALCEKS" / "ПРОМЕДОЛ КАЛЦЕКС" в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет.

- Зобов'язати Компанію KALCEKS, AS (AT "Калцекс"), Латвія (реєстраційний номер 1 від 13.04.1992, Latvijas Republika, Riga, Krustpils iela 53, LV- 1057 (Латвійська Республіка, м.Рига, вул.Крустпілс, 53, LV-1057) усунути знак/позначення "PROMEDOL KALCEKS" / "ПРОМЕДОЛ КАЛЦЕКС" з лікарських засобів власного виробництва, їх упаковок, вивісок, пов'язаних з ними, етикеток, нашивок, бирок чи інших прикріплений до товарів 1 та 5 класу МКТП предметів, ділової документації, реклами та з мережі Інтернет, шо зберігаються з метою пропонування для продажу, пропонуються для продажу, продаються, імпортуються (ввозяться на митну територію України), застосовуються в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет на митній території України.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 27.06.2017 року прийнято справу № 910/10269/17 до провадження суддею Мандриченком О.В., призначено слухання справи на 11.07.2017 року.

Через канцелярію Господарського суду міста Києва 30.06.2017 позивач подав суду заяву про вжиття заходів до забезпечення позову, в якій просив вжити заходи до забезпечення позову шляхом заборони Державній фіскальній службі України вносити будь-яку інформацію про знак для товарів та послуг «PROMEDOL KALCEKS ПРОМЕДОЛ' КАЛЦЕКС» за міжнародною реєстрацією №1320345 від 20.06.2016 р. до митного реєстру об'єктів права інтелектуальної власності.

Заява мотивована тим, що невжиття таких заходів, на думку позивача, унеможливить виконання рішення суду у даній справі та, крім того, позивач вважає, що існує очевидна небезпека заподіяння шкоди правам, свободам та інтересам позивача до ухвалення рішення у справі.

З позову вбачається, що за ТОВ «Фармацевтична група «Здоров'я» зареєстровано наступні знаки для товарів та послуг:

- «ПРОМЕДОЛ-ЗН» згідно з Свідоцтвом України № 129188 від 27.09.2010 р. на знак для товарів та послуг для товарів 5 класу Міжнародної класифікації товарів, і послуг (надалі МКТП): Фармацевтичні препарати; хіміко-фармацевтичні препарати; ліки для людини: наркотики; наркотики на фармацевтичні потреби, дата подання заявки - 04.09.2009. публікація в Офіційному бюлетені «Промислова власність» №18 від 27.09.2010 р.

- «ПРОМЕДОЛ PROMEDOL» (кирилицею (українською мовою) та латинськими літерами (іноземною мовою) згідно з Свідоцтвом України №227836 від 12.06.2017 р. на знак для товарів та послуг для товарів 5 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг (надалі МКТП): Ліки для людини, а саме - анальгетики (знеболювані, знеболювальні засоби); наркотики на лікарські (медичні) потреби; дата подання заявки - 02.11.2016; публікація в Офіційному бюлетені «Промислова власність» № 11 від 12.06.2017 р.

Дані знаки складаються із словесного позначення, яке характеризує назву лікарського препарату із діючою речовиною промедол (тримеперидину гідрохлорид), який використовується у медицині як анальгетик (знеболюючий засіб).

В обґрунтування заявлених позовних вимог позивач посилається на те, що ТОВ «Фармацевтична група «Здоров'я» стало відомо про те, що на підставі відповідного рішення Державної служби інтелектуальної власності України від 10.05.2011 року (опубліковано 25.05.2017) було надано правову охорону на території України знаку для товарів і послуг "PROMEDOL KALCEKS ПРОМЕДОЛ КАЛЦЕКС" за міжнародною реєстрацією №1320345 від 20.06.2016 р. відносно усіх заявлених товарів 1 та 5 класу МКТП.

Згідно інформації електронної версії Державного реєстру лікарських засобів України наказом МОЗ України № 787 від 28.07.2016 р. був зареєстрований лікарський засіб «ПРОМЕДОЛ КАЛЦЕКС», розчин для ін'єкцій, 20 мг/мл по 1 мл в ампулі № 5 (5x1), № 10 (5x2), № 100 (5x20) (реєстраційне посвідчення № UA/15324/01/01). Власником вказаного реєстраційного посвідчення є AT «Калцекс».

Відповідно до ст. 65 Господарського процесуального кодексу України з метою забезпечення правильного і своєчасного вирішення господарського спору суддя вчиняє певні дії по підготовці справи до розгляду, в тому числі вирішує питання про вжиття заходів до забезпечення позову.

Статтями 66, 67 ГПК України передбачено право господарського суду за заявою сторони або з своєї ініціативи вжити заходів до забезпечення позову. Забезпечення позову допускається в будь-якій стадії провадження у справі, якщо невжиття таких заходів може утруднити чи зробити неможливим виконання рішення господарського суду. Позов забезпечується в тому числі й забороною відповідачеві вчиняти певні дії.

В постанові Пленуму ВГСУ від 26.12.2011р. №16 "Про деякі питання практики застосування заходів до забезпечення позову" сформульована позиція Вищого господарського суду України про доцільність вирішення питання про вжиття забезпечувальних заходів саме на стадії підготовки справи до розгляду.

Тож, заходи до забезпечення позову застосовуються господарським судом як гарантія реального виконання рішення суду.

Особа, яка подала заяву про забезпечення позову, повинна обґрунтувати причини звернення із заявою про забезпечення позову. З цією метою та з урахуванням загальних вимог, передбачених статтею 33 ГПК, обов'язковим є подання доказів наявності фактичних обставин, з якими пов'язується застосування певного заходу до забезпечення позову.

У вирішенні питання про забезпечення позову господарський суд має здійснити оцінку обґрунтованості доводів заявника щодо необхідності вжиття відповідних заходів з урахуванням: розумності, обґрунтованості і адекватності вимог заявника щодо забезпечення позову; забезпечення збалансованості інтересів сторін, а також інших учасників судового процесу; наявності зв'язку між конкретним заходом до забезпечення позову і предметом позовної вимоги, зокрема, чи спроможний такий захід забезпечити фактичне виконання судового рішення в разі задоволення позову; імовірності утруднення виконання або невиконання рішення господарського суду в разі невжиття таких заходів; запобігання порушенню у зв'язку із вжиттям таких заходів прав та охоронюваних законом інтересів осіб, що не є учасниками даного судового процесу.

Питання про забезпечення позову може вирішуватися господарським судом як без проведення окремого судового засідання, так і в засіданні з викликом представників сторін, інших учасників судового процесу із заслуховуванням їх думки.

Умовою застосування заходів до забезпечення позову за вимогами майнового характеру є достатньо обґрунтоване припущення, що майно (в тому числі грошові суми, цінні папери тощо), яке є у відповідача на момент пред'явлення позову до нього, може зникнути, зменшитись за кількістю або погіршитись за якістю на момент виконання рішення.

Достатньо обґрунтованим для забезпечення позову є підтверджена доказами наявність фактичних обставин, з якими пов'язується застосування певного виду забезпечення позову. Про такі обставини може свідчити вчинення відповідачем дій, спрямованих на ухилення від виконання зобов'язання після пред'явлення вимоги чи подання позову до суду (реалізація майна чи підготовчі дії до його реалізації, витрачання коштів не для здійснення розрахунків з позивачем, укладення договорів поруки чи застави за наявності невиконаного спірного зобов'язання тощо). Саме лише посилання в заяві на потенційну можливість ухилення відповідача від виконання судового рішення без наведення відповідного обґрунтування не є достатньою підставою для задоволення відповідної заяви.

Адекватність заходу до забезпечення позову, що застосовується господарським судом, визначається його відповідністю вимогам, на забезпечення яких він вживається. Оцінка такої відповідності здійснюється господарським судом, зокрема, з урахуванням співвідношення прав (інтересу), про захист яких просить заявник, з вартістю майна, на яке вимагається накладення арешту, або майнових наслідків заборони відповідачеві вчиняти певні дії.

В п. 9 постанови Пленуму ВГСУ від 26.12.2011р. №16 "Про деякі питання практики застосування заходів до забезпечення позову" встановлено, що виносячи ухвалу про заборону відповідачеві вчиняти певні дії, господарський суд повинен точно визначити, які саме дії забороняється вчиняти. Помилковими слід визнавати ухвали, якими боржникам забороняється користуватись їх майном, якщо через особливості цього майна користування ним не тягне знищення або зменшення його цінності. За наявності підстав для застосування такого заходу до забезпечення позову господарський суд може заборонити витрачання майна на власні потреби, відчуження його у будь-який спосіб, у тому числі здійснення тих чи інших платежів або перерахування авансом певних сум тощо. Якщо з урахуванням особливостей майна користування ним не тягне за собою його знищення або зменшення його цінності, то для задоволення заяви про забезпечення позову шляхом заборони відповідачеві користуватися таким майном підстави, як правило, відсутні.

Такі правила повинні застосовуватись і до інших осіб, яким на підставі статті 67 ГПК забороняється вчинення дій щодо предмета спору.

Господарський суд не повинен вживати таких заходів до забезпечення позову, які фактично є тотожними задоволенню заявлених позовних вимог, якщо при цьому спір не вирішується по суті.

У відповідності до ст. 398 Митного кодексу України Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, веде митний реєстр об'єктів права інтелектуальної власності, які охороняються відповідно до закону, на підставі заяв правовласників. Правовласник, який має підстави вважати, що під час переміщення товарів через митний кордон України порушуються чи можуть бути порушені його права на об'єкт права інте лектуальної власності, має право подати до центрального органу виконавчої влади, що забезпе чує формування та реалізує державну податкову і митну політику, заяву про сприяння захис ту належних йому майнових прав на об'єкт інтелектуальної власності шляхом внесення відповідних відомостей до митного реєстру об'єктів права інтелектуальної власності, які охороняються від повідно до закону.

Пункт 1.2. Порядку реєстрації у митному реєстрі об'єктів права інтелектуальної власності, які охороняються відповідно до закону, затвердженого Наказом Міністерства фінансів України № 648 від 30.05.2012 р. (далі за текстом - порядок) визначає, що Митний реєстр ведеться з метою сприяння захисту майнових прав на об'єкти ПІВ під час митного контролю та митного оформлення товарів, що містять такі об'єкти, на підставі заяв правовласників і містить інформацію, яка використовується з метою запобігання переміщенню через митний кордон України товарів з порушенням ПІВ.

У відповідності до п. 2.3. Порядку для включення об'єкта ПІВ до митного реєстру правовласник подає до Держмитслужби України Заяву за формою, наведеною у додатку до цього Порядку.

Згідно п. 2.4. Порядку Заява та додані до неї матеріали розглядаються спеціалізованим підрозділом у строк не більше 30 робочих днів з дати подання Заяви.

Так, патентний повірений ТОВ «Фармацевтична група «Здоров'я» стосовно знаку «ПРОМЕДОЛ PROMEDOL» згідно з Свідоцтвом України №227836 від 12.06.2017 р. ОСОБА_1 звернулася до ДФС України із заявою про сприяння прав інтелектуальної власності ТОВ «Фармацевтична група «Здоров'я».

ДФС України листом від.14.04.2017 повідомила про включення об'єкта права інтелектуальної власності з митного реєстру.

Заявник зазначає, що є усі підстави вважати, що знак «PROMEDOL KALCEKS ЙІРОМЕДОЛ КАЛ ЦЕКС» за міжнародною реєстрацією №1320345 від 20.06.2016 p., який належить відповідачу 1, є схожим настільки зі знаком для товарів та послуг «ПРОМЕДОЛ-ЗН» за Свідоцтвом України № 129188 від 27.09.2010 p., та знаком для товарів та послуг «ПРОМЕДОЛ/PROMEDOL» за Свідоцтвом України № 227836 від 12.06.2017 p., що належать позивачу, що їх можна сплутати, то використання будь-яким способом такого знаку порушує права позивача та може утруднити виконання рішення у даній справі.

Так, у разі внесення до митного реєстру будь-якої інформації щодо знаку знак «PROMEDOL KALCEKS ПРОМЕДОЛ КАЛЦЕКС» позивачу, у разі задоволення позову необхідно буде не лише просити виключити із реєстру інформацію щодо цього знаку, але й контролювати вилучення ввезених в Україну лікарських засобів із нанесенням знаку «PROMEDOL KALCEKS ПРОМЕДОЛ КАЛЦЕКС».

Тотожність знаків позивач підтверджує висновком експертів №061/17 за результатами прове дення комісійного експертного дослідження у сфері інтелектуальної власності від 31.03.2017 року.

За таких обставин, враховуючи пов'язаність заходів забезпечення позову з його предметом, високу ймовірність утруднення або унеможливлення виконання рішення суду у разі задоволення позову та невжиття заходів забезпечення позову, суд вважає за необхідне задовольнити клопотання позивача про вжиття заходів до забезпечення позову.

При цьому, обраний спосіб забезпечення позову співвідноситься з предметом позову, а отже існує конкретний зв'язок між конкретним заходом до забезпечення позову і предметом позовної вимоги, а тому вжитий судом захід до забезпечення позову спроможний забезпечити фактичне виконання судового рішення, у разі задоволення позову.

Враховуючи викладене та керуючись ст. ст. 67, 86 ГПК України, суд

УХВАЛИВ:

1. Заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична група "Здоров'я" про вжиття заходів до забезпечення позову задовольнити.

2. До прийняття судового рішення по суті даної справи і набрання ним законної сили вжити заходи до забезпечення позову, а саме:

Заборонити Державній фіскальній службі України (04655, м. Київ-53, Львівська пл., буд. 8) вносити будь-яку інформацію про знак для товарів та послуг «PROMEDOL KALCEKS ПРОМЕДОЛ' КАЛЦЕКС» за міжнародною реєстрацією №1320345 від 20.06.2016 р. до митного реєстру об'єктів права інтелектуальної власності.

3. Стягувачем за даною ухвалою є Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична група "Здоров'я" (61013, м. Харків, вул. Шевченка, 22, ).

4. Боржником за даною ухвалою є Державна фіскальна служба України (04655, м. Київ, Львівська пл., буд. 8, )

Ухвала є виконавчим документом, набирає законної сили з 03.07.2017 р. і дійсна для пред'явлення до виконання до 03.07.2018 р.

Суддя О.В. Мандриченко