ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

30.06.2017 Справа № 904/6840/14

За позовом Приватного науково-виробничого підприємства "СІТОН", м. Дніпропетровськ

до відповідача-1: Товариства з обмеженою відповідальністю "Торговельно-будівельний дім "Олді", смт. Ювілейне

до відповідача-2: Товариства з обмеженою відповідальністю "Промислове підприємство "БЕРЛІКА", м.Бердянськ Запорізька область

про припинення порушення прав інтелектуальної власності

Головуючий колегії ОСОБА_1

Суддя Новікова Р.Г.

Суддя Загинайко Т.В.

СУТЬ СПОРУ:

Приватне науково-виробниче підприємство "СІТОН" (далі-Позивач) звернулось до господарського суду Дніпропетровської області з позовною заявою до Відповідача-1: Товариства з обмеженою відповідальністю "Торговельно-будівельний дім "Олді" та Відповідача-2: Товариства з обмеженою відповідальністю "Промислове підприємство "БЕРЛІКА", в якому просить суд:

- зобов'язати Товариство з обмеженою відповідальністю "Торговельно-будівельний дім "Олді" припинити використання у будь-якій спосіб винаходів за патентами України №80885 та №80051;

- зобов'язати Товариство з обмеженою відповідальністю "Промислове підприємство "БЕРЛІКА" припинити використання у будь-якій спосіб винаходів за патентами України №80885 та №80051.

Позовні вимоги обґрунтовуються тим, що ТОВ "Торгівельно-будівельний дім "Олді" (Відповідач-1) здійснює на території Дніпропетровської області продаж виготовленого ТОВ "Промислове підприємство "БЕРЛІКА" (Відповідач-2) чавунного посуду. Приватне науково-виробниче підприємство фірма "СІТОН" (Позивач) вважає, що дії Відповідачів порушують його права інтелектуальної власності, як власника патентів України №80051 та №80885 на винахід "Спосіб виготовлення чавунного посуду", оскільки проведеним дослідженням (висновок №454 експертного дослідження об'єктів інтелектуальної власності від 22.05.2014 року, складеного експертом Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності ОСОБА_2А.) було встановлено, що у посуді, виробником якого є Відповідач-2, використані відповідні ознаки винаходу за патентами України №80051 "Чавунний посуд і спосіб виготовлення чавунного посуду" та №80885 "Спосіб виготовлення чавунного посуду", який виданий відповідно до Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі", зареєстрованого в Державному реєстрі патентів України на винаходи 12.11.2007 року та 10.08.2007 року. Вказує, що ніколи не надавав Відповідачам дозволів на використання винаходу за патентами України №80051 та №80885, у тому числі, у вигляді ліцензій та ліцензійних договорів, а відтак останні використовують такий винахід Позивача без відповідного дозволу. Із посиланням на положення ст. ст. 28, 35 Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі" Позивач просить припинити використання у будь-який спосіб винаходу за патентами України №80051 та №80885 Відповідачами та заборонити Відповідачу-2 виготовляти та здійснювати продаж чавунного посуду з використанням винаходу за патентами України №80051 та №80885.

Ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 09.09.2014 порушено провадження у справі та прийнято позовну заяву до розгляду суддею Первушиним Ю.Ю.

Представник Позивача 22.09.2014 р. подав клопотання про долучення речових доказів, а саме: сковорідка чавуна (гриль) 24 см, сковорідка для млинців чавуна 24 см, жаровня чавуна 24 см, опечатані клейкою стрічкою ПНВПФ "Сітон" та печаткою ПНВПФ "Сітон", які є необхідними для послідуючої судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності, а також товарні чеки, що засвідчують їх придбання.

09.10.2014р. Позивач подав клопотання про призначення у справі судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності (а.с. 75-76 Т.1), на вирішення якої поставити питання:

чи використовується у продукті виробництва ТОВ "ВП Берліка" сковорода чавунна гриль 24см та/або сковорода чавунна для млинців 24см та/або жаровня чавунна 24 см кожна ознака винаходу (корисної моделі), що включена до незалежного пункту формули за патентом №80051, або ознака, еквівалентна їй?

чи використовується у продукті виробництва ТОВ "ВП Берліка" сковорода чавунна гриль 24см та/або сковорода чавунна для млинців 24см та/або жаровня чавунна 24 см кожна ознака винаходу (корисної моделі), що включена до незалежного пункту формули за патентом №80885, або ознака, еквівалентна їй?

Проведення експертизи доручити атестованим судовим експертам Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності ОСОБА_3 правових наук України ОСОБА_2 або ОСОБА_4 (03680, м. Київ, вул. Боженка, 11, корп. 4, 13 поверх; телефон: , 200-08-75, 228-22-16, 228-21-36). Також Позивач просить залучити до проведення експертизи фахівця в галузі чорної металургії, а саме: Завідуючого кафедрою термічної обробки металів Національної металургійної академії України, доктора технічних наук, професора ОСОБА_5

09.10.2014р. Відповідач-2 подав відзив на позовну заяву (а.с. 118-120 Т.1), в якому вказує на те, що виробництво чавунного посуду Відповідачем-2 здійснюється згідно з вимогами діючого санітарного законодавства України у відповідності до ТУ У 28.7-31:2011 "Посуд чавунний чорний. Технічні умови" від 17.01.2011р. затверджених Висновком державної санітарно-епідеміологічної експертизи №05.03.02.-07/68087 від 04.06.2011р. Також до вказаних ТУ 07.06.2012р. внесена Зміна №1, що затверджено Висновком державної санітарно-епідеміологічної експертизи №05.03.02-07/69603 від 12.07.2012р. (далі-ТУ). Той факт, що посуд з чавуну виробляється Відповідачем-2 згідно з ТУ підтверджується сертифікатами відповідності (а.с. 172-174 Т.1). До того ж, у чавунному посуді виробництва Відповідача-2 згідно з до ТУ, відповідність яким підтверджена сертифікатами відповідності, вміст в сірому чавуні кремнію становить 2,5-4,0 %, а не понад 4,1 % як вказує Позивач, а при формуванні на виливку захисного покриття з оксиду заліза Fe3О4 його нагрів ведуть до температури плюс 500-670 С, а не 680-800С, як вказує Позивач. Також, Відповідач-2 вважає, що він не має жодного відношення до Відповідача-1. Це дві окремі юридичні особи, а виробництво чавунного посуду Відповідачем-2, і продаж його Відповідачем-1 абсолютно дві незалежні діяльності двох окремих осіб. Відповідач-2 не займається будь-якою діяльністю на території Дніпропетровської області, а тому апріорі не міг там порушити права інтелектуальної власності Позивача.

У судовому засіданні 03.11.2014 року представник Позивача надав клопотання про долучення документів до матеріалів справи, а саме:

- копію ухвали Апеляційного суду м. Києва від 18.07.2014 р. по справі № 2-231/13 та від 21.10.2014 р. у справі № 2609/23548/13-4;

- висновок судових експертиз № 93/13 від 11.12.2013 р. та № 864 від 08.02.2013 р.

03.11.2014 року від Відповідача-2 надійшли письмові заперечення на клопотання позивача про призначення судової експертизи та пропозиції щодо призначення судової експертизи. Також представник Відповідача-2 надав доповнення до відзиву на позовну заяву, в якому просить суд відмовити у задоволенні позовних вимог у повному обсязі.

Ухвалою суду від 03.11.2014 року розгляд справи відкладено на 10.11.2014 року.

У зв'язку з знаходженням судді Первушина Ю.Ю. на лікарняному, відповідно до п. 3.1.13 Положення про автоматизовану систему документообігу суду, розпорядженням господарського суду Дніпропетровської області щодо призначення повторного автоматичного розподілу справ № 701 від 10.11.14р. справу № 904/6840/14 передано на розгляд судді Петровій В.І.

Ухвалою Господарського суду від 12.11.2014 року справу №904/6840/14 прийнято до свого провадження суддею Петровою В.І.

У зв'язку з виходом судді Первушина Ю.Ю. з лікарняного, на підставі доповідної записки від 03.12.14 року, справу №904/6840/14 передано на розгляд судді Первушину Ю.Ю.

Ухвалою суду від 05.12.2014 року прийнято справу №904/6840/14 до свого провадження та призначено до розгляду в засіданні на 08.12.14р.

Представник Позивача надав заперечення на відзив Відповідача-2, в якому просить суд задовольнити позовні вимоги у повному обсязі (а.с.53-54 т.2).

Також представник Позивача 08.12.2014 р. надав клопотання про долучення додаткових доказів (а.с.56 т.2), а саме:

- копію технічних умов ТУ У28.7-1-2003 "Посуд чувуна чорний".

08.12.2014 р. представник Відповідача-2 надав письмові пояснення по справі. До письмових представник Відповідача-2 пояснень додав:

- копію договору поставки № 1308 від 13.08.2012 р. з додатками та сертифікатом якості;

- копію договору поставки № 06/03/14 від 06.03.2014 р. з додатками та сертифікатом якості;

Ухвалою суду від 08.12.2014 року розгляд справи відкладено на 18.12.2014 року.

В судовому засіданні 18.12.2014 року представник Відповідача-2 надав заяву про фіксування судового процесу.

У зв'язку з клопотанням представника Відповідача-2 в засіданні оголошено перерву до 14:00 год. 18.12.2014 року.

Представник Відповідача-2 надав заяву про зупинення провадження у справі №904/6840/14 до вирішення пов'язаної з нею справи №760/25332/14-у, яка розглядається в Солонянському районному суді м. Києва (а.с.103 Т. 2).

Представник Позивача у судовому засіданні 18.12.2014 року надав заяву про залучення до участі у справі третьої особи та витребування доказів (а.с.84-85 Т. 2), в якій просить суд:

- залучити до участі у справі в якості третьої особи, що не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідачів - ТОВ "ТНП.КОМ" (49083, м. Дніпропетровськ, вул. Собінова,1);

- витребувати у ТОВ "ТНП.КОМ" відомості з підтверджуючими документами (копії в матеріали справи, оригінали для огляду) про факти закупівлі чавунного посуду у відповідача-2 та його наступної реалізації відповідачу-1;

- витребувати у ТОВ "ТНП.КОМ" зразки чавунного посуду, який закуповується ним у відповідача-2 та реалізується відповідачу-1.

Судом розглянуто вищевказане клопотання та вирішено задовольнити п.п.2,3 клопотання, розгляд питання щодо залучення третьої особи судом вирішено відкласти до надання додаткових документів, необхідних для встановлення щодо необхідності залучення третьої особи.

Також Позивачем надано клопотання про витребування доказів (а.с.92-93 Т. 2), в якому просить суд витребувати у Амур-Нижньодніпровського районного відділу Дніпропетровського управління міліції Головного управління Міністерства внутрішніх справ України у Дніпропетровській області (вул. Новоселівська, 17, м. Дніпропетровськ, 49083) та ПНВП "Сітон" зразки посуду, що знаходяться на відповідальному зберіганні ПНВП "Сітон": сковороду чавунну діаметром 280*60, сковороду чавунну діаметром 240*40.

У клопотанні позивач вказує, що стосовно ОСОБА_6 та ОСОБА_7, які є засновниками та учасниками відповідача-2, здійснюється кримінальне провадження за підозрою у вчиненні кримінальних правопорушень, відповідальність за які передбачена ст. 177 та 232 Кримінального кодексу України. В межах даного кримінального провадження було проведено обшук орендованих відповідачем-2 складських приміщень та вилучено, зокрема, чавунний посуд, виготовлений відповідачем-2 з порушенням прав інтелектуальної власності позивача. Даний посуд як речовий доказ був переданий на відповідальне зберігання позивачеві на підставі постанови слідчого про визнання речовими доказами та долучення до матеріалів справи 19 листопада 2012 року. Таким чином, вилучений в ході обшуку посуд юридично знаходиться у розпорядженні Амур-Нижньодніпровського районного відділу Дніпропетровського міського управління міліції Головного управління Міністерства внутрішніх справ України у Дніпропетровській області і позивач не може самостійно долучити його до матеріалів справи.

Розглянувши клопотання Приватного науково-виробничого підприємства "СІТОН" про витребування доказів, суд вважає його таким, що не підлягає задоволенню з огляду на наступне.

В матеріалах справи (а.с.124 Т.2) міститься ухвала Амур-Нижньодніпровського районного суду від 03.11.2014 року, якою підтверджується, що кримінальне провадження №0000379 відносно ОСОБА_6 та ОСОБА_7 перебуває в провадженні у Амур-Нижньодніпровському районному суді. Відповідно вимог статті 100 Кримінального процесуального кодексу України зберігання речових доказів і документів та вирішення питання про спеціальну конфіскацію здійснюється виключно в порядку передбаченому кримінальним процесуальним законодавством яке не передбачає витребовування доказів від однієї справи до іншої. За правилами ч. 5 ст. 100 КПК України речові докази та документи, надані суду, зберігаються в суді. Отже докази, які містяться в матеріалах кримінальної справи, не можуть бути витребувані господарським судом до закінчення розгляду кримінальної справи.

Крім того, експертне дослідження може призвести до пошкодження чи знищення зразків, що суперечить вимогам до зберігання речових доказів встановлених кримінальним процесуальним законодавством.

Ухвалою Господарського суду від 26.12.2014р. відмовлено в задоволенні клопотання Приватного науково-виробничого підприємства "СІТОН" про залучення до участі у справі у якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідачів - ТОВ "ТНП.КОМ" та відмовлено в задоволенні клопотання Приватного науково-виробничого підприємства "СІТОН" від 18.12.2014р. про витребування доказів з матеріалів кримінальної справи.

26.12.2014 року представник Відповідача-2 надав письмові пояснення щодо клопотання Позивача про витребування доказів (а.с.118-119 т. 2), в якому звертає увагу, що вказане провадження перебуває вже на розгляді в Амур-Нижньодніпровському районному суді, що підтверджується ухвалою Амур-Нижньодніпровського районного суду від 03.11.2014 року і відповідно, цей посуд є речовим доказом в рамках справи, яку розглядає суд, а тому витребувати цей речовий доказ у райвідділу, який вже передав матеріали провадження до суду, є безпідставним.

17.01.2015 р. представником Відповідача-2 було надано свої детальні пояснення та заперечення з приводу необхідності проведення судової експертизи (а.с.150-151 т. 2). З метою проведення експертних досліджень сторони надали зразки чавунного посуду, які було долучено до матеріалів справи у якості речових доказів.

Ухвалою Господарського суду від 19.01.2015 р. призначено у справі № 904/6840/14 комплексну судову експертизу, проведення якої доручено Харківському науково-дослідному інституту судових експертиз імені заслуженого професора ОСОБА_8 Міністерства юстиції України (61177, м. Харків, вул. Золочівська, 8а).

18.02.15р. системою автоматичного розподілу справ матеріали справи №904/6840/14 передано на розгляд судді Кеся Н.Б. у зв'язку з закінченням повноважень у судді Первушина Ю.Ю.

Суддя Кеся Н.Б. ухвалою від 19.02.2015 р. прийняла справу до свого провадження.

11.03.2015р. представник Позивача надав письмові пояснення щодо обрання експертної установи для проведення судової комплексної експертизи (а.с. 202-204 Т.2).

Представник Відповідача-1 належним чином повідомлений про дату, час та місце розгляду справи, що підтверджується повідомленням про вручення поштового відправлення (а.с.199), про причини неприбуття не повідомив

11.03.2015 р. представник Відповідача-2 надав клопотання про проведення звукозапису та заяву про ознайомлення з матеріалами справи.

31.03.2015 р. Відповідач-2 подав письмові пояснення (а.с. 211 Т.2).

31.03.15р. Позивач подав клопотання про залучення до матеріалів справи копії звіту "Дослідження структури зразків з чавунного посуду з покриттям після термооброботки" (а.с. 212-245 Т.2).

Ухвалою Господарського суду від 31.03.2015р. зупинено провадження у справі та призначено судову експертизу із залученням до її проведення експертів на предмет досліджень, пов'язаних з охороною прав на винаходи, корисні моделі, а також на предмет досліджень металів і сплавів

27.04.2015 року від Київського науково-дослідного інституту судових експертиз на адресу суду надійшла справа №904/6840/14 із супровідним листом про необхідність залучення до проведення експертизи фахівця у галузі дослідження виробів з чавуну в якості судового експерта(а.с.256 Т. 2).

Ухвалою господарського суду від 05.05.15р. поновлено провадження у справі №904/6840/15 для розгляду клопотання судового експерта про залучення фахівця у галузі дослідження виробів з чавуну в якості судового експерта.

Так, на виконання вимог ухвали суду від 05.05.15р. Позивач подав пропозиції щодо залучення фахівця до проведення судової експертизи(а.с.19-20 Т.3), зокрема, Позивач пропонує залучити до проведення судової експертизи ОСОБА_9, завідувача кафедри ливарного виробництва Національної металургійної академії України, професора, доктора технічних наук, автора понад 250 наукових робіт та патентів (м. Дніпропетровськ, пр. Гагаріна, 4).

До клопотання Позивач подав:

копію довідки за місцем роботи;

список наукових робіт професора кафедри ливарного виробництва ОСОБА_9;

копію паспорта, ідентифікаційного коду;

копію атестату професора;

копію диплому;

копію диплому доктора наук.

Відповідач-2 подав клопотання з пропозицією залучення в якості фахівця по даній експертизі ОСОБА_10, доктора технічних наук, професора, академіка АН ВШ України, професора кафедри "Ливарне виробництво" Харківського політехнічного інституту (вулиця Фрунзе, 21, Харків, Харківська область, 61000), автора понад 190 наукових праць (з них 5 методичних посібників з грифом Міносвіти України і монографія), член спеціалізованої вченої ОСОБА_11 Д8.084.02 Національної металургійної академії України (м. Дніпропетровськ), член комісії з розробки ОКХ та ОПП для бакалаврів за спеціальністю Ливарне виробництво чорних та кольорових металів, член комісії по акредитації кафедр по ливарному виробництву та металургії в Україні, Віце-президент Асоціації ливарників України, нагороджена почесною грамотою МОН(а.с17 Т.3).

28.05.2015р. ОСОБА_9 попереджений про кримінальну відповідальність за ст. ст. 384, 385 Кримінального кодексу України.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 28.05.2015 р. надано згоду на залучення до проведення судової експертизи фахівців ОСОБА_9, завідувача кафедри ливарного виробництва Національної металургійної академії України (49000, м. Дніпропетровськ, пр. Гагаріна, 4) та ОСОБА_10, професора кафедри "Ливарне виробництво" Харківського політехнічного інституту (61000, м.Харків, вул. Фрунзе, 21). Попереджено ОСОБА_10, професора кафедри "Ливарне виробництво" Харківського політехнічного інституту про кримінальну відповідальність за ст. ст. 384, 385 Кримінального кодексу України та зупинено провадження у справі №904/6840/14 до завершення експертних досліджень.

08.07.2015р. від Київського науково-дослідного інституту судових експертиз надійшов лист (а.с. 99 Т.3) про те, що для відповіді на поставлені в ухвалі суду питання необхідне часткове знищення об'єктів дослідження, на що експертна установа просить надати на це письмову згоду.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 12.08.2015 р. зобов'язано Приватне науково-виробниче підприємство "СІТОН" надати до суду у письмовому вигляді інформацію з питання, чи надає Позивач згоду на часткове знищення об'єктів дослідження за клопотанням експерта.

27.09.2016 року від Київського науково-дослідного інституту судових експертиз на адресу суду надійшла справа №904/6840/14 із супровідним листом про необхідність вирішення питання щодо використання у виробах наданих на дослідження ознак винаходів за патентами України №80051, №50885, в результаті експериментальних досліджень необхідно визначити:

чи сформоване захисне покриття наданих на дослідження виробів з оксиду заліза Fe3O4 шляхом нагріву виливку чавунних виробів при температурі 680-800°С та шляхом занурення виливку у масло?

чи передбачає спосіб виготовлення наданих на дослідження виробів для отримання чашоподібного виливка після шліфування графітизуючий відпал виливка (щонайменше двічі), при температурі 680-800 °С протягом 0,5-1,0 години з подальшим охолоджуванням на повітрі до досягнення сірого кольору мінливості?

чи можливо при способі виготовлення наданих на дослідження виробів для отримання чашоподібного виливка після шліфування графітизуючий відпал виливка (щонайменше двічі), при температурі 680-800 °С протягом 0,5-1,0 години з подальшим охолоджуванням на повітрі до досягнення сірого кольору мінливості

Додаткове дослідження з поставлених питань 1-3 можливо отримати у спеціалізованих установах, таких як лабораторія електронної мікроскопії та регнено-сруктурного аналізу на інженерно фізичному факультеті НТУУ КШ та/або на кафедрі термічної обробки металів Національної металургійної академії України (НМетАУ). При цьому під час проведення досліджень необхідно враховувати результати вже проведених металографічних досліджень професора ОСОБА_5 (а.с. 213-245 Т.2).

До того ж, необхідні дослідження стосовно хімічного складу виробів:

чи містить сірий чавун кремній в кількості не менше 4,1 мас. %?

Для відповіді на це питання необхідне дослідження виробів у хімічній лабораторії, яка має сертифікат Метрологічної державної служби України, наприклад ПАТ "Дніпропетровський завод прокатних валків" (м. Дніпро) та/чи "Науково-виробничий Центр Європейської Технології Машинобудування" (м. Харків).

На підставі викладеного судовий експерт просить суд визначити чи є необхідність проведення таких додаткових досліджень, та також механізм їх реалізації, і особу, на яку будуть покладені витрати стосовно проведення додаткових досліджень.

Ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 29.09.2016 р. поновлено провадження у справі для вирішення заявленого експертами клопотання.

18.10.2016р. представник Позивача надав письмові пояснення (а.с. 72 Т.3), в яких просить суд:

- викликати, ознайомити з результатами дослідження професора ОСОБА_5 та допитати в судовому засіданні залучених до проведення експертизи спеціалістів ОСОБА_12 та ОСОБА_9;

- в разі прийняття рішення про призначення додаткових досліджень на виконання клопотання експертної установи просять призначити такі дослідження до ПАТ "Дніпропетровський завод прокатних валків" (м. Дніпро, вул. Яхненківська, 2) та до кафедри термічної обробки металів Національної металургійної академії України (м. Дніпро, проспект Гагаріна, 4).

Представник Позивача 20.10.2016 р. надав заяву про вжиття заходів до забезпечення позову (а.с.88-90 Т.3).

В обґрунтування своєї заяви Позивач посилається на те, що Відповідачі до вирішення справи по суті можуть вжити заходів щодо інтенсифікації збуту продукції (чавунного посуду), виробленої із порушенням майнових прав інтелектуальної власності Позивача, а вчинення таких дій Відповідачами може утруднити чи зробити неможливим виконання рішення господарського суду.

Представник Відповідача-2 в судовому засіданні заперечував проти задоволення заяви Позивача про забезпечення позову, посилаючись на те, що задоволення цієї заяви фактично є задоволенням позову та паралізує діяльність підприємства.

Ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 20.10.2017 р. відмовлено Приватному науково-виробничому підприємству "СІТОН" в задоволенні заяви про забезпечення позову.

20.10.16р. Позивач подав письмові пропозиції (а.с. 93-94 Т.3), в яких просить суд:

1.Доручити лабораторії електронної мікроскопії рентгеноструктурного аналізу на інженерно фізичному факультету НТУУ КПІ визначити:

- чи сформоване захисне покриття наданих на дослідження виробів з оксиду заліза РеЗО4 шляхом нагріву виливку чавунних виробів при температурі 680-800°С та шляхом занурення виливку у масло?

- чи передбачає спосіб виготовлення наданих на дослідження виробів для отримання чашоподібного виливка після шліфування графітизуючий відпал виливка (щонайменше двічі), при температурі 680-800 °С протягом 0,5-1,0 години з подальшим охолоджуванням на повітрі до досягнення сірого кольору мінливості?

- чи можливо при способі виготовлення наданих на дослідження виробів для отримання чашоподібного виливка після шліфування графітизуючий відпал виливка (щонайменше двічі), при температурі 680-800 °С протягом 0,5-1,0 години з подальшим охолоджуванням на повітрі до досягнення сірого кольору мінливості.

2. Доручити ПАТ "Дніпропетровський завод прокатних валків" провести хімічний аналіз і визначити чи містить сірий чавун в наданих на дослідження виробах кремній в кількості не менше 4,1 мас. %?

3. Оплату за проведення експериментів покласти на Приватне науково-виробниче підприємство СІТОН.

До письмової пропозиції Позивач подав (а.с. 95 Т.3) інформацію про лабораторію рентгеноструктурного аналізу на інженерно фізичному факультету НТУУ "КПІ" з офіційного веб-сайту КПІ.

Ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 20.10.2017 р. викликано в судове засідання не менш двох компетентних спеціалістів від лабораторії електронної мікроскопії рентгеноструктурного аналізу на інженерно фізичному факультету Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут імені ОСОБА_13 (м. Київ, вул. Політехнічна, 35. Навчальний корпус №9 НТУУ "КПІ") та не менш двох компетентних спеціалістів від ПАТ "Дніпропетровський завод прокатних валків" (49000, м. Дніпро, вул. Яхненківська, 2) з питань способу виготовлення наданих на дослідження чавунних виробів та дослідження хімічного складу цих виробів.

В судовому засіданні 22.11.16р. спеціалісти від кафедри металознавства і термічної обробки Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут імені ОСОБА_13, професор кафедри металознавства та термічної обробки ОСОБА_14 та від ПАТ "Дніпропетровський завод прокатних валків", керівник хімічної групи ЦЗЛ ОСОБА_3, відповіли на запитання суду щодо кваліфікації, надали підтверджуючі документи щодо їх компетентності та досвідченості, а саме освіти, наявності наукових робіт та стажу роботи (а.с. 149-158 Т.3).

Представник Позивача та Відповідача-2 не заперечували проти залучення до проведення експертизи даних спеціалістів.

Також клопотанням від 22.11.2016 року Відповідач-2 просить суд додатково долучити до участі в проведенні судової експертизи фахівців ОСОБА_9, завідувача кафедри ливарного виробництва Національної металургійної академії України та ОСОБА_10, професора кафедри "Ливарне виробництво" Харківського політехнічного інституту (а.с.139 Т.3).

Одночасно в даному клопотанні Відповідач-2 надає дозвіл на знищення посуду, наданого для експертних досліджень (з.с.139 Т.3).

Під час судового засідання ОСОБА_3 та ОСОБА_14 попереджені про кримінальну відповідальність за ст. ст. 384, 385 Кримінального кодексу України.

Господарський суд повторно направив справу №904/6840/16 до Київського науково-дослідного інституту судових експертиз до завершення експертних досліджень, із залученням спеціалістів від лабораторії електронної мікроскопії рентгеноструктурного аналізу та інженерно-фізичного факультету Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут імені ОСОБА_13 та ПАТ "Дніпропетровський завод прокатних валків".

Представник Позивача 09.03.2017р. надіслав клопотання щодо оплати вартості експертних досліджень, в яких вважає, що заявлена в рахунку вартість (причому без вказівки на те, чи є вона попередньою оплатою, чи остаточною) є надто високою. Так, Позивач вказує, що в судових засіданнях він неодноразово наполягав на направленні справи до Національної металургійної академії України (м. Дніпро), а справа була передана до НТУ «КПІ» на вимогу Відповідача. Беручи до уваги цю обставину, Позивач вважає, що буде справедливим або:

а) направити справу на проведення необхідних досліджень до Національної металургійної академії України (м. Дніпро) з метою дотримання вимог вищевказаного п.1.4. Постанови Пленуму Вищого господарського суду України від 23.03.2012р. №5, або

б) покласти обов'язок по оплаті вартості досліджень, які планується провести в НТУ «КПІ» на відповідача, як на ініціатора проведення цих досліджень саме в цій установі. Такий підхід повністю узгоджується із вимогами п.23 Постанови Пленуму Вищого господарського суду України від 23.03.2012р. №4.

При цьому, в разі покладення обов'язку оплати розглядуваних досліджень на відповідача вважаємо, що питання стосовно того, що саме мається на увазі під «дифрактометричним дослідженням фазового складу зразків чавунних сковорідок» та в чому саме полягає необхідність здійснення «їх графітизуючого відпалу» потребують свого додаткового пояснення з боку залученого спеціаліста ОСОБА_14 до початку їх проведення.

10.04.2017 року від Київського науково-дослідного інституту судових експертиз на адресу суду надійшла справа №904/6840/14 із повідомленням про неможливість надання висновку №7241/15-53 від 31.03.2017, оскільки відсутня оплата за проведення визначених та необхідних для експертизи досліджень.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 10.04.2017р. поновлено провадження у справі №904/6840/14 та призначено на 25.04.2017 р. о 11:15 год.

Представники сторін 25.04.2017р. в судове засідання не з'явились, про час та місце проведення судового засідання сповіщені шляхом направлення ухвали суду за юридичною адресою сторін.

Представник Відповідача-1 18.05.2017р. в судове засідання не з'явився.

31.05.2017р. представник Позивача надав письмові пояснення щодо процедури проведення судової експертизи. До пояснень представник Позивача додав:

- клопотання про призначення експертизи з додатками, в якому просить суд:

1. Призначити у справі комплексну комісійну судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності проведення якої доручити судовому експерту ОСОБА_15, який працює в Дніпропетровському науково-дослідному експертно-криміналістичному центрі МВС України (49000, м. Дніпро, вул. Короленка, 4-а, тел. (0562) 41-53-36).

До складу комісії включити фахівців: ОСОБА_10, ОСОБА_3, ОСОБА_9, ОСОБА_5, та ОСОБА_14

2. На вирішення експертизи поставити питання:

2.1. «Чи використовується у продуктів виробництва ТОВ «ВП Берліка» - сковорода чавунна гриль 24 см. та/або сковорода чавунна для млинців 24 см та/або жаровня чавунна 24 см кожна ознака, що включена до незалежного пункту формули винаходу за патентом України №80885?».

2.2. «Чи використовується у продуктів виробництва ТОВ «ВП Берліка» - сковорода чавунна гриль 24 см. та/або сковорода чавунна для млинців 24 см та/або жаровня чавунна 24 см кожна ознака, що включена до «залежного пункту формули винаходу за патентом України №80051?».

31.05.2017р. на адресу Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Господарський суд Дніпропетровської області надіслав запит щодо процедури проведення судової експертизи з метою отримання письмових пояснень від судового експерта.

У судовому засіданні оголошувалася перерва з 15.06.17р. з 11:30 год. по 15.06.17р. о 14:00 год., також 15.06.17р. з14:00 год. на 15.06.17р. по 17:00 год. в порядку ст. 77 ГПК України. для отримання відповіді від Київського науково-дослідного інституту судових експертиз.

15.06.2017р. на електронну адресу суду надійшов лист від Київського науково-дослідного інституту судових експертиз, в якому повідомлено наступне:

15.04.2015 до Київського НДІСЕ надійшла ухвала Господарського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 від 31.03.2015 про призначення судової експертизи у сфері інтелектуальної власності у господарській справі №904/6840/14;

разом з ухвалою надійшли матеріали вказаної господарської справи та об'єкти дослідження. Проведення судової експертизи доручено старшому судовому експерту відділу товарознавчих досліджень та досліджень об'єктів інтелектуальної власності лабораторії автотехнічних, товарознавчих та спеціальних видів досліджень ОСОБА_16.

23.04.2015 на адресу суду було направлено клопотання щодо залучення для проведення експертизи відповідних фахівців;

ухвалою судді Господарського суду Дніпропетровської області Кесі Н.Б. від 28.05.2015 до проведення комплексної експертизи було залучено фахівців ОСОБА_17 та ОСОБА_10 0.1. 21.09.2016 було проведено засідання комісії у складі експерта у сфері інтелектуальної власності ОСОБА_16 та фахівців у галузі дослідження виробів з чавуну ОСОБА_10, ОСОБА_17 Вивчивши матеріали справи та оглянувши об'єкти дослідження, комісія прийшла до висновків, що надати відповіді на питання на основі-теоретичних та практичних спеціальних знань фахівців, без проведення додаткових експериментальних досліджень, неможливо;

додаткове дослідження з поставлених питань фахівці рекомендували провести у спеціалізованих установах, а саме: в лабораторії електронної мікроскопії та рентгено-структурного аналізу на інженерно-фізичному факультеті НТУУ «КПІ» та/або на кафедрі термічної обробки металів Національної металургійної академії України (НМетАУ). Окрім цього, необхідно встановити хімічний склад виробів;

02.11.2016 на адресу суду та сторонам по справі було направлено листа щодо залучення відповідних фахівців для проведення додаткових експериментальних досліджень;

разом з листом були направлені до суду матеріали справи у 3-х томах;

ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 22.11.2016 до проведення комплексної експертизи було залучено фахівців ОСОБА_3 та ОСОБА_14;

02.02.2017 року відбулося засідання комісії у складі експерта у сфері інтелектуальної власності ОСОБА_16 та фахівців ОСОБА_3 та ОСОБА_14;

під час засідання було визначено алгоритм проведення експериментальних досліджень та передано фахівцю НТУУ «КПІ» професору кафедри металознавства та термічної обробки ОСОБА_14 об'єкти дослідження;

для визначення виду додаткових експериментальних досліджень та їх вартості ОСОБА_10 та ОСОБА_17 не залучалися, оскільки відповідні дослідження вони не проводять (їх мали провести фахівці ОСОБА_3 та ОСОБА_14В.);

17.03.2017 на адресу Київського НДІСЕ надійшов лист від 16.03.2017 № 20/1100 за підписом декана інженерно-фізичного факультету НТУУ «КПІ», д.т.н. ОСОБА_18 з інформацією щодо відсутності оплати за проведення визначених та необхідних для експертизи досліджень. Разом з листом до Інституту було повернуто вироби у кількості 6 штук;

оскільки вирішити питання ухвали без проведення зазначених досліджень було неможливо, то на підставі ст. 31 ГПК України, судовий експерт повідомив про неможливість надання висновку;

враховуючи викладене, для визначення виду додаткових експериментальних досліджень та їх вартості ОСОБА_10 та ОСОБА_17 не залучалися у зв'язку із відсутністю підстав для цього.

Враховуючи наведені пояснення експертної установи, розглянувши клопотання сторін щодо продовження експертних досліджень, суд вважає, що для зміни експертної установи та питань для експертизи у справі підстав та необхідності не вбачається.

15.06.2017р. о 17:00 год. представник Позивача не з'явився, подав клопотання про відкладення розгляду справи у зв'язку з тим, що представник Позивача повинна їхати до м. Києва потягом 15.06.2017р. о 17.09 год., так як на більш пізній час квитки відсутні. До клопотання представник Позивача додав:

- копію квитка.

15.06.2017р. та 27.06.2017 р. Відповідач-1 в судове засідання не з'явився, про час та місце проведення судового засідання сповіщений шляхом направлення ухвали суду за юридичною адресою Відповідача-1.

27.06.2017 р. представник Позивача надав заяву про відвід експерта, в якій повідомив суд про те, що ухвалою суду від 28.05.2015р. до проведення експертизи були залучені ОСОБА_10 та ОСОБА_9, яких було попереджено про кримінальну відповідальність за надання завідомо неправдивого висновку.

В наступному після проведення 23.09.2016р. засідання комісії у складі судового експерта - ОСОБА_19, експертів: ОСОБА_10 та ОСОБА_9 було на адресу суду був направлений лист щодо необхідності проведення певних досліджень.

Ухвалою суду від 22.11.2016р. з цією метою також до проведення експертизи було залучено експертів: ОСОБА_3, та ОСОБА_14, яких також попереджено про кримінальну відповідальність за надання завідомо неправдивого висновку.

Як слідує з листа експертної установи - Київський науково-дослідний інститут судових експертиз - 15.06.2017р. судовим експертом ОСОБА_20, було проведено нараду з експертами ОСОБА_3, та ОСОБА_14 за наслідками якої речові докази у справі (чавунні сковорідки) були передані НТУУ «КПІ» для проведення-досліджень.

В наступному Позивач отримав від НТУУ «КПІ» рахунок на оплату вартості таких досліджень: «Дифрактометричне дослідження фазового складу зразків чавунних сковорідок та проведення їх графітизуючого відпалу».

Згідно із технічною літературою графітизуючий відпал - це нагрівання (в даному разі чавуну) та його наступне охолодження.

В даному разі ні в рахунку НТУУ «КПІ» ні у відповіді КНПСЕ не вказано, до яких саме температур планується нагрівати речові докази (сковорідки), протягом якого часу, та як планується здійснювати їх охолодження (на повітрі, у воді, у маслі, швидко чи повільно).

Тобто, фактично невідомо сутність досліджень, які планується провести.

В той же час, здійснення графітизуючого відпалу у спосіб нагрівання посуду до температур 680-800 градусів з наступним охолодженням в маслі є однією із суттєвих ознак винаходу ОСОБА_21 по патенту №80885.

Як слідує з опису цього винаходу, такий відпал призводить до формування оксидного шару - РЗО4, тобто в результаті графітизуючого відпалу дещо змінюється хімічний склад та структура чавуну.

Отже, передані на дослідження речові докази у справі вже пройшли графітизуючий відпал.

Таким чином, є однозначним, що якщо НТУУ «КПІ» проведе повторний графітизуючий відпал переданих йому речових доказів - сковорідок (які вже пройшли цей відпал при їх виробництві), то це призведе до зміни їх хімічного складу і структури, а отже фактично спотворить результати досліджень або взагалі знищить речові докази.

Можна гіпотетично припустити (але це достеменно невідомо), що НТУУ «КПІ» намагається провести графітизуючий відпал якихось інших сковорідок, можливо таких, які не пройшли ще такий відпал для того, що потім порівняти результати з речовими доказами. Але такі сковорідки в матеріалах справи відсутні. Якщо такі сковорідки намагається наддати в розпорядження НТУУ «КПІ» саме Відповідач, то це може свідчити про наявність поза процесуальних зв'язків Відповідача з НТУУ «КПІ» і як наслідок про можливу зацікавленість і не об'єктивність експерта ОСОБА_14

Таким чином Позивач вважає, що наведене свідчить або про явну некомпетентність експерту НТУУ «КПІ» ОСОБА_14 або про його явну зацікавленість в результатах досліджень, які він намагається провести, чи навіть в умисному намірі знищити речові докази у справі.

В ході розгляду справи виникла необхідність в призначенні колегіального розгляду справи через складність обставин спору, що пов'язано із проведенням експертних досліджень.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 27.06.17р. вирішено розглядати справу № 904/6840/14 колегіально.

Згідно з розпорядженням керівника апарату від 29.06.2017 року №479 "Щодо призначення повторного автоматизованого розподілу", відповідно до пункту 4 ст. 15 Закону України "Про судоустрій і статус суддів", призначено повторний автоматизований розподіл для визначення складу колегії суддів, по вх. № 4-6693/14 справи № 904/6840/14.

Протоколом автоматичного визначення складу колегії суддів від 29.06.2017 року для розгляду даної справи у зв'язку зі складністю обставин спору призначено колегію у складі трьох суддів: головуючий суддя - Кеся Н.Б., судді - Новікова Р.Г. та Загинайко Т.В.

Керуючись ст.ст. 31, 41-43, ст. 86 ГПК України, Законом України "Про судову експертизу", Постановою Пленуму Вищого господарського суду України від 23.03.2012р. №4 "Про деякі питання практики призначення судової експертизи", господарський суд -

УХВАЛИВ:

Прийняти справу №904/6840/14 до свого провадження.

Справу призначити до розгляду в засіданні 02.08.2017 о 15:00 год.

Засідання відбудеться у приміщенні господарського суду Дніпропетровської області в кабінеті №3-302 за адресою: м. Дніпро, вул. В.Винниченка, 1.

Зобов'язати судового експерта ОСОБА_14 надати письмові пояснення щодо заяви про відвід експерта.

Інформацію про дату та час розгляду справи можна отримати за електронною адресою суду: http://dp.arbitr.gov.ua/sud5005/spisok/csz/

Головуючий колегії Суддя Суддя ОСОБА_1 ОСОБА_11 ОСОБА_22