КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"12" червня 2017 р. Справа№ 910/9241/16

Київський апеляційний господарський суд у складі колегії суддів:

головуючого: Доманської М.Л.

суддів: Дідиченко М.А.

Верховця А.А.

при секретарі судового засідання Чміль Я.Є.

та представників:

від апелянта: Кучеренко В.О.(дов. б/н від 01.08.2016);

Леськов В.П. (дов. б/н від 27.08.2012);

від Компанії ІПСЕН ФАРМА С.А.С. (IPSEN PHARMA S.A.S.): Капітоненко А.Г. (дов. б/н від 05.04.2016); Мамуня О.С. (дов. б/н від 05.04.2016); Ніколаєнко А.Л. (дов. б/н від 05.04.2016);

від Міністерства економічного розвитку і торгівлі України: Потоцький М.Ю. (дов. від 06.06.2017 № 2434-03/361);

розглянувши апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю фірма „О.Д.Пролісок"

на рішення господарського суду міста Києва від 06.02.2017

у справі № 910/9241/16 (суддя Зеленіна Н.І.)

за позовом Компанії ІПСЕН ФАРМА С.А.С. (IPSEN PHARMA S.A.S.)

до 1. Міністерства економічного розвитку і торгівлі України

2. Товариства з обмеженою відповідальністю фірма „О.Д.Пролісок"

про визнання недійсним свідоцтва України № 173116 на знак для товарів та послуг

ВСТАНОВИВ:

Рішенням господарського суду міста Києва від 06.02.2017 року позов задоволено повністю, визнано недійсним Свідоцтво України № 173116 на знак для товарів і послуг „СМЕКТОВІТ", зареєстроване за ТОВ фірма „О.Д.Пролісок", зобов'язано Державну службу інтелектуальної власності України внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг стосовно визнання недійсним Свідоцтва України № 173116 на знак для товарів і послуг „СМЕКТОВІТ", та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені „Промислова власність".

Не погоджуючись із зазначеним рішенням місцевого господарського суду, ТОВ фірма „О.Д.Пролісок" звернулось до апеляційного господарського суду з апеляційною скаргою, в якій просить скасувати рішення господарського суду міста Києва від 06.02.2017 року та прийняти нове рішення, яким відмовити Компанії ІПСЕН ФАРМА С.А.С. (IPSEN PHARMA S.A.S.) у задоволенні позовної заяви.

В обґрунтування апеляційної скарги апелянт посилається на те, що оскаржуване рішення прийняте з порушенням норм матеріального права.

Ухвалою Київського апеляційного господарського суду від 06.03.2017 апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю фірма „О.Д.Пролісок" було прийнято до провадження.

На підставі протоколу автоматичного визначення складу колегії суддів від 07.04.2017, у зв'язку з самовідводом головуючого судді Остапенка О.М., суддів: Пантелієнка В.О., Сотнікова С.В., апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю фірма „О.Д.Пролісок" передано колегії суддів у складі: головуючий суддя - Доманська М.Л., судді: Верховець А.А., Дідиченко М.А.

Ухвалою Київського апеляційного господарського суду від 10.04.2017 апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю фірма „О.Д.Пролісок" прийнято до провадження у новому складі суду та призначено її розгляд на 17.05.2017.

17.05.2017 у судовому засіданні оголошено перерву до 22.05.2017.

17.05.2017 через відділ забезпечення документообігу суду та моніторингу виконання документів Київського апеляційного господарського суду від апелянта надійшло клопотання про призначення додаткової судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності у даній справі.

19.05.2017 через відділ забезпечення документообігу суду та моніторингу виконання документів Київського апеляційного господарського суду від представника позивача надійшли заперечення проти клопотання про призначення додаткової судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності, від представника позивача надійшли письмові пояснення.

22.05.2017 через відділ забезпечення документообігу суду та моніторингу виконання документів Київського апеляційного господарського суду від представника апелянта надійшли пропозиції щодо питань, які мають бути поставлені експерту, у разі задоволення усного клопотання представника апелянта про виклик експерта; від представника позивача надійшло клопотання про долучення доказів до матеріалів справи.

Ухвалою Київського апеляційного господарського суду від 22.05.2017 здійснено процесуальне правонаступництво у справі № 910/9241/16 та замінено відповідача - Державну службу інтелектуальної власності України його правонаступником в частині реалізації державної політики у сфері інтелектуальної власності - Міністерством економічного розвитку і торгівлі України - та відкладено розгляд апеляційної скарги на 31.05.2017.

31.05.2017 через відділ забезпечення документообігу суду та моніторингу виконання документів Київського апеляційного господарського суду від представника Компанії ІПСЕН ФАРМА С.А.С. (IPSEN PHARMA S.A.S.) надійшли докази направлення Міністерству економічного розвитку і торгівлі України копії позовної заяви разом з супровідним листом; від апелянта надійшло клопотання про призначення повторної судової експертизи.

У судовому засіданні 31.05.2017 представник апелянта надав докази направлення Міністерству економічного розвитку і торгівлі України копії оскаржуваного рішення господарського суду міста Києва від 06.02.2017 у справі № 910/9241/16 та копії даної апеляційної скарги.

Ухвалою Київського апеляційного господарського суду від 31.05.2017 відкладено розгляд апеляційної скарги на 12.06.2017.

12.06.2017 через відділ забезпечення документообігу суду та моніторингу виконання документів Київського апеляційного господарського суду від представника апелянта надійшло клопотання про зупинення провадження у даній справі.

12.06.2017 через відділ забезпечення документообігу суду та моніторингу виконання документів Київського апеляційного господарського суду від представника позивача надійшло заперечення проти зупинення провадження у справі.

Розгляд справи здійснюється за допомогою звукозаписувального технічного засобу.

У судовому засіданні апеляційної інстанції 12.06.2017 представник апелянта просив суд залишити без розгляду клопотання апелянта про призначення додаткової судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності, які були подані останнім до Київського апеляційного господарського суду 17.05.2017 та 19.05.2017. Судовою колегією вказане було взято до уваги. Представники позивача та відповідача-1 у судовому засіданні 12.06.2017 не висловлювали свої позиції щодо цих клопотань. Вказані клопотання про призначення додаткових експертиз підлягають відхиленню з підстав, зазначених нижче.

Представники апелянта підтримали клопотання про зупинення провадження у даній. Представники позивача заперечили щодо його задоволення. Представник відповідача-1 поклався на розсуд суду у даному питанні.

Судова колегія у судовому засіданні 12.06.2017, розглянувши подане представником Товариства з обмеженою відповідальністю фірма „О.Д.Пролісок" клопотання про зупинення провадження у даній справі вважає за необхідне зазначити наступне.

Обґрунтовуючи вказане клопотання, апелянт зазначив, що компанія позивача намагається встановити монополію на використання міжнародної непатентованої назви речовини у складі назви своєї торгової марки, та незаконно позбавити відповідача-2, який є унікальним українським науково-дослідним та виробничим підприємством, та багато інших українських та іноземних виробників можливості використовувати фрагмент «смект» з метою позначення в складі дієтичної добавки/лікарського засобу хімічної назви активної речовини - міжнародної непатентованої назви «діосмектит». У зв'язку з наведеним, 24.05.2017 товариство з обмеженою відповідальністю фірма «О. Д. Пролісок» було вимушене звернутися до господарського суду міста Києва з позовною заявою до Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, Компанії ІПСЕН ФАРМА С.А.С. про: визнання недійсною в Україні міжнародної реєстрації №618554 на знак для товарів і послуг «СМЕКТА», власником якої є Компанія ІПСЕН ФАРМА С.А.С., в частині її реєстрації для товарів 05 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (Фармацевтичні та ветеринарні продукти; гігієнічні препарати на лікарські (медичні) потреби); визнання недійсною в Україні міжнародної реєстрації №377998А на знак для товарів і послуг "SМЕСТА", власником якої є Компанія ІПСЕН ФАРМА С.А.С., в частині її реєстрації для всіх товарів 05 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків; зобов'язання Міністерства економічного розвитку і торгівлі України повідомити Міжнародне Бюро Всесвітньої організації інтелектуальної власності про визнання недійсними повністю на території України міжнародних реєстрацій №618554 в частині її реєстрації для товарів 05 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (Фармацевтичні та ветеринарні продукти; гігієнічні препарати на лікарські (медичні) потреби) та №377998А в частині її реєстрації для всіх товарів 05 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків.

Крім того, апелянтом було подано копію ухвали господарського суду міста Києва від 26.05.2017 про порушення провадження у справі №910/8422/17.

Враховуючи викладене, апелянт зазначає, що розгляд справи №910/9241/16 не є можливим до вирішення справи №910/8422/17, оскільки у разі прийняття рішення у справі №910/8422/17 на користь ТОВ фірми «О. Д. Пролісок» (визнання знаків для товарів і послуг «СМЕКТА» і «SМЕСТА» недійсними), підстави, на яких ґрунтується дана позовна заява Компанії ІПСЕН ФАРМА С.А.С., будуть спростовані, що має вирішальне значення для розгляду апеляційної скарги ТОВ фірми «О. Д. Пролісок» на рішення господарського суду міста Києва від 06.02.2017 у справі № 910/9241/16.

Частина 1 статті 79 Господарського процесуального кодексу України встановлює, що господарський суд зупиняє провадження у справі в разі неможливості розгляду даної справи до вирішення пов'язаної з нею іншої справи, що розглядається іншим судом, а також у разі звернення господарського суду із судовим дорученням про надання правової допомоги до іноземного суду або іншого компетентного органу іноземної держави.

Пунктом 3.16 Постанови Пленуму Вищого господарського суду України № 18 від 26.12.2011 "Про деякі питання практики застосування Господарського процесуального кодексу України судами першої інстанції" визначено, що відповідно до частини першої статті 79 ГПК господарський суд зупиняє провадження у справі в разі неможливості розгляду даної справи до вирішення пов'язаної з нею іншої справи, що розглядається іншим судом. При цьому пов'язаною з даною справою є така інша справа, у якій інший суд встановлює обставини, що впливають чи можуть вплинути на подання і оцінку доказів у даній справі; в тому числі йдеться про факти, які мають преюдиціальне значення (частини третя і четверта статті 35 Господарського процесуального кодексу України).

Під неможливістю розгляду даної справи слід розуміти неможливість для даного господарського суду самостійно встановити обставини, які встановлюються іншим судом в іншій справі, - у зв'язку з непідвідомчістю або непідсудністю іншої справи даному господарському суду, одночасністю розгляду двох пов'язаних між собою справ різними судами або з інших причин.

Метою зупинення провадження у справі до розгляду пов'язаної з нею справи є виявлення обставин, підстав, фактів, тощо, що не можуть бути з'ясовані та встановлені у даному процесі, проте, які мають значення для конкретної справи, провадження у якій зупинено.

Неможливість розгляду даної справи до вирішення справи іншим судом полягає в тому, що обставини, які розглядаються іншим судом, не можуть бути встановлені господарським судом самостійно у даній справі.

Йдеться про те, що господарський суд не може розглянути певну справу через обмеженість своєї юрисдикції щодо конкретної справи внаслідок: непідвідомчості; обмеженості предметом позову; неможливості розгляду тотожної справи; певної черговості розгляду вимог.

Разом з тим, статтею 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, ратифікованої Законом України від 17.07.1997, передбачено право особи на справедливий і публічний розгляд його справи упродовж розумного строку, що кореспондується з обов'язком добросовісно користуватися наданими законом процесуальними правами, утримуватись від дій, що зумовлюють затягування судового процесу, та вживати надані процесуальним законом заходи для скорочення періоду судового провадження (п.35 рішення від 07.07.1989р. Європейського суду з прав людини у справі "Юніон Еліментарія Сандерс проти Іспанії" (Alimentaria Sanders S.A. v. Spain). Порушення права на розгляд справи упродовж розумного строку було неодноразово предметом розгляду Європейським судом з прав людини у справах проти України.

В листі Верховного Суду України № 1-5/45 від 25.01.2006 зазначено, що у цивільних, адміністративних і господарських справах перебіг провадження для цілей статі 6 Конвенції розпочинається з моменту подання позову і закінчується винесенням остаточного рішення у справі.

Апеляційний господарський суд враховує, що зупинення провадження у даній справі без достатніх правових підстав призводить до затягування строків розгляду справи і перебування в стані невизначеності учасників судового процесу.

Беручи до уваги, що відповідно до ст. 33 ГПК України обов'язок доказування і подання доказів покладено на сторони, суд згідно зі ст. 75 ГПК України розглядає справу за наявними матеріалами. Вказане клопотання апелянта не підлягає задоволенню. Разом з тим, колегія суддів зазначає, що ТОВ фірми «О. Д. Пролісок» за наявності підстав і у передбачений законом спосіб не позбавлене можливості звернутись із заявою про перегляд оскаржуваного судового рішення за нововиявленими обставинами.

Також, судовою колегією було розглянуто клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю фірма „О.Д.Пролісок" про призначення повторної експертизи, поданого 31.05.2017 та усного клопотання про виклик експерта із відповідними пропозиціями щодо питань, які мають бути поставлені експерту Коваленко Т.В.

Представники апелянта підтримали вказані клопотання.

Судова колегія, дослідивши вказані клопотання дійшла висновку, що вони не підлягають задоволенню. Обґрунтування відмови у їх задоволенні апеляційним судом буде зазначено в подальшому в мотивувальній частині даної постанови.

Представники апелянта у судовому засіданні апеляційної інстанції 12.06.2017 підтримали апеляційну скаргу та просили її задовольнити. Представники позивача просили суд апеляційну скаргу залишити без задоволення, а оскаржувану ухвалу без змін. Представник відповідача-1 зазначив, що він не заперечує проти апеляційної скарги, але і не підтримує її.

Згідно з ч. 1 ст. 99 Господарського процесуального кодексу України (далі за текстом - ГПК України), в апеляційній інстанції справи переглядаються за правилами розгляду цих справ у першій інстанції з урахуванням особливостей, передбачених у цьому розділі. Апеляційний господарський суд, переглядаючи рішення в апеляційному порядку, користується правами, наданими суду першої інстанції.

У відповідності до вимог ч. 2 ст. 101 ГПК України, апеляційний господарський суд не зв'язаний доводами апеляційної скарги і перевіряє законність і обґрунтованість рішення місцевого господарського суду у повному обсязі.

Розглянувши наявні матеріали справи, обговоривши доводи апеляційної скарги, перевіривши юридичну оцінку фактичних обставин даної господарської справи та повноту їх встановлення, дослідивши правильність застосування судом першої інстанції норм процесуального та матеріального права, Київський апеляційний господарський суд вважає, що скарга не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Конституцією України кожному гарантується право на судовий захист, апеляційне та касаційне оскарження.

Також, Конституція України встановлює серед основних засад судочинства, зокрема, забезпечення апеляційного та касаційного оскарження рішення суду, крім випадків, встановлених законом.

Вказана конституційна норма конкретизована законодавцем в ст. 14 Закону України "Про судоустрій і статус суддів", згідно з якою учасники судового процесу та інші особи у випадках і порядку, встановлених процесуальним законом, мають право на апеляційне та касаційне оскарження судового рішення.

Обґрунтовуючи заявлені позовні вимоги, позивач вказував на те, що Державною службою інтелектуальної власності України за Товариством з обмеженою відповідальністю фірма "О.Д.Пролісок" було зареєстровано знак для товарів і послуг "СМЕКТОВІТ", про що видано Свідоцтво України № 173116 на знак для товарів та послуг. Проте, знак для товарів і послуг "СМЕКТОВІТ" за Свідоцтвом України № 173116 не відповідає умовам надання правової охорони, оскільки являється схожим до ступеню змішування із належними позивачу знаками для товарів і послуг "СМЕКТА" та "SMECTA" за міжнародними реєстраціями № 618554 та № 377998А.

Як вбачається з позовної заяви, предметом спору у справі являється визнання недійсним Свідоцтва України № 173116 на знак для товарів та послуг "СМЕКТОВІТ" (надалі - Свідоцтво), та зобов'язання Служби внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг стосовно визнання Свідоцтва України на знаки для товарів і послуг № 173116 недійсним та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені "Промислова власність".

Судова колегія, дослідивши матеріали справи, встановила наступне.

Відповідно до ст. ст. 15, 16 Цивільного кодексу України, кожна особа має право на захист свого цивільного права у разі його порушення, невизнання або оспорювання. Кожна особа має право на захист свого інтересу, який не суперечить загальним засадам цивільного законодавства. Кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого особистого немайнового або майнового права та інтересу.

Як зазначає позивач, він являється власником знаків для товарів і послуг "СМЕКТА" та "SMECTA" за міжнародними реєстраціями №618554 (дія якого поширюється на територію України з 16.05.1994), та № 377998А (дія якого поширюється на територію України з 18.03.1993), а також комбінованих позначень за міжнародними реєстраціями №№ 956880, 956878, 954009, 953363 від 14.01.2008.

Вказані міжнародні реєстрації зареєстровано для товарів 05 класу МКТП.

При цьому, за ТОВ фірма "О.Д.Пролісок" зареєстровано знак для товарів і послуг "СМЕКТОВІТ", про що видано Свідоцтво України № 173116 (дата подання заявки - 11.09.2012). Зазначений Знак зареєстровано для товарів 05 класу МКТП.

Звертаючись до суду з даним позовом, Компанія ІПСЕН ФАРМА С.А.С. (IPSEN PHARMA S.A.S.) зазначає, що знак "СМЕКТОВІТ" за Свідоцтвом України №173116 не відповідає умовам надання правової охорони та вказане свідоцтво має бути визнане недійсним, оскільки цей знак являється схожим настільки із Знаками позивача, що їх можна сплутати, може ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар та/або надає послуги, відносно позивача, товари, для яких зареєстровано оспорюваний знак, являються спорідненими з товарами, для яких зареєстровані вищезазначені Знаки позивача.

Згідно з п. 4 ст. 1 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", знак - позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб.

Торговельною маркою може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень, які придатні для вирізнення товарів (послуг), що виробляються (надаються) однією особою, від товарів (послуг), що виробляються (надаються) іншими особами. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, літери, цифри, зображувальні елементи, комбінації кольорів (ст. 492 Цивільного кодексу України).

У відповідності до ст. 494 Цивільного кодексу України, набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчується свідоцтвом. Умови та порядок видачі свідоцтва встановлюються законом. Обсяг правової охорони торговельної марки визначається наведеними у свідоцтві її зображенням та переліком товарів і послуг за відповідним класом МКТП, якщо інше не встановлено законом. Набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку, яка має міжнародну реєстрацію або визнана в установленому законом порядку добре відомою, не вимагає засвідчення свідоцтвом.

Згідно зі ст. 495 Цивільного кодексу України, майновими правами інтелектуальної власності на торговельну марку є:

1) право на використання торговельної марки;

2) виключне право дозволяти використання торговельної марки;

3) виключне право перешкоджати неправомірному використанню торговельної марки, в тому числі забороняти таке використання;

4) інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом.

Відповідно до ч. ч. 1-3 ст. 5 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", правова охорона надається знаку, який не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі та на який не поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони, встановлені цим Законом. Об'єктом знака може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, у тому числі власні імена, літери, цифри, зображувальні елементи, кольори та комбінації кольорів, а також будь-яка комбінація таких позначень. Право власності на знак засвідчується свідоцтвом.

Згідно з п. 4 ст. 5 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", обсяг правової охорони, що надається, визначається зображенням знака та переліком товарів і послуг, внесеними до Реєстру, і засвідчується свідоцтвом з наведеними у ньому копією внесеного до Реєстру зображення знака та переліком товарів і послуг.

Статтею 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" зазначено, що свідоцтво надає його власнику право використовувати знак та інші права. При цьому, використанням знака визнається: нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов'язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення); застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстровано; застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет.

Знак визнається використаним, якщо його застосовано у формі зареєстрованого знака, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованого знака лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності знака.

З ч. 2 ст. 6 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" вбачається, що не можуть одержати правову охорону також позначення, які: звичайно не мають розрізняльної здатності та не набули такої внаслідок їх використання; складаються лише з позначень, що є загальновживаними як позначення товарів і послуг певного виду; складаються лише з позначень чи даних, що є описовими при використанні щодо зазначених у заявці товарів і послуг або у зв'язку з ними, зокрема вказують на вид, якість, склад, кількість, властивості, призначення, цінність товарів і послуг, місце і час виготовлення чи збуту товарів або надання послуг; є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу; складаються лише з позначень, що є загальновживаними символами і термінами; відображають лише форму, що обумовлена природним станом товару чи необхідністю отримання технічного результату, або яка надає товарові істотної цінності.

Позначення, вказані в абзацах другому, третьому, четвертому, шостому та сьомому цього пункту, можуть бути внесені до знака як елементи, що не охороняються, якщо вони не займають домінуючого положення в зображенні знака.

Крім того, відповідно до ч. 3 статті 6 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати з: знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім'я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг; знаками інших осіб, якщо ці знаки охороняються без реєстрації на підставі міжнародних договорів, учасником яких є Україна, зокрема знаками, визнаними добре відомими відповідно до статті 6 Паризької конвенції про охорону промислової власності; фірмовими найменуваннями, що відомі в Україні і належать іншим особам, які одержали право на них до дати подання до Установи заявки щодо таких же або споріднених з ними товарів і послуг; кваліфікованими зазначеннями походження товарів (у тому числі спиртів та алкогольних напоїв), що охороняються відповідно до Закону України "Про охорону прав на зазначення походження товарів". Такі позначення можуть бути лише елементами, що не охороняються, знаків осіб, які мають право користуватися вказаними зазначеннями; знаками відповідності (сертифікаційними знаками), зареєстрованими у встановленому порядку.

Частиною 1 ст. 499 Цивільного кодексу України встановлено, що права інтелектуальної власності на торговельну марку визнаються недійсними з підстав та в порядку, встановлених законом.

Відповідно до ч. 1 ст. 19 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", свідоцтво може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково у разі: невідповідності зареєстрованого знака умовам надання правової охорони; наявності у свідоцтві елементів зображення знака та переліку товарів і послуг, яких не було у поданій заявці; видачі свідоцтва внаслідок подання заявки з порушенням прав інших осіб.

Як вбачається з матеріалів справи, суд першої інстанції при розгляді справи дійшов висновку про те, що для встановлення відповідності спірного Знака умовам надання правової охорони, необхідні спеціальні знання, у зв'язку з чим ухвалою суду від 27.09.2016 у справі № 910/9241/16 призначено судову експертизу у сфері інтелектуальної власності, проведення якої доручено Науково-дослідному інституту інтелектуальної власності Національної академії правових наук України.

На вирішення експерта поставлено наступні питання:

1) Чи являється знак для товарів і послуг "СМЕКТОВІТ", зареєстрований за Свідоцтвом України на знаки для товарів і послуг № 173116, тотожним чи схожим до ступеню змішування (настільки, що його можна сплутати) зі знаками для товарів і послуг "СМЕКТА" та "SMECTA" за міжнародними реєстраціями № 618554 та № 377998А, зареєстрованими за Компанією ІПСЕН ФАРМА С.А.С. (IPSEN PHARMA S.A.S.), станом на день подання заявки № m201215756 до Державного департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України?

2) Чи являється знак для товарів і послуг "СМЕКТОВІТ", зареєстрований за Свідоцтвом України на знаки для товарів і послуг № 173116, оманливим чи таким, що може ввести в оману щодо товару, послуг або особи, яка виробляє товар або надає послугу, відносно знаків для товарів і послуг "СМЕКТА" та "SMECTA" за міжнародними реєстраціями № 618554 та № 377998А, зареєстрованими за Компанією ІПСЕН ФАРМА С.А.С. (IPSEN PHARMA S.A.S.), станом на день подання заявки № m201215756 до Державного департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України?

3) Чи являються товари, для яких зареєстровано знак для товарів і послуг "СМЕКТОВІТ" за Свідоцтвом України на знаки для товарів і послуг № 173116, спорідненими з товарами, для яких зареєстровано знаки для товарів і послуг "СМЕКТА" та "SMECTA" за міжнародними реєстраціями № 618554 та № 377998А?

З Висновку судової експертизи від 21.12.2016 №1128 (судовий експерт Коваленко Тетяна Вікторівна) вбачається наступне:

- знак для товарів і послуг "СМЕКТОВІТ" за Свідоцтвом України на знаки для товарів і послуг № 173116 є схожим настільки, що його можна сплутати зі знаками для товарів і послуг "СМЕКТА" та "SMECTA" за міжнародними реєстраціями № 618554 та № 377998А, зареєстрованими за Компанією ІПСЕН ФАРМА С.А.С. (IPSEN PHARMA S.A.S.), станом на день подання заявки № m201215756;

- знак для товарів і послуг "СМЕКТОВІТ" за Свідоцтвом України на знаки для товарів і послуг № 173116 не є оманливим, але є таким, що може ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар або надає послугу, відносно знаків для товарів і послуг "СМЕКТА" та "SMECTA" за міжнародними реєстраціями № 618554 та № 377998А, зареєстрованими за Компанією ІПСЕН ФАРМА С.А.С. (IPSEN PHARMA S.A.S.), станом на день подання заявки № m201215756.

Судова колегія, дослідивши вказаний висновок судової експертизи, встановила, що судовим експертом враховано та в даному випадку правомірно застосовано п. 4.14 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 8 жовтня 1998 року № 53/5 (у редакції наказу від 27.07.2015 року № 1350/5), яким встановлено: «...якщо питання сформульовано неясно або його редакція не відповідає рекомендаціям, але зміст завдання експертові зрозумілий, то після наведення питання в редакції документа про призначення експертизи (залучення експерта) він може дати відповідні роз'яснення і викласти питання в редакції, що відповідає зазначеним рекомендаціям; якщо поставлено декілька питань, експерт має право згрупувати їх і викласти в послідовності, яка забезпечує найдоцільніший порядок дослідження; якщо деякі питання, що містяться у документі про призначення експертизи залучення експерта), вирішувались при проведенні експертиз різних видів, - відомості (експертна установа, номер та дата висновку) про ці експертизи; якщо питання, які поставлені на вирішення експертизи, доцільно вирішувати в іншому порядку, ніж той, що визначений у документі про призначення експертизи (залучення експерта), - зазначається, у якому порядку вирішуватимуться ці питання».

Згідно з п. 3 ст. 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» «Не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати з:

(...) знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім 'я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг; (...)». А також відповідно до п. 4.3.2.4. Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, затверджених наказом Державного патентного відомства України від 28.07.95 № 116 із змінами і доповненнями, внесеними наказом Державного патентного відомства України від 20.08.97 № 72 «При перевірці позначень на тотожність і схожість необхідно:

- провести пошук тотожних або схожих позначень;

- визначити ступінь схожості заявленого позначення та виявлених при проведенні пошуку позначень;

- визначити однорідність товарів і/або послуг, для яких заявлено знак, в порівнянні з товарами і/або послугами, для яких зареєстровані або заявлені тотожні або схожі знаки, виявлені під час пошуку».

Тому відповідно до п. 4.14 зазначеної вище Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, експерт, не порушуючи вимоги законодавства, вирішив дослідити зазначені в ухвалі суду питання у наступній редакції:

1. Чи є знак для товарів і послуг «СМЕКТОВІТ» за свідоцтвом України № 173116 тотожним чи схожим настільки, що його можна сплутати зі знаками для товарів і послуг «СМЕКТА» та «SМЕСТА» за міжнародними реєстраціями № 618554 та № 377998А, зареєстрованими за Компанією ІПСЕН ФАРМА С.А.С. (IРSЕN РНАВМА S.А.S.), станом на день подання заявки № m 2012 15756?

2. Чи є знак для товарів і послуг «СМЕКТОВІТ» за свідоцтвом України № 173116 оманливим чи таким, що може ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу, відносно знаків для товарів і послуг «СМЕКТА» та «SМЕСТА» за міжнародними реєстраціями № 618554 та № 377998А, зареєстрованими за Компанією ІПСЕН ФАРМА С.А.С. (IРSЕN РНАКМА S.А.S.), станом на день подання заявки № m 201215756?

Доводи апелянта, зазначені ним як в апеляційній скарзі, так і в клопотанні про призначення повторної (додаткової) експертизи, стосовно того, що доручена господарським судом м. Києва у справі № 910/9241/16 до проведення експертній установі - Національній академії правових наук України (03680, м. Київ, вул. Боженка, 11, корп.4, 13 поверх) судова експертиза була проведена експертом Коваленко Т.В. (вул. Казимира Малевича, 11, корпус 4, м. Київ), яка не зареєстрована у реєстрі атестованих судових експертів, а висновок експертизи оформлений не на бланку експертної установи та без будь-яких відомостей про доручення їй як працівнику експертної установи проведення даної експертизи, не беруться судом до уваги, з огляду на наступне.

Судова колегія, самостійно дослідивши на офіційному сайті Міністерства юстиції України реєстр атестованих судових експертів, та, дослідивши поданий до суду витяг з Реєстру атестованих судових експертів, встановила, що Коваленко Т.В. є атестованим судовим експертом. Вказаного в суді не спростовано, протилежного апелянт не довів.

Відповідно до п. 4.17 Інструкції "висновок експерта (експертів) оформлюється на бланку експертної установи і підписується експертом (експертами), який (які) проводив(ли) дослідження. Підписи у заключній частині засвідчуються відбитком печатки експертної установи на кожній сторінці тексту заключних висновків. Якщо до висновку експерта додаються фототаблиці, креслення, схеми, діаграми тощо, вони також підписуються експертом (експертами); підписи засвідчуються відбитком печатки експертної установи...".

У відповідності до Інструкції, Висновок судової експертизи № 1128 оформлений на бланку НДІ інтелектуальної власності - експертної установи, якій судом було доручено проведення судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності у даній справі та підписаний відповідним судовим експертом, яка є старшим науковим співробітником НДІ інтелектуальної власності.

Підписи судового експерта у заключній частині Висновку судової експертизи засвідчені відбитком печатки НДІ інтелектуальної власності на кожній сторінці тексту заключних висновків

Висновок судової експертизи містить усі необхідні дані у кожній зі своїх частин (вступній, дослідницькій та заключній) у повній відповідності до вимог законодавства, зокрема Інструкції.

Як вже зазначалося вище, апелянт звернувся до суду апеляційної інстанції з клопотанням про призначення повторної експертизи у даній справі із наступними питаннями:

1. Чи складаються знаки за міжнародними реєстраціями № 618554 "СМЕКТА" та № 377998А "SМЕСТА" з описових даних або позначень, чи містять їх частини, що вказують на склад (хімічну назву) активної речовини - "смектит діоктаедричний" ("діосмектит")?

2. Чи є домінуючим елементом у знаках за міжнародними реєстраціями №618554 та № 377998А частина Міжнародного непатентованого найменування активної частини хімічної речовини "смектит діоктаедричний" ("діосмектит")?

3. Чи являється знак для товарів і послуг "СМЕКТОВІТ", зареєстрований за Свідоцтвом України на знаки для товарів і послуг № 173116, тотожним чи схожим до ступеню змішування (настільки, що його можна сплутати) зі знаками для товарів і послуг "СМЕКТА" та "SМЕСТА" за міжнародними реєстраціями № 618554 та № 377998А, зареєстрованими за Компанією ІПСЕН ФАРМА С.А.С. (IPSEN PHARMA S.A.S.), станом на день подання заявки №m201215756 до Державного департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України?

4. Чи являється знак для товарів і послуг "СМЕКТОВІТ", зареєстрований за Свідоцтвом України на знаки для товарів і послуг № 173116, оманливим чи таким, що може ввести в оману щодо товару, послуг або особи, яка виробляє товар або надає послугу, відносно знаків для товарів і послуг "СМЕКТА" та "SМЕСТА" за міжнародними реєстраціями № 618554 та № 377998А, зареєстрованими за Компанією ІПСЕН ФАРМА С.А.С. (IPSEN РНАКМА S.A.S.), станом на день подання заявки №m201215756 до Державного департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України?

5. Чи являються товари, для яких зареєстровано знак для товарів і послуг "СМЕКТОВІТ" за Свідоцтвом України на знаки для товарів і послуг № 173116, спорідненими з товарами, для яких зареєстровано знаки для товарів і послуг "СМЕКТА" та "SМЕСТА" за міжнародними реєстраціями № 618554 та № 377998А?

Відповідно до п. 15.2. Постанови пленуму Вищого господарського суду України від 23.03.2012 № 4 (далі - Постанова №4) повторною визнається судова експертиза, у проведенні якої експерт досліджує ті ж самі об'єкти і вирішує ті ж самі питання, які досліджувалися і вирішувалися у первинній судові експертизі. Нові об'єкти на дослідження повторної судової експертизи подаватися не можуть, так само як не можуть ставитися на її вирішення питання, які не розглядалися попередньою експертизою.

З огляду на зазначене положення, при призначенні повторної судової експертизи експерт повинен досліджувати ті ж самі питання, які вирішувались у первинній судовій експертизі. Тобто, заявником у клопотанні вказані повторні й нові питання, які не були предметом судової експертизи.

Також судова колегія зазначає про те, що відповідно до п.9 Постанови № 4, недопустимим є порушення перед експертом питань, вирішення яких не спрямовано на встановлення даних, що входять до предмета доказування у справі.

Питання, яке пропонує у клопотанні апелянт, а саме: "Чи складаються знаки за міжнародними реєстраціями № 618554 "СМЕКТА" та № 377998А "SМЕСТА" з описових даних або позначень, чи містять їх частини, що вказують на склад (хімічну назву) активної речовини - "смектит діоктаедричний" ("діосмектит'')?", по суті стосується наявності або відсутності підстав правомірності надання правової охорони знакам Позивача "СМЕКТА" та "SМЕСТА" за міжнародними реєстраціями №№ 618554 та 377998А, що не є предметом розгляду даної справи (зустрічний позов не подавався). Ці міжнародні реєстрації є чинними.

Інше питання, зазначене у клопотанні апелянта, а саме: "Чи є домінуючим елементом у знаках за міжнародними реєстраціями № 618554 та № 377998А частина Міжнародного непатентованого найменування активної частини хімічної речовини "смектит діоктаедричний" ("діосмектит")?" вже досліджувалось судовим експертом при дослідженні питання про смислову (семантичну) схожість оспорюваного знака та знаків за міжнародними реєстраціями № 618554 "СМЕКТА" та № 377998А "SМЕСТА (абз. 3-4 стор. 13 Висновку судової експертизи), відповідь експертної установи на це питання є обґрунтованою та повною, а тому підстави для його повторного дослідження відсутні.

Твердження апелянта стосовного того, що в даному випадку наявні підстави для виклику експерта та призначення повторної експертизи у справі, оскільки експерт у висновку зазначив про те, що знак «СМЕКТА» є фантазійним, відхиляються судовою колегією з огляду на те, що експерт зазначив, що «знаки СМЕКТОВІТ за свідоцтвом України № 173116, СМЕКТА за міжнародною реєстрацією № 618554 та SМЕСТА за міжнародною реєстрацією № 377998А є фантазійними, вигаданими. Спільна початкова частина СМЕКТ-, SМЕСТ- знаків, що порівнюються, є похідною від «смектит діоктаедричний». Частина -ВІТ знака СМЕКТОВІТ за свідоцтвом України № 173116 вочевидь є скороченням від Vitж (лат. життя) або Вітамін, може викликати у свідомості споживача певні асоціації, пов'язані із застосуванням поширеного в назвах лікарських препаратів закінчення «-віт», наприклад, Лорівіт, Елевіт, Бромавіт тощо. Літера «О» є однією із голосних літер (поряд із «Е») при творенні слів шляхом поєднання основ слів або цілих слів». Вказане є обґрунтованим.

Доводи апелянта не спростовують висновків судового експерта та по суті зводяться до непогодження з результатом експертного дослідження.

Враховуючи вищевикладене, судова колегія погоджується з доводами суду першої інстанції, яким досліджено та враховано при прийнятті рішення у даній справі Висновок судової експертизи та зазначено про те, що судова експертиза являється належним чином обґрунтованою, і детальною, а під час проведення експертного дослідження експертом застосовано достатній обсяг нормативних актів та науково-практичної літератури.

Разом з тим, відповідно до положень пункту 1 статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод від 04.11.1950 кожен має право на справедливий і публічний розгляд його справи упродовж розумного строку незалежним і безстороннім судом, встановленим законом, який вирішить спір щодо його прав та обов'язків цивільного характеру або встановить обґрунтованість будь-якого висунутого проти нього кримінального обвинувачення. Також, відповідно до рішень Європейського суду з прав людини, що набули статусу остаточного, зокрема "Іззетов проти України", "Пискал проти України", "Майстер проти України", "Субот проти України", "Крюков проти України", "Крат проти України", "Сокор проти України", "Кобченко проти України", "Шульга проти України", "Лагун проти України", "Буряк проти України", "ТОВ "ФПК "ГРОСС" проти України", "Гержик проти України" суду потрібно дотримуватись розумного строку для судового провадження.

Розумним, зокрема, вважається строк, що є об'єктивно необхідним для виконання процесуальних дій, прийняття процесуальних рішень та розгляду і вирішення справи з метою забезпечення своєчасного (без невиправданих зволікань) судового захисту.

З урахуванням практики Європейського суду з прав людини критеріями розумних строків є: правова та фактична складність справи; поведінка заявника, а також інших осіб, які беруть участь у справі, інших учасників процесу; поведінка органів державної влади (насамперед суду); характер процесу та його значення для заявника (рішення у судових справах: "Федіна проти України" від 02.09.2010, "Смірнова проти України" від 08.11.2005, "Матіка проти Румунії" від 02.11.2006, "Літоселітіс проти Греції" від 05.02.2004 та інші).

Згідно зі статтею 43 ГПК України господарський суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і об'єктивному розгляді в судовому процесі всіх обставин справи в їх сукупності, керуючись законом. Ніякі докази не мають для господарського суду заздалегідь встановленої сили. Відхиляючи будь-які доводи сторін чи спростовуючи подані стороною докази, господарські суди повинні у мотивувальній частині рішення навести правове обґрунтування і ті доведені фактичні обставини, з огляду на які ці доводи або докази не взято до уваги судом.

Відповідно до частини першої статті 32 ГПК України доказами у справі є будь-які фактичні дані, на підставі яких господарський суд у визначеному законом порядку встановлює наявність чи відсутність обставин, на яких ґрунтуються вимоги і заперечення сторін, а також інші обставини, які мають значення для правильного вирішення господарського спору.

За таких обставин, судова колегія, дослідивши матеріали справи, у тому числі вищевказаний Висновок судового експерта, дійшла висновку, що позовні вимоги в частині визнання свідоцтва України № 173116 на знак для товарів і послуг недійсним підлягають задоволенню, що вірно було встановлено судом першої інстанції.

Відповідно до пункту 4 Положення про Державну службу інтелектуальної власності, затвердженого Указом Президента України від 08.04.2011 № 436/2011, Служба відповідно до покладених на неї завдань, зокрема: організовує в установленому порядку експертизу об'єктів права інтелектуальної власності, видає патенти/свідоцтва на об'єкти права інтелектуальної власності; веде державні реєстри об'єктів права інтелектуальної власності; видає офіційні бюлетені з питань інтелектуальної власності

Згідно з пунктом 2.3 Положення про Державний реєстр свідоцтв України на знаки для товарів і послуг, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 10.01.2002 № 10 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.01.2002 за № 64/6352, у процесі ведення реєстру до нього вносяться відомості щодо визнання свідоцтва недійсним повністю або частково. Підставою для внесення відомостей до реєстру відповідно до приписів названих Положень є, зокрема, рішення судових органів.

Стосовно позовних вимог про зобов'язання внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг стосовно визнання недійсним Свідоцтва України на знаки для товарів і послуг № 173116 та здійснення публікації про це в офіційному бюлетені "Промислова власність", суд першої інстанції правомірно зазначив, що внесення таких змін до Реєстру та публікація відповідного повідомлення відноситься до виключної компетенції Державної служби інтелектуальної власності.

Проте, Державна служба інтелектуальної власності ліквідована, доказом чого є Постанова Кабінету Міністрів України від 23.08.2016 № 585 "Деякі питання оптимізації діяльності центральних органів виконавчої влади державної системи правової охорони інтелектуальної власності", в якій зазначено: ліквідувати Державну службу інтелектуальної власності України, поклавши на Міністерство економічного розвитку і торгівлі завдання і функції з реалізації державної політики у сфері інтелектуальної власності та установити, що Міністерство економічного розвитку і торгівлі є правонаступником Державної служби інтелектуальної власності, що ліквідується, в частині реалізації державної політики у сфері інтелектуальної власності.

Як вже було зазначено вище, ухвалою Київського апеляційного господарського суду від 22.05.2017 здійснено процесуальне правонаступництво у справі № 910/9241/16 та замінено відповідача - Державну службу інтелектуальної власності України його правонаступником, в частині реалізації державної політики у сфері інтелектуальної власності - Міністерством економічного розвитку і торгівлі України.

Оскільки позовні вимоги до Відповідача-1 є похідними від вимог про визнання недійсними свідоцтва України на знак для товарів і послуг, то позов в частині зобов'язання відповідача-1 внести відповідні зміни до Реєстру також підлягають задоволенню, що було вірно зазначено судом першої інстанції.

Відповідно до ст. 33 ГПК України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень. В силу вказаної норми предметом доказування є обставини, які свідчать про дійсні права та обов'язки сторін у справі та складається з фактів - підстав позову, та фактів, якими сторона обґрунтовує в даному випадку апеляційну скаргу.

З урахуванням вищевикладених обставин, судова колегія вважає позовні вимоги доведеними, обґрунтованими, такими, що відповідають фактичним обставинам справи, обставини зафіксованого порушення не спростовані належним чином і у встановленому законодавством порядку відповідачами у справі, а відтак, суд першої інстанції дійшов вірного висновку, зазначивши, що заявлені вимоги підлягають задоволенню.

Доводи, викладені апелянтом в апеляційній скарзі відхиляються судовою колегією за необґрунтованістю, оскільки не спростовують обставин, які на підставі належних та допустимих доказів у справі встановлені судом першої інстанції.

За таких обставин, колегія суддів дійшла висновку про відсутність правових підстав для зміни чи скасування рішення господарського суду м. Києва від 06.02.2017 у справі № 910/9241/16. Порушень норм матеріального чи процесуального права, які могли призвести до зміни чи скасування оскаржуваного рішення у даній справі, судовою колегією не встановлено.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 33, 43, 99, 101-105 Господарського процесуального кодексу України, суд -

ПОСТАНОВИВ:

1. Апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю фірма „О.Д.Пролісок" залишити без задоволення, рішення господарського суду м. Києва від 06.02.2017 у справі № 910/9241/16 - без змін.

2. Справу № 910/9241/16 повернути до господарського суду м. Києва.

Постанова може бути оскаржена в касаційному порядку до Вищого господарського суду України протягом двадцяти днів з дня її прийняття.

Повний текст постанови підписаний: 19.06.2017.

Головуючий суддя М.Л. Доманська

Судді М.А. Дідиченко

А.А. Верховець