КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"31" травня 2017 р. Справа№ 910/23389/16

Київський апеляційний господарський суд у складі колегії суддів:

головуючого: Пантелієнка В.О.

суддів: Сотнікова С.В.

Остапенка О.М.

за участю секретаря Халько В.А.,

та представників:

від позивача - Шаповалов Р.Ю. - дов. б/н від 29.09.2016р;

від відповідача - Артем'єв І.С. - дов. б/н від 26.01.2017р.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю (далі - ТОВ) «Торговий дім ЕКМІ»

на рішення господарського суду м.Києва від 20.03.2017р.

у справі №910/23389/16 (суддя Марченко О.В.)

за позовом Закритого акціонерного товариства «Домінанта-Сервіс» (Закрытого

акционерного общества «Доминанта-Сервис»)

до ТОВ «Торговий дім ЕКМІ»

про захист прав інтелектуальної власності

ВСТАНОВИВ:

Рішенням господарського суду м.Києва від 20.03.2017р. у справі №910/23389/16 позов задоволено частково; заборонено ТОВ «Торговий дім ЕКМІ» здійснювати використання знака для товарів і послуг "ACHROMIN", зокрема: нанесення його на будь-який товар 03 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків, упаковку, в якій міститься такий товар, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення).; заборонено ТОВ «Торговий дім ЕКМІ» здійснювати імпорт в Україну товару, а саме: косметичних засобів "ACHROMIN" для догляду за шкірою без застосування аерозольної упаковки, що не містить наркотичних засобів; відбілюючого крему "ACHROMIN" 45 мл. - 4 000 уп., по 80 шт. в 50 коробках, виробник: "Rubela Beauty AD", країна виробництва: BG, код за УКТЗЕД - , поданого до митного оформлення за митною декларацією від 13.12.2016 №100250001/2016/119798 в митному режимі "імпорт", які знаходяться на оформленні у Київській митниці Державної фіскальної служби України. Стягнуто з ТОВ «Торговий дім ЕКМІ» на користь закритого акціонерного товариства "Домінанта-Сервіс" (закрытого акционерного общества "Доминанта-Сервис") 2 756 грн. судового збору.

Не погоджуючись з винесеним рішення суду, ТОВ «Торговий дім ЕКМІ» подало апеляційну скаргу, в якій просить рішення господарського суду м.Києва від 20.03.2017р. у справі №910/23389/16 скасувати частково в частині заборони ТОВ «Торговий дім ЕКМІ» здійснювати використання знака для товарів і послуг "ACHROMIN" і заборони ТОВ «Торговий дім ЕКМІ» здійснювати імпорт в Україну косметичних засобів "ACHROMIN" для догляду за шкірою та прийняти нове, яким відмовити позивачу у задоволенні його позовних вимог, стягнувши з позивача на користь відповідача судові витрати у розмірі 18500 грн.

У відзиві на апеляційну скаргу представник ЗАТ "Домінанта-Сервіс" (ЗАО "Доминанта-Сервис") просить відмовити у задоволенні апеляційної скарги ТОВ «Торговий дім ЕКМІ» та залишити рішення місцевого суду від 20.03.2017р. без змін.

Ухвалою Київського апеляційного господарського суду від 15.05.2017р. апеляційну скаргу було прийнято до провадження та призначено до розгляду на 31.05.2017р.

Розглянувши доводи апеляційної скарги, перевіривши матеріали справи, заслухавши пояснення представників сторін, дослідивши докази, проаналізувавши на підставі встановлених фактичних обставин справи правильність застосування судом першої інстанції норм законодавства, Київський апеляційний господарський суд вважає, що апеляційна скарга не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до вимог ч.2 ст.101 ГПК України апеляційний господарський суд не зв'язаний доводами апеляційної скарги, перевіряє законність і обґрунтованість рішення місцевого господарського суду у повному обсязі.

ЗАТ "Домінанта-Сервіс" (ЗАО "Доминанта-Сервис", далі - Товариство) є володільцем таких знаків для товарів і послуг:

- "ACHROMIN", зареєстрованого за міжнародною реєстрацією № 665542; строк дії реєстрації - до 30.12.2016р.; торговельну марку "ACHROMIN" зареєстровано для товарів 03 класу МКТП; поширюється на території України в повному обсязі з 30.12.1996р.;

- "Achromin", зареєстрованого за міжнародною реєстрацією № 801968; строк дії реєстрації - до 25.04.2023р.; вказану торговельну марку зареєстровано для товарів 03, 05 класів МКТП; поширюється на території України з 25.04.2003р. стосовно товарів 03 класу МКТП та обмеженого переліку товарів 05 класу МКТП, а саме: "All the goods concerned exept "рharmaceutical preparations" (всі відповідні товари, за винятком "фармацевтичних препаратів".

Тому позивач є законним власником вказаних знаків, які не можуть використовуватися іншими особами без дозволу.

Відповідно до статті 420 Цивільного кодексу України (далі - ЦК України) до об'єктів права інтелектуальної власності, зокрема, належать: літературні та художні твори; комп'ютерні програми; компіляції даних (бази даних); виконання; фонограми, відеограми, передачі (програми) організацій мовлення; наукові відкриття; винаходи, корисні моделі, промислові зразки; компонування (топографії) інтегральних мікросхем; раціоналізаторські пропозиції; сорти рослин, породи тварин; комерційні (фірмові) найменування, торговельні марки (знаки для товарів і послуг), географічні зазначення; комерційні таємниці.

Торговельною маркою може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень, які придатні для вирізнення товарів (послуг), що виробляються (надаються) однією особою, від товарів (послуг), що виробляються (надаються) іншими особами. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, літери, цифри, зображувальні елементи, комбінації кольорів (стаття 492 ЦК України).

Відповідно до частин першої та другої статті 494 ЦК України набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчується свідоцтвом. Умови та порядок видачі свідоцтва встановлюються законом. Обсяг правової охорони торговельної марки визначається наведеними у свідоцтві її зображенням та переліком товарів і послуг, якщо інше не встановлено законом.

Відповідно до статті 4 Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків від 14.04.1891р. (дата набуття чинності для України 25.12.1991р.) з дати реєстрації, зробленої таким чином в Міжнародному бюро відповідно до положень статей 3 та 3ter, у кожній зацікавленій Договірній країні знаку надається така сама охорона, як і у випадку, коли б він був заявлений там безпосередньо.

Позивач як власник виключних майнових прав на знаки для товарів і послуг "ACHROMIN" та "Achromin" має право їх захищати, у тому числі шляхом звернення до господарського суду з даним позовом.

02.02.2016р. Товариством було надіслано відповідачу вимогу припинити незаконне використання знаків для товарів і послуг. Надіслання вказаної вимоги та отримання її ТОВ «Торговий дім ЕКМІ» 15.09.2016р. було підтверджено рекомендованим повідомленням про вручення поштового відправлення.

З матеріалів справи вбачається, що відповідачем було залишено вимогу Товариства без відповіді та належного реагування, а саме не було припинено використання позначення "ACHROMIN".

Судом першої інстанції було встановлено, що відповідач використовує вказані торговельні марки шляхом імпорту в Україну та продажу на території України товару, а саме: косметичних засобів "ACHROMIN" для догляду за шкірою без застосування аерозольної упаковки, що не містить наркотичних засобів; відбілюючого крему "ACHROMIN" 45 мл. - 4 000 уп., по 80 шт. в 50 коробках, виробник: "Rubela Beauty AD", країна виробництва: BG, код за УКТЗЕД - .

Митне оформлення вказаного товару підтверджується митними деклараціями (а.с. 89-101), з яких вбачається, що за період з 01.01.2016р. по 30.01.2017р. відповідачем ввозився на територію України товар 03 класу МКТП (косметичні засоби), а саме відбілюючий крем "ACHROMIN" 45 мл. - 4 000 уп., по 80 шт. в 50 коробках, виробник: "Rubela Beauty AD", країна виробництва: BG, код за УКТЗЕД - .

Введення вказаного товару у цивільний оборот підтверджується, листом дочірнього підприємства "Савсервіс столиця" (далі - Підприємство) від 14.12.2016р. № 640, що було надіслано у відповідь на претензію позивача (лист від 02.09.2016р. № 02/09-16-1).

Вбачається, що Підприємство повідомило про те, що реалізує, зокрема, товар із використанням позначення "ACHROMIN", який, у свою чергу, було придбано за договором поставки від 09.06.2016р. № 09/06/16 у ТОВ «Торговий дім ЕКМІ».

Згідно з частиною першою статті 495 ЦК України майновими правами інтелектуальної власності на торговельну марку є, зокрема: право на використання торговельної марки; виключне право дозволяти використання торговельної марки; виключне право перешкоджати неправомірному використанню торговельної марки, в тому числі забороняти таке використання.

Згідно із пунктом п'ятим статті 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" (далі - Закон) свідоцтво надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди, якщо інше не передбачено цим Законом: зареєстрований знак стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг; зареєстрований знак стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги; означення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг, якщо внаслідок такого використання ці позначення і знак можна сплутати; позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги, або ці позначення і знак можна сплутати.

Відповідно до пункту першого статті 20 Закону будь-яке посягання на права власника свідоцтва, передбачені статтею 16 цього Закону, в тому числі вчинення без згоди власника свідоцтва дій, що потребують його згоди, та готування до вчинення таких дій, вважається порушенням прав власника свідоцтва, що тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством України.

На вимогу власника свідоцтва таке порушення повинно бути припинено, а порушник зобов'язаний відшкодувати власнику свідоцтва заподіяні збитки (пункт другий статті 20 Закону).

Місцевим судом було вірно встановлено, що відповідач неправомірно використовує позначення "ACHROMIN", оскільки воно є знаками для товарів і послуг, що зареєстровані належним чином і охороняються законом.

Товариство виготовляє і розповсюджує товари, а саме косметичні засоби (відбілюючий крем), які вирізняються серед інших товарів торговельною маркою "ACHROMIN", що підтверджується фотографією упаковки та тюбика відбілюючого крему, на яких чітко видно, що виробником є позивач.

Матеріалами справи підтверджено використання ТОВ «Торговий дім ЕКМІ» позначення "ACHROMIN" під час здійснення господарської діяльності із ввезення та продажу товарів, тотожних товарам позивача (відбілюючий крем 45 мл., виробник: "Rubela Beauty AD", країна виробництва: BG, код за УКТЗЕД - ), які позначені торговельними марками та відповідають 03 класу МКТП, що зареєстровані позивачем для знаків для товарів і послуг "ACHROMIN", зареєстрованого за міжнародною реєстрацією № 665542, та " Achromin ", зареєстрованого за міжнародною реєстрацією № 801968.

Оскільки відповідач є імпортером вказаного товару, то перед його реалізацію зберігає вказаний товар з метою пропонування його до продажу та вчиняє дії щодо нанесення етикетки, яка містить інформацію про відбілюючий крем українською мовою, у тому числі і спірне позначення; доказів протилежного в матеріалах справи немає.

Позначення "ACHROMIN", яке неправомірно використовує ТОВ «Торговий дім ЕКМІ», є повністю тотожним знаку для товарів і послуг за міжнародною реєстрацією № 665542 та словесному елементу торговельної марки за міжнародною реєстрацією № 801968.

Відповідно до пункту четвертого статті 16 Закону використанням знака визнається: нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов'язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення); застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстровано; застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет. Знак визнається використаним, якщо його застосовано у формі зареєстрованого знака, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованого знака лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності знака.

Матеріалами справи підтверджено використання відповідачем знаків для товарів і послуг "ACHROMIN" та "Achromin" способом, що визначений пунктом четвертим статті 16 Закону, а саме: нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення).

Тому позовні вимоги в частині заборони відповідачу здійснювати використання знака для товарів і послуг "ACHROMIN", зокрема: нанесення його на будь-який товар 03 класу МКТП, упаковку, в якій міститься такий товар, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення); здійснювати імпорт в Україну товару, а саме: косметичних засобів "ACHROMIN" для догляду за шкірою без застосування аерозольної упаковки, що не містить наркотичних засобів; відбілюючого крему "ACHROMIN" 45 мл. - 4 000 уп., по 80 шт. в 50 коробках, виробник: "Rubela Beauty AD", країна виробництва: BG, код за УКТЗЕД - , поданого до митного оформлення за митною декларацією від 13.12.2016р. №100250001/2016/119798 в митному режимі "імпорт", які знаходяться на оформленні у Митниці, законно і обґрунтовано були задоволені судом першої інстанції.

Місцевим судом обгрунтовано відмовлено у задоволенні позову в частині вимоги про заборону ТОВ «Торговий дім ЕКМІ» здійснювати використання торговельної марки для товарів 05 класу, оскільки таке використання не підтверджено матеріалами справи.

ЗАТ "Домінанта-Сервіс" (ЗАО "Доминанта-Сервис") було заявлено вимогу про вилучення з цивільного обороту та знищення відбілюючого крему "ACHROMIN" 45 мл., виробник: "Rubela Beauty AD".

Відповідно до пункту 2.2 постанови пленуму Вищого господарського суду України від 17.10.2012 № 12 "Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності" вибір способу судового захисту прав інтелектуальної власності, включаючи такі, як вилучення та знищення товарів і матеріалів, введених у цивільний оборот з порушенням права інтелектуальної власності, та знарядь, що використовувалися для виготовлення таких товарів, здійснюється особою, якій належить право інтелектуальної власності. Водночас перевірка відповідності цього способу допущеному порушенню і меті здійснення судового розгляду є обов'язком суду, який має приймати рішення зі справи в межах заявлених позовних вимог та з урахуванням фактичних обставин конкретної справи, беручи до уваги як можливість у той чи інший спосіб захистити порушене право, так і необхідність подальшого виконання прийнятого судом рішення.

Місцевим судом правильно вказано про те, що позивачем вимога про вилучення з цивільного обороту сформульована таким чином, що незрозуміло хто саме буде вилучати з цивільного обороту товар. Крім того, матеріалами справи документально не підтверджено місцезнаходження товару.

З листа дочірнього підприємства "Савсервіс столиця" вбачається, що останнє, після отримання претензії позивача самостійно припинило пропонування до продажу товару, маркованого позначенням "ACHROMIN".

Також сам позивач у своїх поясненнях вказує на те, що юридичні особи, які продавали товар, за результатами розгляду претензій Товариства повернули товар ТОВ «Торговий дім ЕКМІ».

Місцевий суд правильно вказав, що спосіб захисту такий як вилучення з цивільного обороту та знищення косметичного крему "ACHROMIN" 45 мл., виробник: "Rubela Beauty AD", не є доцільним та необхідним способом захисту прав позивача.

Крім того, в цій частині рішення не оскаржується.

Тому суд першої інстанції законно і обґрунтовано задовольнив позов ЗАТ "Домінанта-Сервіс" (ЗАО "Доминанта-Сервис") частково.

Відповідно до ст. 32 Господарського процесуального кодексу України, доказами у справі є будь-які фактичні дані, на підставі яких господарський суд у визначеному законом порядку встановлює наявність чи відсутність обставин, на яких ґрунтуються вимоги і заперечення сторін, а також інші обставини, які мають значення для правильного вирішення господарського спору.

Відповідно до статті 33 Господарського процесуального кодексу України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень. Докази подаються сторонами та іншими учасниками судового процесу.

За таких обставин, Київський апеляційний господарський суд не вбачає підстав для задоволення апеляційної скарги, зміни чи скасування рішення суду першої інстанції.

Керуючись ст.ст. 99, 101, 103, 105 ГПК України, Київський апеляційний господарський суд -

ПОСТАНОВИВ:

Апеляційну скаргу ТОВ «Торговий дім ЕКМІ» залишити без задоволення, а рішення господарського суду м.Києва від 20.03.2017р. у справі №910/23389/16 - без змін.

Справу №910/23389/16 повернути до господарського суду м. Києва.

Постанова може бути оскаржена до суду касаційної інстанції протягом двадцяти днів з дня її прийняття.

Головуючий суддя В.О. Пантелієнко

Судді С.В. Сотніков

О.М. Остапенко