ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

"23" травня 2017 р. Справа № 911/4210/16

Суддя господарського суду Київської області Подоляк Ю.В. розглянувши матеріали справи

за позовом Публічного акціонерного товариства «Київський вітамінний завод»
доТовариства з обмеженою відповідальністю «Науково-виробниче підприємство «Лабораторія «Невід»
третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідачаОСОБА_1
проприпинення порушення прав інтелектуальної власності на торговельні марки
за участю представників:

позивача: Дитинюк Я.Л. - дов. від 24.06.2016
відповідача:Скрипачов В.В. - дов. від 16.01.2017 № 1
третьої особи:ОСОБА_1 - паспорт, Скрипачов В.В. - адвокат
встановив:

В провадженні господарського суду Київської області знаходиться справа № 911/4210/16 за позовом Публічного акціонерного товариства «Київський вітамінний завод» (далі - позивач) до Товариства з обмеженою відповідальністю «Науково-виробниче підприємство «Лабораторія «Невід» (далі - відповідач), за участю третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача - ОСОБА_1 (далі - третя особа) про:

- зобов'язання відповідача припинити порушення прав інтелектуальної власності позивача на знаки для товарів і послуг ІНФОРМАЦІЯ_1 за свідоцтвами України на знак № НОМЕР_1 від 12.01.2009 та № НОМЕР_2 від 10.06.2016 шляхом припинення використання всіма доступними способами (експорт, імпорт, зберігання, пропонування до продажу, продаж, реалізацію, рекламування) товарів із нанесеними на них (упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов'язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет), марковані позначеннями ІНФОРМАЦІЯ_1, схожими до ступеню змішування із зареєстрованими знаками для товарів і послуг ІНФОРМАЦІЯ_1 за свідоцтвами України на знак № НОМЕР_1 від 12.01.2009 та № НОМЕР_2 від 10.06.2016;

- зобов'язання відповідача вилучити з цивільного обороту контрафактну продукцію - дієтичні добавки, марковані позначеннями ІНФОРМАЦІЯ_1, схожими до ступеню змішування із зареєстрованими знаками для товарів і послуг ІНФОРМАЦІЯ_1 за свідоцтвами України на знак № НОМЕР_1 від 12.01.2009 та № НОМЕР_2 від 10.06.2016;

- зобов'язання відповідача знищити за власний рахунок контрафактну продукцію - дієтичні добавки, марковані позначеннями ІНФОРМАЦІЯ_1, схожими до ступеню змішування із зареєстрованими знаками для товарів і послуг ІНФОРМАЦІЯ_1 за свідоцтвами України на знак № НОМЕР_1 від 12.01.2009 та № НОМЕР_2 від 10.06.2016 (вимоги в редакції позовної заяви від 02.03.2016 вих. № 17/426 з виправленою помилкою в найменування відповідача).

В обґрунтування позовних вимог позивач посилається на те, що відповідач здійснюючи свою господарську діяльність незаконно використовує позначення ІНФОРМАЦІЯ_1, що є схожим до ступеня сплутаності зі знаком для товарів та послуг ІНФОРМАЦІЯ_1, майнові права інтелектуальної власності, на яке належить позивачу відповідно до свідоцтв на знак для товарів та послуг № НОМЕР_1 від 12.01.2009 та № НОМЕР_2 від 10.06.2016, настільки, що їх можна сплутати, та використання відповідачем вищезазначеного позначення для маркування розповсюдженого ним товару може ввести в оману споживачів щодо особи, яка виробляє зареєстровані товари або надає послуги щодо товарів і послуг 5 класу МКТП за свідоцтвами України на знак для товарів і послуг № НОМЕР_1 від 12.01.2009 та № НОМЕР_2 від 10.06.2016, у зв'язку з чим виникла необхідність захисту належних позивачу прав інтелектуальної власності на знак для товарів та послуг ІНФОРМАЦІЯ_1 за вказаними свідоцтвами на знак для товарів та послуг.

Відповідач проти позову заперечує з підстав викладених у відзиві на позов, які зводяться до того, що використання відповідачем оскаржуваного позначення не порушує права інтелектуальної власності позивача на знак для товарів та послуг ІНФОРМАЦІЯ_1, за свідоцтвами на знак для товарів та послуг № НОМЕР_1 від 12.01.2009 та № НОМЕР_2 від 10.06.2016, оскільки зазначене оскаржуване позначення не використовується відповідачем як самостійне позначення, а є лише елементом комбінованого позначення-етикетки та позначення, яке використовує відповідач не схоже до ступеня змішування зі знаком для товарів та послуг ІНФОРМАЦІЯ_1. З огляду на зазначене, відповідач просить суд відмовити в позові.

В процесі розгляду справи представник позивача подав до суду клопотання про призначення експертизи з питань інтелектуальної власності, яке мотивовано тим, що під час вирішення господарського спору виникли питання, роз'яснення яких потребує спеціальних знань. У зазначеному клопотанні позивач запропонував суду винести на роз'яснення судового експерта наступні питання:

- Чи є позначення ІНФОРМАЦІЯ_1, нанесене на упаковку дієтичної добавки «ІНФОРМАЦІЯ_2» (маркування згідно чека), «ІНФОРМАЦІЯ_3» (маркування упаковки закупленої продукції) схожим настільки, що його можна сплутати зі знаками для товарів і послуг із зареєстрованими знаками для товарів і послуг ІНФОРМАЦІЯ_1 за свідоцтвами України на знак № НОМЕР_1 від 12.01.2009 та № НОМЕР_2 від 10.06.2016, що використовуються для лікарського засобу «ІНФОРМАЦІЯ_1» (ІНФОРМАЦІЯ_1 Капсули м'які № 10 у блістерах, № 10 (10Ч1), № 30 (10Ч3), № 50 (10Ч5), № 50 (50Ч1) у блістерах у пачці, № 20 (20Ч1), № 40 (20Ч2), № 60 (20Ч3) у блістерах у пачці), щодо товарів і послуг 5 класу МКТП?

- Чи є позначення ІНФОРМАЦІЯ_1, нанесене на упаковку дієтичної добавки «ІНФОРМАЦІЯ_2» (маркування згідно чека), «ІНФОРМАЦІЯ_3» (маркування упаковки закупленої продукції) таким, що може ввести споживачів в оману щодо особи, яка виробляє зареєстровані товари або надає послуги щодо товарів і послуг 5 класу МКТП за свідоцтвами України на знак для товарів і послуг № НОМЕР_1 від 12.01.2009 та № НОМЕР_2 від 10.06.2016, а саме щодо Публічного акціонерного товариства «Київський вітамінний завод»?

- Чи є спорідненими товари 5 класу МКТП, для яких зареєстровані знаки для товарів і послуг ІНФОРМАЦІЯ_1 за свідоцтвами України на знаки для товарів і послуг № НОМЕР_3, НОМЕР_4 та засоби з позначенням ІНФОРМАЦІЯ_1 виробництва Товариства з обмеженою відповідальністю «Науково-виробниче підприємство «Лабораторія «Невід»?

Також позивач в поданому клопотанні про призначення судової експертизи пропонує експертну установу, якій можна доручити її проведення - Науково-дослідний інститут інтелектуальної власності Національної академії правових наук України.

Відповідач подав до суду клопотання від 23.06.2017, в якому запропонував суду винести на роз'яснення судового експерта наступні питання:

- Чи є позначення «ІНФОРМАЦІЯ_2», «ІНФОРМАЦІЯ_3 схожим настільки, що його можна сплутати із знаком для товарів та послуг ІНФОРМАЦІЯ_1?

- Чи є позначення «ІНФОРМАЦІЯ_2», «ІНФОРМАЦІЯ_3» таким, що може ввести споживача в оману щодо особи, яка виробляє даний продукт?

- Чи є спорідненими товари класу 5 МКТП, для яких зареєстрований товарний знак ІНФОРМАЦІЯ_1 та продукція під назвою «ІНФОРМАЦІЯ_2», «ІНФОРМАЦІЯ_3», який віднесений до товарів 30 класу МКТП?

- Чи є спорідненими товари для яких зареєстрований товарний знак для товарів та послуг ІНФОРМАЦІЯ_1, який містить в своєму складі вітаміни А і Е, але не містить вітаміну С, до продукції під назвою «ІНФОРМАЦІЯ_2», «ІНФОРМАЦІЯ_3», який не містить вітамінів А і Е, але містить вітамін С?

Також відповідач в поданому клопотанні про призначення судової експертизи пропонує експертну установу, якій можна доручити її проведення - Харківський науково-дослідний інститут судових експертиз Міністерства юстиції України.

Присутній в судовому засіданні представник позивача, підтримав подане клопотання та просив суд його задоволеними з мотивів викладених в ньому.

Присутній в судовому засіданні представник відповідача проти поданого клопотання про призначення експертизи з питань інтелектуальної власності заперечив.

Присутній в судовому засіданні представник третьої особи та третя особа проти поданого клопотання про призначення експертизи з питань інтелектуальної власності усно заперечили та надали пояснення по суті спору.

Відповідно до ч. 1 ст. 41 Господарського процесуального кодексу України для роз'яснення питань, що виникають при вирішенні господарського спору і потребують спеціальних знань, господарський суд призначає судову експертизу.

У абз. 2 п. 2 постанови Пленуму Вищого господарського суду України «Про деякі питання практики призначення судової експертизи» від 23.03.2012 № 4 вказано, що експертиза призначається лише у разі дійсної потреби у спеціальних знаннях для встановлення фактичних даних, що входять до предмета доказування, тобто у разі, коли висновок експерта не можуть замінити інші засоби доказування.

Згідно з підпунктом 1.2.5 пункту 1.2 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України № 53/5 від 08.10.1998 та п. 5.1 V Розділу Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, однією з основних видів (підвидів) експертизи є експертиза у сфері інтелектуальної власності: літературних та художніх творів; фонограм, відеограм, програм (передач) організації мовлення; винаходів і корисних моделей; промислових зразків; сортів рослин і порід тварин; комерційних (фірмових) найменувань, торговельних марок (знаків для товарів і послуг), географічних зазначень; топографій інтегральних мікросхем; комерційної таємниці (ноу-хау) і раціоналізаторських пропозицій; економічна у сфері інтелектуальної власності.

Основним завданням експертизи об'єктів інтелектуальної власності є визначення властивостей цих об'єктів, до яких належать об'єкти промислової власності, об'єкти авторського права і суміжних прав.

Відповідно до п. 65 постанови Пленуму Вищого господарського суду України «Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності» від 17.10.2012 № 12 для з'ясування питань, що потребують спеціальних знань (зокрема, про те, чи займає певний елемент домінуюче положення у зображенні знака; чи є підстави вважати, що знак може вводити споживача в оману щодо місця походження та якості товарів, позначених цим знаком; які частини зображення є тотожними з іншим зображенням; чи є схожими знаки настільки, що їх можна сплутати тощо), господарському суду необхідно, якщо схожість не має очевидного характеру, призначати судову експертизу, не перебираючи на себе не притаманні суду функції експерта. Господарські суди не повинні встановлювати схожість знаків для товарів і послуг на власний розсуд.

З огляду на зазначене, з метою всебічного, повного та об'єктивного вирішення спору, керуючись ч. 1 ст. 41 Господарського процесуального кодексу України, суд для роз'яснення питань, що виникли при вирішенні господарського спору і потребують спеціальних знань призначає у даній справі судову експертизу, проведення якої, доручає атестованим судовим експертам Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України.

При визначенні експертної установи для проведення призначеної у даній справі судової експертизи, суд, враховуючи, що сторонами у справі запропоновані різні експертні установи, та у кожної із сторін були заперечення стосовно установи, яка пропонувалась іншою стороною, виходив з такого.

У відповідності до положень п. 1.6 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України № 53/5 від 08.10.1998 експертизи та дослідження проводяться експертними установами за зонами регіонального обслуговування згідно з Переліком регіональних зон обслуговування науково-дослідними установами судових експертиз Міністерства юстиції України, наведеним у додатку 1 до цієї Інструкції.

Додаток 1 до Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень визначено перелік регіональних зон обслуговування науково-дослідними установами судових експертиз Міністерства юстиції України. Так зоною обслуговування Київського науково-дослідного інституту судових експертиз, є м. Київ, Вінницька, Житомирська, Івано-Франківська, Київська, Кіровоградська, Тернопільська, Хмельницька, Черкаська, Чернівецька та Чернігівська області.

Враховуючи, що сторонами у справі запропоновані різні експертні установи, та у кожної із сторін були заперечення стосовно установи, яка пропонувалась іншою стороною, суд, для уникнення сумнівів в неупередженості суду та проведення незалежного експертного дослідження, доручає проведення призначеної у даній справі судової експертизи атестованим судовим експертам Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України, до зони обслуговування якого віднесена Київська область.

Згідно абз. 3 п. 23 Постанови Пленуму Вищого господарського суду України «Про деякі питання практики призначення судової експертизи» від 23.03.2012 № 4 витрати, пов'язані з проведенням судової експертизи, під час судового розгляду має нести заінтересована сторона, а у разі призначення господарським судом судової експертизи з власної ініціативи - сторона, визначена в ухвалі господарського суду про призначення судової експертизи. Тому в зазначеній ухвалі суд вправі зобов'язати відповідну сторону перерахувати, в тому числі шляхом здійснення попередньої оплати, суму витрат на проведення експертизи на рахунок експертної установи.

Враховуючи викладене, суд вважає за необхідне витрати, пов'язані з проведенням судової експертизи, на даній стадії розгляду справи покласти на позивача - Публічне акціонерне товариство «Київський вітамінний завод».

Відповідно до статті 79 Господарського процесуального кодексу України господарський суд має право зупинити провадження у справі, зокрема, у випадку призначення судом судової експертизи.

Керуючись ст.ст. 41, 79, 86 Господарського процесуального кодексу України, суд

ухвалив:

1. Призначити по справі № 911/4210/16 судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручити атестованим судовим експертам Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України (03680, м. Київ, вул. Смоленська, 6).

2. Винести на вирішення експертів наступні питання:

- Чи є позначення «ІНФОРМАЦІЯ_3» та позначення «ІНФОРМАЦІЯ_1 - смак та користь», нанесені на упаковку виробу зацукроване (драже), зокрема, мигдаль зацукрований, код за ДКПП: НОМЕР_5, виробництва Товариства з обмеженою відповідальністю «Науково-виробниче підприємство «Лабораторія «Невід» (ідентифікаційний код 32724711), схожим настільки, що його можна сплутати зі знаками для товарів і послуг за свідоцтвами України № НОМЕР_1 від 12.01.2009 та № НОМЕР_2 від 10.06.2016 щодо наведених у даних свідоцтвах товарів і послуг 5 класу МКТП?

- Чи є позначення «ІНФОРМАЦІЯ_3» та позначення «ІНФОРМАЦІЯ_1 - смак та користь», нанесені на упаковку виробу зацукроване (драже), зокрема, мигдаль зацукрований, код за ДКПП: НОМЕР_5, виробництва Товариства з обмеженою відповідальністю «Науково-виробниче підприємство «Лабораторія «Невід» (ідентифікаційний код 32724711), такими, що можуть ввести споживачів в оману щодо особи, яка виробляє товари або надає послуги щодо товарів і послуг 5 класу МКТП за свідоцтвами України на знак для товарів і послуг № НОМЕР_1 від 12.01.2009 та № НОМЕР_2 від 10.06.2016, а саме щодо Публічного акціонерного товариства «Київський вітамінний завод»?

- Чи є спорідненими товари 5 класу МКТП, для яких зареєстрований знак для товарів і послуг за свідоцтвами України № НОМЕР_1 від 12.01.2009 та № НОМЕР_2 від 10.06.2016 з виробом зацукроване (драже), зокрема, мигдаль зацукрований, код за ДКПП: НОМЕР_5 з нанесеними на його упаковку позначеннями «ІНФОРМАЦІЯ_3» та «ІНФОРМАЦІЯ_1 - смак та користь», виробництва Товариства з обмеженою відповідальністю «Науково-виробниче підприємство «Лабораторія «Невід»?

3. Для здійснення експертизи надати Київському науково-дослідному інституту судових експертиз Міністерства юстиції України матеріали справи № 911/4210/16.

4. Попередити експертів, які будуть здійснювати експертизу про кримінальну відповідальність за ст.ст. 384, 385 Кримінального кодексу України.

5. Витрати на проведення експертизи та організаційні питання, пов'язані з її проведенням, на даній стадії розгляду справи покласти на позивача - Публічне акціонерне товариство «Київський вітамінний завод» (04073, м. Київ, вул. Копилівська, 38, ідентифікаційний код 35251822).

6. По закінченню проведення експертизи висновок експертів разом з матеріалами справи № 911/4210/16, а також дані щодо витрат, пов'язаних з проведенням експертизи, подати господарському суду Київської області.

7. Зупинити провадження у справі № 911/4210/16 до закінчення експертних досліджень і отримання господарським судом висновку експертів.

8. Копію ухвали надіслати сторонам, третій особі та Київському науково-дослідному інституту судових експертиз Міністерства юстиції України разом з матеріалами даної справи.

Суддя Ю.В. Подоляк