КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"06" червня 2017 р. Справа№ 910/6028/14

Київський апеляційний господарський суд у складі колегії суддів:

головуючого: Верховця А.А.

суддів: Пантелієнка В.О.

Доманської М.Л.

За участю секретаря судового засідання Ляховенка М.Д

та представників сторін:

від ТОВ "Діфрано Юніон": Полинь А.С. довіренісь №б/н, від 09.08.2016;

розглянувши апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю "Науково-виробниче об'єднання "Екософт"

на рішення Господарського суду міста Києва від 25.01.2016

у справі № 910/6028/14 (суддя Гумега О.В.)

за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Науково-виробниче

об'єднання "Екософт"

до 1) Товариства з обмеженою відповідальністю "Діфрано Юніон"

2) фізичної особи-підприємця ОСОБА_3

про зобов'язання припинити дії, що порушують права інтелектуальної

власності, та стягнення за неправомірне використання об'єкта

інтелектуальної власності 100000 грн

ВСТАНОВИВ:

Товариство з обмеженою відповідальністю (далі - ТОВ) "Науково-виробниче об'єднання "Екософт" звернулось до Господарського суду міста Києва з позовом до ТОВ "Діфрано Юніон" (далі - відповідач-1), фізичної особи-підприємця ОСОБА_3 (далі - відповідач-2) про зобов'язання припинити дії, що порушують права інтелектуальної власності та стягнення за неправомірне використання об'єкта інтелектуальної власності 100000 грн.

Рішенням Господарського суду міста Києва від 25.01.2016 у справі №910/6028/14 в задоволенні позовних вимог до відповідача-1 відмовлено повністю, в частині позовних вимог до відповідача-2 - припинено провадження у справі у зв`язку з припиненням діяльності суб`єкта господарювання (державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця), враховуючи, що спірні правовідносини не допускають правонаступництва.

Відмовляючи в задоволенні позовних вимог судом першої інстанції було зазначено, у т.ч. про відсутність в позивача передбачених ч. 1, 2 ст. 464 ЦК України виключних майнових прав інтелектуальної власності на винахід за патентом НОМЕР_3 від 15.05.2006, оскільки такі права належать володільцю відповідного патенту, якщо інше не встановлено договором чи законом.

Суд першої інстанції зазначив, що позивач не довів наявність саме його порушених або оспорюваних прав і охоронюваних законом інтересів, на захист яких подано позов, не довів підставність свого звернення із позовом до господарського суду, порушення охоронюваних Законом виключних прав та "охоронюваних законом інтересів" в розумінні визначення цього поняття, наведеного в рішенні Конституційного Суду України від 01.12.2004 у справі №1-10/2004 "про охоронюваний законом інтерес".

Не погоджуючись з винесеним рішенням, Товариство з обмеженою відповідальністю "Науково-виробниче об'єднання "Екософт" звернулось до Київського апеляційного господарського суду з апеляційною скаргою, в якій просило скасувати рішення Господарського суду міста Києва від 25.01.2016 у справі № 910/6028/14 та прийняти нове, яким позов задовольнити в повному обсязі.

Обґрунтовуючи апеляційну скаргу скаржник посилається на те, що оскаржуване рішення Господарського суду міста Києва прийняте на підставі не повністю досліджених доказів, з порушенням норм матеріального права та з недотриманням норм процесуального права.

Мотивуючи вимоги, викладені в апеляційній скарзі, апелянт зазначає, що місцевий господарський суд не надав йому можливості надати текст додаткової угоди від 16.12.2013 до ліцензійного договору про використання винаходу б/н від 01.06.2011, відповідно до якої, було внесено зміни до ліцензійного договору та було надано позивачеві виключну ліцензію на винахід за патентом № НОМЕР_1, в т.ч. із правом забороняти використання винаходу за цим патентом третім особам.

Разом з тим, скаржник стверджує, що висновок судового експерта, який наявний в матеріалах справи, наданий не спеціалістом в області, яка була предметом дослідження, а отже не може вважатись належним доказом у справі.

Ухвалою Київського апеляційного господарського суду від 03.03.2016 апеляційну скаргу ТОВ "Науково-виробниче об'єднання "Екософт" прийнято до провадження (у складі суддів: Верховець А.А. - головуючий, судді; Остапенко О.М., Гарник Л.Л. ) та призначено до розгляду на 12.04.2016.

Ухвалою Київського апеляційного господарського суду від 12.04.2016 розгляд скарги відкладався на 26.04.2016, у зв'язку з нез'явленням в засідання представників ТОВ "Науково-виробниче об'єднання "Екософт".

В судовому засіданні 26.04.2016 представником ТОВ "Діфрано Юніон" заявлено клопотання про призначення судової технічної експертизи окремих з документів, долучених до матеріалів апеляційної скарги ТОВ "Науково-виробниче об'єднання "Екософт", зокрема, додаткової угоди до ліцензійного договору від 01.06.2011, згідно з якою позивачу було передано виключні права на корисний винахід за патентом НОМЕР_3 від 15.05.2006, мотивоване доводами щодо наявності сумнівів в належності і допустимості доказу. Наголошено на тому, що вказаний документ не був долучений до матеріалів справи при розгляді в суді першої інстанції, хоча неодноразово витребувався судом, зміст якого має значення для повного та всебічного розгляду справи, оцінка якого має значення, у т.ч. для розгляду пов'язаних із цим спором інших справ. В ході з'ясування позиції щодо заявленого клопотання представником апелянта вказано на можливість подання оригіналу документа і не заперечення щодо призначення експертизи у справі.

Ухвалою Київського апеляційного господарського суду від 26.04.2016 продовжити строк розгляду спору на п'ятнадцять днів; розгляд апеляційної скарги відкладено на 17.05.2016.

Ухвалою Київського апеляційного господарського суду від 17.05.2016 у справі № 910/6028/14 призначено судову почеркознавчу експертизу, проведення якої доручено експертам Київського науково-дослідного інституту судових експертиз (далі - Київський НДІСЕ).

На вирішення експертам поставлено наступні питання:

- чи нанесений відтиск печатки (штампа) у той час, яким датований документ "додаткова угода №01/13 від 15.12.2013 до ліцензійного договору про використання винаходу від 01.06.2011"?

- чи виготовлений рукописний текст у той час, яким датований документ "додаткова угода №01/13 від 15.12.2013 до ліцензійного договору про використання винаходу від 01.06.2011"?

- у який період часу був нанесений відтиск печатки (штампа) і виконаний рукописний текст у документі "додаткова угода № 01/13 від 15.12.2013 до ліцензійного договору про використання винаходу від 01.06.2011"?; провадження у справі зупинено.

Ухвалами Київського апеляційного господарського суду від 10.08.2016 та 28.09.2016 апеляційне провадження у справі № 910/6028/14 поновлювалось на підставі необхідності витребування додаткових документів згідно клопотання експерта.

Ухвалами Київського апеляційного господарського суду від 20.09.2016 та 01.11.2016 апеляційне провадження по справі зупинялось до надходження висновку експерта та повернення матеріалів справи до Київського апеляційного господарського суду, інше.

13.01.2017 до Київського апеляційного господарського суду надійшов лист заступника директора Київського науково-дослідного інституту судових експертиз від 29.12.2016 № 8650/16-34, до якого додано клопотання судових експертів ОСОБА_6 та ОСОБА_7 про надання додаткових матеріалів, необхідних для проведення експертизи.

Ухвалою Київського апеляційного господарського суду від 06.02.2017 провадження у справі № 910/6028/14 поновлено (у складі головуючого судді - Верховця А.А., суддів: Остапенка О.М., Доманської М.Л.), призначено розгляд справи на 28.02.2017 та витребувано додаткові документи згідно клопотання експерта.

Ухвалою Київського апеляційного господарського суду від 28.02.2017 розгляд апеляційної скарги Товариства з обмеженою відповідальністю "Науково-виробниче об'єднання "Екософт" відкладено на 14.03.2017.

Згідно з протоколом автоматичної зміни складу колегії суддів від 14.03.2017, здійсненому у зв'язку з перебуванням судді Доманської М.Л., яка входить до складу колегії суддів і не є суддею-доповідачем, у відпустці, для розгляду апеляційної скарги Товариства з обмеженою відповідальністю "Науково-виробниче об'єднання "Екософт" сформовано колегію суддів у складі головуючого судді - Верховця А.А., суддів: Остапенка О.М., Пантелієнка В.О.

Згідно абз. 4 підпункту 3.8 постанови Пленуму Вищого господарського суду України № 18 від 26.12.2011 «Про деякі питання практики застосування Господарського процесуального кодексу України судами першої інстанції» у разі зміни складу суду (в тому числі з одноосібного на колегіальний, навіть якщо до складу колегії суддів входить суддя, який раніше одноособово розглядав дану справу) розгляд справи починається заново, а отже, спочатку починається й перебіг строку вирішення спору. Продовження цього строку можливе у порядку і з підстав, зазначених у частині третій статті 69 ГПК.

Ухвалою Київського апеляційного господарського суду від 14.03.2017 розгляд апеляційної скарги Товариства з обмеженою відповідальністю "Науково-виробниче об'єднання "Екософт" на рішення Господарського суду міста Києва від 25.01.2016 у справі № 910/6028/14 було прийнято до провадження у визначеному складі колегії суддів.

14.03.2017 до відділу забезпечення документообігу суду та моніторингу виконання документів Київського апеляційного господарського суду від ТОВ "Діфрано Юніон" надійшло клопотання про залучення документів для проведення експертизи.

В судовому засіданні представник позивача надав пояснення стосовно неможливості виконання вимог ухвали Київського апеляційного господарського суду від 28.02.2017, а саме неможливості подати записи та підписи синьо-фіолетовими пастами кулькових ручок (такими ж за кольором та відтінком, як і у підписах у досліджуваній додатковій угоді № 01/13 від 15.12.2013 до ліцензійного договору про використання винаходу від 01.06.2011).

Ухвалою Київського апеляційного господарського суду від 14.03.2017 матеріали справи № 910/6028/14, додаткові матеріали для проведення дослідження, про надання яких порушено в клопотанні експерта, направлено до Київського науково-дослідного інституту судових експертиз для подальшого проведення судово-технічної експертизи; апеляційне провадження по справі № 910/6028/14 зупинено до закінчення проведення судової експертизи та повернення матеріалів справи до Київського апеляційного господарського суду.

11.04.2017 через відділ забезпечення документообігу суду та моніторингу виконання документів Київського апеляційного господарського суду від ТОВ "Діфрано Юніон" надійшло клопотання про виправлення описки, в якому відповідач-1 просив суд поновити провадження у даній справі та виправити описку в резолютивній частині ухвали Київського апеляційного господарського суду від 14.03.2017 у справі № 910/6028/14, зазначивши в ній про надання судом дозволу на використання та вирізання штрихів рукописних записів та підписів в додатковій угоді № 01/13 від 15.12.2013 до ліцензійного договору про використання винаходу від 01.06.2011 та у документах, наданих сторонами для проведення експертного дослідження, що містяться в матеріалах судової справи № 910/6028/14, зазначивши назву кожного із таких документів та аркуш справи, на якому такий документ знаходиться.

Для вирішення зазначеного клопотання ухвалою Київського апеляційного господарського суду від 18.04.2017 поновлено апеляційне провадження у справі № 910/6028/14, розгляд клопотання призначено на 25.04.2017.

Ухвалою Київського апеляційного господарського суду від 25.04.2017 відмовлено у задоволенні клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю "Діфрано Юніон" про виправлення описки в резолютивній частині ухвали Київського апеляційного господарського суду від 14.03.2017 з підстав ненадання дозволу позивача на вирізання штрихів рукописних записів та підписів у всіх наданих (досліджуваному та порівняльних) документах, зокрема, в додатковій угоді № 01/13 від 15.12.2013 до ліцензійного договору про використання винаходу від 01.06.2011; апеляційне провадження по справі № 910/6028/14 зупинено.

26.05.2017 до Київського апеляційного господарського суду повернулись матеріали справи № 910/6028/14 разом з висновком експертів за результатами проведення судово-технічної експертизи документів від 24.05.2017 № 8650/16-34.

Відповідно до даного висновку, експерти повідомили, що підписи від імені ОСОБА_8 та ОСОБА_9 у досліджуваній додатковій угоді № 01/13 до ліцензійного договору про використання винаходу від 01.06.2011, датованій 16.12.2013, виконані кульковою ручкою (ручками), спорядженою пастою синьо-фіолетового кольору. Разом з цим, відповідно до висновку, встановити час нанесення підписів від імені ОСОБА_8 та ОСОБА_9 у досліджуваній додатковій угоді № 01/13 до ліцензійного договору про використання винаходу від 01.06.2011, датованій 16.12.2013, не видається можливим через відсутність дозволу судді (суду) на вирізання штрихів рукописних записів та підписів у всіх наданих (досліджуваному та порівняльних) документах.

Ухвалою Київського апеляційного господарського суду від 29.05.2017 поновлено апеляційне провадження у справі № 910/6028/14; розгляд справи призначено на 06.06.2017.

Згідно з протоколом автоматичної зміни складу колегії суддів від 06.06.2017, здійсненому у зв'язку з перебуванням судді Остапенка О.М., який не є головуючим суддею (суддею-доповідачем), у відпустці, для розгляду справи № 910/6028/14 сформовано колегію суддів у складі: головуючого судді Верховця А.А., суддів Доманської М.Л., Пантелієнка В.О.

Ухвалою Київського апеляційного господарського суду від 06.06.2017 апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю "Науково-виробниче об'єднання "Екософт" на рішення Господарського суду міста Києва від 25.10.2016 у справі № 910/6028/14 прийнято до провадження у визначеному складі колегії суддів (головуючого судді - Верховця А.А., суддів: Доманської М.Л., Пантелієнка В.О.).

06.06.2017 через відділ забезпечення документообігу суду та моніторингу виконання документів від представника відповідача-1 надійшли додаткові пояснення з урахуванням результатів експертизи від 24.05.2017, в яких останній зазначив, що недобросовісна поведінка позивача, спрямована на зрив експертизи додаткової угоди, зловживання ТОВ "Науково-виробниче об'єднання "Екософт" процесуальними правами свідчить про безпідставність апеляційної скарги останнього та відсутність підстав для її задоволення. За наведеного, просить суд залишити оскаржуване рішення суду першої інстанції без змін, апеляційну скаргу - без задоволення.

В судовому засіданні 06.06.2017 суд поставив на обговорення висновок експертів за результатами проведення судово-технічної експертизи документів від 24.05.2017 № 8650/16-34.

Представник відповідача-1 зазначив, що дії позивача стосовно ненадання дозволу на вирізання штрихів рукописних записів та підписів у всіх наданих (досліджуваному та порівняльних) документах спрямовані на зрив експертизи, що свідчить про безпідставність апеляційної скарги та недоведення неможливості надання додаткової угоди № 01/13 від 16.12.2013 до ліцензійного договору про використання винаходу від 01.06.2011 до суду першої інстанції, а отже даний доказ не може бути прийнятий судом апеляційної інстанції.

Колегія суддів дослідивши матеріали справи, висновок експертів за результатами проведення судово-технічної експертизи документів від 24.05.2017 № 8650/16-34, заслухавши пояснення відповідача-1 дійшла висновку про неможливість прийнятття додаткової угоди № 01/13 від 16.12.2013 до ліцензійного договору про використання винаходу від 01.06.2011 в якості доказу судом апеляційної інстанції, оскільки, у розумінні ст. 34 ГПК України, дана додакова угода не може вважатися належним та допустимим доказом, адже ТОВ «Науково-виробниче обєднання «Екософт» не обґрунтувало неможливості подання даного документу до суду першої інстанції. До того ж, неможливість проведення судової експертизи (висновками якої було б підтверджено або спростовано існування даної угоди станом на 16.12.2013) спричинена саме діями позивача, оскільки позивач відмовився надати дозвіл на вирізання штрихів рукописних записів та підписів в додатковій угоді № 01/13 від 16.12.2013 до ліцензійного договору про використання винаходу від 01.06.2011.

За наведеного, Київський апеляційний господарський суд здійснює перевірку рішення Господарського суду міста Києва за наявними та додатково поданими матеріалами справи без урахування додаткової угоди № 01/13 від 16.12.2013 до ліцензійного договору про використання винаходу від 01.06.2011.

Представник відповідача-1 в судовому засіданні 06.06.2017 заперечував проти задоволення апеляційної скарги з підстав наведених у відзиві на апеляційну скаргу та додаткових поясненнях, просив суд рішення Господарського суду міста Києва від 25.01.2016 у даній справі залишити без змін.

Представник скаржника, в судове засідання 06.06.2017, не з'явився.

Відповідно до ст. 22 ГПК України сторони мають добросовісно користуватись належними їм процесуальними правами. Явка в судове засідання представників сторін - це їх право, а не обов'язок, отже справа може розглядатись без їх участі, якщо нез'явлення цих представників не перешкоджає вирішенню спору.

Враховуючи те, що ТОВ "Науково-виробниче об'єднання "Екософт" було належним чином повідомлено про час та дату судового засідання, докази чого наявні в матеріалах страви, а також зважаючи на те, що наявні матеріали справи є достатніми для всебічного, повного і об'єктивного розгляду справи, судова колегія визнала за можливе розглянути апеляційну скаргу ТОВ "Науково-виробниче об'єднання "Екософт" за відсутності представника останнього.

Відповідно до ст. 82 ГПК України, рішення у даній справі прийнято у нарадчій кімнаті за результатами оцінки доказів, поданих сторонами.

В судовому засіданні 06.06.2017 згідно ст. 85 ГПК України оголошено вступну та резолютивну частини постанови.

У відповідності до п. 4 ч. 3 ст. 129 Конституції України та ст. 33 ГПК України, кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог та заперечень.

Статтею 4-3 ГПК України визначено, що сторони та інші особи, які беруть участь у справі, обґрунтовують свої вимоги і заперечення поданими суду доказами. Господарський суд створює сторонам та іншим особам, які беруть участь у справі, необхідні умови для встановлення фактичних обставин справи і правильного застосування законодавства.

Згідно ст. 99 ГПК України апеляційний господарський суд, переглядаючи рішення в апеляційному порядку, користується правами, наданими суду першої інстанції.

Відповідно до ст. 101 ГПК України, апеляційний господарський суд не зв'язаний доводами апеляційної скарги і перевіряє законність і обґрунтованість рішення місцевого господарського суду у повному обсязі.

Розглянувши апеляційну скаргу, заслухавши пояснення представника відповідача-1, дослідивши матеріали справи, перевіривши правильність застосування судом першої інстанції норм матеріального та процесуального законодавства, перевіривши юридичну оцінку обставин справи та повноту їх встановлення, колегія суддів дійшла висновку, що вимоги апеляційної скарги не підлягають задоволенню, виходячи з наступних підстав.

Частиною 1 ст. 418 Цивільного кодексу України (далі - ЦК України) визначено, що право інтелектуальної власності - це право особи на результат інтелектуальної, творчої діяльності або на інший об'єкт права інтелектуальної власності, визначений Цивільним кодексом України та іншим законом.

Право інтелектуальної власності є непорушним відповідно до ч. 3 ст. 418 ЦК України. Ніхто не може бути позбавлений права інтелектуальної власності чи обмежений у здійсненні, крім випадків, передбачених законом.

До об'єктів права інтелектуальної власності, відповідно до ч. 1 ст. 420 ЦК України, зокрема, належать: комп'ютерні програми; компіляції даних (бази даних); виконання; фонограми, відеограми, передачі (програми) організацій мовлення; наукові відкриття; винаходи, корисні моделі, промислові зразки; компонування (топографії) інтегральних мікросхем; раціоналізаторські пропозиції; сорти рослин, породи тварин; комерційні (фірмові) найменування, торговельні марки (знаки для товарів і послуг), географічні зазначення; комерційні таємниці.

Відповідно до статті 431 ЦК України порушення права інтелектуальної власності, в тому числі невизнання цього права чи посягання на нього, тягне за собою відповідальність, встановлену цим Кодексом, іншим законом чи договором.

Частиною 1 статті 432 ЦК України визначено, що кожна особа має право звернутись до суду за захистом свого права інтелектуальної власності відповідно до статті 16 цього Кодексу.

Відповідно до частин першої та другої статті 462 ЦК України набуття права інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок засвідчується патентом; обсяг правової охорони визначається формулою винаходу, корисної моделі, сукупністю суттєвих ознак промислового зразка.

Згідно з частинами першою та другою статті 464 ЦК України майновими правами інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок є: право на використання винаходу, корисної моделі, промислового зразка; виключне право дозволяти використання винаходу, корисної моделі, промислового зразка (видавати ліцензії); виключне право перешкоджати неправомірному використанню винаходу, корисної моделі, промислового зразка, в тому числі забороняти таке використання; інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом; майнові права інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок належать володільцю відповідного патенту, якщо інше не встановлено договором чи законом.

Як вбачається з матеріалів справи, Товариство з обмеженою відповідальністю (далі - ТОВ) "Науково-виробниче об'єднання "Екософт", 04.05.2014, звернулось до Господарського суду міста Києва з позовом до ТОВ "Діфрано Юніон" (далі - відповідач-1), фізичної особи-підприємця ОСОБА_3 (далі - відповідач-2) про зобов'язання припинити дії, що порушують права інтелектуальної власності та стягнення за неправомірне використання об'єкта інтелектуальної власності 100 000 грн.

Позовні вимоги мотивовані тим, що позивач на підставі Ліцензійного договору про використання винаходу № б/н від 01.06.2011 отримав право на використання винаходу "ІНФОРМАЦІЯ_1.2002, дата публікації відомостей про видачу патенту - 15.05.2006, Бюлетень №5), а отже є суб'єктом права інтелектуальної власності на винахід за вказаним патентом, тоді як відповідач-1 без дозволу позивача здійснює виробництво, зберігання, пропонування до продажу і продаж продукції, виготовленої із застосуванням винаходу за патентом України № НОМЕР_1 від 15.05.2006, зокрема, продукції "ІНФОРМАЦІЯ_2", а відповідач-2 здійснює реалізацію виготовленої відповідачем-1 продукції.

За приписами Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі":

- патент надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати винахід без його дозволу, за винятком випадків, коли таке використання не визнається згідно з цим Законом порушенням прав, що надаються патентом (частина п'ята статті 28);

- використанням винаходу визнається, зокрема, виготовлення продукту із застосуванням запатентованого винаходу, застосування такого продукту, пропонування для продажу, в тому числі через Інтернет, продаж, імпорт (ввезення) та інше введення його в цивільний оборот або зберігання такого продукту в зазначених цілях. Продукт визнається виготовленим із застосуванням запатентованого винаходу, якщо при цьому використано кожну ознаку, включену до незалежного пункту формули винаходу, або ознаку, еквівалентну їй (частина друга статті 28).

Частинами першою, другою та третьою статті 21 ГПК України передбачено, що сторонами в судовому процесі є позивач і відповідач; позивачами є підприємства та організації, зазначені у статті 1 цього Кодексу, що подали позов або в інтересах яких подано позов про захист порушеного чи оспорюваного права або охоронюваного законом інтересу; відповідачами є юридичні особи та у випадках, передбачених цим Кодексом, - фізичні особи, яким пред'явлено позовну вимогу.

У підпункті 4.7 пункту 4 постанови пленуму Вищого господарського суду України від 26.12.2011 № 18 "Про деякі питання практики застосування Господарського процесуального кодексу України судами першої інстанції" зазначено, що за наявності відомостей про припинення діяльності суб'єкта господарювання, який є стороною у справі, господарському суду слід враховувати таке. Відповідно до частини сьомої статті 59 Господарського кодексу України суб'єкт господарювання вважається ліквідованим з дня внесення до державного реєстру запису про припинення його діяльності. Отже, при вирішенні питання щодо припинення провадження у справі на підставі пункту 6 частини першої статті 80 ГПК України господарський суд повинен перевірити відповідні відомості в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців.

Згідно даних, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а також наявної в матеріалах справи роздруківки із сайту ІНФОРМАЦІЯ_3 щодо ФОП ОСОБА_3 (а.с 39-40, Т. 3), 26.01.2015 державним реєстратором внесено запис про припинення підприємницької діяльності фізичною особою-підприємцем ОСОБА_3 (відповідач-2).

З огляду на наведене місцевий господарський суд дійшов обгрунованого висновку про припинення провадження у справі в частині позовних вимог до відповідача-2 на підставі п. 6 ч. 1 ст. 80 ГПК України.

ТОВ "Діфрано Юніон" (відповідач-1), як в суді першої інстанції, так і при розгляді апеляційної скарги Київським апеляційним господарським судом, повністю заперечувавало заявлені позивачем позовні вимоги.

Зокрема, відповідач-1 зазначив, що основними напрямами діяльності відповідача-1 є виробництво і поставка сучасного водоочисного обладнання: модульних станцій водопідготовки, систем знезалізнення, систем пом'якшення води, систем для видалення сірководню, фільтрів комплексного очищення, фільтрів механічного очищення, систем зворотного осмосу та іншого обладнання і витратних матеріалів (далі - продукція). Так, відповідач-1 стверджує, що завжди виготовляв продукцію згідно формули за патентом на корисну модель "ІНФОРМАЦІЯ_4" № НОМЕР_2 від 10.09.2014. Право використання корисної моделі за патентом № НОМЕР_2 від 10.09.2014 надано відповідачу-1 відповідно до ліцензійного договору від 11.09.2014, укладеного між винахідниками/власниками зазначеного патенту та відповідачем-1.

За приписами Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі" використанням винаходу визнається, зокрема, виготовлення продукту із застосуванням запатентованого винаходу, застосування такого продукту, пропонування для продажу, в тому числі через Інтернет, продаж, імпорт (ввезення) та інше введення його в цивільний оборот або зберігання такого продукту в зазначених цілях. Продукт визнається виготовленим із застосуванням запатентованого винаходу, якщо при цьому використано кожну ознаку, включену до незалежного пункту формули винаходу, або ознаку, еквівалентну їй (частина друга статті 28);

Враховуючи, що між сторонами в процесі вирішення спору виникли розбіжності стосовно можливого виготовлення продукту із застосуванням запатентованого винаходу, та клопотання позивача про призначення експертизи у справі, місцевий господарський суд, для вирішення питання чи використовується у продукції "ІНФОРМАЦІЯ_2" виробництва Товариства з обмеженою відповідальністю "Діфрано Юніон" кожна ознака винаходу, що включена до незалежного пункту формули за патентом України № НОМЕР_1 від 15.05.2006 року, або ознака, еквівалентна їй призначив у справі судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручив Київському науково-дослідному інституту судових експертиз Міністерства юстиції України.

За результатами дослідження був складений Висновок експерта № 14037/14-53 від 21.12.2015 за результатами проведення судової експертизи у сфері інтелектуальної власності у справі № 910/6028/14 (далі - Висновок експерта № 14037/14-53 від 21.12.2015).

З Висновку експерта № 14037/14-53 від 21.12.2015 вбачається, що у продукції "ІНФОРМАЦІЯ_2" виробництва Товариства з обмеженою відповідальністю "Діфрано Юніон", відомості про склад якого наявні в матеріалах справи, не використано кожну ознаку першого незалежного пункту формули винаходу, за патентом України № НОМЕР_1 від 15.05.2006 року. З чого слідує, що у продукції "ІНФОРМАЦІЯ_2" виробництва Товариства з обмеженою відповідальністю "Діфрано Юніон" не використано кожну ознаку першого незалежного пункту формули винаходу за патентом України № НОМЕР_1 від 15.05.2006 року.

Отже, місцевий господарський суд розглянувши матеріали справи та враховуючи висновок судового експерта дійшов обгрунтованого висновку, що оскільки відповідачем-1 при виготовленні продукції "ІНФОРМАЦІЯ_2" не використано кожну ознаку першого незалежного пункту формули винаходу за патентом України № НОМЕР_1 від 15.05.2006 останнім не порушено прав інтелектуальної власності Товариства з обмеженою відповідальністю "Науково-виробниче об'єднання "Екософт".

При цьому, колегія суддів відхиляє як безпідставні твердження скаржника стосовно відсутності у експерта ОСОБА_10 відповідної кваліфікації для надання експертного висновку виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 2 ст. 41 ГПК України проведення судової експертизи доручається державним спеціалізованим установам чи безпосередньо особам, які відповідають вимогам, встановленим Законом України «Про судову експертизу».

Як зазначено у Висновку експерта № 14037/14-53 від 21.12.2015, проведення судової експертизи було доручено старшому судовому експерту відділу товарознавчих досліджень та досліджень інтелектуальної власності лабораторії автотехнічних, товарознавчих та спеціальних видів досліджень ОСОБА_10, судовому експерту четвертого кваліфікаційного класу, яка має вищу економічну та спеціальну освіту в галузі інтелектуальної власності, освітньо-кваліфікаційний рівень "спеціаліст", кваліфікацію судового експерта за спеціальностями, з правом проведення судових експертиз, в тому числі за спеціальністю 13.3 "Дослідження, пов'язані з винаходами і корисними моделями", (Свідоцтво Міністерства юстиції України № 52-11, видане ЕКК Київського НДІСЕ) та стаж експертної роботи з досліджень об'єктів інтелектуальної власності - 10 років з 2005 року. Про кримінальну відповідальність відповідно до ст.ст. 384, 385 Кримінального кодексу України судового експерта попереджено.

Згідно ч. 3 ст. 41 ГПК України сторони і прокурор, який бере участь у судовому процесі, мають право до початку проведення судової експертизи заявити відвід судовому експерту в порядку та з підстав, зазначених у частинах п'ятій і шостій статті 31 цього Кодексу.

Таким чином, позивач, при наявності сумнівів стосовно відсутності необхідних знань у судового експерта ОСОБА_10 не був позбавлений права до початку проведення судової експертизи заявити йому відвід, проте, позивач цього не зробив, що свідчить про відсутність сумнівів у позивача стосовно кваліфікації судового експерта.

Разом з цим, враховуючи, що в додатках до позовної заяви позивачем надано висновок спеціаліста від 07.10.2013 складений патентним повіреним України ОСОБА_11, який протилежний за змістом висновку судового експерта у справі (згідно висновку спеціаліста всі ознаки запатентованої композиції фільтруючого матеріалу для комплексного очищення води, що включені до незалежного п. 1 формули винаходу за патентом України № НОМЕР_1, використані у "ІНФОРМАЦІЯ_2" виробництва ТОВ "Діфрано Юніон") суд першої інстанції, врахувавши абз. 4 п. 4 постанови Пленуму ВГСУ від 23.03.2012 №4 «Про деякі питання практики призначення судової експертизи» (яким передбачено, що за наявності в одній і тій же справі протилежних за змістом висновків як спеціаліста, так і судового експерта, їх оцінка здійснюється за правилами статей 42, 43 ГПК України з урахуванням у зазначеному випадку переваги висновку судового експерта), здійснивши оцінку наявних висновків, правомірно віддав перевагу висновку судового експерта, який складений за результатами проведення судової експертизи.

Колегія суддів перевіривши матеріали справи та апеляційну скаргу встановила, що Товариство з обмеженою відповідальністю "Науково-виробниче об'єднання "Екософт" звертаючись до суду першої інстанції за захистом прав інтелектуальної власності стверджує, що є суб'єктом права інтелектуальної власності на винахід «Композиція фільтруючого матеріалу для комплексного очищення води та пристрій для комплексного очищення води» за патентом України № НОМЕР_1 від 15.05.2006, оскільки між ОСОБА_8 (ліцензіаром) та позивачем (ліцензіатом) було укладено ліцензійний договір, згідно якого, позивачу належить невиключна ліцензія на використання винаходу "Композиція фільтруючого матеріалу для комплексного очищення води та пристрій для комплексного очищення води".

Так, відповідно до ч. 2 п. 1.1 наведеного ліцензійного договору ліцензіатові (позивачеві) надано право на виготовлення, застосування, ввезення, пропозицію до продажу та інше введення в господарський обіг продукції за ліцензією та/або спеціальної продукції (зокрема з використанням у разі потреби спеціального обладнання, комплектуючих вузлів, деталей і сировини, що застосовують ліцензіаром).

Згідно з п. 1.2 договору, ліцензіар зберігає за собою право самому використовувати винахід та продавати невиключні ліцензії на нього третім особам.

Згідно п.п. 8.1, 8.2 ліцензійного договору строк його дії починає свій перебіг з моменту його підписання сторонами та скріплення печаткою ліцензіата та закінчується із закінченням строку дії патенту на винахід, який є предметом цього договору. Станом на час розгляду даного спору Ліцензійний договір про використання винаходу від 01.06.2011 є чинним, докази протилежного в матеріалах справи відсутні.

Відповідно до ст. 464 ЦК України майновими правами інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок є: 1) право на використання винаходу, корисної моделі, промислового зразка; 2) виключне право дозволяти використання винаходу, корисної моделі, промислового зразка (видавати ліцензії); 3) виключне право перешкоджати неправомірному використанню винаходу, корисної моделі, промислового зразка, в тому числі забороняти таке використання; 4) інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом. Майнові права інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок належать володільцю відповідного патенту, якщо інше не встановлено договором чи законом.

Відповідно до змісту ліцензійного договору про використання винаходу від 01.06.2011 позивачу не було передано таких майнових прав, як виключне право дозволяти використання винаходу (видавати ліцензії); виключне право перешкоджати неправомірному використанню винаходу, в тому числі забороняти таке використання; інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом. До того ж, протягом розгляду справи Господарським судом міста Києва (майже два роки) позивачем не надано доказів стосовно надання останньому виключної ліцензії на винахід за патентом № НОМЕР_1.

Враховуючи викладене, Київський апеляційний господарський суд погоджується з судом першої інстанції та вважає, що звертаючись з позовом позивач не довів наявності у нього передбачених ч. 1 ст. 464 ЦК України майнових прав інтелектуальної власності на винахід за патентом № НОМЕР_1 від 15.05.2006, оскільки такі права згідно норм права належать володільцю відповідного патенту, якщо інше не встановлено договором чи законом.

За наведеного в постанові, судова колегія Київського апеляційного господарського суду дійшла висновку про те, що місцевим господарським судом при прийнятті оскаржуваного рішення було повністю з'ясовано всі обставини справи та надано їм правильну юридичну оцінку. Порушень норм матеріального чи процесуального права, які б могли призвести до зміни чи скасування рішення Господарського суду міста Києва від 25.01.2016 судовою колегією не встановлено.

Доводи, викладені в апеляційній скарзі, висновків місцевого господарського суду не спростовують, а тому підстав для задоволення апеляційної скарги Товариства з обмеженою відповідальністю "Науково-виробниче об'єднання "Екософт" судом не вбачається.

Відповідно до абз. 5 п. 23 постанови Пленуму Вищого господарського суду України № 4 від 23.03.2012 «Про деякі питання практики призначення судової експертизи» після закінчення розгляду справи витрати, пов'язані з проведенням судової експертизи, підлягають розподілу господарським судом на загальних підставах, визначених частиною п'ятою статі 49 ГПК.

Відповідно до ч. 6 ст. 49 ГПК України суми, які підлягають сплаті за проведення судової експертизи, послуги перекладача, адвоката та інші витрати, пов'язані з розглядом справи, покладаються: при задоволенні позову - на відповідача; при відмові в позові - на позивача; при частковому задоволенні позову - на обидві сторони пропорційно розміру задоволених вимог.

В зв'язку з відмовою в задоволенні апеляційної скарги, відповідно до ст. 49 ГПК України, судові витрати та витрати, пов'язані з проведенням судової експертизи покладаються на апелянта.

Керуючись ст.ст. 32 - 34, 49, 99, 101 - 105, Господарського процесуального кодексу України, Київський апеляційний господарський суд, -

ПОСТАНОВИВ:

1. Апеляційну Товариства з обмеженою відповідальністю "Науково-виробниче об'єднання "Екософт" на рішення Господарського суду міста Києва від 25.01.2016 у справі № 910/6028/14 залишити без задоволення.

2. Рішення Господарського суду міста Києва від 25.01.2016 у справі № 910/6028/14 залишити без змін.

3. Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю "Науково-виробниче об'єднання "Екософт" (08200, Київська обл., м. Ірпінь, вул. Джержинського, 1-ї, код за ) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Діфрано Юніон" (02068, м. Київ, вул. Драгоманова, буд. 19, код за ) 5 725 (п'ять тисяч сімсот двадцять п'ять ) грн. 20 коп. витрат по оплаті вартості судової експертизи.

4. Видачу наказу доручити Господарському суду міста Києва.

5. Матеріали справи № 910/6028/14 повернути до Господарського суду міста Києва.

Постанова набирає законної сили з дня її прийняття та може бути оскаржена до Вищого господарського суду України протягом двадцяти днів.

Повний текст постанови складено 09.06.2017.

Головуючий суддя А.А. Верховець

Судді В.О. Пантелієнко

М.Л. Доманська