ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

01.06.2017р. Справа № 904/1126/17

За позовом Товариства з обмеженою відповідальністю Агентство міжнародного співробітництва "ФІНАНСИ І РОЗВИТОК", м.Дніпро

до Товариства з обмеженою відповідальністю "УКР.СПЕЦ.ПЕРЕРОБКА", м. Дніпро

Третя особа-1, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору - ОСОБА_1, м. Дніпро

Третя особа-2 яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору - ОСОБА_2, м. Дніпро

Третя особа-3, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору - ОСОБА_3, м. Дніпро

про захист авторських прав

Головуючий колегії Кеся Н.Б.

Суддя Петренко Н.Е.

Суддя Суховаров А.В.

При секретарі судового засідання Хавіна О.С.

Представники:

Від Позивача: Белкіна М.О., довіреність № б/н від 27.01.2017 р., Паренчук І.В. , довіреність № б/н від 15.05.2017 р., представники

Від Відповідача: Крекотень М.О., довіреність № б/н від 10.02.2017 р. ,представник

Третя Особа-1: ОСОБА_1, НОМЕР_1 від 22.02.2017 р.

Третя особа-2: ОСОБА_2, паспортНОМЕР_2 від 19.01.1996 р.

Третя особа-3: ОСОБА_3, паспорт НОМЕР_3 від 14.02.1997 р.

СУТЬ СПОРУ:

Товариство з обмеженою відповідальністю Агентство міжнародного співробітництва "ФІНАНСИ І РОЗВИТОК" (далі-Позивач) звернулось з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю "УКР.СПЕЦ.ПЕРЕРОБКА" (далі-Відповідач), за участю Третьої особи-1, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору - ОСОБА_1, Третьої особи-2, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору - ОСОБА_2, Третьої особи-3, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору - ОСОБА_3, в якому просить господарський суд:

визнати виробництво ТОВ "Укр.Спец.Переробка" продукції згідно Технічних умов ТУУ 23.9-2:2016 "Брикет ільменітовий гарнісажеутворюючий" порушенням авторського права на твір ТОВ «Агентство міжнародного співробітництва «Фінанси і розвиток» шляхом відтворення твору технічного характеру ТУ У 13.2-1:2005 «ПРИСАД ДОМЕННЬІЙ ГАРНИСАЖЕОБРАЗУЮЩИЙ ПРИСАД ДОМЕННИЙ ГАРНІСАЖЕУТВОРЮЮЧИЙ», розроблені 18.10.2005 року ТОВ «Агентство Міжнародного Співробітництва «Фінанси і розвиток» із Змінами 1-5;

заборонити ТОВ «УКР.СПЕЦ.ПЕРЕРОБКА» будь-які дії, спрямовані на використання будь-яким чином наступних творів технічного характеру: «Присад доменний гарнісажеутворюючий» у відповідності до ТУ У 13.2-1:2005 із змінами та доповненнями, зміни № 5 від 27.09.2013 р., який належить Позивачу як автору відповідно до Свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір № 20786 від 01.06.2007 р. в тому числі: виготовляти продукцію з використанням зазначених технічних умов ТУ У 13.2-1:2005 із змінами та доповненнями шляхом їх відтворення (копіювання) в Технічних умовах ТУ У 23.9-2:2016 «Брикет ильменитовый гарнисажеобразующий марки БИ-45 Брикет ільменітовий гарнісажеутворюючий марки БІ-45», розроблених ТОВ «УКР.СПЕЦ.ПЕРЕРОБКА» чи у відповідності із цими технічними умовами, викладеними у зазначених творах технічного характеру, а також реалізовувати чи іншим способом відчужувати таку продукцію, виготовлену з використанням цих технічних умов та/чи у відповідності із цими технічними умовами; публікувати, відтворювати, ввозити на митну територію України, вивозити з митної території України і розповсюджувати примірники творів; вносити до цих творів будь-які зміни чи доповнення (модифікації); оприлюднювати (опубліковувати) повністю або частково такі твори під іменем особи, яка не є автором цих творів;

стягнути з ТОВ "Укр.Спец.Переробка" на користь ТОВ «Агентство Міжнародного Співробітництва «Фінанси і розвиток» отримані грошові кошти, в якості доходу, отриманого Відповідачем внаслідок порушення ним авторського права шляхом порушення ним виключних майнових прав інтелектуальної власності Позивача, а згідно з ч. З ст. 52 Закону України "Про авторське право і суміжні права" накласти на Відповідача штраф у розмірі 10 % суми, присудженої судом на користь Позивача, який передається у встановленому порядку до Державного бюджету України.

В підтвердження обґрунтованості позовних вимог Позивач надав до позову:

- докази сплати судового збору;

- довіреність на представника;

- висновок № СКА-001/16 експертного дослідження об'єктів інтелектуальної власності, складений судовим експертом ОСОБА_10;

- копію Технічних умов ТУ У 13.2-1:2005 зі змінами та доповненнями;

- копію Свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір № 20786 від 01.06.2007 р.

14.02.17р. представник Позивача подав до справи додаткові пояснення із додатками (а.с.99-148) .

Також представник Позивача надав клопотання, в якому просить суд:

- витребувати у Публічного акціонерного товариства "Запорізький металургійний комбінат "Запоріжсталь" належним чином завірені копії господарських договорів, відомості про тендерні процедури, внаслідок яких укладені договори, відомості про вартість та кількість поставленої продукції, укладені із ТОВ "УКР.СПЕЦ.ПЕРЕРОБКА" щодо поставок брикету ільменітового гарнісажеутворюючого за період 2016 року та по даний момент;

- витребувати у Товариства з обмеженою відповідальністю "ЮМГ ТРЕЙДІНГ" відомості про укладені господарські договори, відомості про тендерні процедури, внаслідок яких укладені договори, відомості про вартість та кількість поставленої продукції із ТОВ "УКР.СПЕЦ.ПЕРЕРОБКА" щодо постачання брикету ільменітового гарнісажеутворюючого для потреб ПРАТ «Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча» (код за , 87504, ДОНЕЦЬКА ОБЛ., МІСТО МАРІУПОЛЬ, ВУЛИЦЯ ЛЕВЧЕНКА, БУДИНОК 1), ПРАТ «МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ «АЗОВСТАЛЬ» (, 87500, Донецька обл., м.Маріуполь, вул. Лепорського, буд. 1) за період 2016 року та по даний момент;

- витребувати у ПРАТ «Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча» (код за , 87504, ДОНЕЦЬКА ОБЛ., МІСТО МАРІУПОЛЬ, ВУЛИЦЯ ЛЕВЧЕНКА, БУДИНОК 1) відомості про обсяг та вартість придбаної продукції для власних потреб - брикет ільменітовий гарнісажеутворюючий виробництва ТОВ "УКР.СПЕЦ.ПЕРЕРОБКА" (), що постачається ТОВ "ЮМГ ТРЕЙДІНГ" (04053, м.Київ, провулок Бехтеревський, будинок 12 Б, код за ) за період 2016 року та по даний момент;

- витребувати у ПРАТ «МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ «АЗОВСТАЛЬ» відомості про обсяг та вартість придбаної продукції для власних потреб - брикет ільменітовий гарнісажеутворюючий виробництва ТОВ "УКР.СПЕЦ.ПЕРЕРОБКА" (), що постачається ТОВ "ЮМГ ТРЕЙДІНГ" (04053, м.Київ, провулок Бехтеревський, будинок 12 Б, ) за період 2016 року та по даний момент.

Зазначене клопотання відхилене судом ухвалою суду від ...........

Представник Позивача надав заяву про забезпечення позову, в якому просить: забезпечити позов шляхом заборони ТОВ "УКР.СПЕЦ.ПЕРЕРОБКА" () до моменту винесення судового рішення здійснювати виготовлення та реалізацію продукту - брикету ільменітового гарнісажеутворюючого в будь-який спосіб, в тому числі шляхом виготовлення із давальницької сировини, на замовлення, із залученням третіх осіб, застосування такого продукту, пропонування для продажу, в тому числі через мережу Інтернет, продаж, імпорт (ввезення), інше введення його в цивільний оборот або зберігання цього продукту в зазначених цілях, в тому числі за укладеними раніше господарськими договорами.

09.03.2017р. представник Відповідача надав заперечення на заяву про забезпечення позову, в якому просить суд:

відмовити Товариству з обмеженою відповідальністю АГЕНТСТВО МІЖНАРОДНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА "ФІНАНСИ І РОЗВИТОК" (, адреса місцезнаходження: 49019, м. Дніпро, вул. Ударників, 27) в задоволенні заяви про забезпечення позову повністю;

відмовити Товариству з обмеженою відповідальністю АГЕНТСТВО МІЖНАРОДНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА "ФІНАНСИ І РОЗВИТОК" (, адреса місцезнаходження: 49019, м. Дніпро, вул. Ударників, 27) в задоволенні позовних вимог повністю.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 04.04.17р. відмовлено Позивачу в задоволенні заяви про забезпечення позову.

09.03.2017р. Представник Відповідача подав відзив на позовну заяву, в якому просить суд: відмовити Товариству з обмеженою відповідальністю АГЕНТСТВО МІЖНАРОДНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА "ФІНАНСИ І РОЗВИТОК" (, адреса місцезнаходження: 49019, м. Дніпро, вул. Ударників, 27) в задоволенні позовних вимог повністю.

До відзиву представник Відповідача додав:

- копію ТУ У 23.9-2:2016 "Брикет ильменитовый гарнисажеобразующий марки БИ-45 Брикет ільменітовий гарнісажеутворюючий марки БІ-45" від 23М2016 року;

- копію Договору №89574/15 від 18.09.2015 року з Додатком;

- Витяг з ДСТУ 1.3:2004 "Національна стандартизація. Правила побудови, викладання, оформлення, погодження, прийняття та позначення технічних умов";

- Додаток Б до ДСТУ 1.3:2004 "Національна стандартизація. Правила побудови, викладання, оформлення, погодження, прийняття та позначення технічних умов";

- копію Постанови Вищого господарського суду України від 30.10.2012 № 39/174;

- копію Постанови Вищого господарського суду України від 24.05.2011 №9/318-10(2/48-09);

- копію доказів поштового відправлення Відповідачеві відзиву на позовну заяву;

- копію довіреності.

23.03.2017 р. представник Позивача надав заяву про уточнення позовних вимог, в якій просить суд:

1. Заборонити виробництво ТОВ "Укр.Спец.Переробка" продукції згідно Технічних умов ТУУ 23.9-2:2016 "Брикет ільменітовий гарнісажеутворюючий", які створені з порушенням авторського права на твір ТОВ «Агентство міжнародного співробітництва «Фінанси і розвиток» шляхом відтворення твору технічного характеру ТУ У 13.2-1:2005 «ПРИСАД ДОМЕННЬІЙ ГАРНИСАЖЕОБРАЗУЮЩИЙ ПРИСАД ДОМЕННИЙ ГАРНІСАЖЕУТВОРЮЮЧИЙ», розроблені 18.10.2005 року ТОВ «Агентство Міжнародного Співробітництва «Фінанси і розвиток» із Змінами 1-5.

2.Заборонити ТОВ«УКР.СПЕЦ.ПЕРЕРОБКА» будь-які дії, спрямовані на використання будь-яким чином наступних творів технічного характеру: «Присад доменний гарнісажеутворюючий» у відповідності до ТУ У 13.2-1:2005 із змінами та доповненнями, Зміни № 1-5, який належить Позивачу як автору відповідно до Свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір №20786 від 01.06.2007р. в тому числі: шляхом відтворення частин технічних умов ТУ У13.2-1:2005 із змінами та доповненнями шляхом їх відтворення (копіювання) в Технічних умовах ТУ У 23.9-2:2016 «Брикет ильменитовый гарнисажеобразующий марки БИ-45 Брікет ільменітовий гарнісажеутворюючий марки БІ-45», розроблених ТОВ «УКР.СПЕЦ.ПЕРЕРОБКА», відтворення (копіювання) опису нової оригінальної продукції, сировини, що застосовується при виробництві продукції та вимоги до її фізико-хімічних властивостей, в тому числі вносити до цих творів будь-які зміни чи доповнення (модифікації); оприлюднювати (опубліковувати) повністю або частково такі твори під іменем особи, яка не є автором цих творів.

3. Зобов'язати ТОВ "Укр.Спец.Переробка" виплатити на користь ТОВ «Агентство Міжнародного Співробітництва «Фінанси і розвиток» компенсацію в сумі 926550,00 грн. внаслідок порушення виключних майнових прав інтелектуальної власності Позивача, а згідно з ч. 3 ст. 52 Закону України "Про авторське право і суміжні права" накласти на Відповідача штраф у розмірі 10 % суми, присудженої судом на користь Позивача, який передається у встановленому порядку до Державного бюджету України.

Cуд прийняв до розгляду в порядку ст.22 ГПК України заяву про уточнення позовних вимог Позивача в частині вимоги, яка полягає у тому, щоб заборонити ТОВ «УКР.СПЕЦ.ПЕРЕРОБКА» будь-які дії, спрямовані на використання будь-яким чином наступних творів технічного характеру: «Присад доменний гарнісажеутворюючий» у відповідності до ТУ У 13.2-1:2005 із змінами та доповненнями, Зміни № 1-5, який належить Позивачу як автору відповідно до Свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір № 20786 від 01.06.2007р. в тому числі: шляхом відтворення частин технічних умов ТУ У 13.2-1:2005 із змінами та доповненнями шляхом їх відтворення (копіювання) в Технічних умовах ТУ У 23.9-2:2016 «Брикет ильменитовый гарнисажеобразующий марки БИ-45 Брікет ільменітовий гарнісажеутворюючий марки БІ-45», розроблених ТОВ «УКР.СПЕЦ.ПЕРЕРОБКА», відтворення (копіювання) опису нової оригінальної продукції, сировини, що застосовується при виробництві продукції та вимоги до її фізико-хімічних властивостей, в тому числі вносити до цих творів будь-які зміни чи доповнення (модифікації); оприлюднювати (опубліковувати) повністю або частково такі твори під іменем особи, яка не є автором цих творів.

Представник Позивача 23.03.2017р. подав додаткові пояснення щодо відзиву на позов, в якому Позивач заперечує проти проведення судової експертизи з огляду на наявність у справі висновку № СКА-001/16 експертного дослідження об'єктів інтелектуальної власності, який Відповідачем не спростований.

23.03.2017р. представник Відповідача подав клопотання про продовження строку розгляду спору на 15 днів до 18.04.2017р. Клопотання представника Відповідача задоволено та розгляд спору продовжено до 18.04.2017 року.

Представник Позивача 04.04.2017р. подав клопотання про колегіальний розгляд справи та заяву про збільшення позовних вимог, в якій просить суд:

1) Визнати виробництво ТОВ "Укр.Спец.Переробка" продукції згідно Технічних умов ТУУ 23.9-2:2016 "Брикет ільменітовий гарнісажеутворюючий" порушенням авторського права на твір ТОВ «Агентство міжнародного співробітництва «Фінанси і розвиток» шляхом відтворення твору технічного характеру ТУ У 13.2-1:2005 «ПРИСАД ДОМЕННЬІЙ ГАРНИСАЖЕОБРАЗУЮЩИЙ ПРИСАД ДОМЕННИЙ ГАРНІСАЖЕУТВОРЮЮЧИЙ», розроблені 18.10.2005 року ТОВ «Агентство Міжнародного Співробітництва «Фінанси і розвиток» із Змінами 1-5 та заборонити його.

2) Заборонити ТОВ «УКР.СПЕЦ.ПЕРЕРОБКА» будь-які дії, спрямовані на використання будь-яким чином наступних творів технічного характеру: «Присад доменний гарнісажеутворюючий» у відповідності до ТУ У 13.2-1:2005 із змінами та доповненнями, Зміни № 1-5, який належить Позивачу як автору відповідно до Свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір №20786 від 01.06.2007р. в тому числі: шляхом відтворення частин технічних умов ТУ У 13.2-1:2005 із змінами та доповненнями шляхом їх відтворення (копіювання) в Технічних умовах ТУ У 23.9-2:2016 «Брикет ильменитовый гарнисажеобразующий марки БИ-45 Брікет ільменітовий гарнісажеутворюючий марки БІ-45», розроблених ТОВ «УКР.СПЕЦ.ПЕРЕРОБКА», відтворення (копіювання) опису нової оригінальної продукції, сировини, що застосовується при виробництві продукції та вимоги до її фізико-хімічних властивостей, в тому числі вносити до цих творів будь-які зміни чи доповнення (модифікації); оприлюднювати (опубліковувати) повністю або частково такі твори під іменем особи, яка не є автором цих творів.

3) Стягнути з ТОВ "Укр.Спец.Переробка" 348 562,50 грн. на користь ТОВ «Агентство Міжнародного Співробітництва «Фінанси і розвиток», в якості доходу, отриманого Відповідачем внаслідок порушення ним авторського права шляхом порушення ним виключних майнових прав інтелектуальної власності Позивача, а згідно з ч.3 ст. 52 Закону України "Про авторське право і суміжні права" накласти на Відповідача штраф у розмірі 10% суми, присудженої судом на користь Позивача, який передається у встановленому порядку до Державного бюджету України.

Зазначена заява про збільшення позовних вимог прийнята судом до розгляду в порядку ст. 22 ГПК України.

Ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 04.04.17р. вирішено розглядати справу № 904/1126/17 колегіально.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 11.04.2017 р. прийнято справу №904/1126/17 до свого провадження у складі трьох суддів: головуючий суддя - Кеся Н.Б., судді - Петренко Н.Е. та Суховаров А.В.

Представник Відповідача 25.04.2017р. подав заперечення на заяву про збільшення позовних вимог, в яких просить суд відмовити Товариству з обмеженою відповідальністю АГЕНТСТВО МІЖНАРОДНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА "ФІНАНСИ І РОЗВИТОК" (, адреса місцезнаходження: 49019, м. Дніпро, вул. Ударників, 27) в задоволенні заяви про збільшення позовних вимог (а.с. 39-41 Т.2).

Також представник Відповідача 25.04.2017р. подав заяву про долучення додаткових доказів, а саме:

- копію рецензія на висновок №СКА-001/16 експертного дослідження об'єктів інтелектуальної власності від 24 квітня 2017 року;

- оригінал Висновку патентного повіреного ОСОБА_12 від 24 квітня 2017 року (вих. №20170424) з додатками;

- копію відповіді від ДП "Дніпропетровський регіональний державний науково-технічний центр стандартизації, метрології та сертифікації" від 07.04.2017 року (вих. №22-24/584);

- копію відповіді металурга ОСОБА_13 від 19 квітня 2017 року;

- копію відповіді металурга ОСОБА_14 04 квітня 2017 року (а.с. 42-130 Т.2).

25.04.2017 р. представник Позивача надав клопотання про виклик в судове засідання для надання пояснень щодо письмового доказу - Висновок №СКА - 001/16 експертного дослідження об'єктів інтелектуальної власності від 26.12.2016 р., судового експерта ОСОБА_10 (03680, вул. Казимира Малевича,11, оф. 1304, телефон НОМЕР_4.

До клопотання представник Позивача додав:

- Відомості з Єдиного державного реєстру судових експертів (а.с. 131-135 Т.2).

Представник Позивача 16.05.2017р. надав заперечення щодо доказів Відповідача (а.с. 158-160 Т.2), в яких просить суд:

- залучити пояснення до матеріалів справи № 904/1126/17;

- викликати в судове засідання для надання пояснень щодо письмового доказу - Висновок № СКА - 001/16 експертного дослідження об'єктів інтелектуальної власності від 26.12.2016р., судового експерта ОСОБА_10;

- вирішувати питання про призначення судової експертизи з урахуванням позиції Позивача та після надання пояснень спеціалістом.

Представник Відповідача 16.05.2017р. подав клопотання щодо надання питань, які мають бути роз'яснені судовим експертом та пропонування експертної установи, в якому просить суд:

- прийняти дане клопотання до розгляду;

- призначити у справі №904/1126/17 судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності;

- на роз'яснення судового експерта поставити наступне питання:

1. Чи використано в ТУ У 13.2-1:2005 зі всіма змінами та доповненнями, останні зміни №5 від 27.09.2013 року "Присад доменный гарнисажеобразующий" ("Присад доменний гарнісажеутворюючий") або їх частини при створенні ТУ У 23.9-2:2016 "Брикет ільменітовий гарнісажеобразующий марки БИ-45 Брикет ільменітовий гарнісажеутворюючий марки БІ-45" від 05.05.2016 року? Якщо так, то чи мають ці частини творчий характер?

- доручити проведення судової експертизи Науково-дослідному центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України (01133, м. Київ, бульвар Лесі Українки, буд.26, оф. 501);

- витрати покласти на Позивача та Відповідача порівну;

- зупинити провадження у справі на час проведення експертизи

19.05.2017р. представник Позивача подав клопотання про пропозиції Позивача про призначення судової експертизи та питань щодо дослідження, в якому повідомляє суд, що судове представництво Відповідача у справі здійснюють юристи компанії ІР SТYLЕ. Відповідно до Довіреності від 10.02.2017р., яка видана на ім'я ОСОБА_15, ОСОБА_16, Крекотень Марії Олександрівни. Відповідно до відомостей з інтернет-ресурсів існують аргументовані припущення щодо того, що пані ОСОБА_15 та пан ОСОБА_11 що є Директором НДЦ СЕІВ МЮ України є добре знайомими між собою особами, через те, що систематично беруть сумісно участь в заходах публічного характеру та конференціях, докази про що, додаються. У зв'язку з чим представник Позивача просить суд:

- вирішувати питання про призначення судової експертизи з урахуванням позиції Позивача. Доручити проведення судової експертизи атестованим судовим експертом за експертною спеціальністю 13.1.1. «Дослідження, пов'язані з літературними, художніми творами, та інші» державній спеціалізованій установі - Дніпропетровський НДЕКЦ МВС України юридична адреса: 49070, м. Дніпро, вул. Короленка, 4,адреса розміщення: 49033 м. Дніпро, вул. Будівельний тупік, 1, або призначити проведення комісійної судової експертизи в складі судових експертів, атестованих за експертною спеціальністю 13.1.1. «Дослідження, пов'язані з літературними, художніми творами, та інші»: ОСОБА_17, Керівник Центру експертних досліджень Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності Академії правових наук України, ОСОБА_19 (АДРЕСА_1), ОСОБА_20 (Дніпропетровський НДЕКЦ МВС України юридична адреса: 49070, м. Дніпро, вул. Короленка, 4, адреса розміщення: 49033 м. Дніпро, вул. Будівельний тупік, 1).

- На вирішення експертів поставити такі питання:

1. Чи містить технічний твір - ТУ У 13.2-1:2005 «ПРИСАД ДОМЕННЬІЙ ГАРНИСАЖЕОБРАЗУЮЩИЙ ПРИСАД ДОМЕННИЙ ГАРНІСАЖЕУТВОРЮЮЧИЙ», розроблений у 2005 році ТОВ «Агентство Міжнародного Співробітництва «Фінанси і розвиток», ознаки об'єкта авторського права?

2. Чи мало місце використання твору (фрагментів твору) - ТУ У 13.2-1:2005 «ПРИСАД ДОМЕННЫЙ ГАРНИСАЖЕОБРАЗУЮЩИЙ ПРИСАД ДОМЕННИЙ ГАРНІСАЖЕУТВОРЮЮЧИЙ» (зі змінами) у творі ТУ У 23.9-2:2016 «БРИКЕТ ИЛЬМЕНИТОВЬІЙ ГАРНИСАЖЕОБРАЗУЮЩИИ МАРКИ БИ-45 БРІКЕТ ІЛЬМЕНІТОВИЙ ГАРШСАЖЕУТВОРЮЮЧИЙ МАРКИ БІ-45», що розроблені у 2016 році ТОВ «Укр.Спец.Переробка»? Якщо так, то яким способом?

22.05.17р. Відповідач подав клопотання про відкладення розгляду справи у зв'язку з тим, що у повноважного представника Відповідача не має фізичної можливості бути присутнім на даному судовому засіданні, адже перебуває у відрядженні у м. Львові.

29.05.17р. Відповідач подав клопотання щодо експертної установи та письмові пояснення щодо заперечення позиції Позивача (а.с. 247-251 Т.2), в яких просить суд доручити проведення судової експертизи спеціалізованій установі - Київському науково-дослідному інституту судових експертиз (03057, м.Київ, вул.Смоленська, 6), на роз'яснення судового експерта поставити наступне питання:

чи використано в ТУ У 13.2-1:2005 зі всіма змінами та доповненнями, останні зміни №5 від 27.09.2013 року "Присад доменный гарнисажеобразующий" ("Присад доменний гарнісажеутворюючий") або їх частини при створенні ТУ У 23.9-2:2016 "Брикет ильметитовый гарнисажеобразующий марки БИ-45 Брикет ільменітовий гарнісажеутворюючий марки БІ-45" від 05.05.2016 року? Якщо так, то чи мають ці частини творчий характер?

Під час судового засідання 01.06.17р. представник Позивача подав додаткові пояснення до клопотання щодо вибору експертної установи (а.с. 2 Т.3), в яких вказує про те, що на Київський науково-дослідний інститут судових експертиз є велика територіальна завантаженість, а також те, що використання зазначеної експертної установи для Дніпропетровської області є прямим порушенням встановленого порядку призначення експертиз за територіальним принципом. Так, як зазначав Позивач в своєму клопотанні 22.05.2017, в самому м. Дніпрі, де розглядається судова справа є експертна спеціалізована установа Дніпропетровський НДЕКЦ МВС України, юридична адреса: 49070, м.Дніпро, вул.Короленка, 4, адреса розміщення: 49033, м.Дніпро, вул. Будівельний тупік, 1, в якій працює три судових експерти за експертною спеціальністю 13.1.1., що може пришвидшити вирішення питання про проведення судової експерти в справі. Такими експертами є ОСОБА_20, ОСОБА_23, ОСОБА_24 Зазначення Відповідача, на те, що Дніпропетровській НДЕКЦ МВС України може відмовитись від проведення експертизи є немотивованими, оскільки відповідно до Закону України "Про судову експертизу" судовий експерт чи експерта установа, самостійно в найкоротшій термін повідомить особу, що призначає експертизу про неможливість її виконання, а оскільки є акредитація у цій спеціалізованій установі в трьох експертів за спеціальністю 13.1.1., то на думку Позивача, Відповідач навмисно намагається дискредитувати установу в очах суду. Відповідач всіляко намагається ініціювати призначення судової експертизи до м. Києва в обрану саме ним установу, та відхиляє пропозиції як установи за місцем розгляду справи, так і комісійної судової експертизи.

При розгляді матеріалів справи та наданих сторонами доказів судом встановлено наступне.

Авторами ТУ У 13.2-1:2005 «Присад доменний гарнісажеутворюючий» є Треті особи - гр.ОСОБА_2 та ОСОБА_3 Ці Технічні умови розроблені та прийняті ТОВ«Фінанси та розвиток» 18.10.2005року і були зареєстровані Державним підприємством "Дніпропетрсвоський регіональний державний науково-технічний центр стандартизації, меттрології та сертификації" 11.11.2005року.

До вказаних Технічних умов внесені наступні зміни:

Зміни № 1 до Технічних умов ТУ У 13.2-1:2005 «ПРИСАД ДОМЕННЬІЙ ГАРНИСАЖЕОБРАЗУЮЩИЙ ПРИСАД ДОМЕННИЙ ГАРНІСАЖЕУТВОРЮЮЧИЙ», розроблені 20.02.2005 року;

Зміни № 2 до Технічних умов ТУ У 13.2-1:2005 «ПРИСАД ДОМЕННЬІЙ ГАРНИСАЖЕОБРАЗУЮЩИЙ ПРИСАД ДОМЕННИЙ ГАРНІСАЖЕУТВОРЮЮЧИЙ», розроблені 14.08.2008 року;

Зміни № 3 до Технічних умов ТУ У 13.2-1:2005 «ПРИСАД ДОМЕННЬІЙГАРНИСАЖЕОБРАЗУЮЩИЙ ПРИСАД ДОМЕННИЙ ГАРНІСАЖЕУТВОРЮЮЧИЙ», розроблені 05.08.2011 року;

Зміни №4 до Технічних умов ТУ У 13.2-1:2005 «ПРИСАД ДОМЕННЬІЙ ГАРНИСАЖЕОБРАЗУЮЩИЙ ПРИСАД ДОМЕННИЙ ГАРНІСАЖЕУТВОРЮЮЧИЙ», розроблені 12.03.2011року;

Зміни №5 до Технічних умов ТУ У 13.2-1:2005 «ПРИСАД ДОМЕННЬІЙ ГАРНИСАЖЕОБРАЗУЮЩИЙ ПРИСАД ДОМЕННИЙ ГАРНІСАЖЕУТВОРЮЮЧИЙ», розроблені 06.06.2013 року.

Позивач стверджує, що зазначені Технічні умови з усіма змінами є твором технічного характеру в розумінні Закону України "Про авторське право та суміжні права", авторські права на які зареєстровані Державним департаментом інтелектуальної власності Міністерства юстиції України, про що 01.06.2007р видано Свідоцтво №20786.

В зазначеному свідоцтві зазначено про те, що авторські майнові права належать Позивачеві.

Крім цього, Позивач вказує на те, що ТОВ «Фінанси та розвиток» є уповноваженим користувачем патенту на винахід № 88348 «Окускований гарнісажеутворюючий матеріал», зареєстрованого в Державному реєстрі патентів на винаходи від 12.10.2009р., на підставі ліцензійного договору № 3/л від 12.10.2009 р., укладеного між ним та Третіми особами - гр.ОСОБА_2 та ОСОБА_3, і Позивач виробляє продукцію для захисту футеровки металоприймачів доменних печей «Присад доменний гарнісажеутворюючий» у відповідності до вищевказаних ТУ У 13.2-1:2005 із змінами та доповненнями

З результатів тендерних процедур Позивачу стало відомо про те, що Відповідач виготовляє та поставляє для інших підприємств гарнісажеутворюючий матеріал "Брикет ільменітовий БИ 45". При цьому Відповідач здійснює виготовлення та поставку на підставі Технічних умов ТУ У 23.9-2:2016 «БРИКЕТ ИЛЬМЕНИТОВЬІЙ ГАРНИСАЖЕОБРАЗУЮЩИЙ МАРКИ БИ-45 БРІКЕТ ІЛЬМЕНІТОВИЙ ГАРНІСАЖЕУТВОРЮЮЧИЙ МАРКИ БІ-45», які розроблені 28.03.2016 року Відповідачем.

Позивач стверджує, що Відповідач з комерційною метою та без дозволу Позивача використав Технічні умови ТУ У 13.2-1:2005 «Присад доменний гарнісажеутворюючий» з комерційною метою для виготовлення продукції, чим заподіяв матеріальну та моральну шкоду, шляхом часткового відтворення такого твору (значні за обсягом фрагменти тексту) при створенні власних технічних умов ТУ У 23.9-2:2016 «Брикет ильменитовьш гарнисажеобразующий марки БИ-45 Брікет ільменітовий гарнісажеутворюючий марки БІ-45».

В підтвердження цього Позивач подав Висновок №СКА-001/16 експертного дослідження об'єктів інтелектуальної власності (а.с. 72-94 Т.1), складеним судовим експертом ОСОБА_10

Так, у зазначеному висновку ОСОБА_10 стверджується, що технічні умови ТУ У 13.2-1:2005 «ПРИСАД ДОМЕННЬІЙ ГАРНИСАЖЕОБРАЗУЮЩИЙ ПРИСАД ДОМЕННИЙ ГАРНІСАЖЕУТВОРЮЮЧИЙ» (Матеріали 1), розроблені у 2005 році ТОВ Агентсгво Міжнародного Співробітництва «Фінанси і розвиток» (зі змінами, внесеними у 2006-2013 рр., Матеріали 2-6), містять ознаки об'єкта авторського права саме літературного письмового твору науково-технічного характеру;

при створенні технічних умов ТУ У 23.9-2:2016 «БРИКЕТ ИЛЬМЕНИТОВЬІЙ ГАРНИСАЖЕОБРАЗУЮЩИЙ МАРКИ БИ-45 БРІКЕТ ІЛЬМЕНІТОВИЙ ГАРНІСАЖЕУТВОРЮЮЧИЙ МАРКИ БІ-45» (Матеріали 7), розроблених у 2016 році ТОВ «Укр.Спец.Переработка», мало місце використання твору науково-технічного характеру ТУ У 13.2-1:2005 «ПРИСАД ДОМЕННЬІЙ ГАРНИСАЖЕОБРАЗУЮЩИЙ ПРИСАД ДОМЕННИЙ ГАРНІСАЖЕУТВОРЮЮЧИЙ» (зі змінами, внесеними у 2006-2013 рр., Матеріали 1-6), розроблених у 2005 році ТОВ Агентство Міжнародного Співробітництва «Фінанси і розвиток». Мало місце використання значних за обсягом фрагменти тексту, які, зокрема, містять опис нової оригінальної продукції, сировими, що застосовується при виробництві продукції та вимоги до її фізико-хімічних властивостей. Використання було здійснено шляхом дослівного запозичення фрагментів тексту, перефразування, а також іншого роду переробки, що здебільшого пов'язані із заміною, вилученням, доповненням або скороченням оригінальних текстів та переформуванні пунктів розділів, що носять технічний характер та не змінюють в цілому їх внутрішньої форми.

Відповідач не згодній з наведеними аргументами, вважає, що ані технічні умови Позивача, ані спірні технічні умови Відповідача не є творами взагалі, оскільки вони є стандартними для технічної продукції, мають відповідати Національним стандартам України "Правила побудови, викладання, оформлення, погодження, прийняття та позначання технічних умов", а наданий Позивачем висновок ОСОБА_10 є необґрунтованим. В обґрунтування цього Відповідач подав копію рецензії на висновок №СКА-001/16 експертного дослідження об'єктів інтелектуальної власності від 24 квітня 2017 року; оригінал Висновку патентного повіреного ОСОБА_12 від 24 квітня 2017 року (вих. №20170424) з додатками; копію відповіді від ДП "Дніпропетровський регіональний державний науково-технічний центр стандартизації, метрології та сертифікації" від 07.04.2017 року (вих. №22-24/584); копію відповіді металурга ОСОБА_13 від 19 квітня 2017 року; копію відповіді металурга ОСОБА_14 04 квітня 2017 року (а.с. 42-130 Т.2). Крім цього, Відповідач вказує на те, що в частині заборони виготовлення продукції та інше позовні вимоги Позивача виходять за межі авторського права.

Так, за Висновком патентного повіреного ОСОБА_27 (а.с. 57-64 Т.2) при створенні ТУ У 23.9-2:2016 "Брикет ильменитовый гарнисажеобразующий марки БИ-45 Брикет ільменітовий гарнісажеутворюючий марки БІ-45" від 05.05.2016 року використано частини ТУ У 13.2-1:2005 "Присад» доменный гарнисажеобразующий" ("Присад доменний гарнісажеутворюючий") від 14.11.2005 р. зі всіма змінами та доповненнями, останні зміни №5 від 27.09.2013 р., які переважно не мають творчого характеру, оскільки є відтворенням або переробкою фрагментів тексту нормативних документів, а структура технічних умов, послідовність викладення матеріалу та вимоги до наповнення розділів передбачаються державними стандартами. Проте деякі, не значні за обсягом використані частини, мають творчий характер, який часто не є яскраво вираженим, оскільки вони побудовані згідно з встановленими вимогами нормативних документів

Треті особи ОСОБА_2 та ОСОБА_3 підтримали аргументи Позивача, а Третя особа ОСОБА_1 - підтримав аргументи Відповідача.

Відповідно до ч.ч.1, 2 ст.433 ЦК України об'єктами авторського права є твори, а саме:

1) літературні та художні твори, зокрема: романи, поеми, статті та інші письмові твори; лекції, промови, проповіді та інші усні твори; драматичні, музично-драматичні твори, пантоміми, хореографічні, інші сценічні твори; музичні твори (з текстом або без тексту); аудіовізуальні твори; твори живопису, архітектури, скульптури та графіки; фотографічні твори; твори ужиткового мистецтва; ілюстрації, карти, плани, ескізи і пластичні твори, що стосуються географії, топографії, архітектури або науки; переклади, адаптації, аранжування та інші переробки літературних або художніх творів; збірники творів, якщо вони за добором або упорядкуванням їх складових частин є результатом інтелектуальної діяльності; 2) комп'ютерні програми; 3) компіляції даних (бази даних), якщо вони за добором або упорядкуванням їх складових частин є результатом інтелектуальної діяльності; 4) інші твори.

Твори є об'єктами авторського права без виконання будь-яких формальностей щодо них та незалежно від їх завершеності, призначення, цінності тощо, а також способу чи форми їх вираження.

Для вирішення спору між сторонами по даній справі необхідно встановити, чи є технічні умови Позивача об'єктом авторського права як літературний твір або інший твір в розумінні Бернської конвенції про охорону літературних і художніх творів, до якої Україна приєдналася 31 травня 1995 року, а також Закону України "Про авторське право та суміжні права", та у випадку підтвердження цього, встановити, чи має місце використання твору Позивача в Технічних умовах ТУ У 23.9-2:2016 «Брикет ильменитовьш гарнисажеобразующий марки БИ-45 Брікет ільменітовий гарнісажеутворюючий марки БІ-45», що належать Відповідачеві.

Для з'ясування наведених питань потрібні спеціальні знання спеціалістів з інтелектуальної власності в області авторського права.

Надані з боку сторін висновки спеціалістів суд досліджує в якості звичайних письмових доказів в порядку ст.36 ГПК України. При цьому матеріали справи свідчать про те, що докази з боку Позивача суперечать доказам, наданим з боку Відповідача.

Відповідно до ч. 1 ст. 41 ГПК України для роз'яснення питань, що виникають при вирішенні господарського спору і потребують спеціальних знань, господарський суд призначає судову експертизу.

Відповідно до пункту 3 Пленуму Постанови Вищого господарського суду України № 4 від 23.03.2012 року "Про деякі питання практики призначення судової експертизи" на підставі пункту 5 статті 65 та пункту 1 частини другої статті 79 ГПК судову експертизу може бути призначено судом як у порядку підготовки справи до розгляду, так і в процесі розгляду. Відповідно до частини другої статті 41 ГПК учасники судового процесу вправі пропонувати господарському суду питання, які мають бути роз'яснені експертом. Ці питання можуть бути запропоновані у позовній заяві, у відзиві або в окремому письмовому клопотанні сторони. Проте остаточне коло питань судовому експерту визначається господарським судом.

Вивчивши пропозиції сторін щодо експертної установи, судова колегія вирішила доручити проведення експертних досліджень по справі експертам експертної установи - Дніпропетровський НДЕКЦ МВС України, який має атестованих експертів за експертною спеціальністю 13.1.1. «Дослідження, пов'язані з літературними, художніми творами, та інші», та відповідає загальному правилу щодо зони регіонального обслуговування.

В силу пункту 1 частини першої статті 79 ГПК України господарський суд зупиняє провадження у справі за клопотанням сторони або за своєю ініціативою у випадку призначення господарським судом судової експертизи.

За вказаних обставин у справі призначається судова експертиза із зупиненням провадження у справі.

Керуючись ст. 41, ч. 2 ст. 79, ст. 86 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд -

У Х В А Л И В:

1. Призначити у справі судову експертизу, на вирішення якої поставити наступні запитання:

1. Чи містить технічний твір - ТУ У 13.2-1:2005 «ПРИСАД ДОМЕННЬІЙ ГАРНИСАЖЕОБРАЗУЮЩИЙ ПРИСАД ДОМЕННИЙ ГАРНІСАЖЕУТВОРЮЮЧИЙ» або його частини ознаки об'єкта авторського права?

2. Якщо так, чи мало місце використання твору (або частини твору) - ТУ У 13.2-1:2005 «ПРИСАД ДОМЕННЫЙ ГАРНИСАЖЕОБРАЗУЮЩИЙ ПРИСАД ДОМЕННИЙ ГАРНІСАЖЕУТВОРЮЮЧИЙ» (з усіма змінами) у творі ТУ У 23.9-2:2016 «БРИКЕТ ИЛЬМЕНИТОВЬІЙ ГАРНИСАЖЕОБРАЗУЮЩИИ МАРКИ БИ-45 БРІКЕТ ІЛЬМЕНІТОВИЙ ГАРШСАЖЕУТВОРЮЮЧИЙ МАРКИ БІ-45», що належить ТОВ «Укр.Спец.Переробка»? Якщо так, то яким способом?

2. Доручити проведення зазначеної експертизи державній спеціалізованій установі - Дніпропетровський НДЕКЦ МВС України (49070, м. Дніпро, вул. Короленка, 4, адреса розміщення: 49033 м. Дніпро, вул. Будівельний тупік, 1).

3. Попередити судових експертів про кримінальну відповідальність за ст. ст. 384, 385 Кримінального кодексу України.

4. Зобов'язати Товариство з обмеженою відповідальністю "УКР.СПЕЦ.ПЕРЕРОБКА" оплатити вартість експертних досліджень у визначені експертною установою строки та розмірах.

5. Зупинити провадження у справі до завершення експертних досліджень.

6. Матеріали справи №904/1126/17 направити на адресу експертної установи.

7. Зобов'язати Дніпропетровський НДЕКЦ МВС України після закінчення експертних досліджень копію висновку направити сторонам та повернути матеріали даної справи разом із експертним висновком господарському суду.

Головуючий колегії Суддя Суддя Н.Б. Кеся Н.Е. Петренко А.В. Суховаров