РІВНЕНСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"08" червня 2017 р. Справа № 906/395/16

Рівненський апеляційний господарський суд у складі колегії:

Головуючого судді Василишин А.Р.

судді Бучинська Г.Б. ,

судді Філіпова Т.Л.

при секретарі Першко А.А.

розглянувши апеляційні скарги товариства з обмеженою відповідальністю "Ренесанс Траст" та закритого акціонерного товариства "Житомирські ласощі" на рішення господарського суду Житомирської області від 31 березня 2017 року справі № 906/395/16 (Сікорська Н.А.)

за позовом товариства з обмеженою відповідальністю "Ренесанс Траст"

до закритого акціонерного товариства "Житомирські Ласощі"

за участю третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача: 1) ОСОБА_2; 2) товариства з обмеженою відповідальністю "Ренесанс Капітал Груп"

про заборону використовувати торгівельні марки, знаки та вчинити певні дії

за участю представників сторін:

позивача: Соломонюк С.А., представник за довіреністю;

відповідача: Губерт О.М., представник за довіреністю;

третіх осіб: ОСОБА_4, представник за довіреністю.

Судом роз'яснено права та обов'язки, передбачені ст.ст.20, 22 ГПК України. Заяв про відвід суддів не надходило.

ВСТАНОВИВ:

Товариство з обмеженою відповідальністю "Ренесанс Траст" (надалі - Позивач) звернулося в господарський суд Житомирської області з позовом до закритого акціонерного товариства "Житомирські Ласощі" (надалі - Відповідач) про:

* заборону Відповідачу використовувати торгівельні марки та знаки позивача, а саме: Батончик; Хрусткий батончик; Золоте кільце - Golden Ring;

* заборону Відповідачу використовувати торгову марку "Барин", яка не має відрізняльної характеристики з торговою маркою Позивача "Барон" та буде вводити споживачів в оману стосовно виробника товару;

* зобов'язання Відповідача припинити виготовлення, зберігання та реалізації продукції в етикеті, схожому до ступеня змішування з етикетом Позивача, а саме: Суперово; Згущонка; БатонChiк; БатонChiк хрусткий; Ірис ам-ням; Барин; Печиво Марія; Печиво Золоте кільце;

* заборону Відповідачу використовувати "паторн" Позивача;

* зобов'язання Відповідача знищити цукерки та печиво в етикеті схожому до ступеня змішування: Суперово; Згущонка; БатонChiк; БатонChiк хрусткий; Ірис ам-ням; Барин; Марія; Золоте кільце.

При розгляді даної справи, судом першої інстанції було залучено в якості третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору на стороні Позивача: ОСОБА_2 (надалі - Третя особа 1) та товариство з обмеженою відповідальністю "Ренесанс Капітал Груп" (надалі - Третя особа 2).

Рішенням господарського суду Житомирської області від 31 березня 2017 року позов задоволено частково; заборонено Відповідачу використовувати торгівельну марку та знак Позивача Золоте кільце - Golden Ring. В решті позову відмовлено.

Не погоджуючись з прийнятим судом першої інстанції рішенням, Відповідач звернувся до Рівненського апеляційного господарського суду з апеляційною скаргою (том 5, а.с. 3-16), в якій просить рішення місцевого господарського суду скасувати в частині заборони використовувати торгівельну марку та знак Позивача Золоте кільце - Golden Ring та прийняти в цій частині нове рішення, яким відмовити у задоволенні вищевказаної позовної вимоги, а в решті рішення залишити без змін.

Ухвалою суду від 18 квітня 2017 року апеляційну скаргу Відповідача прийнято до провадження, справу призначено до слухання на 10 травня 2017 року на 15:10 год..

Водночас, 21 квітня 2017 року на поштову адресу від Позивача надійшла апеляційна скарга на рішення господарського суду Житомирської області від 31 березня 2017 року (том 5, а.с. 20-32), в якій, з підстав, висвітлених в ній, Позивач просить поновити строк на апеляційне оскарження, рішення суду першої інстанції скасувати в частині відмовлених позовних вимог та прийняти нове, яким задоволити позовні вимоги в повному обсязі.

Ухвалою суду від 24 квітня 2017 року поновлено строк на подання апеляційної скарги, апеляційну скаргу Позивача прийнято до спільного провадження з апеляційною скаргою Відповідача.

28 квітня 2017 року на поштову адресу суду від Позивача надійшло клопотання про проведення судового засідання в режимі відеоконференції, з дорученням забезпечити її проведення господарському суду Житомирської області (том 5, а.с.45-49).

10 травня 2017 року від Третьої особи 1 надійшло клопотання про залишення апеляційної скарги Відповідача без розгляду. Обгрунтовуючи дане клопотання Третя особа 1 посилалася на те, що як вбачається з матеріалів апеляційної скарги Відповідача, вона підписана представником Відповідача, який діє в його інтересах, на підставі довіреності за підписом ОСОБА_9, що визначений як в.о. голови правління. Як зазначає Третя особа 1, згідно підпункту 8.9.2 Статуту Відповідача, затвердженого Протоколом №28 від 05 березня 2009 року, яким відповідно керується ОСОБА_9, у випадку відсторонення, усунення голови правління. Третя особа 1 зазначає, що наглядова рада призначає виконуючого обов'язки голови правління з числа членів правління обраних загальними зборами акціонерів. Таким чином, як вказує Третя особа 1, належним документом, який підтверджує призначення ОСОБА_9 в.о голови правління, є рішення Наглядової ради Відповідача.

Водночас, як зазначає Третя особа 1, згідно матеріалів реєстраційної справи, акту від 30 грудня 2015 року та акту від 16 травня 2016 року вбачається, що в матеріалах справи відсутні документи, на підставі яких 27 листопада 2015 року було проведено реєстраційні дії.

Відтак, на переконання Третьої особи 1, що станом на момент звернення з апеляційною скаргою до суду, станом на момент відкриття провадження та станом на сьогодні, Відповідачем не надано жодного належного документу, що підтверджує правомірність призначення та відповідно наявність повноважень у ОСОБА_9 діяти в інтересах Відповідача (том 5, а.с. 50-65).

Оцінивши дані доводи, суд відхиляє їх з огляду на те, що вказана довіреність не відкликана у встановленому порядку юридичною особою, що її видала та з огляду на те, що на момент подачі скарги та на момент розгляду апеляційної скарги, особа, що її підписала є керівником сторони (в справі відсутні докази протилежного на момент розгляду апеляційної скарги).

10 травня 2017 року на електронну адресу суду від Позивача та Третьої особи 1 надійшли клопотання про відкладення розгляду справи (том 5, а.с. 66-70) у зв'язку із зайнятістю уповноважених представників у інших судових засіданнях та з повторним проханням призначити відеоконференцію.

Також, 10 травня 2017 року, до початку судового засідання, від Відповідача надійшло заперечення на апеляційну скаргу Позивача, в якому, з підстав, висвітлених в ньому, просить відмовити в задоволенні апеляційної скарги Позивача, залишити в силі рішення суду першої інстанції в частині відмови в задоволенні позовних вимог Позивача.

Суд звертає увагу, що як зазначалося вище у даній ухвалі, 28 квітня 2017 року на поштову адресу суду від Позивача надійшло клопотання про проведення судового засідання в режимі відеоконференції, з дорученням забезпечити її проведення господарському суду Житомирської області.

Ухвалою суду від 10 травня 2017 року, з підстав, висвітлених в ній, розгляд справи було відкладено на 22 травня 2017 року на 16:00 год.

Разом з тим, в судовому засіданні від 22 травня 2017 року було оголошено перерву до 06 червня 2017 року до 12:00 год.

Суд констатує, що автоматизованою системою документообігу суду визначено колегію суддів для розгляду справи № 906/395/16 у складі: головуючий суддя Василишин А.Р., суддя Бучинська Г.Б., суддя Гудак А.В..

Водночас, розпорядженням керівника апарату Рівненського апеляційного господарського суду-Турович Н. від 06 червня 2017 р. у справі № 906/395/16 у зв'язку із перебуванням у відпустці судді Гудак А.В., та відповідно до п.2.3.25 Положення про автоматизовану систему документообігу суду та п.8.2 Засад використання автоматизованої системи документообігу суду у Рівненському апеляційному господарському суді, призначено автоматичну заміну складу колегії суддів.

Відповідно до протоколу автоматичної зміни складу колегії суддів автоматизованою системою документообігу суду внесено зміни до колегії суддів у складі: головуючий суддя Василишин А.Р., суддя Філіпова Т.Л., суддя Бучинська Г.Б..

Ухвалою суду від 06 червня 2017 року апеляційні скарги прийнято до провадження в новому складі суду.

До початку судового засідання від 06 червня 2017 року від Відповідача надійшли додаткові пояснення, які долучені судом до матеріалів справи.

В судовому засіданні від 06 червня 2017 року в режимі відеоконференції представником Позивача було усно заявлено клопотання про відвід судді Філіпової Т.Л.

З урахуванням того, що дане клопотання було заявлено усно, для підготування письмової заяви з вмотивованим обгрунтуванням підстав для відводу, в судовому засіданні від 06 червня 2017 року для вчинення даної процесуальної дії було оголошено перерву до 08 червня 2017 року до 14:00 год..

До початку судового засідання від 08 червня 2017 року від Позивача та Третьої особи 1 на електронну адресу суду надійшли заяви про відвід усього складу суду у справі №906/395/16, з підстав, вказаних у даних заявах.

Ухвалою суду від 08 червня 2017 року, з підстав, висвітлених в ній, в задоволенні вищевказаних заяв було відмовлено.

В судових засіданні від 22 травня 2017 року, від 06 червня 2017 року та від 08 червня 2017 року в режимі відеоконференції представник Позивача підтримав доводи, викладені в апеляційній скарзі, та з підстав, висвітлених в ній, просить рішення суду першої інстанції скасувати в частині відмовлених позовних вимог та прийняти нове, яким задоволити позовні вимоги в повному обсязі. Разом з тим, представник Позивача заперечив проти доводів апеляційної скарги Відповідача, вважаючи її безпідставною.

В судових засіданні від 22 травня 2017 року, від 06 червня 2017 року та від 08 червня 2017 року в режимі відеоконференції представник Відповідача підтримав доводи, викладені в апеляційній скарзі та просить рішення місцевого господарського суду скасувати в частині заборони використовувати торгівельну марку та знак Позивача Золоте кільце - Golden Ring та прийняти в цій частині нове рішення, яким відмовити у задоволенні вищевказаної позовної вимоги, а в решті рішення залишити без змін. Поряд з тим, представник Відповідача заперечив проти доводів апеляційної скарги Позивача, вважаючи її безпідставною.

В судових засіданні від 22 травня 2017 року, від 06 червня 2017 року та від 08 червня 2017 року в режимі відеоконференції представник Третіх осіб підтримав доводи, висвітлені в апеляційній скарзі Позивача та просив рішення суду першої інстанції скасувати в частині відмовлених позовних вимог та прийняти нове, яким задоволити позовні вимоги в повному обсязі. Разом з тим, представник Третіх осіб заперечив проти доводів апеляційної скарги Позивача, вважаючи її безпідставною.

Заслухавши представників Позивача, Відповідача та Третіх осіб, дослідивши матеріали справи та обставини на предмет повноти їх встановлення, надання їм судом першої інстанції належної юридичної оцінки, вивчивши доводи апеляційних скарг стосовно дотримання норм матеріального і процесуального права судом першої інстанції, колегія суддів Рівненського апеляційного господарського суду прийшла до висновку, що в задоволенні позовних вимог слід відмовити в повному обсязі, а оскаржуване рішення частково скасувати. При цьому колегія виходила з наступного.

Як встановлено апеляційним судом, 26 листопада 2015 року між товариством з додатковою відповідальністю "ЖЛ" та Позивачем укладено договір оренди № 162 цілісного майнового комплексу підприємства, за умовами якого товариство з додатковою відповідальністю "ЖЛ" передав, а Позивач прийняв в строкове платне користування об'єкти нерухомого майна, що входять до цілісного майнового комплексу, що розташований за адресою: м. Житомир, вул. Щорса,67.

Також, 26 листопада 2015 року між товариством з обмеженою відповідальністю "ЖЛ" та Позивачем укладено договір № 246 з додатковою угодою № 1 до договору №246 від 26 листопада 2015 року (том 1, а.с. 46-47,49).

За умовами пункту 1.1. даного договору, з урахуванням додаткової угоди, товариство з додатковою відповідальністю "ЖЛ" зобов'язалося передати у власність, а Позивач прийняти та оплатити на умовах викладених в даному договорі етикет з кондитерських виробів (надалі-товар). Товариство з додатковою відповідальністю "ЖЛ" разом з етикетом передає Позивачу всі майнові та немайнові права інтелектуальної власності, які належать товариству з додатковою відповідальністю "ЖЛ" на увесь існуючий товар, а саме візуальне оформлення товару, всі зображення, візерунки, малюнки, поєднання кольорів і т.д..

Згідно пункту 2.2. вищевказаного договору, кількість товару, який продається за даним договором складає 6942315 шт. та 174855 кг., загальною вартістю 19928889 грн.

На виконання умов даного договору між Позивачем та ТОВ "ЖЛ" підписано акт прийому-передачі до Договору № 246 від 26 листопада 2015 року (том 1, а.с 48), за яким Позивач приймає товар в кількості 6942315 шт. та 174855 кг. , загальною вартістю 19928889 грн.

Факт отримання Позивачем етикету за вищевказаним договором підтверджується бухгалтерською довідкою, згідно якої 26 листопада 2015 року Позивачем було отримано та поставлено на облік етикет за актом прийому-передачі до договору № 246 від 26 листопада 2016 року у кількості 6972315 шт. та 174855 кг. (том 2, а.с. 41-64).

Позивач зазначає, що розрахунки за договором № 246 від 26 листопада 2015 року між сторонами було проведено шляхом зарахування зустрічних однорідних вимог, про що між ТДВ "ЖЛ" та Позивачем було укладено договір про зарахування зустрічних однорідних вимог від 26 листопада 2015 року (том 2, а.с. 40).

На запит місцевого господарського суду Головним управлінням ДФС України в Житомирській області були направлені копії податкових декларацій по запитуваним контрагентам (том 2, а.с 110-122; 134-247; 1-55), з яких не вбачається факту відображення в податковому обліку операцій по вищевказаним договорам.

Суд констатує, що 09 вересня 2015 року між товариством з додатковою відповідальністю "ЖЛ" та Третьою особою 2 укладено договір про передачу права власності на знак для товарів і послуг (том 2, а.с. 8-11).

Згідно пункту 1.1 даного договору, ТДВ "ЖЛ" передало Третій особі 2 право власності на низку знаків для товарів і послуг, в тому числі на знак для товарів і послуг "Золоте кільце/Golden ring", свідоцтво України на знак для товарів і послуг № 192303, іменований далі "Знак 12", стосовно всіх товарів 30 класу МКТП, що вказані у вищезазначеному свідоцтві.

Умовами даного договору також встановлено, що Третя особа 2 має право продавати або відчужувати будь-яким способом, а також здавати в оренду (майновий найм, прокат) всі або частину придбаних за цим договором прав на знак.

В подальшому, 24 жовтня 2015 року між Третьою особою 2 та Позивачем укладено ліцензійний договір (том 1, а.с. 89-92), відповідно до умов якого Третя особа 2 є власником знаків для товарів і послуг, в тому числі за заявкою m 2013 13501 на знак Золоте кільце/Golden ring (цветная), № свідоцтва 192303.

Пунктом 1.1 Договору передбачено, що Третя особа 2 надає Позивачу, а Позивач приймає від Третьої особи 2 на термін дії даного договору і за винагороду повну не виключну ліцензію (право) на використання знаків для товарів і послуг приведених у договорі.

Судом також встановлено, що відповідно до свідоцтва на знак для товарів і послуг №167069 від 25 лютого 2013 року Третя особа 1 є власником знаку "Кльово", за яким надано охорону знаку із зазначенням кольору чи поєднання кольорів, що охороняються: червоний, жовтий, коричневий, чорний, білий (том 1, а.с. 121-122).

Відповідно до свідоцтва на знак для товарів і послуг № 190207 від 26 серпня 2014 року Третя особа 1 є власником знаку "Білочка з горішком" (том 1, а.с. 115-116).

Водночас, 23 липня 2015 року Третьою особою 1 подано до ДП "Український інститут інтелектуальної власності" заявку № m2015 11918 "Про реєстрацію зображувального знаку для товарів і послуг" (том 1, а.с. 161).

В свою чергу, 26 жовтня 2015 між Третьою особою 1 та Позивачем укладено ліцензійний договір, відповідно до якого Третя особа 1 надає Позивачу, а Позивач приймає від Третьої особи 1 на термін дії даного договору і за винагороду, повну не виключну ліцензію (право) на використання знаків для товарів і послуг приведених у вступній частині договору, в тому числі на торгові знаки "Кльово" "Білочка з горішком" та "Патторн" (том 1, а.с. 85-88).

Як вбачається з матеріалів справи, 18 грудня 2015 року Третьою особою 1 до ДП "Український інститут інтелектуальної власності" подано заявку № m на знак для товарів і послуг "Хрусткий!батончик" (том 1, а.с. 162).

Також, 18 грудня 2015 року між Третьою особою 1 та Позивачем укладено ліцензійний договір, за яким Третя особа 1 надає Позивачу, а Позивач приймає від Третьої особи 1 на термін дії даного договору і за винагороду, повну не виключну ліцензію (право) на використання не зареєстрованих знаків для товарів і послуг, в тому числі на "Хрусткий батончик" за заявкою № m" (том 1, а.с. 155-158).

Крім того, 02 червня 2016 року Третьою особою 1 було подано заявку до ДП "Український інститут інтелектуальної власності" (Укрпатент) № m2016 12205 про реєстрацію знака для товарів і послуг в України "Барон" та заявку № m2016 12206 про реєстрацію знака для товарів і послуг в України "Батончик (том 1, а.с. 162, 163).

02 червня 2016 року між Третьою особою 1 та Позивачем було укладено Ліцензійний договір (том 1, а.с. 159-160), відповідно до пункту 1.1 якого Третя особа 1 надає Позивачу, а Позивач приймає на термін дії даного договору і за винагороду, повну не виключну ліцензію (право) на використання не зареєстрованих знаків для товарів і послуг приведених вище.

Приписами пункту 5.1 даного договору визначено, що договір починає діяти з моменту його підписання сторонами, тобто з 02 червня 2016 року та діє до 31 грудня 2017 року.

З метою з'ясування фактичних даних щодо наявності або відсутності підстав для надання торгівельним знакам правової охорони, судом було призначено експертизу об'єктів інтелектуальної власності, за результатами якої встановлено, що :

<< 1. Етикетка цукерки "Кльово" ТзДВ, яка використовується Позивачем та етикетка цукерки "Суперово", яка використовується Відповідачем зразки яких знаходяться " в матеріалах справи (том 1, а.с. 20), є візуально схожі, а також схожі настільки, що їх можна сплутати.

2. Етикетка цукерки "Білочка з горішком" ТзДВ ЖЛ", яка використовується Позивачем, та етикетка цукерки "Згущонка з горішком", яка використовується Відповідачем (том 1, а.с. 21), є візуально схожі, а також схожі настільки, що їх можна сплутати.

3. Етикетка цукерки "Батончик з ароматом горіху" ТзДВ "ЖЛ", яка використовується Позивачем та етикетка цукерки "БатонChik з ароматом горіху", яка використовується Відповідачем, зразки яких знаходяться в матеріалах справи (том 1, а.с. 2) є візуально схожі, а також схожі настільки, що їх можна сплутати.

4. Етикетка цукерки "Батончик з арахісом" ТзДВ "ЖЛ", яка використовується Позивачем, та етикетка цукерки "БатонСhik з арахісом", яка використовується Відповідачем, зразки яких знаходяться в матеріалах справи (том 1, а.с. 23), є візуально схожі, а також схожі настільки, що їх можна сплутати.

5. Етикетка цукерки "Хрусткий Батончик" ТзДВ "ЖЛ", яка використовується Позивачем та етикетка цукерки "БатонChik хрусткий", яка використовується Відповідачем, зразки яких знаходяться в матеріалах справи (том 1, а.с. 24), мають візуальну схожість, однак не є схожими настільки, що їх можна сплутати.

6. Етикетка цукерки "Ірис молочна кринка" (Фіолетовий етикет) ТзДВ "ЖЛ", використовується Позивачем та етикетка цукерки "Ірис ам-ням" (фіолетовий етикет), яка використовується Відповідачем, зразки яких знаходяться в матеріалах справи (том 1, а.с. 25), візуально схожі, а також схожі настільки, що їх можна сплутати.

7. Етикетка цукерки "Ірис молочна кринка" (Червоний етикет) ТзДВ "ЖЛ", яка використовується Позивачем та етикетка цукерки "Ірис ам-ням" (червоний етикет), яка використовується Відповідачем, зразки яких знаходяться в матеріалах справи (том 1, а.с. 26), є візуально схожі, а також схожі настільки, що їх можна сплутати.

8. Етикетка цукерки "Ірис молочна кринка" (золотистий етикет) ТзДВ "ЖЛ", яка використовується Позивачем та етикетка цукерки "Ірис ам-ням" (золотистий етикет), яка використовується Відповідачем, зразки яких знаходяться в матеріалах справи (том 1, а.с. 27), є візуально схожі, а також схожі настільки, що їх можна сплутати

9. Етикетка цукерки "Барон" ТзДВ "ЖЛ", яка використовується Позивачем та етикетка цукерки "Барин", яка використовується Відповідачем, зразки яких знаходяться в матеріалах справи (том 1, а.с. 28), мають візуальну схожість , а також схожі настільки, що їх можна сплутати.

10. Етикетка печива "Печиво затяжне Марія" ТзДВ "ЖЛ", яка використовується Позивачем та етикетка печива "Печиво затяжне Марія", яка використовується Відповідачем, зразки яких знаходяться в матеріалах справи (том 1, а.с. 29-30), є візуально схожі, а також схожі настільки, що їх можна сплутати.

11. Етикетка печива "Золоте кільце (Golden Ring)" ТзДВ "ЖЛ", яка використовується Позивачем та етикетка печива "Золоте кільце (Golden Ring)", яка використовується Відповідачем, зразки яких знаходяться в матеріалах справи (том 1, а.с. 31-32), є візуально схожі, а також схожі настільки, що їх можна сплутати.

12. "Паторн" ТзДВ "ЖЛ", який використовується Позивачем, на етикеті Позивача, та "Паторн", який використовується Відповідачем, зразки яких знаходяться в матеріалах справи (том 1, а.с.33-34), не є візуально схожі, а також схожі настільки, що їх можна сплутати.

13. Використання оскаржуваних зображень та найменувань на продукції Відповідача, які досліджувались за питаннями 1-4 та 6-11, може ввести в оману щодо виробника зазначеної продукції >>.

Рівненський апеляційний господарський суд констатує, що у відповідності до статті 11 ЦК України: цивільні права та обов'язки виникають із дій осіб, що передбачені актами цивільного законодавства, а підставою виникнення цивільних прав та обов'язків є договори та інші правочини. Правочин, різновидом якого є договори - основний вид правомірних дій це волевиявлення осіб, безпосередньо спрямовані на виникнення, зміну або припинення цивільних прав і обов'язків. При цьому, стаття 12 ЦК України передбачає, що особа здійснює свої цивільні права вільно на власний розсуд.

Частиною 1 статті 15 Цивільного кодексу України передбачено, що кожна особа має право на захист свого цивільного права у разі його порушення, невизнання або оспорювання.

Як вбачається з матеріалів справи позивач звернувся до суду за захистом порушених прав, пов'язаних із об'єктами інтелектуальної власності, права на які має на підставі ліцензійних договорів, що містяться в матеріалах справи.

Інтелектуальна власність - це результат творчої діяльності людини: винаходи у всіх галузях людської діяльності, корисні моделі, промислові зразки, знаки для товарів та послуг, знаки обслуговування, фірмові знаки, комерційні позначення, інформаційна продукція, селекційні досягнення тощо. Іншими словами - це такі результати науково-технічної та художньої творчості людини, які можна використовувати будь-яким способом у господарській діяльності.

До об'єктів права інтелектуальної власності, зокрема, належать торгівельні марки (знаки для товарів і послуг).

Відповідно до статті 1109 Цивільного кодексу України, за ліцензійним договором одна сторона (ліцензіар) надає другій стороні (ліцензіату) дозвіл на використання об'єкта права інтелектуальної власності (ліцензію) на умовах, визначених за взаємною згодою сторін з урахуванням вимог цього Кодексу та іншого закону. У ліцензійному договорі визначаються вид ліцензії, сфера використання об'єкта права інтелектуальної власності (конкретні права, що надаються за договором, способи використання зазначеного об'єкта, територія та строк, на які надаються права, тощо), розмір, порядок і строки виплати плати за використання об'єкта права інтелектуальної власності, а також інші умови, які сторони вважають за доцільне включити у договір.

Право інтелектуальної власності є непорушним відповідно до частини 3 статті 418 Цивільного кодексу України. Ніхто не може бути позбавлений права інтелектуальної власності чи обмежений у здійсненні, крім випадків, передбачених законом.

До об'єктів права інтелектуальної власності, відповідно до частини 1 статті 155 Господарського кодексу України, частини 1 статті 420 Цивільного кодексу України, зокрема, належать торговельні марки (знаки для товарів і послуг).

Відповідно до статті 492 Цивільного кодексу України, торговельною маркою може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень, які придатні для вирізнення товарів (послуг), що виробляються (надаються) однією особою, від товарів (послуг), що виробляються (надаються) іншими особами. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, літери, цифри, зображувальні елементи, комбінації кольорів.

Закон України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", який є спеціальним законом, що застосовується в даних правовідносинах визначає, що знаком є позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб.

Частина 2 статті 5 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" респондує, що об'єктом знака може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, у тому числі власні імена, літери, цифри, зображувальні елементи, кольори та комбінації кольорів, а також будь-яка комбінація таких позначень.

Частиною 3 статті 5 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" також встановлено, що право власності на знак засвідчується свідоцтвом.

Згідно частини 4 статті 5 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", обсяг правової охорони, що надається, визначається зображенням знака та переліком товарів і послуг, внесеними до Реєстру, і засвідчується свідоцтвом з наведеними у ньому копією внесеного до Реєстру зображення знака та переліком товарів і послуг.

Що ж до вимоги Позивача про заборону Відповідачу використовувати торгівельну марку та знак Золоте кільце - Golden Ring, колегія апеляційного господарського суду приходить до висновку, що в її задоволенні слід відмовити, з огляду на таке.

Відповідно до частини 3 статті 157 ГПК України, свідоцтво надає право його володільцеві забороняти іншим особам використовувати зареєстровану торгівельну марку без його дозволу, за винятком випадків правомірного використання торгівельної марки без його дозволу.

Водночас, пунктом 6 статті 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» встановлено, що виключне право власника свідоцтва забороняти іншим особам використовувати без його згоди зареєстрований знак не поширюється, зокрема, на здійснення будь-якого права, що виникло до дати подання заявки або якщо було заявлено приорітет до дати приорітету заявки.

Відповідно до частини 1 та 2 статті 494 ЦК України, набуття права інтелектуальної власності на торгівельну марку засвідчується свідоцтвом. Обсяг правової охорони торговельної марки визначається наведеними у свідоцтві її зображенням та переліком товарів і послуг, якщо інше не встановлено законом.

Згідно частини 1 статті 495 ЦК України, майновими правами інтелектуальної власності на торгівельну марку, що належать, зокрема, володільцю відповідного свідоцтва, є:

* право на використання торгівельної марки;

* виключне право дозволяти використання торгівельної марки;

* виключне право перешкоджати неправомірному використанню торгівельної марки, втому числі забороняти таке використання;

* інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом.

Приписами статті 500 ЦК України визначено, що будь-яка особа, яка до дати подання заявки на торговельну марку або, якщо було заявлено пріоритет, до дати пріоритету заявки в інтересах своєї діяльності добросовісно використала торговельну марку в Україні або здійснила значну і серйозну підготовку для такого використання, має право на безоплатне продовження такого використання або використання, яке передбачалося зазначеною підготовкою (право попереднього користувача). Право попереднього користувача може передаватися або переходити до іншої особи тільки разом із підприємством чи діловою практикою або з тією частиною підприємства чи ділової практики, в яких було використано торговельну марку або здійснено значну і серйозну підготовку для такого використання.

Отже, відповідно до викладених приписів чинного законодавства України, право попереднього використання виникає з факту використання ним торгівельної марки до дати подання заявки власником свідоцтва на торгівельну марку.

Як вбачається з матеріалів справи, впродовж здійснення своєї господарської діяльності, Відповідач здійснював значну та серйозну підготовку до використання торгівельної марки Золоте кільце - Golden Ring, з липня місяця 2001 року, що підтверджується, зокрема:

* копією рецептури на печиво «Золоте кільце» від 31 липня 2001 року (ДСТУ 3781-98), яка затверджена головою дегустаційної комісії Державного департаменту ЗАТ «Укркондитер» (том 4, а.с. 14);

* копією витягу з Протоколу №8 від 12 липня 2001 року засідання центральної галузевої дегустаційної (приймальної) комісії по визначенню якості кондитерських та харчоконцентратних виробів, що затверджено наказом Державного департаменту Мінагрополітики України №51 від 29 грудня 2000 року (том 4, а.с. 28-30);

* копією рецептури на печиво «Золоте кільце» (з ароматом крем-брюле) від 14 травня 2004 року (ДСТУ 3781-98), яка затверджена технічним директором Державного департаменту ЗАТ «Укркондитер» (том 4, а.с. 12);

* копією рецептури на печиво «Золоте кільце» (з ароматом мигдалю) від 14 травня 2004 року (ДСТУ 3781-98), яка затверджена технічним директором Державного департаменту ЗАТ «Укркондитер» (том 4, а.с. 13);

* копією витягу з Протоколу №5 від 13 травня 2004 року (том 4, а.с. 31-32) засідання центральної галузевої дегустаційної (приймальної) комісії по визначенню якості кондитерських та харчоконцентратних виробів, що затверджено наказом Державного департаменту Мінагрополітики України №51 від 29 грудня 2000 року стосовно печива «Золоте кільце» (з ароматом крем-брюле та мигдалю);

* повідомленням-клопотанням Відповідача від 14 травня 2004 року до Державного департаменту ЗАТ «Укркондитер» про розгляд нових видів кондитерських виробів, в тому числі печива «Золоте кільце» (том 4, а.с. 33).

Разом з тим, 21 березня 2003 року Відповідач звернувся до Українського інституту інтелектуальної власності про реєстрацію знаку «Золоте кільце», що підтверджується наявною в матеріалах справи заяву з бази даних Українського інституту інтелектуальної власності (том 4, а.с. 178).

Водночас, свідоцтвом №192-468 від 06 червня 2005 року товару: Печиво «Золоте кільце» в міжнародній системі EAN·UCC було присвоєно ідентифікаційний номер: 553 (том 4, а.с. 38).

Також, 17 жовтня 2005 року було зареєстровано знак «Золоте кільце» на ім'я Відповідача.

За приписами частини 4 статті 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", використанням знака визнається:

* нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов'язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення);

* застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстровано;

* застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет.

* знак визнається використаним, якщо його застосовано у формі зареєстрованого знака, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованого знака лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності знака.

Суд констатує, що у оглядову листі ВГС України №01-8/847 від 17 квітня 2006 року зазначено, що питання про наявність значної та серйозної підготовки до використання особою торгівельної марки на підставі поданих нею документів не потребує спеціальних знань і є питанням права, а не питанням факту.

Частиною першою статті 432 ЦК України встановлено, що кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого права інтелектуальної власності, відповідно до статті 16 ЦК України.

У пункті 61 постанови пленуму ВГСУ № 12 від 17 жовтня 2012 року «Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності» зазначено, що оскільки згідно з пунктом 1 статті 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" з датою подання заявки на знак пов'язується виникнення прав, які випливають із свідоцтва про право власності на знак, у вирішенні питання про момент виникнення у власника свідоцтва на знак для товарів і послуг права забороняти його використання іншими особами господарському суду необхідно точно з'ясовувати дату подання заявки на знак і дату видачі відповідного свідоцтва.

В той же час, згідно пункту 4 статті 16 вищевказаного Закону вбачається, що використанням знака визнається: нанесення його на будь-який товар для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов'язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення), експорт (вивезення); застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстровано; застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет, у тому числі в доменних іменах. Знак визнається використаним, якщо його застосовано у формі зареєстрованого знака, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованого знака лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмінності знака.

У оглядовому листі ВГСУ №01-8/847 від 17 квітня 2006 року зазначено, що питання про наявність значної та серйозної підготовки до використання особою торгівельної марки на підставі поданих нею документів, не потребує спеціальних знань і є питанням права, а не питанням факту.

Право попереднього користувача виникає з факту використання ним знака для товарів і послуг до дати подання заявки власником свідоцтва на знак, або, якщо було заявлено пріоритет, - до дати пріоритету заявки. Якщо стороною у справі не доведено обставин, що свідчать про добросовісне використання нею знака для товарів і послуг в Україні або здійснення значної і серйозної підготовки до такого використання до дати подання іншою стороною заявки на цей знак, у господарського суду відсутні підстави для висновку про наявність права попереднього користувача на відповідний знак.

Крім того, у оглядовому листі ВГСУ №01-8/1234 від 13 липня 2005 року вказано, що право попереднього використання виникає не лише у випадку використання торгівельної марки (яка є тотожною із зареєстрованою торгівельною маркою), а й випадку використання торгівельної марки, яка є схожою із зареєстрованою торгівельною маркою.

Разом з тим, відповідно до оглядового листа ВГСУ №01-8/24 від 22 січня 2007 року, чинне законодавство не містить будь-яких обмежень стосовно суб'єкта права попереднього користування, наявність якого, в свою чергу, виключає необхідність отримання дозволу на використання відповідної торгівельної марки від власника свідоцтва та унеможливлює заборону власником свідоцтва цій особі вчиняти дії, які охоплюються правом попереднього використання.

При цьому суд констатує, що для не застосування статті 500 ЦК України, Позивачем не доведено факту передачі Відповідачем по договору щодо торгової марки "Золоте кільце" (при дії першого свідоцтва, котре видавалося Відповідачу) підприємства чи ділової практики.

Разом з тим, суд зауважує, що з вищеописаних матеріалів справи вбачається, що до того, як Відповідач зареєстрував первинно торгову марку "Золоте кільце" (і до того ж як заявив приорітет на неї), Відповідач здійснив значну та серйозну підготовку до використання даної торгової марки (Золоте кільце), що підтверджує його право попереднього користування.(при цьому суд зауважує про існування подібної практики в справі №910/15421/13).

При цьому суд констатує, що згідно пункту 5 оглядового листа ВГСУ №01-8/847 від 17 квітня 2006 року, право попереднього користувача торгової марки виникає з факту використання ним торгівельної марки до дати подання заявки власником свідоцтв на торгівельну марку, або якщо було заявлено приорітет, - до дати приорітету.

Тобто, в даному випадку обумовлюється проміжок часу, в який виникає право попереднього користувача. При цьому суд звертає увагу Позивача та Третьої особи (з огляду на доводи, в тому числі апеляційної скарги), що слово "до" не є тотожним слову "припиняється".

Тобто, з моменту первинної реєстрації свідоцтва Відповідача, його право попереднього користувача не нівелювалося і не зникло. А відтак, він має право користуватися даною торговою маркою, як особи, що має право попереднього користувача.

Враховуючи усе вищевказане, та те що Відповідачем доведено факт про добросовісне використання торгівельної марки «Золоте кільце» та здійснення значної і серйозної підготовки для такого використання , колегія апеляційного господарського суду приходить до висновку про наявність у Відповідача права попереднього користування на торгівельну марку «Золоте кільце», що є підставою для відмови в позові в цій частині.

А тому, з огляду на усе вищевикладене у даній судовій постанові, колегія апеляційного господарського суду прийшла до висновку, що рішення місцевого господарського суду в частині заборони Відповідачу використовувати торгівельну марку та знак Позивача Золоте кільце - Golden Ring підлягає скасуванню.

Розглянувши позовну вимогу Позивача про заборону Відповідачу використовувати торгівельні марки та знаки Позивача "Батончик ", "Хрусткий батончик" та "Барин", то суд дійшов висновку, що дана вимога не ґрунтується на вимогах чинного законодавства, оскільки як свідчать матеріали справи, Позивач отримав не виключну ліцензію щодо знаків на товари та послуги "Батончик" "Хрусткий! батончик" та "Барон", права на які належать Третій особі 1, на підставі заявок № m 2015 23483 від 18 грудня 2015 року , № m 2016 12206 та № m 2016 12205 від 02 червня 2016 року (том 1, а.с. 162 -163).

Позивач права на вищевказані торгові знаки отримав від Третьої особи 1 на підставі ліцензійних договорів від 18 грудня 2015 та від 02 червня 2016 року (том 1, а.с. 156-158,159-160).

Суд констатує, що згідно частини 1 статті 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" права, що випливають із свідоцтва, діють від дати подання заявки.

Аналіз норм статті 16 вищевказаного закону свідчить про те, що право на охорону знаку має саме власник свідоцтва, або особа за відповідним дозволом (ліцензією).

Подання особою заявки на отримання свідоцтва не надає права такій особі, зокрема, на звернення до суду з вимогами щодо надання правової охорони відповідному знаку, оскільки такими правами наділений виключно власник свідоцтва знаку для товарів і послуг, а не особа, яка подала відповідну заявку.

Суд констатує, що станом на момент звернення з позовом до суду першої інстанції, Третя особа 1 не набула статусу власника свідоцтва. Відповідно, суд констатує, що при зверненні до суду була порушена стаття 1 ГПК України щодо права звернення з метою захисту оспорюваного чи порушеного права (тобто існуючого).

Крім того, як вказують матеріали справи, Позивач отримав право на використання незареєстрованого знаку для товарів і послуг "Батончик" за заявкою m 2016 12206 та "Барон" за заявкою m 201612205 за ліцензійним договором, укладеним з Третьою особою 1 02 червня 2016 року, тобто за договором, який укладено між Позивачем та Третьою особою1 після звернення до суду, що також свідчить про вищеописане порушення статті 1 ГПК України.

Крім того, суд звертає увагу на те, що відповідно до інформації, яка міститься в он-лайн базі ДП "Український інститут інтелектуальної власності" (Укрпатент) та знаходиться в матеріалах справи, заявки № m 2015 23483 (позначення "Хрусткий батончик") та № m 2016 12205 (позначення "Барон") з 12 серпня 2016 року вважаються відкликаними (том 4, а.с. 125-130).

Поряд з тим, суд констатує, що в матеріалах справи є докази, що підтверджують (за аналогічного обгрунтування, наведеного вище щодо наявності у Відповідача права попереднього користування щодо торгової марки "Золоте кільце") використання Відповідачем продукції, що містить назви Батончик (з різними добавляннями слів) та Барон. Дане підтверджується доказами, наявними в матеріалах справи, що містяться в томі 4 на аркушах справи 11, 15, 16,18, 21, 22, 23, 26-27, 35-36, 37.

При цьому, суд ще раз наголошує на тому, що згідно оглядового листа ВГСУ №01-8/1234 від 13 липня 2005 року: право попереднього використання виникає не лише у випадку використання торгівельної марки (яка є тотожною із зареєстрованою торгівельною маркою), а й у випадку використання торгівельної марки, яка схожа із зареєстрованою торгівельною маркою.

З даного (з урахуванням використання тотожної "Барон" та схожої "Батончик" торгівельної марки Відповідачем) суд констатує, що в даному випадку з огляду на вищевказаний лист, вбачається за можливе констатувати право попереднього користування Відповідачем, що є ще однією підставою для відмови в задоволенні даного позову.

Враховуючи вищевикладене, колегія суду апеляційної інстанції приходить до висновку, що на момент звернення з даним позовом до суду, Позивач не був наділений будь-якими правами щодо торгівельного знаку "Батончик" "Хрусткий батончик"та "Барон", що вказує на те, що права Позивача діями Відповідача на момент прийняття позову, не могли бути порушені, а тому вимога в цій частині позову є безпідставною та такою, що не підлягає задоволенню.

Дане вчинено і місцевим господарським судом. Відтак, апеляційний господарський суд залишає без змін оспорюване рішення в цій частині.

Щодо вимоги Позивача про заборону Відповідачу використовувати "Паторн" Позивача, суд зазначає про наступне.

Обґрунтовуючи дану вимогу Позивач зазначає, що отримав повну не виключну ліцензію (право) на використання знаків для товарів і послуг - паторн на підставі ліцензійного договору від 26 жовтня 2015 року (том 1, а.с. 85-88).

Як вбачається з матеріалів справи, 23 липня 2015 року Третя особа 1 подала заяву до ДП "Український інститут інтелектуальної власності" № m2015 11918 на зображувальний знак для товарів і послуг (паттерн). Свідоцтво за даною заявкою станом на момент укладення ліцензійного договору та на момент звернення до суду Третьою особою 1 не отримано.

Як зазначалось вище у даній судовій постанові, нормами Закону України " Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" передбачено, що тільки власнику свідоцтва надається виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди зареєстрований знак.

За таких обставин, оскільки Третьою особою 1 не отримано свідоцтва на зображувальний знак для товарів та послуг (паттерн), відповідно вона не набула статусу власника такого знаку.

Крім того, відповідно до висновку проведеної експертизи об'єктів інтелектуальної власності "Паторн" ТДВ "ЖЛ", який використовується Позивачем, та "паторн", який використовується Відповідачем, зразки яких знаходяться в матеріалах справи (том 1, а.с. 33-34), не є візуально схожі, а також схожі настільки, що їх можна сплутати (том 3, а.с. 136).

Враховуючи вищевказане, суд апеляційної інстанції приходить до висновку, що позовні вимоги Позивача щодо захисту свого порушеного права, пов'язаного із використанням Відповідачем зображувального знаку на товари і послуги (паторн) є безпідставними, необґрунтованими та такими, що не підлягають до задоволення.

Дане вчинено і місцевим господарським судом. Відтак, апеляційний господарський суд залишає без змін оспорюване рішення і в цій частині.

Стосовно вимоги Позивача про зобов'язання Відповідача припинити виготовлення, зберігання та реалізацію продукції в етикеті, схожому до ступеня змішування з етикетом Позивача, а саме: Суперово; Згущонка; БатонChiк; БатонChiк хрусткий; Ірис ам-ням; Барин; Печиво Марія; Печиво Золоте кільце та знищення цукерок та печива в етикеті схожому до ступеня змішування Суперово; Згущонка; БатонChiк; БатонChiк хрусткий; Ірис ам-ням; Барин; Печиво Марія; Золоте кільце, то суд зазначає про наступне.

Суд констатує, що в силу дії статті 432 ЦК України: кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого права інтелектуальної власності відповідно до статті 16 цього Кодексу. Суд у випадках та в порядку, встановлених законом, може постановити рішення, зокрема, про:

* застосування негайних заходів щодо запобігання порушенню права інтелектуальної власності та збереження відповідних доказів;

* зупинення пропуску через митний кордон України товарів, імпорт чи експорт яких здійснюється з порушенням права інтелектуальної власності;

* вилучення з цивільного обороту товарів, виготовлених або введених у цивільний оборот з порушенням права інтелектуальної власності, та знищення таких товарів;

* вилучення з цивільного обороту матеріалів та знарядь, які використовувалися переважно для виготовлення товарів з порушенням права інтелектуальної власності, або вилучення та знищення таких матеріалів та знарядь;

* застосування разового грошового стягнення замість відшкодування збитків за неправомірне використання об'єкта права інтелектуальної власності. Розмір стягнення визначається відповідно до закону з урахуванням вини особи та інших обставин, що мають істотне значення;

* опублікування в засобах масової інформації відомостей про порушення права інтелектуальної власності та зміст судового рішення щодо такого порушення.

В силу дії частини 1 статті 20 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", будь-яке посягання на права власника свідоцтва, передбачені статтею 16 цього Закону, в тому числі вчинення без згоди власника свідоцтва дій, що потребують його згоди, та готування до вчинення таких дій, вважається порушенням прав власника свідоцтва, що тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством України; порушенням прав власника свідоцтва вважається також використання без його згоди в доменних іменах знаків та позначень, вказаних у пункті 5 статті 16 цього Закону.

Згідно частини 2 статті 20 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", на вимогу власника свідоцтва таке порушення повинно бути припинено, а порушник зобов'язаний відшкодувати власнику свідоцтва заподіяні збитки; власник свідоцтва може також вимагати усунення з товару, його упаковки незаконно використаного знака або позначення, схожого з ним настільки, що їх можна сплутати, або знищення виготовлених зображень знака або позначення, схожого з ним настільки, що їх можна сплутати; вимагати поновлення порушених прав власника свідоцтва може за його згодою також особа, яка придбала ліцензію.

Приписами статті 500 ЦК України визначено, що будь-яка особа, яка до дати подання заявки на торговельну марку або, якщо було заявлено пріоритет, до дати пріоритету заявки в інтересах своєї діяльності добросовісно використала торговельну марку в Україні або здійснила значну і серйозну підготовку для такого використання, має право на безоплатне продовження такого використання або використання, яке передбачалося зазначеною підготовкою (право попереднього користувача); право попереднього користувача може передаватися або переходити до іншої особи тільки разом із підприємством чи діловою практикою або з тією частиною підприємства чи ділової практики, в яких було використано торговельну марку або здійснено значну і серйозну підготовку для такого використання.

Вищевказані норми, з урахуванням усього вищевикладеного у даній судовій постанові, вказують на право особи, наділеної правом інтелектуальної власності, звернутися до суду з позовом з метою захисту свого права інтелектуальної власності, в тому числі щодо застосування негайних заходів щодо запобігання порушення права інтелектуальної власності. Реалізація такого права може виражатися, на переконання колегії суду, в тому числі і шляхом зоборони (вимоги щодо припинення) виготовлення, зберігання та реалізації продукції в етикеті, схожому до ступеня змішування з етикетом власника права інтелектуальної власності.

В той же час, ЦК України та Закон України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" містять різні визначення права захисту інтелектуальної власності в позовах щодо знищення товарів (та попереднього вилучення з цивільного обороту), котрі виготовлені або введені в цивільний оборот з порушенням права власності, адже в Цивільному кодексі міститься визначення, що має більш широку можливість тлумачення, а ніж та, що наведена у спеціальному Законі.

Аналіз вищевказаних норм, призводить суд до висновку про наявність у чинному законодавстві можливості захисту такого права, про захист якого просить Позивач в даних частинах позовних вимог.

При цьому, апеляційний господарський суд вважає, що (з огляду на два визначення захисту права інтелектуальної власності в чинному законодавстві) суди при розгляді даних спорів мають керуватися в першу чергу спеціальним законом - Законом України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", котрий передбачає усунення з товару, його упаковки незаконно використаного знака або позначення, схожого з ним настільки, що їх можна сплутати, або знищення виготовлених зображень знака або позначення.

При цьому суд вважає, що безпосередньо про знищення усього товару можливо заявляти позов лише у тому випадку, коли позначення не можливо відділити від товару, котрий виготовлений з порушенням права інтелектуальної власності.

Разом з тим, суд вважає, що у випадку встановлення, що етикет чи знак можна знищити без знищення товару, то це не є підставою для відмови в позові про знищення товару, а є підставою для часткового задоволення такого позову.

Поряд з тим, суд констатує, що на переконання колегії суду, для задоволення такого позову необхідні ще й такі передумови, як наявність у сторони, що заявляє про порушення свого права, факту наявності такого права (відповідного свідоцтва) на момент звернення до суду (з урахуванням статті 1 ГПК України); відсутності у сторони, до якої пред'явлений позов, права попереднього користувача.

З огляду на усе вищевказане, суд констатує, що вище у даній постанові уже встановлено наявність права попереднього користувача у Відповідача на торгівельні марки: печиво "Золоте кільце", цукерок Барон. Також судом встановлено, право попереднього користування у Відповідача торгівельною маркою, схожою із торгівельною маркою Позивача, що містить назву Батончик. Разом з тим, вище у даній постанові судом встановлено, що на момент звернення до суду, в порушення статті 1 ГПК України, у Позивача не існувало зареєстрованого права (свідоцтва) щодо знаків "Батончик" та "Барон". Крім того, суд ще раз враховує факт того, що на момент винесення спорюваного рішення місцевим господарським судом: відповідно до інформації, яка міститься в он-лайн базі ДП "Український інститут інтелектуальної власності" (Укрпатент) та знаходиться в матеріалах справи (том 4, а.с. 125-130), заявки № m 2015 23483 (позначення "Хрусткий батончик") та № m 2016 12205 (позначення "Барон") з 12 серпня 2016 року вважаються відкликаними.

Оцінивши усе вищеописане у даній судовій постанові, суд приходить до висновку про відмову в позові щодо вимог Позивача про: зобов'язання Відповідача припинити виготовлення, зберігання та реалізацію продукції в етикеті, схожому до ступеня змішування з етикетом Позивача, а саме - БатонChik, БатонChik хрусткий, Барин, печиво "Золоте кільце"; знищення цукерок та печива в етикеті схожому до ступеня змішування - БатонChik, БатонChik хрусткий, Барин, печиво "Золоте кільце".

Водночас, суд констатує, що з наявних в матеріалах справи доказів вбачається наявність у Відповідача і права попереднього користування щодо торгівельної марки Печиво Марія та торгової марки Кльово (за захистом права на котре Позивач просив зобов'язати Відповідача припинити виготовлення, зберігання та реалізацію, а ткож зинищити цукерки Суперово). Дане підтверджується наявними у справі доказами (попереднє користування) в тому числі з:рецептурою, затврердженою 16 лютого 2006 року (том 4, а.с.7-10), витягом з протоколу №2 (том 4, а.с. 24-25), свідоцтва №192-502 від 08 червня 2005 року (том 4. а.с. 39), заявик (том 4, а.с. 57-58).

Як вказувалося вище у даній судовій постанові, зі змісту оглядового листа ВГСУ №01-8/1234 від 13 липня 2005 року: право попереднього користування виникає не лише у випадку використання торгівельної марки (яка є тотожною із зареєстрованою торгівельною маркою), а й у випадку використання торгівельної марки, яка схожа із зареєстрованою торгівельною маркою.

Суд ще раз констатує, що у пункті 1 оглядового листа ВГСУ №01-8/24 від 23 січня 2007 року висвітлена позиція (з аналізу норм права, що там наведені), що: <<Аналіз змісту наведених правових норм свідчить про те, що чинне законодавство не містить будь-яких обмежень стосовно суб'єкта права попереднього користувача, наявність якого, в свою чергу, виключає необхідність отримання дозволу на використання відповідної торгівельної марки від власника свідоцтва та унеможливлює заборону власником свідоцтва цій особі вчиняти дії, які охоплюються правом попереднього користувача >>.

Також суд констатує, що у оглядовому листі ВГСУ №01-8/847 від 17 квітня 2006 року зазначено, що питання про наявність значної та серйозної підготовки до використання особою торгівельної марки на підставі поданих нею документів, не потребує спеціальних знань і є питанням права, а не питанням факту.

Водночас, суд констатує наявність у Відповідача права інтелектуальної власності на торгівельну марку Суперово, котра підтверджується наявним в матеріалах справи ліцензійним договором від 19 січня 2016 року (том 1, а.с. 177-180), що окрім усього зазначеного вище, вказує на законність користування ним даною торгівельною маркою.

Враховуючи усе вищевказане, суд констатує наявність значної та серйозної підготовки Відповідачем до використання вищевказаних торгових марок, суд констатує відсутність підстав для задоволення позову Позивачем в цій частині.

В той же час, суд констатує недоведеність належними та допустимими доказами, що наявні у справі (в тому числі і ліцензійними договорами) права Позивача щодо торгівельних марок Згущонка, Ірис ам-ням, Печиво Марія.

Усе вищевказане призводить суд до висновку про повну відмову Позивачу в задоволенні його позову та про часткове скасування рішення місцевого господарського суду по даній справі.

Судові витрати, відповідно до статті 49 ГПК України, за подачу позовної заяви та апеляційної скарги суд покладає на Позивача (з огляду на відмову у задоволенні позовних вимог).

Керуючись статтями 49, 99, 101, 103 - 105 Господарського процесуального кодексу України, суд-

ПОСТАНОВИВ:

1. Апеляційну скаргу товариства з обмеженою відповідальністю "Ренесанс Траст" на рішення господарського суду Житомирської області від 31 березня 2017 року справі №906/395/16 - залишити без задоволення.

2. Апеляційну скаргу закритого акціонерного товариства "Житомирські ласощі" на рішення господарського суду Житомирської області від 31 березня 2017 року справі №906/395/16 - задоволити.

3. Рішення господарського суду Житомирської області від 31 березня 2017 року справі №906/395/16 скасувати в частині щодо заборони закритому акціонерному товариству "Житомирські ласощі" (10003, м. Житомир, вул. Щорса,67, код 00382071) використовувати торгівельну марку та знак Золоте кільце - Golden Ring та змінити в частині розподілу судових витрат.

4. Прийняти в цій частині нове рішення, яким відмовити у задоволенні позовних вимог у повному обсязі.

5. В решті рішення господарського суду Житомирської області від 31 березня 2017 року справі №906/395/16 залишити без змін.

6. Стягнути з товариства з обмеженою відповідальністю "Ренесанс Траст" (01014, м.Київ, пров. Мічуріна,3/2 А, оф. 21, код 34415593) на користь закритого акціонерного товариства "Житомирські Ласощі" (10003, м. Житомир, вул. Щорса,67, код 00382071) 7 579 грн судового збору за розгляд апеляційної скарги.

7. Доручити господарському суду Житомирської області видати відповідний наказ.

8. Постанова набирає законної сили з дня її прийняття.

9. Постанову апеляційної інстанції може бути оскаржено у касаційному порядку протягом двадцяти днів з дня набрання постановою апеляційного господарського суду законної сили.

10. Справу №906/395/16 повернути до господарського суду Житомирської області.

Головуючий суддя Василишин А.Р.

Суддя Бучинська Г.Б.

Суддя Філіпова Т.Л.