ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

19.05.2017 Справа № 904/7267/15

За позовом Компанії "СТУДІО ОСОБА_1" (STUDIO MODERNA SA), Швейцарія

до Товариства з обмеженою відповідальністю "МАТРОЛЮКС", м. Дніпро

Третя особа без самостійних вимог на предмет спору на боці Позивача «Топ Шоп Інтернешнл СА» (Top Shop International SA), зареєстровану за адресою Bia Ферруччіо Пеллі 13 СН-6900 Лугано, Швейцарія (Via Ferruccio Pelli 13 СН-6900 Lugano Switzerland)

про припинення порушення прав на знаки для товарів і послуг та зобов`язання вчинити дії

Суддя Кеся Н.Б.

При секретарі судового засідання Хавіна О.С.

Представники:

Від Позивача: представник ОСОБА_2, довіреність № б/н від 13.03.17р.

Від Відповідача: представник ОСОБА_3, довіреність № б/н від 20.09.2015 р.

Третя особа: представник не з'явився

СУТЬ СПОРУ:

Компанія "СТУДІО ОСОБА_1" (STUDIO MODERNA SA) звернулась з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю "МАТРОЛЮКС", в якому просить господарський суд:

зобов'язати Товариство з обмеженою відповідальністю МАТРОЛЮКС, , що зареєстроване за адресою: 49044, м. Дніпропетровськ, вул. Шевченка, 10, офіс 402, припинити порушення прав Позивача на зареєстровану торговельну марку Dormeo, зокрема, шляхом заборони використання схожих з цим знаком позначень Domio/Dommio (у всіх варіаціях), а також будь-яких інших словесних та комбінованих позначень, що тотожні або схожі до ступеня змішування з торговельною маркою Dormeo, в господарській діяльності всіма можливими способами, серед яких: маркування, рекламування та просування товарів, використання в діловій документації, доменних іменах, застосування в мережі Інтернет, тощо;

зобов'язати Товариство з обмеженою відповідальністю МАТРОЛЮКС, , що зареєстроване за адресою: 49044. м. Дніпропетровськ, вул. Шевченка, 10, офіс 402, вилучити з цивільного обороту всі товари та матеріали (в тому числі, але не виключно, упакування, етикетки, рекламні матеріали), на які нанесені (зображені) позначення Domio/Dommio (у всіх варіаціях);

зобов'язати Товариство з обмеженою відповідальністю МАТРОЛЮКС, , що зареєстроване за адресою: 49044, м. Дніпропетровськ, вул. Шевченка, 10, офіс 402, знищити всі товари та матеріали (в тому числі, але не виключно, упакування, етикетки, рекламні матеріали), на які нанесені (зображені) позначення Domio/Dommio (у всіх варіаціях);

стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю МАТРОЛЮКС, код ЄДРІІОУ 33248760, що зареєстроване за адресою: 49044, м. Дніпропетровськ, вул. Шевченка, 10, офіс 402, на користь компанії СТУДІО ОСОБА_1 в особі представника ОСОБА_4 судовий збір за подання цієї позовної заяви (1827,00 грн.) та судовий збір за подання заяви про забезпечення позову (1827,00 грн.).

Ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 29.09.15р. призначено судову експертизу та зупинено провадження по справі, проведення судової експертизи доручено експертам Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України.

Супровідним листом від 19.04.16р. справу повернуто від вказаної експертної установи до господарського суду Дніпропетровської області із відповідним експертним висновком (а.с. 65 Т.2).

Ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 13.06.16р. у справі призначено повторну судову експертизу, проведення якої доручено Київському науково-дослідному інституту судових експертиз Міністерства юстиції України. Провадження у справі зупинено.

Супровідним листом від 10.02.17р. справу повернуто від експертної установи до господарського суду Дніпропетровської області, в якому повідомлено про відмову ТОВ «МАТРОЛЮКС від оплати вартості проведення судової експертизи №11092/16-53.

Ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 22.02.2017р. поновлено провадження по справі, призначено судове засідання на 09.03.2016р. о 11:30 год.

Представник Позивача 15.03.2017р. подав клопотання про призначення повторної судової експертизи, проведення якої доручити атестованим судовим експертам Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України (03057, м.Київ, вул.Смоленська, 6) та клопотання про залучення до справи №904/7267/15 Третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні Позивача «Топ Шоп Інтернешнл СА» (Top Shop International SA), зареєстровану за адресою Bia Ферруччіо Пеллі 13 СН-6900 Лугано, Швейцарія (Via Ferruccio Pelli 13 СН-6900 Lugano Switzerland) (а.с. 25-32 Т.3).

Ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 04.04.2017 року залучено до розгляду справи в якості Третьої особи без самостійних вимог на предмет спору на боці Позивача «Топ Шоп Інтернешнл СА» (Top Shop International SA), зареєстровану за адресою Bia Ферруччіо Пеллі 13 СН-6900 Лугано, Швейцарія (Via Ferruccio Pelli 13 СН-6900 Lugano Switzerland) (а.с. 99-102 Т.3).

Представник Відповідача 15.03.2017р. подав клопотання про долучення додаткових доказів (а.с. 37-89 Т.3), а саме:

- висновок №503 експертного дослідження від 23.03.2016 р.;

- копію висновку експертного дослідження № 21913/15-53 від 22.08.2016.

Відповідно до висновку експертного дослідження № 21913/15-53 від 22.08.2016 року:

позначення не є схожим настільки, що його можна сплутати із знаками для

товарів і послуг, які охороняються в Україні відповідно до міжнародних реєстрацій №801078 від 20.11.2002р., №961513 від 19.03.2008р., №1081055 від 25.05.2011р. та №1234284 від 01.09.2014р.;

позначення "DOMIO" є схожим в цілому настільки, що його можна сплутати із знаками для товарів і послуг, які охороняються в Україні відповідно до міжнародних реєстрацій №801078 від 20.11.2002р., №961513 від 19.03.2008р., №1081055 від 25.05.2011р. та №1234284 від 01.09.2014р.

Відповідно до висновку №503 експертного дослідження об'єктів інтелектуальної власності від 23.03.2016р.:

позначення не є схожим настільки, що його можна сплутати із позначенням, які охороняються в Україні відповідно до міжнародних реєстрацій торговельних марок №801078 від 20.11.2002р., №961513 від 19.03.2008р., №1081055 від 25.05.2011р. та №1234284 від 01.09.2014р., при використанні для одних і тих же товарів і послуг;

словесне позначення "DOMIO" не є фонетичною та семантично схожим зі словесним елементом "DORMEO" знаків для товарів і послуг за міжнародними реєстраціями №801078 від 20.11.2002р., №961513 від 19.03.2008р., №1081055 від 25.05.2011р. та №1234284 від 01.09.2014р.

Ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 04.04.2017 року (а.с. 103-105 Т.3) скасовано арешт, накладений ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 20.08.15р. по справі №904/7267/15.

16.05.17р. Позивач подав клопотання про уточнення клопотання про призначення повторної судової експертизи (а.с. 137-138 Т.3), просить суд:

призначити повторну судову експертизу, проведення якої доручити атестованим судовим експертам Департаменту судової експертизи та експертних досліджень у сфері інтелектуальної власності державної судової адміністрації України (03045, м. Київ, вул. Плещеєва, 10). В обґрунтування Позивач посилається на те, що експертна установа, якій було доручено раніше проведення повторної експертизи, за приватним замовленням Відповідача вже надала інші висновки по суті спору, з якими Позивач не погоджується.

Позивач просить поставити перед експертами на вирішення наступні запитання:

- Чи є словесне та комбіноване позначення Dommio( ) , яке за матеріалами справи використовується Товариством з обмеженою відповідальністю «МАТРОЛЮКС» у господарській діяльності, схожим настільки, що його можна сплутати з одним або з декількома позначеннями, які охороняються в Україні відповідно до міжнародних реєстрацій №801078 від 20.11.2002р., №961513 від 19.03.2008р., №1081055 від 25.05.2011р. та №1234284 від 01.09.2014р.?

- Чи є словесне та комбіноване позначення Domio (), яке за матеріалами справи використовується у цивільному (господарському) обороті в Україні, схожим настільки, що його можна сплутати з одним або з декількома з позначеннями, які охороняються в Україні відповідно до міжнародних реєстрацій торговельних марок №801078 від 20.11.2002р., №961513 від 19.03.2008 р., №1081055 від 25.05.2011р., №1234284 від 01.09.2014 р.?

Також 16.05.17р. Позивач подав додаткові пояснення щодо деяких обставин справи (а.с. 124-126 Т.3) щодо підтвердження зацікавленості Позивача у проведенні повторної експертизи; щодо наданих Відповідачем письмових доказів.

Позивач подав заяву про забезпечення позову (а.с. 132-136 Т.3), в якій просить суд

зобов'язати Державну службу інтелектуальної власності України призупинити діловодство щодо реєстрації комбінованого позначення Dommio за заявкою №m201510581 від 06.07.2015р. до прийняття рішення у справі за позовом Компанії «СТУДІО ОСОБА_1» товариства з обмеженою відповідальністю «МАТРОЛЮКС» про припинення порушення прав на знаки для товарів і послуг та зобов'язання вчинити дії;

заборонити Відповідачу - Товариству з обмеженою відповідальністю «МАТРОЛЮКС», , що зареєстроване за адресою: 49044, м. Дніпропетровськ, вул. Шевченка, 10, офіс 402, вчинять будь-які дії пов'язані з введенням в цивільний оборот товарів та матеріалів (в тому числі, але не виключно, упакування, етикетки, рекламні матеріали), на які нанесені (зображені) позначення Domio/Dommio (у всіх варіаціях) до прийняття рішення у справі за позовом Компанії "СТУДІО ОСОБА_1" товариства з обмеженою відповідальністю "МАТРОЛЮКС" про припинення порушення прав на знаки для товарів і послуг та зобов'язання вчинити дії.

17.05.17р. електронною поштою від Позивача отримано копію квитанції №821/з26 від 17.05.17р. до заяви про забезпечення позову (а.с. 141 Т.3).

16.05.17р. Відповідач електронною поштою на адресу суду направив пояснення (а.с.121-123 Т.3) щодо неприйнятності експертної установи, запропонованої Позивачем у зв'язку з тим, що на даний час в цій експертній установі (Департамент судової експертизи та експертних досліджень у сфері інтелектуальної власності Державного підприємства «Інформаційні судові системи» Державної судової адміністрації України) працює експерт ОСОБА_5 та керівник ОСОБА_6, які працювали відповідно експертом та керівником Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України, експертні висновки якого у даній справі визнані необґрунтованими. Так, Відповідач вважає, що проведення судової експертизи варто доручати атестованим судовим експертам або Науково-дослідному центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України, або Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України.

Частиною четвертою ст. 42 ГПК України передбачено, що при необхідності господарський суд може призначити повторну судову експертизу і доручити її проведення іншому судовому експерту.

Відповідно до пункту 15.2 Постанови Пленуму Вищого господарського суду України №4 від 23.03.2012 року "Про деякі питання практики призначення судової експертизи" повторною визнається судова експертиза, у проведенні якої експерт досліджує ті ж самі об'єкти і вирішує ті ж самі питання, які досліджувалися і вирішувалися у первинній судові експертизі. Нові об'єкти на дослідження повторної судової експертизи подаватися не можуть, так само як не можуть ставитися на її вирішення питання, які не розглядалися попередньою експертизою. Повторна судова експертиза призначається з ініціативи суду або за клопотанням учасників процесу, якщо висновок експерта ... викликає сумнів у його правильності... . Повторну судову експертизу слід доручати іншому експерту (експертам).

Враховуючи викладене, суд зважаючи на взаємні заперечення сторін щодо експертної установи, вирішив доручити проведення повторної судової експертизи атестованому судовому експерту за експертною спеціальністю 13.6 "Дослідження, пов'язані з комерційними (фірмовими) найменуваннями, торговельними марками (знаками для товарі і послуг), географічними зазначеннями" ОСОБА_7, який працює в державній спеціалізованій установі Дніпропетровський НДЕКЦ МВС України (юридична адреса: 49000, м.Дніпро, вул.Короленка, 4а; адреса розміщення: 49033, м.Дніпро, вул.Будівельний тупик, 1). Вирішальним для суду стало те, що стосовно цієї експертної установи та цього судового експерта відсутні обставини щодо незгоди сторін.

З метою оптимізації строків експертних досліджень суд покладає обов'язок з їх оплати повністю на Позивача за його згодою.

В силу пункту 1 частини першої статті 79 ГПК України господарський суд зупиняє провадження у справі за клопотанням сторони або за своєю ініціативою у випадку призначення господарським судом судової експертизи.

За вказаних обставин провадження у справі підлягає зупиненню.

Керуючись ст. 41, ч. 2 ст. 79, ст. 86 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд -

У Х В А Л И В:

1. Призначити у справі повторну судову експертизу, на вирішення якої поставити наступні запитання:

- Чи є словесне та комбіноване позначення Dommio (), яке за матеріалами справи використовується Товариством з обмеженою відповідальністю МАТРОЛЮКС у господарській діяльності, схожим настільки, що його можна сплутати з одним або з декількома з позначеннями, які охороняються в Україні відповідно до міжнародних реєстрацій торговельних марок №801078 від 20.11.2002р., №961513 від 19.03.2008 р., №1081055 від 25.05.2011р., №1234284 від 01.09.2014 р.?

- Чи є словесне та комбіноване позначення Domio (), яке за матеріалами справи використовується у цивільному (господарському) обороті в Україні, схожим настільки, що його можна сплутати з одним або з декількома з позначеннями, які охороняються в Україні відповідно до міжнародних реєстрацій торговельних марок №801078 від 20.11.2002р., №961513 від 19.03.2008 р., №1081055 від 25.05.2011р., №1234284 від 01.09.2014 р.?

2. Доручити проведення зазначеної експертизи атестованому судовому експерту ОСОБА_7, який працює в державній спеціалізованій установі Дніпропетровський НДЕКЦ МВС України (юридична адреса: 49000, м.Дніпро, вул.Короленка, 4а; адреса розміщення: 49033, м.Дніпро, вул.Будівельний тупик, 1).

3. Попередити судового експерта про кримінальну відповідальність за ст. ст. 384, 385 Кримінального кодексу України.

4. Зобов'язати Компанію "СТУДІО ОСОБА_1" (STUDIO MODERNA SA) оплатити вартість експертних досліджень у визначені експертною установою строки та розмірах.

5. Зупинити провадження у справі до завершення експертних досліджень.

6. Матеріали справи №904/7267/15 направити на адресу експертної установи.

7. Зобов'язати Дніпропетровський НДЕКЦ МВС України після закінчення експертних досліджень повернути господарському суду Дніпропетровської області матеріали даної справи разом із висновком експертизи, копію висновку направити сторонам.

Суддя ОСОБА_8