КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"16" травня 2017 р. Справа№ 910/398/17

Київський апеляційний господарський суд у складі колегії суддів:

головуючого: Остапенка О.М.

суддів: Пантелієнка В.О.

Сотнікова С.В.

при секретарі судового засідання: Сотніковій І.О.,

за участю представників сторін:

від позивача: не з'явились

від відповідача: Громовий О.В.- довіреність б/н від 28.03.2017.

розглянувши апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю „Пресс-кур'єр Україна" на рішення господарського суду міста Києва від 20.02.2017 року

у справі № 910/398/17 (суддя Марченко О.В.)

за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю „Пресс-кур'єр Україна"

до Товариства з обмеженою відповідальністю „Видавничий дім „Толока"

про припинення порушення прав на торговельну марку та стягнення 2 220 589,00 грн.

ВСТАНОВИВ:

У січні 2017 року ТОВ „Пресс-кур'єр Україна" (далі - позивач, Товариство) звернулося до господарського суду міста Києва з позовом до ТОВ „Видавничий дім „Толока" (далі - відповідач, Видавничий дім) про:

- припинення порушення прав позивача на знак для товарів і послуг „СОВЕТЫ И СЕКРЕТЫ";

- стягнення з ТОВ „Видавничий дім „Толока" збитків, завданих порушенням відповідачем прав позивача на торговельну марку „СОВЕТЫ И СЕКРЕТЫ", у сумі 2 212 645,00 грн. та збитків, які виникли внаслідок проведення позивачем експертного дослідження в сумі 7 944,00 грн.

В обґрунтування позовних вимог позивач вказує, що 25.06.2011 року між ТОВ „Пресс-Курьер Медиа" та Товариством було укладено ліцензійний договір № 1/11 про надання ліцензії на використання торговельної марки „СОВЕТЫ И СЕКРЕТЫ" (далі - Договір), за умовами якого позивачу надано дозвіл на використання вказаного знака на товари і послуги при виробництві та (або) розповсюдженні товарів 16 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі - МКТП).

Згодом позивачу стало відомо, що Видавничий дім використовує позначення, що схоже до ступеня змішування зі знаком, права на використання якого належать позивачу, на підтвердження чого до позовної заяви додано висновок експерта № 240/16 від 23.09.2016 року.

За розрахунком позивача, порушення його прав відповідачем спричинило збитки у сумі 2 220 589,00 грн.

За наслідком розгляду заявлених вимог, рішенням господарського суду міста Києва від 20.02.2017 року у справі № 910/398/17 у задоволенні позову відмовлено у зв'язку з його безпідставністю.

Не погоджуючись із вказаним рішенням суду першої інстанції, ТОВ „Пресс-кур'єр Україна" звернулося до апеляційного господарського суду з апеляційною скаргою, в якій просить скасувати рішення господарського суду міста Києва від 20.02.2017 року у справі № 910/398/17 та прийняти нове, яким задовольнити позовні вимоги позивача, посилаючись на неповне з'ясування судом першої інстанції обставин, що мають значення для справи, а також порушення норм матеріального та процесуального права.

Відповідно до протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями вказану апеляційну скаргу у справі № 910/398/17 передано на розгляд колегії суддів у складі головуючого судді Остапенка О.М., суддів: Верховця А.А., Пантелієнка В.О.

Ухвалою Київського апеляційного господарського суду від 20.03.2017 року вищевказаною колегією суддів апеляційну скаргу прийнято до провадження та призначено до розгляду на 11.04.2017 року за участю повноважних представників учасників провадження у справі.

У поданому через відділ документального забезпечення суду відзиві на апеляційну скаргу, представник відповідача просив залишити її без задоволення, а оскаржуване рішення суду першої інстанції - без змін.

У судовому засіданні 11.04.2017 року оголошено перерву у справі до 16.05.2017 року на підставі ст. 77 ГПК України.

У зв'язку з перебуванням судді Верховця А.А. на тренінгу, протоколом автоматичної зміни складу колегії суддів від 15.05.2017 року для розгляду справи № 910/398/17 сформовано колегію суддів у складі: головуючий суддя - Остапенко О.М., судді: Пантелієнко В.О., Сотніков С.В.

Ухвалою суду від 16.05.2017 року вищевказаною колегією суддів апеляційну скаргу ТОВ „Пресс-кур'єр Україна" прийнято до провадження.

Представники позивача в судове засідання не з'явились, причини неявки суду не повідомили. Про дату, час та місце розгляду справи повідомлені належним чином. Клопотань про відкладення розгляду справи не направляли.

Відповідно до п. 3.9.2 Постанови Пленуму Вищого господарського суду України № 18 від 26.12.2011 року „Про деякі питання практики застосування Господарського процесуального кодексу України судами першої інстанції" у випадку нез'явлення в засідання господарського суду представників обох сторін або однієї з них справа може бути розглянута без їх участі, якщо неявка таких представників не перешкоджає вирішенню спору.

Як встановлено судом, представник позивача був належним чином повідомлений про призначене на 16.05.2017 року судове засідання, оскільки був присутній в судовому засіданні 11.04.2017 року, що підтверджується протоколом судового засідання та наявною у справі розпискою. Крім того, представник позивача 15.05.2017 року знайомився з матеріалами справи, про що свідчить відмітка на відповідному клопотанні про ознайомлення.

За викладених обставин, оскільки явка учасників сторін обов'язковою не визнавалась і матеріалів справи достатньо для розгляду апеляційної скарги по суті, враховуючи належне повідомлення представника позивача про судове засідання та беручи до уваги надання останнім пояснень по суті спору в судовому засіданні 11.04.2017 року, з метою безпідставного затягування розгляду справи колегія суддів вважає за можливе розглянути справу за наявними у ній матеріалами у відсутність представників позивача.

Представник відповідача в судовому засіданні проти вимог позивача, викладених в апеляційній скарзі, заперечував, просив залишити її без задоволення, а рішення господарського суду міста Києва від 20.02.2017 року - без змін.

16.05.2017 року було оголошено вступну та резолютивну частини постанови Київського апеляційного господарського суду у даній справі.

Розглянувши доводи апеляційної скарги, перевіривши матеріали справи та дослідивши докази, проаналізувавши на підставі встановлених фактичних обставин справи правильність застосування судом першої інстанції норм законодавства та заслухавши пояснення представників відповідача, колегія суддів апеляційного господарського суду дійшла висновку, що у задоволенні апеляційної скарги ТОВ „Пресс-кур'єр Україна" слід відмовити, а рішення господарського суду міста Києва від 20.02.2017 року - залишити без змін, виходячи з наступного.

Відповідно до статті 99 ГПК України, в апеляційній інстанції справи переглядаються за правилами розгляду цих справ у першій інстанції з урахуванням особливостей, передбачених у розділі ХІІ ГПК України. Апеляційний господарський суд, переглядаючи рішення в апеляційному порядку, користується правами, наданими суду першої інстанції.

Згідно із частиною 2 статті 101 Господарського процесуального кодексу України, апеляційний господарський суд не зв'язаний доводами апеляційної скарги і перевіряє законність та обґрунтованість рішення місцевого господарського суду у повному обсязі.

За приписами статті 494 ЦК України і пункту 4 статті 5 Закону України „Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" (далі - Закон) набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчується свідоцтвом. Обсяг правової охорони торговельної марки визначається наведеними у свідоцтві її зображенням та переліком товарів і послуг, якщо інше не встановлено законом.

Як вірно встановлено судом та вбачається з матеріалів справи, ТОВ „Пресс-Курьер Медиа" є володільцем свідоцтва України № 140458 на знак для товарів і послуг „СОВЕТЫ И СЕКРЕТЫ" (заявка від 30.03.2010 № m 201004799; дата публікації відомостей про видачу свідоцтва 25.06.2011 року, бюлетень № 12; очікувана дата закінчення дії свідоцтва: 30.03.2020 року).

Знак „СОВЕТЫ И СЕКРЕТЫ" є словесним та складається із двох слів написаних кирилицею (російською мовою).

Торговельну марку „СОВЕТЫ И СЕКРЕТЫ" зареєстровано для товарів 16 класу МКТП "акварелі (картини); альбоми; альманахи; атласи; білети (квитки); бланки, формуляри; блокноти письмові; брошури; буклети; вивіски паперові або картонні; таблички паперові або картонні; видання друкові (друковані); відривні календарі; вітальні листівки; газети; географічні карти; графічні роботи друкові (друковані); ламінатори документів (конторські пристрої); папки (теки) на документи канцелярські; друкарська продукція; друкарські кліше; журнали (періодичні видання); записники; записники канцелярські; зошити для малювання; зошити для писання або креслення; інформаційні бюлетені; календарі; календарі-довідники; карти, що належать до 16 класу; картинки (малюнки); картки; картон; картотеки канцелярські; каталоги; квитанційні книжки канцелярські; книги; конверти канцелярські; коробки картонні або паперові; мішки (конверти, торбинки) паперові або пластмасові для пакування; мольберти; музичні вітальні листівки; обгортки (обкладинки) канцелярські; обкладинки на паспорти; облікові (реєстраційні) картки канцелярські; папки на папери; пергаментний папір; періодичні видання друкові (друковані); повідомчі листи канцелярські; поштові листівки; проспекти рекламні; реєстраційні журнали (книги записів)".

Частиною першою статті 1109 ЦК України передбачено, що за ліцензійним договором одна сторона (ліцензіар) надає другій стороні (ліцензіату) дозвіл на використання об'єкта права інтелектуальної власності (ліцензію) на умовах, визначених за взаємною згодою сторін з урахуванням вимог цього Кодексу та іншого закону.

Частиною третьою статті 1109 ЦК України встановлено, що у ліцензійному договорі визначаються вид ліцензії, сфера використання об'єкта права інтелектуальної власності (конкретні права, що надаються за договором, способи використання зазначеного об'єкта, територія та строк, на які надаються права, тощо), розмір, порядок і строки виплати плати за використання об'єкта права інтелектуальної власності, а також інші умови, які сторони вважають за доцільне включити у договір.

25.06.2011 року між Товариством (ліцензіар) та ТОВ „Пресс-Курьер Медиа" (ліцензіат) укладено Договір, за умовами якого:

- ліцензіар, який володіє правом власності на зареєстровану торговельну марку (знак для товарів і послуг) „СОВЕТЫ И СЕКРЕТЫ" (далі - Знак), за плату надає ліцензіату дозвіл на використання Знака (ліцензію) при виробництві та (або) розповсюдженні товарів, що визначені у пункті 1.7 Договору, в порядку та на умовах, визначених у Договорі (пункт 1.2 Договору);

- під одиничною ліцензією у Договорі розуміється дозвіл лише одному ліцензіатові на використання Знака в порядку та на умовах, визначених Договором, при цьому, не виключається можливість використання ліцензіаром об'єкта права інтелектуальної власності у сфері, що обмежена цією ліцензією (пункт 1.6 Договору);

- одинична ліцензія за Договором надається ліцензіатові для використання при виробництві та (або) розповсюдженні ним товарів відповідно до умов Договору та умов, які визначені у свідоцтві України № 140458 на знак для товарів і послуг, а саме за товарами 16 класу МКТП (пункт 1.7 Договору);

- під використанням ліцензіатом Знака розуміється нанесення його на будь-який товар, для якого зареєстровано Знак, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов'язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із нанесеним зазначеним Знаком з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення); застосування його в діловій репутації чи в рекламі та в мережі Інтернет, у тому числі в доменних іменах (пункт 1.8 Договору);

- територія дії ліцензії, що видається за Договором - територія України (пункт 1.9 Договору);

- строк дії ліцензії, що видається за Договором - до моменту закінчення строку дії свідоцтва України № 140458 на знак для товарів і послуг (пункт 1.10 Договору);

- у випадку незаконного використання Знака третіми особами ліцензіат має право вимагати поновлення своїх прав на Знак (в тому числі і вимагати стягнення грошової шкоди) будь-яким законним способом, включаючи можливість звернення від свого імені до відповідного суду чи компетентного органу, який має право вирішувати спір (пункт 1.11 Договору);

Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його підписання сторонами та його скріплення печатками сторін (пункт 6.1 Договору).

Строк Договору починає свій перебіг у момент, визначений у пункті 6.1 Договору та діє протягом дії свідоцтва України № 140458 на знак для товарів і послуг (пункт 6.2 Договору).

Отже, позивач як ліцензіат має право захищати надані ліцензіаром права щодо торговельної марки „СОВЕТЫ И СЕКРЕТЫ".

Твердження відповідача про те, що Товариством не підтверджено факт передачі прав на торговельну марку та чинність правочину, є безпідставними, оскільки: за Договором не відбулося передачі прав на торговельну марку, а фактично надано виключне право на її використання, судом враховано те, що Договір є чинним і недійсним у встановленому законом порядку не визнавався (стаття 204 ЦК України - презумпція правомірності правочину).

Як зазначено позивачем у позовній заяві, у травні 2016 року представником Товариства у роздрібній мережі було придбано газету „Санта Барбара. Советы и секреты", видавником якої є Видавничий дім.

На думку позивача, на титульній сторінці вказаного журналу використано позначення „Советы и секреты", що тотожне із торговельною маркою „СОВЕТЫ И СЕКРЕТЫ".

Товариство 20.05.2016 року надіслало Видавничому дому претензію № 1, в якій вимагало протягом 10 календарних днів:

- припинити випуск друкованої продукції, на якій зображено торговельну марку „СОВЕТЫ И СЕКРЕТЫ", права на використання якої належать позивачу, або схоже з торговельною маркою „СОВЕТЫ И СЕКРЕТЫ" позначення;

- вилучити з господарського обігу та знищити продукцію та матеріали, на яких зображено торговельну марку „СОВЕТЫ И СЕКРЕТЫ", права на використання якої належать позивачу, або схоже з торговельною маркою „СОВЕТЫ И СЕКРЕТЫ" позначення;

- здійснити перереєстрацію газети „Санта Барбара. Советы и секреты" в Міністерстві юстиції України з метою зміни назви видання таким чином, щоб виключити з назви видання словосполучення „СОВЕТЫ И СЕКРЕТЫ", що порушує права Товариства на знак для товарів і послуг.

07.06.2016 року відповідач надіслав позивачу відповідь на вказану претензію (лист від 07.06.2016 року № 170), в якому повідомив таке: претензія прийнята до відома; Видавничий дім завжди з повагою відноситься до об'єктів інтелектуальної власності третіх осіб; враховуючи те, що Товариство не використовує торговельну марку „СОВЕТЫ И СЕКРЕТЫ" на території України для заявленого класу товарів МКТП, відповідач запропонував розглянути питання про продаж (відступлення) йому вказаної торговельної марки на узгоджених умовах; також Видавничий дім заявив про готовність провести перемовини за власний рахунок.

28.09.2016 року позивач надіслав відповідачу претензію № 2, в якій вимагав таке:

- припинити випуск друкованої продукції, на якій зображено торговельну марку „СОВЕТЫ И СЕКРЕТЫ", права на використання якої належать позивачу, або схоже з торговельною маркою „СОВЕТЫ И СЕКРЕТЫ" позначення;

- вилучити з господарського обігу та знищити продукцію та матеріали, на яких зображено торговельну марку „СОВЕТЫ И СЕКРЕТЫ", права на використання якої належать позивачу, або схоже з торговельною маркою „СОВЕТЫ И СЕКРЕТЫ" позначення;

- здійснити перереєстрацію газети „Санта Барбара. Советы и секреты" в Міністерстві юстиції України з метою зміни назви видання таким чином, щоб виключити з назви видання словосполучення „СОВЕТЫ И СЕКРЕТЫ", що порушує права Товариства на знак для товарів і послуг;

- сплатити на користь Товариства збитки за порушення прав на знак для товарів і послуг у сумі 800 000,00 грн.;

- сплатити на користь позивача витрати на експертне дослідження у сумі 7 944,00 грн.

Відповідач відповідь на вказану претензію не надав; доказів протилежного матеріали справи не містять.

Крім того, з метою підтвердження порушення зі сторони відповідача прав позивача на знак, останній здійснив експертне дослідження у сфері інтелектуальної власності, згідно з висновком якого позначення „Советы и секреты", яке нанесено на зразок журналу „Санта Барбара", є схожим зі знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України № 140458 настільки, що їх можна сплутати.

За вказаних обставин, оцінивши наявні у справі докази, у тому числі висновок експерта (спеціаліста) від 23.09.2016 № 240/16 за результатами проведення експертного дослідження, колегія суддів дійшла висновку, що спірне позначення є схожим зі знаком настільки, що їх можна сплутати.

Матеріалами справи також підтверджено, що відповідач використовує позначення „СОВЕТЫ И СЕКРЕТЫ" шляхом його розміщення на титульній сторінці власного друкованого видання. Зокрема, до матеріалів справи долучено: копії титульних сторінок журналу „Санта Барбара. Советы и секреты"; копії фіскальних чеків, що підтверджують факт купівлі вказаного журналу; витяг з Державного реєстру друкованих ЗМІ та інформаційних агентств як суб'єктів інформаційної діяльності, згідно з яким Видавничий дім зареєстрував ЗМІ „Санта Барбара. Советы и секреты" 01.02.2016 року.

Разом з тим, як вірно встановлено судом першої інстанції, у прохальній частині рішення Товариство просить суд припинити порушення його прав на торговельну марку, не визначаючи при цьому спосіб захисту порушеного права.

Згідно з частиною першою статті 495 ЦК України майновими правами інтелектуальної власності на торговельну марку є, зокрема: право на використання торговельної марки; виключне право дозволяти використання торговельної марки; виключне право перешкоджати неправомірному використанню торговельної марки, в тому числі забороняти таке використання.

Згідно із пунктом 5 статті 16 Закону свідоцтво надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди, якщо інше не передбачено цим Законом: зареєстрований знак стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг; зареєстрований знак стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги; означення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг, якщо внаслідок такого використання ці позначення і знак можна сплутати; позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги, або ці позначення і знак можна сплутати.

Відповідно до пункту першого статті 20 Закону будь-яке посягання на права власника свідоцтва, передбачені статтею 16 цього Закону, в тому числі вчинення без згоди власника свідоцтва дій, що потребують його згоди, та готування до вчинення таких дій, вважається порушенням прав власника свідоцтва, що тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством України.

Відповідно до пункту 2.2 постанови пленуму Вищого господарського суду України, від 17.10.2012 року № 12 „Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності" вибір способу судового захисту прав інтелектуальної власності, включаючи такі, як вилучення та знищення товарів і матеріалів, введених у цивільний оборот з порушенням права інтелектуальної власності, та знарядь, що використовувалися для виготовлення таких товарів, здійснюється особою, якій належить право інтелектуальної власності. Водночас перевірка відповідності цього способу допущеному порушенню і меті здійснення судового розгляду є обов'язком суду, який має приймати рішення зі справи в межах заявлених позовних вимог та з урахуванням фактичних обставин конкретної справи, беручи до уваги як можливість у той чи інший спосіб захистити порушене право, так і необхідність подальшого виконання прийнятого судом рішення.

Відповідно до пп. 9.10 п. 9 постанови Пленуму Вищого господарського суду України від 23.03.2012 року № 6 „Про судове рішення", у резолютивній частині рішення має бути остаточна відповідь щодо усіх вимог, які були предметом судового розгляду, при цьому суди повинні зазначати у рішенні про вчинення певних дій або про припинення певних дій відповідний припис, наприклад: "Такому-то звільнити таке-то приміщення (із зазначенням його найменування місцезнаходження згідно з поштовою адресою, площі)", "Такому-то припинити такі-то дії, які перешкоджають доступу такого-то у приміщення (із зазначенням тих же даних про приміщення)", строк виконання відповідних дій та/або видачу наказу про примусове виконання рішення.

В той же час, посилаючись на порушення судом норм процесуального права, позивач в апеляційній скарзі стверджує, що йому не була надана можливість уточнити позовні вимоги судом першої інстанції.

Проте таке твердження суперечить фактичним обставинам справи, а також не ґрунтується на вимогах процесуального законодавства з огляду на наступне.

Відповідно до ч. 4 ст. 22 ГПК України позивач вправі до прийняття рішення по справі збільшити розмір позовних вимог за умови дотримання встановленого порядку досудового врегулювання спору у випадках, передбачених статтею 5 цього Кодексу в цій частині, відмовитись від позову або зменшити розмір позовних вимог. До початку розгляду господарським судом справи по суті позивач має право змінити предмет або підставу позову шляхом подання письмової заяви.

Чинним ГПК України, зокрема ст.ст. 22, 54 цього Кодексу, не передбачено права позивача на подання заяв (клопотань) про "доповнення" або „уточнення" позовних вимог, а рівно, і "уточнених позовних заяв".

Тому, як зазначено в п. 3.11 постанови Пленуму Вищого господарського суду України від 26.12.2011 року № 18 „Про деякі питання практики застосування Господарського процесуального кодексу України судами першої інстанції", в разі надходження до господарського суду однієї із зазначених заяв (клопотань) останній, виходячи з її змісту, а також змісту раніше поданої позовної заяви та конкретних обставин справи, повинен розцінювати її як:

- подання іншого (ще одного) позову, чи

- збільшення або зменшення розміру позовних вимог, чи

- об'єднання позовних вимог, чи

- зміну предмета або підстав позову.

Зазначені права та обов'язки було роз'яснено сторонам судом першої інстанції на початку судового засідання, про що зазначено у протоколі судового засідання від 20.02.2017 року, однак позивач власними правами не скористався та залишив позовні вимоги незмінними.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 83 ГПК України господарський суд, приймаючи рішення, має право виходити за межі позовних вимог, якщо це необхідно для захисту прав і законних інтересів позивачів або третіх осіб з самостійними вимогами на предмет спору і про це є клопотання заінтересованої сторони.

На підставі цієї норми позивач мав право подати клопотання про вихід суду за межі позовних вимог, якщо дійсно вважав, що такі вимоги треба змінити, але відповідне клопотання суду першої інстанції, як і апеляційному суду, позивачем не заявлялось.

Таким чином, оскільки позивачем не визначено чітко, яке саме порушення прав він вимагає припинити; не вказано у прохальній частині позову, особу, яка порушує його права, та не визначено спосіб використання торговельної марки, який слід припинити, то за відсутності у суду права самостійно визначати за Товариство його позовні вимоги та виходити за межі позовних вимог у порядку статті 83 ГПК України, колегія суддів погоджується з висновком суду першої інстанції про відсутність підстав для задоволення позовних вимог в цій частині.

Колегія суддів також вважає за необхідне зазначити, що відповідач припинив друк газети „Санта Барбара. Советы и секреты", здійснивши перереєстрацію газети з новою назвою „Суперпорада", що підтверджується доданими до відзиву на апеляційну скаргу доказами, зокрема, заявою про перереєстрацію ТОВ «ВД «Толока» № 39 від 02.03.2017 року та Свідоцтвом про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації, що видано 04.04.2017 року Міністерством юстиції України.

Таким чином, станом на дату розгляду справи в суді апеляційної інстанції, порушення відповідачем права позивача припинені, а позовні вимоги позивача фактично виконані.

Щодо вимоги про стягнення з відповідача завданих збитків у сумі 2 212 645,00 грн. та 7 944,00 грн. за проведення експертного дослідження, то судом встановлено наступне.

Товариство розрахувало суму збитків, помноживши тираж журналу „Санта Барбара. Советы и секреты" на його вартість (3,05 грн.).

Згідно із частиною першою статті 22 ЦК України особа, якій завдано збитків у результаті порушення її цивільного права, має право на їх відшкодування.

Відповідно до частини другої статті 22 ЦК України збитками є: втрати, яких особа зазнала у зв'язку зі знищенням або пошкодженням речі, а також витрати, які особа зробила або мусить зробити для відновлення свого порушеного права (реальні збитки); доходи, які особа могла б реально одержати за звичайних обставин, якби її право не було порушене (упущена вигода).

Частиною другою статті 224 ГК України встановлено, що під збитками розуміються витрати, зроблені управненою стороною, втрата або пошкодження її майна, а також не одержані нею доходи, які управнена сторона одержала б у разі належного виконання зобов'язання або додержання правил здійснення господарської діяльності другою стороною.

Згідно зі статтею 225 ГК України до складу збитків, що підлягають відшкодуванню особою, яка допустила господарське правопорушення, включаються: вартість втраченого, пошкодженого або знищеного майна, визначена відповідно до вимог законодавства; додаткові витрати (штрафні санкції, сплачені іншим суб'єктам, вартість додаткових робіт, додатково витрачених матеріалів тощо), понесені стороною, яка зазнала збитків внаслідок порушення зобов'язання другою стороною; неодержаний прибуток (втрачена вигода), на який сторона, яка зазнала збитків, мала право розраховувати у разі належного виконання зобов'язання другою стороною; матеріальна компенсація моральної шкоди у випадках, передбачених законом.

Таким чином, стягнення збитків є видом цивільно-правової відповідальності.

Відповідно до пункту 3 вищезазначеної Постанови пленуму ВГСУ від 17.10.2012 року № 12, відповідальність за порушення права інтелектуальної власності у вигляді відшкодування шкоди, завданої суб'єктові відповідного права, може наставати лише за одночасної наявності таких умов: факту протиправної поведінки відповідача (зокрема, недодержання умов авторського, ліцензійного договорів, використання об'єкта права інтелектуальної власності без дозволу правовласника); шкоди, завданої суб'єктові права інтелектуальної власності; причинно-наслідкового зв'язку між протиправною поведінкою особи та завданою шкодою; вини особи, яка заподіяла шкоду. Доказування наявності перших трьох умов покладається на позивача.

Отже, для застосування такої міри відповідальності, як стягнення збитків у вигляді реальних збитків, потрібна наявність усіх елементів складу цивільного правопорушення: протиправної поведінки; збитків; причинно-наслідкового зв'язку між протиправною поведінкою боржника та збитками; вини.

Слід довести, що протиправні дії чи бездіяльність заподіювача є причиною, а збитки, які виникли у потерпілої особи - безумовним наслідком такої протиправної поведінки.

Наведеної правової позиції дотримується Верховний Суд України у постанові від 30.05.2006 року зі справи № 42/266-6/492.

Таким чином, для вирішення питання щодо покладення збитків на Видавничий дім необхідно встановити наявність всіх елементів цивільного правопорушення.

Позивач не визначив до якого виду збитків він відносить 2 212 645 грн. (реальні збитки чи упущена вигода) та документально не підтвердив жодного елементу настання цивільно-правової відповідальності.

Необхідно також зазначити, що позивач не підтвердив належними доказами, що використовує спірну торговельну марку, тривалий час для товарів 16 класу МКТП.

Так, Товариством були зареєстровані такі газети:

08.10.2009 року - „Советы и секреты" (російською), „Поради і секрети" (українською);

22.07.2016 року - „Советы и секреты. Дача" (російською), „Поради і секрети. Дача" (українською);

22.07.2016 року - „Советы и секреты. Кухня" (російською), „Поради і секрети. Кухня" (українською).

Проте як вірно встановлено судом, на підтвердження видання газет позивач подав суду лише титульні сторінки друкованих ЗМІ „Советы и секреты" № 1 за 2016 рік (підписано до друку 09.06.2016 року; випуск 16.06.2016 року у кількості 5 000 екземплярів) та „Советы и секреты. Кухня" № 1 грудень 2016 року (підписано до друку 10.11.2016 року; тираж 50 000 екземплярів).

Таким чином, колегія суддів погоджується з висновком місцевого суду, що позивач не підтвердив випуск друкованого ЗМІ під назвою „Советы и секреты" з моменту реєстрації до червня місяця 2016 року, в якому було надруковано лише № 1.

Доказів того, що Товариством надруковано якісь інші номери, у тому числі після червня 2016 року суду не подано, як і не надано відповідних доказів суду апеляційної інстанції, тобто позивач надрукував лише один номер тиражем 5 000 грн.

В апеляційній скарзі в обґрунтування понесення збитків у вигляді упущеної вигоди, позивач вказує, що у 2016 році готував випуск своєї продукції з використанням знаку. Однак, жодних доказів на підтвердження вказаних обставин, в порушення ст.ст. 33, 34 ГПК України, скаржником не надано.

Відсутність у продажу товарів позивача зі спірним знаком виключає можливість для споживача сплутати товари позивача та відповідача, і як наслідок виключає понесення позивачем збитків.

Що ж до журналу „Советы и секреты. Кухня", то слід вказати, що реєстрація відбулася лише у липні 2016 року та перший номер надруковано в грудні цього ж року.

Товариством не підтверджено належними доказами подальше видання вказаного друкованого ЗМІ.

У свою чергу, матеріали справи містять докази того, що відповідач видавав журнал „Санта Барбара. Советы и секреты" щонайменше з травня місяця (журнал № 4 травень 2016 року - а.с. 52).

Отже, позивач здійснив друк власних журналів лише після того, як з'ясував те, що відповідач видає та розповсюджує журнал „Санта Барбара. Советы и секреты".

Слід звернути увагу, що тираж друкованих ЗМІ позивача складає 5 000 та 50 000 екземплярів. У свою чергу, тираж журналу відповідача є значно більшим: № 4 - 150 000; № 8 - 40 000; № 9 - 40 000; № 10 - 40 000; № 11 - 40 000; № 12 - 40 000; № 13 - 40 000; № 14 - 39 700; № 15 - 30 000; № 16 - 29 600; № 17 - 29 800.

Щодо вимоги про стягнення збитків за проведення позивачем експертного дослідження, то вказана позовна вимога правомірно залишена судом без задоволення, оскільки відповідні витрати не є збитками за своєю правовою природою, не відносяться до витрат, пов'язаних з розглядом справи у розумінні статті 44 ГПК України та здійснені позивачем на власний розсуд.

За наведених вище обставин, судова колегія дійшла висновку, що рішення місцевого господарського суду прийнято відповідно до норм чинного законодавства, доводи скаржника, викладені в апеляційній скарзі, необґрунтовані, безпідставні та правильності висновків суду першої інстанції не спростовують, а відтак правових підстав для її задоволення та скасування оскаржуваного рішення не вбачається.

Враховуючи викладене, керуючись статтями 99, 101-105 ГПК України, Київський апеляційний господарський суд, -

ПОСТАНОВИВ:

1. Апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю „Пресс-кур'єр Україна" на рішення господарського суду міста Києва від 20.02.2017 року у справі № 910/398/17 залишити без задоволення.

2. Рішення господарського суду міста Києва від 20.02.2017 року у справі № 910/398/17 залишити без змін.

3. Копію постанови суду надіслати сторонам.

4. Справу № 910/398/17 повернути до господарського суду міста Києва.

Постанова набирає законної сили з дня її прийняття.

Постанову апеляційної інстанції може бути оскаржено у касаційному порядку.

Головуючий суддя О.М. Остапенко

Судді В.О. Пантелієнко

С.В. Сотніков