ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
________________________________________________________________________
РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"24" травня 2017 р.Справа № 922/3710/16

Господарський суд Харківської області у складі:

судді Суярко Т.Д.

при секретарі судового засідання Цвірі Д.М.

розглянувши справу

за позовом Українсько - болгарського товариства з обмеженою відповідальністю "Пірана", м. Харків
до 1. Товариства з обмеженою відповідальністю "Супермаш", м.Київ 2. Приватного акціонерного товариства "Нова лінія", смт.Чабани (Київська область)
про захист права інтелектуальної власності
за участю представників:

позивача: ОСОБА_2, довіреність №01/11 від 01.11.2016 р.,

відповідача 1 (ТОВ "Супермаш"): ОСОБА_3, довіреність №145 від 09.09.2016р.,

відповідача 2 (ПрАТ "Нова лінія"): не з'явився,

ВСТАНОВИВ:

Позивач Українсько-болгарське товариство з обмеженою відповідальністю Пірана - звернувся з позовом до відповідача Товариства з обмеженою відповідальністю Супермаш (відповідач 1), Приватного акціонерного товариства Нова лінія (відповідач 2) про визнання порушеними відповідачем 1 прав інтелектуальної власності на знак для товарів і послуг Каченята Кря-Кря за свідоцтвом України №56042, що належить УБ ТОВ Пірана; заборону відповідачу 1 використовувати в будь-який спосіб позначення, схожі із знаком для товарів і послуг Каченята Кря-Кря за свідоцтвом України №56042, що належить УБ ТОВ Пірана, настільки, що його можна сплутати; зобовязання відповідача 1 усунути з товару, упаковки (супровідних документів до товару) позначення схоже до знаку для товарів і послуг Каченята Кря-Кря за свідоцтвом України №56042, що належить УБ ТОВ Пірана; прийняття рішення про вилучення з цивільного обороту шампуню та рідкого мила для дітей з позначенням на етикетці Каченята Кря-Кря, виготовленого відповідачем 1; зобовязання відповідача 2 припинити продаж шампуню та рідкого мила для дітей з позначенням на етикетці Каченята Кря-Кря, виготовленого відповідачем 1; стягнення з відповідача 2 збитків у вигляді неотриманого доходу у сумі 48,00 грн.; стягнення солідарно з відповідачів спричиненої шкоди діловій репутації у розмірі 10000,00 грн.

Позовні вимоги вмотивовано порушенням, на думку позивача, його прав на знак для товарів та послуг Каченята Кря-Кря за свідоцтвом України №56042 у звязку з використанням відповідачем 1 на етикетці виготовленого ним шампуню та мила позначення Каченята Кря Кря та реалізацією такого шампуню та мила відповідачем 2.

17.05.2017 р. позивач звернувся до Суду із заявою про уточнення позовних вимог (вх.№15970 від 17.05.2017 р.), відповідно до якої просить Суд визнати порушеними відповідачем 1 (ТОВ «Супермаш») права інтелектуальної власності на знак для товарів і послуг Каченята Кря-Кря за свідоцтвом України №56042, що належить УБ ТОВ Пірана, зокрема для товарів 3 класу МКТП; заборонити відповідачу 1 (ТОВ «Супермаш») використовувати в будь-який спосіб позначення, схожі із знаком для товарів і послуг Каченята Кря-Кря за свідоцтвом України №56042, що належить УБ ТОВ Пірана, настільки, що його можна сплутати; зобовязати відповідача 1 (ТОВ «Супермаш») усунути з товару, упаковки (супровідних документів до товару) позначення схоже до знаку для товарів і послуг Каченята Кря-Кря за свідоцтвом України №56042, що належить УБ ТОВ Пірана; прийняти рішення про вилучення з цивільного обороту шампуню та рідкого мила для дітей з позначенням на етикетці Каченята Кря Кря, виготовленого відповідачем 1 (ТОВ «Супермаш»); зобовязати відповідача 2 (ПАТ «ОСОБА_4») припинити продаж шампуню та рідкого мила для дітей з позначенням на етикетці Каченята Кря-Кря, виготовленого відповідачем 1 (ТОВ «Супермаш»). Судові витрати позивач просить Суд розподілити між сторонами відповідно до вимог чинного законодавства.

17.05.2017 р. відповідач 1 (ТОВ «Супермаш») звернувся до Суду із клопотанням (вх.№15894 від 17.05.2017 р.), в якому повторно виклав підстави для заперечень по суті позовних вимог, а також заяв про застосування до позовних вимог наслідків спливу строку позовної давності.

В судовому засіданні 17.05.2017 р. було заслухано пояснення судового експерта ОСОБА_5, якою було проведено призначену у даній справі судову експертизу інтелектуальної власності та складено за її результатами Висновок судової експертизи у сфері інтелектуальної власності №12811 від 27.02.2017 р., оголошено перерву до 24.05.2017 р.

Так, під час розгляду справи судом експертом було пояснено, що правової оцінки спірним правовідносинам у висновку вона не надавала; для здійснення експертизи нею використовувались чинні нормативно-правові акти та джерела згідно Наказу Міністерства юстиції України від 30 липня 2010 року N 1722/5 «Про затвердження переліків рекомендованої науково-технічної та довідкової літератури, що використовується під час проведення судових експертиз», зокрема, ОСОБА_6 судово-експертного дослідження знаків для товарів і послуг (торговельних марок): звіт НДР (заключ.) / МЮУ, КНДІСЕ; кер. ОСОБА_7; викон.: ОСОБА_1, ОСОБА_8, ОСОБА_9 та ін., КНДІСЕ; НДЦСЕПІВ; НДІІВ АПрНУ. - 0108U005823. - К.: КНДІСЕ, 2009 (п. 90 Наказу) та ОСОБА_6 судово-експертного дослідження промислових зразків: звіт НДР (заключ.) / МЮУ, КНДІСЕ; кер. ОСОБА_7; викон.: КНДІСЕ; НДЦСЕПІВ - 0108U005821. - К.: КНДІСЕ, 2008 (п. 89 Наказу).

Окрім того, експерт пояснила, що має наступні експертні спеціальності: 13.6 «Дослідження, повязані з комерційними (фірмовими) найменуваннями, торговельними марками (знаками для товарів і послуг), географічними зазначеннями» та 13.4 «Дослідження, повязані з промисловими зразками», але у вступній частині висновку на сторінці 3 експертом помилково вказана лише одна спеціальність 13.6. На підтвердження наявності спеціальностей 13.6 та 13.4 експертом було надано Свідоцтво про підтвердження кваліфікації судового експерта №697 від 12.08.20174 р. із доповненнями до нього про присвоєння кваліфікації судового експерта (т.с. 3 арк.с. 41-42). Окрім того, відповідні відомості підтверджуються також даними офіційного Реєстру атестованих судових експертів (http://rase.minjust.gov.ua/).

Експерт також надала пояснення, що оскільки знак для товарів і послуг за свідоцтвом України №56042 є словесним, при вирішенні питання №3 ухвали «Чи включає в себе (чи відтворює) промисловий зразок «Етикетка «Каченя КРЯ КРЯ» за патентом № 24065 знак для товарів та послуг «Каченята КРЯ-КРЯ» за свідоцтвом на знак для товарів і послуг України № 56042 від 09.03.2014 р.?» проводилося порівняння словесного позначення, що включає в себе промисловий зразок за патентом України № 24065, яке відповідає даному словесному знаку для товарів та послуг; в розділі «ВСТУП» на сторінках 1, 2 висновку перераховані матеріали даної справи, які використовувалися під час дослідження як інформаційні джерела, та не є обєктами дослідження. Обєкти ж дослідження перераховані у розділі «ДОСЛІДЖЕННЯ» на сторінці 5 висновку.

Наведені вище пояснення експерт також виклала письмово (пояснення вх.№16620 від 22.05.2017 р., т.с. 3 арк.с. 54-57).

23.05.2017 р. від позивача надійшла заява про зменшення розміру позовних вимог (вх.№16865 від 23.05.2017 р.), якою позивач зменшує перелік вимог до відповідачів та виключає з прохальної частини вимоги про стягнення з відповідача 2 збитків у вигляді неотриманого доходу у сумі 48,00 грн. та про стягнення солідарно з відповідачів спричиненої шкоди діловій репутації у розмірі 10000,00 грн.

23.05.2017 р. на електронну адресу Суду та 24.02.2017 р. до канцелярії від відповідача (ТОВ «Супермаш») надійшло клопотання про застосування строку позовної давності із доказами факту продажу товару ТОВ «Супермаш» з 2013 року; а також додаткові письмові пояснення щодо розподілу судових витрат у даній справі.

24.05.2017 р. ТОВ «Супермаш» надійшло клопотання про відхилення висновку судової експертизи у сфері інтелектуальної власності №12811 від 27.02.2017 р.

Розглянувши заяву позивача про уточнення позовних вимог (вх.№15970 від 17.05.2017 р.), Суд зазначає, що дана заява частково стосується деталізації позовної вимог про визнання порушеними відповідачем 1 (ТОВ «Супермаш») права інтелектуальної власності на знак для товарів і послуг Каченята Кря-Кря за свідоцтвом України №56042, що належить УБ ТОВ Пірана, уточнення класу МКТП, в яких, на думку позивача, має місце порушення прав інтелектуальної власності а саме в класі МКТП №3. Враховуючи, що за змістом даної заяви та змістом раніше поданих вимог, підстави та предмет позову не змінюються, Суд приймає до розгляду заяву позивача в цій частині.

Окрім того, Суд констатує, що вказана заява також стосується фактично відмови позивача від вимог про стягнення збитків у вигляді неотриманого доходу у сумі 48,00 грн. та спричиненої шкоди діловій репутації у розмірі 10000,00 грн. Однак, заява змістовно достовірно та безумовно не свідчить про відмову позивача від відповідних вимог, а тому не може бути прийнята Судом в порядку ст. 78 ГПК України.

Розглянувши заяву позивача про зменшення розміру позовних вимог (вх.№16865 від 23.05.2017 р.), Суд відмовляє в її задоволенні, оскільки зменшено може бути лише кількісні вимоги, а зміст заяви фактично свідчить про виключення з позову вимог про стягнення збитків у вигляді неотриманого доходу у сумі 48,00 грн. та про стягнення спричиненої шкоди діловій репутації у розмірі 10000,00 грн.

В судовому засіданні 24.05.2017 р. представник позивача підтримав позовні вимоги щодо визнання порушеними відповідачем 1 (ТОВ «Супермаш») права інтелектуальної власності на знак для товарів і послуг Каченята Кря-Кря за свідоцтвом України №56042, що належить УБ ТОВ Пірана, зокрема для товарів 3 класу МКТП; заборони відповідачу 1 (ТОВ «Супермаш») використовувати в будь-який спосіб позначення, схожі із знаком для товарів і послуг Каченята Кря-Кря за свідоцтвом України №56042, що належить УБ ТОВ Пірана, настільки, що його можна сплутати; зобовязання відповідача 1 (ТОВ «Супермаш») усунути з товару, упаковки (супровідних документів до товару) позначення схоже до знаку для товарів і послуг Каченята Кря-Кря за свідоцтвом України №56042, що належить УБ ТОВ Пірана; прийняття рішення про вилучення з цивільного обороту шампуню та рідкого мила для дітей з позначенням на етикетці Каченята Кря Кря, виготовленого відповідачем 1 (ТОВ «Супермаш»); зобовязання відповідача 2 (ПАТ «Нова Лінія») припинити продаж шампуню та рідкого мила для дітей з позначенням на етикетці Каченята Кря Кря, виготовленого відповідачем 1 (ТОВ «Супермаш»). В судовому засіданні представник позивача не наполягав на задоволенні позовних вимог про стягнення з відповідача 2 збитків у вигляді неотриманого доходу у сумі 48,00 грн. та про стягнення солідарно з відповідачів спричиненої шкоди діловій репутації у розмірі 10000,00 грн.

Представник відповідача (ТОВ Супермаш) заперечувала проти задоволення позовних вимог, посилаючись на те, що при виготовлені шампуню та рідкого мила використовується промисловий зразок «Етикетка «Каченя КРЯ КРЯ» (Патент на промисловий зразок №24065 від 10.12.2012 р.), а не позначення. Патент на промисловий зразок є чинним станом на момент розгляду даної справи.

Відповідач також посилається на те, що Етикетка «Каченя КРЯ КРЯ» відрізняється від знаку для товарів на послу «Каченята Кря-Кря», відповідні товари мають різні ринки збуту та різних споживачів, а отже, на думку позивача, їх не можна сплутати; етикетка не включає в себе належну позивачу торгову марку (що відповідач підтверджує експертного дослідження обєктів інтелектуальної власності №539 від 28.02.2017 р.). Відповідач вважає, що Висновок судової експертизи у сфері інтелектуальної власності №12811 від 27.02.2017 р. (арк.с. 147-161), призначеної у даній справі ухвалою Суду від 28.11.2016 р., є неналежним доказом у справі, оскільки експерт, який проводив дослідження не мав кваліфікації 13.4 - «Дослідження, повязані з промисловими зразками».

Окрім того, ТОВ Супермаш зазначило, що права на промисловий зразок «Етикетка «Каченя КРЯ КРЯ» - належать йому на підставі ліцензійного договору №12/06-13 про використання промислового зразка, в якому власник промислового зразка (ОСОБА_10) зобовязався самостійно врегулювати та за свій рахунок предявлені ТОВ «Супермаш» претензії або позови з приводу порушення ним прав третіх осіб у звязку з використанням ліцензії за цим договором. Посилаючись на наведене, ТОВ Супермаш вважає, що відповідачем у справі має виступати власник патенту - ОСОБА_10, а провадження у даній справі підлягає припиненню, оскільки ОСОБА_10 не є субєктом господарювання і спір не підвідомчий господарським судам.

Заперечуючи проти позову ТОВ Супермаш також посилається на сплив строку позовної давності. Так, відповідач зазначає, що продукція його виробництва реалізується на ринку з 2013 року і з цього часу позивач міг знати та знав про продаж виготовленого ТОВ Супермаш шампуню та мила із етикеткою «Каченя КРЯ КРЯ», а отже і про порушення, на думку позивача, його прав на торговельну марку «Каченята Кря-Кря».

Обґрунтовуючи підстави для відмови від позову, ТОВ Супермаш посилається також на те, що заборона використання промислового зразка - «Етикетка «Каченя КРЯ КРЯ», патент на який є чинним, є порушенням, на думку відповідача, прав інтелектуальної власності на відповідний промисловий зразок.

ТОВ Супермаш, як підставу для відмови у позові, також визначає обрання позивачем неналежного способу захисту у даній справі.

ТОВ Супермаш заперечував проти задоволення позовних вимог також з тих підстав, що у нього з позивачем є різні види основної діяльності за КВЕД; в БД «Зареєстровані в Україні знаки для товарів і послуг» міститься інформацію про більш ранню реєстрацію знаку «Кря Кря», ніж знак позивача «Каченята Кря-Кря».

Відповідач (ПрАТ «Нова Лінія») правом на участь в судовому засіданні 24.05.2017 р. не скористався, про причини неявки Суд не повідомив. В попередніх судових засіданнях представник ПрАТ «Нова Лінія» підтримував заперечення відповідача (ТОВ «Супермаш»), а також, заперечуючи проти позову, зазначав, що реалізація шампуню та мила «Каченя КРЯ КРЯ» здійснюється ПрАТ «Нова Лінія» на виконання договору поставки, ПрАТ «Нова Лінія» відповідне мило не виробляє, а лише реалізовує, тому не знав та не міг знати про порушення прав позивача на торгову марку «Кеченята «Кря-Кря».

Дослідивши матеріали справи та заслухавши пояснення представників сторін, з'ясувавши всі фактичні обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги, Суд встановив наступне.

15.11.2005 р. за позивачем було зареєстровано знак для товарів послуг «Каченята КРЯ-КРЯ» за наступними класами МКТП: 3 (Вибілювальні препарати та інші речовини для прання; чистильні, лискувальні, знежирювальні та абразивні препарати; мило; парфуми, ефірні олії, косметика, лосьйони для волосся; зубні порошки і пасти; всі товари, що включені до 3 класу), 5 (Фармацевтичні та ветеринарні препарати; гігієнічні препарати на лікарські (медичні) потреби; дієтичні речовини на лікарські (медичні) потреби, дитяче харчування; пластирі, перев'язувальні матеріали; матеріали для пломбування зубів і виготовляння зубних виліпків; дезінфікувальні засоби; препарати для нищення паразитів і шкідників; фунгіциди, гербіциди; всі товари, що включені до 5 класу), 35 (Реклама; керування справами; ділове адміністрування; канцелярські роботи; всі послуги, що включені до 35 класу). (Свідоцтво на знак для товарів та послуг №56042 від 15.11.2005 р., арк.с..11).

Згідно даних БД "Зареєстровані в Україні знаки для товарів і послуг" (http://base.uipv.org/searchBUL/search.php?action=viewdetails&dbname=tm&IdClaim=80949) станом на момент розгляду даної справи вказане свідоцтво позивача є чинним.

З 10.12.2012 р. та станом на момент розгляду даної справи є чинними права ОСОБА_10 на промисловий зразок «Етикетка «Каченя КРЯ КРЯ» (Патент на промисловий зразок №24065 від 10.12.2012 р. (т.с. 1, арк.с. 22-23), відомості з БД "Промислові зразки, зареєстровані в Україні").

10.06.2013 р. між ТОВ «Супермаш» (відповідач 1) та ОСОБА_10 було укладено ліцензійний договір №12/06-13 про використання промислового зразка (т.с. 1, арк.с. 20-21, 110-112), за яким ТОВ «Супермаш» передано виключну ліцензію на використання промислових зразків в межах строку дії патентів на території України, з метою виготовлення, застосування, ввезення, пропозицій до продажу, продажу та іншого введення в господарський оборот продукту, виготовленого на основі зазначених промислових зразків, а також застосування способу, який охороняється патентами.

10.06.2013 р. ТОВ «Супермаш» отримав нотаріальні копії, зокрема, патенту №24065 (ОСОБА_5 здачі приймання патентів від 10.06.2013 р., т.с. 1 арк.с. 113).

Як зазначає позивач та визнає ТОВ «Супермаш» (відповідач 1), останній здійснює виробництво рідкого мила та шампуню, на упаковці яких використовує етикетку «Каченя КРЯ КРЯ» згідно патенту на промисловий зразок №24065 від 10.12.2012 р.

Як стверджує позивач та визнають відповідачі, ПАТ «Нова лінія» (відповідач 2) здійснює реалізацію рідкого мила та шампуню, виробленого ТОВ «Супермаш» (відповідач 1), на якому зображено етикетку «Каченя КРЯ КРЯ» згідно патенту на промисловий зразок №24065 від 10.12.2012 р.

Позивач вважає, що наведені обставини свідчать про порушення його прав на знак для товарів та послуг «Каченята КРЯ-КРЯ».

Надаючи правову кваліфікацію викладеним вище обставинам, Суд виходить з наступного.

Відповідно до ч.ч. 1, 2 ст. 418 ЦК України, право інтелектуальної власності - це право особи на результат інтелектуальної, творчої діяльності або на інший об'єкт права інтелектуальної власності, визначений цим Кодексом та іншим законом.

Право інтелектуальної власності становлять особисті немайнові права інтелектуальної власності та (або) майнові права інтелектуальної власності, зміст яких щодо певних об'єктів права інтелектуальної власності визначається цим Кодексом та іншим законом.

Згідно з ч. 1 ст. 492 ЦК України, торговельною маркою може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень, які придатні для вирізнення товарів (послуг), що виробляються (надаються) однією особою, від товарів (послуг), що виробляються (надаються) іншими особами. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, літери, цифри, зображувальні елементи, комбінації кольорів.

Частиною 1 ст. 494 ЦК України визначено, що набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчується свідоцтвом.

Позивач є власником прав інтелектуальної власності на торговельну марку (знак для товарів послуг) «Каченята КРЯ-КРЯ» (Свідоцтво на знак для товарів та послуг №56042 від 15.11.2005 р., т.с. 1 арк.с.11).

З ч. 5 ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» вбачається, що свідоцтво надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди, якщо інше не передбачено цим Законом: зареєстрований знак стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг; зареєстрований знак стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги; позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг, якщо внаслідок такого використання ці позначення і знак можна сплутати; позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги, або ці позначення і знак можна сплутати.

Частиною 4 ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» визначено, що використанням знака визнається: нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов'язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення); застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстровано; застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет. Знак визнається використаним, якщо його застосовано у формі зареєстрованого знака, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованого знака лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності знака.

Як встановлено Судом, ТОВ «Супермаш» (відповідач 1) здійснює виробництво рідкого мила та шампуню, на упаковці яких використовує етикетку «Каченя КРЯ КРЯ» згідно патенту на промисловий зразок №24065 від 10.12.2012 р.

Оцінивши наявні в матеріалах справи докази за своїм внутрішнім переконанням, на підставі всебічного, повного і об'єктивного розгляду в судовому процесі всіх обставин справи в їх сукупності, керуючись законом, Суд дійшов висновку, що промисловий зразок Етикетка Каченя КРЯ КРЯ за патентом №24065 включає в себе позначення, схоже до ступеня змішуваності зі знаком для товарів та послуг "Каченята КРЯ-КРЯ" за свідоцтвом на знак для товарів і послуг України №№56042 від 09.03.2014 р.

Висновок експертного дослідження обєктів інтелектуальної власності №539 від 28.02.2017 р. (т.с. 3 арк.с. 20-30, наданий ТОВ «Супермаш» (відповідач 1) - наведене не спростовує. Адже, наданий ТОВ «Супермаш» (відповідач 1) Висновок експертного дослідження обєктів інтелектуальної власності №539 від 28.02.2017 р. (т.с. 3 арк.с. 20-30), відповідно до якого промисловий зразок Етикетка Каченя КРЯ КРЯ за патентом №24065 не включає в себе позначення, схоже до ступеня змішуваності зі знаком для товарів та послуг "Каченята КРЯ-КРЯ" за свідоцтвом на знак для товарів і послуг України №№56042 від 09.03.2014 р., є письмовим доказом та не має статусу експертного висновку; складений спеціалістами без попередження їх про кримінальну відповідальність, передбачену ст.ст. 384, 385 Кримінального кодексу України за дачу завідомо неправдивого висновку або відмову дати висновок та за відмову без поважних причин від виконання покладених на них обовязків.

Натомість, матеріали справи (зокрема, фотографії зображень продукції ТОВ «Супермаш» та позивача, т.с. 1 арк.с. 30, 83-87, 181-184, т.с. 3 арк.с. 3-4, 75-78; патент на промисловий зразок №24065 т.с. 1 арк.с. 22-23, 80--82; свідоцтво на знак для товарів та послуг т.с. 1 арк.с. 11-12; Висновок судової експертизи у сфері інтелектуальної власності №12811 від 27.02.2017 р. т.с. 1 арк.с. 147-161), досліджені в судових засіданнях зразки продукції ТОВ «Супермаш» з етикеткою «Каченя КРЯ КРЯ» та позивача зі знаком для товарів та послуг «Каченята Кря-Кря» в їх сукупності - спростовують вказаний Висновок експертного дослідження обєктів інтелектуальної власності №539 від 28.02.2017 р.

Окрім того, оцінюючи достовірність результатів судової експертизи у даній справі, Суд враховує, що відповідач клопотання про проведення повторної чи додаткової експертизи, відвід експерту - не заявляв.

Посилання відповідача на відсутність у судового експерта ОСОБА_5, якою було проведено призначену у даній справі судову експертизу інтелектуальної власності та складено за її результатами Висновок судової експертизи у сфері інтелектуальної власності №12811 від 27.02.2017 р., кваліфікації судового експерта 13.4 «Дослідження, повязані з промисловими зразками», спростовують відомості офіційного Реєстру атестованих судових експертів (http://rase.minjust.gov.ua/), відповідно до яких рішенням експертно-кваліфікаційної комісії Харківського НДІСЕ від 19.11.2013 р. № 71 ОСОБА_5 присвоєно кваліфікацію судового експерта експертної спеціальності: 13.4 Дослідження, повязані з промисловими зразками.

Експертом у Висновку судової експертизи у сфері інтелектуальної власності №12811 від 27.02.2017 р. (арк.с. 147-161) встановлено, що позначення Каченя КРЯ КРЯ нанесене на етикетку шампуню та рідкого мила для дітей, виготовленого ТОВ Супермаш є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати із зареєстрованим знаком для товарів і послуг Каченята КРЯ - КРЯ за свідоцтвом України № 56042, що належить УБ ТОВ Пірана, в тому числі у 3 класі МКТП.

Наведене свідчить, що ТОВ «Супермаш» (відповідач 1) використало у 3 класі МКТП в розумінні ч. 4 ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» знак для товарів послуг «Каченята КРЯ-КРЯ», права інтелектуальної власності на який належать позивачу. При цьому, як стверджує позивач та не заперечує ТОВ «Супермаш» (відповідач 1), позивач права інтелектуальної власності на знак для товарів послуг «Каченята КРЯ-КРЯ» ТОВ «Супермаш» (відповідач 1) не надавав.

За таких обставин, Суд дійшов висновку, що ТОВ «Супермаш» (відповідач 1) порушено права інтелектуальної власності позивача на знак для товарів та послуг «Каченята КРЯ-КРЯ» згідно Свідоцтва №56042 від 15.11.2005 р., а отже позовні вимоги в цій частині є законними, обґрунтованими та підлягають задоволенню.

Факт наявності у ТОВ «Супермаш» (відповідач 1) прав на промисловий зразок - Етикетка «Каченя КРЯ КРЯ», згідно патенту на промисловий зразок №24065 від 10.12.2012 р. (арк.с. 22-23), вказані висновки Суду про порушення прав інтелектуальної власності позивача на знак для товарів та послуг «Каченята Кря-Кря» - не спростовує.

Так, Суд констатує, що особа, яка має виключне право на використання обєкта права інтелектуальної власності, має можливість вчиняти щодо свого права інтелектуальної власності будь-які дії на власний розсуд. Проте, як і будь-яке цивільне право, право інтелектуальної власності має певні межі здійснення. Головний принцип полягає в неприпустимості при здійсненні права порушувати права інших осіб. Конкретне втілення цього положення міститься в ч. 2 ст. 426 ЦК, відповідно до якої особа, яка має виключне право дозволяти використання об'єкта права інтелектуальної власності, може використовувати цей об'єкт на власний розсуд, з додержанням при цьому прав інших осіб.

Отже, ТОВ «Супермаш» (відповідач 1) дійсно має право інтелектуальної власності на використання промислового зразку згідно патенту №24065 від 10.12.2012 р. Разом з тим, таке використання повинно здійснюватися в межах принципів цивільного права, в тому числі у спосіб, що не порушує законні права інтелектуальної власності позивача на знак для товарів та послуг згідно Свідоцтва №56042 від 15.11.2005 р.

Оскільки відповідний промисловий зразок включає в себе словесне позначення «Каченя КРЯ КРЯ», схоже до ступеня змішуваності зі знаком для товарів та послуг "Каченята Кря-Кря" за свідоцтвом на знак для товарів і послуг України №№56042 від 09.03.2014 р., то використання патенту на промисловий зразок №24065 від 10.12.2012 р. для нанесення на продукцію та послуги у 3 класі МКТП обмежується правами позивача на знак для товарів та послуг згідно Свідоцтва №56042 від 15.11.2005 р.

Щодо вимоги позивача про заборону ТОВ «Супермаш» (відповідач 1) використовувати в будь-який спосіб позначення, схожі із знаком для товарів і послуг «Каченята КРЯ КРЯ» за свідоцтвом України № 56042, що належить УБ ТОВ «Пірана», настільки, що його можна сплутати, Суд зазначає наступне.

Відповідно до ч. 5 ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», свідоцтво надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди, якщо інше не передбачено цим Законом: зареєстрований знак стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг; зареєстрований знак стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги; позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг, якщо внаслідок такого використання ці позначення і знак можна сплутати; позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги, або ці позначення і знак можна сплутати.

Господарським судам потрібно мати на увазі, що власник прав на знак для товарів і послуг має право забороняти іншим особам використовувати тотожне чи схоже до ступеня змішування з цим знаком позначення лише стосовно тих товарів і послуг, щодо яких цей знак зареєстровано, чи споріднених з ними товарів і послуг. Отже, у справі зі спору про припинення порушення прав інтелектуальної власності на знаки для товарів і послуг господарському суду слід з'ясовувати перелік товарів і послуг, для яких спірні знаки зареєстровано, та встановлювати фактичні обставини використання спірних позначень відповідачами у справах у частині їх фактичного зображення та переліку товарів і послуг, для яких вони використовуються (п. 59 Постанови Пленуму Вищого господарського суду України від 17 жовтня 2012 року N 12 «Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності»).

Судом встановлено, що знак для товарів і послуг «Каченята Кря Кря» за свідоцтвом України № 56042 зареєстровано за позивачем, зокрема, для 3 класу МКТП; ТОВ «Супермаш» (відповідач 1) використовує у 3 класі МКТП етикетку «Каченя КРЯ КРЯ», чим порушує права позивача на знак для товарів і послуг,«Каченята Кря Кря» за свідоцтвом України № 56042 у 3 класі МКТП.

За таких обставин, Суд дійшов висновку, що вимога позивача про заборону ТОВ «Супермаш» (відповідач 1) використовувати в будь-який спосіб позначення, схожі із знаком для товарів і послуг «Каченята КРЯ КРЯ» за свідоцтвом України № 56042, що належить УБ ТОВ «Пірана», настільки, що його можна сплутати, підлягає частковому задоволенню.

Так, ТОВ «Супермаш» (відповідач 1) може бути заборонено використовувати в будь-який спосіб конкретне позначення - «Каченя КРЯ КРЯ», яке, відповідно до висновку судового експерта, є схожим настільки, що його можна сплутати із знаком для товарів і послуг «Каченята Кря Кря» за свідоцтвом України № 56042, що належить УБ ТОВ «Пірана» саме у 3 класі МКТП.

Факт використання ТОВ «Супермаш» (відповідач 1) іншого (ніж «Каченя КРЯ КРЯ») позначення, схожого із знаком для товарів і послуг «Каченята КРЯ КРЯ» за свідоцтвом України № 56042 в іншому, ніж 3 класі МКТП, матеріалами справи не підтверджується, і тому в цій частині вимоги позивача не підлягають задоволенню.

Щодо вимоги позивача про зобовязання ТОВ «Супермаш» (відповідач 1) усунути з товару, упаковки (супровідних документів до товару) позначення схоже до знаку для товарів і послуг «Каченята КРЯ КРЯ» за свідоцтвом України № 56042, що належить УБ ТОВ «Пірана».

Ч. 2 ст. 20 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» На вимогу власника свідоцтва таке порушення повинно бути припинено, а порушник зобов'язаний відшкодувати власнику свідоцтва заподіяні збитки.

Власник свідоцтва може також вимагати усунення з товару, його упаковки незаконно використаного знака або позначення, схожого з ним настільки, що їх можна сплутати, або знищення виготовлених зображень знака або позначення, схожого з ним настільки, що їх можна сплутати.

Враховуючи встановлений Судом факт використання ТОВ «Супермаш» (відповідач 1) на упаковках виготовленого ним дитячого шампуню та мила позначення «Каченя КРЯ КРЯ», схожого із знаком для товарів і послуг «Каченята КРЯ КРЯ» за свідоцтвом України № 56042 настільки, що їх можна сплутати, Суд дійшов висновку про правомірність вимоги позивача щодо зобовязання ТОВ «Супермаш» (відповідач 1) усунути з шампуню та рідкого мила для дітей з позначенням на етикетці «Каченя КРЯ КРЯ», виготовленого відповідачем 1 (ТОВ «Супермаш») позначення «Каченя КРЯ КРЯ», схожого до знаку для товарів і послуг «Каченята КРЯ КРЯ» за свідоцтвом України № 56042, що належить УБ ТОВ «Пірана».

Факт використання ТОВ «Супермаш» (відповідач 1) іншого (ніж «Каченя КРЯ КРЯ») позначення, схожого із знаком для товарів і послуг «Каченята КРЯ КРЯ» за свідоцтвом України № 56042 на етикетках іншого, ніж шампунь та рідке мило для дітей, товару позивачем не доведено та необґрунтовано, а отже в цій частині вимоги не підлягають задоволенню.

Щодо вимоги позивача про вилучення з цивільного обороту шампуню та рідкого мила для дітей з позначенням на етикетці «Каченя КРЯ КРЯ», виготовленого відповідачем 1 (ТОВ «Супермаш»).

Відповідно до ч. 1 ст. 20 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», будь-яке посягання на права власника свідоцтва, передбачені статтею 16 цього Закону, в тому числі вчинення без згоди власника свідоцтва дій, що потребують його згоди, та готування до вчинення таких дій, вважається порушенням прав власника свідоцтва, що тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством України.

Згідно з п. 3 ч. 2 ст. 432 ЦК України, суд у випадках та в порядку, встановлених законом, може постановити рішення, зокрема, про вилучення з цивільного обороту товарів, виготовлених або введених у цивільний оборот з порушенням права інтелектуальної власності.

Як розяснено в п. 72 Постанови Пленуму Вищого господарського суду України від 17 жовтня 2012 року N 12 «Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності», якщо усунення з товару, його упаковки незаконно використаного знака або позначення, схожого з ним настільки, що їх можна сплутати, неможливе без заподіяння істотної шкоди самому товару, суд згідно з пунктом 3 частини другої статті 432 ЦК України може прийняти рішення про вилучення товару з цивільного обороту.

Обґрунтовано видається неможливим відновлення порушеного права інтелектуальної власності позивача на знак для товарів і послуг «Каченята КРЯ КРЯ» за свідоцтвом України № 56042 без усунення з етикетки продукту (шампуню та рідкого мила) позначення «Каченя КРЯ КРЯ», як такого що порушує права інтелектуальної власності позивача на знак для товарів і послуг «Каченята КРЯ КРЯ» за свідоцтвом України № 56042, а також усунення такого позначення з етикетки без вилучення відповідного товару з цивільного обороту. Наведені твердження матеріалами справи не спростовуються.

Таким чином, враховуючи факт порушення відповідачем 1 (ТОВ «Супермаш») права інтелектуальної власності позивача на знак для товарів та послуг «Каченята КРЯ КРЯ» згідно Свідоцтва на знак для товарів і послуг України №56042, а також положення ст. 20 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», ст. 432 ЦК України, Суд дійшов висновку про законність та обґрунтованість позовних вимог в частині вилучення з цивільного обороту товару, а саме - шампуню та рідкого мила для дітей з позначенням на етикетці «Каченя КРЯ КРЯ», виготовленого відповідачем 1 (ТОВ «Супермаш»), а отже й про задоволення позову в цій частині.

Щодо позовних вимог в частині зобовязання ПАТ «Нова лінія» (відповідач 2) припинити продаж шампуню та рідкого мила для дітей з позначенням на етикетці «Каченя КРЯ КРЯ», виготовленого відповідачем 1 (ТОВ «Супермаш»).

За приписами ч. 4 ст. 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" використанням знака визнається, зокрема, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення).

Як свідчать матеріали справи (чек т.с. 1 арк.с. 29-30, договір поставки №167950 від 15.08.2014 р. т.с. 2 арк.с. 117-22), а також не заперечують та не спростовують відповідачі, ПАТ «Нова лінія» (відповідач 2) продаж шампуню та рідкого мила для дітей з позначенням на етикетці «Каченя КРЯ КРЯ», виготовленого відповідачем 1 (ТОВ «Супермаш») здійснює.

Враховуючи наведене, а також те, що використання на етикетці шампуню та рідкого мила для дітей, виготовленого відповідачем 1 (ТОВ «Супермаш») позначення Каченя КРЯ КРЯ є порушенням права інтелектуальної власності позивача на знак для товарів та послуг «Каченята КРЯ-КРЯ» згідно Свідоцтва №56042 від 15.11.2005 р., Суд дійшов висновку про законність та обґрунтованість позовних вимог в частині зобовязання ПАТ «Нова лінія» (відповідач 2) припинити продаж шампуню та рідкого мила для дітей з позначенням на етикетці «Каченя Кря Кря», виготовленого відповідачем 1 (ТОВ «Супермаш»), а отже й про їх задоволення.

Посилання ПАТ «Нова лінія» (відповідач 2), як на підставу для відмови в позові, на його необізнаність про порушення прав позивача на знак для товарів та послуг спростовуються наявною в матеріалах справи Претензією №1 від 19.10.2016 р. №255 (арк.с. 24-27), направленою відповідачу 19.10.2016 р. (поштовий опис арк.с. 28). Окрім того, як свідчить зміст ст. 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", обставини обізнаності чи вини не входять у склад порушення прав інтелектуальної власності на торгову марку, а отже їх відсутність не може бути підставою для відмови в позові.

Щодо позовних вимог в частині стягнення збитків у вигляді неотриманого доходу в розмірі 48,00 грн., Суд зазначає таке.

Вказані вимоги позивач обґрунтовано тим, що вартість шампуню та рідкого мила для дітей з позначенням на етикетці «Каченя КРЯ КРЯ», виготовленого відповідачем 1 (ТОВ «Супермаш») становить 48,00 грн., які б позивач міг отримати за умови дотримання відповідачем 1 (ТОВ «Супермаш») прав позивача на знак для товарів і послуг згідно Свідоцтва №56042 від 15.11.2005 р.

Відповідно до ч. 1 ст. 22 ЦК України, особа, якій завдано збитків у результаті порушення її цивільного права, має право на їх відшкодування.

Згідно з п. 2 ч. 2 ст. 22 ЦК України, збитками є доходи, які особа могла б реально одержати за звичайних обставин, якби її право не було порушене (упущена вигода).

Частинами 1, 2 ст. 224 ГК України визначено, що учасник господарських відносин, який порушив господарське зобов'язання або установлені вимоги щодо здійснення господарської діяльності, повинен відшкодувати завдані цим збитки суб'єкту, права або законні інтереси якого порушено.

Під збитками розуміються витрати, зроблені управненою стороною, втрата або пошкодження її майна, а також не одержані нею доходи, які управнена сторона одержала б у разі належного виконання зобов'язання або додержання правил здійснення господарської діяльності другою стороною.

Втім, в матеріалах справи відсутні, а позивачем, в порушення вимог ст.ст. 4-3, 33, 34 ГПК України, не надано доказів, які б свідчили про те, що позивач, за умови дотримання його прав інтелектуальної власності на знак для товарів та послуг відповідачами, обєктивно розраховував на одержання доходу в сумі 48,00 грн. та саме у звязку з встановленим вище порушенням відповідачів позивачем відповідні кошти не були отримані.

Щодо позовних вимог в частині стягнення спричиненої шкоди діловій репутації у розмірі 10000,00 грн., Суд зазначає таке.

Згідно з ч. 1 ст. 23 ЦК України, особа має право на відшкодування моральної шкоди, завданої внаслідок порушення її прав.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 23 ЦК України, моральна шкода полягає у приниженні честі та гідності фізичної особи, а також ділової репутації фізичної або юридичної особи.

Частиною 1 ст. 225 ГК України визначено, що до складу збитків, що підлягають відшкодуванню особою, яка допустила господарське правопорушення, включаються, зокрема, матеріальна компенсація моральної шкоди у випадках, передбачених законом.

Втім, позивачем, в порушення вимог ст.ст. 4-3, 33, 34 ГПК України, в позовній заяві взагалі не наведено та не обґрунтовано підстав для позовних вимог про стягнення з відповідачів спричиненої шкоди діловій репутації у розмірі 10000,00 грн., що не виключає права позивача на звернення до суду з подібною вимогою за умови викладення підстав для її стягнення.

За таких обставин, Суд дійшов висновку про недоведеність та необґрунтованість позовних вимог в частині стягнення з відповідачів неотриманого доходу в розмірі 48,00 грн. та спричиненої шкоди діловій репутації у розмірі 10000,00 грн., а тому позовні вимоги в цій частині не підлягають задоволенню.

Враховуючи відмову в задоволенні позовних вимог в частині стягнення збитків та шкоди, Суд вважає недоцільними заперечення відповідача (ПАТ Нова Лінія) щодо відсутності його вини у реалізації контрафактної продукції.

Суд вважає безпідставними твердження ТОВ «Супермаш» про те, що належним відповідачем у спірних правовідносинах замість нього має бути власник патенту №24065 на промисловий зразок - етикетку «Каченя Кря Кря» - ОСОБА_11.

Адже, за приписами ст. 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" позивач має право на захист належних йому прав інтелектуальної власності на знак для товарів і послуг від незаконного використання будь-якими особами.

На підставі ліцензійного договору №12/06-13 від 10.06.2013 р. ОСОБА_11 (ліцензіар) передала ТОВ «Супермаш» (ліцензіат) право на виготовлення, застосування, ввезення, пропозицію до продажу, продажу та інше введення в господарський оборот продукції за ліцензією та/або спеціальної продукції (зокрема, з використанням у разі потреби спеціального обладнання, комплектуючих вузлів деталей і сировини, що застосовуються ліцензіаром на території). При цьому, ліцензіар не зберігає за собою право самому використовувати промисловий зразок.

Встановлені Судом обставини справи свідчать, що використання етикетки «Каченя КРЯ КРЯ» здійснювалось ТОВ «Супермаш», у звязку з таким використанням відбулось порушення прав позивача на знак для товарів та послуг.

Відповідно до п. 8.2 ліцензійного договору №12/06-13 ліцензіар зобовязується врегулювати самостійно та за свій рахунок предявлені ТОВ «Супермаш» претензії або позови з приводу порушення ним прав третіх осіб у звязку з використанням ліцензії за цим договором.

Однак спір у даній справі не обумовлено обставинами використання патенту згідно ліцензійного договору, правомірності такого використання. Окрім того, формулювання п. 8.2 ліцензійного договору №12/06-13 не свідчить про звільнення ТОВ «Супермаш» від відповідальності перед іншими субєктами у правовідносинах у звязку із використанням отриманого патенту.

З огляду на наведене, Суд дійшов висновку безпідставність тверджень ТОВ «Супермаш» про те, що він є неналежним відповідачем у даній справі.

Посилання відповідачів, як на підставу для відмови у задоволенні позову, на те, що основним КВЕД позивача є виробництво парфумних та косметичних засобів, а відповідача інші види роздрібної торгівля є неспроможними у даному спорі про порушення прав позивача на використання права на знак для товарів і послуг у 3 класі МКТП у звязку з використанням відповідачем 1 (ТОВ Супермаш) промислового зразка на товари та послуги у 3 класі МКТП з зображенням на етикетці позначення «Каченя КРЯ КРЯ».

Не є підставою для відмови в позові також посилання відповідачів на те, що у ТОВ Супермаш з позивачем різні ринки збуту, різні покупці, у звязку з чим вони не є конкурентами. Адже, відносини конкуренції не становлять предмет дослідження у спорі про захист прав інтелектуальної власності на знак для товарів та послуг. Окрім того, наявність чи відсутність конкуренції не визначається чинним законодавством як кваліфікуюча ознака наявності чи відсутності порушення права на знак для товарів та послуг.

Посилання ТОВ Супремаш на те, що наразі згідно інформації з БД "Зареєстровані в Україні знаки для товарів і послуг" існує більш раннє, ніж у позивача, чинне свідоцтво №22567 на знак для товарів та послуг «Кря Кря», не свідчить про неохоронозданість належного позивачу права на знак для товарів та послуг за свідоцтвом України №56042. Адже, правомірність використання позивачем для товарів та послуг у 3 класі МКТП свого свідоцтва, в тому числі за умови чинності свідоцтво №22567 - матеріалами справи не спростовується.

Посилання ТОВ Супермаш на неналежний спосіб захисту позивачем своїх прав є безпідставними. Так, обраний позивачем спосіб захисту прямо передбачений чинним законодавством України, а наслідки його застосування призводять до відновлення порушеного права позивача на належний йому знак для товарів та послуг.

Розглядаючи клопотання відповідача (ТОВ Супермаш) про застосування строків позовної давності (т.с. 3 арк.с. 18), Суд зазначає наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 256 ЦК України, позовна давність - це строк, у межах якого особа може звернутися до суду з вимогою про захист свого цивільного права або інтересу.

Загальна позовна давність встановлюється тривалістю у три роки (ч. 1 ст. 257 ЦК України).

Згідно з ч. 1 ст. 261 ЦК України, перебіг позовної давності починається від дня, коли особа довідалася або могла довідатися про порушення свого права або про особу, яка його порушила.

Позиція відповідача (ТОВ Супермаш) про те, що позивач мав дізнатись про порушення свого права три роки тому (з моменту початку виготовлення ТОВ Супермаш та продажу шампуню та рідкого мила для дітей з позначенням на етикетці «Каченя КРЯ КРЯ») є необґрунтованою. Адже, в матеріалах справи відсутні докази існування протягом трьох років обєктивних та неминучих обставин, за яких позивач мав реальну можливість дізнатись про порушення своїх прав на знак. Сама імовірність можливості отримання позивачем такої інформації про наведені обставини не свідчить. В матеріалах справи також відсутні беззаперечні докази обізнаності позивача про порушення його прав відповідачами.

Таким чином, у Суду відсутні достатні підстави для сумніву в тому, що позивач дізнався про існування на ринку товарів 3 класу МКТП - мила та шампуню Каченя КРЯ КРЯ в 2016 році при купівлі такої продукції, а отже відсутні підстави для висновку про сплив позовної давності у даній справі.

Окрім того, порушення прав позивача на торгову марку «Каченята Кря-Кря» шляхом відтворення схожого позначення «Каченя КРЯ КРЯ» на етикетці та продаж такого товару є триваючим порушенням, а отже строки позовної давності для відновлення порушеного права мають обчислюватися по кожному епізоду порушення окремо.

З огляду на наведене, Суд відмовляє відповідачу (ТОВ Супермаш) у задоволенні клопотання про застосування строків позовної давності (т.с. 3 арк.с. 18).

Вирішуючи питання розподілу судових витрат, Суд керується положеннями ст.ст. 44, 48, 49 ГПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 44 ГПК України, судові витрати складаються з судового збору, сум, що підлягають сплаті за проведення судової експертизи, призначеної господарським судом, витрат, пов'язаних з оглядом та дослідженням речових доказів у місці їх знаходження, оплати послуг перекладача, адвоката та інших витрат, пов'язаних з розглядом справи.

Згідно з ч. 1 ст. 48 ГПК України, витрати, що підлягають сплаті за проведення судової експертизи, послуги перекладача, визначаються господарським судом.

Відповідно до ст. 49 ГПК України, якщо спір виник внаслідок неправильних дій сторони, господарський суд має право покласти на неї судовий збір незалежно від результатів вирішення спору.

Факт понесення позивачем витрат на сплату судового збору в сумі 8268,00 грн. підтверджується платіжним дорученням №3096 від 31.10.2016 р. на суму 8268,00 грн.

Як зазналось вище, ухвалою Суду від 28.11.2016 р. за клопотанням позивача у справі було призначено судову експертизу у сфері інтелектуальної власності, її проведення було доручено ХНДІСЕ ім. Засл. проф. ОСОБА_6, а оплату було експертизи доручено позивачу.

ХНДІСЕ ім. Засл. проф. ОСОБА_6 виставило позивачу рахунок №3359 від 09.12.2016 р. на суму 19860,00 грн. (т.с. 1 арк.с. 143) на оплату експертизи у даній справі.

Вказаний рахунок було оплачено позивачем платіжним дорученням №3586 від 14.12.2016 р. на суму 19860,00 грн. (т.с. 1 арк.с. 204).

Керуючись наведеними вище положеннями ст. 49 ГПК України, враховуючи доведення спору у даній справі до суду внаслідок порушення відповідачами прав інтелектуальної власності позивача, Суд вважає справедливим покладення на відповідачів судового збору в повному обсязі в сумі 8268,00 грн. та витрат за проведення судової експертизи в сумі 19860,00 грн.

Вирішуючи питання стягнення з відповідачів витрат позивача на послуги адвоката в сумі 84000,00 грн., Суд зазначає наступне.

Відповідно до ст. 49 ГПК України, суми, які підлягають сплаті за проведення судової експертизи, послуги перекладача, адвоката та інші витрати, пов'язані з розглядом справи, покладаються при частковому задоволенні позову - на обидві сторони пропорційно розміру задоволених позовних вимог.

Як розяснено в п. 6.3 від 21 лютого 2013 року N 7 «Про деякі питання практики застосування розділу VI Господарського процесуального кодексу України», витрати позивачів та відповідачів, третіх осіб, пов'язані з оплатою ними послуг адвокатів, адвокатських бюро, колегій, фірм, контор та інших адвокатських об'єднань з надання правової допомоги щодо ведення справи в господарському суді, розподіляються між сторонами на загальних підставах, визначених частиною п'ятою статті 49 ГПК.

05.07.2016 р. між позивачем (як клієнтом) та Адвокатським обєднанням «Адвокатська компанія «ОСОБА_1 і Квашин» (як виконавцем) було укладено договір про надання адвокатських послуг (т.с. 1 арк.с. 189-190), відповідно до умов якого в порядку та на умовах, визначених цим договором, клієнт доручає, а виконавець приймає на себе зобовязання по наданню послуг адвокатів, повязаних із забезпеченням юридичного обслуговування клієнта, що включає в себе захист та представництво інтересів останнього в органах державної влади та місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах, організаціях всіх форм власності та підпорядкування з приводу захисту права інтелектуальної власності на знак для товарів і послуг «Каченята КРЯ КРЯ» у відповідності до Свідоцтва України № 56042, зокрема, вжиття заходів щодо вчинення порушення зазначеного права з боку ТОВ «Супермаш» та ПАТ «Нова лінія», представництво інтересів Клієнта в судових органах та інстанціях за вимогою Клієнта, а також надання консультацій та розяснень з юридичних питань.

Відповідно до п. 4.1 договору про надання адвокатських послуг, вартість послуг виконавця складає вартість роботи виконавця по наданню послуг за договором і вартість винагороди виконавця за позитивні результати наданих послуг та визначається в акті виконаних робіт за надані послуги. Винагорода виконавця, строки і умови її виплати виплачується клієнтом за окремі види послуг, наперед обумовлені додатковою угодою сторін і вказані в п. 4.5 договору. Клієнт оплачує працю виконавця по наданню юридичних послуг, зазначених у п. 1.1 договору, за договірною ціною, яка визначається шляхом виставлення виконавцем рахунків клієнту.

В п. 4.2 договору про надання адвокатських послуг його сторони домовились, що під послугами мається на увазі: надання консультацій і розяснень з юридичних питань, усних і письмових довідок по законодавству; здійснення правового обслуговування підприємств, установ і організацій, представництво інтересів клієнта в усіх без винятку підприємствах, установах, організаціях; юридичне супроводження, заключення і виконання цивільно-правових договорів; складання скарг, заяв і інших документів правового характеру; здійснення представництва інтересів громадян, підприємств, установ і організацій в господарському суді та в інших органах по кримінальним, цивільним справам і справам про адміністративні правопорушення; здійснення захисту інтересів фізичних і юридичних осіб в центральних і місцевих органах державної влади і органах місцевого самоврядування; надання інших послуг, які в силу кваліфікації виконавця можуть бути надані.

Відповідно до п. 3.1 договору про надання адвокатських послуг, здавання-приймання робіт (послуг) за поточний місяць (період) здійснюється підписанням ОСОБА_5 здавання-приймання наданих послуг. Дата підписання ОСОБА_5 здавання-приймання наданих послуг є моментом виконання сторонами відповідних зобовязань по даному договору. Акт здавання-приймання робіт (послуг) підписуються сторонами в кінці місяця (періоду), в який здійснювалося обслуговування.

02.12.2016 р. між позивачем та Адвокатським обєднанням було підписано ОСОБА_5 виконаних робіт по договору про надання адвокатських послуг (т.с. 1 арк.с. 192), в якому сторони зазначили, що у відповідності до договору про надання адвокатських послуг від 05.07.2016 р. Адвокатське обєднання «Адвокатська компанія «ОСОБА_1 і Квашин» здійснило надання в період з 05.07.2016 р. по 02.12.2016 р. для позивача послуги адвокатів згідно з вимогами договору про надання адвокатських послуг від 05.07.2016 р. (рахунок №1 від 02.12.2016 р.).

Згідно рахунку №1 від 02.12.2016 р. на суму 84000,00 грн. (т.с. 1 арк.с. 191) Адвокатське обєднання «Адвокатська компанія «ОСОБА_1 і Квашин» виставило позивачу рахунок на оплату наступних послуг: Надання адвокатами консультацій та розяснень з приводу захисту права інтелектуальної власності на знак для товарів і послуг «Каченята КРЯ-КРЯ» у відповідності до свідоцтва України №56042, зокрема вжиття заходів щодо припинення порушення зазначеного права з боку ТОВ «Супермаш» та ПАТ «Нова Лінія» (16 годин по 500,00 грн. за годину; всього на 8000,00 грн.); підготовка претензій до ТОВ «Супремаш» з вимогами припинити порушення прав на знак для товарів і послуг «Каченята КРЯ-КРЯ» (8 годин по 500,00 грн. за годину; всього на 4000,00 грн.); підготовка претензій до ПАТ «Нова Лінія» з вимогами припинити порушення прав на знак для товарів і послуг «Каченята КРЯ-КРЯ» (8 годин по 500,00 грн. за годину; всього на 4000,00 грн.); збір, аналіз матеріалів та підготовка господарського позову з приводу захисту права інтелектуальної власності на знак для товарів і послуг «Каченята КРЯ-КРЯ» у відповідності до свідоцтва України №56042 та припинення порушення зазначеного права з боку ТОВ «Супермаш» та ПАТ «Нова Лінія», підготовка клопотання про витребування доказів, заяви про долучення до матеріалів справи речових доказів, клопотання про призначення судової експертизи обєктів інтелектуальної власності, участь адвокатів у судових засіданнях 14.11.2016 р. та 28.11.2016 р. (136 годин по 500,00 грн. за одну годину; всього на 68000,00 грн.).

Як свідчить Платіжне доручення №3579 від 13.12.2016 р. на суму 84000,00 грн. (т.с. 1 арк.с. 193), вказаний рахунок було оплачено позивачем.

За змістом ст.ст. 44 і 48 ГПК України, сума, сплачена за послуги адвоката, є складовою судових витрат і її розмір визначається в порядку, встановленому Законом України "Про адвокатуру". При цьому, витрати на послуги адвоката можуть бути розподілені за правилами ст. 49 ГПК України виключно за умови, що їх було понесено у звязку з розглядом справи Судом.

Відповідно до практики Європейського суду з прав людини, про що, зокрема, відзначено в п.95 Рішення у справі Баришевський проти України від 26.02.2015, п.п.34-36 Рішення у справі Гімайдуліна і інших проти України від 10.12.2009, п.88 Рішення у справі Меріт проти України від 30.03.2004, заявник має право на відшкодування судових та інших витрат лише в разі, якщо доведено, що такі витрати були фактичними і неминучими, а їх розмір обґрунтованим.

Суд вважає безпідставним клопотання позивача про стягнення з відповідачів в порядку ст. 49 ГПК України витрати позивача на послуги адвокатського обєднання щодо надання адвокатами консультацій та розяснень з приводу захисту права інтелектуальної власності на знак для товарів і послуг «Каченята КРЯ-КРЯ» у відповідності до свідоцтва України №56042, зокрема вжиття заходів щодо припинення порушення зазначеного права з боку ТОВ «Супермаш» та ПАТ «Нова Лінія» (16 годин по 500,00 грн. за годину; всього на 8000,00 грн.); підготовка претензій до ТОВ «Супремаш» з вимогами припинити порушення прав на знак для товарів і послуг «Каченята КРЯ-КРЯ» (8 годин по 500,00 грн. за годину; всього на 4000,00 грн.); підготовка претензій до ПАТ «Нова Лінія» з вимогами припинити порушення прав на знак для товарів і послуг «Каченята КРЯ-КРЯ» (8 годин по 500,00 грн. за годину; всього на 4000,00 грн.), адже відповідні послуги не обумовлені розглядом даної справи Судом та були надані до порушення провадження у даній справі.

Визначення витрат на послуги адвокатського обєднання на аналіз матеріалів та підготовку господарського позову з приводу захисту права інтелектуальної власності на знак для товарів і послуг «Каченята КРЯ-КРЯ» у відповідності до свідоцтва України №56042 та припинення порушення зазначеного права з боку ТОВ «Супермаш» та ПАТ «Нова Лінія», підготовку клопотання про витребування доказів, заяву про долучення до матеріалів справи речових доказів, клопотання про призначення судової експертизи обєктів інтелектуальної власності, участь адвокатів у судових засіданнях 14.11.2016 р. та 28.11.2016 р. на загальну суму 68000,00 грн. (136 годин по 500,00 грн. за одну годину), Суд вважає необґрунтованим.

Так, матеріали справи свідчать, що адвокатами під час розгляду даної справи було надано, а позивачем прийнято наступні послуги: складено позовну заяву, здійснено представництво інтересів позивача в суді першої інстанції; підготовлено низку клопотань (зокрема, про долучення документів до матеріалів справи, про призначення у справі судової експертизи, про витребування доказів).

На сайті Адвокатської компанії «ОСОБА_1 і Квашин» (http://mik.kharkov.ua/prices/predostavlenie-uslug-v-grazhdanskih-sporah.html ) міститься інформація про мінімальну вартість послуг, що надають адвокати компанії. Враховуючи наведену інформацію, а також те, що дана справа не є складною, позовна заява дублює зміст раніше складених адвокатами претензій до відповідачів, Суд вважає обґрунтованою вартість відповідної послуги за мінімальним тарифом в сумі 300,00 грн. Окрім того, В матеріалах справи відсутні, а позивачем не доведено погодження з адвокатським обєднанням більшої вартості послуги по складанню позовної заяви. З наданих позивачем доказів вбачається неможливим встановити погоджену з адвокатами вартість послуг по складанню позовної заяви, оскільки всі послуги перелічено без індивідуалізації витраченого на їх надання часу та їх вартості.

Тарифи адвокатів на складання клопотань про долучення документів до матеріалів справи, про призначення у справі судової експертизи, про витребування доказів на сайті не містяться, окрім того, змістовно відповідні клопотання не є складними, тому Суд вважає безпідставним включення адвокатами в розрахунок таких послуг.

Згідно даних Адвокатської компанії «ОСОБА_1 і Квашин» представництво інтересів позивача в суді першої інстанції коштує від 3000,00 грн. Враховуючи, що дана справа не є складною, але під час її розгляду було проведено 5 (пять) судових засідань тривалістю понад 230 хвилин, Суд вважає обґрунтованою та справедливою винагороду в сумі 3000,00 грн. В матеріалах справи відсутні, а позивачем не доведено погодження з адвокатським обєднанням більшої вартості послуги по представництву інтересів в суді першої інстанції. З наданих позивачем доказів вбачається неможливим встановити погоджену з адвокатами вартість послуг по представництву інтересів в суді першої інстанції, оскільки всі послуги перелічено без індивідуалізації витраченого на їх надання часу та їх вартості.

За таких обставин, враховуючи нескладний характер спору між сторонами, оцінюючи зміст поданого позову та кількість підготовлених адвокатами процесуальних документів та їх складність, Суд дійшов висновку щодо доцільності зменшення розміру витрат позивача на оплату послуг адвоката, які підлягають стягненню з відповідачів, а співмірним та справедливим буде розмір таких витрат в сумі 3300,00 грн. Позивачем не обґрунтовано та не доведено неминучий характер понесення ним решти витрат на послуги адвоката, а сам факт їх понесення не є безумовною підставою для їх стягнення Судом.

Посилання відповідачів на неукладеність між позивачем та адвокатським обєднанням договору про адвокатські послуги у звязку з недосягненням між ними згоди щодо ціни договору є безпідставними, оскільки виставлений адвокатами та оплачений позивачем рахунок свідчить про узгодження між ними ціни відповідних послуг. Окрім того, відповідні тарифи містяться на сайті адвокатської компанії.

З огляду на наведене, відповідно до ст. 224, 225 ГК України, ст.ст. 22, 23, 224, 256, 261, 418, 432, 492, 494 ЦК України, ст.ст. 16, 20 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» та керуючись

ВИРІШИВ:

Позовні вимоги задовольнити частково.

Визнати порушеними Товариством з обмеженою відповідальністю Супермаш () права інтелектуальної власності УБ ТОВ Пірана () на знак для товарів і послуг Каченята КРЯ-КРЯ за свідоцтвом України №56042, що належить УБ ТОВ Пірана () у 3 класі МКТП.

Заборонити Товариству з обмеженою відповідальністю Супермаш () використовувати в будь-який спосіб в межах 3 класу МКТП позначення «Каченя КРЯ КРЯ», схоже із знаком для товарів і послуг Каченята КРЯ-КРЯ за свідоцтвом України №56042, що належить УБ ТОВ Пірана (), настільки, що їх можна сплутати.

Зобовязати Товариство з обмеженою відповідальністю Супермаш () усунути з товару, упаковки (супровідних документів до товару) шампуню та рідкого мила для дітей з позначенням на етикетці Каченя КРЯ КРЯ, виготовленого Товариством з обмеженою відповідальністю Супермаш позначення на етикетці «Каченя КРЯ КРЯ», схоже до знаку для товарів і послуг Каченята КРЯ-КРЯ за свідоцтвом України №56042, що належить УБ ТОВ Пірана (), настільки, що їх можна сплутати.

Вилучити з цивільного обороту шампунь та рідке мило для дітей з позначенням на етикетці Каченя КРЯ КРЯ, виготовлене Товариством з обмеженою відповідальністю Супермаш ().

Зобовязати Приватне акціонерне товариство Нова лінія () припинити продаж шампуню та рідкого мила для дітей з позначенням на етикетці Каченя КРЯ КРЯ, виготовлене Товариством з обмеженою відповідальністю Супермаш ().

Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю Супермаш () на користь Українсько - болгарського товариства з обмеженою відповідальністю "Пірана" () судові витрати в сумі 15714,00 грн.

Стягнути з Приватного акціонерного товариства Нова лінія () на користь Українсько - болгарського товариства з обмеженою відповідальністю "Пірана" () судові витрати в сумі 15714,00 грн.

Видати накази після набрання рішенням законної сили.

В решті позову відмовити.

Повне рішення складено 25.05.2017 р.

Суддя ОСОБА_12