Господарський суд Чернігівської області
========================================================================================================================================================================

РІШЕННЯ

24.05.2017року Справа № 927/259/17

Позивач: Товариство з обмеженою відповідальністю "Автомобільна компанія "Укравтоторг", с. Радгоспне, 28, Харківський район, Харківська область, 62421.

адреса для листування: пров. Балтійський, 20, м. Київ, 04073.

Відповідач: Товариство з обмеженою відповідальністю "Техноторг-Дон",

пр-т Героїв Сталінграда, 113/1, м. Миколаїв, 54025.

Третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача: Чернігівська митниця Державної фіскальної служби України пр. Перемоги, 6 м. Чернігів, 14017.

про припинення порушення прав власника знаків для товарів і послуг

Суддя Федоренко Ю.В.

Представники сторін:

Від позивача: ОСОБА_1, довіреність від 16.06.2016 р.

Від відповідача: ОСОБА_2, довіреність від 06.10.2016 р.

Від третьої особи: не зявився.

СУТЬ СПОРУ:

Позивачем подано позов про:

- заборону ТОВ „Техноторг-Дон () здійснювати імпорт за митною декларацією №102110001/2017/200497 автомобіль вантажний автопаливозаправник, марка „ГАЗ, модель С41R13-1051-37-846-95-00-000; VIN номер Z9G4389 Z7H0000065, номер шасі Х96С41С41R13Н1082921, призначений для заправки та транспортування палива по дорогах загального користування (код товару згідно з УКТ ЗЕД 8704 22 91 00), країна виробництва Російська Федерація, що знаходиться на митному оформленні у Чернігівській митниці ДФС України;

- заборону ТОВ „Техноторг-Дон, () ввозити на митну територію України колісні транспортні засоби із застосуванням торгового знака „ГАЗ, без відповідного погодження з боку правовласника.

У відзиві на позовну заяву від 14.04.2017 (а.с. 59-61) відповідач просить суд відмовити повністю у позовних вимогах позивача. Зокрема відповідач посилається на те, що за договором від 19.07.2010року ліцензіар - ВАТ „ГАЗ не передавало за міжнародним свідоцтвом № 811994 товарного знаку /Бегущий олень-ГАЗ/ ліцензіату - ТОВ „Автомобільна компанія «Укравтоторг» прав дозволяти, перешкоджати або забороняти використання торгівельної марки. З огляду на вказане позивач не має статусу власника міжнародного свідоцтва № 811994, а отже останній не наділений будь-якими правами щодо товарного знаку /Бегущий олень-ГАЗ/, що вказує на те, що діями відповідача не могли бути порушені права позивача.

Також у відзиві на позовну заяву відповідач посилається на те, що у справі № 927/259/17 відсутнє експертне дослідження, яке зясовує фактичні дані щодо наявності чи відсутності підстав для відмови у наданні товарному знаку /Бегущий олень-ГАЗ/ за міжнародним свідоцтвом № 811994 правової охорони, а також судова експертиза чи відомості, що товарний знак /Бегущий олень-ГАЗ/ за міжнародним свідоцтвом № 811994 є добре відомим. Також позивач у позовній заяві не зазначив вагомих підстав заборонити використання відповідачу за міжнародним свідоцтвом № 811994 товарного знаку /Бегущий олень-ГАЗ/, а саме у звязку з подальшим продажем товару, зокрема у разі зміни або погіршення стану товару після введення його в цивільний оборот.

19.04.2017року третьою особою - Чернігівською митницею Державної фіскальної служби України подано письмове пояснення в якому зазначено про те, що 14.02.2017 р. до відділу митного оформлення №1 митного посту «Чернігів-вантажний» Чернігівської митниці ДФС подана митна декларація №102110001/2017/200497 на товар «автомобіль вантажний авто паливозаправник», 1 шт., марка «Газ», модель С41R13-1051-37-846-95-00-000; VIN номер Z9G4389 Z7H0000065, номер шасі Х96С41С41R13Н1082921. Торгівельна марка «ГАЗ», виробник ТОВ «РусТрак». Країна виробництва Російська Федерація. Одержувач товару ТОВ «Техноторг-Дон», Україна; відправник ТОВ «Югум Єнерго», Республіка Білорусь. Митницею призупинено митне оформлення товару терміном на 10 робочих днів, оскільки задекларований у митній декларації товар містив ознаки обєкта права інтелектуальної власності, що внесений до Митного реєстру обєктів права інтелектуальної власності 19.12.2016 р. за №3308 комбінований знак для товарів і послуг «ГАЗ» (свідоцтво про міжнародну реєстрацію знака від 25.07.2003 №811994, видане Міжнародним бюро Всесвітньої організації інтелектуальної власності. 28.02.2017 р. митницею продовжено призупинення митного оформлення товару на строк 10 робочих днів до 14.03.2017 р. Керуючись ч. 10 ст. 399 МКУ, 15.03.2017року митницею скасоване рішення про призупинення митного оформлення за митною декларацією № 102110001/2017/200497.

Причиною виникнення спору у справі стало питання щодо наявності чи відсутності підстав для заборони відповідачу здійснювати імпорт автомобіля вантажного авто паливозаправника, марки «Газ», модель С41R13-1051-37-846-95-00-000; VIN номер Z9G4389 Z7H0000065, номер шасі Х96С41С41R13Н1082921; та заборони відповідачу ввозити на митну територію України колісні транспортні засоби із застосуванням торгового знака «ГАЗ» без відповідного погодження з боку правовласника.

Розглянувши подані матеріали, зясувавши фактичні обставини справи, оцінивши докази, що мають юридичне значення для розгляду справи по суті, господарський суд встановив:

Листом від 05.04.2017 р. №5243/5 Державне підприємство «Український інститут інтелектуальної власності» повідомило, що міжнародна реєстрація №811994 від 25.07.2003 діє на території України у повному обсязі з 25.07.2003. До листа додано копію міжнародної реєстрації №811994 на товарний знак (Бегущий олень ГАЗ) якою підтверджується що власником вказаного знаку є ВАТ «ГАЗ», Російська Федерація, м. Нижній Новгород, знак зареєстровано, зокрема, для товарів 12 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг.

19.07.2010року між Відкритим акціонерним товариством „ГАЗ (надалі ліцензіар) та Товариством з обмеженою відповідальністю „Автомобільна компанія „Укравтоторг (надалі ліцензіат) укладено договір про надання невиключної ліцензії на використання торгівельних знаків ВАТ ГАЗ (далі Договір), в якому сторони прийняли до уваги, що ліцензіар є власником товарного знаку по міжнародному свідоцтву № 811994 /Бегущий олень/; ліцензіат бажає придбати на умовах даного Договору невиключну ліцензію на право використання товарного знаку по міжнародному свідоцтву № 811994 / Бегущий олень-ГАЗ/.

Сторонами визначені наступні терміни, які використовуються в даному Договорі, а саме:

- „Товарний знак: Товарний знак /Бегущий олень-ГАЗ/ по міжнародному свідоцтву № 811994;

- „Свідоцтво Міжнародне свідоцтво № 811994 на товарний знак /Бегущий олень-ГАЗ/, зареєстрований на імя ВАТ „ГАЗ, пріоритет 25.07.2003, строк дії реєстрації 25.07.2013 (базова реєстрація - Російська Федерація, 31.03.1997, № 151290) для слідуючих товарів та послуг по класам МКТУ(Міжнародна класифікація товарів і послуг):

Кл. 12 транспортні засоби;

Кл. 16 печатна продукція;

Кл. 35 реклама, просування товарів для третіх осіб;

„Територія територія України.

У відповідності до п.1.1 вказаного Договору ліцензіар надає ліцензіату на строк дії цього Договору на відшкодувальній основі невиключну ліцензію на право використання:

- товарного знаку/ Бегущий олень-ГАЗ/ за міжнародним свідоцтвом № 811994 тільки для слідучих товарів по класам Міжнародної класифікації товарів і послуг:

Кл. 12 транспортні засоби;

Кл. 16 друкована продукція;

Кл. 35 реклама, просування товарів для третіх осіб;

з метою ефективного продажу ліцензіатом автомобілів марки „ГАЗ на території.

Права та обовязки ліцензіата визначені розділом 3 Договору яким не надано права позивачу забороняти іншим особам використовувати без його згоди товарний знак на території України.

У відповідності до п. 3.7 Договору якщо ліцензіату стане відомо, що рекламні матеріали, товарний знак і/чи інші результати інтелектуальної діяльності ліцензіара протиправно використовуються третіми особами, ліцензіат повинен терміново проінформувати про це ліцензіара.

Згідно п. 3.9 ліцензіат має право укласти субліцензіонні договори на використання товарного знака по Свідоцтву з підприємствами, перелік яких визначений в Додатку 1 до цього Договору.

Згідно п. 11.1 даний Договір вступає в силу з 10.02.2010року і при більш пізньої дати його підписання сторонами і діє протягом 12 місяців (але в будь-якому випадку до повного виконання обовязків сторін по даному Договору).

Якщо ні одна із сторін не заявить про бажання розірвати даний Договір не менше ніж за 30 календарних днів до закінчення строку дії даного Договору, то даний Договір вважається пролонгованим на тих же умовах на кожні наступні 12 місяців.

15.06.2016року між Відкритим акціонерним товариством „ГАЗ (надалі ліцензіар) та Товариством з обмеженою відповідальністю „Автомобільна компанія „Укравтоторг (надалі ліцензіат) укладено додаткову угоду до договору від 19.07.2010 про надання невиключної ліцензії на використання товарних знаків ВАТ ГАЗ (далі Додаткова угода 1).

У п. 1.1 Додаткової угоди 1 сторони погодили доповнити Договір пунктами наступного змісту:

3.12 З метою захисту інтелектуальних прав ліцензіара на території ліцензіар уповноважує ліцензіата в особі директора ТОВ «АК «Укравтоторг» ОСОБА_3 на підставі видаваємих вказаним особам нотаріально посвідчених довіреностей, зокрема: представляти інтереси ліцензіара по питанням порушення третіми особами виключних прав ліцензіара на засоби індивідуалізації товарів товарні знаки в прокуратурі, органах внутрішніх справ, органах фіскальної служби, у всіх судових органах України, органах державної виконавчої служби, в органах нотаріату, в антимонопольному комітеті зі всіма правами, які надані законом особам, які беруть участь у справі (стороні, заявнику, зацікавленій особі, третій особі), в тому числі з правом підпису листів, клопотань, заяв, претензій, відповідей на претензії, оскаржувати рішення, ухвали, постанови, отримання необхідних документів.

Згідно з п.3.14 Додаткової угоди 1 ліцензіат зобовязався представляти ліцензіару копії судових актів у других документів в яких встановлена вина третіх осіб в звязку з неправомірних використанням результатів інтелектуальної діяльності ліцензіара, а дії третіх осіб, звязані з неправомірним використанням результатів інтелектуальної діяльності ліцензіара, визнані порушенням інтелектуальних прав ліцензіара.

У пунктах 3 та 4 Додаткової угоди 1 зазначено, що дана додаткова угода є невідємною частиною Договору і вступає в силу з дати підпису його сторонами.

09.02.2017року між Публічним акціонерним товариством „ГАЗ (надалі ліцензіар) та Товариством з обмеженою відповідальністю „Автомобільна компанія „Укравтоторг (надалі ліцензіат) укладено додаткову угоду до договору від 19.07.2010 про надання невиключної ліцензії на використання товарних знаків ПАТ ГАЗ (далі Додаткова угода 2).

В п. 1 Додаткової угоди 2 зазначено про те, що в звязку зі зміною назви Відкритого акціонерного товариства „ГАЗ (ВАТ „ГАЗ) в Публічне акціонерне товариство „ГАЗ (ПАТ ГАЗ), про що зроблені відповідні зміни в державний реєстр юридичних осіб (лист запису ЕГРЮЛ від 12.07.2016; запис ГРН № 631), сторони дійшли згоди з 12.07.2016року вважати ліцензіаром за Договором Публічне акціонерне товариство „ГАЗ(ПАТ ГАЗ).

В п. 5 Додаткової угоди 2 сторони погодили: перший абзац п. 11.1 Договору викласти в наступній редакції: „ 11.1. Даний Договір вступає в силу з 10.02.2010 і діє до 10.02.2018року (але в будь-якому випадку до повного виконання обовязків сторін по даному Договору).

Пунктом 6 Додаткової угоди №2 визначено перелік підприємств учасників дилерської мережі ГАЗ в Україні.

У п. 8,9 Додаткової угоди 2 зазначено, що дана додаткова угода є невідємною частиною Договору і вступає в силу на території України з дати підпису його сторонами.

23.08.2016року Публічним акціонерним товариством „ГАЗ видана довіреність директору Товариства з обмеженою відповідальністю "Автомобільна компанія "Укравтоторг" ОСОБА_3 здійснювати від імені товариства на території України наступні дії, зокрема, представляти інтереси товариства по питанням порушення третіми особами виключних прав ПАТ „ГАЗ на засоби індивідуалізації товарів товарні знаки в прокуратурі, органах внутрішніх справ, органах фіскальної служби, у всіх судових органах України, в т.ч. в мирових судах, в третейських судах, органах державної виконавчої служби, в органах нотаріату, в антимонопольному комітеті зі всіма правами, які надані законом особам, які беруть участь у справі (стороні, заявнику, зацікавленій особі, третій особі), в тому числі з правом підпису листів, клопотань, заяв, претензій, відповідей на претензії, оскаржувати рішення, ухвали, постанови, отримання необхідних документів.

Позивачем було отримано лист Чернігівської митниці ДФС за № 485/7/25-70-18-01 від 14.02.2017року про здійснення Чернігівською митницею Державної фіскальної служби України призупинення митного оформлення товарів за митною декларацією № 102110001/2017/200497 автомобіль вантажний автопаливозаправник, марка „ГАЗ, модель С41R13-1051-37-846-95-00-000; VIN номер Z9G4389Z7H0000065, номер шасі Х96С41R13Н1082921, призначений для заправки та транспортування палива по дорогах загального користування (код товару згідно з УКТ ЗЕД 8704 22 91 00); одержувач товару ТОВ „Техноторг-Дон, Україна, 54025, м. Миколаїв, пр. Героїв Сталінграду, 113/1; відправник - ТОВ „ЮГУМ-ЭНЕРГО, Республіка Білорусь, 220012, м. Мінськ, вул. Чернишевського, 8, оф. 204/3. В листі вказано, що задекларований у митній декларації товар містить ознаки права інтелектуальної власності, що внесений до Митного реєстру обєктів права інтелектуальної власності 19.12.2016 за №3308 комбінований знак для товарів і послуг «ГАЗ» (свідоцтво про міжнародну реєстрацію знака від 25.07.2003 №811994 видане Міжнародним бюро Всесвітньої організації інтелектуальної власності).

Копією митної декларації № 102110001/2017/200497 підтверджується, що відправником автомобіля є ТОВ „ЮГУМ-ЭНЕРГО, Республіка Білорусь, а одержувачем ТОВ „Техноторг-Дон.

Відповідачем суду надано належним чином завірену копію договору №16/8 від 28.11.2016 р., укладеного між ТОВ „ЮГУМ-ЭНЕРГО (Продавець) та ТОВ «Техноторг-Дон» (Покупець) за умовами якого Продавець зобовязався передати Покупцю товар: автопаливозаправник ГАЗ-С41R13-1051-37-846-95-00-000 на шасі ГАЗов NEXT, Евро-5, новий, 2016 року випуску в кількості 1 одиниці, а Покупець зобовязався прийняти і оплатити товар. За умовами п. 5.5 вказаного договору право власності та товар переходить від Продавця до Покупця з моменту повної оплати вартості товару.

Цей договір підтверджує, що автомобіль автопаливозаправник ГАЗ-С41R13-1051-37-846-95-00-000 було введено у цивільний оборот з товарним знаком ГАЗ і він переходить у власність відповідача на умовах договору №16/8 від 28.11.2016 р.

Згідно з частиною першою статті 4 Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків від 14.04.1891, яка набула чинності для України 25.12.1991 (далі - Мадридська угода), з дати реєстрації, зробленої в Міжнародному бюро, у кожній зацікавленій Договірній країні знаку надається така сама охорона, як і у випадку, коли б він був заявлений там безпосередньо.

Частиною 3 статті 494 Цивільного кодексу України встановлено, що набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку, яка має міжнародну реєстрацію або визнана в установленому законом порядку добре відомою, не вимагає засвідчення свідоцтвом.

Відповідно до статті 1 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" (далі - Закон № 3689) знак - це позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб.

Відповідно до ч.4, 5, 6, 7, 8 статті 16 Закону №3689 використанням знака, зокрема, визнається: нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення).

Свідоцтво надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди, якщо інше не передбачено цим Законом: зареєстрований знак стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг; зареєстрований знак стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги; позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг, якщо внаслідок такого використання ці позначення і знак можна сплутати; позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги, або ці позначення і знак можна сплутати.

Виключне право власника свідоцтва забороняти іншим особам використовувати без його згоди зареєстрований знак не поширюється на: використання знака для товару, введеного під цим знаком в цивільний оборот власником свідоцтва чи за його згодою, за умови, що власник свідоцтва не має вагомих підстав забороняти таке використання у зв'язку з подальшим продажем товару, зокрема у разі зміни або погіршення стану товару після введення його в цивільний оборот.

Власник свідоцтва може передавати будь-якій особі право власності на знак повністю або відносно частини зазначених у свідоцтві товарів і послуг, на підставі договору.

Власник свідоцтва має право дати будь-якій особі дозвіл (видати ліцензію) на використання знака на підставі ліцензійного договору.

Відповідно до ч.1, 3 та 6 статті 1109 Цивільного кодексу України за ліцензійним договором одна сторона (ліцензіар) надає другій стороні (ліцензіату) дозвіл на використання об'єкта права інтелектуальної власності (ліцензію) на умовах, визначених за взаємною згодою сторін з урахуванням вимог цього Кодексу та іншого закону.

У ліцензійному договорі визначаються вид ліцензії, сфера використання об'єкта права інтелектуальної власності (конкретні права, що надаються за договором, способи використання зазначеного об'єкта, територія та строк, на які надаються права, тощо), розмір, порядок і строки виплати плати за використання об'єкта права інтелектуальної власності, а також інші умови, які сторони вважають за доцільне включити у договір.

Права на використання об'єкта права інтелектуальної власності та способи його використання, які не визначені у ліцензійному договорі, вважаються такими, що не надані ліцензіату.

Згідно з ч.3 ст.244 Цивільного кодексу України довіреністю є письмовий документ, що видається однією особою іншій особі для представництва перед третіми особами. Довіреність на вчинення правочину представником може бути надана особою, яку представляють (довірителем), безпосередньо третій особі.

Судом встановлено, що за умовами Договору позивач отримав не виключну ліцензію на використання товарного знака /Бегущий олень ГАЗ/ яка не надає йому права від свого імені забороняти іншим особам використовувати без згоди позивача вказаний товарний знак, зокрема і імпортувати товар позначений даним знаком на територію України.

Додатковою угодою №1 до договору та довіреністю від 23.08.2016 р. позивачу надано право представляти інтереси ПАТ «ГАЗ» (власника товарного знаку) по питанням порушення третіми особами виключних прав ПАТ «ГАЗ» на товарні знаки, зокрема, і в суді.

Представниками юридичних осіб можуть бути також інші особи, повноваження яких підтверджуються довіреністю від імені підприємства, організації. Довіреність видається за підписом керівника або іншої уповноваженої ним особи та посвідчується печаткою підприємства, організації (за наявності) (ч.3 ст.28 ГПК України).

У Рішенні Конституційного Суду України від 8 квітня 1999 р. N 3-рп/99 у справі за конституційними поданнями Вищого арбітражного суду України та Генеральної прокуратури України щодо офіційного тлумачення положень статті 2 Арбітражного процесуального кодексу України (справа про представництво прокуратурою України інтересів держави в арбітражному суді) 814 зазначається, що «за правовою природою представництво в суді є правовідносинами, в яких одна особа (представник) на підставі певних повноважень виступає від імені іншої особи (довірителя) і виконує процесуальні дії в суді в її інтересах, набуваючи (змінюючи, припиняючи) для неї права та обов'язки».

Відповідно до ч.1 ст.1 ГПК України підприємства, установи, організації, інші юридичні особи (у тому числі іноземні), громадяни, які здійснюють підприємницьку діяльність без створення юридичної особи і в установленому порядку набули статусу суб'єкта підприємницької діяльності (далі - підприємства та організації), мають право звертатися до господарського суду згідно з встановленою підвідомчістю господарських справ за захистом своїх порушених або оспорюваних прав і охоронюваних законом інтересів, а також для вжиття передбачених цим Кодексом заходів, спрямованих на запобігання правопорушенням.

Позов подано від імені ТОВ «Автомобільна компанія «Укравтотрг» якому власником товарного знака не було надано права забороняти іншим особам використовувати без згоди ТОВ «Автомобільна компанія «Укравтотрг» товарний знак /Бегущий олень ГАЗ/ на території України, а тому права позивача не є порушеними.

Судом також враховується, що відповідно до ч. 6 ст.16 Закону №3689 виключне право власника свідоцтва забороняти іншим особам використовувати без його згоди зареєстрований знак не поширюється на використання знака для товару, введеного під цим знаком в цивільний оборот власником свідоцтва чи за його згодою, за умови, що власник свідоцтва не має вагомих підстав забороняти таке використання у зв'язку з подальшим продажем товару, зокрема у разі зміни або погіршення стану товару після введення його в цивільний оборот.

Таким чином, власник товарного знаку /Бегущий олень-ГАЗ/ або інша особа за його згодою, який ввів у цивільний оборот спірний товар під цим знаком на території будь-якої іншої держави, не має права заперечувати проти використання без його згоди зареєстрованого знака під час ввезення такого товару на територію України.

Вказана правова позиція узгоджується з позицією, яка викладена у постанові Вищого господарського суду України від 20.10.2015 р. справа №904/2029/15.

Суду не надано доказів про те, що введення у цивільний оборот на території Республіки Білорусь автомобіля з спірним позначенням відбулося без згоди власника товарного знака або іншою уповноваженої особи, як не підтверджено і зміну або погіршення стану товару після введення його в цивільний оборот.

Вимоги щодо заборони відповідачу ввозити на митну територію України колісні транспортні засоби із застосуванням торгового знака «ГАЗ» без відповідного погодження з боку правовласника стосуються правовідносин на майбутнє, які на дату подачі позову ще не виникли, заявлені без урахування приписів частини 6 статті 16 Закону №3689, а тому не можуть бути задоволені.

Відповідно до п.4 ч.2 ст.129 Конституції України основними засадами судочинства, зокрема, є змагальність сторін та свобода в наданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості.

Згідно з ст.4-3, 33, 34, 43 ГПК України судочинство у господарських судах здійснюється на засадах змагальності.

Кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень.

Обставини справи, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватись іншими засобами доказування.

Господарський суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і об'єктивному розгляді в судовому процесі всіх обставин справи в їх сукупності, керуючись законом. Ніякі докази не мають для господарського суду заздалегідь встановленої сили.

Належними та допустимими доказами позивач не довів правомірності своїх вимог, порушення прав позивача діями відповідача, а тому у позові судом відмовлено повністю.

Судові витрати покладаються на позивача відповідно до ст.49 ГПК України.

Керуючись ст.ст.49, 82-85 Господарського процесуального кодексу України, суд

В И Р І Ш И В:

У позові відмовити повністю.

Повне рішення складено 25.05.2017року

Суддя Ю.В. Федоренко