РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 910/9330/16 29.03.17 р.

За позовом Общєства с огранічєнной отвєтствєнностью "НЕО ПАСС" (ООО "NEO

PASS")

до 1) Державної служби інтелектуальної власності України

2) Т.Дж.Сміт енд Неф'ю Лімітед (TJ Smith & Nephew Limited)

про дострокове припинення дії свідоцтв України №3521 та №3518 на знаки для

товарів та послуг

Суддя Зеленіна Н.І.

При секретарі судового засідання Ліпіній В.В.,

за участю представників сторін:

від позивача: Жухевич О.В. за довіреністю № б/н від 02.04.2015 р.;

від відповідача-1: Ресенчук В.М. за довіреністю № 1-8/8570 від 21.11.2014 р.;

від відповідача-2: Горбань О.В. за довіреністю №б/н від 19.07.2016 р.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

У провадженні судді господарського суду міста Києва Зеленіної Н.І. знаходиться справа № 910/9330/16 за позовом Общєства с огранічєнной отвєтствєнностью "НЕО ПАСС" (ООО "NEO PASS") до Державної служби інтелектуальної власності України та Компанії Т.Дж.Сміт енд Неф'ю Лімітед (TJ Smith & Nephew Limited) про дострокове припинення дії свідоцтв України №3521 та №3518 на знаки для товарів та послуг.

Судом встановлено, що місцезнаходженням компанії Т.Дж.Сміт енд Неф'ю Лімітед (TJ Smith & Nephew Limited) являється м. Лондон, Великобританія.

Ухвалою суду від 02.08.2016 р. провадження у справі зупинено до надходження повідомлення про вручення судових та позасудових документів або про неможливість такого вручення.

До суду надійшло підтвердження про вручення судових та позасудових документів компанії Т.Дж.Сміт енд Неф'ю Лімітед (TJ Smith & Nephew Limited).

Ухвалою суду від 29.12.2016 р. поновлено провадження у справі, розгляд справи призначено на 25.01.2017 р.

23.01.2017 р. через відділ діловодства суду від відповідача-2 надійшло клопотання про відкладення розгляду справи.

Ухвалою суду від 25.01.2017 р. розгляд справи відкладено на 30.01.2017 р.

30.01.2017 р. через відділ діловодства суду від відповідача-2 надійшло клопотання про відкладення розгляду справи.

У судовому засіданні 30.01.2017 р. оголошувалась перерва до 06.02.2017 р.

У судовому засіданні 06.02.2017 р. представник відповідача-2 подала відзив на позовну заяву.

Ухвалою суду від 06.02.2017 р. розгляд справи відкладено на 22.02.2017 р.

Ухвалою суду від 22.02.2017 р. розгляд справи відкладено на 15.03.2017 р.

У судовому засіданні представник відповідача-2 подала клопотання про долучення документів до матеріалів справи.

Ухвалою від 15.03.2017 р. розгляд справи відкладено на 29.03.2017 р.

20.03.2017 р. від Державної фіскальної служби України надійшла відповідь на запит суду про надання інформації.

29.03.2017 р. від відповідача-2 надійшло клопотання про долучення документів до матеріалів справи.

У судовому засіданні 29.03.2017 р. представник відповідача-2 подала додаткові пояснення по справі.

Представник позивача у судовому засіданні 29.03.2017 р. підтримав позовні вимоги у повному обсязі.

Представник відповідача-1 заперечив проти позову.

Представник відповідача-2 проти задоволення позовних вимог заперечила.

У судовому засіданні 29.03.2017 р. оголошено вступну та резолютивну частини рішення.

Дослідивши наявні в справі матеріали, заслухавши пояснення представників сторін, всебічно і повно з'ясувавши всі фактичні дані, на яких ґрунтуються позовні вимоги та заперечення, об'єктивно оцінивши докази, які мають значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, суд встановив наступне.

Общєство с огранічєнной отвєтствєнностью "НЕО ПАСС" (ООО "NEO PASS") (позивач) звернулось до господарського суду міста Києва з позовом до Державної служби інтелектуальної власності України (відповідач-1) та Компанії Т.Дж.Сміт енд Неф'ю Лімітед (TJ Smith & Nephew Limited) (відповідач-2) про:

- дострокове припинення дії Свідоцтв України №3521 та №3518 на знаки для товарів і послуг "ІРКУСОЛ" та "IRUXOL" повністю;

- зобов'язання Державної служби інтелектуальної власності України внести відповідні зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг, про що здійснити публікацію в офіційному бюлетені "Промислова власність".

Як вбачається з матеріалів справи, Компанія Т.Дж.Сміт енд Неф'ю Лімітед (TJ Smith & Nephew Limited) являється власником Свідоцтв України №3521 на знак для товарів і послуг "ІРКУСОЛ", зареєстрованого для товарів 5 класу МКТП (фармацевтичні препарати;ветеринарні засоби і гігієнічні; дієтпродукти для дітей і хворих; пластирі; перев'язочні матеріали; матеріали для пломбування зубів і для зубних зліпків; дезінфікуючі засоби; препарати проти бур'янів і шкідливих тварин), та №3518 на знак для товарів і послуг "IRUXOL", зареєстрованого для товарів 5 класу МКТП (фармацевтичні препарати;ветеринарні засоби і гігієнічні; дієтпродукти для дітей і хворих; пластирі; перев'язочні матеріали; матеріал для пломбування зубів і для зубних зліпків; дезінфікуючі засоби; препарати проти бур'янів і шкідливих тварин).

Строки дії вказаних Свідоцтв - до 29.12.2020 р.

Як на підставу для задоволення позовних вимог позивач посилається на те, що Компанія Т.Дж.Сміт енд Неф'ю Лімітед протягом більш як трьох років не використовує знаки для товарів і послуг за Свідоцтвами України №3521 та №3518, на території України, у зв'язку з чим існують підстави для дострокового припинення вказаних Свідоцтв.

До відносин, пов'язаних з використанням у господарській діяльності прав інтелектуальної власності, застосовуються положення Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, передбачених Господарським кодексом України та іншими законами (ч. 2 ст. 154 ГК України).

Частиною 1 ст. 418 ЦК України визначено, що право інтелектуальної власності - це право особи на результат інтелектуальної, творчої діяльності або на інший об'єкт права інтелектуальної власності, визначений Цивільним кодексом України та іншим законом.

Право інтелектуальної власності є непорушним відповідно до ч. 3 ст. 418 ЦК України. Ніхто не може бути позбавлений права інтелектуальної власності чи обмежений у здійсненні, крім випадків, передбачених законом.

До об'єктів права інтелектуальної власності, відповідно до ч. 1 ст. 420 ЦК України належать, зокрема, торговельні марки (знаки для товарів і послуг).

Відповідно до ст. ст. 15, 16 Цивільного кодексу України, кожна особа має право на захист свого цивільного права у разі його порушення, невизнання або оспорювання. Кожна особа має право на захист свого інтересу, який не суперечить загальним засадам цивільного законодавства. Кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого особистого немайнового або майнового права та інтересу.

Як встановлено ст. ст. 16, 17 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», одним з основних прав власника свідоцтва є право на використання знаку для товарів та послуг. Власник свідоцтва на знак для товарів і послуг повинен добросовісно користуватися правами, що випливають із реєстрації та наявності в нього права власності на такий знак.

Згідно з п. 4 ст. 18 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", якщо знак для товарів і послуг не використовується в Україні повністю або щодо частини зазначених у свідоцтві товарів і послуг протягом трьох років від дати публікації відомостей про видачу свідоцтва або від іншої дати після цієї публікації, будь-яка особа має право звернутися до суду із заявою про дострокове припинення дії свідоцтва повністю або частково. У цьому разі дія свідоцтва може бути припинена повністю або частково лише за умови, що власник свідоцтва не зазначить поважні причини такого невикористання. Такими поважними причинами, зокрема є обставини, що перешкоджають використанню знака незалежно від волі власника свідоцтва, такі як обмеження імпорту чи інші вимоги до товарів і послуг, встановлені законодавством; можливість введення в оману щодо особи, яка виробляє товари або надає послуги, під час використання знака особою, що звернулася до суду, чи іншою особою щодо товарів і послуг, відносно яких висунута вимога про припинення дії свідоцтва. Для цілей цього пункту використанням знака власником свідоцтва вважається також використання його іншою особою за умови контролю з боку власника свідоцтва.

Компанія Т.Дж.Сміт енд Неф'ю Лімітед, заперечуючи проти позову, посилається на те, що нею використовуються знаки для товарів та послуг за Свідоцтвами України №3521 та №3518 на території України, відтак, будь-які підстави для припинення дії вказаних Свідоцтв відсутні.

Статтею 17 Закону передбачено, що власник свідоцтва повинен добросовісно користуватися правами, що випливають із свідоцтва.

Згідно п. 4 ст. 18 Закону України передбачено, якщо знак не використовується в Україні повністю або щодо частини зазначених у свідоцтві товарів і послуг протягом трьох років від дати публікації відомостей про видачу свідоцтва або від іншої дати після цієї публікації, будь-яка особа має право звернутися до суду із заявою про дострокове припинення дії свідоцтва повністю або частково.

У цьому разі дія свідоцтва може бути припинена повністю або частково лише за умови, що власник свідоцтва не зазначить поважні причини такого невикористання. Такими поважними причинами, зокрема є:

обставини, що перешкоджають використанню знака незалежно від волі власника свідоцтва, такі як обмеження імпорту чи інші вимоги до товарів і послуг, встановлені законодавством;

можливість введення в оману щодо особи, яка виробляє товари або надає послуги, під час використання знака особою, що звернулася до суду, чи іншою особою щодо товарів і послуг, відносно яких висунута вимога про припинення дії свідоцтва.

Для цілей цього пункту використанням знака власником свідоцтва вважається також використання його іншою особою за умови контролю з боку власника свідоцтва.

Отже, з урахуванням положень п. 4 ст. 18 Закону України, достроково може бути припинена повністю або частково дія свідоцтва, знак за яким не використовується в Україні протягом більше ніж трьох років від дати публікації відомостей про видачу свідоцтва або від іншої дати після цієї публікації.

Відповідно до ч. 1 ст. 426 ЦК України, способи використання об'єкта права інтелектуальної власності визначаються Цивільним кодексом України та іншим законом.

Використанням торговельної марки у сфері господарювання, відповідно до ч. 2 ст. 157 ГК України, визнається застосування її на товарах та при наданні послуг, для яких вона зареєстрована, на упаковці товарів, у рекламі, друкованих виданнях, на вивісках, під час показу експонатів на виставках і ярмарках, що проводяться в Україні, у проспектах, рахунках, на бланках та в іншій документації, пов'язаній з впровадженням зазначених товарів і послуг у господарський (комерційний) обіг.

Відповідно до п. 4 ст. 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" використанням знака визнається:

- нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов'язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення);

- застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстровано;

- застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет.

Знак визнається використаним, якщо його застосовано у формі зареєстрованого знака, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованого знака лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності знака.

Відповідно до п. 71 постанови Пленуму Вищого господарського суду України від 17.10.2012р. № 12 "Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності" якщо знак для товарів і послуг без поважних причин безперервно не використовується щодо частини або всіх товарів та/або послуг, внесених до реєстру, протягом трьох років від дати публікації про видачу свідоцтва або від іншої дати, то це є достатньою підставою для дострокового припинення за рішенням суду дії свідоцтва на такий знак повністю або частково щодо відповідних товарів та/або послуг. Не підлягає достроковому припиненню дія свідоцтва у випадку коли використання знака розпочалося або відновилося до подання позову.

На підтвердження факту використання знака власник свідоцтва має подати суду докази вчинення принаймні деяких дій з числа зазначених у частині четвертій статті 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг"; такими доказами можуть бути, зокрема, примірники товарів, на яких нанесено відповідний знак для товарів і послуг, документи із зображенням знака (каталоги, прайс-листи з пропозиціями щодо надання послуг чи поставки товарів тощо).

Поширення на території України товарів із зображенням знака може бути підтверджено касовими чеками, квитанціями, накладними, іншими документами, що містять інформацію про найменування товару й місце його придбання, а в разі коли власником знака є нерезидент, підтвердженням ввезення товарів в Україну можуть бути митні декларації та інші митні документи.

При цьому докази, які можуть підтвердити використання знака для товарів і послуг, повинні бути, як правило, обмежені трирічним строком до дати звернення позивача до суду.

Саме лише укладення договорів (у тому числі ліцензійних) щодо розпорядження майновими правами на знак для товарів і послуг не може вважатися використанням даного знака. Доказами використання певного позначення у відповідності з укладеним договором можуть виступати, зокрема, договори купівлі-продажу чи поставки товару, на якому розміщено знак, договори про розміщення рекламної продукції про такі товари на відповідних рекламних носіях тощо. Використання позначення може підтверджуватися й фактичними даними про використання його іншою особою за умови контролю з боку власника свідоцтва (доказами такого використання позначення мають бути такі ж документи, як і у випадку, якби власник знака використовував його у власній діяльності).

Судом встановлено, що на підтвердження використання спірних знаків Компанія Т.Дж.Сміт енд Неф'ю Лімітед надала суду наступні докази:

- довідку №12/2017-ДР-ЦК від 02.02.2017 р., видану Консорціумом "Український центр підтримки номерів і адрес" щодо використання позначень "ІРКУСОЛ" та "IRUXOL" за Свідоцтвами України №3521 та №3518 в мережі Інтернет у доменному імені iruxol.com.ua (доменне ім'я зареєстровано 14.07.2008 р.), на якому рекламується та пропонується до продажу мазь "IRUXOL";

- довідку №13/2017-ДР-ЦК від 02.02.2017 р., видану Консорціумом "Український центр підтримки номерів і адрес" щодо використання позначень "ІРКУСОЛ" та "IRUXOL" за Свідоцтвами України №3521 та №3518 в мережі Інтернет у доменному імені iruxol.in.ua (дата реєстрації доменного імені не опублікована), на якому рекламується та пропонується до продажу мазь "IRUXOL";

- зображення пакету відправлення невстановлених товарів "Нової пошти" на ім'я Козіної Поліни;

- замовлення № PhD183275 від 07.11.2016 р. в інтернет-аптеці за посиланням: www.pharmalad.com;

- препарат "IRUXOL" (мазь в тубі 30 г), без інформації на українській мові про вказаний препарат та без ознак його ввезення в Україну;

- експертний висновок №18/2017-ЕВ-ЦК від 14.03.2017 р. Консорціуму "Український центр підтримки номерів і адрес" щодо використання позначень "ІРКУСОЛ" та "IRUXOL" за Свідоцтвами України №3521 та №3518 в мережі Інтернет у доменному імені iruxol.in.ua (дата реєстрації доменного імені не опублікована), на якому рекламується та пропонується до продажу мазь "IRUXOL";

- експертний висновок №19/2017-ЕВ-ЦК від 14.03.2017 р. Консорціуму "Український центр підтримки номерів і адрес" щодо використання позначень "ІРКУСОЛ" та "IRUXOL" за Свідоцтвами України №3521 та №3518 в мережі Інтернет у доменному імені iruxol.com.ua (доменне ім'я зареєстровано 14.07.2008 р.), на якому рекламується та пропонується до продажу мазь "IRUXOL", у веб-сайті apteka-evrofarm.com, на якому рекламується та пропонується до продажу мазь "IRUXOL";

- експертний висновок №20/2017-ЕВ-ЦК від 14.03.2017 р. Консорціуму "Український центр підтримки номерів і адрес" щодо використання позначень "ІРКУСОЛ" та "IRUXOL" за Свідоцтвами України №3521 та №3518 в мережі Інтернет в інтренет-аптеці за адресою www.pharmalad.com на якому рекламується та пропонується до продажу мазь "IRUXOL".

З огляду на викладене, Компанія Т.Дж.Сміт енд Неф'ю Лімітед стверджує про використання спірних знаків на території України та про відсутність підстав для припинення дій відповідних Свідоцтв України.

Дослідивши матеріали справи, суд зазначає наступне.

- Довідка №12/2017-ДР-ЦК від 02.02.2017 р., видана Консорціумом "Український центр підтримки номерів і адрес" щодо використання позначень "ІРКУСОЛ" та "IRUXOL" за Свідоцтвами України №3521 та №3518 в мережі Інтернет у доменному імені iruxol.com.ua (доменне ім'я зареєстровано 14.07.2008 р.), на якому рекламується та пропонується до продажу мазь "IRUXOL", не може вважатись належним і допустимим доказом використання на території України спірних знаків з огляду на відсутність інформації про дату та час, з якого на вказаному веб-сайті розпочав рекламуватись та продаватись препарат "IRUXOL", а вказана довідка видана поза межами трирічного строку до дати подання позовної заяви. При цьому, використання позначення "IRUXOL" шляхом зазначення його у доменному імені iruxol.com.ua, яке зареєстроване 14.07.2008 р., саме по собі не може свідчити про використання такого позначення для товарів 5 класу МКТП (для яких зареєстровано спірні Свідоцтва, а саме, фармацевтичні препарати; ветеринарні засоби і гігієнічні; дієтпродукти для дітей і хворих; пластирі; перев'язочні матеріали; матеріали для пломбування зубів і для зубних зліпків; дезінфікуючі засоби; препарати проти бур'янів і шкідливих тварин).

- Довідка №13/2017-ДР-ЦК від 02.02.2017 р., видана Консорціумом "Український центр підтримки номерів і адрес" щодо використання позначень "ІРКУСОЛ" та "IRUXOL" за Свідоцтвами України №3521 та №3518 в мережі Інтернет у доменному імені iruxol.in.ua (дата реєстрації доменного імені не опублікована), на якому рекламується та пропонується до продажу мазь "IRUXOL", не може вважатись належним і допустимим доказом використання на території України спірних знаків з огляду на відсутність інформації про дату та час, з якого на вказаному веб-сайті розпочав рекламуватись та продаватись препарат "IRUXOL", відсутність відомостей про саму дату реєстрації такого доменного імені; вказана довідка видана поза межами трирічного строку до дати подання позовної заяви. Використання позначення "IRUXOL" шляхом зазначення його у доменному імені iruxol.in.ua, саме по собі не може свідчити про використання такого позначення для товарів 5 класу МКТП (для яких зареєстровано спірні Свідоцтва.

- Зображення пакету відправлення невстановлених товарів "Нової пошти" на ім'я Козіної Поліни взагалі не приймається судом до уваги з підстав неможливості встановити, які саме товари пересилались у ньому.

- Замовлення № PhD183275 від 07.11.2016 р. в інтернет-аптеці за посиланням: www.pharmalad.com не може підтверджувати використання спірних Знаків в межах трирічного строку до дати звернення позивача до суду з даним позовом (23.05.2016 р.), та також не приймається судом до уваги.

- Препарат "IRUXOL" (мазь в тубі 30 г), без інформації на українській мові про вказаний препарат та без ознак його ввезення в Україну, не може свідчити про належне викокористання спірних позначень на території України.

- Експертні висновки №18/2017-ЕВ-ЦК, №19/2017-ЕВ-ЦК, №20/2017-ЕВ-ЦК від 14.03.2017 р. Консорціуму "Український центр підтримки номерів і адрес" щодо використання позначень "ІРКУСОЛ" та "IRUXOL" за Свідоцтвами України №3521 та №3518 в мережі Інтернет у доменному імені iruxol.in.ua, у доменному імені iruxol.com.ua, на веб-сайті apteka-evrofarm.com, в інтренет-аптеці за адресою www.pharmalad.com, також не приймаються судом у якості доказів використання власником Свідоцтв спірних позначень на території України, оскільки такі висновки не містять інформації про дату та час початку продажу та рекламування препарату "IRUXOL"; при чому такі експертні висновки складені 14.03.2017 р., тобто, поза межами трирічного строку до дати подання позовної заяви.

Більш того, з урахуванням поданих знаків Компанією Т.Дж.Сміт енд Неф'ю Лімітед доказів, суд зазначає наступне.

У статті 2 Закону України "Про лікарські засоби" містяться наступні визначення:

лікарський засіб - будь-яка речовина або комбінація речовин (одного або декількох АФІ та допоміжних речовин), що має властивості та призначена для лікування або профілактики захворювань у людей, чи будь-яка речовина або комбінація речовин (одного або декількох АФІ та допоміжних речовин), яка може бути призначена для запобігання вагітності, відновлення, корекції чи зміни фізіологічних функцій у людини шляхом здійснення фармакологічної, імунологічної або метаболічної дії або для встановлення медичного діагнозу.

До лікарських засобів належать: АФІ, продукція "in bulk; готові лікарські засоби (лікарські препарати, ліки, медикаменти); гомеопатичні засоби; засоби, які використовуються для виявлення збудників хвороб, а також боротьби із збудниками хвороб або паразитами; лікарські косметичні засоби та лікарські домішки до харчових продуктів;

готові лікарські засоби (лікарські препарати, ліки, медикаменти) - дозовані лікарські засоби у вигляді та стані, в якому їх застосовують, що пройшли всі стадії виробництва (виготовлення), включаючи остаточне пакування;

активний фармацевтичний інгредієнт (лікарська речовина, діюча речовина, субстанція) (далі - АФІ або діюча речовина) - будь-яка речовина чи суміш речовин, що призначена для використання у виробництві лікарського засобу і під час цього використання стає його активним інгредієнтом. Такі речовини мають фармакологічну чи іншу безпосередню дію на організм людини, у складі готових форм лікарських засобів їх застосовують для лікування, діагностики чи профілактики захворювання, для зміни стану, структур або фізіологічних функцій організму, для догляду, обробки та полегшення симптомів;

допоміжна речовина (ексципієнт) - будь-яка речовина лікарської форми, яка не є АФІ або готовим лікарським засобом та відповідно не здійснює фармакологічної, імунологічної або діагностичної дії, входить до лікарського засобу та необхідна для його виробництва (виготовлення), зберігання та/або застосування;

Державний реєстр лікарських засобів України - нормативний документ, який містить відомості про лікарські засоби, дозволені для виробництва і застосування в медичній практиці;

Статтею 9 Закону встановлено, що лікарські засоби допускаються до застосування в Україні після їх державної реєстрації, крім випадків, передбачених цим Законом.

Державна реєстрація лікарських засобів проводиться на підставі заяви, поданої до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони здоров'я.

Рішенням про державну реєстрацію затверджуються фармакопейна стаття або методи контролю якості лікарського засобу, здійснюється погодження технологічного регламенту або технології виробництва, а також лікарському засобу присвоюється реєстраційний номер, який вноситься до Державного реєстру лікарських засобів України.

На зареєстрований лікарський засіб заявнику видається посвідчення, в якому зазначається строк дії, протягом якого лікарський засіб дозволяється до застосування в Україні.

Лікарський засіб може застосовуватись в Україні протягом п'яти років з дня його державної реєстрації. За бажанням особи, яка подала заяву про державну реєстрацію лікарського засобу, термін, протягом якого він дозволяється до застосування на території України, за рішенням реєструючого органу може бути скорочено.

Не підлягають державній реєстрації лікарські засоби, які виготовляються в аптеках за рецептами лікарів та на замовлення лікувально-профілактичних закладів із дозволених до застосування діючих та допоміжних речовин.

Відповідно до ст. 17 Закону, на територію України можуть ввозитися лікарські засоби, зареєстровані в Україні, за наявності сертифіката якості серії лікарського засобу, що видається виробником, та ліцензії на імпорт лікарських засобів (крім АФІ), що видається імпортеру (виробнику або особі, що представляє виробника лікарських засобів на території України), у порядку, встановленому законодавством. У додатку до ліцензії зазначаються перелік лікарських засобів, дозволених до імпорту ліцензіату, а також особливі умови провадження діяльності. Підставою для видачі ліцензії на імпорт лікарських засобів є наявність відповідної матеріально-технічної бази, кваліфікованого персоналу, а також умов щодо контролю за якістю лікарських засобів, що будуть ввозитися на територію України.

Контроль за ввезенням на митну територію України лікарських засобів здійснюється центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері контролю якості та безпеки лікарських засобів. Усі лікарські засоби, що ввозяться на митну територію України з метою їх подальшої реалізації (торгівлі) або використання у виробництві готових лікарських засобів, підлягають державному контролю якості. Порядок здійснення державного контролю якості лікарських засобів, що ввозяться на митну територію України, встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Вимоги частин першої та другої цієї статті не поширюються на лікарські засоби, які підлягають закупівлі за результатами закупівельної процедури, проведеної спеціалізованою організацією, яка здійснює закупівлі, на виконання угоди щодо закупівлі між центральним органом виконавчої влади України, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров'я, та відповідною спеціалізованою організацією, яка здійснює закупівлі. На територію України можуть ввозитися зареєстровані в Україні лікарські засоби, які підлягають закупівлі за результатами закупівельної процедури, проведеної спеціалізованою організацією, яка здійснює закупівлі, лише на виконання угоди щодо закупівлі між центральним органом виконавчої влади України, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров'я, та відповідною спеціалізованою організацією, яка здійснює закупівлі, за наявності сертифіката якості серії лікарського засобу, що видається виробником.

Незареєстровані лікарські засоби можуть ввозитись на митну територію України для:

переміщення транзитом через територію України або поміщення у митний режим митного складу з подальшим реекспортом у порядку, визначеному Митним кодексом України;

проведення доклінічних досліджень фармацевтичної розробки і клінічних випробувань;

реєстрації лікарських засобів в Україні (зразки препаратів у лікарських формах);

експонування на виставках, ярмарках, конференціях тощо без права реалізації;

медичного забезпечення (без права реалізації) підрозділів збройних сил інших держав, які відповідно до закону допущені на територію України;

лікування рідкісних (орфанних) захворювань за рішенням центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров'я. Це положення стосується лише лікарських засобів, розроблених виключно для лікування рідкісних (орфанних) захворювань, які в установленому порядку допущені до застосування на території Сполучених Штатів Америки або держав - членів Європейського Союзу, незалежно від того, чи зареєстровані вони як лікарські засоби компетентними органами Сполучених Штатів Америки або Європейського Союзу.

індивідуального використання громадянами.

Порядок ввезення лікарських засобів у зазначених випадках (крім ввезення для переміщення транзитом через територію України або для поміщення в митний режим митного складу) визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров'я.

За правилами ст. 20 Закону, на території України можуть реалізовуватись лише зареєстровані лікарські засоби, крім випадків, передбачених цим Законом.

Реалізація лікарських засобів здійснюється лише за наявності сертифіката якості, що видається виробником (для імпортованих лікарських засобів - імпортером (виробником або особою, що представляє виробника лікарських засобів на території України).

При цьому, у матеріалах справи відсутні будь-які докази реєстрації препарату "IRUXOL" та надання компетентними органами дозволу на його застосування споживачами, імпорту і продажу на території України.

З урахуванням викладеного, суд звертає увагу Компанії Т.Дж.Сміт енд Неф'ю Лімітед на те, що за відсутності отриманих у встановленому законодавством України дозволів на імпорт, продаж в Україні та державної реєстрації лікарських засобів, зокрема, препарату "IRUXOL", будь-які докази використання незареєстрованих лікарських засобів на території України являються недопустимими у розумінні ст. 34 Господарського процесуального кодексу України, та можуть свідчити лише про порушення чинного законодавства.

Судом також взято до уваги надану позивачем у судовому засіданні 22.02.2017 р. копію Розпорядження Голови Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками (Держлікслужби) щодо заборони реалізації та застосування лікарського засобу "IRUXOL" виробництва Компанії TJ Smith & Nephew Limited (відповідач-2 у справі).

Відповідно до ст. 32 Господарського процесуального кодексу України, доказами у справі є будь-які фактичні дані, на підставі яких господарський суд у визначеному законом порядку встановлює наявність чи відсутність обставин, на яких ґрунтуються вимоги і заперечення сторін, а також інші обставини, які мають значення для правильного вирішення господарського спору.

Згідно зі ст. 34 Кодексу, господарський суд приймає тільки ті докази, які мають значення для справи. Обставини справи, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватись іншими засобами доказування.

Як встановлено ст. 33 Господарського процесуального кодексу України, кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог та заперечень.

Згідно з п. 4 ст.18 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», підставами для відмови в достроковому припиненні дії свідоцтва (повністю або щодо частини зазначених у ньому товарів чи послуг) є: фактична наявність на ринку України спірних товарів і послуг; невикористання зареєстрованої торговельної марки менше визначеного законом трирічного строку; наявність поважних причин такого невикористання.

Якщо знак для товарів і послуг без поважних причин безперервно не використовується щодо частини або всіх товарів та/або послуг, внесених до реєстру, протягом трьох років від дати публікації про видачу свідоцтва або від іншої дати, то це є достатньою підставою для дострокового припинення за рішенням суду дії свідоцтва на такий знак повністю або частково щодо відповідних товарів та/або послуг. Не підлягає достроковому припиненню дія свідоцтва у випадку коли використання знака розпочалося або відновилося до подання позову.

На підтвердження факту використання знака власник свідоцтва має подати суду докази вчинення принаймні деяких дій з числа зазначених у частині четвертій статті 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг". Такими доказами можуть бути, зокрема, примірники товарів, на яких нанесено відповідний знак для товарів і послуг, документи із зображенням знака (каталоги, прайс-листи з пропозиціями щодо надання послуг чи поставки товарів тощо).

Поширення на території України товарів із зображенням знака може бути підтверджено касовими чеками, квитанціями, накладними, іншими документами, що містять інформацію про найменування товару й місце його придбання, а в разі коли власником знака є нерезидент, підтвердженням ввезення товарів в Україну можуть бути митні декларації та інші митні документи.

При цьому докази, які можуть підтвердити використання знака для товарів і послуг, повинні бути, як правило, обмежені трирічним строком до дати звернення позивача до суду.

Такі правові позиції викладено і в пункті 71 постанови пленуму Вищого господарського суду України від 17.10.2012 № 12 "Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності".

Суд, дослідивши матеріали справи та оцінивши докази в їх сукупності, дійшов висновку про недоведеність Компанією Т.Дж.Сміт енд Неф'ю Лімітед (TJ Smith & Nephew Limited) фактів законного використання на території України спірних знаків для товарів і послуг за Свідоцтвами України №3521 та №3518 на знаки для товарів і послуг "ІРКУСОЛ" та "IRUXOL" у порядку, встановленому чинним законодавством України, протягом трирічного строку до дати звернення позивача до суду (23.05.2017 р.), у зв'язку з чим спірні Свідоцтва підлягають достроковому припиненню на підставі ч. 4 ст. 18 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг".

Щодо позовних вимог, заявлених до відповідача-1 - Державної служби інтелектуальної власності України, про зобов'язання внести відповідні зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг щодо припинення дії Свідоцтв України №3521 та №3518, про що здійснити публікацію в офіційному бюлетені "Промислова власність", суд зазначає наступне.

Згідно зі ст. 1 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", установа - центральний орган виконавчої влади з питань правової охорони інтелектуальної власності.

Статтею 2 Закону встановлено, що установа забезпечує реалізацію державної політики у сфері охорони прав на знаки для товарів і послуг, для чого, зокрема, видає свідоцтва на знаки для товарів і послуг, забезпечує їх державну реєстрацію; забезпечує опублікування офіційних відомостей про знаки для товарів і послуг.

Відповідно до п.п. 1, 2 Положення про Державну службу інтелектуальної власності України, затвердженого Указом Президента України від 08.04.2011р. № 436/2011, зі змінами і доповненнями (далі - Положення) Державна служба інтелектуальної власності України (далі - Державна служба) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України. Державна служба входить до системи органів виконавчої влади і забезпечує реалізацію державної політики у сфері інтелектуальної власності. Державна служба у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, іншими актами законодавства України, дорученнями Президента України та Міністра.

Згідно з п. 4 Положення, Державна служба відповідно до покладених на неї завдань, зокрема:

здійснює державну реєстрацію та ведення обліку об'єктів права інтелектуальної власності, проводить реєстрацію договорів про передачу прав на об'єкти права інтелектуальної власності, що охороняються на території України;

веде державні реєстри об'єктів права інтелектуальної власності;

видає офіційні бюлетені з питань інтелектуальної власності.

Відповідно до п. 1.2 Положення про Державний реєстр свідоцтв України на знаки для товарів і послуг, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 10.01.2002р. № 10, державний реєстр свідоцтв України на знаки для товарів і послуг (далі - реєстр) формує Державна служба інтелектуальної власності України.

Пунктом 2.3 Положення про Державний реєстр свідоцтв України на знаки для товарів і послуг передбачено, що у процесі ведення реєстру до нього вносяться, зокрема, відомості щодо припинення дії свідоцтва повністю або частково, які в силу п. 1.3 вказаного Положення Державна служба інтелектуальної власності України публікує в офіційному бюлетені "Промислова власність". Дані про публікацію зазначених відомостей заносяться до реєстру.

Враховуючи наведене, суд дійшов висновку про наявність підстав для задоволення вимог позивача про зобов'язання Державної служби інтелектуальної власності України внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг щодо припинення дії Свідоцтв України №3521 та №3518, про що здійснити публікацію в офіційному бюлетені "Промислова власність".

В порядку, передбаченому ст. 43 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і об'єктивному розгляді в судовому процесі всіх обставин справи в їх сукупності, керуючись законом.

Враховуючи вищевикладене, суд вважає позовні вимоги обґрунтованими, підтвердженими наявними в матеріалах справи доказами та не спростованими належним чином та у встановленому законом порядку відповідачами, а відтак такими, що підлягають задоволенню у повному обсязі.

Відповідно до ст. 49 Господарського процесуального кодексу України, судові витрати покладаються на Компанію Т.Дж.Сміт енд Неф'ю Лімітед (TJ Smith & Nephew Limited) у повному обсязі.

Керуючись статтею 124 Конституції України, статтями 43, 33, 43, 49, 82-85 Господарського процесуального кодексу України, суд -

В И Р І Ш И В:

1. Позов задовольнити повністю.

2. Достроково припинити дію Свідоцтв України № 3521 та №3518, виданого Компанії Т.Дж.Сміт енд Неф'ю Лімітед/TJ Smith & Nephew Limited (Хессл Роуд, Халл HU3 2BN, Великобританія/PO Box 81, 101 Hessle Road Hull HU3 2BN), повністю.

3. Зобов'язати Державну службу інтелектуальної власності України (03035, м. Київ, вул. В. Липківського, 45; ) внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг стосовно дострокового припинення дії Свідоцтв України № 3521 та №3518, виданих Компанії Т.Дж.Сміт енд Неф'ю Лімітед (TJ Smith & Nephew Limited), повністю, та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені «Промислова власність».

4. Стягнути з Компанії Т.Дж.Сміт енд Неф'ю Лімітед/TJ Smith & Nephew Limited (Хессл Роуд, Халл HU3 2BN, Великобританія/PO Box 81, 101 Hessle Road Hull HU3 2BN), на користь Общєства с огранічєнной отвєтствєнностью "НЕО ПАСС"/ООО "NEO PASS" (вул. Глінки 35, Яккасарайський район, м. Ташкент, 100070, Республіка Узбекистан/Glinka 35, Tashkent, 100070 Uzbekisan) 5 800 (п'ять тисяч вісімсот) грн. 00 коп. судового збору.

5. Після набрання рішенням законної сили видати наказ.

Рішення господарського суду може бути оскаржено до Київського апеляційного господарського суду протягом десяти днів з дня підписання повного тексту рішення.

Повний текст рішення складено 06.04.2017 р.

Суддя Н.І. Зеленіна