РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18.04.2017№910/420/16

Господарський суд міста Києва у складі судді Марченко О.В., за участю секретаря судового засідання Роздобудько В.В.,

розглянув у відкритому судовому засіданні

справу № 910/570/16

за позовом публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України», м. Київ,

до публічного акціонерного товариства «Сбербанк», м. Київ,

публічного акціонерного товариства «Сбербанк Росії» (публичного акционерного общества «Сбербанк России»), м. Москва, Російська Федерація,

Державної служби інтелектуальної власності України, м. Київ, та

фізичної особи-підприємця ОСОБА_2, м. Харків,

про припинення порушення прав та зобов'язання вчинити дії,

за участю представників:

позивача - Дубинського М.І. (довіреність від 14.01.2016 № 19/3-02/);

Огневюка Я.В. (довіреність від 14.01.2016 № 19/3-02/);

Кочкарьова С.В. (довіреність від 14.01.2016 № 19/3-02/);

відповідача-1 - Гулейка І.Ю. (довіреність від 07.12.2015 № б/н);

Кольченко Ю.М. (довіреність від 30.03.2017 № б/н);

ОСОБА_8 (довіреність від 30.03.2017 № б/н);

відповідача-2 - не з'явився;

відповідача-3 - ОСОБА_9 (довіреність від 21.11.2014 №1-8/8565);

відповідача-4 - не з'явився.

Публічне акціонерне товариство «Державний ощадний банк України» (далі - Банк) звернулося до господарського суду міста Києва з позовом про:

- визнання недійсними повністю належних публічному акціонерному товариству «Сбербанк» (далі - Товариство; ПАТ «Сбербанк») свідоцтв України:

НОМЕР_2 на знак для товарів і послуг, зареєстрований для всіх послуг 36 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі - МКТП);

НОМЕР_3 на знак для товарів і послуг, зареєстрований для всіх послуг 36 класу МКТП;

- визнання частково недійсним належного Товариству свідоцтва України НОМЕР_4 на знак для товарів і послуг, зареєстрований для всіх товарів 14 класу МКТП;

- визнання недійсними повністю на території України належних публічному акціонерному товариству «Сбербанк Росії» (публичное акционерное общество «Сбербанк России»; далі - ПАТ «Сбербанк Росії») міжнародних реєстрацій:

№1069810 на торговельну марку, зареєстровану для всіх послуг 36 класу МКТП;

№1114550 на торговельну марку, зареєстровану для всіх послуг 36 класу МКТП;

№1117613 на торговельну марку, зареєстровану для всіх послуг 36 класу МКТП;

- визнання частково недійсними на території України належних ПАТ «Сбербанк Росії» міжнародних реєстрацій:

№1113875 на торговельну марку, зареєстровану для всіх товарів 09 та послуг 36 класів МКТП;

№1113876 на торговельну марку, зареєстровану для всіх товарів 09 та послуг 36 класів МКТП;

№1116554 на торговельну марку, зареєстровану для всіх товарів 09 класу МКТП;

№1120118 на торговельну марку, зареєстровану для всіх товарів 09 класу МКТП;

- зобов'язання Державної служби інтелектуальної власності України (далі - Служба) внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг про визнання недійсними повністю свідоцтв України НОМЕР_2 та НОМЕР_3, визнання недійсним частково свідоцтва України НОМЕР_4, зареєстрованих для товарів 14 класу МКТП, та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені «Промислова власність»;

- зобов'язання Служби повідомити Міжнародне Бюро Всесвітньої організації інтелектуальної власності про визнання недійсними повністю на території України міжнародних реєстрацій №1069810, №1114550 та №1117613, визнання частково недійсними на території України міжнародних реєстрацій №1113875 та №1113876, зареєстрованих для товарів і послуг 9, 36 та 38 класів МКТП;

- заборону Товариству незаконно використовувати знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № НОМЕР_5, володільцем якого є Банк, зокрема, шляхом: надання послуг, ідентичних та/або споріднених із послугами, для яких даний знак зареєстрований; виготовлення та продажу товарів, споріднених із товарами, для яких даний знак зареєстрований; застосування його в комерційному найменуванні, в рекламі, в діловій документації, в мережі Інтернет, в назві доменних імен;

- зобов'язання Товариства внести зміни до своїх установчих документів, якими видалити з найменування Товариства слово «СБЕРБАНК» та подати оновлений варіант установчих документів на реєстрацію до державного реєстратора протягом трьох днів після внесення таких змін;

- зобов'язання фізичної особи-підприємця ОСОБА_2 (далі - Підприємець) здійснити переделегування доменного імені ІНФОРМАЦІЯ_1 на користь Банка та вказати такі відомості у записі даного доменного імені:

ІНФОРМАЦІЯ_2

e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_3

address: ІНФОРМАЦІЯ_3Позов мотивовано тим, що:

- Банк є власником знака для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_4» за свідоцтвом України НОМЕР_5, зареєстрованого для послуг 36 класу МКТП;

- позивач вважає, що торговельні марки за свідоцтвами України НОМЕР_4, НОМЕР_2, НОМЕР_6 та за міжнародними реєстраціями №1069810, №1113875, №1113876, №1114550, №1116554, №1117613, №1120118 є схожими до ступеня змішування із торговельною маркою позивача і зареєстровані для споріднених товарів і послуг;

- ФОП ОСОБА_2 в мережі Інтернет здійснюється делегування доменного імені ІНФОРМАЦІЯ_1, яке є схожим до ступеня змішування із торговельною маркою позивача, а на сайті, який за ним закріплено, пропонуються фінансові послуги;

- розрізняльною частиною доменного імені ІНФОРМАЦІЯ_1 є лише його словесна частина «ІНФОРМАЦІЯ_5», тому що частина .ua є загальним географічним доменом першого рівня, призначеним для ідентифікації приналежності його до певних доменів;

- слово «ІНФОРМАЦІЯ_5», яке застосоване в оскаржуваному доменному імені ІНФОРМАЦІЯ_1, є транслітерацією латинськими літерами алфавіту торговельної марки "ІНФОРМАЦІЯ_4";

- в 2015 році ПАТ «Сбербанк» змінило своє фірмове найменування з публічного акціонерного товариства «Дочірній банк Сбербанку Росії» на ПАТ «Сбербанк»; частина найменування «публічне акціонерне товариство» є організаційно-правовою формою ПАТ «Сбербанк» і не має розрізняльної здатності, а тому розрізняльним елементом назви ПАТ «Сбербанк» є частина найменування у вигляді позначення «ІНФОРМАЦІЯ_6».

Ухвалою господарського суду міста Києва від 18.01.2016 порушено провадження у справі.

27.01.2016 ухвалою господарського суду міста Києва вжито заходи до забезпечення позову шляхом:

- заборони Товариству:

передавати повністю або частково виключні майнові права інтелектуальної власності на знаки для товарів і послуг за свідоцтвами України НОМЕР_4, НОМЕР_2 та НОМЕР_3 іншим особам або ж відмовлятися від наведених свідоцтв;

вчиняти будь-які дії з переделегування доменного імені ІНФОРМАЦІЯ_1 на користь будь-яких інших осіб, а також вчиняти будь-які інші дії щодо внесення змін або записів до сервісу «Whois» стосовно доменного імені ІНФОРМАЦІЯ_1, в тому числі змінювати реєстратора, відмовлятися від доменного імені ІНФОРМАЦІЯ_1 або видаляти вказане доменне ім'я;

- заборони Службі вносити зміни до Державного реєстру свідоцтв України стосовно власника та статусу знаків для товарів і послуг за свідоцтвами України НОМЕР_4, НОМЕР_2 та НОМЕР_3 і здійснювати публікацію про це в офіційному бюлетені «Промислова власність»;

- заборони Підприємцю вчиняти дії з переделегування доменного імені ІНФОРМАЦІЯ_1 на користь будь-яких осіб, а також вчиняти інші дії щодо внесення змін до бази «Whois» стосовно будь-яких даних реєстранта/власника доменного імені ІНФОРМАЦІЯ_1, особи реєстратора доменного імені ІНФОРМАЦІЯ_1, а також припиняти (скасовувати) делегування вказаного доменного імені.

13.06.2016 Служба подала суду відзив на позовну заяву, в якому зазначила таке: за результатами проведення кваліфікаційних експертиз було встановлено, що заявлені позначення за заявками №m201113537, № m201319021 та № m201319156 відповідають умовам надання правової охорони, зокрема, Службою не було виявлено їх схожості з раніше зареєстрованим словесним знаком для товарів і послуг позивача «ІНФОРМАЦІЯ_4» за свідоцтвом України НОМЕР_5 для послуг 36 класу МКТП; крім того, всі рішення Служби про реєстрацію оскаржуваних знаків для товарів і послуг та надання охорони міжнародним реєстраціям на території України прийняті на підставі, у межах повноважень та у спосіб, передбачені чинним законодавством України, а тому є законними та обґрунтованими.

04.07.2016 позивач подав суду письмові пояснення щодо належного повідомлення ПАТ «Сбербанк Росії», в яких зазначив, що: ПАТ «Сбербанк Росії» отримало позовну заяву; обізнане про предмет позову у даній справі; отримує із господарського суду міста Києва процесуальні документи; обізнане про місце та час судових засідань у даній справі; відповідні докази, що підтверджують дані твердження, містяться у матеріалах справи; крім того, ПАТ «Сбербанк Росії» в силу положення статті 22 Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України) повинен сприяти об'єктивному розгляду даної справи та належним чином користуватися процесуальними правами та обов'язками; судова справа повинна бути розглянута у розумні строки, визначені ГПК України.

Разом з тим, 04.07.2016 Банк подав суду письмові пояснення з урахуванням відзиву Товариства, в яких зазначив таке:

- головним словесним елементом всіх оскаржуваних позначень є саме слово «ІНФОРМАЦІЯ_6», за яким споживачі і асоціюють дані об'єкти інтелектуальної власності, а тому посилання Товариства на несхожість цих позначень є необґрунтованим;

- Товариство жодним чином не зазначає, яким чином оскаржувані позначення за свідоцтвами України НОМЕР_2, НОМЕР_3 та НОМЕР_4 набули розрізняльної здатності в процесі їх використання і асоціюються саме з відповідачем-1; відповідно до підстав позову Банк не посилається на абзац другий пункту другого статті 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (далі - Закон), де встановлено, що згідно з цим Законом не можуть одержати правову охорону також позначення, які, зокрема, звичайно не мають розрізняльної здатності та не набули такої внаслідок їх використання;

- з тверджень позивача вбачається, що свідоцтво України НОМЕР_5 на знак для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_4», належне позивачу, в передбачений законом спосіб недійсним не визнавалося;

- посилання Товариства на невикористання Банком торговельної марки та відповідні документи, які це підтверджують, не мають жодного відношення до предмету доказування в даній справі та жодним чином не сприяють встановленню обставин, що підлягають доказуванню у даній справі;

- зобов'язання Товариства змінити своє фірмове найменування є належним способом захисту, оскільки останній надає різноманітні фінансові послуги під комерційним найменуванням, яке є схожим до ступеня змішування із торговельною маркою Банка «ІНФОРМАЦІЯ_4», а тому таке порушення має бути припинено шляхом внесення Товариством змін до статуту, які полягають у видаленні слова «ІНФОРМАЦІЯ_4» з найменування Товариства;

- як підтверджується пунктом 1.3 статуту Товариства від 25.01.2016, він є правонаступником всього майна, прав та обов'язків публічного акціонерного товариства «Дочірній Банк Сбербанку Росії»; дана обставина вказує на приналежність оскаржуваного домену саме Товариству;

- як вбачається з сервісу WHOIS, доменне ім'я ІНФОРМАЦІЯ_1 було зареєстровано на підставі свідоцтва НОМЕР_4, яке належить саме Товариству.

Товариство 04.07.2016 подало суду заяву про застосування позовної давності, в якій вказало, що: позивач міг дізнатися про порушення свого права, за захистом якого він звернувся до суду, з публікації відомостей про видачу свідоцтв України в офіційному бюлетені «Промислова власність» та про реєстрацію міжнародних реєстрацій знаків у бюлетені Всесвітньої організації інтелектуальної власності; усі виписки з Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг щодо свідоцтва України на знак НОМЕР_4 та офіційна інформація державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності» (УКРПАТЕНТ) щодо дії вказаних міжнародних реєстрацій надані у відзиві Товариства та містяться у матеріалах справи; з урахуванням даних обставин Товариство вважає, що термін позовної давності за вимогами Банка у відношенні зазначеного свідоцтва України на знак для товарів та послуг і міжнародних реєстрацій минув на дату звернення позивачем до суду з відповідним позовом; крім того, Товариству не відомо про існування будь-яких обставин щодо поважних причин пропущення строку позовної давності позивачем; станом на 2008 рік Банк міг дізнатися про перейменування банка і включення в його нову (на той момент) назву позначення «ІНФОРМАЦІЯ_4», яке позивач вимагає виключити з поточного найменування банка; разом з тим, доменне ім'я ІНФОРМАЦІЯ_1 було зареєстровано 13.02.2012, дана інформація доступна у відкритій базі WHOIS, та роздруківка з бази WHOIS щодо доменного імені ІНФОРМАЦІЯ_1 надана до відзиву Товариства та міститься в матеріалах справи; таким чином, позовна давність для даної вимоги сплила 13.02.2015, так як позивач міг дізнатися про реєстрацію доменного імені саме з відкритої бази WHOIS.

Банк 18.07.2016 подав суду письмові пояснення щодо заяви Товариства про застосування позовної давності, в яких зазначив таке:

- статутом та внутрішніми документами позивача не передбачено структурних підрозділів та відділів, та/або співробітників, посадовими інструкціями яких передбачено представництво його інтересів у сфері інтелектуальної власності;

- реєстрації об'єктів інтелектуальної власності в Україні, підтримання чинності та продовження терміну дії охоронних документів на дані об'єкти, усі дані послуги (у разі необхідності) в сфері інтелектуальної власності та інші, замовляються виключно на підставі відповідних договорів, укладених з патентно-юридичними фірмами, які спеціалізуються на представництві інтересів в сфері інтелектуальної власності; крім того, Банк ніколи не був підписчиком/отримувачем офіційних бюлетенів «Промислова власність» та Всесвітньої організації інтелектуальної власності;

- однією із підстав для звернення позивача до суду із позовною заявою про захист своїх порушених прав стала саме зміна Товариством свого фірмового найменування з публічного акціонерного товариства «Дочірній банк Сбербанк Росії» на ПАТ «Сбербанк», яке відбулося наприкінці 2015 року;

- в матеріалах справи немає жодного належного доказу, згідно з яким позивач довідався або мав можливість довідатися про порушення Товариством його прав у 2011-2012 роках.

Товариство 18.07.2016 подало суду письмові пояснення щодо належного повідомлення ПАТ «Сбербанк Росії» у справі №910/570/16, в яких вказало, що: наявні в матеріалах справи №910/11005/16 документи зі справи №910/570/16 не є належними доказами виконання господарським судом міста Києва вимог законодавства щодо повідомлення ПАТ «Сбербанк Росії» про розгляд справи №910/570/16; твердження позивача про здійснення зазначеними особами представництва інтересів ПАТ «Сбербанк Росії» у даній справі є безпідставними, оскільки жодних доказів надання таким особам повноважень на участь у справі №910/570/16 від імені ПАТ «Сбербанк Росії» матеріали справи не містять, позивач у свою чергу таких доказів також не надав.

Крім того, 18.07.2016 Товариство подало суду письмові пояснення, в яких зазначило таке:

- Товариство використовує знаки у формі зареєстрованих знаків Товариства, що набули розрізняльної здатності у споживачів, а також у формі, що відрізняється лише окремими елементами (в тому числі у формі, що не змінює відмітність знака для товарів і послуг за міжнародною реєстрацією №949899), а це має значення для справи, оскільки однією з вимог позивача є вимога заборонити відповідачу-1 використовувати знак для товарів і послуг за свідоцтвом України НОМЕР_5, що включає в себе словесне позначення «ІНФОРМАЦІЯ_4», а Товариство використовує свої знаки у відповідності до вимог Закону;

- відомості щодо оспорювання свідоцтва України НОМЕР_5 на знак для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_4» позивача мають відношення до даної справи, оскільки визнання цього свідоцтва недійсним може призвести до відсутності у Банка права на знак, за захистом якого він звернувся;

- відповідно до інформації, що міститься в базі WHOIS, доменне ім'я ІНФОРМАЦІЯ_1 зареєстровано 13.02.2012 на підставі свідоцтва України НОМЕР_4 на знак для товарів і послуг;

- підстав для примусового переделегування доменного імені позивачу немає, оскільки підстава делегування доменного імені Товариству, а саме договір про делегування, не визнано недійсним;

- докази з e-mail листування, надані позивачем, не є належними і не можуть підтвердити те, що Підприємець є належним відповідачем у даній справі;

- вимога про внесення змін до комерційного найменування не може бути належним способом захисту права позивача на знак для товарів і послуг, оскільки такий спосіб захисту права не передбачений законодавством України.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 18.07.2016 призначено у справі №910/570/16 судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручено Науково-дослідному центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності (далі - Центр), та зупинено провадження у справі до закінчення проведення судової експертизи.

До господарського суду міста Києва 13.02.2017 надійшли матеріали справи №910/570/16 з висновком судових експертів від 09.02.2017 №219/16 (далі - Висновок).

Ухвалою господарського суду міста Києва від 14.02.2017 провадження у справі №910/570/16 поновлено.

20.03.2017 позивач подав суду письмові пояснення з приводу Висновку, в яких зазначив про те, що Висновок містить докладний опис проведених досліджень, зроблені в результаті їх висновки і обґрунтовані відповіді на поставлені судом питання узгоджуються із іншими зібраними у справі доказами як окремо, так і у їх сукупності, а отже, його слід вважати належним та допустимим доказом, що повинен бути врахований у прийнятті судового рішення у справі.

20.03.2017 ПАТ «Сбербанк» подав суду клопотання про долучення до матеріалів справи додаткових документів, а саме: копії рішення господарського суду міста Києва від 10.08.2016 у справі №910/11005/16; юридичний висновок про вручення судових документів відповідачу-2 у справі №910/507/16 згідно з законодавством Російської Федерації; рецензія на Висновок від 15.03.2017; експертний висновок іноземного спеціаліста ОСОБА_21 від 14.03.2017; висновок експерта від 24.06.2016 №180/16; висновок експерта від 24.06.2016 №181/16; висновок експерта від 24.06.2016 №182/16.

20.03.2017 відповідач-1 подав суду письмові пояснення, в яких вказав про те, що строк позовної давності за вимогами позивача у відношенні свідоцтва України на знак для товарів та послуг № НОМЕР_7 та міжнародних реєстрацій №№1113875, 1113876, 1069810, 1114550, 1116554, 1120118 і 1117613, а також щодо доменного імені ІНФОРМАЦІЯ_1 минув на дату звернення позивачем до суду з відповідним позовом від 15.01.2016; крім того, ПАТ «Сбербанк» не відомо про існування будь-яких обставин щодо поважних причин пропущення строку позовної давності Банком.

03.04.2017 позивач подав суду письмові пояснення щодо долучених документів відповідачем-1, в яких зазначив про те, що: документ під назвою «Рецензія», поданий відповідачем-1, не відповідає вимогам чинного законодавства, а тому не є належним доказом у справі; експертний висновок іноземного спеціаліста ОСОБА_21 від 14.03.2017 не можна вважати належним доказом у справі, оскільки підготовлений особою, статус якої не зрозумілий, а сам документ є упередженим і складений із застосуванням документів, які не стосуються предмету доказування у даній справі; висновки експерта ОСОБА_11 не можна вважати належними доказами, оскільки проведені із порушенням вимог чинного законодавства України.

Позивач 03.04.2017 подав суду додаткові пояснення щодо застосування строку позовної давності та належного повідомлення відповідача-2, в яких фактично виклав доводи, зазначені у письмових поясненнях, поданих суду 04.07.2016 та 18.07.2016.

Банк 03.04.2017 подав суду письмові пояснення на письмові пояснення відповідача-1 щодо Висновку, в яких зазначив про таке: даний висновок є належним та допустимим доказом у даній справі, що підтверджує факт існування доменного імені ІНФОРМАЦІЯ_1 та змісту сайту, що за ним закріплений на дату подання позовної заяви; для отримання відповіді на питання використання торговельних марок необхідне застосування спеціальних знань у сфері інтелектуальної власності і така обставина не може бути підтверджена іншими засобами доказування, в тому числі експертним дослідженням телекомунікаційних систем (обладнання) та засобів; твердження ПАТ «Сбербанк» стосовно обізнаності позивача у 2012 році щодо реєстрації спірного доменного імені та порушенням своїх прав є виключно його припущеннями та не підтверджується жодними доказами.

03.04.2017 позивач подав суду заперечення на клопотання відповідача-1 про виклик у судове засідання осіб (судових експертів) для надання пояснень, в яких зазначив про те, що: відповідачем-1 належним чином не доводиться, посадовою особою якого підприємства, установи, організації, державних та інших органів є ОСОБА_12, в зв'язку з чим, не має жодних підстав вважати, що дану особу можна викликати в порядку статті 30 ГПК України; ОСОБА_12 не може і не має права надавати жодних пояснень щодо методології, яку обирали судові експерти в даній справі; ОСОБА_22 не може повідомити жодних обставин в даній справі, а виключно може пояснити свої думки щодо свого документу під назвою «експертний висновок»; суд в змозі самостійно оцінити даний документ щодо його належності та допустимості, без виклику вказаної особи.

Банк 03.04.2017 подав суду заперечення на клопотання ПАТ «Сбербанк» про призначення повторної судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності, в яких зазначив таке: відповідач-1 не зміг навести переконливих доводів та належних і достатніх доказів на підтвердження необхідності призначення у справі повторної судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності, а натомість Висновок, складений у даній справі, є обґрунтованим, не суперечить жодним матеріалам справи і підготовлений відповідності до вимог чинного законодавства України.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 03.04.2017 було відмовлено у задоволені клопотань відповідача-1 про: виклик у судове засідання спеціалістів та судових експертів; призначення повторної судової експертизи.

10.04.2017 Товариство подало суду: пояснення на заперечення позивача проти клопотання про призначення повторної судової експертизи; письмові пояснення на письмові пояснення Банку з урахуванням залучених документів за клопотанням відповідача-1; письмові пояснення на заперечення позивача на клопотання про виклик осіб; письмові пояснення на додаткові пояснення Банку щодо неналежного повідомлення відповідача-2; пояснення на додаткові пояснення позивача від 03.04.2017 щодо застосування позовної давності.

10.04.2017 Банк подав суду клопотання про залучення до матеріалів справи копії рахунку-фактури від 17.08.2016 № 195 та меморіального ордеру від 31.08.2016 № 4372 (#1) на суму 71 178,24 грн.

У судовому засіданні 18.04.2017 представники позивача надали пояснення по суті спору, позовні вимоги підтримали в повному обсязі.

Представники відповідача-1,3 надали пояснення по суті спору, проти задоволення позовних вимог заперечили.

Представники відповідача-2,4 у судове засідання не з'явилися, про причини неявки суд не повідомили, по час, дату та місце проведення судового засідання були повідомлені належним чином.

Ухвали господарського суду міста Києва було надіслано відповідачам-2,4 на адреси, зазначені у позовній заяві та у витязі з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (щодо відповідача-4), що також підтверджується відмітками канцелярії на звороті таких ухвал та рекомендованими повідомленнями про вручення поштового відправлення.

Крім того, до матеріалів справи долучені конверти з ухвалами суду, які повернуті Укрпоштою з адреси Підприємця з відміткою «за закінченням встановленого строку зберігання».

У підпункті 3.9.2 пункту 3.9 постанови пленуму Вищого господарського суду України від 26.12.2011 № 18 «Про деякі питання практики застосування Господарського процесуального кодексу України судами першої інстанції» зазначено, що, розпочинаючи судовий розгляд, суддя має встановити, чи повідомлені про час і місце цього розгляду особи, які беруть участь у справі, але не з'явилися у засідання. Особи, які беруть участь у справі, вважаються повідомленими про час і місце її розгляду судом, якщо ухвалу про порушення провадження у справі надіслано за поштовою адресою, зазначеною у позовній заяві. У випадку нез'явлення в засідання представників обох сторін або однієї з них справа може бути розглянута без їх участі, якщо неявка таких представників не перешкоджає вирішенню спору.

Що ж до належного повідомлення відповідача-2, то слід вказати таке.

До матеріалів справи долучені конверти з ухвалами суду, які повернуті з адреси ПАТ «Сбербанк Росії» з відмітками «За невостребованием Non reclame», та повідомлення про вручення, тобто відповідач-2 вибірково отримував судову кореспонденцію і обізнаний про існування даного господарського спору.

Твердження Товариства про неналежне повідомлення ПАТ «Сбербанк Росії» неодноразово визнавалися необґрунтованими ухвалами суду, зокрема, виходячи з такого:

- відповідно до статті 5 Угоди при виконанні доручень про надання правової допомоги компетентні суди та інші органи, в яких просять допомоги, застосовують законодавство своєї держави;

- частиною четвертою статті 123 АПК РФ передбачено, що особи які приймають участь у справі, або інші учасники арбітражного процесу також вважаються повідомленими належним чином, якщо адресат відмовився від отримання від отримання копії судового акту і ця відмова зафіксована організацією або арбітражним судом;

- ухвалою господарського суду від 18.04.2016 про відкладення розгляду справи зобов'язано Банк подати суду належним чином (нотаріально) засвідчений переклад на російську мову ухвали господарського суду міста Києва від 18.04.2016 у двох примірниках для надіслання одного примірника для вручення відповідачу в порядку, передбаченому Угодою, через арбітражний суд міста Москви (115225, Російська Федерація, м. Москва, вул. Велика Тульська, б. 17), а інший примірник - безпосередньо на юридичну адресу названого відповідача;

- на виконання вимог ухвали суду 22.04.2016 судом отримано від позивача належним чином (нотаріально) засвідчений переклад на російську мову ухвали господарського суду міста Києва від 18.04.2016 у двох примірниках;

- ухвалою господарського суду міста Києва від 22.04.2016 у зв'язку зі зверненням господарського суду міста Києва із судовим дорученням про надання правової допомоги до Арбітражного суду міста Москви для вручення судових документів на території Російської Федерації провадження у справі № 910/570/16 зупинено;

- ухвалою Арбітражного суду міста Москви від 25.04.2016 повернуто судове доручення господарського суду міста Києва від 01.02.2016 та зазначено, що причиною повернення стала відмова представника ПАТ «Сбербанк Росії» у судовому засіданні 25.04.2016 від отримання судових документів з посиланням на статтю 256 АПК РФ;

- у матеріалах справи наявні повідомлення про вручення поштового відправлення від 03.02.2016, 15.02.2016 та 17.05.2016, відповідно до яких ПАТ «Сбербанк Росії» отримало такі ухвали господарського суду міста Києва від: 18.01.2016, 01.02.2016, 18.04.2016;

- таким чином, ПАТ «Сбербанк Росії» обізнане про існування даного господарського спору, належним чином повідомлене про дату, час та місце проведення судового засідання;

- крім того, матеріали справи містять документальне підтвердження того, що представник Товариства у даній справі (ОСОБА_8.) виступає представником відповідача-2 у іншій господарській справі; тобто вказана фізична особа, будучи одночасно представником відповідачів-1,2 та, беручи участь у судових засіданнях у даній справі, має обґрунтовану можливість повідомляти та інформувати ПАТ «Сбербанк Росії» про розгляд справи № 910/570/16.

Враховуючи наведене та з метою запобігання безпідставному затягуванню розгляду справи, суд дійшов висновку про можливість розгляду справи по суті в судовому засіданні 18.04.2017 без участі представників відповідачів-2,4 за наявними в ній матеріалами (стаття 75 ГПК України).

Оцінивши наявні в матеріалах справи докази, які мають значення для розгляду справи по суті, проаналізувавши встановлені фактичні обставини справи в їх сукупності, заслухавши пояснення представників позивача та відовідачів-1,3, господарський суд міста Києва

ВСТАНОВИВ:

Банку 10.09.2007 було видано свідоцтво України № НОМЕР_5 на знак для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_4» (словесний), зареєстрований для послуг 36 класу МКТП «страхування; фінансова діяльність; кредитно-грошові операції; операції з нерухомістю; всі послуги, що включені до 36 класу» (заявка від 24.05.2006 № m200607492; дата публікації відомостей про видачу свідоцтва - 10.09.2007).

За приписами статті 494 Цивільного кодексу України (далі - ЦК України) і пункту 4 статті 5 Закону набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчується свідоцтвом. Обсяг правової охорони торговельної марки визначається наведеними у свідоцтві її зображенням та переліком товарів і послуг, якщо інше не встановлено законом.

Службою було зареєстровано торговельні марки на ім'я Товариства і видано такі свідоцтва України:

№ НОМЕР_7 «» (заявка від 29.08.2011 №m201113537), для товарів 14 та 28 класів МКТП «дорогоцінні метали та їхні сплави, товари з дорогоцінних металів, або покриті ними, що не належать до інших класів; золотарські вироби; дорогоцінне (коштовне) каміння; браслети (золотарські вироби); брошки (золотарські вироби); вироби мистецькі з дорогоцінних металів; відзнаки, знаки розрізнювання з дорогоцінних металів; гагат, необроблений або частково оброблений; діаманти; дорогоцінні метали, необроблені або частково оброблені; запонки; затискачі для краваток; зливки дорогоцінних металів; золотарські вироби з емалі (клуазоне); золотарські вироби з жовтого бурштину; золоті нитки (золотарські вироби); золото необроблене або коване; іридій; каблучки (золотарські вироби); кільця або зв'язки для ключів (брелоки або кишеньки); ланцюжки (золотарські вироби); медалі; медальйони (золотарські вироби); мідні жетони; монети; намисто (золотарські вироби); намисто із спресованого бурштину; обереги (ладанки) (золотарські вироби); оливін (дорогоцінний камінь); осмій; паладій; перли (золотарські вироби); платина; погруддя з дорогоцінних металів; прикраси (оздоби) (золотарські вироби); прикраси з гагату; прикрашальні шпильки; родій; рутеній; самоцвіти (напівдорогоцінне (напівкоштовне) каміння); сережки; скриньки з дорогоцінних металів; скриньки на ювелірні вироби; слонова кістка (золотарські вироби); срібло необроблене або коване; статуетки (фігурки) з дорогоцінних металів; статуї з дорогоцінних металів; стрази (штучне каміння на золотарські вироби); цяцьковинки (золотарські вироби); шпильки (золотарські вироби); шпильки до краваток; шпінелі (дорогоцінне каміння)»; «ігри та іграшки; ялинкові прикраси; ведмеді плюшеві; дельтаплани; дзвоники для новорічних ялинок; зменшені моделі транспортних засобів; змії паперові; іграшкові автомобілі; параплани; пінятас (новорічні підвісні кошики з ласощами); прикраси для новорічних ялинок, крім електричних і ласощів; свічники для новорічних ялинок; хлопавки-цукерки (феєрверкові новорічні); шахи (гра); шашки (гра); ялинки новорічні штучні»; публікація відомостей про видачу свідоцтв була здійснена 10.02.2012 в офіційному бюлетені «Промислова власність» № 3;

№ НОМЕР_2 «» (заявка від 17.10.2013 №m201319021), для послуг 36 класу МКТП «страхування; фінансова діяльність; кредитно-грошові операції; операції з нерухомістю; посередницькі послуги щодо акцій та облігацій; аналізування фінансове; банківські операції; банківські послуги на дому за допомогою електронних систем; взаємні безготівкові (клірингові) розрахунки; випускання дорожніх чеків; випускання кредитних (виплатних) карток; випускання цінних паперів; вкладання коштів; послуги за дебетовими картками; зберігання цінностей; інформування про зміни біржового курсу; інформування фінансове; керування фінансове; консультування фінансове; електронне переказування коштів; обслуговування за кредитними (виплатними) картками; надавання позики на виплат (в кредит); обмінювання грошей; оцінювання фінансове (страхування, банківські операції, нерухоме майно); послуги щодо пенсійних виплат; перевіряння справжності чеків; підзаставні банківські позики; надавання фінансових позик; позичання під заставу; посередництво біржове; послуги ощадних банків; послуги резервних фондів; факторингові операції; фінансування; посередницькі послуги щодо цінних паперів»; публікація відомостей про видачу свідоцтв була здійснена 11.03.2014 в офіційному бюлетені «Промислова власність» № 5;

№ НОМЕР_3 «» (заявка від 18.10.2013 №m201319156), для послуг 36 класу МКТП «страхування; фінансова діяльність; кредитно-грошові операції; операції з нерухомістю; посередницькі послуги щодо акцій та облігацій; аналізування фінансове; банківські операції; банківські послуги на дому за допомогою електронних систем; взаємні безготівкові (клірингові) розрахунки; випускання дорожніх чеків; випускання кредитних (виплатних) карток; випускання цінних паперів; вкладання коштів; послуги за дебетовими картками; зберігання цінностей; інформування про зміни біржового курсу; інформування фінансове; керування фінансове; консультування фінансове; електронне переказування коштів; обслуговування за кредитними (виплатними) картками; надавання позики на виплат (в кредит); обмінювання грошей; оцінювання фінансове (страхування, банківські операції, нерухоме майно); послуги щодо пенсійних виплат; перевіряння справжності чеків; підзаставні банківські позики; надавання фінансових позик; позичання під заставу; посередництво біржове; послуги ощадних банків; послуги резервних фондів; факторингові операції; фінансування; посередницькі послуги щодо цінних паперів»; публікація відомостей про видачу свідоцтв була здійснена 11.03.2014 в офіційному бюлетені «Промислова власність» № 5.

У свою чергу, ПАТ «Сбербанк Росії» є власником таких знаків для товарів і послуг:

- «», зареєстрованого за міжнародною реєстрацією №1069810; строк дії реєстрації - до 23.12.2020; вказану торговельну марку зареєстровано для послуг 36 класу МКТП і вказане позначення поширюється на території України з 23.12.2010;

- «», зареєстрованого за міжнародною реєстрацією № 1114550; строк дії реєстрації - до 23.03.2022; вказану торговельну марку зареєстровано для послуг 36 класу МКТП і вказане позначення поширюється на території України з 23.03.2012;

- «», зареєстрованого за міжнародною реєстрацією № 1117613; строк дії реєстрації - до 23.03.2022; вказану торговельну марку зареєстровано для послуг 36 класу МКТП і вказане позначення поширюється на території України з 23.03.2012;

- «», зареєстрованого за міжнародною реєстрацією №1113875; строк дії реєстрації - до 05.12.2021; вказану торговельну марку зареєстровано для товарів 01-34 та послуг 35-45 класів МКТП і вказане позначення поширюється на території України з 05.12.2011;

- «», зареєстрованого за міжнародною реєстрацією №1113876; строк дії реєстрації - до 05.12.2021; вказану торговельну марку зареєстровано для товарів 01-34 та послуг 35-45 класів МКТП і вказане позначення поширюється на території України з 05.12.2011;

- «», зареєстрованого за міжнародною реєстрацією № 1116554; строк дії реєстрації - до 05.12.2021; вказану торговельну марку зареєстровано для товарів 09 та послуг 35, 36, 38 класів МКТП і вказане позначення поширюється на території України з 05.12.2011;

- «», зареєстрованого за міжнародною реєстрацією № 1120118; строк дії реєстрації - до 20.04.2022; вказану торговельну марку зареєстровано для товарів 09 та послуг 35, 36, 38 класів МКТП і вказане позначення поширюється на території України з 05.12.2011.

Відповідно до статті 4 Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків від 14.04.1891 (дата набуття чинності для України 25.12.1991) з дати реєстрації, зробленої таким чином в Міжнародному бюро відповідно до положень статей 3 та 3ter, у кожній зацікавленій Договірній країні знаку надається така сама охорона, як і у випадку, коли б він був заявлений там безпосередньо.

Позивач мотивує визнання свідоцтв України відповідача-1 та міжнародних реєстрацій відповідача-2 недійсними тим, що торговельні марки Товариства та ПАТ «Сбербанк Росії» є схожими настільки, що їх можна сплутати, з раніше зареєстрованим знаком для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_4» стосовно товарів та послуг, які є тотожними та спорідненими послугам 36 класу МКТП.

Пунктом 1 статті 5 Закону передбачено, що правова охорона надається знаку, який не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі та на який не поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони, встановлені цим Законом.

Відповідно до пункту 2 статті 5 Закону об'єктом знака може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, у тому числі власні імена, літери, цифри, зображувальні елементи, кольори та комбінації кольорів, а також будь-яка комбінація таких позначень.

Право власності на знак засвідчується свідоцтвом (пункт 3 статті 5 Закону).

Відповідно до пункту 2 статті 6 Закону не можуть одержати правову охорону позначення, які є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу; не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати зі: знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім'я іншої особи для таких самих або споріднених із ними товарів і послуг.

Згідно з підпунктом «а» пункту 1 статті 19 Закону свідоцтво може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково у разі невідповідності зареєстрованого знака умовам надання правової охорони.

Відповідачем-2 було заявлено клопотання про застосування наслідків спливу строку позовної давності щодо позовних вимог про визнання недійсним свідоцтва України НОМЕР_4 на знак для товарів України, визнання недійсними міжнародних реєстрацій №№ 1113875, 1113876, 1069810, 1114550, 1116554, 1120118 та 1117613 на торговельні марки, внесення змін до установчих документів Товариства, зобов'язання Підприємця здійснити переделегування доменного імені.

У свою чергу, позивач заперечував проти застосування наслідків спливу позовної давності, посилаючись на те, що порушення свого права дізнався наприкінці грудня 2015 року, а позовна заява подана 15.01.2016, тобто без порушення строку.

Статтею 256 ЦК України встановлено, що позовна давність - це строк, у межах якого особа може звернутися до суду з вимогою про захист свого цивільного права або інтересу.

Згідно з частиною першою статті 260 ЦК України позовна давність обчислюється за загальними правилами визначення строків, встановленими статтями 253 - 255 цього Кодексу.

Перебіг строку починається з наступного дня після відповідної календарної дати або настання події, з якою пов'язано його початок (стаття 253 ЦК України), а спливає у відповідні місяць та число останнього року строку, якщо строк визначений роками (частина перша статті 254 ЦК України).

У абзаці третьому підпункту 1.1 пункту 1 постанови пленуму Вищого господарського суду України від 29.05.2013 № 10 «Про деякі питання практики застосування позовної давності у вирішенні господарських спорів» (далі - Постанова № 10) зазначено, що, оскільки закон (пункт 10 частини другої статті 16, стаття 21 ЦК України, абзац третій частини другої статті 20 Господарського кодексу України визначає визнання недійсними актів державних та інших органів, що суперечать законодавству і порушують права та законні інтереси осіб, як спосіб захисту цивільних прав, то до позовних заяв юридичних осіб і зазначених громадян про визнання недійсними таких актів застосовується загальна позовна давність.

В абзаці першому та п'ятому підпункту 2.1 пункту 2 Постанови № 10 зазначено, що частиною третьою статті 267 ЦК України передбачена можливість застосування позовної давності, у тому числі й спеціальної, лише за заявою сторони у спорі, зробленою до винесення рішення судом. Посилання сторони на сплив позовної давності в процесі касаційного перегляду судового рішення не вважається такою заявою.

Якщо відповідачів у справі два чи кілька, суд вправі відмовити в задоволенні позову за наявності згаданої заяви лише одного з них, оскільки позовну давність законом визначено саме для позивача у справі як строк, у межах якого він може звернутися до суду.

Пунктом 2.2 Постанови № 10 визначено, що за змістом частини першої статті 261 ЦК України позовна давність застосовується лише за наявності порушення права особи.

Отже, перш ніж застосовувати позовну давність, господарський суд повинен з'ясувати та зазначити в судовому рішенні, чи порушене право або охоронюваний законом інтерес позивача, за захистом якого той звернувся до суду. У разі коли таке право чи інтерес не порушені, суд відмовляє в позові з підстав його необґрунтованості. І лише якщо буде встановлено, що право або охоронюваний законом інтерес особи дійсно порушені, але позовна давність спливла і про це зроблено заяву іншою стороною у справі, суд відмовляє в позові у зв'язку зі спливом позовної давності - за відсутності наведених позивачем поважних причин її пропущення.

Відповідно до частини п'ятої статті 42 ГПК України висновок судового експерта для господарського суду не є обов'язковим і оцінюється господарським судом за правилами, встановленими статтею 43 цього Кодексу.

У пункті 65 Постанови № 12 зазначено, що у вирішенні спорів, пов'язаних із визнанням недійсними свідоцтв на знаки для товарів і послуг з підстав невідповідності зареєстрованих знаків умовам надання правової охорони, для з'ясування питань, що потребують спеціальних знань (зокрема, про те, чи займає певний елемент домінуюче положення у зображенні знака; чи є підстави вважати, що знак може вводити споживача в оману щодо місця походження та якості товарів, позначених цим знаком; які частини зображення є тотожними з іншим зображенням; чи є схожими знаки настільки, що їх можна сплутати тощо), господарському суду необхідно, якщо схожість не має очевидного характеру, призначати судову експертизу, не перебираючи на себе не притаманні суду функції експерта.

З метою роз'яснення питань, що виникли у вирішенні даного спору і потребують спеціальних знань, господарський суд міста Києва призначив у справі експертизу об'єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручив Центру.

На вирішення судовому експерту були поставлені такі питання:

- «Чи є знаки для товарів і послуг за свідоцтвами України НОМЕР_2 та НОМЕР_3 схожими настільки, що їх можна сплутати з раніше зареєстрованим на ім'я публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України № НОМЕР_5 стосовно послуг 36 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків?»;

- «Чи є знак для товарів і послуг за свідоцтвом України НОМЕР_4 схожим настільки, що його можна сплутати з раніше зареєстрованим на ім'я публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України № НОМЕР_5 стосовно товарів 14 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків?»;

- «Чи є знаки для товарів і послуг за міжнародними реєстраціями №1113875 та №1113876 схожими настільки, що їх можна сплутати з раніше зареєстрованим на ім'я публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України № НОМЕР_5 стосовно послуг 36 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків?»;

- «Чи є знаки для товарів і послуг за міжнародними реєстраціями № 1113875 та №1113876 схожими настільки, що їх можна сплутати з раніше зареєстрованим на ім'я публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України № НОМЕР_5 стосовно товарів 9 та послуг 36 класів Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків?;

- «Чи є знаки для товарів і послуг за міжнародними реєстраціями №1116554 та №1120118 схожими настільки, що їх можна сплутати з раніше зареєстрованим на ім'я публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України № НОМЕР_5 стосовно товарів 09 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків?»;

- «Чи є послуги 36 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків, для яких зареєстровані знаки для товарів і послуг за свідоцтвами України № НОМЕР_2 та НОМЕР_3 та міжнародні реєстрації №1069810, №1114550 та №1117613, такими самими та/чи спорідненими із послугами 36 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків, для яких зареєстрований знак для товарів і послуг за свідоцтвом України НОМЕР_5

- «Чи є товари 14 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків, для яких зареєстрований знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № НОМЕР_7, такими самими та/чи спорідненими з послугами, для яких був раніше зареєстрований знак для товарів і послуг за свідоцтвом України НОМЕР_5

- «Чи є товари 9 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків, для яких зареєстровані знаки для товарів і послуг за міжнародними реєстраціями № 1113875, №1113876, №1116554 та №1120118, такими самими та/чи спорідненими з послугами, для яких був раніше зареєстрований знак для товарів і послуг за свідоцтвом України НОМЕР_5

- «Чи використовується знак для товарів і послуг за свідоцтвом України НОМЕР_5 у доменному імені ІНФОРМАЦІЯ_5.ua?»;

- «Чи використовується знак для товарів і послуг за свідоцтвом України НОМЕР_4 у доменному імені ІНФОРМАЦІЯ_5.ua?»;

- «Чи є послуги, які пропонуються на сайті за доменним іменем ІНФОРМАЦІЯ_1, такими самими та/чи спорідненими з послугами, щодо яких зареєстровано знак за свідоцтвом України НОМЕР_5

- «Чи містить фірмове найменування «Публічне акціонерне товариство «СБЕРБАНК» позначення, схоже зі знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України № НОМЕР_5 настільки, що таке позначення і знак можна сплутати та/або позначення може ввести в оману щодо особи, яка надає послуги?»;

- «Чи змінює відмітність знака для товарів і послуг за міжнародною реєстрацією №949899 використання цього знаку у формі , ІНФОРМАЦІЯ_7

До господарського суду міста Києва 13.02.2017 надійшли матеріали справи №910/570/16 з Висновком.

За результатами проведеного дослідження судові експерти дійшли висновків про таке:

- знаки для товарів і послуг за свідоцтвами України НОМЕР_2 і НОМЕР_3 є схожими настільки, що їх можна сплутати з раніше зареєстрованим на ім'я Банка знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України НОМЕР_5 стосовно всіх послуг 36 класу МКТП;

- знак для товарів і послуг за свідоцтвом України НОМЕР_4 є схожим настільки, що його можна сплутати з раніше зареєстрованим на ім'я Банка знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України НОМЕР_5 стосовно всіх товарів 14 класу МКТП;

- знаки для товарів і послуг за міжнародними реєстраціями №1113875 і №1113876 є схожими настільки, що їх можна сплутати з раніше зареєстрованим на ім'я Банка знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України НОМЕР_5 стосовно всіх товарів 09 та всіх послуг 36 класів МКТП;

- знаки для товарів і послуг за міжнародними реєстраціями №1116554 і №1120118 є схожими настільки, що їх можна сплутати з раніше зареєстрованим на ім'я Банка знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України НОМЕР_5 стосовно всіх товарів 09 класу МКТП;

- знак для товарів і послуг за міжнародною реєстрацією №1069810 є схожим настільки, що його можна сплутати з раніше зареєстрованим на ім'я Банка знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України НОМЕР_5 стосовно всіх послуг 36 класу МКТП;

- знак для товарів і послуг за міжнародною реєстрацією №1114550 є схожим настільки, що його можна сплутати з раніше зареєстрованим на ім'я Банка знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України НОМЕР_5 стосовно всіх послуг 36 класу МКТП;

- знак для товарів і послуг за міжнародною реєстрацією №1117613 є схожим настільки, що його можна сплутати з раніше зареєстрованим на ім'я Банка знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України НОМЕР_5 стосовно всіх послуг 36 класу МКТП;

- у доменному імені ІНФОРМАЦІЯ_1 використовується знак для товарів і послуг за свідоцтвом України НОМЕР_5;

- у доменному імені ІНФОРМАЦІЯ_1 використовується знак для товарів і послуг за свідоцтвом України НОМЕР_4;

- послуги, які пропонуються на сайті за доменним іменем ІНФОРМАЦІЯ_1, є спорідненими з послугами, щодо яких зареєстровано знак за свідоцтвом України НОМЕР_5;

- фірмове найменування «Публічне акціонерне товариство «ІНФОРМАЦІЯ_4»» містить позначення, схоже зі знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України НОМЕР_5 настільки, що таке позначення і знак можна сплутати та/або позначення може ввести в оману щодо особи, яка надає послуги;

- позначення «» та «ІНФОРМАЦІЯ_8» мають форму, які відрізняється від знака для товарів і послуг «» за міжнародною реєстрацією №949899 лише окремими елементами, що не змінює в цілому відмітності цього знака;

- форма позначення «» відрізняється від знака для товарів і послуг «» за міжнародною реєстрацією №949899 суттєвими елементами, які змінюють відмітність цього знака.

Відповідач-1 заперечував проти Висновку, посилаючись на таке:

- Висновок не є обґрунтованим, викликає сумнів у його правильності, суперечить іншим матеріалам справи та був зроблений з істотним порушенням норм, які регламентують порядок призначення і проведення експертизи; судові експерти не дослідили спорідненість всіх товарів 14 класу МКТП, для яких зареєстрований знак для товарів і послуг за свідоцтвом України НОМЕР_4, з усіма послугами 36 класу МКТП, для яких був раніше зареєстрований знак для товарів і послуг за свідоцтвом України НОМЕР_5;

- не досліджено спорідненість всіх товарів 9 класу МКТП, для яких зареєстровані знаки для товарів і послуг за міжнародними реєстраціями №1113875 та №1113876 з усіма послугами 36 класу МКТП, для яких був раніше зареєстрований знак для товарів і послуг за свідоцтвом України НОМЕР_5;

- висновок експертів у питаннях №8 та №9 щодо використання знаків для товарів та послуг за свідоцтвами України НОМЕР_5 та НОМЕР_4, у доменному імені ІНФОРМАЦІЯ_1 викликає сумнів у його правильності; судовими експертами не обґрунтовано висновок у питанні №12 та він викликає сумнів в його правильності;

- Висновок суперечить висновкам судових експертів ОСОБА_11, ОСОБА_13 та ОСОБА_14

Слід зазначити, що мотиви Товариства щодо необґрунтованості та неправильності Висновку по суті зводяться до непогодження з результатом експертного дослідження.

Подані відповідачем-1 висновки та дослідження (від 24.06.2016 № 180/16; від 24.06.2016 № 181/16; від 24.06.2016 № 182/16; від 14.03.2017 № б/н) не є належними та допустимими доказами у даній справі, оскільки дослідження проводилися не у рамках судової експертизи, призначеної судом, без попередження відповідних осіб про кримінальну відповідальність, на замовлення відповідача-1, тощо.

Крім того, відповідно до пункту 4 постанови пленуму Вищого господарського суду України від 23.03.2012 № 4 «Про деякі питання практики призначення судової експертизи» за наявності в одній і тій же справі протилежних за змістом висновків як спеціаліста, так і судового експерта, їх оцінка здійснюється за правилами статей 42, 43 ГПК України з наданням у зазначеному випадку переваги висновкові судового експерта.

Що ж до поданої Товариством рецензії від 15.03.2017 на Висновок, то слід вказати таке.

Чинним законодавством України, зокрема, ГПК України не передбачено рецензування судових висновків, натомість законодавець визначив можливість призначення потворної експертизи у випадку неповноти та/або неясності судової експертизи.

Разом з тим, суду не подано документального підтвердження наявності обставин для проведення повторної експертизи у даній справі.

Висновок є належним і допустимим доказом у даній справі, виходячи з такого:

- у призначенні та проведенні судової експертизи було додержано вимоги чинного законодавства України;

- відсутні обставини, які б виключали участь експертів ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17 та ОСОБА_18 у справі;

- судові експерти не вийшли за межі своїх повноважень, надали повні відповіді на порушені питання, підтвердили їх відповідність іншим фактичним даним;

- між дослідницькою частиною та підсумковими висновками судової експертизи є узгодженість;

- Висновок є обґрунтованим та узгодженим з іншими матеріалами справи.

Судовою експертизою було встановлено, що торговельні марки відповідача-1 та відповідача-2 є схожими настільки, що їх можна сплутати з раніше зареєстрованим на ім'я Банка знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України НОМЕР_5 стосовно всіх товарів 09,14 та послуг 36 класів МКТП; послуги, які пропонуються на сайті за доменним іменем ІНФОРМАЦІЯ_1, є спорідненими з послугами, щодо яких зареєстровано знак за свідоцтвом України НОМЕР_5.

Згідно зі статтею 43 ГПК України господарський суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і об'єктивному розгляді в судовому процесі всіх обставин справи в їх сукупності, керуючись законом. Ніякі докази не мають для господарського суду заздалегідь встановленої сили. Відхиляючи будь-які доводи сторін чи спростовуючи подані стороною докази, господарські суди повинні у мотивувальній частині рішення навести правове обґрунтування і ті доведені фактичні обставини, з огляду на які ці доводи або докази не взято до уваги судом.

Відповідно до частини першої статті 32 ГПК України доказами у справі є будь-які фактичні дані, на підставі яких господарський суд у визначеному законом порядку встановлює наявність чи відсутність обставин, на яких ґрунтуються вимоги і заперечення сторін, а також інші обставини, які мають значення для правильного вирішення господарського спору.

Ці дані встановлюються такими засобами: письмовими і речовими доказами, висновками судових експертів; поясненнями представників сторін та інших осіб, які беруть участь в судовому процесі. В необхідних випадках на вимогу судді пояснення представників сторін та інших осіб, які беруть участь в судовому процесі, мають бути викладені письмово (частина друга статті 32 ГПК України).

Відповідачі не надали суду доказів (у розумінні статті 32 ГПК України), які б спростовували доводи позивача та Висновок.

З огляду на наведене позовні вимоги в частині визнання свідоцтв України на знаки для товарів і послуг відповідача-1 та міжнародних реєстрацій відповідача-2 на торговельні марки недійсними слід задовольнити повністю.

Слід зазначити, що на противагу Висновку відповідачем-1 було подано рецензію, складену патентним повіреним ОСОБА_19, та експертний висновок від 14.03.2017 пана ОСОБА_21.

Пунктом 3 розділу 1 Порядку проведення рецензування висновків судових експертів та висновків експертних досліджень передбачено, що підставами для рецензування висновків експертів є:

1) план рецензування висновків судових експертів науково-дослідних установ судових експертиз Міністерства юстиції України;

2) графік проведення планових перевірок організації діяльності судових експертів, що не є працівниками державних спеціалізованих установ;

3) договір або план щодо підготовки (стажування) фахівця, який має намір отримати (підтвердити) кваліфікацію судового експерта;

4) доручення Міністерства юстиції України щодо висновків, складених судовими експертами, що не є працівниками державних спеціалізованих установ.

У пункті 1 розділу 2 Порядку зазначено, що рецензування висновків експертів проводиться співробітниками НДУСЕ, які мають кваліфікацію судового експерта з тієї експертної спеціальності, за якою складено поданий на рецензування висновок, та не менше ніж трирічний стаж експертної роботи.

Судом встановлено, що ОСОБА_12 не є атестованим судовим експертом в сфері інтелектуальної власності та не є співробітником науково-дослідних установ судових експертиз Міністерства юстиції України, відтак, не має права складати рецензії на висновки судових експертиз.

Суд також не може визнати належним доказом і документ під назвою «експертний висновок» від 14.03.2017 року за авторством пана ОСОБА_21, з нотаріально завіреним його перекладом українською мовою, оскільки у суду виникли сумніви щодо його законості та неупередженості.

В експертному ж висновку пан ОСОБА_21:

дає відповіді на питання, які не є предметом розгляду даної справи, наприклад, про те, добросовісно чи недобросовісно було зареєстровано на території України знак за свідоцтвом № НОМЕР_8 щодо впізнаваності фірмової назви та логотипу торговельної марки «ІНФОРМАЦІЯ_4» від 02.07.2016; разом з тим, даний документ стосується обставин станом на дату його проведення, а не станом на дату подання заявок на реєстрації оскаржуваних торговельних марок;

стверджує, що оскаржувані знаки відповідача-1 є добре відомими в Україні; проте в матеріалах справи не міститься доказів визнання оскаржуваних знаків відповідача-2 добре відомими в Україні у встановленому законодавством порядку.

Що ж до спливу строку позовної давності, то доводи відповідача-1 не знайшли документального підтвердження.

Разом з тим, позивачу стало відомо про порушення його прав на торговельну марку наприкінці 2015 року, а саме коли Товариством були вчинені дії щодо зміни найменування із «ІНФОРМАЦІЯ_9» на «ІНФОРМАЦІЯ_4»; доказів протилежного суду не подано.

Отже, перебіг позовної давності почався з дня, коли позивач дізнався про порушення свого права наприкінці 2015 року (рішення про зміну найменування було прийнято 19.10.2015; нову редакцію статуту Товариства було погоджено Національним банком України 26.01.2016), а тому строк позовної давності не сплинув і підстав для застосування наслідків спливу строку позовної давності, передбачених статтею 267 ЦК України, немає.

Відповідно до пункту 4 Положення про Державну службу інтелектуальної власності, затвердженого Указом Президента України від 08.04.2011 № 436/2011, Служба відповідно до покладених на неї завдань, зокрема: організовує в установленому порядку експертизу об'єктів права інтелектуальної власності, видає патенти/свідоцтва на об'єкти права інтелектуальної власності; веде державні реєстри об'єктів права інтелектуальної власності; видає офіційні бюлетені з питань інтелектуальної власності; здійснює міжнародне співробітництво у сфері правової охорони інтелектуальної власності і представляє інтереси України з питань охорони прав на об'єкти права інтелектуальної власності у міжнародних організаціях відповідно до законодавства.

Згідно з пунктом 2.3 Положення про Державний реєстр свідоцтв України на знаки для товарів і послуг, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 10.01.2002 № 10 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.01.2002 за № 64/6352, у процесі ведення реєстру до нього вносяться відомості щодо визнання свідоцтва недійсним повністю або частково. Підставою для внесення відомостей до реєстру відповідно до приписів названих Положень є, зокрема, рішення судових органів.

Відповідно до статті 9 Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків від 14.04.1891 відомство країни власника також повідомляє Міжнародне бюро про анулювання, виключення з реєстру, відмови від охорони, передачі прав та інші зміни, внесені в запис про реєстрацію знака у національному реєстрі, якщо ці зміни стосуються також міжнародної реєстрації.

Бюро вносить ці зміни до Міжнародного реєстру і, в свою чергу, повідомляє про них відомства Договірних країн, а також публікує їх у своєму журналі.

Оскільки позовні вимоги до Служби є похідними від вимог про визнання недійсними свідоцтв України на знаки для товарів і послуг та міжнародних реєстрацій, то позов в частині зобов'язання відповідача-3 внести зміни до Реєстру підлягають задоволенню.

Що ж до позовних вимог про зобов'язання Товариства припинити порушення прав інтелектуальної власності позивача, заборонити використовувати позначення «ІНФОРМАЦІЯ_4» шляхом надання послуг ідентичних та/або споріднених із послугами, для яких даний знак зареєстрований; виготовлення та продажу товарів, споріднених із товарами, для яких даний знак зареєстрований; застосування його в комерційному найменуванні, в рекламі, ділової документації, в мережі Інтернет, в назві доменних імен, то вони підлягають задоволенню, виходячи з такого.

Згідно з частиною першою статті 495 ЦК України майновими правами інтелектуальної власності на торговельну марку є, зокрема: право на використання торговельної марки; виключне право дозволяти використання торговельної марки; виключне право перешкоджати неправомірному використанню торговельної марки, в тому числі забороняти таке використання.

Згідно із пунктом 5 статті 16 Закону свідоцтво надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди, якщо інше не передбачено цим Законом: зареєстрований знак стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг; зареєстрований знак стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги; означення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг, якщо внаслідок такого використання ці позначення і знак можна сплутати; позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги, або ці позначення і знак можна сплутати.

Відповідно до пункту першого статті 20 Закону будь-яке посягання на права власника свідоцтва, передбачені статтею 16 цього Закону, в тому числі вчинення без згоди власника свідоцтва дій, що потребують його згоди, та готування до вчинення таких дій, вважається порушенням прав власника свідоцтва, що тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством України.

Матеріалами справи підтверджено те, що Товариство без згоди Банку використовує позначення «ІНФОРМАЦІЯ_4», яке є схожим настільки, що його можна сплутати з торговельною маркою позивача шляхом: використання в мережі Інтернет шляхом реєстрації доменного імені ІНФОРМАЦІЯ_1, розміщення інформації про пропонування товарів і послуг в мережі Інтернет на сайті http://www.ІНФОРМАЦІЯ_1/; у діловій документації, тощо.

Судом встановлено використання відповідачем-1 торговельної марки способами, що визначені пунктом 4 статті 16 Закону.

Відповідно до пункту 2.2 постанови пленуму Вищого господарського суду України, від 17.10.2012 № 12 «Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності» вибір способу судового захисту прав інтелектуальної власності, включаючи такі, як вилучення та знищення товарів і матеріалів, введених у цивільний оборот з порушенням права інтелектуальної власності, та знарядь, що використовувалися для виготовлення таких товарів, здійснюється особою, якій належить право інтелектуальної власності. Водночас перевірка відповідності цього способу допущеному порушенню і меті здійснення судового розгляду є обов'язком суду, який має приймати рішення зі справи в межах заявлених позовних вимог та з урахуванням фактичних обставин конкретної справи, беручи до уваги як можливість у той чи інший спосіб захистити порушене право, так і необхідність подальшого виконання прийнятого судом рішення.

З огляду на викладене позовні вимоги в частині заборони Товариству використовувати торговельну марку позивача є обґрунтованими та такими, що підлягають задоволенню.

Що ж до позовних вимог про зобов'язання Товариства внести зміни до своїх установчих документів, якими видалити з найменування відповідача-1 позначення «ІНФОРМАЦІЯ_4» та подати оновлений варіант установчих документів на реєстрацію до державного реєстратора протягом трьох днів після внесення таких змін, то слід вказати таке.

На думку Банку, вказана вимога ґрунтується на приписах статті 16 ЦК України, оскільки зобов'язання змінити визначеним позивачем способом фірмове найменування є належним у даному випадку способом захисту прав Банку.

Суд дійшов висновку про те, що вказана позовна вимога не є обґрунтованою та не підлягає задоволенню, виходячи з такого.

Стаття 16 Закону містить перелік як способів використання торговельної марки так і заборон її використання.

Разом з тим, зі змісту статті 16 Закону не вбачається наявність такого способу захисту як зобов'язання юридичної особи змінювати найменування шляхом видалення позначення та внесення змін в установчі документи.

У свою чергу, належним способом захисту в даному випадку прав позивача є саме заборона використовувати торговельну марку у господарській діяльності, комерційному найменуванні, діловій документації тощо.

Крім того, слід зазначити, що задоволення позовних вимог про заборону використовувати торговельну марку позивача, у тому числі у комерційному найменуванні своїм наслідком буде мати внесення змін до установчих документів.

Що ж до позовних вимог, заявлених до відповідача-4, про переделегування доменного імені ІНФОРМАЦІЯ_1, то вони підлягають задоволенню, виходячи з такого.

Процедура делегування доменних імен в Україні не врегульована спеціальним законом.

Процедура делегування доменних імен другого рівня в зоні .UA регулюється Регламентом особливостей реєстрації приватних доменних імен другого рівня в домені .UA (далі - Регламент . UA) та Регламентом публічного домену (далі - Регламент).

Товариство з обмеженою відповідальністю «Хостмайстер» (далі - ТОВ «Хостмайстер») є компанією, яка здійснює функції з адміністрування адресного простору сегмента в мережі Інтернет (.UA).

Відповідно до пункту 3.3 Регламенту . UA приватні доменні імена другого рівня в домені .UA делегуються виключно у разі, якщо відповідне доменне ім'я повністю, або його компонент другого рівня (до знака але не включаючи цей знак), за написанням співпадає із знаком, права на використання якого на території України належать відповідному реєстранту.

Делегування доменного імені - це процес надання можливості певній особі користуватися певним доменним іменем. Делегування відбувається на платній основі реєстратором, який уклав із ТОВ «Хостмайстер» (адміністратором домену .UA) відповідну угоду про реєстрацію та делегування доменних імен в зоні .UA.

Таким чином, реєстрація та делегування доменних імен у доменній зоні другого рівня .UA є привілеєм для власників відповідних торговельних марок, належним чином зареєстрованих на території України, а тому використовувати доменне ім'я другого рівня без наявності зареєстрованого знака для товарів і послуг є недопустимим і порушує відповідні правила делегування доменних імен.

Судом встановлено, що відповідачем-1 було зареєстровано доменне ім'я ІНФОРМАЦІЯ_1 у зв'язку із реєстрацією торговельної марки за свідоцтвом України № НОМЕР_7 на знак для товарів і послуг.

У свою чергу, реєстратором вказаного доменного імені є Підприємець, що підтверджується роздруківкою із сайту WHOIS (а.с. 173-175 том І).

Доводи відповідача-1 про те, що позивачем не підтверджено, що саме Підприємець є реєстратором спірного доменного імені, документально не підтверджені та спростовані матеріалами справи.

Так до матеріалів справи долучено електронне листування від 02.02.2016 та від 04.04.2016, з якого вбачається, що відповідач-4, отримавши від позивача лист з ухвалою господарського суду міста Києва від 27.01.2016 зі справи № 910/510/16, підтвердив, що заходи до забезпечення позову шляхом заборони вчиняти дії з переделегування спірного доменного імені були вжиті Підприємцем.

Оскільки доменне ім'я ІНФОРМАЦІЯ_1 зареєстроване та делегується на підставі свідоцтва України № НОМЕР_7, яке визнано недійсним у зв'язку із порушенням прав позивача на торговельну марку «ІНФОРМАЦІЯ_4», а Товариство, в свою чергу, не укладало жодних ліцензійних договорів із Банком на використання його торговельної марки «ІНФОРМАЦІЯ_4», зокрема, в доменних іменах, то таке використання є порушенням його прав.

Відповідно до частини першої статті 495 ЦК України майновими правами інтелектуальної власності на торговельну марку є, зокрема: виключне право дозволяти використання торговельної марки; виключне право перешкоджати неправомірному використанню торговельної марки, в тому числі забороняти таке використання; інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом.

Пунктом 4 статті 16 Закону використанням знака визнається, зокрема застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет.

Згідно з абзацом другим пункту 1 статті 20 Закону порушенням прав власника свідоцтва вважається також використання без його згоди в доменних іменах знаків та позначень, вказаних у пункті 5 статті 16 цього Закону.

Частиною третьою статті 426 ЦК України використання об'єкта права інтелектуальної власності іншою особою здійснюється з дозволу особи, яка має виключне право дозволяти використання об'єкта права інтелектуальної власності, крім випадків правомірного використання без такого дозволу, передбачених цим Кодексом та іншим законом.

Умови надання дозволу (видачі ліцензії) на використання об'єкта права інтелектуальної власності можуть бути визначені ліцензійним договором, який укладається з додержанням вимог цього Кодексу та іншого закону (частина четверта статті 426 ЦК України).

Відповідач-1 не подав суду доказів, які підтверджують наявність у нього відповідного дозволу позивача (ліцензійного договору тощо) на використання торговельної марки «ІНФОРМАЦІЯ_4».

Відповідно до частини першої статті 16 ЦК України кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого особистого немайнового або майнового права та інтересу.

Частиною другою статті 16 ЦК України встановлено, що способами захисту цивільних прав та інтересів можуть бути: визнання права; визнання правочину недійсним; припинення дії, яка порушує право; відновлення становища, яке існувало до порушення; примусове виконання обов'язку в натурі; зміна правовідношення; припинення правовідношення; відшкодування збитків та інші способи відшкодування майнової шкоди; відшкодування моральної (немайнової) шкоди; визнання незаконними рішення, дій чи бездіяльності органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим або органу місцевого самоврядування, їхніх посадових і службових осіб.

Відповідно до частини першої статті 7 ЦК України цивільні відносини можуть регулюватися звичаєм, зокрема звичаєм ділового обороту. Звичаєм є правило поведінки, яке не встановлене актами цивільного законодавства, але є усталеним у певній сфері цивільних відносин. Звичай може бути зафіксований у відповідному документі.

Звичай, що суперечить договору або актам цивільного законодавства, у цивільних відносинах не застосовується (частина друга статті 7 ЦК України).

Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (інтернет корпорація з присвоєння імен та номерів, далі - організація ICANN) - це міжнародна некомерційна організація, створена восени 1998 за участю уряду США для регулювання питань, пов'язаних з доменними іменами, IP-адресами та іншими аспектами функціонування Інтернету.

Організацією ICANN доменні спори в багатьох доменах (.COM, .ORG тощо) акредитовані розглядати чотири міжнародні організації у світі, зокрема: Азійський центр з вирішення доменних спорів (Asian Domain Dispute Resolution Center); Національний Арбітражний Форум (National Arbitration Forum); Центр з Арбітражу та Посередництва ВОЮ (WIPO Arbitration and Mediation Center); Чеський арбітражний суд, арбітражний центр з вирішення спорів, пов'язаних з Інтернетом (The Czech Arbitration Court Arbitration Center for Internet Disputes).

Названі міжнародні організації при вирішенні доменних спорів зобов'язані керуватися Принципами розгляду спорів про доменні імена (Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy - UDRP, далі - Принципи) та Принципами єдиних правил розгляду спорів про доменні імена (Rules for Uniform Domain Name Dispute Resolution Ро1ісу, далі - Правила), які були складені організацією ICANN.

Тексти Принципів та Правил російською мовою містяться на сайті організації ICANN.

У пункті 3 Принципів вказано таке: «Мы анулируем, передадим регистрацию другому лицу и внесем любые другие изменения при следующих условиях:

a. в соответствии с положениями Параграфа 8, при получении письменного или правильно составленного электронного заявления от вас или вашего доверенного лица с поручением принять таковые действия;

b. при получении распоряжения суда или арбитражного трибунала, и / или при любом требовании компетентных органов о принятии таковых действий;

c. при получении решения Административной комиссии о применении таковых действий к любой административной процедуре с вашим участием, проведенной в рамках данной Стратегии или более поздних ее версий, принятых ICANN. (См. Параграф 4(i) и (к) ниже.).

Мы также можем отменить, передать или любым другим образом внести поправки в регистраиию доменного имени в соответствии с условиями вашего соглашения о регистрации или другими требованиями, отвечающими нормам закона».

Відповідно до чинного законодавства України Принципи та Правила, встановлені організацією ICANN, не мають загальнообов'язкового характеру на території України, проте в розумінні статті 7 ЦК України можуть вважатися звичаєм ділового обороту, прийнятим в міжнародній практиці та який регулює відносини з вирішення спорів, які стосуються делегування доменних імен.

Згідно з підпунктом 7.3.3 пункту 7.3 Регламенту зміни до запису про доменне ім'я вносяться виключно на підставі заявки, яку надсилає реєстратор до реєстраційної системи.

Відповідно до пункту 2 Регламенту:

реєстратор - це особа, що надає послуги, необхідні для технічного забезпечення реєстрації, делегування та функціонування доменного імені;

реєстрант - це особа, в інтересах якої здійснюється реєстрація та делегування приватного доменного імені.

Судом встановлено, що реєстратором спірного доменного імені є відповідач-4, а реєстрантом - відповідач-1; доказів протилежного суду не надано.

Оскільки виключні права позивача на використання торговельної марки порушуються, то обраний Банком спосіб захисту, а саме переделегування доменного імені ІНФОРМАЦІЯ_1 на користь позивача, є справедливими та розумними, а тому підлягають задоволенню.

Частиною першою статті 44 ГПК України передбачено, що судові витрати складаються з судового збору, сум, що підлягають сплаті за проведення судової експертизи, призначеної господарським судом, витрат, пов'язаних з оглядом та дослідженням речових доказів у місці їх знаходження, оплати послуг перекладача, адвоката та інших витрат, пов'язаних з розглядом справи.

Позивачем, крім судового збору, було оплачено вартість проведеної судової експертизи (меморіальний ордер № 4372 (#01) на суму 71 178,24 грн.).

За приписами статті 49 ГПК України судові витрати зі справи слід покласти на відповідачів-1,2 пропорційно розміру задоволених позовних вимог.

Керуючись статтями 43, 49, 82 - 85 ГПК України, господарський суд міста Києва

ВИРІШИВ:

1. Позовні вимоги задовольнити частково.

2. Визнати недійсним повністю свідоцтво України № НОМЕР_2 на знак для товарів і послуг «», володільцем якого є публічне акціонерне товариство «Сбербанк» (01601, м. Київ, вул. Володимирська, 46; ідентифікаційний код: 25959784).

3. Визнати недійсним повністю свідоцтво України № НОМЕР_3 на знак для товарів і послуг «», володільцем якого є публічне акціонерне товариство «Сбербанк» (01601, м. Київ, вул. Володимирська, 46; ідентифікаційний код: 25959784).

4. Визнати недійсним повністю свідоцтво України № НОМЕР_7 на знак для товарів і послуг «», володільцем якого є публічне акціонерне товариство «Сбербанк» (01601, м. Київ, вул. Володимирська, 46; ідентифікаційний код: 25959784), в частині його реєстрації для всіх товарів 14 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків.

5. Визнати недійсною повністю міжнародну реєстрацію № 1069810 на торговельну марку «», володільцем якої є публічне акціонерне товариство «Сбербанк Росії» (публичное акционерое общество «Сбербанк России»; Росія, 117997, м. Москва, вул. Вавілова, б. 19; ОКПО 00032537).

6. Визнати недійсною повністю міжнародну реєстрацію № 1114550 на торговельну марку «», володільцем якої є публічне акціонерне товариство «Сбербанк Росії» (публичное акционерое общество «Сбербанк России»; Росія, 117997, м. Москва, вул. Вавілова, б. 19; ОКПО 00032537).

7. Визнати недійсною повністю міжнародну реєстрацію № 1117613 на торговельну марку «», володільцем якої є публічне акціонерне товариство «Сбербанк Росії» (публичное акционерое общество «Сбербанк России»; Росія, 117997, м. Москва, вул. Вавілова, б. 19; ОКПО 00032537).

8. Визнати недійсною міжнародну реєстрацію № 1113875 на торговельну марку «», володільцем якої є публічне акціонерне товариство «Сбербанк Росії» (публичное акционерое общество «Сбербанк России»; Росія, 117997, м. Москва, вул. Вавілова, б. 19; ОКПО 00032537), в частині її реєстрації для всіх товарів 09 та послуг 36 класів Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків.

9. Визнати недійсною міжнародну реєстрацію № 1113876 на торговельну марку «», володільцем якої є публічне акціонерне товариство «Сбербанк Росії» (публичное акционерое общество «Сбербанк России»; Росія, 117997, м. Москва, вул. Вавілова, б. 19; ОКПО 00032537), в частині її реєстрації для всіх товарів 09 та послуг 36 класів Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків.

10. Визнати недійсною міжнародну реєстрацію № 1116554 на торговельну марку «», володільцем якої є публічне акціонерне товариство «Сбербанк Росії» (публичное акционерое общество «Сбербанк России»; Росія, 117997, м. Москва, вул. Вавілова, б. 19; ОКПО 00032537), в частині її реєстрації для всіх товарів 09 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків.

11. Визнати недійсною міжнародну реєстрацію № 1120118 на торговельну марку «», володільцем якої є публічне акціонерне товариство «Сбербанк Росії» (публичное акционерое общество «Сбербанк России»; Росія, 117997, м. Москва, вул. Вавілова, б. 19; ОКПО 00032537), в частині її реєстрації для всіх товарів 09 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків.

12. Зобов'язати Державну службу інтелектуальної власності України (03680, вул. Василя Липківського, 45; ідентифікаційний код 21716978) внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг стосовно визнання недійсними повністю свідоцтв України № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 на знаки для товарів і послуг, визнання недійсним свідоцтва України № НОМЕР_7 на знак для товарів і послуг, в частині реєстрації його для всіх товарів 14 Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені «Промислова власність».

13. Зобов'язати Державну службу інтелектуальної власності України (03680, вул. Василя Липківського, 45; ідентифікаційний код 21716978) повідомити Міжнародне Бюро Всесвітньої організації інтелектуальної власності про визнання недійсними повністю на території України міжнародних реєстрацій №1069810, №1114550 та №1117613, визнання недійсними на території України міжнародних реєстрацій №1113875 та №1113876, в частині їх реєстрації для товарів 09 та послуг 36, 38 класів Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків.

14. Заборонити публічному акціонерному товариству «Сбербанк» (01601, м. Київ, вул. Володимирська, 46; ідентифікаційний код: 25959784) незаконно використовувати знак для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_4» за свідоцтвом України № НОМЕР_5, володільцем якого є публічне акціонерне товариство «Державний Ощадний Банк України» (01001, м. Київ, вул. Госпітальна, 12-Г; ідентифікаційний код 00032129), зокрема, шляхом: надання послуг, ідентичних та/або споріднених із послугами, для яких даний знак зареєстрований; виготовлення та продажу товарів, споріднених із товарами, для яких даний знак зареєстрований; застосування його в комерційному найменуванні, в рекламі, в діловій документації, в мережі Інтернет, в назві доменних імен.

15. Зобов'язати фізичну особу-підприємця ОСОБА_2 (АДРЕСА_1 реєстраційний номер облікової картки фізичної особи - платника податків: НОМЕР_1) здійснити переделегування доменного імені ІНФОРМАЦІЯ_1 на користь публічного акціонерного товариства «Державний Ощадний Банк України» (01001, м. Київ, вул. Госпітальна, 12-Г; ідентифікаційний код 00032129) та вказати такі відомості у записі даного доменного імені:

ІНФОРМАЦІЯ_2

e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_3

address: ІНФОРМАЦІЯ_116. Стягнути з публічного акціонерного товариства «Сбербанк» (01601, м. Київ, вул. Володимирська, 46; ідентифікаційний код: 25959784) з будь-якого рахунку, виявленого під час виконання даного судового рішення, на користь публічного акціонерного товариства «Державний Ощадний Банк України» (01001, м. Київ, вул. Госпітальна, 12-Г; ідентифікаційний код 00032129) 6 890 (шість тисяч вісімсот дев'яносто) грн. судового збору та 27 375 (двадцять сім тисяч триста сімдесят п'ять) грн. 15 коп. витрат на проведення судової експертизи.

17. Стягнути з публічного акціонерного товариства «Сбербанк Росії» (публичное акционерое общество «Сбербанк России»; Росія, 117997, м. Москва, вул. Вавілова, б. 19; ОКПО 00032537) з будь-якого рахунку, виявленого під час виконання даного судового рішення, на користь публічного акціонерного товариства «Державний Ощадний Банк України» (01001, м. Київ, вул. Госпітальна, 12-Г; ідентифікаційний код 00032129) 9 646 (дев'ять тисяч шістсот сорок шість) грн. судового збору та 38 329 (тридцять вісім тисяч триста двадцять дев'ять) грн. 48 коп. витрат на проведення судової експертизи.

18. Після набрання рішенням законної сили видати відповідні накази.

19. У задоволенні решти позовних вимог відмовити.

Рішення набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після розгляду справи апеляційним господарським судом.

Повне рішення складено 24.04.2017.

Суддя О. Марченко