РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10.04.2017№910/12181/16

Господарський суд міста Києва у складі судді Марченко О.В., за участю секретаря судового засідання Роздобудько В.В.,

розглянув у відкритому судовому засіданні

справу № 910/12181/16

за позовом Philip Morris Brands S.a.r.l. (Компанія «Філіп Морріс Брендз С.а.р.л.»), м. Невшатель, Швейцарія,

до Grand River Enterprises Deutschland GmbH (Компанія Гранд Рівер Ентерcпрайсез Дойчланд ГмбХ), м. Клостер-Ленін, Німеччина, та

Державної служби інтелектуальної власності України, м. Київ,

про дострокове припинення дії міжнародної реєстрації №786952 на торговельну марку,

за участю представників:

позивача - Шаповала В.В. (довіреність від 10.12.2014 №б/н);

Шатова І.О. (довіреність від 24.01.2017 №б/н);

відповідача-1 - Слабко Т.О. (довіреність від 30.07.2015 №б/н);

відповідача-2 - не з'явився.

Philip Morris Brands S.a.r.l. (Компанія «Філіп Морріс Брендз С.а.р.л.»; далі - Компанія) звернулася до господарського суду міста Києва з позовом про:

- дострокове припинення в Україні дії міжнародної реєстрації №786952 на торговельну марку «Mark Adams», зареєстровану для товарів 34 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі - МКТП) та яка діє на території України з 31.10.2002, власником якої є Grand River Enterprises Deutschland GmbH (Компанія Гранд Рівер Ентерcпрайсез Дойчланд ГмбХ);

- зобов'язання Державної служби інтелектуальної власності України (далі - Служба) повідомити Міжнародне бюро Всесвітньої організації інтелектуальної власності про дострокове припинення дії на території України міжнародної реєстрації №786952 на торговельну марку «Mark Adams».

Ухвалою господарського суду міста Києва від 04.07.2016 порушено провадження у справі.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 06.07.2016 заяву Компанії про вжиття заходів до забезпечення позову задоволено частково; вжито заходів до забезпечення позову шляхом заборони Grand River Enterprises Deutschland GmbH (Компанія Гранд Рівер Ентерcпрайсез Дойчланд ГмбХ) здійснювати будь-які дії з передачі іншим особам повністю чи частково виключних майнових прав інтелектуальної власності на знак для товарів і послуг «Mark Adams» за міжнародною реєстрацією №786952; заборони Grand River Enterprises Deutschland GmbH (Компанія Гранд Рівер Ентерcпрайсез Дойчланд ГмбХ) відмовлятися від охорони в Україні знака для товарів і послуг «Mark Adams» за міжнародною реєстрацією №786952; у вжитті решти заходів до забезпечення позову відмовлено.

Служба 25.07.2016 подала суду матеріали міжнародної реєстрації №786952 на торговельну марку «Mark Adams», а також відзив на позовну заяву, в якому зазначила таке: відповідач-1 як власник міжнародної реєстрації №786952 на знак для товарів і послуг повинен довести факт використання спірного знака, а у разі відсутності такого використання зазначити поважні причини, з яких знак не використовувався; позивач не зазначив, за захистом яких порушених прав він звернувся до суду та яким чином міжнародна реєстрація №786952 на знак для товарів і послуг «Mark Adams», власником якого є відповідач-1, порушує права позивача; відсутність відомостей про ліцензійні договори не означає, що ліцензійні договори на використання знака «Mark Adams» за міжнародною реєстрацією №786952 не укладалися.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 25.07.2016 відкладено розгляд справи для здійснення належного повідомлення Grand River Enterprises Deutschland GmbH (Компанія Гранд Рівер Ентерcпрайсез Дойчланд ГмбХ) про дату, час і місце судового розгляду по справі.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 17.08.2016 у зв'язку зі зверненням господарського суду міста Києва із судовим дорученням про надання правової допомоги до Федерального міністерства юстиції та захисту споживачів Німеччини для вручення судових документів на території Німеччини провадження у справі № 910/12181/16 зупинено.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 30.01.2017 поновлено провадження у справі.

16.02.2017 та 27.03.2017 Grand River Enterprises Deutschland GmbH (Компанія Гранд Рівер Ентерcпрайсез Дойчланд ГмбХ) подала суду додаткові письмові пояснення, в яких зазначила про те, що:

- посилання позивача на справу №910/27478/15, предметом позову в якій є часткове визнання недійсним свідоцтва України №196757 на знак для товарів та послуг «MARKTEN» на ім'я Nu Mark LLC, та вжиття господарським судом міста Києва заходів забезпечення позову у даній справі не доводить право позивача на звернення до суду із позовними вимогами щодо дострокового припинення міжнародної реєстрації №786952 «Mark Adams», власником якої є відповідач-1 у даній справі;

- підставою для винесення попередньої відмови у наданні правової охорони слугував знак для товарів і послуг «MARKTEN» за свідоцтвом України №196757 на ім'я Nu Mark LLC; позивач на сьогодні є власником знака для товарів та послуг «MARKTEN» (міжнародна реєстрація №1201181), який одержав правову охорону в Україні відповідно до встановленої процедури реєстрації;

- міжнародна реєстрація №786952 знака для товарів та послуг «Mark Adams» на ім'я відповідача-1 не слугувала і не створювала штучну перешкоду для реєстрації знака «MARKTEN» за міжнародною реєстрацією № 1201181;

- обсяг надання правової охорони знака для товарів і послуг «MARKTEN» за міжнародною реєстрацією №1201181 та знака для товарів і послуг «MARKTEN» за свідоцтвом України №196757 є різним, так як незважаючи на ідентичність зображення знаків перелік товарів і послуг не є тотожним;

- відповідач-1 не міг безперешкодно використовувати знак для товарів і послуг «MARKTEN» за міжнародною реєстрацією №786952 в Україні, так як жорсткі антиконкурентні умови, які склалися на ринку тютюнових виробів в Україні фактично унеможливили вихід відповідача-1 на український ринок;

- таке становище на ринку тютюнової продукції прямо підтверджується розслідуванням Антимонопольного комітету України (далі - АМК), за результатами якого визнано факт вчинення порушень товариством з обмеженою відповідальністю «Тедіс Україна» (далі - ТОВ «Тедіс Україна») законодавства про захист економічної конкуренції у вигляді зловживання монопольним (домінуючим) становищем;

- ТОВ «Тедіс Україна» є дистриб'ютором усієї тютюнової продукції іноземних виробників, однак, як визначено АМК під час розслідування, у даного товариства була можливість, зокрема, нав'язувати іншим учасникам ринку невигідні умови договорів, встановлювати як розмір власного валового прибутку, так і валового прибутку своїх покупців - оптових і роздрібних торгівців, обмежувати своїм торгівельним партнерам поставки тютюнової продукції без належних правових підстав;

- між відповідачем-1 та Nu Mark LLC тривав судовий спір у справі № 910/27478/15 щодо визнання частково недійсним свідоцтва України №196757 на знак для товарів і послуг «MARKTEN» з підстав схожості цього знака із знаком для товарів і послуг «Mark Adams» за міжнародною реєстрацією №1201181, а також його оманливості, що унеможливило належний вихід відповідача-1 на український ринок тютюну із власною продукцією.

17.02.2017 позивач подав суду додаткові пояснення, в яких зазначив таке:

- в своїй господарській діяльності Компанія вирішила використовувати позначення «MARKTEN» на території ряду країн, в тому числі і на території України, для товарів 34 класу МКТП; з цією метою позивачем зареєстровано торговельну марку «MARKTEN» відповідно до Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків (міжнародна реєстрація №1201181), відомості про що були опубліковані 01.05.2014 в офіційному бюлетені світової організації інтелектуальної власності 2014/16 Gaz;

- в процесі поширення правової охорони торговельної марки «MARKTEN» на території України позивачу стало відомо, що ідентична торговельна марка «MARKTEN» вже зареєстрована в Україні на підставі свідоцтва України №196757 на знак для товарів і послуг, власником якого на той момент була Nu Mark LLC; у зв'язку з цим Служба 05.02.2015 прийняла попередню відмову у поширенні правової охорони в Україні торговельної марки «MARKTEN» за міжнародною реєстрацією №1201181;

- для усунення перепон у правомірному використанні позначення «MARKTEN» в Україні позивач вступив в переговори із власником свідоцтва України № 196757 з метою придбання виключних майнових прав на торговельну марку «MARKTEN»;

- в результаті переговорів 02.12.2015 позивач та Nu Mark LLC уклали договір про передачу прав на знак для товарів та послуг «MARKTEN» за свідоцтвом України №196757 (далі - Договір), в зв'язку з чим позивач став власником торговельної марки «MARKTEN» за свідоцтвом України №196757;

- позивачем з'ясовано, що 07.10.2015 Grand River Enterprises Deutschland GmbH (Компанія Гранд Рівер Ентерcпрайсез Дойчланд ГмбХ) подано до господарського суду міста Києва позовну заяву до Nu Mark LLC та Служби про визнання свідоцтва України №196757 на знак для товарів і послуг «MARKTEN» недійсним частково, стверджуючи, що знак «MARKTEN» є схожим із знаком відповідача-1 «Mark Adams» за міжнародною реєстрацією №786952 настільки, що їх можна сплутати;

- 27.10.2015 ухвалою господарського суду міста Києва порушено провадження у справі №910/27478/15 та вжито заходів щодо забезпечення позову шляхом заборони передавати повністю або частково права на знак для товарів і послуг «MARKTEN» за свідоцтвом України № 196757, так само як і повністю або частково відмовлятися від цього знака; заборони Службі здійснювати реєстрацію договорів про передачу прав на знак для товарів і послуг «MARKTEN» за свідоцтвом України №196757 та опубліковувати відомості про такі зміни в офіційному бюлетені «Промислова власність»;

- ухвалою господарського суду міста Києва від 01.08.2016 зупинено провадження у справі до проведення судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності;

- в зв'язку із судовими заборонами Компанія не може внести до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг інформацію про себе як про нового власника свідоцтва України №196757 на знак для товарів і послуг «MARKTEN».

Представники позивача у судовому засіданні 10.04.2017 надали пояснення по суті спору, позовні вимоги підтримали у повному обсязі.

Представник Grand River Enterprises Deutschland GmbH (Компанія Гранд Рівер Ентерcпрайсез Дойчланд ГмбХ) надав пояснення у справі, проти задоволення позовних вимог заперечив.

Представник Служби у судове засідання не з'явився, про причини неявки суд не повідомив, був належним чином повідомлений про дату, час та місце проведення судового засідання, що підтверджується наявним в матеріалах справи рекомендованим повідомленням про вручення поштового відправлення.

У підпункті 3.9.2 пункту 3.9 постанови пленуму Вищого господарського суду України від 26.12.2011 № 18 «Про деякі питання практики застосування Господарського процесуального кодексу України судами першої інстанції» зазначено, що, розпочинаючи судовий розгляд, суддя має встановити, чи повідомлені про час і місце цього розгляду особи, які беруть участь у справі, але не з'явилися у засідання. Особи, які беруть участь у справі, вважаються повідомленими про час і місце її розгляду судом, якщо ухвалу про порушення провадження у справі надіслано за поштовою адресою, зазначеною у позовній заяві. У випадку нез'явлення в засідання представників обох сторін або однієї з них справа може бути розглянута без їх участі, якщо неявка таких представників не перешкоджає вирішенню спору.

Враховуючи наведене та з метою запобігання безпідставному затягуванню розгляду справи, суд дійшов висновку про можливість розгляду справи по суті в судовому засіданні 10.04.2017 без участі представника Служби за наявними в ній матеріалами (стаття 75 Господарського процесуального кодексу України, далі - ГПК України).

Оцінивши наявні в матеріалах справи докази, які мають значення для розгляду справи по суті, проаналізувавши встановлені фактичні обставини справи в їх сукупності, заслухавши пояснення представників позивача і відповідача-1, господарський суд міста Києва

ВСТАНОВИВ:

Статтею 15 Цивільного кодексу України (далі - ЦК України) передбачено, що кожна особа має право на захист свого цивільного права у разі його порушення, невизнання або оспорювання. Кожна особа має право на захист свого інтересу, який не суперечить загальним засадам цивільного законодавства.

Відповідно до частини першої статті 1 ГПК України підприємства, установи, організації, інші юридичні особи (у тому числі іноземні), мають право звертатися до господарського суду згідно з встановленою підвідомчістю господарських справ за захистом своїх порушених або оспорюваних прав і охоронюваних законом інтересів, а також для вжиття передбачених ГПК України заходів, спрямованих на запобігання правопорушенням.

Згідно зі статтею 21 ГПК України позивачами є підприємства та організації, що подали позов або в інтересах яких подано позов про захист порушеного чи оспорюваного права або охоронюваного законом інтересу.

Під поняттям «охоронюваний законом інтерес» (рішення Конституційного суду України від 01.12.2004 № 18-рп/2004) необхідно розуміти прагнення до користування конкретним матеріальним та/або нематеріальним благом, зумовлений загальним змістом об'єктивного і прямо не опосередкований у суб'єктивному праві простий легітимний дозвіл, що є самостійним об'єктом судового захисту та інших засобів правової охорони з метою задоволення індивідуальних і колективних потреб, які не суперечать Конституції і законам України, суспільним інтересам, справедливості, добросовісності, розумності та іншим загальноправовим засадам.

Як вбачається з матеріалів справи, охоронюваний законом інтерес позивача, за захистом якого він звернувся до суду відповідно до вимог чинного в Україні законодавства, полягає в тому, що:

- Компанія є власником торговельної марки «MARKTEN» за міжнародною реєстрацією №1201181, зареєстрованої для товарів 34 класу МКТП; дата реєстрації - 29.11.2013; очікувана дата закінчення терміну дії реєстрації/продовження - 29.11.2023; дата поширення на територію України - 01.05.2014;

- 02.02.2015 Компанією і Nu Mark LLC укладено договір відчуження майнових прав, відповідно до якого Nu Mark LLC передала позивачу всі права на знак для товарів і послуг «MARKTEN» за свідоцтвом України №196757;

- 27.10.2015 господарським судом міста Києва порушено провадження у справі №910/27478/15 за позовом Grand River Enterprises Deutschland GmbH (Компанія Гранд Рівер Ентерcпрайсез Дойчланд ГмбХ) до Nu Mark LLC та Служби про визнання частково недійсним свідоцтва України №196757 на знак для товарів і послуг «MARKTEN»;

- ухвалою господарського суду міста Києва від 27.10.2015 зі справи №910/27478/15 вжито заходів до забезпечення позову шляхом: заборони Nu Mark LLC передавати повністю або частково права на знак для товарів і послуг «MARKTEN» за свідоцтвом України №196757, відмовлятися повністю або частково від вказаного знака до набрання рішення господарського суду міста Києва законної сили; заборони Службі здійснювати реєстрацію договорів про передачу прав на знак для товарів і послуг «MARKTEN» за свідоцтвом України №196757, вносити зміни до Державного реєстру свідоцтва України на знаки для товарів і послуг у вигляді відомостей щодо відмови повністю або частково від свідоцтва України №196757 та опубліковувати ці відомості в офіційному бюлетені «Промислова власність» до набрання рішення господарського суду міста Києва законної сили;

- таким чином, у зв'язку із наявністю вказаної ухвали суду Компанія позбавлена можливості звернутися до Служби для реєстрації її права власності на знак для товарів і послуг «MARKTEN» за свідоцтвом України №196757, оскільки Службою буде відмовлено у такій реєстрації;

- позивач має намір використовувати торговельну марку «Mark Adams», зареєструвавши права на неї у встановленому законом порядку, після вирішення питання щодо дострокового припинення дії на території України міжнародної реєстрації №786952.

Судом встановлено, що відповідач-1 є власником торговельної марки «Mark Adams» за міжнародною реєстрацією №786952, зареєстрованої для товарів 34 класу МКТП; дата реєстрації - 14.08.2002; очікувана дата закінчення терміну дії реєстрації/продовження - 14.08.2022; дата поширення на територію України - 31.10.2002.

Позовні вимоги мотивовано тим, що, на думку Компанії, дія міжнародної реєстрації №786952 на торговельну марку «Mark Adams» повинна бути достроково припинена на території України у зв'язку з тим, що відповідач-1 не використовує спірне позначення для товарів 34 класу МКТП щонайменше протягом останніх трьох років;

Відповідно до статті 1 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (далі - Закон) знак - це позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб.

У частині (1) статті 4 Мадридської угоди міжнародну реєстрацію знаків від 14.04.1891 (дата набрання чинності для України - 25.12.1991) зазначено, що з дати реєстрації, зробленої в Міжнародному бюро, у кожній зацікавленій Договірній країні знаку надається така сама охорона, як і у випадку, коли б він був заявлений там безпосередньо.

Статтею 17 (обов'язки, що випливають із свідоцтва) Закону встановлено, що власник свідоцтва повинен добросовісно користуватися правами, що випливають із свідоцтва.

Якщо в країні використання зареєстрованого знака є обов'язковим, реєстрація може бути скасована лише по закінченні справедливого строку і тільки тоді, коли зацікавлена особа не подасть докази, що виправдовують причини її бездіяльності (частина C - (1) статті 5 Паризької конвенції про охорону промислової власності від 20.03.1883, до якої Україна приєдналася 25.12.1991.

Згідно з пунктом 4 статті 16 Закону використанням знака визнається: нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов'язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення); застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстровано; застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет.

Знак визнається використаним, якщо його застосовано у формі зареєстрованого знака, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованого знака лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності знака.

Відтак, визначальним для вирішення порушеного питання щодо належного використання зареєстрованої торговельної марки є факт наявності відповідного товару та/або послуги.

У пункті 71 Постанови №12 зазначено, що якщо знак для товарів і послуг без поважних причин безперервно не використовується щодо частини або всіх товарів та/або послуг, внесених до реєстру, протягом трьох років від дати публікації про видачу свідоцтва або від іншої дати, то це є достатньою підставою для дострокового припинення за рішенням суду дії свідоцтва на такий знак повністю або частково щодо відповідних товарів та/або послуг. Не підлягає достроковому припиненню дія свідоцтва у випадку коли використання знака розпочалося або відновилося до подання позову.

На підтвердження факту використання знака власник свідоцтва має подати суду докази вчинення принаймні деяких дій з числа зазначених у частині четвертій статті 16 Закону; такими доказами можуть бути, зокрема, примірники товарів, на яких нанесено відповідний знак для товарів і послуг, документи із зображенням знака (каталоги, прайс-листи з пропозиціями щодо надання послуг чи поставки товарів тощо).

Поширення на території України товарів із зображенням знака може бути підтверджено касовими чеками, квитанціями, накладними, іншими документами, що містять інформацію про найменування товару й місце його придбання, а в разі коли власником знака є нерезидент, підтвердженням ввезення товарів в Україну можуть бути митні декларації та інші митні документи.

При цьому докази, які можуть підтвердити використання знака для товарів і послуг, повинні бути, як правило, обмежені трирічним строком до дати звернення позивача до суду.

Оскільки Grand River Enterprises Deutschland GmbH (Компанія Гранд Рівер Ентерcпрайсез Дойчланд ГмбХ) є іноземною юридичною особою, то вироблені ним товари під торговельною маркою «Mark Adams», у випадку здійснення дій, які визнаються використанням торговельної марки в Україні, мали б ввозитися в Україну та продаватися на її території. Інформації щодо переміщення через митний кордон України товарів, маркованих торговельною маркою «Mark Adams» матеріали справи не містять.

Згідно із пунктом 7 частини першої статті 7 Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» ліцензуванню підлягають виробництво і торгівля спиртом етиловим, коньячним і плодовим, алкогольними напоями та тютюновими виробами, яка ліцензується відповідно до Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів».

Частиною першою статті 15 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» встановлено, що імпорт, експорт і оптова торгівля алкогольними напоями та тютюновими виробами можуть здійснюватися суб'єктами господарювання всіх форм власності за наявності ліцензій.

Відповідно до листа Державної фіскальної служби України від 14.06.2016 №6433 Grand River Enterprises Deutschland GmbH (Компанія Гранд Рівер Ентерcпрайсез Дойчланд ГмбХ) ніколи не отримувала ліцензій на виробництво і торгівлю тютюновими виробами на території України.

Згідно з інформацією з офіційного сайту Державної фіскальної служби України тютюнові вироби, в назві яких міститься позначення «Mark Adams» відсутні в переліку встановлених максимальних роздрібних цін на тютюнові вироби, що продаються на території України.

Листом від 15.06.2016 №1732 Українська асоціація виробників тютюнових виробів «Укртютюн» повідомила про те, що відповідач-1 не є (і ніколи не був) членом вказаної асоціації, а про його діяльність в сфері виробництва та збуту тютюнових виробів на території України даній асоціації нічого невідомо.

Відповідно до інформації з офіційного сайту Торгово-промислової палати України (далі - Палата) серед її членів, що здійснюють виробництво тютюнових виробів в Україні, немає Grand River Enterprises Deutschland GmbH (Компанія Гранд Рівер Ентерcпрайсез Дойчланд ГмбХ).

Крім того, в листі від 16.06.2016 №4452/03.1-7.5 Палата зазначила, що відповідач не є і не був членом Палати, а також у Палати відсутня інформація про діяльність відповідача-1 на території України.

Листом від 16.06.2016 Служба повідомила, що не видавала відповідачу-1 ліцензії на використання позначення «Mark Adams» на території України, і відповідні відомості до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг не вносились.

Міністерство економічного розвитку і торгів України листом від 16.06.2016 №4233-06/18434-09 підтвердило, що Grand River Enterprises Deutschland GmbH (Компанія Гранд Рівер Ентерcпрайсез Дойчланд ГмбХ) немає і ніколи не мала зареєстрованого представництва на території України.

Державна фіскальна служба України у листі від 16.06.2016 №6543 зазначила, що станом на 13.06.2016 відповідач-1 не звертався до Державної фіскальної служби України про внесення до митного реєстру об'єктів права інтелектуальної власності відомостей про торговельну марку «Mark Adams» за міжнародною реєстрацію №786952.

Grand River Enterprises Deutschland GmbH (Компанія Гранд Рівер Ентерcпрайсез Дойчланд ГмбХ), заперечуючи проти задоволення позовних вимог, зазначає про те, що: відповідач-1 не міг безперешкодно використовувати знак для товарів і послуг «Mark Adams» за міжнародною реєстрацією №1201181 оскільки жорсткі антиконкурентні умови, які склалися на ринку тютюнових виробів в Україні, фактично унеможливили вихід відповідача-1 на український ринок; таке становище на ринку тютюнової продукції прямо підтверджується нещодавнім розслідуванням АМК, в результаті якого було визнано факт вчинення порушень ТОВ «Тедіс Україна» законодавства про захист економічної конкуренції у вигляді зловживання монопольним (домінуючим) становищем, за які накладені штрафні санкції; ТОВ «Тедіс Україна» є дистриб'ютором усієї тютюнової продукції іноземних виробників, однак, як визначено АМК у ході відповідного розслідування, у вказаного товариства була можливість, зокрема, нав'язати іншим учасникам ринку невигідні умови договорів, встановлювати як розмір власного валового прибутку, так і валового прибутку своїх покупців - оптових і роздрібних торговців, обмежувати свої торговельним партнерам поставки тютюнової продукції без належних правових підстав; тому відповідач-1 жодним чином не міг здійснити вихід на український ринок тютюнової продукції, так я к це означало б ще й порушення внутрішніх положень політик та комплаєнсу, які прийняті у Grand River Enterprises Deutschland GmbH (Компанія Гранд Рівер Ентерcпрайсез Дойчланд ГмбХ).

У пункті 4 статті 18 Закону зазначено, що якщо знак не використовується в Україні повністю або щодо частини зазначених у свідоцтві товарів і послуг протягом трьох років від дати публікації відомостей про видачу свідоцтва або від іншої дати після цієї публікації, будь-яка особа має право звернутися до суду із заявою про дострокове припинення дії свідоцтва повністю або частково.

Правове значення в даному випадку мають лише: факт використання (кожним з власників та/або іншою особою під їх контролем) чи невикористання торговельної марки для товарів та/або послуг, стосовно яких її було зареєстровано; тривалість невикористання знака (має бути більше трьох років); причини невикористання. При цьому обов'язок доказування наявності поважних причин невикористання покладається на власника свідоцтва.

Пунктом 70 постанови пленуму Вищого господарського суду України від 17.10.2012 №12 «Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності» (далі - Постанова № 12) у спорах про дострокове припинення дії свідоцтва на знак у зв'язку з невикористанням знака господарським судам необхідно з'ясовувати, з яких причин знак не використовувався власником, чи не обумовлено його невикористання незалежними від власника свідоцтва причинами, та дати оцінку названим обставинам у разі посилання відповідача на наявність таких причин.

У зв'язку з цим господарським судам слід мати на увазі приписи пункту 4 статті 18 Закону, згідно з яким дія свідоцтва може бути припинена повністю або частково лише за умови, що власник свідоцтва не зазначить поважні причини такого невикористання.

Дія свідоцтва з підстав невикористання знака протягом трьох років з дати його реєстрації може бути припинена повністю або частково лише за умови, що власник свідоцтва не зазначить поважні причини такого невикористання. Такими поважними причинами, зокрема є:

обставини, що перешкоджають використанню знака незалежно від волі власника свідоцтва, такі як обмеження імпорту чи інші вимоги до товарів і послуг, встановлені законодавством;

можливість введення в оману щодо особи, яка виробляє товари або надає послуги, під час використання знака особою, що звернулася до суду, чи іншою особою щодо товарів і послуг, відносно яких висунута вимога про припинення дії свідоцтва.

Для цілей цього пункту використанням знака власником свідоцтва вважається також використання його іншою особою за умови контролю з боку власника свідоцтва.

Разом з тим, відповідачем-1 не подано суду жодних доказів того, що єдиним в України дистриб'ютором усієї тютюнової продукції іноземних виробників є ТОВ «Тедіс Україна».

Рішенням АМК від 16.12.2016 №551-р «Про порушення законодавства про захист економічної конкуренції та накладення штрафу» (роздруківка якого міститься в матеріалах справи) встановлено, що ТОВ «Тедіс України» є єдиним прямим контрагентом - покупцем і дистриб'ютором сигарет найбільших (за обсягами виробництва) виробників.

Укладення ж найбільшими (за обсягами виробництва) виробниками з ТОВ «Тедіс України» дистриб'юторських договорів є вибором цих виробників, і вони жодним чином не були обмежені (як і відповідач-1) в укладенні дистриб'юторських договір з іншими товариствами, які здійснюють продаж тютюнових виробів на території України.

З огляду на викладене суд не вбачає поважних причин у невикористанні Grand River Enterprises Deutschland GmbH (Компанія Гранд Рівер Ентерcпрайсез Дойчланд ГмбХ) на території України належної йому торговельної марки за міжнародною реєстрацією №786952.

Таким чином, Grand River Enterprises Deutschland GmbH (Компанія Гранд Рівер Ентерcпрайсез Дойчланд ГмбХ) протягом більше трьох років з дати реєстрації торговельної марки «Mark Adams» (14.08.2002), у тому числі й до дати звернення позивача до суду з даним позовом, щодо товарів 34 класу МКТП не здійснювала жодної з дій, яка б визнавалася використанням знака для товарів і послуг.

Отже, господарський суд міста Києва, беручи до уваги перелік товарів, для яких спірна торговельна марка зареєстрована, з огляду на призначення торговельної марки, межі її правової охорони, зміст прав власника міжнародної реєстрації та його обов'язок добросовісно користуватися правами, а також правові наслідки невикористання знака в Україні повністю або щодо частини товарів, зазначених у міжнародній реєстрації протягом більше трьох років (статті 1, 5, 16, 17, 18 Закону), у даному випадку вважає необхідним достроково припинити дію на території України міжнародної реєстрації №786952 на торговельну марку «Mark Adams».

Згідно з підпунктом 5 пункту 4 Положення про Державну службу інтелектуальної власності України, затвердженого Указом Президента України від 08.04.2011 № 436/2011, Служба відповідно до покладених на неї завдань веде державні реєстри об'єктів права інтелектуальної власності; здійснює міжнародне співробітництво у сфері правової охорони інтелектуальної власності і представляє інтереси України з питань охорони прав на об'єкти права інтелектуальної власності у міжнародних організаціях відповідно до законодавства;

Відповідно до частин (1) і (2) статті 9 Мадридської угоди міжнародну реєстрацію знаків від 14.04.1891 відомство країни власника також повідомляє Міжнародне бюро про анулювання, виключення з реєстру, відмови від охорони, передачі прав та інші зміни, внесені в запис про реєстрацію знака у національному реєстрі, якщо ці зміни стосуються також міжнародної реєстрації.

Бюро вносить ці зміни до Міжнародного реєстру і, в свою чергу, повідомляє про них відомства Договірних країн, а також публікує їх у своєму журналі.

Отже, оскільки позовні вимоги до Служби є похідними від вимоги до Grand River Enterprises Deutschland GmbH (Компанія Гранд Рівер Ентерcпрайсез Дойчланд ГмбХ), то вони також підлягають задоволенню.

За приписами статті 49 ГПК України судові витрати зі справи слід покласти на Grand River Enterprises Deutschland GmbH (Компанія Гранд Рівер Ентерcпрайсез Дойчланд ГмбХ).

Керуючись статтями 43, 49, 82 - 85 ГПК України, господарський суд міста Києва

ВИРІШИВ:

1. Позов задовольнити.

2. Достроково припинити на території України дію міжнародної реєстрації №786952 на торговельну марку «Mark Adams», власником якої є Grand River Enterprises Deutschland GmbH (Компанія Гранд Рівер Ентерcпрайсез Дойчланд ГмбХ) (Rietzer Berg 28, 14797 Kloster Lehnin/OT Rietz, Germany, HRB 20089 P; адреса для листування: 01010, м. Київ, вул. Московська, 32/2, БЦ «Сенатор», представник Олійник Катерина Сергіївна, адвокатське об'єднання «Артцінгер»).

3. Зобов'язати Державну службу інтелектуальної власності України (03035, м. Київ, вул. Липківського Василя, 45; ідентифікаційний код 37552556) повідомити Міжнародне бюро Всесвітньої організації інтелектуальної власності про дострокове припинення дії на території України міжнародної реєстрації №786952 на торговельну марку «Mark Adams», власником якої є Grand River Enterprises Deutschland GmbH (Компанія Гранд Рівер Ентерcпрайсез Дойчланд ГмбХ) (Rietzer Berg 28, 14797 Kloster Lehnin/OT Rietz, Germany, HRB 20089 P; адреса для листування: 01010, м. Київ, вул. Московська, 32/2, БЦ «Сенатор», представник Олійник Катерина Сергіївна, адвокатське об'єднання «Артцінгер»).

4. Стягнути з Grand River Enterprises Deutschland GmbH (Компанія Гранд Рівер Ентерcпрайсез Дойчланд ГмбХ) (Rietzer Berg 28, 14797 Kloster Lehnin/OT Rietz, Germany, HRB 20089 P; адреса для листування: 01010, м. Київ, вул. Московська, 32/2, БЦ «Сенатор», представник Олійник Катерина Сергіївна, адвокатське об'єднання «Артцінгер») на користь Philip Morris Brands S.a.r.l. (Компанія «Філіп Морріс Брендз С.а.р.л.») (KE Jean Reno 3, 2000, c. Neuchatel, Switzerland; адреса для листування: 01004, м. Київ, вул. Пушкінська, 20А, офіс 43, представник Шаповал В.В.) 1 378 (одну тисячу триста сімдесят вісім) грн. судового збору.

Після набрання рішенням законної сили видати відповідні накази.

Рішення набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після розгляду справи апеляційним господарським судом.

Повне рішення складено 19.04.2017.

Суддя О. Марченко