РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18.04.2017№910/420/16

Господарський суд міста Києва у складі судді Марченко О.В., за участю секретаря судового засідання Роздобудько В.В.,

розглянув у відкритому судовому засіданні

справу № 910/420/16

за позовом Jack Daniel's Properties, Inc. (Джек Деніел'с Пропертіз, Інк.), штат Делавер, Каліфорнія, Сполучені Штати Америки,

до товариства з обмеженою відповідальністю «Сімферопольський вино-коньячний завод», м. Дніпро,

приватного підприємства «Амігос», м. Київ, та

Державної служби інтелектуальної власності України, м. Київ,

про припинення порушення прав на знаки для товарів і послуг за свідоцтвами України №12761 і №140587 та стягнення збитків у сумі 1 800 грн.,

за участю представників:

позивача - Огнев'юка Я.В. (довіреність від 15.10.2015 №б/н);

Кочкарьова С.В. (довіреність від 15.10.2015 №б/н);

відповідача-1 - не з'явився;

відповідача-2 - не з'явився;

відповідача-3 - не з'явився.

Jack Daniel's Properties, Inc. (Джек Деніел'с Пропертіз, Інк.; далі - Компанія) звернулася до господарського суду міста Києва з позовом про:

- заборону товариству з обмеженою відповідальністю «Сімферопольський вино-коньячний завод» (далі - Завод) використовувати знаки для товарів і послуг за свідоцтвами України №12761 та №140587, а також схожі з ними позначення шляхом виготовлення, зберігання, пропонування до продажу, продажу, рекламування, в тому числі в мережі Інтернет на сайті за доменним ім'ям svkz.ua, алкогольних напоїв під назвою «Black Jack» та інших алкогольних напоїв, етикетка і зовнішній вигляд яких є схожими до ступеню змішування із знаками для товарів і послуг за свідоцтвами України №12761 та №140587;

- заборону приватному підприємству «Амігос» (далі - Підприємство) здійснювати зберігання, пропонування до продажу, продаж, рекламування алкогольних напоїв під назвою «Black Jack», етикетки яких є схожими до ступеню змішування із знаками для товарів і послуг за свідоцтвами України № 12761 та №140587;

- зобов'язання Заводу припинити порушення прав інтелектуальної власності на знаки для товарів і послуг за свідоцтвами України №12761 та №140587, зокрема, шляхом припинення виготовлення, зберігання, пропонування до продажу, продажу, рекламування (в тому числі в мережі Інтернет) напоїв під назвою «Black Jack» та інших алкогольних напоїв, етикетка і зовнішній вигляд яких є схожими до ступеню змішування із знаками для товарів і послуг за свідоцтвами України №12761 та №140587;

- зобов'язання Заводу вилучити з цивільного обороту та знищити напій алкогольний міцний «солодовий» під назвою «Black Jack», як такий, що був виготовлений та введений в цивільний обіг з порушенням прав інтелектуальної власності Компанії на знаки для товарів і послуг №12761 та №140587;

- вилучення з цивільного обороту та знищення напою алкогольного міцного «Солодовий» під назвою «Black Jack», як такий, що був виготовлений та введений в цивільний обіг з порушенням прав інтелектуальної власності Компанії на знаки для товарів і послуг №12761 та №140587;

- стягнення із Заводу 1 800 грн. збитків, завданих Компанії в зв'язку з порушенням відповідачем-1 прав інтелектуальної власності на знаки для товарів і послуг за свідоцтвами України № 12761 та №140587;

- визнання недійсним патенту України №27859 на промисловий зразок «Комплект етикеток «Black Jack», власником якого є Завод;

- зобов'язання Державної служби інтелектуальної власності України (далі - Служба) внести до Державного реєстру патентів України на промислові зразки відомості щодо визнання недійсним патенту України №27859 на промисловий зразок «Комплект етикеток «Black Jack» та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені «Промислова власність».

Ухвалою господарського суду міста Києва від 13.01.2016 (суддя Прокопенко Л.В.) порушено провадження у справі.

26.01.2016 Служба подала суду відзив на позовну заяву, в якому зазначила про те, що:

- прийнята в Україні система експертизи промислових зразків передбачає проведення лише формальної експертизи заявки на промисловий зразок, що полягає у перевірці виключно того, чи відповідає заявка формальним вимогам, встановленим Законом України «Про охорону прав на промислові зразки» і Правилами розгляду заявки на промисловий зразок, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 18.03.2002 і зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 29.03.2002 за №313/6601;

- кваліфікаційна експертиза промислового зразка при зазначеній системі, тобто перевірка того, чи відповідає промисловий зразок умовам правової охорони (чи є промисловий зразок новим), не проводиться;

- таким чином, усі дії Служби щодо видачі патенту України №27859 на спірний промисловий зразок є такими, що повністю відповідають чинному законодавству України.

Завод 27.01.2016 подав суду відзив на позовну заяву, в якому зазначив, що: вимоги позивача є безпідставними та не підлягають задоволенню, оскільки відповідач-1 не вважає свій продукт схожим з продукцією позивача та не визнає використання інтелектуальної власності Компанії під час створення свого автентичного продукту; алкогольний напій «напій алкогольний міцний «Солодовий» відповідача-1 має свою історію, свої причини виникнення, своє економічне обґрунтування; правовий захист зображень позивача за свідоцтвами України №12761 та №140587 обмежується 33 класом Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі - МКТП) і лише продукцією віскі; Завод використовує етикетку за патентом №27859 для зовсім іншої продукції - автентичного напою алкогольного міцного з власною рецептурою та технологічною інструкцією, що відноситься законодавцем до груп «інші алкогольні напої» або «напої спиртні, дистильовані з плодів (крім лікерів, джину, ялівцевої настоянки; виноградного вина чи виноградних вичавків)» або «горілка та лікеро-горілчані вироби, інші» в залежності від предмету регулювання; таким чином, обсяг правової охорони знаків для товарів і послуг за свідоцтвами України №12761 та №140587 не розповсюджується на продукцію Заводу алкогольний напій «напій алкогольний міцний «Солодовий»; незрозумілим є звернення Компанії до суду з вимогами лише до Заводу і Підприємства та не залученням у справі інших відповідачів, які є власниками аналогічних продуктів на ринку з використанням елементів торгівельних марок позивача.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 17.02.2016 вжито заходів до забезпечення позову шляхом: заборони Службі вносити зміни до Державного реєстру патентів України стосовно власника патенту України № 27859 на промисловий зразок «Комплект етикеток «Black Jack» та публікувати будь-які зміни, що стосуються передачі виключних майнових прав інтелектуальної власності на промисловий зразок «Комплект етикеток «Black Jack» за патентом України №27859.

17.02.2016 ухвалою господарського суду міста Києва у справі №910/420/16 призначено судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручено Київському науково-дослідному інституту судових експертиз Міністерства юстиції України (КНДІСЕ).

23.03.2016 до господарського суду міста Києва повернулися матеріали справи №910/420/16, разом з листом від 21.03.2016 №4298/16-53 судового експерта КНДІСЕ, в якому останній просив суд:

- надати дані маркетингового (соціологічного) опитування щодо того, чи може використання промислового зразка «Комплект етикеток «Black Jack» за патентом України №27859 ввести в оману споживачів стосовно особи, яка вробляє товари, марковані знаками для товарів і послуг за свідоцтвами України №12761 та №l40587;

- оскільки у третьому питанні ухвали господарського суду міста Києва від 17.02.2016 наведено лише одне свідоцтво України №140587 на знак для товарів і послуг, а текст питання містить посилання на серію торговельних марок, які належать позивачу, уточнити, які саме об'єкти підлягають порівняльному дослідженню із промисловим зразком «Комплект етикеток «Black Jack» за патентом України №27859: знак для товарів і послуг за свідоцтвом України №140587 чи «серія торговельних марок, які належать Позивачу», якщо питання стосується серії торговельних марок, які належать позивачу, - зазначити номери свідоцтв на знаки для товарів і послуг, що підлягають дослідженню.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 26.07.2016 поновлено провадження у справі.

10.08.2016 Завод подав суду клопотання про долучення до матеріалів справи: копії соціологічного дослідження з виявлення ймовірності, що потенційний споживач алкогольних напоїв може переплутати міцні спиртні напої «Jack Daniel's Tennessee Whiskey Old №7» та «Black Jack», а також їх виробників; експертний висновок порівняльного аналізу.

У зв'язку із прийняттям Верховною Радою України постанови від 22.09.2016 №5157 про звільнення судді Прокопенко Л.В. 27.09.2016 здійснено повторний автоматизований розподіл даної справи, за результатами якого справу №910/420/16 передано для розгляду судді Марченко О.В.

06.10.2016 ухвалою господарського суду міста Києва суддею Марченко О.В. прийнято справу №910/420/16 до свого провадження.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 28.11.2016 надіслано матеріали справи №910/420/16 до КНДІСЕ для проведення судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності, призначеної ухвалою господарського суду міста Києва від 17.02.2016 (внесено корективи у питання, поставлені на вирішення судової експертизи ухвалою господарського суду міста Києва від 17.02.2016), та зупинено провадження у справі до закінчення проведення судової експертизи.

До господарського суду міста Києва 29.03.2017 надійшли матеріали справи №910/420/16 з висновком експертів від 23.03.2017 №21774/16-53/5429-5431/17-53.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 03.04.2017 поновлено провадження у справі; розгляд справи призначено на 18.04.2017.

Представники позивача у судовому засіданні 18.04.2017 надали пояснення по суті спору, позовні вимоги підтримали у повному обсязі.

Представники відповідачів у судове засідання не з'явилися, про причини неявки суд не повідомили, були належним чином повідомлені про дату, час та місце проведення судового засідання.

Ухвалу господарського суду міста Києва від 03.04.2017 було надіслано Заводу (49000, м. Дніпро, вул. Маршала Малиновського, буд. 14-А), Підприємству (04060, м. Київ, вул. Академіка Щусєва, буд. 6, кв. 79) і Службі (03035, м. Київ, вул. Липківського Василя, буд. 45) на адреси, зазначені у позовній заяві та в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних-осіб підприємців та громадських формувань, що підтверджується відміткою канцелярії на звороті такої ухвали та рекомендованими повідомленнями про вручення поштових відправлень за юридичними адресами Підприємства і Служби.

Що ж до повідомлення Заводу, то згідно із інформацією з офіційного сайту українського державного підприємства поштового зв'язку «Укрпошта» об'єктом поштового зв'язку ДНІПРО 98 з індексом 49098 07.04.2017 адресату повідомлено повторно про надходження на його адресу поштового відправлення за номером 409.

У підпункті 3.9.2 пункту 3.9 постанови пленуму Вищого господарського суду України від 26.12.2011 №18 «Про деякі питання практики застосування Господарського процесуального кодексу України судами першої інстанції» зазначено, що, розпочинаючи судовий розгляд, суддя має встановити, чи повідомлені про час і місце цього розгляду особи, які беруть участь у справі, але не з'явилися у засідання. Особи, які беруть участь у справі, вважаються повідомленими про час і місце її розгляду судом, якщо ухвалу про порушення провадження у справі надіслано за поштовою адресою, зазначеною у позовній заяві. У випадку нез'явлення в засідання представників обох сторін або однієї з них справа може бути розглянута без їх участі, якщо неявка таких представників не перешкоджає вирішенню спору.

Враховуючи наведене, суд дійшов висновку про можливість розгляду справи в судовому засіданні 18.04.2017 без участі представників відповідачів за наявними в ній матеріалами (стаття 75 Господарського процесуального кодексу України, далі - ГПК України).

Оцінивши наявні в матеріалах справи докази, які мають значення для розгляду справи по суті, проаналізувавши встановлені фактичні обставини справи в їх сукупності, заслухавши пояснення представника позивача, господарський суд міста Києва

ВСТАНОВИВ:

Відповідно до частин першої і другої статті 494 Цивільного кодексу України (далі - ЦК України) набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчується свідоцтвом. Умови та порядок видачі свідоцтва встановлюються законом.

Обсяг правової охорони торговельної марки визначається наведеними у свідоцтві її зображенням та переліком товарів і послуг, якщо інше не встановлено законом.

Згідно з пунктом 1 статті 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (далі - Закон) права, що випливають із свідоцтва, діють від дати подання заявки. Строк дії свідоцтва продовжується за умови сплати відповідного збору.

Пунктом 3 статті 5 Закону передбачено, що право власності на знак засвідчується свідоцтвом. Строк дії свідоцтва становить 10 років від дати подання заявки до Установи і продовжується Установою за клопотанням власника свідоцтва щоразу на 10 років, за умови сплати збору в порядку, встановленому пунктом 2 статті 18 цього Закону.

Компанія є власником таких знаків для товарів і послуг:

«» за свідоцтвом України №12761, зареєстрованого для товарів 33 класу МКТП «віскі»; дата реєстрації знака - 19.07.1999; очікувана дата строку продовження дії свідоцтва - 05.12.2024;

«» за свідоцтвом України №140587, зареєстрованого для товарів 33 класу МКТП «віскі»; дата реєстрації знака - 25.06.2011; очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва - 21.04.2020.

Відповідно до статті 495 ЦК України майновими правами інтелектуальної власності на торговельну марку є: 1) право на використання торговельної марки; 2) виключне право дозволяти використання торговельної марки; 3) виключне право перешкоджати неправомірному використанню торговельної марки, в тому числі забороняти таке використання; 4) інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом.

Майнові права інтелектуальної власності на торговельну марку належать володільцю відповідного свідоцтва, володільцю міжнародної реєстрації, особі, торговельну марку якої визнано в установленому законом порядку добре відомою, якщо інше не встановлено договором.

Згідно з пунктом 4 статті 16 Закону використанням знака визнається: нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов'язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення); застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстровано; застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет.

Знак визнається використаним, якщо його застосовано у формі зареєстрованого знака, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованого знака лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності знака.

Таким чином, позивач має право використовувати та забороняти використовувати належні йому знаки для товарів і послуг іншим особам для товарів, для яких вони зареєстровані, а також для інших товарів, споріднених з ними: віскі.

Судом встановлено, що Завод є власником патенту України №27859 на промисловий зразок «Комплект етикеток «BLACK JACK» («», «») (заявка від 14.06.2013 №s201301409; публікація про видачу патенту здійснена в офіційному бюлетені «Промислова власність» від 10.10.2014 № 19).

Позовні вимоги мотивовано тим, що Заводом і Підприємством виготовляється, пропонується до продажу та продається продукція, яка маркована позначеннями, схожими до ступеню змішування із знаками для товарів і послуг за свідоцтвами України №12761 і №140587, належними позивачу.

Пунктом 1 статті 5 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки» передбачено, що правова охорона надається промисловому зразку, що не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі та відповідає умовам патентоспроможності.

Відповідно до підпункту «в» пункту 1 статті 25 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки» патент може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково у разі видачі патенту внаслідок подання заявки з порушенням прав інших осіб.

Згідно з частиною першою статті 41 ГПК України для роз'яснення питань, що виникають при вирішенні господарського спору і потребують спеціальних знань, господарський суд призначає судову експертизу.

Для з'ясування питань, що виникли у вирішенні даного спору, ухвалою господарського суду міста Києва від 17.02.2016 призначено у справі судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності, на вирішення якої поставлено такі питання:

- чи є комбіноване позначення у вигляді композиції словесних та зображувальних елементів, нанесене на фронтальну сторону етикетки пляшки алкогольного напою міцного «Black Jack Scotch Whiskey», виробленого товариством з обмеженою відповідальністю «Сімферопольський вино-коньячний завод», схожим настільки, що його можна сплутати з раніше зареєстрованим в Україні на ім'я Компанії знаком для товарів і послуг «» за свідоцтвом України №12761, стосовно товарів 33 класу МКТП?;

- чи є комбіноване позначення у вигляді композиції словесних та зображувальних елементів, нанесене на фронтальну сторону етикетки пляшки алкогольного напою міцного «Солодовий», виробленого товариством з обмеженою відповідальністю «Сімферопольський вино-коньячний завод», схожим настільки, що його можна сплутати з раніше зареєстрованим в Україні на ім'я Компанії знаком для товарів і послуг «» за свідоцтвом України №140587, стосовно товарів 33 класу МКТП?;

- чи може використання промислового зразка «Комплект етикеток «Black Jack» за патентом України №27859 ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар, та/або щодо товару, породжуючи асоціацію із позивачем та належною йому серією торговельних марок за свідоцтвами України №12761 і №140587?

Висновком експертів від 23.03.2017 №21774/16-53/5429-5431/17-53 встановлено, що:

- комбіноване позначення «Black Jack Scotch Whiskey» у вигляді композиції словесних та зображувальних елементів, нанесене на фронтальну сторону етикетки пляшки алкогольного напою міцного, виробленого Заводом, є схожим настільки, що його можна сплутати з раніше зареєстрованим в Україні на ім'я Компанії знаком для товарів і послуг «» за свідоцтвом України №140587, стосовно товарів 33 класу МКТП;

- комбіноване позначення «Black Jack Silver Whiskey» у вигляді композиції словесних та зображувальних елементів, нанесене на фронтальну сторону етикетки пляшки алкогольного напою міцного, виробленого Заводом, є схожим настільки, що його можна сплутати з раніше зареєстрованим в Україні на ім'я Компанії знаком для товарів і послуг «» за свідоцтвом України №12761, стосовно товарів 33 класу МКТП;

- відповідно до наданих на дослідження матеріалів використання промислового зразка «Комплект етикеток «Black Jack» за патентом України №27859 шляхом його застосування як етикетки для алкогольного напою міцного може ввести в оману щодо особи, яка виробляє такий товар, та щодо товару, оскільки здатне породжувати помилкові асоціації із позивачем та належною йому серією торговельних марок за свідоцтвами України №12761 і №140587 для маркування товару 33 класу МКТП «віскі».

Згідно з частиною першою статті 32 ГПК України доказами у справі є будь-які фактичні дані, на підставі яких господарський суд у визначеному законом порядку встановлює наявність чи відсутність обставин, на яких ґрунтуються вимоги і заперечення сторін, а також інші обставини, які мають значення для правильного вирішення господарського спору.

Ці дані встановлюються такими засобами: письмовими і речовими доказами, висновками судових експертів; поясненнями представників сторін та інших осіб, які беруть участь в судовому процесі. В необхідних випадках на вимогу судді пояснення представників сторін та інших осіб, які беруть участь в судовому процесі, мають бути викладені письмово (частина друга статті 32 ГПК України).

Частиною п'ятою статті 42 ГПК України передбачено, що висновок судового експерта для господарського суду не є обов'язковим і оцінюється господарським судом за правилами, встановленими статтею 43 цього Кодексу.

Відповідно до статті 43 ГПК України господарський суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і об'єктивному розгляді в судовому процесі всіх обставин справи в їх сукупності, керуючись законом. Ніякі докази не мають для господарського суду заздалегідь встановленої сили. Відхиляючи будь-які доводи сторін чи спростовуючи подані стороною докази, господарські суди повинні у мотивувальній частині рішення навести правове обґрунтування і ті доведені фактичні обставини, з огляду на які ці доводи або докази не взято до уваги судом.

Сукупність зібраних у справі доказів свідчить про те, що видача патенту України №27859 на промисловий зразок «Комплект етикеток «Black Jack» відбулася внаслідок подання заявки з порушенням прав інтелектуальної власності позивача на торговельні марки.

Таким чином, на підставі досліджених матеріалів справи, результатів судової експертизи і пояснень сторін суд дійшов висновку, що позовна вимога про визнання недійсним повністю патенту України №27859 на промисловий зразок є обґрунтованою та підлягає задоволенню.

Згідно з пунктом 1 статті 2 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки» Установа (Служба) забезпечує реалізацію державної політики у сфері охорони прав на корисні моделі і промислові зразки, для чого, зокрема забезпечує опублікування офіційних відомостей про названі об'єкти права інтелектуальної власності.

При визнанні патенту чи його частини недійсними Установа повідомляє про це у своєму офіційному бюлетені; патент або його частина, визнані недійсними, вважаються такими, що не набрали чинності, від дати публікації відомостей про видачу патенту (пункти 3 і 4 статті 25 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки»).

Пунктом 1.2 статті 1 Положення про Державний реєстр патентів України на промислові зразки (далі - Положення), затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 12.04.2001 № 290 (зі змінами і доповненнями), встановлено, що Державний реєстр патентів України на промислові зразки - це сукупність офіційних відомостей щодо державної реєстрації патентів України на промислові зразки, які постійно зберігаються на електронному та/або паперовому носіях.

Відповідно до пункту 2.2 статті 2 Положення у процесі ведення реєстру до нього вносяться відомості, зокрема щодо визнання патенту недійсним повністю або частково.

Підставою для внесення відомостей до реєстру відповідно до пункту 2.3 статті 2 Положення є, зокрема, рішення судових органів.

Згідно з пунктом 4 Положення про Державну службу інтелектуальної власності, затвердженого Указом Президента України від 08.04.2011 № 436/2011, Служба відповідно до покладених на неї завдань, зокрема, організує в установленому порядку експертизу об'єктів права інтелектуальної власності, видає патенти на об'єкти права інтелектуальної власності, веде державні реєстри об'єктів права інтелектуальної власності, видає офіційні бюлетені з питань інтелектуальної власності.

За таких обставин, зважаючи, що позовна вимога до Служби є похідною від вимоги про визнання недійсним патенту України на промисловий зразок, то вона підлягає задоволенню повністю.

Що ж до позовних вимог про заборону Заводу використовувати знаки для товарів і послуг за свідоцтвами України №12761 і №140587, а також схожі з ними позначення шляхом виготовлення, зберігання, пропонування до продажу, продажу, рекламування, в тому числі в мережі Інтернет на сайті за доменним ім'ям svkz.ua, алкогольних напоїв під назвою «Black Jack» та інших алкогольних напоїв, етикетка і зовнішній вигляд яких є схожими до ступеня змішування із знаками для товарів і послуг за свідоцтвами України №12761 та №140587; заборону Підприємству здійснювати зберігання, пропонування до продажу, продаж, рекламування алкогольних напоїв під назвою «Black Jack», етикетки яких є схожими до ступеня змішування із знаками для товарів і послуг за свідоцтвами України №12761 і №140587; зобов'язання Заводу припинити порушення прав інтелектуальної власності на знаки для товарів і послуг за свідоцтвами України №12761 та №140587, зокрема, шляхом припинення виготовлення, зберігання, пропонування до продажу, продажу, рекламування (в тому числі в мережі Інтернет) напоїв під назвою «Black Jack» та інших алкогольних напоїв, етикетка і зовнішній вигляд яких є схожими до ступеня змішування із знаками для товарів і послуг за свідоцтвами України №12761 та №140587; зобов'язання Заводу вилучити з цивільного обороту та знищити напій алкогольний міцний «солодовий» під назвою «Black Jack», як такий, що був виготовлений та введений в цивільний обіг з порушенням прав інтелектуальної власності Компанії на знаки для товарів і послуг №12761 та №140587, то слід зазначити таке.

Відповідно до пункту 5 статті 16 Закону свідоцтво надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди, якщо інше не передбачено цим Законом: зареєстрований знак стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг; зареєстрований знак стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги; означення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг, якщо внаслідок такого використання ці позначення і знак можна сплутати; позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги, або ці позначення і знак можна сплутати.

Згідно з пунктом першим статті 20 Закону будь-яке посягання на права власника свідоцтва, передбачені статтею 16 цього Закону, в тому числі вчинення без згоди власника свідоцтва дій, що потребують його згоди, та готування до вчинення таких дій, вважається порушенням прав власника свідоцтва, що тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством України.

Матеріалами справи підтверджено те, що Підприємство без згоди Компанії використовує позначення «Black Jack», яке є схожим настільки, що його можна сплутати з раніше зареєстрованими торговельними марками позивача шляхом: нанесення їх на пляшки напою алкогольного міцного (Scotch Whiskye), упаковку вказаного напою, етикетку напою алкогольного міцного (Scotch Whiskye); зберігання даного товару, з метою пропонування для продажу; пропонування для продажу та продажу напою алкогольного міцного (Scotch Whiskye) «Black Jack»; використання в мережі Інтернет, зокрема, на сайті svkz.ua.

Судом встановлено використання Заводом і Підприємством торговельних марок способами, що визначені пунктом 4 статті 16 Закону.

Введення напоїв алкогольних міцних (Scotch Whiskye) «Black Jack» у цивільний оборот підтверджується матеріалами справи та відповідачем-1.

Так, до матеріалів справи долучено докази, які підтверджують, що Завод наносить етикетки за патентом України №27859 на продукцію, яку виготовляє, пропонує для продажу та продає, а Підприємство пропонує для продажу і продає, що підтверджується наявними в матеріалах справи:

- фотознімками такої продукції, на кожній пляшці наявна етикетка з позначенням «BLACK JACK», виробником зазначено Завод;

- роздруківками з Інтернет-сторінки Заводу svkz.ua, на яких викладена інформація стосовно алкогольного напою «BLACK JACK»;

- копією фіскального чека від 22.12.2015 №0081 з магазина Підприємства, згідно з яким 22.12.2015 придбано «напій алк. міцний Солодовий Black Jack 0,5л 40%».

Відповідно до пункту 2.2 постанови пленуму Вищого господарського суду України, від 17.10.2012 № 12 "Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності" вибір способу судового захисту прав інтелектуальної власності, включаючи такі, як вилучення та знищення товарів і матеріалів, введених у цивільний оборот з порушенням права інтелектуальної власності, та знарядь, що використовувалися для виготовлення таких товарів, здійснюється особою, якій належить право інтелектуальної власності. Водночас перевірка відповідності цього способу допущеному порушенню і меті здійснення судового розгляду є обов'язком суду, який має приймати рішення зі справи в межах заявлених позовних вимог та з урахуванням фактичних обставин конкретної справи, беручи до уваги як можливість у той чи інший спосіб захистити порушене право, так і необхідність подальшого виконання прийнятого судом рішення.

Таким чином, позовні вимоги щодо:

заборони Заводу використовувати знаки для товарів і послуг за свідоцтвами України №12761 і №140587, а також схожі з ними позначення шляхом виготовлення, зберігання, пропонування до продажу, продажу, рекламування, в тому числі в мережі Інтернет на сайті за доменним ім'ям svkz.ua, алкогольних напоїв під назвою «Black Jack»;

заборони Підприємству здійснювати зберігання, пропонування до продажу, продаж, рекламування алкогольних напоїв під назвою «Black Jack», етикетки яких є схожими до ступеня змішування із знаками для товарів і послуг за свідоцтвами України №12761 і №140587;

зобов'язання Заводу припинити порушення прав інтелектуальної власності на знаки для товарів і послуг за свідоцтвами України №12761 та №140587, зокрема, шляхом припинення виготовлення, зберігання, пропонування до продажу, продажу, рекламування (в тому числі в мережі Інтернет) напоїв під назвою «Black Jack»;

зобов'язання Заводу вилучити з цивільного обороту та знищити напій алкогольний міцний «солодовий» під назвою «Black Jack», як такий, що був виготовлений та введений в цивільний обіг з порушенням прав інтелектуальної власності Компанії на знаки для товарів і послуг №12761 та №140587,

підлягають задоволенню.

Що ж до вимог в частинах: заборони Заводу використовувати знаки для товарів і послуг за свідоцтвами України №12761 і №140587, а також схожі з ними позначення і зобов'язання Заводу припинити порушення прав інтелектуальної власності на знаки для товарів і послуг за свідоцтвами України №12761 та №140587, зокрема, шляхом припинення виготовлення, зберігання, пропонування до продажу, продажу, рекламування (в тому числі в мережі Інтернет) інших алкогольних напоїв, етикетка і зовнішній вигляд яких є схожими до ступеню змішування із знаками для товарів і послуг за свідоцтвами України №12761 і №140587, то такі вимоги не підлягають задоволенню, оскільки позивачем не визначено конкретних алкогольних напоїв, не подано суду доказів наявності інших алкогольних напоїв, етикетки і зовнішній вигляд яких є схожими до ступеню змішування зі знаками для товарів і послуг за свідоцтвами України №12761 і №140587.

Стосовно ж позовної вимоги про вилучення з цивільного обороту та знищення напою алкогольного міцного «Солодовий» під назвою «Black Jack», як такого, що був виготовлений та введений в цивільний обіг з порушенням прав інтелектуальної власності Компанії на знаки для товарів і послуг №12761 та №140587, то такі вимоги не підлягають задоволенню з огляду на те, що позивачем не визначено особу, яка має вчинити відповідні дії. Крім того, судом захищено право позивача та задоволено вимогу щодо зобов'язання Заводу вилучити з цивільного обороту та знищити напій алкогольний міцний «солодовий» під назвою «Black Jack».

Також позивачем було заявлено вимогу про стягнення з Заводу 1 800 грн. збитків, завданих Компанії в зв'язку з порушенням відповідачем-1 прав інтелектуальної власності на знаки для товарів і послуг за свідоцтвами України № 12761 та №140587.

Компанія розрахувала суму збитків як упущену вигоду таким чином: 36 х 50 грн. = 1 800 грн., де

36 - кількість товару, яка пропонувалась для продажу у магазині Підприємства;

50 грн. - вартість однієї пляшки.

Відповідно до пункту 3 Постанови №12 відповідальність за порушення права інтелектуальної власності у вигляді відшкодування шкоди, завданої суб'єктові відповідного права, може наставати лише за одночасної наявності таких умов: факту протиправної поведінки відповідача (зокрема, недодержання умов авторського, ліцензійного договорів, використання об'єкта права інтелектуальної власності без дозволу правовласника); шкоди, завданої суб'єктові права інтелектуальної власності; причинно-наслідкового зв'язку між протиправною поведінкою особи та завданою шкодою; вини особи, яка заподіяла шкоду. Доказування наявності перших трьох умов покладається на позивача.

Суд вважає доводи позивача в частині стягнення збитків необґрунтованими, а позовні вимоги в частині стягнення 1 800 грн. такими, що не підлягають задоволенню, виходячи з такого.

Згідно із частиною першою статті 22 ЦК України особа, якій завдано збитків у результаті порушення її цивільного права, має право на їх відшкодування.

Відповідно до частини другої статті 22 ЦК України збитками є: втрати, яких особа зазнала у зв'язку зі знищенням або пошкодженням речі, а також витрати, які особа зробила або мусить зробити для відновлення свого порушеного права (реальні збитки); доходи, які особа могла б реально одержати за звичайних обставин, якби її право не було порушене (упущена вигода).

Частиною другою статті 224 Господарського кодексу України (далі - ГК України) встановлено, що під збитками розуміються витрати, зроблені управненою стороною, втрата або пошкодження її майна, а також не одержані нею доходи, які управнена сторона одержала б у разі належного виконання зобов'язання або додержання правил здійснення господарської діяльності другою стороною.

Згідно зі статтею 225 ГК України до складу збитків, що підлягають відшкодуванню особою, яка допустила господарське правопорушення, включаються: вартість втраченого, пошкодженого або знищеного майна, визначена відповідно до вимог законодавства; додаткові витрати (штрафні санкції, сплачені іншим суб'єктам, вартість додаткових робіт, додатково витрачених матеріалів тощо), понесені стороною, яка зазнала збитків внаслідок порушення зобов'язання другою стороною; неодержаний прибуток (втрачена вигода), на який сторона, яка зазнала збитків, мала право розраховувати у разі належного виконання зобов'язання другою стороною; матеріальна компенсація моральної шкоди у випадках, передбачених законом.

Таким чином, стягнення збитків є видом цивільно-правової відповідальності.

Отже, для застосування такої міри відповідальності, як стягнення збитків у вигляді реальних збитків, потрібна наявність усіх елементів складу цивільного правопорушення: протиправної поведінки; збитків; причинно-наслідкового зв'язку між протиправною поведінкою боржника та збитками; вини.

Слід довести, що протиправні дії чи бездіяльність заподіювача є причиною, а збитки, які виникли у потерпілої особи - безумовним наслідком такої протиправної поведінки.

Наведеної правової позиції дотримується Верховний Суд України при здійсненні касаційного перегляду судових рішень у справах про відшкодування збитків (постанова Верховного Суду України від 30.05.2006 зі справи № 42/266-6/492).

Таким чином, для вирішення питання щодо покладення збитків на Завод необхідно встановити наявність всіх елементів цивільного правопорушення.

Позивач не надав жодного документального підтвердження того, що ним могли бути реально одержані доходи у сумі 1 800 грн. за звичайних обставин, тобто якби його право не було порушене (упущена вигода).

Наведений Компанією розрахунок ґрунтується на припущеннях, а не фактичних обставинах; позивач не довів того, що на таку суму були придбані саме товари Заводу і за звичайних умов споживачі придбали б саме товари Компанії, а не іншої особи - виробника аналогічної продукції.

Частиною першою статті 44 ГПК України передбачено, що судові витрати складаються з судового збору, сум, що підлягають сплаті за проведення судової експертизи, призначеної господарським судом, витрат, пов'язаних з оглядом та дослідженням речових доказів у місці їх знаходження, оплати послуг перекладача, адвоката та інших витрат, пов'язаних з розглядом справи.

Позивачем, крім судового збору, було оплачено вартість проведеної судової експертизи (платіжне доручення від 07.03.2017 №1013 на суму 34 244 грн.).

За приписами статті 49 ГПК України судові витрати з: оплати судового збору слід покласти на сторони пропорційно розміру задоволених позовних вимог; з оплати вартості проведеної експертизи - на Завод.

Керуючись статтями 43, 49, 82 - 85 ГПК України, господарський суд міста Києва

ВИРІШИВ:

1. Позов задовольнити частково.

2. Заборонити товариству з обмеженою відповідальністю «Сімферопольський вино-коньячний завод» (49000, м. Дніпро, вул. Маршала Малиновського, буд. 14-А; ідентифікаційний код 35112619) використовувати знаки для товарів і послуг за свідоцтвами України №12761 та №140587, а також схожі з ними позначення шляхом виготовлення, зберігання, пропонування до продажу, продажу, рекламування, в тому числі в мережі Інтернет на сайті за доменним ім'ям svkz.ua, алкогольних напоїв під назвою «Black Jack».

3. Заборонити приватному підприємству «Амігос» (04060, м. Київ, вул. Академіка Щусєва, буд. 6, кв. 79; ідентифікаційний код 31302312) здійснювати зберігання, пропонування до продажу, продаж, рекламування алкогольних напоїв під назвою «Black Jack», етикетки яких є схожими до ступеня змішування із знаками для товарів і послуг за свідоцтвами України № 12761 та №140587.

4. Зобов'язати товариство з обмеженою відповідальністю «Сімферопольський вино-коньячний завод» (49000, м. Дніпро, вул. Маршала Малиновського, буд. 14-А; ідентифікаційний код 35112619) припинити порушення прав інтелектуальної власності на знаки для товарів і послуг за свідоцтвами України №12761 та №140587, зокрема, шляхом припинення виготовлення, зберігання, пропонування до продажу, продажу, рекламування (в тому числі в мережі Інтернет) напоїв під назвою «Black Jack».

5. Зобов'язати товариство з обмеженою відповідальністю «Сімферопольський вино-коньячний завод» (49000, м. Дніпро, вул. Маршала Малиновського, буд. 14-А; ідентифікаційний код 35112619) вилучити з цивільного обороту та знищити напій алкогольний міцний «солодовий» під назвою «Black Jack», як такий, що був виготовлений та введений в цивільний обіг з порушенням прав інтелектуальної власності Jack Daniel's Properties, Inc. (Джек Деніел'с Пропертіз, Інк.) (4040 Сівік Центер Драйв, Сьют 528, Сан-Рафаель, Каліфорнія 94903, США; адреса для листування: 01033, м. Київ, вул. Жилянська, 37, патентно-юридична агенція «Дубинський і Ошарова», представники Огнев'юк Я.В. і Нікулеско Д.С.) на знаки для товарів і послуг за свідоцтвами України №12761 та №140587;

6. Визнати недійсним патент України №27859 на промисловий зразок «Комплект етикеток «Black Jack», власником якого є товариство з обмеженою відповідальністю «Сімферопольський вино-коньячний завод» (49000, м. Дніпро, вул. Маршала Малиновського, буд. 14-А; ідентифікаційний код 35112619);

7. Зобов'язати Державну службу інтелектуальної власності України (03035, м. Київ, вул. Липківського Василя, буд. 45; ідентифікаційний код 37552556) внести до Державного реєстру патентів України на промислові зразки відомості щодо визнання недійсним патенту України №27859 на промисловий зразок «Комплект етикеток «Black Jack» та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені «Промислова власність».

8. Стягнути з товариства з обмеженою відповідальністю «Сімферопольський вино-коньячний завод» (49000, м. Дніпро, вул. Маршала Малиновського, буд. 14-А; ідентифікаційний код 35112619) з будь-якого рахунку, виявленого під час виконання даного рішення суду, на користь Jack Daniel's Properties, Inc. (Джек Деніел'с Пропертіз, Інк.) (4040 Сівік Центер Драйв, Сьют 528, Сан-Рафаель, Каліфорнія 94903, США; адреса для листування: 01033, м. Київ, вул. Жилянська, 37, патентно-юридична агенція «Дубинський і Ошарова», представники Огнев'юк Я.В. і Нікулеско Д.С.) 6 890 (шість тисяч вісімсот дев'яносто) грн. судового збору і 34 244 (тридцять чотири тисячі двісті сорок чотири) грн. витрат на проведення судової експертизи.

9. Стягнути з приватного підприємства «Амігос» (04060, м. Київ, вул. Академіка Щусєва, буд. 6, кв. 79; ідентифікаційний код 31302312) з будь-якого рахунку, виявленого під час виконання даного рішення суду, на користь Jack Daniel's Properties, Inc. (Джек Деніел'с Пропертіз, Інк.) (4040 Сівік Центер Драйв, Сьют 528, Сан-Рафаель, Каліфорнія 94903, США; адреса для листування: 01033, м. Київ, вул. Жилянська, 37, патентно-юридична агенція «Дубинський і Ошарова», представники Огнев'юк Я.В. і Нікулеско Д.С.) 1 378 (одну тисячу триста сімдесят вісім) грн. судового збору.

10. Після набрання рішенням законної сили видати відповідні накази.

11. У задоволенні решти позовних вимог відмовити.

Рішення набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після розгляду справи апеляційним господарським судом.

Повне рішення складено 24.04.2017.

Суддя О. Марченко