РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 910/8400/16 04.04.17 р.

За позовом Компанії ТЕРРА ФУД МЕНЕДЖМЕНТ КОМПАНІ ЛІМІТЕД (TERRA FOOD

MANAGEMENT LIMITED COMPANY)

до: 1) Товариства з обмеженою відповідальністю "Агропобутсервіс"

2) Товариства з обмеженою відповідальністю "Управляюча компанія

"Терра Фуд"

про зобов'язання вчинити дії.

Суддя Зеленіна Н.І.

При секретарі судового засідання Ліпіній В.В.,

за участю представників сторін:

від позивача: не з'явився;

від відповідача-1: Бердар С.В. за довіреністю № б/н від 16.08.2016 р.;

від відповідача-2: не з'явився.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

У провадженні судді господарського суду міста Києва Бондарчук В.В. знаходилась справа №910/8400/16 за позовом Компанії ТЕРРА ФУД МЕНЕДЖМЕНТ КОМПАНІ ЛІМІТЕД (TERRA FOOD MANAGEMENT LIMITED COMPANY) до Товариства з обмеженою відповідальністю "Агропобутсервіс", Товариства з обмеженою відповідальністю "Управляюча компанія "Терра Фуд" про зобов'язання вчинити дії.

Позовні вимоги обґрунтовані тим, що відповідачами порушується право позивача, як власника патенту на промисловий зразок "Розгортка упаковки з етикеткою для масла", зареєстрованого 11.08.2014 р. в Державній службі інтелектуальної власності України на промисловий зразок № 27608.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 18.07.2016 р. у справі № 910/8400/16 призначено судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручено Науково-дослідному центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України.

17.02.2017 р. до господарського суду міста Києва надійшов висновок експертизи та матеріали справи №910/8400/16.

Розпорядженням Керівника апарату господарського суду міста Києва від 20.02.2017 р. №05-23/606 призначено повторний автоматизований розподіл справи у зв'язку із закінченням терміну повноважень судді Бондарчук В.В.

За результатом проведеного повторного автоматизованого розподілу справу передано для розгляду судді Зеленіній Н.І.

Ухвалою від 23.02.2017 р. суддею Зеленіною Н.І. прийнято справу до провадження, розгляд справи призначено на 15.03.2017 р.

13.03.2017 р. від позивача надійшла заява про зміну підстави позову.

Ухвалою суду від 15.03.2017 р. відмовлено в задоволенні заяви Компанії ТЕРРА ФУД МЕНЕДЖМЕНТ КОМПАНІ ЛІМІТЕД (TERRA FOOD MANAGEMENT LIMITED COMPANY) про зміну підстави позову, розгляд справи відкладено на 04.04.2017 р.

04.04.2017 р. через відділ діловодства суду від відповідача-1 надійшли додаткові пояснення до відзиву на позов.

У судове засідання 04.04.2017 р. представники позивача та відповідача-2 не з'явились, про причини неявки суд не повідомили; про дату, час та місце розгляду справи повідомлені належним чином. Жодних заяв, клопотань через відділ діловодства суду від позивача та відповідача-2 не надходило.

Представник відповідача-2 проти задоволення позову заперечив.

У судовому засіданні 04.04.2017 р. оголошено вступну та резолютивну частини рішення.

Дослідивши наявні в справі матеріали, заслухавши пояснення представника відповідача-1, всебічно і повно з'ясувавши всі фактичні дані, на яких ґрунтуються позовні вимоги та заперечення, об'єктивно оцінивши докази, які мають значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, суд встановив наступне.

Компанія ТЕРРА ФУД МЕНЕДЖМЕНТ КОМПАНІ ЛІМІТЕД (TERRA FOOD MANAGEMENT LIMITED COMPANY) (надалі - позивач) звернувся до господарського суду міста Києва з позовною заявою до Товариства з обмеженою відповідальністю "Агропобутсервіс" (надалі - відповідач -1) та Товариства з обмеженою відповідальністю "Управляюча компанія "Терра Фуд" (надалі - відповідач-2) про:

- встановлення факту порушення Товариством з обмеженою відповідальністю "Агропобутсервіс" (надалі - відповідач -1) прав Компанії на промисловий зразок "Розгортка упаковки з етикеткою для масла" за патентом України №27608;

- зобов'язання відповідача-1 припинити виготовлення, пропонування до продажу, продаж та інше ведення в цивільний оборот або зберігання в зазначених цілях: пакувального матеріалу (споживчої упаковки для упакування харчових продуктів) на масло солодковершкове Селянське, 73,0% жиру, ТМ «Молочне диво», фасоване в 200 г упакування з використанням як елементу зовнішнього оформлення синього, червоного та бронзового кольору виробництва відповідача-1, які містять суттєві ознаки належного Компанії промислового зразка "Розгортка упаковки з етикеткою для масла" за патентом України №27608;

- визнання протиправною бездіяльності Товариства з обмеженою відповідальністю "Управляюча компанія "Терра Фуд" (надалі - відповідач-2) щодо невжиття заходів негайного реагування щодо припинення незаконного використання, пропонування до продажу, продажу та іншого ведення в цивільний оборот або зберігання в зазначених цілях пакувального матеріалу (пакету для пакування харчових продуктів) Товариством, виготовлення, пропонування до продажу, продаж та інше введення в цивільний оборот або зберігання в зазначених цілях: пакувального матеріалу (споживчої упаковки для упакування харчових продуктів) на масло солодковершкове Селянське, 73,0% жиру, ТМ «Молочне диво», фасоване в 200 г упакування з використанням як елементу зовнішнього оформлення синього, червоного та бронзового кольору виробництва Товариства з обмеженою відповідальністю "Агропобутсервіс" , які містять суттєві ознаки належного Компанії промислового зразка "Розгортка упаковки з етикеткою для масла" за патентом України №27608.

Позовні вимоги мотивовані тим, що позивачу належить Патент України № 27608 на промисловий зразок "Розгортка упаковка з етикеткою для масла".

Позивачу стало відомо про те, що Товариство з обмеженою відповідальністю "Агропобутсервіс" почало виготовляти та реалізовувати масло під торговельною маркою "Молочне диво" із використанням упаковки, суттєві ознаки якої максимально наближені до розгорнутої упаковки з етикеткою для масла за патентом України № 27608.

12.08.2014 р. між позивачем (ліцензіар) та Товариством з обмеженою відповідальністю "Управляюча компанія "Терра Фуд" (ліцензіат) було укладено ліцензійний договір № 12-08/2014 (далі - Ліцензійний договір), за умовами якого ліцензіат взяв на себе зобов'язання захищати патент України № 27608 та у випадку його незаконного використання будь-якими третіми особами повинен повідомити про це ліцензіара та вжити термінові заходи для зупинення неправомірного використання патенту України № 27608.

При цьому, позивач зазначає, що ТОВ "Управляюча компанія "Терра Фуд" умови Ліцензійного договору не виконало та затягнуло процес прийняття рішення щодо захисту прав на промисловий зразок.

Відповідно до частини першої статті 155 Господарського кодексу України та частини першої статті 420 Цивільного кодексу України (далі - ЦК України) об'єктами прав інтелектуальної власності у сфері господарювання є, зокрема, промислові зразки.

Об'єктом промислового зразка відповідно до частини другої статті 461 ЦК України і пункту 2 статті 5 Закону України "Про охорону прав на промислові зразки" можуть бути форма, малюнок чи розфарбування або їх поєднання, що визначають зовнішній вигляд промислового виробу.

Набуття права інтелектуальної власності на промислові зразки засвідчується патентом (частина перша статті 462 ЦК України, пункт 5 статті 5 Закону України "Про охорону прав на промислові зразки").

Судом встановлено, що позивач є власником патенту України № 27608 на промисловий зразок "Розгортка упаковки з етикеткою для масла"; дата подання заявки - 19.12.2013 р.; чинний з 11.08.2014 р.; дата публікації відомостей про видачу патенту - 11.08.2014 р.

Позивач зазначає, що Товариство з обмеженою відповідальністю "Агропобутсервіс" виробляє та розповсюджує масло під торговельною маркою "Молочне диво" із використанням упаковки, суттєві ознаки якої максимально наближені до етикетки для масла за патентом України № 27608 (варіант 1.1).

На підтвердження факту введення в цивільний оборот та реалізація масла під торговельною маркою "Молочне диво" позивачем надано фотографії полиць у магазинах, на яких розміщено масло; чеки від 22.02.2016 № б/н магазину "Пінгвін", від 22.02.2016 р. № б/н магазину "Пінгвін -Д", від 01.03.2016 р. магазину "Світ м'яса"; та фотографію упаковки масла селянського солодковершкового 73,0% жиру 200г ТМ "Молочне диво".

Згідно з частиною другою статті 462 ЦК України і пунктом 6 статті 5 Закону України "Про охорону прав на промислові зразки", обсяг правової охорони, що надається, визначається сукупністю суттєвих ознак промислового зразка, представлених на зображенні (зображеннях) виробу, внесеному до Реєстру (Державний реєстр патентів України на промислові зразки відповідно до статті 1 Закону) і засвідчується патентом з наведеною у ньому копією внесеного до Реєстру зображення виробу. Тлумачення ознак промислового зразка повинно здійснюватися в межах його опису.

У пункті 5 постанови пленуму Вищого господарського суду України від 23.03.2012 № 5 "Про деякі питання практики призначення судових експертиз у справах зі спорів, пов'язаних із захистом права інтелектуальної власності" зазначено, що згідно з пунктом 6 статті 5 Закону обсяг правової охорони, що надається промисловому зразку, визначається сукупністю суттєвих ознак такого зразка, представлених на зображенні (зображеннях) виробу, внесеному до Державного реєстру патентів України на промислові зразки (далі - Реєстр) і засвідчується патентом з наведеного у ньому копією внесеного до Реєстру зображення виробу; тлумачення ознак промислового зразка повинно здійснюватися в межах його опису.

Згаданий опис промислового зразка є документом, що складається заявником та не публікується. Правилами розгляду заявки на промисловий зразок не передбачено при проведенні експертизи заявки обов'язкового приведення переліку суттєвих ознак, зазначених заявником у такому описі, у відповідність із зображенням виробу, яке міститься в матеріалах заявки. Отже, сам лише опис промислового зразка не може вважатися джерелом визначення суттєвих ознак такого зразка та обсягу правової охорони промислового зразка, на який видано патент.

Таким чином, на час подання позову, пов'язаного із захистом права власності на промисловий зразок, не існує правовстановлювального документа, що містив би в словесній формі перелік суттєвих ознак промислового зразка, на який видано патент. Відтак вирішення питань, пов'язаних з визначенням сукупності суттєвих ознак промислового зразка, представлених на зображенні виробу, внесеному до Реєстру, потребує спеціальних знань, а отже, призначення судової експертизи.

Крім того, перед судовим експертом можуть бути поставлені питання, зокрема, про: наявність новизни промислового зразка на дату подання заявки на видачу патенту або, якщо заявлено пріоритет, на дату пріоритету (у порівнянні із протиставленим промисловим зразком); виготовлення конкретного виробу з використанням усіх суттєвих ознак промислового зразка; наявність у складі зображення виробу, внесеного до Реєстру, інших охоронюваних об'єктів права інтелектуальної власності (торговельні марки, комерційні найменування, географічні зазначення походження товарів, твори образотворчого мистецтва тощо).

Згідно з частиною першою статті 41 Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України) для роз'яснення питань, що виникають при вирішенні господарського спору і потребують спеціальних знань, господарський суд призначає судову експертизу.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 18.07.2016 р. у справі №910/8400/16 було призначено судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручено Науково-дослідному центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України.

На вирішення експертизи поставлено такі питання:

1) Чи містить пакувальний матеріал (споживчої упаковки для упакування харчових продуктів) на масло солодковершкове Селянське, 73, 0% жиру, 200г під торговельною маркою "Молочне диво" виробництва Товариства з обмеженою відповідальністю "Агропобутсервіс" сукупність суттєвих ознак промислового зразка "Розгортка упаковки з етикеткою для масла" за патентом України № 27608 від 11.08.2014, власника Компанії ТЕРРА ФУД МЕНЕДЖМЕНТ КОМПАНІ ЛІМІТЕД (TERRA FOOD MANAGEMENT LIMITED COMPANY)?

2) Чи є пакувальний матеріал (споживчої упаковки для упакування харчових продуктів) на масло солодковершкове Селянське, 73, 0% жиру, 200г під торговельною маркою "Молочне диво" виробництва Товариства з обмеженою відповідальністю "Агропобутсервіс" схожим з промисловим зразком"Розгортка упаковки з етикеткою для масла" за патентом України № 27608 від 11.08.2014, власника Компанії ТЕРРА ФУД МЕНЕДЖМЕНТ КОМПАНІ ЛІМІТЕД (TERRA FOOD MANAGEMENT LIMITED COMPANY), настільки, що їх можна сплутати та таким, що може ввести в оману споживача щодо особи, яка виробляє товари з використанням промислового зразка?

До господарського суду міста Києва 17.02.2017 р. надійшли матеріали справи №910/8400/16 з Висновком судової експертизи №225/16 від 09.02.2017 р., у якому судовим експертом встановлено наступні обставини:

- Пакувальний матеріал (споживчої упаковки для упакування харчових продуктів) на масло солодковершкове Селянське, 73,0 % жиру, 200г під торговельною маркою «Молочне диво» виробництва Товариства з обмеженою відповідальністю «Агропобутсервіс» містить всю сукупність суттєвих ознак промислового зразка «Розгортка упаковки з етикеткою для масла» за патентом України №27608 від 11.08.2014, власника Компанії ТЕРРА ФУД МЕНЕДЖМЕНТ КОМПАНІ ЛІМІТЕД (TERRA FOOD MANAGEMENT LIMITED COMPANY).

- Позначення, що використовується на пакувальному матеріалі під торговельною маркою «Молочне диво» виробництва Товариства обмеженою відповідальністю «Агропобутсервіс» є схожим із зображенням, що використовується у промисловому зразку «Розгортка упаковка з етикеткою для масла за патентом України №27608 від 11.08.2014, власника та Компанії ТЕРРА ФУД МЕНЕДЖМЕНТ КОМПАНІ ЛІМІТЕД (TERRA FOOD MANAGEMENT LIMITED COMPANY), настільки, що їх можна сплутати та є таким, що може ввести в оману споживача щодо особи, яка виробляє товари з використанням вказаного промислового зразка.

Отже, судовий експерт встановив, що Товариством з обмеженою відповідальністю "Агропобутсервіс" в упаковці масла "Молочне диво" використано всі суттєві ознаки промислового зразка "Розгортка упаковки з етикеткою для масла" за патентом України №27608.

Проте, за результатом дослідження матеріалів справи, судом встановлено наступне.

Пунктом 2 статті 24 Закону України "Про охорону прав на промислові зразки" передбачено, що дія патенту на промисловий зразок припиняється у разі несплати у встановлений строк річного збору за підтримання його чинності.

Річний збір сплачується за кожний рік дії патенту, рахуючи від дати подання заявки. Документ про першу сплату зазначеного збору має надійти до Установи одночасно з документом про сплату збору за видачу патенту. Документ про сплату збору за кожний наступний рік має надійти до Установи до кінця поточного року, за умови сплати збору протягом двох останніх його місяців.

Річний збір за підтримання чинності патенту може бути сплачено, а документ про його сплату - надійти до Установи протягом шести місяців після встановленого строку. У цьому разі розмір річного збору збільшується на 50 відсотків.

Дія патенту припиняється з першого дня року, за який збір не сплачено.

Як вбачається з наявної у матеріалах справи Виписки з Державного реєстру патентів України на промислові зразки, станом на час розгляду даної справи дія патенту України № 27608 припинена з 19.12.2015 р. у зв'язку із несплатою річного збору.

Достовірність зазначених відомостей перевірена судом, про що 04.04.2017 р. зроблено відповідну роздруківку з Державного реєстру патентів України на промислові зразки.

При цьому, позивачем доказів сплати річного збору та чинності патенту станом на день звернення до суду даним позовом (06.05.2016 р.) та станом на 04.04.2017 р., до матеріалів справи не надано.

Відповідно до пункту 1 статті 20 Закону України "Про охорону прав на промислові зразки" права, що випливають з патенту, діють від дати публікації відомостей про його видачу за умови сплати річного збору за підтримання чинності патенту.

Оскільки позивачем річний збір не сплачено, патент України № 27608 є не чинним, тобто права, які з нього випливають, не можуть бути захищені.

Таким чином, позовні вимоги, заявлені до відповідача-1, не підлягають задоволенню.

Що ж до позовної вимоги, заявленої до відповідача-2, суд зазначає наступне.

12.08.2014 р. між позивачем (ліцензіар) та ТОВ "Управляюча компанія "Терра Фуд" (ліцензіат) було укладено Ліцензійний договір, за умовами якого ліцензіат взяв на себе зобов'язання захищати патент України № 27608 та у випадку його незаконного використання будь-якими третіми особами повинен повідомити про це ліцензіара та вжити термінові заходи для зупинення неправомірного використання патенту України № 27608.

Разом з тим, суду не надано будь-яких доказів на підтвердження обізнаності ТОВ "Управляюча компанія "Терра Фуд" про виробництво та реалізацію масла ТОВ "Агропобутсервіс".

Крім того, зі змісту Ліцензійного договору не вбачається, які саме термінові заходи має вживати ліцензіат у випадку незаконного використання патенту.

Таким чином, суд не вбачає підстав для задоволення позовних вимог, заявлених до ТОВ "Управляюча компанія "Терра Фуд".

Згідно зі ст. 33 Господарського процесуального кодексу України, кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог та заперечень.

В порядку, передбаченому ст. 43 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і об'єктивному розгляді в судовому процесі всіх обставин справи в їх сукупності, керуючись законом.

Враховуючи вищевикладене, суд вважає позовні вимоги недоведеними та необґрунтованими, а відтак такими, що не підлягають задоволенню.

За правилами ст. 49 Господарського процесуального кодексу України судові витрати покладаються на позивача.

Керуючись ст. 124 Конституції України, ст. ст. 43, 33, 43, 49, 82-85 Господарського процесуального кодексу України, суд -

Керуючись статтею 124 Конституції України, статтями 43, 33, 43, 49, 82-85 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд міста Києва -

В И Р І Ш И В:

Відмовити у задоволенні позову Компанії ТЕРРА ФУД МЕНЕДЖМЕНТ КОМПАНІ ЛІМІТЕД (TERRA FOOD MANAGEMENT LIMITED COMPANY) до Товариства з обмеженою відповідальністю "Агропобутсервіс" та Товариства з обмеженою відповідальністю "Управляюча компанія "Терра Фуд" про зобов'язання вчинити дії.

Рішення господарського суду може бути оскаржено до Київського апеляційного господарського суду протягом десяти днів з дня підписання повного тексту рішення.

Повний текст рішення складено 10.04.2017 р.

Суддя Н.І. Зеленіна