УХВАЛА

10.04.2017Справа № 910/27478/15

За позовом Компанії Гранд Рівер Ентерспрайсез Дойчланд ГмбХ (Grand River Enterprises Deutschland)

до 1) Компанії Ну Марк ЕлЕлСі (Nu Mark LLC)

2) Державної служби інтелектуальної власності України

про визнання недійсним частково свідоцтва на знак для товарів і послуг

Суддя Гумега О.В.

Представники

від позивача: Слабко Т.О. за довіреністю б/н від 17.02.2017

від відповідача-1: Журавський Є.Б. за довіреністю б/н від 28.03.2017

від відповідача-2: Ресенчук В.М. за довіреністю № 1-8/8570 від 21.11.2014

за участю представника Компанії "Філіп Морріс Брендз С.а.р.л." Шаповала В.В.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Компанія Гранд Рівер Ентерспрайсез Дойчланд ГмбХ (Grand River Enterprises Deutschland) (позивач) звернулася до Господарського суду міста Києва з позовом до Компанії Ну Марк ЕлЕлСі (Nu Mark LLC) (відповідач-1) та Державної служби інтелектуальної власності України (відповідач-2) про:

- визнання свідоцтва України № 196757 від 10.03.2015 на знак для товарів і послуг "MARKTEN" частково недійсним відносно всіх товарів 34 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі - МКТП), для яких знак було зареєстровано;

- зобов'язання Державної служби інтелектуальної власності України внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знак для товарів і послуг стосовно визнання свідоцтва України № 196757 від 10.03.2015 на знак для товарів і послуг "MARKTEN" частково недійсним відносно всіх товарів 34 класу МКТП та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені "Промислова власність".

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 27.10.2015 (суддя ОСОБА_1) порушено провадження у справі № 910/27478/15, призначено її до розгляду у судовому засіданні на 28.04.2016 за участю представників сторін.

Разом з позовною заявою, представником позивача подано заяву про забезпечення позову, в якій Компанія Гранд Рівер Ентерспрайсез Дойчланд ГмбХ (Grand River Enterprises Deutschland) просила суд:

- заборонити Компанії Ну Марк ЕлЕлСі (Nu Mark LLC) передавати повністю або частково права на знак для товарів і послуг "MARKTEN" за свідоцтвом України № 196757 від 10.30.2015, відмовлятися повністю або частково від знаку для товарів і послуг "MARKTEN" за свідоцтвом України № 196757 від 10.03.2015;

- заборонити Державній службі інтелектуальної власності України здійснювати реєстрацію договорів про передачу прав на знак для товарів і послуг "MARKTEN" за свідоцтвом України № 196757 від 10.03.2015, вносити зміни до Державного реєстру свідоцтва України на знаки для товарів і послуг у вигляді відомостей щодо відмови повністю або частково від свідоцтва України № 196757 від 10.03.2015 на знак для товарів і послуг "MARKTEN" та опубліковувати ці відомості в офіційному бюлетені "Промислова власність".

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 27.10.2015 заяву Компанії Гранд Рівер Ентерспрайсез Дойчланд ГмбХ (Grand River Enterprises Deutschland) про забезпечення позову задоволено; до вирішення спору у справі № 910/27478/15 по суті вжито заходи до забезпечення позову, а саме заборонено Компанії Ну Марк ЕлЕлСі (Nu Mark LLC) передавати повністю або частково права на знак для товарів і послуг "MARKTEN" за свідоцтвом України № 196757 від 10.30.2015, відмовлятися повністю або частково від знаку для товарів і послуг "MARKTEN" за свідоцтвом України № 196757 від 10.03.2015 до набрання рішенням Господарського суду міста Києва законної сили та заборонено Державній службі інтелектуальної власності України здійснювати реєстрацію договорів про передачу прав на знак для товарів і послуг "MARKTEN" за свідоцтвом України № 196757 від 10.03.2015, вносити зміни до Державного реєстру свідоцтва України на знаки для товарів і послуг у вигляді відомостей щодо відмови повністю або частково від свідоцтва України № 196757 від 10.03.2015 на знак для товарів і послуг "MARKTEN" та опубліковувати ці відомості в офіційному бюлетені "Промислова власність" до набрання рішенням Господарського суду міста Києва законної сили.

18.11.2015 через відділ діловодства суду Компанія Гранд Рівер Ентерспрайсез Дойчланд ГмбХ (Grand River Enterprises Deutschland) на виконання вимог ухвали суду від 27.10.2015 подано нотаріально засвідчені переклади на англійську мову копії ухвали Господарського суду міста Києва від 27.10.2015 про порушення провадження у справі № 910/27478/15 у трьох примірниках та позовну заяву з додатками в трьох примірниках, а також ухвалу Господарського суду міста Києва від 27.10.2015 про забезпечення позову у трьох примірниках.

10.03.2016 через відділ діловодства суду від Компанії "Філіп Морріс Брендз с.а.р.л." надійшло клопотання в якому остання просила залучити Компанію до участі у справі в якості третьої особи, без самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача-1, яке було відхилено судом з підстав необґрунтованості.

Постановою Київського апеляційного господарського суду від 13.04.2016 апеляційну скаргу Компанії "Філіп Морріс Брендз с.а.р.л." залишено без задоволення, ухвалу Господарського суду міста Києва від 27.10.2015 у справі № 910/27478/15 залишено без змін.

28.04.2016 через відділ діловодства суду представник позивача подав письмові пояснення, в яких зазначив, що оспорюване позначення асоціативно може породжувати помилкову, неправильну думку щодо джерела походження товарів, для яких воно зареєстровано.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 28.04.2016 відкладено розгляд справи на 04.07.2016 та зобов'язано позивача надати до суду належним чином (нотаріально) засвідчені переклади на англійську мову копії ухвали Господарського суду міста Києва від 28.04.2016 про відкладення розгляду справи № 910/27478/15 у трьох примірниках для вручення відповідачу-1 разом з копією ухвали Господарського суду міста Києва від 27.10.2015 про порушення провадження у справі №910/27478/15, позовної заяви з додатками та ухвали Господарського суду міста Києва від 27.10.2015, в порядку, передбаченому Гаазькою Конвенцією про вручення за кордоном судових та позасудових документів у цивільних або комерційних справах від 15.11.1965 року, через Офіс Приватного Міжнародного Права (Office of Private International Law Office of the Legal Adviser Department of State 2430 E Street, NW Room 357, South Building WASHINGTON, DC 20037-2851 United States of America).

23.05.2016 через відділ діловодства суду від представника позивача надійшли документи на виконання вимог ухвали суду від 28.04.2016, у зв'язку з чим 26.05.2016 судом було направлено через Офіс Приватного Міжнародного Права (Office of Private International Law Office of the Legal Adviser Department of State 2430 E Street, NW Room 357, South Building WASHINGTON, DC 20037-2851 United States of America) прохання про вручення судових документів відповідачу-1.

02.07.2016 через відділ діловодства суду від Компанії "Філіп Морріс Брендз с.а.р.л." повторно надійшло клопотання, в якому остання просить суд залучити Компанію до участі у справі в якості третьої особи, без самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідачів.

04.07.2016 через відділ діловодства суду представник позивача подав заяву про доповнення підстав позову, у якій зазначає, що державна реєстрація знаку для товарів і послуг "MARKTEN" за свідоцтвом України № 196757 не лише призвела до неправомірного надання правової охорони позначенню, яке є схожим настільки, що його можна сплутати із знаком для товарів і послуг "Mark Adams" відповідно до міжнародної реєстрації № 786952, а й становить загрозу для споживачів, оскільки вводить в оману щодо особи, яка виробляє товар, отже, не відповідає умовам надання правової допомоги, встановленим п. 4 ч. 2 ст. 6 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг".

Суд відклав розгляд поданої заяви на наступне судове засідання.

У судовому засіданні 04.07.2016 представник відповідача-2 надав відзив на позов, у якому просив суд відмовити у задоволенні позовних вимог в повному обсязі, оскільки на момент розгляду заявки № m 2013 16998 за свідоцтвом України № 196757 на знак для товарів і послуг, Державна служба інтелектуальної власності України діяла на підставі, в межах та у спосіб, що передбачені законом. Також, представник відповідача-2 надав заяву, у якій просить суд залучити Компанію "Філіп Морріс Брендз с.а.р.л." до участі у справі в якості третьої особи без самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідачів, оскільки рішення з даного господарського спору може вплинути на права даної компанії щодо інформування невизначеного кола осіб про передачу права власності на знак та набуття майнових прав інтелектуальної власності в повному обсязі.

Розглянувши подані відповідачем-2 та Компанією "Філіп Морріс Брендз с.а.р.л." клопотання про залучення до участі у справі, у якості третьої особи без самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідачів, врахувавши накладену ухвалою Господарського суду міста Києва від 27.10.2015 заборону Компанії Ну Марк ЕлЕлСі (Nu Mark LLC) вчиняти дії з передачі права на знак для товарів і послуг "MARKTEN" за свідоцтвом України № 196757 від 10.03.2015 та відсутність у матеріалах справи доказів проведення державної реєстрації передання виключних майнових прав інтелектуальної власності, суд дійшов висновку про відмову у задоволенні клопотання Державної служби інтелектуальної власності України про залучення до участі у справі, у якості третьої особи, без самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідачів - Компанії "Філіп Морріс Брендз с.а.р.л.".

Крім того, суд відмовив у задоволенні повторно поданого Компанією "Філіп Морріс Брендз с.а.р.л." клопотання про залучення до участі у справі, у якості третьої особи, без самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідачів, оскільки аналогічне клопотання було розглянуто та відхилено судом 28.04.2016.

Ухвалою Господарського суду міста Києва в порядку п.п. 1-2 ст. 77 Господарського процесуального кодексу України відкладено розгляд справи на 18.07.2016.

18.07.2016 через відділ діловодства суду представник позивача подав клопотання про долучення документів до матеріалів справи, а саме Висновку експертного дослідження об'єктів інтелектуальної власності № 18-07/16 від 18.07.2016, складений Жилою Б.В., патентним повіреним України, судовим експертом.

18.07.2016 через відділ діловодства суду представник позивача подав клопотання про долучення документів до матеріалів справи, а саме Висновку експертного дослідження об'єктів інтелектуальної власності № 18-07/16 від 18.07.2016, складений Жилою Б.В., патентним повіреним України, судовим експертом

18.07.2016 через відділ діловодства суду від Компанії "Філіп Морріс Брендз с.а.р.л." втретє надійшло клопотання про залучення третьої особи, в якому Компанія "Філіп Морріс Брендз с.а.р.л." просить залучити їх до участі у справі у якості третьої особи, без самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідачів.

У судовому засіданні 18.07.2016 представник відповідача-1 подав заяву про фіксування справи технічними засобами. Заява судом задоволена.

У судовому засіданні 18.07.2016 представник відповідача-1 подав письмові пояснення, в яких зазначив, що позначення "MARKTEN" не може породжувати у споживача асоціації з іншим виробником, окрім відповідача-1. Позначення "MARKTEN" не може асоціюватися у українського споживача з виробником Компанії Гранд Рівер Ентерспрайсез Дойчланд ГмбХ (Grand River Enterprises Deutschland), оскільки останній не веде жодної діяльності в Україні та невідомий українським споживачам.

У судовому засіданні 18.07.2016 представник відповідача-2 надав відзив на заяву про доповнення підстав позову, в якому зазначив, що у зв'язку з невикористанням позивачем в Україні знаку за міжнародною реєстрацією № 786952, знак за свідоцтвом № 196757 не є таким, що може ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари 34 класу МКТП.

Розглянувши в судовому засіданні 18.07.2016 подане втретє Компанією "Філіп Морріс Брендз с.а.р.л." клопотання про залучення їх до участі у справі № 910/27478/15 у якості третьої особи, без самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідачів, суд відмовив у його задоволенні, оскільки аналогічне клопотання було розглянуто та відхилено судом 28.04.2016 та 04.07.2016 відповідно.

При цьому суд відзначив, що подання другого і наступних клопотань (заяв) з одного й того самого питання, яке вже вирішено господарським судом, є зловживанням процесуальними правами.

Відповідна практика, спрямована на умисне затягування судового процесу, порушує права інших учасників судового процесу та суперечить вимогам статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року, учасником якої є Україна, стосовно права кожного на розгляд його справи упродовж розумного строку.

В судовому засіданні 18.07.2016 оголошено перерву до 01.08.2016.

01.08.2016 через відділ діловодства суду представник відповідача-1 подав додаткові письмові пояснення, в яких зазначив, що знаки позивача та відповідача-1 відрізняються фонетично, візуально, за змістом та загальними враженням, завдяки чому не є схожими, в тому вигляді в якому вони використовуються, незважаючи на наявність змагального елементу.

Також, 01.08.2016 представник відповідача-1 подав клопотання, в якому просив суд призначити у даній справі судову експертизу, на вирішення експерта поставити наступні питання:

- Чи є знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 196757 схожим настільки, що його можна сплутати із знаком для товарів і послуг за міжнародною реєстрацією № 786952, щодо товарів 34 класу МКТП?

- Чи є знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 196757 таким, що може ввести в оману щодо особи, яка виробляє зареєстровані товари 34 класу МКТП, а саме щодо компанії Гранд Рівер Ентерспрайсез Дойчланд ГмбХ (Grand River Enterprises Deutschland)?

01.08.2016 через відділ діловодства суду представник позивача подав додаткові пояснення, в яких зазначив, що знак "MARKTEN" за свідоцтвом України № 196757 та "MARK ADAMS", який користується правовою охороною в Україні на підставі міжнародної реєстрації № 786952 є схожими між собою настільки, що їх можна сплутати.

Також, 01.08.2016 представник позивача подав клопотання про призначення судової експертизи, в якому просив суд призначити у даній справі судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності, на вирішення експерта поставити наступні питання:

- Чи є знак для товарів і послуг "MARKTEN" за свідоцтвом України № 196757 таким, що може ввести в оману щодо товару, послуг або особи, яка виробляє товар або надає послуги, зважаючи на вигляд, в якому знак "MARKTEN" за свідоцтвом України № 196757 фактично використовується?

- Чи є знак для товарів і послуг "MARKTEN" за свідоцтвом України № 196757 схожим настільки, що його можна сплутати із знаком "MARK ADAMS", який користується правовою охороною в Україні на підставі міжнародної реєстрації № 786952, зважаючи на вигляд, в якому знак "MARKTEN" за свідоцтвом України № 196757 та знак "MARK ADAMS", який користується правовою охороною в Україні на підставі міжнародної реєстрації № 786952, фактично використовуються?.

У судовому засіданні 01.08.2016 представник позивача підтримав подане клопотання про призначення у даній справі судової експертизи.

Представники відповідачів не заперечували проти призначення у даній справі судової експертизи.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 01.08.2016 призначено у справі № 910/27478/15 судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручено Науково-дослідному центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України; оплату витрат по проведенню судової експертизи покладено на Компанію Гранд Рівер Ентерспрайсез Дойчланд ГмбХ (Grand River Enterprises Deutschland); провадження у справі № 910/27478/15 зупинено до закінчення проведення судової експертизи.

04.08.2016 через відділ діловодства суду від представника позивача надійшло клопотання про видачу копії ухвали суду.

09.08.2016 через відділ діловодства суду від представника відповідача-1 надійшло клопотання про ознайомлення з матеріалами справи.

10.08.2016 через відділ діловодства суду від представника позивача надійшло клопотання про ознайомлення з матеріалами справи.

26.08.2016 через відділ діловодства суду повернуто документи.

16.11.2016 через відділ діловодства суду від представника відповідача-1 надійшло клопотання про ознайомлення з матеріалами справи.

27.02.2017 через відділ діловодства суду одержано Висновок експертів № 017-СІВ/16 223/16 за результатами комісійної судової експертизи у сфері інтелектуальної власності у господарській справі № 910/27478/15 від 22.02.2017. Разом з наведеним висновком до суду були повернуті матеріали справи № 910/27478/15 в 4-х томах.

Розпорядженням Керівника апарату Господарського суду міста Києва від 27.02.2017 № 05-23/663 призначено повторний автоматизований розподіл судової справи № 910/27478/15 у зв'язку з закінченням терміну повноважень у судді ОСОБА_1

Відповідно до протоколу повторного автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 27.02.2017 справу № 910/27478/15 передано на розгляд судді Гумезі О.В.

Відповідно до ч. 3 ст. 79 ГПК України господарський суд поновлює провадження у справі після усунення обставин, що зумовили його зупинення.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 06.03.2017 поновлено провадження у справі № 910/27478/15, прийнято справу № 910/27478/15 до провадження судді Гумеги О.В. та призначено розгляд справи на 10.04.2017 о 12:00 год.

16.03.2017 через відділ діловодства суду від представника відповідача-1 надійшло клопотання про ознайомлення з матеріалами справи. Клопотання судом задововлене.

17.03.2017 через відділ діловодства суду від представника позивача надійшло клопотання про ознайомлення з матеріалами справи. Клопотання судом задововлене.

27.03.2017 через відділ діловодства суду від представника позивача надійшла заява про відмову від позову, відповідно до якої позивач просив суд прийняти відмову від позову та припинити провадження у справі у справі № 910/27478/15 на підставі п. 4 ч. 1 ст. 80 ГПК України.

10.04.2017 через відділ діловодства суду від представника Компанії "Філіп Морріс Брендз С.а.р.л." Шаповала В.В. надійшла заява про залучення Компанії "Філіп Морріс Брендз С.а.р.л." в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідачів.

В судове засідання, призначене на 10.04.2017, представники позивача та відповідачів з'явилися.

В судовому засіданні, призначеному на 10.04.2017, заява представника Компанії "Філіп Морріс Брендз С.а.р.л." Шаповала В.В., подана 10.04.2017 через відділ діловодства суду, про залучення Компанії "Філіп Морріс Брендз С.а.р.л." в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідачів залучена судом до матеріалів справи, але не розглядалась, з огляду на подання позивачем заяви про відмову від позову.

В судовому засіданні, призначеному на 10.04.2017, судом здійснювався розгляд заяви позивача, поданої 27.03.2017 через відділ діловодства суду, про відмову від позову.

Представник позивача в судовому засіданні, призначеному на 10.04.2017, підтримав заяву, подану 27.03.2017 через відділ діловодства суду, про відмову від позову та просив суд прийняти відмову від позову і припинити провадження у справі № 910/27478/15.

Судом встановлено, що заява підписана представником Компанії Гранд Рівер Ентерспрайсез Дойчланд ГмбХ (Grand River Enterprises Deutschland) Слабком Т.О., яка відповідно до довіреності б/н від 17.02.2017 має відповідні повноваження на прийняття рішення щодо відмови від позову.

В судовому засіданні 10.04.2017 судом роз'яснено сторонам наслідки відмови від позову, передбачені чинним законодавством України.

При цьому судом встановлено, що дії позивача щодо відмови від позову не суперечать чинному законодавству України, а також, що дії позивача щодо відмови від позову не порушують чиї - небудь права та охоронювані законом інтереси.

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 80 ГПК України господарський суд припиняє провадження у справі, якщо позивач відмовився від позову і відмову прийнято господарським судом.

Приписами ч. 4 ст. 22 ГПК України передбачено, зокрема, право позивача до прийняття рішення по справі відмовитись від позову.

Відповідно до ч. 1 ст. 78 ГПК України, відмова позивача від позову викладається в адресованих господарському суду письмових заявах, що долучаються до справи. Ці заяви підписуються відповідно позивачем, відповідачем чи обома сторонами.

До прийняття відмови позивача від позову господарський суд роз'яснює сторонам наслідки відповідних процесуальних дій, перевіряє, чи є повноваження на вчинення цих дій у представників сторін (ч. 2 ст. 78 ГПК України).

Наслідком відмови позивача від позову є припинення провадження у справі (п. 4 ч. 1 ст. 80 ГПК України) та недопустимість повторного звернення до господарського суду із спору між тими ж сторонами, про той же предмет і з тих же підстав (ч. 2 ст. 80 ГПК України).

Відповідно до ч. 4 ст. 78 ГПК України про прийняття відмови від позову господарський суд виносить ухвалу, якою одночасно припиняє провадження у справі.

Враховуючи наведені правові норми, заслухавши пояснення представників сторін та розглянувши подану позивачем заяву про відмову від позову, суд приймає відмову позивача від позову та на підставі п. 4 ч. 1 ст. 80 ГПК України припиняє провадження у справі № 910/27478/15 за позовом Компанії Гранд Рівер Ентерспрайсез Дойчланд ГмбХ (Grand River Enterprises Deutschland) до Компанії Ну Марк ЕлЕлСі (Nu Mark LLC) та Державної служби інтелектуальної власності України про визнання недійсним частково свідоцтва на знак для товарів і послуг компенсації за порушення виключних майнових суміжних прав, у зв'язку з відмовою позивача від позову.

Згідно ч. 3 ст. 80 Господарського процесуального кодексу України про припинення провадження у справі виноситься ухвала, в якій мають бути вирішені питання про розподіл між сторонами судових витрат.

Як визначено частиною 2 статті 44 Господарського процесуального кодексу України, розмір судового збору, порядок його сплати, повернення і звільнення від сплати встановлюються законом.

Статтею 7 Закону України "Про судовий збір" (далі - Закон) врегульовано загальні питання повернення сплачених сум судового збору з підстав, які визначено цією статтею і перелік яких є вичерпним.

Підстави повернення судового збору, яке здійснюється за ухвалою суду, визначені частиною 1 статті 7 Закону України "Про судовий збір". Зокрема, сплачена сума судового збору повертається за клопотанням особи, яка його сплатила за ухвалою суду в разі закриття (припинення) провадження у справі (крім випадків, якщо провадження у справі закрито у зв'язку з відмовою позивача від позову і така відмова визнана судом).

За таких обставин, судові витрати по сплаті судового збору в сумі 1 378,00 грн. покладаються на позивача.

Керуючись ст.ст. 49, 44, п. 4 ч. 1 ст. 80, ст. 86, 87 ГПК України, Господарський суд міста Києва

У Х В А Л И В :

1. Припинити провадження у справі № 910/27478/15 за позовом Компанії Гранд Рівер Ентерспрайсез Дойчланд ГмбХ (Grand River Enterprises Deutschland) до Компанії Ну Марк ЕлЕлСі (Nu Mark LLC) та Державної служби інтелектуальної власності України про визнання недійсним частково свідоцтва на знак для товарів і послуг компенсації за порушення виключних майнових суміжних прав, у зв'язку з відмовою Компанії Гранд Рівер Ентерспрайсез Дойчланд ГмбХ (Grand River Enterprises Deutschland) від позову.

2. Ухвала направляється сторонам у справі з урахуванням положень ст. 87 ГПК України та п.п. 3.18 п. 3 Постанови Пленуму Вищого господарського суду України № 18 від 26.12.2011 "Про деякі питання практики застосування Господарського процесуального кодексу України судами першої інстанції".

Суддя Гумега О.В.