Господарський суд
Житомирської області
_________________________________________
______________________________________________________________________
РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Від "31" березня 2017 р. Справа № 906/395/16

Господарський суд Житомирської області у складі:

судді Сікорської Н.А.

за участю представників сторін:

від позивача: ОСОБА_1, довіреність № 1 від 06.01.17, ;

від відповідача: ОСОБА_2, довіреність № б/н від 28.12.16, ;

від третьої особи-1 :, ОСОБА_1, довіреність № б/н від 30.11.15, ;

від третьої особи 2:, ОСОБА_1, довіреність № б/н від 06.01.17, ;

розглянув у відкритому судовому засіданні в м. Житомирі справу

за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Ренесанс Траст"

до Закритого акціонерного товариства "Житомирські Ласощі"

за участю у справі в якості третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача:

1. ОСОБА_3

2.Товариства з обмеженою відповідальністю "Ренесанс ОСОБА_4"

про заборону використовувати торгівельні марки, знаки та вчинити певні дії

Позивачем подано позов про:

- заборону Закритому акціонерному товариству «Житомирські ласощі» використовувати торгівельні марки та знаки позивача, а саме: Батончик; Хрусткий батончик; ОСОБА_5 кільце - Golden Ring;

- заборону Закритому акціонерному товариству «Житомирські ласощі» використовувати торгову марку «Барин», яка не має відрізняльної характеристики з торговою маркою TOB «Ренесанс Траст» «Барон» та буде вводити споживачів в оману стосовно виробника товару;

- зобов'язання ЗАТ «Житомирські ласощі» припинити виготовлення, зберігання та реалізацію продукції в етикеті, схожому до ступеня змішування з етикетом TOB «Ренесанс Траст» а саме: Суперово; Згущонка; БатонChiк; БатонChiк хрусткий; Ірис ам-ням; Барин; ОСОБА_6; ОСОБА_5 кільце;

- заборону ЗАТ «Житомирські ласощі» використовувати «паторн» TOB «Ренесанс Траст»;

- зобов'язання ЗАТ «Житомирські ласощі» знищити цукерки та печиво в етикеті схожому до ступеня змішування: Суперово; Згущонка; БатонChiк; БатонChiк хрусткий; Ірис ам-ням; Барин; ОСОБА_6; ОСОБА_5 кільце;

Ухвалою господарського суду Житомирської області від 26.04.2016 порушено провадження у справі та призначено до подальшого розгляду.

Ухвалою господарського суду Житомирської області від 13.07.2016 призначено у справі № 906/395/16 судову експертизу з питань інтелектуальної власності, проведення якої доручено "Українському центру судових експертиз"; провадження у справі № 906/395/16 зупинено на час проведення судової експертизи.

13.02.2017 на адресу господарського суду від Українського центру судових експертиз надійшов висновок експерта № 1-27/01 за результатами проведення судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності у господарській справі № 906/395/16.

Ухвалою від 14.02.2017 суд поновив провадження у справі та призначив до розгляду на 16.03.2017.

В судовому засіданні від 16.03.2017 в порядку ст. 77 ГПК України оголошено перерву до 20.03.2017, в судовому засіданні від 20.03.2017 оголошувалась перерва до 23.03.207, в судовому засіданні від 23.03.2017 оголошувалась перерва до 29.03.2017, судовому засіданні від 29.03.2017 оголошувалась перерва до 31.03.2017.

Представник позивача позовні вимоги підтримав у повному обсязі з підстав, зазначених у позовній заяві та письмових поясненнях (а.с.154-155 т.1,1-3, 83-85,92-93 т.2,188-190 т.3, 1-2 т.4)

Представник відповідача заперечила проти позову у повному обсязі з підстав, зазначених у відзиві, письмових поясненнях та поданих письмових поясненнях патентного повіреного (а.с. 181 т.1,69-71,87-88 т.2. .3-6 .4, 150-152, 161-166 т.4)

Представник третіх осіб підтримав позовні вимоги позивача у повному обсязі з підстав, зазначених у позовній заяві та письмових пояснення позивача.

Дослідивши матеріали справи, заслухавши пояснення представників сторін, господарський суд,-

ВСТАНОВИВ:

Позивач звернувся до суду з позовом з метою захисту свого порушеного права інтелектуальної власності.

Обґрунтовуючи позовні вимоги позивач зазначає, що 26.11.2015 між Товариством з додатковою відповідальністю "ЖЛ" (орендодавець) та Товариством з обмеженою відповідальністю "Ренесанс Траст" (орендар, позивач) укладено договір оренди № 162 цілісного майнового комплексу підприємства, за умовами якого орендодавець передає, а орендар приймає в строкове платне користування об'єкти нерухомого майна, що входять до цілісного майнового комплексу орендодавця, що розташоване за адресою: м. Житомир, вул. Щорса,67.

Також, 26.11.2015 між Товариством з обмеженою відповідальністю "ЖЛ" (продавець) та Товариством з обмеженою відповідальністю "Ренесанс Траст" (покупець, позивач) укладено договір № 246 з додатковою угодою № 1 до договору № 246 від 26.11.2015 (а.с. 46-47,49 т.1).

За умовами п. 1.1. даного договору, з урахуванням додаткової угоди, постачальник зобов'язався передати у власність, а покупець прийняти та оплатити на умовах викладених в даному договорі етикет з кондитерських виробів (надалі-товар). Продавець разом з етикетом передає покупцю всі майнові та немайнові права інтелектуальної власності, які належать продавцю на увесь існуючий товар, а саме візуальне оформлення товару, всі зображення, візерунки, малюнки, поєднання кольорів і т.д., що належать продавцю.

Згідно п. 2.2. вищевказаного договору, кількість товару, який продається за даним договором складає 6942315 шт. та 174855 кг., загальною вартістю 19928889,00 грн.

На виконання умов даного договору між ТОВ "Ренесанс Траст" та ТОВ "ЖЛ" підписано акт прийому-передачі до Договору № 246 від 26.11.2015 (а.с 48 т.1), за яким продавець передає, а покупець приймає товар в кількості 6942315 шт. та 174855 кг. , загальною вартістю 19928889,00 грн.

Факт отримання від ТДВ "ЖЛ" етикету за вищевказаним договором позивач підтверджує бухгалтерською довідкою, згідно якої 26.11.2015 ТОВ "Ренесанс Траст" було отримано та поставлено на облік від ТДВ "ЖЛ" етикет за актом прийому-передачі до договору № 246 від 26.11.2016 у кількості 6972315 шт. та 174855 кг. (а.с. 41-64 т. 2).

Позивач зазначає, що розрахунки за договором № 246 від 26.11.2015 між сторонами було проведено шляхом зарахування зустрічних однорідних вимог, про що між ТДВ "ЖЛ" та ТОВ "Ренесанс Траст" було укладено договір про зарахування зустрічних однорідних вимог від 26.11.2015 (а.с. 40 т. 2).

З метою отримання інформації щодо відображення договору № 246 від 26.11.2015 та договору про зарахування зустрічних однорідних вимог від 26.11.2015 в податковому обліку, суд звертався до Головного управління ДФС України в Житомирській області та Головного управління ДФС у м.Києві з метою отримання копій податкових декларацій з податку на додану вартість з додатками до них за період з листопада 2015 по квітень 2016, які подавались ТДВ "ЖЛ" та ТОВ "Ренесанс Траст".

На запит суду Головним управлінням ДФС України в Житомирській області були направлені копії податкових декларацій по запитуваним контрагентам (а.с 110-122 т.2, 134-247 т.2,1-55 т.), з яких не вбачається факту відображення в податковому обліку операцій по вищевказазним договорам.

Представник позивача пояснив, що зарахування зустрічних однорідних вимог є другою подією у розрахунках для кожного з контрагентів, тому, що вимоги виникають після того як відбулась поставка товарів, робіт та послуг покупцеві. Вказав, що зарахування зустрічних однорідних вимог не підлягає узгодженню з податковим органом, крім випадків передбачених Податковим кодексом України.

Водночас, представник позивача пояснив, що податкова декларація по договору № 246 від 26.11.2015 позивачем не була подана, оскільки ТДВ "ЖЛ" було відсутнє в реєстрі Державної фіскальної служби.

Обгрунтовуючи своє право на звернення до суду з метою захисту права на об'єкти інтелектуальної власності позивач зазначає про наступні обставини:

1) Відповідно до свідоцтва на знак для товарів і послуг № 192303 від 27.10.2014 Товариство з додатковою відповідальністю "ЖЛ" є власником знаку "ОСОБА_5 кільце/Golden ring" стосовно товарів 30 класу МКТП. Відповідно до вказаного свідоцтва охороняються кольори чи поєднання кольорів: жовтий, коричневий, білий (а.с. 117-118 т.1).

09.09.2015 між Товариством з додатковою відповідальністю "ЖЛ" (відчужувач) та Товариством з обмеженою відповідальністю "Ренесанс ОСОБА_4" (покупець, третя особа-2) укладено договір про передачу права власності на знак для товарів і послуг (а.с. 8-11 т.2).

Згідно п.1.1. даного договору ТДВ "ЖЛ" передало Товариству з обмеженою відповідальністю "Ренесанс ОСОБА_4" право власності на низку знаків для товарів і послуг, в тому числі на знак для товарів і послуг "ОСОБА_5 кільце/Golden ring", свідоцтво України на знак для товарів і послуг № 192303, іменований далі "Знак 12", стосовно всіх товарів 30 класу МКТП, що вказані у вищезазначеному свідоцтві.

Умовами даного договору також встановлено, що покупець має право продавати або відчужувати будь-яким способом, а також здавати в оренду (майновий найм, прокат) всі або частину придбаних за цим договором прав на знак.

В подальшому, 24.10.2015 між Товариством з обмеженою відповідальністю "Ренесанс ОСОБА_4" (ліцензіар, третя особа) та Товариством з обмеженою відповідальністю "Ренесанс Траст" (ліцензіат, позивач) укладено ліцензійний договір (а.с. 89-92 т.1).

Відповідно до даного договору Ліцензіар є власником знаків для товарів і послуг, в тому числі за заявкою m 2013 13501 на знак ОСОБА_5 кільце/Golden ring (цветная), № свідоцтва 192303.

Пунктом 1.1. договору передбачено, що ліцензіар надає ліцензіату, а ліцензіат приймає від ліцензіара на термін дії даного договору і за винагороду повну невиключну ліцензію (право) на використання знаків для товарів і послуг приведених у договорі.

2) Відповідно до свідоцтва на знак для товарів і послуг № 167069 від 25.02.2013 ОСОБА_3 (третя особа-1) є власником знаку "Кльово", за яким надано охорону знаку із зазначенням кольору чи поєднання кольорів, що охороняються: червоний, жовтий, коричневий, чорний, білий (а.с. 121-122 т.1).

Відповідно до свідоцтва на знак для товарів і послуг № 190207 від 26.08.2014 ОСОБА_3 (третя особа-1) є власником знаку "Білочка з горішком" (а.с. 115-116 т.1).

Крім того, ОСОБА_3 23.07.2015 подано до ДП "Український інститут інтелектуальної власності" заявку № m2015 11918 про реєстрацію зображувального знаку для товарів і послуг" (а.с. 161 т.1).

26.10.2015 між ОСОБА_3 (ліцензіар, третя особа) та Товариством з обмеженою відповідальністю "Ренесанс Транс" (ліцензіат, позивач) укладено ліцензійний договір, відповідно до якого ліцензіар надає ліцензіату, а ліцензіат приймає від ліцензіара на термін дії даного договору і за винагороду, повну невиключну ліцензію (право) на використання знаків для товарі і послуг приведених у вступній частині договору, в тому числі на торгові знаки "Кльово" "Білочка з горішком" та "патторн" (а.с. 85-88 т.1).

3) 18.12.2015 ОСОБА_3 до Державного підприємства "Український інститут інтелектуальної власності" подано заявку № m на знак для товарів і послуг "Хрусткий!батончик" (а.с. 162 т.1).

18.12.2015 між ОСОБА_3 (ліцензіар, третя особа) та Товариством з обмеженою відповідальністю "Ренесанс Траст" (ліцензіат, позивач) укладено ліцензійний договір, за яким ліцензіар надає ліцензіату, а ліцензіат приймає від ліцензіара на термін дії даного договору і за винагороду, повну невиключну ліцензію (право) на використання не зареєстрованих знаків для товарів і послуг, в тому числі на "Хрусткий батончик" за заявкою № m" (а.с. 155-158 т.1).

4) Крім того, позивач зазначає, що ОСОБА_3 (третя особа-1) 02.06.2016 було подано заявку до Державного підприємства "Український інститут інтелектуальної власності" (Укрпатент) № m2016 12205 про реєстрацію знака для товарів і послуг в України "Барон" та заявку № m2016 12206 про реєстрацію знака для товарів і послуг в України "Батончик (а.с. 162, 163 т. 1).

02.06.2016 між ОСОБА_3 (ліцензіар, третя особа-1) та Товариством з обмеженою відповідальністю "Ренесанс Траст" (ліцензіат, позивач), приймаючи до уваги, що ліцензіар є власником знаків для товарів і послуг за заявкою № m 2016 12206 (Батончик) та № m 2016 12205 (Барон), ліцензіат бажає використовувати знаки для товарів і послуг наведені вище, сторони уклали Ліцензійний договір (а.с. 159-160 т. 1).

Відповідно до п.1.1. ліцензіар надає ліцензіату, а ліцензіат приймає від ліцензіара на термін дії даного договору і за винагороду, повну невиключну ліцензію (право ) на використання не зареєстрованих знаків для товарів і послуг приведених вище.

За умовами п. 5.1 даного договору, договір починає діяти з моменту його підписання сторонами, тобто з 02.06.2016 та діє до 31.12.2017.

Слід зазначити, що за умовами ліцензійних договорів, на яких ґрунтує свої вимоги позивач передбачено, що ліцензіар надає ліцензіату право на звернення до суду за захистом порушених прав інтелектуальної власності на передбачені даними договорами знаки для товарів та послуг від незаконного посягання на них недобросовісними особами, в тому числі незаконне використання, копіювання, відтворення і т.д.

Надаючи правове обгрунтування позовним вимогам, позивач вказує, що з дванадцяти оскаржуваних позивачем схожих до ступеня змішування етикетів кондитерських виробів, право інтелектуальної власності на розроблений етикет всіх кондитерських виробів належить позивачу на підставі договору № 246.

Вказує, що позивачу належить три зареєстровані знаки для товарів і послуг, які використовуються на кондитерських виробах: "Кльово", "Білочка з горішком", "ОСОБА_5 кільце (Golden Ring)" та чотири знаки, які перебувають на реєстрації : Хрусткий батончик", "Зображувальний знак (паторн)", Батончик" та "Барон".

Інші кондитерські вироби - цукерки Ірис в трьох етикетах та печиво ОСОБА_6 відносяться до кондитерських виробів з усталеною рецептурою, а тому знаки не підлягають реєстрації.

Разом з тим зазначає, що кондитерський виріб з уставленою рецептурою можуть виробляти всі виробники та Товариства, однак у відповідності до ст. 4 Закону України "Про захист від недобросовісної конкуренції" передбачає, що неправомірним є використання імені, комерційного (фірмового) найменування, торговельної марки (знака для товарів і послуг), рекламних матеріалів, оформлення упаковки товарів і періодичних видань, інших позначень без дозволу (згоди) суб'єкта господарювання, який раніше почав використовувати їх або схожі на них позначення у господарській діяльності, що призвело чи може призвести до змішування з діяльністю цього суб'єкта господарювання. За таких обставин вказує, що використання етикета будь-якого суб'єкта господарювання без його згоди заборонено (а.с. 1-2 т.2).

Так, позивач вказує, що відповідач скопіював етикет печива "Марія" та зробив етикет цукерок "Ірис" схожий до ступеня змішування з етикетом позивача (а..с 154-155 т.1).

Вважає, що відповідачем використовується етикет, який є візуально схожим та схожим настільки, що їх можна сплутати з етикетом, який використовується позивачем.

За вищенаведених обставин позивач вважає, що відповідачем порушуються інтелектуальні права позивача, які полягають у незаконному використанні етикету, торгових марок та торгових знаків позивача, що стало підставою для звернення до суду за захистом свого порушеного права.

Відповідач, заперечуючи проти позовних вимог, вказує, що тільки власник свідоцтва та особо, яка придбала ліцензію у власника, може вимагати захисту порушених прав щодо зареєстрованого ним товарного знака. Вказує, що не зареєстровані товарні знаки не порушують права позивача. Вважає, що позивачем не надано доказів, які б свідчили про його майнові та немайнові права щодо використання зображень і надписів на всьому спірному етикеті ТДВ "ЖЛ".

Звертає увагу, що право власності на торгову марку "ОСОБА_5 кільце" ТОВ "Ренесанс ОСОБА_4" набуло після передачі такого права ТОВ "Ренесанс Траст", відповідно до укладеного ліцензійного договору від 24.10.2015. Оскільки тільки власник має право передавати право на використання зареєстрованих торгових марок, передача такого права за ліцензійним договором ТОВ "Ренесанс Траст" неможлива.

Крім того зазначає, що підставою здійснення позивачем господарської діяльності з використанням спірного етикету позивачем вказано договір оренди майнового комплексу № 162 від 26.11.2016, який не створює цивільних прав та обов'язків для ТОВ "Ренесанс Траст", як це встановлено в рішенні Рівненського апеляційного господарського суду від 31.05.2016 по справі № 906/94/16, оскільки останній укладено з ТДВ "ЖЛ", державна реєстрація якого скасована.

В заперечення на позовні вимоги вказує, що підставою виникнення права власності на етикет позивач зазначає договір про викуп пакувального матеріалу № 246, відповідно до якого ТДВ "ЖЛ" передає у власність ТОВ "Ренесанс Траст" весь пакувальний матеріалах, а також немайнові права. При цьому ТДВ "ЖЛ" не проводило Державну реєстрацію зображень спірного етикету, відповідно не могло оплатно передати ТОВ "Ренесанс Траст" право на його використання (а.с. 69-70 т.2).

Разом з тим зауважує, що відповідно до Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів та послуг", тільки власник свідоцтва або особа, яка придбала ліцензію у власника, може вимагати поновлення порушених прав. ТОВ "Ренесанс Траст" відповідно до ліцензійних договорів могло придбати право власності на знаки, щодо яких прийнято рішення про реєстрацію та видано відповідне свідоцтво.

За таких обставин не зареєстровані товарні знаки не порушують прав позивача (а.с. 87-88 т.2).

Крім того пояснює, що право власності на торгову марку "ОСОБА_5 кільце" ТОВ "Ренесанс ОСОБА_4" набуло після передачі такого права ТОВ "Ренесанс Траст" відповідно до ліцензійного договору від 24.10.2015, який було зареєстровано лише 25.02.2016, відтак передача права на використання даної торгової марки ТОВ "Ренесанс Траст" станом на 09.09.2015 не була можливою. Вважає, що договір про передачу права власності на знак для товарів і послуг від 09.09.2015 є неукладеним, оскільки не здійснено державної реєстрації такого договору.

Відповідач також заперечує проти позовних вимог та зазначає, що правова охорона торговельної марки надається не лише у результаті її державної реєстрації та видачі свідоцтва управомоченому суб'єкту. Ряд прав має володілець незареєстрованого позначення, що забезпечуються ЦК України шляхом формулювання у положеннях ст. 500 права попереднього користувача.

Проте, якщо в результаті державної реєстрації заявник одержує весь обсяг майнових прав на торговельну марку, визначених у ст. 495 ЦК України, то попередній користувач, після реєстрації іншою особою його позначення як торговельної марки, зберігає лише право на її подальше використання.

За положеннями статті 500 ЦК України, будь-яка особа, яка до дати подання заявки на торговельну марку або, якщо було заявлено пріоритет, - до дати пріоритету заявки в інтересах своєї діяльності добросовісно використала торговельну марку в Україні або здійснила значну і серйозну підготовку для такого використання, має право на безоплатне продовження такого використання або використання, яке передбачалося зазначеною підготовкою (право попереднього користувача).

Право попереднього користувача надає йому право подати до закладу експертизи мотивоване заперечення проти заявки щодо невідповідності наведеного в ній позначення умовам надання правової охорони відповідно до вимог п. 8 ст. 10 ЗУ "про охорону прав на знаки для товарів і послуг".

Зазначає, що відповідач скористався відповідним правом та 27.03.2017 подав заперечення до ДП "Укрпатент" проти заявки ОСОБА_3 на реєстрацію торгового знаку "Хрусткий!Батончик"(а.с. 152 т.4).

З огляду на наявність права попереднього користувача у ЗАТ "Житомирські ласощі" відповідач вважає безпідставними позовні вимоги щодо припинення відповідачем виготовлення, зберігання та реалізацію продукції у етикеті схожому до ступеня змішування з зображенням етикету зареєстрованої торгової марки "Кльово" та "ОСОБА_5 кільце".

Відповідач вважає, що право попереднього користувача стосується усіх торгових марок, які ЗАТ "Житомирські ласощі" використовувало у своїй діяльності з 1994 року по 2011 рік. (а.с. 150-152 т.4). На підтвердження такого права користування відповідачем в ході розгляду справи подано:

- розроблені та затверджені рецептури для виготовлення кондитерських виробів ЗАТ "Житомирські ласощі, а саме: цукерка "Кльово", Цукерка "Молочний батончик" , "Батончик Мікс", "Батончик пломбір", "Батончик Дитячий", цукерка "Білочка з горішком", цукерка "Барон", печиво "ОСОБА_5 кільце", печиво "Марія" (а.с. 7-18 т.4);

- копії витягів з протоколів засідань Центральної галузевої комісії по визначенню якості кондитерських виробів з метою змін назв виробів та перевірки якості продукції (а.с. 24-37 т.4);

- копії свідоцтв про присвоєння товару ідентифікаційного номера в міжнародній системі EAN-UCC (а.с. 38-43 т.4);

- копії проектів етикету, розробленого та введеного в обіг ЗАТ "Житомирські ласощі" до 2011 року (а.с. 44-56 т.4);

- копії специфікацій ТОВ "Укрпластік" щодо замовлення на виготовлення етикеток (а.с. 59-62 т.4);

- копії прибуткових накладних, які підтверджують , що ЗАТ "Житомирські ласощі" є постачальником кондитерської продукції ТОВ "Тріумф опт" (а.с. 63-64 т.4).

Враховуючи вищевикладене відповідач вважає позовні вимоги безпідставними та просить відмовити в їх задоволені.

В ході вирішення спору, з метою з'ясування фактичних даних щодо наявності або відсутності підстав для надання торгівельним знакам правової охорони, судом було призначено експертизу об'єктів інтелектуальної власності, за результатами якої встановлено, що :

1. (1, 13,14) Етикетка цукерки «Кльово» Товариства з додатковою відповідальністю «ЖЛ», яка використовується TOB "Ренесанс Траст», та етикетка цукерки «Суперово», яка використовується ЗАТ «Житомирські ласощі», зразки яких знаходяться "в матеріалах справи (а.с. 20 т.1), є візуально схожі, а також схожі настільки, що їх можна сплутати.

2.(2,13,14) Етикетка цукерки «Білочка з горішком» ТДВ ЖЛ», яка використовується TOB «Ренесанс Траст», та етикетка цукерки «Згущонка з горішком», яка використовується ЗАТ "Житомирські ласощі» (а.с. 21 т.1), є візуально схожі, а також схожі настільки, що їх можна сплутати.

3. ()3,13.,14,16) Етикетка цукерки "Батончик з ароматом горіху" Товариства з додатковою відповідальністю "ЖЛ", яка використовується ТОВ "Ренесанс Траст" та етикетка цукерки "БатонChik з ароматом горіху", яка використовується ЗАТ "Житомирські ласощі", зразки яких знаходяться в матеріалах справи (а.с. 2 т.1) є візуально схожі, а також схожі настільки, що їх можна сплутати.

4. (4, 13, 14, 17) Етикетка цукерки «Батончик з арахісом» Товариства з додатковою відповідальністю «ЖЛ», яка використовується ТОВ «Ренесанс Траст», та етикетка цукерки «БатонСhik з арахісом», яка використовується ЗАТ «Житомирські ласощі», зразки яких знаходяться в матеріалах справи (а.с. 23 т.1), є візуально схожі, а також схожі настільки, що їх можна сплутати.

5. (5, 13, 14, 18) Етикетка цукерки «Хрусткий Батончик» Товариства з додатковою відповідальністю «ЖЛ», яка використовується ТОВ «Ренесанс Траст», та етикетка цукерки «БатонChik хрусткий», яка використовується ЗАТ «Житомирські ласощі», зразки яких знаходяться в матеріалах справи (а.с. 24 т.1), мають візуальну схожість, однак не є схожими настільки, що їх можна сплутати.

6.(6, 13, 14) Етикетка цукерки «Ірис молочна кринка» (Фіолетовий етикет) Товариства з додатковою відповідальністю «ЖЛ», використовується TOB «Ренесанс Траст», та етикетка цукерки «Ірис ам-ням» (фіолетовий етикет), яка використовується ЗАТ «Житомирські ласощі», зразки яких знаходяться в матеріалах справи (а.с. 25 т.1), візуально схожі, а також схожі настільки, що їх можна сплутати.

7.(7, 13, 14) Етикетка цукерки «Ірис молочна кринка» (Червоний етикет) Товариства з додатковою відповідальністю «ЖЛ», яка використовується TOB «Ренесанс Траст», та етикетка цукерки «Ірис ам-ням» (червоний етикет), яка використовується ЗАТ «Житомирські ласощі», зразки яких знаходяться в матеріалах справи (а.с. 26 т.1), є візуально схожі, а також схожі настільки, що їх можна сплутати.

8.(8, 13, 14) Етикетка цукерки «Ірис молочна кринка» (золотистий етикет) Товариства з додатковою відповідальністю «ЖЛ»,яка використовується TOB «Ренесанс Траст», та етикетка цукерки «Ірис ам-ням» (золотистий етикет), яка використовується ЗАТ «Житомирські сощі», зразки яких знаходяться в матеріалах справи (а.с. 27 т.1), є візуально схожі, а також схожі настільки, що їх можна сплутати

9.(9,13,14,19) Етикетка цукерки "Барон" Товариства з додатковою відповідальністю "ЖЛ", яка використовується ТОВ "Ренесанс Траст" , та етикетка цукерки "Барин", яка використовується ЗАТ "Житомирські ласощі", зразки яких знаходяться в матеріалах справи (а.с. 28.01), мають візуальну схожість , а також схожі настільки, що їх можна сплутати.

10. (10, 13, 14) Етикетка печива «ОСОБА_5 затяжне ОСОБА_6» Товариства з додатковою відповідальністю «ЖЛ», яка використовується ТОВ «Ренесанс Траст», та етикетка печива «ОСОБА_5 затяжне ОСОБА_6», яка використовується ЗАТ «Житомирські ласощі», зразки яких знаходяться в матеріалах справи (а.с. 29-30 т.1), є візуально схожі, а також схожі настільки, що їх можна сплутати.

11. (11, 13, 14) Етикетка печива «ОСОБА_5 кільце (Golden Ring)» Товариства з додатковою відповідальністю «ЖЛ», яка використовується ТОВ «Ренесанс Траст», та етикетка печива «ОСОБА_5 кільце (Golden Ring)», яка використовується ЗАТ «Житомирські ласощі», зразки яких знаходяться в матеріалах справи (а.с. 31-32 т.1), є візуально схожі, а також схожі настільки, що їх можна сплутати.

12.(12, 13, 14) «Паторн» ТДВ «ЖЛ», який використовується TOB «Ренесанс Транс», на етикеті позивача, та «паторн», який використовується ЗАТ «Житомирські ласощі», зразки яких знаходяться в матеріалах справи (а.с.33-34 т.1), не є візуально схожі, а також схожі настільки, що їх можна сплутати.

13. (15) Використання оскаржуваних зображень та найменувань на продукції ЗАТ «Житомирські ласощі», які досліджувались за питаннями 1-4 та 6-11, може ввести в оману щодо виробника зазначеної продукції.

Оцінивши в сукупності матеріали справи, заслухавши пояснення представників сторін, господарський суд дійшов висновку про часткове задоволення позовних вимог з огляду на наступне.

У відповідності до ст.11 ЦК України цивільні права та обов'язки виникають із дій осіб, що передбачені актами цивільного законодавства, а підставою виникнення цивільних прав та обов'язків є договори та інші правочини. Правочин, різновидом якого є договори - основний вид правомірних дій це волевиявлення осіб, безпосередньо спрямовані на виникнення, зміну або припинення цивільних прав і обов'язків. При цьому, ст.12 ЦК України передбачає, що особа здійснює свої цивільні права вільно на власний розсуд.

Частиною 1 ст. 15 Цивільного кодексу України передбачено, що кожна особа має право на захист свого цивільного права у разі його порушення, невизнання або оспорювання.

Як вбачається з матеріалів справи позивач звернувся до суду за захистом порушених прав, пов'язаних із об'єктами інтелектуальної власності, права на які має на підставі ліцензійних договорів, що містяться в матеріалах справи.

Інтелектуальна власність це результат творчої діяльності людини: винаходи у всіх галузях людської діяльності, корисні моделі, промислові зразки, знаки для товарів та послуг, знаки обслуговування, фірмові знаки, комерційні позначення, інформаційна продукція, селекційні досягнення тощо. Іншими словами це такі результати науково-технічної та художньої творчості людини, які можна використовувати будь-яким способом у господарській діяльності.

До об'єктів права інтелектуальної власності, зокрема, належать торговельні марки (знаки для товарів і послуг).

Відповідно до статті 1109 Цивільного кодексу України, за ліцензійним договором одна сторона (ліцензіар) надає другій стороні (ліцензіату) дозвіл на використання об'єкта права інтелектуальної власності (ліцензію) на умовах, визначених за взаємною згодою сторін з урахуванням вимог цього Кодексу та іншого закону.

У ліцензійному договорі визначаються вид ліцензії, сфера використання об'єкта права інтелектуальної власності (конкретні права, що надаються за договором, способи використання зазначеного об'єкта, територія та строк, на які надаються права, тощо), розмір, порядок і строки виплати плати за використання об'єкта права інтелектуальної власності, а також інші умови, які сторони вважають за доцільне включити у договір.

Розглядаючи вимогу позивача про заборону Закритому акціонерному товариству «Житомирські ласощі» використовувати торгівельні марки та знаки позивача, а саме: Батончик; Хрусткий батончик; ОСОБА_5 кільце - Golden Ring та Барин суд зазначає про наступне.

Право інтелектуальної власності є непорушним відповідно до ч. 3 ст. 418 Цивільного кодексу України. Ніхто не може бути позбавлений права інтелектуальної власності чи обмежений у здійсненні, крім випадків, передбачених законом.

До об'єктів права інтелектуальної власності, відповідно до ч.1 ст. 155 Господарського кодексу України, ч. 1 ст. 420 Цивільного кодексу України, зокрема, належать торговельні марки (знаки для товарів і послуг).

Відповідно до ст. 492 Цивільного кодексу України, торговельною маркою може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень, які придатні для вирізнення товарів (послуг), що виробляються (надаються) однією особою, від товарів (послуг), що виробляються (надаються) іншими особами. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, літери, цифри, зображувальні елементи, комбінації кольорів.

Закон України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", який є спеціальним законом, що застосовується в даних правовідносинах визначає, що знаком є позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб.

Об'єктом знака може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, у тому числі власні імена, літери, цифри, зображувальні елементи, кольори та комбінації кольорів, а також будь-яка комбінація таких позначень (ч. 2 ст. 5 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг").

Частиною ч. 3 ст. 5 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" також встановлено, що право власності на знак засвідчується свідоцтвом.

Згідно ч. 4 ст. 5 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", обсяг правової охорони, що надається, визначається зображенням знака та переліком товарів і послуг, внесеними до Реєстру, і засвідчується свідоцтвом з наведеними у ньому копією внесеного до Реєстру зображення знака та переліком товарів і послуг.

Відповідно до ст. 495 Цивільного кодексу України майнові права інтелектуальної власності на торговельну марку належать володільцю відповідного свідоцтва, володільцю міжнародної реєстрації, особі, торговельну марку якої визнано в установленому порядку добре відомою.

Статтею 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" встановлено, що права, що випливають із свідоцтва, діють від дати подання заявки. Строк дії свідоцтва продовжується за умови сплати відповідного збору.

Свідоцтво надає його власнику право використовувати знак та інші права, визначені цим Законом.

За приписами ч.4 вищевказаної статті , використанням знака визнається:

- нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов'язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення);

- застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстровано;

- застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет.

- знак визнається використаним, якщо його застосовано у формі зареєстрованого знака, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованого знака лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності знака.

Частиною 5 ст. 16 ЗУ "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" визначено, що свідоцтво надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди, якщо інше не передбачено цим Законом: зареєстрований знак стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг; зареєстрований знак стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги; позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг, якщо внаслідок такого використання ці позначення і знак можна сплутати; позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги, або ці позначення і знак можна сплутати.

За умовами п. 8 ст. 20 вищевказаного Закону, власник свідоцтва має право дати будь-якій особі дозвіл (видати ліцензію) на використання знака на підставі ліцензійного договору.

Так, матеріалами справи підтверджено, що позивач за ліцензійним договором від 24.10.2015 прийняв від власника знаку для товарів і послуг за свідоцтвом № 192303 від 27.10.2014 - ТОВ "Ренесанс ОСОБА_4" (третя особа-1) повну невиключну ліцензію (право) на використання знаку для товарів і послуг - ОСОБА_5 кільце/ Golden ring.

Разом з тим пунктом 8.3 даного договору встановлено, що ліцензіар надає ліцензіату право на звернення до суду за захистом порушених прав інтелектуальної власності на передбачені даним договором знаки для товарів та послуг від незаконного посягання на них недобросовісними особами, в тому числі незаконне використання, копіювання, відтворення і т.д.

За таких обставин, позивач правомірно звернувся до суду з даною вимогою щодо захисту свого порушеного права.

Відповідно до свідоцтва на знак для товарів і послуг № 192303 від 27.10.2014, зображенням знаку є: "ОСОБА_5 кільце/Golden ring" та охороняються кольори чи поєднання кольорів: жовтий, коричневий, білий (а.с. 117-118 т.1).

Позивач зазначає, що відповідач здійснює виготовлення та реалізацію продукції під знаком для товарів і послуг "ОСОБА_5 кільце/Golden ring" в етикеті схожому до ступеня змішування з етикетом позивача.

Так, за висновком експерта № 1-27/01 за результатами проведення судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності , пунктом 11 зроблено висновок, що етикетка печива «ОСОБА_5 кільце (Golden Ring)» Товариства з додатковою відповідальністю «ЖЛ», яка використовується ТОВ «Ренесанс Траст», та етикетка печива «ОСОБА_5 кільце (Golden Ring)», яка використовується ЗАТ «Житомирські ласощі», зразки яких знаходяться в матеріалах справи (а.с. 31-32 т.1), є візуально схожі, а також схожі настільки, що їх можна сплутати.

Таким чином, зібрані у справі докази свідчать про те, що відповідачем неправомірно використовується знак для товарів і послуг "ОСОБА_5 кільце/Golden ring", право на захист якої позивач має на підставі ліцензійного договору.

Частиною 3 ст. 157 Господарського кодексу України також встановлено, що свідоцтво надає право його володільцеві забороняти іншим особам використовувати зареєстровану торговельну марку без його дозволу, за винятком випадків її правомірного використання.

Враховуючи вищевикладене, з огляду на приписи ч.5 ст.16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" вимога позивача про заборону відповідачу використовувати торгівельну марку та знак "ОСОБА_5 кільце/Golden ring" є обґрунтованою, заявленою у відповідності до умов чинного законодавства та такою, що підлягає задоволенню.

Водночас, суд не погоджується із запереченнями відповідача щодо того, що останній має право на безоплатне використання знаку на товари та послуги "ОСОБА_5 кільце/Golden ring" на праві попереднього власника з наступних підстав.

Так, статтею 500 ЦК України встановлено, що будь-яка особа, яка до дати подання заявки на торговельну марку або, якщо було заявлено пріоритет, до дати пріоритету заявки в інтересах своєї діяльності добросовісно використала торговельну марку в Україні або здійснила значну і серйозну підготовку для такого використання, має право на безоплатне продовження такого використання або використання, яке передбачалося зазначеною підготовкою (право попереднього користувача).

Зібраними у справі матеріалами встановлено, що відповідачу 17.10.2005 було видано свідоцтво № 54590 на знак "ОСОБА_5 кільце" стосовно товарів 30 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг (а.с. 178 т4).

Отже, з моменту отримання вказаного свідоцтва відповідач набув статуту власника знаку для товарі та послуг та користувався правами, наданими відповідно до спеціального Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг".

01.09.2010 між Закритим акціонерним товариством "Житомирські ласощі" (власник, відповідач) та Товариством з обмеженою відповідальністю "Ренесанс ОСОБА_4" (новий власник, третя особа - 2) укладено договір про передачу права власності на знак (а.с. 155 т.4).

Так, умовами п.1.1 даного договору, "власник", якому належить право власності на знак для товарів і послуг "ОСОБА_5 кільце" (далі-торговельна марка), що підтверджується Свідоцтвом на знак для товарів і послуг № 54590 від 17.10.2005, на підставі статті 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" передає, а "новий власник" приймає право власності на Торговельну марку для всіх товарів і послуг 30 і 35 класів для яких зареєстровано цю Торговельну марку.

За таких обставин, укладення даного договору свідчить про те, що відповідачем відчужено своє право на знак для товарів і послуг "ОСОБА_5 кільце" за Свідоцтвом на знак для товарів і послуг № 54590 від 17.10.2005.

Водночас суд зауважує, що договір про передачу права власності на знак для товарів і послуг від 09.09.2015 було укладено ТДВ "ЖЛ", яке являється правонаступником ЗАТ "Житомирські ласощі". ТДВ "ЖЛ" як правонастпник ЗАТ "Жітомирські ласощі" було основним користувачем знаку для товаріі послуг "ОСОБА_5 кільце" на підставі свідоцтва.

В свою чергу, той факт, що ТОВ "Ренесанс ОСОБА_4" не сплатило відповідного збору за продовження дії Свідоцтва № 54590 та таке припинило свою чинність 04.12.2013 не вказує на те, що право попереднього користувача залишилось у ЗАТ "Житомирські ласощі".

За таких обставин доводи відповідача в цій частині є безпідставними.

Стосовно вимоги про заборону відповідачу використовувати торгівельні марки та знаки позивача" Батончик ", "Хрусткий батончик" та "Барин", то суд дійшов висновку, що дана вимога не ґрунтується на вимогах чинного законодавства, оскільки як свідчать матеріали справи, позивач отримав невиключну ліцензію щодо знаків на товари та послуги "Батончик" "Хрусткий! батончик" та "Барон", права на які належать третій особі - ОСОБА_3 на підставі заявок № m 2015 23483 від 18.12.2015. , № m 2016 12206 та № m 2016 12205 від 02.06.2016 (а.с. 162 -163 т.1).

Позивач права на вищевказані торгові знаки отримав від третьої особи - ОСОБА_3 на підставі ліцензійних договорів від 18.12.2015 (щодо знаку "Хрусткий!Батончик") та від 02.06.2016 (щодо знаку "Батончик" та "Барон") (а.с. 156-158,159-160 т.1).

Так, згідно ч. 1 ст. 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" права, що випливають із свідоцтва, діють від дати подання заявки.

Аналіз норм ст. 16 вищевказаного закону свідчить про те, що право на охорону знаку має саме власник свідоцтва, або особа за відповідним дозволом (ліцензією).

Подання особою заявки на отримання свідоцтва не надає права такій особі, зокрема, на звернення до суду з вимогами щодо надання правової охорони відповідному знаку, оскільки такими правами наділений виключно власник свідоцтва знаку для товарів і послуг, а не особа, яка подала відповідну заявку.

Станом на момент розгляду справи ОСОБА_3 не набув статусу власника свідоцтва.

Крім того, як вказують матеріали справи, позивач отримав право на використання незареєстрованого знаку для товарів і послуг "Батончик" за заявкою m 2016 12206 та "Барон" за заявкою m 201612205 за ліцензійним договором, укладеним з ОСОБА_3 02.06.2016, тобто за договором, який укладено між позивачем та третьою особою після звернення до суду.

Отже, на момент звернення з даним позовом до суду позивач не був наділений будь-якими правами щодо торгівельного знаку "Батончик" та "Барон", що вказує на те, що права позивача діями відповідача не могли бути порушені.

Водночас, необхідно зазначити, що відповідно до інформації, яка міститься в он-лайн базі ДП "Український інститут інтелектуальної власності" (Укрпатент) та знаходиться в матеріалах справи, заявки № m 2015 23483 (позначення "Хрусткий батончик") та № m 2016 12205 (позначення "Барон") з 12.08.2016 р. вважаються відкликаними (а.с. 125-130 т. 4).

Враховуючи вищевикладене, позивачем належними та допустимими доказами не доведено, що його права стосовно знаків на товари та послуги "Батончик", "Хрусткий!Батончик" та "Барон" порушені діями відповідача, відтак вимога в цій частині позову є безпідставною та такою, що не підлягає задоволенню.

Стосовно вимоги позивача про зобов'язання ЗАТ "Житомирські ласощі" припинити виготовлення, зберігання та реалізацію продукції в етикеті, схожому до ступеня змішування з етикетом ТОВ "Ренесанс Траст" , а саме: Суперово; Згущонка; БатонChiк; БатонChiк хрусткий; Ірис ам-ням; Барин; ОСОБА_6; ОСОБА_5 кільце та знищення цукерок та печива в етикеті схожому до ступеня змішування Суперово; Згущонка; БатонChiк; БатонChiк хрусткий; Ірис ам-ням; Барин; ОСОБА_6; ОСОБА_5 кільце, то суд зазначає про наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 16 Цивільного кодексу України кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого особистого немайнового або майнового права та інтересу. Частиною другою цієї статті визначено способи захисту цивільних прав та інтересів. Суд може захистити цивільне право або інтерес іншим способом, що встановлений договором або законом.

Відповідно до ст. 20 Цивільного кодексу України, право на захист особа здійснює на свій розсуд.

Відповідно до п. 2 Постанови № 12, у вирішенні питань, пов'язаних із способами захисту прав інтелектуальної власності, господарським судам потрібно мати на увазі таке. Загальні способи захисту права інтелектуальної власності визначені частиною другою статті 16 ЦК України і частиною другою статті 20 ГК України. Наведені у відповідних нормах переліки способів захисту не є вичерпними з огляду на вміщений у статті 16 ЦК України припис про те, що суд може захистити цивільне право або інтерес іншим способом, що встановлений договором або законом, а у статті 20 ГК України - положення щодо можливості захисту права і законного інтересу іншими способами, передбаченими законом.

Частиною першою статті 432 Цивільного кодексу України передбачено, що кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого права інтелектуальної власності відповідно до статті 16 цього Кодексу.

Спосіб захисту порушеного права обумовлюється нормою матеріального права, яка регулює ті чи інші правовідносини між сторонами спору. Тому, позивач, формулюючи позовні вимоги, повинен відштовхуватися від тих наданих йому законом прав, які були об'єктивно порушені відповідачем і позов повинен бути направлений на припинення цих правопорушень та на відновлення порушеного права. Таким чином, право вибору способу захисту порушеного права належить позивачу, а суд наділений компетенцією перевірити відповідність обраного способу захисту змісту порушеного права. При цьому, обраний спосіб захисту не лише повинен бути встановлений договором або законом, але і бути ефективним засобом захисту, таким, що відповідає змісту порушеного права, характеру його порушення та наслідкам, спричиненим цим порушенням.

Згідно з частиною 1 статті 20 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" будь-яке посягання на права власника свідоцтва, передбачені статтею 16 цього Закону, в тому числі вчинення без згоди власника свідоцтва дій, що потребують його згоди, та готування до вчинення таких дій, вважається порушенням прав власника свідоцтва, що тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством України.

На вимогу власника свідоцтва таке порушення повинно бути припинено, а порушник зобов'язаний відшкодувати власнику свідоцтва заподіяні збитки.

Частиною 2 ст. 20 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" визначено способи захисту порушеного права власника свідоцтва. Так, власник свідоцтва може також вимагати усунення з товару, його упаковки незаконно використаного знака або позначення, схожого з ним настільки, що їх можна сплутати, або знищення виготовлених зображень знака або позначення, схожого з ним настільки, що їх можна сплутати.

Якщо усунення з товару, його упаковки незаконно використаного знака або позначення, схожого з ним настільки, що їх можна сплутати, неможливе без заподіяння істотної шкоди самому товару, суд згідно з пунктом 3 частини другої статті 432 ЦК України може прийняти рішення про вилучення товару з цивільного обороту (пункт 72 постанови пленуму Вищого господарського суду України від 17.10.2012р. №12 "Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності" .

З огляду на заявлений позивачем спосіб захисту та способи захисту, визначені у спеціальному законі, суд дійшов висновку, що позивачем невірно обрано спосіб захисту, пов'язаний із зобов'язанням відповідача припинити виготовлення, зберігання, реалізацію та знищення продукції в етикеті, схожому до ступеня змішування з етикетом ТОВ "Ренесанс Траст". За таких обставин дана вимога позивача є безпідставною та не підлягає задоволенню.

Щодо вимоги позивача про заборону ЗАТ "Житомирські ласощі" використовувати "паторн" ТОВ "Ренесанс Траст", суд зазначає про наступне.

Обґрунтовуючи дану вимогу позивач зазначає, що отримав повну невиключну ліцензію (право) на використання знаків для товарів і послуг - паторн на підставі ліцензійного договору від 26.10.2015 (а.с. 85-88 т.1).

Як свідчать матеріали справи, ОСОБА_3 (третя особа -1) 23.07.2015 подав заяву до ДП "Український інститут інтелектуальної власності" № m2015 11918 на зображувальний знак для товарів і послуг (паттерн). Свідоцтво за даною заявкою станом на момент укладення ліцензійного договору та на момент звернення до суду третьою особою не отримано.

Як вже зазначалось вище, нормами Закону України " Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" передбачено, що тільки власнику свідоцтва надається виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди зареєстрований знак.

За таких обставин, оскільки третьою особою не отримано свідоцтва на зображувальний знак для товарів та послуг (паттерн), відповідно ОСОБА_3 не набув статусу власника такого знаку.

Суд зазначає, що факт подання третьою особою - ОСОБА_3 заявки на реєстрацію зображувального знаку (паторн)(за відсутності відповідного свідоцтва) не породжує для третьої особи та позивача відповідно виключного права щодо захисту прав власника свідоцтва.

За таких обставин у позивача відсутні правові підстави для звернення до суду за захистом свого порушеного права, пов'язаного із використанням відповідачем зображувального знаку на товари і послуги (паторн).

Крім того, за висновком проведеної експертизи об'єктів інтелектуальної власності «Паторн» ТДВ «ЖЛ», який використовується TOB «Ренесанс Транс», на етикеті позивача, та «паторн», який використовується ЗАТ «Житомирські ласощі», зразки яких знаходяться в матеріалах справи (а.с.33-34 т.1), не є візуально схожі, а також схожі настільки, що їх можна сплутати.

Враховуючи вищевикладені обставини, позовні вимоги в цій частині є безпідставними та такими, що не ґрунтуються на нормах чинного законодавства, відтак суд відмовляє в їх задоволені.

Стосовно заперечень відповідача щодо нікчемності ліцензійних договорів з тих підстав, що сторонами в договорах не визначено обсяг прав, що передається , то суд зазначає, що відповідно до ч.2 ст. 215 ЦК України, недійсним є правочин, якщо його недійсність встановлена законом (нікчемний правочин). У цьому разі визнання такого правочину недійсним судом не вимагається.

З приписів ст. 1109 ЦК України, яка регулює поняття ліцензійного договору не вбачається, що в разі, якщо сторонами не визначено обсяг прав, що передається, такий договір є нікчемним.

Разом з тим, матеріали справи не містять доказів того, що ліцензійні договори, на яких ґрунтує свої вимоги позивач визнавались недійсними в судовому порядку.

Крім того, суд не погоджується також із запереченнями відповідача, що стосуються порядку вчинення договору про передачу права власності на знак для товарів і послуг щодо його державної реєстрації.

Так, відповідно до ч.1 ст. 1113 ЦК України, за договором про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності одна сторона (особа, що має виключні майнові права) передає другій стороні частково або у повному складі ці права відповідно до закону та на визначених договором умовах.

Нормами ст.1114 ЦК України передбачено, що ліцензія на використання об'єкта права інтелектуальної власності та договори, визначені статтями 1109, 1112 та 1113 цього Кодексу, не підлягають обов'язковій державній реєстрації.

Їх державна реєстрація здійснюється на вимогу ліцензіара або ліцензіата у порядку, встановленому законом.

Частиною 2 ст. 1114 ЦК України передбачено, що факт передання виключних майнових прав інтелектуальної власності, які відповідно до цього Кодексу або іншого закону є чинними після їх державної реєстрації, підлягає державній реєстрації.

Законом України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" передбачено, що сторона договору має право на інформування невизначеного кола осіб про передачу права власності на знак або видачу ліцензії на використання знака. Таке інформування здійснюється шляхом публікації в офіційному бюлетені відомостей в обсязі та порядку, встановлених центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері інтелектуальної власності, з одночасним внесенням їх до Реєстру.

Згідно з ч. ч. 8-9 ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» власник свідоцтва має право дати будь-якій особі дозвіл (видати ліцензію) на використання знака на підставі ліцензійного договору. Договір про передачу права власності на знак і ліцензійний договір вважаються дійсними, якщо вони укладені у письмовій формі і підписані сторонами.

З огляду на вищевказане, суд зауважує, що спеціальний закон не містить норм про обов'язкову державну реєстрацію договорів про передачу права власності на знак для товарів і послуг, тому посилання відповідача щодо таких тверджень є безпідставними.

Щодо посилань відповідача, що договір оренди майнового комплексу № 162 від 26.11.2016 не створює цивільних прав та обов'язків для ТОВ "Ренесанс Траст" , оскільки укладений з ТДВ "ЖЛ" , державна реєстрація якого скасована, то суд зазначає, що даний договір не є предметом даного спору та не впливає на правовідносини між сторонами щодо захисту права інтелектуальної власності.

Крім того, безпідставними є й посилання відповідача на те, що етикет, який був предметом договору про викуп пакувального матеріалу № 246 мав бути зареєстрованим ТДВ "ЖЛ", оскільки Законом України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" передбачена процедура реєстрації саме знаку на товари і послуги, а не етикетки.

Згідно статті 32 ГПК України доказами у справі є будь-які фактичні дані, на підставі яких господарський суд у визначеному законом порядку встановлює наявність чи відсутність обставин, на яких ґрунтуються вимоги і заперечення сторін, а також інші обставини, які мають значення для правильного вирішення господарського спору.

Відповідно до статті 33 Господарського процесуального кодексу України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог та заперечень.

Згідно статті 34 Господарського процесуального кодексу України обставини справи, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватися іншими засобами доказування.

Згідно статті 43 ГПК України господарський суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і об'єктивному розгляді в судовому процесі всіх обставин справи в їх сукупності, керуючись законом.

Враховуючи вищевикладені обставини справи суд дійшов висновку про часткове задоволення позову.

В порядку ст. 49 ГПУ України, судові витрати та витрати за проведення судової експертизи покладаються на сторони пропорційно розміру обґрунтовано заявлених позовних вимог.

Керуючись ст.ст. 49, 82-85 ГПК України, господарський суд,-

ВИРІШИВ:

1. Позов задовольнити частково.

2.Заборонити Закритому акціонерному товариству «Житомирські ласощі» (10003, м. Житомир, вул. Щорса,67, ) використовувати торгівельну марку та знак позивача ОСОБА_7 кільце - Golden Ring

3. Стягнути з Закритого акціонерного товариства "Житомирські Ласощі" (10003, м. Житомир, вул. Щорса,67, ) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Ренесанс Траст" (01014, м. Київ, пров. Мічуріна,3/2 А, оф. 21, )

- 459,34 грн. судового збору

- 3615,54 грн. витрат на проведення судової експертизи

3. В решті позову відмовити.

Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після розгляду справи апеляційним господарським судом.

Апеляційна скарга подається на рішення місцевого господарського суду протягом десяти днів з дня його оголошення. У разі якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частину рішення, зазначений строк обчислюється з дня підписання рішення, оформленого відповідно до статті 84 Господарського процесуального кодексу України.

Повне рішення складено: 05.04.17

Суддя Сікорська Н.А.

Віддрукувати:

1- в справу