ЛЬВІВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
_________________________________________________________________________________________________________
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"11" квітня 2017 р. Справа № 909/560/15

Львівський апеляційний господарський суд в складі колегії:

Головуючого судді Давид Л.Л.

суддів Кордюк Г.Т.

ОСОБА_1

при секретарі судового засідання Оштук Н.В.

розглянувши апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю "Самсон-ІФ", м.Івано-Франківськ б/н від 04.01.2017 (вх. № апеляційного суду 01-05/220/17 від 16.01.2017)

на рішення господарського суду Івано-Франківської області від 14.12.2016

у справі № 909/560/15 (головуючий суддя Рочняк О. В., суддя Скапровська І. М., суддя Булка В. І.)

за позовом: заступника прокурора м. Івано-Франківська в інтересах держави в особі:

1. Міністерства аграрної політики та продовольства, м. Київ

2. Державного підприємства спиртової та лікеро-горілчаної промисловості "Укрспирт" , м. Бровари, Київська область

3. Івано-Франківського обласного державного об'єднання спиртової та лікеро-горілчаної промисловості, м. Івано-Франківськ

до відповідача: Товариства з обмеженою відповідальністю "Самсон-ІФ", м.Івано-Франківськ

про визнання недійсним договору № 36 від 25.10.2012 про передачу майнових прав на знак для товарів і послуг у співвласність, укладеного між Івано-Франківським обласним державним об'єднанням спиртової та лікеро-горілчаної промисловості та ТОВ "Самсон-ІФ"; визнання за Івано-Франківським обласним державним об'єднанням спиртової та лікеро-горілчаної промисловості виключного права інтелектуальної власності на знак для товарів та послуг за свідоцтвом №73383

за участю представників :

від Позивача-1- не зявився;

від Позивача-2 - не зявився;

від Позивача-3 - ОСОБА_2 (довіреність №01-07/347 від 24.11.2016);

Прокурор - Макогон Ю.І. (посвідчення №020325 від 06.09.13 р.),

від Відповідача ОСОБА_3 (довіреність від 30.12.2016).

ВСТАНОВИВ:

Рішенням господарського суду Івано-Франківської області від 14.12.2016 у справі № 909/560/15 визнано недійсним договір № 36 від 25.10.2012 про передачу майнових прав на знак для товарів і послуг у співвласність, укладений між Івано-Франківським обласним державним об'єднанням спиртової та лікеро-горілчаної промисловості та товариством з обмеженою відповідальністю "Самсон-ІФ". В решті позову відмовлено. Стягнуто з ТОВ "Самсон ІФ" (вул. Максимовича, 8 м.Івано-Франківськ, 76007, код 37409179) в дохід Державного бюджету України (отримувач - Управління Державної казначейської служби України у м.Івано-Франківську Івано-Франківської обл.; код отримувача - 37952250; банк отримувача Головне управління Державної казначейської служби України в Івано-Франківської обл.; МФО 836014; рахунок 3002; код класифікації доходів бюджету: 22030001) 1378 грн. судового збору.

Не погоджуючись з рішенням суду першої інстанції, Відповідач звернувся до Львівського апеляційного господарського суду з апеляційною скаргою, в якій просить скасувати рішення господарського суду Івано-Франківської області від 14.12.2016 у справі № 909/560/15 в частині задоволення позовних вимог і прийняти нове рішення, яким у позові відмовити повністю.

Скаржник посилається, зокрема, на те, що при прийнятті оскаржуваного рішення місцевий господарський суд:

невірно ототожнив інтелектуальну власність та нерухоме майно, суд не врахував, що знаки для товарів та послуг реєструються відповідно до спеціального законодавства, яке немає нічого спільного з державною реєстрацією прав на нерухоме майно;

невірно дійшов висновку про відчуження майна, адже за змістом спірного договору відбулася передача майнових прав частково, в результаті якої первісний власник (держава) не втратив майнового права на знак для товарів і послуг;

не врахував, що в матеріалах справи відсутні докази порушення інтересів держави, а також того, що обраний спосіб захисту не призведе до поновлення порушених прав, так як права інтелектуальної власності не порушуються внаслідок наявності двох власників знака для товарів і послуг;

неправильно застосував норми матеріального права щодо необхідності оцінки знака для товарів і послуг перед відчуженням, адже в редакції від 17.05.2012 Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», чинній на момент укладення договору, йшла мова про майно в розумінні речей, а обєкти інтелектуальної власності не підлягали обовязковій оцінці при передачі частково майнових прав інтелектуальної власності;

не врахував, що з системного аналізу Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», «Про управління обєктами державної власності» та Порядку відчуження обєктів державної власності вбачається, що здійснення прав інтелектуальної власності має окремий правовий режим, а правила щодо відчуження майна на інтелектуальну власність не поширюються;

не взяв до уваги, що оскаржуване судове рішення ґрунтується на припущеннях стосовно того, що вартість знаку для товарів та послуг становила понад 1% балансової вартості активів боржника на момент укладення спірного договору;

не застосував до спірних правовідносин положення ч.ч. 14, 15 ст. 13 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" розпорядник майна не має права втручатися в оперативно-господарську діяльність боржника, крім випадків, передбачених цим Законом; призначення розпорядника майна не є підставою для припинення повноважень керівника чи органу управління боржника, адже передача майнових прав на знак відносяться до оперативно-господарської діяльності Івано-Франківського обласного державного об'єднання спиртової та лікеро-горілчаної промисловості;

не врахував, що Відповідач є добросовісним набувачем права інтелектуальної власності на знак для товарів та послуг.

У поданому суду відзиві на апеляційну скаргу від 03.02.2017 Прокурор просить суд апеляційну скаргу залишити без задоволення, оскаржуване рішення суду - без змін, а з підстав його правомірності та обґрунтованості.

У письмових поясненнях від 10.03.2017 Апелянт зазначає про те, що оспорюваний договір не може бути визнаний судом недійсним при відсутності порушень з боку Відповідача, цей договір був схвалений Івано-Франківським ОДОСП, з боку органів державної влади невідкладних дій не вчинялося. Окрім цього, Апелянт з посиланням на практику Європейського Суду з прав людини зазначає про те, що наявність порушень з боку органу публічної влади не може бути підставою для позбавлення цього майна особи, яка жодних порушень не вчинила, та ризик будь-якої помилки державного органу повинен покладатися на саму державу, а помилки не можуть виправлятися за рахунок осіб, яких вони стосуються.

Ухвалою Львівського апеляційного господарського суду від 18.01.2017 прийнято апеляційну скаргу ТОВ "Самсон-ІФ" б/н від 04.01.2017 (вх. № апеляційного суду 01-05/220/17 від 16.01.2017) на рішення господарського суду Івано-Франківської області від 14.12.2016 у справі № 909/560/15 та призначено до розгляду в судовому засіданні 07.02.2017 в складі колегії суддів: Давид Л.Л. (головуючий суддя), ОСОБА_1 та ОСОБА_4

У звязку з тим, що станом на 13.02.2017 суддя Плотніцький Б.Д. перебував у відпустці, що перешкоджало прийняттю ухвали про перенесення розгляду справи в попередньому складі колегії суддів в строки, визначені ст. 102 ГПК України, 13.02.2017 справу № 909/560/15 передано на проведення автоматизованої заміни судді члена колегії судді Плотніцького Б.Д.

Згідно протоколу автоматизованої заміни складу колегії суддів від 13.02.2017 склад колегії у справі № 909/560/15 визначено: ОСОБА_5 - головуючий суддя, судді Кордюк Г.Т., Малех І.Б.

Ухвалою Львівського апеляційного господарського суду від 14.02.2017 розгляд апеляційної скарги Товариства з обмеженою відповідальністю "Самсон-ІФ" б/н від 04.01.2017 (вх. № апеляційного суду 01-05/220/17 від 16.01.2017) на рішення Господарського суду Івано-Франківської області від 14.12.2016 у справі № 909/560/15 призначено на 28.02.2017 в складі колегії суддів: Давид Л.Л.(головуючий суддя), ОСОБА_6 та ОСОБА_1

Ухвалами Львівського апеляційного господарського суду від 28.02.2017, від 21.03.2017 розгляд апеляційної скарги відкладався.

У поданому суду апеляційної інстанції відзиві на додаткових поясненнях від 10.04.17 Прокурор зазначає, що імперативність норми щодо державної реєстрації права інтелектуальної власності на торговельну марку, а разом з цим й поширення режиму нерухомої речі на неї, підтверджується нормами ст.ст. 492, 494 ЦК України та ст. 13 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг». Крім того, Прокурор зазначає, що поширення на торговий знак режиму нерухомої речі вимагає обовязкового погодження дій підприємства, повязаних з рухом його капіталу, з розпорядником майна при укладенні спірного договору.

У судовому засіданні від 11.04.2017 присутні представники учасників судового процесу та Прокурор навели свої доводи та міркування з приводу поданої апеляційної скарги.

У відповідності до ч. 2 ст. 85 та ч. 1 ст. 99 ГПК України у судовому засіданні 11.04.2017 оголошено вступну та резолютивну частини постанови Львівського апеляційного господарського суду.

У відповідності до ст. 101 ГПК України у процесі перегляду справи апеляційний господарський суд за наявними у справі і додатково поданими доказами повторно розглядає справу. Додаткові докази приймаються судом, якщо заявник обґрунтував неможливість їх подання суду першої інстанції з причин, що не залежали від нього. Апеляційний господарський суд не зв'язаний доводами апеляційної скарги і перевіряє законність і обґрунтованість рішення місцевого господарського суду у повному обсязі. В апеляційній інстанції не приймаються і не розглядаються вимоги, що не були предметом розгляду в суді першої інстанції.

Вивчивши матеріали справи та апеляційної скарги, оцінивши зібрані по них докази, заслухавши пояснення представників учасників судового процесу, судова колегія Львівського апеляційного господарського суду дійшла висновку що рішення господарського суду Івано-Франківської області від 14.12.2016 у справі № 909/560/15 підлягає скасуванню частково, виходячи з наступного.

Як встановлено місцевим господарським судом, Івано-Франківське обласне державне об'єднання спиртової та лікеро-горілчаної промисловості (ОДОСП) засновано на основі державної власності і входить до складу Державного концерну спиртової та лікеро-горілчаної промисловості (концерн "Укрспирт"), входить до сфери управління Міністерства аграрної політики України і є підзвітним йому.

ОДОСП володіє на праві власності знаком для товарів і послуг, засвідченим у відповідності до ст.157 ГК України свідоцтвом № 73383 (Т. І, а.с. 16).

Як вбачається з матеріалів справи, 25.10.2012 між Івано-Франківським обласним державним об'єднанням спиртової та лікеро-горілчаної промисловості (далі по тексту - Івано-Франківське ОДОСП) та ТОВ "Самсон-ІФ" було укладено договір № 36 про передання майнових прав на знак для товарів і послуг у співвласність, за умовами якого ОДОСП передає у спільну власність ТОВ "Самсон-ІФ", а останнє приймає у співвласність майнові права на наступний знак для товарів і послуг: свідоцтво на знак для товарів і послуг № 73383, зареєстроване 15.03.2007 Державним департаментом інтелектуальної власності Міністерства науки і освіти у повному обсязі, на які зареєстровано Знак (Т. І., а.с. 18-19).

В п. 1.2 договору сторони погодили, що співвласник (ТОВ "Самсон-ІФ") з моменту підписання цього договору за цим договором отримує право самостійно позначати згаданим Знаком продукцію згідно з переліком товарів, що вказані в Свідоцтві.

Пунктом 2.2 договору визначено обов'язок ОДОСП не передавати третім особам майнові права на Знаки без згоди співвласника.

У відповідності до п. 3.1 договору передбачено можливість використання співвласником Знаку на власний розсуд, в тому числі й щодо надання дозволу на використання Знаку (видачу ліцензій) та передачу права власності на нього іншим особам.

Надалі, 25.10.2012 між Івано-Франківським ОДОСП та ТОВ "Самсон-ІФ" укладено угоду про внесення змін і доповнень до договору № 36 від 25.10.12, якою договір про передання майнових прав на знак для товарів і послуг у співвласність доповнено пунктом 1.4 такого змісту: "винагорода, в розмірі 500 грн. без ПДВ сплачується протягом 3-х років з моменту підписання цієї угоди". (Т.І, а.с. 67).

Державною службою інтелектуальної власності України 09.08.2013 прийнято рішення про опублікування в офіційному бюлетені "Промислова власність" та внесення до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг відомостей про передачу права власності на знак за свідоцтвом № 73383 у співвласність ТОВ "Самсон-ІФ". (Т. І, а.с. 22).

Згідно вищевказаного рішення та виписки з Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг від 27.08.2013 № 14937 власниками знаку за свідоцтвом № 73383 від 15.03.2007 є Івано-Франківське ОДОСП та ТОВ "Самсон-ІФ".

В обґрунтування своїх позовних вимог Прокурор та Позивач посилаються на те, що передача майнових прав на знак для товарів і послуг у співвласність відбулася безоплатно та без обов'язкової незалежної оцінки вартості цих прав, в порушення ст. 7 Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні». Крім того, Прокурор зазначає про те, що укладення договору про передачу майнових прав на знак для товарів і послуг у співвласність відбулося без погодження з розпорядником майна Івано-Франківського ОДОСП арбітражним керуючим ОСОБА_7, призначеним у встановленому порядку, а питання щодо укладення договору про передачу майнових прав на знак для товарів і послуг у співвласність не погоджувалося з органом, до сфери управління якого входить Позивач, тобто з Міністерством аграрної політики України. Також, Прокурор посилається на те, що використання Відповідачем знака за свідоцтвом № 73383 порушує ділову репутацію Позивача -2.

Прокурор в інтересах Позивачів звернувся з позовом до суду про визнання недійсним договору № 36 від 25.10.2012 про передачу майнових прав на знак для товарів і послуг у співвласність, укладеного між Івано-Франківським обласним державним об'єднанням спиртової та лікеро-горілчаної промисловості та ТОВ "Самсон-ІФ", при цьому не оспорюючи додаткову угоду до нього.

При перегляді рішення місцевого господарського суду в апеляційному порядку, судова колегія Львівського апеляційного господарського суду керувалась наступним:

Режим розпорядження торговельною маркою регулюється нормами Цивільного кодексу України - Главою 75 «Розпорядження майновими правами інтелектуальної власності», Господарським кодексом України - Главою 16 «Використання у господарській діяльності прав інтелектуальної власності», Законом України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (ст. 16), в яких передбачено виключне право власника знака користуватися і розпоряджатися знаком, і, зокрема, передавати право користування знаком.

У відповідності до ст. 495 ЦК України майнові права інтелектуальної власності на торговельну марку належать володільцю відповідного свідоцтва, володільцю міжнародної реєстрації, особі, торговельну марку якої визнано в установленому законом порядку добре відомою, якщо інше не встановлено договором.

Згідно з ч. 1 ст. 424 ЦК України, майновими правами інтелектуальної власності, зокрема, є виключне право дозволяти використання об'єкта права інтелектуальної власності та виключне право перешкоджати неправомірному використанню об'єкта права інтелектуальної власності, в тому числі забороняти таке використання.

Як передбачено ч. 1 ст. 495 ЦК України майновими правами інтелектуальної власності на торговельну марку, зокрема, є виключне право дозволяти використання торговельної марки та виключне право перешкоджати неправомірному використанню торговельної марки, в тому числі забороняти таке використання.

У відповідності до ст.ст. 177,190 ЦК України об'єктами цивільних прав є речі, у тому числі гроші та цінні папери, інше майно, майнові права, результати робіт, послуги, результати інтелектуальної, творчої діяльності, інформація, а також інші матеріальні і нематеріальні блага. Майном як особливим об'єктом вважаються окрема річ, сукупність речей, а також майнові права та обов'язки. Майнові права є неспоживною річчю. Майнові права визнаються речовими правами.

Наведеної правової позиції дотримується також Верховний Суд України в постанові від 30.01.2013 по справі № 6-168-цс12, зазначаючи про те, що майнові права є неспоживною річчю та визнаються речовими правами, а тому майнове право, яке можна визначити як "право очікування", є складовою частиною майна як об'єкта цивільних прав. Майнове право - це обмежене речове право, за яким власник цього права наділений певними, але не всіма правами власника майна, та яке засвідчує правомочність його власника отримати право власності на нерухоме майно чи інше речове право на відповідне майно в майбутньому.

Статтею 215 ЦК України передбачено, що підставою недійсності правочину є недодержання в момент вчинення правочину стороною (сторонами) вимог, які встановлені частинами першою - третьою, п'ятою та шостою статті 203 цього Кодексу.

Згідно з ч.ч.1,2 ст.203 ЦК України зміст правочину не може суперечити цьому Кодексу, іншим актам цивільного законодавства, а також інтересам держави і суспільства, його моральним засадам. Особа, яка вчиняє правочин, повинна мати необхідний обсяг цивільної дієздатності.

У відповідності до п. 1.1. статуту Івано-Франківського ОДОСП, затвердженого наказом Міністерства аграрної політики України від 30.12.2009 № 959), Івано-Франківське ОДОСП засновано на державній власності і входить до складу Державного концерну спиртової та лікеро-горілчаної промисловості, (концерн «Укрспирт»), входить до сфери управління Міністерства аграрної політики України (надалі Уповноважений орган управління) і є підзвітним йому.

Обєднання є юридичною особою та володіє закріпленим за ним на праві господарського відання майном (п. 4.1. статуту).

У відповідності до п. 4.6. статуту Івано-Франківського ОДОСП обєднання може мати знаки для товарів та послуг, які реєструються у встановленому законодавством порядку

В п. 5.1 статуту Івано-Франківського ОДОСП зазначено, що його майно є державною власністю і закріплюється за ним на праві господарського відання.

Обєднання не має права безоплатно передавати належне йому майно іншим юридичним особам чи громадянам, крім випадків, передбачених законом Відчужувати майнові обєкти, що належать до основних фондів Обєднання має право лише за попередньою згодою Уповноваженого органу управління на конкурентних засадах, якщо інше не встановлено законом (п. 5.5. статуту).

Укладати мирові угоди, що передбачають відчуження обєктів, які належать до основних фондів, Обєднання має право тільки за попередньою згодою Уповноваженого органу управління. Розпоряджатися в інший спосіб майном, що належить до основних фондів, у тому числі передавати майно в оренду, Обєднання має право лише в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Господарським кодексом України та іншими законами України (п. 5.5. статуту).

У відповідності до п. 6.1. статуту Івано-Франківського ОДОСП матеріально-фінансовою основою діяльності Обєднання є статутний фонд, який утворений відповідно до рішення про створення Обєднання і обліковується на балансі Обєднання.

Як вбачається з матеріалів справи, зокрема з матеріалів ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності Івано-Франківського ОДОСП за період з 01.01.2012 по 01.03.2015, на дату укладення договору від 25.10.2012 № 36 в обліку Івано-Франківського ОДОСП не відображена вартість торгового знаку, співвласниками якого за умовами спірного договору є Івано-Франківський ОДОСП та ТОВ "Самсон-ІФ" (Т. І. а.с. 146-154). Крім того, як вбачається з матеріалів справи, в рамках кримінального провадження № 0000003 від 19.01.2015 встановлено, що майнові права на спірний знак для товарів та послуг на балансі Івано-Франківського ОДОСП не обліковувалися по бухгалтерському та податковому обліках не числились.

За таких обставин, судова колегія зазначає, що майнове право інтелектуальної власності щодо знаку для товарів та послуг, яке було предметом договору від 25.10.2012, не належало до основних фондів Обєднання та відповідно не потребувало попередньої згоди Уповноваженого органу управління, як це передбачено в п. 5.5. статуту та стосується основних фондів підприємства.

У відповідності до ч. 13 ст. 13 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", в редакції від 22.03.2010 Керівник або орган управління боржника виключно за погодженням з розпорядником майна укладає угоди щодо розпорядження іншим майном боржника, балансова вартість якого складає понад один відсоток балансової вартості активів боржника.

Проте, як було зазначено вище, на момент укладення договору про передання майнових прав на знак для товарів і послуг у співвласність від 25.10.2012 № 36 вартість торгового знаку для товарів і послуг на балансі Обєднання не відображена, що не дає підстав зазначити про обовязковість надання органом управління боржника згоди на укладення такого договору в розмінні ч. 13 ст. 13 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".

При цьому, суд апеляційної інстанції зазначає, що вартість майнових прав на спірний знак для товарів та послуг на момент укладення договору про передання майнових прав на знак для товарів і послуг у співвласність від 25.10.2012 № 36 не була визначена, оцінка вартості була проведена на замовлення Івано-Франківського ОДОСП через рік після укладення договору - 30.11.2013, за якою вартість становить 7 612 тис. грн. без врахування ПДВ.

З наведеного не виключається можливість того, що товарний знак набув вартості уже після укладення спірного договору в процесі його використання.

З огляду на наведене вище, доводи Прокурора про те, що спірний договір зі сторони Івано-Франківського ОДОСП стосовно відчуження обєктів державної власності був укладений без погодження з субєктом управління майном, не заслуговує на увагу, оскільки вартість торгового знаку в обліку Івано-Франківського ОДОСП не відображена та на балансі Івано-Франківського ОДОСП не обліковувалася.

У відповідності до ст. 36 ГПК України письмовими доказами є документи i матеріали, які містять дані про обставини, що мають значення для правильного вирішення спору. Письмові докази подаються в оригіналі або в належним чином засвідченій копії. Якщо для вирішення спору має значення лише частина документа, подається засвідчений витяг з нього.

В даному випадку ні Прокурором, ні Позивачами не доведено, що спірний договір укладено з порушенням вимог норм Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" та всупереч положенням статуту Івано-Франківського ОДОСП, оскільки такі визначають обовязковість оцінки та дозволу на відчуження майна, які відносяться до основних засобів і балансова вартість яких перевищує понад один відсоток балансової вартості активів боржника.

У відповідності до п. 3.2.1. статуту Івано-Франківського ОДОСП, основними напрямками його діяльності є виробництво та реалізація горілок та лікеро-горілчаних виробів.

За таких обставин справи, спірний договір, який укладений між Івано-Франківським ОДОСП та ТОВ "Самсон-ІФ" не суперечить інтересам держави та встановленим цілям діяльності державного підприємства - Івано-Франківського ОДОСП.

Окрім цього, судова колегія зазначає, що внаслідок передачі від Івано-Франківського ОДОСП на користь ТОВ "Самсон-ІФ" можливості використання майнових прав на знак для товарів і послуг за умовами договору від 25.10.2012 № 36, Івано-Франківське ОДОСП, як співвласник, не позбавлене можливості володіти, користуватися і розпоряджатися належним йому знаком для товарів і послуг на свій розсуд у межах, передбачених законом. Оскільки, у відповідності до витягу з Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг від 02.03.2016 відносно свідоцтва № 73383 Івано-Франківське ОДОСП та ТОВ "Самсон-ІФ" є співвласниками свідоцтва № 73383 від 15.03.2007, на підставі рішення № 14937 від 27.08.2013, що надає їм право використовувати знак, а також виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди зареєстрований знак, виключне право розпоряджатися правом на знак в порядку, встановленому статтею 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», та інші права, визначені цим Законом (Т. ІV, а.с. 3-4).

Тобто, за умовами оспорюваного договору від 25.10.2012 № 36 та як вбачається із витягу з Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг від 02.03.2016 відносно свідоцтва № 73383, право власності Івано-Франківського ОДОСП на знак для товарів та послуг за цим свідоцтвом не припинилося, так як не вибуло з його володіння, та не обмежило обсяг його повноважень як власника з володіння, користування та розпорядження цим правом інтелектуальної власності.

У відповідності до ст. 33 ГПК України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог чи заперечень.

Статтею 34 ГПК України визначено, що господарський суд приймає тільки ті докази, які мають значення для справи. Обставини справи, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватись іншими засобами доказування. Обов'язок доказування та подання доказів відповідно до ст. 33 ГПК України розподіляється між сторонами виходячи з того, хто посилається на певні юридичні факти, які обґрунтовують його вимоги та заперечення. Колегія суддів зазначає, що в даному випадку саме Позивач мав довести наявність тих обставин, на підставі яких він звернувся до господарського суду з позовними вимогами.

У відповідності до ст. 121 Конституції України на прокуратуру покладено, зокрема, представництво інтересів держави в суді у випадках, визначених законом.

В даному випадку прокурор вбачає порушення інтересів держави в неправомірному, на його думку, відчуженні та використанні державного майна. Проте, судова колегія зазначає, що майно з державної власності не вибуло, так як за умовами оспорюваного договору Позивач-3 не позбавлений права на використання права інтелектуальної власності на знак для товарів на послуг за свідоцтвом № 73383 від 15.03.2007, який в свою чергу (знак для товарів та послуг) не вибув з державного володіння.

Стосовно доводів Прокурора про те, що використаний Відповідачем знак для товарів та послуг, який є предметом оспорюваного договору, вводить в оману споживача щодо товару, послуги та особи, яка виготовляє цей товар, судова колегія зазначає про наступне:

Згідно з п. 4.3.1.9. Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг від 28.07.1995 №116 позначення може бути визнане оманливим або таким, що здатне вводити в оману, коли є очевидним, що воно в процесі використання як знака не виключає небезпеку введення в оману споживача.

Право інтелектуальної власності виникає (набувається) з підстав, встановлених законом чи договором. У вирішенні спорів з інтелектуальної власності слід застосовувати правила законів у сфері інтелектуальної власності, до яких відноситься в тому числі Закон України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг".

Відповідно до статті 492 ЦК України та ст. 1 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" від 15.12.1993 № 3689-XII торговельною маркою може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень, які придатні для вирізнення товарів (послуг), що виробляються (надаються) однією особою, від товарів (послуг), що виробляються (надаються) іншими особами. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, літери, цифри, зображувальні елементи, комбінації кольорів.

Згідно ч.2, 4 статті 5 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", обсяг правової охорони, що надається, визначається зображенням знака та переліком товарів і послуг, внесеними до Реєстру (Державний реєстр свідоцтв України на знаки для товарів і послуг згідно зі статтею 1 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг"), і засвідчується свідоцтвом з наведеними у ньому копією внесеного до Реєстру зображення знака та переліком товарів і послуг.

У відповідності до п. 4.3.1.7. Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг (далі - Правила), до позначень, які вказують на вид, якість, кількість, властивості, склад, призначення, цінність товарів і/або послуг, а також на місце і час їх виготовлення чи збуту, належать прості найменування товарів; зазначення категорії якості товарів; зазначення властивостей товарів, в тому числі таких, що носять хвалебний характер; зазначення матеріалу або складу сировини; зазначення ваги, об'єму, ціни товарів, дати виробництва товарів; історичні дані щодо заснування виробництва, зображення нагород, що присуджені товарам; видові найменування підприємств, адреси виробників товарів або посередників.

Зміст поняття "введення знаком в оману споживача щодо товару і послуги або щодо особи, яка виготовляє товар чи надає послугу" розкривається у Правилах складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, затверджених наказом Державного патентного відомства України від 28.07.1995 №116 із змінами і доповненнями.

Відповідно до п. 4.3.1.9. вказаних Правил до позначень, що є оманливими або такими що можуть ввести в оману щодо товару і послуги або щодо особи, яка виготовляє товар чи надає послугу, відносяться позначення, які "породжують у свідомості споживача асоціації, пов'язані з певною якістю, географічним походженням товарів або послуг або з певним виробником, які насправді не відповідають дійсності. Позначення може бути визнане оманливим або таким, що здатне вводити в оману, коли є очевидним, що воно в процесі використання як знака не виключає небезпеку введення в оману споживача".

Закон України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" тлумачить поняття "знак для товарів і послуг"як "позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб". Звідси випливає визначена законодавцем розпізнавальна функція, що нерозривно пов'язана із функцією зазначення походження.

У матеріалах Всесвітньої організації інтелектуальної власності (ВОІВ) з приводу описовості та оманливості товарних знаків (позначень) зазначено: описовими позначеннями є такі позначення, які служать в торгівлі для зазначення виду, якості, передбачуваного призначення, вартості, місця походження, часу виготовлення або будь-якої іншої властивості товарів, на яких товарний знак призначений використовуватися або використовується. Позначення, які описують або вказують на географічне походження, є неправильними для тих товарів, які не походять з описаного або вказаного району. В таких випадках споживач буде введений в оману, якщо посилання на географічне походження створить у нього неправильні асоціації.

Товарний знак за свідоцтвом № 73383 не є таким, що вказує на місце виготовлення та виробника товарів або надання послуг, тобто в процесі використання знаку іншими особами виключається небезпека введення в оману споживача.

В той же час, суд апеляційної інстанції зазначає, що товарний знак за свідоцтвом № 73383, в результаті укладеного правочину, зареєстровано та використовується юридичними особами, які розташовані та зареєстровані в одному і тому ж місті Івано-Франківськ.

У відповідності до інформаційного листа Вищого господарського Суду України від 28.03.2007 у № 01-8/184 "Про деякі питання практики застосування господарськими судами законодавства про інформацію"ділову репутацію юридичної особи становить престиж її фірмового (комерційного) найменування, та інших належних їй нематеріальних активів серед кола споживачів її товарів та послуг. Приниженням ділової репутації суб'єкта господарювання (підприємця) є поширення у будь-якій формі неправдивих, неточних або неповних відомостей, що дискредитують спосіб ведення чи результати його господарської (підприємницької) діяльності у зв'язку з чим знижується вартість його нематеріальних активів.

Судова колегія Львівського апеляційного господарського суду зазначає, що Прокурор, звертаючись з позовом до суду в даній справі та Позивачі не довели суду належними та допустимими в розумінні ст. 34 ГПК України доказами фактів поширення у будь-якій формі неправдивих, неточних або неповних відомостей, що дискредитують спосіб ведення чи результати господарської (підприємницької) діяльності Івано-Франківського ОДОСП та/або ж виготовлення товару з використанням знаку для товарів та послуг, який є предметом оспорюваного договору, з позначеннями, що є оманливими або такими що можуть ввести в оману щодо товару і послуги або щодо особи, яка виготовляє товар чи надає послугу, та які насправді не відповідають дійсності.

При цьому, суд апеляційної інстанції зазначає, що додані Івано-Франківським ОДОСП до матеріалів справи етикетка та контретикетка із зображенням «Ф» та результати моніторингу продукції торгової марки «Княгинин» за період з 05.06.2015 по 22.07.2015 не доводять протилежного (Т.І, а.с. 79-144), в інформації про виробника та адресу потужностей виробництва зазначено - Івано-Франківське обласне державне об'єднання спиртової та лікеро-горілчаної промисловості, Україна, м. Івано-Франківськ, вул. Княгинин, 44.

За таких обставин, судова колегія вважає, що Прокурор не надав належних та допустимих доказів того, що Відповідач вчиняв дії щодо порушення ділової репутації Івано-Франківського ОДОСП внаслідок створення оманливого уявлення щодо дійсного виробника продукції, зазначеної в свідоцтві № 73383.

Посилання Прокурора на висновки Вищого господарського суду України у справі № 5002-33/6355-2010, викладені в постанові від 16.04.2013 судом апеляційної інстанції до уваги не беруться, оскільки в постанові суду касаційної інстанції йде мова про внесення знаку на товари та послуги визначеної вартості (102 926 грн.) в якості вкладу з боку державної установи в спільну діяльність в цілях спільної інвестиційної діяльності, натомість предметом даного господарського спору є визнання недійсним договору про спільне використання знаку для товарів та послуг без ознак відчуження такого.

З огляду на наведене вище, судова колегія погоджується з доводами апеляційної скарги про необґрунтованість рішення місцевого господарського суду в частині задоволення позовних вимог.

В іншій частині рішення місцевого господарського суду вірне та не оскаржено Сторонами і Прокурором.

Враховуючи наведене та керуючись ст. ст. 99, 101, 102, 103, 104, 105 Господарського процесуального кодексу України, -

Львівський апеляційний господарський суд ПОСТАНОВИВ:

1. Апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю "Самсон-ІФ" , м. Івано-Франківськ б/н від 04.01.2017 (вх. № апеляційного суду 01-05/220/17 від 16.01.2017) задоволити.

2. Рішення господарського суду Івано-Франківської області від 14.12.2016 у справі № 909/560/15 скасувати в частині задоволення позову про визнання недійсним договору № 36 від 25.10.2012 про передачу майнових прав на знак для товарів і послуг у співвласність, укладеного між Івано-Франківським обласним державним об'єднанням спиртової та лікеро-горілчаної промисловості та ТОВ "Самсон-ІФ". Прийняти в цій частині нове рішення в позові відмовити.

3. В решті рішення суду залишити без змін.

4. Постанова набирає законної сили з дня її прийняття і може бути оскаржена в касаційному порядку.

Повний текст постанови складено 12.04.2017.

Головуючий суддя Л.Л. Давид

Суддя Г.Т.Кордюк

Суддя І.Б.Малех