РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20.03.2017№910/24344/15

Господарський суд міста Києва у складі судді Марченко О.В., за участю секретаря судового засідання Роздобудько В.В.,

розглянув у відкритому судовому засіданні

справу № 910/24344/15

за позовом товариства з обмеженою відповідальністю «Стокшина», м. Київ,

до товариства з обмеженою відповідальністю «МПК», м. Київ,

товариства з обмеженою відповідальністю «Он-Лайн», м. Вінниця, та

фізичної особи-підприємця ОСОБА_1, м. Луганськ,

про припинення порушення прав на торговельну марку,

за участю представників:

позивача - Бажанова В.О. (довіреність від 01.12.2016 №б/н);

Смеліка В.Б. (довіреність від 01.12.2016 №б/н);

відповідача-1 - Онуфрієнка А.А. (договір про надання правової допомоги від 09.11.2015 №КЕ/9);

відповідача-2 - не з'явився;

відповідача-3 - ОСОБА_5 (довіреність від 27.09.2016 №б/н).

Товариство з обмеженою відповідальністю «Стокшина» (далі - ТОВ «Стокшина») звернулося до господарського суду міста Києва з позовом (з урахуванням заяви про зміну предмета позову, поданої суду 04.12.2015) про:

- заборону товариству з обмеженою відповідальністю «МПК» (далі - ТОВ «МПК») і фізичній особі-підприємцю ОСОБА_1 (далі - Підприємець) використовувати знак для товарів і послуг за свідоцтвом України НОМЕР_2 та позначення «ІНФОРМАЦІЯ_1» під час представлення продуктів через засоби комунікації з метою роздрібного продажу, розміщення в мережі Інтернет на веб-сторінках і на веб-сайтах інформації щодо асортименту товарів 12 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі - МКТП), що дозволяє покупцям зручно оглядати, купувати і замовляти ці товари з веб-сторінок і веб-сайтів в мережі Інтернет, а також отримувати необхідну інформацію про ці товари, а також стосовно інших послуг 35 класу МКТП, зазначених у свідоцтві України НОМЕР_2 на знак для товарів і послуг, в рекламі, мережі Інтернет, чи іншим чином;

- стягнення з ТОВ «МПК» 3 780 грн. збитків (упущеної вигоди);

- заборону товариству з обмеженою відповідальністю «Он-Лайн» (далі - ТОВ «Он-Лайн») порушувати права власника свідоцтва України НОМЕР_2 шляхом незаконного делегування на користь інших осіб доменного імені ІНФОРМАЦІЯ_2; зобов'язання ТОВ «Он-Лайн» припинити делегування доменного імені ІНФОРМАЦІЯ_2.

Позов мотивовано тим, що: право на використання знака для товарів і послуг за свідоцтвом України НОМЕР_2 що є комбінованим позначенням та містить, зокрема, словосполучення «ІНФОРМАЦІЯ_1», порушується відповідачами шляхом: делегування доменного імені ІНФОРМАЦІЯ_2; використання позначення «ІНФОРМАЦІЯ_1» для надання послуг продажу товарів 12 класу МКТП (автомобільні шини, шини до коліс транспортних засобів), їх асортименту.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 16.11.2015 залучено до участі у справі Підприємця як іншого відповідача.

Рішенням господарського суду міста Києва від 25.04.2016 у справі №910/24344/15 (суддя Гумега О.В.), залишеним без змін постановою Київського апеляційного господарського суду від 06.07.2016 (колегія суддів у складі: суддя Пантелієнко В.О. - головуючий, судді Сотніков С.В. і Шипко В.В.), позов задоволено частково, заборонено ТОВ «МПК» і Підприємцю використовувати знак для товарів і послуг за свідоцтвом України НОМЕР_2 та позначення «ІНФОРМАЦІЯ_1» під час представлення продуктів через засоби комунікації з метою роздрібного продажу, розміщення в мережі Інтернет на веб-сторінках і на веб-сайтах інформації щодо асортименту товарів 12 класу МКТП, що дозволяє покупцям зручно оглядати, купувати і замовляти ці товари з веб-сторінок і веб-сайтів в мережі Інтернет, а також отримувати необхідну інформацію про ці товари, а також стосовно інших послуг 35 класу МКТП, зазначених у свідоцтві України НОМЕР_2 на знак для товарів і послуг, в рекламі та в мережі Інтернет; зобов`язано ТОВ «Он-Лайн» припинити делегування доменного імені ІНФОРМАЦІЯ_2; стягнуто з ТОВ «МПК» 1 827 грн. судового збору і 4 413,56 грн. витрат на проведення судової експертизи; стягнуто з Підприємця 1 827 грн. судового збору і 4 413,56 грн. витрат на проведення судової експертизи; у задоволенні решти позовних вимог відмовлено.

Постановою Вищого господарського суду України від 06.12.2016 (колегія суддів у складі: суддя Селіваненко В.П. - головуючий, судді Львов Б.Ю. і Палій В.В.) судові рішення попередніх судових інстанцій з даної справи скасовано в частині: часткового задоволення позову; заборони ТОВ «МПК» і Підприємцю використовувати знак для товарів і послуг за свідоцтвом України НОМЕР_2 та позначення «ІНФОРМАЦІЯ_1» під час представлення продуктів через засоби комунікації з метою роздрібного продажу, розміщення в мережі Інтернет на веб-сторінках і на веб-сайтах інформації щодо асортименту товарів 12 класу МКТП, що дозволяє покупцям зручно оглядати, купувати і замовляти ці товари з веб-сторінок і веб-сайтів в мережі Інтернет, а також отримувати необхідну інформацію про ці товари, а також стосовно інших послуг 35 класу МКТП, зазначених у свідоцтві України НОМЕР_2 на знак для товарів і послуг, в рекламі та в мережі Інтернет; зобов'язання ТОВ «Он-Лайн» припинити делегування доменного імені ІНФОРМАЦІЯ_2; стягнення з ТОВ «МПК» і Підприємця сум судового збору та витрат на проведення судової експертизи, справу у відповідній частині передано на новий розгляд до господарського суду міста Києва, у решті судові рішення попередніх судових інстанцій залишено без змін. За результатами повторного автоматичного розподілу справу №910/30304/15 передано судді Марченко О.В. для розгляду.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 23.12.2016 суддею Марченко О.В. прийнято справу № 910/24344/15 до свого провадження.

Позивач 30.01.2017 подав суду письмові пояснення, в яких зазначив, що навіть якщо припустити, що відповідачу-3 може належати право попереднього користувача на знак для товарів і послуг за свідоцтвом України НОМЕР_2, то таке право передбачає продовження використання позначення саме тим способом, яким Підприємець використовував позначення до дати подання заявки на знак для товарів і послуг за вказаним свідоцтвом, тобто для зазначення в договорах купівлі-продажу шин, а не шляхом реєстрації доменного імені ІНФОРМАЦІЯ_2; разом з тим, наявність такого права попереднього користування у Підприємця не означає наявність його у ТОВ «МПК», оскільки в матеріалах справи відсутні будь-які докази передачі права попереднього користування на знак для товарів і послуг за свідоцтвом України НОМЕР_2 від Підприємця до ТОВ «МПК»; судові витрати за участь адвоката у розгляді справи підлягають відшкодуванню (оплаті) лише в тому випадку, якщо вони сплачені адвокату стороною, якій такі послуги надавались, натомість в наданій відповідачем-1 квитанції до прибуткового ордеру від 09.11.2015 на підтвердження оплати послуг адвоката, вказано, що грошова сума 25 000 грн. була сплачена ОСОБА_1, - тобто фізичною особою, яка не є стороною у справі, оскільки сторонами у справі №910/24344/15 є ТОВ «Стокшина», ТОВ «МПК», ТОВ «Он-Лайн» та Підприємець, а відтак така квитанція не є належним доказом оплати послуг адвоката відповідачем-1.

Підприємець 30.01.2017 подав суду письмові пояснення, в яких зазначив таке: відповідач-3 надав суду документальні докази, що підтверджують факт використання позначень «ІНФОРМАЦІЯ_1» та «ІНФОРМАЦІЯ_1» у його підприємницькій діяльності: в документації та маркетингу до 09.12.2009; в тому числі, серед наданих доказів є договір поставки від 09.09.2008, укладений приватним підприємством «Транском-ЮА» та фірмою «СТОК-ШИНА» в особі Підприємця; позивачем не надано доказів на підтвердження незаконного використання Підприємцем комбінованого позначення за свідоцтвом України НОМЕР_2, що виключає можливість заборони подальшого використання спірного знака; так, Підприємець ніколи не використовував комбіноване позначення, зареєстроване позивачем як знак для товарів і послуг; в той же час відповідач-3 добросовісно використав словесні позначення «ІНФОРМАЦІЯ_1» та «ІНФОРМАЦІЯ_1», які є схожими настільки, що їх можна сплутати з комбінованим знаком «ІНФОРМАЦІЯ_1», що належить позивачу, до дати подання останнім заявки 09.12.2009; у зв'язку з тим, що законодавство не обмежує форм та способів добросовісного використання знака попереднім користувачем, то Підприємець має право на подальше безоплатне використання словесних позначень «ІНФОРМАЦІЯ_1» та «ІНФОРМАЦІЯ_1», в тому числі в мережі Інтернет, зокрема, в доменних іменах; судами першої та апеляційної інстанцій повністю проігноровано обґрунтовані вимоги відповідача-1 про стягнення з позивача 25 000 грн. витрат на послуги адвоката.

02.02.2017 ТОВ «МПК» подало суду письмові пояснення щодо стягнення з позивача на користь відповідача-1 витрат зі сплати адвокатських послуг, в яких зазначив таке: в зв'язку з поданням ТОВ «Стокшина» даного позову відповідач-1 був змушений звернутися за правовою допомогою до адвоката Онуфрієнка А.А.; 09.11.2015 Онуфрієнком А.А. та ТОВ «МПК» укладено договір про надання правової допомоги №КЕ/9 (далі - Договір №КЕ/9); відповідно до додатку №1 до Договір №КЕ/9 сума послуг адвоката становить 48 000 грн.; відповідач сплатив адвокату Онуфрієнку А.А. 25 000 грн.; з огляду на викладене ТОВ «МПК» вважає, що заявлені ним витрати на оплату адвоката є обґрунтованими та співрозмірними, а отже у разі відмови у задоволені позову підлягають стягненню з позивача на користь відповідача-1.

Представники позивача у судовому засіданні 20.03.2017 надали пояснення у справі, позовні вимоги підтримали у повному обсязі.

Представники відповідача-1,3 надали пояснення по суті спору, щодо задоволення позовних вимог заперечили.

Представник відповідача-2 у судове засідання не з'явився, про дату, час і місце проведення судового засідання був повідомлений належним чином.

У підпункті 3.9.2 пункту 3.9 постанови пленуму Вищого господарського суду України від 26.12.2011 № 18 «Про деякі питання практики застосування Господарського процесуального кодексу України судами першої інстанції» зазначено, що, розпочинаючи судовий розгляд, суддя має встановити, чи повідомлені про час і місце цього розгляду особи, які беруть участь у справі, але не з'явилися у засідання. Особи, які беруть участь у справі, вважаються повідомленими про час і місце її розгляду судом, якщо ухвалу про порушення провадження у справі надіслано за поштовою адресою, зазначеною у позовній заяві. У випадку нез'явлення в засідання представників обох сторін або однієї з них справа може бути розглянута без їх участі, якщо неявка таких представників не перешкоджає вирішенню спору.

Враховуючи наведене та з метою запобігання безпідставному затягуванню розгляду справи, суд дійшов висновку про можливість розгляду справи по суті в судовому засіданні 20.03.2017 без участі представника відповідача-2 за наявними в ній матеріалами (стаття 75 Господарського процесуального кодексу України; далі - ГПК України).

Оцінивши наявні в матеріалах справи докази, які мають значення для розгляду справи по суті, проаналізувавши встановлені фактичні обставини справи в їх сукупності, заслухавши пояснення представників позивача та відповідачів-1,3, господарський суд міста Києва

ВСТАНОВИВ:

Підставами для скасування рішення місцевого і постанови апеляційного господарських судів зі справи стало те, що попередні судові інстанції:

- не врахували, що норма статті 500 Цивільного кодексу України (далі - ЦК України) не містить посилань (зазначень, вказівок) стосовно того чи іншого «способу» використання торговельної марки попереднім користувачем;

- відтак, припустилися неправильного застосування частини першої статті 500 ЦК України, у зв'язку з чим не встановили належним чином обставин, пов'язаних з реалізацією Підприємцем права попереднього користування торговельною маркою;

- не вирішили питання щодо розподілу в ній судових витрат у сумі 25 000 грн., пов'язаних з оплатою послуг адвоката.

Відповідно до частини першої статті 11112 ГПК України вказівки, що містяться у постанові касаційної інстанції, є обов'язковими для суду першої інстанції під час нового розгляду справи.

У новому розгляді справи господарським судом міста Києва встановлено таке.

ОСОБА_8 видано свідоцтво України НОМЕР_2 на знак для товарів і послуг «» (заявка від 27.10.2008), зареєстрований для послуг 35 класу МКТП «аукціонний продаж; демонстрування товарів; послуги постачання для інших (закуповування товарів та надавання постачальницьких послуг іншим фірмам); представляння продуктів через засоби комунікації з метою роздрібного продажу; публікування рекламних текстів; розміщування в мережі інтернет на веб-сторінках і на веб-сайтах інформації щодо асортименту товарів 12 класу,; що дозволяє покупцям зручно оглядати,; купувати і замовляти ці товари з веб-сторінок і веб-сайтів в мережі інтернет,; а також отримувати необхідну інформацію про ці товари; розміщування в одному місці, в інтересах інших осіб, асортименту товарів 12 класу, яке дає змогу покупцям зручно оглядати і купувати ці товари; розповсюджування рекламних матеріалів; сприяння продажеві (посередництво)».

Вказана торговельна марка є комбінованим позначенням, яке містить словосполучення «ІНФОРМАЦІЯ_1», виконане стандартним друкованим шрифтом літерами кирилиці, та зображувальну композицію з реалістичного зображення поверхні протектору шини та квадрату.

За приписами статті 494 ЦК України і пункту 4 статті 5 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (далі - Закон) набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчується свідоцтвом. Обсяг правової охорони торговельної марки визначається наведеними у свідоцтві її зображенням та переліком товарів і послуг, якщо інше не встановлено законом.

ТОВ «Стокшина» за ліцензійним договором від 30.01.2015 № б/н про надання права на використання об'єктів права інтелектуальної власності, укладеним з ОСОБА_8, отримало дозвіл (виключну ліцензію) на використання знака для товарів і послуг за свідоцтвом України НОМЕР_2.

Частиною першою статті 1109 ЦК України передбачено, що за ліцензійним договором одна сторона (ліцензіар) надає другій стороні (ліцензіату) дозвіл на використання об'єкта права інтелектуальної власності (ліцензію) на умовах, визначених за взаємною згодою сторін з урахуванням вимог цього Кодексу та іншого закону.

Отже, позивач як ліцензіат, отримав право захищати надані ліцензіаром права щодо торговельної марки «».

Позивач мотивує позов тим, що його право на використання торговельної марки за свідоцтвом України НОМЕР_2, що є комбінованим позначенням та містить, зокрема, словосполучення «ІНФОРМАЦІЯ_1», порушується шляхом реєстрації доменного імені ІНФОРМАЦІЯ_2 та використання позначення «ІНФОРМАЦІЯ_1» для надання послуг продажу товарів 12 класу МКТП (автомобільні шини, шини до коліс транспортних засобів), їх асортименту.

ТОВ «Стокшина» зазначає, що ним було з'ясовано те, що його права на торговельну марку порушуються відповідачами.

Матеріалами справи та поясненнями сторін підтверджується, зокрема, таке:

- відповідач-1 використовує торговельну марку у рекламуванні та під час продажу товарів 12 класу МКТП, в тому числі у мережі Інтернет;

- доменне ім'я ІНФОРМАЦІЯ_2 зареєстроване за відповідачем-3 відповідачем-2 у 2015 році;

- ТОВ «Он-Лайн» здійснило реєстрацію доменного імені на підставі сервісної угоди, яка розміщена на сайті відповідача-2 за посиланням https://www.bestname.ua/agreement.php та є публічним договором; делегування доменного імені відповідач-2 здійснив керуючись Регламентом публічного домену версія 3.2 (далі - Регламент), розробленим спільно з товариством з обмеженою відповідальністю «Хостмайстер», адміністраторами публічних доменів та реєстраторами 01.11.2013; Регламент описує основні принципи та процедури взаємодії реєстратора (відповідача-2) з реєстраційною системою Реєстру публічного домену (пункт 1 Регламенту); вимоги до доменного імені викладено в пункті 3 Регламенту;

- реєстрантом доменного імені stok-shina.com.ua є відповідач-3, а використання вказаного домену здійснює відповідач-1;

- роздруківки веб-сторінок сайту ІНФОРМАЦІЯ_2 містять інформацію про те, що ТОВ «МКП» спеціалізується на поставці вантажних, легковантажних і легкових шин з Китаю; на вказаному сайті використано також позначення «ІНФОРМАЦІЯ_1» Компания-импортер «МПК» (мовою оригіналу);

- Підприємець (дата державної реєстрації 28.04.2001) здійснював господарську діяльність з продажу вантажних шин з використанням позначень «ІНФОРМАЦІЯ_1», що підтверджується такими документами: договором поставки вантажних шин від 09.09.2008 № б/н (постачальником за яким була фірма «ІНФОРМАЦІЯ_1» в особі відповідача-3); візитка, фотографія вивіски, які, за твердженням відповідача-1 та відповідача-3, містять інформацію про використання відповідачем-3 позначення «ІНФОРМАЦІЯ_1» при здійсненні пропонування для продажу вантажних шин; календарі на 2008, 2010, 2013 роки, які містять інформацію щодо пропонування вантажних шин, позначення «ІНФОРМАЦІЯ_1» та посилання на «ЧП ОСОБА_1».

Згідно з частиною першою статті 41 ГПК України для роз'яснення питань, що виникають при вирішенні господарського спору і потребують спеціальних знань, господарський суд призначає судову експертизу.

Відповідно до частини п'ятої статті 42 ГПК України висновок судового експерта для господарського суду не є обов'язковим і оцінюється господарським судом за правилами, встановленими статтею 43 цього Кодексу.

У пункті 3.3 постанови пленуму Вищого господарського суду України від 23.03.2012 № 5 «Про деякі питання практики призначення судових експертиз у справах зі спорів, пов'язаних із захистом права інтелектуальної власності» зазначено, що у вирішенні спорів про захист права інтелектуальної власності на торговельну марку можуть виникнути питання про те чи торговельна марка: мала розрізняльну здатність на дату подання заявки або чи набула розрізняльної здатності внаслідок використання; є оманливою або такою, що може ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послуги.

Крім того, підпунктом 4.3.2.4 пункту 4.3 Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, затверджених наказом Державного патентного відомства України від 28.07.1995 № 116 (в редакції наказу Державного патентного відомства України від 20.08.1997 № 72) і зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 02.08.1995 за № 276/812, передбачено, що позначення вважається схожим настільки, що його можна сплутати з іншим позначенням, якщо воно асоціюється з ним в цілому, незважаючи на окрему різницю елементів.

При перевірці позначень на тотожність і схожість необхідно: провести пошук тотожних або схожих позначень; визначити ступінь схожості заявленого позначення та виявлених при проведенні пошуку позначень; визначити однорідність товарів і/або послуг, для яких заявлено знак, в порівнянні з товарами і/або послугами, для яких зареєстровані або заявлені тотожні або схожі знаки, виявлені під час пошуку.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 07.12.2015 зі справи № 910/24233/15 призначено судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручено Науково-дослідному центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності (далі - Центр).

До господарського суду міста Києва 28.03.2016 надійшли матеріали справи №910/24344/15 з висновком експерта від 29.02.2016 №304/15, в якому зазначено, що:

- позначення «stok-shina» є схожим настільки, що його можна сплутати із торговельною маркою за свідоцтвом України НОМЕР_2 стосовно наведених у даному свідоцтві послуг із розміщування в мережі Інтернет на веб-сторінках і на веб-сайтах інформації щодо асортименту товарів 12 класу МКТП, що дозволяє покупцям зручно оглядати, купувати і замовляти ці товари з веб-сторінок і веб-сайтів в мережі Інтернет, а також отримувати необхідну інформацію про ці товари; розміщування в одному місці, в інтересах інших осіб, асортименту товарів 12 класу МКТП, яке дає змогу покупцям зручно оглядати і купувати ці товари, або товарів і послуг, споріднених з наведеними в даному свідоцтві, та таким, що може ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари або надає послуги; аукціонний продаж; демонстрування товарів; послуги постачання для інших (закуповування товарів та надавання постачальницьких послуг іншим фірмам); сприяння продажеві (посередництво); та є таким що може ввести в оману щодо особи, яка надає послуги;

- позначення «ІНФОРМАЦІЯ_1» є схожим настільки, що його можна сплутати із торговельною маркою за свідоцтвом України НОМЕР_2 стосовно наведених у даному свідоцтві послуг із розміщування в мережі Інтернет на веб-сторінках і на веб-сайтах інформації щодо асортименту товарів 12 класу МКТП, що дозволяє покупцям зручно оглядати, купувати і замовляти ці товари з веб-сторінок і веб-сайтів в мережі Інтернет, а також отримувати необхідну інформацію про ці товари; розміщування в одному місці, в інтересах інших осіб, асортименту товарів 12 класу МКТП, яке дає змогу покупцям зручно оглядати і купувати ці товари, або товарів і послуг, споріднених з наведеними в даному свідоцтві, та таким, що може ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари або надає послуги; аукціонний продаж; демонстрування товарів; послуги постачання для інших (закуповування товарів та надавання постачальницьких послуг іншим фірмам); сприяння продажеві (посередництво); та є таким що може ввести в оману щодо особи, яка надає послуги.

Даний висновок підтверджує, що позначення, яке використовують відповідачі-1,3, є схожими настільки, що їх можна сплутати із торговельною маркою позивача.

Згідно з частиною першою статті 495 ЦК України майновими правами інтелектуальної власності на торговельну марку є, зокрема: право на використання торговельної марки; виключне право дозволяти використання торговельної марки; виключне право перешкоджати неправомірному використанню торговельної марки, в тому числі забороняти таке використання.

Відповідно до пункту 5 статті 16 Закону свідоцтво надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди, якщо інше не передбачено цим Законом: зареєстрований знак стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг; зареєстрований знак стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги; означення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг, якщо внаслідок такого використання ці позначення і знак можна сплутати; позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги, або ці позначення і знак можна сплутати.

Згідно з пунктом першим статті 20 Закону будь-яке посягання на права власника свідоцтва, передбачені статтею 16 цього Закону, в тому числі вчинення без згоди власника свідоцтва дій, що потребують його згоди, та готування до вчинення таких дій, вважається порушенням прав власника свідоцтва, що тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством України.

Матеріалами справи підтверджено те, що ТОВ «МПК» без згоди ТОВ «Стокшина» використовує:

- позначення «ІНФОРМАЦІЯ_1», що схоже із торговельною маркою «», а саме словесним елементом «ІНФОРМАЦІЯ_1», стосовно наведених у свідоцтві послуг, а саме 35 класу МКТП, та внаслідок такого використання ці позначення і знак можна сплутати (абзац четвертий пункту 5 статті 16 Закону).

Судом встановлено використання відповідачем-1 торговельної марки способами, що визначені пунктом 4 статті 16 Закону, а саме рекламування та продаж товарів 12 класу МКТП (автомобільні шини, шини до коліс транспортних засобів), їх асортименту.

За таких обставин, позовні вимоги в частині зобов'язання відповідача-1 припинити використання позначення «ІНФОРМАЦІЯ_1» та знак для товарів і послуг за свідоцтвом України НОМЕР_2 є обґрунтованими та такими, що підлягають задоволенню.

Що ж до позовних вимог, заявлених до відповідача-3, то слід вказати таке.

Матеріали справи містять докази, що підтверджують факт використання спірного позначення Підприємцем до подання заявки (09.12.2009), а саме: договір поставки від 09.09.2008 № б/н; календар на 2008 рік.

Частиною першою статті 500 ЦК України передбачено, що будь-яка особа, яка до дати подання заявки на торговельну марку або, якщо було заявлено пріоритет, до дати пріоритету заявки в інтересах своєї діяльності добросовісно використала торговельну марку в Україні або здійснила значну і серйозну підготовку для такого використання, має право на безоплатне продовження такого використання або використання, яке передбачалося зазначеною підготовкою (право попереднього користувача).

З поданих суду документів вбачається, що відповідач-3 є попереднім користувачем торговельної марки у розумінні статті 500 ЦК України, оскільки до дати подання заявки (09.12.2009) на торговельну марку в інтересах своєї господарської діяльності добросовісно використовував торговельну марку в Україні.

Отже, позовні вимоги щодо заборони Підприємцю використовувати спірне позначення не є обґрунтованими, а тому не підлягають задоволенню.

Також, позивачем були заявлені позовні вимоги щодо зобов'язання відповідача-2 припинити делегування доменного імені ІНФОРМАЦІЯ_2.

ТОВ «Стокшина» не подало суду жодного документального підтвердження того, що ТОВ «Он-Лайн» вчиняє дії, спрямовані на делегування доменного імені та/або будь-яким способом порушує права позивача на торговельну марку.

Процедура делегування доменних імен в Україні не врегульована спеціальним законом.

Процедура делегування доменних імен другого рівня в зоні .UA регулюється Регламентом особливостей реєстрації приватних доменних імен другого рівня в домені .UA (далі - Регламент . UA) та Регламентом публічного домену (далі - Регламент).

Відповідно до пункту 3.3 Регламенту . UA приватні доменні імена другого рівня в домені .UA делегуються виключно у разі, якщо відповідне доменне ім'я повністю, або його компонент другого рівня (до знака але не включаючи цей знак), за написанням співпадає із знаком, права на використання якого на території України належать відповідному реєстранту.

Делегування доменного імені - це процес надання можливості певній особі користуватися певним доменним іменем. Делегування відбувається на платній основі реєстратором, який уклав із товариством з обмеженою відповідальністю «Хостмайстер» (адміністратором домену .UA) відповідну угоду про реєстрацію та делегування доменних імен в зоні .UA.

Таким чином, реєстрація та делегування доменних імен у доменній зоні другого рівня .UA є привілеєм для власників відповідних торговельних марок, належним чином зареєстрованих на території України, а тому використовувати доменне ім'я другого рівня без наявності зареєстрованого знака для товарів і послуг є недопустимим і порушує відповідні правила делегування доменних імен.

Слід зазначити, що ТОВ «Стокшина» не зверталося до відповідача-2 з вимогою передачі позивачу управління доменним іменем ІНФОРМАЦІЯ_2., а останній не відмовлявся від виконання такої вимоги; доказів протилежного суду не подано.

З огляду на викладене у задоволенні позовних вимог до ТОВ «Он-Лайн» слід відмовити.

Що ж до судових витрат, то слід вказати таке.

Відповідач-1 просив суд покласти витрати на послуги адвоката на позивача.

В підтвердження понесення вказаних витрат суду подано: договір про надання правової допомоги від 09.11.2015 № КЕ/9, укладений ТОВ «МПК» і адвокатом Онуфрієнком А.А.; квитанція до прибуткового касового ордера від 09.11.2015 № 12 на суму 25 000 грн.

Таким чином, саме відповідачем-1 понесені витрати на послуги адвоката.

Згідно з частиною першою статті 44 ГПК України судові витрати складаються з судового збору, сум, що підлягають сплаті за проведення судової експертизи, призначеної господарським судом, витрат, пов'язаних з оглядом та дослідженням речових доказів у місці їх знаходження, оплати послуг перекладача, адвоката та інших витрат, пов'язаних з розглядом справи.

Відповідно до частини шостої статті 49 ГПК України суми, які підлягають сплаті за проведення судової експертизи, послуги перекладача, адвоката та інші витрати, пов'язані з розглядом справи, покладаються:

при задоволенні позову - на відповідача;

при відмові в позові - на позивача;

при частковому задоволенні позову - на обидві сторони пропорційно розміру задоволених позовних вимог.

Оскільки позовні вимоги до відповідача-1 задоволені, то підстав для покладення на позивача витрат на послуги адвоката, які були сплачені ТОВ «МПК», відповідно до вимог статті 49 ГПК України немає.

За проведення судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності позивач сплатив 11 796,48 грн.

Судові витрати зі справи, а саме судовий збір за приписами статті 49 ГПК України слід покласти таким чином:

- на відповідача-1 - судовий збір за подання позовної заяви та витрати за проведення судової експертизи пропорційно розміру задоволених позовних вимог, а саме 1 218 грн. судового збору за одну немайнову вимогу та 2 949,12 грн. витрат за проведення судової експертизи;

- на позивача - судовий збір за подання касаційної скарги, оскільки у задоволенні позову до відповідача-3 відмовлено повністю.

Керуючись статтями 43, 49, 82 - 85 ГПК України, господарський суд міста Києва

ВИРІШИВ:

1. Позов задовольнити частково.

2. Заборонити товариству з обмеженою відповідальністю «МПК» (01013, м. Київ, вул. Деревообробна, буд. 8А, блок 3; ідентифікаційний код: 39436655) використовувати знак для товарів і послуг за свідоцтвом України НОМЕР_2 та позначення «ІНФОРМАЦІЯ_1» під час представлення продуктів через засоби комунікації з метою роздрібного продажу, розміщення в мережі Інтернет на веб-сторінках і на веб-сайтах інформації щодо асортименту товарів 12 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків, що дозволяє покупцям зручно оглядати, купувати і замовляти ці товари з веб-сторінок і веб-сайтів в мережі Інтернет, а також отримувати необхідну інформацію про ці товари, а також стосовно інших послуг 35 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків, зазначених у свідоцтві України НОМЕР_2 на знак для товарів і послуг, в рекламі та в мережі Інтернет.

3. Стягнути з товариства з обмеженою відповідальністю «МПК» (01013, м. Київ, вул. Деревообробна, буд. 8А, блок 3; ідентифікаційний код: 39436655) з будь-якого рахунку, виявленого під час виконання даного рішення суду, на користь товариства з обмеженою відповідальністю «Стокшина» (04205, м. Київ, вул. Тимошенко, 29-А, кв. 139; адреса для листування: 03680, м. Київ, вул. Казимира Малевича, буд. 86 Д, оф.3.1; ідентифікаційний код 30554143) 1 218 (одну тисячу двісті вісімнадцять) грн. судового збору за подання позовної заяви та 2 949 (дві тисячі дев'ятсот сорок дев'ять) грн. 12 коп. витрат за проведення судової експертизи.

4. Стягнути з товариства з обмеженою відповідальністю «Стокшина» (04205, м. Київ, вул. Тимошенко, 29-А, кв. 139; адреса для листування: 03680, м. Київ, вул. Казимира Малевича, буд. 86 Д, оф.3.1; ідентифікаційний код 30554143) з будь-якого рахунку, виявленого під час виконання даного рішення суду, на користь фізичної особи-підприємця ОСОБА_1 (АДРЕСА_1; реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1) 5 846 (п'ять тисяч вісімсот сорок шість) грн. 40 коп. судового збору за подання касаційної скарги.

5. У задоволенні решти позовних вимог відмовити.

6. Після набрання рішенням законної сили видати відповідні накази.

Рішення набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після розгляду справи апеляційним господарським судом.

Повне рішення складено 28.03.2017.

Суддя О. Марченко