РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 910/1129/16 22.03.17 р.

За позовом Компанії EXEDY Corporation (Kabushiki Kaisha Exedy)

до: 1) Державної служби інтелектуальної власності

2) Амеро Груп Інк. (Amero Group Inc)

про визнання недійсним свідоцтва України №192582 від 27.10.2014 р. на знак для

товарів та послуг,

Суддя Зеленіна Н.І.

При секретарі судового засідання Ліпіній В.В.

за участю представників сторін:

від позивача: Жила Б.В. за довіреністю №б/н від 16.09.2015 р. ;

від відповідача-1: Саламов О.В. за довіреністю №1-8/8564 від 21.11.2014 р.;

від відповідача-2: не з'явився.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

У провадженні судді господарського суду міста Києва Зеленіної Н.І. знаходиться справа № 910/1129/16 за позовом Компанії EXEDY Corporation (Kabushiki Kaisha Exedy) до Державної служби інтелектуальної власності України та Компанії Амеро Груп Інк. (Amero Group Inc) про визнання недійсним свідоцтва України №192582 від 27.10.2014 р. на знак для товарів та послуг.

Позовні вимоги обґрунтовані тим, що Державною службою інтелектуальної власності України за Компанією Амеро Груп Інк. (Amero Group Inc) було зареєстровано знак для товарів і послуг "EXEDY", про що видано Свідоцтво України №192582 від 27.10.2014 р. на знак для товарів та послуг.

При цьому, позивач стверджує, що знак для товарів і послуг "EXEDY", за Свідоцтвом України №192582 від 27.10.2014 р. на знак для товарів та послуг, не відповідає умовам надання правової охорони, оскільки являється схожим до ступеню змішування із належним позивачу знаком для товарів і послуг "EXEDY" за міжнародною реєстрацією №799360.

Ухвалою суду від 25.10.2016 р. по справі було призначено судову експертизу у сфері інтелектуальної власності, проведення якої доручено судовим експертам Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності Національної академії правових наук України.

Провадження у справі № 910/1129/16 було зупинено до надходження з Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності Національної академії правових наук України матеріалів справи.

До господарського суду міста Києва з Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності Національної академії правових наук України надійшов висновок експерта та матеріали справи № 910/1129/16.

Ухвалою суду від 08.02.2017 р. провадження у справі поновлено, розгляд справи призначено на 27.02.2017 р.

24.02.2017 р. через відділ діловодства суду від відповідача-1 надійшло клопотання про відкладення розгляду справи.

У судовому засіданні 27.02.2017 р. представник позивача подав пояснення по справі.

Ухвалою від 27.02.2017 р. розгляд справи відкладено на 22.03.2017 р.

16.03.2017 р. від патентного повіреного ОСОБА_6 надійшли пояснення по справі.

Представник позивача у судовому засіданні 22.03.2017 р. підтримав позовні вимоги.

Представник відповідача-1 проти задоволення позову заперечив.

Представник відповідача-2 у судове засідання не з'явився.

У судовому засіданні 22.03.2017 р. оголошено вступну та резолютивну частини рішення.

Дослідивши наявні в справі матеріали, заслухавши пояснення представників позивача та відповідача-1, всебічно і повно з'ясувавши всі фактичні дані, на яких ґрунтуються позовні вимоги та заперечення, об'єктивно оцінивши докази, які мають значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, суд встановив наступне.

Компанія EXEDY Corporation (Kabushiki Kaisha Exedy) (надалі - позивач) звернулась до господарського суду міста Києва з позовом до Державної служби інтелектуальної власності України (надалі - відповідач-1, Служба) та Компанії Амеро Груп Інк. (Amero Group Inc) (надалі - відповідач-2) про визнання недійсним свідоцтва України на знак для товарів і послуг та зобов'язання вчинити дії.

Як вбачається з позовної заяви, предметом спору у справі являється визнання недійсним Свідоцтва України на знак для товарів і послуг №192582 (надалі - Свідоцтво), та зобов'язання Служби внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг стосовно визнання Свідоцтва недійсним та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені «Промислова власність».

Позов мотивовано тим, що на думку позивача, оспорюване Свідоцтво не відповідає умовам надання правової охорони та зареєстровано з порушенням прав позивача на знак, захищений міжнародною реєстрацією №799360 від 13.12.2002 р.

Відповідно до ст. ст. 15, 16 Цивільного кодексу України, кожна особа має право на захист свого цивільного права у разі його порушення, невизнання або оспорювання. Кожна особа має право на захист свого інтересу, який не суперечить загальним засадам цивільного законодавства. Кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого особистого немайнового або майнового права та інтересу.

Як зазначає позивач, він являється власником знака для товарів і послуг "EXEDY" (кольорове позначення) за міжнародною реєстрацією №799360 від 13.12.2002 р. для товарів 12 класу МКТП. Крім того, фірмове найменування позивача "EXEDY Corporation" являється добре відомим в Україні.

При цьому, за Компанією Амеро Груп Інк. (Amero Group Inc) зареєстровано знак для товарів і послуг "EXEDY" (чорно-біле позначення) за Свідоцтвом України №192582 від 27.10.2014 р. для товарів 12 класу МКТП, яке, на думку позивача, копіює знак за міжнародною реєстрацією №799360, за виключенням кольорів, а також порушує права позивача на фірмове найменування "EXEDY Corporation".

Звертаючись до суду з даним позовом, Компанія EXEDY Corporation зазначає, що вказаний Знак відповідача-2 не відповідає умовам надання правової охорони та має бути визнано недійсним.

Виходячи з положень ч. 1 ст. 19 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» свідоцтво може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково, зокрема, у разі:

а) невідповідності зареєстрованого знака умовам надання правової охорони;

в) видачі свідоцтва внаслідок подання заявки з порушенням прав інших осіб.

Згідно приписів п. 63 постанови Пленуму Вищого господарського суду України від 17.10.2012р. № 12 «Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності», порушенням прав на знак, зокрема, визнається введення в цивільний оборот позначень, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати із: знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім'я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг.

Відповідно до п. 1. ст. 5 Закону «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» правова охорона надається знаку, який не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі та на який не поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони, встановлені цим Законом.

Згідно з п. 3 ст. 6 цього Закону не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати, зокрема, з фірмовими найменуваннями, що відомі в Україні і належать іншим особам, які одержали право на них до дати подання до Установи заявки щодо таких же або споріднених з ними товарів і послуг.

Дослідивши матеріали справи, з огляду на предмет спору у справі, підстав позову та заперечень проти заявлених вимог, суд дійшов висновку про те, що для встановлення відповідності спірного Знака умовам правової охорони, необхідні спеціальні знання, у зв'язку з чим ухвалою суду від 25.10.2016 р. було призначено судову експертизу у сфері інтелектуальної власності, проведення якої доручено Науково-дослідному інституту інтелектуальної власності Національної академії правових наук України.

На вирішення судового експерта було поставлено наступні питання:

1) Чи являється знак для товарів і послуг "EXEDY", зареєстрований за Свідоцтвом України на знаки для товарів і послуг №192582 від 27.10.2014 р., тотожним чи схожим до ступеню змішування зі знаком для товарів і послуг "EXEDY" за міжнародною реєстрацією №799360, станом на день подання заявки № m201317588?

2) Чи являється знак для товарів і послуг "EXEDY", зареєстрований за Свідоцтвом України на знаки для товарів і послуг №192582 від 27.10.2014 р., оманливим чи таким, що може ввести в оману щодо товару, послуг або особи, яка виробляє товар або надає послугу, відносно знака для товарів і послуг "EXEDY" за міжнародною реєстрацією №799360, станом на день подання заявки № m201317588?

3) Чи являються товари, для яких зареєстровано знак для товарів і послуг "EXEDY" за Свідоцтвом України на знаки для товарів і послуг №192582 від 27.10.2014 р., спорідненими з товарами, для яких зареєстровано знак для товарів і послуг "EXEDY" за міжнародною реєстрацією №799360?

З Висновку судової експертизи №1132 від 30.01.2017 р. (судовий експерт Дорошенко Олександр Федорович) вбачається наступне:

- станом на дату подання заявки № m201317588 знак для товарів і послуг "EXEDY", зареєстрований за Свідоцтвом України на знаки для товарів і послуг №192582 від 27.10.2014 р. та знак для товарів і послуг "EXEDY" за міжнародною реєстрацією №799360 є схожими настільки, що їх можна сплутати;

- товари, для яких зареєстровано знак для товарів і послуг "EXEDY" за Свідоцтвом України на знаки для товарів і послуг №192582 від 27.10.2014 р., та товари, для яких зареєстровано знак для товарів і послуг "EXEDY" за міжнародною реєстрацією №799360, є спорідненими;

- знак для товарів і послуг за Свідоцтвом України №192582 від 27.10.2014 р. є схожими настільки, що його можна сплутати з відомим в Україні фірмовим найменуванням "EXEDY Corporation", що належить компанії EXEDY Corporation, яка одержала право на нього до дати подання заявки № m201317588 щодо таких же або споріднених з ними товарів і послуг;

- станом на дату подання заявки № m201317588 знак для товарів і послуг "EXEDY", зареєстрований за Свідоцтвом України на знаки для товарів і послуг №192582 від 27.10.2014 р., є таким, що може ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари, зазначені у вказаному свідоцтві.

Відповідно до положень п. 4.3.2.4. Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, затверджених наказом Державного патентного відомства України від 28 липня 1995 р. N 116 (в редакції наказу Державного патентного відомства України від 20 серпня 1997 р. N 72) та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 2 серпня 1995 р. за N 276/812 «Позначення вважається схожим настільки, що його можна сплутати з іншим позначенням, якщо воно асоціюється з ним в цілому, незважаючи на окрему різницю елементів».

Дослідивши матеріали справи та Висновок судової експертизи №1132 від 30.01.2017 р., суд дійшов висновку про доведеність та обґрунтованість вимог позивача щодо визнання недійсним знаку для товарів і послуг "EXEDY" за Свідоцтвом України №192582 від 27.10.2014 р., зареєстрованого за Компанією Амеро Груп Інк. (Amero Group Inc).

Стосовно позовних вимог до Державної служби інтелектуальної власності України про зобов'язання внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг стосовно визнання Свідоцтва України на знак для товарів і послуг №192582 від 27.10.2014 р. та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені «Промислова власність», суд зазначає, що внесення таких змін до Реєстру та публікація відповідного повідомлення відноситься до виключної компетенції Державної служби інтелектуальної власності, у зв'язку з чим відповідні вимоги підлягають задоволенню.

Відповідно до ст. 32 Господарського процесуального кодексу України, доказами у справі є будь-які фактичні дані, на підставі яких господарський суд у визначеному законом порядку встановлює наявність чи відсутність обставин, на яких ґрунтуються вимоги і заперечення сторін, а також інші обставини, які мають значення для правильного вирішення господарського спору.

Згідно зі ст. 34 Кодексу, господарський суд приймає тільки ті докази, які мають значення для справи. Обставини справи, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватись іншими засобами доказування.

Як встановлено ст. 33 Господарського процесуального кодексу України, кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог та заперечень.

В порядку, передбаченому ст. 43 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і об'єктивному розгляді в судовому процесі всіх обставин справи в їх сукупності, керуючись законом.

При цьому, суд звертає увагу на те, що відповідно до п. 2.3. Постанови Пленуму Вищого господарського суду України № 18 від 26.12.2011 р. "Про деякі питання практики застосування Господарського процесуального кодексу України судами першої інстанції", якщо стороною (або іншим учасником судового процесу) у вирішенні спору не подано суду в обґрунтування її вимог або заперечень належні і допустимі докази, в тому числі на вимогу суду, або якщо в разі неможливості самостійно надати докази нею не подавалося клопотання про витребування їх судом (частина перша статті 38 ГПК), то розгляд справи господарським судом може здійснюватися виключно за наявними у справі доказами, і в такому разі у суду вищої інстанції відсутні підстави для скасування судового рішення з мотивів неповного з'ясування місцевим господарським судом обставин справи.

Враховуючи вищевикладене, суд вважає позовні вимоги обґрунтованими, підтвердженими наявними в матеріалах справи доказами та не спростованими належним чином та у встановленому законом порядку відповідачами, а відтак такими, що підлягають задоволенню.

Відповідно до ст. 49 Господарського процесуального кодексу України, суд покладає судові витрати, понесені позивачем, на ТОВ "ФГ "ЗДОРОВ'Я".

Керуючись статтею 124 Конституції України, статтями 43, 33, 43, 49, 82-85 Господарського процесуального кодексу України, суд -

В И Р І Ш И В:

1. Позов задовольнити повністю.

2. Визнати недійсним Свідоцтво України на знак для товарів і послуг №192582 від 27.10.2014 р., зареєстроване за Компанією Амеро Груп Інк. (Amero Group Inc) (103 Шем Пенг Тонг Плаза, Вікторія, Мае, Сейшельські острови).

3. Зобов'язати Державну службу інтелектуальної власності України (03680, м. Київ, вул. В. Липківського, 7; ) внести відомості про визнання недійсним Свідоцтва України на знак для товарів і послуг №192582 від 27.10.2014 р., до Державного реєстру свідоцтв України на знак для товарів і послуг та здійснити відповідну публікацію в офіційному бюлетені «Промислова власність».

4. Стягнути з Компанії Амеро Груп Інк. (Amero Group Inc) (103 Шем Пенг Тонг Плаза, Вікторія, Мае, Сейшельські острови) на користь Компанії EXEDY Corporation (Kabushiki Kaisha Exedy) (Японія, 1-1-1 Кідамотомія, Неєгава-Ші Осака, 572-8570) 2 756 (дві тисячі сімсот п'ятдесят шість) грн. 00 коп. судового збору.

5. Видати наказ після набрання рішенням законної сили.

Рішення господарського суду може бути оскаржено до Київського апеляційного господарського суду протягом десяти днів з дня підписання повного тексту рішення.

Повний текст рішення складено 27.03.2017 р.

Суддя Н.І. Зеленіна