ВИЩИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 березня 2017 року Справа № 910/11186/16

Вищий господарський суд України у складі: суддя Львов Б.Ю. - головуючий, судді Корсак В.А. і Селіваненко В.П.,

розглянувши касаційну скаргу публічного акціонерного товариства "Мобільні ТелеСистеми" (публичного акционерного общества "Мобильные ТелеСистемы"), м. Москва, Російська Федерація, та приватного акціонерного товариства "МТС Україна", м. Київ,

на постанову Київського апеляційного господарського суду від 14.12.2016

зі справи № 910/11186/16

за позовом публічного акціонерного товариства "Мобільні ТелеСистеми" (публичного акционерного общества "Мобильные ТелеСистемы"; далі - ПАТ "Мобільні ТелеСистеми") та приватного акціонерного товариства "МТС Україна" (далі - ПАТ "МТС Україна")

до товариства з обмеженою відповідальністю "МТС" (далі - ТОВ "МТС"), м. Київ,

Державної служби інтелектуальної власності України (далі - Служба), м. Київ,

про дострокове припинення дії свідоцтва на знак для товарів і послуг,

за участю представників сторін:

ПАТ "Мобільні ТелеСистеми" - Капітоненка А.Г., Лиштви Ю.В., Мамуні О.С., Ніколаєнка А.Л.,

ПАТ "МТС Україна" - Капітоненка А.Г., Літвінова О.Б., Лиштви Ю.В., Мамуні О.С., Ніколаєнка А.Л.,

ТОВ "МТС" - Картушина Д.М., Лучка І.Ю.,

Служби - Потоцького М.Ю., Фінагіної В.Б.,

з оголошенням 14.03.2017 у судовому засіданні перерви до 21.03.2017,

ВСТАНОВИВ:

ПАТ "Мобільні ТелеСистеми" і ПАТ "МТС Україна" звернулися до господарського суду міста Києва з позовом про дострокове припинення дії свідоцтва України № НОМЕР_1 на знак для товарів і послуг (комбіноване позначення "ІНФОРМАЦІЯ_1") повністю, а також просили зобов'язати Службу внести відповідні зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг та здійснити необхідну офіційну публікацію.

Позовні вимоги з посиланням на приписи статей 494, 497, 1108 Цивільного кодексу України (далі - ЦК України) та статей 16, 17, 18 Закону України від 15.12.1993 № 3689-XII "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" (далі - Закон № 3689) мотивовано невикористанням ТОВ "МТС" спірного знака для послуг 35 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг (далі - МКТП): вивчання ринку; послуги постачання для інших (закуповування товарів та надавання постачальницьких послуг іншим фірмам); сприяння продажеві (посередництво) протягом більше трьох років до дня подання позову - до 13.06.2016.

Рішенням господарського суду міста Києва від 17.10.2016 (суддя Марченко О.В.) позов задоволено.

Прийняте місцевим судом рішення з посиланням, зокрема, на приписи статті 494 ЦК України, статей 1, 16, 17, 18 Закону № 3689 та пункти 70, 71 постанови пленуму Вищого господарського суду України від 17.10.2012 № 12 "Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності" мотивовано невикористанням ТОВ "МТС" спірного знака в Україні більше трьох років без поважних причин.

Постановою Київського апеляційного господарського суду від 14.12.2016 (колегія суддів у складі: Пантелієнко В.О. - головуючий, судді Доманська М.Л., Остапенко О.М.) зазначене рішення суду першої інстанції зі справи скасовано та прийнято нове рішення про повну відмову в позові.

Прийняту постанову зі справи апеляційним господарським судом з посиланням на приписи статей 418, 494 ЦК України, статті 157 Господарського кодексу України, статей 1, 16, 17, 18 Закону № 3689, статей 3, 4 Закону України "Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України" та пункти 70, 71 згаданої постанови пленуму Вищого господарського суду України від 17.10.2012 № 12 мотивовано відсутністю підстав для дострокового припинення дії спірного свідоцтва України № НОМЕР_1 через доведеність факту використання цього знака фізичною особою-підприємцем ОСОБА_12 (далі - Підприємець) стосовно послуг, для яких його зареєстровано, протягом 2015 - 2016 років під час проведення рекламних акцій, інформуванні за телефоном та рекламуванні власного магазину за ліцензійним договором від 15.05.2015 з ТОВ "МТС" (далі - Ліцензійний договір), а також тим, що, зважаючи на події, які відбулися у 2014 році, ТОВ "МТС" не мало можливості перевезти на неокуповану територію України документацію та належне йому майно в повному обсязі через складну та політично нестабільну ситуацію на території Автономної Республіки Крим (далі - АРК) та міста Севастополь, де відповідач здійснював підприємницьку діяльність з 2001 по 2014 роки.

У касаційній скарзі до Вищого господарського суду України та додаткових письмових поясненнях до неї ПАТ "Мобільні ТелеСистеми" і ПАТ "МТС Україна" просять постанову апеляційного господарського суду зі справи скасувати внаслідок її прийняття з порушенням норм матеріального і процесуального права, а рішення місцевого суду залишити в силі.

ТОВ "МТС" подало відзив на касаційну скаргу, в якому зазначило про безпідставність її доводів та просило постанову апеляційного господарського суду зі справи залишити без змін, а скаргу - без задоволення.

Інші відзиви на касаційну скаргу не надходили.

Учасників судового процесу відповідно до вимог статті 1114 Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України) належним чином повідомлено про час і місце розгляду скарги.

Перевіривши повноту встановлення попередніми судовими інстанціями обставин справи та правильність застосування ними норм матеріального і процесуального права, заслухавши представників ПАТ "Мобільні ТелеСистеми", ПАТ "МТС Україна", ТОВ "МТС" та Служби, Вищий господарський суд України дійшов висновку про необхідність задоволення касаційної скарги з урахуванням такого.

Місцевим господарським судом у справі встановлено, що:

- ПАТ "Мобільні ТелеСистеми" належить право власності на комбінований знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № НОМЕР_2 "ІНФОРМАЦІЯ_2" та знак № НОМЕР_3 "ІНФОРМАЦІЯ_3", а також право на комбіновані знаки для товарів і послуг за міжнародними реєстраціями № НОМЕР_4 "ІНФОРМАЦІЯ_4", № НОМЕР_5 "ІНФОРМАЦІЯ_5", № НОМЕР_6 "ІНФОРМАЦІЯ_5", № НОМЕР_7 "ІНФОРМАЦІЯ_5", № НОМЕР_8 "ІНФОРМАЦІЯ_4", № НОМЕР_9 "ІНФОРМАЦІЯ_5" та знаки № НОМЕР_10 "ІНФОРМАЦІЯ_4", № НОМЕР_11 "ІНФОРМАЦІЯ_5", які поширюють свою дію і на територію України;

- ПАТ "Мобільні ТелеСистеми" є власником добре відомого в Україні знака "ІНФОРМАЦІЯ_5", що встановлено рішенням Апеляційної палати Служби від 03.04.2014, яке затверджено наказом Служби від 03.10.2014 № 437-Н; дата, на яку знак став добре відомим в Україні, - 01.01.2010;

- ПАТ "МТС Україна" належить право на комбіновані знаки для товарів і послуг за свідоцтвами України № НОМЕР_12 "ІНФОРМАЦІЯ_6", № НОМЕР_13 "ІНФОРМАЦІЯ_7", № НОМЕР_14 "ІНФОРМАЦІЯ_8", № НОМЕР_15 "ІНФОРМАЦІЯ_9" та знаки для товарів і послуг за свідоцтвами України № НОМЕР_16 "ІНФОРМАЦІЯ_2", № НОМЕР_17 "ІНФОРМАЦІЯ_10", № НОМЕР_18 "ІНФОРМАЦІЯ_11", № НОМЕР_19 "ІНФОРМАЦІЯ_12";

- за ліцензійним договором від 26.11.2012 № D1210043 ПАТ "МТС Україна" має невиключну ліцензію на використання комбінованих знаків для товарів і послуг за міжнародними реєстраціями № НОМЕР_4, № НОМЕР_5, № НОМЕР_10 та № НОМЕР_11;

- ТОВ "МТС" є власником свідоцтва України № НОМЕР_1 на знак для товарів і послуг "ІНФОРМАЦІЯ_1" (комбінований), зареєстрований для послуг 35 класу МКТП: вивчання ринку; послуги постачання для інших (закуповування товарів та надавання постачальницьких послуг іншим фірмам); сприяння продажеві (посередництво); заявка від 26.09.2003 № 8; дата публікації відомостей про видачу свідоцтва - 16.05.2005;

- рішенням Старобільського районного суду Луганської області від 04.11.2015 у справі № 431/4308/15-ц за позовом ТОВ "МТС" до ПАТ "Мобільні ТелеСистеми", Державної служби інтелектуальної власності України, державного підприємства "Український інститут інтелектуальної власності" (далі - Підприємство), ОСОБА_13 про визнання недійсними міжнародних реєстрацій № НОМЕР_4, № НОМЕР_5, № НОМЕР_10, № НОМЕР_11, № НОМЕР_6, № НОМЕР_7, № НОМЕР_8, № НОМЕР_9, свідоцтва України № НОМЕР_20, № НОМЕР_2, № НОМЕР_3, № НОМЕР_12, № НОМЕР_16, № НОМЕР_17, № НОМЕР_13, № НОМЕР_14, № НОМЕР_15, № НОМЕР_21, № НОМЕР_18, № НОМЕР_19, № НОМЕР_22 на знаки для товарів і послуг, визнання недійсним добре відомого знака для товарів і послуг "МТС" в Україні: позовні вимоги були задоволені частково; визнано недійсними повністю міжнародні реєстрації № НОМЕР_4, № НОМЕР_5, № НОМЕР_10, № НОМЕР_11, № НОМЕР_6, № НОМЕР_23, № НОМЕР_8, № НОМЕР_9 на знаки для товарів і послуг на території України; зобов'язано Підприємство повідомити Міжнародне бюро ВОІВ щодо визнання недійсними повністю міжнародних реєстрацій № НОМЕР_4, № НОМЕР_5, № НОМЕР_10, № НОМЕР_11, № НОМЕР_6, № НОМЕР_23, № НОМЕР_8, № НОМЕР_9 на знаки для товарів і послуг на території України; визнано протиправним та скасовано рішення Апеляційної палати Служби від 03.04.2014 щодо визнання позначення "ІНФОРМАЦІЯ_5" добре відомим в Україні та наказ Служби від 03.10.2014 № 437-Н; зобов'язано Службу опублікувати в офіційному бюлетені "Промислова власність" відомості про визнання недійсними міжнародних реєстрацій № НОМЕР_4, № НОМЕР_5, № НОМЕР_10, № НОМЕР_11, № НОМЕР_6, № НОМЕР_23, № НОМЕР_8, № НОМЕР_9 на знаки для товарів і послуг; зобов'язано Службу виключити відомості про позначення "ІНФОРМАЦІЯ_5", яке стало добре відомим в Україні з 01.01.2010, з Переліку знаків, визнаних добре відомими в Україні Апеляційною палатою Служби;

- підставою позову ТОВ "МТС" у справі № 431/4308/15-ц було посилання на те, що зазначені міжнародні реєстрації, свідоцтва України на знаки для товарів і послуг, добре відомий в Україні знак "ІНФОРМАЦІЯ_5" є схожими з належним ТОВ "МТС" знаком за свідоцтвом України № НОМЕР_1 настільки, що їх можна сплутати;

- ухвалою апеляційного суду Луганської області від 27.04.2016 рішення від 04.11.2015 у справі № 431/4308/15-ц скасовано в частині: визнання недійсними повністю міжнародних реєстрацій № НОМЕР_4, № НОМЕР_5, № НОМЕР_10, № НОМЕР_11, № НОМЕР_6, № НОМЕР_23, № НОМЕР_8, № НОМЕР_9 на знаки для товарів і послуг на території України; зобов'язання Підприємства повідомити Міжнародне бюро ВОІВ про визнання недійсними повністю міжнародних реєстрацій № НОМЕР_4, № НОМЕР_5, № НОМЕР_10, № НОМЕР_11, № НОМЕР_6, № НОМЕР_23, № НОМЕР_8, № НОМЕР_9 на знаки для товарів і послуг на території України; визнання протиправним та скасування рішення Апеляційної палати Служби від 03.04.2014 щодо визнання позначення "МТС" добре відомим в Україні та наказу Служби від 03.10.2014 № 437-Н; зобов'язання Служби опублікувати в офіційному бюлетені "Промислова власність" відомості про визнання недійсними міжнародних реєстрацій № НОМЕР_4, № НОМЕР_5, № НОМЕР_10, № НОМЕР_11, № НОМЕР_6, № НОМЕР_23, № НОМЕР_8, № НОМЕР_9 на знаки для товарів і послуг; зобов'язання Служби виключити відомості про позначення "ІНФОРМАЦІЯ_5", яке стало добре відомим в Україні з 01.01.2010, з Переліку знаків, визнаних добре відомими в Україні Апеляційною палатою Служби, та провадження у справі в цій частині закрито;

- ТОВ "МТС" надіслано на адресу позивачів претензії від 02.03.2016 № 3-3/2016 та від 14.04.2016 № 73 про порушення його прав, у тому числі й на знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № НОМЕР_1, в яких вимагається припинити використання позивачами міжнародних реєстрацій;

- 13.06.2016 позивачами подано заявку № m201612961 на реєстрацію знака для товарів і послуг "ІНФОРМАЦІЯ_5" щодо послуг 35 класу МКТП. Відповідно до звіту від 13.06.2016 пошуку на схожість і тотожність позначень, проведеного Українським центром інноватики та патентно-інформаційних послуг, виявлено, що: зареєстрований знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № НОМЕР_1 може перешкодити реєстрації знака позивачів за заявкою № m 201612961; позивачам може бути відмовлено у наданні правової охорони позначенню "ІНФОРМАЦІЯ_5" за заявкою № m 201612961 щодо послуг 35 класу МКТП, оскільки вказане позначення є схожим із знаком для товарів і послуг ТОВ "МТС";

- ТОВ "МТС" не подало доказів використання ним та/або Підприємцем спірної торговельної марки протягом трьох років до подання даного позову під час пропонування та надання послуг 35 класу МКТП, для яких спірний знак зареєстровано;

- Ліцензійний договір від 12.05.2015 № 12/05, укладений ТОВ "МТС" та Підприємцем (далі - Ліцензійний договір), договір оренди щодо телефонії від 10.07.2015, укладений товариством з обмеженою відповідальністю "Юридична Компанія "ССЗ"" (далі - ТОВ "Юридична Компанія "ССЗ"") та Підприємцем, договір суборенди нежитлового приміщення від 01.01.2016, укладений товариством з обмеженою відповідальністю "Центр управління нерухомістю" (далі - ТОВ "Центр управління нерухомістю") та Підприємцем, договір оренди нежитлового приміщення від 01.01.2016, укладений товариством з обмеженою відповідальністю "Юридична компанія "Альянс"" (далі - ТОВ "Юридична компанія "Альянс"") з Підприємцем, не свідчать про надання ТОВ "МТС" або під його контролем послуг 35 класу МКТП, для яких спірний знак зареєстровано; з названих договорів неможливо однозначно та достовірно встановити їх укладення саме 12.05.2015, 10.07.2015 та 01.01.2016, а не після подання даного позову; умови цих договорів стосовно оплати узгоджені таким чином, що строк першої оплати припав на липень 2016 року, Підприємець виконав свої зобов'язання з оплати за цими договорами в період з 26.07.2016 по 28.07.2016, тобто після подання даного позову (13.06.2016); інші докази виконання зазначених договорів відсутні;

- акти-погодження зовнішньої реклами від 01.01.2016 не підтверджують розміщення реклами до подання позову, а фотографії, на яких зображено плакат з рекламою на будівлі, не підтверджують розміщення плаката до 13.06.2016;

- з акта наданих послуг від 09.07.2016 неможливо встановити, які саме рекламні акції проведено, який текст доводився до відома потенційних споживачів послуг;

- ТОВ "МТС" документально не підтверджено, що інформація на веб-сайті ІНФОРМАЦІЯ_13 була наявна до подання даного позову та відображає реальне пропонування та надання ним та/або Підприємцем послуг 35 класу МКТП; не доводить цього і висновок експерта за результатами проведення експертного дослідження телекомунікаційних систем (обладнання) та засобів від 24.06.2016 № 192/16 (далі - Висновок № 192/16);

- висновком експерта за результатами проведення експертного дослідження телекомунікаційних систем (обладнання) та засобів від 30.08.2016 № 229/16 (далі - Висновок № 229/16) підтверджується, що до 29.03.2016 інформаційного наповнення на веб-сайті ІНФОРМАЦІЯ_13, на яке вказує ТОВ "МТС", зафіксовано не було, з 11.10.2007 по 18.05.2015 сайт ІНФОРМАЦІЯ_13 фактично не містив інформаційного наповнення та був неактивним, а з 18.05.2015 по 29.03.2016 сайт ІНФОРМАЦІЯ_13 містив одне й те саме інформаційне наповнення, яке у зазначений період часу жодним чином не змінювалось, жодного використання спірного знака у цей період часу на сайті ІНФОРМАЦІЯ_13 не було;

- ТОВ "МТС", подавши датовані 2001 - 2007 роками документи, не вказує, які саме докази воно через окупацію АРК не має можливості подати суду на підтвердження використання спірної торговельної марки.

Апеляційним судом у справі додатково встановлено, що:

- виконання Ліцензійного договору на право використання знака для товарів і послуг за свідоцтвом України № НОМЕР_1 та додаткової угоди від 12.05.2015 до Ліцензійного договору підтверджується платіжним документом від 26.07.2016 № ТS202888;

- виплата винагороди за передачу невиключної ліцензії на використання спірного знака для товарів та послуг здійснена Підприємцем у межах строку, передбаченого пунктом 2 додаткової угоди до Ліцензійного договору в період з 12.05.2016 по 12.08.2016;

- використання Підприємцем у період 2015 - 2016 років спірного знака підтверджується наданими ТОВ "МТС":

договором оренди телефонії від 10.07.2015, за умовами якого товариство з обмеженою відповідальністю "Юридична Компанія "ССЗ"" надавало Підприємцю телефонні послуги: використання телефонних ліній для проведення рекламних акцій та інформування по телефону щодо діяльності та послуг, що надаються в магазинах/салонах мобільного зв'язку "МТС", додатком № 1 до акта виконаних робіт від 09.07.2016;

договором оренди нежилого приміщення від 01.01.2016, за умовами якого ТОВ "Юридична Компанія "АЛЬЯНС" передало Підприємцю в тимчасове користування приміщення за адресою: АДРЕСА_1, для використання його у своїй підприємницькій діяльності - розміщення магазину під назвою, зареєстрованою як знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № НОМЕР_1, а також надало дозвіл на розміщення рекламної вивіски магазину на будівлі орендованого приміщення з інформацією про послуги, що надаються Підприємцем за вказаною адресою;

договором суборенди нежитлового приміщення від 01.01.2016, за умовами якого ТОВ "Центр Управління нерухомістю" передало Підприємцю в тимчасове платне користування нежитлові приміщення за адресою: АДРЕСА_2, площею 64,6 кв.м, а також надало дозвіл на розміщення на фасаді будівлі, в якій розташоване орендоване приміщення, рекламну вивіску (інформаційну табличку) з інформацією про послуги, що надаються Підприємцем у магазині за вказаною адресою з використанням спірного знака за свідоцтвом України № НОМЕР_1;

платіжними документами від 26.07.2016 - 28.07.2016, актами приймання-передачі від 01.01.2016, актами надання послуг від 09.07.2016, актами погодження зовнішньої реклами від 01.01.2016 та фотозображеннями рекламних вивісок, розміщених на фасадах будівель орендованих приміщень;

- існування сайту ІНФОРМАЦІЯ_13 до дати подання позовної заяви у даній справі (13.06.2016) ТОВ "МТС" підтверджується роздруківкою з сайту "ІНФОРМАЦІЯ_14", від 05.09.2008, що містить розгорнуту інформацію стосовно доменного імені "ІНФОРМАЦІЯ_15";

- відповідно до Висновку № 192/16 веб-сайт ІНФОРМАЦІЯ_16: містить інформаційне наповнення розміром 1199295 байт; має зовнішні та внутрішні посилання, складається зі статичних елементів, таких як графічні елементи, гіперпосилання, інформація у текстовому форматі, містить коментарі користувачів, рекламу та інше, а також було зафіксовано вміст даного веб-ресурсу;

- Висновком № 229/16 підтверджено, що з 18.05.2015 по 29.03.2016 сайт ІНФОРМАЦІЯ_16. містив інформаційне наповнення;

- ТОВ "МТС" з 2001 по 2014 роки фактично перебувало та здійснювало свою господарську діяльність на території АРК та міста Севастополя;

- ТОВ "МТС" у 2014 році через загострення ситуації на території АРК внаслідок тимчасової окупації території АРК змінило своє місцезнаходження та продовжило господарську діяльність поза межами АРК у місті Одесі, а в подальшому в місті Києві;

- ТОВ "МТС" через складну та політично нестабільну ситуацію на території АРК не має змоги отримати в повному обсязі матеріали на підтвердження використання спірного позначення за свідоцтвом України № НОМЕР_1 в період з 13.06.2013 по 20.02.2014.

Причиною виникнення спору є питання щодо наявності або відсутності правових підстав для дострокового припинення дії свідоцтва України № НОМЕР_1.

За приписами пункту 4 статті 18 Закону № 3689 якщо знак не використовується в Україні повністю або щодо частини зазначених у свідоцтві товарів і послуг протягом трьох років від дати публікації відомостей про видачу свідоцтва або від іншої дати після цієї публікації, будь-яка особа має право звернутися до суду із заявою про дострокове припинення дії свідоцтва повністю або частково. У цьому разі дія свідоцтва може бути припинена повністю або частково лише за умови, що власник свідоцтва не зазначить поважні причини такого невикористання. Такими поважними причинами, зокрема є: обставини, що перешкоджають використанню знака незалежно від волі власника свідоцтва, такі як обмеження імпорту чи інші вимоги до товарів і послуг, встановлені законодавством; можливість введення в оману щодо особи, яка виробляє товари або надає послуги, під час використання знака особою, що звернулася до суду, чи іншою особою щодо товарів і послуг, відносно яких висунута вимога про припинення дії свідоцтва. Для цілей цього пункту використанням знака власником свідоцтва вважається також використання його іншою особою за умови контролю з боку власника свідоцтва.

Відповідно до статті 1 Закону № 3689 знак - це позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб.

Згідно з пунктом 4 статті 16 Закону № 3689 використанням знака визнається: нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов'язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення); застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстровано; застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет. Знак визнається використаним, якщо його застосовано у формі зареєстрованого знака, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованого знака лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності знака.

Статтею 17 цього Закону встановлено, що власник свідоцтва повинен добросовісно користуватися правами, що випливають із свідоцтва.

Отже, аналіз наведених законодавчих приписів дає підстави для висновку про те, що, виходячи з правової сутності знака для товарів і послуг, умовою належного його використання є використання власником зареєстрованого знака саме щодо зазначених у свідоцтві товарів і послуг.

Водночас згідно з пунктом 4 статті 18 Закону № 3689 підставами для відмови в достроковому припиненні дії свідоцтва (повністю або щодо частини зазначених у ньому товарів чи послуг) є: фактична наявність на ринку України спірних товарів і послуг; невикористання зареєстрованої торговельної марки менше визначеного законом трирічного строку; наявність поважних причин такого невикористання.

Якщо знак для товарів і послуг без поважних причин безперервно не використовується щодо частини або всіх товарів та/або послуг, внесених до реєстру, протягом трьох років від дати публікації про видачу свідоцтва або від іншої дати, то це є достатньою підставою для дострокового припинення за рішенням суду дії свідоцтва на такий знак повністю або частково щодо відповідних товарів та/або послуг. Не підлягає достроковому припиненню дія свідоцтва у випадку коли використання знака розпочалося або відновилося до подання позову.

На підтвердження факту використання знака власник свідоцтва має подати суду докази вчинення принаймні деяких дій з числа зазначених у частині четвертій статті 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг". Такими доказами можуть бути, зокрема, примірники товарів, на яких нанесено відповідний знак для товарів і послуг, документи із зображенням знака (каталоги, прайс-листи з пропозиціями щодо надання послуг чи поставки товарів тощо).

Поширення на території України товарів із зображенням знака може бути підтверджено касовими чеками, квитанціями, накладними, іншими документами, що містять інформацію про найменування товару й місце його придбання, а в разі коли власником знака є нерезидент, підтвердженням ввезення товарів в Україну можуть бути митні декларації та інші митні документи.

При цьому докази, які можуть підтвердити використання знака для товарів і послуг, повинні бути, як правило, обмежені трирічним строком до дати звернення позивача до суду.

Посилання ТОВ "МТС" на неможливість подання доказів використання ним спірного позначення в 2013 - 2014 роках через тимчасову окупацію АРК також не може бути належним обґрунтуванням правомірності постанови апеляційного суду, оскільки зазначені пояснення взагалі не містять відомостей щодо факту надання відповідних послуг у цей період, їх переліку, фактичних обставин надання, тоді як можливості доказування з боку ТОВ "МТС" у повному обсязі не вичерпані (зокрема, статті 30, 32, 36 ГПК України передбачають можливість надання відповідних пояснень як доказів тощо).

Саме лише укладення договорів (у тому числі ліцензійних) щодо розпорядження майновими правами на знак для товарів і послуг не може вважатися використанням даного знака. Доказами використання певного позначення у відповідності з укладеним договором можуть виступати, зокрема, договори купівлі-продажу чи поставки товару, на якому розміщено знак, договори про розміщення рекламної продукції про такі товари на відповідних рекламних носіях тощо. Використання позначення може підтверджуватися й фактичними даними про використання його іншою особою за умови контролю з боку власника свідоцтва (доказами такого використання позначення мають бути такі ж документи, як і у випадку, якби власник знака використовував його у власній діяльності).

Такі правові позиції викладено і в пункті 71 згаданої постанови пленуму Вищого господарського суду України від 17.10.2012 № 12.

З огляду на зазначене суд першої інстанції, на відміну від апеляційного господарського суду, повно та всебічно дослідивши обставини справи, з дотриманням наведених ним норм матеріального права на підставі ретельної оцінки поданих сторонами доказів, встановивши реєстрацію ТОВ "МТС" знака для товарів і послуг (комбіноване позначення "ІНФОРМАЦІЯ_1") для певних послуг 35 класу МКТП № НОМЕР_1 та дослідивши обставини, пов'язані з його використанням, за відсутності доказів фактичної наявності на ринку України відповідних послуг (з використанням щодо них спірного знака у формі зареєстрованого комбінованого позначення або у формі, що відрізняється від зареєстрованого знака лише окремими елементами, коли це не змінює в цілому відмітності знака) дійшов обґрунтованого висновку про невикористання ТОВ "МТС" та/або Підприємцем під контролем ТОВ "МТС" спірної торговельної марки в Україні більше трьох років до дати подання даного позову без поважних причин такого невикористання, а тому й правомірно задовольнив позовні вимоги ПАТ "Мобільні ТелеСистеми" і ПАТ "МТС Україна".

У свою чергу, суд апеляційної інстанції наведеного не врахував та не встановив форми і обставин (у кожному випадку) використання ТОВ "МТС" спірного знака (комбінованого позначення) і саме стосовно послуг 35 класу МКТП, для яких його зареєстровано. При цьому апеляційний суд, неправильно застосувавши норми статей 16, 18 Закону № 3689, не спростувавши висновків місцевого господарського суду і не довівши використання ТОВ "МТС" та/або Підприємцем під його контролем спірної торговельної марки в Україні протягом трьох років до дати подання даного позову, помилково скасував законне і обґрунтоване рішення суду першої інстанції.

Отже, оскаржувана постанова апеляційного господарського суду зі справи відповідно до частини першої статті 11110 ГПК України підлягає скасуванню, а рішення суду першої інстанції за відсутності передбачених законом підстав для його зміни або скасування має бути залишено в силі як таке, що відповідає встановленим ним фактичним обставинам та прийняте з дотриманням норм матеріального і процесуального права.

Керуючись статтями 1117, 1119 - 11111 ГПК України, Вищий господарський суд України

ПОСТАНОВИВ:

1. Касаційну скаргу публічного акціонерного товариства "Мобільні ТелеСистеми" та приватного акціонерного товариства "МТС Україна" задовольнити.

2. Постанову Київського апеляційного господарського суду від 14.12.2016 зі справи № 910/11186/16 скасувати.

3. Рішення господарського суду міста Києва від 17.10.2016 зі справи № 910/11186/16 залишити в силі.

4. Стягнути з товариства з обмеженою відповідальністю "МТС" на користь публічного акціонерного товариства "Мобільні ТелеСистеми" 3 307 (три тисячі триста сім) грн. 20 коп. судового збору з касаційної скарги та на користь приватного акціонерного товариства "МТС Україна" 3 307 (три тисячі триста сім) грн. 20 коп. судового збору з касаційної скарги.

Видачу відповідного наказу доручити господарському суду міста Києва.

Суддя Б.Львов

Суддя В.Корсак

Суддя В.Селіваненко