УХВАЛА

27.03.2017№ 910/12181/16

Господарський суд міста Києва у складі судді Марченко О.В., за участю секретаря судового засідання Роздобудько В.В.,

розглядаючи у відкритому судовому засіданні

справу №910/12181/16

за позовом Philip Morris Brands S.a.r.l. (Компанія "Філіп Морріс Брендз С.а.р.л."), м. Невшатель, Швейцарія,

до Grand River Enterprises Deutschland GmbH (Компанія Гранд Рівер Ентерcпрайсез Дойчланд ГмбХ), м. Клостер-Ленін, Німеччина, та

Державної служби інтелектуальної власності України, м. Київ,

про дострокове припинення дії міжнародної реєстрації №786952 на торговельну марку,

за участю представників:

позивача - Шаповала В.В. (довіреність від 10.12.2014 №б/н);

Шатова І.О. (довіреність від 24.01.2017 №б/н);

відповідача-1 - Слабко Т.О. (довіреність від 30.07.2015 №б/н);

відповідача-2 - не з'явився,

ВСТАНОВИВ:

Philip Morris Brands S.a.r.l. (Компанія "Філіп Морріс Брендз С.а.р.л."; далі - Компанія) звернулася до господарського суду міста Києва з позовом про:

- дострокове припинення в Україні дії міжнародної реєстрації №786952 на торговельну марку "Mark Adams", зареєстровану для товарів 34 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі - МКТП) та яка діє на території України з 31.10.2002, власником якої є Grand River Enterprises Deutschland GmbH (Компанія Гранд Рівер Ентерcпрайсез Дойчланд ГмбХ);

- зобов'язання Державної служби інтелектуальної власності України (далі - Служба) повідомити Міжнародне бюро Всесвітньої організації інтелектуальної власності про дострокове припинення дії на території України міжнародної реєстрації №786952 на торговельну марку "Mark Adams".

Ухвалою господарського суду міста Києва від 04.07.2016 порушено провадження у справі.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 06.07.2016 заяву Компанії про вжиття заходів до забезпечення позову задоволено частково; вжито заходів до забезпечення позову шляхом заборони Grand River Enterprises Deutschland GmbH (Компанія Гранд Рівер Ентерcпрайсез Дойчланд ГмбХ) здійснювати будь-які дії з передачі іншим особам повністю чи частково виключних майнових прав інтелектуальної власності на знак для товарів і послуг "Mark Adams" за міжнародною реєстрацією №786952; заборони Grand River Enterprises Deutschland GmbH (Компанія Гранд Рівер Ентерcпрайсез Дойчланд ГмбХ) відмовлятися від охорони в Україні знака для товарів і послуг "Mark Adams" за міжнародною реєстрацією №786952; у вжитті решти заходів до забезпечення позову відмовлено.

Служба 25.07.2016 подала суду матеріали міжнародної реєстрації №786952 на торговельну марку "Mark Adams", а також відзив на позовну заяву, в якому зазначила таке: відповідач-1 як власник міжнародної реєстрації №786952 на знак для товарів і послуг повинен довести факт використання спірного знака, а у разі відсутності такого використання зазначити поважні причини, з яких знак не використовувався; позивач не зазначив, за захистом яких порушених прав він звернувся до суду та яким чином міжнародна реєстрація №786952 на знак для товарів і послуг "Mark Adams", власником якого є відповідач-1, порушує права позивача; відсутність відомостей про ліцензійні договори не означає, що ліцензійні договори на використання знака "Mark Adams" за міжнародною реєстрацією №786952 не укладалися.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 25.07.2016 відкладено розгляд справи для здійснення належного повідомлення Grand River Enterprises Deutschland GmbH (Компанія Гранд Рівер Ентерcпрайсез Дойчланд ГмбХ) про дату, час і місце судового розгляду по справі.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 17.08.2016 у зв'язку зі зверненням господарського суду міста Києва із судовим дорученням про надання правової допомоги до Федерального міністерства юстиції та захисту споживачів Німеччини для вручення судових документів на території Німеччини провадження у справі № 910/12181/16 зупинено.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 30.01.2017 поновлено провадження у справі.

16.02.2017 та 27.03.2017 Grand River Enterprises Deutschland GmbH (Компанія Гранд Рівер Ентерcпрайсез Дойчланд ГмбХ) подала суду додаткові письмові пояснення, в яких зазначила про те, що:

- посилання позивача на справу №910/27478/15, предметом позову в якої є часткове визнання недійсним свідоцтва України №196757 на знак для товарів та послуг «MARKTEN» на ім'я Nu Mark LLC та вжиття господарським судом міста Києва заходів забезпечення позову у даній справі не доводить право позивача на звернення до суду із позовними вимогами щодо дострокового припинення міжнародної реєстрації №786952 "Mark Adams", власником якої є відповідач-1 у даній справі;

- підставою для винесення попередньої відмови у наданні правової охорони слугував знак для товарів і послуг «MARKTEN» за свідоцтвом України № 196757 на ім'я Nu Mark LLC; позивач на сьогодні є власником знака для товарів та послуг «MARKTEN» (міжнародна реєстрація №1201181), який одержав правову охорону в Україні відповідно до встановленої процедури реєстрації;

- міжнародна реєстрація №786952 знака для товарів та послуг «Mark Adams» на ім'я відповідача-1 не слугувала і не створювала штучну перешкоду для реєстрації знаку «MARKTEN» за міжнародною реєстрацією № 1201181;

- обсяг надання правової охорони знака для товарів і послуг «MARKTEN» за міжнародною реєстрацією №1201181 та знака для товарів і послуг «MARKTEN» за свідоцтвом України № 196757 є різним, так як, незважаючи на ідентичність зображення знаків, перелік товарів , і послуг не є тотожним;

- відповідач-1 не міг безперешкодно використовувати знак для товарів і послуг «MARKTEN» за міжнародною реєстрацією №786952 в Україні, так як жорсткі антиконкурентні умови, які склалися на ринку тютюнових виробів в Україні, фактично унеможливили вихід відповідача-1 на український ринок;

- таке становище на ринку тютюнової продукції прямо підтверджується розслідуванням Антимонопольного комітету України (далі - АМК), за результатами якого визнано факт вчинення порушень товариством з обмеженою відповідальністю «ТЕДІС Україна» (далі - ТОВ «ТЕДІС Україна») законодавства про захист економічної конкуренції у вигляді зловживання монопольним (домінуючим) становищем;

- ТОВ «ТЕДІС Україна» є дистриб'ютором усієї тютюнової продукції іноземних виробників, однак, як визначено АМК під час розслідування, у даного товариства була можливість, зокрема, нав'язувати іншим учасникам ринку невигідні умови договорів, встановлювати як розмір власного валового прибутку, так і валового прибутку своїх покупців - оптових і роздрібних торгівців, обмежувати своїм торгівельним партнерам поставки тютюнової продукції без належних правових підстав;

- між відповідачем-1 та Nu Mark LLC тривав судовий спір у справі № 910/27478/15 щодо визнання частково недійсним свідоцтва України № 196757 на знак для товарів і послуг «MARKTEN» з підстав схожості цього знака із знаком для товарів і послуг «Mark Adams» за міжнародною реєстрацією № 1201181, а також його оманливості, що унеможливило належний вихід відповідача-1 на український ринок тютюну із власною продукцією.

17.02.2017 позивач подав суду додаткові пояснення, в яких зазначив таке:

- в своїй господарській діяльності Компанія вирішила використовувати позначення «MARKTEN» на території ряду країн, в тому числі і на території України, для товарів 34 класу МКТП; з цією метою позивачем зареєстровано торговельну марку «MARKTEN» відповідно до Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків (міжнародна реєстрація №1201181), відомості про що були опубліковані 01.05.2014 в офіційному бюлетені світової організації інтелектуальної власності 2014/16 Gaz;

- в процесі поширення правової охорони торговельної марки «MARKTEN» на території України позивачу стало відомо, що ідентична торговельна марка «MARKTEN» вже зареєстрована в Україні на підставі свідоцтва України № 196757 на знак для товарів і послуг, власником якого на той момент була Nu Mark LLC; у зв'язку з цим Служба 05.02.2015 прийняла попередню відмову у поширенні правової охорони в Україні торговельної марки «MARKTEN» за міжнародною реєстрацією №1201181;

- для усунення перепон у правомірному використанні позначення «MARKTEN» в Україні позивач вступив в переговори із власником свідоцтва України № 196757 з метою придбання виключних майнових прав на торговельну марку «MARKTEN»;

- в результаті переговорів 02.12.2015 позивач та Nu Mark LLC уклали договір про передачу прав на знак для товарів та послуг «MARKTEN» за свідоцтвом України №196757(далі - Договір), в зв'язку з чим позивач став власником торговельної марки «MARKTEN» за свідоцтвом України № 196757;

- позивачем з'ясовано, що 07.10.2015 Grand River Enterprises Deutschland GmbH (Компанія Гранд Рівер Ентерcпрайсез Дойчланд ГмбХ) подано до господарського суду міста Києва позовну заяву до Nu Mark LLC та Служби про визнання свідоцтва України №196757 на знак для товарів і послуг «MARKTEN» недійсним частково, стверджуючи, що знак «MARKTEN» є схожим із знаком відповідача-1 «Mark Adams» за міжнародною реєстрацією № 786952 настільки, що їх можна сплутати;

- 27.10.2015 ухвалою господарського суду міста Києва порушено провадження у справі №910/27478/15 та вжито заходів щодо забезпечення позову шляхом заборони передавати повністю або частково права на знак для товарів і послуг «MARKTEN» за свідоцтвом України № 196757, так само як і повністю або частково відмовлятися від цього знака; заборони Службі здійснювати реєстрацію договорів про передачу прав на знак для товарів і послуг «MARKTEN» за свідоцтвом України № 196757 та опубліковувати відомості про такі зміни в офіційному бюлетені «Промислова власність»;

- ухвалою господарського суду міста Києва від 01.08.2016 зупинено провадження у справі до проведення судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності;

- в зв'язку із судовими заборонами Компанія не може внести до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг інформацію про себе як про нового власника свідоцтва України №196757 на знак для товарів і послуг «MARKTEN».

Представники позивача у судовому засіданні надали пояснення по суті спору та підтримали доводи письмових пояснень, долучених до матеріалів справи, позовні вимоги підтримали у повному обсязі.

Представник відповідача-1 наголосив на доводах додаткових пояснень, долучених до матеріалів справи, проти задоволення позовних вимог заперечив.

Представники позивача у судовому засіданні заявили клопотання про відкладення розгляду справи для надання часу позивачу ознайомитися з матеріалами справи та надати необхідні письмові пояснення.

Представник відповідача-1 заперечив проти задоволення клопотання представників позивача.

Представник відповідача-2 в судове засідання не з'явився, про дату, час та місце проведення судового засідання був повідомлений належним чином, про причини неявки суд не повідомив.

Згідно з частиною першою статті 77 ГПК України господарський суд відкладає в межах строків, встановлених статтею 69 цього Кодексу, розгляд справи, коли за якихось обставин спір не може бути вирішено в даному засіданні. Такими обставинами, зокрема, є нез'явлення в судове засідання представників сторін; неподання витребуваних доказів.

Враховуючи клопотання представників позиваача і керуючись статтями 77, 86 ГПК України, господарський суд міста Києва

УХВАЛИВ:

1. Відкласти розгляд справи на 10.04.2017 об 10 год. 40 хв.; судове засідання відбудеться в приміщенні господарського суду міста Києва за адресою: 01030, м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 44-б, зал судових засідань №12.

2. Зобов'язати сторони:

- направити у судове засідання своїх повноважних представників, повноваження яких повинні бути оформлені відповідно до приписів статті 28 ГПК України; документи на підтвердження повноважень таких представників подати суду; визнати явку представників сторін в судове засідання обов'язковою;

- документи подавати суду в оригіналі для огляду та належним чином засвідчених копіях для долучення до матеріалів справи з урахуванням приписів статті 36 ГПК України і пункту 5.27 Національного стандарту України "Державна уніфікована система організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до оформлення документів. ДСТУ 4163-2003", затвердженого наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 07.04.2003 № 55;

- письмові пояснення та документи завчасно надсилати на адресу суду поштою або подавати через відділ діловодства суду з супровідним листом з обов'язковим описом додатків у прошитому вигляді;

- у разі відсутності витребуваних судом доказів або неможливості їх подання надати обґрунтовані письмові пояснення з цього приводу;

3. Звернути увагу сторін на необхідність дотримання ними вимог статей 22, 33, 34 та частини четвертої статті 74 ГПК України та на встановлений статтею 69 ГПК України строк вирішення спору.

3. Витребувані судом документи є обов'язковими доказами, необхідними для вирішення спору. У випадку неподання позивачем витребуваних судом документів позов буде залишено без розгляду відповідно до пункту 5 частини першої статті 81 ГПК України, у випадку ж неподання відповідачем таких документів спір буде вирішено за наявними у справі матеріалами згідно з приписами статті 75 ГПК України.

4. Попередити сторони, що при ухиленні від вчинення дій, покладених судом на сторони, до останніх можуть бути застосовані санкції, передбачені пунктом 5 статті 83 ГПК України.

Суддя О. Марченко

1. Відкласти розгляд справи у судовому засіданні на 10.04.17 о 10:40 год. Засідання відбудеться у приміщенні Господарського суду м. Києва за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 44-В, зал