КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"23" березня 2017 р. Справа№ 910/13320/13

Київський апеляційний господарський суд у складі колегії суддів:

головуючого: Остапенка О.М.

суддів: Гончарова С.А.

Руденко М.А.

при секретарі судового засідання: Сотніковій І.О.,

за участю представників сторін:

від позивача: Кириченко І. А.- довіреність б/н від 14.07.2015.

від відповідача-1: Мокрицька К.В. - довіреність № 14.02/45 від 28.11.2016.

від відповідача-2: Саєнко О.Д. - довіреність № 1216/30-03 від 30.12.2016.

Пипченко Б.Ю. - довіреність № 0217/14-04 від 14.02.2017.

від третьої особи на стороні позивача: не з'явилися.

від третьої особи-1 на стороні відповідачів: Федоренко О.А. - довіреність № 4/Д-С від 13.01.2017.

від третьої особи-2 на стороні відповідачів: не з'явилися.

розглянувши апеляційну скаргу Компанії Megainpharm GmbH (Мегаінфарм) на рішення господарського суду міста Києва від 14.11.2016 року

у справі № 910/13320/13 (суддя Бондарчук В.В.)

за заявою Приватного акціонерного товариства „Фармацевтична фірма „Дарниця"

про перегляд рішення господарського суду міста Києва від 25.12.2014 року за нововиявленими обставинами у справі № 910/13320/13

за позовом Компанії Megainpharm GmbH (Мегаінфарм)

до 1. Міністерства охорони здоров'я України

2. Приватного акціонерного товариства „Фармацевтична фірма

„Дарниця"

третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні позивача: Товариство з обмеженою відповідальністю „Інфамед"

треті особи, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідачів:

1. Державне підприємство „Державний експертний центр"

Міністерства охорони здоров'я України

2. Державна служба інтелектуальної власності України

про припинення порушення прав власника патенту України № 64800 на

винахід

ВСТАНОВИВ:

У липні 2013 року Компанія Megainpharm GmbH (Мегаінфарм ГмбХ) звернулася до Господарського суду міста Києва з позовом до Міністерства охорони здоров'я України та ПрАТ „Фармацевтична фірма „Дарниця", про визнання недійсним та скасування наказу Міністерства охорони здоров'я України від 21.09.2012 року № 734 „Про державну реєстрацію препаратів (перереєстрацію) лікарських засобів та внесення змін до реєстраційних матеріалів" у частині реєстрації лікарського засобу „Офтамірин" (краплі очні/вушні/назальні, розчин; 0,1мг/мл по 5 мл у флаконах № 1 - реєстраційне посвідчення № UA/12521/01/01), заявником якого є ПрАТ „Фармацевтична фірма „Дарниця"; зобов'язання ПрАТ „Фармацевтична фірма „Дарниця" припинити порушення прав власника патенту на винахід „Очний антисептик" № 64800 від 15.03.2004 року, а саме припинити дії, спрямовані на використання у будь-який спосіб винаходу „Очний антисептик", права на який належать Megainpharm GmbH (Мегаінфарм ГмбХ) і охороняються патентом України № 64800 від 15.03.2004 року; зобов'язання ПрАТ „Фармацевтична фірма „Дарниця" припинити дії щодо введення в обіг лікарського засобу „Офтамірин" (краплі очні/вушні/назальні, розчин; 0,1мг/мл по 5 мл у флаконах № 1 або інших лікарських засобів на основі мірамістину (мірістамідолпропідолдиметилбензил-аммонію хлориду або бензилдиметил [3-(мірістоїламіно)пропіл] амонію хлориду).

Справа розглядалась господарськими судами неодноразово.

За результатами нового розгляду, рішенням Господарського суду міста Києва від 25.12.2014 року позовні вимоги задоволено частково. Визнано недійсним наказ Міністерства охорони здоров'я України від 21.09.2012 року № 734 "Про державну реєстрацію препаратів (перереєстрацію) лікарських засобів та внесення змін до реєстраційних матеріалів" у частині реєстрації на ім'я ПрАТ „Фармацевтична фірма „Дарниця" лікарського засобу „Офтамірин" (краплі очні/вушні/назальні, розчин; 0,1мг/мл по 5 мл у флаконах № 1, реєстраційне посвідчення № UA/12521/01/01);

Зобов'язано ПрАТ „Фармацевтична фірма „Дарниця" припинити використання у будь-який спосіб винаходу „Очний антисептик", який охороняється патентом України № 64800 і належить Megainpharm GmbH (Мегаінфарм ГмбХ; 9082 Maria Wоrth, Wurthrsee-Sоduferstr.163 c 5, Austria).

Зобов'язано ПрАТ „Фармацевтична фірма „Дарниця" припинити дії щодо введення в цивільний обіг лікарського засобу „Офтамірин" (краплі очні/вушні/назальні, розчин; 0,1мг/мл по 5 мл у флаконах №1), в якому використано винахід „Очний антисептик" за патентом України № 64800, володільцем якого є Megainpharm GmbH (Мегаінфарм ГмбХ; 9082 Maria Wоrth, Wurthrsee-Sоduferstr.163 c 5, Austria).

Вказане рішення мотивовано тим, що Компанія Megainpharm GmbH (Мегаінфарм ГмбХ) є власником патенту України № 64800 на винахід „Очний антисептик", зареєстрований Державною службою інтелектуальної власності України на підставі заявки № від 20.03.2001 року, про що 15.03.2004 року в офіційному бюлетені „Промислова власність" №3 було здійснено публікацію.

Формула винаходу за вказаним патентом виглядає наступним чином:

1. Застосування мірамістину як антисептика для лікування інфекційних уражень очей.

2. Очний антисептичний склад, який містить антисептичну речовину в фармацевтичному розріджувачі, який відрізняється тим, що як антисептичну речовину містить мірамістин в ефективній кількості при такому співвідношенні компонентів, % мас.: мірамістин 0,005 - 0,1; розріджувач до 100.

3. Очний антисептичний склад за пунктом 2, який відрізняється тим, що як розріджувач він містить офіціальний ізотонічний розчин хлориду натрію або ізотонічний розчин хлориду натрію підвищеної в'язкості.

4. Очний антисептичний склад за пунктом 3, який відрізняється тим, що як розріджувач-ізотонічний розчин хлориду натрію підвищеної в'язкості містить гелеутворювач - продукти модифікованої целюлози при такому співвідношенні компонентів, % мас.: модифікована целюлоза 0,2 - 1,0; ізотонічний розчин хлориду натрію до 100.

5. Очний антисептичний склад за пунктом 4, який відрізняється тим, що як розріджувач-ізотонічний розчин хлориду натрію підвищеної в'язкості як гелеутворювач містить гідроксіетилцелюлозу при такому співвідношненні компонентів, % мас.: гідроксіетилцелюлоза 0,2 - 0,4; ізотонічний розчин хлориду натрію до 100.

В подальшому, Міністерством охорони здоров'я України на підставі наказу „Про державну реєстрацію препаратів (перереєстрацію) лікарських засобів та внесення змін до реєстраційних матеріалів" від 21.09.2012 року № 734 проведено державну реєстрацію на території України лікарського засобу „Офтамірин" (краплі очні/вушні/назальні, розчин; 0,1мг/мл по 5 мл у флаконах №1 - реєстраційне посвідчення на лікарський засіб № UA/12521/01/01) на ім'я ПрАТ „Фармацевтична фірма „Дарниця".

Як встановлено судом, лікарський засіб „Офтамірин" має наступний склад: - діюча речовина - мірамістин (0,1 мг на 1 мл розчину); - допоміжні речовини: натрію хлорід, динатрію фосфат додекагідрат, натрію дигідрофосфат, вода для ін'єкцій.

З метою об'єктивного вирішення спору у справі № 910/13320/13 щодо порушення Міністерством охорони здоров'я України та ПрАТ „Фармацевтична фірма „Дарниця" прав Компанії Megainpharm GmbH (Мегаінфарм ГмбХ) на винахід за патентом України № 64800, було призначено судову експертизу.

Так, висновком експерта № 979 від 15.12.2014 року, при вивченні копії реєстраційних матеріалів на лікарський препарат „Офтамірин" (краплі очні/вушні/назальні, розчин, 0,1 мг/мл по 5 мл у флаконах №1 - реєстраційне посвідчення № UA/12521/01/01, заявником якого є ПрАТ „Фармацевтична фірма „Дарниця"), що слугували підставою для надання висновку про рекомендацію його до державної реєстрації, внаслідок чого він був зареєстрований Наказом Міністерства охорони здоров'я України від 21.09.2012 року № 734, встановлено таке.

Патентом України на винахід № 64800 охороняється фармацевтична композиція, яка застосовується з метою лікування місцевих інфекцій слизової оболонки ока. Для таких саме цілей використовується й лікарський засіб „Офтамірин" (реєстраційне посвідчення № UA/12521/01/01) у вигляді композиції (стор. 8, 9 висновку експерта № 979 від 15.12.2014 року).

На підставі проведеного порівняльного аналізу, результати якого викладені у таблиці 1, експерт дійшов висновку, що у лікарському засобі „Офтамірин" (реєстраційне посвідчення № UA/12521/01/01) використано кожну ознаку, що включена до 1 та 2 незалежних пунктів формули винаходу за патентом України № 64800 „Очний антисептик".

Таким чином, у висновку експерта № 979 від 15.12.2014 року надано наступну відповідь на поставлене судом питання, а саме, у лікарському засобі „Офтамірин" (краплі очні/вушні/назальні, розчин 0,1 мг/мл по 5 мл у флаконах № 1 - реєстраційне посвідчення № UA/12521/01/01) використано всі ознаки, що включені до незалежних пунктів формули винаходу за патентом України на винахід „Очний антисептик" № 64800.

Вказане рішенням Господарського суду міста Києва від 25.12.2014 року у справі № 910/13320/13 залишено без змін постановою Київського апеляційного господарського суду від 27.02.2015 року та постановою Вищого господарського суду України від 21.04.2015 року.

В подальшому, 10.08.2016 року ПрАТ „Фармацевтична фірма „Дарниця" звернулося до Господарського суду міста Києва із заявою про перегляд рішення за нововиявленими обставинами, в якій просить суд скасувати рішення Господарського суду міста Києва від 25.12.2014 року у справі № 910/13320/13 та прийняти нове рішення, яким у задоволенні позову компанії Megainpharm GmbH відмовити.

В обґрунтування заяви про перегляд за нововиявленими обставинами рішення Господарського суду міста Києва від 25.12.2014 року у справі № 910/13320/13, відповідач-2 посилається на те, що постановою Київського апеляційного господарського суду від 12.07.2016 року у справі № 910/21617/15 визнано недійсним патент України № 64800 від 15.03.2004 року на винахід „Очний антисептик", власником якого є компанія „Megainpharm GmbH" (Мегаінфарм ГмбХ, Австрія), зобов'язано Державну службу інтелектуальної власності України внести відомості щодо визнання недійсним патенту України № 64800 від 15.03.2004 року на винахід „Очний антисептик" до Державного реєстру патентів України на винаходи та зобов'язано Державну службу інтелектуальної власності України та оприлюднити в офіційному бюлетені "Промислова власність" інформацію про визнання недійсним патенту № 64800 від 15.03.2004 року на винахід „Очний антисептик", власником якого є компанія "Megainpharm GmbH" (Мегаінфарм ГмбХ, Австрія).

За наслідками розгляду заявлених вимог, рішенням господарського суду міста Києва від 14.11.2016 року заяву ПрАТ „Фармацевтична фірма „Дарниця" про перегляд рішення Господарського суду міста Києва від 25.12.2014 року у справі № 910/13320/13 за нововиявленими обставинами задоволено. Рішення Господарського суду міста Києва від 25.12.2014 року у справі № 910/13320/13 скасовано. У задоволенні позову відмовлено.

Вказане рішення мотивоване тим, що сукупність суттєвих ознак винаходу за патентом України № 64800, згідно висновку судової експертизи №1075 від 26.02.2016 року, стала загальнодоступною в світі до дати заявленого пріоритету, тобто винахід не є новим та не має винахідницького рівня, відповідно патент України № 64800 не відповідає умовам патентоздатності, на підставі чого патент України № 64800 від 15.03.2004 на винахід „Очний антисептик", власником якого є компанія Megainpharm GmbH (Мегаінфарм ГмбХ, Австрія) визнано недійсним та зобов'язано Державну службу інтелектуальної власності України внести відомості щодо визнання недійсним патенту України № 64800 від 15.03.2004 року на винахід „Очний антисептик" до Державного реєстру патентів України на винаходи. Вказані обставини стали відомі ПрАТ „Фармацевтична фірма „Дарниця" з моменту винесення постанови Київського апеляційного господарського суду від 12.07.2016 року у справі № 910/21617/15, та є істотними для вирішення спору у справі № 910/13320/13.

Не погоджуючись із зазначеним рішенням місцевого господарського суду, Компанія Megainpharm GmbH (Мегаінфарм) звернулася до апеляційного господарського суду з апеляційною скаргою, в якій просить скасувати рішення господарського суду міста Києва від 14.11.2016 року та прийняти нове рішення, яким залишити рішення господарського суду міста Києва від 25.12.2014 року у справі № 910/13320/13 без змін, а заяву відповідача-2 про перегляд рішення за нововиявленими обставинами - без задоволення, посилаючись на неповне з'ясування судом першої інстанції обставин, що мають значення для справи, а також порушення норм матеріального та процесуального права.

В обґрунтування апеляційної скарги Компанії „Megainpharm GmbH" (Мегаінфарм ГмбХ) вказує на те, що позов ПрАТ „Фармацевтична фірма „Дарниця" про визнання недійсним патенту не був заявлений як зустрічний у справі № 910/13320/13, питання відповідності патенту № 64800 критеріям патентоздатності не належало до предмету доказування у справі, а тому обставини невідповідності винаходу „Очний антисептик" за патентом України № 64800 умовам надання правової охорони „новизна" та „винахідницький рівень" не можуть бути нововиявленими у справі № 910/13320/13.

Скаржник вважає помилковим висновок місцевого суду про наявність істотних обставин для вирішення даної справи, які не були відомі ПрАТ „Фармацевтична фірма „Дарниця" на час ухвалення рішення господарського суду міста Києва від 25.12.2014 у справі № 910/13320/13 та які були встановлені у постанові Київського апеляційного господарського суду від 12.07.2016 року у справі № 910/21617/15, оскільки обставини, які були встановлені у постанові Київського апеляційного господарського суду від 12.07.2016 року у справі № 910/21617/15 не належали до предмету спору (і відповідно до предмету доказування) у справі № 910/13320/13, тому в даному випадку вони не можуть бути визнані як нововиявлені.

Відповідно до протоколу автоматичного визначення складу колегії суддів апеляційну скаргу Компанії Megainpharm GmbH (Мегаінфарм) у справі № 910/13320/13 передано на розгляд колегії суддів у складі головуючого судді Остапенка О.М., суддів: Руденко М.А., Сотнікова С.В.

Ухвалою Київського апеляційного господарського суду від 09.12.2016 року вищевказаною колегією суддів апеляційну скаргу прийнято та призначено до розгляду на 24.01.2017 року за участю повноважних представників сторін та третіх осіб.

У наданих через відділ документального забезпечення суду відзивах на апеляційну скаргу та додаткових поясненнях про справі представники відповідачів просять залишити її без задоволення, а оскаржуване рішення суду першої інстанції без змін.

У судовому засіданні 24.01.2017 року суддею Сотніковим С.В. заявлено самовідвід у справі № 910/13320/13, який мотивовано тим, що під час розгляду справи встановлено, що підставою для звернення ПрАТ „Фармацевтична фірма „Дарниця" про перегляд рішення господарського суду міста Києва від 25.12.2014 року у справі № 910/13320/13 за нововиявленими обставинами, а в подальшому і прийняття оскаржуваного рішення суду першої інстанції від 14.11.2016 року, стало те, що постановою Київського апеляційного господарського суду від 12.07.2016 року у справі № 910/21617/15, прийняту зокрема за участю судді Сотнікова С.В., визнано недійсним патент України № 64800 від 15.03.2004 року на винахід „Очний антисептик", власником якого є компанія „Megainpharm GmbH" (Мегаінфарм ГмбХ, Австрія), зобов'язано Державну службу інтелектуальної власності України внести відомості щодо визнання недійсним патенту України № 64800 від 15.03.2004 на винахід „Очний антисептик" до Державного реєстру патентів України на винаходи та зобов'язано Державну службу інтелектуальної власності України та оприлюднити в офіційному бюлетені „Промислова власність" інформацію про визнання недійсним патенту № 64800 від 15.03.2004 на винахід „Очний антисептик", власником якого є компанія „Megainpharm GmbH" (Мегаінфарм ГмбХ, Австрія), а відтак з метою уникнення сумнів у неупередженості судді Сотнікова С.В. під час перегляду справи № 910/13320/13 в апеляційному порядку, просив прийняти подану ним заяву.

Ухвалою суду від 24.01.2017 року заяву судді Сотнікова С.В. про самовідвід у справі № 910/13320/13 задоволено.

Протоколом автоматизованої зміни складу колегії суддів від 27.01.2017 року для розгляду справи № 910/13320/13 сформовано колегію суддів у складі: головуючий суддя - Остапенко О.М., судді: Гончаров С.А., Руденко М.А.

Ухвалою суду від 27.01.2017 року вищевказаною колегією суддів апеляційну скаргу Компанії Megainpharm GmbH (Мегаінфарм) прийнято до провадження та призначено до розгляду на 28.02.2017 року за участю повноважних представників сторін та третіх осіб.

Ухвалою суду від 28.02.2017 року відкладено розгляд справи на 21.03.2017 року на підставі ст. 77 ГПК України.

У судовому засіданні 21.03.2017 року оголошено перерву у справі до 23.03.2017 року на підставі ст. 77 ГПК України.

Представник позивача у судовому засіданні 23.01.2017 року вимоги апеляційної скарги підтримав, просив її задовольнити, скасувати рішення господарського суду міста Києва від 14.11.2016 року та прийняти нове рішення, яким залишити рішення господарського суду міста Києва від 25.12.2014 року у справі № 910/13320/13 без змін, а заяву відповідача-2 про перегляд рішення за нововиявленими обставинами - без задоволення.

Представники відповідачів в судовому засіданні проти вимог позивача, викладених в апеляційній скарзі, заперечували, просили залишити її без задоволення, а рішення господарського суду міста Києва від 14.11.2016 року - без змін.

Представник третьої особи-1 на стороні відповідачів з приводу апеляційної скарги поклався на розсуд суду.

Представник ТОВ „Інфамед" та Державної служби інтелектуальної власності України в судове засідання вкотре не з'явились, причини неявки суд не повідомили. Про дату, час та місце розгляду справи повідомлялись належним чином.

23.03.2017 року оголошено вступну та резолютивну частини постанови Київського апеляційного господарського суду у даній справі.

Розглянувши доводи апеляційної скарги, перевіривши матеріали справи та дослідивши докази, проаналізувавши на підставі встановлених фактичних обставин справи правильність застосування судом першої інстанції норм законодавства та заслухавши пояснення представників учасників провадження у справі, колегія суддів апеляційного господарського суду дійшла висновку, що у задоволенні апеляційної скарги Компанії Megainpharm GmbH (Мегаінфарм) слід відмовити, а рішення господарського суду міста Києва від 14.11.2016 року - залишити без змін, виходячи з наступного.

Відповідно до статті 99 ГПК України, в апеляційній інстанції справи переглядаються за правилами розгляду цих справ у першій інстанції з урахуванням особливостей, передбачених у розділі ХІІ ГПК України. Апеляційний господарський суд, переглядаючи рішення в апеляційному порядку, користується правами, наданими суду першої інстанції.

Згідно із частиною 2 статті 101 ГПК України, апеляційний господарський суд не зв'язаний доводами апеляційної скарги і перевіряє законність та обґрунтованість рішення місцевого господарського суду у повному обсязі.

Так, згідно статті 112 ГПК України, господарський суд може переглянути прийняте ним судове рішення, яке набрало законної сили, за нововиявленими обставинами.

Підставами для перегляду судових рішень господарського суду за нововиявленими обставинами є:

1) істотні для справи обставини, що не були і не могли бути відомі особі, яка звертається із заявою, на час розгляду справи;

2) встановлені вироком суду, що набрав законної сили, завідомо неправильний висновок експерта, завідомо неправильний переклад, фальшивість документів або речових доказів, що потягли за собою ухвалення незаконного або необґрунтованого рішення;

3) встановлення вироком суду, що набрав законної сили, вини судді у вчиненні злочину, внаслідок якого було ухвалено незаконне або необґрунтоване рішення;

4) скасування судового рішення, яке стало підставою для ухвалення рішення чи постановлення ухвали, що підлягають перегляду;

5) встановлена Конституційним Судом України неконституційність закону, іншого правового акта чи їх окремого положення, застосованого судом при вирішенні справи, якщо рішення суду ще не виконане.

Однією з умов перегляду судового рішення за нововивяленими обставинами на підставі ст. 112 ГПК України є істотність цих обставин для вирішення спору. Тому результат перегляду рішення за ново виявленими обставинами залежить від того, чи спростовують ці обставини факти, які було покладено в основу судового рішення.

Однак, необхідно чітко розрізняти поняття нововиявленої обставини (як факту) і нового доказу (як підтвердження факту); так, не можуть вважатися такими обставинами подані учасником судового процесу листи, накладні, розрахунки, акти тощо, які за своєю правовою природою є саме новими доказами.

Не можуть визнаватися нововиявленими обставини, на які посилався учасник судового процесу в своїх поясненнях в суді будь-якої з інстанцій, або які могли бути встановлені судом в разі виконання вимог процесуального закону, зокрема, статті 38 ГПК.

Вирішення питання, чи вірно судом надано оцінку певним доказам, належить до компетенції судів вищих інстанцій, та не може бути вирішено в рамках розгляду заяви про перегляд рішення суду за нововиявленими обставинами.

У той же час, перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами є окремою процесуальною формою судового процесу, яка визначається, перш за все, природою вказаних обставин. Не може вважатися нововиявленою обставина, яка ґрунтується на переоцінці тих доказів, які вже оцінювалися господарським судом у процесі розгляду справи.

Відповідно до п. 2 постанови Пленуму Вищого господарського суду України від 26.12.2011 року № 17 „Про деякі питання практики перегляду рішень, ухвал, постанов за ново виявленими обставинами", до нововиявлених обставин відносяться матеріально-правові факти, на яких ґрунтуються вимоги і заперечення сторін, а також інші факти, які мають значення для правильного вирішення спору або розгляду справи про банкрутство. Необхідними ознаками існування нововиявлених обставин є одночасна наявність таких трьох умов: по-перше, їх існування на час розгляду справи, по-друге, те, що ці обставини не могли бути відомі заявникові на час розгляду справи, по-третє, істотність даних обставин для розгляду справи (тобто коли врахування їх судом мало б наслідком прийняття іншого судового рішення, ніж те, яке було прийняте). Нововиявлені обставини за своєю юридичною суттю є фактичними даними, що в установленому порядку спростовують факти, які було покладено в основу судового рішення. Ці обставини мають бути належним чином засвідчені, тобто підтверджені належними і допустимими доказами. Не може вважатися нововиявленою обставина, яка ґрунтується на переоцінці тих доказів, які вже оцінювалися господарським судом у процесі розгляду справи. Необхідно чітко розрізняти поняття нововиявленої обставини (як факту) і нового доказу (як підтвердження факту); так, не можуть вважатися такими обставинами подані учасником судового процесу листи, накладні, розрахунки, акти тощо, які за своєю правовою природою є саме новими доказами.

У пункті 3 вищезазначеної постанови Пленуму ВГСУ від 26.12.2011 року № 17 передбачено, що виникнення нових або зміна обставин після вирішення спору або розгляду справи про банкрутство не можуть бути підставою для зміни або скасування судового рішення за правилами розділу XIII ГПК.

Пунктом 6 постанови Пленуму Вищого господарського суду України від 26.12.2011 № 17 „Про деякі питання практики перегляду рішень, ухвал, постанов за нововиявленими обставинами" визначено, що скасування чи зміна нормативного акта, на якому ґрунтувалось судове рішення, може вважатись нововиявленою обставиною (в розумінні пункту 1 статті 112 ГПК) лише за умови, якщо в акті, яким скасовано чи змінено попередній, зазначено про надання йому зворотної сили. Не може вважатися нововиявленою обставиною висновок Конституційного Суду України про офіційне тлумачення положень Конституції України та законів України.

Таким чином, з урахуванням правової позиції постанови Пленуму Вищого господарського суду України від 26.12.2011 № 17 „Про деякі питання практики перегляду рішень, ухвал, постанов за нововиявленими обставинами", судова колегія дійшла висновку, що підставами для перегляду рішення суду за нововиявленими обставинами є саме наявність нововиявлених обставин на час розгляду справи в суді, неможливості їх бути відомими особі, яка звертається з заявою, на час розгляду справи та їх істотність для вирішення спору, а не наявність будь-яких судових рішень. Наявність певного судового рішення, не є нововиявленою обставиною, але викладені у ньому обставини можуть вважатись нововиявленими у розумінні ст. 112 ГПК України, що жодним чином не суперечить правовій позиції, викладеній у вищевказаній постанові.

Як вірно встановлено судом першої інстанції та підтверджується матеріалами справи, ПрАТ „Фармацевтична фірма „Дарниця" звернулося до Господарського суду міста Києва з позовом до Компанії Megainpharm GmbH (Мегаінфарм ГмбХ) та Державної служби інтелектуальної власності України про визнання недійсним патенту України № 64800 на винахід „Очний антисептик" від 15.03.2004 року, власником якого є Компанія "Megainpharm GmbH" (Мегаінфарм ГмбХ); зобов'язання Державної служби інтелектуальної власності України внести відомості щодо визнання недійсним патенту України № 64800 на винахід „Очний антисептик" від 15.03.2004 року, виданого компанії Мегаінфарм ГмбХ до Державного реєстру патентів України на винаходи; зобов'язання Державної служби інтелектуальної власності України оприлюднити в офіційному бюлетені „Промислова власність" інформацію про визнання недійсним патенту № 64800 на винахід „Очний антисептик" від 15.03.2004, власником якого є Компанія "Megainpharm GmbH".

Рішенням Господарського суду міста Києва від 24.03.2016 року у задоволенні позову ПрАТ „ФФ „Дарниця" відмовлено повністю.

При цьому, постановою Київського апеляційного господарського суду від 12.07.2016 року, залишеною без змін постановою Вищого господарського суду України від 25.10.2016 року, рішення Господарського суду міста Києва від 24.03.2016 року у справі № 910/21617/15 скасовано. Прийнято нове рішення, яким позов задоволено повністю. Визнано недійсним патент України № 64800 від 15.03.2004 року на винахід „Очний антисептик", власником якого є компанія „Megainpharm GmbH" (Мегаінфарм ГмбХ, Австрія). Зобов'язано Державну службу інтелектуальної власності України внести відомості щодо визнання недійсним патенту України № 64800 від 15.03.2004 року на винахід „Очний антисептик" до Державного реєстру патентів України на винаходи. Зобов'язано Державну службу інтелектуальної власності України оприлюднити в офіційному бюлетені "Промислова власність" інформацію про визнання недійсним патенту № 64800 від 15.03.2004 року на винахід „Очний антисептик", власником якого є компанія "Megainpharm GmbH" (Мегаінфарм).

У наведеній вище постанові Київського апеляційного господарського суду встановлено, що патент України №64800 на винахід „Очний антисептик" не відповідає таким критеріям патентоздатності як „новизна" та „винахідницький рівень", оскільки до дати 24.04.2000 року, на яку заявлено пріоритет при поданні заявки на патент № 64800, вже було відомо застосування мірамістину, як антибактеріального лікарського засобу з широким спектром дії для лікування інфекційних хвороб незалежно від органу локалізації та викликаного збудниками, чутливим до мірамістину, в тому числі для лікування інфекційних хвороб очей, що також підтверджуються висновком експертизи №13892/13-53/364/14-34 від 17.09.2014 року, яка проведена в межах цивільної справи № 760/21825/13-ц за позовом Компанії Мегаінфарм ("Megainpharm GmbH", Austria) до Державної служби інтелектуальної власності, ОСОБА_7, третя особа: ПрАТ „Фармацевтична фірма „Дарниця", про визнання недійсним патенту № 62132 від 10.08.2011 року на корисну модель.

Зокрема, ухвалою Солом'янського районного суду міста Києва від 29.11.2013 року у цивільній справі було призначено експертизу об'єктів інтелектуальної власності, на вирішення експертів поставлено питання, які саме ознаки винаходу за патентом України № 64800 від 15.03.2004 року на винахід „Очний антисептик" розкриті в описі і формулі винаходу за Євразійським патентом № 005132 „Лекарственный препарат" від 03.08.2004 року, дата подання заявки, на яку заявляється пріоритет - 17.03.2000?

У висновку №13892/13-53/364/14-34 від 17.09.2014 року судовий експерт на зазначене вище питання надав наступну відповідь: „Всі ознаки винаходу за патентом України № 64800 від 15.03.2004 року на винахід „Очний антисептик" за 1-м і 2-м незалежними пунктами формули розкриті в описі і формулі винаходу за Євразійським патентом № 005132 „Лекарственный препарат" від 03.08.2004 року, за винятком ознаки 2-го незалежного пункту формули, яка характеризує значення вмісту кількості мірамістину в діапазоні від 0,005 до 0,01 % мас. (за виключенням значення 0,01) у композиції очного антисептичного складу".

Крім того, ухвалою Господарського суду міста Києва від 21.12.2015 року у справі № 910/21617/15 було також призначено судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності та на вирішення експерта поставлено наступні питання:

- Чи містить винахід „Очний антисептик" за патентом України № 64800 від 15.03.2004 року винахідницький рівень?;

- Чи відповідав винахід „Очний антисептик" за патентом України № 64800 від 15.03.2004 року критерію патентоздатності „новизна" (на дату подання заявки № від 20.03.2001 року)?

В експертному висновку №1075 від 26.02.2016 року встановлено, що сукупність суттєвих ознак винаходу за патентом України № 64800 або ознак, еквівалентних їм, стала загальнодоступною у світі до дати заявленого пріоритету за заявкою № та до дати подання цієї заявки (20.03.2001 року), дослідження за питанням 2 не проводилось через обставини, викладені у дослідницькій частині висновку №1075 від 26.02.2016 року.

При цьому, у дослідницькій частині висновку №1075 від 26.02.2016 року вказано, що винахід за патентом України № 64800, охарактеризований ознаками у незалежному п. 1 та незалежному п. 2 формули, був відомий (не був новим) з рівня техніки до дати заявленого пріоритету за заявкою № , та до дати подання цієї заявки (20.03.2001 року).

Враховуючи, що сукупність суттєвих ознак винаходу за патентом України № 64800, згідно висновку судової експертизи №1075 від 26.02.2016 року, стала загальнодоступною в світі до дати заявленого пріоритету, тобто винахід не є новим та не має винахідницького рівня, то відповідно патент України № 64800 не відповідає умовам патентоздатності.

Згідно положень статті 33 Закону України „Про охорону прав на винаходи та корисні моделі", патент може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково у разі:

а) невідповідності запатентованого винаходу (корисної моделі) умовам патентоздатності, що визначені статтею 7 цього Закону;

б) наявності у формулі винаходу (корисної моделі) ознак, яких не було у поданій заявці;

в) порушення вимог частини другої статті 37 цього Закону;

г) видачі патенту внаслідок подання заявки з порушенням прав інших осіб.

Патент або його частина, визнані недійсними, вважаються такими, що не набрали чинності, від дати публікації відомостей про видачу патенту.»

Отже, вказані обставини стали відомі ПрАТ „Фармацевтична фірма „Дарниця" з моменту винесення постанови Київського апеляційного господарського суду від 12.07.2016 року у справі № 910/21617/15 та водночас є істотними для вирішення спору у справі № 910/13320/13, оскільки встановлено, що сукупність суттєвих ознак винаходу за патентом України № 64800 стала загальнодоступною у світі до дати заявленого пріоритету, тобто винахід не є новим та не має винахідницького рівня, і як наслідок не відповідає умовам патентоздатності, на підставі чого патент України № 64800 від 15.03.2004 року на винахід „Очний антисептик", власником якого є компанія "Megainpharm GmbH" (Мегаінфарм ГмбХ, Австрія) визнано недійсним та зобов'язано Державну службу інтелектуальної власності України внести відомості щодо визнання недійсним патенту України № 64800 від 15.03.2004 року на винахід „Очний антисептик" до Державного реєстру патентів України на винаходи.

Відтак, суд першої інстанції дійшов законного та обґрунтованого висновку про наявність істотних обставин для вирішення даної справи, які не були відомі заявнику на час винесення рішення Господарського суду міста Києва від 25.12.2014 року у справі № 910/13320/13, а отже вищенаведені обставини, встановлені у постанові Київського апеляційного господарського суду від 12.07.2016 року у справі № 910/21617/15 щодо скасування патенту на винахід №64800 - є нововиявленими обставинами в розумінні ст. ст. 112, 113 ГПК України, оскільки згідно ст. 33 Закону України „Про охорону прав на винаходи та корисні моделі" патент № 64800 вважається таким, що не набрав чинності від дати публікації відомостей про видачу патенту (в 2004 році), і ці обставини є нововиявленими під час перегляду рішення суду про скасування державної реєстрації лікарського засобу „Офтамірин" (у зв'язку з порушенням прав власника патенту України на винахід № 64800), а тому рішення Господарського суду міста Києва 25.12.2014 року у справі № 910/13320/13 підлягає скасуванню, у зв'язку з чим правомірно прийнято нове рішення про відмову у задоволенні позову Компанії Megainpharm GmbH (Мегаінфарм).

Враховуючи вищенаведене, підстави для задоволення позовних вимог Компанії Megainpharm GmbH (Мегаінфарм ГмбХ) саме внаслідок того, що реєстрація Міністерством охорони здоров'я України на ім'я ПрАТ „Фармацевтична фірма „Дарниця" лікарського препарату „Офтамірин" (краплі очні/вушні/назальні, розчин 0,1 мг/мл по 5 мл у флаконах № 1 - реєстраційне посвідчення № UA/12521/01/01), порушує права інтелектуальної власності Компанії Megainpharm GmbH (Мегаінфарм), як власника патенту України на винахід № 64800, на підставі якого виробляється оригінальний лікарський засіб „Окомістин", оскільки у лікарському засобі „Офтамірин" (краплі очні/вушні/назальні, розчин 0,1 мг/мл по 5 мл у флаконах № 1 - реєстраційне посвідчення № UA/12521/01/01) використано всі ознаки, що включені до незалежних пунктів формули винаходу за патентом України на винахід „Очний антисептик" № 64800 - у суду відсутні.

Враховуючи викладене, колегія суддів Київського апеляційного господарського суду дійшла висновку, що рішення суду першої інстанції прийнято відповідно до норм чинного законодавства, доводи скаржника, викладені в апеляційній скарзі, безпідставні, необґрунтовані, спростовуються матеріалами справи та правильності висновків місцевого господарського суду не спростовують, а відтак правових підстав для її задоволення та скасування оскаржуваного рішення не вбачається.

Враховуючи викладене, керуючись статтями 99, 101-105 ГПК України, Київський апеляційний господарський суд, -

ПОСТАНОВИВ:

1. Апеляційну скаргу Компанії Megainpharm GmbH (Мегаінфарм) на рішення господарського суду міста Києва від 14.11.2016 року у справі № 910/13320/13 залишити без задоволення.

2. Рішення господарського суду міста Києва від 14.11.2016 року у справі № 910/13320/13 залишити без змін.

3. Копію постанови суду надіслати сторонам та третім особам.

4. Справу № 910/13320/13 повернути до господарського суду міста Києва.

Постанова набирає законної сили з дня її прийняття.

Постанову апеляційної інстанції може бути оскаржено у касаційному порядку.

Головуючий суддя О.М. Остапенко

Судді С.А. Гончаров

М.А. Руденко