РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21.03.2017Справа №910/1191/17

За позовом Шміц Каргобулль АГ (Schmitz Cargobull AG);

до Державної служби інтелектуальної власності України (відповідач 1);

Товариства з обмеженою відповідальністю "Ферозіт-Альфа" (відповідач 2);

про дострокове часткове припинення дії свідоцтва на торговельну марку.

Суддя О.В. Мандриченко

Представники:

Від позивача: Білошук О.Т., представник, довіреність № б/н від 09.01.2017 р.;

Від відповідача 1:Костенко К.О.,представник, довіреність №1-8/8571 від 21.11.2014 р.;

Від відповідача 2:Малько І.В., представник, довіреність № 25 від 20.03.2017 р.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Позивач у поданій до господарського суду позовній заяві просить достроково частково припинити дію свідоцтва України № 46259 на торговельну марку "Феропласт" щодо усіх товарів 19 класу МКТП, для яких вона зареєстрована та зобов'язати Державну службу інтелектуальної власності України внести зміни до Державного реєстру свідоцтв на знаки для товарів і послуг, про що здійснити відповідну публікацію в офіційному бюлетені Державної служби інтелектуальної власності України - "Промислова власність".

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 26.01.2017 року порушено провадження у справі № 910/1191/17, розгляд справи призначено на 14.02.2017 року.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 14.02.2017 року відкладено розгляд до 21.03.2017 р.

Через відділ діловодства господарського суду 14.03.2017 р. пзивачем було подано до суду заяву про забезпечення позову, в якій він просить суд заборонити відповідачу 2 передавати у будь-який спосіб право власності на торговельну марку згідно Свідоцтва України № 46259, або ж відмовлятися від наведеного Свідоцтва повністю або частково; заборонити відповідачу 1 вносити будь-які зміни до Державного реєстру Свідоцтв України на знаки для товарів і послуг щодо власника торговельної марки за Свідоцтвом України № 46259 до набрання рішенням Господарського суду м. Києва по справі № 910/1191/17 законної сили.

Розглянувши подану позивачем заяву про забезпечення позову, суд відзначає наступне.

Відповідно до ст. 66 ГПК України, господарський суд за заявою сторони, прокурора чи його заступника, який подав позов, або з своєї ініціативи має право вжити передбачених статтею 67 цього Кодексу заходів до забезпечення позову. Забезпечення позову допускається в будь-якій стадії провадження у справі, якщо невжиття таких заходів може утруднити чи зробити неможливим виконання рішення господарського суду.

Однак позивач не навів жодних обставин, яким чином невжиття заходів забезпечення позову може утруднити чи зробити неможливим виконання рішення господарського суду.

У судовому засіданні 21.03.2017 р. представник позивача позовні вимоги підтримав, просив позов задовольнити у повному обсязі.

Представники від відповідачів у судовому засіданні проти позовних вимог заперечували, у задоволенні позову просили відмовити з підстав, викладених у письмовому відзиві на позовну заяву.

Розглянувши документи і матеріали, додані до позовної заяви, всебічно і повно з'ясувавши всі обставини справи, оцінивши докази, які мають значення для вирішення спору, господарський суд-

ВСТАНОВИВ:

Позивач є власником 3 міжнародних реєстрацій на торговельні марки:

FERROPLAST (міжнародна реєстрація № 1238809), FERROPLAST (міжнародна реєстрація № 1239107) FERROPLAST (міжнародна реєстрація № 1239106). Вказані торговельні марки зареєстровані для товарів класів 6, 11,12 та 19 класів МКТП.

Позивач зазначає, що має серйозні наміри використовувати вказані торговельні марки на території України, в зв'язку з чим ним було подано заяви на поширення правової охорони зазначених міжнародних реєстрацій, на територію України.

24 листопада 2015 року Державна служба інтелектуальної власності України винесла рішення про попередню відмову в реєстрації торговельних марок згідно міжнародних реєстрацій №№ 1238809, 1239107, 1239106, в Україні, щодо всіх товарів класу 19 МКТП.

Підставою для попередньої відмови в наданні правової охорони стала наявність раніше зареєстрованої торговельної марки «ФЕРОПЛАСТ» згідно Свідоцтва України № 46259 від 17.01.2015, зареєстрованої на ім'я відповідача 2 по справі, зокрема, щодо наступних товарів класу 19 МКТП: «будівельні матеріали неметалеві, крім неметалевих плит; будівельні неметалеві жорсткі труби; асфальт, смола і бітум; неметалеві перемісні споруди; неметалеві пам'ятники; шпаклювальні будівельні матеріали, гіпс, розчини будівельні».

Позивачем було подано відповіді на попередні відмови в наданні правової охорони, щодо торговельних марок за міжнародними реєстраціями №№ 1238809, 1239107, 1239106, 22 серпня 2016 року. Зокрема, у зазначених відповідях позивач надав документи, що доводять невикористання торговельної марки «ФЕРОПЛАСТ» її власником, або іншими особами за дозволом власника, щодо всіх товарів класу 19 МКТП, для яких вони зареєстровані.

За результатами розгляду відповідей на попередні відмови в реєстрації торговельних марок, 23 листопада 2016 року Державною службою інтелектуальної власності було винесено рішення про надання правової охорони за вих. № 2649/5, вих. № 2648/5 та вих. № 2650/5 торговельним маркам позивача, для частини товарів та послуг.

А саме, позивачу було відмовлено в наданні правової охорони для торговельних марок FERROPLAST (міжнародна реєстрація № 1238809, міжнародна реєстрація № 1239107, міжнародна реєстрація № 1239106), щодо всіх товарів класу 19 МКТП: «будівельні матеріали та елементи (неметалеві); двері, ворота (неметалеві); споруди та конструкції неметалеві перемісні, зокрема, ізоляційні панелі неметалеві; провідники для систем вентиляції та кондиціювання, неметалеві; елементи для стінового покриття неметалеві; стельові та стінові покрівлі неметалеві; частини та елементи для всіх вказаних товарів та всіх інших товарів даного класу». Підставою для відмови в наданні торговельним маркам правової охорони щодо товарів класу 19 МКТП, стало наступне: схожість до ступеню змішування заявлених позначень з раніше зареєстрованою торговельною маркою «ФЕРОПЛАСТ» відповідача -2, згідно свідоцтва України № 46259, яка зареєстрована для таких самих або споріднених товарів класу 19 МКТП.

Обгрунтовуючи свої позовні вимоги позивач посилається на не використання відповідачем 2 ТМ «ФЕРОПЛАСТ» згідно свідоцтва України № 46259 відносно товарів класу 19 МКТП, для яких її зареєстровано, у зв'язку з чим на підставі п. 4 ст. 18 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (далі-закон) просить суд достроково частково припинити дію свідоцтва України № 46259 на торговельну марку "Феропласт" щодо усіх товарів 19 класу МКТП, для яких вона зареєстрована.

Відповідно до п. 4 ст. 18 Закону, якщо знак не використовується в Україні повністю або щодо частини зазначених у свідоцтві товарів і послуг протягом трьох років від дати публікації відомостей про видачу свідоцтва або від іншої дати після цієї публікації, будь-яка особа має право звернутися до суду із заявою про дострокове припинення дії свідоцтва повністю або частково.

У цьому разі дія свідоцтва може бути припинена повністю або частково лише за умови, що власник свідоцтва не зазначить поважні причини такого невикористання. Такими поважними причинами, зокрема є:

-обставини, що перешкоджають використанню знака незалежно від волі власника свідоцтва, такі як обмеження імпорту чи інші вимоги до товарів і послуг, встановлені законодавством;

-можливість введення в оману щодо особи, яка виробляє товари або надає послуги, під час використання знака особою, що звернулася до суду, чи іншою особою щодо товарів і послуг, відносно яких висунута вимога про припинення дії свідоцтва.

Для цілей цього пункту використанням знака власником свідоцтва вважається також використання його іншою особою за умови контролю з боку власника свідоцтва.

Позивач стверджує, що торговельна марка ТМ «ФЕРОПЛАСТ» згідно Свідоцтва України № 46259 не використовуються в Україні більше, ніж протягом останніх трьох років, щодо товарів класу 19 МКТП, для яких її зареєстровано.

Відповідно до ч. 4 ст. 16 Закону використанням знака визнається:

- нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов'язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення);

- застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстровано;

- застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет.

Знак визнається використаним, якщо його застосовано у формі зареєстрованого знака, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованого знака лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності знака.

Відповідач 2 не здійснював жодних з вищевказаних дій з використання Торговельної марки щодо усіх товарів класу 19 МКТП, для яких вона зареєстрована, протягом останніх трьох років, що позивач підтверджую наступними доказами та обґрунтуваннями.

Відповідно до листа ТОВ «Індустріальний Телевізійний Комітет» за вих. № 2012-01 від 20 грудня 2016 року, яке здійснює дослідження телевізійної аудиторії, в період 14 грудня 2013 р. - 13 грудня 2016 p., не встановлено фактів рекламування будь-яких товарів з використанням Торговельної марки «ФЕРОПЛАСТ».

Також, у матеріалах справи наявна інформаційна довідка ТОВ «Центр Незалежних Соціологічних досліджень «ОМЕГА» від 28 грудня 2016 року, за результатами моніторингу друкованих ЗМІ, Інтернет-видань, інформаційних агенцій, а також теле - та радіоканалів.

Згідно вказаної довідки, в період з 15.12.2013 р. по 28.12.2016 p., не встановлено фактів рекламування наступних товарів з використанням Торговельної марки «ФЕРОПЛАСТ»: «будівельні матеріали неметалеві, крім неметалевих плит; будівельні неметалеві жорсткі труби; асфальт, смола і бітум; неметалеві перемісні споруди; неметалеві пам'ятники; шпаклювальні будівельні матеріали, гіпс, розчини будівельні».

Також у матеріалах справи наявний запит позивача до Мінекономрозвитку України стосовно сертифікації товарів під торговельною маркою згідно свідоцтва України № 46259.

Згідно листа-відповіді Мінекономрозвитку України за вих. № 3433-08/41095-09 від 21.12.2016, сертифікати відповідності на продукцію під торговельною маркою «ФЕРОПЛАСТ», на ім'я відповідача 2, або на ім'я інших фізичних або юридичних осіб, в Реєстрі державної системи сертифікації не зареєстровано.

Оскільки сертифікація товарів класу 19 МКТП, з використанням торгівельної марки «ФЕРОПЛАСТ», не проводилась, позивач стверджує, що ця торговельна марка не використовувалась стосовно досліджуваного переліку товарів, в тому числі, впродовж останніх 3 років.

Як вже зазначалося вище, згідно з пунктом 4 статті 18 Закону підставами для відмови в достроковому припиненні дії свідоцтва (повністю або щодо частини зазначених у ньому товарів чи послуг) є: фактична наявність на ринку України спірних товарів і послуг; невикористання зареєстрованої торговельної марки менше визначеного законом трирічного строку; наявність поважних причин такого невикористання.

Якщо знак для товарів і послуг без поважних причин безперервно не використовується щодо частини або всіх товарів та/або послуг, внесених до реєстру, протягом трьох років від дати публікації про видачу свідоцтва або від іншої дати, то це є достатньою підставою для дострокового припинення за рішенням суду дії свідоцтва на такий знак повністю або частково щодо відповідних товарів та/або послуг. Не підлягає достроковому припиненню дія свідоцтва у випадку коли використання знака розпочалося або відновилося до подання позову.

На підтвердження факту використання знака власник свідоцтва має подати суду докази вчинення принаймні деяких дій з числа зазначених у частині четвертій статті 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг". Такими доказами можуть бути, зокрема, примірники товарів, на яких нанесено відповідний знак для товарів і послуг, документи із зображенням знака (каталоги, прайс-листи з пропозиціями щодо надання послуг чи поставки товарів тощо).

Поширення на території України товарів із зображенням знака може бути підтверджено касовими чеками, квитанціями, накладними, іншими документами, що містять інформацію про найменування товару й місце його придбання, а в разі коли власником знака є нерезидент, підтвердженням ввезення товарів в Україну можуть бути митні декларації та інші митні документи.

При цьому докази, які можуть підтвердити використання знака для товарів і послуг, повинні бути, як правило, обмежені трирічним строком до дати звернення позивача до суду.

Саме лише укладення договорів (у тому числі ліцензійних) щодо розпорядження майновими правами на знак для товарів і послуг не може вважатися використанням даного знака. Доказами використання певного позначення у відповідності з укладеним договором можуть виступати, зокрема, договори купівлі-продажу чи поставки товару, на якому розміщено знак, договори про розміщення рекламної продукції про такі товари на відповідних рекламних носіях тощо. Використання позначення може підтверджуватися й фактичними даними про використання його іншою особою за умови контролю з боку власника свідоцтва (доказами такого використання позначення мають бути такі ж документи, як і у випадку, якби власник знака використовував його у власній діяльності).

Такі правові позиції викладено і в пункті 71 постанови пленуму Вищого господарського суду України від 17.10.2012 N 12 "Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності".

В матеріалах справи відсутні будь які докази на підтвердження наявності на ринку (території) України товарів та/або послуг під зареєстрованою спірною торговельною маркою.

Пунктом 4 статті 18 Закону N 3689 встановлено обов'язок з доказування наявності поважних причин невикористання торговельної марки покладено на власника торговельної марки.

Відповідно до статті 33 ГПК України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень.

Також відповідачем 2 не наведено будь-яких доводів щодо причин невикористання торговельної марки протягом останніх трьох років до звернення позивача з позовом до суду про дострокове часткове припинення дії свідоцтва України № 46259 на торговельну марку "Феропласт" щодо усіх товарів 19 класу МКТП.

За наведених обставин, позовні вимоги компанії Шміц Каргобулль АГ (Schmitz Cargobull AG) є правомірними, обґрунтованими і такими, що підлягають задоволенню.

Судові витрати по сплаті судового збору відповідно до положень статті 49 Господарського процесуального кодексу України покладаються на відповідача 2.

Керуючись ст.ст. 32, 33, 44, 49, 82-85 Господарського процесуального кодексу України, суд

В И Р І Ш И В:

1. Позов задовольнити повністю.

2. Достроково частково припинити дію свідоцтва України № 46259 на торговельну марку «ФЕРОПЛАСТ» щодо усіх товарів 19 класу МКТП, для яких вона зареєстрована.

3. Зобов'язати Державну службу інтелектуальної власності України внести відповідні зміни до Державного реєстру свідоцтв на знаки для товарів і послуг, про що здійснити відповідну публікацію в офіційному бюлетені Державної служби інтелектуальної власності - "Промислова власність"

4. Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю "Ферозіт-Альфа" (81131, Львівська область, Пустомитівський район, с. Солонка, вул. Людкевича, 40, ) на користь Компанії Шміц Каргобулль АГ (Schmitz Cargobull AG) (48341, Німеччина, м. Альтенберге, Сіменсштрассе, 50) 3 200 (три тисячі двісті) грн. 00 коп. витрат по сплаті судового збору.

5. Накази видати після набрання рішенням законної сили.

Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після розгляду справи апеляційним господарським судом.

Суддя О.В. Мандриченко

Дата складання рішення 24.03.2017 р.