УХВАЛА

03.04.2017№ 910/420/16

Господарський суд міста Києва у складі судді Марченко О.В., розглянувши матеріали справи № 910/420/16

за позовом Jack Daniel's Properties, Inc. (Джек Деніел'с Пропертіз, Інк.), штат Делавер, Каліфорнія, Сполучені Штати Америки,

до товариства з обмеженою відповідальністю "Сімферопольський вино-коньячний завод", м. Дніпро,

приватного підприємства "Амігос", м. Київ, та

Державної служби інтелектуальної власності України, м. Київ,

про припинення порушення прав на знаки для товарів і послуг за свідоцтвами України №12761 і №140587 та стягнення збитків у сумі 1 800 грн.,

без виклику представників сторін,

ВСТАНОВИВ:

Jack Daniel's Properties, Inc. (Джек Деніел'с Пропертіз, Інк.; далі - Компанія) звернулася до господарського суду міста Києва з позовом про:

- заборону товариству з обмеженою відповідальністю "Сімферопольський вино-коньячний завод" (далі - Завод) використовувати знаки для товарів і послуг за свідоцтвами України №12761 та №140587, а також схожі з ними позначення шляхом виготовлення, зберігання, пропонування до продажу, продажу, рекламування, в тому числі в мережі Інтернет на сайті за доменним ім'ям svkz.ua, алкогольних напоїв під назвою "Black Jack" та інших алкогольних напоїв, етикетка і зовнішній вигляд яких є схожими до ступеня змішування із знаками для товарів і послуг за свідоцтвами України №12761 та №140587;

- заборону приватному підприємству "Амігос" (далі - Підприємство) здійснювати зберігання, пропонування до продажу, продаж, рекламування алкогольних напоїв під назвою "Black Jack", етикетки яких є схожими до ступеня змішування із знаками для товарів і послуг за свідоцтвами України № 12761 та №140587;

- зобов'язання Заводу припинити порушення прав інтелектуальної власності на знаки для товарів і послуг за свідоцтвами України №12761 та №140587, зокрема, шляхом припинення виготовлення, зберігання, пропонування до продажу, продажу, рекламування (в тому числі в мережі Інтернет) напоїв під назвою "Black Jack" та інших алкогольних напоїв, етикетка і зовнішній вигляд яких є схожими до ступеня змішування із знаками для товарів і послуг за свідоцтвами України №12761 та №140587;

- зобов'язання Заводу вилучити з цивільного обороту та знищити напій алкогольний міцний "солодовий" під назвою "Black Jack", як такий, що був виготовлений та введений в цивільний обіг з порушенням прав інтелектуальної власності Компанії на знаки для товарів і послуг №12761 та №140587;

- вилучення з цивільного обороту та знищення напою алкогольного міцного "Солодовий" під назвою "Black Jack", як такий, що був виготовлений та введений в цивільний обіг з порушенням прав інтелектуальної власності Компанії на знаки для товарів і послуг №12761 та №140587;

- стягнення із Заводу 1 800 грн. збитків, завданих Компанії в зв'язку з порушенням відповідачем-1 прав інтелектуальної власності на знаки для товарів і послуг за свідоцтвами України № 12761 та №140587;

- визнання недійсним патенту України №27859 на промисловий зразок "Комплект етикеток "Black Jack", власником якого є Завод;

- зобов'язання Державної служби інтелектуальної власності України (далі - Служба) внести до Державного реєстру патентів України на промислові зразки відомості щодо визнання недійсним патенту України №27859 на промисловий зразок "Комплект етикеток "Black Jack" та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені "Промислова власність".

Ухвалою господарського суду міста Києва від 13.01.2016 (суддя Прокопенко Л.В.) порушено провадження у справі.

26.01.2016 Служба подала суду відзив на позовну заяву, в якому зазначила про те, що:

- прийнята в Україні система експертизи промислових зразків передбачає проведення лише формальної експертизи заявки на промисловий зразок, що полягає у перевірці виключно того, чи відповідає заявка формальним вимогам, встановленим Законом України "Про охорону прав на промислові зразки" і Правил розгляду заявки на промисловий зразок, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 18.03.2002 і зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 29.03.2002 за № 313/6601;

- кваліфікаційна експертиза промислового зразка при зазначеній системі, тобто перевірка того, чи відповідає промисловий зразок умовам правової охорони (чи є промисловий зразок - новим), не проводиться;

- таким чином, усі дії Служби щодо видачі патенту України №27859 на спірний промисловий зразок є такими, що повністю відповідають чинному законодавсту України.

Завод 27.01.2016 подав суду відзив на позовну заяву, в якому зазначив, що: вимоги позивача є безпідставними та не підлягають задоволенню, оскільки відповідач-1 не вважає свій продукт схожим з продукцією позивача та не визнає використання інтелектуальної власності Компанії під час створення свого автентичного продукту; алкогольний напій "напій алкогольний міцний "Солодовий" відповідача-1 має свою історію, свої причини виникнення, своє економічне обґрунтування; правовий захист зображень позивача за свідоцтвами України №12761 та №140587 обмежується 33 класом і лише продукцією віскі; Завод використовує етикетку за патентом №27859 від 10.10.2014 для зовсім іншої продукції - автентичного напою алкогольного міцного з власною рецептурою та технологічною інструкцією, що відноситься законодавцем до груп "інші алкогольні напої" або "напої спиртні, дистильовані з плодів (крім лікерів, джину, ялівцевої настоянки; виноградного вина чи виноградних вичавків)" або "горілка та лікеро-горілчані вироби, інші" в залежності від предмету регулювання; таким чином, обсяг правової охорони знаків для товарів і послуг за свідоцтвами України №12761 та №140587 не розповсюджується на продукцію Заводу алкогольний напій "напій алкогольний міцний "Солодовий"; незрозумілим є звернення Компанії до суду з вимогами лише до Заводу і Підприємства та не залученням у справі інших відповідачів, які є власниками аналогічних продуктів на ринку з використанням елементів торгівельних марок позивача.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 17.02.2016 вжито заходів до забезпечення позову шляхом: заборони Службі вносити зміни до Державного реєстру патентів України стосовно власника патенту України № 27859 на промисловий зразок "Комплект етикеток "Black Jack" та публікувати будь-які зміни, що стосуються передачі виключних майнових прав інтелектуальної власності на промисловий зразок "Комплект етикеток "Black Jack" за патентом України №27859.

17.02.2016 ухвалою господарського суду міста Києва у справі №910/420/16 призначено судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручено Київському науково-дослідному інституту судових експертиз Міністерства юстиції України (КНДІСЕ); на вирішення експертизи поставлено такі питання:

- чи є нанесене на фронтальну сторону етикетки виробленого Заводом напою алкогольного міцного "Блєк Джек Сільвер" (Black Jack Silver), комбіноване позначення у вигляді композиції словесних та зображувальних схожим зі знаком для товарів і послу за свідоцтвом України № 12761 настільки, що їх можна сплутати?;

- чи є нанесене на фронтальну сторону етикетки виробленого Заводом напою алкогольного міцного "Солодовий", комбіноване позначення у вигляді композицій словесних та зображувальних елементів схожим зі знаком для товарів і послу за свідоцтвом України № 140587 настільки, що ї можна сплутати?;

- чи може використання промислового зразка "Комплект етикеток "Black Jack" за патентом України № 27859 від 10.10.2014, ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар та/або щодо товару, породжуючи асоціацію із позивачем та належною йому серією торговельних марок за свідоцтвом України № 140587?

23.03.2016 до господарського суду міста Києва повернулися матеріали справи №910/420/16, разом з листом КНДІСЕ від 21.03.2016 №4298/16-53 судового експерта, в якому останній просив суд:

- надати дані маркетингового (соціологічного) опитування щодо того, чи може використання промислового зразка "Комплект етикеток "Black Jack" за патентом України №27859, ввести в оману споживачів стосовно особи, яка вробляє товари, марковані знаками для товарів і послуг за свідоцтвами України №12761 та №l40587;

- оскільки, у третьому питанні ухвали господарського суду міста Києва від 17.02.2016 наведено лише одне свідоцтво України №140587 на знак для товарів і послуг, а текст питання містить посилання на серію торговельних марок, які належать позивачу, уточнити, які саме об'єкти підлягають порівняльному дослідженню із промисловим зразком "Комплект етикеток "Black Jack" за патентом України №27859: знак для товарів і послуг за свідоцтвом України №140587 чи "серія торговельних марок, які належать Позивачу", якщо питання стосується серії торговельних марок, які належать позивачу, - зазначити номери свідоцтв на знаки для товарів і послуг, що підлягають дослідженню.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 26.07.2016 поновлено провадження у справі.

10.08.2016 Завод подав суду клопотання про долучення доказів до матеріалів справи, а саме: копії соціологічного дослідження з виявлення ймовірності, що потенційний споживач алкогольних напоїв може переплутати міцні спиртні напої "Jack Daniel's Tennessee Whiskey Old №7" та "Black Jack", а також їх виробників; експертний висновок порівняльного аналізу.

У зв'язку із прийняттям Верховною Радою України постанови від 22.09.2016 №5157 про звільнення судді Прокопенко Л.В. 27.09.2016 здійснено повторний автоматичний розподіл даної справи, за результатами якого справу №910/420/16 передано судді Марченко О.В. для розгляду.

06.10.2016 ухвалою господарського суду міста Києва суддею Марченко О.В. прийнято справу № 910/420/16 до свого провадження.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 28.11.2016 надіслано матеріали справи № 910/420/16 до КНДІСЕ для проведення судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності, призначеної ухвалою господарського суду міста Києва від 17.02.2016 (внесено корективи у питання, поставлені на вирішення судової експертизи ухвалою господарського суду міста Києва від 17.02.2016), та зупинено провадження у справі до закінчення проведення судової експертизи.

До господарського суду міста Києва 29.03.2017 надійшли матеріали справи №910/420/16 з висновком експерта від 23.03.2017 №21774/16-53/5429-5431/17-53, в якому зазначено, що:

- комбіноване позначення «Black Jack Scotch Whiskey» у вигляді композиції словесних та зображувальних елементів, нанесене на фронтальну сторону етикетки пляшки алкогольного напою міцного, виробленого Заводом, є схожим настільки, що його можна сплутати з раніше зареєстрованим в Україні на ім'я Компанії знаком для товарів і послуг «» за свідоцтвом України №140587, стосовно товарів 33 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі - МКТП);

- комбіноване позначення «Black Jack Silver Whiskey» у вигляді композиції словесних та зображувальних елементів, нанесене на фронтальну сторону етикетки пляшки алкогольного напою міцного, виробленого Заводом, є схожим настільки, що його можна сплутати з раніше зареєстрованим в Україні на ім'я Компанії знаком для товарів і послуг «» за свідоцтвом України №12761, стосовно товарів 33 класу МКТП;

- відповідно наданим на дослідження матеріалам, використання промислового зразка "Комплект етикеток "Black Jack" за патентом України №27859 від 10.10.2014 шляхом його застосування в якості етикетки для алкогольного напою міцного, може ввести в оману щодо особи, яка виробляє такий товар та щодо товару, оскільки здатне породжувати помилкові асоціації із позивачем та належною йому серією торговельних марок за свідоцтвами України №12761 та №140587 для маркування товару 33 класу МКТП «віскі».

Відповідно до частини третьої статті 79 Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України) господарський суд поновлює провадження у справі після усунення обставин, що зумовили його зупинення.

Оскільки у справі №910/420/16 проведено експертизу об'єктів інтелектуальної власності і матеріали справи повернуто з експертної установи, то господарський суд міста Києва вважає за доцільне поновити провадження у справі та призначити її розгляд.

Враховуючи викладене та керуючись статтями 79, 86 ГПК України, господарський суд міста Києва

УХВАЛИВ:

1. Провадження у справі №910/420/16 поновити.

2. Призначити розгляд справи на 18.04.2017 о 10 год. 00 хв.; судове засідання відбудеться в приміщенні господарського суду міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 44-в; зал судових засідань №9; явку представників сторін в судове засідання визнати обов'язковою.

3. Зобов'язати сторони:

- направити у судове засідання своїх повноважних представників, повноваження яких повинні бути оформлені відповідно до приписів статті 28 ГПК України; документи на підтвердження повноважень таких представників подати суду;

- подати суду письмові пояснення з приводу висновку від 23.03.2017 №21774/16-53/5429-5431/17-53 судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності;

- письмові пояснення та документи завчасно надсилати на адресу суду поштою або подавати через відділ діловодства суду з супровідним листом з обов'язковим описом додатків у прошитому вигляді.

Суддя О. Марченко

Розгляд справи призначив на 18.04.2017 о 10:00 год. Викликати для участі у засіданні представників позивача, відповідача.