РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06.03.2017№910/20012/16

Господарський суд міста Києва у складі судді Марченко О.В., за участю секретаря судового засідання Роздобудько В.В.,

розглянув у відкритому судовому засіданні

справу № 910/20012/16

за позовом DIAGEO BRANDS B.V. (Діаджео Брендз Бі.Ві.), м. Амстердам, Нідерланди,

до Державної служби інтелектуальної власності України, м. Київ, та

товариства з обмеженою відповідальністю «Сімферопольський вино-коньячний завод», м. Дніпро,

про визнання торговельної марки добре відомою та визнання недійсним свідоцтва України №216115 на знак для товарів і послуг,

за участю представників сторін:

позивача - Коваля А.М. (довіреність від 19.04.2016 № б/н);

відповідача-1 - Саламова О.В. (довіреність від 21.11.2014 №1-8/8564);

відповідача-2 - Путрі А.П. (довіреність від 02.03.2017 № б/н).

DIAGEO BRANDS B.V. (Діаджео Брендз Бі.Ві.; далі - Компанія) звернулася до господарського суду міста Києва з позовом про:

- визнання торговельної марки «White Horse» добре відомою в Україні станом на 29.02.2016 для товару 33 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі - МКТП) «віскі» стосовно Компанії;

- визнання повністю недійсним свідоцтва України №216115 на знак для товарів і послуг «White Hopes», власником якого є товариство з обмеженою відповідальністю «Сімферопольський вино-коньячний завод» (далі - Завод);

- зобов'язання Державної служби інтелектуальної власності України (далі - Служба) внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг (далі - Реєстр) стосовно визнання повністю недійсним свідоцтва України №216115 та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені «Промислова власність».

Позов мотивовано тим, що:

- позначення «White Horse» є добре відомим у світі, зокрема, в Україні та в порядку статті 6 bis Паризької конвенції про охорону промислової власності від 20.03.1883 і статті 25 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (далі - Закон) має бути визнано добре відомим в Україні з 29.02.2016 для товарів 33 класу МКТП «віскі» стосовно особи позивача;

- відповідач-1 зареєстрував за відповідачем-2 знак для товарів і послуг «White Hopes» за свідоцтвом України № 216115 (заявка від 01.03.2016 № m201604153), який є схожим настільки, що його можна сплутати, з торговельною маркою «White Horse», а тому спірне свідоцтво підлягає визнанню недійсним на підставі статті 6 bis Паризької конвенції про охорону промислової власності від 20.03.1883;

- крім того, знак для товарів і послуг «White Hopes» є:

схожим настільки, що його можна сплутати, з раніше зареєстрованим знаком для товарів і послуг «White Horse» (словесний) за свідоцтвом України № 3761 на знаки для товарів і послуг,

таким, що може ввести в оману щодо товару або особи, яка виробляє товар, породжуючи асоціації із позивачем та продукцією, яка виробляється під схожими торговельними марками «White Horse»;

- отже, спірне свідоцтво підлягає визнанню недійсним з підстав, передбачених пунктами 2 і 3 статті 6 Закону.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 03.11.2016 порушено провадження у справі.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 21.11.2016 задоволено клопотання Компанії про забезпечення позову, вжито заходів до забезпечення позовну шляхом: заборони Товариству передавати у будь-який спосіб повністю чи частково право власності на знак для товарів і послуг «White Hopes» за свідоцтвом України №216115 стосовно товарів 33 класу МКТП або ж відмовлятися від наведеного свідоцтва та заборони Службі вносити зміни до Реєстру стосовно власника знака для товарів і послуг «White Hopes» за свідоцтвом України №216115 стосовно товарів 33 класу МКТП.

Компанія 16.11.2016 також подала суду письмові пояснення, в яких, зокрема, зазначила, що високий ступінь відомості та визнання торговельної марки «White Horse» підтверджується опитуванням споживачів з питань доброї відомості даної торговельної марки, проведеним дослідницькою організацією, яка спеціалізуються в галузі проведення маркетингових досліджень.

Служба 21.11.2016 подала суду відзив на позовну заяву, в якому зазначила про те, що: позивачем не надано жодного доказу того, що відповідачі порушили, оспорили або не визнали його права; наявність певних прав у відповідача-2 не є перешкодою для реалізації прав позивача, оскільки у матеріалах справи відсутні докази того, що відповідач-2 забороняв або іншим чином створював перешкоди позивачу у реалізації його прав; твердження позивача про те, що позначення «White Horse» є добре відомим в Україні стосовно товарів 33 класу МКТП, є необґрунтованими, оскільки не надано належних доказів, які б це підтверджували, а саме: рішення Апеляційної палати Служби чи рішення суду; позивач повинен вказати дату, з якої, на його думку, знак став добре відомим, та підтвердити це фактичними даними; разом з тим, з позовної заяви та доданих до неї доказів не можна стверджувати про те, що знак «White Horse» є добре відомим в Україна щодо товарів 33 класу МКТП станом на 29.02.2016.

Компанія 08.12.2016 подала суду письмові пояснення та додаткові докази на підтвердження позовних вимог щодо визнання торговельної марки «White Horse» добре відомою в Україні станом на 29.02.2016.

12.12.2016 Завод подав суд заперечення на позовну заяву, в яких зазначив про те, що:

- Завод є володільцем свідоцтва України №216115 на знак для товарів та послуг «White Hopes» (заявка від 01.03.2016 № m201604153; інформацію про видачу свідоцтва опубліковано 25.08.2016 в офіційному бюлетені «Промислова власність» №16), зареєстрований для всіх товарів 33 класу МКТП;

- будь-яких повідомлень з приводу невідповідності знака для товарів і послуг «White Hopes» під час проведення науково-технічної експертизи від Служби не надходило; позивач не наводить жодних тверджень, які ставили б під сумнів достовірність науково-технічної експертизи;

- зареєстроване позначення «White Hopes» являє собою позначення, яке складається лише зі словесної частини «White Hopes»; знак для товарів і послуг "White Hopes" являє собою два слова англійською мовою «White Hopes», які виконані стандартним шрифтом чорного кольору;

- торговельні марки Компанії за свідоцтвами України №5990 та №7911, які протиставляються позивачем знаку для товарів і послуг Заводу за свідоцтвом України №216115, являють собою комбіновані знаки; візуально графічні елементи мають різне зорове сприйняття і не є схожими до ступеню змішування; оскільки словесна частина знака для товарів і послуг за свідоцтвом України №5990 виконана овальним шрифтом з зображенням в верхній частині емблеми білого коня; словесна частина знака для товарів і послуг за свідоцтвом України №7911 містить в собі лише зображення білого коня, без будь-якої описової частини; торговельна марка за свідоцтвом України №3761 являє собою словесну частину, виконану стандартним шрифтом англійською мовою «White Horse», що в перекладі означає «Білий кінь»;

- знак для товарів і послуг «White Hopes» за свідоцтвом України №216115 не є таким, що схожий настільки, що його можна сплутати зі знаками для товарів і послуг Компанії за свідоцтвами України №3761, №5990 та №7911.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 14.12.2016 призначено у справі №910/20012/16 судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручено Науково-дослідному центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності (далі - Центр), та зупинено провадження у справі до закінчення проведення судової експертизи.

До господарського суду міста Києва 01.02.2017 надійшли матеріали справи №910/20012/16 з висновком експерта від 27.01.2017 №331/16 (далі - Висновок).

Ухвалою господарського суду міста Києва від 03.02.2017 було поновлено провадження у справі.

22.02.2017 позивач подав суду письмові пояснення, в яких вказав, що: Висновок містить логічні, послідовні, чіткі, правильні та обґрунтовані висновки та є належним доказом у справі; заперечення відповідачів повністю спростовані судовими експертами за допомогою застосування спеціальних знань у сфері інтелектуальної власності.

01.03.2017 та 06.03.2017 Завод подав суду:

додаткові пояснення, в яких вказав таке:

- у Висновку в повній мірі не було досліджено всіх властивостей знака для товарів і послуг «White Hopes», що призвело до хибних висновків;

- на думку відповідача-2, для того щоб робити висновки про невідповідність знака для товарів і послуг «White Hopes» повинен бути досліджений продукт, який буде пропонуватись під знаком для товарів і послуг вцілому, а саме його форма, зовнішній вигляд, етикетка, проте подібних досліджень Висновок не містить; експертами не було враховано рід (вид) товарів і послуг, їх призначення; вид матеріалу, з якого товари виготовлені; умови та канали збуту товарів, коло споживачів;

- «White Horse» в перекладі означає «Білий кінь», а «White Hopes» - «Білі надії»; слово «White» містить в собі якісну характеристику позначення, яке за ним слідує і дозволяє зробити висновок, що слово «White», яке є однаковим, певним чином носить описовий характер;

- таким чином, знаки для товарів і послуг «White Hopes» та «White Horse» мають різні семантичні значення, що не є схожими; вказане підтверджується і тим, що знак для товарів і послуг «White Horse» використовується разом із зображенням білого коня; зображення та оформлення знака для товарів і послуг «White Hopes» ще навіть не має відповідного оформлення та на теперішній час Заводом не використовується;

- експерт безпідставно посилається на невідомість семантичного значення знаків для товарів і послуг «White Hopes» та «White Horse», так як більшість населення України має середній рівень знання англійської мови;

- говорячи про невідомість значення «White Horse» та «White Hopes» експертами не наведено джерела інформації, на підставі якого були зроблені подібні висновки; відсутні посилання на офіційні джерела дослідження, опитування;

- на даний момент є зареєстровані знаки для товарів і послуг за 33 класом «Fire Horse» за свідоцтвом України № 99465; «Crazy Horse» за свідоцтвом України №57884, які є більш схожими зі знаком для товарів та послуг «White Horse» у зв'язку з присутністю в позначеннях слова «Horse», у зв'язку з чим у споживача формуються одні і ті ж асоціативні уявлення;

- в тексті Висновку містяться посилання та цитати із навчальної літератури, що є недопустимим для судової експертизи, так як наведена в зазначеній літературі інформація висловлює суб'єктивну думку авторів та не може бути використана як достовірна та доказова;

- знак для товарів і послуг «White Hopes» зареєстрований для товарів 33 класу МКТП, а саме: «алкогольні напої (крім пива і віскі); алкогольні напої, що містять фрукти; алкогольні напої, що сприяють травленню крім віскі; аперитиви; арак (рисовий алкогольний напій); байцзю (китайський алкогольний напій); бренді; вина; ганусова (анісова) горілка (настоянка); ганусовий (анісовий) лікер; горілка; горілка вишнева; грушевий сидр; джин (ялівцева горілка); коктейлі; кюрасо (лікер); лікери; медівка (гідромель); м'ятні настоянки; напої алкогольні змішані, крім напоїв на основі пива і віскі; настоянки гіркі; ніра (алкогольний напій на основі цукрової тростини); перегінні алкогольні напої крім віскі; пікети (вино з виноградних вичавків); рисовий спирт; ром; саке (рисова горілка); сидри; спиртні напої крім віскі; спиртові екстракти; спиртові есенції; фруктові екстракти спиртові»;

- знак для товарів і послуг «White Horse» зареєстрований для товарів 33 класу МКТП шотландське віскі, що говорить про відмінність продукції, яка буде випускатись під знаком «White Hopes»;

клопотання про призначення додаткової експертизи, в якому Завод просив призначити повторну експертизу та просив на вирішення експерта поставити такі питання:

- «Чи є між знаками для товарів і послуг «WHITE HOPES», зареєстрованого ТОВ «СВКЗ» за свідоцтвом від 25.08.2016 №216115 та «WHITE HORSE», зареєстрованих Діаджео Брендз Бі. Ві. за свідоцтвами від 27.12.1994р. №3761, від 29.12.1994 №5990, від 24.05.1993 №7911 відмінності, які відокремлюють зазначені знаки для товарів і послуг у сприйнятті споживачами та не дозволяють їх сплутати?»;

- «Чи є позначення «WHITE HOPES», зареєстроване TOB «СВКЗ» за свідоцтвом від 25.08.2016 №216115 таким, що може ввести в оману щодо товару, який буде пропонуватися під цим знаком (належності його іншому виробнику) або щодо особи, що виробляє товар?»

- «Чи є відмінності у позначенні «WHITE HOPES», та позначенні «WHITE HORSE», внаслідок яких споживачі відрізняють перше позначення від другого.».

Представник відповідача-2 у судовому засіданні 06.03.2017 підтримав клопотання про призначення повторної експертизи; представник позивача заперечив проти задоволення вказаного клопотання; представник Служби проти проведення повторної експертизи не заперечив.

Господарський суд міста Києва дійшов висновку про необхідність відмови у задоволенні клопотання Заводу про призначення у справі повторної судової експертизи з огляду на таке.

Відповідно до частини четвертої статті 42 Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України) при необхідності господарський суд може призначити повторну судову експертизу і доручити її проведення іншому судовому експерту.

Слід зазначити, що мотиви клопотання по суті зводяться до непогодження з результатами експертного дослідження.

Крім того, заявником у клопотанні вказані додаткові й нові питання, які не були предметом судової експертизи.

Разом з тим, відповідно до положень пункту 1 статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод від 04.11.1950 кожен має право на справедливий і публічний розгляд його справи упродовж розумного строку незалежним і безстороннім судом, встановленим законом, який вирішить спір щодо його прав та обов'язків цивільного характеру або встановить обґрунтованість будь-якого висунутого проти нього кримінального обвинувачення. Також, відповідно до рішень Європейського суду з прав людини, що набули статусу остаточного, зокрема «Іззетов проти України», «Пискал проти України», «Майстер проти України», «Субот проти України», «Крюков проти України», «Крат проти України», «Сокор проти України», «Кобченко проти України», «Шульга проти України», «Лагун проти України», «Буряк проти України», «ТОВ «ФПК «ГРОСС» проти України», «Гержик проти України» суду потрібно дотримуватись розумного строку для судового провадження.

Розумним, зокрема, вважається строк, що є об'єктивно необхідним для виконання процесуальних дій, прийняття процесуальних рішень та розгляду і вирішення справи з метою забезпечення своєчасного (без невиправданих зволікань) судового захисту.

З урахуванням практики Європейського суду з прав людини критеріями розумних строків є: правова та фактична складність справи; поведінка заявника, а також інших осіб, які беруть участь у справі, інших учасників процесу; поведінка органів державної влади (насамперед суду); характер процесу та його значення для заявника (справи «Федіна проти України» від 02.09.2010, «Смірнова проти України» від 08.11.2005, «Матіка проти Румунії» від 02.11.2006, «Літоселітіс проти Греції» від 05.02.2004 та інші).

Отже, призначення повторної судової експертизи в даній справі є недоцільним і таким, що суперечить принципу розумності строку вирішення спору.

У судовому засіданні 06.03.2017 представник позивача надав пояснення по суті спору, позовні вимоги підтримав в повному обсязі.

Представники відповідачів-1 і 2 надали пояснення по суті спору, проти задоволення позовних вимог заперечили.

Оцінивши наявні в матеріалах справи докази, які мають значення для розгляду справи по суті, проаналізувавши встановлені фактичні обставини справи в їх сукупності, заслухавши пояснення представників сторін, господарський суд міста Києва

ВСТАНОВИВ:

Позивач є володільцем таких свідоцтв України на знак для товарів і послуг:

№ 3761 «White Horse» (словесний), зареєстрований для товарів 33 класу МКТП «шотландские виски»; дата реєстрації 27.12.1994; дата закінчення строку дії свідоцтва (продовження) 21.02.2026; дата публікації відомостей про видачу свідоцтва 27.12.1994 в офіційному бюлетені «Промислова власність» № 6-ІІ;

№ 5990 «» (комбінований), зареєстрований для товарів 33 класу МКТП «шотландские виски»; дата реєстрації 29.12.1994; дата закінчення строку дії свідоцтва (продовження) 29.11.2021; дата публікації відомостей про видачу свідоцтва 29.12.1994 в офіційному бюлетені «Промислова власність» № 8-ІІ).

За приписами статті 494 Цивільного кодексу України (далі - ЦК України) і пункту 4 статті 5 Закону набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчується свідоцтвом. Обсяг правової охорони торговельної марки визначається наведеними у свідоцтві її зображенням та переліком товарів і послуг, якщо інше не встановлено законом.

Суд дійшов висновку, що доцільно розглянути, в першу чергу, позовну вимогу про визнання торговельної марки добре відомою.

Позивач вважає, що знак для товарів і послуг «White Horse» є добре відомим в Україні для товарів 33 класу МКТП з 29.02.2016.

Статтею 25 Закону передбачено, що охорона прав на добре відомий знак здійснюється згідно з статтею 6 bis Паризької конвенції про охорону промислової власності та цим Законом на підставі визнання знака добре відомим Апеляційною палатою або судом. Знак може бути визнаний добре відомим незалежно від реєстрації його в Україні.

При визначенні того, чи є знак добре відомим в Україні, можуть розглядатися, зокрема, такі фактори, якщо вони є доречними:

ступінь відомості чи визнання знака у відповідному секторі суспільства;

тривалість, обсяг та географічний район будь-якого використання знака;

тривалість, обсяг та географічний район будь-якого просування знака, включаючи рекламування чи оприлюднення та представлення на ярмарках чи виставках товарів та/або послуг, щодо яких знак застосовується;

тривалість та географічний район будь-яких реєстрацій та/або заявок на реєстрацію знака за умови, що знак використовується чи є визнаним;

свідчення успішного відстоювання прав на знак, зокрема територія, на якій знак визнано добре відомим компетентними органами;

цінність, що асоціюється зі знаком.

Порядок визнання Апеляційною палатою знака добре відомим в Україні встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері інтелектуальної власності. За подання заяви про визнання знака добре відомим сплачується збір.

Рішення Апеляційної палати щодо визнання знака добре відомим в Україні може бути оскаржено у судовому порядку.

З дати, на яку за визначенням Апеляційної палати чи суду знак став добре відомим в Україні, йому надається правова охорона така сама, якби цей знак був заявлений на реєстрацію в Україні. При цьому вона поширюється також на товари і послуги, що не споріднені з тими, для яких знак визнано добре відомим в Україні, якщо використання цього знака іншою особою стосовно таких товарів і послуг вказуватиме на зв'язок між ними та власником добре відомого знака і його інтересам, ймовірно, буде завдано шкоди таким використанням.

У пункті 3.5 постанови пленуму Вищого господарського суду України від 23.03.2012 № 5 «Про деякі питання практики призначення судових експертиз у справах зі спорів, пов'язаних із захистом права інтелектуальної власності» (далі - Постанова № 5) зазначено, що у частині другій статті 25 Закону визначено перелік факторів, що можуть розглядатись як доречні для визначення торговельної марки добре відомою в Україні. З'ясування деяких з перелічених факторів щодо конкретної торговельної марки потребує спеціальних знань, а отже, господарські суди у справах про визнання торговельної марки добре відомою мають залежно від змісту наведених факторів призначати судову експертизу або витребувати необхідні відомості від сторін чи інших учасників судового процесу.

Оскільки, позивачем подано достатню кількість доказів в підтвердження доброї відомості знака та з'ясування факторів, визначених статтею 25 Закону, не потребує спеціальних знань, то суд дійшов висновку про відсутність необхідності у призначенні судової експертизи з метою з'ясування судовим експертом питання про добру відомість торговельної марки Компанії.

Крім того, для з'ясування правових питань, яким по суті і є питання про те, чи став знак добре відомим в Україні, і дослідження доказів судом не потрібні спеціальні знання.

Відповідно до підпункту 3.2.3 пункту 3.2 Порядку визнання знака добре відомим в Україні Апеляційною палатою Державного департаменту інтелектуальної власності (далі - Порядок), затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України 15.04.2005 за № 228, фактичні дані, які підтверджують добру відомість знака стосовно товарів і/або послуг, щодо яких він використовується, на вказану в заяві дату повинні бути представлені відомостями, що містяться у відповідних документах.

Ці відомості мають підтверджувати наявність факторів, якщо вони є доречними, визначених у пункті 2 статті 25 Закону.

Використання або будь-яке просування знака може підтверджуватися відомостями про:

види маркування товарів і/або застосування знака при наданні послуг;

експонування товарів на виставках, ярмарках, зокрема міжнародних і/або національних. При цьому можуть надаватись відомості про кількість відвідувачів виставки, ярмарки, площі виставочних павільйонів тощо;

використання знака в рекламі;

комерційне використання знака в мережі Інтернет;

заходи щодо просування знака.

Інтенсивність використання знака на території України може підтверджуватися відомостями про:

обсяг реалізації товарів і/або послуг, відносно яких застосовується знак;

перелік регіонів України із зазначенням населених пунктів, у яких здійснювалась реалізація таких товарів і/або послуг;

середню кількість споживачів товарів і/або послуг на дату, указану в заяві;

коло споживачів та їх специфіку залежно від характеру товарів і/або послуг;

положення виробника на ринку у відповідному секторі економіки;

обсяги експорту (імпорту) товарів, щодо яких застосовується знак;

цінність (вартість) знака згідно з даними річних фінансових звітів (при цьому методика оцінки знака визначається його власником).

Тривалість використання знака може підтверджуватися відомостями про дату початку використання знака та про безперервність його використання.

Рекламування знака може підтверджуватися відомостями про:

способи рекламування маркованих товарів у різних засобах інформації, включаючи Інтернет;

кількість споживачів такої реклами;

витрати на рекламування, зокрема фінансові документи (звіти) щодо витрат на рекламу.

Відомість знака в певному колі споживачів може підтверджуватися результатами опитування з питання доброї відомості знака в Україні, проведеного дослідницькою організацією, яка спеціалізується в галузі проведення соціологічних або маркетингових досліджень.

Опитуванням має бути охоплено принаймні шість населених пунктів різних географічних регіонів України з кількістю населення не менше 500 тис. При цьому переважним є опитування в трьох містах, таких як Київ, Харків, Львів, Одеса, Дніпропетровськ, Луганськ, Донецьк, Севастополь. Інші населені пункти визначаються, виходячи з характеру діяльності власника знака з виробництва товарів і/або надання послуг.

Кількість опитуваних повинна відповідати цілям об'єктивності опитування, у зв'язку з чим їх максимальна кількість не обмежується, а мінімальна має бути не менше 500 опитуваних у будь-яких двох населених пунктах і не менше 125 - у кожному іншому населеному пункті.

Опитування стосовно доброї відомості знака повинно бути репрезентативним для населення всієї України та проводитися з урахуванням «цільової аудиторії».

Опитування стосовно доброї відомості знака, призначеного для продукції виробничо-технічного призначення, має проводитися серед фахівців, які є споживачами продукції даного виду і належать до виробничих, торгових та інших ділових кіл.

Опитування стосовно доброї відомості знака, призначеного для товарів народного споживання, має проводитися серед так званих середніх споживачів за ознаками віку, статі, освіти, соціального та матеріального стану, а також серед фахівців відповідних галузей промисловості, торгівлі.

Результати опитування певного кола респондентів - споживачів і фахівців мають дати відповіді на такі, принаймні, питання:

чи відомий їм знак;

для яких товарів і/або послуг застосовується знак;

яка саме особа, на їх думку, є власником знака або виробником товарів, маркованих знаком, і/або надавачем послуг, для яких знак застосовується;

з якого часу їм відомий знак;

що для них є джерелом інформації про знак.

Якщо знак зареєстровано в інших країнах, то заявником можуть бути надані відомості про кількість таких реєстрацій та строки їх дії.

Якщо знак уже визнаний добре відомим в інших країнах, то заявником можуть бути надані відомості про рішення щодо цього факту, прийняті компетентними органами цих країн.

Якщо знак використовується в інших державах, зокрема в тих, що мають давні економічні і торговельні зв'язки з Україною, то заявником можуть бути надані відомості про факт такого використання.

Заявником можуть бути надані також й інші відомості, які, на його думку, свідчать про добру відомість його знака в Україні стосовно товарів і/або послуг, що ним виробляються і/або надаються.

Подані Компанією документи як докази доброї відомості торговельної марки є належними та такими, що підтверджують фактичні дані у розумінні підпункту 3.2 пункту 3.2 Порядку та статті 25 Закону з огляду на таке.

Судом встановлено, що позивач входить до міжнародної корпорації Diageo, створеної у 1997 році, що є всесвітньо-відомим і одним із найбільших у світі виробником алкогольних напоїв класу преміум.

Основні торговельні марки Компанії складають віскі «Johnnie Walker», «J&B», «White Horse» та «Crown Royal», горілка «Smirnoff», лікер «Baileys», ром «Captain Morgan», джин «Gordon's», пиво «Guinness» тощо.

Компанії належать 8 з 20 найпопулярніших за обсягами продажу світових преміальних брендів алкогольних напоїв.

У власності Компанії перебувають десятки брендів алкогольних напоїв, значна частина яких займає провідні позиції на відповідних сегментах світового ринку преміального алкоголю.

За підсумками 2012-2013 фінансового року корпорація отримала 1,96 мільярдів фунтів стерлінгів ($3,09 мільярди доларів США) прибутку, що на 5,4% перевищує показник прибутку за минулий рік.

Продукція Компанії реалізується у 180 країнах світу.

Судом встановлено, що позивач використовує торговельну марку «White Horse» для маркування алкогольної продукції власного виробництва, а саме віскі.

Високий ступінь відомості та визнання знака «White Horse» в Україні підтверджується, зокрема, результатами опитування споживачів з питань доброї відомості даного знака, що містяться у висновку від 11.11.2016 № б/н, складеного приватним підприємство «Міжнародна маркетингова група» (далі - Підприємство).

Згідно із вказаним висновком з 20.10.2016 по 10.11.2016 Підприємством було проведено опитування 1 500 респондентів (осіб у віці від 18 до 60 років, які є споживачами спиртних (міцних) алкогольних напоїв) в шести великих містах України (Київ, Дніпро, Львів, Одеса, Харків та Вінниця) з питань відомості споживачам знака (торговельної марки) «White Horse» і маркованої нею продукцією та можливості сплутування з даною торговельною маркою іншої торговельної марки «White Hopes».

За результати опитування Підприємством було з'ясовано таке:

- 89 % опитаних підтвердили, що знак «White Horse» їм відомий;

- 98 % опитаних, яким відомий знак «White Horse» вказали, що останній застосовується саме для товарів віскі «White Horse»;

- 86 % респондентів вказали, що власником знака для товарів та послуг «White Horse» є міжнародна корпорація «Діаджео»;

- майже половина опитаних респондентів (46%) знають знак «White Horse», щонайменше з 01.01.2012, 29% - щонайменше з 29.02.2016, ще 25% - знають знак давно, раніше 01.01.2012; що говорить про те, що всі 89 % опитаних респондентів, яким відомий знак «White Horse» знають його вже давно, але принаймні, не пізніше як з 29.02.2016;

- для 61 % респондентів джерелом інформації про знак «White Horse» є продукція віскі, для 29 % - мережа Інтернет, для 7 % - друковані засоби масової інформації.

У мережі Інтернет, а саме у вільній енциклопедії «Вікіпедія» міститься така інформація:

««White Horse» - марка одного з відомих шотландських купажованих віскі (скотча). Купаж складається на 30 % з солодового віскі з основою з «Lagavulin», «Glen Elgin» та «Craigellachie», і 70 % зернового віскі. Всього в купаж входить 40 марок солодового і зернового віскі.

Компанія по виробництву купажного віскі була заснована в 1883 році Джеймсом Логаном Меккі у районі Порт Дандас, шотландського міста Глазго. Існує думка, що в той час, родина Меккі також володіла таверною з назвою «White Horse Inn» в центральному районі Единбурга - Кенонгейт. Назву ж таверні було дано на честь білих верхових коней з почту королеви Шотландії Марії Стюарт, на яких вона з придворними виїжджала з королівської резиденції - Холірудхаус. Напис на пляшці «створено в 1742 році», відноситься саме до дати споруди трактиру, а не до віскі.

Офіційно назву віскі «White Horse» було зареєстровано у 1891 році з ініціативи племінника Джеймса Логана Меккі - Пітера Меккі. До речі, племінник був підкований у виробництві віскі, пропрацювавши з 1883 року помічником партнера Джеймса Логана Меккі на винокурні «Lagavulin» - капітана Грехема. Саме «невтомний» Пітер стояв біля витоків заснування компанії, саме він усвідомив важливість гарної назви віскі, створення стандартів виробництва, важливість грамотної витримки віскі та його просування на ринки. Саме компанія «White Horse Distillers Limited» була піонером запровадження гвинтової пробки для закупорювання пляшок замість пробки з підкоркового шару коркового дерева.

У 1915 році Пітер Меккі придбав винокурню Craigellachie з Спейсайда, чий віскі вже входив в купаж «White Horse». У 1924 році Пітер Меккі вмирає і компанія «Mackie and Co.», заснована ним у 1891 році, змінює назву на «White Horse Distillers Limited». А в 1927 році компанія стає частиною великого холдингу «The Distillers Company Limited».

В даний час марка належить алкогольному гіганту Diageo.

Цікаві факти

радянському фільмі «Людина з бульвару Капуцинів» показано пляшки з молоком, етикетки якого дуже схожі на етикетки цього віскі.

В 1900 році віскі White Horse вперше став поставлятися за межі Шотландії. В пам'ять про цю подію компанією був випущений особливий сорт - White Horse 1900.

У другій частині повісті «Чотири танкісти і собака» польського письменника Януша Пшимановського під час зустрічі польських та американських солдатів капрал Вихура задає питання: «А «Білий кінь» у вас є?», на що американський солдат відповідає: «Ні, віскі у нас немає».

Також згадка йде в книзі Ільфа і Петрова «Одноповерхова Америка», де вони характеризують даний сорт як найпоширеніший в США і за ціною загальнодоступний.».

Матеріалами справи підтверджено, що з 21.02.1966 на території Україні позивач є власником серії словесних, зображувальних та комбінованих торговельних марок «White Horse» за свідоцтвами України № 3761, № 5990 та № 7911.

На відомість торговельної марки «Whіte Horse» та її інтенсивне використання у мережі Інтернет вказує величезна кількість посилань на українські та російські сторінки в даній мережі.

Наприклад, при запиті торговельної марки «Whіte Horse» у відомій пошуковій системі «Google» можна отримати 321 000 000 посилань, а у іншій відомій пошуковій системі «Yandex» - 15 000 000 таких посилань. При цьому, зі сторінки із запитом в пошуковій системі «Yandex» вбачається, що кожного місяця до такої пошукової системи надходить 7 905 запитів, в котрих присутня словесна торговельна марка «Whіte Horse». Це підтверджується відповідними сторінками з даними пошуковими запитами за посиланнями http://www.google.com.ua/, http://www.yandex.ua/.

Що ж до інтенсивності використання торговельної марки «Whіte Horse» на території України, то слід вказати, що з 2005 року українська компанія - товариство з обмеженою відповідальністю «Баядера-Імпорт» (далі - ТОВ «Баядера-Імпорт») стало ексклюзивним дистриб'ютором віскі «Whіte Horse» в Україні, що підтверджується інформацією з офіційного сайту ТОВ «Баядера-Імпорт» у мережі Інтернет.

Згідно з довідкою ТОВ «Баядера-Імпорт» від 24.10.2016 № 682 за період з 2013 року по перший квартал 2016 року включно було ввезено та в подальшому реалізовано віскі Компанії під торговельною маркою «White Horse» в обсязі 366 910 літрів, з яких: в 2013 році - 146 405 літра, в 2014 році - 144 083 літра, у 2015 році - 115 872 літра.

Вказана інформація підтверджує великі обсяги продажу віскі «White Horse» і, відповідно, інтенсивне використання торговельної марки «White Horse» в Україні, котра нанесена на пляшки продукції віскі, на етикетки даної продукції, упаковки, реалізовані українським споживачам у вказаних обсягах.

Слід зазначити, що продукція Компанії під торговельною маркою «White Horse» в Україні представлена різноманітним вибором, яка пропонується споживачам у пляшках різних об'ємів, включаючи 200 мл, 350 мл, 500 мл, 700 мл та 1 літр.

Багато років поспіль торговельна марка «White Horse» активно рекламується та просувається на території України, що підтверджується, зокрема, залученими до матеріалів справи фото-звітами проведених у супермаркетах та магазинах спеціальних маркетингових промоутерських акцій (промо-акцій) щодо популяризації продукції віскі «White Horse» впродовж травня-червня 2015 року та січня-лютого 2016 року, а саме:

- в торгово-розважальному центрі «Караван» (м. Київ), де були виставлені до пропонування для продажу 2-рівневі паллети віскі «White Horse» з рекламними плакатами «Підкований в кращих традиціях»;

- в мережі продуктових магазинів «Таврія В» (м. Одеса), де були виставлені до пропонування для продажу 2-рівневі паллети віскі «White Horse» з рекламними плакатами «Підкований в кращих традиціях»;

- в мережі супермаркетів «Рост» (м. Харків), де була представлдена алкогольна продукція Позивача в чотирьохрівневі колони з рекламними плакатами «Підкований в кращих традиціях» та зображеннями торговельних марок «White Horse»;

- у мережах супермаркетів: «Сільпо», «Новус», «Ашан» м. Києва;

- в мережах супермаркету «Ашан», розташованого в с. Петропавлівській Борщагівці Києво-Святошинського району Київської області;

- в мережах супермаркету «Сільпо» міст Одеса, Львова та Харкова;

- в мережах супермаркету «Ашан», розташованих в м. Львів та с. Фонтанка Комінтернівського району Одеської області.

Тривалість та інтенсивність використання знака «White Horse» в Україні підтверджується також таким:

- роздруківкою, датованою 01.10.2004, публікації «Ставка на «народность» з електронної версії журналу «Компаньон», з якої вбачається, що торгово-виробнича корпорація «Алеф» з 2002 року поставляла на територію України віскі «White Horse»;

- довідкою від 24.10.2016 № 682 ТОВ «Баядера-Імпорт» щодо обсягів поставок в Україну віскі марок «White Horse» та «WHITE HORSE 1900» в натуральному вираженні, згідно з якою названі товари імпортуються до України вказаною особою, починаючи з 2005 року;

- довідкою від 24.10.2016 № 683 ТОВ «Баядера-Імпорт», відповідно до якої за період з 01.01.2013 по 01.03.2016 з реалізації віскі, що маркується знаком для товарів і послуг «White Horse», було сплачено мит та податків на загальну суму 20 648 033,94 грн.;

- роздруківкою датованою 2010 роком публікації «Сергей Купцов: «Вперед, ломая и угадывая!» з електронної версії спеціалізованого видання «Drinks», з якої вбачєаться, що ТОВ «Баядера Імпорт» з 2005 року є дистриб'ютором Компанії в Україні та імпортує її товари, зокрема шотландський віскі «White Horse»;

- роздруківкою із сайту Інтернет-магазину «GoodWine», відповідно до якої протягом 2006-2016 років на території України магазин пропонував до продажу віскі «White Horse» об'ємом 350 , 500, 700 мл. та 1 л.;

- роздруківкою із сайту Інтернет-магазину «VintageMarket», відповідно до якої протягом 2013-2016 років на території України (міста Київ, Дніпро, Харків) магазин пропонував до продажу віскі «White Horse» об'ємом 500, 700 мл. та 1 л.;

- роздруківкою із сайту Інтернет-магазину «Розетка», відповідно до якої з початку 2016 року на території України магазин пропонує до продажу віскі «White Horse» об'ємом 350, 500, 700 мл. та 1 л.

Отже, документально підтверджено, що з 2002 року на території України організовано розповсюдження та за згоди виробника реалізується віскі «White Horse», тобто знак «White Horse» присутній на українському ринку і за допомогою нього маркується відоме споживачам віскі щонайменше 14 років.

Дані щодо кількості, тривалості та територіального охоплення рекламних компаній віскі, що маркується знаком для товарів і послуг «White Horse», а також обсяги ввезення та, особливо, реалізації напоїв, вказують на істотну та сталу обізнаність українських споживачів щодо таких напоїв міжнародної корпорації «Діаджео», та відповідно - на відомість знака для товарів і послуг «White Horse» загалом та як такого, що пов'язаний з діяльністю вказаної особи.

Відповідно до афідевіту від 17.11.2016 Компанії позивач, а також компанії, що входять до групи компаній «Діаджео», володіють більш ніж 350-ма торговельними марками «White Horse», що були зареєстровані в переважній більшості країн світу, включаючи, зокрема, такі реєстрації: 11.08.1909 в Сполученому Королівстві Великобританії за № 31500; 11.08.1909 в республіці Домініка за № 732; 22.12.1922 року на Ямайці за № 1683; 12.01.1923 в Шрі Ланці за № 2805; 09.11.1923 в Мексиці за № 22871; 09.11.1923 в Іспанії за № 48725; 30.04.1924 в Португалії за № 122270; 31.08.1924 в Зімбабве за № 1529/1958; 18.05.1928 на Бермудських островах за № 679; 29.05.1928 в Австралії за № 50300; 26.06.1928 в Швеції за № 34089; 27.06.1928 в Німеччині за № 388620; 09.07.1928 в Норвегії за № 15688; 10.07.1928 року в Гаяні за № 1145А; 20.09.1928 в Панамі за № 1832; 11.08.1930 в Замбії за № 1529/58; 23.11.1936 на Багамах за № 386; 08.12.1936 в Австралії за № 69378; 21.04.1939 в Сінгапурі за № Т39/00700J; 16.04.1947 в Індії за № 128880.

Вказане підтверджує значну тривалість (понад 100 років), широкий географічний район реєстрацій торговельної марки «White Horse» та значне просування торговельної марки у світі.

Слід зазначити, що із афідевіту від 17.11.2016 та доданих до нього копій адміністративних рішень патентних відомств (бюро) різних країн світу вбачається, що в усьому світі позивач успішно відстоює права інтелектуальної власності на торговельну марку «White Horse» від їх порушень з боку третіх осіб і досяг успішних результатів у адміністративних провадженнях щодо захисту даних прав, зокрема:

- в Аргентині позивач досяг успішного результату внаслідок подання письмових заперечень на заявку компанії « 101 Do Brasil Industria Ltd (101 До Бразіл Індастріа Лтд)» на реєстрацію позначення «RED HORSE» до Патентного відомства Аргентини - INPI Аргентина. 14.01.2015 заявка на реєстрацію зазначеного позначення була повністю відкликана;

- в Чілі Компанія досягла успішного результату внаслідок подання письмових заперечень на заявку компанії «Patricio Javier Conteras (Патрісіо Хав'єр Контерас)» з приводу реєстрації позначення «CABALLO BLANCO» до Патентного відомства - INАPI Чілі. 21.12.2012 офіс торговельних марок Чілі визнав популярність та загальновідомість «WHITE HORSE» і відхилив спірну реєстрацію;

- в Європейському Союзі позивач досяг успішного результату внаслідок подання письмових заперечень на заявку компанії «АНЖЕЛУС ЕСТЕЙТ АД» з приводу реєстрації позначення «WHITE STALLION» до Офісу Інтелектуальної Власності Європейського Союзу - OHIM. Після подання заперечень заявка на реєстрацію даного позначення була обмежена тільки «винами» як товару 33 класу МКТП;

- у Франції Компанія досягла успішного результату внаслідок подання письмових заперечень на заявку п. M. Kunheng LAO (М. Кунхенг ЛАО) з приводу реєстрації позначення «BLACK HORSE» до патентного відомства - INPI Франції. 13.09.2012 заявка на реєстрацію даного позначення була відкликана;

- в Індії позивач досяг успішного результату внаслідок подання письмових заперечень на заявку компанії «P. SARAVANAN t/as WHITE HORSE AQUA FARMS (П. САРАВАНАН торгуючої як ВАЙТ ХОРС АКВА ФАРМС») щодо реєстрації позначення «WHITE HORSE» у 32 класі МКТП до відомства Реєстратора Торговельних Марок Індії. 12.08.2016 заявка на реєстрацію зазначеного позначення як торговельної марки була відкликана. Також, в Індії Компанія досягла успішного результату внаслідок подання письмових заперечень на заявку п. Tajuddin Sarif (Таджіддін Саріф) щодо реєстрації позначення «WHITE HORSE» у 30 класі до Реєстратора Торговельних Марок Індії. 08.03.2016 заявка на реєстрацію вказаного позначення як торговельної марки була відкликана;

- в Нігерії позивач досяг успішного результату внаслідок подання письмових заперечень на заявку компанії «Fabno Industries Ltd. (Фабно Індастріз Лтд.)» щодо реєстрації позначення «WAITE HORSE», до Відділу Торговельних Марок Федерального Міністерства Торгівлі та Інвестицій Нігерії. 17.09.2014 дана заявка була відкликана. В Нігерії позивач також досяг успішного результату внаслідок подання письмових заперечень на заявку компанії «Jon Inds. Ltd (Джон Індс. Лтд)» з приводу реєстрації позначення «DOUBLE HORSE & (зображення)» доВідділу Торговельних Марок Федерального Міністерства Торгівлі та Інвестицій Нігерії. 14.08.2014 заявка була відкликана;

- в Парагваї Компанія досягла успішного результату внаслідок подання письмових заперечень на заявку компанії « 101 Do Brasil Industria Ltd (101 (До Бразіл Індастріа Лтд)» з приводу реєстрації останньою позначення «RED HORSE (етикетка)» у класі 32 МКТП, до патентного відомства - DPI Парагваю. В 2012 році заявка на реєстрацію вказаного вище знака була відхилена з огляду на попередні права інтелектуальної власності на торговельну марку позивача - «WHITE HORSE».

Матеріалами справи підтверджено експонування продукції позивача, отримання винагород віскі «White Horse», що також свідчить про високу цінність даної торговельної марки, а саме:

- у Міжнародному конкурсі вин та міцних алкогольних напоїв в 2014 році (International Wine & Spirit Competition 2014) віскі «White Horse» здобуто золота відзнака;

- в Змаганні The Scotch Whisky Masters (The Spirits Business) в категорії «Стандарт 2015р.» - здобута Золота медаль;

- в Змаганні The Scotch Whisky Masters (The Spirits Business) в категорії «Преміум 2014р.» - срібна медаль;

- у Міжнародному конкурсі вин та міцних алкогольних напоїв в 2013 р. (International Wine & Spirit Competition 2013) - срібна відзнака;

- в Змаганні The Scotch Whisky Masters (The Spirits Business) в категорії «Преміум 2013р.» - срібна медаль.

Таким чином, зважаючи, що у матеріалах справи достатньо доказів про те, що знак для товарів і послуг «White Horse» став добре відомими в України станом на 2012-2013 року, то позовні вимоги в частині визнання торговельної марки «White Horse» в Україні з 29.02.2016 є обґрунтованими та такими, що підлягають задоволенню.

Що ж до позову в частині визнання недійсним свідоцтва України № 216115 на знак для товарів і послуг «White Hopes», то слід вказати таке.

Службою було зареєстровано торговельну марку «White Hopes» на ім'я Заводу і видано свідоцтво України № 216115 на знак для товарів і послуг (заявка від 01.03.2016 № m201604153) для товарів 33 класу МКТП «алкогольні напої (крім пива і віскі); алкогольні напої, що містять фрукти; алкогольні напої, що сприяють травленню крім віскі; аперитиви; арак (рисовий алкогольний напій); байцзю (китайський алкогольний напій); бренді; вина; ганусова (анісова) горілка (настоянка); ганусовий (анісовий) лікер; горілка; горілка вишнева; грушевий сидр; джин (ялівцева горілка); коктейлі; кюрасо (лікер); лікери; медівка (гідромель); м'ятні настоянки; напої алкогольні змішані, крім напоїв на основі пива і віскі; настоянки гіркі; ніра (алкогольний напій на основі цукрової тростини); перегінні алкогольні напої крім віскі; пікети (вино з виноградних вичавків); рисовий спирт; ром; саке (рисова горілка); сидри; спиртні напої крім віскі; спиртові екстракти; спиртові есенції; фруктові екстракти спиртові»; публікація відомостей про видачу свідоцтва була здійснена 25.08.2016 в офіційному бюлетені «Промислова власність» № 16.

Позивач мотивує визнання свідоцтва недійсним тим, що знак для товарів і послуг «White Hopes» є:

схожим настільки, що його можна сплутати, з раніше зареєстрованим знаком для товарів і послуг «White Horse» (словесний) за свідоцтвом України № 3761 на знаки для товарів і послуг,

таким, що може ввести в оману щодо товару або особи, яка виробляє товар, породжуючи асоціації із позивачем та продукцією, яка виробляється під схожими торговельними марками «White Horse».

Пунктом 1 статті 5 Закону передбачено, що правова охорона надається знаку, який не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі та на який не поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони, встановлені цим Законом.

Відповідно до пунктів 2, 3 статті 6 Закону не можуть одержати правову охорону позначення, які є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу; не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати зі: знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім'я іншої особи для таких самих або споріднених із ними товарів і послуг; знаками інших осіб, якщо ці знаки охороняються без реєстрації на підставі міжнародних договорів, учасником яких є Україна, зокрема, знаками, визнаними добре відомими відповідно до статті 6-bis Паризької конвенції про охорону промислової власності.

Згідно з підпунктом «а» пункту 1 статті 19 Закону свідоцтво може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково у разі невідповідності зареєстрованого знака умовам надання правової охорони.

Відповідно до частини п'ятої статті 42 ГПК України висновок судового експерта для господарського суду не є обов'язковим і оцінюється господарським судом за правилами, встановленими статтею 43 цього Кодексу.

У пункті 65 Постанови № 12 зазначено, що у вирішенні спорів, пов'язаних із визнанням недійсними свідоцтв на знаки для товарів і послуг з підстав невідповідності зареєстрованих знаків умовам надання правової охорони, для з'ясування питань, що потребують спеціальних знань (зокрема, про те, чи займає певний елемент домінуюче положення у зображенні знака; чи є підстави вважати, що знак може вводити споживача в оману щодо місця походження та якості товарів, позначених цим знаком; які частини зображення є тотожними з іншим зображенням; чи є схожими знаки настільки, що їх можна сплутати тощо), господарському суду необхідно, якщо схожість не має очевидного характеру, призначати судову експертизу, не перебираючи на себе не притаманні суду функції експерта.

З метою роз'яснення питань, що виникли у вирішенні даного спору і потребують спеціальних знань, господарський суд міста Києва призначив у справі експертизу об'єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручив Центру.

На вирішення судовому експерту були поставлені такі питання:

- чи є знак для товарів і послуг «White Hopes» за свідоцтвом України №216115 схожим настільки, що його можна сплутати з раніше зареєстрованою в Україні торговельною маркою «White Horse» за свідоцтвом України №3764 стосовно товарів 33 класу МКТП?;

- чи є знак для товарів і послуг «White Hopes» за свідоцтвом України №216115 таким, що може ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар 33 класу МКТП, тобто стосовно Компанії, та стосовно товару - продукції «White Horse»?.

До господарського суду міста Києва 01.02.2017 надійшли матеріали справи №910/20012/16 з Висновком.

За результатами проведеного дослідження судові експерти дійшли висновків про таке:

- знак для товарів і послуг «White Hopes» за свідоцтвом України №216115 є схожим настільки, що його можна сплутати з раніше зареєстрованою в Україні торговельною маркою «White Horse» за свідоцтвом України №3761 стосовно товарів 33 класу МКТП;

- знак для товарів і послуг «White Hopes» за свідоцтвом України №216115 є таким, що може ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар 33 класу МКТП, тобто стосовно Компанії, та стосовно товару - продукції «White Horse».

Відповідач-2 заперечував проти Висновку, вказуючи, зокрема на таке:

- у Висновку в повній мірі не було досліджено всіх властивостей знака для товарів і послуг «White Hopes», що призвело до хибних висновків;

- на думку відповідача-2, для того щоб робити висновки про невідповідність знака для товарів і послуг «White Hopes» повинен бути досліджений продукт, який буде пропонуватись під знаком для товарів і послуг вцілому, а саме його форма, зовнішній вигляд, етикетка, проте подібних досліджень Висновок не містить; експертами не було враховано рід (вид) товарів і послуг, їх призначення; вид матеріалу, з якого товари виготовлені; умови та канали збуту товарів, коло споживачів;

- «White Horse» в перекладі означає «Білий кінь», а «White Hopes» - «Білі надії»; слово «White» містить в собі якісну характеристику позначення, яке за ним слідує і дозволяє зробити висновок, що слово «White», яке є однаковим, певним чином носить описовий характер;

- таким чином, знаки для товарів і послуг «White Hopes» та «White Horse» мають різні семантичні значення, що не є схожими; вказане підтверджується і тим, що знак для товарів і послуг «White Horse» використовується разом із зображенням білого коня; зображення та оформлення знака для товарів і послуг «White Hopes» ще навіть не має відповідного оформлення та на теперішній час Заводом не використовується;

- експерт безпідставно посилається на невідомість семантичного значення знаків для товарів і послуг «White Hopes» та «White Horse», так як більшість населення України має середній рівень знання англійської мови;

- говорячи про невідомість значення «White Horse» та «White Hopes» експертами не наведено джерела інформації, на підставі якого були зроблені подібні висновки; відсутні посилання на офіційні джерела дослідження, опитування;

- на даний момент є зареєстровані знаки для товарів і послуг за 33 класом «Fire Horse» за свідоцтвом України № 99465; «Crazy Horse» за свідоцтвом України №57884, які є більш схожими зі знаком для товарів та послуг «White Horse» у зв'язку з присутністю в позначеннях слова «Horse», у зв'язку з чим у споживача формуються одні і ті ж асоціативні уявлення;

- в тексті Висновку містяться посилання та цитати із навчальної літератури, що є недопустимим для судової експертизи, так як наведена в зазначеній літературі інформація висловлює суб'єктивну думку авторів та не може бути використана як достовірна та доказова;

- знак для товарів і послуг «White Hopes» зареєстрований для товарів 33 класу МКТП, а саме: «алкогольні напої (крім пива і віскі); алкогольні напої, що містять фрукти; алкогольні напої, що сприяють травленню крім віскі; аперитиви; арак (рисовий алкогольний напій); байцзю (китайський алкогольний напій); бренді; вина; ганусова (анісова) горілка (настоянка); ганусовий (анісовий) лікер; горілка; горілка вишнева; грушевий сидр; джин (ялівцева горілка); коктейлі; кюрасо (лікер); лікери; медівка (гідромель); м'ятні настоянки; напої алкогольні змішані, крім напоїв на основі пива і віскі; настоянки гіркі; ніра (алкогольний напій на основі цукрової тростини); перегінні алкогольні напої крім віскі; пікети (вино з виноградних вичавків); рисовий спирт; ром; саке (рисова горілка); сидри; спиртні напої крім віскі; спиртові екстракти; спиртові есенції; фруктові екстракти спиртові»;

- знак для товарів і послуг «White Horse» зареєстрований для товарів 33 класу МКТП шотландське віскі, що говорить про відмінність продукції, яка буде випускатись під знаком «White Hopes».

Твердження Заводу не спростовують висновків судових експертів та по суті зводяться до непогодження з результатом експертного дослідження.

Дійсно на даний час суду не подано доказів того, що відповідач-2 використовує торговельну марку «White Hopes» для маркування власної продукції.

Разом з тим, об'єктом експертного дослідження є свідоцтва України № 216155 та № 3761 на знаки для товарів і послуг, а не товари, які ними маркуються чи можуть маркуватися.

Слід зазначити, що метою реєстрації торговельної марки за класом 33 МКТП і є подальше маркування саме алкогольної продукції.

Що ж до посилань Заводу на те, що ним зареєстровано знак для товарів 33 МКТП на алкогольні напої, крім пива і віскі, а Компанією зареєстровано торговельні марки для віскі, то слід вказати таке.

Відповідач-2 може використовувати спірну торговельну марку для маркування будь-якого алкогольного напою, за виключенням віскі та пива, проте це не вплине на те, що потенційний споживач не зможе сплутати знаки Компанії і Заводу, і купуючи алкогольний напій під торговельною маркою «White Hopes», буде усвідомлювати, що вказана продукція не вироблена позивачем.

Твердження відповідача-2 про різне семантичне значення позначень, не є обґрунтованим, оскільки торговельні марки є тотожними першим словом «White», а слова «Horse» і «Hopes» схожі за чотирма літерами з п'яти.

Споживач, купуючи товар, не займається перекладом позначень з англійської на українську мову.

Посилання на не недопустимість використання у Висновку навчальної літератури не беруться до уваги, оскільки судові експерти, проводячи експертні дослідження, використовують при цьому спеціальні знання та посилаються на різноманітні довідково-нормативні документи та літературу, які ними використовувалися.

Відповідач-2, заперечуючи проти Висновку, також посилався, що на даний момент є зареєстровані знаки для товарів і послуг за 33 класом МКТП «Fire Horse» за свідоцтвом України № 99465; «Crazy Horse» за свідоцтвом України №57884, які є більш схожими зі знаком для товарів та послуг «White Horse», у зв'язку з присутністю в позначеннях слова «Horse», у зв'язку з чим у споживача формуються одні і ті ж асоціативні уявлення.

Існування торговельних марок «Crazy Horse» та «Fire Horse» не свідчать про відповідність спірної торговельної марки умовам надання правової охорони.

Таким чином, судова експертиза проведена належним чином, а Висновок є належним і допустимим доказом у даній справі.

Судовою експертизою було встановлено, що знак для товарів і послуг «White Hopes» за свідоцтвом України №216115 є: схожим настільки, що його можна сплутати з раніше зареєстрованою в Україні торговельною маркою «White Horse» за свідоцтвом України №3761 стосовно товарів 33 класу МКТП; таким, що може ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар 33 класу МКТП, тобто стосовно Компанії, та стосовно товару - продукції «White Horse».

Згідно зі статтею 43 ГПК України господарський суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і об'єктивному розгляді в судовому процесі всіх обставин справи в їх сукупності, керуючись законом. Ніякі докази не мають для господарського суду заздалегідь встановленої сили. Відхиляючи будь-які доводи сторін чи спростовуючи подані стороною докази, господарські суди повинні у мотивувальній частині рішення навести правове обґрунтування і ті доведені фактичні обставини, з огляду на які ці доводи або докази не взято до уваги судом.

Відповідно до частини першої статті 32 ГПК України доказами у справі є будь-які фактичні дані, на підставі яких господарський суд у визначеному законом порядку встановлює наявність чи відсутність обставин, на яких ґрунтуються вимоги і заперечення сторін, а також інші обставини, які мають значення для правильного вирішення господарського спору.

Ці дані встановлюються такими засобами: письмовими і речовими доказами, висновками судових експертів; поясненнями представників сторін та інших осіб, які беруть участь в судовому процесі. В необхідних випадках на вимогу судді пояснення представників сторін та інших осіб, які беруть участь в судовому процесі, мають бути викладені письмово (частина друга статті 32 ГПК України).

Відповідачі не надали суду доказів (у розумінні статті 32 ГПК України), які б спростовували доводи позивача.

З огляду на наведене позовні вимоги в частині визнання свідоцтва України № 216115 на знак для товарів і послуг недійсним слід задовольнити повністю.

Відповідно до пункту 4 Положення про Державну службу інтелектуальної власності, затвердженого Указом Президента України від 08.04.2011 № 436/2011, Служба відповідно до покладених на неї завдань, зокрема: організовує в установленому порядку експертизу об'єктів права інтелектуальної власності, видає патенти/свідоцтва на об'єкти права інтелектуальної власності; веде державні реєстри об'єктів права інтелектуальної власності; видає офіційні бюлетені з питань інтелектуальної власності

Згідно з пунктом 2.3 Положення про Державний реєстр свідоцтв України на знаки для товарів і послуг, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 10.01.2002 № 10 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.01.2002 за № 64/6352, у процесі ведення реєстру до нього вносяться відомості щодо визнання свідоцтва недійсним повністю або частково. Підставою для внесення відомостей до реєстру відповідно до приписів названих Положень є, зокрема, рішення судових органів.

Оскільки позовні вимоги до Служби є похідними від вимог про визнання знака добре відомим в Україні та про визнання недійсними свідоцтва України на знак для товарів і послуг, то позов в частині зобов'язання відповідача-1 внести зміни до Реєстру підлягають задоволенню.

Частиною першою статті 44 ГПК України передбачено, що судові витрати складаються з судового збору, сум, що підлягають сплаті за проведення судової експертизи, призначеної господарським судом, витрат, пов'язаних з оглядом та дослідженням речових доказів у місці їх знаходження, оплати послуг перекладача, адвоката та інших витрат, пов'язаних з розглядом справи.

Позивачем, крім судового збору, було оплачено вартість проведеної судової експертизи (платіжне доручення від 17.01.2017 № 165 на суму 18 112,32 грн.).

За приписами статті 49 ГПК України судові витрати зі справи слід покласти на відповідача-2.

Керуючись статтями 43, 49, 82 - 85 ГПК України, господарський суд міста Києва

ВИРІШИВ:

1. Позовні вимоги задовольнити.

2. Визнати торговельну марку «White Horsе» добре відомою в Україні станом на 29.01.2016 для товарів 33 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків «віскі» стосовно DIAGEO BRANDS B.V. (Діаджео Брендз Бі.Ві.) (Моленверф 10-12, 1014 БГ Амстердам, Нідерланди).

3. Визнати недійсним повністю свідоцтво України № 216115 на знак для товарів і послуг «White Hopes», володільцем якого є товариство з обмеженою відповідальністю «Сімферопольський вино-коньячний завод» (49000, м. Дніпро, вул. Маршала Малиновського, 14-А, ідентифікаційний код: 35112619).

4. Зобов'язати Державну службу інтелектуальної власності України (03680, вул. Василя Липківського, 45; ідентифікаційний код 21716978) внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг стосовно визнання недійсним свідоцтва України № 216115 на знак для товарів і послуг та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені «Промислова власність».

5. Стягнути з товариства з обмеженою відповідальністю «Сімферопольський вино-коньячний завод» (49000, м. Дніпро, вул. Маршала Малиновського, 14-А, ідентифікаційний код: 35112619) з будь-якого рахунку, виявленого під час виконання даного судового рішення, на користь DIAGEO BRANDS B.V. (Діаджео Брендз Бі.Ві.) (Моленверф 10-12, 1014 БГ Амстердам, Нідерланди) 2 756 (дві тисячі сімсот п'ятдесят шість) грн. судового збору та 18 112 (вісімнадцять тисяч сто дванадцять) грн. 32 коп. витрат на проведення судової експертизи.

6. Після набрання рішенням законної сили видати відповідні накази.

Рішення набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після розгляду справи апеляційним господарським судом.

Повне рішення складено 17.03.2017.

Суддя О. Марченко