ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

22.03.2017р. Справа № 904/4846/16

За позовом Товариство з обмеженою відповідальністю "ГРІНВУД ГРУПП", м. Дніпро

до Відповідача-1 Товариства з обмеженою відповідальністю "ГРІНВУД ЛТД", м. Одеса

Відповідача-2 Товариство з обмеженою відповідальністю "НІК.ЮЕЙ", м. Дніпро

Третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні Відповідача - ОСОБА_1 (АДРЕСА_1)

про припинення дій, що порушують права інтелектуальної власності на знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 186842 від 10.06.14р., та відшкодування завданих збитків

Головуючий колегії ОСОБА_2

Суддя Петрова В.І.

Суддя Панна С.П.

СУТЬ СПОРУ:

Товариство з обмеженою відповідальністю "ГРІНВУД ГРУПП" (далі-Позивач) звернулось з позовом до Відповідача-1 Товариства з обмеженою відповідальністю "ГРІНВУД ЛТД" та Відповідача-2 Товариства з обмеженою відповідальністю "НІК.ЮЕЙ", в якому просить господарський суд

заборонити Товариству з обмеженою відповідальністю "ГРІНВУД ЛТД" (65058, м. Одеса, проспект Шевченка, буд. 6, корпус 2; ідентифікаційний код 38848682) використовувати знак для товарів і послуг за свідоцтвом України на знак для товарів і послуг №186842 від 01.06.2014 р. та позначення "GREEN WOOD", "Green Wood", "green-wood" під час будування та інших послуг 36 класу МКТП, операцій з нерухомістю та інших послуг 37 класу МКТП, зазначених у свідоцтві України на знак для товарів і послуг №186842 від 10.06.2014 р., в назві об'єктів нерухомості, в рекламі, мережі Інтернет, чи іншим чином;

стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю "ГРІНВУД ЛТД" (65058, м. Одеса, проспект Шевченка, буд. 6, корпус 2; ідентифікаційний код 38848682) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "ГРІНВУД ГРУПП" (49000, м. Дніпропетровськ, вул. Героїв Сталінграда, буд. ПО, кв. 9; ідентифікаційний код: 33185528) 150 000 (сто п'ятдесят тисяч) грн. 00 коп. збитків (упущеної вигоди);

стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю "ГРІНВУД ЛТД" (65058, м. Одеса, проспект Шевченка, буд. 6, корпус 2; ідентифікаційний код 38848682) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "ГРІНВУД ГРУПП" (49000, м. Дніпропетровськ, вул. Героїв Сталінграда, буд. ПО, кв. 9; ідентифікаційний код: 33185528) 65 630 (шістдесят п'ять тисяч шістсот тридцять) грн. 40 коп. витрат на правову допомогу;

заборонити Товариству з обмеженою відповідальністю "НІК.ЮЕЙ" (49102, АДРЕСА_2, ідентифікаційний код: 34984247) порушувати права власника свідоцтва України на знак для товарів і послуг №186842 від 10.06.2014 р. шляхом незаконного делегування на користь інших осіб доменного імені www.green-wood.com.ua та зобов'язати Товариство з обмеженою відповідальністю "НІК.ЮЕЙ" (49102, АДРЕСА_3, ідентифікаційний код: 34984247) припинити делегування доменного імені www.green-wood.com.ua

судові витрати покласти на Товариство з обмеженою відповідальністю "ГРІНВУД ЛТД" (65058, м. Одеса, проспект Шевченка, буд. 6, корпус 2; ідентифікаційний код 38848682) та Товариство з обмеженою відповідальністю "НІК.ЮЕЙ" (49102, АДРЕСА_3, ідентифікаційний код: 34984247).

В підтвердження обґрунтованості позовних вимог Позивач надав до позову:

- копії Договору про надання правової допомоги № 25-03/2016-1 від 25 березня 2016 року, свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю Серія КС № 5524/10 від 24 грудня 2015 року, ордеру КС № 216925 від 06 червня 2016 року;

- копію свідоцтва України на знак для товарів і послуг №186842 від 10.06.2014 р.

- копію Ліцензійного договору про надання права на використання об'єкта права інтелектуальної власності;

- копію Субліцензійного договору про на надання права на використання об'єкта права інтелектуальної власності від 02.07.2014р.;

- роздруківка пошуку за сервісом перевірки та отримання реєстраційних даних щодо власників доменних імен "WHOIS" стосовно доменного імені www.green-wood.com.ua на сайті www.hostmaster.ua;

- копію Висновку №1716 експертного дослідження інформації, розміщеної у глобальній комп'ютерній мережі Інтернет від 28.04.2016;

- копію Наказу №3 "Про встановлення розрахунку ліцензійних платежів за використання знаку для товарів і послуг "GREENWOOD" за свідоцтвом України на знак для товарів і послуг № 186842 від 10.06.2014р. від 23.06.2014 р.;

- копію Звіту про результати виконання доручення від 04.04.2016 р. з додатками;

- докази використання знаку для товарів і послуг "GREENWOOD" у діяльності Позивача та субліцензіата;

- роздруківки електронних листів з електронної поштової скриньки;

- витяг з ЄДРПОУФОП стосовно ТОВ "Грінвуд ЛТД" від 13.05.2016 р.;

- витяг з ЄДРПОУФОП стосовно ТОВ "НІК.ЮЕЙ" від 13.05.2016 р.;

- витяг з ЄДРПОУФОП стосовно ТОВ "Грінвуд групп" від 13.05.2016 р.;

- копію виписки про операції по рахунку Позивача за 13.04.2016р.

Представник Позивача 22.06.2016р. подав клопотання про продовження строку розгляду спору на 15 днів до 25.08.2016р.

Ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 22.06.2016р. розгляд спору продовжено до 25.08.2016р.

Відповідач-2 02.08.2016 р. надіслав відзив на позов, в якому просить суд:

- не стягувати з ТОВ "НІК.ЮЕЙ" по справі № 4846/16 судові витрати;

- всі судові витрати пов'язані із розглядом справи покласти на Відповідача-1;

- розглядати справу без участі представника Відповідача-2.

До відзиву Відповідач-2 додав:

- Публічний договір, який регулює відносини між ТОВ "НІК.ЮЕЙ" та Реєстром доменного імені green-wood.com.ua;

- регламент публічного домену (версія 3.2.);

- довіреність від ТОВ "НІК.ЮЕЙ" за № б/н від 08.04.2015 р.;

- копію квитанції про відправлення відзиву на позов представнику Позивача;

- копію квитанції про відправлення відзиву на позов Відповідачу-1.

Представник Позивача 09.08.2016 р. надав письмові пояснення. До письмових пояснень Позивач додав:

- правила публічного домену UА;

- Регламент реєстрації доменних імен в домені СОМ.UА;

- роздруківка з ЄДРСР Ухвали Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ у справі №6-36781св12 від 04.10.2012 року;

- роздруківка з ЄДРСР Постанови Вищого господарського суду України у справі №910/570/16 від 12.04.2016 року;

- роздруківка з ЄДРСР Постанови Київського апеляційного господарського суду від 26.04.2016 у справі № 910/1185/15-г.

09.08.2016р. представник Відповідача-1 подав клопотання про часткове припинення провадження у справі. До клопотання Відповідач-1 додав:

- копію листа гр. ОСОБА_1 від 19 вересня 2014 року;

- копію квитанції про передоплату інформаційних послуг від 08 серпня 201 б року;

- копію правил доменту UА;

- роздруківка з офіційного сайту домену UА;

- копію довіреності ТОВ ГРІНВУД ЛТД від 05 серпня 2016 року.

15.08.16р. Позивач подав заяву про залучення Третьої особи до участі у справі, просить суд винести ухвалу, якою залучити до участі у справі №904/4846/16 ОСОБА_1 (АДРЕСА_1) в якості Третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні Відповідача.

Також Позивач подав письмові пояснення та додатки до них, а саме:

копію постанови Пленуму вищого господарського суду України "про деякі питання практики застосування господарського процесуального кодексу України судами першої інстанції" від 26.12.2011р. №18.

Під час судового засідання представник Відповідача подав клопотання про надіслання матеріалів справи за виключною підсудністю до господарського суду Одеської області.

До клопотання Відповідач подав:

постанову Вищого господарського суду України від 05.11.2013 року №903/433/13.

В ході розгляду справи виникла необхідність в призначенні колегіального розгляду справи через складність обставин спору, що пов'язано із сучасними інформаційними технологіями, необхідністю дослідження багатьох доказів.

Ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 15.08.16р. вирішено розглядати справу № 904/5081/16 колегіально.

Згідно з розпорядженням керівника апарату від 16.08.2016 року №621 "Щодо призначення повторного автоматизованого розподілу", відповідно до пункту 4 ст. 15 Закону України "Про судоустрій і статус суддів", призначено повторний автоматизований розподіл для визначення складу колегії суддів, по вх. № 4-4855/16 справи № 904/4846/16.

Протоколом автоматичного визначення складу колегії суддів від 16.08.2016 року для розгляду даної справи у зв'язку зі складністю обставин спору призначено колегію у складі трьох суддів: головуючий суддя - Кеся Н.Б., судді - Петрова В.І. та Крижний О.М.

Ухвалою суду від 18.08.16р. справу прийнято до провадження судовою колегією у даному складі та призначено до розгляду в засіданні на 28.09.16р. о 15:00 год.

У зв'язку з перебуванням судді Петрової В.І. у відпустці та судді Крижного О.М. у відрядженні, судове засідання призначене на 28.09.2016р. о 15:00 год. по розгляду справи №904/4846/16 за позовом Товариство з обмеженою відповідальністю "ГРІНВУД ГРУПП", м. Дніпро до Відповідача-1 Товариства з обмеженою відповідальністю "ГРІНВУД ЛТД", м. Одеса, Відповідача-2 Товариство з обмеженою відповідальністю "НІК.ЮЕЙ", м. Дніпро про припинення дій, що порушують права інтелектуальної власності на знак для товарів і послуг за свідоцтвом України №186842 від 10.06.14р. та відшкодування завданих збитків не відбулося.

13.10.2016р. представник Позивача надає клопотання про продовження розгляду справи на 15 календарних днів до 02.11.2016 р.

Представник Відповідача-1 13.10.2016 р. надає клопотання про часткове припинення провадження по справі та клопотання про надіслання матеріалів справи за виключною підсудністю.

Представник Третьої особи 13.10.2016 р. в судове засідання не з'явився, про час та місце проведення судового засідання повідомлені належними чином.

Ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 13.10.2016 р. розгляд спору продовжено до 02.11.2016 року.

19.10.2016 р. представник Позивача надав заяву про забезпечення позовних вимог, в якій просить суд: винести ухвалу, якою вжити наступні заходи до забезпечення позову:

- заборонити Товариству з обмеженою відповідальністю «НІК.ЮЕИ» (49102, АДРЕСА_4; ідентифікаційний код 34984247) провадити дії щодо перереєстрації (переделегування) доменного імені www.gren-wood.com.ua до набрання рішення Господарського суду Дніпропетровської області законної сили;

- заборонити Товариству з обмеженою відповідальністю «НІК.ЮЕЙ» (49102, АДРЕСА_4; ідентифікаційний код 34984247) провадити дії щодо передачі (трансферу) доменного імені www.gren-wood.com.ua іншому реєстратору до набрання рішення Господарського суду Дніпропетровської області законної сили;

- заборонити Товариству з обмеженою відповідальністю «НІК.ЮЕЙ» (49102, АДРЕСА_4; ідентифікаційний код 34984247) провадити дії щодо видалення доменного імені www.gren-wood.com.ua чи скасування його делегування до набрання рішення Господарського суду Дніпропетровської області законної сили.

Представник Позивача 21.10.2016р. надав клопотання про долучення додаткових доказів, а саме 10 фотографічних зображень та один буклет.

25.10.2016р. представник Позивача надав заяву про надання доказів до матеріалів справи, а саме:

- копію кольорового Висновку № 1716 експертного дослідження інформації, розміщеної у глобальній комп'ютерній мережі Інтернет за зверненням АО "ОСОБА_3 та партнери" від 28.04.2016 р.

Представник Відповідача-1 25.10.2016 р. надав відзив на позов, до відзиву додав:

- довідка ТОВ "Грінвуд ЛТД" від 24.10.2016 р. № 4;

- копію наказу ТОВ "Грінвуд ЛТД" "Про внесення змін до штатного розпису підприємства" від 01.03.2016 р. № 4/16 ;

- акт фотофіксації від 24.10.2016 р.;

- копію договір про надання послуг від 25.03.2013 р. № 01/321;

- копію замовлення від 25.03.2013 р. № 1;

- копію акту прийому-передачі результатів надання послуг за Договором про надання послуг № 01/321 від 25.03.2013 р.;

- копію додатку до акту прийому-передачі результатів надання послуг за Договором про надання послуг № 01/321 від 25.03.2013 р. "GRENWOOD" презентація логотипів;

Представник Позивача 28.10.2016 р. надав письмові пояснення. до яких додав:

- копію Сертифікату про реєстрацію приватної компанії з обмеженою відповідальністю "GREEN PLANET LTD".

31.10.2016р. представник Відповідача-1 подав дозвіл на виконання будівельних № ІУ 84 від 17.12.2013 р.

Представник Позивача 31.10.2016р. подав клопотання про призначення експертизи з наступними питаннями:

1. Чи є позначення "green-wood", наявне в доменному імені www.green-wood.com.ua, схожим настільки, що його можна сплутати зі знаком за свідоцтвом України №133839 від 10.01.2011 р., стосовно наведених у даному свідоцтві товарів і послуг або товарів і послуг, споріднених з наведеними у даному свідоцтві, та таким, що може ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги?

2. Чи є позначення "GRENWOOD", "GREN WOOD", "GreenWood", наявні на сторінках веб-сайту www.green-wood.com.ua,, використовувані в назві комплексу апартаментів за адресою м. Одеса, Французький бульвар, 85/5, в рекламних та інших матеріалах, що наявні у справі, схожим настільки, що їх можна сплутати зі знаком за свідоцтвом України №133839 від 10.01.2011 р. стосовно наведених у даному свідоцтві товарів і послуг або товарів і послуг, споріднених з наведеними у даному свідоцтві, та таким, що може ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги?

До клопотання Позивач додав:

- роздруківки карток атестованих судових експертів Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності (експертна спеціальність: 3.6 Дослідження, пов'язані з комерційними (фірмовими) найменуваннями, торговельними марками (знаками для товарів і послуг), географічними зазначеннями).

31.10.16р. Відповідач-1 подав клопотання про відкладення розгляду справи у зв'язку з тим, що після останнього судового засідання Відповідач-1 не встигає надати витребувані судом документи, тому просить суд відкласти судове засідання на два тижні для направлення відповідних запитів та збору необхідних документів.

Під час судового засідання встановлено наступне.

01 червня 2014 року Державною службою інтелектуальної власності України зареєстровано знак для товарів і послуг "GREENWOOD" для послуг 36, 37 та 42 класів Міжнародної класифікації товарів і послуг (свідоцтво №186842 від 10.06.14р., заявка т201309629 від 01.06.13р.), власником якого є ОСОБА_4.

23 червня 2014 року ОСОБА_4 надав Товариству з обмеженою відповідальністю «ГРІНВУД ГРУПП» виключну ліцензію на використання знаку для товарів і послуг за свідоцтвом України №186842 від 10.06.2014 р. з правом надання третім особам дозволу (субліцензій) на використання зазначеного знаку для товарів і послуг (Додаток № 6).

Позивач вказує на те, що йому стало відомо про порушення прав на використання знаку для товарів і послуг за вищевказаним свідоцтвом з боку Товариства з обмеженою відповідальністю «ГРІНВУД ЛТД» (далі - Відповідач-1) (Додаток № 14), яке без дозволу Позивача використовує вказаний знак, а також схожі позначення у рекламуванні та під час здійснення послуг 36, 37 класу МКТП, в тому числі у мережі Інтернет - в доменному імені www.green-wood.com.ua та на веб-сторінках вказаного сайту, а також з боку Товариства з обмеженою відповідальністю «НІК.ЮЕЙ» (Додаток № 15), яке є реєстратором вищевказаного доменного імені.

Власником знаку для товарів і послуг "GREENWOOD" (свідоцтво України №186842 від 10.06.2014 р., заявка т201309629 від 01.06.2013 р.) ОСОБА_4 (Додаток № 5), за Ліцензійним договором про надання права на використання об'єкта права інтелектуальної власності від 23 червня 2014 року (далі - Ліцензійний договір) надано Позивачу виключну ліцензію на використання вищезазначеного знаку для товарів і послуг з правом надання дозволу (субліцензій) третім особам на використання цього знаку (Додаток № 6). Згідно з пп 4.1 Ліцензійного договору та відповідно до ч. 2 ст. 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" ОСОБА_4 надав Позивачу згоду вимагати поновлення порушених прав власника свідоцтва на знак для товарів і послуг.

Так, Позивачем виявлено доменне ім'я www.green-wood.com.ua, в якому використовується знак для товарів і послуг "GREENWOOD" (свідоцтво України №186842 від 10.06.2014р.). На веб-сторінках сайту www.green-wood.com.ua міститься інформація стосовно будівництва комплексу апартаментів "GREENWOOD" за адресою м. Одеса, Французький бульвар, 85/5 (далі - Комплекс) та продажу Відповідачем-1 приміщень у вказаному Комплексі.

В ході перевірки вказаної інформації Позивачем встановлено, що за адресою: м. Одеса, Французький бульвар, 85/5 здійснюється будівництво комплексу "GREENWOOD" (забудовник (замовник) - ТОВ «ГРІНВУД ЛТД» (Відповідач-1). Поряд з будівельним майданчиком розташована будівля відділу продажів Комплексу з логотипом, що містить позначення "GREEN WOOD", інформаційний щит із зображенням комплексу, що також містить позначення "GREEN WOOD", а також щит з інформацією стосовно замовника будівництва (ТОВ "ГРІНВУД ЛТД"), генерального підрядника та ін. (Додаток № 11).

Використання знаку для товарів і послуг "GREENWOOD" здійснюється і в іншому відділі продажів Комплексу, розташованому на першому поверсі ТРЦ "САДИ ПЕРЕМОГИ" за адресою: м. Одеса, площа 10-го квітня. У приміщенні цього відділу продажів відбувається пропонування до продажу та продаж нерухомості (приміщень в Комплексі) шляхом укладення покупцями договорів з Відповідачем-1, умови продажу викладені в наданому представнику Позивача проекті договору купівлі-продажу майнових прав на новозбудоване майно (Додаток № 11). У самому приміщенні - на інформаційних стендах, на матеріалах, розміщених на внутрішній поверхні скляних стін приміщення - наявні зображення логотипів з написом "GREEN WOOD" (Додаток № 11). Також біля входу у відділ продажів розташований стенд із презентаційними матеріалами стосовно Комплексу, що містять позначення "GREENWOOD", "GREEN WOOD", "Green Wood"; такі ж та інші матеріали знаходяться в самому приміщенні та пропонуються клієнтам (Додаток № 11).

Відповідач-1 заперечує проти позову, посилаючись на те, що: обсяг правової охорони, що надається за Свідоцтвами Позивача, обмежується зеленим кольором, в той час як ТОВ "Грінвуд ЛДТ" не використовує зелений колір, для зображення власного знаку для товару; використовувані Відповідачем-1 знаки не схожі з наведеним у Свідоцтві за способом його виконання, зокрема, має місце суттєва різниця між графічними зображеннями знаків, зокрема за такими критеріями, як то: загальне зорове враження, вид шрифту, графічне написання з урахуванням характеру букв, розташування букв по відношенню одна до одної; Відповідач-1 не має відношення до відділів продажу житла, про що йдеться у позові; ТОВ "Грінвуд ЛДТ" провело значну і серйозну підготовку для використання власних знаків для товарів, до дати подання заявки за Свідоцтвом Позивача; Позивачем не підтверджено використання Відповідачем-1 доменного імені www.green-wood.com.ua; Позивачем не доведено юридичного складу для відшкодування упущеної вигоди.

Під час судового розгляду справи Відповідача-1 усно заперечував проти проведення експертизи, посилаючись на те, що випадки використання спірного позначення, які наведені у позові, не мають відношення до діяльності Відповідача-1.

Відповідач-2 призначення експертизи залишив на розсуд суду.

31.10.16р. Відповідач-1 подав клопотання про відкладення розгляду справи у зв'язку з тим, що після останнього судового засідання Відповідач-1 не встигає надати витребувані судом документи, тому просить суд відкласти судове засідання на два тижні для направлення відповідних запитів та збору необхідних документів.

Враховуючи те, що в минулих судових засіданнях Відповідачем-1 надані письмові та усні заперечення щодо несхожості спірних знаків, судова колегія дійшла висновку, що вирішення питання щодо схожості спірних знаків потребує спеціальних знань.

Щодо можливої причетності Відповідача-1 до вказаних у позові фактів використання спірних знаків, судовою колегією буде надано юридичну оцінку за усіма зібраними у справі матеріалами.

Відповідно до ч. 1 ст. 41 ГПК України для роз'яснення питань, що виникають при вирішенні господарського спору і потребують спеціальних знань, господарський суд призначає судову експертизу.

В силу пункту 1 частини першої статті 79 ГПК України господарський суд зупиняє провадження у справі за клопотанням сторони або за своєю ініціативою у випадку призначення господарським судом судової експертизи.

За вказаних обставин у справі призначається судова експертиза із зупиненням провадження у справі.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 02.11.2016 р. зупинено провадження у справі для проведення судової експертизи.

Супровідним листом від 07.03.17р. справу повернуто від експертної установи до Господарського суду Дніпропетровської області з відповідним висновком експерта.

У зв'язку з повторним розпорядженням керівника апарату від 21.03.2017 року №200 "Щодо призначення повторного автоматизованого розподілу", відповідно до пункту 7 ст. 15 Закону України "Про судоустрій і статус суддів", у зв'язку з закінченням терміну повноважень судді Крижного О.М., згідно з протоколом про автоматичний розподіл справ між суддями (повторний розподіл) для розгляду даної справи призначено нову колегію у складі трьох суддів: головуючий суддя - Кеся Н.Б., судді - Петрова В.І. та Панна С.П.

Частиною 3 статті 79 ГПК України передбачено, що господарський суд поновлює провадження у справі після усунення обставин, що зумовили його зупинення.

У зв'язку з викладеним, суд вважає за необхідне провадження у справі поновити.

Керуючись ст.ст. 79, 86 ГПК України, господарський суд -

У Х В А Л И В:

Поновити провадження у справі №904/4846/16.

Справу призначити до розгляду в засіданні на 18.04.2016 о 15:30год.

Судове засідання відбудеться в приміщенні господарського суду Дніпропетровської області в каб. №3-302 за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. В.Винниченка, 1.

Копію експертного висновку направити на адресу Відповідача-1 (м. Одеса), іншим сторонам самостійно ознайомитись в суді з висновком експерта, який наявний в матеріалах справи.

До наступного судового засідання надати:

Відповідачу-1 - додаткові докази щодо попереднього користування спірного позначення (оплата, деталі розміщення відеороліка, реклами тощо);

- копію договору засновника Позивача з ОСОБА_1 щодо розробки сайту.

Сторонам надати письмові зауваження щодо експертного висновку за їх наявності.

Явка в судове засідання повноважних представників учасників судового процесу обовязкова.

Інформацію про дату та час розгляду справи можна отримати за електронною адресою суду: http://dp.arbitr.gov.ua/sud5005/spisok/csz/

Головуючий колегії Суддя Суддя ОСОБА_2 ОСОБА_5 ОСОБА_6