РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06.03.2017№910/4541/16

Господарський суд міста Києва у складі судді Марченко О.В., за участю секретаря судового засідання Роздобудько В.В.,

розглянув у відкритому судовому засіданні

справу № 910/4541/16

за позовом Terra Food Management Limited Company (Терра Фуд Менеджмент Лімітед Компані), м. Нікосія, Республіка Кіпр,

до товариства з обмеженою відповідальністю «Виробниче об'єднання «Моліс», м. Запоріжжя, та товариства з обмеженою відповідальністю «Управляюча компанія «Терра Фуд», м. Київ,

про припинення порушення прав на промисловий зразок та визнання протиправною бездіяльності,

за участю представників сторін:

позивача - Кучирки Ю.В. (довіреність від 03.03.2017 №б/н);

відповідача-1 - Тараріна М.О. (довіреність від 25.05.2016 №б/н);

Іонушаса С.К. (довіреність від 25.05.2016 №б/н);

відповідача-2 - не з'явився.

Food Management Limited Company (Терра Фуд Менеджмент Лімітед Компані, далі - Компанія) звернулася до господарського суду міста Києва з позовом про:

- встановлення факту порушення товариством з обмеженою відповідальністю «Виробниче об'єднання «Моліс» (далі - Товариство) прав Компанії на промисловий зразок «Розгортка упаковки з етикеткою для масла» за патентом України №27608;

- зобов'язання Товариства припинити виготовлення, пропонування до продажу, продаж та інше ведення в цивільний оборот або зберігання в зазначених цілях: пакувального матеріалу (споживчої упаковки для упакування харчових продуктів) на масло солодковершкове Селянське, 73,0% жиру, ТМ МОЛІКА, фасоване в 200 г упакування з використанням як елементу зовнішнього оформлення синього, червоного та бронзового кольору виробництва Товариства, які містять суттєві ознаки належного Компанії промислового зразка «Розгортка упаковки з етикеткою для масла» за патентом України №27608;

- визнання протиправною бездіяльності товариства з обмеженою відповідальністю «Управляюча компанія «Терра Фуд» (далі - ТОВ «Управляюча компанія «Терра Фуд») щодо невжиття заходів негайного реагування щодо припинення незаконного використання, пропонування до продажу, продажу та іншого ведення в цивільний оборот або зберігання в зазначених цілях пакувального матеріалу (пакету для пакування харчових продуктів) Товариством, виготовлення, пропонування до продажу, продаж та інше введення в цивільний оборот або зберігання в зазначених цілях: пакувального матеріалу (споживчої упаковки для упакування харчових продуктів) на масло солодковершкове Селянське, 73,0% жиру, ТМ МОЛІКА, фасоване в 200 г упакування з використанням як елементу зовнішнього оформлення синього, червоного та бронзового кольору виробництва Товариства, які містять суттєві ознаки належного Компанії промислового зразка «Розгортка упаковки з етикеткою для масла» за патентом України №27608.

Позов мотивовано тим, що:

- Компанія є володільцем патенту України № 27608 на промисловий зразок «Розгортка упаковка з етикеткою для масла»;

- позивачу стало відомо про те, що Товариство почало виготовляти та реалізовувати масло під торговельною маркою «Моліка» із використанням упаковки, суттєві ознаки якої максимально наближені до розгорнутої упаковки з етикеткою для масла за патентом України № 27608;

- 12.08.2014 Компанією (ліцензіар) і ТОВ «Управляюча компанія «Терра Фуд» (ліцензіат) було укладено ліцензійний договір № 12-08/2014 (далі - Ліцензійний договір), за умовами якого ліцензіат взяв на себе зобов'язання захищати патент України № 27608 та у випадку його незаконного використання будь-якими третіми особами повинен повідомити про це ліцензіара та вжити термінові заходи для зупинення неправомірного використання патенту України № 27608;

- ТОВ «Управляюча компанія «Терра Фуд» умови Ліцензійного договору не виконало та затягнуло процес прийняття рішення щодо захисту прав на промисловий зразок.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 17.03.2016 порушено провадження у справі.

Товариство 30.05.2016 подало суду відзив на позовну заяву, в якому зазначило, що з урахуванням численних відмінностей між упаковкою, яку використовує відповідач-1, та промисловим зразком за патентом України №27608, відповідачем-1 при виготовленні масла солодковершкове Селянське, 73,0% жиру, ТМ МОЛІКА, фасоване в 200 г упакування, не використані всі суттєві ознаки вказаного промислового зразка.

Товариство 13.06.2016 подало суду письмові пояснення, в яких зазначило, що відповідачем-1 не здійснюється використання пакувального матеріалу за макетом, наведеним позивачем у позовній заяві, під час виробництва масла солодковершкового селянського, 73,0% жиру, ТМ МОЛІКА, фасованого у 200 г упакування; так, відповідачем-1 вживалися заходи щодо уникнення можливих подальших непорозумінь та здійснюється пакування продукції, що виробляється останнім з використанням дизайну пакувальних матеріалів, відмінних від пакувальних матеріалів, які використовує позивач.

Компанія 13.06.2016 подала суду клопотання про долучення додаткових документів до матеріалів справи, а також письмові пояснення щодо необхідності призначення у справі судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності, в яких зазначила таке: продукт, що виготовляється відповідачем-1 під торговельною маркою «МОЛІКА», схожий до ступеня змішування з продуктом позивача під торговельною маркою «ФЕРМА», візуальна схожість є очевидною, а тому спеціальні знання для встановлення цього факту не потрібні; проведення судової експертизи надасть відповідачу-1 додатковий час для реалізації продукції у схожій упаковці; позивач вважає, що матеріали справи містять достатні докази для встановлення факту порушення відповідачем-1 прав позивача.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 04.07.2016 призначено у справі №910/4541/16 судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручено Науково-дослідному центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності (далі - Центр), та зупинено провадження у справі до закінчення проведення судової експертизи.

До господарського суду міста Києва 10.01.2017 надійшли матеріали справи №910/4541/16 з висновком експерта від 23.12.2016 №206/16 (далі - Висновок).

06.03.2017 позивач подав суду письмові пояснення, в яких підтримав позовні вимоги та вказав, що повністю погоджується з Висновком судового експерта.

06.03.2017 відповідач-1 подав суду письмові пояснення, в яких вказав таке:

- патент України № 27608 на промисловий зразок є нечинним, оскільки не було сплачено річний збір за підтримання його чинності у встановлений строк;

- патент не підлягав правовій охороні з 19.12.2015, а тому права позивача не могли та не були порушені;

- Товариство не погоджується з Висновком, оскільки в етикетці відповідача-1 не використані всі суттєві ознаки промислового зразка.

Представник позивача у судовому засіданні 06.03.2017 надав пояснення по суті спору, позовні вимоги підтримав у повному обсязі.

Представники відповідача-1 підтримали доводи, викладені у письмових поясненнях; проти задоволення позовних вимог заперечили.

Представники відповідача-2 у судове засідання не з'явилися; про дату, час і місце проведення судового засідання були повідомлені належним чином; про причини неявки суд не повідомили.

Ухвали господарського суду міста Києва було надіслано відповідачу-2 на адресу, зазначену у позовній заяві та у витязі з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, що також підтверджується відмітками канцелярії на звороті таких ухвал та рекомендованими повідомленнями про вручення поштового відправлення.

У підпункті 3.9.2 пункту 3.9 постанови пленуму Вищого господарського суду України від 26.12.2011 № 18 «Про деякі питання практики застосування Господарського процесуального кодексу України судами першої інстанції» зазначено, що, розпочинаючи судовий розгляд, суддя має встановити, чи повідомлені про час і місце цього розгляду особи, які беруть участь у справі, але не з'явилися у засідання. Особи, які беруть участь у справі, вважаються повідомленими про час і місце її розгляду судом, якщо ухвалу про порушення провадження у справі надіслано за поштовою адресою, зазначеною у позовній заяві. У випадку нез'явлення в засідання представників обох сторін або однієї з них справа може бути розглянута без їх участі, якщо неявка таких представників не перешкоджає вирішенню спору.

Враховуючи наведене та з метою запобігання безпідставному затягуванню розгляду справи, суд дійшов висновку про можливість розгляду справи по суті в судовому засіданні 06.03.2017 без участі представника відповідача-2 за наявними в ній матеріалами (стаття 75 Господарського процесуального кодексу України, далі - ГПК України).

Оцінивши наявні в матеріалах справи докази, які мають значення для розгляду справи по суті, проаналізувавши встановлені фактичні обставини справи в їх сукупності, заслухавши пояснення представників позивача та відповідача-1, господарський суд міста Києва

ВСТАНОВИВ:

Відповідно до частини першої статті 155 Господарського кодексу України та частини першої статті 420 Цивільного кодексу України (далі - ЦК України) об'єктами прав інтелектуальної власності у сфері господарювання є, зокрема, промислові зразки.

Об'єктом промислового зразка відповідно до частини другої статті 461 ЦК України і пункту 2 статті 5 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки» (далі - Закон) можуть бути форма, малюнок чи розфарбування або їх поєднання, що визначають зовнішній вигляд промислового виробу.

Набуття права інтелектуальної власності на промислові зразки засвідчується патентом (частина перша статті 462 ЦК України, пункт 5 статті 5 Закону).

Компанія є володільцем патенту України № 27608 на промисловий зразок «Розгортка упаковки з етикеткою для масла»; дата подання заявки 19.12.2013; чинний з 11.08.2014; дата публікації відомостей про видачу патенту 11.08.2014.

Позивачу стало відомо, що Товариство виробляє та розповсюджує масло під торговельною маркою «Моліка» із використанням упаковки, суттєві ознаки якої максимально наближені до етикетки для масла за патентом України № 27608 (варіант 1.1).

Факт введення в цивільний оборот та реалізація масла під торговельною маркою «Моліка» підтверджується такими документами:

- фотографіями полиць у магазинах, на яких розміщено масло;

- чеками (від 04.01.2016 № б/н магазину «Галичаночка»; від 04.01.2016 № б/н магазину «Калина 2»; від 04.01.2016 № б/н магазину «Дует»; від 04.01.2014 № б/н магазину «Шинкарик»);

- упаковкою масла селянського солодковершкового 73,0% жиру 200г «Моліка».

Згідно з частиною другою статті 462 ЦК України і пунктом 6 статті 5 Закону обсяг правової охорони, що надається, визначається сукупністю суттєвих ознак промислового зразка, представлених на зображенні (зображеннях) виробу, внесеному до Реєстру (Державний реєстр патентів України на промислові зразки відповідно до статті 1 Закону) і засвідчується патентом з наведеною у ньому копією внесеного до Реєстру зображення виробу. Тлумачення ознак промислового зразка повинно здійснюватися в межах його опису.

У пункті 5 постанови пленуму Вищого господарського суду України від 23.03.2012 № 5 «Про деякі питання практики призначення судових експертиз у справах зі спорів, пов'язаних із захистом права інтелектуальної власності» зазначено, що згідно з пунктом 6 статті 5 Закону обсяг правової охорони, що надається промисловому зразку, визначається сукупністю суттєвих ознак такого зразка, представлених на зображенні (зображеннях) виробу, внесеному до Державного реєстру патентів України на промислові зразки (далі - Реєстр) і засвідчується патентом з наведеного у ньому копією внесеного до Реєстру зображення виробу; тлумачення ознак промислового зразка повинно здійснюватися в межах його опису.

Згаданий опис промислового зразка є документом, що складається заявником та не публікується. Правилами розгляду заявки на промисловий зразок не передбачено при проведенні експертизи заявки обов'язкового приведення переліку суттєвих ознак, зазначених заявником у такому описі, у відповідність із зображенням виробу, яке міститься в матеріалах заявки. Отже, сам лише опис промислового зразка не може вважатися джерелом визначення суттєвих ознак такого зразка та обсягу правової охорони промислового зразка, на який видано патент.

Таким чином, на час подання позову, пов'язаного із захистом права власності на промисловий зразок, не існує правовстановлювального документа, що містив би в словесній формі перелік суттєвих ознак промислового зразка, на який видано патент. Відтак вирішення питань, пов'язаних з визначенням сукупності суттєвих ознак промислового зразка, представлених на зображенні виробу, внесеному до Реєстру, потребує спеціальних знань, а отже, призначення судової експертизи.

Крім того, перед судовим експертом можуть бути поставлені питання, зокрема, про: наявність новизни промислового зразка на дату подання заявки на видачу патенту або, якщо заявлено пріоритет, на дату пріоритету (у порівнянні із протиставленим промисловим зразком); виготовлення конкретного виробу з використанням усіх суттєвих ознак промислового зразка; наявність у складі зображення виробу, внесеного до Реєстру, інших охоронюваних об'єктів права інтелектуальної власності (торговельні марки, комерційні найменування, географічні зазначення походження товарів, твори образотворчого мистецтва тощо).

Згідно з частиною першою статті 41 Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України) для роз'яснення питань, що виникають при вирішенні господарського спору і потребують спеціальних знань, господарський суд призначає судову експертизу.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 04.07.2016 призначено у справі №910/4151/16 судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручено Центру.

На вирішення експертизи були поставлені такі питання:

- «Чи використано в затвердженій протоколом товариства з обмеженою відповідальністю «Виробниче об'єднання «Моліс» від 30.11.2016 етикетці для масла солодковершкового селянського, 73,0% жиру, 200г за ДСТУ 4399:2005 під торговельною маркою «МОЛІКА» вся сукупність суттєвих ознак промислового зразка «Розгортка упаковки з етикеткою для масла» за патентом України №27608?»;

- чи використано в затвердженій протоколом товариства з обмеженою відповідальністю «Виробниче об'єднання «Моліс» від 16.02.2016 етикетці для масла солодковершкового селянського, 73,0% жиру, 200г за ДСТУ 4399:2005 під торговельною маркою «МОЛІКА» вся сукупність суттєвих ознак промислового зразка «Розгортка упаковки з етикеткою для масла» за патентом України №27608?».

До господарського суду міста Києва 10.01.2017 надійшли матеріали справи №910/4541/16 з Висновком, в якому зазначено, що:

- в етикетці для масла солодковершкового селянського, 73% жиру, 200г за ДСТУ 4399:2005 під торговельною маркою «МОЛІКА», що міститься в матеріалах справи (а.с. 33) використано всю сукупність суттєвих ознак промислового зразка «Розгортка упаковки з етикеткою для масла» за патентом України №27608;

- в етикетці для масла солодковершкового селянського, 73% жиру, 200г за ДСТУ 4399:2005 під торговельною маркою «МОЛІКА», що міститься в матеріалах справи (а.с. 123) використано всю сукупність суттєвих ознак промислового зразка «Розгортка упаковки з етикеткою для масла» за патентом України №27608.

Отже, судовий експерт встановив, що відповідачем-1 в упаковці масла «Моліка» використано всі суттєві ознаки промислового зразка «Розгортка упаковки з етикеткою для масла» за патентом України №27608.

Разом з тим, суд дійшов висновку про відмову у задоволенні позовних вимог, виходячи з такого.

Пунктом 2 статті 24 Закону передбачено, що дія патенту на промисловий зразок припиняється у разі несплати у встановлений строк річного збору за підтримання його чинності.

Річний збір сплачується за кожний рік дії патенту, рахуючи від дати подання заявки. Документ про першу сплату зазначеного збору має надійти до Установи одночасно з документом про сплату збору за видачу патенту. Документ про сплату збору за кожний наступний рік має надійти до Установи до кінця поточного року, за умови сплати збору протягом двох останніх його місяців.

Річний збір за підтримання чинності патенту може бути сплачено, а документ про його сплату - надійти до Установи протягом шести місяців після встановленого строку. У цьому разі розмір річного збору збільшується на 50 відсотків.

Дія патенту припиняється з першого дня року, за який збір не сплачено.

Судом встановлено, що станом на 27.09.2016 та на 24.01.2017 дія патенту України № 27608 припинена з 19.12.2015 у зв'язку із несплатою річного збору, що підтверджується виписками з Реєстру від 27.09.2016 № 778 та від 24.01.2017 № 11.

Компанія доказів сплати річного збору та чинності патенту станом на день звернення з даним позовом (15.03.2016) суду не подала.

Відповідно до пункту 1 статті 20 Закону права, що випливають з патенту, діють від дати публікації відомостей про його видачу за умови сплати річного збору за підтримання чинності патенту.

Оскільки позивачем річний збір не сплачено, патент України № 27608 не є чинним, то і права, які з нього випливають, не діють.

Таким чином, позовні вимоги заявлені до відповідача-1, не підлягають задоволенню.

Що ж до позовної вимоги, заявленої до відповідача-2, то слід вказати таке.

12.08.2014 Компанією (ліцензіар) і ТОВ «Управляюча компанія «Терра Фуд» (ліцензіат) було укладено Ліцензійний договір, за умовами якого ліцензіат взяв на себе зобов'язання захищати патент України № 27608 та у випадку його незаконного використання будь-якими третіми особами повинен повідомити про це ліцензіара та вжити термінові заходи для зупинення неправомірного використання патенту України № 27608.

Разом з тим, суду не подано жодного документального підтвердження того, що відповідач-2 був обізнаний про виробництво та реалізацію масла відповідачем-1.

Крім того, зі змісту Ліцензійного договору не вбачається, які саме термінові заходи має вживати ліцензіат у випадку незаконного використання патенту.

Позивач не надав суду доказів (у розумінні статті 32 ГПК України), які б підтверджували наявність підстав для задоволення позовних вимог до відповідача-2.

Отже, у задоволенні позову в частині вимог заявлених до ТОВ «Управляюча компанія «Терра Фуд» слід відмовити.

За приписами статті 49 ГПК України судові витрати зі справи слід покласти на позивача.

Керуючись статтями 43, 49, 82 - 85 ГПК України, господарський суд міста Києва

ВИРІШИВ:

У задоволенні позову відмовити.

Рішення набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після розгляду справи апеляційним господарським судом.

Повне рішення складено 17.03.2017.

Суддя О. Марченко