Господарський суд Чернігівської області
========================================================================================================================================================================
Р І Ш Е Н Н Я

16.03.2017 Справа №927/1265/15

Позивач: АБРО ОСОБА_1, Інк. 3580 ОСОБА_2, ОСОБА_3, Індіана 46628, США, адреса для листування: вул Саксаганського,40/85, м. Київ, 01033.

Відповідач: Приватне підприємство «Технобазіс», вул. Перемоги, 1, м. Чугуїв, Харківська область, 63503.

Треті особи, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору:

на стороні позивача Чернігівська митниця Державної фіскальної служби України, пр.-кт Перемоги, 6, м. Чернігів, 14017.

На стороні відповідача ОСОБА_4 Дауд, АДРЕСА_1, 61174.

Предмет спору: про захист прав інтелектуальної власності.

Суддя Ю.В. Федоренко

ПРЕДСТАВНИКИ СТОРІН:

Від позивача ОСОБА_5, довіреність від 27.09.2016 р.

Від відповідача ОСОБА_6, довіреність від 01.02.2016 р., 16.03.2017 р. не зявився.

Від третіх осіб: 1. ОСОБА_7, довіреність від 06.10.2016 р. 2. Не зявився.

С У Т Ь С П О Р У:

Рішення прийняте після перерви, яку оголошено на підставі ст.77 ГПК України.

Компанія АБРО ОСОБА_1 , Інк. подала позов до Господарського суду Чернігівської області, в якому просить:

- Заборонити ПП ТЕХНОБАЗІС (, адреса 63503, Харківська обл., місто Чугуїв, вул. Перемоги, будинок 1) здійснювати імпорт в Україну товару, поданого до митного оформлення за митною декларацією від 25.08.2015 за ВМД №102110000/2015/024664 в митному режимі "імпорт" товару: Замазки. Силіконовий герметик для ущільнення, не в аерозольній упаковці, створений на основі силіконового каучуку зі спеціальними добавками, що підсилюють міцність і адгезію, не в аерозольній упаковці: AUTO GASKET MAKER/герметик автомобільний -36 000 шт. Виробник - Shanghai Huitian New Chemical Material Co., Ltd. Країна виробництва - Китай (CN). Код за УКТЗЕД 3214 10 10 90.

- Заборонити ПП ТЕХНОБАЗІС (, адреса 63503, Харківська обл., місто Чугуїв, вул. Перемоги, будинок 1) здійснювати імпорт в Україну товару, поданого до митного оформлення за митною декларацією від 25.08.2015 за ВМД №102110000/2015/024664 в митному режимі "імпорт" товару-: Епоксидний клей без вмісту етилового спирту, розчинників та прекурсорів з добавкою сталевого порошку, не в аерозольній упаковці по тубах по 57 гр., призначений для склеювання метала, скла, пластмаси, керамики, дерева та др.поверхонь: COLD WELD/холодне зварювання - 48 000 шт. Виробник - Shanghai Huitian New Chemical Material Co., Ltd. Країна виробництва -Китай (CN). Код за УКТЗЕД 3506 10 00 98.

- Вилучити з цивільного обороту та знищити контрафактний товар - Замазки. Силіконовий герметик для ущільнення, не в аерозольній упаковці, створений на основі силіконового каучуку зі спеціальними добавками, що підсилюють міцність і адгезію, не в аерозольній упаковці: AUTO GASKET MAKER/герметик автомобільний -36 000 шт.

- Вилучити з цивільного обороту та знищити контрафактний товар - Епоксидний клей без вмісту етилового спирту, розчинників та прекурсорів з добавкою сталевого порошку, не в аерозольній упаковці по тубах по 57 гр., призначений для склеювання метала, скла, пластмаси, кераміки, дерева та др. поверхонь: COLD WELD/холодне зварювання - 48 000 шт.

Позовні вимоги позивач обґрунтовує тим, що Компанія АБРО ОСОБА_1, Інк. є власником прав на торговельну марку «ABRO» (свідоцтво України на знак для товарів і послуг №24413). Торговельна марка зареєстрована для товарів 1,2,3,4,9,12,16,17 класів Міжнародної класифікації товарів і послуг, серед яких герметики, замазки. Позивач також є власником прав на промисловий зразок «Блістерна упаковка з тюбиком та насадкою на нього», патент України №22379. Позивач використовує зазначену торговельну марку та промисловий зразок на своїй продукції, у тому числі й в Україні, шляхом нанесення на неї торговельної марки «ABRO» та застосування на продукції запатентованного промислового зразка «Блістерна упаковка з тюбиком та насадкою на нього». Позивачу надано виключне право забороняти іншим особам використовувати торгівельну марку та промисловий зразок у будь-який спосіб.

Із листа Чернігівської митниці позивачу стало відомо про призупинення митного оформлення товарів, що містять ознаки використання знаку товарів та послуг «ABRO», імпортер (власник) товару: ПП «Технобазіс».

Позивач не укладав жодних договорів та не надавав ПП «Технобазіс» прав на використання торгівельної марки «ABRO» та промислового зразка «Блістерна упаковка з тюбиком та насадкою на нього», а тому вважає, що зазначена продукція імпортується в Україну з порушенням прав інтелектуальної власності позивача на його торгівельну марку та промисловий зразок.

Відповідач позов не визнав. Посилається на те, що ПП «Національні традиції», відповідно до умов договору по наданню послуг з декларування товарів №21/04-15, взяло на себе зобов'язання надати ПП «Технобазіс» послуги по декларуванню товарів за вантажною митною декларацією №102110000/2015/024664. Після проведення митного огляду з частковим розвантаженням та розпакуванням вантажних місць Чернігівською митницею ДФС встановлено, що надані до митного оформлення товари містять маркування «PROFESSIJNAL ABRO». Митницею було призупинено митне оформлення товару, оскільки задекларовані в митній декларації товари містять ознаки обєкта права інтелектуальної власності, що внесені до митного реєстру обєктів права інтелектуальної власності 31.07.2009 р. №147 знак для товарів і послуг «ABRO». На знак для товарів і послуг «PROFESSIJNAL ABRO» Державною службою інтелектуальної власності України видано свідоцтво від 26.10.2009 р. №114150 на імя ОСОБА_8 Дауд який не заперечував проти ввезення товарів під торгівельною маркою «PROFESSIJNAL ABRO» для ПП «Технобазіс». Вказане свідоцтво було чинним на момент звернення декларанта за митним оформленням товарів.

При реєстрації знаків для товарів і послуг кожна заявка проходить експертизу за формальними та кваліфікаційними ознаками. При реєстрації знаку на товару та послуги «PROFESSIJNAL ABRO» встановлено, що вказаний знак не є таким, що вводить в оману споживачів та не є тотожним чи схожим на вже зареєстровані знаки для товарів та послуг. В звязку з цим відповідач вважає, що права інтелектуальної власності позивача не є порушеними.

Відповідачем надано письмове пояснення від 28.10.2015 р. про те, що на поданий до митного оформлення товар нанесено позначення «PROFESSIJNAL ABRO» зеленим кольором. Абревіатура «ABRO» нанесена лише на картонних упаковках жовтого кольору, в яких було упаковано товар епоксидний клей без вмісту етилового спирту, розчинників та прекурсорів з добавкою сталевого порошку, не в аерозольній упаковці в тубах по 57 гр. ОСОБА_9 позивачем спосіб захисту не відповідає обставинам справи, адже власник свідоцтва миже вимагати усунення з товару, його упаковки, незаконно використаного знака або позначення. І лише якщо це неможливо без заподіяння істотної шкоди самому товару, суд може прийняти рішення про вилучення товару з цивільного обороту та його знищення.

Третя особа Чернігівська митниця ДФС наддала письмові пояснення від 12.10.2015 р. у яких зазначає, що 25.08.2015 р. до митного оформлення митним постом «Чернігів вантажний» було прийнято митну декларацію №102110000/2015/024664 в якій серед задекларованого товару був: товар №2 - замазки. Силіконовий герметик для ущільнення, не в аерозольній упаковці, створений на основі силіконового каучуку зі спеціальними добавками, що підсилюють міцність і адгезію, не в аерозольній упаковці: AUTO GASKET MAKER/герметик автомобільний -36 000 шт.; товар №3 - епоксидний клей без вмісту етилового спирту, розчинників та прекурсорів з добавкою сталевого порошку, не в аерозольній упаковці по тубах по 57 гр., призначений для склеювання метала, скла, пластмаси, керамики, дерева та др.поверхонь: COLD WELD/холодне зварювання - 48 000 шт.

Задекларовані у митній декларації товари містили ознаки об'єкта права інтелектуальної власності, що внесені до Митного реєстру права інтелектуальної власності 31.07.2009 р. за №147, знак для товарів і послуг «ABRO» (свідоцтво України на знак для товарів і послуг від 15.04.2002 №24413 видане Державним департаментом інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України) та 23.10.2014 №2205 знак для товарів і послуг «PROFESSIJNAL ABRO» (свідоцтво України на знак для товарів і послуг від 26.10.2009 №114150 видане Державним департаментом інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України). Відповідно до ст.399 Митного кодексу України Чернігівською митницею було призупинено митне оформлення товару терміном на 10 робочих днів.

Залучений до участі у справі ухвалою суду від 29.12.2015 р. правовласник знаку для товарів і послуг «PROFESSIJNAL ABRO» ОСОБА_10 Дауд, АДРЕСА_2, пояснень по суті спору не надав, повноважного представника у судове засідання не направив. Про час та місце розгляду справи у суді повідомлений належним чином шляхом направлення ухвал про відкладення розгляду справи та про поновленняч розгляду справи за адресою, зазначеною в свідоцтві на знак для товарів і послуг №194294.

Причиною спору у справі стало питання щодо правомірності використання відповідачем позначення «АБРО» як об'єкта авторського права стосовно товарів 1, 17 класів Міжнародної класифікації товарів і послуг (далі МКТП), та прав на промисловий зразок «Блістерна упаковка з тюбиком та насадкою на нього», патент України №22379.

Дослідивши матеріали справи та вислухавши пояснення представників сторін суд встановив таке.

Компанія АБРО ОСОБА_1, Інк. ( далі за текстом позивач) є власником прав на торговельну марку «ABRO» (свідоцтво України на знак для товарів і послуг №24413). Торговельна марка зареєстрована для товарів 1,2,3,4,9,12,16,17 класів МКТП, серед яких клеї, герметики, замазки. Дата подачі заявки 05.02.1999 р., дата реєстрації та публікації 15.02.2002 р., дата закінчення строку дії продовження реєстрації 05.02.2019 р.

Позивач також є власником прав на промисловий зразок «Блістерна упаковка з тюбиком та насадкою на нього», патент України №22379.

Відповідно листа Державної фіскальної служби України від 28.07.2015 до митного реєстру обєктів права інтелектуальної власності було включено:

-31.07.2009 за № 147 знак для товарів і послуг ABRO (свідоцтво України на знак для товарів і послуг від 15.04.2002 № 24413);

-21.08.2013 за №№ 995,996 знаки для товарів і послуг ABRO МАSTERS (свідоцтво України на знак для товарів і послуг від 12.11.2012 № 163616) та ABRO РLATINUM (свідоцтво України на знак для товарів і послуг від 12.11.2012 № 163617).

Тобто, позивач є офіційною особою в Україні, що має виключне право дозволяти та забороняти використання торговельної марки «ABRO».

Листом від 23.11.2009 р. президент AБРО ОСОБА_1, Інк. повідомив, що вказана компаніє є власником понад 1000 товарних знаків у всьому світі під маркою «ABRO». Це включає в себе реєстрацію товарного знака «ABRO» в Україні, реєстраційний номер 24413, що охопляє класи для товарів 1,2,3,4,9,12,16 і 17 і дійсне до 05.02.2019 р. За домовленістю з дистриб'ютором в Україні АМТ-28, екслюзивні права на подільші пославки продукції в комерційні торгові мережі має ТОВ «АБРО Україна».

12.11.2004 р. між позивачем та ТОВ «АТМ-28» укладено контракт №001-2004 на поставку автохімії, в тому числі герметиків для двигуна «ABRO» з додатковими угодами №15, 13 та додатками на період з 2008 по 2014 роки.

Довідкою ТОВ «АБРО Україна» від 14.03.2014 р. підтверджується, що вказане товариство з 2009 року має екслюзивні права на постачання торгівельної марки ABRO в торгову мережу України.

01.04.2010 р. між ТОВ «Епіцентр К» (покупець) та ТОВ «АБРО Україна» (постачальник) укладено договір поставки №3608/АГ/10 та додаткові угоди до нього.

Доданими копіями видаткових накладних підтверджується поставка на умовах вказаного договору у торгову мережу України товару торгівельної марки «ABRO», в тому числі герметиків та епоксидного клею.

ТОВ «АБРО Україна» в період з 2011 по 2013 роки з метою підтримання та підвищення популярності продукції торгової марки «ABRO» брало участь як експонент у Київських міжнародних автосалонах SIA 2011, SIA 2012, SIA 2013.

ТОВ «АБРО Україна» нагороджене численними дипломами за представлення товарів торгівельної марки «ABRO» в Україні (т.2 а.с.68-78).

ПАТ «Інформаційно-аналітична агенція «Статінформконсалтинг» проведено дослідження громадської думки щодо торгівельних марок «ABRO»/ «PROFESSIJNAL ABRO» та товару, маркованого даними ТМ в м. Києві, про що складено звіт про проведення опитування респондентів від 08.10.2014 р. Метою дослідження було вивчення думки респондентів, які купували за останні три місяці, автомобільний герметик/клей, щодо торгівельних марок «ABRO»/ «PROFESSIJNAL ABRO» та товару маркованого данити ТМ.

За результатами опитування спостерігається стабільно високий рівень знань ТМ «ABRO» та товару автомобільного герметику/клею, що маркується даною ТМ серед опитуваних респондентів, залежно від часу, з якого їм стало відомо про даний товар. Серед респондентів які знають даний товар маркований ТМ «ABRO»/, майже всі (86,5%) сказали, що він виробляється компанією «АБРО ОСОБА_1, Інк.». Також, згідно з результатами опитування торгівельні марки «ABRO» та «PROFESSIJNAL ABRO» і товари марковані даними ТМ схожі настільки, що їх можна сплутати. Також переважна більшість респондентів вважає, що товари марковані ТМ «ABRO» та «PROFESSIJNAL ABRO», виробляються одним виробником і що товари автомобільний герметик/клей ТМ «PROFESSIJNAL ABRO» є різновидом/асортиментною позицією товарів торгівельної марки «ABRO».

Наведені докази підтверджують відомість продукції, позначеної торговельною маркою «ABRO», в Україні та наявність розрізняльної здатності цього знаку для товарів і послуг.

З листа Чернігівської митниці ДФС № 2513/7/25-70-24-01 від 27.08.2015 позивачу стало відомо про призупинення митного оформлення товарів, що містять ознаки використання знаку товарів та послуг «ABRO», задекларованих за ВМД № 102110000/2015/024664 від 25.08.2015.

Відповідно згаданого вище листа задекларовані у митній декларації товари містять ознаки обєкта права інтелектуальної власності, що внесені до Митного реєстру обєктів права інтелектуальної власності 31.07.2009 за № 147 знак для товарів і послуг «ABRO» (свідоцтво України на знак товарів і послуг від 15.04.2002 № 24413 видане Державним департаментом інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України) та 23.10.2014 № 2205 знак для товарів і послуг «PROFESSIJNAL ABRO» (свідоцтво України на знак для товарів та послуг від 26.10.2009 № 114150 видане Державною службою інтелектуальної власності України), відповідно до ст. 399 Митного кодексу України Чернігівською митницею призупинено митне оформлення товару терміном на 10 робочих днів.

Поставка товару здійснювалась на виконання контранту №RK-TBS4|05|15 від 04.05.2015 р., укладеного між Zhejians rongkun maoyi limited (поставщик) та ПП «Технобазіс» (покупець).

Позивач зазначає, що не укладав жодних договорів та не надавав ПП «Технобазіс» прав на використання торговельної марки «ABRO» та промислового зразка «Блістерна упаковка з тюбиком та насадкою на нього» за патентом України № 22379.

На ім'я ОСОБА_10 Дауд видано свідоцтво №114150 від 26.10.2009 р. на знак для товарів і послуг «PROFESSIJNAL ABRO» для товарів і послуг 1,17 класів МКТП. Дата подачі заявки 22.09.2009 р., дата закінчення строку дії продовження реєстрації 22.09.2019 р.

Рішенням Солом'янського районного суду м. Києва від 27.07.2015 р. у справі №2609/24432/12-ц визнано повністю недійсним свідоцтво України №14150 від 26.10.2009 р. на торгівельну марку PROFESSIJNAL ABRO, видане на ім'я ОСОБА_10 Дауд.

Зобов'язано Державну службу інтелектуальної власності України внести відомості до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг стосовно визнання недійсним свідоцтва України №114150 від 26.10.2009 на торгівельну марку PROFESSIJNAL ABRO, видане на ім'я ОСОБА_10 Дауд, та здійснити відповідну публікацію про це в офіційному бюлетені «Промислова власність».

Судом при розгляді цивільної справи встановлено, що зареєстрована на ім'я відповідача ОСОБА_10 Дауда торгівельна марка за свідоцтвом України №114150 не відповідає умовам надання правової охорони, свідоцтво України №114150 підлягає визнанню недійсним повністю з огляду на можливість введення в оману щодо особи, яка виробляє товари, для яких зареєстровано вказаний товарний знак.

Ухвалою судової палати у цивільних справах Апеляційного суду м. Києва від 08.12.2015 р. рішення Солом'янського районного суду м. Києва від 27.07.2015 р. залишено без змін.

Відповідно до ч.3 ст.35 ГПК України обставини, встановлені рішенням суду у цивільній справі, що набрало законної сили, не доказуються при розгляді інших справ, у яких беруть участь ті самі особи або особа, щодо якої встановлено ці обставини.

Державною службою інтелектуальної власності України видано свідоцтво на знак для товарів і послуг № 194294. Дата подання заявки 28.10.2013, дата публікації відомостей про видачу свідоцтва та номер бюлетеня 10.12.2014, зображення знака: «PROFESSIJNAL ABRO», власник ОСОБА_10 Дауд, для товарів і послуг 1, 17, 25 класів МКТП.

Листом № 2 від 16.08.2015 ОСОБА_10 Дауд повідомив, що він як правовласник знака для товарів і послуг «PROFESSIJNAL ABRO», дата реєстрації 23.10.2014, номер в митному реєстрі 002205, не заперечує проти ввезення товару під даною торговою маркою в контейнері PONU3045935 в кількості, вказаній товаросупроводжуючих документах до даного вантажу, отримувачем якого є ПП «Технобазіс».

На підтвердження своїх вимог позивачем надано висновок № 499 експертного дослідження обєктів інтелектуальної власності складений 17.09.2015 експертами Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності Національної академії правових наук. Обєктом дослідження стали знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 24413, промисловий зразок за патентом України № 22379, зразки товарів відповідно до акту про взяття проб (зразків) товарів від 31.08.2015.

Відповідно до вищезазначеного висновку позначення ABRRO та ABRO на наданих зразках продукції є схожими настільки, що їх можна сплутати з торговельною маркою ABRO, права на яку належать ABRO Industries, INK (АБРО ОСОБА_1. Інк.). І це може призвести до змішування діяльності субєктів господарювання та сплутування споживачами досліджуваних товарів, маркованих торговельною маркою ABRO за свідоцтвом України № 24413.

Застосування позначення ABRO, нанесеного на призупинених Чернігівською митницею ДФС України зразках продукції, є використанням торговельної марки ABRO за свідоцтвом України № 24413.

У виробі силіконовий герметик для ущільнення Gasket Maker використано всі суттєві ознаки промислового зразка „Блістерна упаковка з тюбиком та насадкою на нього за патентом України № 22379, права на який належать компанії ABRO Industries, INK (АБРО ОСОБА_1. Інк.). Таке використання може призвести до змішування діяльності субєктів господарювання та сплутування споживачами досліджуваних товарів „силіконовий герметик для ущільнення Gasket Maker та продукції компанії ABRO Industries, INK (АБРО ОСОБА_1. Інк.).

У висновку зазначено, що імпорт з метою продажу наданого на дослідження виробу силіконовий герметик для ущільнення Gasket Maker є використанням промислового зразка Блістерна упаковка з тюбиком та насадкою для нього за патентом України № 22379.

За клопотанням відповідача по справі призначено судову експертизу у сфері інтелектуальної власності.

Для проведення експертизи були надані матеріали справи та зразки вилученого товару з позначенням «PROFESSIJNAL ABRO», надані позивачем зразки товару з позначенням «ABRO».

Згідно з висновком експертизи від 08.02.2017 р. №21962/15-53/22322-22324/16-53:

1. Знаки для товарів і послуг «PROFESSIJNAL ABRO» за свідоцтвом України №114150 та №194294, є схожими настільки, що їх можна сплутати із знаком для товарів і послуг «ABRO» за свідоцтвом України №24413.

2. Позначення «PROFESSIJNAL ABRO», «ABRO», нанесені на надані зразки продукції, є схожими настільки, що їх можна сплутати із знаком для товарів і послуг «ABRO» за свідоцтвом України №24413.

Позначення «PROFESSIJNAL ABRO», «ABRO», нанесені на надані зразки продукції є такими, що можуть ввести в оману щодо товару та особи, яка виробляє товари стосовно використання знаку для товарів і послуг «ABRO» за свідоцтвом України №24413.

3. Застосування позначення «PROFESSIJNAL ABRO» на наданих зразках продукції, є використанням знаку для товарів і послуг «PROFESSIJNAL ABRO».

4. Застосування позначення «ABRO», на наданих зразках продукції, може вважатися використанням знаку для товарів і послуг «ABRO» за свідоцтвом України №24413.

5. У товарі (виробі) «Силіконовий герметик для ущільнення АUTO GASKET MARKER», використано всю сукупність суттєвих ознак промислового зразка «Блістерна упаковка з тюбиком та насадком для нього» за патентом України 22379.

Використання у товарі (виробі) «Силіконовий герметик для ущільнення АUTO GASKET MARKER» всієї сукупності суттєвих ознак промислового зразка «Блістерна упаковка з тюбиком та насадком для нього» за патентом України 22379, може призвести до змішування діяльності субєктів господарювання та сплутування споживачами досліджених товарів (виробів) «Силіконовий герметик для ущільнення АUTO GASKET MARKER» та продукції (виробів) компанії АБРО ОСОБА_1, Інк., виготовленої відповідно до патенту України №22379 на промисловий зразок «Блістерна упаковка з тюбиком та насадком для нього».

В розділі «дослідження» експертного висновку зроблено висновок про те, що оскільки позначення «АБРО» входить до складу позначення «PROFESSIJNAL ABRO» на наданих зразках продукції, є впізнаваним, сильним елементом, на який падає логічний наголос, а також враховуючи, що знаки для товарів і послуг «PROFESSIJNAL ABRO» за свідоцтвами України №114150, № 194294 та знак для товарів і послуг «АБРО» за свідоцтвом України № 24413, в тому числі, призначені для маркування як для одних і тих самих, так і споріднених товарів, є схожими за фонетичними та симантичними ознаками, а також більш раннє за датою реєстрації позначення «АБРО» повністю входить до складу більш пізніших за датою реєстрації позначень «PROFESSIJNAL ABRO», а, отже, знаки для товарів і послуг «PROFESSIJNAL ABRO» за свідоцтвами України №114150 та №194294, є схожими настільки, що їх можна сплутати зі знаком для товарів і послуг «АБРО» за свідоцтвом України №24413, то застосування позначення «АБРО» на наданих зразках продукції, може вважатися використанням знаку для товарів і послуг «АБРО» за свідоцтвом України №24413.

У судовому засіданні 16.03.2017 р. представником позивача надано завірену копію висновку судової експертизи у сфері інтелектуальної власності №9813 по справі №760/20445/15-ц (2-8414/15) від 14.02.2017 р., яку проведено Харківським науково-дослідним інститутом судових експертиз ім. Засл. проф. ОСОБА_11.

Згідно з висновком цієї експертизи знак для товарів і послуг PROFESSIJNAL ABRO за свідоцтвом України №194294 є схожим зі знаком для товарів і послуг ABRO за свідоцтвом №24413 настільки, що їх можна сплутати.

Знак для товарів і послуг PROFESSIJNAL ABRO за свідоцтвом України №194294 є таким, що може ввести в оману щодо товарів, які виробляються ОСОБА_1 Інк. Під знаком для товарів і послуг ABRO (свідоцтво №24413) та/або щодо самого виробника ОСОБА_1 Інк.

Третьою особою ОСОБА_10 Даудом надані Київському науково-дослідному інституту судових експертиз завірені не належним чином копії висновку експертного дослідження №11-11/14 обєктів права інтелектуальної власності від 11.11.2014 р. судового експерта ОСОБА_12, та висновку експерта №54 повторної судової експертизи обєктів інтелектуальної власності від 19.03.2014 р., складеного експертом ОСОБА_13 Вказані висновки залучені судом до матеріалів справи.

За висновками вказаних експертиз знак для товарів і послуг за свідоцтвом України №11450 не є схожим зі знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України №24413 настільки, що їх можна сплутати.

Знак для товарів і послуг за свідоцтвом України №114150 не є таким, що може ввести в оману щодо особи яка виробляє товари або надає послуги.

Відповідно до ст.32, ч.5,6 ст.42, ч.1 та 2 ст.43 ГПК України доказами у справі є будь-які фактичні дані, на підставі яких господарський суд у визначеному законом порядку встановлює наявність чи відсутність обставин, на яких грунтуються вимоги і заперечення сторін, а також інші обставини, які мають значення для правильного вирішення господарського спору.

Ці дані встановлюються такими засобами: письмовими і речовими доказами, висновками судових експертів; поясненнями представників сторін та інших осіб, які беруть участь в судовому процесі.

Висновок судового експерта для господарського суду не є обов'язковим і оцінюється господарським судом за правилами, встановленими статтею 43 цього Кодексу.

Відхилення господарським судом висновку судового експерта повинно бути мотивованим у рішенні.

Господарський суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що грунтується на всебічному, повному і об'єктивному розгляді в судовому процесі всіх обставин справи в їх сукупності, керуючись законом.

Ніякі докази не мають для господарського суду заздалегідь встановленої сили.

Оцінюючи проведену по справі судову експертизу у сфері інтелектуальної власності судом враховується, що її висновки узгоджується з іншими доказами у справі, а саме: дослідженням громадської думки щодо торгівельних марок ABRO/ PROFESSIJNAL ABRO,проведенного ПАТ ІАА «Статінформконсалтинг»; висновком №499 експертного дослідження об'єктів інтелектуальної власності Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності Національної академії правових наук України; висновком судової експертизи у сфері інтелектуальної власності №9813 по справі №760/20445/15-ц (2-8414/15), яку проведено Харківським науково-дослідним інститутом судових експертиз ім. Засл. проф. ОСОБА_11; рішенням Соломянського райсуду м. Києва від 27.07.2015 р. у справі №2609/24432/12-ц, яке набрало законної сили.

Зважаючи на викладене суд приймає висновки вказаної експертизи як належний і допустимий доказ у справі на підтвердження схожості до можливості сплутування позначення «PROFESSIJNAL ABRO» зі знаком для товарів і послуг «ABRO» та таким, що може ввести в оману щодо товару та особи, яка виробляє товари зі знаком для товарів і послуг «ABRO» на вилучених у відповідача зразках; використання у товарі «Силіконовий герметик для ущільнення» всієї сукупності суттєвих ознак промислового зразка за патентом України №22379, власником якого є позивач.

Враховуючи, що надані третьою особою - ОСОБА_10 Даудом, експертні висновки не завірені з додержанням вимог пункту 5.27 Національного стандарту України «Державна уніфікована система організаційно-розпорядчої документації. Вимоги документів. ДСТУ 4163-2003», затвердженого наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 07.04.2003р. №55, зокрема, відсутні назва посади, особистий підпис особи, яка засвідчує копію, її ініціали та прізвище, дата засвідчення копії; суперечать матеріалам справи; рішенню Соломянського райсуду м. Києва від 27.07.2015 р. у справі №2609/24432/12-ц, яке набрало законної сили; суд їх оцінює критично і не приймає до уваги при вирішенні спору як належний та допустимий доказ.

Такий же висновок щодо повторної судової експертизи від 19.03.2014 р., складеного судовим експертом ОСОБА_13, зроблено і у рішенні Соломянського райсуду м. Києва від 27.07.2015 р. у справі №2609/24432/12-ц.

Правовідносини у сфері інтелектуальної власності регламентуються в Україні Паризькою конвенцією про охорону промилової власності, Цивільним кодексом України, Законом України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг (далі за текстом Закон про Знаки) та Законом України «Про охорону прав на промислові зразки (далі за текстом Закон про примислові зразки»).

Як встановлено ч.1 ст.4 Закону про Знаки та ч.1 ст.4 Закону Про промислові зразки іноземці та особи без громадянства мають рівні з громадянами України права та обов'язки, передбачені цим Законом, відповідно до міжнародних договорів України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.

Згідно з ст.418 ч.1 та 3, ст.420 Цивільного кодексу України право інтелектуальної власності - це право особи на результат інтелектуальної, творчої діяльності або на інший об'єкт права інтелектуальної власності, визначений цим Кодексом та іншим законом.

Право інтелектуальної власності є непорушним. Ніхто не може бути позбавлений права інтелектуальної власності чи обмежений у його здійсненні, крім випадків, передбачених законом.

До об'єктів права інтелектуальної власності, зокрема, належать: промислові зразки, торговельні марки (знаки для товарів і послуг).

Відповідно до ст.492, ч.1, 2 ст.494, 495 Цивільного кодексу України торговельною маркою може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень, які придатні для вирізнення товарів (послуг), що виробляються (надаються) однією особою, від товарів (послуг), що виробляються (надаються) іншими особами. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, літери, цифри, зображувальні елементи, комбінації кольорів.

Набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчується свідоцтвом. Умови та порядок видачі свідоцтва встановлюються законом.

Обсяг правової охорони торговельної марки визначається наведеними у свідоцтві її зображенням та переліком товарів і послуг, якщо інше не встановлено законом.

Майновими правами інтелектуальної власності на торговельну марку є:

1) право на використання торговельної марки;

2) виключне право дозволяти використання торговельної марки;

3) виключне право перешкоджати неправомірному використанню торговельної марки, в тому числі забороняти таке використання;

4) інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом.

Майнові права інтелектуальної власності на торговельну марку належать володільцю відповідного свідоцтва, володільцю міжнародної реєстрації, особі, торговельну марку якої визнано в установленому законом порядку добре відомою, якщо інше не встановлено договором.

Згідно з ч.1, 4 та 5 ст.16 Закону про Знаки права, що випливають із свідоцтва, діють від дати подання заявки.

Використанням знака визнається:

нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов'язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення);

застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстровано;

застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет.

Знак визнається використаним, якщо його застосовано у формі зареєстрованого знака, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованого знака лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності знака.

Свідоцтво надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди, якщо інше не передбачено цим Законом:

зареєстрований знак стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг;

зареєстрований знак стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги;

позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг, якщо внаслідок такого використання ці позначення і знак можна сплутати;

позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги, або ці позначення і знак можна сплутати.

Згідно з ч.1 та 2 ст.20 Закону про Знаки будь-яке посягання на права власника свідоцтва, передбачені статтею 16 цього Закону, в тому числі вчинення без згоди власника свідоцтва дій, що потребують його згоди, та готування до вчинення таких дій, вважається порушенням прав власника свідоцтва, що тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством України.

На вимогу власника свідоцтва таке порушення повинно бути припинено, а порушник зобов'язаний відшкодувати власнику свідоцтва заподіяні збитки.

Власник свідоцтва може також вимагати усунення з товару, його упаковки незаконно використаного знака або позначення, схожого з ним настільки, що їх можна сплутати, або знищення виготовлених зображень знака або позначення, схожого з ним настільки, що їх можна сплутати.

Відповідно до ст.461, ч.1, 2 ст.462, 464 Цивільного кодексу України промисловий зразок вважається придатним для набуття права інтелектуальної власності на нього, якщо він, відповідно до закону, є новим.

Об'єктом промислового зразка можуть бути форма, малюнок чи розфарбування або їх поєднання, що визначають зовнішній вигляд промислового виробу.

Набуття права інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок засвідчується патентом. Обсяг правової охорони визначається формулою винаходу, корисної моделі, сукупністю суттєвих ознак промислового зразка.

Майновими правами інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок є:

1) право на використання винаходу, корисної моделі, промислового зразка;

2) виключне право дозволяти використання винаходу, корисної моделі, промислового зразка (видавати ліцензії);

3) виключне право перешкоджати неправомірному використанню винаходу, корисної моделі, промислового зразка, в тому числі забороняти таке використання;

4) інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом.

Майнові права інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок належать володільцю відповідного патенту, якщо інше не встановлено договором чи законом.

Згідно з ч.2 3 ст.20, ч.1 та 2 ст.26 Закону про Промислові зразки патент надає його власнику виключне право використовувати промисловий зразок за своїм розсудом, якщо таке використання не порушує прав інших власників патентів.

Використанням промислового зразка визнається виготовлення виробу із застосуванням запатентованого промислового зразка, застосування такого виробу, пропонування для продажу, в тому числі через Інтернет, продаж, імпорт (ввезення) та інше введення його в цивільний оборот або зберігання такого виробу в зазначених цілях.

Будь-яке посягання на права власника патенту, передбачені статтею 20 цього Закону, вважається порушенням прав власника патенту, що тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством України.

На вимогу власника патенту таке порушення повинно бути припинено, а порушник зобов'язаний відшкодувати власнику патенту заподіяні збитки.

Судом встановлено факт ввезення відповідачем на митну територію України товарів 1, 17 класів МТКП з позначенням 2PROFESSIJNAL ABRO2 яке є схожим настільки, що його можна сплутати із знаком для товарів і послуг «АБРО» за свідоцтвом України №24413, зареєстрованим для товарів і послуг 1, 17 класів МТКП. Вказане позначення «PROFESSIJNAL ABRO» на товарах відповідача є також таким, що може ввести в оману щодо товару та особи, яка виробляє товари стосовно використання знаку для товарів і послуг «АБРО» за свідоцтвом України №24413 стосовно товарів і послуг 1, 17 класів МТКП. У товарі «Силіконовий герметик для ущільнення АUTO GASKET MARKER», який імпортується відповідачем на територію України, використано всю сукупність суттєвих ознак промислового зразка «Блістерна упаковка з тюбиком та насадком для нього» за патентом України 22379, який належить позивачу. Використання у товарі «Силіконовий герметик для ущільнення АUTO GASKET MARKER» всієї сукупності суттєвих ознак промислового зразка «Блістерна упаковка з тюбиком та насадком для нього» за патентом України 22379, може призвести до змішування діяльності субєктів господарювання та сплутування споживачами досліджених товарів (виробів) «Силіконовий герметик для ущільнення АUTO GASKET MARKER» та продукції (виробів) компанії АБРО ОСОБА_1, Інк., виготовленої відповідно до патенту України №22379 на промисловий зразок «Блістерна упаковка з тюбиком та насадком для нього.

В Україні забороняється експорт та імпорт товарів, які здійснюються з порушенням прав інтелектуальної власності (ст.17 Закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність»).

Відповідно до п.17 ст.4 Митного кодексу України контрафактні товари - товари, що містять обєкти права інтелектуальної власності, ввезення яких на митну територію України або вивезення з цієї території є порушенням прав інтелектуальної власності, що охороняються відповідно до закону

Відповідно до ст.13 Цивільного кодексу України цивільні права особа здійснює у межах, наданих їй договором або актами цивільного законодавства. При здійсненні своїх прав особа зобов'язана утримуватися від дій, які могли б порушити права інших осіб.

За таких обставин вимоги про заборону відповідачеві здійснювати імпорт в Україну зазначеного у позовній заяві товару є обґрунтованими та підлягають задоволенню.

Як розяснено у п. 72 постанови пленуму Вищого господарського суду України «Про деякі питання практики вирішення спорів, повязаних з захистом прав інтелектуальної власності» від 17.10.2012 р. №12 відповідно до абзацу другого пункту 2 статті 20 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" власник свідоцтва може вимагати усунення з товару, його упаковки незаконно використаного знака або позначення, схожого з ним настільки, що їх можна сплутати, або знищення виготовлених зображень знака або позначення, схожого з ним настільки, що їх можна сплутати. Якщо усунення з товару, його упаковки незаконно використаного знака або позначення, схожого з ним настільки, що їх можна сплутати, неможливе без заподіяння істотної шкоди самому товару, суд згідно з пунктом 3 частини другої статті 432 ЦК України може прийняти рішення про вилучення товару з цивільного обороту.

У судовому засіданні досліджені надані зразки товарів позивача та відповідача.

Встановлено, що товар відповідача - силіконовий герметик для ущільнення AUTO GASKET MAKER запакований у металеву тубу, яка міститься у блістерній упаковці. Позначення «ABRO» нанесене на фронтальну та заднюю частину паперової підложки блістерної упаковки, а також на саму металеву тубу, у який запаковано герметик. Форма, розмір та зовнійній вигляд блістерної упаковки та туби є до деталей схожими на оригінальну упаковку товару позивача. Кольорове рішення, композиційне розміщення написів, графіка та текст написів на тубі та паперовій підрожці товару практично повністю співпадають з оригінальною упаковкою товару позивача.

Судом встановлено, що у товарі силіконовий герметик для ущільнення AUTO GASKET MAKER використано всю сукупність суттєвих ознак промислового зразка «Блістерна упаковка з тюбиком та насадкою на нього», патент України №22379, власником якого є позивач, і таке використання може призвести до змішування діяльності суб'єктів господарювання та сплутування споживачами товарів.

Тобто, ввезенням в України вказаного виробу порушуються майнові права позивача як на торгівельну марку так і на промисловий зразок.

За таких обставин суд приходить до висновку про задоволення вимог про вилучення з цивільного обороту та знищення товару - замазки. Силіконовий герметик для ущільнення, не в аерозольній упаковці, створений на основі силіконового каучуку зі спеціальними добавками, що підсилюють міцність і адгезію, не в аерозольній упаковці: AUTO GASKET MAKER/герметик автомобільний -36 000 шт.

Оглядом у судовому засіданні вилученого у відповідача епоксидного клею встановлено, що його запаковано у прозору пластикову тубу з кришечкою. Надпис PROFESSIJNALABRO нанесено на паперовій етикетці, яка поміщена в пластикову тубу і легко з неї виймається.

Отже, спірне позначення можливо усунути з упаковки товару без істотного пошкодження самого товару, а тому підстав для вилучення з цивільного обороту та знищення вилученого у відповідача епоксидного клею в кількості 48000 шт. суд не знаходить.

На підставі викладеного позов задовольняється частково з покладенням судових витрат на обидві сторони пропорційно розміру задоволених позовних вимог.

Керуючись ст. 49, 82-85 Господарського процесуального кодексу України, суд

В И Р І Ш И В:

Позов задовольнити частково.

Заборонити Приватному підприємству ТЕХНОБАЗІС (, адреса 63503, Харківська обл., місто Чугуїв, вул. Перемоги, будинок 1) здійснювати імпорт в Україну товару, поданого до митного оформлення за митною декларацією від 25.08.2015 за ВМД №102110000/2015/024664 в митному режимі "імпорт": Замазки. Силіконовий герметик для ущільнення, не в аерозольній упаковці, створений на основі силіконового каучуку зі спеціальними добавками, що підсилюють міцність і адгезію, не в аерозольній упаковці: AUTO GASKET MAKER/герметик автомобільний -36 000 шт. Виробник - Shanghai Huitian New Chemical Material Co., Ltd. Країна виробництва - Китай (CN). Код за УКТЗЕД 3214 10 10 90; епоксидний клей без вмісту етилового спирту, розчинників та прекурсорів з добавкою сталевого порошку, не в аерозольній упаковці по тубах по 57 гр., призначений для склеювання метала, скла, пластмаси, керамики, дерева та др.поверхонь: COLD WELD/холодне зварювання - 48 000 шт. Виробник - Shanghai Huitian New Chemical Material Co., Ltd. Країна виробництва -Китай (CN). Код за УКТЗЕД 3506 10 00 98.

Вилучити з цивільного обороту та знищити контрафактний товар - Замазки. Силіконовий герметик для ущільнення, не в аерозольній упаковці, створений на основі силіконового каучуку зі спеціальними добавками, що підсилюють міцність і адгезію, не в аерозольній упаковці: AUTO GASKET MAKER/герметик автомобільний -36 000 шт.

В іншій частині позову відмовити.

Стягнути з Приватного підприємства ТЕХНОБАЗІС (, адреса 63503, Харківська обл., місто Чугуїв, вул. Перемоги, будинок 1), на користь АБРО ОСОБА_1, Інк. 3580 ОСОБА_2, ОСОБА_3, Індіана 46628, США, (адреса для листування: вул Саксаганського,40/85, м. Київ, 01033), 3 654 грн. судового збору.

Накази видати після набрання рішенням законної сили.

Повне рішення складено 17.03.2017 р.

Суддя Ю.В. Федоренко