КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"07" березня 2017 р. Справа№ 910/16627/15

Київський апеляційний господарський суд у складі колегії суддів:

головуючого: Верховця А.А.

суддів: Сотнікова С.В.

Остапенка О.М.

за участі представників сторін згідно

з протоколом судового засідання

розглянувши апеляційну скаргу компанії САНОФІ (SANOFI)

на рішення Господарського суду міста Києва від 06.07.2016

у справі № 910/16627/15 (суддя Прокопенко Л.В.)

за позовом компанії САНОФІ (SANOFI) (Париж, Франція)

до Державної служби інтелектуальної власності України

публічного акціонерного товариства "Київмедпрепарат"

про визнання повністю недійсним Свідоцтва України на знак для

товарів і послуг

ВСТАНОВИВ:

Рішенням Господарського суду міста Києва від 06.07.2016 у справі №910/16627/15 відмовлено повністю у задоволенні позовних вимог компанії САНОФІ (SANOFI) до Державної служби інтелектуальної власності України та публічного акціонерного товариства (далі - ПАТ) "Київмедпрепарат" про визнання повністю недійсним свідоцтва України на знак для товарів і послуг №187104.

Не погоджуючись, компанія САНОФІ (SANOFI) в особі представника за довіреністю звернулась до Київського апеляційного господарського суду з апеляційною скаргою, в якій просила скасувати рішення Господарського суду міста Києва від 06.07.2016 у справі №910/16627/15 та прийняти нове, яким задовольнити позовні вимоги в повному обсязі.

Наводячи підстави, з яких порушено питання про перегляд оскарженої ухвали, в змісті апеляційної скарги зазначено про порушення, неправильне застосування судом норм матеріального та процесуального права, що призвели до прийняття неправильного рішення, про неповноту встановлених судом обставин справи тощо.

Зазначено про суперечливість покладеного в основу оскарженого рішення висновку проведеної експертизи з питань інтелектуальної власності і спірного свідоцтва на знак для товарів і послуг, істотне порушення норм, які регламентують порядок проведення дослідження, неповноту висновку тощо, разом з апеляційною скаргою було заявлено клопотання про призначення повторної судової експертизи.

Скаржником вказувалось на необхідністю дослідження позначень торговельної марки "СОНАФІТ" за свідоцтвом України №187104 із торговельними марками "САНОФІ" за свідоцтвом України №144359 та "SANOFI" за міжнародною реєстрацією №1094854 на їх тотожність і схожість для визначення асоціації одного позначення з іншим в цілому, не зважаючи на окрему різницю елементів.

Вказувалось, що експертом не проведено дослідження словесних знаків на предмет наявності у позначеннях близьких і співпадаючих звуків, близькості звуків, що складають позначення, на необхідності, провести більш детальний порівняльний розбір знаків щодо їх графічної схожості. Окремо звертав увагу, що експерт не обґрунтував посилання на те, що знак "СОНАФІТ" включає в себе інгредієнти рослинного походження.

Посилався на недостатнє дослідження оспорюваних позначень відносно асоціацій, які вони породжують у свідомості споживача, що пов'язує їх з певним виробником в сукупності із необґрунтованим, на переконання скаржника, відхиленням судом першої інстанції наданих ним доказів результатів певних соціологічних досліджень і їх висновків, що суперечили висновкам експертів тощо.

Ухвалою Київського апеляційного господарського суду від 08.08.2016 (у складі головуючого судді: Верховця А.А., суддів: Остапенка О.М., Разіної Т.І.) апеляційну скаргу було прийнято до провадження. Ухвалою від 13.09.2016 у справі було призначено повторну судову експертизу, проведення якої доручено Науково-дослідному центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності.

Ухвалою Київського апеляційного господарського суду від 13.09.2016 було зупинено провадження у справі до завершення експертних досліджень і отримання висновків експертів. З експертної установи надійшов висновок комісійної повторної експертизи №245/16 від 17.01.2017 на 34 арк., повернуто матеріали справи №910/16627/15 до Київського апеляційного господарського суду.

Ухвалою Київського апеляційного господарського суду від 15.02.2017 (в складі колегії суддів: Верховець А.А. - головуючий, Остапенко О.М., Разіна Т.І.) було поновлено провадження за апеляційною скаргою компанії САНОФІ (SANOFI) на рішення Господарського суду міста Києва від 06.07.2016 у справі №910/16627/15, розгляд апеляційної скарги було призначено на 07.03.2017.

Протоколом автоматичної зміни складу колегії суддів з розгляду справи від 07.03.2017, здійсненому у зв'язку з перебуванням одного із суддів, раніше визначеного, у відпустці, для розгляду апеляційної скарги компанії САНОФІ (SANOFI) на рішення Господарського суду міста Києва від 06.07.2016 у справі №910/16627/15 було сформовано колегію суддів у складі головуючого судді Верховця А.А., суддів Остапенка О.М., Сотнікова С.В.

В ході розгляду апеляційної скарги від ПАТ "Київмедпрепарат" надійшов відзив на апеляційну скаргу, в якому заперечувалась обґрунтованість скарги, підтриманий представником іншого співвідповідача у справі. В судових засіданнях 13.09.2016, 07.03.2017 представникам учасників провадження у справі забезпечена можливість участі в засіданні, дослідженні і поданні доказів, обміну репліками і запитаннями з метою повного та усебічного розгляду.

З урахуванням відсутності клопотань про відкладення, інших нерозглянутих клопотань, чи то таких, що не могли бути заявлені раніше, неподання додаткових доказів і неповідомлення про можливість їх подання, обмеженості строків розгляду скарги на ухвалу суду першої інстанції, що спливають, суд дійшов висновку про можливість розгляду апеляційної скарги по суті.

Досліджуючи матеріали справи, оцінюючи наявні докази, колегія суддів відзначає, що відповідно до ст. 4, 4-1 Господарського процесуального кодексу (далі - ГПК) України суд вирішує спори на підставі Конституції України, цього Кодексу, інших законодавчих актів України, міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.

За змістом ст. 99, 101 ГПК України в апеляційній інстанції з урахуванням особливостей справи переглядаються за правилами розгляду цих справ у суді першої інстанції, переглядаючи рішення, апеляційний господарський суд користується правами, наданими суду першої інстанції.

У процесі перегляду суд за наявними у справі і додатково поданими доказами повторно розглядає справу, не зв'язаний доводами апеляційної скарги і перевіряє законність і обґрунтованість рішення у повному обсязі. Переглядаючи рішення, суд обмежений у правах щодо вирішення спору, розгляду апеляційної скарги і справи по суті, межі яких визначені ст. 101, 103 ГПК України.

Як вбачається з наявних матеріалів, позивач - компанія САНОФІ (SANOFI) є юридичною особою, яка створена та діє відповідно до законодавства Франції, заснована 10.09.1973. Позивач зазначав, що з метою розширення своєї діяльності в країнах Східної Європи було розпочато комерційну діяльність разом з створеними ТОВ "САНОФІ-АВЕНТІС Україна" та ТОВ "САНОФІ УКРАЇНА".

Зазначав, що здійснює свою діяльність в Україні вже понад 20 років та на сьогодні компанія в Україні нараховує понад 480 співробітників, що працюють в 25 регіонах країни, багато років використовує у своїй діяльності торговельні марки "ЗАМОРІ" та "САНОФІ" в якості корпоративної торговельної марки, якою маркуються лікарські засоби виробництва компаній, які входять до групи компаній позивача.

Відповідно до виписки з Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг №13037/4 від 09.06.2015, торговельна марка "Санофі" за свідоцтвом України №144359 була зареєстрована 12.09.2011 (дата подання заявки - 05.08.2010) щодо товарів і послуг 01, 03, 05, 09,10,16, 38, 41, 42 та 44 класів Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі - МКТП).

Позивач зазначав, що дізнався про те що в Україні була зареєстрована торговельна марка "СОНАФІТ" на ім'я Відповідача-2, та видане відповідне свідоцтво України №187104, Згідно виписки з Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг №13038/4 від 09.06.2015 вказана торговельна марка зареєстрована для товарів 05 класу МКТП.

На переконання позивача, торговельна марка "СОНАФІТ" за свідоцтвом України №187104 є схожою настільки, що її можна сплутати з раніше зареєстрованими торговельними марками позивача "SANOFI" відповідно до діючої на території України міжнародної реєстрації №1094854 та "Санофі" за свідоцтвом України №144359, а товари 05 класу МКТП, для яких зареєстровано торговельну марку "СОНАФІТ", є такими самими та спорідненими із товарами щодо яких діє правова охорона на торговельні марки позивача.

Торговельна марка "САНОФІТ" за свідоцтвом України №187104 є такою, що може ввести споживачів в оману щодо особи, яка виробляє товари, оскільки може породити у свідомості споживачів хибні асоціації, пов'язані з певним виробником товарів (позивачем), які насправді не відповідають дійсності.

Позивач зазначав, що за марки "Санофі" та "SANOFI" набули широкої відомості серед споживачів та стали асоціюватися саме із позивачем та його фармацевтичною продукцією. Враховуючи довготривалість використання, відомість та популярність торговельних марок "Санофі" та "SANOFI", стверджував, що на дату подання заявки №m201303126 на знак "СОНАФІТ" цей знак був таким, що може ввести споживачів в оману щодо особи, яка виробляє товари.

Відповідач 1 заперечував, зазначаючи про відсутність доказів схожості порівнюваних знаків, що під час проведення експертизи заявки №m201303126 Державною службою інтелектуальної власності України не було порушено жодної з вимог законодавства України, діючи у відповідності з принципами, встановленими ст. 19 Конституції України. Дії закладу експертизи за вказаною заявкою також були цілком правомірними та здійснені в межах компетенції.

Відповідач 2 зазначав, що торговельна марка "СОНАФІТ" за Свідоцтвом України №187104 не є схожою з торговельними марками Компанії Санофі, раніше зареєстрованими в Україні для тих самих товарів настільки, що їх можна сплутати, оскільки присутні фонетичні, візуальні, а особливо семантичні відмінності.

З метою всебічного, повного та об'єктивного вирішення спору у справі №910/16627/15 судом першої інстанції було призначено судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності, проведення якої було доручено судовому експерту Центральної експертно-кваліфікаційної комісії Міністерства юстиції України п. Дорошенку Олександру Федоровичу

Відповідно до висновку судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності за справою № 910/16627/15 від 17.03.2016 №1071:

1. Торговельна марка "СОНАФІТ" за свідоцтвом України №187104 не є схожою настільки, що її можна сплутати із торговельними марками "САНОФІ" за свідоцтвом України №144359 та "SANOFI" за міжнародною реєстрацією №1094854 для таких самих або споріднених з ними товарів.

2. Торговельна марка "СОНАФІТ" за свідоцтвом України №187104 не є такою, що може ввести в оману споживачів щодо особи, яка виробляє товар, компанії САНОФІ, станом на 26.02.2013 - дату подання заявки №m201303126.

3. Торговельна марка "СОНАФІТ" за свідоцтвом України №187104 не є схожою настільки, що її можна сплутати з комерційним (фірмовим) найменуванням "САНОФІ" щодо таких же або споріднених з ними товарів станом на 26.02.2013 - дату подання заявки №m201303126.

Як вже вказано вище, ухвалою Київського апеляційного господарського суду від 13.09.2016 у справі № 910/16627/15 було призначено повторну судову експертизу, проведення якої доручено Науково-дослідному центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності.

Відповідно до висновку повторної комісійної судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності за справою №910/16627/15 від 17.01.2017 №245/16:

1. Торговельна марка "СОНАФІТ" за свідоцтвом України №187104 не є схожою настільки, що її можна сплутати із торговельними марками "САНОФІ" за свідоцтвом України №144359 та "SANOFI" за міжнародною реєстрацією №1094854 для таких самих або споріднених з ними товарів.

2. Торговельна марка "СОНАФІТ" за свідоцтвом України №187104 не є такою, що може ввести в оману споживачів щодо особи, яка виробляє товар, компанії САНОФІ, станом на 26.02.2013 - дату подання заявки №m201303126.

3. Торговельна марка "СОНАФІТ" за свідоцтвом України №187104 не є схожою настільки, що її можна сплутати з комерційним (фірмовим) найменуванням "САНОФІ" щодо таких же або споріднених з ними товарів станом на 26.02.2013 - дату подання заявки №m201303126.

Тобто, висновок повторної комісійної судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності підтвердив правильність висновків первинної судової експертизи, проведеної у справі, на необґрунтованість якого здійснювались посилання в змісті апеляційної скарги компанії САНОФІ (SANOFI) як основу підставу, з якої порушено питання про перегляд оскарженого рішення Господарського суду міста Києва від 06.07.2016 у справі №910/16627/15.

Із матеріалів висновків вбачається, що вони містять докладний опис проведеного дослідження та обґрунтовані, чіткий висновок (-и) з поставленого перед експертами питання відтак суд апеляційної інстанції погоджується із висновком суду першої інстанції щодо належності і допустимості в розумінні ст. 32 ГПК України висновку судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності від 17.03.2016 №1071, як і повторної комісійної експертизи від 17.01.2017 №245/16.

Приписами ст. 1, 7 Закону України "Про охорону прав на знак для товарі і послуг" (далі - Закон) визначено, що особа, яка бажає одержати свідоцтво, подає до відповідного центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності заявку.

Згідно з п. 1 ст. 10 Закону експертиза заявки має статус науково-технічної експертизи та складається з формальної і кваліфікаційної експертизи (експертизи по суті) та проводиться закладом експертизи відповідно до цього Закону та Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, затверджених наказом Держпатенту України від 28.07.1995 №116 (далі - Правила).

При проведенні кваліфікаційної експертизи заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, заявлене позначення перевіряється на відповідність умовам надання правової охорони, зокрема на тотожність і схожість позначень до ступеня сплутування та можливості введення в оману.

Згідно з п. 4.3.2.6 Правил при встановленні схожості словесних позначень враховується звукова (фонетична), графічна (візуальна) та смислова ( семантична) схожість.

За змістом п. 4 ст. 5 Закону обсяг правової охорони, що надається, визначається зображенням знака та переліком товарів і послуг, внесеними до Реєстру, і засвідчується свідоцтвом з наведеними у ньому копією внесеного до Реєстру зображення знака та переліком товарів і послуг.

Позивач зазначав, що в результаті зіставлення торговельної марки "СОНАФІТ" (свідоцтво України №187104) із торговельною маркою "SANOFI"(міжнародна реєстрація №1094854) та торговельною маркою "Санофі" (свідоцтво України №144359) можливо дійти висновку про схожість порівнюваних позначено за фонетичним та візуальним, семантичним критерієм.

Проте, як вбачається із матеріалів справи, висновками судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності, як і висновками науково-технічної експертизи органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності, спростовуються висновки позивача.

Торгівельна марка"СОНАФІТ" за свідоцтвом України №187104 не є схожою настільки, що її можна сплутати із торговельними марками "САНОФІ" за свідоцтвом України №144359 та "SANOFI" за міжнародною реєстрацією №1094854 для таких самих або споріднених з ними товарів

Відповідно до п. 2 ст. 6 Закону не можуть одержати правову охорону позначення, які є "оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу"

Згідно з п. 4.3.1.9. Правил "До позначень, що є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу, відносяться позначення, які породжують у свідомості споживача асоціації, пов'язані з певною якістю, географічним походженням товарів або послуг або з певним виробником, які насправді не відповідають дійсності".

Експертами у тексті висновку (-ів) судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності за справою №910/16627/15 від 17.03.2016 № 1071, 17.01.2017 №245/16 було зазначено, що аналізуючи семантичні особливості позначення СОНАФІТ легко впевнитися, що воно, завдяки своїй фантазійності, не вказує на якість або географічне походження заявлених товарів.

Можливість введення в оману споживача щодо особи, яка виробляє товар або надає послугу, може виникати у випадку існування на ринку споріднених товарів або послуг, маркованих позначеннями (знаками), тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати, або такими позначеннями, що відтворюють позначення, права на які набуті раніше (промислові зразки, авторське право, прізвища, імена відомих осіб тощо).

Враховуючи вище зазначене та висновки експерта, відповідно до яких було встановлено, що торговельна марка СОНАФІТ за свідоцтвом України №187104 не є схожою настільки, що її можна сплутати зі знаками Компанії Санофі, раніше зареєстрованими в Україні, то суд не вбачає можливим введення в оману споживачів при використанні знака.

Відповідно до приписів ст. 489 Цивільного кодексу України правова охорона надається комерційному найменуванню, якщо воно дає можливість вирізнити одну особу з-поміж інших та не вводить в оману споживачів щодо справжньої її діяльності. Право інтелектуальної власності на комерційне найменування є чинним з моменту першого використання цього найменування та охороняється без обов'язкового подання заявки на нього чи його реєстрації і незалежно від того, є чи не є комерційне найменування частиною торговельної марки.

Пунктом 78 постанови пленуму Вищого господарського суду України від 17.10.2012 №12 "Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності" зазначено що згідно із ст. 8 Паризької Конвенції про охорону промислової власності від 20.03.1883 комерційне (фірмове) найменування охороняється без обов'язкового подання заявки чи реєстрації і незалежно від того, чи є воно частиною товарного знака.

Аналогічне правило встановлено ст. 489 Цивільного кодексу України, згідно з якою право інтелектуальної власності на комерційне найменування є чинним з моменту першого використання цього найменування та охороняється без обов'язкового подання заявки на нього чи його реєстрації і незалежно від того, є чи не є комерційне (фірмове) найменування частиною торговельної марки.

Комерційне (фірмове) найменування необхідно відрізняти від найменування юридичної особи (ч. 1 ст. 90 Цивільного кодексу України); друге із згаданих найменувань не є об'єктом права інтелектуальної власності, оскільки пов'язані з його використанням правовідносини регулюються переважно нормами корпоративного законодавства.

У висновку (-ах) судової експертизи у справі зазначено, що оскільки фірмові (комерційні) найменування Компанії Санофі є тотожними знакам Компанії Санофі (SANOFI) за міжнародною реєстрацією №1094854 та Санофі за свідоцтвом України №144359) щодо таких же та споріднених з ними товарів і послуг, можна зробити висновок, що знак СОНАФІТ за свідоцтвом України №187104 також не є схожим настільки, що його можна сплутати із фірмовими (комерційними) найменуваннями САНОФІ та SANOFI.

Таким чином, торговельна марка "СОНАФІТ" за свідоцтвом України №187104 не є схожою настільки, що її можна сплутати з комерційним (фірмовим) найменуванням "САНОФІ" щодо таких же або споріднених з ними товарів станом на 26.02.2013 - дату подання заявки № m 2013 03126.

Згідно зі ст. 32 ГПК України доказами у справі є будь-які фактичні дані, на підставі яких господарський суд у визначеному законом порядку встановлює наявність чи відсутність обставин, на яких ґрунтуються вимоги і заперечення сторін, а також інші обставини, які мають значення для правильного вирішення господарського спору.

Ці дані встановлюються такими засобами: письмовими і речовими доказами, висновками судових експертів; поясненнями представників сторін та інших осіб, які беруть участь в судовому процесі. В необхідних випадках на вимогу судді пояснення представників сторін та інших осіб, які беруть участь в судовому процесі, мають бути викладені письмово.

Частинами 1, 2 ст. 43 ГПК України встановлено, що господарський суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і об'єктивному розгляді в судовому процесі всіх обставин справи в їх сукупності, керуючись законом. Ніякі докази не мають для господарського суду заздалегідь встановленої сили.

Зважаючи на приписи ст. 33 ГПК України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підстави своїх вимог і заперечень. Згідно з ст.42 ГПК України правосуддя у господарських судах здійснюється на засадах рівності всіх учасників судового процесу перед законом і судом.

Статтею 43 ГПК України встановлено, що судочинство у господарських судах здійснюється на засадах змагальності. Сторони та інші особи, які беруть участь у справі, обґрунтовують свої вимоги і заперечення поданими суду доказами.

Господарський суд створює сторонам та іншим особам, які беруть участь у справі, необхідні умови для встановлення фактичних обставин справи і правильного застосування законодавства. Експертиза є одним із засобів доказування обставин справи, що може впливати на всебічність, повноту і об'єктивність дослідження обставин, а відтак, виконанням судом вимог ст. 43 ГПК України.

Судова експертиза призначається лише у разі дійсної потреби у спеціальних знаннях для встановлення фактичних даних, що входять до предмета доказування, тобто у разі, коли висновок експерта не можуть замінити інші засоби доказування, необхідністю отримання висновків судової експертизи і проведення дослідження, що потребує спеціальних знань, результати яких мають значення для повного та усебічного розгляду та вирішення спору по суті.

Частиною 6 постанови пленуму Вищого господарського суду України від 23.03.2012 №4 наголошено, що господарському суду слід мати на увазі, що чинне законодавство не надає йому права відмовити у призначенні судової експертизи, про яку клопочуться учасники судового процесу, за тим мотивом, що у складі суду є особи, які мають достатні для з'ясування відповідних питань спеціальні знання.

Як вже вказано вище заявлені позовні вимоги компанії САНОФІ (SANOFI) до Державної служби інтелектуальної власності України та ПАТ "Київмедпрепарат" про визнання повністю недійсним знаку для товарів і послуг обґрунтовані припущеннями про достатню схожість і знаком, який тривалий час використовує компанія, можливості введенні споживачів в оману тощо, однак, такі доводи спростовується наявними в матеріалах справи висновками судової (-их) експертизи.

Розглянувши доводи апеляційної скарги, відзиву на неї, обставини справи в їх сукупності, перевіривши матеріали і дослідивши наявні докази, оцінивши їх за своїм внутрішнім переконанням, керуючись законом, проаналізувавши на підставі встановлених фактичних обставин правильність застосування судом першої інстанції норм матеріального і процесуального права, перевірки законності та обґрунтованості, колегія суддів не вбачає доводи, наведені в скарзі спроможними і такими які знайшли своє підтвердження під час розгляду справи, які є підставою скасування (зміни) оскарженої ухвали як такої, що в цілому відповідає вимогами законності та обґрунтованості.

Керуючись ст. 99, 101-106 Господарського процесуального кодексу України, Київський апеляційний господарський суд, -

ПОСТАНОВИВ:

1. Апеляційну скаргу компанії САНОФІ (SANOFI) залишити без задоволення.

2. Рішення Господарського суду міста Києва від 06.07.2016 у справі №910/16627/15 залишити без змін.

3. Матеріали справи повернути до Господарського суду міста Києва.

Повний текст складено 09.03.2017

Головуючий суддя А.А. Верховець

Судді С.В. Сотніков

О.М. Остапенко