УХВАЛА

06.03.2017Справа № 910/27478/15

За позовом Компанії Гранд Рівер Ентерспрайсез Дойчланд ГмбХ (Grand River Enterprises Deutschland)

до 1) Компанії Ну Марк ЕлЕлСі (Nu Mark LLC)

2) Державної служби інтелектуальної власності України

про визнання недійсним частково свідоцтва на знак для товарів і послуг

Суддя Гумега О.В.

Представники: без виклику представників сторін

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Компанія Гранд Рівер Ентерспрайсез Дойчланд ГмбХ (Grand River Enterprises Deutschland) (позивач) звернулася до Господарського суду міста Києва з позовом до Компанії Ну Марк ЕлЕлСі (Nu Mark LLC) (відповідач-1) та Державної служби інтелектуальної власності України (відповідач-2) про:

- визнання свідоцтва України № 196757 від 10.03.2015 на знак для товарів і послуг "MARKTEN" частково недійсним відносно всіх товарів 34 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі - МКТП), для яких знак було зареєстровано;

- зобов'язання Державної служби інтелектуальної власності України внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знак для товарів і послуг стосовно визнання свідоцтва України № 196757 від 10.03.2015 на знак для товарів і послуг "MARKTEN" частково недійсним відносно всіх товарів 34 класу МКТП та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені "Промислова власність".

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 27.10.2015 (суддя ОСОБА_1) порушено провадження у справі № 910/27478/15, призначено її до розгляду у судовому засіданні на 28.04.2016 за участю представників сторін.

Разом з позовною заявою, представником позивача подано заяву про забезпечення позову, в якій Компанія Гранд Рівер Ентерспрайсез Дойчланд ГмбХ (Grand River Enterprises Deutschland) просила суд:

- заборонити Компанії Ну Марк ЕлЕлСі (Nu Mark LLC) передавати повністю або частково права на знак для товарів і послуг "MARKTEN" за свідоцтвом України № 196757 від 10.30.2015, відмовлятися повністю або частково від знаку для товарів і послуг "MARKTEN" за свідоцтвом України № 196757 від 10.03.2015;

- заборонити Державній службі інтелектуальної власності України здійснювати реєстрацію договорів про передачу прав на знак для товарів і послуг "MARKTEN" за свідоцтвом України № 196757 від 10.03.2015, вносити зміни до Державного реєстру свідоцтва України на знаки для товарів і послуг у вигляді відомостей щодо відмови повністю або частково від свідоцтва України № 196757 від 10.03.2015 на знак для товарів і послуг "MARKTEN" та опубліковувати ці відомості в офіційному бюлетені "Промислова власність".

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 27.10.2015 заяву Компанії Гранд Рівер Ентерспрайсез Дойчланд ГмбХ (Grand River Enterprises Deutschland) про забезпечення позову задоволено; до вирішення спору у справі № 910/27478/15 по суті вжито заходи до забезпечення позову, а саме заборонено Компанії Ну Марк ЕлЕлСі (Nu Mark LLC) передавати повністю або частково права на знак для товарів і послуг "MARKTEN" за свідоцтвом України № 196757 від 10.30.2015, відмовлятися повністю або частково від знаку для товарів і послуг "MARKTEN" за свідоцтвом України № 196757 від 10.03.2015 до набрання рішенням Господарського суду міста Києва законної сили та заборонено Державній службі інтелектуальної власності України здійснювати реєстрацію договорів про передачу прав на знак для товарів і послуг "MARKTEN" за свідоцтвом України № 196757 від 10.03.2015, вносити зміни до Державного реєстру свідоцтва України на знаки для товарів і послуг у вигляді відомостей щодо відмови повністю або частково від свідоцтва України № 196757 від 10.03.2015 на знак для товарів і послуг "MARKTEN" та опубліковувати ці відомості в офіційному бюлетені "Промислова власність" до набрання рішенням Господарського суду міста Києва законної сили.

18.11.2015 через відділ діловодства суду Компанія Гранд Рівер Ентерспрайсез Дойчланд ГмбХ (Grand River Enterprises Deutschland) на виконання вимог ухвали суду від 27.10.2015 подано нотаріально засвідчені переклади на англійську мову копії ухвали Господарського суду міста Києва від 27.10.2015 про порушення провадження у справі № 910/27478/15 у трьох примірниках та позовну заяву з додатками в трьох примірниках, а також ухвалу Господарського суду міста Києва від 27.10.2015 про забезпечення позову у трьох примірниках.

10.03.2016 через відділ діловодства суду від Компанії "Філіп Морріс Брендз с.а.р.л." надійшло клопотання в якому остання просила залучити Компанію до участі у справі в якості третьої особи, без самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача-1, яке було відхилено судом з підстав необґрунтованості.

Постановою Київського апеляційного господарського суду від 13.04.2016 апеляційну скаргу Компанії "Філіп Морріс Брендз с.а.р.л." залишено без задоволення, ухвалу Господарського суду міста Києва від 27.10.2015 у справі № 910/27478/15 залишено без змін.

28.04.2016 через відділ діловодства суду представник позивача подав письмові пояснення, в яких зазначив, що оспорюване позначення асоціативно може породжувати помилкову, неправильну думку щодо джерела походження товарів, для яких воно зареєстровано.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 28.04.2016 відкладено розгляд справи на 04.07.2016 та зобов'язано позивача надати до суду належним чином (нотаріально) засвідчені переклади на англійську мову копії ухвали Господарського суду міста Києва від 28.04.2016 про відкладення розгляду справи № 910/27478/15 у трьох примірниках для вручення відповідачу-1 разом з копією ухвали Господарського суду міста Києва від 27.10.2015 про порушення провадження у справі №910/27478/15, позовної заяви з додатками та ухвали Господарського суду міста Києва від 27.10.2015, в порядку, передбаченому Гаазькою Конвенцією про вручення за кордоном судових та позасудових документів у цивільних або комерційних справах від 15.11.1965 року, через Офіс Приватного Міжнародного Права (Office of Private International Law Office of the Legal Adviser Department of State 2430 E Street, NW Room 357, South Building WASHINGTON, DC 20037-2851 United States of America).

23.05.2016 через відділ діловодства суду від представника позивача надійшли документи на виконання вимог ухвали суду від 28.04.2016, у зв'язку з чим 26.05.2016 судом було направлено через Офіс Приватного Міжнародного Права (Office of Private International Law Office of the Legal Adviser Department of State 2430 E Street, NW Room 357, South Building WASHINGTON, DC 20037-2851 United States of America) прохання про вручення судових документів відповідачу-1.

02.07.2016 через відділ діловодства суду від Компанії "Філіп Морріс Брендз с.а.р.л." повторно надійшло клопотання, в якому остання просить суд залучити Компанію до участі у справі в якості третьої особи, без самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідачів.

04.07.2016 через відділ діловодства суду представник позивача подав заяву про доповнення підстав позову, у якій зазначає, що державна реєстрація знаку для товарів і послуг "MARKTEN" за свідоцтвом України № 196757 не лише призвела до неправомірного надання правової охорони позначенню, яке є схожим настільки, що його можна сплутати із знаком для товарів і послуг "Mark Adams" відповідно до міжнародної реєстрації № 786952, а й становить загрозу для споживачів, оскільки вводить в оману щодо особи, яка виробляє товар, отже, не відповідає умовам надання правової допомоги, встановленим п. 4 ч. 2 ст. 6 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг".

Суд відклав розгляд поданої заяви на наступне судове засідання.

У судовому засіданні 04.07.2016 представник відповідача-2 надав відзив на позов, у якому просив суд відмовити у задоволенні позовних вимог в повному обсязі, оскільки на момент розгляду заявки № m 2013 16998 за свідоцтвом України № 196757 на знак для товарів і послуг, Державна служба інтелектуальної власності України діяла на підставі, в межах та у спосіб, що передбачені законом. Також, представник відповідача-2 надав заяву, у якій просить суд залучити Компанію "Філіп Морріс Брендз с.а.р.л." до участі у справі в якості третьої особи без самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідачів, оскільки рішення з даного господарського спору може вплинути на права даної компанії щодо інформування невизначеного кола осіб про передачу права власності на знак та набуття майнових прав інтелектуальної власності в повному обсязі.

Розглянувши подані відповідачем-2 та Компанією "Філіп Морріс Брендз с.а.р.л." клопотання про залучення до участі у справі, у якості третьої особи без самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідачів, врахувавши накладену ухвалою Господарського суду міста Києва від 27.10.2015 заборону Компанії Ну Марк ЕлЕлСі (Nu Mark LLC) вчиняти дії з передачі права на знак для товарів і послуг "MARKTEN" за свідоцтвом України № 196757 від 10.03.2015 та відсутність у матеріалах справи доказів проведення державної реєстрації передання виключних майнових прав інтелектуальної власності, суд дійшов висновку про відмову у задоволенні клопотання Державної служби інтелектуальної власності України про залучення до участі у справі, у якості третьої особи, без самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідачів - Компанії "Філіп Морріс Брендз с.а.р.л.".

Крім того, суд відмовив у задоволенні повторно поданого Компанією "Філіп Морріс Брендз с.а.р.л." клопотання про залучення до участі у справі, у якості третьої особи, без самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідачів, оскільки аналогічне клопотання було розглянуто та відхилено судом 28.04.2016.

Ухвалою Господарського суду міста Києва в порядку п.п. 1-2 ст. 77 Господарського процесуального кодексу України відкладено розгляд справи на 18.07.2016.

18.07.2016 через відділ діловодства суду представник позивача подав клопотання про долучення документів до матеріалів справи, а саме Висновку експертного дослідження об'єктів інтелектуальної власності № 18-07/16 від 18.07.2016, складений Жилою Б.В., патентним повіреним України, судовим експертом.

18.07.2016 через відділ діловодства суду представник позивача подав клопотання про долучення документів до матеріалів справи, а саме Висновку експертного дослідження об'єктів інтелектуальної власності № 18-07/16 від 18.07.2016, складений Жилою Б.В., патентним повіреним України, судовим експертом

18.07.2016 через відділ діловодства суду від Компанії "Філіп Морріс Брендз с.а.р.л." втретє надійшло клопотання про залучення третьої особи, в якому Компанія "Філіп Морріс Брендз с.а.р.л." просить залучити їх до участі у справі у якості третьої особи, без самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідачів.

У судовому засіданні 18.07.2016 представник відповідача-1 подав заяву про фіксування справи технічними засобами. Заява судом задоволена.

У судовому засіданні 18.07.2016 представник відповідача-1 подав письмові пояснення, в яких зазначив, що позначення "MARKTEN" не може породжувати у споживача асоціації з іншим виробником, окрім відповідача-1. Позначення "MARKTEN" не може асоціюватися у українського споживача з виробником Компанії Гранд Рівер Ентерспрайсез Дойчланд ГмбХ (Grand River Enterprises Deutschland), оскільки останній не веде жодної діяльності в Україні та невідомий українським споживачам.

У судовому засіданні 18.07.2016 представник відповідача-2 надав відзив на заяву про доповнення підстав позову, в якому зазначив, що у зв'язку з невикористанням позивачем в Україні знаку за міжнародною реєстрацією № 786952, знак за свідоцтвом № 196757 не є таким, що може ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари 34 класу МКТП.

Розглянувши в судовому засіданні 18.07.2016 подане втретє Компанією "Філіп Морріс Брендз с.а.р.л." клопотання про залучення їх до участі у справі № 910/27478/15 у якості третьої особи, без самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідачів, суд відмовив у його задоволенні, оскільки аналогічне клопотання було розглянуто та відхилено судом 28.04.2016 та 04.07.2016 відповідно.

При цьому суд відзначив, що подання другого і наступних клопотань (заяв) з одного й того самого питання, яке вже вирішено господарським судом, є зловживанням процесуальними правами.

Відповідна практика, спрямована на умисне затягування судового процесу, порушує права інших учасників судового процесу та суперечить вимогам статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року, учасником якої є Україна, стосовно права кожного на розгляд його справи упродовж розумного строку.

В судовому засіданні 18.07.2016 оголошено перерву до 01.08.2016.

01.08.2016 через відділ діловодства суду представник відповідача-1 подав додаткові письмові пояснення, в яких зазначив, що знак позивача та відповідача-1 відрізняється фонетично, візуально, за змістом та загальними враженням, завдяки чому не є схожими, в тому вигляді в якому вони використовуються, незважаючи на наявність змагального елементу.

Також, 01.08.2016 представник відповідача-1 подав клопотання, в якому просив суд призначити у даній справі судову експертизу, на вирішення експерта поставити наступні питання:

- Чи є знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 196757 схожим настільки, що його можна сплутати із знаком для товарів і послуг за міжнародною реєстрацією № 786952, щодо товарів 34 класу МКТП?

- Чи є знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 196757 таким, що може ввести в оману щодо особи, яка виробляє зареєстровані товари 34 класу МКТП, а саме щодо компанії Гранд Рівер Ентерспрайсез Дойчланд ГмбХ (Grand River Enterprises Deutschland)?

01.08.2016 через відділ діловодства суду представник позивача подав додаткові пояснення, в яких зазначив, що знак "MARKTEN" за свідоцтвом України № 196757 та "MARK ADAMS", який користується правовою охороною в Україні на підставі міжнародної реєстрації № 786952 є схожими між собою настільки, що їх можна сплутати.

Також, 01.08.2016 представник позивача подав клопотання про призначення судової експертизи, в якому просив суд призначити у даній справі судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності, на вирішення експерта поставити наступні питання:

- Чи є знак для товарів і послуг "MARKTEN" за свідоцтвом України № 196757 таким, що може ввести в оману щодо товару, послуг або особи, яка виробляє товар або надає послуги, зважаючи на вигляд, в якому знак "MARKTEN" за свідоцтвом України № 196757 фактично використовується?

- Чи є знак для товарів і послуг "MARKTEN" за свідоцтвом України № 196757 схожим настільки, що його можна сплутати із знаком "MARK ADAMS", який користується правовою охороною в Україні на підставі міжнародної реєстрації № 786952, зважаючи на вигляд, в якому знак "MARKTEN" за свідоцтвом України № 196757 та знак "MARK ADAMS", який користується правовою охороною в Україні на підставі міжнародної реєстрації № 786952, фактично використовуються?.

У судовому засіданні 01.08.2016 представник позивача підтримав подане клопотання про призначення у даній справі судової експертизи.

Представники відповідачів не заперечували проти призначення у даній справі судової експертизи.

Відповідно до ч. 1 ст. 41 Господарського процесуального кодексу України, для роз'яснення питань, що виникають при вирішенні господарського спору і потребують спеціальних знань, господарський суд призначає судову експертизу.

Проведення судової експертизи доручається державним спеціалізованим установам чи безпосередньо особам, які відповідають вимогам, встановленим Законом України "Про судову експертизу". Особа, яка проводить судову експертизу користується правами і несе обов'язки, зазначені у статті 31 ГПК України.

Відповідно до ст. 41 Господарського процесуального кодексу України, остаточне коло питань, які мають бути роз'яснені судовим експертом, встановлюється господарським судом в ухвалі.

Для встановлення фактичних даних щодо наявності чи відсутності підстав для визнання свідоцтва України № 196757 на знак для товарів і послуг "MARKTEN" частково недійсним, необхідні спеціальні знання, якими суд не володіє.

Оскільки для роз'яснення питань, що виникли при вирішенні господарського спору необхідні спеціальні знання, суд задовольнив клопотання сторін та призначив у справі № 910/27478/15 судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручив Науково-дослідному центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України (01133, м. Київ, бульвар Лесі Українки, буд. 26, офіс 501).

У зв'язку із призначенням судом експертизи об'єктів інтелектуальної власності, провадження у справі № 910/27478/15 підлягає зупиненню.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 01.08.2016 призначено у справі № 910/27478/15 судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручено Науково-дослідному центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України; оплату витрат по проведенню судової експертизи покладено на Компанію Гранд Рівер Ентерспрайсез Дойчланд ГмбХ (Grand River Enterprises Deutschland); провадження у справі № 910/27478/15 зупинено до закінчення проведення судової експертизи.

04.08.2016 через відділ діловодства суду від представника позивача надійшло клопотання про видачу копії ухвали суду.

09.08.2016 через відділ діловодства суду від представника відповідача-1 надійшло клопотання про ознайомлення з матеріалами справи.

10.08.2016 через відділ діловодства суду від представника позивача надійшло клопотання про ознайомлення з матеріалами справи.

26.08.2016 через відділ діловодства суду повернуто документи з закордону.

16.11.2016 через відділ діловодства суду від представника відповідача-1 надійшло клопотання про ознайомлення з матеріалами справи.

27.02.2017 через відділ діловодства суду одержано Висновок експертів № 017-СІВ/16 223/16 за результатами комісійної судової експертизи у сфері інтелектуальної власності у господарській справі № 910/27478/15 від 22.02.2017. Разом з наведеним висновком до суду були повернуті матеріали справи № 910/27478/15 в 4-х томах.

Розпорядженням Керівника апарату Господарського суду міста Києва від 27.02.2017 № 05-23/663 призначено повторний автоматизований розподіл судової справи № 910/27478/15 у зв'язку з закінченням терміну повноважень у судді ОСОБА_1

Відповідно до протоколу повторного автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 27.02.2017 справу № 910/27478/15 передано на розгляд судді Гумезі О.В.

Відповідно до ч. 3 ст. 79 ГПК України господарський суд поновлює провадження у справі після усунення обставин, що зумовили його зупинення.

Керуючись ст.ст. 65, 79, 86 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

1. Поновити провадження у справі № 910/27478/15.

2. Прийняти справу № 910/27478/15 до свого провадження.

3 Розгляд справи призначити на 10.04.2017 о 12:00 год. Засідання відбудеться у приміщенні Господарського суду м. Києва за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 44-В, зал № 19 .

4. Зобов'язати:

4.1. Сторони:

- висловити у письмовому вигляді свою позицію щодо розгляду справи у відкритому чи закритому судовому засіданні (ст. 4-4 ГПК України);

- повідомити суд про наявність чи відсутність у провадженні господарського суду або іншого органу, який в межах своєї компетенції вирішує господарський спір, справи зі спору між сторонами цієї справи, про цей же предмет і з тих же підстав;

- визначитися про необхідність участі у розгляді справи посадових осіб та інших працівників підприємств, установ та організацій, державних органів для дачі ними пояснень з питань, пов'язаних з вирішенням цього спору, про що повідомити суд письмово із зазначенням конкретних осіб та організацій;

- зобов'язати сторони направити у судове засідання своїх повноважних представників (ст. 28 ГПК України);

- пояснення по справі надавати в письмовому вигляді;

- офіційні документи, що походять з інших держав, надавати оформленими відповідно до Конвенції, що скасовує вимогу легалізації іноземних офіційних документів (вчиненою в Ґаазі 5 жовтня 1961 року);

- надавати суду в якості доказів документи, складені мовами іноземної держави лише при умові супроводження їх нотаріально засвідченим перекладом на українську мову.

4.2. Позивача:

- надати оригінали документів, копії яких додані до позовної заяви для огляду в судовому засіданні;

- надати письмові пояснення по суті спору станом на дату розгляду справи з урахуванням Висновку експертів № 017-СІВ/16 223/16 за результатами комісійної судової експертизи у сфері інтелектуальної власності у господарській справі № 910/27478/15 від 22.02.2017.

4.3. Відповідача-1:

- надати письмовий відзив на позов станом на дату розгляду справи з урахуванням Висновку експертів № 017-СІВ/16 223/16 за результатами комісійної судової експертизи у сфері інтелектуальної власності у господарській справі № 910/27478/15 від 22.02.2017; забезпечити надіслання позивачу копії відзиву у порядку, передбаченому ст. 59 ГПК України;

- надати документи, що підтверджують заперечення проти позову (оригінали для огляду, належним чином засвідчені копії до матеріалів справи).

4.4. Відповідача-2:

- надати письмовий відзив на позов станом на дату розгляду справи з урахуванням Висновку експертів № 017-СІВ/16 223/16 за результатами комісійної судової експертизи у сфері інтелектуальної власності у господарській справі № 910/27478/15 від 22.02.2017; забезпечити надіслання позивачу копії відзиву у порядку, передбаченому ст. 59 ГПК України;

- надати документи, що підтверджують заперечення проти позову (оригінали для огляду, належним чином засвідчені копії до матеріалів справи);

5. Звернути увагу сторін на необхідність дотримання ними вимог ст. 22, 33, 34, ч. 4 ст. 74 ГПК України.

6. Витребувані судом документи є обов'язковими доказами, необхідними для вирішення спору. У випадку ненадання позивачем зазначених документів позов буде залишено без розгляду, відповідно до ст. 81 ГПК України. У випадку ненадання зазначених документів відповідачем спір буде вирішено за наявними у справі матеріалами, відповідно до ст. 75 ГПК України.

7. Попередити сторони, що при ухиленні від виконання вимог суду до винної сторони можуть бути застосовані санкції передбачені п. 5 ст. 83 ГПК України, а саме: стягнення в доход Державного бюджету України з винної сторони штрафу у розмірі до ста неоподаткованих мінімумів доходів громадян.

8. Звернути увагу сторін, що відповідно до ст. 80 ГПК України, сторони можуть укласти мирову угоду на будь-якій стадії розгляду спору.

9. Викликати для участі у судовому засіданні представників сторін.

Суддя Гумега О.В.

До відома учасників процесу:

Копії процесуальних документів надсилаються лише тим особам, які не були присутні у судовому засіданні. Водночас учасники судового процесу, які були присутні в судовому засіданні мають право згідно з ч. 2 ст. 22 Господарського процесуального кодексу України знайомитись з відповідними процесуальними актами, знімати з них копії, а також заявляти клопотання про видачу їм належно засвідчених копій судових рішень безпосередньо у суді (ст. 87 Господарського процесуального кодексу України, п. 3.18 Постанови Пленуму Вищого господарського суду України № 18 від 26.12.2011 "Про деякі питання практики застосування Господарського процесуального кодексу України судами першої інстанції").

Учасники процесу мають можливість отримувати процесуальні документи в електронному вигляді паралельно з документами у паперовому вигляді.

Для отримання процесуальних документів в електронному вигляді потрібно:

1. Зареєструватися в системі обміну електронними документами між судом та учасниками судового процесу (завести поштову скриньку електронного суду), розміщеній на офіційному веб-порталі судової влади України за адресою: mail.gov.ua.

2. Подати до суду заявку про отримання процесуальних документів в електронному вигляді, яку необхідно роздрукувати на офіційному веб-порталі судової влади України у вищевказаному розділі. Процесуальні документи у відповідній справі, що видані після дати подання вказаної Заявки до суду, будуть надходити в електронному вигляді на зареєстровану електронну адресу учасника судового процесу в домені mail.gov.ua, зазначену в Заявці.

Ознайомлення з матеріалами справи здійснюється щоп'ятниці з 14:00 до 16:00 у приміщенні Господарського суду міста Києва (м.Київ, вул. Б.Хмельницького, 44-В, зал судових засідань уточнюється за внутрішнім телефоном 7-136) за наявності завчасно поданого через канцелярію суду клопотання, в якому просимо зазначати дату та час, коли представник з'явиться до суду для ознайомлення з матеріалами справи, документа, що посвідчує особу, оригіналу довіреності та належним чином засвідченої копії для долучення до матеріалів справи.

Інформацію щодо руху справи можна отримати в інформаційному центрі Господарського суду міста Києва по тел. 284-18-98 та на інформаційному сайті http://www.reyestr.court.gov.ua.