КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"28" лютого 2017 р. Справа№ 910/32742/15

Київський апеляційний господарський суд у складі колегії суддів:

головуючого: Верховця А.А.

суддів: Пантелієнка В.О.

Остапенка О.М.

за участі представників згідно з

протоколом судового засідання

розглянувши апеляційну скаргу товариства з обмеженою

відповідальністю "БОМОНД ГРУП"

на рішення Господарського суду міста Києва від 19.12.2016

у справі №910/32742/15 (суддя Бондарчук В.В.)

за позовом товариства з обмеженою відповідальністю "БОМОНД ГРУПП"

до 1) товариства з обмеженою відповідальністю "БОМОНД ГРУП",

2) товариства з обмеженою відповідальністю "ХОСТІНГ УКРАЇНА"

про припинення порушення прав

ВСТАНОВИВ:

Рішенням Господарського суду міста Києва від 19.12.2016 у справі №910/32742/15 задоволено частково позовні вимоги товариства з обмеженою відповідальністю (далі - ТОВ) "БОМОНД ГРУПП", заборонено ТОВ "БОМОНД ГРУП" вчиняти певні дії та зобов'язано вчинити інші, заборонено ТОВ "ХОСТІНГ УКРАЇНА" делегувати на користь інших осіб та зобов'язано припинити делегування та видалити з реєстру доменне ім'я www.bomond.center.

Не погоджуючись, ТОВ "БОМОНД ГРУПП" звернулось до Київського апеляційного господарського суду з апеляційною скаргою, в якій просить скасувати рішення Господарського суду міста Києва від 19.12.2016 у справі №910/32742/15 та прийняти нове, яким у задоволенні позовних вимог відмовити повністю. Ухвалою Київського апеляційного господарського суду від 17.01.2017 скаргу було прийнято до провадження, призначено до розгляду на 28.02.2017.

Наводячи підстави, з яких порушено питання про перегляд оскарженого рішення, в змісті апеляційної скарги зазначено про порушення норм процесуального права, що призвели до прийняття неправильного рішення, на неврахуванні місцезнаходження сторін та здійснення господарської діяльності сторін у справі, що ані ТОВ "БОМОНД ГРУПП", ані ТОВ "БОМОНД ГРУП" не мають як такого фірмового найменування, не набули прав на знак для товарів і послуг "bomond".

Наголошено, що до участі у справі не був залучений власник знаку для товарів і послуг "bomond", реалізація груп яких в суті і є предметом спору між ТОВ "БОМОНД ГРУПП" та ТОВ "БОМОНД ГРУП" (код КВЕД 47.75 Роздрібна торгівля косметичними товарами та туалетними при належностями в спеціалізованих магазинах), що і виявлення порушення прав інтелектуальної власності, на яке вказано позивачем, здійснено в назві салону краси "bomond", розташованому в с. Прилуцьке Ківерцівського району Волинської області.

ТОВ "БОМОНД ГРУПП" був поданий письмовий відзив на апеляційну скаргу, в змісті якого заперечувались доводи скарги ТОВ "БОМОНД ГРУП". ТОВ "ХОСТІНГ УКРАЇНА" також поданий відзив на апеляційну скаргу, за змістом якого підтримано доводи скарги та наведені доводи на користь відсутності в діях останнього як таких ознак вчинення порушення прав інтелектуальної власності ТОВ "БОМОНД ГРУПП", що і перший виконує виключно технічну функцію, надаючи посередницькі послуги з реєстрації доменних ім'ен.

З урахуванням відсутності інших додаткових доказів та повідомлень про можливість їх подання разом з обґрунтуванням причин, що з об'єктивних підстав позбавляли б учасників провадження у справі подані ці докази в установленому порядку у т.ч. в суді першої інстанції, відсутності заявлених клопотань про відкладення, інших нерозглянутих клопотань чи то таких, які не могли бути заявлені через обмеженість строків розгляду, зважаючи й на обмеженість строків розгляду скарги, колегія суддів дійшла висновку про можливість розгляду по суті.

За змістом ст. 99, 101 Господарського процесуального кодексу (далі - ГПК) України в суді апеляційної інстанції з урахуванням особливостей справи переглядаються за правилами розгляду цих справ у суді першої інстанції, переглядаючи рішення, апеляційний господарський суд користується правами, наданими суду першої інстанції. У процесі перегляду суд за наявними у справі і додатково поданими доказами повторно розглядає справу, не зв'язаний доводами апеляційної скарги і перевіряє законність і обґрунтованість рішення у повному обсязі. Переглядаючи рішення суду першої інстанції, суд обмежений у правах щодо вирішення спору, розгляду апеляційної скарги і справи по суті, межі яких визначені ст. 101, 103 ГПК України.

Досліджуючи матеріали справи, оцінюючи наявні докази, колегія суддів відзначає, що відповідно до ст. 4, 4-1 ГПК України господарський суд вирішує спори на підставі Конституції України, цього Кодексу, інших законодавчих актів України, міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України. За змістом положень ст. 32, 33, 43 ГПК України суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і об'єктивному розгляді в судовому процесі всіх обставин справи в їх сукупності, керуючись законом.

Підставами заявлених позовних вимог у даній господарський справі є твердження про використання відповідачем-1 без отримання дозволу позивача комерційного (фірмового) найменування "БОМОНД ГРУПП" (скорочено "БОМОНД") та позначення "BOMOND", "bomond", які схожі із комерційним (фірмовим) найменуванням позивача, чим, на переконання позивача, порушуються права інтелектуальної власності ТОВ "БОМОНД ГРУПП".

На переконання позивача, "делегування" (надання посередницьких послуг з реєстрації) відповідачем-2 доменного імені www.bomond.center, яке містить позначення "bomond" та схоже із комерційним (фірмовим) найменування позивача, доступний в мережі Інтернет контент за посиланням на адресу якого (www.bomond.center) містить інформацію щодо діяльності ТОВ "БОМОНД ГРУП" в с. Прилуцьке Ківерцівського району Волинської області, також призводить до порушення прав ТОВ "БОМОНД ГРУПП" на комерційне найменування.

ТОВ "БОМОНД ГРУПП" є юридичною особою і суб'єктом господарювання, зареєстрованим 19.10.2005. Згідно з положеннями статуту товариства, затвердженого загальними зборами учасників ТОВ "БОМОНД ГРУПП" (протокол №1/26/05-15 від 26.05.2015), найменуванням позивача є: українською мовою - ТОВ "БОМОНД ГРУПП" (повне найменування); ТОВ "БОМОНД ГРУПП" (скорочене найменування); російською - общество с ограниченной ответственностью "БОМОНД ГРУПП" (повне найменування); ООО "БОМОНД ГРУПП" (скорочене найменування); англійською мовою - limited liability company "BOMOND GROUP" (повне найменування); LLC "BOMOND GROUP" (скорочене найменування).

Cкорочене найменування юридичної особи позивача є абревіатурою, утвореною шляхом скорочення словосполучення, яким є повне найменування позивача. Повне та скорочене найменування внесено до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. Основними видами діяльності юридичної особи є: 46.45 - Оптова торгівля парфумними та косметичними товарами, 47.19 - Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах, 47.75 - Роздрібна торгівля косметичними товарами та туалетними приналежностями в спеціалізованих магазинах, 47.78 - Роздрібна торгівля іншими невживаними товарами в спеціалізованих магазинах, 68.20 - Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна, 73.11 - Рекламні агентства.

05.02.2014 зареєстровано ТОВ "БОМОНД ГРУП" (відповідач-1). Згідно з положеннями статуту товариства, затвердженого протоколом Загальних зборів учасників ТОВ "БОМОНД ГРУП" (протокол №1 від 22.01.2014), найменуванням відповідача-1 є: українською мовою - ТОВ "БОМОНД ГРУП" (повне найменування); ТОВ "БОМОНД ГРУП" (скорочене найменування); російською мовою - общество с ограниченной ответственностью "БОМОНД ГРУП" (повне найменування); ООО "БОМОНД ГРУП" (скорочене найменування).

Основними видами діяльності юридичної особи є: 16.23 - Виробництво інших дерев'яних будівельних конструкцій і столярних виробів, 22.23 - Виробництво будівельних виробів із пластмас, 46.13 - Діяльність посередників у торгівлі деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічними виробами, 46.47 - Оптова торгівля меблями, килимами й освітлювальним приладдям, 85.59 - Інші види освіти, н. в. і. у., 86.22 - Спеціалізована медична практика, 86.90 - Інша діяльність у сфері охорони здоров'я, 96.02 - Надання послуг перукарнями та салонами краси, 96.04 - Діяльність із забезпечення фізичного комфорту, 46.73 - Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням, 47.75 - Роздрібна торгівля косметичними товарами та туалетними приналежностями в спеціалізованих магазинах, 74.20 - Діяльність у сфері фотографії.

Обґрунтовуючи свої позовні вимоги, ТОВ "БОМОНД ГРУПП" безпосередньо зазначало, що ТОВ "БОМОНД ГРУП" без дозволу позивача використовує комерційне (фірмове) найменування позивача "БОМОНД ГРУПП" (скорочено "БОМОНД"), а саме в назві товариства, а також схожі до нього позначення "bomond" в назві центру краси "BOMOND", розташованому за адресою: Волинська обл., Ківерцівський район, село Прилуцьке, вул. Травнева, буд. 2 А та в доменному імені www.bomond.center, реєстратором якого є ТОВ "ХОСТІНГ УКРАЇНА".

Згідно з ст. 418 Цивільного кодексу (далі - ЦК) України, право інтелектуальної власності - це право особи на результат інтелектуальної, творчої діяльності або на інший об'єкт права інтелектуальної власності, визначений цим Кодексом та іншим законом. Право інтелектуальної власності становлять особисті немайнові права інтелектуальної власності та (або) майнові права інтелектуальної власності, зміст яких щодо певних об'єктів права інтелектуальної власності визначається цим Кодексом та іншим законом. Право інтелектуальної власності є непорушним. Ніхто не може бути позбавлений права інтелектуальної власності чи обмежений у його здійсненні, крім випадків, передбачених законом.

Аналогічні положення закріплені приписами ч. 3 ст. 159 Господарського кодексу (далі - ГК) України: правовій охороні підлягає як повне, так і скорочене комерційне найменування суб'єкта господарювання, якщо воно фактично використовується ним у господарському обігу. До об'єктів права інтелектуальної власності, визначених ст. 420 ЦК України належать, в т.ч. комерційні (фірмові) найменування. Відповідно до ст. 489 ЦК України, правова охорона надається комерційному найменуванню, якщо воно дає можливість вирізнити одну особу з-поміж інших та не вводить в оману споживачів щодо справжньої її діяльності.

Право інтелектуальної власності на комерційне найменування є чинним з моменту першого використання цього найменування та охороняється без обов'язкового подання заявки на нього чи його реєстрації і незалежно від того, є чи не є комерційне найменування частиною торговельної марки. Відомості про комерційне найменування можуть вноситися до реєстрів, порядок ведення яких встановлюється законом. Особи можуть мати однакові комерційні найменування, якщо це не вводить в оману споживачів щодо товарів, які вони виробляють та (або) реалізовують, та послуг, які ними надаються.

З огляду на приписи зазначеного вище законодавства, правова охорона надається комерційному найменуванню за умов якщо комерційне найменування дає можливість вирізнити одну юридичну особу з-поміж інших; комерційне найменування не вводить в оману споживачів щодо справжньої діяльності такої юридичної особи; при цьому, комерційне найменування повинно фактично бути використаним у господарському обороті тощо.

Обґрунтовуючи вимоги, позивач вказував на використання комерційного (фірмового) найменування позивача "БОМОНД ГРУПП" відповідачем у своєму найменуванні, а також у процесі власної господарської діяльності схожих до нього позначення "bomond" в назві центру краси "BOMOND", розташованому за адресою: Волинська обл., Ківерцівський район, село Прилуцьке, вул. Травнева, буд. 2 А та в доменному імені www.bomond.center, реєстратором якого є ТОВ "ХОСТІНГ УКРАЇНА".

Процедура делегування доменних імен в Україні не врегульована спеціальним законом. Відповідно до ст. 1 Закону України "Про телекомунікації", домен - частина ієрархічного адресного простору мережі Інтернет, яка має унікальну назву, що її ідентифікує, обслуговується групою серверів доменних імен та централізовано адмініструється".

Організацією, яка присвоює доменні імена є певна організація під назвою "Інтернет корпорація з присвоєння імен та номерів" (надалі - ICANN), місензнаходження якої зареєстроване поза межами України (США) у зв'язку з чим, саме дана організація встановлює порядок делегування доменних імен, в тому числі географічних доменів та процедуру вирішення спорів.

Процедура делегування доменних імен другого рівня в зоні .UA регулюється Регламентом особливостей реєстрації приватних доменних імен другого рівня в домені .UA (далі - Регламент . UA) та Регламентом публічного домену (далі - Регламент).

Відповідно до пункту 3.3 Регламенту .UA приватні доменні імена другого рівня в домені .UA делегуються виключно у разі, якщо відповідне доменне ім'я повністю, або його компонент другого рівня (до знака, але не включаючи цей знак), за написанням співпадає із знаком, права на використання якого на території України належать відповідному реєстранту.

Делегування доменного імені - це процес надання можливості певній особі користуватися певним доменним іменем. Делегування відбувається на платній основі реєстратором, який уклав із ТОВ "Хостмайстер" (адміністратором домену .UA) відповідну угоду про реєстрацію та делегування доменних імен в зоні .UA.

Реєстрація та делегування доменних імен у доменній зоні другого рівня .UA є привілеєм для власників відповідних торговельних марок, належним чином зареєстрованих на території України, а тому використовувати доменне ім'я другого рівня без наявності зареєстрованого знака для товарів і послуг є недопустимим і порушує відповідні правила делегування доменних імен.

Згідно з положеннями Регламенту реєстратор - це особа, що надає послуги, необхідні для технічного забезпечення реєстрації, делегування та функціонування ДІ; реєстрант - це особа, в інтересах якої здійснюється реєстрація та делегування приватного доменного імені (пункт 2). Зміни до запису про ДІ вносяться виключно на підставі заявки, яку надсилає реєстратор до реєстраційної системи (підпункт 7.3.3 пункту 7.3).

Як вбачається з матеріалів справи, реєстратором доменного імені "bomond.center" є ТОВ "ХОСТІНГ УКРАЇНА", а власником - ТОВ "БОМОНД ГРУП". Як вбачається з наявних матеріалів, що у т.ч. було визнано представниками сторін в судовому засіданні 28.02.2017, доступний в мережі Інтернет контент за посиланням на адресу www.bomond.center містить інформацію щодо діяльності ТОВ "БОМОНД ГРУП" в с. Прилуцьке Ківерцівського району Волинської області.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 03.03.2016 у справі №910/32742/15 було призначено судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручено Науково-дослідному центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України, за результатами якої отримано висновок експерта №105/16 від 31.10.2016, складений судовим експертом Хоменко Д.М., згідно якого встановлено:

1. Доменне ім'я "bomond.center" є схожим настільки, що його можна сплутати з комерційним фірмовим найменуванням ТОВ "БОМОНД ГРУПП", англійською мовою: LLC "BOMOND GROUP".

2. В доменному імені "bomond.center" використано комерційне найменування ТОВ "БОМОНД ГРУПП", англійською мовою: LLC "BOMOND GROUP".

3. Доменне ім'я "bomond.center" є таким, що може ввести споживачів в оману щодо послуг, які надає ТОВ "БОМОНД ГРУПП" (позивач).

Судовим експертом встановлено, що доменне ім'я "bomond.center" складається із: домену першого (верхнього) рівня "center" (даний домен є вказівкою на міжнародний новий домен newTLD); доменом другого рівня "bomond"; який завершує формування доменної адреси, як єдиного цілого. В доменному імені "bomond.center" розрізняльною частиною є словесне позначення "bomond", що виконане літерами латинської абетки.

У матеріалах справи (том 1, а. с. 33-35) містяться відомості про те, що доступний в мережі Інтернет контент за посиланням на адресу www.bomond.center містить інформацію щодо діяльності ТОВ "БОМОНД ГРУП" в с. Прилуцьке Ківерцівського району Волинської області - веб-сайт, який рекламує надання послуг салоном краси.

За змістом ст. 490 ЦК України, майновими правами інтелектуальної власності на комерційне найменування є: право на використання комерційного найменування; право перешкоджати іншим особам неправомірно використовувати комерційне найменування, в тому числі забороняти таке використання; інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом. Відповідно до ч. 5 ст. 159 ГК України, особа, яка використовує чуже комерційне найменування, на вимогу його власника зобов'язана припинити таке використання і відшкодувати завдані збитки.

Статтею 431 ЦК України встановлено, що порушення права інтелектуальної власності, в тому числі невизнання цього права чи посягання на нього, тягне за собою відповідальність, встановлену цим Кодексом, іншим законом чи договором. За змістом ст. ст. 16 та 432 ЦК України, способами захисту прав інтелектуальної власності є, зокрема, припинення дії, яка порушує право. Оскільки діючим законодавством України не передбачено який саме спосіб захисту має бути застосований в справі про порушення прав інтелектуальної власності на торговельну марку в доменному імені (фірмове найменування тощо), суди застосовують принцип найбільш справедливого та ефективного способу захисту.

Разом з тим, розділом ІІІ ГПК України «Підвідомчість справ господарським судам. Підсудність справ» врегульовані питання підсудності справ місцевим господарським судам і зокрема територіальної підсудності справ господарському суду. Частиною 4 ст. 16 ГПК України встановлено виключну підсудність справ для категорії спорів, що в даному випадку переданий на розгляду суду: «Справи у спорах про порушення майнових прав інтелектуальної власності розглядаються господарським судом за місцем вчинення порушення».

Як вже вказано вище, порушення майнових прав інтелектуальної власності, на які вказано ТОВ "БОМОНД ГРУПП" в діяльності ТОВ "БОМОНД ГРУП" відбулося і відбувається в с. Прилуцьке Ківерцівського району Волинської області, в мережі Інтернет, в якому наявна інформація щодо діяльності ТОВ "БОМОНД ГРУП" в с. Прилуцьке Ківерцівського району Волинської області. Згідно з Указом Президента України від 12.08.2010 №811/2010 (із подальшими змінами і доповненнями, в редакції чинній на теперішній час) «Питання мережі господарських судів України» в Україні утворений і діє у т.ч. Господарський суд Волинської області у місті Луцьк, до територіальної підсудності якого віднесено розгляд господарських спорів у Волинській області.

Відповідно до п. 6 ч. 3 ст. 104 ГПК України порушення норм процесуального права є в будь-якому випадку підставою для скасування рішення місцевого господарського суду, якщо рішення прийнято господарським судом з порушенням правил предметної або територіальної підсудності. Пунктом 20.8 постанови пленуму Вищого господарського суду України від 24.10.2011 №10 відзначено, що у разі коли непідсудність справи даному місцевому господарському суду виявлено під час апеляційного перегляду судового рішення і останнє в зв'язку з цим скасовується, то матеріали справи підлягають поверненню до місцевого господарського суду, який прийняв рішення, для виконання ним вимог ч. 1 ст. 17 ГПК України.

Розглянувши доводи апеляційної скарги, відзивів на неї, обставини справи в їх сукупності, перевіривши матеріали і дослідивши наявні докази, оцінивши їх за своїм внутрішнім переконанням, керуючись законом, проаналізувавши на підставі встановлених фактичних обставин правильність застосування судом першої інстанції норм матеріального і процесуального права, перевірки законності та обґрунтованості, колегія суддів суду апеляційної інстанції вбачає окремі з доводів, наведені в апеляційній скарзі спроможними і такими які знайшли своє підтвердження під час розгляду справи, які є підставою часткового задоволення скарги, скасування оскарженого рішення як такого, що в повній мірі вимогам законності не відповідає.

Керуючись ст. 99, 101-106 Господарського процесуального кодексу України, Київський апеляційний господарський суд, -

ПОСТАНОВИВ:

1. Апеляційну скаргу ТОВ "БОМОНД ГРУП" задовольнити частково.

2. Рішення Господарського суду міста Києва від 19.12.2016 у справі №910/32742/15 скасувати.

3. Матеріали справи повернути до Господарського суду міста Києва для виконання вимог ч. 1 ст. 17 ГПК України.

Повний текст складено 01.03.2016

Головуючий суддя А.А. Верховець

Судді В.О. Пантелієнко

О.М. Остапенко