ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
======================================================================
РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 березня 2017 року Справа № 915/57/17

м. Миколаїв.

Господарський суд Миколаївської області,

головуючий суддя Коваль Ю.М.,

при секретарі Яйченя К.М.,

з участю представника позивача - Поліщук М.А., дов. від 15.01.2016 р. №79,

від відповідача представник не з'явився,

розглянувши у відкритому судовому засіданні справу

за позовом компанії Soremartec S.A. (Соремартек С.А.),

Фіндель Бізнес Сентер, Комплекс В, Рю де Трев, L-2632 Фіндель, Люксембург,

адреса для листування: Семеній Юлія Миколаївна,

01030, бізнес-центр "Леонардо", вул. Б.Хмельницького, 19-21, 14 поверх, м. Київ,

до фізичної особи-підприємця ОСОБА_4,

54020, АДРЕСА_1,

про припинення порушення прав на торговельні марки та заборону використання торговельних марок, -

В С Т А Н О В И В:

Компанія Soremartec S.A. (далі - Компанія) звернулася з позовом до фізичної особи-підприємця ОСОБА_4 про припинення на підставі ст. 20 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів та послуг" порушення прав на торговельні марки за міжнародними реєстраціями №№ 739677, 739838 та заборону використання зазначених торговельних марок, посилаючись на використання відповідачем у назві магазину, що знаходиться по АДРЕСА_2, в діловій документації та під час пропонування і надання послуг із продажу та реалізації кондитерських виробів позначення "Rafaello", схожого настільки, що його можна сплутати, із торговельними марками позивача, чим порушено права Компанії Soremartec S.A., як власника зазначених торговельних марок.

Позивач також просить суд стягнути з підприємця ОСОБА_4 судові витрати, пов'язані з розглядом справи.

За такими вимогами ухвалою від 26.01.2017 р. порушено провадження в даній справі.

У відзиві від 14.02.2017 р. підприємець ОСОБА_4 позовні вимоги не визнав, вважаючи їх необґрунтованими та безпідставними, з посиланням, зокрема, на наступне:

- він не виготовляє кондитерські вироби, а отримує їх виключно за договором поставки від 14.10.2013 р. № 286, укладеним з ТОВ "Южная Логистическая Компания", яка, в свою чергу, напряму співпрацює з ТОВ "Ферреро Україна" та є невиключним дистрибютером кондитерських виробів групи компаній Ферреро; на кондитерські вироби ТОВ "Южная Логистическая Компания" надано відповідачу сертифікати відповідності; всі рекламні плакати надаються також ТОВ "Южная Логистическая Компания";

- він не є конкурентом для групи компаній Ферреро, а його підприємницька діяльність об'єктивно не може вплинути на умови конкуренції в Україні, оскільки він не виготовляє продукцію під іменем відомої торговельної марки, а навпаки реалізує товар зазначеної групи компаній, відтак за допомогою продажу кондитерських виробів під торговими марками "Ferrero Rochen", "ІНФОРМАЦІЯ_1", "Nutella", "Kinder" та інших через магазин відповідача група компаній Ферреро збільшує свій капітал.

Відповідач у судове засідання не з'явився, свого представника не направив, поштові відправлення з ухвалами суду від 15.02.2017 р. та 17.02.2017 р. повернено до суду у зв'язку із закінченням строку зберігання, проте суд виходить з того, що відповідача належним чином повідомлено про час та місце розгляду справи, оскільки зазначені ухвали суду направлено на адресу, за якою відповідача зареєстровано в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців. За викладених обставин, суд вважає за можливе розглядати справу, у відповідності до ст. 75 ГПК України, за наявними в ній матеріалами.

Вислухавши представника позивача, яка позовні вимоги підтримала повністю з підстав, викладених у позові, з урахуванням письмових пояснень від 02.03.2017 р., дослідивши матеріали справи, суд приходить до такого.

Згідно чинного законодавства, майнові права інтелектуальної власності на торговельну марку належать володільцю відповідного свідоцтва, володільцю міжнародної реєстрації. Такі права включають, зокрема, виключне право дозволяти використання торговельної марки та виключне право перешкоджати неправомірному використанню торговельної марки, в тому числі забороняти таке використання (ст. 495 ЦК України).

Згідно статті 4 протоколу до Мадридської Угоди про міжнародну реєстрацію знаків, прийнятої у Мадриді 28.06.1989 р., до якої Україна долучилася 25.12.1991 р., з дати реєстрації або внесення запису, зробленого відповідно до положень статей 3 і 3, охорона знака в кожній зацікавленій договірній стороні буде такою же, якби цей знак був заявлений безпосередньо у Відомстві цієї договірної сторони.

Згідно ч.ч. 2, 5 ст. 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів та послуг" (далі - Закон), свідоцтво надає його власнику право використовувати знак та інші права, визначені цим Законом. Свідоцтво також надає власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди: зареєстрований знак стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг; зареєстрований знак стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги; позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг, якщо внаслідок такого використання ці позначення і знак можна сплутати; позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги, або ці позначення і знак можна сплутати.

Використання об'єкта права інтелектуальної власності іншою особою здійснюється з дозволу особи, яка має виключне право дозволяти використання об'єкта права інтелектуальної власності (ч. 3 ст. 426 ЦК України).

Використанням знаку для товарів і послуг (торговельної марки) визнається, зокрема, нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов'язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення); застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстровано; застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет (ч. 4 ст. 16 Закону).

У відповідності до довідок Державного підприємства "Український інститут інтелектуальної власності" від 11.01.2017 р. №№ 123/3 (а.с. 124-127), 123/4 (а.с. 29-32), Компанія є власником торговельних марок за Міжнародними реєстраціями від 10.07.2000 р. №№ 739677 "ІНФОРМАЦІЯ_1", 739838 "ІНФОРМАЦІЯ_1", зареєстрованих для товарів класів 29, 30 Міжнародної класифікації товарів і послуг (далі - МКТП), зокрема, кондитерських виробів.

Підприємцем ОСОБА_4, який є власником магазину, розташованого за адресою: АДРЕСА_2, через цей магазин здійснюється реалізація кондитерських виробів. У назві магазину, в тому числі його вивісці, підприємцем використано позначення "ІНФОРМАЦІЯ_1" (далі - Позначення), що підтверджується наявними в матеріалах справи фотознімками фасаду магазину з вивіскою (ас. 93), кресленнями з проекту цієї вивіски (ас. 99), і це не спростовується відповідачем.

Згідно Правил складання і подання заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, затверджених наказом Держпатенту України від 28.07.1995 р. № 116 та затверджених у Міністерстві юстиції України 02.08.1995 р. за № 276/812 (далі - Правила), позначення вважається схожим настільки, що його можна сплутати з іншим позначенням, якщо воно асоціюється з ним в цілому, незважаючи на окрему різницю елементів. При встановленні схожості словесних позначень враховується звукова (фонетична), графічна (візуальна) та смислова (семантична) схожість. При встановленні однорідності товарів або товарів і послуг визначається принципова імовірність виникнення у споживача враження про належність їх одній особі, що виготовляє товар або надає послуги. Для встановлення такої однорідності слід враховувати рід (вид) товарів і послуг; їх призначення; вид матеріалу, з якого товари виготовлені; умови та канали збуту товарів, коло споживачів. Комбіновані позначення, заявлені як знаки, порівнюються з комбінованими позначеннями та з тими видами позначень, які входять до складу комбінованого позначення, що перевіряється, як елементи (п.п. 4.3.2.4 - 4.3.2.6, 4.3.2.8 Правил).

Згідно пункту 11.2.8. Методичних рекомендацій з окремих питань проведення експертизи заявки на знак для товарів і послуг, складених Державним підприємством "Український інститут промислової власності" (далі - Методичні рекомендації), під час установлення спорідненості товарів і послуг слід ураховувати, що ознаки послуг відрізняються від ознак товарів, які є матеріальними об'єктами. Така ознака як вид матеріалу послугам не властива. Послуги можуть бути визнані спорідненими лише з тими товарами, на зміну, виготовлення та просування яких вони спрямовані. Так, спорідненими можуть бути визнані товари 1-34 класів МКТП і пов'язані з ними послуги, наприклад, "роздрібний продаж" (клас 35 МКТП).

Схожість застосованого підприємцем ОСОБА_4 Позначення та торговельних марок Компанії також підтверджується наступним:

- Позначення та торговельні марки Компанії ідентичні у звуковому (фонетичному) відношенні, оскільки словесні їх частини повністю співпадають;

- Позначення та торговельні марки Компанії схожі у графічному (візуальному) відношенні, оскільки виконані одними й тими самими літерами латиниці - "ІНФОРМАЦІЯ_1"; тим самим оригінальним шрифтом та тим же кольором, що і елемент торговельної марки № 739838; позначення "Raffaello" на вивісці магазину супроводжується декоративним елементом вивіски - округлою візерунковою рамкою золотистого кольору, що нагадує візерункову овальну рамку золотистого кольору у торговельній марці № 739838 Компанії; торговельна марка за № 739677 Компанії зареєстрована без зазначення кольору, а тому може використовуватися у будь-якому кольорі, зокрема, і в червоному, в котрому виконане Позначення, отже, вона також є схожою на торговельні марки Компанії;

- як Позначення так і торговельні марки Компанії походять від чоловічого імені "Raffaellе"/"Раффаеле", а тому є ідентичними у смисловому (семантичному) відношенні.

Крім того, із змісту витягу відносно підприємця ОСОБА_4 з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (а.с.18-22) випливає, що єдиним видом господарської діяльності відповідача є роздрібна торгівля хлібобулочними виробами, борошняними та цукровими кондитерськими виробами у спеціалізованих магазинах.

Торговельні марки Компанії зареєстровані для наступних товарів класу 30 МКТП: кава, чай, какао, цукор, рис, тапіока, саго, замінники кави; борошно та зернові продукти (без наповнювачів); хліб, печиво, тістечка, борошняні кондитерські вироби; кондитерські вироби, харчові льоди; мед, сироп мелясовий; дріжджі, пекарські порошки; сіль, перець, гірчиця; оцет, соуси; приправи; прянощі; лід для охолоджування, какао, какаові продукти, какаові складники для приготування напою, шоколадна маса; глазур, зокрема шоколадна глазур, шоколад, шоколадні яйця, праліне, вироби з шоколаду для прикрашення різдвяних ялинок, харчові продукти з шоколаду, наповнені алкоголем, кондитерські вироби з цукром, кондитерські вироби, борошняні кондитерські вироби, включаючи тонку випічку та випічку для тривалого зберігання; жуйки (жуйні гумки); жуйки (жуйні гумки) без цукру, льодяники (смок тунці) без цукру.

Відповідач використовує Позначення у назві, в тому числі, на вивісці магазину, де реалізуються кондитерські вироби, зокрема ті, для яких зареєстровані торговельні марки Компанії. Клієнтами відповідача та споживачами товарів під торговельними марками Компанії є широке коло осіб, тобто коло споживачів співпадає. При цьому, товари під торговельними марками Компанії реалізуються через магазини, супермаркети, в той час як відповідач використовує Позначення саме для назви магазину.

Діяльність з реалізації товарів у магазині роздрібної торгівлі можна віднести до послуг класу 35 МКТП, які включають, зокрема, роздрібний продаж, що є спорідненими по відношенню до товарів, які реалізуються відповідачем через магазин із назвою "ІНФОРМАЦІЯ_1".

Отже, відповідач використовує Позначення, схоже із торговельними марками Компанії настільки, що їх можна сплутати, для реалізації товарів та послуг, що є відповідно ідентичними та спорідненими з товарами, для яких зареєстровані торговельні марки Компанії. Беручи до уваги відомість та популярність оригінальних кондитерських виробів "ІНФОРМАЦІЯ_1", існує можливість того, що споживачі асоціюватимуть Позначення із оригінальними товарами "ІНФОРМАЦІЯ_1". Крім того, таке використання може викликати у споживачів враження про те, що магазин підприємця ОСОБА_4 є продавцем або пов'язаним з групою компаній позивача, що не відповідає дійсності. З урахуванням такого, суд відхиляє твердження відповідача про те, що він не порушує права Компанії на торговельні марки.

Системний аналіз наведеного вище дає підстави вважати, що відповідач здійснює неправомірне використання торговельних марок Компанії не лише для кондитерських виробів, а також для послуг щодо роздрібного продажу кондитерських виробів, тобто послуг, спрямованих на просування та реалізацію вказаних товарів. Ураховуючи викладене, суд відхиляє твердження підприємця ОСОБА_4 про те, що він не є конкурентом для групи компаній Ферреро, а його підприємницька діяльність об'єктивно не могла вплинути на умови конкуренції в Україні.

З метою вирішення спору мирним шляхом Компанія зверталася до підприємця ОСОБА_4 з листами від 25.11.2016 р. та 16.12.2016 р. з поясненнями щодо неправомірності його дій та вимогами про припинення порушення прав Компанії (а.с. 46-50), проте відповідач такі вимоги не виконав. У відповіді від 10.12.2016 р. він послався на положення ч. 2 ст. 6 Закону України "Про захист від недобросовісної конкуренції", згідно яких не визнається неправомірним копіювання зовнішнього вигляду виробу або його частин, якщо таке копіювання обумовлено виключно їх функціональним застосуванням (ас. 73-74).

Отже, неправомірні дії Відповідача є свідомими та умисними.

Згідно чинного законодавства, порушення права інтелектуальної власності, в тому числі невизнання цього права чи посягання на нього, тягне за собою відповідальність, встановлену Цивільним кодексом України, законом чи договором (ст. 431 Цивільного кодексу України).

Будь-яке посягання на права власника свідоцтва, передбачені статтею 16 Закону, в тому числі вчинення без згоди власника свідоцтва дій, що потребують його згоди, та готування до вчинення таких дій, вважається порушенням прав власника свідоцтва, що тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством України. На вимогу власника свідоцтва таке порушення повинно бути припинено, а порушник зобов'язаний відшкодувати власнику свідоцтва заподіяні збитки. Власник свідоцтва може також вимагати усунення з товару, його упаковки незаконно використаного знака або позначення, схожого з ним настільки, що їх можна сплутати, або знищення виготовлених зображень знака або позначення, схожого з ним настільки, що їх можна сплутати (ст. 20 Закону).

Ураховуючи викладене, суд визнає обґрунтованими вимоги про зобов'язання підприємця ОСОБА_4 припинити використання позначення "ІНФОРМАЦІЯ_1", схожого настільки, що його можна сплутати, із торговельними марками Компанії, та про заборону відповідачу здійснювати використання такого позначення, а тому позов належить задовольнити повністю.

Вирішуючи питання про відшкодування судових витрат, суд виходить з того, що ст. 49 ГПК України передбачено покладання таких витрат, зокрема на оплату позовної заяви судовим збором, при задоволенні позову на відповідача.

Отже, витрати Компанії на оплату позовної заяви судовим збором за квитанцією від 19.01.2017 р. № 50 у сумі 3200 грн. (за дві вимоги немайнового характеру) підлягають відшкодуванню за рахунок підприємця ОСОБА_4.

У судовому засіданні 02.03.2017 р., згідно зі ст. 85 ГПК України, оголошено вступну та резолютивну частини рішення.

Керуючись ст.ст. 43, 49, 82- 85 Господарського процесуального кодексу України, суд, -

В И Р І Ш И В:

1. Позов компанії Soremartec S.A. (Соремартек С.А.) задовольнити повністю.

2. Зобов'язати фізичну особу-підприємця ОСОБА_4, 54020, АДРЕСА_1, ідентифікаційний номер НОМЕР_1, припинити використання позначення "ІНФОРМАЦІЯ_1", схожого настільки, що його можна сплутати, із торговельними марками за Міжнародними реєстраціями №№ 739677, 739838, зокрема, припинити його застосування у діловій документації, під час пропонування та надання послуг із продажу та реалізації кондитерських виробів, застосування на вивісці, у тому числі зобов'язати фізичну особу-підприємця ОСОБА_4 демонтувати вивіску магазину "ІНФОРМАЦІЯ_1" за адресою: АДРЕСА_2.

3. Заборонити фізичній особі-підприємцю ОСОБА_4, 54020, АДРЕСА_1, ідентифікаційний номер НОМЕР_1, здійснювати використання позначення "ІНФОРМАЦІЯ_1", схожого настільки, що його можна сплутати, із торговельними марками за Міжнародними реєстраціями №№ 739677, 739838, зокрема, його застосування у діловій документації, під час пропонування та надання послуг із продажу та реалізації кондитерських виробів, застосування на вивісках.

4. Стягнути з фізичної особи-підприємця ОСОБА_4, 54020, АДРЕСА_1, ідентифікаційний номер НОМЕР_1, на користь компанії Soremartec S.A. (Соремартек С.А.), Фіндель Бізнес Сентер, Комплекс В, Рю де Трев, L-2632 Фіндель, Люксембург, реєстраційний номер В176980 за законодавством Люксембурга, грошові кошти на відшкодування судових витрат у справі з оплати позовної заяви судовим збором у сумі 3200 грн. (три тисячі двісті) грн.

Рішення може бути оскаржено до Одеського апеляційного господарського суду через Господарський суд Миколаївської області протягом 10 днів з дня підписання повного тексту рішення.

Рішення набирає законної сили після закінчення десятиденного строку з дня підписання рішення, оформленого відповідно до статті 84 Господарського процесуального кодексу України. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після розгляду справи апеляційним господарським судом.

Суддя Ю.М. Коваль.

Рішення підписано 07.03.2017 р.