ВИЩИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 лютого 2017 року Справа № 910/3640/16

Вищий господарський суд України у складі колегії суддів:

Головуючого судді суддів:Корсака В.А., Палія В.В., Селіваненка В.П.
розглянувши матеріали касаційної скарги Товариства з обмеженою відповідальністю "Слобожанський миловар"
на рішення та постанову Господарського суду м. Києва від 05.09.2016 Київського апеляційного господарського суду від 15.11.2016
у справі№ 910/3640/16 Господарського суду м. Києва
за позовомAUTOSOL International Gmbh (Автосол Інтернешнл ГмбХ), Золінген Німеччина,
доДержавної служби інтелектуальної власності України, м. Київ, Товариства з обмеженою відповідальністю "Слобожанський миловар", с.Подвірки Харківська область,
провизнання недійсними свідоцтв на знаки для товарів і послуг,
в судовому засіданні взяли участь представники :
- - позивачаТрістан Д.В., Новосельцев І.І.
- - відповідача-1Запорожець Л.Г.
- відповідача-2Александрова Т.В.

В С Т А Н О В И В:

В березні 2016 року АВТОСОЛ Інтернешнл Гмбх (AUTOSOL International Gmbh) звернулося до Господарського суду міста Києва з позовною заявою до Державної служби інтелектуальної власності України та Товариства з обмеженою відповідальністю "Слобожанський миловар", в якій просило суд визнати недійсними повністю свідоцтво України № 189417 на знак для товарів і послуг "АВТОСИЛА" та свідоцтво України № 189418 на знак для товарів і послуг "AUTOSILA", виданих на ім'я Товариства з обмеженою відповідальністю "Слобожанський Миловар" та зобов'язати Державну службу інтелектуальної власності України внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг про визнання недійсними свідоцтв України №№ 189417, 189418 на знаки для товарів і послуг відповідно "АВТОСИЛА" і "AUTOSILA" та здійснити відповідну публікацію в офіційному бюлетені "Промислова власність".

Позовні вимоги обґрунтовано невідповідністю зареєстрованих знаків умовам надання правової охорони.

Рішенням Господарського суду міста Києва від 05.09.2016 (суддя Марченко О.В.), залишеним без змін постановою Київського апеляційного господарського суду від 15.11.2016 (у складі головуючого Остапенка О.М., суддів: Сотнікова С.В., Верховця А.А.) у даній справі позов задоволено повністю. Судові рішення мотивовані обґрунтованістю та доведеністю заявлених позовних вимог.

Не погоджуючись із зазначеними судовими рішеннями, Товариство з обмеженою відповідальністю "Слобожанський миловар" звернулося до Вищого господарського суду України з касаційною скаргою, в якій посилаючись на порушення судами норм матеріального та процесуального права, просить суд їх скасувати, а справу передати на новий розгляд до суду першої інстанції.

У відзиві на касаційну скаргу АВТОСОЛ Інтернешнл Гмбх (AUTOSOL International Gmbh) заперечує проти доводів скаржника і просить суд залишити оскаржувані судові рішення без змін, а касаційну скаргу - без задоволення.

Державна служба інтелектуальної власності України не надіслала відзив на касаційну скаргу, що в силу положень статті 1112 Господарського процесуального кодексу України (далі по тексту - ГПК України) не перешкоджає перегляду судового акту, що оскаржується.

У судовому засіданні 07.02.2017 оголошувалась перерва до 14.02.2017.

Перевіривши доводи касаційної скарги, юридичну оцінку встановлених фактичних обставин, проаналізувавши правильність застосування господарськими судами норм матеріального та процесуального права, колегія суддів Вищого господарського суду України вважає, що касаційна скарга підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

У справі, яка переглядається, господарські суди встановили, що позивач у справі - Компанія AUTOSOL International Gmbh (Автосол Інтернешнл ГмбХ), є власником торговельних марок:

„" за міжнародною реєстрацією № 437163; дата реєстрації 06.04.1978; дата закінчення терміну дії реєстрації (продовження) 06.04.2018; діє на території України в повному обсязі з 06.04.1978;

„" за міжнародною реєстрацією № 171040 року; дата реєстрації 27.08.1953; дата закінчення терміну дії реєстрації (продовження) 27.08.2023; дата територіального поширення - 20.12.1993;

„" за міжнародною реєстрацією № 832639; дата реєстрації 09.07.2004; дата закінчення терміну дії реєстрації (продовження) 09.07.2024; діє на території України в повному обсязі з 09.07.2004

Зазначені торговельні марки зареєстровані в тому числі і для товарів 03 класу міжнародної класифікації товарів і послуг (далі по тексту - МКТП) "речовини для чищення та полірування (крім таких, що призначені для шкіри), мийні засоби, всі вказані товари також для розпиляння".

Державною службою інтелектуальної власності України було зареєстровано торговельні марки „АВТОСИЛА" та „AUTOSILA" за Товариством з обмеженою відповідальністю "Слобожанський миловар" і видано останньому свідоцтва України №№ 189417, 189418 для товарів 03 класу МКТП „вибілювальні препарати та інші речовини для прання; чистильні, лискувальні, знежирювальні та абразивні препарати; мило; парфуми, ефірні олії, косметика, лосьйони для волосся; зубні порошки і пасти". Публікація відомостей про видачу вказаних свідоцтв здійснена 11.08.2014 в офіційному бюлетені „Промислова власність" № 15.

В своєму позові про визнання недійсними вказаних свідоцтв на знаки для товарів і послуг, позивач, зокрема, послався на те, що знаки, які зареєстровані за Товариством з обмеженою відповідальністю "Слобожанський миловар" не відповідають умовам надання правової охорони, а свідоцтва видані внаслідок подання заявок із порушенням прав позивача.

Ухвалюючи судові рішення про задоволення позову, суди попередніх інстанцій виходили з того, що знаки для товарів і послуг „АВТОСИЛА" і "AUTOSILA" відповідно до свідоцтв України № 189417 і № 189418 є схожими настільки, що їх можна сплутати з торговельними марками „AUTOSOL" (за міжнародною реєстрацією №№ 437163, 171040, 832639) для споріднених товарів. До такого висновку суди дійшли на підставі висновку судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності від 07.06.2016 № 95 та письмових відповідей судового експерта ОСОБА_8 на питання Державної служби інтелектуальної власності України.

Колегія суддів вважає, що прийняті у справі судові рішення підлягають скасуванню з направленням справи на новий розгляд з наступних підстав.

Згідно зі статтею 123 ГПК України іноземні суб'єкти господарювання мають такі самі процесуальні права і обов'язки, що і суб'єкти господарювання України, крім винятків, встановлених законом або міжнародним договором.

У пункті 6 статті 5 Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків встановлено, що рішення про визнання міжнародного знака недійсним не може бути винесено компетентними органами без надання власникові знака можливості для захисту своїх прав у відповідний час.

За змістом пункту (1) статті 4 Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків та пункту (1)(а) статті 4 протоколу до Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків, з дати реєстрації або внесення запису, зробленого відповідно до положень Статей 3 і 3/ter, охорона знака в кожній зацікавленій Договірній стороні буде такою же, якби цей знак був заявлений безпосередньо у Відомстві цієї Договірної сторони.

Відповідно до статті 37 Закону України "Про міжнародне приватне право" до правовідносин у сфері захисту прав інтелектуальної власності застосовується право держави, у якій вимагається захист цих прав.

На відносини, що виникають з приводу захисту та охорони прав на знаки для товарів і послуг за міжнародними реєстраціями, дія яких поширюється на територію України, застосовується чинне законодавство України.

Згідно з пунктом 4 статті 1 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" (далі - Закон № 3689-XII) знак - це позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб.

Відповідно до частини першої статті 499 ЦК України права інтелектуальної власності на торговельну марку визнаються недійсними з підстав та в порядку, встановлених законом.

Відповідно до абзацу п'ятого пункту 3 Постанови Верховної Ради України від 23.12.1993 № 3771-ХІІ "Про введення в дію Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" свідоцтво України може бути визнано недійсним у разі невідповідності знака умовам його реєстрації, визначеним законодавством, що діяли на дату подання заявки.

Згідно з приписами підпункту "а" пункту 1 статті 19 Закону № 3689-XII свідоцтво може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково у разі невідповідності зареєстрованого знака умовам надання правової охорони.

Статтею 5 цього Закону № 3689-XII передбачено, що правова охорона надається знаку, який не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі та на який не поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони, встановлені цим Законом.

Абзацами другим, третім та четвертим пункту 2 статті 6 Закону № 3689-XII встановлено, що згідно з цим Законом не можуть одержати правову охорону також позначення, які: звичайно не мають розрізняльної здатності та не набули такої внаслідок їх використання, складаються лише з позначень чи даних, що є описовими при використанні щодо зазначених у заявці товарів і послуг або у зв'язку з ними, зокрема вказують на вид, якість, склад, кількість, властивості, призначення, цінність товарів і послуг, місце і час виготовлення чи збуту товарів або надання послуг; є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу.

Згідно з абзацом другим пункту 3 статті 6 Закону № 3689-XII не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати зі знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім'я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг.

У пункті 4.3.2.4 пункту 4.3 Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, які затверджені наказом Державного патентного відомства України від 28.07.1995 № 116, передбачено, що при перевірці позначень на тотожність і схожість необхідно: визначити ступінь схожості заявленого позначення та виявлених при проведенні пошуку позначень; визначити однорідність товарів і/або послуг, для яких заявлено знак, в порівнянні з товарами і/або послугами, для яких зареєстровані або заявлені тотожні або схожі знаки, виявлені під час пошуку.

У підпункті 4.3.2.5 пункту 4.3 вказаних Правил передбачено, що для позначення, заявленого як знак, щодо якого проводиться експертиза по суті, і виявлених зареєстрованих та заявлених на реєстрацію знаків з більш раннім пріоритетом встановлюється однорідність товарів або товарів і послуг.

При встановленні однорідності товарів або товарів і послуг визначається принципова імовірність виникнення у споживача враження про належність їх одній особі, що виготовляє товар або надає послуги.

Для встановлення такої однорідності слід враховувати рід (вид) товарів і послуг; їх призначення; вид матеріалу, з якого товари виготовлені; умови та канали збуту товарів, коло споживачів.

У пункті 65 своєї постанови від 17.10.2012 № 12 „Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності" пленум Вищого господарського суду України роз'яснив, що у вирішенні спорів, пов'язаних із визнанням недійсними свідоцтв на знаки для товарів і послуг з підстав невідповідності зареєстрованих знаків умовам надання правової охорони, для з'ясування питань, що потребують спеціальних знань (зокрема, про те, чи займає певний елемент домінуюче положення у зображенні знака; чи є підстави вважати, що знак може вводити споживача в оману щодо місця походження та якості товарів, позначених цим знаком; які частини зображення є тотожними з іншим зображенням; чи є схожими знаки настільки, що їх можна сплутати тощо), господарському суду необхідно, якщо схожість не має очевидного характеру, призначати судову експертизу, не перебираючи на себе не притаманні суду функції експерта. Господарські суди не повинні встановлювати схожість знаків для товарів і послуг на власний розсуд.

Відповідно до пункту 18 постанови пленуму Вищого господарського суду України від 23.03.2012 № 4 "Про деякі питання практики призначення судової експертизи" у перевірці й оцінці експертного висновку господарським судам слід з'ясовувати:

- чи було додержано вимоги законодавства у призначенні та проведенні судової експертизи;

- чи не було обставин, які виключали участь експерта у справі;

- компетентність експерта, якщо проведення судової експертизи доручено окремій особі, і чи не вийшов він за межі своїх повноважень;

- повноту відповідей на порушені питання та їх відповідність іншим фактичним даним;

- узгодженість між дослідницькою частиною та підсумковим висновком судової експертизи;

- обґрунтованість експертного висновку та його узгодженість з іншими матеріалами справи.

Згідно з підпунктом 15.2 пункту 15 постанови пленуму Вищого господарського суду України від 23.03.2012 № 4 з ініціативи суду або за клопотанням учасників процесу призначається повторна експертиза, якщо висновок експерта визнано необґрунтованим чи таким, що суперечить іншим матеріалам справи, або коли він викликає сумнів у його правильності, або за наявності істотного порушення норм, які регламентують порядок призначення і проведення експертизи. Повторну судову експертизу може бути призначено також, якщо є розходження у висновках кількох експертів і їх неможливо усунути шляхом одержання додаткових пояснень експертів у судовому засіданні. Повторну судову експертизу слід доручати іншому експерту (експертам).

Як вбачається з матеріалів справи, позивач просив суд першої інстанції призначити у справі судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності та доручити її проведення конкретному судовому експерту - ОСОБА_8 Відповідне клопотання позивача було задоволено судом (т.1,а.с.139-140, 178-182).

В свою чергу, відповідач просив суд призначити у справі повторну судову експертизу та доручити її проведення іншому судовому експерту, посилаючись на те, що висновок судової експертизи, виконаний експертом ОСОБА_8, є неповним, містить недоліки та викликає сумнів у його правильності. Так, по питанням 1-2 не встановлювався вид матеріалу з якого виготовлялися товари, умови та канали збуту, коло споживачів, тобто питання про спорідненість товарів і послуг позивача та відповідача-2 експертом взагалі вирішено не було, а висновки по питанням 3-4 були зроблені експертом з посиланням на висновки 1-2 без проведення будь-яких додаткових досліджень та обґрунтування. Крім того, висновки з 1-4 питання, зроблених судовим експертом ОСОБА_8 та патентним повіреним ОСОБА_9 суперечать один одному.

Рішення суду першої інстанції та постанова апеляційної інстанції з цього приводу не містять мотивів відхилення доводів та аргументів заявника. Ці доводи не перевірені: не прийняті, але і не спростовані.

Відповідно до ст. 17 Закону України "Про виконання рішень і застосування практики Європейського суду з прав людини" суди застосовують при розгляді справ Конвенцію про захист прав людини і основоположних свобод та практику Європейського суду з прав людини, як джерело права.

Ігнорування судом аргументів сторони є порушенням статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.

Захищене статтею 6 Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод право на справедливий судовий розгляд передбачає право на змагальність провадження. Кожна сторона провадження має бути поінформована про подання та аргументи іншої сторони та отримувати нагоду коментувати чи спростовувати їх. Європейський суд з прав людини розглядає реалізацію принципу змагальності крізь призму забезпечення рівності прав учасників судового розгляду, тобто за цієї позиції обвинувачення і захист діють на одному рівні, під контролем відносно пасивного суду.

Принцип рівності сторін у процесі є лише одним з елементів більш широкого поняття справедливого судового розгляду, яке також включає фундаментальний принцип змагальності процесу. Принцип рівності сторін у процесі - у розумінні "справедливого балансу" між сторонами - вимагає, щоб кожній стороні надавалася розумна можливість представити справу в таких умовах, які не ставлять цю сторону у суттєво невигідне становище відносно другої сторони.

Одним із складників справедливого судового розгляду в розумінні п. 1 ст. 6 є право на змагальне провадження; кожна сторона, в принципі, має отримати нагоду не лише бути поінформованою про будь-які докази, які потрібні для того, щоб виграти справу, але також має знати про всі докази чи подання, які представлені або зроблені в цілях впливу на думку суду, і коментувати їх та вимагати рівності щодо подання своїх доказів.

Суд має пересвідчитися, чи провадження в цілому, включаючи спосіб збирання доказів, було справедливим, як того вимагає п. 1 ст. 6 Конвенції.

Обґрунтовуючи недоцільність проведення повторної судової експертизи суд першої інстанції послався лише на порушення принципу розумності строку вирішення спору, не наводячи при цьому будь-якої оцінки висновкам судового експерта ОСОБА_8 та патентного повіреного ОСОБА_9, що є порушенням ст. 43 ГПК України, адже подані позивачем та відповідачем-2 докази не були оцінені у їх сукупності.

Висновок патентного повіреного не досліджувався та не оцінювався як самостійно, так і у порівнянні з висновком судового експерта. При цьому, слід зазначити, що висновок патентного повіреного хоча й не має статусу висновку судового експерта, однак у розумінні ст. 32 ГПК України є письмовим доказом та містить інформацію, на яких ґрунтуються вимоги і заперечення сторони у справі, а також інші обставини, які мають значення для справи. Цей доказ підлягає оцінці за правилами ст. 43 ГПК України.

Висновок суду апеляційної інстанції про неналежність висновку патентного повіреного ОСОБА_9 у зв'язку із тим, що він містить оціночні судження спеціаліста та який не попереджений про кримінальну відповідальність, колегія не може визнати достатньо обґрунтованим, оскільки принцип належності доказів полягає в тому, що господарський суд приймає до розгляду лише ті докази, які мають значення для справи, а допустимість доказів означає, що у випадках, передбачених нормами матеріального права, певні обставини повинні підтверджуватися певними засобами доказування або певні обставини не можуть підтверджуватися певними засобами доказування. Суд апеляційної інстанції послався лише на неналежність вказаного доказу, однак при цьому не зробив ніякого висновку щодо його допустимості.

В той же час, висновок суду апеляційної інстанції про визнання як належного та допустимого доказу лише висновку судового експерта, колегія також не може вважати достатньо обґрунтованим, оскільки ч. 5 ст. 42 ГПК України встановлено, що висновок судового експерта для господарського суду не є обов'язковим і оцінюється господарським судом за правилами, встановленими статтею 43 цього Кодексу, тобто у сукупності з іншими доказами.

Відповідач фактично намагався надати його доказам статусу висновку судового експерта. В той же час, суди задовольнили клопотання позивача про призначення судової експертизи та її проведення експертом ОСОБА_8 та відхилили клопотання відповідача-2 щодо проведення повторної експертизи іншим судовим експертом, враховуючи, що останній неодноразово звертав увагу суду на те, що висновок судового експерта ОСОБА_8 є неповним, містить недоліки та викликає сумнів у його правильності. Висновки з 1-4 питання, зроблених судовим експертом ОСОБА_8 та патентним повіреним ОСОБА_9 суперечать один одному.

Таким чином, колегія дійшла висновку про порушення судами принципу рівності сторін у процесі в розумінні "справедливого балансу" між сторонами.

Щодо висновків судів про визнання недійсними свідоцтв на знаки для товарів і послуг у повному обсязі, то колегія вважає їх передчасними, оскільки судами попередніх інстанцій не досліджувався повний перелік товарів за спірними свідоцтвами, не наведено встановлених тотожних або споріднених товарів. Суди не звернули увагу на те, що висновок судового експерта надано лише щодо частини товарів, які перелічені у спірних свідоцтвах.

Отже, як місцевий, так і апеляційний господарські суди припустились помилкового застосування приписів ст.42 ГПК України, ч. 1 ст. 47 ГПК України щодо прийняття судового рішення суддею за результатами обговорення усіх обставин справи та ч. 1 ст. 43 цього Кодексу стосовно всебічного, повного і об'єктивного розгляду в судовому процесі всіх обставин справи в їх сукупності, що відповідно до ч.1 ст. 11110 ГПК України є підставою для скасування судових рішень у справі та направлення справи на новий розгляд до суду першої інстанції.

Відповідно до пункту 3 статті 1119 ГПК України касаційна інстанція за результатами розгляду касаційної скарги має право скасувати рішення першої інстанції або постанову апеляційної інстанції і передати справу на новий розгляд.

За таких обставин, касаційна скарга підлягає задоволенню, а судові рішення попередніх інстанцій - скасуванню з направленням справи на новий розгляд.

При новому розгляді справи суду необхідно врахувати все вищевикладене, всебічно і повно з'ясувати обставини справи, дійсні права та обов'язки сторін. В залежності від встановленого, вирішити спір у відповідності з нормами матеріального права, що підлягають застосуванню до даних правовідносин.

Керуючись ст.ст. 1115, 1117, 1119 - 11112 ГПК України, Вищий господарський суд України

П О С Т А Н О В И В:

Касаційну скаргу задовольнити.

Рішення Господарського суду м. Києва від 05.09.2016 та постанову Київського апеляційного господарського суду від 15.11.2016 у справі № 910/3640/16 скасувати. Справу направити на новий розгляд до Господарського суду м. Києва.

Головуючий В. Корсак

Суддя В. Палій

Суддя В. Селіваненко