УХВАЛА

21.02.2017№ 910/15551/16

Господарський суд міста Києва у складі судді Марченко О.В., розглянувши матеріали справи №910/15551/16

за позовом DIAGEO BRANDS B.V. (Діаджео Брендз Бі.Ві.; далі - Компанія), м. Амстердам, Нідерланди,

до Державної служби інтелектуальної власності України, м. Київ, та

товариства з обмеженою відповідальністю «Сімферопольський вино-коньячний завод», м. Дніпро,

про визнання торговельних марок добре відомими, визнання недійсними свідоцтв України №206769, №206770, №206771 на знаки для товарів і послуг та припинення порушення прав на торговельні марки,

без виклику представників сторін,

ВСТАНОВИВ:

Компанія звернулася до господарського суду міста Києва з позовом, в якому просить суд:

- визнати знак для товарів і послуг «Johnnie Walker» добре відомим в Україні станом на 17.09.2015 для товару33 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі - МКТП) «віскі» стосовно Компанії;

- визнати знак для товарів і послуг «Johnnie Walker Blue Label» добре відомим в Україні станом на 17.09.2015 для товару 33 класу МКТП «віскі» стосовно Компанії;

- визнати знак для товарів і послуг «Johnnie Walker Red Label» добре відомим в Україні станом на 17.09.2015 для товару 33 класу МКТП «віскі» стосовно Компанії;

- визнати знак для товарів і послуг «Johnnie Walker Black Label» добре відомим в Україні станом на 17.09.2015 для товару 33 класу МКТП «віскі» стосовно Компанії;

- визнати знак для товарів і послуг «» добре відомим в Україні станом на 17.09.2015 для товару 33 класу МКТП «віскі» стосовно Компанії;

- визнати знак для товарів і послуг «» добре відомим в Україні станом на 17.09.2015 для товару 33 класу МКТП «віскі» стосовно Компанії;

- визнати знак для товарів і послуг «» добре відомим в Україні станом на 17.09.2015 для товару 33 класу МКТП «віскі» стосовно Компанії;

- визнати повністю недійсним свідоцтво України №206769 на знак для товарів і послуг «» (заявка від 18.09.2015 №m201516076), власником якого є товариство з обмеженою відповідальністю «Сімферопольський вино-коньячний завод» (далі - Товариство);

- зобов'язати Державну службу інтелектуальної власності України (далі - Служба) внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг (далі - Реєстр) стосовно визнання повністю недійсним свідоцтва України №206769 та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені «Промислова власність»;

- визнати повністю недійсним свідоцтво України №206770 на знак для товарів і послуг «» (заявка від 18.09.2015 №m201516079), власником якого є Товариство;

- зобов'язати Службу внести зміни до Реєстру стосовно визнання повністю недійсним свідоцтва України №205770 та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені «Промислова власність»;

- визнати повністю недійсним свідоцтво України №206771 на знак для товарів і послуг «» (заявка від 18.09.2015 №m201516081), власником якого є Товариство;

- зобов'язати Службу внести зміни до Реєстру стосовно визнання повністю недійсним свідоцтва України №205771 та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені «Промислова власність»;

- зобов'язати Товариство припинити порушення прав інтелектуальної власності Компанії на добре відомі торговельні марки «Johnnie Walker», «Johnnie Walker Blue Label», «Johnnie Walker Red Label», «Johnnie Walker Black Label», «»,«»,«»;

- заборонити Товариству використовувати схожі з добре відомими торговельними марками Компанії «Johnnie Walker», «Johnnie Walker Blue Label», «Johnnie Walker Red Label», «Johnnie Walker Black Label», «»,«»,«» позначення «Jack Talker», «Джек Толкер», «Blue Level», «Jack Talker Blue Level», «Джек Толкер Блю Левел», «Red Level», «Jack Talker Red Level», «Джек Толкер Ред Левел», «Black Level», «Jack Talker Black Level», «Джек Толкер Блек Левел» будь-якими шрифтами та алфавітами, словесні та комбіновані, шляхом заборони нанесення їх на пляшки та упаковки напою алкогольного міцного (Ukrainian Whiskye), етикетки напою алкогольного міцного (Ukrainian Whiskye), заборони зберігання напою алкогольного міцного (Ukrainian Whiskye) із зазначеним нанесенням вказаних позначень з метою пропонування для продажу, заборони пропонування для продажу напою алкогольного міцного (Ukrainian Whiskye), заборони продажу напою алкогольного міцного (Ukrainian Whiskye), експорту (вивезення) напою алкогольного міцного (Ukrainian Whiskye), заборони використання схожих позначень «Jack Talker», «Джек Толкер», «Blue Level», «Jack Talker Blue Level», «Джек Толкер Блю Левел», «Red Level», «Jack Talker Red Level», «Джек Толкер Ред Левел», «Black Level», «Jack Talker Black Level», «Джек Толкер Блек Левел» і діловій документації, зокрема, у листах, чеках, посвідченнях якості, в рекламі та в мережі Інтернет, зокрема, на сайті http://svkz.ua, включаючи посилання:

http://svkz.ua/ru/production/,

http://svkz.ua/ru/production/jack_talker,

http://svkz.ua/ua/production/,

http://svkz.ua/en/production/,

http://svkz.ua/ua/production/jack_talker,

http://svkz.ua/en/production/jack_talker;

- зобов'язати Товариство усунути схожі з добре відомими торговельними марками Компанії «Johnnie Walker», «Johnnie Walker Blue Label», «Johnnie Walker Red Label», «Johnnie Walker Black Label», «»,«»,«» словесні та комбіновані позначення «Jack Talker», «Джек Толкер», «Blue Level», «Jack Talker Blue Level», «Джек Толкер Блю Левел», «Red Level», «Jack Talker Red Level», «Джек Толкер Ред Левел», «Black Level», «Jack Talker Black Level», «Джек Толкер Блек Левел» з напоїв алкогольних міцних (Ukrainian Whiskye), з пляшок та етикеток напоїв алкогольних міцних (Ukrainian Whiskye), з ділової документації, зокрема, з листів, чеків, посвідчень якості, реклами та з мережі Інтернет, зокрема, з сайту http://svkz.ua, включаючи посилання:

http://svkz.ua/ru/production/,

http://svkz.ua/ru/production/jack_talker,

http://svkz.ua/ua/production/,

http://svkz.ua/ua/production/jack_talker,

http://svkz.ua/en/production/,

http://svkz.ua/en/production/jack_talker;

- зобов'язати Товариство вилучити з цивільного обороту та знищити напої алкогольні міцні (Ukrainian Whiskye) «Jack Talker Blue Level» («Джек Толкер Блю Левел»), «Jack Talker Red Level» («Джек Толкер Ред Левел»), «Jack Talker Black Level» («Джек Толкер Блек Левел») як такі, що були виготовлені та введені в цивільний оборот з порушенням прав інтелектуальної власності Компанії на добре відомі торговельні марки «Johnnie Walker», «Johnnie Walker Blue Label», «Johnnie Walker Red Label», «Johnnie Walker Black Label», «»,«»,«».

Ухвалою господарського суду міста Києва від 26.08.2016 порушено провадження у справі.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 06.09.2016 вжито заходів до забезпечення позову шляхом:

- заборони Товариству передавати у будь-який спосіб повністю чи частково право власності на знаки для товарів і послуг за свідоцтвами України №206769, №206770 та №206771 стосовно товарів 33 класу МКТП або ж відмовлятися від наведених свідоцтв;

- заборони Службі вносити зміни до Державного реєстру свідоцтв України стосовно власника знаків для товарів і послуг за свідоцтвами України №206769, №206770 та №206771 стосовно товарів 33 класу МКТП.

Служба 19.09.2016 подала суду відзив на позовну заяву, в якому зазначила про те, що: позивачем не надано жодного доказу того, що відповідачі порушили, оспорили або не визнали його права; наявність певних прав у відповідача-2 не є перешкодою для реалізації прав позивача, оскільки у матеріалах справи відсутні докази того, що відповідач-2 забороняв або іншим чином створював перешкоди позивачу у реалізації його прав; як вбачається з позовної заяви, позивач на підтвердження схожості порівнювальних позначень здійснює порівняльний аналіз знаків Компанії «Johnnie Walker», «Johnnie Walker Blue Label», «Johnnie Walker Red Label», «Jack Talker Blue Level», «Johnnie Walker Black Label» та знаків відповідача-2 «», «», «» лише їх окремих словесних частин «Jack Talker» та «Johnnie Walker»; проте при проведенні експертизи заявлені позначення розглядаються закладом експертизи в цілому, адже обсяг правової охорони, який надається зареєстрованому знаку, визначається зображенням знака в цілому (а не його окремим складовим частинам), а також переліком товарів і послуг; при співвідношенні цих позначень вбачається, що знаки для товарів і послуг позивача за свідоцтвами України №3759, №3763, №3764, №39859 відрізняється від знаків для товарів і послуг відповідача-2 за свідоцтвами України № 206769, №206770, №206771 за своєю фонетичною, графічною та семантичною відмінністю, а тому зазначені знаки не є схожими настільки, що їх можна сплутати по відношенню до товарів 33 класу МКТП; лише дослідження можливого фактичного використання позначень «», «», «» за свідоцтвами України №206769, №206770, №206771 в господарському обороті може дати відповідь на питання, чи вводять в оману споживача зазначені позначення відносно особи, яка виробляє товари, або є таким, що не виключає небезпеки введення в оману споживачів; таке дослідження повинно здійснюватися лише стосовно території України станом на дату подання заявок за свідоцтвами України №206769, №206770, №206771; єдиним належним доказом у справі про визнання недійсними свідоцтв України № 206769, №206770, №206771 на знаки для товарів і послуг з підстав невідповідності заявлених позначень умовам надання правової охорони може бути висновок відповідної судової експертизи; наявні в матеріалах документи не дають підстав вважати про добру відомість в Україні знаків ««Johnnie Walker», «Johnnie Walker Blue Label», «Johnnie Walker Red Label», «Johnnie Walker Black Label» добре відомим в Україні відносно товарів 33 класу МКТП станом на 17.09.2015.

Товариство 17.10.2016 подало суду відзив на позовну заяву, в якому зазначило про те, що:

відповідач-2 є власником свідоцтв України №206769, №206770, №206771 на знаки для товарів і послуг та на законних підставах використовує вказані знаки для товарів і послуг для випуску автентичних напоїв алкогольних міцних «», «», «» з власними рецептурами, технологічними інструкціями та технічними умовами, що відноситься законодавцем до груп «інші алкогольні напої» або «напої спиртні, дистильовані з плодів (крім лікерів, джину, ялівцевої настоянки; виноградного вина чи виноградних вичавків)» або «горілка та лікеро-горілчані вироби, інші», в залежності від предмету регулювання;

вказані напої алкогольні міцні пройшли усі передбачені чинним законодавством України перевірки та отримали всю необхідну дозвільну документацію на виробництво і реалізацію; вони є вітчизняним українським продуктом середнього класу з демократичної цінової категорії, позиціонується як міцний алкогольний напій для українців з середнім та нижче середнього рівнем достатку і має кардинально іншу споживчу аудиторію, ніж продукт позивача; крім того, мають свою історію, свої причини виникнення, своє економічне обґрунтування та відповідають умовам надання правової охорони;

Товариство не вважає свій продукт схожим з продукцією Компанії та не визнає порушення чи використання інтелектуальної власності позивача під час створення свого автентичного продукту;

на думку відповідача-2, для визнання торговельних марок добре відомими в Україні, позивачу слід звертатись з відповідними заявами до Апеляційної палати Державного департаменту інтелектуальної власності, і лише у разі отримання відмови в задоволенні таких заяв, до суду;

вимоги позивача щодо визнання знаків для товарів і послуг «Johnnie Walker», «Johnnie Walker Blue Label», «Johnnie Walker Red Label», «Jack Talker Blue Level», «Johnnie Walker Black Label» добре відомими в Україні станом на 17.09.2015 для товарів 33 класу МКТП «Віскі» на ім'я Компанії, є різнорідними поряд із вимогами про визнання недійсними повністю спірних свідоцтв України №206769, №206770, №206771, та не є належним способом захисту порушених прав або оспорюваних законом інтересів позивача, в розумінні господарського судочинства, отже, задоволенню в даному випадку не підлягають;

позивач не може стверджувати, що державна реєстрація торговельних марок відповідача-2 може завдати шкоди діловій репутації належній йому серії торговельних марок та продукції, а також ввести споживачів та громадськість в оману, з огляду на те, що ухвалою господарського суду Київської області від 02.08.2016 №910/6193/16 затверджено мирову угоду, підписану Товариством та товариством з обмеженою відповідальністю «Золота середина», інформацію розміщену на сайті http://obozrevatel.com/blogs/50623-simferopolskij-vino-konyachnyij-zavod-predatelsvo-i-piratstvo.htm стосовно Товариства визнано недостовірною та вилучено.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 17.10.2016 призначено у справі №910/15551/16 судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручити судовому експерту Дорошенку Олександру Федоровичу (Науково-дослідний інститут інтелектуальної власності Національної академії правових наук України), та зупинено провадження у справі до закінчення проведення судової експертизи.

До господарського суду міста Києва 16.01.2017 надійшли матеріали справи №910/15551/16 з висновком експерта від 10.01.2017 №1131, в якому зазначено, що:

знак для товарів і послуг «» за свідоцтвом України №206769, є схожим настільки, що його можна сплутати з раніше зареєстрованими в Україні торговельними марками «Johnnie Walker», «Blue Label» відповідно за свідоцтвами України №3764 та №39859 (які сукупно складають знак «Johnnie Walker Blue Label», який позивач просить суд визнати добре відомим) стосовно товарів 33 класу МКТП;

знак для товарів і послуг «» за свідоцтвом України №206769 не є схожим настільки, що його можна сплутати з раніше зареєстрованими в Україні торговельними марками «Red Label» та «Black Label» відповідно за свідоцтвами України №3763 та №3759 стосовно товарів 33 класу МКТП;

знак для товарів і послуг «» за свідоцтвом України №206770, є схожим настільки, що його можна сплутати з раніше зареєстрованими в Україні торговельними марками «Johnnie Walker» та «Red Label» відповідно за свідоцтвами України №3764 та №3763 (які сукупно складають знак «Johnnie Walker Red Label», який позивач просить суд визнати добре відомим) стосовно товарів 33 класу МКТП;

знак для товарів і послуг «» за свідоцтвом України №206770 не є схожим настільки, що його можна сплутати з раніше зареєстрованими в Україні торговельними марками «Black Label» та «Blue Label» відповідно за свідоцтвами України №3759 та №39859 стосовно товарів 33 класу МКТП;

знак для товарів і послуг «» за свідоцтвом України №206771 є схожим настільки, що його можна сплутати з раніше зареєстрованими в Україні торговельними марками «Johnnie Walker» та «Black Label» відповідно за свідоцтвами України №3764 та №3759 які сукупно складають знак «Johnnie Walker Black Label», який позивач просить суд визнати добре відомим) стосовно товарів 33 класу МКТП;

знак для товарів і послуг «» за свідоцтвом України №206771 не є схожим настільки, що його можна сплутати з раніше зареєстрованими в Україні торговельними марками «Red Label» «Blue Label» відповідно за свідоцтвами України №3764, №3763 та №3759 стосовно товарів 33 класу МКТП;

позначення , що використовується на пляшці алкогольного напою Товариства є схожим настільки, що його можна сплутати з раніше зареєстрованою в Україні на ім'я Компанії торговельною маркою «» за свідоцтвом України №39859 (знаком, який позивач просить суд визнати добре відомим), стосовно товарів 33 класу МКТП;

позначення , що використовується на пляшці алкогольного напою Товариства є схожим настільки, що його можна сплутати з раніше зареєстрованою в Україні на ім'я Компанії торговельною маркою «» за свідоцтвом України №3763 (знаком, який позивач просить суд визнати добре відомим), стосовно товарів 33 класу МКТП;

позначення , що використовується на пляшці алкогольного напою Товариства є схожим настільки, що його можна сплутати з раніше зареєстрованою в Україні на ім'я Компанії торговельною маркою «» за свідоцтвом України №3759 (знаком, який позивач просить суд визнати добре відомим), стосовно товарів 33 класу МКТП;

знак для товарів і послуг «» за свідоцтвом України №206769 є таким, що може ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар 33 класу МКТП, тобто стосовно Компанії;

знак для товарів і послуг «» за свідоцтвом України №206770 є таким, що може ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар 33 класу МКТП, тобто стосовно Компанії;

знак для товарів і послуг «» за свідоцтвом України №206771 є таким, що може ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар 33 класу МКТП, тобто стосовно Компанії.

18.01.2017 матеріали справи №910/15551/16 надіслано до Київського апеляційного господарського суду в зв'язку з поданням Товариством 09.11.2016 апеляційної скарги на ухвалу господарського суду міста Києва від 17.10.2016 у справі №910/15551/16.

Ухвалою Київського апеляційного господарського суду апеляційну скаргу Товариства на ухвалу господарського суду міста Києва від 17.10.2016 у справі №910/15551/16 з доданими до неї документами повернуто Товариству.

08.02.2017 матеріали справи повернуто до господарського суду міста Києва, а 15.02.2017 передано до сектору судді Марченко О.В.

Відповідно до частини третьої статті 79 Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України) господарський суд поновлює провадження у справі після усунення обставин, що зумовили його зупинення.

Отже, оскільки у справі №910/15551/16 проведено експертизу об'єктів інтелектуальної власності і матеріали справи повернуто з експертної установи, господарський суд міста Києва вважає за доцільне поновити провадження у справі та призначити її розгляд.

Враховуючи викладене та керуючись статтями 79, 86 ГПК України, господарський суд міста Києва

УХВАЛИВ:

1. Провадження у справі №910/15551/16 поновити.

2. Призначити розгляд справи на 27.03.2017 об 11 год. 00 хв.; судове засідання відбудеться в приміщенні господарського суду міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 44-в; зал судових засідань № 12; явку представників учасників судового процесу в судове засідання визнати обов'язковою.

3. Зобов'язати сторони:

- направити у судове засідання своїх повноважних представників, повноваження яких повинні бути оформлені відповідно до приписів статті 28 ГПК України; документи на підтвердження повноважень таких представників подати суду;

- подати суду письмові пояснення з приводу висновку від 10.01.2017 №1131 судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності;

- письмові пояснення та документи завчасно надсилати на адресу суду поштою або подавати через відділ діловодства суду з супровідним листом з обов'язковим описом додатків у прошитому вигляді.

Суддя О. Марченко

Розгляд справи призначив на 27.03.2017 о 11:00 год. Викликати для участі у засіданні представників позивача, відповідача.