РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13.02.2017№910/23624/16

Господарський суд міста Києва у складі судді Марченко О.В., за участю секретаря судового засідання Роздобудько В.В.,

розглянув у відкритому судовому засіданні

справу № 910/23624/16

за позовом Ferrero S.p.A. (Ферреро С.п.А.), Альба, Кунео, Італія,

до фізичної особи-підприємця ОСОБА_2, м. Київ,

про припинення порушення прав на торговельні марки,

за участю:

представників позивача - Семеній Ю.М. (довіреність від 15.01.2016 №б/н);

Поліщук М.А. (довіреність від 15.01.2016 №б/н);

відповідача - ОСОБА_2 (особисто; паспорт серія НОМЕР_2);

представника відповідача - ОСОБА_5 (договір про надання правових послуг від 10.01.2017 №б/н).

Ferrero S.p.A. (Ферреро С.п.А.) (далі - Компанія) звернулося до господарського суду міста Києва з позовом про:

- заборону фізичній особі-підприємцю ОСОБА_2 (далі - Підприємець) здійснювати використання позначень, схожих настільки, що їх можна сплутати, із торговельними марками за міжнародними реєстраціями НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_5 і НОМЕР_6, власником яких є позивач, а саме: зберігати з метою пропонування для продажу, пропонування для продажу та продаж товарів - кондитерських виробів (шоколадних яєць) «СЮРПРИЗ», виготовлених у Туреччині, та «King EGG», виготовлених у Китайській Народній Республіці, із застосуванням позначень, що їх можна сплутати із торговельними марками за міжнародними реєстраціями НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_5, НОМЕР_6 і НОМЕР_7;

- зобов'язання Підприємця знищити зображення позначень, схожих настільки, що їх можна сплутати із торговельними марками за міжнародними реєстраціями НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_5, НОМЕР_6 і НОМЕР_7 у вигляді кондитерських виробів (шоколадних яєць) «СЮРПРИЗ», виготовлених у Туреччині, та «King EGG», виготовлених у Китайській Народній Республіці.

Позовні вимоги мотивовано тим, що:

- позивач є власником торговельних марок за такими міжнародними реєстраціями:

торговельна марка «» за міжнародною реєстрацією НОМЕР_3;

торговельна марка «» за міжнародною реєстрацією НОМЕР_4;

торговельна марка «» за міжнародною реєстрацією НОМЕР_5;

торговельна марка «» за міжнародною реєстрацією НОМЕР_6;

торговельна марка «» за міжнародною реєстрацією НОМЕР_7;

- Підприємець пропонує до продажу та продає (розповсюджує) кондитерські вироби: шоколадні яйця «СЮРПРИЗ» - «», виготовлені у Туреччині, та шоколадні яйця «King EGG» - «», виготовлені у Китайській Народній Республіці, за адресою: м. Київ, Столичне шосе, 104;

- неправомірні товари в цілому імітують оригінальні шоколадні яйця «Kinder СЮРПРИЗ» та «Kinder JOY», які виготовляються компанією Групи Ферреро;

- факт здійснення відповідачем пропонування до продажу та продажу (розповсюдження) неправомірних товарів підтверджується протоколом від 04.06.2016 №КИ030879 про адміністративне правопорушення, поясненнями відповідача та представника позивача від 04.06.2016, постановою Голосіївського районного суду міста Києва від 08.07.2016 у справі №752/9860/16-п про притягнення відповідача до адміністративної відповідальності;

- у постанові Голосіївського районного суду міста Києва від 08.07.2016 у справі №752/9860/16-п зазначено, що Підприємець реалізовувала шоколадні яйця з використанням торговельних марок позивача, які вироблені в Туреччині та Китайській Народній Республіці;

- на упаковках та обгортках таких товарів містяться позначення, які є схожим настільки, що їх можна сплутати з торговельними марками позивача, та фактично відтворюють їх; позивач не надавав відповідачу будь-яких ліцензій або дозволів на використання торговельних марок;

- використання відповідачем вказаних позначень для кондитерських виробів становить порушення виключних майнових прав позивача на торговельні марки за міжнародними реєстраціями НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_5, НОМЕР_6 і НОМЕР_7 та неправомірне використання ділової репутації позивача, що пов'язана із торговельними марками, внаслідок чого можливе введення споживачів в оману.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 23.12.2016 порушено провадження у справі.

Відповідач 25.01.2017 подав суду відзив на позовну заяву, в якому зазначив таке: Підприємець не продає шоколадні яйця «СЮРПРИЗ», виготовлені у Туреччині і шоколадні яйця «King EGG», виготовлені у Китайській Народній Республіці, за адресою: м. Київ, Столичне шосе, 104, і ці обставини не є встановленими; так, постановою Голосіївського районного суду міста Києва від 08.07.2016 провадження у справі №752/9860/16-п про притягнення Підприємця до адміністративної відповідальності за адміністративне правопорушення закрито за відсутності події і складу адміністративного правопорушення; в 2016 році Підприємець здійснював торговельну діяльність в павільйоні на оптово-роздрібній ділянці ринку «Центральний», за адресою: м. Київ, Столичне шосе, 104, до 01.10.2016; за даними асортиментного переліку, затвердженого Підприємцем 03.06.2008, погодженого головним лікарем Санітарно-епідеміологічної служби Голосіївсього району міста Києва 20.06.2008, реалізувались продукти харчування промислового виробництва в герметичній упаковці, що не потребують особливих умов зберігання та реалізації, а саме кондитерські вироби тривалого терміну зберігання - фасовані, без крему, заводського виробництва, харчові продукти бакалійної групи (фасовані); можливо, виробники та правовласники торговельних марок кондитерських виробів - шоколадні яйця «СЮРПРИЗ», виготовлені у Туреччині, і шоколадні яйця «King EGG», виготовлені у Китайській Народній Республіці, діють правомірно, але вказане можливо встановити, якщо позов буде пред'явлено до них.

Позивач 30.01.2017 подав суду заперечення на відзив відповідача, в яких вказав, що: продаж шоколадних яєць «СЮРПРИЗ» і «King EGG», на упаковках та обгортках яких містяться позначення, які є схожими настільки, що їх можна сплутати з торговельними марками позивача, є використанням торговельних марок Компанії; що ж до пропозиції відповідача пред'явити позов до виробників шоколадних яєць, то слід зазначити, що ні обгортка, ані упаковка шоколадних яєць «СЮРПРИЗ» і «King EGG» не містять інформації про виробника товарів, на них лише зазначено країни виробників.

Відповідач 13.02.2017 подав суду клопотання про витребування у державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності» інформації щодо:

- міжнародної реєстрації товарних знаків для кондитерських виробів: шоколадні яйця «СЮРПРИЗ», виготовлені у Туреччині; шоколадні яйця «King EGG», виготовлені у Китайській Народній Республіці; та її дію на території України, хто є правовласником;

- реєстрації товарних знаків в Україні для кондитерських виробів: шоколадні яйця «СЮРПРИЗ», виготовлені у Туреччині; шоколадні яйця «King EGG», виготовлені у Китайській Народній Республіці; відомості про видачу свідоцтв на знаки для товарів і послуг, хто є правовласником.

Відповідач і його представник у судовому засіданні 13.02.2017 підтримали вказане клопотання та просили його задовольнити.

Представники позивача заперечили проти задоволенні клопотання відповідача.

Відповідно до частини першої статті 38 Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України) сторона або прокурор у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування господарським судом доказів.

У клопотанні повинно бути зазначено: який доказ витребовується; обставини, що перешкоджають його наданню; підстави, з яких випливає, що цей доказ має підприємство чи організація; обставини, які може підтвердити цей доказ.

Господарський суд міста Києва, розглянувши клопотання відповідача про витребування доказів, вважає за необхідні відмовити у його задоволенні з огляду на те, що: відповідачем не мотивовано неможливості отримання інформації безпосередньо звернувшись до державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності»; предметом даного спору є порушення майнових прав позивача на належні йому торговельні марки саме відповідачем.

Представники позивача у судовому засіданні 13.02.2017 надали пояснення по суті спору, позовні вимоги підтримали у повному обсязі.

Відповідач і його представник надали пояснення у справі, проти задоволення позовних вимог заперечили.

Оцінивши наявні в матеріалах справи докази, які мають значення для розгляду справи по суті, проаналізувавши встановлені фактичні обставини справи в їх сукупності, заслухавши пояснення представників сторін, господарський суд міста Києва

ВСТАНОВИВ:

За приписами статті 494 Цивільного кодексу України (далі - ЦК України) і пункту 4 статті 5 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (далі - Закон) набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчується свідоцтвом. Обсяг правової охорони торговельної марки визначається наведеними у свідоцтві її зображенням та переліком товарів і послуг, якщо інше не встановлено законом.

Компанія є власником торговельних марок за такими міжнародними реєстраціями:

- торговельна марка «» за міжнародною реєстрацією НОМЕР_3; дата реєстрації - 09.03.1998; очікувана дата закінчення терміну дії реєстрації/продовження - 09.03.2018; дата територіального поширення - 11.12.2008;

- торговельна марка «» за міжнародною реєстрацією НОМЕР_4; дата реєстрації - 06.06.2005; очікувана дата закінчення терміну дії реєстрації/продовження - 06.06.2025; дата територіального поширення - 06.10.2005;

- торговельна марка «» за міжнародною реєстрацією НОМЕР_5; дата реєстрації - 30.11.2010; очікувана дата закінчення терміну дії реєстрації/продовження - 30.11.2020; дата територіального поширення - 22.09.2011;

- торговельна марка «» за міжнародною реєстрацією НОМЕР_6; дата реєстрації - 06.06.2005; очікувана дата закінчення терміну дії реєстрації/продовження - 06.06.2025; дата територіального поширення - 26.01.2006;

- торговельна марка «» за міжнародною реєстрацією НОМЕР_7; дата реєстрації - 23.05.2002; очікувана дата закінчення терміну дії реєстрації/продовження - 23.05.2022; дата територіального поширення - 08.08.2002.

За приписом пункту 5 статті 16 Закону свідоцтво надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди, якщо інше не передбачено цим Законом: позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг, якщо внаслідок такого використання ці позначення і знак можна сплутати.

Згідно з пунктами 4 і 5 статті 16 Закону використанням знака визнається: нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов'язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення); застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстровано; застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет.

Знак визнається використаним, якщо його застосовано у формі зареєстрованого знака, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованого знака лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності знака.

Протоколом від 04.06.2016 №КИ030879 про адміністративне правопорушення було встановлено, що Підприємець за адресою: м. Київ, вул. Столичне шосе, 104, продавав шоколадні яйця «Кіндер Сюрприз» з логотипами фірми «Ферреро», які вироблені в Китайській Народній Республіці і Туреччині, та які не є оригіналом «Ферреро».

04.06.2016 Підприємець надав пояснення Голосіївському управлінню поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, в яких вказав, що: шоколадні яйця купує у фірми «Фараон», які кур'єр вказаної фірми поставляє Підприємцю, місцезнаходження фірми «Фараон» Підприємцю не відоме; відповідачу відомо, що шоколадні яйця виготовляються у Китайській Народній Республіці і Туреччині, та на них зображені малюнки, які належать Ферреро, проте купує шоколадні яйця, тому що вони дешевші; Підприємець зазначив, що в подальшому шоколадні яйця виробництва Китайської Народної Республіки і Туреччини продавати не буде.

Постановою Голосіївського районного суду міста Києва від 08.07.2016 про притягнення Підприємця до адміністративної відповідальності провадження зі справи №752/9860/16-п закрито у зв'язку з тим, що адміністративне правопорушення про яке йдеться в протоколі від 04.06.2016 №КИ030879, відсутнє, оскільки Підприємець є суб'єктом підприємницької діяльності і реалізовував товар, а не виготовляв його.

Відповідно до частини першої статті 41 ГПК України для роз'яснення питань, що виникають при вирішенні господарського спору і потребують спеціальних знань, господарський суд призначає судову експертизу.

Згідно із пунктом 3.3 постанови пленуму Вищого господарського суду України від 23.03.2012 №5 «Про деякі питання практики призначення судових експертиз у справах зі спорів, пов'язаних із захистом права інтелектуальної власності» з урахуванням обставин справи та суті спору господарські суди за допомогою експертного дослідження мають з'ясовувати фактичні дані щодо наявності чи відсутності підстав для відмови у наданні торговельній марці правової охорони. З метою такого з'ясування слід вирішувати, зокрема, питання про те, чи торговельна марка: чи є конкуруючі позначення тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати.

Разом з тим, судом у даній справи не призначалася судова експертиза об'єктів інтелектуальної власності, з огляду на таке.

У пункті 1.4 постанови пленуму Вищого господарського суду України від 23.03.2012 № 5 «Про деякі питання практики призначення судових експертиз у справах зі спорів, пов'язаних із захистом права інтелектуальної власності» зазначено, що питання про призначення судової експертизи повинно вирішуватися лише після ґрунтовного вивчення обставин справи і доводів сторін щодо дійсної необхідності такого призначення.

З урахуванням конкретних обставин справи та у разі, коли знань судді достатньо для з'ясування обставин справи, пов'язаної із захистом прав інтелектуальної власності, можливе вирішення суддею (суддями) питань, які виникають у розгляді справи, з позиції споживача без призначення судової експертизи.

Так, судом встановлено, що:

- відповідач у відзиві на позову заяву зазначив, що дійсно продавав шоколадні яйця із зображеннями, схожими з торговельними марками позивача;

- шляхом візуального огляду товар, який продав відповідач, і товар позивача є схожими з огляду на таке:

ідентична форма - яйце;

забарвлення нижньої частини обгорток (і товару позивача, і товару, який відповідач продавав) - червоного кольору;

забарвлення верхньої частини обгорток (і товару позивача, і товару, який відповідач продавав) - білого кольору;

хвиляста лінія межі нижньої (червоної) та верхньої (білої) частин обгорток;

наявність двох білих крапель під хвилястою лінією;

розміщення крапель на обгортках: ліворуч - більша за розмірами крапля; праворуч - менша.

Таким чином, товар, який продавав відповідач, схожий з належними позивачу торговельними марками настільки, що їх можна сплутати, і використовується стосовно наведених у міжнародних реєстраціях НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_5, НОМЕР_6 і НОМЕР_7 товарів, а саме кондитерських виробів.

За таких обставин позовні вимоги в частині заборони Підприємцю здійснювати використання позначень, схожих настільки, що їх можна сплутати, із торговельними марками за міжнародними реєстраціями НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_5 і НОМЕР_6, власником яких є позивач, а саме: зберігати з метою пропонування для продажу, пропонування для продажу та продаж товарів - кондитерських виробів (шоколадних яєць) «СЮРПРИЗ», виготовлених у Туреччині, та «King EGG», виготовлених у Китайській Народній Республіці, із застосуванням позначень, що їх можна сплутати із торговельними марками за міжнародними реєстраціями НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_5, НОМЕР_6 і НОМЕР_7, підлягають задоволенню.

Що ж до вимоги позивача зобов'язати Підприємця знищити зображення позначень, схожих настільки, що їх можна сплутати із торговельними марками за міжнародними реєстраціями НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_5, НОМЕР_6 і НОМЕР_7 у вигляді кондитерських виробів (шоколадних яєць) «СЮРПРИЗ», виготовлених у Туреччині, та «King EGG», виготовлених у Китайській Народній Республіці, то слід зазначити таке.

Пунктом 72 постанови пленуму Вищого господарського суду України, від 17.10.2012 №12 «Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності» встановлено, що відповідно до абзацу другого пункту 2 статті 20 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» власник свідоцтва може вимагати усунення з товару, його упаковки незаконно використаного знака або позначення, схожого з ним настільки, що їх можна сплутати, або знищення виготовлених зображень знака або позначення, схожого з ним настільки, що їх можна сплутати. Якщо усунення з товару, його упаковки незаконно використаного знака або позначення, схожого з ним настільки, що їх можна сплутати, неможливе без заподіяння істотної шкоди самому товару, суд згідно з пунктом 3 частини другої статті 432 ЦК України може прийняти рішення про вилучення товару з цивільного обороту.

Дослідивши зображення обгорток товарів, які продавались відповідачем, суд дійшов висновку про те, що знищення зображення позначень, які розміщені на обгортці, не можливе без заподіяння істотної шкоди самому товару.

Відповідно до пункту 2.2 постанови пленуму Вищого господарського суду України, від 17.10.2012 № 12 «Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності» вибір способу судового захисту прав інтелектуальної власності, включаючи такі, як вилучення та знищення товарів і матеріалів, введених у цивільний оборот з порушенням права інтелектуальної власності, та знарядь, що використовувалися для виготовлення таких товарів, здійснюється особою, якій належить право інтелектуальної власності. Водночас перевірка відповідності цього способу допущеному порушенню і меті здійснення судового розгляду є обов'язком суду, який має приймати рішення зі справи в межах заявлених позовних вимог та з урахуванням фактичних обставин конкретної справи, беручи до уваги як можливість у той чи інший спосіб захистити порушене право, так і необхідність подальшого виконання прийнятого судом рішення.

Відповідач, заперечуючи проти задоволення позовних вимог, зазначив, що дійсно продавав шоколадні яйця, проте наразі такий товар до продажу не пропонує.

Слід зазначити, що позивачем документально не підтверджено наявність у відповідача спірного товару, пропонування до продажу і продаж Підприємцем такого товару.

З огляду на викладене позовні вимоги щодо зобов'язання Підприємця знищити зображення позначень, схожих настільки, що їх можна сплутати із торговельними марками за міжнародними реєстраціями НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_5, НОМЕР_6 і НОМЕР_7 у вигляді кондитерських виробів (шоколадних яєць) «СЮРПРИЗ», виготовлених у Туреччині, та «King EGG», виготовлених у Китайській Народній Республіці, не підлягає задоволенню.

З огляду на викладене та враховуючи приписи статті 49 ГПК України витрати зі сплати судового збору слід покласти на сторони пропорційно розміру задоволення позовних вимог.

Керуючись статтями 43, 49, 82 - 85 ГПК України, господарський суд міста Києва

ВИРІШИВ:

1. Позов задовольнити частково.

2. Заборонити фізичній особі-підприємцю ОСОБА_2 (02068, АДРЕСА_1; індивідуальний ідентифікаційний номер НОМЕР_1) здійснювати використання позначень, схожих настільки, що їх можна сплутати, із торговельними марками за міжнародними реєстраціями НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_5 і НОМЕР_6, власником яких є Ferrero S.p.A. (Ферреро С.п.А.) (Piazzale Pietro Ferrero, 1, I-12051 ALBA, CUNEO, Italy; адреса для листування: 01030, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 19-21, 14 поверх, Бізнес-центр «Леонард», представник - Семеній Юлія Миколаївна), а саме: зберігати з метою пропонування для продажу, пропонування для продажу та продаж товарів - кондитерських виробів (шоколадних яєць) «СЮРПРИЗ», виготовлених у Туреччині, та «King EGG», виготовлених у Китайській Народній Республіці, із застосуванням позначень, що їх можна сплутати із торговельними марками за міжнародними реєстраціями НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_5, НОМЕР_6 і НОМЕР_7.

3. Стягнути з фізичної особи-підприємця ОСОБА_2 (02068, АДРЕСА_1; індивідуальний ідентифікаційний номер НОМЕР_1) з будь-якого рахунку, виявленого під час виконання даного рішення суду, на користь Ferrero S.p.A. (Ферреро С.п.А.) (Piazzale Pietro Ferrero, 1, I-12051 ALBA, CUNEO, Italy; адреса для листування: 01030, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 19-21, 14 поверх, Бізнес-центр «Леонард», представник - Семеній Юлія Миколаївна) 1 378 (одну тисячу триста сімдесят вісім) грн. судового збору.

4. Після набрання рішенням законної сили видати відповідні накази.

5. У задоволенні решти позовних вимог відмовити.

Рішення набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після розгляду справи апеляційним господарським судом.

Повне рішення складено 20.02.2017.

Суддя О. Марченко