УХВАЛА

13.02.2017№ 910/23507/16

Господарський суд міста Києва у складі судді Марченко О.В., за участю секретаря судового засідання Роздобудько В.В.,

розглядаючи у відкритому судовому засіданні

справу № 910/23507/16

за позовом приватного підприємства «Агротехкомплект», м. Кам'янське Дніпропетровської області,

до приватного акціонерного товариства «У. П. Е. К.», м. Харків, та

Державної служби інтелектуальної власності України, м. Київ,

про визнання недійсним патенту України №58616 на корисну модель та зобов'язання вчинити певні дії,

за участю представників:

позивача - Таламанчука О.С. (довіреність від 05.01.2017 №б/н);

відповідача-1 - Подскребаліна О.О. (довіреність від 12.01.2017 №б/н);

відповідача-2 - Фінагіної В.Б. (довіреність від 02.06.2015 №1-8/4356).,

ВСТАНОВИВ:

Приватне підприємства «Агротехкомплект» (далі - Підприємство) звернулося до господарського суду міста Києва з позовом про:

- визнання недійсним патенту України №58616 на корисну модель «Дискова борона», власником якого приватного акціонерного товариства «У. П. Е. К.» (далі - Товариство);

- зобов'язання Державної служби інтелектуальної власності України (далі - Служба) внести відомості до Державного реєстру патентів України стосовно визнання недійсним патенту України №58616.

Позов обґрунтовано невідповідністю корисної моделі «Дискова борона» за патентом України №58616 умові патентоздатності «новизна», визначеній Законом України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі" (далі - Закон).

Ухвалою господарського суду міста Києва від 22.12.2016 порушено провадження у справі.

Служба 30.01.2017 подала суду додаткові документи до матеріалів справи та відзив на позовну заяву, в якому зазначила таке:

- патент України №58616 на корисну модель «Дискова борона» виданий Службою відповідно до порядку, встановленого законодавством про охорону прав на винаходи і корисні моделі, а Служба, приймаючи рішення про видачу патенту, не порушила жодної з вимог чинного законодавства України;

- висновок експертизи щодо умов патентоздатності від 12.10.2016 №24978/ЗУ/16 (далі - Висновок) проведений державним підприємством «Український інститут інтелектуальної власності» (далі - Інститут) є належним доказом у справі у відповідності до статті 36 Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України).

Позивач 13.02.2017 подав суду письмові пояснення, в яких додатково виклав правове обґрунтування позовних вимог.

13.02.2017 Товариство подало суду відзив на позовну заяву, в якому зазначило таке:

- патент України № 43341 на корисну модель «Ґрунтообробний агрегат», власником якої є Підприємство, та патент України №58616 на корисну модель «Дискова борона», власником якої є Товариство, є патентами на різні корисні моделі і жодним чином не пов'язані один з одним, що підтверджується висновком експерта Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України № 265/15 за результатами проведення судової експертизи у сфері інтелектуальної власності у господарській справі № 904/8572/15;

- відповідач-1 не погоджується із протиставленням патенту Німеччини від 27.04.2006 DE10137624B4 «Дисковий сошник» та вважає, що в даному патенті не використовується кожна ознака корисної моделі, яка включена до незалежного пункту формули за патентом України №58616 на корисну модель «Дискова борона», або ознака еквівалентна їй, в зв'язку з чим корисна модель «Дискова борона» за патентом № 58616 відповідає умовам патентоздатності «новизна»;

- відповідно до листа Інституту від 03.01.2017 № 8/1.1 Висновок є помилковим, оскільки вчинений на підставі тлумачення умови патентоздатності корисної моделі «новизна» з використанням поняття еквівалентних ознак, що суперечить положенням частин третьої та четвертої статті 7 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» (далі - Закон), які взагалі не передбачають використання еквівалентних ознак, на яких базується Висновок;

- Висновок не є доказом у справі, оскільки згідно з листом Інституту його буде скасовано, відкликано та проведена повторна експертиза запатентованої корисної моделі за патентом України № 58616 на відповідність умовам патентоздатності.

Служба 13.02.2017 подала суду копії матеріалів заявок за патентами України №58616 і №43341 та витяги з Державного реєстру патентів України на корисні моделі стосовно зазначених патентів.

Позивач 13.02.2017 подав суду клопотання про призначення у справі судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності, на вирішення якої просить поставити такі питання:

«А) Чи містяться в матеріалах справи відомості, які свідчать, що сукупність суттєвих ознак корисної моделі за патентом України №58616 від 26.04.2011 року стала загальнодоступною у світі до дати подання заявки на реєстрацію і не була новою на дату подання заявки №и200911466, а саме - 11.11.2009 року?

Б) Чи відповідає корисна модель за патентом України №58616 умові патентоздатності "новизна" відповідно до матеріалів справи?».

Крім того, позивач запропонував проведення судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності доручити Науково-дослідному центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності (далі - Центр).

Представники сторін у судовому засіданні 13.02.2017 підтримали клопотання про призначення у справі судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності, не заперечили щодо проведення судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності Центром.

Заслухавши пояснення представників сторін, господарський суд міста Києва вважає за необхідне призначити у справі судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності з огляду на таке.

Відповідно до статті 43 ГПК України судочинство у господарських судах здійснюється на засадах змагальності; сторони та інші особи, які беруть участь у справі, обґрунтовують свої вимоги і заперечення поданими суду доказами; господарський суд створює сторонам та іншим особам, які беруть участь у справі, необхідні умови для встановлення фактичних обставин справи і правильного застосування законодавства.

Згідно з частиною першою статті 41 ГПК України для роз'яснення питань, що виникають при вирішенні господарського спору і потребою спеціальних знань, господарський суд призначає експертизу.

Учасники судового процесу мають право пропонувати господарському суду питання, які мають бути роз'яснені судовим експертом. Остаточне коло цих питань встановлюється господарським судом в ухвалі.

З матеріалів справи вбачається, що позов мотивовано тим, що корисна модель за патентом України №58616 не відповідає умовам патентоздатності, визначеним Законом, а саме такому критерію як «новизна».

Частинами другою - п'ятою статті 7 Закону передбачено, що корисна модель відповідає умовам патентоздатності, якщо вона є новою і промислово придатною; винахід (корисна модель) визнається новим, якщо він не є частиною рівня техніки. Об'єкти, що є частиною рівня техніки, для визначення новизни винаходу повинні враховуватися лише окремо; рівень техніки включає всі відомості, які стали загальнодоступними у світі до дати подання заявки до Установи або, якщо заявлено пріоритет, до дати її пріоритету; рівень техніки включає також зміст будь-якої заявки на видачу в Україні патенту (у тому числі міжнародної заявки, в якій зазначена Україна) у тій редакції, в якій цю заявку було подано спочатку, за умови, що дата її подання (а якщо заявлено пріоритет, то дата пріоритету) передує тій даті, яка зазначена у частині четвертій цієї статті, і що вона була опублікована на цю дату чи після цієї дати.

Проведення судової експертизи доручається державним спеціалізованим установам чи безпосередньо особам, які відповідають вимогам, встановленим Законом України "Про судову експертизу".

Враховуючи необхідність з'ясування питань, що виникли у вирішенні даного спору і потребують спеціальних знань, господарський суд міста Києва вважає за необхідне призначити у справі судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності, проведення такої експертизи слід доручити Центру; витрати за проведення судової експертизи покладаються на Підприємство.

Згідно з пунктом 1 частини першої статті 79 ГПК України господарський суд має право зупинити провадження у справі за клопотанням сторони, прокурора, який бере участь в судовому процесі, або за своєю ініціативою у випадках призначення господарським судом судової експертизи.

У зв'язку з призначенням господарським судом міста Києва судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності суд вважає за необхідне на час її проведення провадження у даній справі зупинити.

Керуючись статтями 41, 79, 86 ГПК України, господарський суд міста Києва

УХВАЛИВ:

1. Призначити у справі №910/23507/16 судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручити Науково-дослідному центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності (01133, м. Київ, бульвар Лесі Українки, буд. 26, оф. 501).

2. На вирішення експертизи поставити таке питання:

- чи містяться в матеріалах справи відомості, які свідчать про те, що сукупність суттєвих ознак корисної моделі «Дискова борона» за патентом України №58616 стала загальнодоступною в світі до дати подання приватним акціонерним товариством «У. П. Е. К.» заявки № u200911466, а саме до 11.11.2009?;

3. Відповідно до статті 4 Закону України "Про судову експертизу" попередити експерта про кримінальну відповідальність за статтями 384 та 385 Кримінального кодексу України.

4. Дану ухвалу та матеріали справи №910/23507/16 скерувати Науково-дослідному центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності (01133, м. Київ, бульвар Лесі Українки, буд. 26, оф. 501).

5. Витрати з проведення судової експертизи покласти на приватне підприємство «Агротехкомплект» (51918, Дніпропетровська обл., м. Кам'янське, вул. Ушакова, буд. 33А; ідентифікаційний код 31330093). Зобов'язати назване підприємство здійснити попередню оплату експертизи відповідно до виставленого судовими експертами рахунку.

6. Зобов'язати судового експерта надіслати сторонам у справі належним чином засвідчені копії висновку, складеного за результатами проведення судової експертизи.

7. Провадження у справі №910/23507/16 зупинити до закінчення проведення судової експертизи.

Суддя О. Марченко