РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20.02.2017№910/398/17

Господарський суд міста Києва у складі судді Марченко О.В., за участю секретаря судового засідання Роздобудько В.В.,

розглянув у відкритому судовому засіданні

справу № 910/398/17

за позовом товариства з обмеженою відповідальністю «Пресс-кур'єр Україна», м. Київ,

до товариства з обмеженою відповідальністю «Видавничий дім «Толока», м. Київ,

про припинення порушення прав на торговельну марку та стягнення 2 220 589 грн.,

за участю представників:

позивача - Шевчука В.А. (довіреність від 12.05.2016 № б/н);

від відповідача - Громового О.В. (довіреність від 09.12.2016 № б/н).

Товариство з обмеженою відповідальністю «Пресс-кур'єр Україна» (далі - Товариство) звернулося до господарського суду міста Києва з позовом про:

- припинення порушення прав позивача на знак для товарів і послуг «СОВЕТЫ И СЕКРЕТЫ»;

- стягнення з товариства з обмеженою відповідальністю «Видавничий дім «Толока» (далі - Видавничий дім): збитків, завданих порушенням відповідачем прав позивача на торговельну марку «СОВЕТЫ И СЕКРЕТЫ», у сумі 2 212 645 грн.; збитків, які виникли внаслідок проведення позивачем експертного дослідження, в сумі 7 944 грн.

Позов мотивовано тим, що: 25.06.2011 товариством з обмеженою відповідальністю «Пресс-Курьер Медиа» (далі - ТОВ «Пресс-Курьер Медиа») та Товариством було укладено ліцензійний договір № 1/11 про надання ліцензії на використання торговельної марки «СОВЕТЫ И СЕКРЕТЫ» (далі - Договір), за умовами якого позивачу надано дозвіл на використання вказаного знака на товари і послуги при виробництві та (або) розповсюдженні товарів 16 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі - МКТП); позивачу стало відомо, що Видавничий дім використовує спірне позначення; Товариством розраховано, що порушення його прав відповідачем спричинило збитки у сумі 2 220 589 грн.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 06.01.2017 порушено провадження у справі; зобов'язано Державну службу інтелектуальної власності України (далі - Служба) подати суду витяг з Державного реєстру свідоцтв України на знак для товарів та послуг «СОВЕТЫ И СЕКРЕТЫ» за свідоцтвом України №140458 на знак для товарів і послуг.

26.01.2017 Служба подала суду інформацію, витребувану ухвалою суду від 06.01.2017, та повідомила, що власником торговельної марки «СОВЕТЫ И СЕКРЕТЫ» є ТОВ «Пресс-Курьер Медиа».

20.02.2017 відповідач подав суду:

- відзив на позовну заяву, в якому вказав таке:

позивачем не доведено наявність складу цивільного правопорушення;

у випадку з газетою «Санта Барбара. Советы и секреты», випуск якої розпочався лише з травня 2016 року, Товариством не доведено, що він сам теж регулярно випускав у період з травня 2016 року дотепер якесь аналогічне видання зі спірним позначенням;

друкований засіб масової інформації (далі - ЗМІ) «Советы и секреты», зареєстровано 08.10.2009, однак станом на травень 2016 року взагалі не випускався та не розповсюджувався позивачем, а інші зареєстровані ЗМІ з назвами «Советы и секреты. Кухня» та «Советы и секреты. Дача» були зареєстровані ним тільки 22.07.2016, що підтверджується відомостями з веб-сайту Державного реєстру друкованих ЗМІ та інформаційних агентств як суб'єктів інформаційної діяльності; фактично перші випуски вказаних видань почалися пізніше у кінці 2016 року, що підтверджується доданим до позовної заяви примірником однієї з цих газет;

таким чином, позивач не міг понести збитки від розповсюдження відповідачем газети «Санта Барбара. Советы и секреты» у той період часу, коли сам не використовував спірну торговельну марку;

відсутність у продажі товарів Товариства із позначенням «СОВЕТЫ И СЕКРЕТЫ» виключає навіть теоретичну можливість для споживача сплутати газети Видавничого дому та позивача;

позивач взагалі не міг понести будь-яких збитків протягом часу, коли не друкував та не продавав власну аналогічну продукцію з використанням спірної торговельної марки;

у письмових претензіях позивач не повідомляв відповідача про те, що починає друкувати самостійно аналогічне видання і що діяльність Видавничого дому йому в цьому якось перешкоджає;

відповідач в своєму листі від 07.06.2016 заявляв, що в продажу немає газет позивача з такою назвою як «Советы и секреты», у зв'язку з чим пропонував Товариству обговорення умов продажу йому прав на вказаний знак для уникнення подальших непорозумінь;

наведений у позовній заяві розрахунок можливих збитків Товариства не ґрунтується на нормах права, зокрема, на національних положеннях (стандартах) бухгалтерського обліку, та є неправомірним;

позивач називає своїми збитками самий лише добуток тиражу та ціни примірника газети «Санта Барбара. Советы и секреты», не враховуючи при цьому, що далеко не всі випуски з кожного тиражу газети продаються кінцевому споживачу, тобто реалізуються та приносять дохід;

вказана газета реалізується трьома способами: шляхом попередньої підписки на видання (в цьому випадку немає повернень газети видавництву), через мережу відділень українського державного підприємства поштового зв'язку «Укрпошта» на умовах комісії та через інших партнерів, які приймають видання під реалізацію;

в останніх двох випадках непродані посередниками (партнерами) примірники газети регулярно повертаються Видавничому дому, що підтверджується накладними на повернення, і коштів за них видавництво не отримує;

таким чином, частина нереалізованих (повернутих) газет стає збитками видавництва та їх кількість також має враховуватися під час вирішення питання про збитки в подібних спорах;

слід також враховувати, що і ціна продажу газети у роздрібній мережі (гуртова ціна через партнерів) та ціна газети через підписку істотно відрізняються;

як слідує з висновку експерта №240/16, на який посилається позивач як на єдиний доказ схожості назви газети «Санта Барбара. Советы и секреты» із торговельною маркою «СОВЕТЫ И СЕКРЕТЫ», експерт досліджував лише один примірник газети відповідача, який зображено в самому дослідженні, а саме випуск № 12 за вересень 2016 року; при цьому, для визначення ступеню схожості експертом береться до уваги те, як зображено назву на цьому конкретному зразку газети;

як вбачається з позовної заяви та доданих до неї копій інших зразків газети Видавничого дому, обкладинка та назва газети майже кожного разу оформлюються інакшим чином; наприклад, на аркуші справи 60 чітко видно, що назва зображена по-іншому, а саме: найбільш великими літерами надруковано слово «СОВЕТЫ», а слова «Санта Барбара» та «и секреты» надруковані значно меншим шрифтом та в іншому розташуванні, що ставить під сумнів можливість сплутати назву газети із спірним позначенням;

висновок експерта №240/16 є: неповним, оскільки не охоплює усіх видань газети Видавничого дому; лише думкою окремо взятої особи, яка не несе кримінальної відповідальності за завідомо неправдивий висновок експерта;

- клопотання про залучення до участі у справі як третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача - ТОВ «Пресс-Курьер Медиа».

В судовому засіданні 20.02.2017 представник позивача підтримав клопотання про витребування документів; представник відповідача не заперечив.

Господарський суд міста Києва дійшов висновку про необхідність відмови в задоволенні вказаного клопотання з огляду на таке.

Частинами першою - другою статті 38 Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України) сторона або прокурор у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування господарським судом доказів.

У клопотанні повинно бути зазначено: який доказ витребовується; обставини, що перешкоджають його наданню; підстави, з яких випливає, що цей доказ має підприємство чи організація; обставини, які може підтвердити цей доказ.

Товариством у позові, викладено клопотання про витребування:

- у державного підприємства державного видавництва «Преса України» (далі - ДП «Преса України») даних щодо об'єму замовленого, відпущеного тиражу газети «Санта Барбара. Советы и секреты» як українською, так і російської мовами, що підтверджується належними доказами (договори, рахунки фактури, товарно-транспортні накладні, довіреності на отримання товару);

- у відповідача даних щодо об'єму замовленого, отриманого, реалізованого тиражу газети «Санта Барбара. Советы и секреты» як українською, так і російською мовами, а також дані щодо залишку зазначеної продукції, що підтверджується належними доказами (договори, рахунки фактури, товарно-транспортні накладні, довіреності на отримання товару).

Вказане клопотання позивач мотивував метою забезпечення правильного та своєчасного вирішення господарського спору, для правильного визначення розміру збитків та встановлення об'єму залишку продукції, яка підлягає вилученню.

Разом з тим, позивач не підтвердив наявність обставин, що перешкоджають надання доказів самим Товариством, не надав доказів звернення до ДП «Преса України» та Видавничого дому і відмови вказаних осіб від надання вказаної інформації.

Суд не вважає за необхідне витребувати вказані докази, оскільки наявні в матеріалах справи документи є достатніми для вирішення даного господарського спору по суті.

Представник позивача підтримав клопотання про залучення ТОВ «Пресс-Курьер Медиа» та заявив клопотання про витребування у Товариства примірників журналів, які видавалися позивачем.

Представник позивача заперечив проти заявлених відповідачем клопотань.

Господарський суд міста Києва дійшов висновку про необхідність відмови у задоволенні клопотань Видавничого дому з огляду на таке.

Частиною першою та другою статті 27 ГПК України передбачено, що треті особи, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору, можуть вступити у справу на стороні позивача або відповідача до прийняття рішення господарським судом, якщо рішення з господарського спору може вплинути на їх права або обов'язки щодо однієї з сторін. Їх може бути залучено до участі у справі також за клопотанням сторін, прокурора. Якщо господарський суд при прийнятті позовної заяви, вчиненні дій по підготовці справи до розгляду або під час розгляду справи встановить, що рішення господарського суду може вплинути на права і обов'язки осіб, що не є стороною у справі, господарський суд залучає таких осіб до участі у справі як третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору. У справах щодо майна господарських організацій, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави, господарський суд залучає орган державної влади, що здійснює управління корпоративними правами, до участі у справі як третю особу, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору.

У заявах про залучення третіх осіб і у заявах третіх осіб про вступ у справу на стороні позивача або відповідача зазначається, на яких підставах третіх осіб належить залучити або допустити до участі у справі.

Клопотання відповідача про залучення третьої особи мотивоване таким:

- ТОВ «Пресс-Курьер Медиа» є ліцензіаром за Договором, який було укладено 25.06.2011; враховуючи значний обсяг часу, який сплив після укладення Договору, не виключено, що умови Договору могли бути змінені сторонами, дія правочину могла бути припинена або Договір міг бути визнаний недійсним у судовому порядку;

- оскільки позивачем не надано акт приймання-передачі спірної торговельної марки, то виконання Договору взагалі могло не відбутися;

- у разі виявлення відсутності прав ліцензіата у позивача, право на захист торговельної марки «СОВЕТЫ И СЕКРЕТЫ» буде належати ТОВ «Пресс-Курьер Медиа».

Таким чином, мотиви залучення вказаної юридичної особи ґрунтуються на припущеннях та по суті зводяться до необхідності отримання підтверджень власних доводів відповідача.

Суду не подано документального підтвердження того, що рішення з даного господарському спору може вплинути на права та обов'язки ТОВ «Пресс-Курьер Медиа», яке за Договором надало ліцензію позивачу та чинність якого документально не спростовано (стаття 204 Цивільного кодексу України (далі - ЦК України) - презумпція правомірності правочину).

Що ж до клопотання про витребування примірників журналу, то відповідачем клопотання не оформлено відповідно до вимог статті 38 ГПК України та не обґрунтовано, які саме обставини будуть підтверджувати вказані документи, враховуючи те, що належним чином засвідчені копії титульних сторінок друкованого ЗМІ долучено до матеріалів справи.

Представник позивача у судовому засіданні 20.02.2017 надав пояснення у справі, позовні вимоги підтримав у повному обсязі.

Представник відповідача надав пояснення по суті спору, щодо задоволення позовних вимог заперечив.

Оцінивши наявні в матеріалах справи докази, які мають значення для розгляду справи по суті, проаналізувавши встановлені фактичні обставини справи в їх сукупності, заслухавши пояснення представників сторін, господарський суд міста Києва

ВСТАНОВИВ:

За приписами статті 494 ЦК України і пункту 4 статті 5 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (далі - Закон) набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчується свідоцтвом. Обсяг правової охорони торговельної марки визначається наведеними у свідоцтві її зображенням та переліком товарів і послуг, якщо інше не встановлено законом.

ТОВ «Пресс-Курьер Медиа» є володільцем свідоцтва України № 140458 на знак для товарів і послуг «СОВЕТЫ И СЕКРЕТЫ» (заявка від 30.03.2010 № m 201004799; дата публікації відомостей про видачу свідоцтва 25.06.2011, бюлетень № 12; очікувана дата закінчення дії свідоцтва: 30.03.2020).

Знак «СОВЕТЫ И СЕКРЕТЫ» є словесним та складається із двох слів написаних кирилицею (російською мовою).

Торговельну марку «СОВЕТЫ И СЕКРЕТЫ» зареєстровано для товарів 16 класу МКТП «акварелі (картини); альбоми; альманахи; атласи; білети (квитки); бланки, формуляри; блокноти письмові; брошури; буклети; вивіски паперові або картонні; таблички паперові або картонні; видання друкові (друковані); відривні календарі; вітальні листівки; газети; географічні карти; графічні роботи друкові (друковані); ламінатори документів (конторські пристрої); папки (теки) на документи канцелярські; друкарська продукція; друкарські кліше; журнали (періодичні видання); записники; записники канцелярські; зошити для малювання; зошити для писання або креслення; інформаційні бюлетені; календарі; календарі-довідники; карти, що належать до 16 класу; картинки (малюнки); картки; картон; картотеки канцелярські; каталоги; квитанційні книжки канцелярські; книги; конверти канцелярські; коробки картонні або паперові; мішки (конверти, торбинки) паперові або пластмасові для пакування; мольберти; музичні вітальні листівки; обгортки (обкладинки) канцелярські; обкладинки на паспорти; облікові (реєстраційні) картки канцелярські; папки на папери; пергаментний папір; періодичні видання друкові (друковані); повідомчі листи канцелярські; поштові листівки; проспекти рекламні; реєстраційні журнали (книги записів)».

Частиною першою статті 1109 ЦК України передбачено, що за ліцензійним договором одна сторона (ліцензіар) надає другій стороні (ліцензіату) дозвіл на використання об'єкта права інтелектуальної власності (ліцензію) на умовах, визначених за взаємною згодою сторін з урахуванням вимог цього Кодексу та іншого закону.

Частиною третьою статті 1109 ЦК України встановлено, що у ліцензійному договорі визначаються вид ліцензії, сфера використання об'єкта права інтелектуальної власності (конкретні права, що надаються за договором, способи використання зазначеного об'єкта, територія та строк, на які надаються права, тощо), розмір, порядок і строки виплати плати за використання об'єкта права інтелектуальної власності, а також інші умови, які сторони вважають за доцільне включити у договір.

25.06.2011 Товариством (ліцензіар) та ТОВ «Пресс-Курьер Медиа» (ліцензіат) укладено Договір, за умовами якого:

- ліцензіар, який володіє правом власності на зареєстровану торговельну марку (знак для товарів і послуг) «СОВЕТЫ И СЕКРЕТЫ» (далі - Знак), за плату надає ліцензіату дозвіл на використання Знака (ліцензію) при виробництві та (або) розповсюдженні товарів, що визначені у пункті 1.7 Договору, в порядку та на умовах, визначених у Договорі (пункт 1.2 Договору);

- під одиничною ліцензією у Договорі розуміється дозвіл лише одному ліцензіатові на використання Знака в порядку та на умовах, визначених Договором, при цьому, не виключається можливість використання ліцензіаром об'єкта права інтелектуальної власності у сфері, що обмежена цією ліцензією (пункт 1.6 Договору);

- одинична ліцензія за Договором надається ліцензіатові для використання при виробництві та (або) розповсюдженні ним товарів відповідно до умов Договору та умов, які визначені у свідоцтві України № 140458 на знак для товарів і послуг, а саме за товарами 16 класу МКТП (пункт 1.7 Договору);

- під використанням ліцензіатом Знака розуміється нанесення його на будь-який товар, для якого зареєстровано Знак, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов'язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із нанесеним зазначеним Знаком з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення); застосування його в діловій репутації чи в рекламі та в мережі Інтернет, у тому числі в доменних іменах (пункт 1.8 Договору);

- територія дії ліцензії, що видається за Договором - територія України (пункт 1.9 Договору);

- строк дії ліцензії, що видається за Договором - до моменту закінчення строку дії свідоцтва України № 140458 на знак для товарів і послуг (пункт 1.10 Договору);

- у випадку незаконного використання Знака третіми особами ліцензіат має право вимагати поновлення своїх прав на Знак (в тому числі і вимагати стягнення грошової шкоди) будь-яким законним способом, включаючи можливість звернення від свого імені до відповідного суду чи компетентного органу, який має право вирішувати спір (пункт 1.11 Договору);

- Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його підписання сторонами та його скріплення печатками сторін (пункт 6.1 Договору);

- строк Договору починає свій перебіг у момент, визначений у пункті 6.1 Договору та діє протягом дії свідоцтва України № 140458 на знак для товарів і послуг (пункт 6.2 Договору).

Отже, позивач як ліцензіат має право захищати надані ліцензіаром права щодо торговельної марки «СОВЕТЫ И СЕКРЕТЫ».

Твердження відповідача про те, що Товариством не підтверджено факт передачі прав на торговельну марку та чинність правочину, є безпідставними, оскільки: за Договором не відбулося передачі прав на торговельну марку, а фактично надано виключне право на її використання, судом враховано те, що Договір є чинним і недійсним у встановленому законом порядку не визнавався (стаття 204 ЦК України - презумпція правомірності правочину).

Позивач зазначає, що у травні 2016 року представником Товариства у роздрібній мережі було придбано газету «Санта Барбара. Советы и секреты», видавником якої є Видавничий дім.

На думку позивача, на титульній сторінці вказаного журналу використано позначення «Советы и секреты», що тотожне із торговельною маркою «СОВЕТЫ И СЕКРЕТЫ». Надалі позивач і відповідач у своїх поясненнях називають друкований ЗМІ «Санта Барбара. Советы и секреты» як «газета», так і «журнал».

Оцінивши наявні у справі докази, у тому числі висновок експерта (спеціаліста) від 23.09.2016 № 240/16 (далі - Висновок) за результатами проведення експертного дослідження у сфері інтелектуальної власності, з'ясував, що позначення «Советы и секреты», яке нанесено на зразок журналу «Санта Барбара», є схожим зі знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України № 140458 настільки, що їх можна сплутати.

Товариство 20.05.2016 надіслало Видавничому дому претензію № 1, в якій вимагало протягом 10 календарних днів:

- припинити випуск друкованої продукції, на якій зображено торговельну марку «СОВЕТЫ И СЕКРЕТЫ», права на використання якої належать позивачу, або схоже з торговельною маркою «СОВЕТЫ И СЕКРЕТЫ» позначення;

- вилучити з господарського обігу та знищити продукцію та матеріали, на яких зображено торговельну марку «СОВЕТЫ И СЕКРЕТЫ», права на використання якої належать позивачу, або схоже з торговельною маркою «СОВЕТЫ И СЕКРЕТЫ» позначення;

- здійснити перереєстрацію газети «Санта Барбара. Советы и секреты» в Міністерстві юстиції України з метою зміни назви видання таким чином, щоб виключити з назви видання словосполучення «СОВЕТЫ И СЕКРЕТЫ», що порушує права Товариства на знак для товарів і послуг.

07.06.2016 відповідач надіслав позивачу відповідь на вказану претензію (лист від 07.06.2016 № 170), в якому повідомив таке: претензія прийнята до відома; Видавничий дім завжди з повагою відноситься до об'єктів інтелектуальної власності третіх осіб; враховуючи те, що Товариство не використовує торговельну марку «СОВЕТЫ И СЕКРЕТЫ» на території України для заявленого класу товарів МКТП, відповідач запропонував розглянути питання про продаж (відступлення) йому вказаної торговельної марки на узгоджених умовах; також Видавничий дім заявив про готовність провести перемовини за власний рахунок.

28.09.2016 позивач надіслав відповідачу претензію № 2, в якій вимагав таке:

- припинити випуск друкованої продукції, на якій зображено торговельну марку «СОВЕТЫ И СЕКРЕТЫ», права на використання якої належать позивачу, або схоже з торговельною маркою «СОВЕТЫ И СЕКРЕТЫ» позначення;

- вилучити з господарського обігу та знищити продукцію та матеріали, на яких зображено торговельну марку «СОВЕТЫ И СЕКРЕТЫ», права на використання якої належать позивачу, або схоже з торговельною маркою «СОВЕТЫ И СЕКРЕТЫ» позначення;

- здійснити перереєстрацію газети «Санта Барбара. Советы и секреты» в Міністерстві юстиції України з метою зміни назви видання таким чином, щоб виключити з назви видання словосполучення «СОВЕТЫ И СЕКРЕТЫ», що порушує права Товариства на знак для товарів і послуг;

- сплатити на користь Товариства збитки за порушення прав на знак для товарів і послуг у сумі 800 000 грн.;

- сплатити на користь позивача витрати на експертне дослідження у сумі 7 944 грн.

Відповідач відповідь на вказану претензію не надав; доказів протилежного суду не подано.

Матеріалами справи підтверджено, що відповідач використовує позначення «СОВЕТЫ И СЕКРЕТЫ» шляхом його розміщення на титульній сторінці власного друкованого видання.

Так, до матеріалів справи долучено: копії титульних сторінок журналу «Санта Барбара. Советы и секреты»; копії фіскальних чеків, що підтверджують факт купівлі вказаного журналу; витяг з Державного реєстру друкованих ЗМІ та інформаційних агентств як суб'єктів інформаційної діяльності, згідно з яким Видавничий дім зареєстрував ЗМІ «Санта Барбара. Советы и секреты» 01.02.2016.

У прохальній частині рішення Товариство просить суд припинити порушення його прав на торговельну марку, не визначаючи при цьому спосіб захисту порушеного права.

Згідно з частиною першою статті 495 ЦК України майновими правами інтелектуальної власності на торговельну марку є, зокрема: право на використання торговельної марки; виключне право дозволяти використання торговельної марки; виключне право перешкоджати неправомірному використанню торговельної марки, в тому числі забороняти таке використання.

Згідно із пунктом 5 статті 16 Закону свідоцтво надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди, якщо інше не передбачено цим Законом: зареєстрований знак стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг; зареєстрований знак стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги; означення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг, якщо внаслідок такого використання ці позначення і знак можна сплутати; позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги, або ці позначення і знак можна сплутати.

Відповідно до пункту першого статті 20 Закону будь-яке посягання на права власника свідоцтва, передбачені статтею 16 цього Закону, в тому числі вчинення без згоди власника свідоцтва дій, що потребують його згоди, та готування до вчинення таких дій, вважається порушенням прав власника свідоцтва, що тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством України.

Відповідно до пункту 2.2 постанови пленуму Вищого господарського суду України, від 17.10.2012 № 12 «Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності» (далі - Постанова № 12) вибір способу судового захисту прав інтелектуальної власності, включаючи такі, як вилучення та знищення товарів і матеріалів, введених у цивільний оборот з порушенням права інтелектуальної власності, та знарядь, що використовувалися для виготовлення таких товарів, здійснюється особою, якій належить право інтелектуальної власності. Водночас перевірка відповідності цього способу допущеному порушенню і меті здійснення судового розгляду є обов'язком суду, який має приймати рішення зі справи в межах заявлених позовних вимог та з урахуванням фактичних обставин конкретної справи, беручи до уваги як можливість у той чи інший спосіб захистити порушене право, так і необхідність подальшого виконання прийнятого судом рішення.

Оскільки позивачем не визначено чітко, яке саме порушення прав він вимагає припинити; не вказує у прохальній частині позову, особу, яка порушує його права, та не визначає спосіб використання торговельної марки, який слід припинити, то підстав для задоволення позову в цій частині немає.

Суд позбавлений права самостійно визначати за Товариство його позовні вимоги та виходити за межі позовних вимог у порядку статті 83 ГПК України.

Також позивачем було заявлено вимогу про стягнення з відповідача завданих збитків у сумі 2 212 645 грн. та 7 944 грн. за проведення експертного дослідження.

Товариство розрахувало суму збитків, помноживши тираж журналу «Санта Барбара. Советы и секреты» на його вартість (3,05 грн.).

Згідно із частиною першою статті 22 ЦК України особа, якій завдано збитків у результаті порушення її цивільного права, має право на їх відшкодування.

Відповідно до частини другої статті 22 ЦК України збитками є: втрати, яких особа зазнала у зв'язку зі знищенням або пошкодженням речі, а також витрати, які особа зробила або мусить зробити для відновлення свого порушеного права (реальні збитки); доходи, які особа могла б реально одержати за звичайних обставин, якби її право не було порушене (упущена вигода).

Частиною другою статті 224 Господарського кодексу України (далі - ГК України) встановлено, що під збитками розуміються витрати, зроблені управненою стороною, втрата або пошкодження її майна, а також не одержані нею доходи, які управнена сторона одержала б у разі належного виконання зобов'язання або додержання правил здійснення господарської діяльності другою стороною.

Згідно зі статтею 225 ГК України до складу збитків, що підлягають відшкодуванню особою, яка допустила господарське правопорушення, включаються: вартість втраченого, пошкодженого або знищеного майна, визначена відповідно до вимог законодавства; додаткові витрати (штрафні санкції, сплачені іншим суб'єктам, вартість додаткових робіт, додатково витрачених матеріалів тощо), понесені стороною, яка зазнала збитків внаслідок порушення зобов'язання другою стороною; неодержаний прибуток (втрачена вигода), на який сторона, яка зазнала збитків, мала право розраховувати у разі належного виконання зобов'язання другою стороною; матеріальна компенсація моральної шкоди у випадках, передбачених законом.

Таким чином, стягнення збитків є видом цивільно-правової відповідальності.

Відповідно до пункту 3 Постанови № 12 відповідальність за порушення права інтелектуальної власності у вигляді відшкодування шкоди, завданої суб'єктові відповідного права, може наставати лише за одночасної наявності таких умов: факту протиправної поведінки відповідача (зокрема, недодержання умов авторського, ліцензійного договорів, використання об'єкта права інтелектуальної власності без дозволу правовласника); шкоди, завданої суб'єктові права інтелектуальної власності; причинно-наслідкового зв'язку між протиправною поведінкою особи та завданою шкодою; вини особи, яка заподіяла шкоду. Доказування наявності перших трьох умов покладається на позивача.

Отже, для застосування такої міри відповідальності, як стягнення збитків у вигляді реальних збитків, потрібна наявність усіх елементів складу цивільного правопорушення: протиправної поведінки; збитків; причинно-наслідкового зв'язку між протиправною поведінкою боржника та збитками; вини.

Слід довести, що протиправні дії чи бездіяльність заподіювача є причиною, а збитки, які виникли у потерпілої особи - безумовним наслідком такої протиправної поведінки.

Наведеної правової позиції дотримується Верховний Суд України при здійсненні касаційного перегляду судових рішень у справах про відшкодування збитків (постанова Верховного Суду України від 30.05.2006 зі справи № 42/266-6/492).

Таким чином, для вирішення питання щодо покладення збитків на Видавничий дім необхідно встановити наявність всіх елементів цивільного правопорушення.

Позивач не визначив до якого виду збитків він відносить 2 212 645 грн. (реальні збитки чи упущена вигода) та документально не підтвердив жодного елементу настання цивільно-правової відповідальності.

Слід зазначити, що позивач не підтвердив належними доказами, що використовує спірну торговельну марку, тривалий час для товарів 16 класу МКТП.

Так, Товариством були зареєстровані такі газети:

08.10.2009 - «Советы и секреты» (російською), «Поради і секрети» (українською);

22.07.2016 - «Советы и секреты. Дача» (російською), «Поради і секрети. Дача» (українською);

22.07.2016 - «Советы и секреты. Кухня» (російською), «Поради і секрети. Кухня» (українською).

Проте в підтвердження видання газет позивач подав суду лише титульні сторінки друкованих ЗМІ «Советы и секреты» № 1 за 2016 рік (підписано до друку 09.06.2016; випуск 16.06.2016 у кількості 5 000 екземплярів) та «Советы и секреты. Кухня» № 1 грудень 2016 року (підписано до друку 10.11.2016; тираж 50 000 екземплярів).

Таким чином, позивач не підтвердив випуск друкованого ЗМІ під назвою «Советы и секреты» з моменту реєстрації до червня місяця 2016 року, в якому було надруковано лише № 1.

Доказів того, що Товариством надруковано якісь інші номери, у тому числі після червня 2016 року суду не подано, тобто позивач надрукував лише один номер тиражем 5 000 грн.

Що ж до журналу «Советы и секреты. Кухня», то слід вказати, що реєстрація відбулася лише у липні 2016 року та перший номер надруковано в грудні цього ж року.

Товариство не підтвердило подальше видання вказаного друкованого ЗМІ.

У свою чергу, матеріали справи містять докази того, що відповідач видавав журнал «Санта Барбара. Советы и секреты» щонайменше з травня місяця (журнал № 4 травень 2016 року - а.с. 52).

Отже, позивач здійснив друк власних журналів лише після того, як з'ясував те, що відповідач видає та розповсюджує журнал «Санта Барбара. Советы и секреты».

Слід звернути увагу, що тираж друкованих ЗМІ позивача складає 5 000 та 50 000 екземплярів.

У свою чергу, тираж журналу відповідача є значно більшим: № 4 - 150 000; № 8 - 40 000; № 9 - 40 000; № 10 - 40 000; № 11 - 40 000; № 12 - 40 000; № 13 - 40 000; № 14 - 39 700; № 15 - 30 000; № 16 - 29 600; № 17 - 29 800.

Що ж до позовної вимоги про стягнення збитків за проведення позивачем експертного дослідження, то вказана позовна вимога не підлягає задоволенню з огляду на таке.

Позивач на власний розсуд провів експертне дослідження та оплатив його вартість.

Витрати на проведення експертизи не є збитками за своєю правовою природою та не відносяться до витрат, пов'язаних з розглядом справи у розумінні статті 44 ГПК України.

З огляду на наведене у позові слід відмовити.

За приписами статті 49 ГПК України судові витрати зі справи слід покласти на позивача.

Керуючись статтями 43, 49, 82 - 85 ГПК України, господарський суд міста Києва

ВИРІШИВ:

У задоволенні позову відмовити.

Рішення набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після розгляду справи апеляційним господарським судом.

Повне рішення складено 27.02.2017.

Суддя О. Марченко