РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20.02.2017№910/12341/16

Господарський суд міста Києва у складі судді Марченко О.В., за участю секретаря судового засідання Роздобудько В.В.,

розглянув у відкритому судовому засіданні

справу № 910/12341/16

за позовом товариства з обмеженою відповідальністю «Нео Пасс» (общества с ограниченной ответственностью «Neo Pass»), м. Ташкент, Республіка Узбекистан,

до Державної служби інтелектуальної власності України, м. Київ, та

«Jugoremedija», Fabrika Lekova A.D. («Югоремедія» Медікал фекторі), м. Зренянін, Республіка Сербія,

про дострокове припинення дії свідоцтв України №32342 і №97982 на знаки для товарів і послуг та міжнародної реєстрації №821684 на торговельну марку і про зобов'язання вчинити дії,

за участю представників:

позивача - Жухевича О.В. (довіреність від 25.11.2015 №б/н);

відповідача-1 - Запорожець Л.Г. (довіреність від 21.11.2014 №1-8/8566);

відповідача-2 - Гринюк В.Г. (довіреність від 03.11.2016 № 246).

Товариство з обмеженою відповідальністю «Нео Пасс» (Oбщество с ограниченной ответственностью «Neo Pass»; далі - Товариство) звернулося до господарського суду міста Києва з позовом про:

- дострокове припинення дії свідоцтв України №32342 і №97982 на знаки для товарів і послуг стосовно всіх товарів 05 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі - МКТП), власником яких є «Jugoremedija», Fabrika Lekova A.D. («Югоремедія» Медікал фекторі; далі - Компанія);

- дострокове припинення в Україні дії міжнародної реєстрації №821684 на торговельну марку, зареєстровану для товарів 05 класу МКТП, власником якої є Компанія;

- зобов'язання Державної служби інтелектуальної власності України (далі - Служба) внести відповідні зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг про дострокове припинення дії свідоцтв України №32342 і №97982 на знаки для товарів і послуг, про що здійснити відповідну публікацію в офіційному бюлетені «Промислова власність»;

- зобов'язання Служби повідомити Міжнародне бюро Всесвітньої організації інтелектуальної власності про дострокове припинення дії на території України міжнародної реєстрації №821684 на торговельну марку.

Позов мотивовано тим, що:

- 17.04.2015 позивач подав Службі заявку № m 201505488 на реєстрацію знака для товарів і послуг «БАРАЛГЕТАС» стосовно товарів 05 класу МКТП;

- 22.06.2016 державне підприємство «Український інститут інтелектуальної власності» (далі - Інститут) повідомило позивача (лист від 22.06.2016 № 5859/4) про можливу відмову у реєстрації знака «БАРАЛГЕТАС» у зв'язку з тим, що вказане позначення є тотожним зі словесною торговельною маркою «БАРАЛГЕТАС» (свідоцтво України №97982 на знак для товарів і послуг) та є схожим настільки, що його можна сплутати із позначенням «BARALGETAS» (свідоцтво України № 32342 на знак для товарів і послуг і міжнародна реєстрація № 821684 на торговельну марку);

- власником вказаних торговельних марок є Компанія, яка протягом останніх трьох років їх не використовує;

- Товариство має намір використовувати торговельну марку «БАРАЛГЕТАС» стосовно товарів 05 класу МКТП та отримати правову охорону на торговельну марку «БАРАЛГЕТАС» в Україні;

- спірні свідоцтва та міжнародна реєстрація має бути припинено достроково за рішенням суду внаслідок невикористання знаків для товарів і послуг власниками на території України щодо послуг 05 класу МКТП протягом трьох років до дати подання даного позову.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 08.07.2016 порушено провадження у справі.

Компанія 27.01.2017 подала суду відзив на позову заяву, в якому зазначила, що: 20.03.2014 було продовжено дію міжнародної реєстрації №821684 на торговельну марку «BARALGETAS», в тому числі для території України; таким чином, позов міг бути поданий лише через три роки після дати продовження дії зазначеної міжнародної реєстрації в Україні; 27.01.2012 господарським судом міста Зреняніна (Республіка Сербія) порушено справу про банкрутство Компанії; у зв'язку з цим на даний час в Компанії відсутні працівники, відповідальні за процес виробництва лікарських засобів, що суперечить приписам статті 99 Закону Республіки Сербія «Про лікарські засоби та медичне обладнання»; враховуючи зазначене, 14.02.2013 Міністерством охорони здоров`я Республіки Сербія прийнято рішення №949, яким заборонено Компанії виробляти лікарські засоби, а тому, починаючи з наведеної дати, відповідач-2 не має можливості використовувати спірні торговельні марки щодо зазначених у свідоцтвах та міжнародній реєстрації товарів і послуг; зазначене є поважною причиною невикористання спірних торговельних марок незалежно від волі Компанії.

Служба 30.01.2017 подала суду виписки з державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг стосовно свідоцтв України №32342 і №97982, відомості стосовно міжнародної реєстрації №821684 та відзив на позовну заяву, в якому зазначила, що позивач повинен довести ті обставини, на які він посилається як на підставу своїх позовних вимог, а відповідач-2 повинен довести безпосереднє та фактичне використання або зазначити поважні причини невикористання зазначених знаків протягом трьох років від дати публікації відомостей про видачу свідоцтв або від іншої дати після цієї публікації стосовно товарів і послуг, для яких вони зареєстровані; довідка державного підприємства «Моніторинг ЗМІ України» не може вважатися доказом у справі, оскільки свідчить лише про те, що товари під знаком «БАРАЛГЕТАС» не рекламувалися на телебаченні, радіо та в друкованих засобах масової інформації, а тому не є доказом невикористання знака щодо товарів 05 класу МКТП; при цьому, надані позивачем листи та довідки стосуються періоду січень - квітень 2015 року.

20.02.2017 позивач подав суду пояснення щодо відзиву відповідача-2, в якому вказав таке:

- документи, подані Товариством, є належними доказами, що підтверджують факт невикористання Компанією на території України спірних торговельних марок;

- відповідач-2 не заперечує проти невикористання спірних позначень на території України і підтверджує вказані обставини;

- Компанія стверджує, що факт порушення проти відповідача-2 справи про банкрутство є поважною причиною невикористання спірних торговельних марок;

- поважними причинами у розумінні статті 18 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (далі - Закон), зокрема, є: обставини, що перешкоджають використанню знака незалежно від волі власника свідоцтва, такі як обмеження імпорту чи інші вимоги до товарів і послуг, встановлені законодавством; можливість введення в оману щодо особи, яка виробляє товари або надає послуги, під час використання знака особою, що звернулася до суду, чи іншою особою щодо товарів і послуг, відносно яких висунута вимога про припинення дії свідоцтва;

- на думку Товариства, банкрутство відповідача-2, тобто його особиста неспроможність задовольнити вимоги кредиторів, не може вважатись об'єктивною непереборною обставиною та такою, що не залежить від власника свідоцтва причиною невикористання спірних торговельних марок;

- банкрутство є суб'єктивним і залежним від відповідача-2 фактором невикористання спірних торговельних марок;

-відповідачем-2 не надано жодних доказів, які б свідчили про вчинення дій, спрямованих на використання спірних торговельних марок іншими особами, але під контролем відповідача-2, наприклад, шляхом ліцензування.

Представник позивача у судовому засіданні 20.02.2017 надав пояснення по суті спору, позовні вимоги підтримав у повному обсязі.

Представники відповідачів-1,2 надали пояснення по суті спору, проти задоволення позовних вимог заперечили.

Оцінивши наявні в матеріалах справи докази, які мають значення для розгляду справи по суті, проаналізувавши встановлені фактичні обставини справи в їх сукупності, заслухавши пояснення представників сторін, господарський суд міста Києва

ВСТАНОВИВ:

Компанія є власником таких знаків для товарів і послуг:

- «BARALGETAS», зареєстрованого за міжнародною реєстрацією № 821684; строк дії реєстрації - до 04.02.2024; торговельну марку «BARALGETAS» зареєстровано для товарів 05 класу МКТП і вказане позначення поширюється на території України з 29.09.2010;

- «BARALGETAS®» (свідоцтво України № 32342 на знак для товарів і послуг); строк дії - до 27.02.2021; торговельну марку «BARALGETAS®» зареєстровано для товарів 05 класу МКТП «фармацевтичні препарати» (заявка від 27.02.2011 № ; дата публікації відомостей про видачу свідоцтва - 16.06.2003);

- «БАРАЛГЕТАС» (свідоцтво України № 97982 на знак для товарів і послуг); строк дії - до 19.07.2017; торговельну марку «БАРАЛГЕТАС» зареєстровано для товарів 05 класу МКТП «фармацевтичні препарати» (заявка від 19.07.2007 № m200711903; дата публікації відомостей про видачу свідоцтва - 10.10.2008).

За приписами статті 494 Цивільного кодексу України (далі - ЦК України) і пункту 4 статті 5 Закону набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчується свідоцтвом. Обсяг правової охорони торговельної марки визначається наведеними у свідоцтві її зображенням та переліком товарів і послуг, якщо інше не встановлено законом.

Відповідно до статті 4 Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків від 14.04.1891 (дата набуття чинності для України 25.12.1991) з дати реєстрації, зробленої таким чином в Міжнародному бюро відповідно до положень статей 3 та 3ter, у кожній зацікавленій Договірній країні знаку надається така сама охорона, як і у випадку, коли б він був заявлений там безпосередньо.

Товариством позов подано у зв'язку з тим, що, на його думку, дія міжнародної реєстрації № 821684 та свідоцтв України № 32342 та № 97982 на знаки для товарів і послуг повинна бути достроково припинена у зв'язку з тим, що відповідач-2 не використовує спірні позначення для товарів 05 класу МКТП протягом більше трьох років до дня подання позовної заяви - 06.07.2016.

Відповідно до статті 1 Закону знак - це позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб.

Статтею 17 Закону (обов'язки, що випливають із свідоцтва) встановлено, що власник свідоцтва повинен добросовісно користуватися правами, що випливають із свідоцтва.

У пункті 4 статті 18 Закону зазначено, що якщо знак не використовується в Україні повністю або щодо частини зазначених у свідоцтві товарів і послуг протягом трьох років від дати публікації відомостей про видачу свідоцтва або від іншої дати після цієї публікації, будь-яка особа має право звернутися до суду із заявою про дострокове припинення дії свідоцтва повністю або частково.

Відповідач-2 заперечував проти задоволення позову, посилаючись на те, що ним не використовуються позначення «BARALGETAS» і «БАРАЛГЕТАС» з поважних причин, а тому підстав для припинення дії міжнародної реєстрації № 821684 на торговельну марку і свідоцтв України № 32342 та № 97982 на знаки для товарів і послуг немає.

Слід зазначити, що відповідно до пункту 4 статті 18 Закону правове значення в даному випадку мають лише: факт використання (кожним з власників та/або іншою особою під їх контролем) чи невикористання торговельної марки для товарів та/або послуг, стосовно яких її було зареєстровано; тривалість невикористання знака (має бути більше трьох років); причини невикористання. При цьому обов'язок доказування наявності поважних причин невикористання покладається на власника свідоцтва.

Разом з тим, суд дійшов висновку про відмову у задоволенні позову, виходячи з такого.

Згідно з пунктом 4 статті 16 Закону використанням знака визнається: нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов'язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення); застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет; застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстровано; застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет. Знак визнається використаним, якщо його застосовано у формі зареєстрованого знака, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованого знака лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності знака.

У пункті 70 постанови пленуму Вищого господарського суду України від 17.10.2012 № 12 «Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності» у спорах про дострокове припинення дії свідоцтва на знак у зв'язку з невикористанням знака господарським судам необхідно з'ясовувати, з яких причин знак не використовувався власником, чи не обумовлено його невикористання незалежними від власника свідоцтва причинами, та дати оцінку названим обставинам у разі посилання відповідача на наявність таких причин.

У зв'язку з цим господарським судам слід мати на увазі приписи пункту 4 статті 18 Закону, згідно з яким дія свідоцтва може бути припинена повністю або частково лише за умови, що власник свідоцтва не зазначить поважні причини такого невикористання. Такими поважними причинами, зокрема, є: обставини, що перешкоджають використанню знака незалежно від волі власника свідоцтва, як-от обмеження імпорту чи інші вимоги до товарів і послуг, встановлені законодавством; можливість введення в оману щодо особи, яка виробляє товари або надає послуги, під час використання знака особою, що звернулася до суду, чи іншою особою щодо товарів і послуг, стосовно яких висунуто вимогу про припинення дії свідоцтва. Крім того, використанням знака власником свідоцтва вважається також використання його іншою особою за умови контролю з боку власника свідоцтва.

Судом встановлено, що Компанія не використовує на території України спірні позначення, що підтверджується самим відповідачем-2, а також поданими Товариством документами, а саме:

- довідкою від 21.01.2015 № 1, виданою дочірнім підприємством «Моніторінг ЗМІ України», про те, що згідно з даними моніторингу, проведеного вказаним підприємством на радіо, телебаченні та у друкованих ЗМІ в період з 20.01.2012 і до моменту надання довідки, товари у категорії «фармацевтичні препарати» під торговельною маркою «БАРАЛГЕТАС» не рекламувались;

- листом від 12.02.2015 № 179/24 державного підприємства «Український інститут промислової власності», яким повідомлено, що станом на 12.02.2015 до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг не вносились відомості щодо видачі ліцензій на використання знака для товарів і послуг по свідоцтву України № 97982;

- листом від 27.01.2015 № 026/01 асоціації товарної нумерації України «ДжіЕс1 Україна» (далі - Асоціація), в якому повідомлено таке: станом на 21.01.2015 у реєстрі асоційованих членів Асоціації відсутні записи про суб'єктів господарювання, у складі назв яких є позначення «Югоремедія»; це означає, що Асоціація не присвоювала ідентифікаційних номерів GS1 товарним позиціям за заявками суб'єкту господарювання Компанії; станом на 21.01.2015 у реєстрі Асоціації відсутні записи про товарні позиції суб'єктів господарювання - асоційованих членів Асоціації, у складі назв яких є позначення «БАРАЛГЕТАС»; це означає що Асоціація не присвоювала ідентифікаційних номерів GS1 товарним позиціям, у складі назв яких заявлено позначення «БАРАЛГЕТАС»;

- листом від 29.04.2015 № 9291/6/99-99-24-03-02-15 Державної фіскальної служби України, в якому зазначено, що датами останнього митного оформлення товарів з торговельною маркою «БАРАЛГЕТАС» є: 03.09.2012 - імпорт; 26.12.2012 - експорт;

- листом від 23.01.2015 № 3433-08/2054-07 Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (далі - Мінекономіки), в якому вказано, що сертифікати відповідності на продукцію (фармацевтичні препарати) під торговельною маркою «БАРАЛГЕТАС» в Реєстрі державної систем сертифікації не зареєстровано;

- листом від 02.02.2017 № 142/24 Інституту, в якому повідомлено про те, що станом на 01.02.2017 до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг та Реєстру ліцензійних договорів про використання міжнародного знака не вносилися відомості щодо видачі ліцензій на використання знаків для товарів і послуг за свідоцтвами України № 32342 та № 97982 на знаки для товарів і послуг та за міжнародною реєстрацією № 821684 на торговельну марку відповідно;

- листом від 08.02.2017 № 036/01 Асоціації, зі змісту якого вбачається, що станом на 08.02.2017 у реєстрі Асоціації відсутні записи про товарні позиції суб'єктів господарювання - асоційованих членів Асоціації, у складі назв або описів яких є позначення «БАРАЛГЕТАС», «BARALGETAS»; це означає, що Асоціація не присвоювала ідентифікаційних номерів GS1 товарним позиціям, у складі назв або описів яких заявлено позначення «БАРАЛГЕТАС» та/або «BARALGETAS»;

- листом від 27.01.2017 № 3433-08/2570-07 Мінекономіки, в якому вказано, що сертифікати відповідності на продукцію (фармацевтичні препарати) під торговельними марками «БАРАЛГЕТАС» та «BARALGETAS» в Реєстрі державної систем сертифікації не зареєстровано;

- листом від 30.01.2017 № 14/14/Б державного підприємства «Державний експертний центр Міністерства охорони здоров'я України», в якому повідомлено таке:

наказом Міністерства охорони здоров'я України від 29.10.2010 № 930 в Україні були перереєстровані та дозволені до застосування лікарські засоби: «БАРАЛГЕТАС®», таблетки № 10 (10x1), № 100 (10x10) у блістерах, заявник/виробник «Югоремедія АТ», Сербія, термін дії реєстраційного посвідчення № UA/3952/02/01 з 29.10.2010 по 29.10.2015; «БАРАЛГЕТАС®», розчин для ін'єкцій по 5 мл в ампулах № 5, заявник/виробник «Югоремедія АТ», Сербія, термін дії реєстраційного посвідчення № UA/3952/01/01 з 29.10.2010 по 29.10.2015;

згідно з відомостями Державного реєстру лікарських засобів України станом на 30.01.2017 лікарські засоби з торговою назвою «БАРАЛГЕТАС» або «BARALGETAS» не зареєстровані.

Таким чином, позивачем документально підтверджено факт невикористання на території України спірних позначень.

Доводи відповідачів про те, що вказані довідки та листи не є належними доказами, документально не підтверджені та викладена у них інформація Службою і Компанією не спростована.

Разом з тим, відповідач-2 підтвердив наявність поважних причин невикористання спірних торговельних марок на території України протягом останніх трьох років з огляду на таке:

- 27.01.2012 Господарським судом м. Зреняніна (Республіка Сербія) за заявою АО «Гіпо-Апьпе-Адріа-Банк» (Республіка Сербія) порушено справу про банкрутство Компанії (рішення від 27.12.2012 зі справи № Ст. 300/2012);

- інформація про відкриття процедури банкрутства відповідача-2 була зареєстрована 04.01.2013 в Реєстрі суб'єктів господарської діяльності Агентства господарських реєстрів Республіки Сербія;

- згідно із статтею 77 Закону Республіки Сербія «Про банкрутство» порушення провадження в справі про банкрутство є підставою для розірвання трудових договорів боржника з власними працівниками;

- виконання вказаної вимоги законодавства Республіки Сербія призвело до відсутності у відповідача-2 працівників, відповідальних за процес виробництва Компанією лікарських засобів, а також кваліфікованих фармацевтів, відповідальних за контроль якості, що суперечить статті 99 Закону Республіки Сербія «Про лікарські засоби та медичне обладнання»;

- Міністерство охорони здоров'я Республіки Сербії 14.02.2013 прийняло рішення № 949, яким заборонило відповідачеві-2 виробляти лікарські засоби;

- починаючи з 14.02.2013 Компанія не має можливості використовувати спірні торговельні марки щодо зазначених у свідоцтвах та міжнародній реєстрації товарів 05 класу МКТП через рішення Міністерства охорони здоров'я Республіки Сербії, прийняття якого не залежало від волі відповідача-2;

- в процедурі банкрутства Компанії як цілісного майнового комплексу в установленому порядку враховуються всі види майна, призначеного для здійснення підприємницької діяльності відповідача-2, у тому числі права на знаки (позначення), що індивідуалізують його, продукцію, роботи, послуги (фірмове найменування, знаки для товарів і послуг), інші права, які належать Компанії як боржнику, за винятком прав і обов'язків, які не можуть бути передані іншим особам.

Таким чином, банкрутство Компанії, що зумовило заборону на виробництво ліків, які маркувалися спірними торговельними марками, є поважною причиною невикористання знаків для товарів і послуг.

Суд не погоджується з твердженнями позивача про те, що банкрутство не є об'єктивною причиною, оскільки залежало від волі відповідача-2 та є наслідком його господарської діяльності, виходячи з такого.

Відповідно до статті 62 Господарського кодексу України (далі - ГК України) підприємство - це самостійний суб'єкт господарювання, створений компетентним органом державної влади або органом місцевого самоврядування, або іншими суб'єктами для задоволення суспільних та особистих потреб шляхом систематичного здійснення виробничої, науково-дослідної, торговельної, іншої господарської діяльності в порядку, передбаченому цим Кодексом та іншими законами.

Статтею 41 ГК України передбачено, що підприємництво - це самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик господарська діяльність, що здійснюється суб'єктами господарювання (підприємцями) з метою досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку.

Відповідно до статті 1 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» банкрутство - це визнана господарським судом неспроможність боржника відновити свою платоспроможність за допомогою процедур санації та мирової угоди і погасити встановлені у порядку, визначеному цим Законом, грошові вимоги кредиторів не інакше як через застосування ліквідаційної процедури.

Статтею 219 Кримінального кодексу України передбачено, що доведення до банкрутства, тобто умисне, з корисливих мотивів, іншої особистої заінтересованості або в інтересах третіх осіб вчинення громадянином - засновником (учасником) або службовою особою суб'єкта господарської діяльності дій, що призвели до стійкої фінансової неспроможності суб'єкта господарської діяльності, якщо це завдало великої матеріальної шкоди державі чи кредитору карається штрафом від двох тисяч до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Зі змісту вказаних норм вбачається, що банкрутство підприємства є ризиком господарської діяльності, що не можна звести лише до суб'єктивних причин, а у випадку наявності умисних дій щодо доведення юридичної особи до банкрутства настає кримінальна відповідальність.

Слід зазначити, що законодавство Республіки Сербії суттєво не відрізняється від чинного законодавства України у визначенні таких понять як «банкрутство» та визначення такого злочину як доведення до банкрутства.

Суду не подано доказів того, що наявне кримінальне провадження стосовно доведення Компанії до банкрутства, а тому відсутні підстави вважати, що саме умисні дії, господарська діяльність Компанії стали наслідком банкрутства відповідача-2.

Компанія позбавлена можливості виробляти ліки у зв'язку із рішенням суб'єкта владних повноважень.

Об'єкти інтелектуальної власності, у тому числі торговельні марки, відносяться до нематеріальних активів підприємства, які мають відповідну вартість та можуть бути відчужені, передані в користування за ліцензійним договором за плату, зокрема позивачу.

Разом з тим, дострокове припинення дії свідоцтв України та міжнародної реєстрації викличе знецінення таких активів Компанії.

Оскільки спірні позначення зареєстровані для товарів 05 класу МКТП, а Компанії заборонено виробляти фармацевтичні препарати, то підстав для застосування статті 18 Закону немає у зв'язку із тим, що причини невикористання є поважними, а тому позовні вимоги щодо дострокового припинення дії свідоцтв України на знаки для товарів і послуг та міжнародної реєстрації на торговельну марку задоволенню не підлягають.

Враховуючи те, що позовні вимоги до Служби є похідними від вимоги до відповідача-2, то вони також не підлягають задоволенню.

За приписами статті 49 ГПК України судові витрати зі справи слід покласти на позивача.

Керуючись статтями 43, 49, 82 - 85 ГПК України, господарський суд міста Києва

ВИРІШИВ:

У задоволенні позову відмовити.

Рішення набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після розгляду справи апеляційним господарським судом.

Повне рішення складено 27.02.2017.

Суддя О. Марченко