УХВАЛА

14.02.2017№ 910/570/16

Господарський суд міста Києва у складі судді Марченко О.В., розглянувши матеріали справи № 910/570/16

за позовом публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України», м. Київ,

до публічного акціонерного товариства «Сбербанк», м. Київ,

публічного акціонерного товариства «Сбербанк Росії» (публичного акционерного общества «Сбербанк России»), м. Москва, Російська Федерація,

Державної служби інтелектуальної власності України, м. Київ, та

фізичної особи-підприємця ОСОБА_1, м. Харків,

про припинення порушення прав та зобов'язання вчинити дії,

без виклику представників сторін,

ВСТАНОВИВ:

Публічне акціонерне товариство «Державний ощадний банк України» (далі - Банк) звернулося до господарського суду міста Києва з позовом про:

- визнання недійсними повністю належних публічному акціонерному товариству «Сбербанк» (далі - Товариство; ПАТ «Сбербанк») свідоцтв України:

№183294 на знак для товарів і послуг, зареєстрований для всіх послуг 36 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі - МКТП);

№183296 на знак для товарів і послуг, зареєстрований для всіх послуг 36 класу МКТП;

- визнання частково недійсним належного Товариству свідоцтва України №151584 на знак для товарів і послуг, зареєстрований для всіх товарів 14 класу МКТП;

- визнання недійсними повністю на території України належних публічному акціонерному товариству «Сбербанк Росії» (публичное акционерное общество «Сбербанк России»; далі - ПАТ «Сбербанк Росії») міжнародних реєстрацій:

№1069810 на торговельну марку, зареєстровану для всіх послуг 36 класу МКТП;

№1114550 на торговельну марку, зареєстровану для всіх послуг 36 класу МКТП;

№1117613 на торговельну марку, зареєстровану для всіх послуг 36 класу МКТП;

- визнання частково недійсними на території України належних ПАТ «Сбербанк Росії» міжнародних реєстрацій:

№1113875 на торговельну марку, зареєстровану для всіх товарів 09 та послуг 36 класів МКТП;

№1113876 на торговельну марку, зареєстровану для всіх товарів 09 та послуг 36 класів МКТП;

№1116554 на торговельну марку, зареєстровану для всіх товарів 09 класу МКТП;

№1120118 на торговельну марку, зареєстровану для всіх товарів 09 класу МКТП;

зобов'язання Державної служби інтелектуальної власності України (далі - Служба) внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг про визнання недійсними повністю свідоцтв України №183294 та №183296, визнання недійсним частково свідоцтва України №151584, зареєстрованих для товарів 14 класу МКТП, та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені «Промислова власність»;

зобов'язання Служби повідомити Міжнародне Бюро Всесвітньої організації інтелектуальної власності про визнання недійсними повністю на території України міжнародних реєстрацій №1069810, №1114550 та №1117613, визнання частково недійсними на території України міжнародних реєстрацій №1113875 та №1113876, зареєстрованих для товарів і послуг 9, 36 та 38 класів МКТП;

заборону Товариству незаконно використовувати знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 82116, володільцем якого є Банк, зокрема, шляхом: надання послуг, ідентичних та/або споріднених із послугами, для яких даний знак зареєстрований; виготовлення та продажу товарів, споріднених із товарами, для яких даний знак зареєстрований; застосування його в комерційному найменуванні, в рекламі, в діловій документації, в мережі Інтернет, в назві доменних імен;

зобов'язання Товариства внести зміни до своїх установчих документів, якими видалити з найменування Товариства слово «СБЕРБАНК» та подати оновлений варіант установчих документів на реєстрацію до державного реєстратора протягом трьох днів після внесення таких змін;

зобов'язання фізичної особи-підприємця ОСОБА_1 (далі - Підприємець) здійснити переделегування доменного імені sberbank.ua на користь Банка та вказати такі відомості у записі даного доменного імені:

organization-loc: «Public Joint Stock Company «State Savings Bank of Ukraine»

(JSC «Oschadbank»)

e-mail:

address: HOSPITALNA 12G

address: KIEV, KYIV

postal-code: 01001

country: UA

address-loc: n/a

country-loc: UA

phone: +380.442478485

fax: +380.442478609

status: ok

status: linked

created: 2014-03-31 17:47:06+03

source: UAEPP.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 18.01.2016 порушено провадження у справі.

27.01.2016 ухвалою господарського суду міста Києва вжито заходи до забезпечення позову шляхом:

- заборони Товариству:

передавати повністю або частково виключні майнові права інтелектуальної власності на знаки для товарів і послуг за свідоцтвами України №151584, №183294 та №183296 іншим особам або ж відмовлятися від наведених свідоцтв;

вчиняти будь-які дії з переделегування доменного імені sberbank.ua на користь будь-яких інших осіб, а також вчиняти будь-які інші дії щодо внесення змін або записів до сервісу «Whois» стосовно доменного імені sberbank.ua, в тому числі змінювати реєстратора, відмовлятися від доменного імені sberbank.ua або видаляти вказане доменне ім'я;

- заборони Службі вносити зміни до Державного реєстру свідоцтв України стосовно власника та статусу знаків для товарів і послуг за свідоцтвами України №151584, №183294 та №183296 і здійснювати публікацію про це в офіційному бюлетені «Промислова власність»;

- заборони Підприємцю вчиняти дії з переделегування доменного імені sberbank.ua на користь будь-яких осіб, а також вчиняти інші дії щодо внесення змін до бази «Whois» стосовно будь-яких даних реєстранта/власника доменного імені sberbank.ua, особи реєстратора доменного імені sberbank.ua, а також припиняти (скасовувати) делегування вказаного доменного імені.

13.06.2016 Служба подала суду відзив на позовну заяву, в якому зазначила таке: за результатами проведення кваліфікаційних експертиз було встановлено, що заявлені позначення за заявками №m201113537, № m201319021 та № m201319156 відповідають умовам надання правової охорони, зокрема, Службою не було виявлено їх схожості з раніше зареєстрованим словесним знаком для товарів і послуг позивача «СБЕРБАНК» за свідоцтвом України №82116 для послуг 36 класу МКТП; крім того, всі рішення Служби про реєстрацію оскаржуваних знаків для товарів і послуг та надання охорони міжнародним реєстраціям на території України прийняті на підставі, у межах повноважень та у спосіб, передбачені чинним законодавством України, а тому є законними та обґрунтованими.

04.07.2016 позивач подав суду письмові пояснення щодо належного повідомлення ПАТ «Сбербанк Росії», в яких зазначив, що: ПАТ «Сбербанк Росії» отримало позовну заяву; обізнане про предмет позову у даній справі; отримує із господарського суду міста Києва процесуальні документи; обізнане про місце та час судових засідань у даній справі; відповідні докази, що підтверджують дані твердження, містяться у матеріалах справи; крім того, ПАТ «Сбербанк Росії» в силу положення статті 22 Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України) повинен сприяти об'єктивному розгляду даної справи та належним чином користуватися процесуальними правами та обов'язками; судова справа повинна бути розглянута у розумні строки, визначені ГПК України.

Разом з тим, 04.07.2016 Банк подав суду письмові пояснення з урахуванням відзиву Товариства, в яких зазначив таке:

- головним словесним елементом всіх оскаржуваних позначень є саме слово «Сбербанк», за яким споживачі і асоціюють дані об'єкти інтелектуальної власності, а тому посилання Товариства на несхожість цих позначень є необґрунтованим;

- Товариство жодним чином не зазначає, яким чином оскаржувані позначення за свідоцтвами України №183294, №183296 та №151584 набули розрізняльної здатності в процесі їх використання і асоціюються саме з відповідачем-1 можуть вплинути на предмет позову в даній справі; відповідно до підстав позову Банк не посилається на абзац другий пункту другого статті 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (далі - Закон), де встановлено, що згідно з цим Законом не можуть одержати правову охорону також позначення, які, зокрема, звичайно не мають розрізняльної здатності та не набули такої внаслідок їх використання;

- з тверджень позивача вбачається, що свідоцтво України №82116 на знак для товарів і послуг «СБЕРБАНК», належне позивачу, в передбачений законом спосіб недійсним не визнавалося;

- посилання Товариства на невикористання Банком торговельної марки та відповідні документи, які це підтверджують, не мають жодного відношення до предмету доказування в даній справі та жодним чином не сприяють встановленню обставин, що підлягають доказуванню у даній справі;

- зобов'язання Товариства змінити своє фірмове найменування є належним способом захисту, оскільки останній надає різноманітні фінансові послуги під комерційним найменуванням, яке є схожим до ступеня змішування із торговельною маркою Банка «СБЕРБАНК», а тому таке порушення має бути припинено шляхом внесення Товариством змін до статуту, які полягають у видаленні слова «СБЕРБАНК» з найменування Товариства;

- як підтверджується пунктом 1.3 статуту Товариства від 25.01.2016, він є правонаступником всього майна, прав та обов'язків публічного акціонерного товариства «Дочірній Банк Сбербанку Росії»; дана обставина вказує на приналежність оскаржуваного домену саме Товариству;

- як вбачається з сервісу WHOIS, доменне ім'я sberbank.ua було зареєстровано на підставі свідоцтва №151584, яке належить саме Товариству.

Товариство 04.07.2016 подало суду заяву про застосування позовної давності, в якій вказало, що: позивач міг дізнатися про порушення свого права, за захистом якого він звернувся до суду, з публікації відомостей про видачу свідоцтв України в офіційному бюлетені «Промислова власність» та про реєстрацію міжнародних реєстрацій знаків у бюлетені Всесвітньої організації інтелектуальної власності; усі виписки з Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг щодо свідоцтва України на знак №151584 та офіційна інформація державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності» щодо дії вказаних міжнародних реєстрацій надані у відзиві Товариства та містяться у матеріалах справи; з урахуванням даних обставин, Товариство вважає, що термін позовної давності за вимогами Банка у відношенні зазначеного свідоцтва України на знак для товарів та послуг і міжнародних реєстрацій минув на дату звернення позивачем до суду з відповідним позовом; крім того, Товариству не відомо про існування будь-яких обставин щодо поважних причин пропущення строку позовної давності позивачем; станом на 2008 рік Банк міг дізнатися про перейменування банка і включення в його нову (на той момент) назву позначення «СБЕРБАНК», яке позивач вимагає виключити з поточного найменування банка; разом з тим, доменне ім'я sberbank.ua було зареєстровано 13.02.2012, дана інформація доступна у відкритій базі WHOIS, та роздруківка з бази WHOIS щодо доменного імені sberbank.ua надана до відзиву Товариства та міститься в матеріалах справи; таким чином, позовна давність для даної вимоги сплила 13.02.2015, так як позивач міг дізнатися про реєстрацію доменного імені саме з відкритої бази WHOIS.

Банк 18.07.2016 подав суду письмові пояснення щодо заяви Товариства про застосування позовної давності, в яких зазначив таке:

- статутом та внутрішніми документами позивача не передбачено структурних підрозділів та відділів, та/або співробітників, посадовими інструкціями яких передбачено представництво його інтересів у сфері інтелектуальної власності;

- реєстрації об'єктів інтелектуальної власності в Україні, підтримання чинності та продовження терміну дії охоронних документів на дані об'єкти, усі дані послуги (у разі необхідності) в сфері інтелектуальної власності та інші, замовляються виключно на підставі відповідних договорів, укладених з патентно-юридичними фірмами, які спеціалізуються на представництві інтересів в сфері інтелектуальної власності; крім того, Банк ніколи не був підписчиком/отримувачем офіційних бюлетенів «Промислова власність» та Всесвітньої організації інтелектуальної власності;

- однією із підстав для звернення позивача до суду із позовною заявою про захист своїх порушених прав стала саме зміна Товариством свого фірмового найменування з публічного акціонерного товариства «Дочірній банк Сбербанк Росії» на ПАТ «Сбербанк», яке відбулося наприкінці 2015 року;

- в матеріалах справи немає жодного належного доказу, згідно з яким позивач довідався або мав можливість довідатися про порушення Товариством його прав у 2011-2012 роки.

Товариство 18.07.2016 подало суду письмові пояснення щодо належного повідомлення ПАТ «Сбербанк Росії» у справі №910/570/16, в яких вказав, що: наявні в матеріалах справи №910/11005/16 документи зі справи №910/570/16 не є належними доказами виконання господарським судом міста Києва вимог законодавства щодо повідомлення ПАТ «Сбербанк Росії» про розгляд справи №910/570/16; твердження позивача про здійснення зазначеними особами представництва інтересів ПАТ «Сбербанк Росії» у даній справі є безпідставними, оскільки жодних доказів надання таким особам повноважень на участь у справі №910/570/16 від імені ПАТ «Сбербанк Росії» матеріали справи не містять, позивач у свою чергу таких доказів також не надав.

Крім того, 18.07.2016 Товариство подало суду письмові пояснення, в яких зазначило таке:

- Товариство використовує знаки у формі зареєстрованих знаків Товариства, що набули розрізняльної здатності у споживачів, а також у формі, що відрізняється лише окремими елементами (в тому числі у формі, що не змінює відмітність знака для товарів і послуг за міжнародною реєстрацією №949899), а це має значення для справи, оскільки однією з вимог позивача є вимога заборонити відповідачу-1 використовувати знак для товарів і послуг за свідоцтвом України №82116, що включає в себе словесне позначення «СБЕРБАНК», а Товариство використовує свої знаки у відповідності до вимог Закон;

- відомості щодо оспорювання свідоцтва України №82116 на знак для товарів і послуг «СБЕРБАНК» позивача мають відношення до даної справи, оскільки визнання цього свідоцтва недійсним може призвести до відсутності у Банка права на знак, за захистом якого він звернувся;

- відповідно до інформації, що міститься в базі WHOIS, доменне ім'я sberbank.ua зареєстровано 13.02.2012 на підставі свідоцтва України №151584 на знак для товарів і послуг;

- підстав для примусового переделегування доменного імені позивачу немає, оскільки підстава делегування доменного імені Товариству, а саме договір про делегування, не визнано недійсним;

- докази з e-mail листування, надані позивачем не є належними і не можуть підтвердити те, що Підприємець є належним відповідачем у даній справі;

- вимога про внесення змін до комерційного найменування не може бути належним способом захисту права позивача на знак для товарів і послуг, оскільки такий спосіб захисту права не передбачений законодавством України.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 18.07.2016 призначено у справі №910/570/16 судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручено Науково-дослідному центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності (далі - Центр), та зупинено провадження у справі до закінчення проведення судової експертизи.

До господарського суду міста Києва 13.02.2017 надійшли матеріали справи №910/570/16 з висновком судових експертів від 09.02.2017 №219/16, в якому вказано, що:

- знаки для товарів і послуг за свідоцтвами України №183294 і №183296 є схожими настільки, що їх можна сплутати з раніше зареєстрованим на ім'я Банка знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України №82116 стосовно всіх послуг 36 класу МКТП;

- знак для товарів і послуг за свідоцтвом України №151584 є схожим настільки, що його можна сплутати з раніше зареєстрованим на ім'я Банка знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України №82116 стосовно всіх товарів 14 класу МКТП;

- знаки для товарів і послуг за міжнародними реєстраціями №1113875 і №1113876 є схожими настільки, що їх можна сплутати з раніше зареєстрованим на ім'я Банка знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України №82116 стосовно всіх товарів 09 та всіх послуг 36 класів МКТП;

- знаки для товарів і послуг за міжнародними реєстраціями №1116554 і №1120118 є схожими настільки, що їх можна сплутати з раніше зареєстрованим на ім'я Банка знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України №82116 стосовно всіх товарів 09 класу МКТП;

- знак для товарів і послуг за міжнародною реєстрацією №1069810 є схожим настільки, що його можна сплутати з раніше зареєстрованим на ім'я Банка знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України №82116 стосовно всіх послуг 36 класу МКТП;

- знак для товарів і послуг за міжнародною реєстрацією №1114550 є схожим настільки, що його можна сплутати з раніше зареєстрованим на ім'я Банка знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України №82116 стосовно всіх послуг 36 класу МКТП;

- знак для товарів і послуг за міжнародною реєстрацією №1117613 є схожим настільки, що його можна сплутати з раніше зареєстрованим на ім'я Банка знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України №82116 стосовно всіх послуг 36 класу МКТП;

- у доменному імені sberbank.ua використовується знак для товарів і послуг за свідоцтвом України №82116;

- у доменному імені sberbank.ua використовується знак для товарів і послуг за свідоцтвом України №151584;

- послуги, які пропонуються на сайті за доменним іменем sberbank.ua, є спорідненими з послугами, щодо яких зареєстровано знак за свідоцтвом України №82116;

- фірмове найменування «Публічне акціонерне товариство «СБЕРБАНК»» містить позначення, схоже зі знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України №82116 настільки, що таке позначення і знак можна сплутати та/або позначення може ввести в оману щодо особи, яка надає послуги;

- позначення «» та «СБЕРБАНК РОСИИ» мають форму, які відрізняється від знака для товарів і послуг « » за міжнародною реєстрацією №949899 лише окремими елементами, що не змінює в цілому відмітності цього знака;

- форма позначення «» відрізняється від знака для товарів і послуг « » за міжнародною реєстрацією №949899 суттєвими елементами, які змінюють відмітність цього знака.

Відповідно до частини третьої статті 79 ГПК України господарський суд поновлює провадження у справі після усунення обставин, що зумовили його зупинення.

Отже, оскільки у справі №910/570/16 проведено експертизу об'єктів інтелектуальної власності і матеріали справи повернуто з експертної установи, господарський суд міста Києва вважає за доцільне поновити провадження у справі та призначити її розгляд.

Враховуючи викладене та керуючись статтями 79, 86 ГПК України, господарський суд міста Києва

УХВАЛИВ:

1. Провадження у справі №910/570/16 поновити.

2. Призначити розгляд справи на 20.03.2017 о 16 год. 00 хв.; судове засідання відбудеться в приміщенні господарського суду міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 44-в; зал судових засідань № 12; явку представників сторін в судове засідання визнати обов'язковою.

3. Зобов'язати сторони:

- направити у судове засідання своїх повноважних представників, повноваження яких повинні бути оформлені відповідно до приписів статті 28 ГПК України; документи на підтвердження повноважень таких представників подати суду;

- подати суду письмові пояснення з приводу висновку від 09.02.2017 №219/16 судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності;

- письмові пояснення та документи завчасно надсилати на адресу суду поштою або подавати через відділ діловодства суду з супровідним листом з обов'язковим описом додатків у прошитому вигляді.

Суддя О. Марченко

Розгляд справи призначив на 20.03.2017 о 16:00 год.