РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 910/9241/16 06.02.17 р.

За позовом Компанії ІПСЕН ФАРМА С.А.С. (IPSEN PHARMA S.A.S.)

до 1) Державної служби інтелектуальної власності України

2) Товариства з обмеженою відповідальністю фірма "О.Д.Пролісок"

про визнання недійсним свідоцтва України № 173116 на знак для товарів та

послуг

Суддя Зеленіна Н.І.

При секретарі судового засідання Ліпіній В.В.,

за участю представників сторін (за первісним позовом):

від позивача: Мамуня О.С. за довіреністю № б/н від 06.04.2016;

Ніколаєнко А.Л. за довіреністю № б/н від 06.04.2016;

Капітоненко А.Г. за довіреністю №б/н від 06.04.2016 р.;

від відповідача-1: Запорожець Л.Г. за довіреністю № 1-8/8566 від 21.11.2014 р.;

від відповідача-2: Кучеренко В.О. за довіреністю № б/н від 01.08.2016 р.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

У провадженні судді господарського суду міста Києва Зеленіної Н.І. знаходиться справа № 910/9241/16 за позовом Компанії ІПСЕН ФАРМА С.А.С. (IPSEN PHARMA S.A.S.) до Державної служби інтелектуальної власності України та Товариства з обмеженою відповідальністю фірма "О.Д.Пролісок" про визнання недійсним свідоцтва України № 173116 на знак для товарів та послуг.

Позовні вимоги мотивовані тим, що Державною службою інтелектуальної власності України за Товариством з обмеженою відповідальністю фірма "О.Д.Пролісок" було зареєстровано знак для товарів і послуг "СМЕКТОВІТ", про що видано Свідоцтво України № 173116 на знак для товарів та послуг.

Обґрунтовуючи заявлені вимоги позивач стверджує, що знак для товарів і послуг "СМЕКТОВІТ" за Свідоцтвом України № 173116 не відповідає умовам надання правової охорони, оскільки являється схожим до ступеню змішування із належними позивачу знаками для товарів і послуг "СМЕКТА" та "SMECTA" за міжнародними реєстраціями №618554 та №377998А.

Ухвалами від 06.02.2017 р. відмовлено у задоволенні клопотань Товариства з обмеженою відповідальністю фірма "О.Д.Пролісок" про призначення розгляду справи у колегіальному складі суду, виклик експерта у судове засідання та про призначення у справі додаткової судової експертизи.

Представники позивача у судовому засіданні підтримали позовні вимоги.

Представники відповідачів проти задоволення позову заперечили.

У судовому засіданні 06.02.2017 р. оголошено вступну та резолютивну частини рішення.

Дослідивши наявні в справі матеріали, заслухавши пояснення представників сторін, всебічно і повно з'ясувавши всі фактичні дані, на яких ґрунтуються позовні вимоги та заперечення, об'єктивно оцінивши докази, які мають значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, суд встановив наступне.

Компанія ІПСЕН ФАРМА С.А.С. (IPSEN PHARMA S.A.S.) до Державної служби інтелектуальної власності України та Товариства з обмеженою відповідальністю фірма "О.Д.Пролісок" про визнання недійсним Свідоцтва України № 173116 на знак для товарів та послуг.

Як вбачається з позовної заяви, предметом спору у справі являється визнання недійсним Свідоцтва України № 173116 на знак для товарів та послуг "СМЕКТОВІТ" (надалі - Свідоцтво), та зобов'язання Служби внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг стосовно визнання Свідоцтва України на знаки для товарів і послуг № 173116 недійсним та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені «Промислова власність».

Позовні вимоги мотивовані тим, що Державною службою інтелектуальної власності України за Товариством з обмеженою відповідальністю фірма "О.Д.Пролісок" було зареєстровано знак для товарів і послуг "СМЕКТОВІТ", про що видано Свідоцтво України № 173116 на знак для товарів та послуг.

Позов мотивовано тим, що на думку позивача, оспорюване Свідоцтво не відповідає умовам надання правової охорони та зареєстроване з порушенням прав позивача на знаки для товарів і послуг "СМЕКТА" та "SMECTA", захищені міжнародними реєстраціями №618554 та №377998А.

Відповідно до ст. ст. 15, 16 Цивільного кодексу України, кожна особа має право на захист свого цивільного права у разі його порушення, невизнання або оспорювання. Кожна особа має право на захист свого інтересу, який не суперечить загальним засадам цивільного законодавства. Кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого особистого немайнового або майнового права та інтересу.

Як зазначає позивач, він являється власником знаків для товарів і послуг "СМЕКТА" та "SMECTA" за міжнародними реєстраціями №618554, дія якого поширюється на територію України з16.05.1994 р., та №377998А, дія якого поширюється на територію України з 18.03.1993 р., а також комбінованих позначень за міжнародними реєстраціями №№ 956880, 956878, 954009, 953363 від 14.01.2008 р.

Вказані міжнародні реєстрації зареєстровано для товарів 05 класу МКТП.

При цьому, за ТОВ фірма "О.Д.Пролісок" зареєстровано знак для товарів і послуг "СМЕКТОВІТ", про що видано Свідоцтво України №173116 (дата подання заявки - 11.09.2012 р.). Зазначений Знак зареєстровано для товарів 05 класу МКТП.

Звертаючись до суду з даним позовом, Компанія ІПСЕН ФАРМА С.А.С. (IPSEN PHARMA S.A.S.) зазначає, що знак "СМЕКТОВІТ", захищений Свідоцтвом України №173116, не відповідає умовам надання правової охорони та має бути визнані недійсними, оскільки являється схожим настільки, що їх можна сплутати, із Знаками позивача, може ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар та/або надає послуги, відносно позивача, товари, для яких зареєстровано оспорюваний Знак, являються спорідненими з товарами, для яких зареєстровані Знаки позивача.

Виходячи з положень ч. 1 ст. 19 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» свідоцтво може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково, зокрема, у разі:

а) невідповідності зареєстрованого знака умовам надання правової охорони;

в) видачі свідоцтва внаслідок подання заявки з порушенням прав інших осіб.

Згідно приписів п. 63 постанови Пленуму Вищого господарського суду України від 17.10.2012р. № 12 «Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності», порушенням прав на знак, зокрема, визнається введення в цивільний оборот позначень, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати із: знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім'я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг.

Відповідно до п. 1. ст. 5 Закону «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» правова охорона надається знаку, який не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі та на який не поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони, встановлені цим Законом.

Згідно з п. 3 ст. 6 цього Закону не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати, зокрема, з фірмовими найменуваннями, що відомі в Україні і належать іншим особам, які одержали право на них до дати подання до Установи заявки щодо таких же або споріднених з ними товарів і послуг.

Дослідивши матеріали справи, з огляду на предмет спору у справі, підстав позову та заперечень проти заявлених вимог, суд дійшов висновку про те, що для встановлення відповідності спірного Знака умовам правової охорони, необхідні спеціальні знання, у зв'язку з чим ухвалою суду від 27.09.2016 р. у справі № 910/9241/16 призначено судову експертизу у сфері інтелектуальної власності, проведення якої доручено Науково-дослідному інституту інтелектуальної власності Національної академії правових наук України.

На вирішення експерта поставлено наступні питання:

1) Чи являється знак для товарів і послуг «СМЕКТОВІТ», зареєстрований за Свідоцтвом України на знаки для товарів і послуг № 173116, тотожним чи схожим до ступеню змішування (настільки, що його можна сплутати) зі знаками для товарів і послуг «СМЕКТА» та «SMECTA» за міжнародними реєстраціями № 618554 та № 377998А, зареєстрованими за Компанією ІПСЕН ФАРМА С.А.С. (IPSEN PHARMA S.A.S.), станом на день подання заявки № m201215756 до Державного департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України?

2) Чи являється знак для товарів і послуг «СМЕКТОВІТ», зареєстрований за Свідоцтвом України на знаки для товарів і послуг № 173116, оманливим чи таким, що може ввести в оману щодо товару, послуг або особи, яка виробляє товар або надає послугу, відносно знаків для товарів і послуг «СМЕКТА» та «SMECTA» за міжнародними реєстраціями № 618554 та № 377998А, зареєстрованими за Компанією ІПСЕН ФАРМА С.А.С. (IPSEN PHARMA S.A.S.), станом на день подання заявки № m201215756 до Державного департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України?

3) Чи являються товари, для яких зареєстровано знак для товарів і послуг «СМЕКТОВІТ» за Свідоцтвом України на знаки для товарів і послуг № 173116, спорідненими з товарами, для яких зареєстровано знаки для товарів і послуг «СМЕКТА» та «SMECTA» за міжнародними реєстраціями № 618554 та № 377998А?

З Висновку судової експертизи №1128 від 21.12.2016 р. (судовий експерт ОСОБА_7) вбачається наступне:

- знак для товарів і послуг «СМЕКТОВІТ» за Свідоцтвом України на знаки для товарів і послуг № 173116 є схожим настільки, що його можна сплутати зі знаками для товарів і послуг «СМЕКТА» та «SMECTA» за міжнародними реєстраціями № 618554 та № 377998А, зареєстрованими за Компанією ІПСЕН ФАРМА С.А.С. (IPSEN PHARMA S.A.S.), станом на день подання заявки № m201215756;

- знак для товарів і послуг «СМЕКТОВІТ» за Свідоцтвом України на знаки для товарів і послуг № 173116 не є оманливим, але є таким, що може ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар або надає послугу, відносно знаків для товарів і послуг «СМЕКТА» та «SMECTA» за міжнародними реєстраціями № 618554 та № 377998А, зареєстрованими за Компанією ІПСЕН ФАРМА С.А.С. (IPSEN PHARMA S.A.S.), станом на день подання заявки № m201215756.

Дослідивши Висновок судової експертизи №1128 від 21.12.2016 р., судом встановлено, що висновок експерта ОСОБА_7 являється належним чином обґрунтованим, і детальним, а під час проведення експертного дослідження експертом застосовано достатній обсяг нормативних актів та науково-практичної літератури.

Суд зазначає, що заперечення відповідачів щодо висновку судового експерта №1128 від 21.12.2016 р., не приймаються до уваги з підстав їх недоведеності та невідповідності обставинам, які мають встановлюватись при вирішені даної справи.

Крім того, суд зазначає, що відповідно до положень п. 4.3.2.4. Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, затверджених наказом Державного патентного відомства України від 28 липня 1995 р. N 116 (в редакції наказу Державного патентного відомства України від 20 серпня 1997 р. N 72) та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 2 серпня 1995 р. за N 276/812 «Позначення вважається схожим настільки, що його можна сплутати з іншим позначенням, якщо воно асоціюється з ним в цілому, незважаючи на окрему різницю елементів».

Таким чином, суд вважає позовні вимоги про визнання недійсним Свідоцтва України на знаки для товарів і послуг № 173116 обґрунтованими і такими, що підлягають задоволенню.

Стосовно позовних вимог до Державної служби інтелектуальної власності України про зобов'язання внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг стосовно визнання недійсним Свідоцтва України на знаки для товарів і послуг № 173116 та здійснення публікації про це в офіційному бюлетені «Промислова власність», суд зазначає, що внесення таких змін до Реєстру та публікація відповідного повідомлення відноситься до виключної компетенції Державної служби інтелектуальної власності.

Відповідно до ст. 32 Господарського процесуального кодексу України, доказами у справі є будь-які фактичні дані, на підставі яких господарський суд у визначеному законом порядку встановлює наявність чи відсутність обставин, на яких ґрунтуються вимоги і заперечення сторін, а також інші обставини, які мають значення для правильного вирішення господарського спору.

Згідно зі ст. 34 Кодексу, господарський суд приймає тільки ті докази, які мають значення для справи. Обставини справи, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватись іншими засобами доказування.

Як встановлено ст. 33 Господарського процесуального кодексу України, кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог та заперечень.

В порядку, передбаченому ст. 43 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і об'єктивному розгляді в судовому процесі всіх обставин справи в їх сукупності, керуючись законом.

При цьому, суд звертає увагу на те, що відповідно до п. 2.3. Постанови Пленуму Вищого господарського суду України № 18 від 26.12.2011 р. "Про деякі питання практики застосування Господарського процесуального кодексу України судами першої інстанції", якщо стороною (або іншим учасником судового процесу) у вирішенні спору не подано суду в обґрунтування її вимог або заперечень належні і допустимі докази, в тому числі на вимогу суду, або якщо в разі неможливості самостійно надати докази нею не подавалося клопотання про витребування їх судом (частина перша статті 38 ГПК), то розгляд справи господарським судом може здійснюватися виключно за наявними у справі доказами, і в такому разі у суду вищої інстанції відсутні підстави для скасування судового рішення з мотивів неповного з'ясування місцевим господарським судом обставин справи.

Враховуючи вищевикладене, суд вважає позовні вимоги обґрунтованими, підтвердженими наявними в матеріалах справи доказами та не спростованими належним чином та у встановленому законом порядку відповідачами, а відтак такими, що підлягають задоволенню.

Відповідно до ст. 49 Господарського процесуального кодексу України, суд покладає судові витрати, понесені позивачем, на Товариство з обмеженою відповідальністю фірма "О.Д.Пролісок".

Керуючись статтею 124 Конституції України, статтями 43, 33, 43, 49, 82-85 Господарського процесуального кодексу України, суд -

В И Р І Ш И В:

1. Позов задовольнити повністю.

2. Визнати недійсним Свідоцтво України № 173116 на знак для товарів і послуг «СМЕКТОВІТ», зареєстроване за Товариством з обмеженою відповідальністю фірма "О.Д.Пролісок" (08671, Київська обл., Васильківський р-н, с. Велика Вільшанка; ).

3. Зобов'язати Державну службу інтелектуальної власності України (03680, м. Київ, вул. В. Липківського, 7; ) внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг стосовно визнання недійсним Свідоцтва України № 173116 на знак для товарів і послуг «СМЕКТОВІТ», та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені «Промислова власність».

4. Стягнути з Т Товариством з обмеженою відповідальністю фірма "О.Д.Пролісок" (08671, Київська обл., Васильківський р-н, с. Велика Вільшанка; ) на користь Компанії ІПСЕН ФАРМА С.А.С. (IPSEN PHARMA S.A.S.) (65 кі Жорж Горсе, F-92100 Булонь Біланкур, Франція) 1 378 (одну тисячу триста сімдесят вісім) грн. 00 коп. судового збору.

5. Видати накази після набрання рішенням законної сили.

Рішення господарського суду може бути оскаржено до Київського апеляційного господарського суду протягом десяти днів з дня підписання повного тексту рішення.

Повний текст рішення складено 10.02.2017 р.

Суддя Н.І. Зеленіна