РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 910/11145/16 30.01.17 р.

За позовом Компанії Сігнум Інтернешнл С.а.р.л./Signum International S.a.r.l.

до Товариства з обмеженою відповідальністю "ЄФ Юкрейн"

про припинення порушення прав та зобов'язання вчинити дії

Суддя Зеленіна Н.І.

При секретарі судового засідання Ліпіній В.В.,

за участю представників сторін:

від позивача: Нікулеско Д.С. за довіреністю № б/н від 04.02.2016 р.;

від відповідача: не з'явився.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

У провадженні судді господарського суду міста Києва Зеленіної Н.І. знаходиться справа № 910/11145/16 за позовом Компанії Сігнум Інтернешнл С.а.р.л./Signum International S.a.r.l. до Товариства з обмеженою відповідальністю "ЄФ Юкрейн" про припинення порушення прав та зобов'язання вчинити дії.

Позовні вимоги мотивовані тим, що відповідач незаконно використовує торговельні марки позивача у мережі Інтернет, в доменному імені, в фірмовому найменуванні, в рекламуванні та діловій документації.

В обґрунтування заявлених вимог позивач зазначає, що він є власником торговельних марок за міжнародними реєстраціями №№ 622451 та 1151243.

Ухвалою суду від 27.07.2016 р. по справі було призначено повторну судову експертизу у сфері інтелектуальної власності, проведення якої доручено Науково-дослідному інституту інтелектуальної власності Національної академії правових наук України.

Провадження у справі № 910/11145/16 було зупинено до надходження з Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності Національної академії правових наук України матеріалів справи.

До господарського суду міста Києва з Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності Національної академії правових наук України надійшов висновок експерта та матеріали справи № 910/11145/16.

Ухвалою суду від 29.12.2016 р. поновлено провадження у справі, розгляд справи призначено на 25.01.2017 р.

25.01.2017 р. через відділ діловодства суду від позивача надійшло клопотання про долучення доказів, заява про часткову відмову від позову та письмові пояснення.

Ухвалою від 25.01.2017 р. розгляд справи відкладено на 30.01.2017 р.

25.01.2017 р. від позивача надійшло клопотання про долучення доказів до матеріалів справи, заява про часткову відмову від позову та письмові пояснення по справі з урахуванням висновку експертизи.

Дослідивши матеріали справи, суд приймає відмову позивача від позову в частині вимог про зобов'язання відповідача відмовитись від доменного імені efukraine.com, та здійснює розгляд справи в частині решти вимог.

У судовому засіданні 30.01.2017 р. представник позивача підтримав позовні вимоги.

Представник відповідача у судове засідання 30.01.2017 р. вкотре не з'явився, про причини неявки суд не повідомив, відзиву на позовну заяву та витребуваних судом матеріалів не надав; про дату, час та місце розгляду справи повідомлений належним чином. Жодних заяв, клопотань через відділ діловодства суду від відповідача не надходило.

До повноважень господарських судів не віднесено установлення фактичного місцезнаходження юридичних осіб або місця проживання фізичних осіб - учасників судового процесу на час вчинення тих чи інших процесуальних дій. Тому відповідні процесуальні документи надсилаються господарським судом згідно з поштовими реквізитами учасників судового процесу, наявними в матеріалах справи. Особи, які беруть участь у справі, вважаються повідомленими про час і місце її розгляду судом, якщо ухвалу про порушення провадження у справі надіслано за поштовою адресою, зазначеною у позовній заяві. Примірники повідомлень про вручення рекомендованої кореспонденції, повернуті органами зв'язку з позначками «адресат вибув», «адресат відсутній» і т. п., з урахуванням конкретних обставин справи можуть вважатися належними доказами виконання господарським судом обов'язку щодо повідомлення учасників судового процесу про вчинення цим судом певних процесуальних дій (п. 4 інформаційного листа Вищого господарського суду України від 02.06.2006 № 01-8/1228 «Про деякі питання практики застосування норм Господарського процесуального кодексу України, порушені у доповідних записках про роботу господарських судів у 2005 році», п. 11 інформаційного листа Вищого господарського суду України від 15.03.2007 № 01-8/123 «Про деякі питання практики застосування норм Господарського процесуального кодексу України, порушені у доповідних записках про роботу господарських судів у 2006 році», п. 3.6. роз'яснення Вищого арбітражного суду України від 18.09.1997 № 02-5/289 «Про деякі питання практики застосування Господарського процесуального кодексу України»).

Враховуючи викладене, суд дійшов висновку про можливість розгляду справи за наявними в ній матеріалами у відповідності до вимог ст. 75 Господарського процесуального кодексу України.

У судовому засіданні 30.01.2017 р. оголошено вступну та резолютивну частини рішення.

Дослідивши наявні в справі матеріали, заслухавши пояснення представника позивача, всебічно і повно з'ясувавши всі фактичні дані, на яких ґрунтуються позовні вимоги, об'єктивно оцінивши докази, які мають значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, суд встановив наступне.

Компанія Сігнум Інтернешнл С.а.р.л./Signum International S.a.r.l. (позивач) являється власником торговельних марок за міжнародними реєстраціями №622451 від 08.07.1994 р., яка діє на території України з 08.07.1994 р., та № 1151243 від 13.11.2012 р., яка діє на території України з 13.11.2012 р.

Позовні вимоги у даній справі обґрунтовано тим, що відповідач незаконно використовує зазначені торговельні марки позивача в мережі Інтернет, доменному імені, фірмовому найменуванні, діловій документації та у рекламі.

Відповідно до угоди від 18.04.2006 р., укладеної між відповідачем та компанією EF Language Colleges Ltd., яка входить до групи компаній позивача, відповідачу було надано невиключну ліцензію на використання позначення «EF» та інших об'єктів інтелектуальної власності позивача.

Дана угода припинила свою дію з 20.05.2010 р., проте, відповідач продовжує використовувати доменне ім'я efukraine.com, та використовує на сайті в мережі Інтернет позначення «EF Ukraine», які схожі до ступеню змішування із позначеннями позивача; змінив фірмове найменування на ТОВ «ЄФ Юкрейн» (EF Ukraine), при цьому надає тотожні та споріднені послуги, для яких зареєстровані торговельні марки позивача.

За таких обставин, позивач просить суд зобов'язати відповідача припинити використання знаків, схожих із торговельними марками позивача, захищеними міжнародними реєстраціями №622451 від 08.07.1994 р. та № 1151243 від 13.11.2012 р.

Відповідно до ст. ст. 15, 16 Цивільного кодексу України, кожна особа має право на захист свого цивільного права у разі його порушення, невизнання або оспорювання. Кожна особа має право на захист свого інтересу, який не суперечить загальним засадам цивільного законодавства. Кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого особистого немайнового або майнового права та інтересу.

Статтею 418 ЦК України визначено, що право інтелектуальної власності - це право особи на результат інтелектуальної, творчої діяльності або на інший об'єкт права інтелектуальної власності, визначений цим Кодексом та іншим законом. Право інтелектуальної власності становлять особисті немайнові права інтелектуальної власності та (або) майнові права інтелектуальної власності, зміст яких щодо певних об'єктів права інтелектуальної власності визначається цим Кодексом та іншим законом. Право інтелектуальної власності є непорушним. Ніхто не може бути позбавлений права інтелектуальної власності чи обмежений у його здійсненні, крім випадків, передбачених законом.

Згідно зі ст. 420 Кодексу, до об'єктів права інтелектуальної власності, зокрема, належать комерційні (фірмові) найменування, торговельні марки (знаки для товарів і послуг), географічні зазначення.

За приписами ст. 424 Кодексу, майновими правами інтелектуальної власності є:

1) право на використання об'єкта права інтелектуальної власності;

2) виключне право дозволяти використання об'єкта права інтелектуальної власності;

3) виключне право перешкоджати неправомірному використанню об'єкта права інтелектуальної власності, в тому числі забороняти таке використання;

4) інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом.

Статтею 426 ЦК України передбачено, що особа, яка має виключне право дозволяти використання об'єкта права інтелектуальної власності, може використовувати цей об'єкт на власний розсуд, з додержанням при цьому прав інших осіб. Використання об'єкта права інтелектуальної власності іншою особою здійснюється з дозволу особи, яка має виключне право дозволяти використання об'єкта права інтелектуальної власності, крім випадків правомірного використання без такого дозволу, передбачених цим Кодексом та іншим законом. Умови надання дозволу (видачі ліцензії) на використання об'єкта права інтелектуальної власності можуть бути визначені ліцензійним договором, який укладається з додержанням вимог цього Кодексу та іншого закону.

Статтею 1108 Цивільного кодексу України встановлено, що особа, яка має виключне право дозволяти використання об'єкта права інтелектуальної власності (ліцензіар), може надати іншій особі (ліцензіату) письмове повноваження, яке надає їй право на використання цього об'єкта в певній обмеженій сфері (ліцензія на використання об'єкта права інтелектуальної власності). Ліцензія на використання об'єкта права інтелектуальної власності може бути оформлена як окремий документ або бути складовою частиною ліцензійного договору. Ліцензія на використання об'єкта права інтелектуальної власності може бути виключною, одиничною, невиключною, а також іншого виду, що не суперечить закону. Невиключна ліцензія не виключає можливості використання ліцензіаром об'єкта права інтелектуальної власності у сфері, що обмежена цією ліцензією, та видачі ним іншим особам ліцензій на використання цього об'єкта у зазначеній сфері.

Згідно зі ст. 1109 цього ж Кодексу, за ліцензійним договором одна сторона (ліцензіар) надає другій стороні (ліцензіату) дозвіл на використання об'єкта права інтелектуальної власності (ліцензію) на умовах, визначених за взаємною згодою сторін з урахуванням вимог цього Кодексу та іншого закону. У ліцензійному договорі визначаються вид ліцензії, сфера використання об'єкта права інтелектуальної власності (конкретні права, що надаються за договором, способи використання зазначеного об'єкта, територія та строк, на які надаються права, тощо), розмір, порядок і строки виплати плати за використання об'єкта права інтелектуальної власності, а також інші умови, які сторони вважають за доцільне включити у договір.

Частинами 2, 4 статті 5 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» встановлено, що об'єктом знака може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, у тому числі власні імена, літери, цифри, зображувальні елементи, кольори та комбінації кольорів, а також будь-яка комбінація таких позначень. Обсяг правової охорони, що надається, визначається зображенням знака та переліком товарів і послуг, внесеними до Реєстру, і засвідчується свідоцтвом з наведеними у ньому копією внесеного до Реєстру зображення знака та переліком товарів і послуг.

Згідно зі ст. 16 Закону, права, що випливають із свідоцтва, діють від дати подання заявки. Строк дії свідоцтва продовжується за умови сплати відповідного збору. Свідоцтво надає його власнику право використовувати знак та інші права, визначені цим Законом.

Частиною 4 цієї ж статті визначено, що використанням знака визнається: нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов'язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення); застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстровано; застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет. Знак визнається використаним, якщо його застосовано у формі зареєстрованого знака, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованого знака лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності знака.

Частиною 5 вказаної статті передбачено, що свідоцтво надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди, якщо інше не передбачено цим Законом: зареєстрований знак стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг; зареєстрований знак стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги; позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг, якщо внаслідок такого використання ці позначення і знак можна сплутати; позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги, або ці позначення і знак можна сплутати.

Як роз'яснено п. 63 постанови Пленуму Вищого господарського суду України від 17.10.2012р. № 12 «Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності», порушенням прав на знак, зокрема, визнається введення в цивільний оборот позначень, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати із: знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім'я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг; знаками інших осіб, якщо ці знаки охороняються без реєстрації на підставі міжнародних договорів, учасником яких є Україна, зокрема знаками, визнаними добре відомими відповідно до статті 6 bis Паризької конвенції про охорону промислової власності; фірмовими найменуваннями, що відомі в Україні і належать іншим особам, які одержали право на них до дати подання заявки щодо таких же або споріднених з ними товарів і послуг; кваліфікованими зазначеннями походження товарів.

З метою встановлення обставин використання схожості та встановлення факту незаконного використання торговельних марок позивача, ухвалою від 27.07.2016 р. у справі призначено судову експертизу у сфері інтелектуальної власності, проведення якої доручено Науково-дослідному інституту інтелектуальної власності Академії правових наук України.

За результатом проведеного дослідження судовим експертом складено Висновок №1119 від 12.12.2016 р., відповідно до якого встановлено наступні обставини:

- назва доменного імені efukraine.com є схожою настільки, що їх можна сплутати з торговельною маркою Компанії Сігнум Інтернешнл С.а.р.л./Signum International S.a.r.l. за міжнародною реєстрацією № 622451;

- комбіноване позначення «EF Ukraine», словесні позначення «EF Ukraine», які розміщені на сайті за доменним іменем efukraine.com, є схожими настільки, що їх можна сплутати з торговельними марками Компанії Сігнум Інтернешнл С.а.р.л./Signum International S.a.r.l. за міжнародними реєстраціями №№ 622451 та 1151243;

- фірмове найменування «Товариство з обмежено відповідальністю «ЄФ Юкрейн» є схожим з торговельною маркою за міжнародною реєстрацією № 622451 настільки, що таке позначення і знак можна сплутати.

Відповідно до ст. 32 Господарського процесуального кодексу України, доказами у справі є будь-які фактичні дані, на підставі яких господарський суд у визначеному законом порядку встановлює наявність чи відсутність обставин, на яких ґрунтуються вимоги і заперечення сторін, а також інші обставини, які мають значення для правильного вирішення господарського спору.

Згідно зі ст. 34 Кодексу, господарський суд приймає тільки ті докази, які мають значення для справи. Обставини справи, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватись іншими засобами доказування.

Як встановлено ст. 33 Господарського процесуального кодексу України, кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог та заперечень.

Судом встановлено, що відповідач на неодноразові виклики до суду не з'являвся, відзиву на позовну заяву чи будь-яких заперечень по суті спору не надав, доводів позивача у встановленому законом порядку не спростував.

В порядку, передбаченому ст. 43 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і об'єктивному розгляді в судовому процесі всіх обставин справи в їх сукупності, керуючись законом.

При цьому, суд звертає увагу на те, що відповідно до п. 2.3. Постанови Пленуму Вищого господарського суду України № 18 від 26.12.2011 р. "Про деякі питання практики застосування Господарського процесуального кодексу України судами першої інстанції", якщо стороною (або іншим учасником судового процесу) у вирішенні спору не подано суду в обґрунтування її вимог або заперечень належні і допустимі докази, в тому числі на вимогу суду, або якщо в разі неможливості самостійно надати докази нею не подавалося клопотання про витребування їх судом (частина перша статті 38 ГПК), то розгляд справи господарським судом може здійснюватися виключно за наявними у справі доказами, і в такому разі у суду вищої інстанції відсутні підстави для скасування судового рішення з мотивів неповного з'ясування місцевим господарським судом обставин справи.

Враховуючи вищевикладене, суд вважає позовні вимоги обґрунтованими, підтвердженими наявними в матеріалах справи доказами та не спростованими належним чином та у встановленому законом порядку відповідачами, а відтак такими, що підлягають задоволенню.

Відповідно до ст. 49 Господарського процесуального кодексу України, суд покладає судові витрати, понесені позивачем (судовий збір та витрати на оплату експертизи), на відповідача.

Керуючись статтею 124 Конституції України, статтями 43, 33, 43, 49, 78, 82-85 Господарського процесуального кодексу України, суд -

В И Р І Ш И В:

1. Прийняти відмову Компанії Сігнум Інтернешнл С.а.р.л./Signum International S.a.r.l. від позову до Товариства з обмежено відповідальністю «ЄФ Юкрейн» в частині вимог про зобов'язання відмовитись від доменного імені efukraine.com.

2. Решту позовних вимог задовольнити повністю.

3. Зобов'язати Товариство з обмеженою відповідальністю "ЄФ Юкрейн" (01021, м. Київ, вул. Інститутська, буд. 15/5, оф. 42; ) припинити порушення прав інтелектуальної власності компанії Сігнум Інтернешнл С.а.р.л./Signum International S.a.r.l. на торговельні марки за реєстраціями № 622451 та 1151243, зокрема, шляхом припинення використання даних знаків та схожих з ними знаків у господарській діяльності, наступними способами: застосування в діловій документації, застосування в мережі Інтернет, застосування в найменуванні товариства, застосування в діловій документації, застосування в рекламуванні.

4. Зобов'язати Товариство з обмеженою відповідальністю "ЄФ Юкрейн" (01021, м. Київ, вул. Інститутська, буд. 15/5, оф. 42; ) внести зміни до своїх установчих документів, згідно з якими видалити з найменування товариства слово «ЄФ».

5. Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю "ЄФ Юкрейн" (01021, м. Київ, вул. Інститутська, буд. 15/5, оф. 42; ) на користь компанії Сігнум Інтернешнл С.а.р.л./Signum International S.a.r.l. (бульвар Порт - Ньов, 13 L-2227, Люксембург, Люксембург) 4 134 (чотири тисячі сто тридцять чотири) грн. 00 коп. судового збору та 15 000 (п'ятнадцять тисяч) грн. 00 коп. витрат на оплату експертного дослідження.

6. Видати накази після набранням рішення законної сили.

Рішення господарського суду може бути оскаржено до Київського апеляційного господарського суду протягом десяти днів з дня підписання повного тексту рішення.

Повний текст рішення складено 06.02.2017 р.

Суддя Н.І. Зеленіна