РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30.01.2017№910/19396/15

Господарський суд міста Києва у складі судді Марченко О.В., за участю секретаря судового засідання Роздобудько В.В.

розглянув у відкритому судовому засіданні

справу № 910/19396/15

за позовом Moncler S.P.A. (Монклер Ес.Пе.А.), м. Мілан, Італія,

до Державної служби інтелектуальної власності України, м. Київ, та

Beijing Nuoyakate Clothing Co., Ltd. (Бейджінг Нуоякате Клоузінг Ко., Лтд.), м. Пекін, Китайська Народна Республіка,

про визнання недійсними свідоцтв України №158943 та №181568 на знаки для товарів і послуг та зобов'язання вчинити певні дії,

за участю представників:

позивача - Білошук О.Т. (довіреність від 29.10.2013 №б/н);

відповідача-1 - Запорожець Л.Г. (довіреність від 21.11.2014 №1-8/8566);

відповідача-2 - не з'явився.

Moncler S.P.A. (Монклер Ес.Пе.А.) звернулося до господарського суду міста Києва з позовом про:

- визнання недійсними свідоцтв України №158943 та №181568 на знаки для товарів і послуг, власником яких є Beijing Nuoyakate Clothing Co., Ltd. (Бейджінг Нуоякате Клоузінг Ко., Лтд. - далі Компанія), щодо усіх товарів 25 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі - МКТП);

- зобов'язання Державної служби інтелектуальної власності України (далі - Служба) внести відповідні зміни до Державного реєстру свідоцтв на знаки для товарів і послуг, про що здійснити відповідну публікацію в офіційному бюлетені «Промислова власність».

Ухвалою господарського суду міста Києва від 30.07.2015 порушено провадження у справі.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 15.02.2016 заяву Moncler S.P.A. (Монклер Ес.Пе.А.) про вжиття заходів до забезпечення позову задоволено; вжито заходів до забезпечення позову шляхом: заборони Компанії передавати у будь-який спосіб повністю чи частково право власності на знаки для товарів і послуг за свідоцтвами України №158943 та №181568 або ж відмовлятися від наведених свідоцтв; заборони Службі вносити зміни до Державного реєстру свідоцтв України стосовно власника знаків для товарів і послуг за свідоцтвами України №158943 та №181568.

Служба 15.02.2016 подала суду відзив на позов, в якому заперечує проти задоволення позовних вимог з огляду на таке: позивач є власником знаків за міжнародними реєстраціями №504072, №978819, №1039652, №1124621, №1094599, відповідач-2 є власником знаків за свідоцтвами України №158943 та №181568; знаки відповідача-2 і позивача зареєстровані на підставі рішень Служби, законність та правомірність дій Служби при реєстрації знаків за міжнародними реєстраціями №504072, №978819, №1039652, №1124621, №1094599 та знаків свідоцтвами України №158943 та №181568 не оспорювалися у судовому порядку; Moncler S.P.A. (Монклер Ес.Пе.А.) не надано до матеріалів справи жодного документального підтвердження порушених прав або охоронюваних законом інтересів позивача зі сторони відповідача-2 та Служби, крім того, саме по собі прагнення до користування конкретним матеріальним (нематеріальним) благом (охоронюваний законом інтерес) шляхом отримання легітимного дозволу повинно мати відображення у діях позивача, направлених на отримання цього блага; таким чином, на даний час спірні правовідносини між Moncler S.P.A. (Монклер Ес.Пе.А.) та відповідачами відсутні, права позивача Службою та відповідачем-2 не порушені; при проведенні експертизи заявлені позначення розглядаються закладом експертизи лише в цілому, адже обсяг правової охорони, який надається зареєстрованому знаку, визначається зображенням знака в цілому (а не його окремим складовим частинам), а також переліком товарів і послуг; позивач на підтвердження своїх вимог висловлює лише власну думку щодо невідповідності спірних знаків «MOCKNEER» (комбінований), «MONCLER» (комбінований) за свідоцтвами України №158943, №181568 умовам надання правової охорони, проте ці твердження нічим не підтверджуються.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 15.02.2016 призначено у справі судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручено судовому експерту Дорошенку Олександру Федоровичу (Науково-дослідний інститут інтелектуальної власності Національної академії правових наук України), та зупинено провадження у справі до закінчення проведення судової експертизи.

14.12.2016 судом отримано від судового експерта Дорошенка О.Ф. матеріали справи з висновком судового експерта від 08.12.2016 №1090.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 19.12.2016 поновлено провадження у справі.

Позивач 25.01.2017 подав суду пояснення з приводу висновку від 08.12.2016 №1090 судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності, в яких підтримав висновки судової експертизи.

Представник позивача у судовому засіданні 30.01.2017 надав пояснення по суті спору, позовні вимоги підтримав у повному обсязі.

Представник Служби надав пояснення у справі, проти задоволення позовних вимог заперечив.

Представник Компанії у судове засідання не з'явився.

Проханням від 04.09.2016 господарський суд міста Києва звернувся до Міністерства юстиції Китайської Народної Республіки щодо вручення Компанії ухвали господарського суду міста Києва від 30.07.2015 та позовної заяви з додатками.

Проте, станом на 30.01.2017 відповіді від Міністерства юстиції Китайської Народної Республіки про вручення Компанії вказаних документів до суду не надходило.

Разом з тим, ухвали господарського суду міста Києва від 30.07.2015, від 04.09.2015, від 01.02.2016, від 15.02.2016 і від 19.12.2016 було надіслано Компанії на адресу: No.1 New Area, Longshengzhuang Village, Jiugong Town, Daxing District, Beijing City, People's Republic of China (CN), що підтверджується відмітками канцелярії на звороті таких ухвал. До матеріалів справи долучено конверти повернення з адреси відповідача.

У підпункті 3.9.2 пункту 3.9 постанови пленуму Вищого господарського суду України від 26.12.2011 №18 «Про деякі питання практики застосування Господарського процесуального кодексу України судами першої інстанції» зазначено, що, розпочинаючи судовий розгляд, суддя має встановити, чи повідомлені про час і місце цього розгляду особи, які беруть участь у справі, але не з'явилися у засідання. Особи, які беруть участь у справі, вважаються повідомленими про час і місце її розгляду судом, якщо ухвалу про порушення провадження у справі надіслано за поштовою адресою, зазначеною у позовній заяві. У випадку нез'явлення в засідання представників обох сторін або однієї з них справа може бути розглянута без їх участі, якщо неявка таких представників не перешкоджає вирішенню спору.

Враховуючи наведене та з метою запобігання безпідставному затягуванню розгляду справи, суд дійшов висновку про можливість розгляду справи по суті в судовому засіданні 30.01.2017 без участі представника Компанії за наявними в ній матеріалами (стаття 75 Господарського процесуального кодексу України, далі - ГПК України).

Оцінивши наявні в матеріалах справи докази, які мають значення для розгляду справи по суті, проаналізувавши встановлені фактичні обставини справи в їх сукупності, заслухавши пояснення представників позивача і Служби, господарський суд міста Києва

ВСТАНОВИВ:

Moncler S.P.A. (Монклер Ес.Пе.А.) є власником торговельних марок:

«MONCLER» за міжнародною реєстрацією №504072; дата реєстрації 20.06.1986; очікувана дата закінчення терміну дії реєстрації (продовження) 20.06.2026; дата територіального поширення - 20.06.1986;

«MONCLER» за міжнародною реєстрацією №978819; дата реєстрації 25.06.2007; очікувана дата закінчення терміну дії реєстрації (продовження) 25.06.2017; дата територіального поширення - 25.06.2007;

«» за міжнародною реєстрацією №1039652; дата реєстрації 22.02.2010; очікувана дата закінчення терміну дії реєстрації (продовження) 22.02.2020; дата територіального поширення - 29.07.2011,

«» за міжнародною реєстрацією №1094599; дата реєстрації 09.08.2011; очікувана дата закінчення терміну дії реєстрації (продовження) 09.08.2021; дата територіального поширення - 09.08.2011;

«» за міжнародною реєстрацією №1124621; дата реєстрації 27.04.2012; очікувана дата закінчення терміну дії реєстрації (продовження) 27.04.2022; дата територіального поширення - 27.04.2012,

які зареєстровані в тому числі і для товарів 25 класу МКТП «одяг, а саме напівкомбінезон, лижні штани, лижні куртки, костюми немовляти тіла; дитячі майки, дитячі низ; взуття, головні убори, пуховики, куртки, вітровки, шуби і куртки, трикотажні вироби, а саме джемпери, здвоєні комплекти (одяг), топи, спідниці, жилети, шалі; сорочки, футболки, сорочки поло, шорти, бермуди шорти, костюми, піджаки, пальто і плащі, комбінезони, брюки, джинси, блузки, светри, кофти, джемпери, брюки, халати, спідниці, жилети, блейзери, сукні, панчохи, шкарпетки, колготки, шарфи, шапки, капелюхи, краватки, краватки, ремені, краватки, рукавички, нижня білизна, піжами, нічні сорочки, купальні костюми, тапочки, халати, сандалі, черевики, альпіністські черевики, кросівки, лижі та сноуборд черевики, гумові чоботи , гімнастичні туфлі і чоботи.».

Службою було зареєстровано торговельні марки «» та «» на ім'я Компанії і видано відповідно свідоцтва України №158943 та №181568 для товарів 25 класу МКТП «взуття; капелюхи; костюми для плавання (купання); посаги для немовлят (набори одягу); непромокавий одяг; одяг; пальчатки (одяг); панчішні вироби; пояси (спідні); туфлі; хустки нашийні»; публікація відомостей про видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг №158943 була здійснена 25.07.2012 в офіційному бюлетені «Промислова власність» №14, а про видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг №181568 - 10.02.2014 в офіційному бюлетені «Промислова власність» №3.

За приписами статті 494 Цивільного кодексу України (далі - ЦК України) і пункту 4 статті 5 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів та послуг" (далі - Закон) набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчується свідоцтвом. Обсяг правової охорони торговельної марки визначається наведеними у свідоцтві її зображенням та переліком товарів і послуг, якщо інше не встановлено законом.

Пунктом 1 статті 5 Закону передбачено, що правова охорона надається знаку, який не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі та на який не поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони, встановлені цим Законом.

Згідно з підпунктом «а» пункту 1 статті 19 Закону свідоцтво може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково у разі невідповідності зареєстрованого знака умовам надання правової охорони.

Абзацами другим і третім пункту 2 статті 6 Закону встановлено, що згідно з цим Законом не можуть одержати правову охорону також позначення, які: звичайно не мають розрізняльної здатності та не набули такої внаслідок їх використання, складаються лише з позначень чи даних, що є описовими при використанні щодо зазначених у заявці товарів і послуг або у зв'язку з ними, зокрема вказують на вид, якість, склад, кількість, властивості, призначення, цінність товарів і послуг, місце і час виготовлення чи збуту товарів або надання послуг.

За приписом абзацу другого пункту 3 статті 6 Закону не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати зі знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім'я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг.

Отже, обставини, зазначені в абзацах другому і третьому пункту 2 статті 6 Закону та в абзаці другому пункту 3 цієї ж статті Закону, є самостійними підставами для відмови в наданні правової охорони.

Крім того, підпунктом 4.3.2.5 пункту 4.3 Правил передбачено, що для позначення, заявленого як знак, щодо якого проводиться експертиза по суті, і виявлених зареєстрованих та заявлених на реєстрацію знаків з більш раннім пріоритетом встановлюється однорідність товарів або товарів і послуг.

При встановленні однорідності товарів або товарів і послуг визначається принципова імовірність виникнення у споживача враження про належність їх одній особі, що виготовляє товар або надає послуги.

Для встановлення такої однорідності слід враховувати рід (вид) товарів і послуг; їх призначення; вид матеріалу, з якого товари виготовлені; умови та канали збуту товарів, коло споживачів.

Судом встановлено, що знаки для товарів та послуг позивача і відповідача зареєстровані для тотожних товарів 25 класу МКТП.

У пункті 65 постанови пленуму Вищого господарського суду України від 17.10.2012 №12 «Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності» зазначено, що у вирішенні спорів, пов'язаних із визнанням недійсними свідоцтв на знаки для товарів і послуг з підстав невідповідності зареєстрованих знаків умовам надання правової охорони, для з'ясування питань, що потребують спеціальних знань (зокрема, про те, чи займає певний елемент домінуюче положення у зображенні знака; чи є підстави вважати, що знак може вводити споживача в оману щодо місця походження та якості товарів, позначених цим знаком; які частини зображення є тотожними з іншим зображенням; чи є схожими знаки настільки, що їх можна сплутати тощо), господарському суду необхідно, якщо схожість не має очевидного характеру, призначати судову експертизу, не перебираючи на себе не притаманні суду функції експерта. Господарські суди не повинні встановлювати схожість знаків для товарів і послуг на власний розсуд.

З метою роз'яснення питань про те, чи є торговельна марка «» за свідоцтвом України №158943 схожою настільки, що її можна сплутати з торговельною маркою «MONCLER» за міжнародною реєстрацією №504072 щодо товарів 25 класу МКТП; чи є торговельна марка «» за свідоцтвом України №158943 схожою настільки, що її можна сплутати з торговельною маркою «MONCLER» за міжнародною реєстрацією №978819 щодо товарів 25 класу МКТП; чи є торговельна марка «» за свідоцтвом України №181568 схожою настільки, що її можна сплутати з торговельною маркою «MONCLER» за міжнародною реєстрацією №504072 стосовно товарів 25 класу МКТП; чи є торговельна марка «» за свідоцтвом України №158943 схожою настільки, що її можна сплутати з торговельною маркою «MONCLER» за міжнародною реєстрацією №978819 щодо товарів 25 класу МКТП; чи є торговельна марка «» за свідоцтвом України №158943 схожою настільки, що її можна сплутати з торговельною маркою «» за міжнародною реєстрацією №1039652 стосовно товарів 25 класу МКТП; чи є знак для товарів і послуг «» за свідоцтвом України №158943 схожим настільки, що його можна сплутати з торговельною маркою «» за міжнародною реєстрацією №1094599 щодо товарів 25 класу МКТП; чи є знак для товарів і послуг «» за свідоцтвом України №158943 схожим настільки, що його можна сплутати з торговельною маркою «» за міжнародною реєстрацією №1124621 стосовно товарів 25 класу МКТП, господарський суд міста Києва призначив у справі експертизу об'єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручив судовому експерту Дорошенку О.Ф.

14.12.2016 судом отримано від судового експерта Дорошенка О.Ф. висновок судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності від 08.12.2016 №1090, відповідно до якого:

- торговельна марка «» за свідоцтвом України №158943 є схожою настільки, що її можна сплутати з торговельною маркою «MONCLER» за міжнародною реєстрацією №504072 щодо товарів 25 класу МКТП;

- торговельна марка за свідоцтвом України №158943 є схожою настільки, що її можна сплутати з торговельною маркою «MONCLER» за міжнародною реєстрацією №978819 щодо товарів 25 класу МКТП;

- торговельна марка «» за свідоцтвом України №181568 є схожою настільки, що її можна сплутати з торговельною маркою «MONCLER» за міжнародною реєстрацією №504072 щодо товарів 25 класу МКТП;

- торговельна марка «» за свідоцтвом України №181568 є схожою настільки, що її можна сплутати з торговельною маркою «MONCLER» за міжнародною реєстрацією №978819 щодо товарів 25 класу МКТП;

- торговельна марка «"» за свідоцтвом України №181568 є схожою настільки, що її можна сплутати з торговельною маркою «» за міжнародною реєстрацією №1039652 щодо товарів 25 класу МКТП;

- торговельна марка «» за свідоцтвом України №181568 є схожою настільки, що її можна сплутати з торговельною маркою «» за міжнародною реєстрацією №1094599 щодо товарів 25 класу МКТП;

- торговельна марка «» за свідоцтвом України №181568 є схожою настільки, що її можна сплутати з торговельною маркою «» за міжнародною реєстрацією №1124621 щодо товарів 25 класу МКТП.

Відповідно до частини п'ятої статті 42 ГПК України висновок судового експерта для господарського суду не є обов'язковим і оцінюється господарським судом за правилами, встановленими статтею 43 цього Кодексу.

Згідно зі статтею 43 ГПК України господарський суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і об'єктивному розгляді в судовому процесі всіх обставин справи в їх сукупності, керуючись законом. Ніякі докази не мають для господарського суду заздалегідь встановленої сили. Відхиляючи будь-які доводи сторін чи спростовуючи подані стороною докази, господарські суди повинні у мотивувальній частині рішення навести правове обґрунтування і ті доведені фактичні обставини, з огляду на які ці доводи або докази не взято до уваги судом.

Матеріали справи містять належні та допустимі докази на підтвердження того, що знаки для товарів і послуг «» та «» відповідно за свідоцтвами України №158943 та №181568 є схожими настільки, що їх можна сплутати з торговельними марками «MONCLER» за міжнародною реєстрацією №504072, «MONCLER» за міжнародною реєстрацією №978819, «» за міжнародною реєстрацією №1039652, «» за міжнародною реєстрацією №1094599 та «» за міжнародною реєстрацією №1124621, для споріднених товарів.

Таким чином, суд дійшов до висновку про необхідність задоволення позовних вимог про визнання недійсними повністю свідоцтв України №158943 та №181568 на знаки для товарів і послуг відповідно «» та «».

Що ж до вимоги про зобов'язання Служби внести відповідні зміни до Державного реєстру свідоцтв на знаки для товарів і послуг, про що здійснити відповідну публікацію в офіційному бюлетені «Промислова власність», то відповідна вимога як похідна від основної підлягає задоволенню з урахуванням припису пункту 2.3 Положення про Державний реєстр свідоцтв України на знаки для товарів і послуг, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 10.01.2002 №10 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.01.2002 за №64/6352, згідно з яким у процесі ведення реєстру до нього вносяться відомості щодо визнання свідоцтва недійсним повністю або частково, і частини другої статті 19 Закону, відповідно до якої при визнанні свідоцтва чи його частини недійсними Установа повідомляє про це у своєму офіційному бюлетені.

За приписами статті 49 ГПК України судові витрати зі справи слід покласти на Компанію.

Керуючись статтями 49, 82 - 85 ГПК України, господарський суд міста Києва

ВИРІШИВ:

1. Позов задовольнити.

2. Визнати недійсним повністю свідоцтво України №158943 на знак для товарів і послуг «», власником якого є Beijing Nuoyakate Clothing Co., Ltd. (Бейджінг Нуоякате Клоузінг Ко., Лтд.) (No.1 New Area, Longshengzhuang Village, Jiugong Town, Daxing District, Beijing City, People's Republic of China (CN)).

3. Визнати недійсним повністю свідоцтво України №181568 на знак для товарів і послуг «», власником якого є Beijing Nuoyakate Clothing Co., Ltd. (Бейджінг Нуоякате Клоузінг Ко., Лтд.) (No.1 New Area, Longshengzhuang Village, Jiugong Town, Daxing District, Beijing City, People's Republic of China (CN)).

4. Зобов'язати Державну службу інтелектуальної власності України (03035, м. Київ, вул. Липківського Василя, буд. 45; ідентифікаційний код 37552556) внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг про визнання недійсними свідоцтв України №158943 і №181568 на знаки для товарів і послуг відповідно «» і «» та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені «Промислова власність».

5. Стягнути з Beijing Nuoyakate Clothing Co., Ltd. (Бейджінг Нуоякате Клоузінг Ко., Лтд.) (No.1 New Area, Longshengzhuang Village, Jiugong Town, Daxing District, Beijing City, People's Republic of China (CN)) з будь-якого рахунку, виявленого державним виконавцем під час виконання даного судового рішення, на користь Moncler S.P.A. (Монклер Ес.Пе.А.) (Via Stendhal, 47, I-20144, Milano, Italy; адреса для листування: 01135, м. Київ, вул. В. Чорновола, 25, оф. 3, товариство з обмеженою відповідальністю «Юридична фірма «Городисський та Партнери») 4 872 (чотири тисячі вісімсот сімдесят дві) грн. судового збору.

Після набрання рішенням законної сили видати відповідні накази.

Рішення набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після розгляду справи апеляційним господарським судом.

Повне рішення складено 07.02.2017.

Суддя О. Марченко