КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"07" лютого 2017 р. Справа№ 910/13062/16

Київський апеляційний господарський суд у складі колегії суддів:

головуючого: Верховця А.А.

суддів: Сотнікова С.В.

Остапенка О.М.

за участі представників сторін згідно

з протоколом судового засідання

розглянувши апеляційну скаргу товариства з обмеженою

відповідальністю "Маревен Фуд Україна"

на ухвалу Господарського суду міста Києва від 22.12.2016

у справі №910/13062/16 (суддя Бондарчук В.В.)

за позовом товариства з обмеженою відповідальністю "Маревен Фуд Україна"

до 1) Державної служби інтелектуальної власності,

2) товариства з обмеженою відповідальністю "Торговий дім

"Любисток"

про визнання недійсними свідоцтв України на знаки для товарів і послуг

ВСТАНОВИВ:

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 22.12.2016 у справі №910/13062/16 призначено повторну судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручено судовому експерту Жилі Б.В., провадження у справі зупинено до завершення проведення судової експертизи.

Не погоджуючись, товариство з обмеженою відповідальністю (далі - ТОВ) "Маревен Фуд Україна" звернулось до Київського апеляційного господарського суду з апеляційною скаргою, в якій просило скасувати ухвалу Господарського суду міста Києва від 22.12.2016 у справі №910/13062/16 та поновити провадження у справі.

Ухвалою Київського апеляційного господарського суду від 23.01.2017 (в складі колегії суддів: Верховець А.А. - головуючий, Пантелієнко В.О., Остапенко О.М.) було поновлено ТОВ "Маревен Фуд Україна" пропущені строки оскарження, прийнято скаргу до провадження, призначено до розгляду в засіданні на 07.02.2017.

Згідно з протоколом автоматичної зміни складу суду від 10.01.2017, здійсненому у зв'язку перебуванням судді Пантелієнка В.О. у відпустці, для розгляду справи сформовано колегію у складі головуючого Верховця А.А., суддів Остапенка О.М., Сотнікова С.В., ухвалою Київського апеляційного господарського суду від 10.01.2017 скаргу було прийнято до провадження у визначеному складі колегії.

Наводячи підстави, з яких порушено питання про перегляд оскарженої ухвали, в змісті апеляційної скарги вказано на необґрунтоване, на переконання скаржника, призначення судової експертизи та відповідно пов'язаного з цим зупинення провадження у справі, на відсутності як таких підстав призначення експертизи.

Обґрунтовуючи як таку можливість перегляду в апеляційному порядку ухвали про призначення судової експертизи, здійснено посилання на наявну відповідну практику вирішення спорів, наведені в змісті постанов ВГСУ від 29.11.2016 у справі №910/14968/14, від 07.12.2016 у справі №908/1697/16, від 09.10.2002 у справі №5017/1885/2012.

Наголошуючи, що в змісті мотивувальної частини постанови ВГСУ від 29.11.2016 у справі №910/14968/14 було прямо зазначено, що «..відсутність законодавчого закріплення можливості оскарження ухвали про призначення судової експертизи не є перешкодою для її перегляду в апеляційному та касаційному порядку».

ТОВ "Торговий дім "Любисток" було подано відзив на скаргу, в змісті якого заперечувалась як обґрунтованість скарги, так і можливість перегляду в апеляційному порядку ухвали про призначення судової експертизи, здійснювались посилання на відповідні роз'яснення, викладені в постанові пленуму ВГСУ від 23.03.2012 №4 та інше.

Наголошено, що п. 19 постанові пленуму ВГСУ від 23.03.2012 №4 прямо зазначено, що якщо в апеляційній скарзі йдеться про оскарження як призначення експертизи, так і зупинення у зв'язку з цим провадження у справі, то відповідна скарга може бути прийнята і розглянута, але виключно в частині зупинення провадження.

Зазначаючи про відсутність підстав призначення судової експертизи, ТОВ "Маревен Фуд Україна" наголошувалось, що згідно із текстом резолютивної частини оскарженої ухвали судом першої інстанції призначено повторну судову експертизу при цьому поставлено на її вирішення питання, які раніше не досліджувались.

Тобто, в суті у справі призначено не повторну, як зазначену в ухвалі, а нову (додаткову) експертизу - в розумінні визначень, наведених в Закону України "Про судову експертизу" та Інструкції про порядок призначення та проведення судових експертиз, що на переконання заявника, вбачається однією з підстав скасування оскарженої ухвали.

Вказано, що суд першої інстанції необґрунтовано зазначив про наявність у справі двох взаємно суперечливих висновків судових експертів: №234/16 від 04.11.2016 та №308/16 від 16.12.2016, оскільки останній з них не є в розумінні положень наведених актів і у т.ч. роз'яснень, які містяться в постанові пленуму ВГСУ від 23.03.2012 №4, висновком судової експертизи, а є лише висновком спеціаліста.

Зазначено, що останній з цих висновків, який є висновком спеціаліста, не є таким, що ставить під сумнів та спростовує висновки, викладені у первісному висновку судового експерта - №234/16 від 04.11.2016, а питання, які були поставлені на вирішення дослідження (№308/16 від 16.12.2016) містять певні відмінності із тими, що поставлені на вирішення "повторної" експертизи.

Наводились й інші доводи в підтвердження викладених обставин, в засіданні суду 07.02.2017 представникам учасників провадження, які виявили бажання, скориставшись встановленим правом, і були присутні забезпечена можливість реалізації процесуальних прав, обміну репліками і запитаннями, подання доказів тощо. Представниками інших сторін обґрунтованість скарги заперечувалась.

З урахуванням відсутності клопотань про відкладення розгляду, інших нерозглянутих клопотань чи то таких, які не могли бути заявлені через обмеженість строків розгляду, зважаючи й на обмеженість строків розгляду скарги на оскаржену ухвалу суду першої інстанції, що спливають, колегія суддів дійшла висновку про можливість розгляду апеляційної скарги по суті.

За змістом ст. 99, 101 Господарського процесуального кодексу (далі - ГПК) України в суді апеляційної інстанції з урахуванням особливостей справи переглядаються за правилами розгляду цих справ у суді першої інстанції, переглядаючи рішення, апеляційний господарський суд користується правами, наданими суду першої інстанції.

У процесі перегляду суд за наявними у справі і додатково поданими доказами повторно розглядає справу, не зв'язаний доводами апеляційної скарги і перевіряє законність і обґрунтованість рішення у повному обсязі. Переглядаючи рішення суду першої інстанції, суд апеляційної інстанції обмежений у правах щодо вирішення спору, розгляду апеляційної скарги і справи по суті, межі яких визначені ст. 101, 103 ГПК України.

Досліджуючи матеріали справи, оцінюючи наявні докази, колегія суддів відзначає, що відповідно до ст. 4, 4-1 ГПК України господарський суд вирішує спори на підставі Конституції України, цього Кодексу, інших законодавчих актів України, міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.

За змістом положень ст. 32, 33, 43 ГПК України суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і об'єктивному розгляді в судовому процесі всіх обставин справи в їх сукупності, керуючись законом.

Як вбачається з наявних матеріалів, ТОВ "Маревен Фуд Україна" (далі-позивач) звернулось до Господарського суду міста Києва з позовом до Державної служби інтелектуальної власності (далі-відповідач-1) та ТОВ "Торговий дім "Любисток" (далі-відповідач-2) про визнання свідоцтв України на знаки для товарів і послуг №142127, 143035 недійсними повністю;

А також зобов'язання Державної служби інтелектуальної власності України внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг стосовно визнання недійсними повністю свідоцтв України на знаки для товарів і послуг №142127, 143035 та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені "Промислова власність";

Позовні вимоги обґрунтовані тим, що оспорювані знаки для товарів і послуг "12 ОВОЩЕЙ и трав" підлягають визнанню недійсними з підстав, передбачених ч. 2 ст. 6 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", оскільки не мають розрізняльної здатності та не набули її внаслідок використання.

В ході розгляду було заявлено клопотання про призначення судової експертизи у справі і вказане клопотання задоволено ухвалою Господарського суду міста Києва від 01.09.2016, якою у справі №910/13062/16 було призначено судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності та зупинено провадження на час її проведення. На вирішення експерта були поставлені наступні питання:

- Чи мав розрізняльну здатність знак для товарів і послуг " 12 ОВОЩЕЙ и трав" за свідоцтвом України №142127, зареєстрований по відношенню до товарів 30 класу МКТП, на дату подання заявки №m2010 13392 від 31.08.2010?

- Чи мав розрізняльну здатність знак для товарів і послуг " 12 ОВОЧІВ і трав" за свідоцтвом України №143035, зареєстрований по відношенню до товарів 30 класу МКТП, на дату подання заявки №m2010 13527 від 02.09.2010?

- Чи є знаки для товарів і послуг "12 ОВОЩЕЙ и трав" та "12 ОВОЧІВ і трав" за свідоцтвами України № 142127, 143035 оманливими або такими, що можуть ввести в оману споживачів, щодо товарів 30 класу МКТП, зазначених у свідоцтвах?

- Чи складаються знаки для товарів і послуг "12 ОВОЩЕЙ и трав" та "12 ОВОЧІВ і трав" за свідоцтвами України №142127, 143035 лише з позначень чи даних, що є описовими при використанні щодо зареєстрованих товарів 30 класу МКТП або у зв'язку з ними?

10.11.2016 до Господарського суду міста Києва надійшов відповідний висновок №234/16 від 04.11.2016, за підписом зокрема судового експерта Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України (01133, м. Київ, бульвар Лесі Українки, буд. 26, офіс 501) ОСОБА_4

Від ТОВ "Торговий дім "Любисток" надійшов висновок №308/16 від 16.12.2016 за підписом експертів цього ж Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерств юстиції України №308/16 за результатами проведення комісійного експертного дослідження у сфері інтелектуальної власності - ОСОБА_5 та ОСОБА_6

Згідно із першим спірні знаки для товарів і послуг складаються лише з позначень чи даних, що є описовими при використанні певних груп товарів 30 класу МКТП або оманливими та не мали розрізняльної здатності на момент подання заяви про їх реєстрацію. Згідно із другим - позначення за свідоцтвами є такими, що набули розрізняльної здатності внаслідок використання., що обумовлюється як їх характером, так і інтенсивністю їх використання.

У судовому засіданні 19.12.2016 представник відповідача-2 подав клопотання, в якому просив суд призначити у справі повторну судову експертизу та оплату витрат покласти на ТОВ "Торговий дім "Любисток", посилаючись на певні взаємовиключні, суперечливі опосередковані висновки здійсненої у справі судової експертизи та експертного дослідження, зміст їх дослідницьких частин тощо.

Оскарженою ухвалою призначено повторну судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручено судовому експерту Жилі Б.В. - одному з атестованих судових експертів, що здійснюють діяльність поза межами відповідних державних дослідницьких установ на підставі отриманого в установленому порядку права. На вирішення експерта поставлені наступні питання:

- Чи мав розрізняльну здатність знак для товарів і послуг "12 ОВОЩЕЙ и трав" за свідоцтвом України №142127, зареєстрований по відношенню до товарів 30 класу МКТП, на дату подання заявки №m2010 13392 від 31.08.2010 та чи набув розрізняльної здатності внаслідок використання?

- Чи мав розрізняльну здатність знак для товарів і послуг "12 ОВОЧІВ і трав" за свідоцтвом України №143035, зареєстрований по відношенню до товарів 30 класу МКТП, на дату подання заявки №m2010 13527 від 02.09.2010 та чи набув розрізняльної здатності внаслідок використання?

- Чи є знаки для товарів і послуг "12 ОВОЩЕЙ и трав" та "12 ОВОЧІВ і трав" за свідоцтвами України №142127, 143035 оманливими або такими, що можуть ввести в оману споживачів, щодо товарів 30 класу МКТП, зазначених у свідоцтвах?

- Чи складаються знаки для товарів і послуг "12 ОВОЩЕЙ и трав" та "12 ОВОЧІВ і трав" за свідоцтвами України №142127, 143035 лише з позначень чи даних, що є описовими при використанні щодо зареєстрованих товарів 30 класу МКТП або у зв'язку з ними?

Відповідно до ст.32 ГПК України доказами у справі є будь-які фактичні дані, на підставі яких господарський суд у визначеному законом порядку встановлює наявність чи відсутність обставин, на яких ґрунтуються вимоги і заперечення сторін, а також інші обставини, які мають значення для правильного вирішення господарського спору.

Ці дані встановлюються такими засобами як письмові і речові докази, висновки судових експертів; поясненнями представників сторін та інших осіб, які беруть участь в судовому процесі. Письмовими доказами є документи і матеріали, які містять дані про обставини, що мають значення для правильного вирішення спору.

Зважаючи на приписи ст. 33 ГПК України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підстави своїх вимог і заперечень. Згідно з ст.42 ГПК України правосуддя у господарських судах здійснюється на засадах рівності всіх учасників судового процесу перед законом і судом.

Статтею 43 ГПК України встановлено, що судочинство у господарських судах здійснюється на засадах змагальності. Сторони та інші особи, які беруть участь у справі, обґрунтовують свої вимоги і заперечення поданими суду доказами.

Господарський суд створює сторонам та іншим особам, які беруть участь у справі, необхідні умови для встановлення фактичних обставин справи і правильного застосування законодавства.

Експертиза є одним із засобів доказування обставин справи, що може впливати на всебічність, повноту і об'єктивність дослідження обставин, а відтак, виконанням судом вимог ст. 43 ГПК України.

Судова експертиза призначається лише у разі дійсної потреби у спеціальних знаннях для встановлення фактичних даних, що входять до предмета доказування, тобто у разі, коли висновок експерта не можуть замінити інші засоби доказування.

Частиною 6 постанови пленуму ВГСУ від 23.03.2012 №4 наголошено, що господарському суду слід мати на увазі, що чинне законодавство не надає йому права відмовити у призначенні судової експертизи, про яку клопочуться учасники судового процесу, за тим мотивом, що у складі суду є особи, які мають достатні для з'ясування відповідних питань спеціальні знання.

Статтею ж 79 ГПК України визначено, що господарський суд зупиняє провадження у справі в разі неможливості розгляду даної справи до вирішення пов'язаної з нею іншої справи, що розглядається іншим судом, а також у разі звернення господарського суду із судовим дорученням про надання правової допомоги до іноземного суду або іншого компетентного органу іноземної держави.

Господарський суд має право зупинити провадження у справі за клопотанням сторони, прокурора, який бере участь в судовому процесі, або за своєю ініціативою у випадках призначення судової експертизи. Господарський суд поновлює провадження у справі після усунення обставин, що зумовили його зупинення. Про зупинення провадження у справі та його поновлення виноситься ухвала. Ухвалу про зупинення провадження може бути оскаржено.

Змістом ст. 79 ГПК України передбачено право, а не обов'язок суду зупинити провадження у справі у випадку призначення судової експертизи, при цьому таке право підпадає під загальне визначення поняття судової дискреції, яке охоплює повноваження суду з вирішення у визначених законом випадках спірних правових питань.

Дискреційні повноваження суду визнаються і Європейським судом з прав людини, виходячи із відповідності таких повноважень принципу верховенства права. Це забезпечується, зокрема відповідним обґрунтуванням обраного рішення в процесуальному документі суду (правовий висновок, наведений в постанові ВСУ від 23.01.2014).

Так, оскаржене рішення суду першої інстанції про зупинення провадження у справі обґрунтоване необхідністю отримання висновків судової експертизи і проведення дослідження, що потребує спеціальних знань, результати яких мають значення для повного та усебічного розгляду та вирішення спору по суті.

Зупинення провадження у справі є наслідком призначення судом експертизи, а отже ухвала в частині призначення судової експертизи та в частині зупинення провадження у справі перебувають у нерозривному зв'язку одна з одною.

Призначення судової експертизи з одночасним зупиненням у зв'язку з цим провадження у справі є одноактною (нерозривною) процесуальною дією і не може розцінюватись як два самостійних акта - окремо щодо призначення судової експертизи і щодо зупинення провадження у справі.

Зазначене узгоджується з правовою позицією Верховного Суду України, викладеною, зокрема, у постанові від 20.01.2009 у справі №24/489 щодо одноактної (нерозривної) процесуальної дії.

У зв'язку з наведеним, скасування самої лише ухвали про зупинення провадження у справі не призведе до усунення обставин, що зумовили неможливість здійснення судом процесуальних дій - проведення експертною установою судової експертизи.

Так, оскаржене рішення суду першої інстанції про призначення повторної судової експертизи та зупинення провадження у справі обґрунтоване необхідністю отримання висновків повторної судової експертизи, усунення неточностей, неповноти тощо первісної судової експертизи. Проведення дослідження потребує спеціальних знань, результати яких мають значення для повного та усебічного розгляду та вирішення спору по суті. Питання, які поставлені на вирішення перед судовим експертом, як і об'єкт дослідження, є ідентичними.

З такими підставами призначення повторної судової експертизи та зупинення провадження у справі в повній мірі погоджується і колегія суддів суду апеляційної інстанції, вважаючи оскаржену ухвалу в цій частині в повній мірі законною, при цьому відзначає, що як вбачається з наявних матеріалів, станом на момент розгляду апеляційної скарги, повторна судова експертиза, проведення якої призначено оскарженою ухвалою, вже проведена. Станом на теперішній час, оскаржена ухвала суду першої інстанції виконана і вичерпала свою дію, провадження у справі було поновлено і господарським судом вже прийнято рішення по суті спору, яким відмовлено в задоволенні позовних вимог.

Розглянувши доводи апеляційної скарги, обставини справи в їх сукупності, перевіривши матеріали і дослідивши наявні докази, оцінивши їх за своїм внутрішнім переконанням, керуючись законом, проаналізувавши на підставі встановлених фактичних обставин правильність застосування судом першої інстанції норм матеріального і процесуального права, перевірки законності та обґрунтованості, колегія суддів суду апеляційної інстанції не вбачає доводи, наведені в апеляційній скарзі спроможними і такими які знайшли своє підтвердження під час розгляду справи, які є підставою скасування або зміни оскарженої ухвали як такої, що вимогам законності в повній мірі відповідає.

Керуючись ст. 99, 101-106 Господарського процесуального кодексу України, Київський апеляційний господарський суд, -

ПОСТАНОВИВ:

1. Апеляційну скаргу товариства з обмеженою відповідальністю "Маревен Фуд Україна" залишити без задоволення.

2. Ухвалу Господарського суду міста Києва від 22.12.2016 у справі №910/13062/16 залишити без змін.

3. Матеріали оскарження ухвали Господарського суду міста Києва від 22.12.2016 у справі №910/13062/16 повернути до Господарського суду міста Києва.

Повний текст складено 10.02.2017

Головуючий суддя А.А. Верховець

Судді С.В. Сотніков

О.М. Остапенко