РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23.01.2017Справа №910/4172/15-г

За позовом: товариства з обмеженою відповідальністю "РИБОКОНСЕРВНИЙ ЗАВОД "ЕКВАТОР";

до: антимонопольного комітету України;

третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача: товариство з обмеженою відповідальністю "ІНТЕРФЛОТ";

про: визнання недійсним рішення.

Суддя Балац С.В.

Представники:

позивача: Соловйова О.В. - за довіреністю від 01.01.2017 № 3-юр;

відповідача: Макарчук Д.І. - за довіреністю від 13.01.2017 № 300-122/01-6.

третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача: Драган О.Ю. - за довіреністю від 17.04.2014, Демченко В.М. - за довіреністю від 17.04.2014 № б/н.

С У Т Ь С П О Р У:

Товариство з обмеженою відповідальністю "РИБОКОНСЕРВНИЙ ЗАВОД "ЕКВАТОР" (далі - Завод) звернулось до господарського суду міста Києва з позовом про визнання недійсним рішення антимонопольного комітету України (далі - Комітет) від 23.12.2014 № 639-р "Про порушення законодавства про захист від недобросовісної конкуренції та накладення штрафу" у справі № 127-26.4/104-14 (далі - Рішення № 639-р).

Позов мотивовано тим, що:

- Рішенням № 639-р визнано дії Заводу у вигляді використання без дозволу (згоди) товариства з обмеженою відповідальністю "ІНТЕРФЛОТ" (далі - Товариство) оформлення етикетки рибних консервів "Сардина атлантична натуральна з добавленням олії", яке є схожим з оформленням етикетки рибних консервів "Сардини натуральні з добавленням олії", яке раніше почало використовувати у господарській діяльності Товариство, що може призвести до змішування діяльності Заводу з діяльністю Товариства, порушенням, передбаченим статтею 4 Закону України "Про захист від недобросовісної конкуренції";

- Завод є володільцем свідоцтва України № 189934 на знак для товарів і послуг (комбінований: зображення синього, голубого, зеленого, білого, жовтого та темно-голубого кольорів; словесний "Сардини"), зареєстрований для товарів 29 класу міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків "сардини"; дата подання заявки - 23.05.2013; дата публікації відомостей про видачу свідоцтва - 26.08.2014;

- відповідно до пункту першого статті 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" права, що випливають із свідоцтва, діють від дати подання заявки, тому наявність у позивача свідоцтва України на час прийняття оскаржуваного рішення виключала можливість заборони йому використовувати власний знак на товари;

- Комітет у Рішенні № 639-р встановив, що права заявника (Товариства) на етикетку підтверджуються патентом України № 7344 на промисловий зразок, дія якого закінчилась 05.11.2006, та договором № 1, укладеним Товариством та товариством з обмеженою відповідальністю "ІНТЕРРИБФЛОТ";

- на думку Заводу, Товариство не довело своїх прав на етикетку згідно з вимогами чинного законодавства, а відповідач незаконно задовольнив його вимоги щодо захисту;

- патент України № 7344 на промисловий зразок було видано не заявнику (Товариству), а товариству з обмеженою відповідальністю "ІНТЕРРИБФЛОТ";

- 26.11.2007 у № 19 офіційного бюлетеня "Промислова власність" було опубліковано відомості про припинення дії патенту України № 7344 на промисловий зразок на підставі несплати річного збору; датою припинення дії названого патенту України на промисловий зразок є 05.11.2006;

- в оспорюваному Рішенні № 639-р зазначено про те, що дія патенту України № 7344 закінчилась 05.11.2006, проте з 2004 до 01.01.2007 етикетку на рибні консерви використовує у господарській діяльності заявник (Товариство) на підставі договору № 1, укладеного з товариством з обмеженою відповідальністю "ІНТЕРРИБФЛОТ";

- таким чином, з 05.11.2006 до 01.01.2007 Товариство використовувало промисловий зразок, права на який у цей період були нечинними, а тому твердження, вказані Комітетом у Рішенні № 639-р про те, що Товариство використовувало до 01.01.2007 промисловий зразок на підставі договору № 1 є таким, що суперечить законодавству (статті 467, 1109, 1110 Цивільного кодексу України);

- у свою чергу, Завод почав використовувати свою етикетку через декілька років після дати припинення виключних майнових прав інтелектуальної власності на промисловий зразок як Товариства, так і товариства з обмеженою відповідальністю "ІНТЕРРИБФЛОТ";

- крім того, етикетки, зареєстровані як промисловий зразок (10 варіантів) за патентом України № 7344 на промисловий зразок є чорно-білими і охоронялися саме у такому вигляді, тобто кольори не були суттєвими ознаками промислового зразка за названим патентом;

- отже, ні товариство з обмеженою відповідальністю "ІНТЕРРИБФЛОТ" (ліцензіар), ні Товариство (ліцензіат) у період чинності патенту України № 7344 та договору № 1 не мають права забороняти будь-якій третій особі використовувати будь-які кольори та їх комбінації, а також будь-які словесні позначення у оформленні етикеток рибних консервів;

- з огляду на наведене вбачається відсутність порушених прав Товариства, тобто відсутній склад правопорушення, що у свою чергу виключає покладення відповідальності на Завод.

Таким чином, Завод вважає, що Комітетом прийнято Рішення № 639-р із

- недоведеністю обставин, які мають значення для справи і які визнано встановленими;

- невідповідністю висновків, викладених у рішенні, обставинам справи;

- порушенням або неправильним застосування норм матеріального чи процесуального права, що враховуючи приписи частини 1 статті 59 Закону України "Про захист економічної конкуренції" є підставами для визнання Рішення № 639-р недійсним.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 26.02.2015 позовну заяву прийнято до розгляду та порушено провадження у справі № 910/4172/15-г. Вказаною ухвалою суд залучив до участі у справі Товариство в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача.

Рішенням господарського суду міста Києва від 20.04.2015 (суддя Марченко О.В.), залишеним без змін постановою Київського апеляційного господарського суду від 10.03.2016, у задоволенні позову відмовлено.

Постановою Вищого господарського суду України від 05.07.2016 рішення господарського суду міста Києва від 20.04.2015 та постанову Київського апеляційного господарського суду від 10.03.2016 скасовано, справу передано на новий розгляд до господарського суду міста Києва.

Розпорядженням від 13.07.2016 від № 04-23/1292 призначено повторний автоматичний розподіл справи, за результатами якого справу передано для розгляду судді Зеленіній Н.І.

Ухвалою суду від 18.07.2016 справу № 910/4172/15-г прийнято до провадження судді Зеленіна Н.І.

Ухвалою господарського суду міста Києва 21.09.2016 провадження у справі № 910/4172/15-г зупинено до вирішення справи господарського суду міста Києва № 910/13822/16 за позовом Товариства до державної служби інтелектуальної власності України та Заводу про визнання недійсним свідоцтва на знак товарів і послуг, та набрання рішенням у цій справі законної сили.

Постановою Київського апеляційного господарського суду від 24.10.2016 ухвалу господарського суду міста Києва 21.09.2016 скасовано, справу 910/4172/15-г передано до господарського суду міста Києва для розгляду по суті.

Розпорядженням керівника апарату господарського суду м. Києва від 08.11.2016 № 04-23/2345 призначено повторний автоматичний розподіл справи 910/4172/15-г у зв'язку з перебуванням судді Зеленіної Н.І. у відпустці, за результатами якого вказану справу передано для розгляду судді Балац С.В.

Ухвалою господарського суду м. Києва від 17.11.2016 справу № 910/4172/15-г прийнято до провадження судді Балац С.В. Провадження у справі поновлено. Розгляд справи призначено на 12.12.2016.

Комітет, скориставшись своїм правом наданим ст. 59 Господарського процесуального кодексу України, надав суду відзив, яким позов відхилив повністю з урахуванням того, що Рішення № 639-р прийняте останнім у межах визначених законом повноважень, у порядку, визначеному чинним законодавством України, з правильним застосуванням норм матеріального права, з повним з'ясуванням обставин, які мають значення для справи.

До господарського суду надійшли пояснення Товариства в яких останній зазначає про те, що в матеріалах справи наявні докази того, що Завод почав використання спірної етикетки до моменту подачі заявки на реєстрацію для отримання свідоцтва для товарів та послуг № 189934 (раніше 23.05.2013). Наявність у Заводу свідоцтва № 189934 не звільняє його від відповідальності за порушення чинного законодавства України відносно недобросовісної конкуренції відповідно до Закону України "Про захист від недобросовісної конкуренції" та Паризької конвенції про охорону промислової власності від 20.03.1883. Таким чином, Завод має свідоцтво № 189934 але не має права його використовувати. Крім того, на даний час чинність свідоцтва № 189934 оскаржується у справі № 910/13822/16, матеріали якої направлені на експертне дослідження до Київського науково-дослідного інституту судових експертиз.

В судових засіданнях 12.12.2016 та 16.01.2017 оголошено перерви до 16.01.2017 та 23.01.2017 відповідно.

Представник Заводу подав до суду письмові пояснення в яких зазначив, що твердження Товариства про виготовлення Заводом реалізації рибних консервів зі спірною етикеткою до травня 2013 не відповідає дійсності, враховуючи те, що Комітетом в Рішенні № 639-р чітко встановлено, що реалізація продукції відбувалась з травня 2013, що також викладено у відзиві на позов. Однак, якщо припустити, що Заводом здійснено реалізацію продукції зі спірною етикеткою до травня 2013, то дана обставина мала бути встановлена в Рішенні № 639-р, яке в свою чергу, не було оскаржене Товариством. Посилання Товариства на укладений між Заводом та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_5 договору про виготовлення поліграфічної продукції від 09.07.2012 № 09/07, як на підставу виготовлення спірної етикетки у 2012 році є помилковим, оскільки вказаний договір є загальним на всі види етикеток рибної продукції, які виробляються Заводом. Крім того, дію вказаного договору було продовжено додатковою угодою від 03.12.2012, який є чинним і на даний час. Твердження Товариства про те, що Завод не має права використовувати свідоцтво на знак товарів та послуг № 189934 не є вірним, оскільки вказане свідоцтво, враховуючи приписи Цивільного кодексу України та Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", надає право власнику використовувати знак та інші права, визначені Законом. Таким чином, Рішення № 639-р підлягає скасуванню незалежно від того, чи відбувалася реалізація рибних консервів до 23.05.2013, та враховуючи наявність у Заводу на час прийняття Рішення № 639-р чинного свідоцтва № 189934, яке виключає заборону Заводу використовувати свою торгівельну марку. Крім того, при винесенні оскаржуваного рішення Комітетом невірно визначено штраф в розмірі 400.000,00 грн., який покладений на Завод.

В судовому засіданні 23.01.2017 судом оголошено вступну та резолютивну частини рішення.

Заслухавши доводи повноважних представників сторін по суті спору та дослідивши наявні докази у матеріалах даної справи, господарський суд міста Києва,

В С Т А Н О В И В :

Рішенням № 639-р постановлено, що:

- дії Заводу у вигляді використання без дозволу (згоди) Товариства оформлення етикетки рибних консервів "Сардина атлантична натуральна з добавленням олії", яке є схожим з оформленням етикетки рибних консервів "Сардини натуральні з добавленням олії", використовувати яке в господарській діяльності раніше почало Товариство, визнано такими, що можуть призвести до змішування діяльності Заводу з діяльністю Товариства, тобто порушенням, передбаченим статтею 4 Закону України "Про захист від недобросовісної конкуренції" (пункт 1);

- за вчинення зазначеного порушення на Завод накладено штраф у розмірі 400.000,00 грн. (пункт 2);

- зобов`язано Завод припинити використання у господарській діяльності оформлення етикетки рибних консервів "Сардина атлантична натуральна з добавленням олії", яке є схожим з оформленням етикетки рибних консервів "Сардини натуральні з добавленням олії", використовувати яке раніше почало Товариство (пункт 3).

Рішення № 639-р обґрунтовано тим, що:

- Товариство зареєстроване 07.09.2001. Основним видом його діяльності є перероблення та консервування риби, зокрема, рибної консервної продукції: "Сардини натуральні з добавленням олії"; "Бички у томатному соусі"; "Сардина атлантична бланшована в олії"; "Кілька чорноморська нерозібрана у томатному соусі" тощо;

- з 2001 на українському ринку реалізуються рибні консерви "Сардини натуральні з добавленням олії" з етикеткою, розробником якої є товариство з обмеженою відповідальністю "ІНТЕРРИБФЛОТ" за участю маркетологів Товариства;

- з 2004 по 01.01.2007 Товариство зазначену етикетку використовувало в господарській діяльності на підставі ліцензійного договору від 12.01.2004 (далі - Договір № 1), укладеного з товариством з обмеженою відповідальністю "ІНТЕРРИБФЛОТ";

- після закінчення строку дії Договору № 1 Товариство продовжувало виробляти та реалізовувати рибні консерви "Сардини натуральні з добавленням олії" з названою етикеткою;

- зовнішнє оформлення етикетки рибних консервів (сардини) виробництва Товариства, зокрема, включає такі основні елементи: світло-блакитний загальний фон; темно-блакитна смуга у нижній частині; темно-блакитне коло у центрі із зображенням корабля, з двох боків від якого великими синіми літерами написана назва продукції "САРДИНИ";

- у період з 2004 по теперішній час зовнішнє оформлення етикетки майже не змінювалось, змінювався лише технічний текст та значки на етикетці;

- рибні консерви з сардини виробництва Товариства із зазначеною етикеткою тривалий час виробляються та реалізуються на всій території України, відомі споживачам і користуються у них попитом, про що свідчить збільшення обсягів реалізації рибних консервів;

- просуванням та рекламуванням продукції Товариства займаються як сама третя особа, так і її контрагенти, яким поставляється продукція;

- тривале безперервне виробництво та реалізація рибних консервів "САРДИНИ" виробництва Товариства, обізнаність щодо цієї продукції споживачів сприяли набуттю Товариством відповідної ділової репутації та зростанню обсягів продажу зазначеної продукції в Україні;

- у 2013 Товариству стало відомо про те, що в торговельній мережі України з'явилися рибні консерви з сардини виробництва Заводу, оформлення етикеток яких є схожим з оформленням етикеток рибних консервів з сардини виробництва Товариства, що може призвести до змішування їх діяльності;

- Товариство отримувало листи від своїх контрагентів (товариство з обмеженою відповідальністю "ЧОРНОМОРСЬКИЙ РИБОКОНСЕРВНИЙ КОМБІНАТ", товариство з обмеженою відповідальністю "МОРЕ СПІВДРУЖНОСТІ", товариство з обмеженою відповідальністю "ЕКСІКОН" та товариство з обмеженою відповідальністю "ТФ "АФІНА"), в яких зазначається, що в торговельних закладах на території України реалізуються рибні консерви з сардини виробництва Заводу з етикеткою, яка є схожою до ступеня змішування з етикеткою рибної продукції з сардини виробництва Товариства;

- Завод зареєстровано 30.09.2003. Основним видом його діяльності є перероблення та консервування риби, зокрема, рибної консервної продукції: "Сардина атлантична натуральна з добавленням олії"; "Сардина атлантична натуральна з добавленням олії Ексклюзив"; "Сардина атлантична натуральна з добавленням олії" тощо;

- Завод і Товариство діють на одному товарному ринку - консервування риби та є конкурентами;

- Завод здійснює виробництво та реалізацію рибних консервів з сардини з травня 2013;

- зовнішнє оформлення етикетки рибних консервів з сардини виробництва Заводу включає такі основні елементи: світло-блакитний загальний фон; темно-блакитна смуга у нижній частині; темно-блакитне коло у центрі із зображенням глобуса, ліворуч від якого великими синіми літерами написана назва продукції "САРДИНА";

- аналіз зовнішнього оформлення етикеток рибних консервів "Сардини натуральні з добавленням олії" виробництва Товариства та зовнішнього оформлення етикеток рибних консервів "Сардина атлантична натуральна з добавленням олії" виробництва Заводу свідчить про те, що зазначені етикетки є схожими: за загальною композицією (оформлення етикетки), кольоровою гамою (загальний фон), розміщенням основних написів, окремих елементів, назви продукту та шрифтів;

- ціна на зазначену продукцію Заводу і Товариства в торговельній мережі майже однакова;

- у торговельних закладах України присутні рибні консерви, зокрема, "Сардина", "Сардини" й інших виробників. Аналіз зовнішнього оформлення етикеток цих рибних консервів свідчать про те, що кожній етикетці притаманне оригінальне зовнішнє оформлення (основний фон та оформлення етикетки, розміщення основних написів та зображень, окремих елементів, шрифту в назві продукції, використання відповідної гами кольорів, що забезпечує розпізнавальну здатність продукції, визначає оригінальність дизайну етикеток), яке відрізняє продукцію одного виробника від іншого та виключає їх змішування;

- присутність у продажу продукції Заводу із зовнішнім оформленням спірної етикетки, яке є схожим з оформленням етикетки рибних консервів виробництва третьої особи, може призвести до того, що споживач може сплутати продукцію Заводу з продукцією Товариства і придбати продукцію Заводу замість продукції Товариства, а отже, таким чином може відбутися змішування діяльності названих підприємств, що підтверджено опитуванням споживачів з різних регіонів України, яке було проведено Комітетом;

- Завод є власником торговельної марки за свідоцтвом України від 26.08.2014 № 189934 (комбіноване позначення "Сардини"; дата подання заявки - 23.05.2013);

- Товариство має пріоритет на використання (внаслідок першості) оформлення спірної етикетки;

- Товариство не надавало Заводу дозволу (згоди) на використання оформлення спірної етикетки рибних консервів;

- використання Заводом етикетки, схожої з етикеткою, яку використовує Товариство, може створити у невизначеного кола осіб враження взаємопов'язаності конкурентів або навіть призвести до ототожнення ними продукції позивача і третьої особи, що, в свою чергу, може призвести до змішування діяльності Заводу та Товариства.

Таким чином судом встановлено, що Завод і Товариство діють на одному товарному ринку - консервування риби та є конкурентами. Товариство здійснює реалізацію рибних консервів "Сардини натуральні з добавленням олії" на підставі патенту України № 7344 на промисловий зразок, дія якого закінчилась 05.11.2006, та Договором № 1, укладеним Товариством та товариством з обмеженою відповідальністю "ІНТЕРРИБФЛОТ", після закінчення строку дії якого Товариство продовжувало виробляти та реалізовувати рибні консерви з названою етикеткою.

В свою чергу, Завод здійснює виробництво та реалізацію рибних консервів "Сардина атлантична натуральна з добавленням олії" на підставі свідоцтва України № 189934 на знак для товарів і послуг (комбінований: зображення синього, голубого, зеленого, білого, жовтого та темно-голубого кольорів; словесний "Сардини"), зареєстрований для товарів 29 класу міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків "сардини"; дата подання заявки - 23.05.2013; дата публікації відомостей про видачу свідоцтва - 26.08.2014.

Використання Заводом етикетки схожої на етикетку, яку використовує Товариство може створити у невизначеного кола осіб враження взаємопов'язаності конкурентів або навіть призвести до ототожнення ними продукції Заводу та Товариства, що може призвести до змішування діяльності Заводу та Товариства.

Враховуючи вказівки Вищого господарського суду України, викладені в постанові від 05.07.2016 у даній справі, судом додатково встановлено наступне.

"з'ясувати чинність свідоцтва України № 189934 на знак для товарів і послуг".

Статтею 19 Закону "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" встановлено, що свідоцтво може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково у разі: невідповідності зареєстрованого знака умовам надання правової охорони; наявності у свідоцтві елементів зображення знака та переліку товарів і послуг, яких не було у поданій заявці; видачі свідоцтва внаслідок подання заявки з порушенням прав інших осіб.

Чинність свідоцтва України № 189934 на знак для товарів і послуг оскаржується у справі № 910/13822/16 за позовом Товариства до державної служби інтелектуальної власності України та Заводу. Рішенням господарського суду м. Києва від 03.10.2016 у задоволенні позову відмовлено. Не погоджуючись з зазначеним судовим рішенням, Товариство звернулося до Київського апеляційного господарського суду з апеляційною скаргою, в якій просить скасувати рішення господарського суду міста Києва від 03.10.2016, та прийняти нове. Ухвалою Київського апеляційного господарського суду від 24.10.2016 апеляційну скаргу прийнято до провадження. Ухвалою Київського апеляційного господарського суду від 29.11.2016 у справі № 910/13822/16 призначено судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності (об'єктів промислової власності - знаків для товарів і послуг), проведення якої доручено судовим експертам Київського науково-дослідного інституту судових експертиз (03680, м. Київ, вул. Смоленська, 6). На вирішення експерта поставлено питання: чи є комбінований знак для товарів та послуг за свідоцтвом України № 189934 таким, що може ввести споживачів в оману щодо особи, яка виробляє товари (рибні консерви), а саме щодо Товариства? Матеріали справи № 910/13822/16 направлено до експертної установи та станом на 23.01.2017 повернуті не були.

Відтак, станом на момент вирішення даного спору по суті, свідоцтво України № 189934 на знак для товарів і послуг є чинним.

"дослідити свідоцтво України № 189934 на знак для товарів і послуг та встановити обсяг наданої ним правової охорони".

Відповідно до статті 5 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" правова охорона надається знаку, який не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі та на який не поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони, встановлені цим Законом; право власності на знак засвідчується свідоцтвом; обсяг правової охорони, що надається, визначається зображенням знака та переліком товарів і послуг, внесеними до Реєстру, і засвідчується свідоцтвом з наведеними у ньому копією внесеного до Реєстру зображення знака та переліком товарів і послуг (у редакції, що діяла на час подання Заводом згаданої заявки про реєстрацію).

Пунктом 2 статті 16 Закону "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" встановлено, що свідоцтво надає його власнику право використовувати знак та інші права, визначені цим Законом.

Відповідно до пункту 4 цієї ж статті Закону використанням знака визнається: нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов'язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення); застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстровано; застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет. Знак визнається використаним, якщо його застосовано у формі зареєстрованого знака, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованого знака лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності знака.

Таким чином, чинне свідоцтво України № 189934 на знак для товарів і послуг (комбінований: зображення синього, голубого, зеленого, білого, жовтого та темно-голубого кольорів; словесний "Сардини"), зареєстрований для товарів 29 класу міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків "сардини", надає можливість використання його власнику знак на товари та послуги, який в свою чергу, має необхідний обсяг правової охорони.

"встановити фактичні обставини, пов'язані з використанням Заводом торговельної марки за свідоцтвом України № 189934 (чи використовувався цей знак щодо спірної продукції та яким чином)".

Судом встановлене фактичне використання Заводом торговельної марки за свідоцтвом України № 189934 шляхом наклеювання знаку у вигляді етикетки на спірну продукцію з метою пропонування її для продажу та подальшою реалізацію споживачам.

Схожість етикеток, які використовуються Заводом та Товариством для маркування своєї продукції, що реалізовується на всій території України сторонами спору не заперечується.

З приводу того, що дії Заводу містять ознаки порушення, передбаченого ст. 4 Закону України "Про захист від недобросовісної конкуренції" спору між сторонами немає.

Спір, фактично виник внаслідок колізії норм законодавства про захист від недобросовісної конкуренції та законодавства про охорону прав на знаки для товарів і послуг. Комітет та Товариство вважають, що дії Заводу є актом недобросовісної конкуренції незалежно від наявності чи відсутності прав Заводу на знак для товарів, в свою чергу, Завод вважає, що зареєствораний знак для товарів виключає можливість кваліфікації його дій як правоворушення у сфері конкуренції.

З урахуванням встановлення фактичних обставин справи, суд дійшов висновку про те, що Рішення № 639-р прийняте Комітетом з невідповідністю висновків викладених у рішенні, обставинам справи та з порушенням застосування норм матеріального права України з огляду на таке.

У відповідності до частин третьої та п'ятої статті 13 Цивільного кодексу України не допускаються дії особи, що вчиняються з наміром завдати шкоди іншій особі, а також зловживання правом в інших формах.

Не допускаються використання цивільних прав з метою неправомірного обмеження конкуренції, зловживання монопольним становищем на ринку, а також недобросовісна конкуренція.

Відповідно до статті 10bis Паризької конвенції про охорону промислової власності від 20.03.1883 (набула чинності для України 25.12.1991) країни Союзу зобов'язані забезпечити ефективний захист від недобросовісної конкуренції; актом недобросовісної конкуренції вважається будь-який акт конкуренції, що суперечить чесним звичаям у промислових і торговельних справах; зокрема, підлягають забороні всі дії, здатні яким би то не було способом викликати змішування відносно підприємства, продуктів чи промислової або торговельної діяльності конкурента.

Частиною першою статті 1 Закону України "Про захист від недобросовісної конкуренції" встановлено, що недобросовісною конкуренцією є будь-які дії у конкуренції, що суперечать торговим та іншим чесним звичаям у господарській діяльності.

Згідно з статтею 4 Закону України "Про захист від недобросовісної конкуренції" неправомірним є використання імені, комерційного (фірмового) найменування, торговельної марки (знака для товарів і послуг), рекламних матеріалів, оформлення упаковки товарів і періодичних видань, інших позначень без дозволу (згоди) суб'єкта господарювання, який раніше почав використовувати їх або схожі на них позначення у господарській діяльності, що призвело чи може призвести до змішування з діяльністю цього суб'єкта господарювання.

З аналізу вказаних вище норм антимонопольного законодавства вбачається, що недобросовісною конкуренцією є будь-які дії у конкуренції, що суперечать торговим та іншим чесним звичаям у господарській діяльності, виходячи з першості використання будь-якого позначення чи сукупності позначень у господарській діяльності без дозволу (згоди) суб'єкта господарювання, який почав їх використовувати раніше.

В той же час, відповідно до статті 5 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" правова охорона надається знаку, який не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі та на який не поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони, встановлені цим Законом; право власності на знак засвідчується свідоцтвом; обсяг правової охорони, що надається, визначається зображенням знака та переліком товарів і послуг, внесеними до Реєстру, і засвідчується свідоцтвом з наведеними у ньому копією внесеного до Реєстру зображення знака та переліком товарів і послуг (у редакції, що діяла на час подання Заводом згаданої заявки про реєстрацію).

Пунктом 2 статті 16 Закону "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" встановлено, що свідоцтво надає його власнику право використовувати знак та інші права, визначені цим Законом.

Відповідно до пункту 4 цієї ж статті Закону використанням знака визнається: нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов'язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення); застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстровано; застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет. Знак визнається використаним, якщо його застосовано у формі зареєстрованого знака, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованого знака лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності знака.

Відповідно до статті 6 Закону "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" не можуть одержати правову охорону позначення які, зокрема,

- є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу;

- які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати з:

- знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім'я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг;

- знаками інших осіб, якщо ці знаки охороняються без реєстрації на підставі міжнародних договорів, учасником яких є Україна, зокрема знаками, визнаними добре відомими відповідно до статті 6 bis Паризької конвенції про охорону промислової власності;

- не реєструються як знаки позначення, які відтворюють:

- промислові зразки, права на які належать в Україні іншим особам;

Таким чином, отримавши в установленому порядку свідоцтво на знак для товарів та послуг Завод розраховував на охорону зареєстрованого знаку та природньо і добросовісно мав бути впевненим, що використання цього знаку не порушує права інших осіб, адже за чесними звичаями, права однієї особи припиняються там, де починаються права іншої особи, більш того, Закон (ст. 19) передбачає можливість оскарження та скасування в судовому порядку свідоцтва, виданого з порушенням прав інших осіб.

В той же час, при винесенні Рішення № 639-р Комітетом залишено поза увагою те, що захист звичаїв у промислових та торгівельних справах не може відбуватися в порушення прав власника свідоцтва, які охороняються Законом та Державою, тобто реалізація продукції зі спірною етикеткою з травня 2015 здійснена Заводом із визначеним зображенням знака та переліком товарів і послуг, які внесені до Реєстру і засвідчені діючим свідоцтвом України № 189934 на знак для товарів і послуг, не є актом недобросовісної конкуренції та не може вважатися порушенням Закону України "Про захист від недобросовісної конкуренції" доти, доки не буде встановлено факт видачі свідоцтва з порушенням прав інших осіб і таке свідоцтво не буде скасовано в судовому порядку.

Комітетом при винесенні оскаржуваного Рішення № 639-р наданий пріоритет у застосуванні антимонопольного законодавства (Паризька конвенція про охорону промислової власності від 20.03.1883, Закон України "Про захист від недобросовісної конкуренції") при здійсненні кваліфікації правомірності дій Заводу з реалізації продукції останнього у спірний період та не враховані приписи законодавства про охорону прав на знаки для товарів і послуг (Закон України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг"), що, в свою чергу, призвело до прийняття Рішення № 639-р з порушенням положень частини першої статті 59 Закону України "Про захист економічної конкуренції", у вигляді: невідповідності висновків, викладених у рішенні, обставинам справи; порушення або неправильного застосування норм матеріального права, що в всою чергу є підставою для скасування рішення та задоволення позову.

Твердження представника Товариства про те, що Заводом здійснено реалізацію спірної продукції до травня 2015 судом відхилені з тих підстав, що подані Товариством докази реалізації Заводом спірної продукції не є належними в розумінні статті 34 Господарського процесуального кодексу України. Крім того, Завод в обґрунтування позовних вимог про визнання недійсним Рішення № 639-р не вказував підставою - неповне з'ясування обставин, які мають значення для справи, а тому такі докази не відносяться до предмета доказування у цій справі.

Обов'язок доказування відповідно до пункту 4 частини третьої статті 129 Конституції України та статті 33 Господарського процесуального кодексу України розподіляється між сторонами виходячи з того, хто посилається на певні юридичні факти, які обґрунтовують його вимоги та заперечення.

Відповідно до статті 34 Господарського процесуального кодексу України господарський суд приймає тільки ті докази, які мають значення для справи.

Враховуючи, що позовні вимоги підлягають задоволенню у повному обсязі, згідно ст. 49 Господарського процесуального кодексу України, витрати по сплаті судового збору покладаються на відповідача.

Керуючись статтями 33, 34, 43, 44, 49 та статтями 82-85 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд міста Києва,

В И Р І Ш И В :

1. Позов задовольнити повністю.

2. Визнати недійсним рішення антимонопольного комітету України від 23.12.2014 № 639-р "Про порушення законодавства про захист від недобросовісної конкуренції та накладення штрафу".

3. Стягнути з антимонопольного комітету України (03035, м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, буд. 45; ідентифікаційний код 00032767) на користь товариства з обмеженою відповідальністю "РИБОКОНСЕРВНИЙ ЗАВОД "ЕКВАТОР" (61052, Харківська обл., м. Харків, вул. Різдвяна, буд. 29-А, кімната 901; ідентифікаційний код 32674729); витрати по сплаті судового збору в сумі 1.218 (одна тисяча двісті вісімнадцять) грн. 00 коп.

4. Після набрання рішенням законної сили видати наказ.

Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після розгляду справи апеляційним господарським судом.

Повне рішення складено 06 лютого 2017 року

Суддя С.В. Балац