УХВАЛА

30.01.2017№ 910/13539/16

Господарський суд міста Києва у складі судді Марченко О.В., розглянувши матеріали справи №910/13539/16

за позовом товариства з обмеженою відповідальністю «Українська Академія Індустрії Моди» (далі - Академія), м. Одеса,

до Державної служби інтелектуальної власності України (далі - Служба), м. Київ, та

товариства з обмеженою відповідальністю «Тиждень Моди» (далі - Товариство), м. Київ,

про визнання недійсним свідоцтва України №116102 на знак для товарів і послуг та зобов'язання вчинити дії

та за зустрічним позовом Товариства

до Академії та

Служби

про припинення порушення прав інтелектуальної власності та визнання знака для товарів і послуг добре відомим,

без виклику представників сторін,

ВСТАНОВИВ:

Академія звернулася до господарського суду міста Києва з позовом про:

- визнання повністю недійсним свідоцтва України №116102 на знак для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_1», власником якого є Товариство;

- зобов'язання Служби внести зміни до Державного реєстру свідоцтв на знаки для товарів і послуг (далі - Реєстр) щодо визнання повністю недійсним свідоцтва України №116102 на знак для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_1».

Ухвалою господарського суду міста Києва від 26.07.2016 порушено провадження у справі.

Служба 05.09.2016 подала суду відзив на позовну заяву, в якому зазначила, що датою подання Товариством заявки № m 2008 06901 на знак для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_1» за оскаржуваним свідоцтвом України № 116102 є 10.04.2008; відповідність оскаржуваного знака умовам правової охорони має розглядатися, виходячи з обставин та законодавства, що діяло на 10.04.2008; позивач не надав доказів того, що станом на дату подання відповідної заявки - 10.04.2008 спірний знак тривалий час використовувався в Україні кількома виробниками як знак для товарів 24, 25 та послуг 35, 41 і 45 класів Міжнародної класифікації товарів та послуг для реєстрації знаків (далі - МКТП); усі твердження та доводи позивача про відсутність розрізняльної здатності знака «ІНФОРМАЦІЯ_1» за свідоцтвом України №116102, а також про те, що вказаний знак складається лише з позначень, що є загальновживаними як позначення товарів і послуг певного виду, є необґрунтованими та такими, що не відповідають законодавству; Службою видано свідоцтво України №116102 у повній відповідності до чинного законодавства.

Академія 19.09.2016 подала суду письмові пояснення, в яких зазначила таке: в країнах світу вже давно існують тижні моди, які (торгові знаки «ІНФОРМАЦІЯ_1») не зареєстровані за якоюсь однією особою; оскільки це є професійним висловом в індустрії моди та не може належати комусь одному; знак «ІНФОРМАЦІЯ_1» можна сплутати із знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім`я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг, наприклад із знаком «ІНФОРМАЦІЯ_1», який було зареєстровано раніше оспорюваного знака.

Товариство 26.09.2016 подало суду відзив на позовну заяву, в якому зазначило, що вся комерційна діяльність, публікації, рекламні матеріали, інформаційні відомості та листування здійснюється Товариством під серією (родиною) знаків та комерційних позначень, визначальним елементом яких є словесна частина «ІНФОРМАЦІЯ_1»; вживання окремо слів з вказаного словосполучення дійсно є загальновживаними словами і тільки словосполучення «ІНФОРМАЦІЯ_1» становить унікальність, яка характеризує всесвітньовідомий міжнародний модний проект, який має відповідати низці стандартів та вимог; Товариство починаючи з 2006 року проводить на території України заходи, присвячені моді, з позначенням «ІНФОРМАЦІЯ_1»; разом з тим, при тривалому використанні та за наявності інших фактичних обставин позначення, що є загальновживаним терміном або є таким, що не має розрізняльної здатності, може бути зареєстровано як знак для товарів і послуг; позивач не надав доказів на підтвердження того, що знак «ІНФОРМАЦІЯ_1» вводить в оману споживачів.

Товариство 26.09.2016 також подало суду зустрічну позовну заяву, в якій просило суд:

- визнати знак для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_1» добре відомим в Україні відносно Товариства станом на 10.04.2008 щодо послуг 35 класу МКТП «організовування показів мод на рекламні потреби» та послуг 41 класу МКТП «організовування показів мод на розважальні потреби»;

- зобов'язати Службу внести до бази даних «Відомості про добре відомі знаки в Україні» відомості про визнання знака для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_1» добре відомим в Україні відносно Товариства станом на 10.04.2008 щодо послуг 35 і 41 класів МКТП;

- зобов'язати Службу здійснити публікацію про визнання знака для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_1» добре відомим в Україні станом на 10.04.2008 для послуг 35 і 41 класів МКТП в офіційному бюлетені «Промислова власність»;

- заборонити Товариству використовувати позначення «ІНФОРМАЦІЯ_1» у своїй господарській діяльності, в тому числі в рекламі, в мережі Інтернет та засобах масової інформації стосовно проведення показів мод.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 26.09.2016 прийнято зустрічну позовну заяву Товариства до Академії та Служби про припинення порушення прав інтелектуальної власності та визнання знака для товарів і послуг добре відомим; призначено розгляд зустрічного позову спільно з первісним.

Академія 29.09.2016 подала суду письмові пояснення на відзив Служби, в яких зазначила, що в Україні не тільки Товариство працює в сфері індустрії моди та організовує заходи у форматі «тиждень моди»; заходу під визначенням «ІНФОРМАЦІЯ_1» не існує, тому не має можливості визначити ступінь його відомості; існує тільки сайт fashionweek.ua на якому знаходиться інформація про дійсно відомі заходи в Україні та за її межами; 15.06.2015 Академією подано заяву №m 2015 08991 на реєстрацію торговельної марки «ІНФОРМАЦІЯ_1»; після того як Товариство дізналося про намір Академії зареєструвати вказану торговельну марку останнє звернулося до державного підприємства «Український інститут промислової власності» із запереченнями на здійснення відповідної реєстрації, мотивуючи заперечення схожістю вказаного знака із знаками, раніше зареєстрованими на ім`я Товариства; після цього Академією надано достатньо доказів і пояснень стосовно того, що знак, заявлений до реєстрації, та знак Товариства, - відрізняються за рядом ознак, не є тотожними і схожими настільки, що їх можна сплутати; торговельна марка «ІНФОРМАЦІЯ_1» не може ввести в оману споживача; так, споживач позбавлений можливості сплутати два абсолютно різних заходи від двох різних юридичних осіб, які мають різне місцезнаходження, проводяться у різні дати та пори року; спроби Товариства завадити реєстрації «ІНФОРМАЦІЯ_1» є неправомірними, оскільки це суперечить торговим правилам та іншим чесним звичаям у підприємницькій діяльності.

Товариство 24.10.2016 подало суду додаткові письмові пояснення, в яких наголосило на тому, що: знак «ІНФОРМАЦІЯ_1» був добре відомим в Україні та таким, що набув розрізняльної здатності відносно позивача за зустрічним позовом на дату подання заявки на його реєстрацію; так, сайт fashionweek.ua в період 2006-2008 роки був першим та популярнішим серед українців, які цікавились світом моди; вказаний сайт є одноосібним ідентифікатором найвідоміших в Україна показів мод, які проводяться Товариством; в якості доказу Товариство надає висновок про невідповідність позначення «ІНФОРМАЦІЯ_1» умовам надання правової охорони за результатами кваліфікаційної експертизи за заявкою Академії, що був затверджений Службою 04.03.2016 та набув статусу її рішення.

Служба 24.10.2016 подала суду відзив на зустрічну позовну заяву, в якому зазначила таке: твердження Товариства стосовно визнання знака для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_1» добре відомим в Україні потребують окремого дослідження в межах всебічного, повного та об`єктивного розгляду усіх обставин справи.

23.11.2016 Академія подала суду відзив на зустрічну позовну заяву, в якому зазначила про те, що:

- зустрічну позовну заяву подано з порушенням положень статті 60 Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України), тобто вже після початку розгляду справи по суті;

- зустрічний позов Товариства, який прийнято судом, не є зустрічним за своєю правовою природою та його розгляд взаємно з первісним позовом не є можливим;

- знак у вигляді словосполучення «ІНФОРМАЦІЯ_1» не може бути визнано добре відомим, оскільки це професійний термін, професійне словосполучення, а не захід в модній індустрії, коли «ІНФОРМАЦІЯ_1» дійсно є модним заходом, який проводить товариство з обмеженою відповідальністю «Одеський Тиждень Моди» (далі - ТОВ «Одеський Тиждень Моди»);

- торговельна марка «ІНФОРМАЦІЯ_1» з 06.05.2016 використовується ТОВ «Одеський Тиждень Моди», яке не є стороною у справі;

- ТОВ «Одеський Тиждень Моди» веде господарську діяльність згідно з зареєстрованими видами економічної діяльності відповідно до вимог чинного законодавства;

- докази на підтвердження реєстрації знака «ІНФОРМАЦІЯ_1» в інших країнах відсутні, «ІНФОРМАЦІЯ_1» є загальновживаним для товарів і послуг словосполученням та є професійним терміном, який використовується професіоналами, спеціалістами на ринку моди по всьому світу не як торговельна марка.

23.11.2016 Академія подала суду додаткові пояснення, в яких вказала таке:

- головною асоціацією з терміном «ІНФОРМАЦІЯ_1» можна вважати 4 професійних тижня моди у таких столицях, як Нью-Йорк, Лондон, Мілан та Париж, й немає доказів того, що в Україні термін «ІНФОРМАЦІЯ_1» викликає уявлення про Товариство, який саме під цим терміном не проводить ніяких заходів, тому знак «ІНФОРМАЦІЯ_1» не має розрізняльної здатності та не набув такої внаслідок його використання для товарів і послуг;

- на сьогодні мають місце зареєстровані знаки «ІНФОРМАЦІЯ_1», «ІНФОРМАЦІЯ_1», «ІНФОРМАЦІЯ_1», «Ukrainian ІНФОРМАЦІЯ_1», «ІНФОРМАЦІЯ_1», «ІНФОРМАЦІЯ_1», де присутнє словосполучення "ІНФОРМАЦІЯ_1";

- інформація про назву юридичної особи Товариства публічно не публікується, уся інформація стосовно організаційно-правової форми та назви юридичної особи фігурує тільки у закритих документах - договорах між дизайнерами та партнерами (серед вузького кола людей), відсутні будь-які маркетингові та соціологічні дослідження й опитування громадської думки щодо добре відомості торговельної марки «ІНФОРМАЦІЯ_1», тому відсутні й підстави для визнання її добре відомою в Україні;

- «Ukrainian ІНФОРМАЦІЯ_1» не є єдиним організатором в Україні професійного заходу в форматі «тиждень моди» («ІНФОРМАЦІЯ_1»), отже, знак для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_1» є оманливим і таким, що може ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу.

28.11.2016 Товариство подало заперечення, в яких зазначило, що:

- позивач за первісним позовом в своєму відзиві на зустрічну позовну заяву і у судовому засіданні 14.11.2016 стверджує про те, що знак «ІНФОРМАЦІЯ_1», а також захід під однойменним найменуванням проводиться ТОВ «Одеський Тиждень Моди», тому з урахуванням предмета спору у даній справі не зрозуміло, яким чином порушуються права Академії;

- відповідно до пункту 2 статуту Товариства повним його найменуванням англійською мовою є LIMITED LIABILITY COMPANY «ІНФОРМАЦІЯ_1», а скороченою назвою - «ІНФОРМАЦІЯ_1» LTD;

- частина назви юридичної особи «ТИЖДЕНЬ MOДИ»/«ІНФОРМАЦІЯ_1» є комерційним (фірмовим) найменуванням, оскільки виділяє Товариство серед інших товариств з такою ж організаційно-правовою формою;

- позивач за зустрічним позовом не перешкоджає іншим суб'єктам господарювання проводити заходи у сфері моди, одним з прикладів є підписання меморандуму про співробітництво з «Ukrainian ІНФОРМАЦІЯ_1», організатором якого є Товариство та «Odessa Fashion Day», проте згадувані модні заходи не повинні порушувати прав та інтересів Товариства.

Служба 28.11.2016 подала суду письмові пояснення, в яких вказала таке:

- у первісному позові не зазначається, яким чином порушуються права позивача в цій частині, а тому правові підстави позову відповідно до пункту 3 статті 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (далі - Закон) є необґрунтованими; не зрозуміло, відносно яких саме знаків та фірмових найменувань має здійснюватися порівняння та оцінка; знаки, на які посилається Академія, є власністю іншою особи, а не позивача за первісним позовом у зв'язку з чим твердження позивача про порушення його прав є безпідставним; Академія, не будучи власником знаків, на які посилається у первинному позові, не виготовляючи продукцію чи не надаючи послуг з використанням цього знака, не довела своє право на звернення до суду за захистом своїх порушених прав або охоронюваних законом інтересів; винесення питань, пов'язаних з цим твердженням, на судову експертизу призведе до невиправданих та необґрунтованих судових витрат у справі;

- встановлення доброї відомості позначення «ІНФОРМАЦІЯ_1» чи усіх фактичних даних, що підтверджують добру відомість знака «ІНФОРМАЦІЯ_1» в Україні станом на 10.04.2008, є правовими питаннями, оскільки стосуються встановлення юридичних фактів (факторів) у справі та відносяться до виключної компетенції суду; ці питання не потребують спеціальних знань;

- державним підприємством «Український інститут інтелектуальної власності» та Службою встановлено (рішення Служби від 04.03.2016), що позначення «ІНФОРМАЦІЯ_1» є схожим із всією серією знаків Товариства настільки, що їх можна сплутати.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 28.11.2016 у справі №910/13539/16 призначено судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручено судовому експерту Жилі Богдану Володимировичу; витрати з проведення судової експертизи покладено на Академію та зобов'язано названу юридичну особу здійснити попередню оплату експертизи відповідно до виставленого судовим експертом рахунку.

08.12.2016 судовий експерт Жила Б.В. отримав матеріали справи №910/13539/16 у приміщенні господарського суду міста Києва.

До господарського суду міста Києва 26.01.2017 від судового експерта Жили Б.В. повернулися матеріали справи №910/13539/16 із листом від 26.01.2016, в якому судовий експерт повідомив, що Академією не оплачено вартість проведення судової експертизи.

У пункті 23 постанови пленуму Вищого господарського суду України від 23.03.2012 №4 «Про деякі питання призначення судової експертизи» зазначено, що витрати, пов'язані з проведенням судової експертизи, під час судового розгляду має нести заінтересована сторона, а у разі призначення господарським судом судової експертизи з власної ініціативи - сторона, визначена в ухвалі господарського суду про призначення судової експертизи. Тому в зазначеній ухвалі суд вправі зобов'язати відповідну сторону перерахувати, в тому числі шляхом здійснення попередньої оплати, суму витрат на проведення експертизи на рахунок експертної установи. У разі відмови чи ухилення заінтересованої сторони або сторони, зобов'язаної ухвалою господарського суду, від оплати витрат, пов'язаних з проведенням судової експертизи, суд може запропонувати іншій стороні оплатити ці витрати, а за відсутності і її згоди та за неможливості проведення судової експертизи без попередньої оплати її вартості суд розглядає справу на підставі наявних доказів.

Аналогічним чином суд має діяти в разі повернення матеріалів справи з експертної установи через несплату вартості експертизи.

Відповідно до частини третьої статті 79 Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України) господарський суд поновлює провадження у справі після усунення обставин, що зумовили його зупинення.

Керуючись статтями 79, 86 ГПК України, господарський суд міста Києва

УХВАЛИВ:

1. Провадження у справі №910/13539/16 поновити.

2. Розгляд справи призначити на 27.02.2017 об 11 год. 00 хв.; судове засідання відбудеться в приміщенні господарського суду міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 44-б, зал судових засідань №12.

3. Зобов'язати:

3.1 Сторін:

- направити у судове засідання своїх повноважних представників, повноваження яких повинні бути оформлені відповідно до приписів статті 28 ГПК України; документи на підтвердження повноважень таких представників подати суду;

- письмові пояснення та документи завчасно надсилати на адресу суду поштою або подавати через відділ діловодства суду з супровідним листом з обов'язковим описом додатків у прошитому вигляді.

3.2 Товариство з обмеженою відповідальністю «Українська Академія Індустрії Моди»:

- подати суду письмові пояснення стосовно причин невиконання вимог ухвали господарського суду міста Києва від 28.11.2016 щодо здійснення оплати експертизи відповідно до виставленого судовим експертом рахунку.

Суддя О. Марченко

Розгляд справи призначив на 27.02.2017 о 11:00 год.