ВИЩИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 січня 2017 року Справа № 910/9241/16

Вищий господарський суд України у складі: суддя Палій В.В. - головуючий (доповідач), судді Корсак В.А. і Селіваненко В.П.

розглянув касаційну скаргу компанії ІПСЕН ФАРМА С.А.С. (IPSEN PHARMA S.A.S.), Франція,

на ухвалу господарського суду міста Києва від 27.09.2016

та постанову Київського апеляційного господарського суду від 16.11.2016

у справі № 910/9241/16

за позовом компанії ІПСЕН ФАРМА С.А.С. (IPSEN PHARMA S.A.S., далі - Компанія), Франція,

до 1. Державної служби інтелектуальної власності України (далі - Служба), м. Київ,

2. товариства з обмеженою відповідальністю фірми "О.Д. Пролісок" (далі - ТОВ фірма "О.Д. Пролісок"), с. Велика Вільшанка Київської області,

про визнання недійсним свідоцтва України № 173116 від 10.07.2013 на знак для товарів та послуг "СМЕКТОВІТ".

Судове засідання проведено за участю представників сторін:

позивача - Мамуня О.С. предст. (дов. від 06.04.2016), Капітоненко А.Г. предст. (дов. від 06.04.2016), Ніколаєнко А.Л. предст. (дов. від 06.04.2016)

відповідачів 1. Запорожець Л.Г. предст. (дов. від 21.11.2014)

2. Кучеренко В.О. предст. (дов. від 01.08.2016)

За результатами розгляду касаційної скарги Вищий господарський суд України

ВСТАНОВИВ:

Компанія звернулася до господарського суду міста Києва з позовом до відповідачів про: визнання недійсним повністю свідоцтва України № 173116 від 10.07.2013 на знак для товарів та послуг "СМЕКТОВІТ"; зобов'язання Служби внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знак для товарів і послуг щодо визнання недійсним повністю свідоцтва України № 173116 від 10.07.2013 на знак для товарів та послуг "СМЕКТОВІТ" та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені "Промислова власність".

Позовні вимоги мотивовані тим, що оспорюваний знак для товарів і послуг не відповідає умовам надання правової охорони.

До позовної заяви Компанії додано заяву про забезпечення позову шляхом: заборони Службі вносити будь-які зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг щодо передання виключних майнових прав інтелектуальної власності на знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 173116 іншим особам та щодо припинення дії свідоцтва України № 173116 у зв'язку з повною або частковою відмовою від нього власника зазначеного свідоцтва до винесення місцевим господарським судом рішення по суті даної справи; заборони ТОВ фірма "О.Д. Пролісок" повністю або частково передавати виключні майнові права інтелектуальної власності на знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 173116 іншим особам та припиняти дію свідоцтва України № 173116 шляхом відмови від нього повністю або частково до винесення місцевим господарським судом рішення по суті даної справи.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 27.09.2016 у справі № 910/9241/16 (суддя Зеленіна Н.І.), яка залишена без змін постановою Київського апеляційного господарського суду від 16.11.2016 (судді Сотніков С.В. - головуючий, Пантелієнко В.О., Остапенко О.М.), заяву Компанії про вжиття заходів забезпечення позову залишено без задоволення з посиланням на недоведеність позивачем: існування фактичних обставин, з якими пов'язується застосування заходів забезпечення позову, та що невжиття таких заходів в подальшому утруднить або зробить неможливим виконання рішення суду, у разі задоволення позову. Також судом зазначено, що самі лише припущення позивача не являються доказами реального наміру ТОВ фірма "О.Д. Пролісок" щодо вчинення дій з передачі прав на знак для товарів і послуг або відмови від знаку повністю чи частково.

Компанія звернулася до Вищого господарського суду України з касаційною скаргою, в якій просить судові акти попередніх інстанцій зі справи скасувати, прийняти нове рішення про задоволення заяви Компанії про вжиття заходів до забезпечення позову. Скаргу мотивовано прийняттям оскаржуваних судових актів з неправильним застосуванням норм процесуального права.

У відзиві на касаційну скаргу ТОВ фірма "О.Д. Пролісок" просило залишити судові акти попередніх інстанцій без змін, а касаційну скаргу - без задоволення.

Сторони відповідно до статті 1114 Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України) належним чином повідомлені про час і місце розгляду скарги.

Представник Служби в усних поясненнях, наданих у судовому засіданні 31.01.2017 касаційну скаргу підтримав.

Перевіривши правильність застосування судами попередніх інстанцій норм процесуального права, заслухавши пояснення представників сторін, Вищий господарський суд України дійшов висновку про наявність підстав для задоволення касаційної скарги з урахуванням такого.

Процесуальні підстави для застосування заходів до забезпечення позову визначає стаття 66 ГПК України, згідно з приписами якої господарський суд за заявою сторони, прокурора або з власної ініціативи має право вжити передбачених статтею 67 цього Кодексу заходів до забезпечення позову. Забезпечення позову допускається в будь-якій стадії провадження у справі, якщо невжиття таких заходів може утруднити чи зробити неможливим виконання рішення господарського суду.

Умовою застосування заходів до забезпечення позову є достатньо обґрунтоване припущення, що невжиття таких заходів може унеможливити або утруднити виконання рішення по суті позовних вимог.

Згідно з статтею 67 ГПК України позов зокрема забезпечується забороною відповідачеві вчиняти певні дії; забороною іншим особам вчиняти дії, що стосуються предмета спору.

Види забезпечення позову повинні бути співвідносними із заявленими позивачем вимогами.

Господарським судам у застосуванні заходів до забезпечення позову також необхідно враховувати викладене у постанові пленуму Вищого господарського суду України від 26.12.2011 № 16 "Про деякі питання практики застосування заходів до забезпечення позову", відповідно до пункту 1 якої у вирішенні питання про забезпечення позову господарський суд має здійснити оцінку обґрунтованості доводів заявника щодо необхідності вжиття відповідних заходів з урахуванням:

розумності, обґрунтованості і адекватності вимог заявника щодо забезпечення позову;

забезпечення збалансованості інтересів сторін, а також інших учасників судового процесу;

наявності зв'язку між конкретним заходом до забезпечення позову і предметом позовної вимоги, зокрема, чи спроможний такий захід забезпечити фактичне виконання судового рішення в разі задоволення позову;

імовірності утруднення виконання або невиконання рішення господарського суду в разі невжиття таких заходів;

запобігання порушенню у зв'язку із вжиттям таких заходів прав та охоронюваних законом інтересів осіб, що не є учасниками даного судового процесу.

Адекватність заходу до забезпечення позову, що застосовується господарським судом, визначається його відповідністю вимогам, на забезпечення яких він вживається. Оцінка такої відповідності здійснюється господарським судом, зокрема, з урахуванням співвідношення прав (інтересу), про захист яких просить заявник, з вартістю майна, на яке вимагається накладення арешту, або майнових наслідків заборони відповідачеві вчиняти певні дії.

Обрані заходи до забезпечення позову не повинні мати наслідком повне припинення господарської діяльності суб'єкта господарювання, якщо така діяльність, у свою чергу, не призводитиме до погіршення стану належного відповідачеві майна чи зниження його вартості.

Господарський суд не повинен вживати таких заходів до забезпечення позову, які фактично є тотожними задоволенню заявлених позовних вимог, якщо при цьому спір не вирішується по суті.

Згідно з пунктом 88 постанови пленуму Вищого господарського суду України від 17.10.2012 № 12 "Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності" у справах, пов'язаних з визнанням охоронних документів недійсними, можливе застосування заходів до забезпечення позову (статті 66, 67 ГПК) у вигляді заборони відповідачеві - володільцеві спірного документа передавати будь-якій особі (особам) право власності на об'єкт інтелектуальної власності та/або надавати будь-якій особі (особам) дозвіл (видавати ліцензію) на використання об'єкта інтелектуальної власності; заборони Державній службі інтелектуальної власності України приймати рішення про внесення будь-яких змін до Державного реєстру патентів/свідоцтв України стосовно даного об'єкта інтелектуальної власності, вносити відповідні зміни до даного Реєстру та здійснювати пов'язані з цим публікації в офіційному бюлетені "Промислова власність". У разі оспорювання міжнародної реєстрації торговельної марки суд з урахуванням конкретних обставин справи може заборонити власникові відповідної торговельної марки здійснювати будь-які дії з передачі відповідних прав іншим особам до розгляду справи по суті.

Такі заходи мають на меті, зокрема запобігти невиправданому розширенню кола осіб, прав та інтересів яких стосуватиметься судове рішення, а відтак - утрудненню чи неможливості виконання цього рішення.

Відмовляючи у задоволенні заяви Компанії про забезпеченні позову у даній справі суди попередніх інстанцій не врахували, що предметом позову є визнання недійсним повністю свідоцтва України № 173116 від 10.07.2013 на знак для товарів та послуг "СМЕКТОВІТ". Відповідно, в силу об'єктивних обставин існує ймовірність передачі ТОВ фірма "О.Д. Пролісок" прав на знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 173116 на користь третіх осіб або ж відмови власника від цього свідоцтва, що призведе до необхідності залучення до участі у справі осіб, прав і інтересів яких стосуватиметься вирішення даного спору, неможливості виконання рішення суду, у випадку задоволення позову в зв'язку із наявністю нових власників торговельної марки, а також може зумовити необхідність звернення позивача з іншими позовами для захисту його порушених прав.

Безконтрольне розширення кола осіб, прав і інтересів яких стосується вирішення цього спору, та/або передача права власності на зареєстрований за оспорюваним свідоцтвом знак для товарів і послуг іншій особі, яка не бере участь у даному судовому процесі, може не лише утруднити, але й зробити неможливим виконання рішення господарського суду.

У випадку ж відмови ТОВ фірма "О.Д. Пролісок" від оспорюваного свідоцтва, в силу приписів статті 22 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" ніхто інший, крім колишнього власника свідоцтва, не буде мати права на повторну реєстрацію знака протягом трьох років після припинення дії свідоцтва.

Оскільки обрані позивачем заходи до забезпечення позову співвідносяться з предметом позову, а, отже, існує конкретний зв'язок між заходами до забезпечення позову і предметом позову, Вищий господарський суд України вважає, що наведені заходи до забезпечення позову спроможні забезпечити фактичне виконання судового рішення, у разі задоволення позову, що не було враховані ні місцевим, ані апеляційним господарськими судами у розгляді заяви Компанії.

Отже, господарський суд у винесенні оскаржуваної ухвали про відмову у задоволенні заяви про забезпечення позову неправильно застосував приписи статті 66 ГПК України, а апеляційний господарський суд зазначеного порушення не усунув, у зв'язку з чим судові акти попередніх інстанцій підлягають скасуванню внаслідок порушення норм процесуального права, яке призвело до прийняття неправильних судових актів. Заява ж Компанії про забезпечення позову у справі № 910/9241/16 підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 1117, 1119, 11110, 11111, 11113 ГПК України Вищий господарський суд України, -

П О С Т А Н О В И В:

1. Касаційну скаргу компанії ІПСЕН ФАРМА С.А.С. (IPSEN PHARMA S.A.S.) задовольнити.

2. Ухвалу господарського суду міста Києва від 27.09.2016 про відмову у задоволенні заяви компанії ІПСЕН ФАРМА С.А.С. (IPSEN PHARMA S.A.S.) про вжиття заходів до забезпечення позову та постанову Київського апеляційного господарського суду від 16.11.2016 зі справи № 910/9241/16 скасувати.

3. Заяву компанії ІПСЕН ФАРМА С.А.С. (IPSEN PHARMA S.A.S.) про забезпечення позову у справі № 910/9241/16 задовольнити.

4. З метою забезпечення позову у справі № 910/9241/16 заборонити:

- Державній службі інтелектуальної власності України (03680, МСП, м. Київ, вул. Урицького, 45, ) вносити будь-які зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг щодо передання виключних майнових прав інтелектуальної власності на знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 173116 іншим особам та щодо припинення дії свідоцтва України № 173116 у зв'язку з повною або частковою відмовою від нього власника зазначеного свідоцтва (товариства з обмеженою відповідальністю фірми "О.Д. Пролісок") до винесення господарським судом міста Києва рішення по суті даної справи;

- товариству з обмеженою відповідальністю фірми "О.Д. Пролісок" (Київська область, с. Велика Вільшанка, ) повністю або частково передавати виключні майнові права інтелектуальної власності на знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 173116 іншим особам та припиняти дію свідоцтва України № 173116 шляхом відмови від нього повністю або частково до винесення господарським судом міста Києва рішення по суті даної справи.

5. Стягувачем за цією постановою є компанія ІПСЕН ФАРМА С.А.С. (IPSEN PHARMA S.A.S.) (65 quai Georges Gorse F-92100 Boulogne Billancourt, France).

6. Дана постанова набирає законної сили з дня її прийняття, а саме з 31.01.2017.

7. Дана постанова є виконавчим документом та підлягає виконанню в порядку, передбаченому Законом України "Про виконавче провадження".

8. Строк пред'явлення даної постанови до виконання складає три роки (тобто до 01.02.2020), починаючи з наступного дня після набрання даною постановою законної сили.

Суддя В. Палій

Суддя В. Корсак

Суддя В. Селіваненко