ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

про призначення експертизи

17.01.2017р. Справа № 905/2720/16

Господарський суд Донецької області у складі головуючого судді Осадчої А.М., суддів Мельниченко Ю.С., Кротінової О.В.

за участю секретаря судового засідання Щитової Л.М.

розглянувши у відкритому судовому засіданні матеріали справи №905/2720/16

за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю Корум Груп м.Київ

до відповідача ОСОБА_1 акціонерного товариства Новокраматорський машинобудівний завод м.Краматорськ Донецька область

за участю третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача:Державного підприємства Вугільна компанія Краснолиманська м.Родинське, Донецька область, Товариства з обмеженою відповідальністю Промислово-фінансова група ДонбасСтройІнвест м.Дніпро, Товариства з обмеженою відповідальністю "Тренд Факс"

про визнання дій відповідача по виробництву та реалізації товару - комплект деталей редуктора різання за кресленнями 400.31.01.000 та 400.31.01.000-01 та корпус за кресленнями 400.31.01.900, 400.31.01.900-01, такими, що порушують права інтелектуальної власності позивача на корисну модель, що захищене патентами №68429, №95852 та №100299, заборону відповідачу здійснювати подальше виробництво та реалізацію аналогічного товару, вилучення та знищення товару: комплект деталей редуктора різання за кресленнями 400.31.01.000 та 400.31.01.000-01 (2шт.) та корпус за кресленнями 400.31.01.900, 400.31.01.900-01(2шт), введеного у цивільний оборот з порушенням прав інтелектуальної власності; вилучення та знищення креслень 400.31.01.000 та 400.31.01.000-01 (2шт.) та корпус за кресленнями 400.31.01.900, 400.31.01.900-01

за участю представників сторін:

від позивача: не з'явився

від відповідача: ОСОБА_2, довіреність №009 юр-14 від 04.01.2016року

від третьої особи 1: не зявився

від третьої особи 2: не зявився

В С Т А Н О В И В :

Товариство з обмеженою відповідальністю Корум Груп м.Київ (далі ТОВ Корум Груп) звернулось до господарського суду Донецької області з позовом до ОСОБА_1 акціонерного товариства Новокраматорський машинобудівний завод м.Краматорськ Донецька область (далі ПАТ «НМЗ») про визнання дій відповідача по виробництву та реалізації товару - комплект деталей редуктора різання за кресленнями 400.31.01.000 та 400.31.01.000-01 та корпус за кресленнями 400.31.01.900, 400.31.01.900-01, такими, що порушують права інтелектуальної власності позивача на корисну модель, що захищені патентами №68429, №95852 та №100299, заборону відповідачу здійснювати подальше виробництво та реалізацію аналогічного товару, вилучення та знищення товару: комплект деталей редуктора різання за кресленнями 400.31.01.000 та 400.31.01.000-01 (2шт.) та корпус за кресленнями 400.31.01.900, 400.31.01.900-01(2шт), введеного у цивільний оборот з порушенням прав інтелектуальної власності; вилучення та знищення креслень 400.31.01.000 та 400.31.01.000-01 (2шт.) та корпус за кресленнями 400.31.01.900, 400.31.01.900-01.

Ухвалою господарського суду від 23.09.2016 року за вказаним позовом порушено провадження у справі №905/2720/16, залучено до участі у справі в якості третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача - Державне підприємство Вугільна компанія Краснолиманська м.Родинське, Донецька область, (далі ДП «ВК «Краснолиманська»), Товариства з обмеженою відповідальністю Промислово-фінансова група ДонбасСтройІнвест м.Дніпро (далі ТОВ «ПФГ ДонбасСтройІнвест»).

Розгляд справи відкладався.

Ухвалою від 06.10.2016року застосовані заходи забезпечення позову у вигляді заборони будь-яким особам вчиняти дії щодо здійснення переміщення з місця зберігання та монтажу комплекту деталей редуктора різання виготовленим за кресленнями 400.31.01.000 та 400.31.01.000-01 (2шт.) та корпусу виготовленим за кресленнями 400.31.01.900, 400.31.01.900-01(2шт).

У письмових поясненнях, які надані відповідачем 20.10.2016року, останній вказує, що вважає за доцільне призначити у справі судову експертизу обєктів інтелектуальної власності, проведення якої доручити судовому експерту ОСОБА_3, на вирішення експертизи поставити наступне питання: Чи використовується у кресленнях 9-13981СБ, 4-1616007 кожна ознака корисної моделі, що включена до незалежного пункту формули за патентами №68429, №95852, №100299 або ознака, еквівалентна їй?

Ухвалою суду від 20.10.2016 року за клопотанням позивача строк розгляду справи продовжувався на п'ятнадцять днів.

28.11.2016 року через канцелярію суду від третьої особи-1 надійшли письмові пояснення з доданими до них документами.

02.12.2016 року через канцелярію суду від позивача надійшли витребувані судом пояснення та документи.

Протоколом автоматичного визначення складу колегії суддів від 05.12.2016 року призначено колегіальний розгляд справи у складі головуючого судді Осадчої А.М., суддів Мельниченко Ю.С., Кротінова О.В.

Ухвалою суду від 06.12.2016 року до участі у справі залучено третю особу-3, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача - Товариство з обмеженою відповідальністю "Тренд Факс", витребувано необхідні до розгляду справи докази.

Ухвалами від 06.10.2016 року, 20.10.2016 року, 24.11.2016 року, 06.12.2016 року суд витребовував у Товариства з обмеженою відповідальністю Промислово-фінансова група ДонбасСтройІнвест м.Дніпро, Товариства з обмеженою відповідальністю "Тренд Факс", Державного підприємства Вугільна компанія Краснолиманська м.Родинське певні докази та письмові пояснення, які є необхідними для розгляду справи по суті.

04.01.2017 року через канцелярію суду від ДП "Вугільна компанія "Краснолиманська" надійшли пояснення, в яких останнє зазначає, що згідно листа Покровського відділу поліції ГУНП в Донецькій області від 11.11.2016 року №26894/4а/2016 первинна документація щодо господарської діяльності підприємства за 2014-2016 роки вилучена у повному обсязі. Таким чином, надання інформації та документів згідно ухвали суду є неможливим через фактичну відсутність на підприємстві первинної документації за зазначений період.

06.01.2017 року через канцелярію суду від ОСОБА_1 акціонерного товариства "Новокраматорський машинобудівний завод" надійшли пояснення у справі, в яких останнє зазначає, що немає потреби у спеціальних знаннях для встановлення фактичних фактичних даних, що входять до предмету доказування у даній справі. Разом з тим, проведення експертизи просить просить доручити Донецькому НДІСЕ , зоною регіонального обслуговування якого є Донецька область. Оплату еспертизи просить покласти на позивача. На вирішення експерту пропонує поставити наступні питання:

1) Чи використовується у кресленнях 400.31.01.00, 400.31.01.000-01, 400.31.01.900, 400.31.01.900-01 кожна ознака корисної моделі, що включена до незалежного пункту формули за патентами на корисну модель №68429, №95852, №100299?

2) Чи відповідають креслення 400.31.01.00, 400.31.01.000-01, 400.31.01.900, 400.31.01.900-01 опису до патентів на корисну модель №68429, №95852, №100299?

16.01.2017 року через канцелярію суду від позивача надійшло клопотання про призначення експертизи, в якому останній з метою забезпечення належних доказів по справі вважає за необхідне провести судову експертизу. Для встановлення інформації щодо використання у товарі ознак корисної моделі, що включена до незалежного пункту формули за патентами №68429, №95852, №100299 на корисну модель, права на які належать позивачу, необхідні спеціальні знання в сфері інтелектуальної власності, пов'язані з винаходами і корисними моделями. Тому позивач просить призначити у справі №905/2720/16 судову експертизу та поставити на вирішення експерту наступне питання:

1) Чи використано у кресленнях 400.31.01.00, 400.31.01.000-01, 400.31.01.900, 400.31.01.900-01, наявних в матеріалах справи, та/або товарі блок різання УКД400, який знаходиться у Державного підприємства "Вугільна компанія "Краснолиманська" ознаки корисної моделі, що включена до незалежного пункту формули за патентами №68429, №95852, №100299 або ознаку еквіваленту їй? Позивач просить доручити проведення експертизи атестованому за експертною спеціальністю 13.3 "Дослідження,пов'язані з винаходами і корисними моделями" ОСОБА_4, який має вищу технічну, економічну, юридичну освіту та спеціальну освіту у сфері інтелектуальної власності, стаж експертної роботи 10 років. Оплату за проведення судової експертизи просить покласти на себе.

Також, 16.01.2017 року позивач надав заяву про витребування доказів, в якій просить суд витребувати у слідчого СВ Покровського відділу поліції ГУНП в Донецькій області ОСОБА_5 копії первинних документів за період 2015-2016 роки, які підтверджують придбання Державним підприємством "Вугільна компанія "Краснолиманська" (ідетифікаційний код 31599557) у будь-яких підприємств, у тому числі у ТОВ "Трейд Факс", комплектів деталей редуктора різання корпусів редуктора для очисного комбайна УКД400 (угоди з додатками, додатковими угодами та специфікаціями, накладні та/або інші документи, що підтверджують передачу та постачання товару), сертифікати якості на обладнання, копії товарно-транспортної накладної №РН-3 від 05.09.2016 року.

У судове засідання 17.01.2017 року представник відповідача з'явився, заперечував проти призначення у справі судової технічної експертизи, у разі її призначення, просив суд викласти питання у редакції відповідача, проведення експертизи просить доручити Донецькому НДІСЕ, оплату покласти на відповідача.

Представники позивача та третіх осіб у судове засідання 17.01.2017 року не зявились, про час та місце судового розгляду справи треті особи повідомлені належним чином у спосіб, що передбачений процесуальним законодавством.

У судовому засіданні 17.01.207року задоволено клопотання позивача про витребування доказів, згідно приписів ст. 38 ГПК УКраїни витребувано у Покровського відділу поліції ГУНП в Донецькій області копії первинних документів за період 2015-2016 роки, які підтверджують придбання Державним підприємством "Вугільна компанія "Краснолиманська" (ідетифікаційний код 31599557) у будь-яких підприємств, у тому числі у ТОВ "Трейд Факс", комплектів деталей редуктора різання корпусів редуктора для очисного комбайна УКД400 (угоди з додатками, додатковими угодами та специфікаціями, накладні та/або інші документи, що підтверджують передачу та постачання товару), сертифікати якості на обладнання, копії товарно-транспортної накладної №РН-3 від 05.09.2016 року.

Заслухавши пояснення представника відповідача, розглянувши позицію сторін щодо призначення у справі судової експертизи, суд зазначає наступне.

За приписами ч. 1 ст. 41 ГПК України для роз'яснення питань, що виникають при вирішенні господарського спору і потребують спеціальних знань, господарський суд призначає судову експертизу.

Відповідно до п. 2 постанови Пленуму Вищого господарського суду України "Про деякі питання практики призначення судової експертизи" №4 від 23.03.2012р. судова експертиза призначається лише у разі дійсної потреби у спеціальних знаннях для встановлення фактичних даних, що входять до предмета доказування, тобто у разі, коли висновок експерта не можуть замінити інші засоби доказування. Якщо наявні у справі докази є взаємно суперечливими, їх оцінку в разі необхідності може бути здійснено господарським судом з призначенням відповідної судової експертизи.

Предметом спору у справі є визнання дій відповідача по виробництву та реалізації товару - комплект деталей редуктора різання за кресленнями 400.31.01.000 та 400.31.01.000-01 та корпус за кресленнями 400.31.01.900, 400.31.01.900-01, такими, що порушують права інтелектуальної власності позивача на корисну модель, що захищене патентами №68429, №95852 та №100299, заборону відповідачу здійснювати подальше виробництво та реалізацію аналогічного товару, вилучення та знищення товару: комплект деталей редуктора різання за кресленнями 400.31.01.000 та 400.31.01.000-01 (2шт.) та корпус за кресленнями 400.31.01.900, 400.31.01.900-01(2шт), введеного у цивільний оборот з порушенням прав інтелектуальної власності; вилучення та знищення креслень 400.31.01.000 та 400.31.01.000-01 (2шт.) та корпус за кресленнями 400.31.01.900, 400.31.01.900-01.

Таким чином, за відсутності спеціальних знань, приймаючи до уваги відсутність посилання у описі патентів на відповідні креслення, неможливо встановити, співвідношення корисних моделей, право на які захищено патентами, та креснень - комплект деталей редуктора різання за кресленнями 400.31.01.000 та 400.31.01.000-01 та корпус за кресленнями 400.31.01.900, 400.31.01.900-01, які, за ствердженням позивача, використовувались відповідачем при виготовленні обладнання за договором №26/24-15 від 19.08.2015року.

Крім того, з огляду на позицію відповідача, що обладнання дійсно було виготовлено на підставі договору №26/24-15 від 19.08.2015року, але іншого змісту, ніж той, що додано до матеріалів справи позивачем, а саме, відрізняються креслення, на підставі яких було виготовлено обладнання, та кількість обладнання, до предмету доказування у справі віднесено питання на підставі яких саме креслень відповідачем виготовлялось обладнання та чи можливо було, у разі застосування інших креслень, використання корисних моделей, що захищені відповідними патентами.

На даний час в матеріалах справи відсутні достовірні відомості щодо місцезнаходження обладнання, яке було виготовлене за договором, відповідно неможливо провести дослідження співвідношення виготовленого обладнання та креслень, на які посилаються сторони у справі безпосередньо, однак за наявними документами можливо визначити чи мають відношення креслення до корисних моделей, які захищені вищезазначеними патентами, як наслідок, чи є порушеним право позивача як власника патентів внаслідок виготовлення обладнання чи ні.

Оцінивши позиції сторін з приводу доцільності призначення у справі судової експертизи, її виду, враховуючи необхідність застосування спеціальних знань для встановлення даних, що входять до предмету доказування, суд прийшов до висновку про необхідність призначення у справі комплексної судової технічної експертизи та експертизи у сфері інтелектуальної власності в означених вище межах.

Відповідно до ч. 2 п. 5 Постанови Пленуму № 4, у вирішенні відповідного питання (до призначення судової експертизи) слід, зокрема, визначитися з конкретною установою або конкретним експертом, якими проводитиметься експертиза. З цією метою господарський суд, зокрема, витребує у сторін пропозиції стосовно таких установ та/або судових експертів, у тому числі тих, які не є працівниками зазначених установ. Господарський суд не зв'язаний цими пропозиціями, але може враховувати їх у вирішенні питання про призначення і проведення судової експертизи.

Згідно із приписами ч. 3 ст. 41 ГПК України проведення судової експертизи доручається державним спеціалізованим установам чи безпосередньо особам, які відповідають вимогам, встановленим Законом України "Про судову експертизу".

Відповідно до ч. 1 п. 8. Постанови Пленуму № 4 визначаючись з експертною установою, яка проводитиме судову експертизу, господарський суд має враховувати положення пункту 1.6 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затверджена наказом Міністерства юстиції України від 08.10.98 № 53/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 30.12.2004 № 144/5, далі - Інструкція), згідно з якими експертизи проводяться, як правило, за зонами регіонального обслуговування. Цим же пунктом передбачено, що за наявності обставин, які зумовлюють неможливість або недоцільність проведення експертизи за зоною обслуговування, особа або орган, які призначають експертизу, зазначивши відповідні мотиви, можуть доручити її виконання експертам іншої установи.

З урахуванням наведеного, а також припису п. 3 ч. 2 ст. 86 ГПК України, у разі призначення господарським судом судової експертизи не за зоною регіонального обслуговування мотиви такого призначення мають бути зазначені в ухвалі про призначення експертизи.

Відповідно до п. 1.6. Інструкції експертизи та дослідження проводяться експертними установами за зонами регіонального обслуговування згідно з Переліком регіональних зон обслуговування науково-дослідними установами судових експертиз Міністерства юстиції України, наведеним у додатку 1 до цієї Інструкції.

Згідно Переліку регіональних зон обслуговування науково-дослідними установами судових експертиз Міністерства юстиції України (Додаток 1 до Інструкції) Донецька область обслуговується Донецьким науково-дослідним інститутом судових експертиз.

Виходячи з того, що превалюючим у даному випадку є визначення питань, які пов"язані саме з проведенням судової технічної експертизи в частині визначення співвідношення креслень та корисних моделей, що захищені патентами, в частині технічної складової, суд вважає за доцільне задовольнити клопотання відповідача та доручити проведення судової технічної експертизи Донецькому науково-дослідному інституту судових експертиз (84112, м. Словянськ, вул.Поштова, 67) за зоною регіонального обслуговування.

При цьому, з метою скорочення строку проведення відповідної судової експертизи, проведення судової експертизи на базі вищезазначеної експертної установи з залученням експерта в сфері інтелектуальної власності, суд вважає за можливе залучити до її проведення за клопотанням позивача судового експерту в сфері інтелектуальної власності, ОСОБА_4, який є атестованим судовим експертом з правом проведення експертиз у сфері інтелектуальної власності за спеціальністю 13.3 "Дослідження, повязані з винаходами і корисними моделями", свідоцтво №1798, що видано Центральною експертно-кваліфікаційною комісією Міністерства юстиції України 24.06.2016року №5, термін дії до 24.06.2019року, відомості про що містяться у відкритому доступі в мережі Інтернет у Реєстрі атестованих судових експертів Міністерства юстиції України.

Залучення до проведення судової експертизи конкретного судового експерту ОСОБА_3., який є працівником Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності, є недоцільним, оскільки до компетенції суду, у разі призначення проведення експертизи саме експертною установою, не відноситься безпосередньо вибір експерта, він покладається на керівника даної експертної установи. У даному випадку,на думку суду, залучення вказаної експертної установи може привести до збільшення строку та вартості проведеної експертизи.

Відповідно до положень ч.2 ст. 49 ГПК України учасники судового процесу мають право пропонувати господарському суду питання, які мають бути роз'яснені судовим експертом. Остаточне коло цих питань встановлюється господарським судом в ухвалі.

Суд визначає коло питань, які слід поставити експерту, самостійно, з урахуванням предмету позову у справі.

Витрати по оплаті судової експертизи покладаються на позивача за його згодою.

Питання про розподіл витрат на проведення судової експертизи буде вирішено під час прийняття кінцевого процесуального документу у справі відповідно до вимог ст.49ГПК України.

Відповідно до п.1 ч.2 ст.79 ГПК України господарський суд має право зупинити провадження у справі у випадку призначення господарським судом судової експертизи.

У зв'язку із призначенням у справі судової будівельно-технічної експертизи та необхідністю направлення справи №905/2720/16 до експертної установи, враховуючи неможливість розгляду справи без її наявності та з урахуванням приписів ст.79 ГПК України, провадження у зазначеній справі підлягає зупиненню.

Враховуючи вищевикладене та керуючись ст.ст. 41, 79, 86 Господарського процесуального кодексу України, суд -

У Х В А Л И В :

Призначити у справі № 905/2720/16 комплексну судову технічну експертизу та експертизу у сфері інтелектуальної власності.

Судовим експерам при проведенні судової експертизи по справі №905/2720/16 надати відповідь на наступні питання:

1. Чи відповідають креслення 400.31.01.00, 400.31.01.000-01, 400.31.01.900, 400.31.01.900-01 опису до патентів на корисну модель №68429, №95852, №100299?

2. Чи використовується у кресленнях 400.31.01.00, 400.31.01.000-01, 400.31.01.900, 400.31.01.900-01 кожна ознака корисної моделі, що включена до незалежного пункту формули за патентами на корисну модель №68429, №95852, №100299?

3. Якщо так, чи можливо було виготовлення обладнання за договором №26/24-15 від 19.08.2015року з використанням вказаних креслень в частині, що охоплюється патентами на корисну модель №68429, №95852, №100299?

Проведення судової експертизи доручити Донецькому науково-дослідному інституту судових експертиз (84112, м. Словянськ, вул. Поштова,67) з залученням судового експерту в сфері інтелектуальної власності ОСОБА_4 (03045, м.Київ, вул. Плещеєва, 20).

Зобов'язати сторін у справі при проведенні судової експертизи не перешкоджати експертам в проведенні судової експертизи.

Матеріали справи № 905/2720/16 направити Донецькому науково-дослідному інституту судових експертиз для проведення судової експертизи.

Обов'язок оплатити проведення судової експертизи у справі № 905/2720/16 покласти на Товариство з обмеженою відповідальністю Корум Груп м.Київ.

Попередити експертів, яким буде доручено проведення судової експертизи, про кримінальну відповідальність за надання завідомо неправдивого висновку та відмову без поважних причин від виконання покладених обов'язків згідно із ст.ст.384, 385 Кримінального кодексу України.

Зобов'язати експертів, які будуть проводити експертизу, направити висновки за результатами проведення даної судової експертизи до господарського суду Донецької області.

Зупинити провадження у справі №905/2720/16 за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю Корум Груп м.Київ до відповідача ОСОБА_1 акціонерного товариства Новокраматорський машинобудівний завод м.Краматорськ Донецька область за участю третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача:Державного підприємства Вугільна компанія Краснолиманська м.Родинське, Донецька область, Товариства з обмеженою відповідальністю Промислово-фінансова група ДонбасСтройІнвест м.Дніпро, Товариства з обмеженою відповідальністю "Тренд Факс" про визнання дій відповідача по виробництву та реалізації товару - комплект деталей редуктора різання за кресленнями 400.31.01.000 та 400.31.01.000-01 та корпус за кресленнями 400.31.01.900, 400.31.01.900-01, такими, що порушують права інтелектуальної власності позивача на корисну модель, що захищене патентами №68429, №95852 та №100299, заборону відповідачу здійснювати подальше виробництво та реалізацію аналогічного товару, вилучення та знищення товару: комплект деталей редуктора різання за кресленнями 400.31.01.000 та 400.31.01.000-01 (2шт.) та корпус за кресленнями 400.31.01.900, 400.31.01.900-01(2шт), введеного у цивільний оборот з порушенням прав інтелектуальної власності; вилучення та знищення креслень 400.31.01.000 та 400.31.01.000-01 (2шт.) та корпус за кресленнями 400.31.01.900, 400.31.01.900-01.

Після усунення обставин, які зумовили зупинення провадження у даній справі /проведення судової експертизи/ провадження у справі підлягає поновленню.

Ухвала суду може бути оскаржена в частині зупинення провадження у справі у порядку, що передбачений Господарським процесуальним кодексом України, в іншій частині ухвала суду не оскарджується.

Головуючий суддя А.М. Осадча

Суддя Ю.С. Мельниченко

Суддя О.В. Кротінова