РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 910/30096/15 25.01.17 р.

За позовом Компанії Novartis AG/Новартіс АГ

до 1) Товариства з обмеженою відповідальністю "ФАРМАЦЕВТИЧНА ГРУПА

"ЗДОРОВ'Я"

2) Державної служби інтелектуальної власності України

про визнання недійсними свідоцтв України на знаки для товарів і послуг та

зобов'язання вчинити дії,

Суддя Зеленіна Н.І.

При секретарі судового засідання Ліпіній В.В.,

за участю представників сторін:

від позивача: Нікулеско Д.С. за довіреністю № S1869/2015 від 08.10.2015 р.;

Огнев'юк Я.В. за довіреністю № S1869/2015 від 08.10.2015 р.;

від відповідача-1: Титаренко Ю.П. за довіреністю №б/н від 04.03.2016 р.;

від відповідача-2: Фінагіна В.Б. за довіреністю №1-8/4356 від 02.06.2015 р.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

У провадженні судді господарського суду міста Києва Зеленіної Н.І. знаходиться справа № 910/30096/15 за позовом Компанії Novartis AG/Новартіс АГ до Товариства з обмеженою відповідальністю "ФАРМАЦЕВТИЧНА ГРУПА "ЗДОРОВ'Я" та Державної служби інтелектуальної власності України про визнання недійсними свідоцтв України на знаки для товарів і послуг та зобов'язання вчинити дії.

Ухвалою суду від 19.08.2016 р. по справі було призначено повторну судову комісійну експертизу у сфері інтелектуальної власності, проведення якої доручено Харківському науково - дослідному інституту судових експертиз.

Провадження у справі № 910/30096/16 було зупинено до надходження з Харківського науково - дослідного інституту судових експертиз матеріалів справи.

До господарського суду міста Києва з Харківського науково - дослідного інституту судових експертиз надійшов висновок експерта та матеріали справи № 910/30096/16.

Ухвалою суду від 02.12.2016 р. провадження у справі поновлено, розгляд справи призначено на 28.12.2016 р.

28.12.2016 р. від позивача надійшли письмові пояснення по справі.

28.12.2016 р. судове засідання не відбулось у зв'язку з перебуванням судді Зеленіної Н.І. у відпустці.

Ухвалою від 29.12.2016 р., у зв'язку з виходом судді Зеленіної Н.І. з відпустки, розгляд справи призначено на 25.01.2017 р.

19.01.2017 р. від відповідача-1 надійшли письмові пояснення по справі, разом з клопотанням про призначення у справі судової експертизи.

Представник відповідача-1 у судовому засіданні 25.01.2017 р. підтримав клопотання про призначення у справі судової експертизи.

Представники позивача заперечили проти задоволення вказаного клопотання.

Представник відповідача-2 підтримала клопотання про призначення судової експертизи та подала письмові заперечення на висновок комісійної судової експертизи.

Відповідно до ст. 41 ГПК України, для роз'яснення питань, що виникають при вирішенні господарського спору і потребують спеціальних знань, господарський суд призначає судову експертизу. Учасники судового процесу мають право пропонувати господарському суду питання, які мають бути роз'яснені судовим експертом. Остаточне коло цих питань встановлюється господарським судом в ухвалі. Проведення судової експертизи доручається державним спеціалізованим установам чи безпосередньо особам, які відповідають вимогам, встановленим Законом України «Про судову експертизу». Особа, яка проводить судову експертизу (далі - судовий експерт) користується правами і несе обов'язки, зазначені у статті 31 цього Кодексу. Сторони і прокурор, який бере участь в судовому процесі, мають право до початку проведення судової експертизи заявити відвід судовому експерту в порядку та з підстав, зазначених у частинах п'ятій і шостій статті 31 цього Кодексу.

Дослідивши наявні у матеріалах справи докази та заслухавши пояснення представників сторін, суд дійшов висновку про те, що у матеріалах справи вже містяться два висновки експертів - висновок від 18.07.2016 р. № 1088, та висновок комісійної експертизи №9222 від 15.11.2016р.

Дослідивши вказані висновки та матеріали справи, суд вважає їх достатніми для повного і всебічного вирішення спору у даній справі по суті заявлених вимог, а клопотання про призначення у справі ще однієї судової експертизи - необґрунтованим та безпідставним.

Враховуючи вищевикладене, суд відмовляє у задоволенні клопотання про призначення у справі судової експертизи.

Представники позивача у судовому засіданні підтримали позовні вимоги.

Представники відповідачів проти задоволення позову заперечили.

У судовому засіданні 25.01.2017 р. оголошено вступну та резолютивну частини рішення.

Дослідивши наявні в справі матеріали, заслухавши пояснення представників сторін, всебічно і повно з'ясувавши всі фактичні дані, на яких ґрунтуються позовні вимоги та заперечення, об'єктивно оцінивши докази, які мають значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, суд встановив наступне.

Компанія Novartis AG/Новартіс АГ (надалі - позивач) звернулась до господарського суду міста Києва з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю "ФАРМАЦЕВТИЧНА ГРУПА "ЗДОРОВ'Я" (надалі - відповідач-1, ТОВ "ФГ "ЗДОРОВ'Я") та Державної служби інтелектуальної власності України (надалі - відповідач-2, Служба) про визнання недійсними свідоцтв України на знаки для товарів і послуг та зобов'язання вчинити дії.

Як вбачається з позовної заяви, предметом спору у справі являється визнання недійсними Свідоцтв України на знаки для товарів і послуг №№ 203287, 20390 та 20391 (надалі - Свідоцтва), та зобов'язання Служби внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг стосовно визнання Свідоцтв України на знаки для товарів і послуг №№ 203287, 20390 та 20391 та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені «Промислова власність».

Позов мотивовано тим, що на думку позивача, оспорювані Свідоцтва не відповідають умовам надання правової охорони та зареєстровані з порушенням прав позивача на знаки, захищені Свідоцтвами України №№ 138108 та 191155.

Відповідно до ст. ст. 15, 16 Цивільного кодексу України, кожна особа має право на захист свого цивільного права у разі його порушення, невизнання або оспорювання. Кожна особа має право на захист свого інтересу, який не суперечить загальним засадам цивільного законодавства. Кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого особистого немайнового або майнового права та інтересу.

Як зазначає позивач, він являється власником знаків для товарів і послуг «ЕКЗОДЕРИЛ», захищеного Свідоцтвом України №138108 від 26.04.2011 р. для товарів 05 класу МКТП (дата подання заявки - 12.04.2010 р.); та знака для товарів і послуг «EXODERIL», захищеного Свідоцтвом України №191155 від 25.09.2014 р. для товарів 03, 10 класів МКТП (дата подання заявки - 14.06.2013 р.).

При цьому, за ТОВ "ФГ "ЗДОРОВ'Я" зареєстровано знаки для товарів і послуг "Екзо-Дерм/Ekzo-Derm (у вигляді графічних зображень) за Свідоцтвами України №203290 від 10.09.2015 р. (дата подання заявки - 29.01.2014 р.); №203287 від 10.09.2015 р. (дата подання заявки - 29.01.2014 р.); та №203291 від 10.09.2015 р. (дата подання заявки - 29.01.2014 р.), які зареєстровані для товарів 05 класу МКТП.

Звертаючись до суду з даним позовом, Компанія Novartis AG зазначає, що вказані Знаки ТОВ "ФГ "ЗДОРОВ'Я" не відповідають умовам надання правової охорони та мають бути визнані недійсними, оскільки

- являються схожими настільки, що їх можна сплутати, із Знаками позивача;

- можуть ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар та/або надає послуги, відносно позивача;

- товари, для яких зареєстровані оспорювані Знаки, являються спорідненими з товарами, для яких зареєстровані Знаки позивача.

Виходячи з положень ч. 1 ст. 19 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» свідоцтво може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково, зокрема, у разі:

а) невідповідності зареєстрованого знака умовам надання правової охорони;

в) видачі свідоцтва внаслідок подання заявки з порушенням прав інших осіб.

Згідно приписів п. 63 постанови Пленуму Вищого господарського суду України від 17.10.2012р. № 12 «Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності», порушенням прав на знак, зокрема, визнається введення в цивільний оборот позначень, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати із: знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім'я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг.

Відповідно до п. 1. ст. 5 Закону «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» правова охорона надається знаку, який не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі та на який не поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони, встановлені цим Законом.

Згідно з п. 3 ст. 6 цього Закону не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати, зокрема, з фірмовими найменуваннями, що відомі в Україні і належать іншим особам, які одержали право на них до дати подання до Установи заявки щодо таких же або споріднених з ними товарів і послуг.

Дослідивши матеріали справи, з огляду на предмет спору у справі, підстав позову та заперечень проти заявлених вимог, суд дійшов висновку про те, що для встановлення відповідності спірних Знаків умовам правової охорони, необхідні спеціальні знання, у зв'язку з чим ухвалою суду від 01.02.2016 р. було призначено судову експертизу у сфері інтелектуальної власності, проведення якої доручено Науково-дослідному інституту інтелектуальної власності Національної академії правових наук України.

На вирішення судового експерта було поставлено наступні питання:

1) чи є знак для товарів і послуг «Екзо-Дерм/Ekzo-Derm за свідоцтвом України № 203287 схожим настільки, що його можна сплутати, із зареєстрованими знаками для товарів і послуг за свідоцтвами України №№ 138108 та 191155?

2) чи є знак для товарів і послуг «Екзо-Дерм/Ekzo-Derm за свідоцтвом України № 203290 від 10.09.2015 р. схожим настільки, що його можна сплутати, із зареєстрованими знаками для товарів і послуг за свідоцтвами України №№ 138108 та 191155?

3) чи є знак для товарів і послуг «Екзо-Дерм/Ekzo-Derm за свідоцтвом України № 203291 від 10.09.2015 р. схожим настільки, що його можна сплутати, із зареєстрованими знаками для товарів і послуг за свідоцтвами України №№ 138108 та 191155?

4) чи є товари 5 класу МКТП, для яких зареєстровані знаки для товарів і послуг за свідоцтвами України № 203287, 20390 та 20391, такими самими або спорідненими з товарами для яких зареєстровані знаки для товарів і послуг за свідоцтвами України №№ 138108 та 191155?

5) чи можуть знаки для товарів і послуг за свідоцтвами України № 203287, 20390 та 20391, ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар та/або надає послуги, відносно зареєстрованих знаків для товарів і послуг за свідоцтвами України №№ 138108 та 191155?

З Висновку судової експертизи №1088 від 18.07.2016 р. (судовий експерт Коваленко Тетяна Вікторівна) вбачається наступне:

- товари 5 класу МКТП, для яких зареєстровані знаки для товарів і послуг за свідоцтвами України № 203287, 20390 та 20391, є такими самими з товарами, для яких зареєстровано знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 138108. Товари 5 класу МКТП, для яких зареєстровані знаки для товарів і послуг за свідоцтвами України № 203287, 20390 та 20391, є спорідненими з товаром «мило», для якого зареєстровано знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 191155;

- знак для товарів і послуг «Екзо-Дерм/Ekzo-Derm за свідоцтвом України № 203287 є схожим настільки, що його можна сплутати, із зареєстрованими знаками для товарів і послуг за свідоцтвами України №№ 138108 та 191155;

- знак для товарів і послуг «Екзо-Дерм/Ekzo-Derm за свідоцтвом України № 203290 від 10.09.2015 р. є схожим настільки, що його можна сплутати, із зареєстрованими знаками для товарів і послуг за свідоцтвами України №№ 138108 та 191155;

- знак для товарів і послуг «Екзо-Дерм/Ekzo-Derm за свідоцтвом України № 203291 від 10.09.2015 р. є схожим настільки, що його можна сплутати, із зареєстрованими знаками для товарів і послуг за свідоцтвами України №№ 138108 та 191155;

- знаки для товарів і послуг за свідоцтвами України № 203287, №20390, № 20391 можуть ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар, відносно зареєстрованих знаків для товарів і послуг за свідоцтвами України №138108 та №191155.

Врахувавши пояснення сторін та наявність заперечень щодо Висновку судової експертизи від 18.07.2016 р. №1088, ухвалою суду від 19.08.2016 р. у справі призначено повторну судову комісійну експертизу у сфері інтелектуальної власності, проведення якої доручено Харківському науково-дослідному інституту судових експертиз.

З Висновку повторної комісійної судової експертизи №9222 від 15.11.2016 р. (судові експерти Копитько Алла Петрівна, Заніна Тетяна Анатоліївна) вбачаються наступні висновки:

- товари 5 класу МКТП, для яких зареєстровані знаки для товарів і послуг за свідоцтвами України № 203287, 20390 та 20391, є однорідними з товарами, для яких зареєстровано знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 138108, та є спорідненими з товарами, для яких зареєстровано знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 191155;

- знак для товарів і послуг «Екзо-Дерм/Ekzo-Derm за свідоцтвом України № 203287 є схожим настільки, що його можна сплутати, із зареєстрованими знаками для товарів і послуг за свідоцтвами України №№ 138108 та 191155;

- знак для товарів і послуг «Екзо-Дерм/Ekzo-Derm за свідоцтвом України № 203290 від 10.09.2015 р. є схожим настільки, що його можна сплутати, із зареєстрованими знаками для товарів і послуг за свідоцтвами України №№ 138108 та 191155;

- знак для товарів і послуг «Екзо-Дерм/Ekzo-Derm за свідоцтвом України № 203291 від 10.09.2015 р. є схожим настільки, що його можна сплутати, із зареєстрованими знаками для товарів і послуг за свідоцтвами України №№ 138108 та 191155;

- знаки для товарів і послуг за свідоцтвами України № 203287, №20390, № 20391 можуть ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар, відносно зареєстрованих знаків для товарів і послуг за свідоцтвами України №№138108 та 191155.

Дослідивши Висновок комісійної експертизи №9222 від 15.11.2016 р., судом встановлено, що висновки експертів являються належним чином обґрунтованими, а під час проведення експертного дослідження експертами застосовано достатній обсяг нормативних актів та науково-практичної літератури.

Відповідно до положень п. 4.3.2.4. Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, затверджених наказом Державного патентного відомства України від 28 липня 1995 р. N 116 (в редакції наказу Державного патентного відомства України від 20 серпня 1997 р. N 72) та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 2 серпня 1995 р. за N 276/812 «Позначення вважається схожим настільки, що його можна сплутати з іншим позначенням, якщо воно асоціюється з ним в цілому, незважаючи на окрему різницю елементів».

Таким чином, з урахуванням встановлених обставин схожості Знаків позивача й відповідача, суд вважає заперечення ТОВ "ФГ "ЗДОРОВ'Я" та Служби інтелектуальної власності України безпідставними і необґрунтованими.

Щодо заперечень проти визнання спірних Знаків недійсними, які ґрунтуються на твердженнях про набуття Знаками розрізняльної здатності внаслідок їх тривалого застосування, суд вважає неможливим визнання тривалим застосування знаків з 10.09.2015 р. (дати видачі відповідних Свідоцтв), або навіть 29.01.2014 р. (дати подання заявок); і для такого висновку не потрібно будь-яких спеціальних знань.

Стосовно позовних вимог до Державної служби інтелектуальної власності України про зобов'язання внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг стосовно визнання Свідоцтв України на знаки для товарів і послуг №№ 203287, 20390 та 20391 та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені «Промислова власність», суд зазначає, що внесення таких змін до Реєстру та публікація відповідного повідомлення відноситься до виключної компетенції Державної служби інтелектуальної власності.

Відповідно до ст. 32 Господарського процесуального кодексу України, доказами у справі є будь-які фактичні дані, на підставі яких господарський суд у визначеному законом порядку встановлює наявність чи відсутність обставин, на яких ґрунтуються вимоги і заперечення сторін, а також інші обставини, які мають значення для правильного вирішення господарського спору.

Згідно зі ст. 34 Кодексу, господарський суд приймає тільки ті докази, які мають значення для справи. Обставини справи, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватись іншими засобами доказування.

Як встановлено ст. 33 Господарського процесуального кодексу України, кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог та заперечень.

В порядку, передбаченому ст. 43 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і об'єктивному розгляді в судовому процесі всіх обставин справи в їх сукупності, керуючись законом.

При цьому, суд звертає увагу на те, що відповідно до п. 2.3. Постанови Пленуму Вищого господарського суду України № 18 від 26.12.2011 р. "Про деякі питання практики застосування Господарського процесуального кодексу України судами першої інстанції", якщо стороною (або іншим учасником судового процесу) у вирішенні спору не подано суду в обґрунтування її вимог або заперечень належні і допустимі докази, в тому числі на вимогу суду, або якщо в разі неможливості самостійно надати докази нею не подавалося клопотання про витребування їх судом (частина перша статті 38 ГПК), то розгляд справи господарським судом може здійснюватися виключно за наявними у справі доказами, і в такому разі у суду вищої інстанції відсутні підстави для скасування судового рішення з мотивів неповного з'ясування місцевим господарським судом обставин справи.

Враховуючи вищевикладене, суд вважає позовні вимоги обґрунтованими, підтвердженими наявними в матеріалах справи доказами та не спростованими належним чином та у встановленому законом порядку відповідачами, а відтак такими, що підлягають задоволенню.

Відповідно до ст. 49 Господарського процесуального кодексу України, суд покладає судові витрати, понесені позивачем, на ТОВ "ФГ "ЗДОРОВ'Я".

Керуючись статтею 124 Конституції України, статтями 43, 33, 43, 49, 82-85 Господарського процесуального кодексу України, суд -

В И Р І Ш И В:

1. Позов задовольнити повністю.

2. Визнати недійсними Свідоцтва України на знаки для товарів і послуг №203287 від 10.09.2015 р., №203290 від 10.09.2015 р. та №203291 від 10.09.2015 р., зареєстровані за Товариством з обмеженою відповідальністю "ФАРМАЦЕВТИЧНА ГРУПА "ЗДОРОВ'Я" (61013, м. Харків, вул. Шевченко, 22; ), відносно всіх товарів 05 класу МКТП.

3. Зобов'язати Державну службу інтелектуальної власності України (03680, м. Київ, вул. В. Липківського, 7; ) внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг стосовно визнання Свідоцтв України на знаки для товарів і послуг №№ 203287, 203290 та 203291 та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені «Промислова власність».

4. Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю "ФАРМАЦЕВТИЧНА ГРУПА "ЗДОРОВ'Я" (61013, м. Харків, вул. Шевченко, 22; ) на користь Компанії Novartis AG/Новартіс АГ (4002, Базель, Швейцарія) 3 654 (три тисячі шістсот п'ятдесят чотири) грн. 00 коп. судового збору та 15 000 (п'ятнадцять тисяч) грн. 00 коп. витрат на оплату експертного дослідження.

5. Видати накази після набрання рішенням законної сили.

Рішення господарського суду може бути оскаржено до Київського апеляційного господарського суду протягом десяти днів з дня підписання повного тексту рішення.

Повний текст рішення складено 27.01.2017 р.

Суддя Н.І. Зеленіна