КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"10" січня 2017 р. Справа№ 910/21909/16

Київський апеляційний господарський суд у складі колегії суддів:

головуючого: Верховця А.А.

суддів: Буравльова С.І.

Доманської М.Л.

за участі представників:

Форбс ЛЛС компанії з обмеженою відповідальністю штату Делавер (Forbes LLC Delaware Limited Liability Company) - Дрюк Н.О. довір. б/н від 19.01.2016, Мамуня О.С. довір. б/н від 19.01.2016, Лук'янов О.Л. довір. №1951 від 20.10.2016

ТОВ "Інтернет Інвест" - Гостра Д.В.

розглянувши апеляційну скаргу Форбс ЛЛС компанії з обмеженою

відповідальністю штату Делавер (Forbes LLC Delaware Limited

Liability Company)

на ухвалу Господарського суду міста Києва 05.12.2016

у справі №910/21909/16 (суддя Балац С.В.)

за позовом Форбс ЛЛС компанії з обмеженою відповідальністю штату Делавер

(Forbes LLC Delaware Limited Liability Company)

до товариства з обмеженою відповідальністю "Видавничий дім

Український медіа холдинг"

товариства з обмеженою відповідальністю "Украинская медиа

группа"

про припинення порушення прав інтелектуальної власності на знаки для

товарів і послуг

ВСТАНОВИВ:

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 05.12.2016 прийнято до розгляду позовну заяву про припинення порушення прав інтелектуальної власності на знаки для товарів і послуг та порушено провадження у справі №910/21909/16, в задоволенні клопотання Форбс ЛЛС компанії з обмеженою відповідальністю штату Делавер (Forbes LLC Delaware Limited Liability Company) про забезпечення позову відмовлено.

Не погоджуючись, Форбс ЛЛС компанії з обмеженою відповідальністю штату Делавер (Forbes LLC Delaware Limited Liability Company) звернулось до Київського апеляційного господарського суду з апеляційною скаргою, в якій просить скасувати ухвалу Господарського суду міста Києва від 05.12.2016 у справі №910/21909/16 в частині відмови в задоволенні заяви, прийняти нове рішення, яким заяву задовольнити.

Ухвалою Київського апеляційного господарського суду від 28.12.2016 (в складі колегії суддів: Верховець А.А. - головуючий, Остапенка О.М., Буравльова С.І.) апеляційну скаргу було прийнято до провадження, призначено до розгляду на 10.01.2017 о 14:30 в судовому засіданні у приміщенні суду за адресою: м. Київ, вул. Шолуденка, 1 (зал засідань №1).

Згідно з протоколом автоматичної зміни складу колегії суддів від 10.01.2017, здійсненому у зв'язку з перебуванням судді Остапенка О.М. в складі колегії суддів, яку раніше визначено для розгляду справи, у відпустці, для розгляду апеляційної скарги сформовано колегію у складі головуючого Верховця А.А., суддів Буравльова С.І., Доманської М.Л.

Ухвалою від 10.01.2017 було прийнято до провадження у визначеному складі суду розгляд апеляційної скарги Форбс ЛЛС компанії з обмеженою відповідальністю штату Делавер (Forbes LLC Delaware Limited Liability Company) на ухвалу Господарського суду міста Києва від 05.12.2016 у справі №910/21909/16, розгляд якої ухвалою від 28.12.2016 було призначено на 10.01.2017.

Наводячи підстави, з яких порушено питання про перегляд оскарженої ухвали, апелянтом вказано на порушення норм матеріального і процесуального права, що призвели до прийняття неправильного рішення, невірне застосування норм ст. 66, 67 Господарського процесуального кодексу України, неврахування правових позицій, викладених в постанові пленуму, інформаційному листі Вищого господарського суду №16 від 26.12.2011, №01-8/974 від 14.12.2007 і таке інше.

В засіданні суду апеляційної інстанції 10.01.2017 сторонам забезпечена можливість реалізації процесуальних прав, обміну репліками і запитаннями, отримані відповіді на уточнюючі запитання суду тощо. Додаткових доказів у справі, окрім вже наявних, не надано, клопотань щодо їх витребування не заявлено, інших обставин, що мають значення для справи не повідомлено. Відзиву, заперечень на апеляційну скаргу не надійшло. З урахуванням доказів завчасного повідомлення усіх сторін про час і місце розгляду справи, відсутності клопотань про відкладення, інших нерозглянутих клопотань, суд дійшов висновку про можливість розгляду скарги по суті.

За змістом ст. 99, 101 Господарського процесуального кодексу (далі - ГПК) України в суді апеляційної інстанції з урахуванням особливостей справи переглядаються за правилами розгляду цих справ у суді першої інстанції, переглядаючи рішення, апеляційний господарський суд користується правами, наданими суду першої інстанції. У процесі перегляду суд за наявними у справі і додатково поданими доказами повторно розглядає справу, не зв'язаний доводами апеляційної скарги і перевіряє законність і обґрунтованість рішення у повному обсязі.

Переглядаючи рішення суду першої інстанції, суд апеляційної інстанції обмежений у правах щодо вирішення спору, розгляду апеляційної скарги і справи по суті, межі яких визначені ст. 101, 103 ГПК України. Досліджуючи матеріали справи, оцінюючи наявні докази, колегія суддів відзначає, що відповідно до ст. 4, 4-1 ГПК України суд вирішує спори на підставі Конституції України, цього Кодексу, інших законодавчих актів України, міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.

Як вбачається з наявних матеріалів, Форбс ЛЛС компанія з обмеженою відповідальністю штату Делавер (Forbes LLC Delaware Limited Liability Company) звернулось до суду з позовом до товариства з обмеженою відповідальністю (далі - ТОВ) "Видавничий дім Український медіа холдинг", ТОВ "Украинская медиа группа", в обґрунтування підстав якого вказало на використання відповідачами без дозволу позивача належних останньому знаків для товарів і послуг України № 59418, 80273, 140282, 168391 ("Forbes", "Forbes", "FORBES","ФОРБС") при видавництві журналу "Форбс", на веб- сайті, що розміщений в мережі Інтернет за адресою http://forbes.net.ua/ та в доменному імені forbes.net.ua, а також на сторінках в соціальній мережі Facebook.

Разом із відповідною позовною заявою до суду була подана заява від 29.11.2016 про вжиття заходів забезпечення позову (надалі - "Заява"), в якій позивач просив вжити заходів до забезпечення позову шляхом:

(1) заборони ТОВ "Украинская медиа группа" до набрання законної сили рішенням суду у даній справі вчиняти будь-які дії щодо переделегування (передачі) доменного імені forbes.net.ua на користь будь-яких осіб, будь-які дії щодо зміни реєстратора доменного імені forbes.net.ua, будь-які дії щодо припинення (скасування) делегування доменного імені forbes.net.ua, у тому числі вчиняти дії щодо внесення пов'язаних з вказаними діями змін до сервісних записів WH01S стосовно доменного імені forbes.net.ua:

(2) заборони ТОВ "Інтернет Інвест " до набрання законної сили рішенням суду у даній справі вчиняти будь-які дії щодо переделегування (передачі) доменного імені forbes.net.ua на користь будь-яких осіб; будь-які дії щодо зміни реєстратора доменного імені forbes.net.ua; будь-які дії щодо припинення (скасування) делегування доменного імені forbes.net.ua, у тому числі вносити пов'язані з вказаними діями зміни до бази WHOIS стосовно даних доменного імені forbes.net.ua.

Відповідно до ст. 66 ГПК України господарський суд за заявою сторони має право вжити. заходів до забезпечення позову. Забезпечення позову допускається в будь-якій стадії провадження у справі, якщо невжиття таких заходів може утруднити чи зробити неможливим виконання рішення господарського суду. Згідно зі ст. 67 ГПК України позов забезпечується у т.ч. забороною відповідачеві вчиняти певні дії; забороною іншим особам вчиняти дії, що стосуються предмета спору".

За змістом п. 1 постанови пленуму Вищого господарського суду №16 від 26.12.2011 у вирішенні питання про забезпечення позову господарський суд має здійснити оцінку обґрунтованості доводів заявника щодо необхідності вжиття відповідних заходів з урахуванням: розумності, обґрунтованості і адекватності вимог заявника щодо забезпечення позову; забезпечення збалансованості інтересів сторін, а також інших учасників судового процесу.

Наявності зв'язку між конкретним заходом до забезпечення позову і предметом позовної вимоги, зокрема, чи спроможний такий захід забезпечити фактичне виконання судового рішення в разі задоволення позову; імовірності утруднення виконання або невиконання рішення господарського суду в разі невжиття таких заходів; запобігання порушенню у зв'язку із вжиттям таких заходів прав та охоронюваних законом інтересів осіб, що не є учасниками даного судового процесу.

У справі № 910/21909/16 заявлена позовна вимога про зобов'язання ТОВ "Украинская медиа группа" (04080, м. Київ, вул. Фрунзе, буд. 104, ), здійснити переделегування доменного імені forbes.net.ua на користь компанії Форбс JIJ1C (ДжейДі Вейнер, 499 Вашингтон Бульвар, Джерсі Сіті, Нью Джерсі 07310, Сполучені Штати Америки, , тел. +1., факс +1. [JD Weiner, the United States of America, Jersey City, NJ 07310, 499 Washington Blvd., , phone +1., fax + 1.]).

Вимога обгрунтована тим, що в мережі Інтернет здійснюється делегування доменного імені forbes.net.ua, елемент якого "Forbes" є тотожним знакам для товарів і послуг позивача за свідоцтвами України №59418, 80273, 140282 ("Forbes", "Forbes", "FORBES"), та схожим, на переконання заявника, до ступеня сплутування зі знаком для товарів і послуг позивача за свідоцтвом України №168391 ("ФОРБС").

Листом ТОВ "Інтернет Інвест" №146 від 04.05.2016 підтверджено, що замовником послуги з реєстрації та продовження доменного імені forbes.net.ua (реєстрантом) є саме ТОВ "Украинская медиа группа" (надалі - "Відповідач-2"), а ТОВ "Інтернет Інвест" є реєстратором цього доменного імені.

Необхідність вжиття заходів забезпечення позову обґрунтована висновком, що відповідачами можуть бути здійснені дії по переделегуванню (переданню) спірного доменного імені forbes.net.ua на користь будь-якої фізичної або юридичної особи у будь-який час, по переданню обслуговування (трансферу) цього доменного імені іншому реєстратору. При цьому для вчинення відповідних дій достатньо одного лише направлення ТОВ "Украинская медиа группа" відповідного листа до ТОВ "Інтернет Інвест".

Пунктами 5.1, 5.2 сервісної угоди, яка регламентує порядок надання послуг ТОВ "Інтернет Інвест" по делегуванню доменних імен та розміщена в мережі Інтернет на сайті ТОВ "Інтернет Інвест" www.imena.ua/site/ua/documents/service-agreementp, встановлено, що передання доменного імені іншій юридичній, фізичній особі чи фізичній особі-підприємцю здійснюється відповідно до вимог та в порядку, опублікованих на веб-сайті ТОВ "Інтернет Інвест" у розділі "Документи Передання доменного імені на обслуговування іншому Реєстратору здійснюється відповідно до вимог та в порядку, які опубліковані на веб-сайті ТОВ "Інтернет Інвест" у розділ і "Документи", а так само в порядку і на умовах, визначених у Правилах відповідної доменної зони.

В розділі "Документи" веб-сайту ТОВ "Інтернет Інвест" за адресою https://www.imena.ua/site/ua/documents зазначено: "Передання прав на доменне ім 'я, трансфер доменного імені на обслуговування до іншого Реєстратора здійснюються за офіційними листами від Реєстранта: Якщо доменне ім'я зареєстровано на юридичну особу, для передання прав/трансферу потрібен лист на бланку організації, з печаткою організації та підписом керівника. "

Окрім того, відповідно до п.п. 2.19.1 Правил адміністрування публічних доменів, якими регламентується адміністрування домену ".net.ua", переделегування приватного доменного імені іншому реєстранту здійснюється за власним бажанням реєстранта, висловленим у письмовій формі та надісланим адміністратору відповідного публічного домену.

Отже, для переделегування (передачі) доменного імені forbes.net.ua від відповідача-2 на користь іншої особи, або трансфера (переведення обслуговування) цього доменного імені від ТОВ "Інтернет Інвест-" іншому реєстратору, достатньо звичайного листа від відповідача-2. Переделегування або трансфер доменного імені може відбутися негайно після отримання ТОВ "Інтернет Інвест" такого листа.

Передання спірного доменного імені іншій особі, а також зміна реєстратора (трансфер) може утруднити або зробити неможливим виконання рішення суду у цій справі. Так, у випадку якщо до вирішення спору доменне ім'я буде передане (переделеговане) іншій особі, неможливо буде виконати рішення суду, відповідно до якого відповідач буде зобов'язаний передати доменне ім'я на користь позивача у даній справі.

Окрім того, як переделегування, так і трансфер доменного імені може призвести до невиправданого розширення кола осіб, прав та інтересів яких стосуватиметься судове рішення у даній справі, спричинить затягування розгляду даної справи внаслідок виникнення необхідності заміни первісного відповідача або залучення іншого відповідача або третіх осіб і початку розгляду справи заново згідно ч. 3 ст. 24 ГПК України.

Також якщо позов буде задоволено і до набрання рішенням суду законної сили делегування доменного імені forbes.net.ua буде припинено, виконання рішення суду по переделегуванню доменного імені на користь Позивача стане неможливим.

Окрім того, вчинення дій, які позивач просив заборонити шляхом вжиття заходів забезпечення позову, може вплинути на підвідомчість та підсудність даного спору, що, в свою чергу, може утруднити чи зробити неможливим виконання рішення суду та призведе до продовження порушення прав позивача.

Таким чином, невжиття заходів до забезпечення у даній справі може:

(1) призвести до невиправданого розширення кола осіб, прав та інтересів яких стосуватиметься судове рішення у даній справі,

(2) спричинити затягування розгляду даної справи внаслідок виникнення необхідності заміни первісного відповідача або залучення іншого відповідача і початку розгляду справи заново згідно ч. 3 ст. 24 ГПК України,

(3) вплинути на підвідомчість та підсудність даного спору,

(4) мати наслідком переделегування доменного імені особі, яка не була відповідачем у даній справі на момент винесення рішення, а відтак може утруднити чи зробити неможливим виконання рішення суду у даній справі.

З огляду на викладені положення законодавства та обставини справи, позивач вказав, що вважає свої вимоги щодо вжиття заходів забезпечення позову виправданими, обгрунтованими та адекватними, а обрані ним заходи до забезпечення позову відповідають заявленим позовним вимогам та гарантують можливість їх реалізації, спроможні забезпечити фактичне виконання судового рішення в разі задоволення позову, сприяють збереженню існуючого балансу інтересів сторін у спорі до винесення судового рішення.

Зазначена позиція у т.ч. узгоджується з рекомендаціями Вищого господарського суду України, які викладені в абз. 7 п. 6 Оглядового листа від 14.12.2007 №01-8/974 "апеляційний господарський суд дійшов вірного висновку про те, що безконтрольне розширення кола осіб, прав і інтересів яких стосується вирішення цього спору, та/або передача права власності на зареєстрований за оспорюваним патентом промисловий зразок іншій особі, яка не бере участь у даному судовому процесі, може не лише утруднити, але й зробити неможливим виконання рішення господарського суду".

Суд першої інстанції належним чином оцінку обґрунтованості доводів заявника не здійснив, обмежившись посиланням на загальну необґрунтованість доводів, не підтвердження обставин, на які здійснено послання належними і допустимими, переконливими та об'єктивними доказами, не дослідив зв'язок між вимогами позовної заяви і заяви про забезпечення позову, ступінь співвідношення і адекватності заходів тощо, відмовивши в задоволенні заяви в повному обсязі як такої.

В постанові від 12.04.2016 у справі №910/570/16 Вищий господарський суд України підтвердив правильність вжиття аналогічних заходів шляхом "заборони … вчиняти будь-які дії з переделегування доменного імені … на користь будь-яких інших осіб, а також вчиняти будь-які інші дії щодо внесення змін або записів до сервісу "Whois" стосовно доменного імені … , в тому числі змінювати реєстратора, відмовлятися від доменного імені … або видаляти вказане доменне ім'я; заборони … вчиняти дії з переделегування доменного імені … на користь будь-яких осіб, а також вчиняти інші дії щодо внесення змін до бази "Whois" стосовно будь-яких даних реєстранта/власника доменного імені … , особи реєстратора доменного імені … , а також припиняти (скасовувати) делегування вказаного доменного імені".

При цьому Вищий господарський суд зазначав, що "переделегування … доменного імені … на користь третіх осіб, вчинення інших дій щодо вказаного доменного імені шляхом: внесення змін або записів до сервісу "Whois" стосовно доменного імені …, в тому числі змін щодо реєстратора, відмови від доменного імені … або видалення вказаного доменного імені можуть призвести до зміни чи збільшення кола осіб, які порушують права позивача, що, в свою чергу, ускладнить розгляд даної справи через необхідність залучення таких осіб до розгляду справи або унеможливить виконання рішення суду у зв'язку зі зміною складу чи збільшенням кількості боржників у виконавчому провадженні.

Обрані позивачем заходи до забезпечення позову співвідносяться з предметом позову, а отже, існує конкретний зв'язок між заходами до забезпечення позову і предметом позову, і тому вжиті судом заходи до забезпечення позову спроможні забезпечити фактичне виконання судового рішення у разі задоволення позову".

В постанові від 23.04.2013 у справі №910/659/13 Вищий господарський суд України підтримав вжиття заходів до забезпечення позову шляхом заборони "… вчиняти будь-які дії, спрямовані на зміну реєстрації (перереєстрацію на іншу особу), зміну делегування (переделегування іншій особі) доменних імен … до вирішення спору судом". При цьому Вищий господарський суд зазначав, що: ".. беручи до уваги факт і обставини участі відповідача та третіх осіб у процесі реєстрації спірних доменних імен, а також з огляду на ймовірність передачі спірних доменних імен іншій особі, яка не є учасником даного судового провадження, що може зробити неможливим виконання рішення суду зі справи (зокрема, у випадку задоволення позову), з дотриманням приписів ст. 66, 67 ГПК України дійшов обґрунтованого висновку щодо наявності передбачених законом підстав для заборони … вчиняти певні дії, що стосуються предмета спору, а тому й правомірно задовольнив у відповідній частині згадану заяву позивача".

Наведені правові позиції підтверджують розумність, обгрунтованість та адекватність заходів до забезпечення позову, застосування яких позивач просив у заяві. Розглянувши ж доводи апеляційної скарги, обставини справи в їх сукупності, перевіривши матеріали і дослідивши наявні докази, оцінивши їх за своїм внутрішнім переконанням, керуючись законом, проаналізувавши на підставі встановлених фактичних обставин правильність застосування судом першої інстанції норм матеріального і процесуального права, перевірки законності та обґрунтованості, колегія суддів суду апеляційної інстанції вбачає доводи, наведені в скарзі спроможними і такими які знайшли своє підтвердження під час розгляду справи, які є підставою скасування оскарженої ухвали як такої, що вимогам законності та обґрунтованості в цілому не відповідає.

Керуючись ст. 99, 101-106 Господарського процесуального кодексу України, Київський апеляційний господарський суд, -

ПОСТАНОВИВ:

1. Апеляційну скаргу Форбс ЛЛС компанії з обмеженою відповідальністю штату Делавер (Forbes LLC Delaware Limited Liability Company) задовольнити.

2. Ухвалу Господарського суду міста Києва 05.12.2016 у справі №910/21909/16 в частині відмови у задоволенні заяви про забезпечення позову скасувати.

Прийняти у відповідній частині нове рішення, яким заяву задовольнити, вжити заходи забезпечення позову шляхом:

2.1 заборони товариству з обмеженою відповідальністю "Украинская медиа группа" (04080, м. Київ,, вул. Фрунзе, буд. 104, ) до набрання законної сили рішенням суду у даній справі вчиняти будь-які дії щодо переделегування (передачі) доменного імені forbes.net.ua на користь будь-яких осіб, будь-які дії щодо зміни реєстратора доменного імені forbes.net.ua. будь-які дії щодо припинення (скасування) делегування доменного імені forbes.net.ua, у тому числі вчиняти дії щодо внесення пов'язаних з вказаними діями змін до сервісних записів WHOIS стосовно доменного імені forbes.net.ua

2.2 заборони товариству з обмеженою відповідальністю "Інтернет Інвест " (01103, м. Київ, Залізничне шосе, будинок 47, ) до набрання законної сили рішенням суду у даній справі вчиняти будь-які дії щодо переделегування (передачі) доменного імені forbes.net.ua на користь будь-яких осіб; будь-які дії щодо зміни реєстратора доменного імені forbes.net.ua; будь-які дії щодо припиняти (скасовувати) делегування доменного імені forbes.net.ua, у тому числі вносити пов'язані з вказаними діями зміни до бази WHOIS стосовно даних доменного імені forbes.net.ua.

В решті ухвалу Господарського суду міста Києва 05.12.2016 у справі №910/21909/16 залишити без змін.

3. Матеріали справи повернути до Господарського суду міста Києва.

Постанова набирає законної сили з моменту її прийняття і може бути оскаржена до Вищого господарського суду України протягом двадцяти днів з дня її прийняття.

Повний текст складено 16.01.2016

Головуючий суддя А.А. Верховець

Судді С.І. Буравльов

М.Л. Доманська