РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16.01.2017Справа №910/13062/16

За позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Маревен Фуд Україна"

до 1) Державної служби інтелектуальної власності України,

2) Товариства з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "Любисток"

про визнання недійсними свідоцтв України на знаки для товарів і послуг

Суддя Бондарчук В.В.

Представники:

від позивача: не з'явились;

від відповідача-1: не з'явились;

від відповідача-2: Картушин Д.М.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ :

Товариство з обмеженою відповідальністю "Маревен Фуд Україна" (далі-позивач) звернулося до Господарського суду міста Києва з позовом до Державної служби інтелектуальної власності України (далі-відповідач-1) та Товариства з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "Любисток" (далі-відповідач-2) про:

- визнання свідоцтв України на знаки для товарів і послуг № 142127, № 143035 недійсними повністю;

- зобов'язання Державної служби інтелектуальної власності України внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг стосовно визнання недійсними повністю свідоцтв України на знаки для товарів і послуг № 142127, № 143035 та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені "Промислова власність";

Позовні вимоги обґрунтовані тим, що оспорювані знаки для товарів і послуг «12 ОВОЩЕЙ и трав» підлягають визнанню недійсними з підстав, передбачених ч. 2 ст. 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», оскільки не мають розрізняльної здатності та не набули її внаслідок використання.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 19.07.2016 порушено провадження у даній справі, призначено її до розгляду у судовому засіданні на 04.08.2016 за участю представників сторін, яких зобов'язано надати суду певні документи.

19.07.2016 через загальний відділ діловодства суду представник позивача подав заяву про вжиття заходів до забезпечення позову, в якій просив суд вжити заходів до забезпечення позову у даній справі, шляхом:

- заборони Державній службі інтелектуальної власності України до набрання законної сили рішенням суду у даній справі вносити будь-які зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг щодо передання іншим особам виключних майнових прав інтелектуальної власності на знаки для товарів і послуг за свідоцтвами України № 142127 та № 143035, а також щодо припинення дії свідоцтв України № 142127 та № 143035 на знаки для товарів і послуг шляхом відмови Товариства з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "Любисток" від них повністю або частково, та здійснювати пов'язані з цим публікації в офіційному бюлетені "Промислова власність";

- заборони Товариству з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "Любисток" до набрання законної сили рішенням суду у даній справі повністю або частково передавати іншим особам виключні майнові права інтелектуальної власності на знаки для товарів і послуг за свідоцтвами України № 142127 та № 143035, а також припиняти дію свідоцтв України № 142127 та № 143035 на знаки для товарів і послуг шляхом відмови від них повністю або частково.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 01.09.2016 заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Маревен Фуд Україна" про забезпечення позову задоволено. До вирішення спору у справі № 910/13062/16 по суті вжито заходи до забезпечення позову, а саме, заборонено Товариству з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "Любисток" повністю або частково передавати іншим особам виключні майнові права інтелектуальної власності на знаки для товарів і послуг за свідоцтвами України № 142127 та № 143035; заборонено Товариству з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "Любисток" припиняти дію свідоцтв України № 142127 та № 143035 на знаки для товарів і послуг шляхом відмови від них повністю або частково; заборонено Державній службі інтелектуальної власності України вносити будь-які зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг щодо передання іншим особам виключних майнових прав інтелектуальної власності на знаки для товарів і послуг за свідоцтвами України № 142127 та № 143035; заборонено Державній службі інтелектуальної власності України вносити будь-які зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг щодо припинення дії свідоцтв України № 142127 та № 143035 на знаки для товарів і послуг шляхом відмови Товариства з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "Любисток" від них повністю або частково, та здійснювати пов'язані з цим публікації в офіційному бюлетені "Промислова власність".

У судовому засіданні 04.08.2016 представник відповідача-2 надав заяву про застосування строку позовної давності, в якій зазначає, що відповідно до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг свідоцтво України № 142127 опубліковано 25.07.2011 в офіційному бюлетені «Промислова власність», свідоцтво України № 143035 було опубліковано 10.08.2011 відповідно, тобто відомості про публікацію спірних свідоцтв стали загальнодоступними з 2011 року, що свідчить про обізнаність позивача щодо реєстрації та видачі свідоцтв України №№ 142127, 143035, у зв'язку з чим просить суд застосувати у справі № 910/13062/16 строк позовної давності.

У судовому засіданні 04.08.2016 оголошувалась перерва до 29.08.2016 згідно ст. 77 ГПК України.

У судовому засіданні 29.08.2016 представник позивача подав письмові пояснення щодо заяви про застосування позовної давності, в яких вважає, що початок спливу трирічного строку позовної давності у даній справі слід відраховувати з дати отримання позивачем вимоги про припинення порушення прав на знаки за спірними свідоцтвами, а саме, 11.04.2016.

Крім того, представник позивача надав клопотання про призначення судової експертизи, в якому просив суд призначити у даній справі судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності, на вирішення експерта поставити наступні питання:

- Чи складаються знаки для товарів і послуг за свідоцтвом України № 142127 та за свідоцтвом України № 143035 лише з позначень чи даних, що є описовими при використанні зазначених у свідоцтві товарів і послуг або у зв'язку з ними?

- Чи є знаки для товарів і послуг за свідоцтвами України №№ 142127, 143035 оманливими?

- Чи є знаки для товарів і послуг за свідоцтвами України №№ 142127, 143035 такими, що не мають розрізняльної здатності?

Представник відповідача-1 надав відзив на позовну заяву, в яких зазначає, що позовна заява є необґрунтованою, оскільки не містить доказів того, що знаки для товарів і послуг відповідача-2 за свідоцтвами України №№ 142127, 143035 не відповідають визначеним Законом України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» умовам надання правової охорони.

Представник відповідача-1 надав відзив на позовну заяву, в якому зазначає, що знаки для товарів і послуг « 12 ОВОЩЕЙ и трав» та « 12 ОВОЧІВ і трав» за свідоцтвами України №№ 143035, 142127 не є описовими та відповідають умовам надання правової допомоги.

У судовому засіданні 29.08.2016 оголошувалась перерва до 01.09.2016 для надання сторонам можливості ознайомитися з матеріалами справи.

30.08.2016 через відділ автоматизованого документообігу суду представник відповідача-1 також подав клопотання, в якому просив суд призначити у даній справі судову експертизу, на вирішення експерта поставити наступні питання:

- Чи є знак для товарів і послуг « 12 ОВОЩЕЙ и трав» за свідоцтвом України № 142127 таким, що не мав розрізняльної здатності, станом на 31.08.2010 - дату подання заявки № m2010 13392 на його реєстрацію?

- Чи є знак для товарів і послуг « 12 ОВОЧІВ і трав» за свідоцтвом України № 143035 таким, що не мав розрізняльної здатності, станом на 02.09.2010 - дату подання заявки № m2010 13527 на його реєстрацію?

- Чи складаються знаки для товарів і послуг « 12 ОВОЩЕЙ и трав» та « 12 ОВОЧІВ і трав» за свідоцтвами України №№ 142127, 143035 лише з позначень чи даних, що є описовими при використанні щодо зареєстрованих товарів 30 класу МКТП або у зв'язку з ними?

- Чи є знаки для товарів і послуг « 12 ОВОЩЕЙ и трав» та « 12 ОВОЧІВ і трав» за свідоцтвами України №№ 142127, 143035 оманливими для товарів 30 класу МКТП, зазначених у свідоцтвах?

У судовому засіданні 01.09.2016 представник позивача надав письмові пояснення, в яких, зазначає, що знаки для товарів і послуг « 12 ОВОЩЕЙ и трав» та « 12 ОВОЧІВ і трав» складаються виключно із описових елементів, що є підставою для відмови в наданні правової допомоги.

Представник відповідача-2 надав клопотання при призначення судової експертизи з переліком питань на вирішення експерту, а також додаткові письмові пояснення, в яких зазначає, що позивач на момент видачі спірних свідоцтв та отримання санітарно-епідеміологічного висновку № 05.03.02-04/66618, мав змогу дізнатися про товар, маркований позначеннями « 12 ОВОЩЕЙ и трав» та « 12 ОВОЧІВ і трав», виробництва ТОВ "Торговий дім "Любисток", у тому числі мав змогу ознайомитися з відкритим реєстром санітарно-епідеміологічних висновків, розміщеним на офіційному сайті МОЗ України, а також з відкритої бази даних «Зареєстровані в Україні знаки для товарів і послуг» ДП «Укрпатент».

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 01.09.2016 у справі № 910/13062/16 призначено судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності та зупинено провадження на час її проведення.

10.11.2016 матеріали справи № 910/13062/16 надійшли до Господарського суду міста Києва разом з висновком експерта № 234/16 від 04.11.2016.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 11.11.2016 поновлено провадження у даній справі та призначено до розгляду у судовому засіданні на 08.12.2016 за участю представників сторін.

05.12.2016 представник позивача через відділ автоматизованого документообігу суду подав письмові пояснення щодо обставин справи, у яких просив суд задовольнити позовні вимоги у повному обсязі.

07.12.2016 представник відповідача-2 через відділ автоматизованого документообігу суду подав клопотання про долучення додаткових письмових доказів, що підтверджують використання відповідачем-2 знаків для товарів та послуг за свідоцтвами України № № 142127, 143035.

Розгляд справи відкладався згідно п.п. 1-2 ст. 77 ГПК України.

16.12.2016 через відділ автоматизованого діловодства суду Товариство з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "Любисток" подало клопотання, в додатках до якого долучено висновок експертів Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерств юстиції України № 308/16 за результатами проведення комісійного експертного дослідження у сфері інтелектуальної власності від 16.12.2016.

У судовому засіданні 19.12.2016 представник відповідача-2 подав клопотання, в якому просив суд призначити у справі повторну судову експертизу та оплату витрат покласти на Товариство з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "Любисток".

Представник відповідача-1 надав заперечення проти висновку експерта, зокрема, просив суд не приймати у якості належного доказу висновок судової експертизи № 234/16 від 04.11.2016, обґрунтовуючи тим, що матеріали справи містять великий обсяг документів на підтвердження тривалого використання знаків відповідачем-2, який зареєстрований ще у 2005 році, і понад 10 років є виробником натуральних прянощів і приправ, при цьому, таке використання здійснювалося відповідачем-2 у значних обсягах виробництва і реалізації, про що свідчать договори, бухгалтерські довідки та оборотно-сальдові відомості.

У судовому засіданні 19.12.2016 оголошено перерву до 22.12.2016 за клопотанням сторін для ознайомлення з матеріалами справи.

20.12.2016 через відділ автоматизованого документообігу суду представник позивача подав клопотання, в якому просив суд здійснювати у справі № 910/13062/16 фіксування судового процесу з допомогою звукозаписувального технічного засобу.

У судовому засіданні 22.12.2016 представники позивача надали письмові пояснення, в яких зазначають, що Товариство з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "Любисток" не надало доказів на спростування відсутності у знаків розрізняльної здатності станом на дату прийняття відповідних заявок. Крім того, представники позивача надали заперечення проти клопотання про призначення повторної експертизи, оскільки наданий відповідачем-2 висновок експертів № 308/16 не спростовує та не ставить під сумнів обґрунтування, викладені у висновку експерта № 234/16 за результатами судової експертизи.

Крім того, представники позивача надали клопотання про витребування доказів.

Розглянувши подане представниками позивача клопотання суд зазначив, що відповідно до ст. 38 ГПК України сторона або прокурор у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування господарським судом доказів. У клопотанні повинно бути зазначено: - який доказ витребовується; - обставини, що перешкоджають його наданню; - підстави, з яких випливає, що цей доказ має підприємство чи організація; - обставини, які може підтвердити цей доказ.

Оскільки відомості про реалізацію ТОВ «Юнілівер Україна» продукції з позначенням « 12 ОВОЩЕЙ и трав» на ринку України в період 2009 року по серпень 2010 року вже містяться в матеріалах справи, а щодо витребування інформації від ТОВ «Аснільсен Юкрейн», ПП «Укрпрод сервіс» та ТОВ «Впрок», то представниками позивача належним чином не обґрунтовано, що вказані суб'єкти мають у наявності витребувану інформацію, відповідно, з урахуванням дослідженого, суд відмовив у задоволенні поданого клопотання про витребування доказів.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 22.12.2016 у справі № 910/13062/16 призначено повторну судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності та зупинено провадження на час її проведення.

04.01.2017 через відділ автоматизованого документообігу суду від Товариства з обмеженою відповідальністю "Маревен Фуд Україна" надійшла заява про відвід експерта Жили Б.В.

06.01.2017 через відділ автоматизованого документообігу суду Товариство з обмеженою відповідальністю "Маревен Фуд Україна" подало апеляційні скарги на ухвалу Господарського суду міста Києва від 22.12.2016 у справі № 910/13062/16 в частині відмови у задоволенні клопотання про витребування доказів, призначення повторної судової експертизи та зупинення провадження у справі.

10.01.2017 матеріали справи № 910/13062/16 надійшли до Господарського суду міста Києва разом з висновком експерта № 98 від 10.01.2017.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 12.01.2017 повернуто Товариству з обмеженою відповідальністю "Маревен Фуд Україна" апеляційну скаргу на ухвалу Господарського суду міста Києва від 22.12.2016 у справі № 910/13062/16 в частині відмови у задоволенні клопотання про витребування доказів на підставі ч. 2 ст. 106 ГПК України.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 12.01.2017 поновлено провадження у справі № 910/13062/16, судове засідання призначено на 16.01.2017 за участю представників сторін.

12.01.2017 через відділ автоматизованого документообігу суду представник відповідача-2 подав письмові пояснення на апеляційну скаргу, в яких зазначає, що на даний час судовим експертом складено та подано до Господарського суду міста Києва висновок повторної судової експертизи № 98 від 10.01.2017, що виключає необхідність вирішення цього питання в порядку апеляційного оскарження.

13.01.2017 через відділ автоматизованого документообігу суду представник відповідача-2 подав письмові пояснення, в яких зазначає, що внаслідок проведеного дослідження висновки і відповіді на поставлені судом питання, узгоджуються з іншими зібраними у справі доказами, отже висновок повторної судової експертизи № 98 від 10.01.2017 є повністю обґрунтованим.

У даному судовому засіданні представник відповідача заперечив проти задоволення заяви про відвід судовому експерту.

Представник позивача у судове засідання не з'явився, причин неявки суду не повідомив, однак про дату, час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином, що підтверджується матеріалами повідомлення, а також телефонограмою, отриманою 13.01.2017 о 13 год. 30 хв. повноважним представником за довіреністю Товариства з обмеженою відповідальністю "Маревен Фуд Україна" Дрюк Н.О.

Щодо повідомлення позивача про зміну адреси для листування, поданої представником ТзОВ "Маревен Фуд Україна" 16.01.2017 через відділ автоматизованого документообігу суду, відповідно до якої позивач просить здійснювати подальше листування з позивачем у справі № 910/13062/16 за адресою: 09113, Київська обл., м. Біла Церква, вул. Офіцерська, буд. 1, суд відзначає наступне.

Місцезнаходження юридичної особи визначається на підставі відомостей, внесених до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (стаття 9 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань»).

В силу положень ст. 10 зазначеного Закону, якщо документи та відомості, що підлягають внесенню до Єдиного державного реєстру, внесені до нього, такі документи та відомості вважаються достовірними і можуть бути використані у спорі з третьою особою.

Таким чином, місцезнаходження позивача визначається за даними його державної реєстрації як суб'єкта господарювання.

На підставі наведеного вище, враховуючи те, що позивач був належним чином повідомлений про дату, час та місце розгляду справи № 910/13062/16, при цьому у судове засідання не з'явився, причин неявки суду не повідомив, суд розцінює подане представником позивача повідомлення про зміну адреси для листування таким, що спрямоване на необґрунтоване затягування розгляду даної справи та зловживання своїми процесуальними правами.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 16.01.2017 у задоволенні заяви Товариства з обмеженою відповідальністю "Маревен Фуд Україна" про відвід судового експерта Жили Б.В. відмовлено.

У даному судовому засіданні представник відповідача-2 заперечив проти задоволення позовних вимог з підстав, викладених у письмових поясненнях.

Представник відповідача-1 у судове засідання також не з'явився, причин неявки суду не повідомив, однак про дату, час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином, що підтверджується матеріалами відправки поштової кореспонденції.

Приймаючи до уваги, що представники позивача та відповідача-1 були належним чином повідомлені про дату та час судового засідання, враховуючи, що матеріали справи містять достатньо документів для розгляду справи по суті, суд вважає, що неявка у судове засідання представників позивача та відповідача-1 не є перешкодою для прийняття рішення у даній справі.

Відповідно до ст. 82 Господарського процесуального кодексу України, рішення у даній справі прийнято у нарадчій кімнаті за результатами оцінки доказів, поданих сторонами та витребуваних судом.

У судовому засіданні 16.01.2017 відповідно до ст. 85 Господарського процесуального кодексу України судом проголошено вступну та резолютивну частини рішення.

Дослідивши матеріали справи, заслухавши пояснення представника відповідача-2, Господарський суд міста Києва

ВСТАНОВИВ:

Товариство з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "Любисток" є власником знаків для товарів та послуг « 12 ОВОЩЕЙ и трав» та « 12 ОВОЧІВ і трав», за свідоцтвами України № 142127, № 143035 зареєстрованих на підставі заявок від 31.08.2010 № m201013392 та від 02.09.2010 № m201013527 відповідно, щодо товарів та послуг 30 класу Міжнародної класифікації товарів та послуг (далі - МКТП):

Кл. 30: Кава, чай, какао, цукор, рис, тапіока, саго, замінники кави; борошно та зернові продукти, хліб; кондитерські вироби, морозиво, мед, сироп мелясовий; дріжджі, пекарські порошки; сіль, гірчиця; оцет, приправи; прянощі; харчовий лід.

Як зазначає позивач, до дати подання заявок на видачу свідоцтв України № 142127, № 143035 щодо товарів і послуг « 12 ОВОЩЕЙ и трав» та « 12 ОВОЧІВ і трав», деякі виробники використовували для маркування своїх приправ позначення « 12 ОВОЩЕЙ и трав» та « 12 ОВОЧІВ і трав», а саме:

приправа « 12 овощей и трав» Универсальная/Кнорр - виробник ТОВ «Юнілевер Русь»;

приправа « 12 трав и овощей» Универсальная/Кнорр - виробник ПП «Укрпрод Сервіс»;

приправа « 12 трав и овощей» (різновиди: Универсальна, Куриная, Грибаня) «Впрок», виробник - ТОВ «Впрок».

Крім того, позивач вказує, що присутність у цивільному обігу вказаної вище продукції до 2010 підтверджується, листом Товариства з обмеженою відповідальністю «Юнілівер Україна» від 06.07.2016 № 219, відповідно до якого товариство реалізовувало на ринку України в період з 2009 року - серпень 2010 року продукти ТМ Кnorr, а саме приправи Кнорр Делікат універсальна, які на лицьовій стороні упаковки містили позначення « 12 овочів і трав».

Отже, обґрунтовуючи свої вимоги, позивач зазначає, що знаки для товарів і послуг « 12 ОВОЩЕЙ и трав» та « 12 ОВОЧІВ і трав», за свідоцтвами України № 142127, № 143035 є такими, що не мають розрізняльної здатності та не набули такої внаслідок їх використання, складаються лише з позначень і даних, що є описовими при використанні щодо зазначених у заявці товарів і послуг або у зв'язку з ними, зокрема вказують на склад товарів, крім того, є такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу, тому свідоцтва України на знак для товарів і послуг № 142127, № 143035 підлягають визнанню недійсними повністю.

Оцінюючи подані докази та наведені обґрунтування за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і об'єктивному розгляді в судовому засіданні всіх обставин справи в їх сукупності, суд вважає, що позовні вимоги не підлягають задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 32 Господарського процесуального кодексу України, доказами у справі є будь-які фактичні дані, на підставі яких господарський суд у визначеному законом порядку встановлює наявність чи відсутність обставин, на яких ґрунтуються вимоги і заперечення сторін, а також інші обставини, які мають значення для правильного вирішення господарського спору.

Згідно п. 4 ст. 1 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», знак - позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб.

Торговельною маркою може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень, які придатні для вирізнення товарів (послуг), що виробляються (надаються) однією особою, від товарів (послуг), що виробляються (надаються) іншими особами. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, літери, цифри, зображувальні елементи, комбінації кольорів (ст. 492 Цивільного кодексу України).

У відповідності до ст. 494 Цивільного кодексу України, набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчується свідоцтвом. Умови та порядок видачі свідоцтва встановлюються законом. Обсяг правової охорони торговельної марки визначається наведеними у свідоцтві її зображенням та переліком товарів і послуг, якщо інше не встановлено законом. Набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку, яка має міжнародну реєстрацію або визнана в установленому законом порядку добре відомою, не вимагає засвідчення свідоцтвом.

Згідно ст. 495 Цивільного кодексу України, майновими правами інтелектуальної власності на торговельну марку є:

1) право на використання торговельної марки;

2) виключне право дозволяти використання торговельної марки;

3) виключне право перешкоджати неправомірному використанню торговельної марки, в тому числі забороняти таке використання;

4) інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом.

Відповідно до ч. 1-3 ст. 5 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», правова охорона надається знаку, який не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі та на який не поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони, встановлені цим Законом. Об'єктом знака може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, у тому числі власні імена, літери, цифри, зображувальні елементи, кольори та комбінації кольорів, а також будь-яка комбінація таких позначень. Право власності на знак засвідчується свідоцтвом.

Згідно п. 4 ст. 5 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», обсяг правової охорони, що надається, визначається зображенням знака та переліком товарів і послуг, внесеними до Реєстру, і засвідчується свідоцтвом з наведеними у ньому копією внесеного до Реєстру зображення знака та переліком товарів і послуг.

Статтею 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» зазначено, що свідоцтво надає його власнику право використовувати знак та інші права. При цьому, використанням знака визнається:

- нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов'язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення);

- застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстровано;

- застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет.

Знак визнається використаним, якщо його застосовано у формі зареєстрованого знака, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованого знака лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності знака.

З частини 2 статті 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» вбачається, що не можуть одержати правову охорону також позначення, які:

- звичайно не мають розрізняльної здатності та не набули такої внаслідок їх використання;

- складаються лише з позначень, що є загальновживаними як позначення товарів і послуг певного виду;

- складаються лише з позначень чи даних, що є описовими при використанні щодо зазначених у заявці товарів і послуг або у зв'язку з ними, зокрема вказують на вид, якість, склад, кількість, властивості, призначення, цінність товарів і послуг, місце і час виготовлення чи збуту товарів або надання послуг;

- є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу;

- складаються лише з позначень, що є загальновживаними символами і термінами;

- відображають лише форму, що обумовлена природним станом товару чи необхідністю отримання технічного результату, або яка надає товарові істотної цінності.

Позначення, вказані в абзацах другому, третьому, четвертому, шостому та сьомому цього пункту, можуть бути внесені до знака як елементи, що не охороняються, якщо вони не займають домінуючого положення в зображенні знака.

Крім того, відповідно до ч. 3 статті 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати із:

- знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім'я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг;

- знаками інших осіб, якщо ці знаки охороняються без реєстрації на підставі міжнародних договорів, учасником яких є Україна, зокрема знаками, визнаними добре відомими відповідно до статті 6 bis Паризької конвенції про охорону промислової власності;

- фірмовими найменуваннями, що відомі в Україні і належать іншим особам, які одержали право на них до дати подання до Установи заявки щодо таких же або споріднених з ними товарів і послуг;

- кваліфікованими зазначеннями походження товарів (у тому числі спиртів та алкогольних напоїв), що охороняються відповідно до Закону України "Про охорону прав на зазначення походження товарів". Такі позначення можуть бути лише елементами, що не охороняються, знаків осіб, які мають право користуватися вказаними зазначеннями;

- знаками відповідності (сертифікаційними знаками), зареєстрованими у встановленому порядку.

Частиною 1 ст. 499 Цивільного кодексу України встановлено, що права інтелектуальної власності на торговельну марку визнаються недійсними з підстав та в порядку, встановлених законом.

Відповідно до ч. 1 ст. 19 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», свідоцтво може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково у разі:

- невідповідності зареєстрованого знака умовам надання правової охорони;

- наявності у свідоцтві елементів зображення знака та переліку товарів і послуг, яких не було у поданій заявці;

- видачі свідоцтва внаслідок подання заявки з порушенням прав інших осіб.

Так, ухвалою Господарського суду міста Києва від 01.09.2016 призначено судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності у справі № 910/13062/15, проведення якої доручено Науково-дослідному центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України, на вирішення якої поставлено наступні питання:

- Чи мав розрізняльну здатність знак для товарів і послуг " 12 ОВОЩЕЙ и трав" за свідоцтвом України № 142127, зареєстрований по відношенню до товарів 30 класу МКТП, на дату подання заявки № m2010 13392 від 31.08.2010?

- Чи мав розрізняльну здатність знак для товарів і послуг " 12 ОВОЧІВ і трав" за свідоцтвом України № 143035, зареєстрований по відношенню до товарів 30 класу МКТП, на дату подання заявки № m2010 13527 від 02.09.2010?

- Чи є знаки для товарів і послуг "12 ОВОЩЕЙ и трав" та "12 ОВОЧІВ і трав" за свідоцтвами України №№ 142127, 143035 оманливими або такими, що можуть ввести в оману споживачів, щодо товарів 30 класу МКТП, зазначених у свідоцтвах?

- Чи складаються знаки для товарів і послуг " 12 ОВОЩЕЙ и трав" та " 12 ОВОЧІВ і трав" за свідоцтвами України №№ 142127, 143035 лише з позначень чи даних, що є описовими при використанні щодо зареєстрованих товарів 30 класу МКТП або у зв'язку з ними?

У висновку № 234/16 від 04.11.2016 судового експерта Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України Ковальової Н.М встановлено:

1. (4) Знаки для товарів і послуг "12 ОВОЩЕЙ и трав" та "12 ОВОЧІВ і трав" за свідоцтвами України № 142127, № 143035 складаються лише з позначень чи даних, що є описовими при використанні щодо зареєстрованих товарів 30 класу МКТП «приправи» та «прянощі» або у зв'язку з ними.

2. (3) Знаки для товарів і послуг за свідоцтвами України № 142127 та № 143035 є оманливими для товарів 30 класу МКТП, а саме «кава, чай, какао, цукор, рис, тапіока, саго, замінники кави; борошно та зернові продукти, хліб; кондитерські вироби, морозиво, мед, сироп мелясовий; дріжджі, пекарські порошки; сіль, гірчиця; оцет, харчовий лід».

Знаки для товарів і послуг за свідоцтвами України № 142127 та № 143035 не є оманливими для товарів 30 класу МКТП, а саме «приправи», «прянощі».

3. (1,2) Знаки для товарів і послуг "12 ОВОЩЕЙ и трав" за свідоцтвами України № 142127, зареєстрований по відношенню до товарів 30 класу МКТП, не мав розрізняльної здатності на дату подання заявки № m201013392 від 31.08.2010; знак для товарів і послуг "12 ОВОЧІВ і трав" за свідоцтвами України № 143035, зареєстрований по відношенню до товарів 30 класу МКТП, не мав розрізняльної здатності на дату подання заявки № m201013527 від 31.08.2010.

Разом з тим, 16.12.2016 Товариством з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "Любисток" через відділ автоматизованого документообігу суду було подано висновок експертів тієї ж експертної установи - Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України Федоренка В.Л. та Голікової О.В. № 308/16 за результатами проведення комісійного експертного дослідження у сфері інтелектуальної власності від 16.12.2016, відповідно до якого експертами встановлено, що позначення за свідоцтвами України №№142127, 143035 є такими, що набули розрізняльної здатності внаслідок використання, що обумовлюється як їх характером, так і інтенсивністю їх використання.

Так, згідно п. 15.2. постанови Пленуму Вищого господарського суду України від 23 березня 2012 року № 4 "Про деякі питання практики призначення судової експертизи", повторною визнається судова експертиза, у проведенні якої експерт досліджує ті ж самі об'єкти і вирішує ті ж самі питання, які досліджувалися і вирішувалися у первинній судові експертизі. Нові об'єкти на дослідження повторної судової експертизи подаватися не можуть, так само як не можуть ставитися на її вирішення питання, які не розглядалися попередньою експертизою.

Повторна судова експертиза призначається з ініціативи суду або за клопотанням учасників процесу, якщо висновок експерта визнано необґрунтованим чи таким, що суперечить іншим матеріалам справи, або коли він викликає сумнів у його правильності, або за наявності істотного порушення норм, які регламентують порядок призначення і проведення експертизи. Повторну судову експертизу може бути призначено також, якщо є розходження у висновках кількох експертів і їх неможливо усунути шляхом одержання додаткових пояснень експертів у судовому засіданні. Повторну судову експертизу слід доручати іншому експерту (експертам).

Оскільки, висновок експертів № 308/16 від 16.12.2016, наданий Товариством з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "Любисток" частково суперечив висновку експерта Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України № 234/16 від 04.11.2016, проведеного на виконання ухвали Господарського суду міста Києва від 01.09.2016 у справі № 910/13062/16, ухвалою Господарського суду міста Києва від 22.12.2016 призначено у справі № 910/13062/16 повторну судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручено атестованому судовому експерту Жилі Богдану Володимировичу, на вирішення експерта винесені наступні питання:

- Чи мав розрізняльну здатність знак для товарів і послуг "12 ОВОЩЕЙ и трав" за свідоцтвом України № 142127, зареєстрований по відношенню до товарів 30 класу МКТП, на дату подання заявки № m2010 13392 від 31.08.2010 та чи набув розрізняльної здатності внаслідок використання?

- Чи мав розрізняльну здатність знак для товарів і послуг " 12 ОВОЧІВ і трав" за свідоцтвом України № 143035, зареєстрований по відношенню до товарів 30 класу МКТП, на дату подання заявки № m2010 13527 від 02.09.2010 та чи набув розрізняльної здатності внаслідок використання?

- Чи є знаки для товарів і послуг "12 ОВОЩЕЙ и трав" та "12 ОВОЧІВ і трав" за свідоцтвами України №№ 142127, 143035 оманливими або такими, що можуть ввести в оману споживачів, щодо товарів 30 класу МКТП, зазначених у свідоцтвах?

- Чи складаються знаки для товарів і послуг "12 ОВОЩЕЙ и трав" та " 12 ОВОЧІВ і трав" за свідоцтвами України №№ 142127, 143035 лише з позначень чи даних, що є описовими при використанні щодо зареєстрованих товарів 30 класу МКТП або у зв'язку з ними?

У висновку № 98 від 10.01.2017 судового експерта Жили Богдана Володимировича встановлено:

1. (1,2) Знак для товарів і послуг «12 ОВОЩЕЙ и трав» за свідоцтвом України № 142127, зареєстрований по відношенню до товарів 30 класу МКТП, мав розрізняльну здатність на дату подання заявки № m2010 13392 від 31.08.2010;

Знак для товарів і послуг « 12 ОВОЧІВ і трав» за свідоцтвом України № 143035, зареєстрований по відношенню до товарів 30 класу МКТП, мав розрізняльну здатність на дату подання заявки № m2010 13527 від 02.09.2010.

2. (3) Знаки для товарів і послуг « 12 ОВОЩЕЙ и трав» та « 12 ОВОЧІВ і трав» за свідоцтвами України №№ 142127, 143035 не є такими, що складаються з позначень чи даних, які є описовими при використанні щодо зареєстрованих товарів 30 класу МКТП або у зв'язку з ними.

3. (4) Знаки для товарів і послуг « 12 ОВОЩЕЙ и трав» та « 12 ОВОЧІВ і трав» за свідоцтвами України №№142127, 143035 не є оманливими або такими, що можуть ввести в оману споживачів, щодо товарів 30 класу МКТП, зазначених у свідоцтвах.

У зазначеному вище висновку, експертом встановлено, що матеріали справи (а.с. 28-75 т.1, а.с. 133 т. 2, а.с. 138-40 т.2, а.с. 144-149 т. 2) містяться фотографічні зображення упаковок приправ різних виробників, а також касових чеків та накладних, що підтверджують їх придбання. Ознайомлення з цими матеріалами показало, що:

- на частині упаковок (а.с. 31-32 т.1, 34-35 т.1, а.с. 61-62 т.1, а.с.133 т.2, а.с.147-148 т.2) не проглядається взагалі або в достатній мірі дата виготовлення, внаслідок чого неможливо встановити дату використання присутніх на упаковках позначень шляхом їх нанесення на відповідні упаковки;

- присутні на іншій частині упаковок дати виготовлення варіюються від 01.04.2015 (а.с. 50 т.1, а.с.56 т.1) до 12.04.2016 (а.с.68 т.1).

З огляду на приведені обставини, жодне з нанесених на упаковки позначень не може вважатись таким, що до 31.08.2010 та 02.09.2010 тривалий час використовувалося в Україні для маркування товарів, що мають спільну якість або інші характеристики.

Разом з тим, в матеріалах справи присутня письмова відповідь ТОВ «Юнілівер Україна» вих. № 219 від 06.07.2016 на запит адвоката, в якому вказана юридична особа стверджує про реалізацію па ринку України в період 2009 - серпень 2010 року приправ «Кнорр Делікат універсальна», які, на лицьовій стороні упаковки, містили позначення « 12 овочів і трав» (а.с.27 т.1, а.с. 132 т.2).

Однак, експерт зауважив, що:

- по-перше, менше ніж дворічний період використання позначення одною особою до дати подання заявки на його реєстрацію в якості знака іншою особою, не може вважатись достатньо тривалим для того, щоб воно втратило розрізняльну здатність;

- по-друге, до відповіді не додано документальних підтверджень використання вказаних у документі позначень у відповідний проміжок часу, окрім прикладеного фотографічного зображення лицьової сторони упаковки приправи. Проте, вказане зображення упаковки (а.с.133 т.2) не містить відомостей про дату виготовлення товару.

Отже, серед наданих для проведення дослідження матеріалів справи відсутні такі, які вказували б на те, що характер використання знаків за свідоцтвами України №№ 142127, 143035 до подання заявок на їх реєстрацію призвів до втрати ними розрізняльної здатності.

Причиною розбіжностей з відповідями, наданими у висновку експерта № 234/16 від 04.11.2016, є те, що у первинній експертизі, всупереч п.4.3.1.4 Правил складання, подання та розгляд заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, затверджених наказом Державного патентного відомства України від 28.07.95 № 116 із змінами і доповненнями, внесеним наказом Державного патентного відомства України № 72 від 20.08.97 (далі - правила) та п. 4. ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» було ототожнено такі, визначені вказаними нормативними актами в якості окремих, підстави для відмови в наданні знаку правової охорони, як відсутність розрізняльної здатності та описовість, у зв'язку з чим було визнано знаки за свідоцтвами України №№142127, 143035 такими, що не мають розрізняльної здатності. З огляду на раніше встановлену описовість цих знаків.

Також, судовим експертом зазначено, що написи « 12 овочів і трав» та « 12 овощей и трав» не дають змогу зробити недвозначний та конкретний висновок про те, які саме, в якому вигляді та в якій пропорції овочі та трави присутні у товарах (в тому числі в товарах 30 класу МКТП «приправи», «прянощі»), що не дозволяє віднести досліджувані позначення до прямих та безпосередніх вказівок на склад товарів.

Крім того, судовим експертом зазначено, що серед переліку товарів 30 класу МКТП, наведених у свідоцтвах України №№ 142127, 143035, товарами, які можуть в якості інгредієнтів містити, нехай і не безпосередньо овочі та трави в природньому стані, але їх відповідним чином оброблені частини, є приправи, прянощі, гірчиця, оцет, борошно та зернові продукти, хліб. Отже, відносно цих товарів досліджувані знаки не можуть вважатись оманливими або такими, що можуть ввести в оману.

Стосовно інших товарів 30 класу МКТП, для яких зареєстровано досліджувані знаки, а саме кава, чай, какао, цукор, рис, тапіока, саго, замінники кави; морозиво, мед, кондитерські вироби, сироп мелясовий; дріжджі, пекарські порошки; сіль, харчовий лід, зазначено, що не зважаючи на те, що позначення « 12 овочів і трав», « 12 овощей и трав» і викликають асоціації з певним, хоча і не конкретним складом товарів, відносно зазначених вище товарів 30 класу МКТП, такі асоціації є не лише неправдивими, але й нереалістичними.

Тобто, можливість введення досліджуваними позначеннями в оману споживачів стосовно складу таких товарів є нереальною.

В дійсності, внаслідок нереалістичності асоціацій та завдяки оригінальному художньому виконанню, позначення « 12 овочів і трав», « 12 овощей и трав», при використанні їх для маркування таких товарів 30 класу МКТП, як кава, чай, какао, цукор, рис, тапіока, саго, замінники кави; кондитерські вироби, морозиво, мед, сироп мелясовий; дріжджі, пекарські порошки; сіль будуть сприйматись споживачами в якості позначення виробника широкого спектру продовольчих товарів, а не опосередкованої вказівки на їх склад.

Отже, знаки для товарів і послуг « 12 ОВОЩЕЙ и трав» та « 12 ОВОЧІВ і трав» за свідоцтвами України №№ 142127, 143035 не є оманливими або такими, що можуть ввести в оману споживачів, щодо товарів 30 класу МКТП, зазначених у свідоцтвах.

Така відповідь різниться з відповідями на питання 2 (3), наданими у висновку експерта № 234/16 за результатами проведення судової експертизи у сфері інтелектуальної власності у господарській справі № 910/13062/16 від 04.11.2016, у зв'язку з тим, що причиною розбіжностей є те, що в первинній експертизі не було приділено увагу методичним приписам, які рекомендують враховувати реальність породжуваних досліджуваними позначеннями неправдивих асоціацій з товарами або їх характеристиками чи властивостями, тобто оцінювати реалістичність небезпеки введення споживачів в оману щодо товару при використанні позначень, як це передбачено в абз. 2 п.4.3.1.9. Правил.

Таким чином, з урахуванням наведеного вище, суд приходить до висновку про відповідність умовам надання правової охорони знаку для товарів і послуг за свідоцтвами України № 143035 від 10.08.2011 та № 142127 від 25.07.2011 та відсутності порушення відповідачами п. 4 ч. 2 та п. 1 ч. 3 ст. 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» і прав позивача.

Крім того, суд вважає за необхідне відзначити, що у матеріалах справи, наявні докази підтвердження використання Товариством з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "Любисток" знаків для товарів і послуг за свідоцтвами України №№142127, 143035 починаючи з 2009 року по даний час, а саме: договір на постачання продукції № 6 від 02.01.2009, договір № 7 від 02.01.2009, договір № 132 на постачання продукції від 17.03.2011, договір № 17 від 04.01.2011, договір № 6 від 28.01.2014, договір № 36 про постачання продукції від 27.05.2014, договір № 78 про постачання продукції від 23.11.2015, договір про постачання продукції № 62 від 22.07.2015, договір поставки № 080512/01-п від 08.05.2012, договір № 29 від 04.01.2011, № договір № 13 від 04.01.2011, договір № 40/ПП/2-015 про постачання продукції від 04.01.2011, договір № 21 від 04.01.2011, договір поставки № 8-К від 11.08.2011, договір № 56 про постачання продукції від 22.05.2012, договір поставки № 474/3 від 01.03.2010, договір № 238 про постачання продукції від 08.11.2011, договір № 43 про постачання продукції від 11.10.2012, договір № 30 від 28.03.2012, договір № 56 про постачання продукції від 22.06.2012, видаткові накладні підписані на підставі зазначених договорів, а також актами надання послуг (копії у матеріалах справи).

Щодо посилання позивача на рішення адміністративної колегії Івано-Франківського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України № 48 від 14.05.2013, суд відзначає, що вказаним рішенням було визнано дії Товариства з обмеженою відповідальністю «Нова-Пак», які полягають у розміщенні на лицевих сторонах упаковок Крему, Цукру та Приправи неправдивої інформації про походження та споживчі властивості продукції, зокрема на упаковках Приправи « 12 овочів і трав» - невідповідності зазначеній у назві кількості інгредієнтів, порушенням передбаченим ст. 151 Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції», у вигляді поширення інформації, що вводить в оману, шляхом повідомлення невизначеному колу осіб неправдивої інформації, що вплинули або могли вплинути на наміри цих осіб щодо придбання товарів, в той час як відповідачем у справі є Товариство з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "Любисток", тобто останнє не стосується діяльності відповідача-2 .

Крім того, з матеріалів справи вбачається, що Товариство з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "Любисток" зверталося до Товариства з обмеженою відповідальністю "Маревен Фуд Україна" з вимогою про припинення порушення прав інтелектуальної власності від 08.04.2016 № 173, відповідно до якої 22.03.2016 в магазині «Улюблений продукт», що знаходиться за адресою: м. Рівне, пр. Миру, 13 господарську діяльність в якому здійснює фізична особа-підприємець ОСОБА_1, представником ТОВ «ТД «Любисток» було виявлено та придбано товар - «Приправа Ролтон Універсальна 12 овочів в гранулах» (надалі - Товар 1), згідно інформації на етикетці товару-1, виробником є Товариство з обмеженою відповідальністю «Маревен Фуд Україна».

Також, 31.03.2016 року в супермаркеті «Вопак», що знаходиться за адресою: м. Рівне, вул. Київська, 10 господарську діяльність в якому здійснює Товариство з обмеженою відповідальністю «Пакко Холдинг» представником ТОВ «ТД «Любисток» було виявлено та придбано товар - «Приправа універс "12 овочів» (надалі - Товар 2), виробником якої також є Товариство з обмеженою відповідальністю «Маревен Фуд Україна».

У зв'язку з чим, відповідач-2 просив позивача припинити порушення прав інтелектуальної власності Товариства з обмеженою відповідальністю «Торговий дім «Любисток» на знак для товарів і послуг згідно свідоцтва України №143035, зареєстрованого в Державному реєстрі свідоцтв України на знаки для товарів і послуг 10 серпня 2011 року, зокрема, шляхом припинення використання (розміщення) цього знаку та схожих з ним на товарах, в рекламі, безпосередньо по телебаченні, в мережі Інтернет та припинити будь-яке інше використання чи розміщення знаку для товарів і послуг « 12 овочів та трав» у всіх його варіаціях зображення, що є тотожними та схожими із знаком для товарів і послуг згідно свідоцтва на знак для товарів і послуг № 143035 настільки, що їх можна спутати. Не вживати жодних заходів спрямованих на переробку для створення будь-якої аналогічної продукції, що буде тотожним та схожим з використанням знаку для товарів та послуг « 12 овочів та трав» згідно свідоцтва №143035, яка отримана позивачем, що підтверджується відтиском печатки Товариства з обмеженою відповідальністю "Маревен Фуд Україна" за вх. № 07-14-02/017.

Проте, позивач на зазначену вимогу відповіді не надав.

Відповідно до ст. ст. 33, 34 Господарського процесуального кодексу України, кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень. Господарський суд приймає тільки ті докази, які мають значення для справи. Обставини справи, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватись іншими засобами доказування.

Підсумовуючи вищевикладене, враховуючи відповідність зареєстрованих знаків для товарів і послуг "12 ОВОЩЕЙ и трав" та "12 ОВОЧІВ і трав" за свідоцтвами України № 143035 від 10.08.2011 та № 142127 від 25.07.2011 умовам надання правової охорони, суд приходить до висновку про необґрунтованість вимог позивача, відповідно позовна заява задоволенню не підлягає.

Витрати по сплаті судового збору відповідно ст. 49 Господарського процесуального кодексу України покладаються на позивача.

Керуючись ст.ст. 32, 33, 49, 75, 82-85 Господарського процесуального кодексу України, Господарський суд міста Києва

В И Р І Ш И В:

1. У задоволенні позову відмовити.

2. Скасувати заходи до забезпечення позову, вжиті ухвалою Господарського суду міста Києва від 20.07.2016 у справі № 910/13062/16.

Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після розгляду справи апеляційним господарським судом.

Повний текст рішення складено: 19.01.2017.

Суддя Бондарчук В.В.