УХВАЛА

12.01.2017Справа № 910/13062/16

За позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Маревен Фуд Україна"

до 1) Державної служби інтелектуальної власності України,

2) Товариства з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "Любисток"

про визнання недійсними свідоцтв України на знаки для товарів і послуг

Суддя Бондарчук В.В.

Представники: не викликались.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ :

Товариство з обмеженою відповідальністю "Маревен Фуд Україна" (далі-позивач) звернулося до Господарського суду міста Києва з позовом до Державної служби інтелектуальної власності України (далі-відповідач-1) та Товариства з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "Любисток" (далі-відповідач-2) про:

- визнання свідоцтв України на знаки для товарів і послуг № 142127, № 143035 недійсними повністю;

- зобов'язання Державної служби інтелектуальної власності України внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг стосовно визнання недійсними повністю свідоцтв України на знаки для товарів і послуг № 142127, № 143035 та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені "Промислова власність";

Позовні вимоги обґрунтовані тим, що оспорювані знаки для товарів і послуг «12 ОВОЩЕЙ и трав» підлягають визнанню недійсними з підстав, передбачених ч. 2 ст. 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», оскільки не мають розрізняльної здатності та не набули її внаслідок використання.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 19.07.2016 порушено провадження у даній справі, призначено її до розгляду у судовому засіданні на 04.08.2016 за участю представників сторін, яких зобов'язано надати суду певні документи.

19.07.2016 через загальний відділ діловодства суду представник позивача подав заяву про вжиття заходів до забезпечення позову, в якій просить суд вжити заходів до забезпечення позову у даній справі, шляхом:

- заборони Державній службі інтелектуальної власності України до набрання законної сили рішенням суду у даній справі вносити будь-які зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг щодо передання іншим особам виключних майнових прав інтелектуальної власності на знаки для товарів і послуг за свідоцтвами України № 142127 та № 143035, а також щодо припинення дії свідоцтв України № 142127 та № 143035 на знаки для товарів і послуг шляхом відмови Товариства з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "Любисток" від них повністю або частково, та здійснювати пов'язані з цим публікації в офіційному бюлетені "Промислова власність";

- заборони Товариству з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "Любисток" до набрання законної сили рішенням суду у даній справі повністю або частково передавати іншим особам виключні майнові права інтелектуальної власності на знаки для товарів і послуг за свідоцтвами України № 142127 та № 143035, а також припиняти дію свідоцтв України № 142127 та № 143035 на знаки для товарів і послуг шляхом відмови від них повністю або частково.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 01.09.2016 заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Маревен Фуд Україна" про забезпечення позову задоволено. До вирішення спору у справі № 910/13062/16 по суті вжито заходи до забезпечення позову, а саме, заборонено Товариству з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "Любисток" повністю або частково передавати іншим особам виключні майнові права інтелектуальної власності на знаки для товарів і послуг за свідоцтвами України № 142127 та № 143035; заборонено Товариству з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "Любисток" припиняти дію свідоцтв України № 142127 та № 143035 на знаки для товарів і послуг шляхом відмови від них повністю або частково; заборонено Державній службі інтелектуальної власності України вносити будь-які зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг щодо передання іншим особам виключних майнових прав інтелектуальної власності на знаки для товарів і послуг за свідоцтвами України № 142127 та № 143035; заборонено Державній службі інтелектуальної власності України вносити будь-які зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг щодо припинення дії свідоцтв України № 142127 та № 143035 на знаки для товарів і послуг шляхом відмови Товариства з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "Любисток" від них повністю або частково, та здійснювати пов'язані з цим публікації в офіційному бюлетені "Промислова власність".

У судовому засіданні 04.08.2016 представник відповідача-2 надав заяву про застосування строку позовної давності, в якій зазначає, що відповідно до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг свідоцтво України № 142127 опубліковано 25.07.2011 в офіційному бюлетені «Промислова власність», свідоцтво України № 143035 було опубліковано 10.08.2011 відповідно, тобто відомості про публікацію спірних свідоцтв стали загальнодоступними з 2011 року, що свідчить про обізнаність позивача щодо реєстрації та видачі свідоцтв України №№ 142127, 143035, у зв'язку з чим просить суд застосувати у справі № 910/13062/16 строк позовної давності.

У судовому засіданні 04.08.2016 оголошувалась перерва до 29.08.2016 згідно ст. 77 ГПК України.

У судовому засіданні 29.08.2016 представник позивача подав письмові пояснення щодо заяви про застосування позовної давності, в яких вважає, що початок спливу трирічного строку позовної давності у даній справі слід відраховувати з дати отримання позивачем вимоги про припинення порушення прав на знаки за спірними свідоцтвами, а саме, 11.04.2016.

Крім того, представник позивача надав клопотання про призначення судової експертизи, в якому просить суд призначити у даній справі судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності, на вирішення експерта поставити наступні питання:

- Чи складаються знаки для товарів і послуг за свідоцтвом України № 142127 та за свідоцтвом України № 143035 лише з позначень чи даних, що є описовими при використанні зазначених у свідоцтві товарів і послуг або у зв'язку з ними?

- Чи є знаки для товарів і послуг за свідоцтвами України №№ 142127, 143035 оманливими?

- Чи є знаки для товарів і послуг за свідоцтвами України №№ 142127, 143035 такими, що не мають розрізняльної здатності?

Представник відповідача-1 надав відзив на позовну заяву, в яких зазначає, що позовна заява є необґрунтованою, оскільки не містить доказів того, що знаки для товарів і послуг відповідача-2 за свідоцтвами України №№ 142127, 143035 не відповідають визначеним Законом України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» умовам надання правової охорони.

Представник відповідача-1 надав відзив на позовну заяву, в якому зазначає, що знаки для товарів і послуг « 12 ОВОЩЕЙ и трав» та « 12 ОВОЧІВ і трав» за свідоцтвами України №№ 143035, 142127 не є описовими та відповідають умовам надання правової допомоги.

У судовому засіданні 29.08.2016 оголошувалась перерва до 01.09.2016 для надання сторонам можливості ознайомитися з матеріалами справи.

30.08.2016 через відділ автоматизованого документообігу суду представник відповідача-1 подав клопотання, в якому просить суд призначити у даній справі судову експертизу, на вирішення експерта поставити наступні питання:

- Чи є знак для товарів і послуг « 12 ОВОЩЕЙ и трав» за свідоцтвом України № 142127 таким, що не мав розрізняльної здатності, станом на 31.08.2010 - дату подання заявки № m2010 13392 на його реєстрацію?

- Чи є знак для товарів і послуг « 12 ОВОЧІВ і трав» за свідоцтвом України № 143035 таким, що не мав розрізняльної здатності, станом на 02.09.2010 - дату подання заявки № m2010 13527 на його реєстрацію?

- Чи складаються знаки для товарів і послуг « 12 ОВОЩЕЙ и трав» та « 12 ОВОЧІВ і трав» за свідоцтвами України №№ 142127, 143035 лише з позначень чи даних, що є описовими при використанні щодо зареєстрованих товарів 30 класу МКТП або у зв'язку з ними?

- Чи є знаки для товарів і послуг « 12 ОВОЩЕЙ и трав» та « 12 ОВОЧІВ і трав» за свідоцтвами України №№ 142127, 143035 оманливими для товарів 30 класу МКТП, зазначених у свідоцтвах?

У судовому засіданні 01.09.2016 представник позивача надав письмові пояснення, в яких, зазначає, що знаки для товарів і послуг « 12 ОВОЩЕЙ и трав» та « 12 ОВОЧІВ і трав» складаються виключно із описових елементів, що є підставою для відмови в наданні правової допомоги.

Представник відповідача-2 надав клопотання при призначення судової експертизи з переліком питань на вирішення експерту, а також додаткові письмові пояснення, в яких зазначає, що позивач на момент видачі спірних свідоцтв та отримання санітарно-епідеміологічного висновку № 05.03.02-04/66618, мав змогу дізнатися про товар, маркований позначеннями « 12 ОВОЩЕЙ и трав» та « 12 ОВОЧІВ і трав», виробництва ТОВ "Торговий дім "Любисток", у тому числі мав змогу ознайомитися з відкритим реєстром санітарно-епідеміологічних висновків, розміщеним на офіційному сайті МОЗ України, а також з відкритої бази даних «Зареєстровані в Україні знаки для товарів і послуг» ДП «Укрпатент».

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 01.09.2016 у справі № 910/13062/16 призначено судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності та зупинено провадження на час її проведення.

10.11.2016 матеріали справи № 910/13062/16 надійшли до Господарського суду міста Києва разом з висновком експерта № 234/16 від 04.11.2016.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 11.11.2016 поновлено провадження у даній справі та призначено до розгляду у судовому засіданні на 08.12.2016 за участю представників сторін.

05.12.2016 представник позивача через відділ автоматизованого документообігу суду подав письмові пояснення щодо обставин справи, у яких просив суд задовольнити позовні вимоги у повному обсязі.

07.12.2016 представник відповідача-2 через відділ автоматизованого документообігу суду подав клопотання про долучення додаткових письмових доказів, що підтверджують використання відповідачем-2 знаків для товарів та послуг за свідоцтвами України № № 142127, 143035.

Розгляд справи відкладався згідно п.п. 1-2 ст. 77 ГПК України.

16.12.2016 через відділ автоматизованого діловодства суду Товариство з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "Любисток" подало клопотання, в додатках до якого долучено висновок експертів Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерств юстиції України № 308/16 за результатами проведення комісійного експертного дослідження у сфері інтелектуальної власності від 16.12.2016.

У судовому засіданні 19.12.2016 представник відповідача-2 подав клопотання, в якому просив суд призначити у справі повторну судову експертизу та оплату витрат покласти на Товариство з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "Любисток".

Представник відповідача-1 надав заперечення проти висновку експерта, зокрема, просив суд не приймати у якості належного доказу висновок судової експертизи № 234/16 від 04.11.2016, обґрунтовуючи тим, що матеріали справи містять великий обсяг документів на підтвердження тривалого використання знаків відповідачем-2, який зареєстрований ще у 2005 році, і понад 10 років є виробником натуральних прянощів і приправ, при цьому, таке використання здійснювалося відповідачем-2 у значних обсягах виробництва і реалізації, про що свідчать договори, бухгалтерські довідки та оборотно-сальдові відомості.

У судовому засіданні 19.12.2016 оголошено перерву до 22.12.2016 за клопотанням сторін для ознайомлення з матеріалами справи.

20.12.2016 через відділ автоматизованого документообігу суду представник позивача подав клопотання, в якому просив суд здійснювати у справі № 910/13062/16 фіксування судового процесу з допомогою звукозаписувального технічного засобу.

У судовому засіданні 22.12.2016 представники позивача надали письмові пояснення, в яких зазначають, що Товариство з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "Любисток" не надало доказів на спростування відсутності у знаків розрізняльної здатності станом на дату прийняття відповідних заявок. Крім того, представники позивача надали заперечення проти клопотання про призначення повторної експертизи, оскільки наданий відповідачем-2 висновок експертів № 308/16 не спростовує та не ставить під сумнів висновки, викладені у висновку експерта № 234/16 за результатами судової експертизи.

Крім того, представники позивача надали клопотання про витребування доказів.

Розглянувши подане представниками позивача клопотання суд зазначив, що відповідно до ст. 38 ГПК України сторона або прокурор у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування господарським судом доказів. У клопотанні повинно бути зазначено: - який доказ витребовується; - обставини, що перешкоджають його наданню; - підстави, з яких випливає, що цей доказ має підприємство чи організація; - обставини, які може підтвердити цей доказ.

Оскільки відомості про реалізацію ТОВ «Юнілівер Україна» продукції з позначенням « 12 ОВОЩЕЙ и трав» на ринку України в період 2009 року по серпень 2010 року вже містяться в матеріалах справи, а щодо витребування інформації від ТОВ «Аснільсен Юкрейн», ПП «Укрпрод сервіс» та ТОВ «Впрок», то представниками позивача належним чином не обґрунтовано, що вказані суб'єкти мають у наявності витребувану інформацію, відповідно, з урахуванням дослідженого, суд відмовив у задоволенні поданого клопотання про витребування доказів.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 22.12.2016 у справі № 910/13062/16 призначено повторну судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності та зупинено провадження на час її проведення.

04.01.2017 через відділ автоматизованого документообігу суду від Товариства з обмеженою відповідальністю "Маревен Фуд Україна" надійшла заява про відвід експерта, в якій Товариство з обмеженою відповідальністю "Маревен Фуд Україна" просить суд відвести судового експерта Жилу Б.В.

06.01.2017 через відділ автоматизованого документообігу суду Товариства з обмеженою відповідальністю "Маревен Фуд Україна" подало апеляційну скаргу на ухвалу Господарського суду міста Києва від 22.12.2016 у справі № 910/13062/16 в частині відмови у задоволенні клопотання про витребування доказів.

10.01.2017 матеріали справи № 910/13062/16 надійшли до Господарського суду міста Києва разом з висновком експерта № 98 від 10.01.2017.

Отже, розглянувши апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю "Маревен Фуд Україна", суд відзначає наступне.

У судовому засіданні 22.12.2016 представниками позивача було подано клопотання про витребування доказів.

Так, відповідно до ст. 38 Господарського процесуального кодексу України, сторона або прокурор у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування господарським судом доказів. У клопотанні повинно бути зазначено: який доказ витребовується; обставини, що перешкоджають його наданню; підстави, з яких випливає, що цей доказ має підприємство чи організація; обставини, які може підтвердити цей доказ.

Суд вправі відхилити клопотання про витребування доказу, якщо цей доказ не стосується справи або недопустимий, а також якщо певні обставини підтверджено іншими доказами, які є в матеріалах справи. ГПК не відкидає повторного звернення до господарського суду з клопотанням про витребування доказів, якщо під час розгляду справи виявились інші обставини, які слід підтвердити витребовуваним доказом.

Якщо суд відмовляє у задоволенні клопотання про витребування доказу, ухвала про це окремим документом не виноситься, а мотиви та підстави відхилення клопотання повинні бути зазначені у рішенні суду, або в ухвалі, якою закінчується розгляд справи (залишення позову без розгляду, припинення провадження у справі).

При цьому, суд звертає увагу, що витребування доказу є правом, а не обов'язком суду.

Відповідно до частини 1 ст. 106 Господарського процесуального кодексу України, окремо від рішення місцевого господарського суду можуть бути оскаржені в апеляційному порядку ухвали місцевого господарського суду: 1) про вжиття запобіжних заходів, відмову в задоволенні заяви про вжиття запобіжних заходів, залишення без змін ухвали про вжиття запобіжних заходів, зміну чи скасування ухвали про вжиття запобіжних заходів; 2) про повернення позовної заяви; 3) про відмову у прийнятті позовної заяви; 4) про передачу справи за підсудністю; 5) про забезпечення позову, скасування забезпечення позову; 6) про зупинення провадження у справі; 7) про припинення провадження у справі; 8) про залишення позову без розгляду; 9) про затвердження мирової угоди; 10) у справах про банкрутство (неплатоспроможність) у випадках, передбачених Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом"; 11) про відмову прийняти додаткове рішення, ухвалу; 12) про роз'яснення чи відмову у роз'ясненні рішення, ухвали; 13) про внесення виправлень у рішення, ухвалу; 14) про повернення заяви про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами; 15) окрема; 16) додаткова; 17) про поновлення пропущеного строку для пред'явлення наказу до виконання; 18) про внесення виправлень до наказу, визнання наказу таким, що не підлягає виконанню; 19) про видачу дубліката наказу або відмову у його видачі; 20) про відстрочку або розстрочку виконання рішення, ухвали, постанови, зміни способу та порядку їх виконання; 21) про розгляд скарг на дії (бездіяльність) органів Державної виконавчої служби; 22) про відмову у прийнятті заяви про скасування рішення третейського суду; 23) про повернення заяви про скасування рішення третейського суду; 24) про відмову поновити пропущений процесуальний строк; 25) про повернення заяви про видачу виконавчого документа за рішенням третейського суду. Вказаний перелік є вичерпним.

Відповідно до статті 129 Конституції України, до основних засад судочинства, зокрема, віднесено забезпечення апеляційного та касаційного оскарження рішення суду, крім випадків, встановлених законом.

Разом з тим, згідно з частиною 2 статті 106 Господарського процесуального кодексу України, у разі подання апеляційної скарги на ухвалу, що не підлягає оскарженню окремо від рішення суду, місцевий господарський суд повертає її заявнику, про що постановляє ухвалу, яка не підлягає оскарженню.

Згідно абзацу 3 п. 5 постанови Пленуму Вищого господарського суду України від 17.05.2011 р. № 7 «Про деякі питання практики застосування розділу XII Господарського процесуального кодексу України», якщо апеляційну скаргу подано на ухвалу, що не підлягає оскарженню окремо від рішення суду, місцевий господарський суд згідно з частиною другою статті 106 ГПК повертає її заявнику, про що постановляє ухвалу, яка не підлягає оскарженню.

З огляду на викладене, суд не вбачає правових підстав для направлення апеляційної скарги Товариства з обмеженою відповідальністю "Маревен Фуд Україна" на ухвалу Господарського суду міста Києва від 22.12.2016 у справі № 910/13062/16 в частині відмови у задоволенні клопотання про витребування доказів до Київського апеляційного господарського суду.

Керуючись ст. 86, ч. 2 ст. 106 Господарського процесуального кодексу України, Господарський суд міста Києва

УХВАЛИВ:

Повернути Товариству з обмеженою відповідальністю "Маревен Фуд Україна" апеляційну скаргу на ухвалу Господарського суду міста Києва від 22.12.2016 у справі № 910/13062/16 в частині відмови у задоволенні клопотання про витребування доказів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Бондарчук В.В.