ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
УХВАЛА

"06" грудня 2016 р. Справа № 918/560/16

Господарський суд Рівненської області у складі головуючого - судді Торчинюка В.Г., розглянувши матеріали справи

за позовом: Товариства з обмеженою відповідальністю-фірми "Агрохімпак"

до відповідача: ОСОБА_1 підприємства "ТИКВА"

про припинення порушення прав на зареєстрований знак для товарів і послуг

В засіданні приймали участь:

від позивача: ОСОБА_2 за довіреністю від 08 серпня 2016 року № 53;

від відповідача: ОСОБА_3 за договором від 03 серпня 2016 року;

ОСОБА_4 згідно ордеру від 25 листопада 2016 року № 73.

ВСТАНОВИВ:

Позивач - Товариство з обмеженою відповідальністю-фірма "Агрохімпак" звернувся у господарський суд Рівненської області з позовною заявою до відповідача ОСОБА_1 підприємства "ТИКВА", в якій просить суд заборонити ОСОБА_1 підприємству "Тиква" використовувати знак "Бордо МК" та/або позначення, схоже із зареєстрованим знаком, у своїй діяльності стосовно наведених у Свідоцтві № 151538 від 10 лютого 2012 року товарів і послуг, а також товарів і послуг, споріднених з наведеними у такому Свідоцтві (включаючи розміщення зовнішньої, внутрішньої реклами, при виконанні робіт та наданні послуг).

Ухвалою господарського суду Рівненської області від 13 липня 2016 року порушено провадження у справі № 918/560/16, розгляд якої призначено на 19 липня 2016 року.

Ухвалою суду від 19 липня 2016 року розгляд справи відкладено на 16 серпня 2016 року.

16 серпня 2016 року у судовому засіданні оголошено перерву по справі до 30 серпня 2016 року.

30 серпня 2016 року у судовому засіданні оголошено перерву по справі до 05 вересня 2016 року.

Ухвалою суду від 05 вересня 2016 року по справі № 918/560/16 призначено судову експертизу та зупинено провадження по справі до отримання висновку експерта.

24 листопада 2016 року ухвалою суду поновлено провадження по справі № 918/560/16, у зв'язку з усуненням обставин, що зумовлювали зупинення провадження по справі, розгляд справи призначено на 06 грудня 2016 року.

05 грудня 2016 року через відділ канцелярії та документального забезпечення суду уповноважений представник відповідача подав клопотання, в якому просив суд провести повторну експертизу.

Клопотання обґрунтовує тим, що висновок Львівського науково-дослідного інституту судових експертиз від 10 листопада 2016 року № 4675/4699 проведений в рамках справи № 918/560/16 є неповним та поверхневим.

Так, висновком встановлено, що колір та кольорові зображення позначень різняться, при цьому основну увагу у висновку приділено для словесного елементу "БОРДО", при цьому на думку відповідача, експертами не враховано судову практику Суду Європейського союзу у сфері інтелектуальної власності, а саме, що існування ризику змішування з точки зору споживачів має оцінюватися у цілому, із врахуванням усіх доречних факторів конкретної справи.

06 грудня 2016 року через відділ канцелярії та документального забезпечення суду уповноважений представник позивача подав додаткові пояснення, в яких підтримав позов в повному обсязі із врахування наявного в матеріалах справи висновку експерта.

З приводу поданих сторонами клопотань та пояснень, суд зазначає наступне.

У відповідності до статті 41 ГПК України для роз'яснення питань, що виникають при вирішенні господарського спору і потребують спеціальних знань, господарський суд призначає судову експертизу. Учасники судового процесу мають право пропонувати господарському суду питання, які мають бути роз'яснені судовим експертом. Остаточне коло цих питань встановлюється господарським судом в ухвалі. Проведення судової експертизи доручається державним спеціалізованим установам чи безпосередньо особам, які відповідають вимогам, встановленим Законом України "Про судову експертизу". Особа, яка проводить судову експертизу (далі - судовий експерт) користується правами і несе обов'язки, зазначені у статті 31 цього Кодексу. Сторони і прокурор, який бере участь в судовому процесі, мають право до початку проведення судової експертизи заявити відвід судовому експерту в порядку та з підстав, зазначених у частинах п'ятій і шостій статті 31 цього Кодексу.

Ухвалою суду від 05 вересня 2016 року було призначено судову експертизу, на вирішення якої поставлено наступні питання: 1) Позначення "БОРДО" є оригінальним чи загальновживаним для позначення товарів виробниками бордоської суміші (бордоської рідини)? 2) Чи є тотожним або схожим на стільки, що його можна сплутати позначення "БОРДО СУМІШ", "СУМІШ БОРДО", що нанесене на упакуванні продукції яке виробляється приватним підприємством "Тиква" та позначення "БОРДО МК" (знак для товарів і послуг "БОРДО МК" за свідоцтвом на №151538 від 10 лютого 2012 року), що нанесене на упакуванні продукції яке виробляється товариством з обмеженою відповідальністю-фірмою "Агрохімпак" з врахуванням інших елементів та без їх врахування?

З зазначеного вбачається, що суду необхідно встановити чи є тотожним або схожим на стільки що його можна сплутати знак для товарів і послуг "БОРДО МК", включаючи його графічне зображення в цілому (шрифти напису, кольори), з позначенням "СУМІШ БОРДО", яке використовувалося відповідачем у своїй господарській діяльності.

Водночас, у висновку експертизи від 10 листопада 2016 року № 4675/4699 експертами в основу дослідження було поставлено слово "БОРДО", як окремому елементу, при цьому, предметом даного спору є використання знака "БОРДО МК", який зареєстрований за позивачем згідно свідоцтва від 10 лютого 2012 року № 151538, відповідно і висновок повинен розглядати знак в цілому (включаючи його графічне зображення, кольорові схеми та інше.).

Згідно з частиною 4 статті 42 Господарського процесуального кодексу України (надалі - ГПК України) при необхідності господарський суд може призначити повторну судову експертизу і доручити її проведення іншому судовому експерту.

За наявних матеріалів справи та клопотання відповідача, суд вбачає, що необхідно провести повторну експертизу, проведення якої доручити іншій експертній установі.

У судовому засіданні 06 грудня 2016 року уповноважений представник позивача підтримав позов в повному обсязі, наполягав на задоволенні позову, проти проведення повторної експертизи не заперечив, в свою чергу уповноважені представники відповідача проти позову заперечили, наполягали на проведенні повторної експертизи.

Враховуючи вищевикладене суд задовольняє клопотання відповідача про призначення повторної експертизи.

Аналогічна правова позиція знайшла своє відображення в частині 2 пункту 15.2. постанови пленуму Вищого господарського суду України від 23 березня 2012 року № 4 "Про деякі питання практики призначення судової експертизи" яким роз'яснено, що повторна судова експертиза призначається з ініціативи суду або за клопотанням учасників процесу, якщо висновок експерта визнано необґрунтованим чи таким, що суперечить іншим матеріалам справи, або коли він викликає сумнів у його правильності, або за наявності істотного порушення норм, які регламентують порядок призначення і проведення експертизи. Повторну судову експертизу може бути призначено також, якщо є розходження у висновках кількох експертів і їх неможливо усунути шляхом одержання додаткових пояснень експертів у судовому засіданні. Повторну судову експертизу слід доручати іншому експерту (експертам).

Враховуючи усе вищевикладене, положення статті 41, 42 ГПК України, "Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень" затвердженої наказом Міністерства юстиції України № 53/5 від 8 жовтня 1998 року та те, що для розяснення питань, що виникли при вирішенні даного спору, необхідні спеціальні знання, суд вважає, що слід призначити повторну судову експертизу, виконання якої доручити Науково-дослідному центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності.

Керуючись статтями 41, 42, 86 ГПК України, суд -

УХВАЛИВ:

1. Призначити повторну судову експертизу.

2. Проведення судової експертизи доручити Науково-дослідному центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності (01133, місто Київ, бульвар Лесі Українки, будинок 26, офіс 501).

3. Поставити перед судовим експертом наступні питання:

1) Позначення "БОРДО" є оригінальним чи загальновживаним для позначення товарів виробниками бордоської суміші (бордоської рідини)?

2) Чи є тотожним або схожим на стільки, що його можна сплутати позначення "БОРДО СУМІШ", "СУМІШ БОРДО", що нанесене на упакуванні продукції яке виробляється приватним підприємством "Тиква" та позначення "БОРДО МК" (знак для товарів і послуг "БОРДО МК" за свідоцтвом на №151538 від 10 лютого 2012 року), що нанесене на упакуванні продукції яке виробляється товариством з обмеженою відповідальністю-фірмою "Агрохімпак" з врахуванням інших елементів та без їх врахування?

4. Зобовязати сторони, у випадку необхідності, подати через суд для експертного аналізу додаткові матеріали.

5. Витрати по проведенню повторної експертизи покласти на Приватне підприємство "ТИКВА" (33024, Рівненська область, місто Рівне, вулиця Млинівська, будинок 18, ідентифікаційний код - 38247819).

6. Попередити експерта про кримінальну відповідальність за достовірність експертизи, передбачену статтями 384, 385 Кримінального кодексу України

7. Матеріали справи № 918/560/16 направити Науково-дослідному центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності (01133, місто Київ, бульвар Лесі Українки, будинок 26, офіс 501).

8. Зобовязати Науково-дослідний центр судової експертизи з питань інтелектуальної власності (01133, місто Київ, бульвар Лесі Українки, будинок 26, офіс 501) (експерта) подати висновок господарському суду та надіслати копії експертного висновку сторонам у справі згідно з частиною 1 статті 42 ГПК України.

Суддя Торчинюк В.Г.