ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
________________________________________________________________________
РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"26" грудня 2016 р.Справа № 922/6246/15

Господарський суд Харківської області у складі:

судді Бринцева О.В.

при секретарі судового засідання Гула Д.В.

розглянувши справу

за позовом Публічного акціонерного товариства "Фармстандарт-Біолік", м. Харків
до Товариства з обмеженою відповідальністю "Вега", м. Харків третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача ОСОБА_1 санітарно-епідеміологічна служба України, м. Київ
про припинення порушення права інтелектуальної власності та вилучення товару з цивільного обороту
за участю представників:

позивача - ОСОБА_2 (дов. № 41 від 24.11.2016 р.)

відповідача - не зявився

3-ї особи - не зявився

ВСТАНОВИВ:

01.12.2015р. позивач ПАТ "Фармстандарт-Біолік" звернувся до господарського суду Харківської області з позовом до відповідача ТОВ "Вега", у якому (з урахуванням заяви про уточнення позовних вимог від 10.06.2016р. вх. №19280, прийнятої ухвалою суду від 13.06.2016р.) просить суд заборонити ТОВ ВЕГА () здійснювати використання торгового позначення ЕКТЕРИЦИД З ОСОБА_3 ПЛЮС СПРЕЙ при виробництві препарату (товару) згідно Висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи №05.03.02-04/67255 від 05.11.2014р. затвердженого ОСОБА_1 санітарно-епідеміологічною службою України, в т.ч. зберігання такого товару із зазначеним нанесенням позначення з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення) товару; вилучити препарат (товар) з торговим позначенням ЕКТЕРИЦИД З ОСОБА_3 ПЛЮС СПРЕЙ з цивільного обороту за місцем знаходження ТОВ ВЕГА (): 61070, АДРЕСА_1, в т.ч. вторинні упаковки (картонні пачки), етикетки та інструкції по застосуванню препарату на яких міститься торгівельне позначення ЕКТЕРИЦИД З ОСОБА_3 ПЛЮС СПРЕЙ; вилучити препарат (товар) з торговим позначенням ЕКТЕРИЦИД З ОСОБА_3 ПЛЮС СПРЕЙ з цивільного обороту, в т.ч. вторинні упаковки (картонні пачки), етикетки та інструкції по застосуванню препарату на яких міститься торгівельне позначення ЕКТЕРИЦИД З ОСОБА_3 ПЛЮС СПРЕЙ та знищити цей товар.

В обґрунтування позову вказує на те, що виробництво відповідачем та комерційна реалізація через аптечні мережі препарату з торговою назвою "ЕКТЕРИЦИД З ОСОБА_3 ПЛЮС СПРЕЙ" (наказ МОЗ від 28.10.2014р. №162/14, гігієнічний висновок № 05.03.02-04/67255 від 05.11.2014р.) порушує майнові права інтелектуальної власності позивача, надані останньому згідно свідоцтв України на знак для товарів і послуг від 25.09.2013р. №176106 та №176107; в якості правового обґрунтування позову вказує на норми абз. 4, 5 ч. 5 ст. 16, ч.1 ст.20 Закону України Про охорону прав на знаки для товарів і послуг, ст. 4 Закону України Про захист від недобросовісної конкуренції.

Представник позивача у судовому засіданні 26.12.2016р. позов підтримує повністю та наполягає на його задоволені, з підстав вказаних у позовній заяві та викладених у додатково наданих поясненнях.

Відповідач у судове засідання 26.12.2016р. свого представника не направив, у попередніх судових засіданнях та у відзиві на позовну заяву від 13.06.2016р. (вх. № 19478) просив суд відмовити в задоволенні позовних вимог, посилаючись на те, що по-перше, назва "Ектерицид", яку відповідач зазначив у позначенні гігієнічного засобу "Ектерицид з хлорфіліптом актив плюс спрей", є загальновідомим та загальновживаним поняттям в галузі медицини та фармації та складається з двох слів "екстракт бактерицидний", а відтак в силу ст. 6 ЗУ "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" не може одержувати правову охорону; по-друге, відповідач ніколи не здійснював ні випуск, ні продаж препарату "Ектерицид з хлорфіліптом актив плюс спрей", а є лише розробником та реєстратором 102 лікарських та 10 гігієнічних засобів для порожнини роту, серед яких "Ектерицид з хлорфіліптом актив плюс спрей", що був створений відповідачем на виконання умов договору № 1508 від 15 серпня 2006 р., укладеного між ТОВ "Вега" та ТОВ "ФК "Янтра"; по-третє, лікарський засіб "Ектерицид", відповідно НКУ відноситься до коду 21.20.1, а гігієнічний засіб для порожнини роту "Ектерицид з хлорфіліптом актив плюс спрей" відноситься до коду 20.42.18, що означає, що ці товари не є спорідненими, і права позивача не є порушеними в силу ч. 2 п. 5 ст. 16 ЗУ "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг".

Дослідивши матеріали справи, заслухавши пояснення представників сторін, всебічно та повно дослідивши надані учасниками судового процесу докази та вивчивши висновок судової експертизи у сфері інтелектуальної власності і таким чином з'ясувавши всі фактичні обставини, на яких ґрунтуються позовні вимог та заперечення проти них, суд установив наступне.

05.01.2012 р. Міністерством охорони здоровя України, на підставі рішення про державну перереєстрацію лікарського засобу затвердженого наказом МОЗ України від 20.12.2011р. №939 видано реєстраційне посвідчення на лікарський засіб №UA/5630/01/01, яким лікарський засіб ЕКТЕРИЦИД®, перереєстрований в Україні терміном на 5 років до 20.12.2016 року. (т.І а.с. 34-36).

У відповідності до вказаного реєстраційного посвідчення, ПАТ "Фармстандарт-Біолік" є виробником лікарського засобу ЕКТЕРИЦИД® розчину для зовнішнього застосування по 50 мл, або по 250 мл в пляшках № 1. Згідно інструкції для медичного застосування препарату, препарат застосовується для лікування післяопераційних та травматичних ран, ускладнених гнійною інфекцією; ран, що повільно гранулюють та довго не загоюються; фурункулів; карбункулів; норицевих форм остеомієліту; опіків; трофічних виразок з нагноєнням.

25.09.2013р. ОСОБА_1 службою інтелектуальної власності України ПАТ "Фармстандарт-Біолік" видано свідоцтво на знак для товарів і послуг на позначення "ЭКТЕРИЦИД" №176106.

25.09.2013р. ОСОБА_1 службою інтелектуальної власності України ПАТ "Фармстандарт-Біолік" видано свідоцтво на знак для товарів і послуг на позначення "ЕКТЕРИЦИД" №176107.

05.11.2014р. ОСОБА_1 санітарно-епідеміологічною службою МОЗУ на замовлення ТОВ "Вега" видано Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи № 05.03.02-04/67255, з якого вбачається, що об'єкти експертизи: Засоби гігієни ротової порожнини відповідно до ДСТУ 4186:2003, виробником яких є ТОВ "Вега", відповідають встановленим медичним критеріям безпеки та переліченим у висновку показникам.

Відповідно до додатку до вищезазначеного висновку № 05.03.02-04/67255 (т.І а.с.24), одним із засобів гігієни ротової порожнини, який виготовляється ТОВ "Вега" є спрей з торговими назвою "ЕКТЕРИЦИД З ОСОБА_3 ПЛЮС СПРЕЙ.

Інструкція по застосуванню препарату "ЕКТЕРИЦИД З ОСОБА_3 ПЛЮС СПРЕЙ, затверджена наказом МОЗ від 28.10.2014р. № 162/14 (т.І а.с.72).

Згідно з інструкцією по застосування препарату, препарат в т.ч. застосовується при післяопераційних та травматичних ранах, ускладнених гнійною інфекцію, при опіках, трофічних виразках з нагноєнням.

Згідно інформації нанесеної на упаковку вказаного препарату "ЕКТЕРИЦИД З ОСОБА_3 ПЛЮС СПРЕЙ його виробником зазначено ТОВ "ВЕГА" (61070, м. Харків, вул. Чкалова, 39).

16.06.2016р. в мережі аптек "Славутич" за адресами м. Харків, вул. Ак. Павлова, 160-Г та м. Харків, вул. О. Яроша, 25/46 відбулася реалізація препарату "ЕКТЕРИЦИД З ОСОБА_3 ПЛЮС СПРЕЙ", що підтверджується фіскальними чеками (т.І а.с.222-223).

Такі обставини, на думку позивача, свідчать про порушення його прав та охоронюваних законом інтересів шляхом виготовлення та введення в обіг товару позначення якого "ЕКТЕРИЦИД З ОСОБА_3 ПЛЮС СПРЕЙ" є схожим до ступеня змішуваності з позначенням "ЕКТЕРИЦИД", котре використовується позивачем, внаслідок чого споживачі вводяться в оману відносно виробника товару.

Підставою звернення із даним позовом до суду позивач вказує власником свідоцтва на яке є позивач.

Надаючи правову кваліфікацію викладеним обставинам з урахуванням фактичних та правових підстав позовних вимог та заперечень проти них, суд виходить з наступного.

Частинами першою і третьою статті 418 ЦК України передбачено, що право інтелектуальної власності - це право особи на результат інтелектуальної, творчої діяльності або на інший об'єкт права інтелектуальної власності, визначений ЦК України та іншим законом. Право інтелектуальної власності є непорушним. Ніхто не може бути позбавлений права інтелектуальної власності чи обмежений у здійсненні, крім випадків, передбачених законом.

За приписами статті 494 ЦК України і пункту 4 статті 5 Закону набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчується свідоцтвом. Обсяг правової охорони торговельної марки визначається наведеними у свідоцтві її зображенням та переліком товарів і послуг, якщо інше не встановлено законом.

Згідно ст.4 Закону України Про захист від недобросовісної конкуренції неправомірним є використання імені, комерційного (фірмового) найменування, торговельної марки (знака для товарів і послуг), рекламних матеріалів, оформлення упаковки товарів і періодичних видань, інших позначень без дозволу (згоди) суб'єкта господарювання, який раніше почав використовувати їх або схожі на них позначення у господарській діяльності, що призвело чи може призвести до змішування з діяльністю цього суб'єкта господарювання.

Відповідно до абз. 4, 5 ч. 5 ст. 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" свідоцтво надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди, якщо інше не передбачено цим Законом: позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг, якщо внаслідок такого використання ці позначення і знак можна сплутати; позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги, або ці позначення і знак можна сплутати.

Частина 1 ст. 20 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", встановлено, що будь-яке посягання на права власника свідоцтва, передбачені статтею 16 цього Закону, в тому числі вчинення без згоди власника свідоцтва дій, що потребують його згоди, та готування до вчинення таких дій, вважається порушенням прав власника свідоцтва, що тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством України.

Матеріалами справи встановлено, що відповідачем здійснюється виготовлення та реалізація товару позначення якого "ЕКТЕРИЦИД З ОСОБА_3 ПЛЮС СПРЕЙ" є схожим до ступеня змішуваності з позначенням "ЕКТЕРИЦИД". Такий висновок суду крім іншого грунтується на висновку проведеної ХНДІСЕ ім. засл. проф. ОСОБА_4 судової експертизи у сфері інтелектуальної власності від 19.05.2016р. №910, яким установлено:

1. Найменування препарату (товару) з торговим позначенням "ЕКТЕРИЦИД З ОСОБА_3 ПЛЮС" (наказ МОЗ від 28.10.2014 р. № 162/14, гігієнічний висновок № 05.03.02-04/67255 від 05.11.2014р.) є таким, що може ввести в оману споживача щодо лікарського засобу "ЕКТЕРИЦИД" (реєстраційне позначення посвідчення № UA/5630/01/01 від 20.12.2011р.).

2. Найменування препарату (товару) з торговим позначенням "ЕКТЕРИЦИД З ОСОБА_3 ПЛЮС" (наказ МОЗ від 28.10.2014 р. № 162/14, гігієнічний висновок № 05.03.02-04/67255 від 05.11.2014р.) є схожим з найменуванням, наведеним в зареєстрованому знаку для товарів і послуг за свідоцтвом України № 176106 від 25.09.2013 року.

3. Найменування препарату (товару) з торговим позначенням "ЕКТЕРИЦИД З ОСОБА_3 ПЛЮС" (наказ МОЗ від 28.10.2014 р. № 162/14, гігієнічний висновок № 05.03.02-04/67255 від 05.11.2014р.) є схожим настільки, що його можна сплутати із зареєстрованим знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України № 176107 від 25.09.2013 року.

За таких обставин на підставі встановлених судом фактів та з урахуванням наведених вище правових норм суд приходить до висновку про те, що відповідачем ТО «Вега» вчинено порушення прав позивача ПАТ "Фармстандарт-Біолік" на знак для товарів і послуг "ЕКТЕРИЦИД" шляхом виробництва та реалізації препарату "ЕКТЕРИЦИД З ОСОБА_3 ПЛЮС СПРЕЙ".

Твердження відповідача про те, що ним не здійснювалося порушення прав позивача спростовуються матеріалами справи.

Так у справі містяться докази, що виробником препарату "ЕКТЕРИЦИД З ОСОБА_3 ПЛЮС СПРЕЙ" є саме ТОВ «Вега» (висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи №05.03.02-04/67255 від 05.11.2014р., затв. ОСОБА_1 санітарно-епідеміологічною службою України, містить інформацію, що заявником і виробником препарату "ЕКТЕРИЦИД З ОСОБА_3 ПЛЮС СПРЕЙ (т.І а.с.22-24); упаковка препарату "ЕКТЕРИЦИД З ОСОБА_3 ПЛЮС СПРЕЙ (т.І а.с. 71-72); Сертифікати якості «Засоби гігієни ротової порожнини рідкі» Технічні умови ДСТУ 4186-2003, видані директором ТОВ «Вега» ОСОБА_5 від 03.03.2015 р. та від 04.11.2015 р. (т.І а.с. 218-221).

Посилання на те, що термін «ЕКТЕРИЦИД» є загальновідомим та загальновживаним поняттям в галузі медицини та фармації також не звільняє відповідача від відповідальності за використання торгового знаку позивача. Ознака загальної відомості та загальної вживаності "серед спеціалістів в галузі медицини та фармації" не є тотожною ознаці загальної відомості та загальної вживаності серед громадян звичайних потенційних споживачів препарату. Останні не будучи фахівцями в галузі фармацевтики сприймають термін «ЕКТЕРИЦИД» не як спеціальний медичний термін (екстракт бактерицидний тощо), а як торговий знак, котрим позначений певний медичний препарат. Відтак, посилання відповідача на ст.6 ЗУ "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" є юридично неспроможними.

Крім того, суд зауважує, що окремі поодинокі випадки вживання цього терміну доведені відповідачем не означають доведення того що термін дійсно є загальновідомим та загальновживаним поняттям навіть "серед спеціалістів в галузі медицини та фармації", а тим більше серед широкого загалу в розумінні ст. 6 ЗУ "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг".

Критично також оцінюються судом твердження відповідача про відсутність в його діях складу порушення прав позивача на торговий знак мотивовані тим, що продукція позивача та продукція відповідача являють собою різні товари за кодами економічної класифікації (лікарський засіб "ЕКТЕРИЦИД" відповідно НКУ відноситься до коду 21.20.1, а гігієнічний засіб для порожнини роту "ЕКТЕРИЦИД З ОСОБА_6 ПЛЮС СПРЕЙ" відноситься до коду 20.42.18). По-перше, ця різниця є недостатньою для того, що б уникнути можливості введення покупців в оману стосовно виробника препарату. Адже згідно інструкцій обидва препарати мають однакове по суті призначення (лікування післяопераційних та травматичних ран, ускладнених гнійною інфекцією; ран, що повільно гранулюють та довго не загоюються; фурункулів; карбункулів; норицевих форм остеомієліту; опіків; трофічних виразок з нагноєнням). По-друге, Закон і не вимагає, що б товари були тими самими для кваліфікації правопорушення достатньо того, що б товари були спорідненими, що наразі і має місце (Свідоцтво надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди, якщо інше не передбачено цим Законом позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно товарів і послуг, споріднених (!) з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги, або ці позначення і знак можна сплутати (ч.5 ст.16 Закону України Про охорону прав на знаки для товарів і послуг).

Судова товарознавча експертиза висновок якої міг би свідчити про відсутність ознак спорідненості між товарами, що виробляються позивачем і відповідачем залишена без виконання з причин несплати її вартості відповідачем.

За таких обставин суд приходить до висновку про те, що позовні вимоги є законними, обґрунтованими і підлягають задоволенню в повному обсязі.

Задовольняючи позовні вимоги в частині вилучення і знищення препарату суд враховує також наступне.

Згідно ч.2 ст. 20 Закону України Про охорону прав на знаки для товарів і послуг на вимогу власника свідоцтва таке порушення повинно бути припинено, а порушник зобов'язаний відшкодувати власнику свідоцтва заподіяні збитки. Власник свідоцтва може також вимагати усунення з товару, його упаковки незаконно використаного знака або позначення, схожого з ним настільки, що їх можна сплутати, або знищення виготовлених зображень знака або позначення, схожого з ним настільки, що їх можна сплутати.

Відповідно до пункту 2.2 постанови пленуму Вищого господарського суду України, від 17.10.2012 № 12 Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності вибір способу судового захисту прав інтелектуальної власності, включаючи такі, як вилучення та знищення товарів і матеріалів, введених у цивільний оборот з порушенням права інтелектуальної власності, та знарядь, що використовувалися для виготовлення таких товарів, здійснюється особою, якій належить право інтелектуальної власності. Водночас перевірка відповідності цього способу допущеному порушенню і меті здійснення судового розгляду є обов'язком суду, який має приймати рішення зі справи в межах заявлених позовних вимог та з урахуванням фактичних обставин конкретної справи, беручи до уваги як можливість у той чи інший спосіб захистити порушене право, так і необхідність подальшого виконання прийнятого судом рішення.

Пунктом 7.2 Постанови Пленуму ВГСУ від 17.10.2012р. № 12, встановлено, що відповідно до абз.2 п. 2 ст. 20 Закону України Про охорону прав на знаки для товарів і послуг власник свідоцтва може вимагати усунення з товару, його упаковки незаконно використаного знака або позначення, схожого з ним настільки, що їх можна сплутати, або знищення виготовлених зображень знака або позначення, схожого з ним настільки, що їх можна сплутати. Якщо усунення з товару, його упаковки незаконно використаного знака або позначення, схожого з ним настільки, що їх можна сплутати, неможливе без заподіяння істотної шкоди самому товару, суд згідно з п. 3 ч.2 ст. 432 ЦК України може прийняти рішення про вилучення товару з цивільного обороту.

Форма випуску препарату зі спірним позначенням являє собою спрей у полімерному флаконі з розпилювачем на який нанесено етикетку з найменуванням препарату: "ЕКТЕРИЦИД З ОСОБА_3 ПЛЮС СПРЕЙ", крім того до комплектації даного препарату входить інструкція та вторинна упаковка (картонна пачка) на яких також поліграфічним способом нанесено найменування препарату.

Враховуючи, що усунення назви препарату з флакону, інструкції та вторинної упаковки неможливо без їх пошкодження, суд визнає обґрунтованою та такою, що підлягає задоволенню вимогу позивача про вилучення з цивільного обігу та знищення препарату "ЕКТЕРИЦИД З ОСОБА_3 ПЛЮС СПРЕЙ".

Відповідно до вимог ст. 49 ГПК України, судові витрати (2.436 грн. судового збору, 13.860,00 грн. витрат на проведення судової експертизи) покладаються на відповідача.

На підставі викладеного, на підставі ст.ст. 6, 8, 19, 124, 129 Конституції, ст. 16, ст. 20 ЗУ "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", ст.ст. 15, 16, 432, 492 ЦК України, керуючись, ст. ст. 1, 4, 12, 27, 32, 33, 43, 44, 49, 82-85 ГПК України, суд -

ВИРІШИВ:

1. Позов задовольнити повністю.

2. Заборонити Товариству з обмеженою відповідальністю "ВЕГА (; 61070, АДРЕСА_1) здійснювати використання торгового позначення ЕКТЕРИЦИД З ОСОБА_3 ПЛЮС СПРЕЙ при виробництві препарату (товару) згідно Висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи №05.03.02-04/67255 від 05.11.2014р. затвердженого ОСОБА_1 санітарно-епідеміологічною службою України, в т.ч. зберігання такого товару із зазначеним нанесенням позначення з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення) товару.

3. Вилучити препарат (товар) з торговим позначенням "ЕКТЕРИЦИД З ОСОБА_3 ПЛЮС СПРЕЙ" з цивільного обороту, в т.ч. вторинні упаковки (картонні пачки), етикетки та інструкції по застосуванню препарату на яких міститься торгівельне позначення "ЕКТЕРИЦИД З ОСОБА_3 ПЛЮС СПРЕЙ" та знищити такий товар.

4. Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю "ВЕГА (; 61070, АДРЕСА_1) на користь Публічного акціонерного товариства "Фармстандарт-Біолік" 2436 грн. судового збору, 13 860,00 грн. витрат на проведення судової експертизи.

Видати накази після набрання рішенням законної сили.

Повне рішення складено 29.12.2016 р.

Суддя ОСОБА_7

/Справа №922/6246/15/