УХВАЛА

28.12.2016Справа № 910/6197/13

за позовом Berlin-Chemie AG (Menarini Group) [(Берлін - Хемі АГ) (Менаріні Груп)], м. Берлін, Німеччина,

до 1) товариства з обмеженою відповідальністю «Фармацевтична компанія «Здоров'я», м. Харків

2) Міністерства охорони здоров'я України, м. Київ,

про припинення порушення прав інтелектуальної власності, визнання незаконним та часткове скасування наказу Міністерства охорони здоров'я України

Суддя Головатюк Л.Д.

Представники сторін: не викликались

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Берлін-Хемі АГ (Менаріні Груп, далі - Компанія) звернулася до господарського суду міста Києва з позовом (первісні вимоги) про:

- визнання незаконним та скасування наказу Міністерства охорони здоров'я України (далі - Міністерство) від 23.08.2012 №658 «Про державну реєстрацію (перереєстрацію) лікарських засобів та внесення змін до реєстраційних матеріалів» (далі - Наказ №658) в частині скасування пункту 5 витягу з переліку зареєстрованих лікарських засобів, які вносяться до Державного реєстру лікарських засобів України відповідно до додатку №1 до Наказу №658;

- заборони товариству з обмеженою відповідальністю «Фармацевтична компанія «Здоров'я» (далі - Товариство) використовувати позначення «ЕСПУЗІН», схоже із знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України №25612 стосовно товарів 05 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі - МКТП);

- зобов'язання Товариства усунути позначення «ЕСПУЗІН» з лікарських засобів власного виробництва.

28.11.2013 позивачем подано заяву про зміну предмету позову, відповідно до якої Компанія просить суд:

- визнати незаконним та скасувати Наказ №658 в частині реєстрації лікарського засобу «ЕСПУЗІН-ЗДОРОВ'Я» (таблетки, вкриті оболонкою, по 125 мг №7 (7х1), №14 (7х2), №21 (7х3), №10 (10х1) у блістерах, заявник Товариство, номер реєстраційного посвідчення UA/12456/01/01, зазначений під номером 5 у додатку №1 до Наказу №658;

- визнати незаконним та скасувати наказ Міністерства від 07.06.2013 №480 «Про державну реєстрацію (перереєстрацію) лікарських засобів та внесення змін до реєстраційних матеріалів» (далі - Наказ №480) в частині реєстрації лікарського засобу «ЕСПУЗІН-ЗДОРОВ'Я» (краплі оральні, 40 мг/мл по 30 мл у флаконах з пробкою-крапельницею №1 у коробці, заявник Товариство, номер реєстраційного посвідчення UA/12946/01/01, зазначений під номером 6 у додатку №1 до Наказу №480;

- зобов'язати Міністерство виключити лікарські засоби «ЕСПУЗІН-ЗДОРОВ'Я», реєстраційні посвідчення UA/12456/01/01 та UA/12946/01/01, з Державного реєстру лікарських засобів України шляхом видання наказу;

- заборонити Товариству використовувати позначення «ЕСПУЗІН», схоже із знаком для товарів і послуг за свідоцтвами України №25612 стосовно товарів 05 класу МКТП;

- зобов'язання Товариства усунути позначення «ЕСПУЗІН» з лікарських засобів власного виробництва.

Позов мотивовано тим, що:

- Компанія є власником таких свідоцтв України на знак для товарів і послуг: № 25612 «ЕСПУМІЗАН»; № 95707 «ESPUMISAN»; № 94540 «ЕСПУМІЗАН»;

- позивач є виробником лікарських засобів з діючою речовиною Simethicone (симетикон), а саме: ЕСПУМІЗАН ® (реєстраційне посвідчення UA/0152/02/01); ЕСПУМІЗАН ® L (реєстраційне посвідчення UA/0152/01/01); ЕСПУМІЗАН ® БЕБІ (реєстраційне посвідчення UA/10476/01/01);

- позивач зазначає, що лікарський засіб ЕСПУМІЗАН ® вперше було зареєстровано на території України 15.10.1998;

- на території України позначення «ЕСПУМІЗАН» має тривале та регулярне використання, внаслідок чого вказана торговельна марка отримала значну популярність серед споживачів та лікарів;

- на думку позивача, нанесення відповідачем на упаковку лікарського засобу позначення «ЕСПУЗІН-ЗДОРОВ'Я», є використанням знака «ЕСПУМІЗАН» у розумінні пункту 4 статті 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (далі - Закон);

- позначення «ЕСПУЗІН-ЗДОРОВ'Я» є схожим до ступеню змішування з торговельною маркою «ЕСПУМІЗАН» за фонетичним, семантичним та графічним критеріями;

- позначення «ЕСПУЗІН-ЗДОРОВ'Я» використовується для тих самих товарів 05 класу МКТП, для яких зареєстрована торговельну марку «ЕСПУМІЗАН», а саме: лікарських засобів, що призначені для застосування у разі функціональних кишкових розладів та містять однакову діючу речовину, а саме Simethicone (симетикон).

Рішенням господарського суду міста Києва від 11.12.2013 у справі 910/6197/13 (суддя Прокопенко Л.В.), залишеним без змін постановою Київського апеляційного господарського суду від 29.09.2015 (колегія суддів у складі: Разіна Т.І. - головуючий, судді Доманська М.Л. і Сотніков С.В.), позов задоволено; визнано незаконним та скасовано наказ Міністерства №658; визнано незаконним та скасовано наказ Міністерства №480; зобов'язано Міністерство виключити лікарські засоби «ЕСПУЗІН-ЗДОРОВ'Я», реєстраційні посвідчення UA/12456/01/01 та UA/12946/01/01, з Державного реєстру лікарських засобів України шляхом видання наказу; заборонено Товариству використовувати позначення «ЕСПУЗІН», схоже із знаком для товарів і послуг за свідоцтвами України №25612, стосовно товарів 05 класу МКТП; зобов'язано Товариство усунути позначення «ЕСПУЗІН» з лікарських засобів власного виробництва.

Постановою Вищого господарського суду України від 16.02.2016 (колегія суддів у складі: суддя Селіваненко В.П. - головуючий, судді Палій В.В. і Прокопанич Г.К.) судові рішення попередніх судових інстанцій з даної справи скасовано; справу №910/6197/13 передано на новий розгляд до господарського суду міста Києва.

Підставами для скасування рішення місцевого і постанови апеляційного господарських судів зі справи стало те, що:

- причиною подання касаційної скарги стала незгода Товариства із задоволенням позову з урахуванням заяви про зміну предмета позову;

- судом першої інстанції не було враховано вимоги, що викладені у підпункті 3.12 пункту 3 постанови пленуму Вищого господарського суду України від 26.12.2011 №18 «Про деякі питання практики застосування Господарського процесуального кодексу України судами першої інстанції» (далі - Постанова № 18);

- з жодного протоколу судових засідань та жодного іншого процесуального документа не вбачається, коли саме господарський суд першої інстанції перейшов до розгляду даної справи по суті;

- суд апеляційної інстанції дійшов помилкового висновку про те, що початком розгляду справи по суті є момент звернення позивача із заявою про зміну предмета позову, а саме 28.11.2013, оскільки 28.11.2013 судового засідання взагалі не було, розгляд справи на цю дату не призначався;

- не з'ясувавши дати початку розгляду справи по суті, попередні інстанції припустилися неправильного застосування норм процесуального права, в тому числі статей 47, 22, 43 Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України).

За результатами повторного автоматичного розподілу справу №910/6197/13 передано судді Марченко О.В. для розгляду.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 26.02.2016 суддею Марченко О.В. прийнято справу №910/6197/13 до свого провадження.

Рішенням господарського суду міста Києва від 06.06.2016 (суддя Марченко О.В.), залишеним без змін постановою Київського апеляційного господарського суду від 26.07.2016 (колегія суддів у складі: Шипко В.В. - головуючий, Пантелієнко В.О. і Зеленін В.О.), у позові відмовлено.

Постановою Вищого господарського суду України від 06.12.2016 касаційну скаргу Berlin-Chemie AG (Menarini Group) [Берлін Хемі АГ (Менаріні Груп)] задоволено частково. Рішення господарського суду міста Києва від 06.06.2016 та постанову Київського апеляційного господарського суду від 26.07.2016 зі справи № 910/6197/13 скасовано, а справу передано на новий розгляд до господарського суду міста Києва.

Згідно з протоколом автоматизованого розподілу судової справи між суддями, справу № 910/6197/13 передано для розгляду судді Головатюку Л.Д.

Керуючись ст. 86 ГПК України, -

УХВАЛИВ

1. Прийняти справу № 910/6197/13 до свого провадження.

2. Розгляд справи призначити на 19.01.17 о 11:30 год. Засідання відбудеться у приміщенні Господарського суду м. Києва за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 44-В, зал № 3. Викликати для участі у засіданні уповноважених представників сторін(позивача, відповідачів), явку яких визнати обов'язковою.

3. Зобов"язати позивача та відповідачів подати суду письмові пояснення з урахуванням мотивувальної частини постанови Вищого господарського суду України від 06.12.2016 по справі № 910/6197/13.

4. Попередити сторони, що у разі, ненадання без поважних причин витребуваних господарським судом матеріалів, необхідних для вирішення спору, або нез'явлення на виклик у засідання повноважних представників, що буде перешкоджати вирішенню спору, суд має право стягнути в доход державного бюджету штраф у розмірі до ста неоподатковуваних мінімум доходів громадян (п. 5 ст. 83 ГПК України).

5. Копію ухвали розіслати сторонам.

Суддя Головатюк Л.Д.