РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12.12.2016№910/17078/16

Господарський суд міста Києва у складі судді Марченко О.В., за участю секретаря судового засідання Роздобудько В.В.,

розглянув у відкритому судовому засіданні

справу № 910/17078/16

за позовом публічного акціонерного товариства «Київський вітамінний завод», м. Київ,

до товариства з обмеженою відповідальністю «ЛПС Трейд», м. Київ,

Life Pharma Systems LLP (Лайф Фарма Системз ЛЛП), м. Едінбург, Сполучене Королівство Великобританії та Північної Ірландії, та

Державної фіскальної служби України, м. Київ,

Державної служби інтелектуальної власності України, м. Київ,

про припинення порушення прав інтелектуальної власності та визнання торговельної марки добре відомою,

за участю представників:

позивача - Вітомськова В.І. (довіреність від 12.10.2016 №б/н);

Горовенко О.Г. (консультант з медичних питань відділу маркетингу; посвідчення водія серія АНВ № 025873);

Дитинюка Я.Л. (довіреність від 24.06.2016 №б/н);

відповідача-1 - на з'явився;

відповідача-2 - на з'явився;

відповідача-3 - на з'явився;

відповідача-4 - Фінагіної В.Б. (довіреність від 02.06.2015 №1-8/4356).

Публічне акціонерне товариство «Київський вітамінний завод» (далі - Завод) звернулося до господарського суду міста Києва (з урахуванням заяви від 17.10.2016) з позовом про:

- визнання знака для товарів і послуг «Оптикс» за свідоцтвом України №79371 добре відомим в Україні з 01.01.2014 стосовно Заводу щодо товарів 05 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі - МКТП);

- зобов'язання Державної служби інтелектуальної власності України (далі - Служба) внести зміни до реєстру «Відомості про добре відомі знаки в Україні» про те, що знак для товарів і послуг «Оптикс» (далі - Реєстр) за свідоцтвом України №79371 є добре відомим в Україні з 01.01.2014 стосовно Заводу щодо товарів 05 класу МКТП, про що здійснити відповідну публікацію в офіційному бюлетені «Промислова власність»;

- зобов'язання товариства з обмеженою відповідальністю «ЛПС Трейд» (далі - ТОВ «ЛПС Трейд») припинити порушення прав інтелектуальної власності позивача за свідоцтвом України №79371 на знак для товарів і послуг «Оптикс» та за свідоцтвом України №79372 на знак для товарів і послуг «Оптікс» шляхом припинення використання всіма доступними способами (експорт, імпорт, зберігання, пропонування для продажу, продаж, реалізацію, рекламування) товарів із нанесеними на них (упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов'язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет) позначеннями «Оптик тотал» та «Оптик Сеньйор», схожих до ступеню змішування із зареєстрованими знаками за свідоцтвами України: №79371 на знак для товарів і послуг «Оптикс» та №79372 на знак для товарів і послуг «Оптікс»;

- зобов'язання Life Pharma Systems LLP (Лайф Фарма Системз ЛЛП; далі - Компанія) припинити порушення прав інтелектуальної власності позивача за свідоцтвом України №79371 на знак для товарів і послуг «Оптикс» та за свідоцтвом України №79372 на знак для товарів і послуг «Оптікс» шляхом припинення використання всіма доступними способами (експорт, імпорт, зберігання, пропонування для продажу, продаж, реалізацію, рекламування) товарів із нанесеними на них (упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов'язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет) позначеннями «Оптик тотал» та «Оптик Сеньйор», схожих до ступеню змішування із зареєстрованими знаками за свідоцтвами України: №79371 на знак для товарів і послуг «Оптикс» та №79372 на знак для товарів і послуг «Оптікс»;

- зобов'язання Компанії вилучити з цивільного обороту контрафактну продукцію - дієтичні добавки «Оптик тотал» та «Оптик Сеньйор»;

- зобов'язання Компанії знищити за власний рахунок контрафактну продукцію - дієтичні добавки «Оптик тотал» та «Оптик Сеньйор»;

- зобов'язання ДФС безпосередньо та через утворені в установленому порядку територіальні органи, які здійснюють митне оформлення товарів та пропуск товарів через митний кордон України, зупинити пропуск через митний кордон України контрафактних товарів - дієтичних добавок «Оптик тотал» та «Оптик Сеньйор».

Позов мотивовано тим, що:

- Завод є володільцем таких свідоцтв України на знак для товарів і послуг: № 79371 «Оптикс» (словесний), зареєстрований для товарів 05 класу МКТП; дата подання заявки - 26.04.2006 № m 2006 06127; дата публікації відомостей про видачу свідоцтва - 10.07.2007 (бюлетень № 10); № 79372 «Оптікс» (словесний), зареєстрований для товарів 05 класу МКТП; дата подання заявки - 26.04.2006 № m 2006 06128; дата публікації відомостей про видачу свідоцтва - 10.07.2007 (бюлетень № 10);

- знак для товарів і послуг «Оптикс» за свідоцтвом України №79371 є добре відомим в Україні у розумінні статті 25 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (далі - Закон) з 01.01.2014 стосовно Заводу щодо товарів 05 класу МКТП;

- 10.03.2016 здійснено контрольну закупку таких дієтичних добавок: «Оптик тотал» і «Оптик Сеньйор»;

- позначення «Оптик тотал» і «Оптик Сеньйор» використовуються для тих самих товарів 05 класу МКТП, для яких зареєстровано торговельні марки «ОПТИКС» і «ОПТІКС», а саме: дієтичних добавок - фармацевтичних препаратів;

- дієтичні добавки «Оптик тотал», «Оптик Сеньйор», «ОПТИКС (Форте)» і лікарський засіб «ОПТИКС» мають подібний склад, що підтверджується інструкціями для їх застосування;

- ТОВ «ЛПС Трейд» і Компанія без згоди Заводу використовують позначення «Оптик тотал» і «Оптик Сеньйор», що схожі із торговельною маркою «ОПТИКС», стосовно наведених у свідоцтві товарів, а саме 05 класу МКТП, та внаслідок такого використання ці позначення і знак можна сплутати (абзац четвертий пункту 5 статті 16 Закону).

Ухвалою господарського суду міста Києва від 20.09.2016 порушено провадження у справі.

ДФС 10.10.2016 подала суду письмові пояснення, в яких зазначила, що за період 2014-2016 роки здійснено митне оформлення товару - «Оптик тотал» і «Оптик Сеньйор» Київською міською митницею ДФС за митними деклараціями від 19.11.2015 №100250001/2015/15274 та від 06.07.2016 №125110011/2016/7297.

Служба 17.10.2016 подала суду клопотання про долучення до матеріалів справи виписок з Державного реєстру свідоцтв України на знак для товарів та послуг стосовно свідоцтв України №79371 та №79372 станом на 29.09.2016.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 17.10.2016 прийнято до розгляду уточнену позовну заяву Заводу, яку судом розцінено як заяву про об'єднання позовних вимог; залучено до участі у справі Службу як іншого відповідача.

Завод 18.10.2016 та 19.10.2016 подав суду клопотання про долучення до матеріалів справи додаткових доказів.

Позивач 19.10.2016 також подав суду письмові пояснення, в яких наголосив на тому, що позначення «Оптик тотал» та «Оптик Сеньйор», нанесені на упаковки однойменних дієтичних добавок відповідача, є схожими до ступеню змішування із знаками для товарів і послуг «Оптикс» за свідоцтвом України №79371 та «Оптікс» за свідоцтвом України №79372.

ТОВ «ЛПС Трейд» 10.11.2016 подало суду заяву про визнання позовних вимог в частині зобов'язання відповідача-1 припинити порушення прав інтелектуальної власності позивача за свідоцтвом України №79371 на знак для товарів і послуг «Оптикс» та за свідоцтвом України №79372 на знак для товарів і послуг «Оптікс» шляхом припинення використання всіма доступними способами (експорт, імпорт, зберігання, пропонування для продажу, продаж, реалізацію, рекламування) товарів із нанесеними на них (упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов'язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет) позначеннями «Оптик тотал» та «Оптик Сеньйор», схожих до ступеню змішування із зареєстрованими знаками за свідоцтвами України: №79371 на знак для товарів і послуг «Оптикс» та №79372 на знак для товарів і послуг «Оптікс».

Компанія 10.11.2016 подала суду заяву про визнання позовних вимог в частині зобов'язання Компанії припинити порушення прав інтелектуальної власності позивача за свідоцтвом України №79371 на знак для товарів і послуг «Оптикс» та за свідоцтвом України №79372 на знак для товарів і послуг «Оптікс» шляхом припинення використання всіма доступними способами (експорт, імпорт, зберігання, пропонування для продажу, продаж, реалізацію, рекламування) товарів із нанесеними на них (упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов'язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет) позначеннями «Оптик тотал» та «Оптик Сеньйор», схожих до ступеню змішування із зареєстрованими знаками за свідоцтвами України: №79371 на знак для товарів і послуг «Оптикс» та №79372 на знак для товарів і послуг «Оптікс»; зобов'язання Компанії вилучити з цивільного обороту контрафактну продукцію - дієтичні добавки «Оптик тотал» та «Оптик Сеньйор»; зобов'язання Компанії знищити за власний рахунок контрафактну продукцію - дієтичні добавки «Оптик тотал» та «Оптик Сеньйор».

ДФС 14.11.2016 подала суду відзив на позовну заяву, в якому зазначила, що у відповідності до статей 398 і 399 Митного кодексу України (далі - МК України) органи доходів і зборів призупиняють митне оформлення товарів, що переміщуються з порушення прав інтелектуальної власності, та вживають заходів щодо запобіганню переміщенню через митний кордон України на підставі заяви правовласника про включення відповідних відомостей до митного реєстру об'єктів права інтелектуальної власності, реєстрації об'єкту права інтелектуальної власності у митному реєстрі; проте станом на сьогоднішній день знаки для товарів і послуг за свідоцтвами України №79371 та №79372, правовласником яких є Завод, не включено до митного реєстру об'єктів прав інтелектуальної власності; заява позивача про включення до такого реєстру до ДФС не надходила; задоволення позовних вимог в частині, що стосуються ДФС, можливе за умови доведення позивачем порушення його прав на знаки для товарів і послуг за свідоцтвами України №79371 та №79372.

Служба 14.11.2016 подала суду відзив на уточнену позовну заяву, в яких зазначила таке: позивач повинен вказати в позовній заяві дату, з якої, на його думку, знак став добре відомим, а також довести та обґрунтувати належними та допустимими доказами те, що знак для товарів і послуг «Оптикс» за свідоцтвом України №79371 став добре відомим в Україні; при цьому, така вимога позивача є необґрунтованою, а надані докази є неналежними, оскільки не містять інформацію щодо предмета доказування; наданий позивачем звіт про визначення рівня відомості препарату «Оптикс», складений у вересні 2016 року товариством з обмеженою відповідальністю «Центр соціальних технологій «Соціополіс» (далі - ТОВ «Соціополіс»), не підтверджує ступеня відомості чи визнання знака для товарів і послуг «Оптикс» за свідоцтвом України №79371 у відповідному секторі суспільства; відтак, позивачем не доведено факт використання знака для товарів і послуг за свідоцтвом України №79371; не надано доказів на підтвердження даних з вказаної у позовній заяві таблиці «Обсяги продажів»; аргументи щодо реалізації лікарського препарату в Республіці Білорусь також не є доказом використання знака на території України.

Завод 10.11.2016 подав суду заяву про відмову від позовних вимог в частині стягнення солідарно з ТОВ «ЛПС Трейд» та Компанії збитків (упущеної вигоди) у сумі 654 000 грн.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 14.11.2016 було прийнято відмову Заводу від позовних вимог до ТОВ «ЛПС Трейд» та Компанії про стягнення з названих осіб збитків (упущеної вигоди) у сумі 654 000 грн. та в цій частині припинено провадження у справі №910/17078/16.

06.12.2016 відповідач-4 подав суду додаткові пояснення, в яких вказав таке:

- системний аналіз наданих позивачем документів, що знаходяться в матеріалах справи станом на 30.11.2016, не дає підстав стверджувати про доведеність Заводом того, що знак «Оптикс» є добре відомим в Україні з 01.01.2014;

- позивачем не надано жодного доказу на підтвердження успішного відстоювання прав на знак, зокрема, територія, на якій знак визнано добре відомим компетентними органами та цінності, що асоціюється зі знаком;

- на підтвердження ступеню відомості чи визнання знака у відповідному секторі суспільства Завод надає звіт про визначення рівня відомості препарату «Оптикс», підготовленого у листопаді 2016 року ТОВ «Соціополіс»;

- вказаний звіт не відповідає рекомендаціям, встановленим Порядком визнання знака добре відомим в Україні Апеляційною палатою Державного департаменту інтелектуальної власності (далі - Порядок), затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України 15.04.2005 за № 228;

- як доказ тривалості, обсягу та району будь-якого використання знака позивач надає листи, які були створені після порушення провадження у даній судовій справі;

- крім того, всі зазначені листи однакового змісту та структури, що може свідчити про їх упередженість та єдине джерело походження.

09.12.2016 Завод подав суду письмові пояснення № 2, в яких вказав таке:

- обґрунтовуючи невідповідність наданого позивачем звіту про визначення рівня відомості торговельної марки «Оптикс» в Україні, підготовленого у листопаді 2016 року ТОВ «Соціополіс», відповідач-4 стверджує, що цільова група - це лише жінки віком від 35 до 60 років;

- Завод наголошує, що згідно з інструкцією до застосування препарату «Оптикс» даний препарат має такі показання до застосування: поповнення необхідних вітамінів і мінералів при захворюваннях очей (вікова дегенерація сітківки, катаракта, ретинопатії, хвороби зорового нерва); профілактика вікових порушень зору і захворювань очей у групах ризику (у віці старше 55 років; у хворих на цукровий діабет; при наявності спадкової схильності до катаракти або дегенерації сітківки; у курців; в осіб зі світлими очима); профілактика захворювань очей при значних зорових навантаженнях (робота з комп'ютером, під впливом УФ-променів, випромінювання телеекранів); при порушеннях нічної адаптації зору; під час одужання після офтальмологічних операцій;

- кожен з перелічених факторів в кожному конкретному випадку має вирішальний вплив на здоров'я очей, проте в цілому можна виокремити певні тенденції;

- так, значні зорові навантаження часто пов'язуються з роботою за комп'ютером, яка характерна більше для кваліфікованої праці та вимагає наявність, принаймні, вищої освіти (інколи двох, а то й більше). Середній вік, в якому середньостатистична людина з вищою освітою починає свій трудовий шлях - 25 років; ще 5-7 років може займати власне процес погіршення зору, внаслідок чого вже така людина звертається за лікарською допомогою;

- перше призначення лікарського засобу у такій специфічній галузі медицини, як офтальмологія, як правило, пов'язане із зверненням до лікаря;

- якщо позивач обрав би для соціологічного опитування вікову групу від 25 років, то результати не були би репрезентативними, оскільки серед даної вікової групи захворювання зору, переважно, не є властивими;

- слід також зауважити, що окрім респондентів, опитуванню підлягали також фахівці - фармацевти, працівники першого столу в аптеках;

- що ж до застережень відповідача-4 щодо дати соціологічного опитування, то позивач зазначає, що Служба не надала доказів неможливості проведення такого соціологічного опитування на вказану дату, тим більше, що добра відомість підтверджується, перш за все реальним обсягами продажів препарату, наданих Заводом та ТОВ «Проксіма Рісерч», станом на дату визнання добре відомим, а також численними рекламними і маркетинговими заходами, проведеними позивачем;

- листи дистриб'юторів підписані уповноваженими посадовими особами вказаних компаній та скріплені їх печатками; доказів недостовірності зазначеної у них інформації відповідач-4 не надав, клопотань про витребування доказів на підтвердження чи спростування таких відомостей не заявляв;

- доказом успішного відстоювання прав на знак «Оптикс», на відсутності якого акцентував увагу відповідач-4, є визнання позову в рамках даної справи відповідачами-1,2;

- як за результатами соціологічного опитування, так і за реальним місцем на ринку препарат «Оптикс» є лідером ринку в сегменті лікарських засобів для зору;

- всі ці обставини вказують на добру відомість знака «Оптикс» за свідоцтвом України на знак для товарів і послуг № 79371, яку обґрунтовує позивач, та на необґрунтованість доводів Служби щодо її відсутності.

Представники позивача у судовому засіданні 12.12.2016 надали пояснення у справі, позовні вимоги підтримали у повному обсязі.

Представник відповідача-4 надав пояснення по суті спору, проти задоволення позовних вимог заперечив повністю.

Представники відповідачів-1,2,3 у судове засідання не з'явилися, про причини неявки суд не повідомили, про дату, час та місце проведення судового засідання були повідомлені належним чином.

Ухвали господарського суду міста Києва було надіслано учасникам процесу на адреси, зазначені у позовній заяві та у витягах з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, що також підтверджується відмітками канцелярії на звороті таких ухвал та рекомендованими повідомленнями про вручення поштового відправлення.

У підпункті 3.9.2 пункту 3.9 постанови пленуму Вищого господарського суду України від 26.12.2011 № 18 «Про деякі питання практики застосування Господарського процесуального кодексу України судами першої інстанції» зазначено, що, розпочинаючи судовий розгляд, суддя має встановити, чи повідомлені про час і місце цього розгляду особи, які беруть участь у справі, але не з'явилися у засідання. Особи, які беруть участь у справі, вважаються повідомленими про час і місце її розгляду судом, якщо ухвалу про порушення провадження у справі надіслано за поштовою адресою, зазначеною у позовній заяві. У випадку нез'явлення в засідання представників обох сторін або однієї з них справа може бути розглянута без їх участі, якщо неявка таких представників не перешкоджає вирішенню спору.

Враховуючи наведене та з метою запобігання безпідставному затягуванню розгляду справи, суд дійшов висновку про можливість розгляду справи по суті в судовому засіданні 12.12.2016 без участі представників відповідачів-1,2,3 за наявними в ній матеріалами (стаття 75 Господарського процесуального кодексу України, далі - ГПК України).

Оцінивши наявні в матеріалах справи докази, які мають значення для розгляду справи по суті, проаналізувавши встановлені фактичні обставини справи в їх сукупності, заслухавши пояснення представників позивача та відповідача-4, господарський суд міста Києва

ВСТАНОВИВ:

Позивач є володільцем таких свідоцтв України на знак для товарів і послуг:

№ 79371 «Оптикс» (словесний), зареєстрований для товарів 05 класу МКТП «фармацевтичні препарати; активні біологічні добавки; амінокислоти на лікарські потреби; антисептики; антибіотики; апетитостримувачі на лікарські потреби; аптечки першої допомоги; бадьорівники (тонізівники); бактерицидні засоби; бальзами лікувальні; бальзамічні препарати на лікарські потреби; білкові харчові продукти на лікарські (медичні) потреби; біологічні препарати на лікарські потреби; вакцини; вітамінні напої; вітамінні препарати; вітамінно-мінеральні комплекси; води мінеральні на лікарські (медичні) потреби; гормони на лікарські потреби; гормональні препарати; дитяче харчування; дієтичні речовини на лікарські (медичні) потреби; діагностичні препарати на лікарські (медичні) потреби; дієтичні харчові продукти лікарські (медичні); дієтичні напої лікарські; домішки до кормів лікарські; еліксири; заспокоювальні препарати; знечулювачі; імунобіологічні препарати на лікарські потреби; імуностимулятори на лікарські потреби; капсули, що належать до 5 класу; кислоти на фармацевтичні потреби; краплі; кровоочищальні засоби; ліки для людини; лікувальні та вітамінні препарати натурально-рослинного походження; лікувальні препарати для росту волосся; лікувальні олії; лікарські препарати для худнення; лікувальні чаї, напої, настої і настоянки; лікарський чай для худнення; лініменти (рідкі мазі); льодяники лікувальні; магнезія; мазі; мінеральні харчові домішки; пігулки (пілюлі); полівітамінні препарати; поживні домішки на лікарські (медичні) потреби; препарати з мікроелементами для людей і тварин; препарати з мікроорганізмами на лікарські потреби; препарати для лікування і профілактики різних захворювань; протипаразитні препарати; протигрибкові препарати; релаксанти для м'язів; свічки на фармацевтичні потреби; сиропи, що належать до 5 класу; солі мінеральних вод; таблетки; трави лікувальні (цілющі); фармацевтичні препарати для догляду шкіри; фармацевтичні препарати від лупи; ферментні препарати на лікарські потреби; хіміко-фармацевтичні препарати; хімічні препарати на лікарські (медичні) потреби»; дата подання заявки - 26.04.2006 № m 2006 06127; дата публікації відомостей про видачу свідоцтва - 10.07.2007 (бюлетень № 10);

№ 79372 «Оптікс» (словесний), зареєстрований для товарів 05 класу МКТП «фармацевтичні препарати; активні біологічні добавки; амінокислоти на лікарські потреби; антисептики; антибіотики; апетитостримувачі на лікарські потреби; аптечки першої допомоги; бадьорівники (тонізівники); бактерицидні засоби; бальзами лікувальні; бальзамічні препарати на лікарські потреби; білкові харчові продукти на лікарські (медичні) потреби; біологічні препарати на лікарські потреби; вакцини; вітамінні напої; вітамінні препарати; вітамінно-мінеральні комплекси; води мінеральні на лікарські (медичні) потреби; гормони на лікарські потреби; гормональні препарати; дитяче харчування; дієтичні речовини на лікарські (медичні) потреби; діагностичні препарати на лікарські (медичні) потреби; дієтичні харчові продукти лікарські (медичні); дієтичні напої лікарські; домішки до кормів лікарські; еліксири; заспокоювальні препарати; знечулювачі; імунобіологічні препарати на лікарські потреби; імуностимулятори на лікарські потреби; капсули, що належать до 5 класу; кислоти на фармацевтичні потреби; краплі; кровоочищальні засоби; ліки для людини; лікувальні та вітамінні препарати натурально-рослинного походження; лікувальні препарати для росту волосся; лікувальні олії; лікарські препарати для худнення; лікувальні чаї, напої, настої і настоянки; лікарський чай для худнення; лініменти (рідкі мазі); льодяники лікувальні; магнезія; мазі; мінеральні харчові домішки; пігулки (пілюлі); полівітамінні препарати; поживні домішки на лікарські (медичні) потреби; препарати з мікроелементами для людей і тварин; препарати з мікроорганізмами на лікарські потреби; препарати для лікування і профілактики різних захворювань; протипаразитні препарати; протигрибкові препарати; релаксанти для м'язів; свічки на фармацевтичні потреби; сиропи, що належать до 5 класу; солі мінеральних вод; таблетки; трави лікувальні (цілющі); фармацевтичні препарати для догляду шкіри; фармацевтичні препарати від лупи; ферментні препарати на лікарські потреби; хіміко-фармацевтичні препарати; хімічні препарати на лікарські (медичні) потреби»; дата подання заявки - 26.04.2006 № m 2006 06128; дата публікації відомостей про видачу свідоцтва - 10.07.2007 (бюлетень № 10).

За приписами статті 494 Цивільного кодексу України (далі - ЦК України) і пункту 4 статті 5 Закону набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчується свідоцтвом. Обсяг правової охорони торговельної марки визначається наведеними у свідоцтві її зображенням та переліком товарів і послуг, якщо інше не встановлено законом.

Позивач вважає, що торговельна марка «Оптикс» є добре відомою в Україні для товарів 05 класу МКТП з 01.01.2014.

Статтею 25 Закону передбачено, що охорона прав на добре відомий знак здійснюється згідно з статтею 6 bis Паризької конвенції про охорону промислової власності та цим Законом на підставі визнання знака добре відомим Апеляційною палатою або судом. Знак може бути визнаний добре відомим незалежно від реєстрації його в Україні.

При визначенні того, чи є знак добре відомим в Україні, можуть розглядатися, зокрема, такі фактори, якщо вони є доречними:

ступінь відомості чи визнання знака у відповідному секторі суспільства;

тривалість, обсяг та географічний район будь-якого використання знака;

тривалість, обсяг та географічний район будь-якого просування знака, включаючи рекламування чи оприлюднення та представлення на ярмарках чи виставках товарів та/або послуг, щодо яких знак застосовується;

тривалість та географічний район будь-яких реєстрацій та/або заявок на реєстрацію знака за умови, що знак використовується чи є визнаним;

свідчення успішного відстоювання прав на знак, зокрема територія, на якій знак визнано добре відомим компетентними органами;

цінність, що асоціюється зі знаком.

Порядок визнання Апеляційною палатою знака добре відомим в Україні встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері інтелектуальної власності. За подання заяви про визнання знака добре відомим сплачується збір.

Рішення Апеляційної палати щодо визнання знака добре відомим в Україні може бути оскаржено у судовому порядку.

З дати, на яку за визначенням Апеляційної палати чи суду знак став добре відомим в Україні, йому надається правова охорона така сама, якби цей знак був заявлений на реєстрацію в Україні. При цьому вона поширюється також на товари і послуги, що не споріднені з тими, для яких знак визнано добре відомим в Україні, якщо використання цього знака іншою особою стосовно таких товарів і послуг вказуватиме на зв'язок між ними та власником добре відомого знака і його інтересам, ймовірно, буде завдано шкоди таким використанням.

Завод обґрунтовує добру відомість торговельної марки «Оптикс» з 01.01.2014 таким:

- позивач використовує зареєстровані торговельні марки «Оптикс» та «Оптікс» для: зареєстрованого лікарського засобу під торговельним найменуванням «Оптикс» (таблетки, вкриті плівковою оболонкою, № 30 (10x3), № 60 (10x6) у блістерах), який виготовляється з 2007 року та реалізується згідно реєстраційного посвідчення Міністерства охорони здоров'я України від 17.08.2007 № UA/6929/01/01, дію якого продовжено від 03.08.2012 до 03.08.2017; дієтичної добавки під торговельним найменуванням «Оптикс Форте», яка виготовляється з 2011 року, зареєстрована та реалізується згідно ТУ У 15.8-35251822- 004:2011 «Добавка дієтична «Оптикc Форте», висновку Державної санітарно-епідеміологічної експертизи від 10.06.2016 № 05.03.02-06/19727;

- просування торговельної марки позивач здійснює шляхом розміщення наукових статей та рекламування в спеціалізованих медичних виданнях «Офтальмология. Восточная Европа», проведення рекламних акцій, виготовлення та розповсюдження рекламних листівок на території всієї України (окрім окупованої Автономної Республіки Крим) тощо;

- Завод вказує, що з огляду на надзвичайно великий попит та динаміку продажів лікарського засобу «Оптикс» та дієтичної добавки «Оптикс Форте» як в Україні, так і за кордоном, зумовлену їх якістю та обізнаністю про дані препарати лікарів та фармацевтів, позивач не вдається до активного рекламування даних препаратів на радіо та телебаченні, а лише підтримує на належному рівні клінічні дослідження лікувальної дії даних препаратів та вчасно інформує про них медичну спільноту;

- в підтвердження просування лікарського засобу шляхом рекламування позивач подав копії таких документів: договору від 27.12.2013 № 11/09-13 про надання рекламних послу (далі - Договір від 27.12.2013), укладений Заводом (замовник) і товариством з обмеженою відповідальністю «Наші Комунікації» (виконавець; далі - ТОВ «Наші Комунікації»); додатку від 10.02.2014 № 5 до Договору від 27.12.2013, в якому сторони узгодили, що замовник доручає, а виконавець бере на себе зобов'язання з організації та проведення рекламних акцій, перелік та умови проведення яких передбачений додатком до Договору від 27.12.2013; виконавець здійснює виробництво рекламних матеріалів та проведення розповсюдження рекламних листівок препарату «Оптикс-форте» в аптеках з 01.03.2014 по 31.03.2014 за адресною програмою; замовлення від 10.02.2014 № 5 до Договору від 27.12.2013 на виготовлення та розповсюдження рекламних листівок у кількості 240 000 штук; кошторису від 10.02.2014 по замовленню № 5; акта приймання-передачі робіт (надання послуг) від 31.03.2014 № ОУ-0000005 на суму 400 000 грн.; звіту про проведення промо активності по ТМ Оптикс Форте (березень 2014); фотографій низької якості людей на фоні приміщень аптек (а.с. 102-103 том ІІ); додатку від 07.06.2014 № 18 до Договору від 27.12.2013, в якому сторони узгодили, що замовник доручає, а виконавець бере на себе зобов'язання з організації та проведення рекламних акцій, перелік та умови проведення яких передбачений додатком до Договору від 27.12.2013; виконавець здійснює виробництво рекламних матеріалів та проведення розповсюдження рекламних листівок препарату «Оптикс форте» в аптеках з 07.07.2014 по 31.07.2014; кошторису від 07.06.2014 по замовленню № 18; адресної програми розповсюдження рекламних матеріалів; акта приймання-передачі робіт (надання послуг) від 31.07.2014 № ОУ-0000051 на суму 400 000 грн.; звіту про проведення промо активності по ТМ Оптикс Форте (липень 2014); пояснювальної записки до звіту; звіт з розповсюдження рекламних матеріалів Заводу; розрахунку потенційно повідомлених людей впродовж компанії; фотографії низької якості людей на фоні приміщень аптек (а.с. 147-151 том ІІ); договору від 26.08.2014 № 26/08-14 (далі - Договір від 26.08.2014), укладений Заводом (замовник) і товариством з обмеженою відповідальністю «Нетворк Мультимедіа» (виконавець); додатку від 11.11.2014 № 12 до Договору від 26.08.2014, за умовами якого замовник доручає, а виконавець бере на себе зобов'язання з організації та проведення рекламної промо акції, а саме: виробництво рекламних листівок препарату «Оптикс Форте» згідно з наданими замовником оригінал-макетами та проведення розповсюдження рекламних листівок препарату «Оптикс Форте» біля аптек в населених пунктах згідно затвердженої адресної програми в період з 01.12.2014 по 31.12.2014; акта приймання-передачі робіт (надання послуг) від 01.12.2014 № ОУ-0000021 на суму 260 000 грн.; замовлення від 11.11.2014 № 12 на виготовлення 300 000 рекламних листівок препарату «Оптикс Форте»; кошторису від 11.11.2014 по замовленню № 12; адресної програми розповсюдження рекламних матеріалів; звіту про проведення рекламного заходу згідно з додатком від 11.11.2014 № 12 до Договору від 26.08.2014; оцінки ефективності рекламного заходу з розповсюдження рекламних листівок (ліфлетів); фотографії низької якості людей на фоні приміщень аптек (а.с. 182-155 том ІІ); договору від 02.09.2014 № 020914 про надання рекламних послуг (далі - Договір від 02.09.2014), укладеного Заводом (замовник) і товариством з обмеженою відповідальністю «Нові Комунікаційні Рішення» (виконавець); додатку від 09.02.2015 № 19 до Договору від 02.09.2014, за умовами якого виконавець зобов'язався організувати виробництво рекламних листівок препарату «Оптікс Форте» згідно наданих замовником оригінал-макетів та розповсюдження рекламних листівок серед населення України біля найбільш прохідних перехресть, вулиць, супермаркетів, торгових центрів з місцезнаходженням аптек в радіусі до 100 метрів в населених пунктах згідно з затвердженою адресною програмою в період з 01.03.2015 по 31.03.2015; листа-замовлення від 09.02.2015 № 19; кошторису від 09.02.2015; пояснювальної записки до звіту про проведення рекламного заходу; адресної програми (копія низької якості; а.с.192-202); акта приймання-передачі робіт (надання послуг) від 31.03.2015 № ОУ-0000011 на суму 480 000 грн.; звіту про проведення рекламного заходу згідно додатку від 09.02.2015 № 19 до Договору від 02.09.2014; фотографій низької якості людей на фоні приміщень аптек (а.с. 245-250 том ІІ; а.с.1-2 том ІІІ); договору від 26.01.2015 № 4 на розміщення інформаційних матеріалів (далі - Договір від 26.01.2015), укладений Заводом (замовник) і товариством з обмеженою відповідальністю «Видавецький Дім «Професійні видання» (виконавець; далі - ТОВ «Професійні видання»); замовлення від 03.09.2015 до Договору від 26.01.2015, в якому було узгоджено розміщення інформаційного макету у журналі «Офтальмология.Восточная Европа»; акта надання послуг від 09.10.2015 № 311 на суму 10 850 грн.; сторінки вказаного журналу номер 3 (26) 2015 (титульна; та на якій розміщено рекламу препарату «Оптикс»); замовлення від 27.01.2015 до Договору від 26.01.2015, в якому було узгоджено розміщення інформаційного макету у журналі «Офтальмология.Восточная Европа»; акта надання послуг від 16.02.2015 № 8 на суму 11 625 грн.; сторінки вказаного журналу номер 1 (24) 2015 (титульна; та на якій розміщено рекламу препарату «Оптикс»); акта надання послуг від 22.12.2014 № 392 на суму 19 500 грн.; сторінки журналу «Офтальмология.Восточная Европа» номер 4 (23) 2014 (титульна; та на якій розміщено рекламу препарату «Оптикс»); акта надання послуг від 30.09.2014 № 276 на суму 12 000 грн.; сторінки журналу «Офтальмология.Восточная Европа» номер 3 (22) 2014 (титульна; сторінки, на яких розміщено рекламу препарату «Оптикс» та статтю «Центральная серозная хориоретинопатия: клиника, діагностика и лечение»); акта надання послуг від 20.05.2014 № 122 на суму 8 700 грн.; сторінки журналу «Офтальмология.Восточная Европа» номер 2 (21) 2014 (титульна; сторінки, на яких розміщено рекламу препарату «Оптикс» та статтю «Клинический случай лечения пациента…»); акта надання послуг від 15.02.2014 № 8 на суму 11 175 грн.; сторінки журналу «Офтальмология.Восточная Европа» номер 1 (20) 2014 (титульна; сторінки, на яких розміщено рекламу препарату «Оптикс» та статтю «К вопросу профілактики и лечения возрастной макулодистрофии»); договору від 02.02.2015 № 1/2015 про надання рекламних послуг (далі - Договір від 02.02.2015), укладеного Заводом (замовник) і товариством з обмеженою відповідальністю «Промо УА» (виконавець); додатку від 02.02.2015 № 13 до Договору від 02.02.2015, в якому узгоджено те, що замовник доручає, а виконавець бере на себе зобов'язання з організації та проведення рекламних заходів (виробництво та розповсюдження рекламних матеріалів - листівок товару «Оптикс Форте»); акта надання послуг від 27.02.2015 № 16 на суму 480 000 грн.; звіту про проведення про активності по торговельній марці «Оптикс Форте»; фотографій низької якості людей на фоні аптек (а.с. 60-66 том ІІІ); додатку від 27.02.2015 № 20 до Договору від 02.02.2015, в якому узгоджено те, що замовник доручає, а виконавець бере на себе зобов'язання з організації та проведення рекламних заходів (виробництво та розповсюдження рекламних матеріалів - листівок товару «Оптикс Форте»); акта надання послуг від 31.03.2015 № 28 на суму 260 000 грн.; звіту про проведення про активності по торговельній марці «Оптикс Форте»; фотографій низької якості людей на фоні аптек (а.с. 85-88 том ІІІ); додатку від 30.03.2015 № 38 до Договору від 02.02.2015, в якому узгоджено те, що замовник доручає, а виконавець бере на себе зобов'язання з організації та проведення рекламних заходів (виробництво та розповсюдження рекламних матеріалів - листівок товару «Оптикс Форте»); акта надання послуг від 30.04.2015 № 55 на суму 480 000 грн.; звіту про проведення про активності по торговельній марці «Оптикс Форте»; фотографій низької якості людей на фоні аптек (а.с. 106-107 том ІІІ); договору від 30.09.2015 № 300915/1 про надання рекламних послуг (далі - Договір від 30.09.2015), укладеного Заводом (замовник) і товариством з обмеженою відповідальністю «Обрій Реклама» (виконавець); додатку від 30.09.2015 № 2 до Договору від 30.09.2015, в якому узгоджено те, що замовник доручає, а виконавець приймає на себе зобов'язання з виконання послуг з реклами препаратів позивача, у тому числі, «Оптикс форте»; листа-замовлення від 30.09.2015 № 6 до Договору від 30.09.2015; кошторису від 30.09.2015; адресної програми; акта надання послуг від 31.10.2015 № 12 на суму 1 000 000 грн.; звіту про проведення промо активності по торговельній марці «Оптикс Форте» (жовтень 2015); фотографій низької якості людей на фоні аптек (а.с. 132-133 том ІІІ); додатку від 30.09.2015 № 4 до Договору від 30.09.2015, в якому узгоджено те, що замовник доручає, а виконавець приймає на себе зобов'язання з виконання послуг з реклами препаратів позивача, у тому числі, «Оптикс форте»; листа-замовлення від 30.09.2015 № 12 до Договору від 30.09.2015; кошторису від 30.09.2015; адресної програми; акта надання послуг від 30.11.2015 № 30 на суму 1 020 000 грн.; пояснювальної записки до звіту; звіту про проведення промо активності по торговельній марці «Оптикс Форте» (листопад 2015); фотографій низької якості людей на фоні аптек (а.с. 152-153 том ІІІ); договору від 02.02.2016 № 3 на розміщення інформаційних матеріалів (далі - Договір від 02.02.2016), укладений Заводом (замовник) і ТОВ «Професійні видання» (виконавець); замовлення від 02.02.2016 до Договору від 02.02.2016, в якому було узгоджено розміщення інформаційного макету у журналі «Офтальмология.Восточная Европа»; акта надання послуг від 24.02.2016 № 14 на суму 11 625 грн.; сторінки вказаного журналу, на якій розміщено рекламу препарату «Оптикс»); замовлення від 06.04.2016 до Договору від 02.02.2016, в якому було узгоджено розміщення інформаційного макету у журналі «Офтальмология.Восточная Европа»; акта надання послуг від 30.05.2016 № Вд000000058 на суму 16 320 грн.; сторінки вказаного журналу номер 2016, том 6 № 2 (титульна; сторінка, на якій розміщено рекламу препарату «Оптикс»);

- на підтвердження тривалості, обсягу та географії використання знака для товарів і послуг «Оптикс» позивач надав:

копії висновків державної санітарно-епідеміологічної експертизи від 09.08.2011 № 05.03.02-06/81604, від 22.09.2011 № 05.03.02-04/93878, від 23.04.2013 № 05.03.02-04/30788, від 14.05.2013 № 05.03.02-06/7475, від 01.10.2014 № 05.03.02-04/60884, від 03.09.2014 № 05.03.02-04/5558 та від 10.06.2016 № 05.03.02- 06/192727;

лікарський засіб «Оптикс» (таблетки, вкриті плівковою оболонкою, № 60 (10x6) у блістерах) та дієтичну добавку «Оптикс Форте» (ТУ У 15.8-4:2011 «Добавка дієтична «Оптикс Форте») із нанесеним на їх упаковки маркуванням - знак для товарів і послуг «Оптикс»;

листи дистриб'юторів лікарських засобів Заводу (від 04.10.2016 № б/н товариства з обмеженою відповідальністю «Вента.ЛТД»; від 03.10.2016 № б/н товариства з обмеженою відповідальністю «Фрам Ко»; від 08.11.2016 № 508 торгового приватного унітарного підприємства «МедФармИнвест»; від б/д № б/н ТОВ «Аметрин ФК»; від 10.11.2016 № 583 СП Рихпангалфарма ООО; від 14.11.2016 № 432 ТОВ «Проксима Рисерч»; від 14.11.2016 № 433 ТОВ «Проксима Рисерч»; від б/д № б/н ТОВ «Аметрин ФК»; від 07.11.2016 № б/н ТОВ «Фіто-Лек»);

- Завод вказує, що за 9 років на ринку фармацевтичних препаратів в Україні реалізовано продукції під брендом «Оптикс» на загальну суму 128 096 346,75 грн.;

- у Республіці Білорусь Завод має зареєстровану торговельну марку «ОПТИКС ФОРТЕ» для товарів 05 класу МКТП, який і використовує для маркування однойменної продукції, що експортується позивачем з України в Республіку Білорусь; факт реєстрації підтверджується посвідченням на товарний знак від 26.03.2015 № 58480;

- за період із січня 2015 року по вересень 2016 року Завод експортував продукції під брендом «Оптикс» на загальну суму 27 194 834,19 грн.;

- таким чином, за весь час існування на ринку фармацевтичних препаратів в Україні та за кордоном реалізовано продукції Заводу під брендом «Оптикс» на загальну суму 155 291 180,94 грн.;

- позивачем подано суду графіки, в яких показано динаміку продажу продукції, маркованої позначенням «Оптикс» у порівнянні з іншими препаратами конкурентів в перерахунку всіх препаратів на 30 таблеток в упаковці (інформація представлена у графічному вигляді із БД «Моріон»);

- позивач зазначає, що із наведених ним графіків вбачається, що лікарський засіб «Оптикс» (таблетки, вкриті плівковою оболонкою, № 30 (10x3), № 60 (10x6) у блістерах) та дієтична добавка «Оптикс Форте» за динамікою продажу та динамікою долі на ринку займають першу позицію у конкурентному середовищі у межах групи (у перерахунку по 30 таблеток в упаковці) за період 2014 року - липень 2016 року, а отже, є безсумнівними лідерами у групі;

- ТОВ «Соціополіс» було проведено соціологічне дослідження з метою визначення рівня відомості препаратів під торговельними марками «СуперОптік» і «Оптикс» та ступеню схожості торговельних марок, в результаті якого було оформлено у вересні 2016 року звіт;

- у вказаному звіті зазначено, що: 79,4% споживачів знають препарат (продукцію) під торговельною маркою «Оптикс», при чому 52,7% респондентів назвали його виробником Завод; 75,8% споживачів, які знають препарат (продукцію) під торговельною маркою «Оптикс», відповіли, що така продукція застосовується для лікування та профілактики захворювань очей, профілактики вікових порушень зору; найбільша кількість респондентів серед тих, кому відомий препарат «Оптикс» (39,7%), знають вказаний препарат від 1 до 3 років; менше року знають препарат «Оптикс» 30,4 %, а більше трьох років - 17,6 % респондентів;

- на думку позивача, обізнаність 79,4% споживачів із препаратом «Оптикс» виробництва Заводу дозволяє стверджувати, що знак для товарів і послуг «Оптикс» є добре відомим в Україні у відповідному секторі суспільства;

- також, у листопаді 2016 року ТОВ «Соціополіс» проведено соціологічне дослідження з метою визначення рівня відомості торговельної марки «Оптикс» в Україні та оформлено звіт, з якого вбачається, що: 82,5 % респондентам відома торговельна марка «Оптикс»; 72 % респондентів обізнані, що позначення «Оптикс» використовується для маркування препаратів (вітаміни, дієтичні добавки) для профілактики захворювань очей і вікових порушень зору; 59,1 % респондентів відповіли, що власником торговельної марки «Оптикс» є Завод; 33,9 % респондентів знають про торговельну марку «Оптикс» менше років; а 37,7 % - від 1 до 3 років; 57,9 % респондентів приймали препарат під торговельною маркою «Оптикс»; 57,8 % респондентів приймали препарат один раз на рік; 54,9 % респондентів купували коли-небудь препарат під торговельною маркою «Оптикс»; 40,4 % респондентів вирішили купити препарат «Оптикс» за рекомендацією лікаря;

- на думку позивача, саме з 01.01.2014 торговельна марка «Оптикс» є добре відомою, оскільки:

із початку 2014 року за динамікою продажу продукція під брендом «Оптикс» впевнено лідирує серед препаратів своєї групи;

об'єктивна обізнаність споживачів про препарат (продукцію) під торговельною маркою «Оптикс»: 79,4% за даними соціологічного опитування знають дану продукцію, при чому кожний четвертий із десяти опитаних (39,7%), знають вказаний препарат від 1 до 3 років;

продукція Заводу під брендом «Оптикс» міцно закріпилася і за кордоном, враховуючи, що тільки за період січень 2015 року - серпень 2016 року позивач експортував продукції на загальну суму 27 194 834,19 грн.

Суд дійшов висновку про відмову у задоволенні позовних вимог щодо визнання торговельної марки «Оптикс» добре відомою в Україні, виходячи з такого.

Відповідно до підпункту 3.2.3 пункту 3.2 Порядку фактичні дані, які підтверджують добру відомість знака стосовно товарів і/або послуг, щодо яких він використовується, на вказану в заяві дату повинні бути представлені відомостями, що містяться у відповідних документах.

Ці відомості мають підтверджувати наявність факторів, якщо вони є доречними, визначених у пункті 2 статті 25 Закону.

Використання або будь-яке просування знака може підтверджуватися відомостями про:

види маркування товарів і/або застосування знака при наданні послуг;

експонування товарів на виставках, ярмарках, зокрема міжнародних і/або національних. При цьому можуть надаватись відомості про кількість відвідувачів виставки, ярмарки, площі виставочних павільйонів тощо;

використання знака в рекламі;

комерційне використання знака в мережі Інтернет;

заходи щодо просування знака.

Інтенсивність використання знака на території України може підтверджуватися відомостями про:

обсяг реалізації товарів і/або послуг, відносно яких застосовується знак;

перелік регіонів України із зазначенням населених пунктів, у яких здійснювалась реалізація таких товарів і/або послуг;

середню кількість споживачів товарів і/або послуг на дату, указану в заяві;

коло споживачів та їх специфіку залежно від характеру товарів і/або послуг;

положення виробника на ринку у відповідному секторі економіки;

обсяги експорту (імпорту) товарів, щодо яких застосовується знак;

цінність (вартість) знака згідно з даними річних фінансових звітів (при цьому методика оцінки знака визначається його власником).

Тривалість використання знака може підтверджуватися відомостями про дату початку використання знака та про безперервність його використання.

Рекламування знака може підтверджуватися відомостями про:

способи рекламування маркованих товарів у різних засобах інформації, включаючи Інтернет;

кількість споживачів такої реклами;

витрати на рекламування, зокрема фінансові документи (звіти) щодо витрат на рекламу.

Відомість знака в певному колі споживачів може підтверджуватися результатами опитування з питання доброї відомості знака в Україні, проведеного дослідницькою організацією, яка спеціалізується в галузі проведення соціологічних або маркетингових досліджень.

Опитуванням має бути охоплено принаймні шість населених пунктів різних географічних регіонів України з кількістю населення не менше 500 тис. При цьому переважним є опитування в трьох містах, таких як Київ, Харків, Львів, Одеса, Дніпропетровськ, Луганськ, Донецьк, Севастополь. Інші населені пункти визначаються, виходячи з характеру діяльності власника знака з виробництва товарів і/або надання послуг.

Кількість опитуваних повинна відповідати цілям об'єктивності опитування, у зв'язку з чим їх максимальна кількість не обмежується, а мінімальна має бути не менше 500 опитуваних у будь-яких двох населених пунктах і не менше 125 - у кожному іншому населеному пункті.

Опитування стосовно доброї відомості знака повинно бути репрезентативним для населення всієї України та проводитися з урахуванням «цільової аудиторії».

Опитування стосовно доброї відомості знака, призначеного для продукції виробничо-технічного призначення, має проводитися серед фахівців, які є споживачами продукції даного виду і належать до виробничих, торгових та інших ділових кіл.

Опитування стосовно доброї відомості знака, призначеного для товарів народного споживання, має проводитися серед так званих середніх споживачів за ознаками віку, статі, освіти, соціального та матеріального стану, а також серед фахівців відповідних галузей промисловості, торгівлі.

Результати опитування певного кола респондентів - споживачів і фахівців мають дати відповіді на такі, принаймні, питання:

чи відомий їм знак;

для яких товарів і/або послуг застосовується знак;

яка саме особа, на їх думку, є власником знака або виробником товарів, маркованих знаком, і/або надавачем послуг, для яких знак застосовується;

з якого часу їм відомий знак;

що для них є джерелом інформації про знак.

Якщо знак зареєстровано в інших країнах, то заявником можуть бути надані відомості про кількість таких реєстрацій та строки їх дії.

Якщо знак уже визнаний добре відомим в інших країнах, то заявником можуть бути надані відомості про рішення щодо цього факту, прийняті компетентними органами цих країн.

Якщо знак використовується в інших державах, зокрема в тих, що мають давні економічні і торговельні зв'язки з Україною, то заявником можуть бути надані відомості про факт такого використання.

Заявником можуть бути надані також й інші відомості, які, на його думку, свідчать про добру відомість його знака в Україні стосовно товарів і/або послуг, що ним виробляються і/або надаються.

Подані Заводом документи як докази доброї відомості торговельної марки не є належними та такими, що підтверджують фактичні дані у розумінні підпункту 3.2 пункту 3.2 Порядку та статті 25 Закону з огляду на таке.

Позивач підтвердив використання знака для маркування своєї продукції.

Завод не подав суду документального підтвердження просування торговельної марки «Оптикс» шляхом експонування товару на виставках, ярмарках, тощо.

У свою чергу просування торговельної марки шляхом рекламування підтверджено лише двома способами, а саме:

- рекламні акції, які проводилися на певній території України і не охоплювали всю територію держави, та полягали у розповсюдженні рекламних листівок;

- розміщення реклами у журналі.

Слід зазначити, що в наш час найбільш ефективною є реклама на телебаченні, радіо та у мережі Інтернет.

Позивач не надав жодного документального підтвердження просування своєї продукції з маркуванням торговельною маркою «Оптикс» за допомогою телебачення, радіо та мережі Інтернет, посилаючись при цьому на те, що такі види реклами не були необхідними у зв'язку з тим, що продукція і так відома споживачам.

Що ж до доказів рекламування продукції шляхом розповсюдження листівок і розміщення реклами у журналі, то таке просування не забезпечує добру відомість торговельної марки, виходячи з такого.

Зі змісту договорів, які були укладені Заводом і виконавцями, вбачається, що рекламні акції, що полягали у розповсюдженні рекламних листівок, почали проводитися лише з березня 2014 року.

Разом з тим, такий вид реклами не можна вважати ефективним методом просування торговельної марки на всій території України.

Що ж до розміщення реклами у журналі та друк лише двох наукових статей із згадуванням продукції позивача, то слід вказати таке.

Завод за період з лютого 2014 року по травень 2016 року розмістив рекламу продукції під торговельною маркою «Оптикс» всього у восьми випусках лише одного журналу «Офтальмология.Восточная Европа», який по суті є науково-практичним виданням і розрахований на вузьке коло читачів.

Крім того, позивач документально підтвердив рекламування знака лише з лютого 2014 року, а тому незрозумілим є визначення доброї відомості торговельної марки саме з 01.01.2014, тобто до початку просування продукції.

Що ж до доказів інтенсивності використання знака на території України, то слід вказати таке.

Позивачем подано листи дистриб'юторів та власну інформацію про обсяги продажу та територію реалізації препаратів, які марковані позначенням «Оптикс», що не є належним документальним підтвердженням таких даних.

Завод не підтвердив належним чином факт укладення відповідних договорів із власними дистриб'юторами.

Суду не подано первинної бухгалтерської документації, яка б підтверджувала вказаний обсяг виробництва та продажу препаратів.

Документально не підтверджено територію фактичної реалізації продукції під торговельною маркою «Оптикс».

Що ж до графіків (а.с. 154-155), в яких позивач вказував на те, що серед конкурентів його продукція є лідером продажу та за динамікою зростання має стабільний характер, то Завод сформував вказані графіки самостійно з посиланням на те, що інформація про конкурентів була отримана із «БД Моріон».

Разом з тим, достовірність такої інформації та джерело її отримання не доведені належними та допустимими доказами.

Вказані у графіках дані не носять загальновідомий характер і не можуть бути належним свідченням положення Заводу як виробника препарату для зору у відповідному секторі економіки.

Позивачем не було надано суду фінансові звіти, в яких була б проведена оцінка вартості (цінності) знака «Оптикс».

Не підтверджують добру відомість торговельної марки «Оптикс» також опитування, проведені ТОВ «Соціополіс».

Суд погоджується з доводами Служби про те, що опитування проводилося з порушенням вимог, які викладені у Порядку.

Доводи ж позивача про те, що саме люди похилого віку мають проблеми із зором і є потенційними користувачами препаратів, які маркуються позначенням «Оптикс», не є доречними, оскільки в час комп'ютерних технологій, що зумовлюють навантаження на зір, початок користування технікою з шкільного віку, проблеми із зором мають люди все більш молодшого віку.

Опитування, проведене у вересні 2016 року не є належним з огляду на таке:

- географія дослідження охопила лише чотири міста (м. Київ, м. Харків, м. Львів, м. Одеса), а не принаймі шість населених пунктів, як того вимагає Порядок;

- кількість респондентів 700, а не щонайменше 750;

- цільова група визначена лише жінки (хоча проблеми зору не носять гендерний характер) віком від 35 до 65 років.

Опитування проведене з 17 жовтня по 06 листопада 2016 року також не є належним, виходячи з такого.

Опитані були лише жінки віком від 35 до 60 років, які протягом останніх 6 місяців перед датою опитування купували для себе особисто або для своїх рідних препарати для покращення функції зору, вітамінні препарати для очей (потенційні споживачі) та фахівці (фармацевти, працівники першого столу в аптеках).

Цілком логічно, що фахівці обізнані про торговельну марку, якою марковані препарати, та які, у свою чергу, безпосередньо використовують у своїй професійній діяльності.

Що ж до потенційних споживачів, то незрозумілим є чому досліджувана цільова група була звужена лише до жінок, які протягом останніх шести місяців перед датою опитування купували препарати для покращення зору.

Адже добре відома торговельна марка - це знак, який відомий не лише для осіб, які вже купували подібний товар, але й для дійсно потенційних споживачів, які можуть в майбутньому купити такий товар.

Таким чином, позивачем у розумінні статті 25 Закону не підтверджено, що торговельна марка «Оптикс» є добре відомою на території України з 01.01.2014, а тому у позові в цій частині слід вимовити.

Що ж до вимог про зобов'язання Служби внести відповідні відомості в Реєстр, то вони як похідні від вимоги про визнання знака добре відомим не підлягають задоволенню, оскільки торговельну марку не визнано добре відомою у судовому порядку.

Суд дійшов про задоволення позовних вимог, які заявлені до ТОВ ЛПС Трейд» і Компанії, з огляду на таке.

Відповідачі-1,2 подали суду заяви про визнання позовних вимог (10.11.2016), які підписані повноважними представниками та скріплені печатками (а.с. 26-30 том ІІ).

Відповідно до частин першої та п'ятої статті 78 ГПК України відмова позивача від позову, визнання позову відповідачем і умови мирової угоди сторін викладаються в адресованих господарському суду письмових заявах, що долучаються до справи. Ці заяви підписуються відповідно позивачем, відповідачем чи обома сторонами.

У разі визнання відповідачем позову господарський суд приймає рішення про задоволення позову за умови, що дії відповідача не суперечать законодавству або не порушують прав і охоронюваних законом інтересів інших осіб.

Позивач зазначає, що представником позивача в аптеці товариства з обмеженою відповідальністю «Ланпус» (м. Київ, проспект Маяковського, 15А) 10.03.2016 здійснено контрольну закупку таких дієтичних добавок: «Оптик тотал» і «Оптик Сеньйор».

Позначення «Оптик тотал» і «Оптик Сеньйор» використовується для тих самих товарів 05 класу МКТП, для яких зареєстровано торговельні марки «Оптикс» і «Оптікс», а саме: дієтичних добавок - фармацевтичних препаратів.

Дієтичні добавки «Оптик тотал», «Оптик Сеньйор», «Оптикс (Форте)» і лікарський засіб «Оптикс» мають подібний склад, що підтверджується інструкціями для їх застосування.

Судом не було призначено судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності у даній справі, виходячи з такого.

Згідно з частиною першою статті 41 ГПК України для роз'яснення питань, що виникають при вирішенні господарського спору і потребують спеціальних знань, господарський суд призначає судову експертизу.

Відповідно до частини п'ятої статті 42 ГПК України висновок судового експерта для господарського суду не є обов'язковим і оцінюється господарським судом за правилами, встановленими статтею 43 цього Кодексу.

У пункті 3.3 постанови пленуму Вищого господарського суду України від 23.03.2012 № 5 «Про деякі питання практики призначення судових експертиз у справах зі спорів, пов'язаних із захистом права інтелектуальної власності» зазначено, що у вирішенні спорів про захист права інтелектуальної власності на торговельну марку можуть виникнути питання про те чи торговельна марка: мала розрізняльну здатність на дату подання заявки або чи набула розрізняльної здатності внаслідок використання; є оманливою або такою, що може ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послуги.

Крім того, підпунктом 4.3.2.4 пункту 4.3 Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, затверджених наказом Державного патентного відомства України від 28.07.1995 № 116 (в редакції наказу Державного патентного відомства України від 20.08.1997 № 72) і зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 02.08.1995 за № 276/812, передбачено, що позначення вважається схожим настільки, що його можна сплутати з іншим позначенням, якщо воно асоціюється з ним в цілому, незважаючи на окрему різницю елементів.

При перевірці позначень на тотожність і схожість необхідно: провести пошук тотожних або схожих позначень; визначити ступінь схожості заявленого позначення та виявлених при проведенні пошуку позначень; визначити однорідність товарів і/або послуг, для яких заявлено знак, в порівнянні з товарами і/або послугами, для яких зареєстровані або заявлені тотожні або схожі знаки, виявлені під час пошуку.

Судом встановлено, що комбіновані позначення «Оптик тотал» і «Оптик Сеньйор» складаються з двох слів, перше з яких «Оптик» складається з п'яти літер, які повністю співпадають з торговельною маркою «Оптикс».

Слова «Оптик» та «Оптикс» відрізняються лише однією літерою «с» на кінці слова.

Згідно з частиною першою статті 495 ЦК України майновими правами інтелектуальної власності на торговельну марку є, зокрема: право на використання торговельної марки; виключне право дозволяти використання торговельної марки; виключне право перешкоджати неправомірному використанню торговельної марки, в тому числі забороняти таке використання.

Пунктом 1 статті 5 Закону правова охорона надається знаку, який не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі та на який не поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони, встановлені цим Законом.

Відповідно до пункту 2 статті 5 Закону об'єктом знака може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, у тому числі власні імена, літери, цифри, зображувальні елементи, кольори та комбінації кольорів, а також будь-яка комбінація таких позначень.

Право власності на знак засвідчується свідоцтвом (пункт 3 статті 5 Закону).

Згідно із пунктом 5 статті 16 Закону свідоцтво надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди, якщо інше не передбачено цим Законом: зареєстрований знак стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг; зареєстрований знак стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги; означення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг, якщо внаслідок такого використання ці позначення і знак можна сплутати; позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги, або ці позначення і знак можна сплутати.

Відповідно до пункту першого статті 20 Закону будь-яке посягання на права власника свідоцтва, передбачені статтею 16 цього Закону, в тому числі вчинення без згоди власника свідоцтва дій, що потребують його згоди, та готування до вчинення таких дій, вважається порушенням прав власника свідоцтва, що тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством України.

Матеріалами справи підтверджено те, що ТОВ «ЛПС Трейд» і Компанія без згоди Заводу використовує:

- позначення «Оптик тотал» і «Оптик Сеньйор», що схожі із торговельною маркою «ОПТИКС», стосовно наведених у свідоцтві товарів, а саме 05 класу МКТП, та внаслідок такого використання ці позначення і знак можна сплутати (абзац четвертий пункту 5 статті 16 Закону).

ДФС 10.10.2016 подала суду письмові пояснення, в яких зазначила, що за період 2014-2016 роки здійснено митне оформлення товару - «Оптик тотал» і «Оптик Сеньйор» Київською міською митницею ДФС за митними деклараціями від 19.11.2015 №100250001/2015/15274 та від 06.07.2016 №125110011/2016/7297.

Слід зазначити, що ТОВ «ЛПС Трейд» є імпортером дієтичних добавок «Оптик тотал» і «Оптик Сеньйор», а Компанія - постачальником; відповідач-1,2 визнали вказані обставини.

Судом встановлено використання відповідачами торговельної марки способами, що визначені пунктом 4 статті 16 Закону, а саме нанесення знака для товарів і послуг на упаковки дієтичних добавок.

Введення дієтичних добавок «Оптик тотал» і «Оптик Сеньйор» у цивільний оборот підтверджується матеріалами справи та відповідачами-1,2. Так, до матеріалів справи долучено товар, а саме: дієтична добавка «Оптик Сеньйор»; дієтична добавка «Оптик тотал», та копія фіскального чека від 10.03.2016 № 178709, що підтверджує придбання товарів у аптеці м. Києва.

За таких обставин, позовні вимоги в частині зобов'язання відповідачів-1,2 припинити використовувати позначення «Оптикс» є обґрунтованими та такими, що підлягають задоволенню.

Відповідно до пункту 2.2 постанови пленуму Вищого господарського суду України, від 17.10.2012 № 12 «Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності» вибір способу судового захисту прав інтелектуальної власності, включаючи такі, як вилучення та знищення товарів і матеріалів, введених у цивільний оборот з порушенням права інтелектуальної власності, та знарядь, що використовувалися для виготовлення таких товарів, здійснюється особою, якій належить право інтелектуальної власності. Водночас перевірка відповідності цього способу допущеному порушенню і меті здійснення судового розгляду є обов'язком суду, який має приймати рішення зі справи в межах заявлених позовних вимог та з урахуванням фактичних обставин конкретної справи, беручи до уваги як можливість у той чи інший спосіб захистити порушене право, так і необхідність подальшого виконання прийнятого судом рішення.

Таким чином, позовні вимоги щодо зобов'язання відповідачів-1,2 припинити порушення прав інтелектуальної власності позивача, вилучення з цивільного обороту товарів - дієтичних добавок «Оптик тотал» і «Оптик Сеньйор» та зобов'язання їх знищити підлягають задоволенню.

Що ж до вимог позивача про зобов'язання ДФС зупинити пропуск через митний кордон України товарів - дієтичних добавок «Оптик тотал» і «Оптик Сеньйор», то вони не підлягають задоволенню, виходячи з такого.

Відповідно до частини першої статті 1 ГПК України підприємства, установи, організації, інші юридичні особи (у тому числі іноземні), громадяни, які здійснюють підприємницьку діяльність без створення юридичної особи і в установленому порядку набули статусу суб'єкта підприємницької діяльності, мають право звертатися до господарського суду згідно з встановленою підвідомчістю господарських справ за захистом своїх порушених або оспорюваних прав і охоронюваних законом інтересів.

Таким чином, передумовою для захисту прав та охоронюваних законом інтересів особи є наявність такого права або інтересу та порушення або оспорювання їх іншою особою (іншими особами).

Частиною першою статті 397 МК України передбачено, що органи доходів і зборів сприяють захисту прав інтелектуальної власності під час переміщення товарів через митний кордон України відповідно до цього Кодексу та інших законів України.

Відповідно до статті 398 МК України центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, веде митний реєстр об'єктів права інтелектуальної власності, які охороняються відповідно до закону, на підставі заяв правовласників.

Правовласник, який має підстави вважати, що під час переміщення товарів через митний кордон України порушуються чи можуть бути порушені його права на об'єкт права інтелектуальної власності, має право подати до центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, заяву про сприяння захисту належних йому майнових прав на об'єкт інтелектуальної власності шляхом внесення відповідних відомостей до митного реєстру об'єктів права інтелектуальної власності, які охороняються відповідно до закону.

Порядок реєстрації у митному реєстрі об'єктів права інтелектуальної власності, які охороняються відповідно до закону, включаючи форму заяви, перелік інформації та документів, які додаються до заяви, порядок подання і розгляду заяви та ведення реєстру визначаються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику.

Для сприяння захисту прав інтелектуальної власності, які охороняються відповідно до закону, під час митного контролю товарів, що переміщуються через митний кордон України, інформація про об'єкти права інтелектуальної власності, зареєстровані в митному реєстрі об'єктів права інтелектуальної власності, які охороняються відповідно до закону, надсилається всім органам доходів і зборів України.

Після реєстрації об'єкта права інтелектуальної власності в митному реєстрі об'єктів права інтелектуальної власності, які охороняються відповідно до закону, органи доходів і зборів на підставі даних такого реєстру вживають заходів щодо запобігання переміщенню через митний кордон України контрафактних товарів.

Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, забезпечує оприлюднення переліку об'єктів права інтелектуальної власності, включених до митного реєстру об'єктів права інтелектуальної власності, які охороняються відповідно до закону, на своєму офіційному сайті.

Правовласник зобов'язаний повідомити центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, про припинення чинності чи визнання недійсним права інтелектуальної власності, а також про часткову або повну передачу прав на об'єкт права інтелектуальної власності, відомості щодо якого внесені до митного реєстру об'єктів права інтелектуальної власності, які охороняються відповідно до закону.

Частиною першою статті 399 МК України передбачено, що у разі якщо орган доходів і зборів на підставі даних митного реєстру об'єктів права інтелектуальної власності, які охороняються відповідно до закону, виявляє ознаки порушення прав інтелектуальної власності щодо товарів, пред'явлених до митного контролю та митного оформлення, їх митне оформлення призупиняється, а товари підлягають розміщенню на складі цього органу.

Разом з тим, позивач не вжив заходів, передбачених статтею 398 МК України, та не подав відповідної заяви про включення торговельних марок «Оптикс» і «Оптікс» до митного реєстру об'єктів прав інтелектуальної власності.

Таким чином, позовні вимоги до ДФС не підлягають задоволенню.

За приписами статті 49 ГПК України судові витрати зі справи слід покласти на відповідачів-1,2 пропорційно розміру задоволених позовних вимог.

Керуючись статтями 43, 49, 82 - 85 ГПК України, господарський суд міста Києва

ВИРІШИВ:

1. Позов задовольнити частково.

2. Зобов'язати товариство з обмеженою відповідальністю «ЛПС Трейд» (03057, м. Київ, вул. Олександра Довженка, 12-А; ідентифікаційний код 39704068) припинити порушення прав інтелектуальної власності публічного акціонерного товариства «Київський вітамінний завод» (04073,м. Київ, вул. Копилівська, 38; ідентифікаційний код 35251822) за свідоцтвом України № 79371 на знак для товарів і послуг «ОПТИКС» та за свідоцтвом України № 79372 «ОПТІКС» шляхом припинення використання всіма доступними способами (експорт, імпорт, зберігання, пропонування до продажу, продаж, реалізацію, рекламування) товарів із нанесеними на них (упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов'язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет) позначеннями «Оптик тотал» та «Оптик Сеньйор», схожих до ступеню змішування із зареєстрованими знаками за свідоцтвами України: № 79371 на знак для товарів і послуг «Оптикс» та № 79372 на знак для товарів і послуг «Оптікс» стосовно товарів 05 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків.

3. Зобов'язати Life Pharma Systems LLP (Лайф Фарма Системз ЛЛП) (41 Duke Street, Edinburgh, EH6 8HH, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, company number S0305201 (41 Дюк Стріт, Едінбург, ЕН6 8НН, Сполучене Королівство Великобританії та Північної Ірландії, номер компанії S0305201)) припинити порушення прав інтелектуальної власності публічного акціонерного товариства «Київський вітамінний завод» (04073,м. Київ, вул. Копилівська, 38; ідентифікаційний код 35251822) за свідоцтвом України №79371 на знак для товарів і послуг «Оптикс» та за свідоцтвом України №79372 на знак для товарів і послуг «Оптікс» шляхом припинення використання всіма доступними способами (експорт, імпорт, зберігання, пропонування для продажу, продаж, реалізацію, рекламування) товарів із нанесеними на них (упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов'язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет) позначеннями «Оптик тотал» та «Оптик Сеньйор», схожих до ступеню змішування із зареєстрованими знаками за свідоцтвами України: №79371 на знак для товарів і послуг «Оптикс» та №79372 на знак для товарів і послуг «Оптікс» стосовно товарів 05 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків.

4. Зобов'язати Life Pharma Systems LLP (Лайф Фарма Системз ЛЛП) (41 Duke Street, Edinburgh, EH6 8HH, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, company number S0305201 (41 Дюк Стріт, Едінбург, ЕН6 8НН, Сполучене Королівство Великобританії та Північної Ірландії, номер компанії S0305201)) вилучити з цивільного обороту дієтичні добавки «Оптик тотал» та «Оптик Сеньйор».

5. Зобов'язати Life Pharma Systems LLP (Лайф Фарма Системз ЛЛП) (41 Duke Street, Edinburgh, EH6 8HH, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, company number S0305201 (41 Дюк Стріт, Едінбург, ЕН6 8НН, Сполучене Королівство Великобританії та Північної Ірландії, номер компанії S0305201)) знищити за власний рахунок дієтичні добавки «Оптик тотал» та «Оптик Сеньйор».

6. Стягнути з товариства з обмеженою відповідальністю «ЛПС Трейд» (03057, м. Київ, вул. Олександра Довженка, 12-А; ідентифікаційний код 39704068) з будь-якого рахунку, виявленого державним виконавцем під час виконання даного рішення суду, на користь публічного акціонерного товариства «Київський вітамінний завод» (04073,м. Київ, вул. Копилівська, 38; ідентифікаційний код 35251822) 1 378 (одну тисячу триста сімдесят вісім) грн. судового збору.

7. Стягнути з Life Pharma Systems LLP (Лайф Фарма Системз ЛЛП) (41 Duke Street, Edinburgh, EH6 8HH, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, company number S0305201 (41 Дюк Стріт, Едінбург, ЕН6 8НН, Сполучене Королівство Великобританії та Північної Ірландії, номер компанії S0305201)) з будь-якого рахунку, виявленого державним виконавцем під час виконання даного рішення суду, на користь публічного акціонерного товариства «Київський вітамінний завод» (04073,м. Київ, вул. Копилівська, 38; ідентифікаційний код 35251822) 4 134 (чотири тисячі сто тридцять чотири) грн. судового збору.

8. У задоволенні решти позовних вимог відмовити.

9. Після набрання рішенням законної сили видати відповідні накази.

Рішення набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після розгляду справи апеляційним господарським судом.

Повне рішення складено 20.12.2016.

Суддя О. Марченко