УХВАЛА

22.12.2016Справа № 910/13062/16

За позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Маревен Фуд Україна"

до 1) Державної служби інтелектуальної власності,

2) Товариства з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "Любисток"

про визнання недійсними свідоцтв України на знаки для товарів і послуг

Суддя Бондарчук В.В.

Представники:

від позивача: Дрюк Н.О., Мамуня О.С., Ковіня О.О., Лукянов О.Л.;

від відповідача-1: Запорожець Л.Г.;

від відповідача-2: Лучка І.Ю., Картушин Д.М.;

вільний слухач: ОСОБА_8

ОБСТАВИНИ СПРАВИ :

Товариство з обмеженою відповідальністю "Маревен Фуд Україна" (далі-позивач) звернулося до Господарського суду міста Києва з позовом до Державної служби інтелектуальної власності (далі-відповідач-1) та Товариства з обмеженою відповідальністю"Торговий дім "Любисток" (далі-відповідач-2) про:

- визнання свідоцтв України на знаки для товарів і послуг № 142127, № 143035 недійсними повністю;

- зобов'язання Державної служби інтелектуальної власності України внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг стосовно визнання недійсними повністю свідоцтв України на знаки для товарів і послуг № 142127, № 143035 та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені "Промислова власність";

Позовні вимоги обґрунтовані тим, що оспорювані знаки для товарів і послуг «12 ОВОЩЕЙ и трав» підлягають визнанню недійсними з підстав, передбачених ч. 2 ст. 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», оскільки не мають розрізняльної здатності та не набули її внаслідок використання.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 19.07.2016 порушено провадження у даній справі, призначено її до розгляду у судовому засіданні на 04.08.2016 за участю представників сторін, яких зобов'язано надати суду певні документи.

19.07.2016 через загальний відділ діловодства суду представник позивача подав заяву про вжиття заходів до забезпечення позову, в якій просить суд вжити заходів до забезпечення позову у даній справі, шляхом:

- заборони Державній службі інтелектуальної власності України до набрання законної сили рішенням суду у даній справі вносити будь-які зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг щодо передання іншим особам виключних майнових прав інтелектуальної власності на знаки для товарів і послуг за свідоцтвами України № 142127 та № 143035, а також щодо припинення дії свідоцтв України № 142127 та № 143035 на знаки для товарів і послуг шляхом відмови Товариства з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "Любисток" від них повністю або частково, та здійснювати пов'язані з цим публікації в офіційному бюлетені "Промислова власність";

- заборони Товариству з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "Любисток" до набрання законної сили рішенням суду у даній справі повністю або частково передавати іншим особам виключні майнові права інтелектуальної власності на знаки для товарів і послуг за свідоцтвами України № 142127 та № 143035, а також припиняти дію свідоцтв України № 142127 та № 143035 на знаки для товарів і послуг шляхом відмови від них повністю або частково.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 01.09.2016 заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Маревен Фуд Україна" про забезпечення позову задоволено. До вирішення спору у справі № 910/13062/16 по суті вжито заходи до забезпечення позову, а саме, заборонено Товариству з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "Любисток" повністю або частково передавати іншим особам виключні майнові права інтелектуальної власності на знаки для товарів і послуг за свідоцтвами України № 142127 та № 143035; заборонено Товариству з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "Любисток" припиняти дію свідоцтв України № 142127 та № 143035 на знаки для товарів і послуг шляхом відмови від них повністю або частково; заборонено Державній службі інтелектуальної власності України вносити будь-які зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг щодо передання іншим особам виключних майнових прав інтелектуальної власності на знаки для товарів і послуг за свідоцтвами України № 142127 та № 143035; заборонено Державній службі інтелектуальної власності України вносити будь-які зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг щодо припинення дії свідоцтв України № 142127 та № 143035 на знаки для товарів і послуг шляхом відмови Товариства з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "Любисток" від них повністю або частково, та здійснювати пов'язані з цим публікації в офіційному бюлетені "Промислова власність".

У судовому засіданні 04.08.2016 представник відповідача-2 надав заяву про застосування строку позовної давності, в якій зазначає, що відповідно до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг свідоцтво України № 142127 опубліковано 25.07.2011 в офіційному бюлетені «Промислова власність», свідоцтво України № 143035 було опубліковано 10.08.2011 відповідно, тобто відомості про публікацію спірних свідоцтв стали загальнодоступними з 2011 року, що свідчить про обізнаність позивача щодо реєстрації та видачі свідоцтв України №№ 142127, 143035, у зв'язку з чим просить суд застосувати у справі № 910/13062/16 строк позовної давності.

У судовому засіданні 04.08.2016 оголошувалась перерва до 29.08.2016 згідно ст. 77 ГПК України.

У судовому засіданні 29.08.2016 представник позивача подав письмові пояснення щодо заяви про застосування позовної давності, в яких вважає, що початок спливу трирічного строку позовної давності у даній справі слід відраховувати з дати отримання позивачем вимоги про припинення порушення прав на знаки за спірними свідоцтвами, а саме, 11.04.2016.

Крім того, представник позивача надав клопотання про призначення судової експертизи, в якому просить суд призначити у даній справі судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності, на вирішення експерта поставити наступні питання:

- Чи складаються знаки для товарів і послуг за свідоцтвом України № 142127 та за свідоцтвом України № 143035 лише з позначень чи даних, що є описовими при використанні зазначених у свідоцтві товарів і послуг або у зв'язку з ними?

- Чи є знаки для товарів і послуг за свідоцтвами України №№ 142127, 143035 оманливими?

- Чи є знаки для товарів і послуг за свідоцтвами України №№ 142127, 143035 такими, що не мають розрізняльної здатності?

Представник відповідача-1 надав відзив на позовну заяву, в яких зазначає, що позовна заява є необґрунтованою, оскільки не містить доказів того, що знаки для товарів і послуг відповідача-2 за свідоцтвами України №№ 142127, 143035 не відповідають визначеним Законом України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» умовам надання правової охорони.

Представник відповідача-1 надав відзив на позовну заяву, в якому зазначає, що знаки для товарів і послуг « 12 ОВОЩЕЙ и трав» та « 12 ОВОЧІВ і трав» за свідоцтвами України №№ 143035, 142127 не є описовими та відповідають умовам надання правової допомоги.

У судовому засіданні 29.08.2016 оголошувалась перерва до 01.09.2016 для надання сторонам можливості ознайомитися з матеріалами справи.

30.08.2016 через відділ автоматизованого документообігу суду представник відповідача-1 подав клопотання, в якому просить суд призначити у даній справі судову експертизу, на вирішення експерта поставити наступні питання:

- Чи є знак для товарів і послуг « 12 ОВОЩЕЙ и трав» за свідоцтвом України № 142127 таким, що не мав розрізняльної здатності, станом на 31.08.2010 - дату подання заявки № m2010 13392 на його реєстрацію?

- Чи є знак для товарів і послуг « 12 ОВОЧІВ і трав» за свідоцтвом України № 143035 таким, що не мав розрізняльної здатності, станом на 02.09.2010 - дату подання заявки № m2010 13527 на його реєстрацію?

- Чи складаються знаки для товарів і послуг « 12 ОВОЩЕЙ и трав» та « 12 ОВОЧІВ і трав» за свідоцтвами України №№ 142127, 143035 лише з позначень чи даних, що є описовими при використанні щодо зареєстрованих товарів 30 класу МКТП або у зв'язку з ними?

- Чи є знаки для товарів і послуг « 12 ОВОЩЕЙ и трав» та « 12 ОВОЧІВ і трав» за свідоцтвами України №№ 142127, 143035 оманливими для товарів 30 класу МКТП, зазначених у свідоцтвах?

У судовому засіданні 01.09.2016 представник позивача надав письмові пояснення, в яких, зазначає, що знаки для товарів і послуг « 12 ОВОЩЕЙ и трав» та « 12 ОВОЧІВ і трав» складаються виключно із описових елементів, що є підставою для відмови в наданні правової допомоги.

Представник відповідача-2 надав клопотання при призначення судової експертизи з переліком питань на вирішення експерту, а також додаткові письмові пояснення, в яких зазначає, що позивач на момент видачі спірних свідоцтв та отримання санітарно-епідеміологічного висновку № 05.03.02-04/66618, мав змогу дізнатися про товар, маркований позначеннями « 12 ОВОЩЕЙ и трав» та « 12 ОВОЧІВ і трав», виробництва ТОВ "Торговий дім "Любисток", у тому числі мав змогу ознайомитися з відкритим реєстром санітарно-епідеміологічних висновків, розміщеним на офіційному сайті МОЗ України, а також з відкритої бази даних «Зареєстровані в Україні знаки для товарів і послуг» ДП «Укрпатент».

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 01.09.2016 у справі № 910/13062/16 призначено судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності та зупинено провадження на час її проведення.

10.11.2016 матеріали справи № 910/13062/16 надійшли до Господарського суду міста Києва разом з висновком експерта № 234/16 від 04.11.2016.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 11.11.2016 поновлено провадження у даній справі та призначено до розгляду у судовому засіданні на 08.12.2016 за участю представників сторін.

05.12.2016 представник позивача через відділ автоматизованого документообігу суду подав письмові пояснення щодо обставин справи, у яких просив суд задовольнити позовні вимоги у повному обсязі.

07.12.2016 представник відповідача-2 через відділ автоматизованого документообігу суду подав клопотання про долучення додаткових письмових доказів, що підтверджують використання відповідачем-2 знаків для товарів та послуг за свідоцтвами України № № 142127, 143035.

Розгляд справи відкладався згідно п.п. 1-2 ст. 77 ГПК України.

16.12.2016 через відділ автоматизованого діловодства суду Товариство з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "Любисток" подало клопотання, в додатках до якого долучено висновок експертів Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерств юстиції України № 308/16 за результатами проведення комісійного експертного дослідження у сфері інтелектуальної власності від 16.12.2016.

У судовому засіданні 19.12.2016 представник відповідача-2 подав клопотання, в якому просить суд призначити у справі повторну судову експертизу та оплату витрат покласти на Товариство з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "Любисток".

Представник відповідача-1 надав заперечення проти висновку експерта, зокрема, просить суд не приймати у якості належного доказу висновок судової експертизи № 234/16 від 04.11.2016, обґрунтовуючи тим, що матеріали справи містять великий обсяг документів на підтвердження тривалого використання знаків відповідачем-2, який зареєстрований ще у 2005 році, і понад 10 років є виробником натуральних прянощів і приправ, при цьому, таке використання здійснювалося відповідачем-2 у значних обсягах виробництва і реалізації, про що свідчать договори, бухгалтерські довідки та оборотно-сальдові відомості.

У судовому засіданні 19.12.2016 оголошено перерву до 22.12.2016 за клопотанням сторін для ознайомлення з матеріалами справи.

20.12.2016 через відділ автоматизованого документообігу суду представник позивача подав клопотання, в якому просив суд здійснювати у справі № 910/13062/16 фіксування судового процесу з допомогою звукозаписувального технічного засобу.

У даному судовому засіданні представники позивача надали письмові пояснення, в яких зазначають, що Товариство з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "Любисток" не надало доказів на спростування відсутності у знаків розрізняльної здатності станом на дату прийняття відповідних заявок. Крім того, представники позивача надали заперечення проти клопотання про призначення повторної експертизи, оскільки наданий відповідачем-2 висновок експертів № 308/16 не спростовує та не ставить під сумнів висновки, викладені у висновку експерта № 234/16 за результатами судової експертизи.

Крім того, представники позивача надали клопотання про витребування доказів.

Розглянувши подане представниками позивача клопотання суд зазначає, що відповідно до ст. 38 ГПК України сторона або прокурор у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування господарським судом доказів. У клопотанні повинно бути зазначено: - який доказ витребовується; - обставини, що перешкоджають його наданню; - підстави, з яких випливає, що цей доказ має підприємство чи організація; - обставини, які може підтвердити цей доказ.

Оскільки відомості про реалізацію ТОВ «Юнілівер Україна» продукції з позначенням « 12 ОВОЩЕЙ и трав» на ринку України в період 2009 року по серпень 2010 року вже містяться в матеріалах справи, а щодо витребування інформації від ТОВ «Аснільсен Юкрейн», ПП «Укрпрод сервіс» та ТОВ «Впрок», то представниками позивача належним чином не обґрунтовано, що вказані суб'єкти мають у наявності витребувану інформацію, відповідно, з урахуванням дослідженого, суд відмовляє у задоволенні поданого клопотання про витребування доказів.

Представник відповідача-1 у судовому засіданні підтримав подане клопотання про призначення у справі повторної експертизи.

Представник відповідача-2 підтримав раніше подане клопотання про призначення повторної експертизи.

Представники позивача наполягали на відмові у задоволенні клопотання про призначення повторної судової експертизи та просили забезпечити своєчасний розгляд справи у строки, передбачені ГПК України.

Так, відповідно до ч. 1 ст. 41 Господарського процесуального кодексу України, для роз'яснення питань, що виникають при вирішенні господарського спору і потребують спеціальних знань, господарський суд призначає судову експертизу.

Проведення судової експертизи доручається державним спеціалізованим установам чи безпосередньо особам, які відповідають вимогам, встановленим Законом України "Про судову експертизу". Особа, яка проводить судову експертизу (далі - судовий експерт) користується правами і несе обов'язки, зазначені у статті 31 ГПК України.

Відповідно до ст. 41 Господарського процесуального кодексу України, остаточне коло питань, які мають бути роз'яснені судовим експертом, встановлюється господарським судом в ухвалі.

Згідно п. 15.2. постанови Пленуму Вищого господарського суду України від 23 березня 2012 року № 4 «Про деякі питання практики призначення судової експертизи», повторною визнається судова експертиза, у проведенні якої експерт досліджує ті ж самі об'єкти і вирішує ті ж самі питання, які досліджувалися і вирішувалися у первинній судові експертизі. Нові об'єкти на дослідження повторної судової експертизи подаватися не можуть, так само як не можуть ставитися на її вирішення питання, які не розглядалися попередньою експертизою.

Повторна судова експертиза призначається з ініціативи суду або за клопотанням учасників процесу, якщо висновок експерта визнано необґрунтованим чи таким, що суперечить іншим матеріалам справи, або коли він викликає сумнів у його правильності, або за наявності істотного порушення норм, які регламентують порядок призначення і проведення експертизи. Повторну судову експертизу може бути призначено також, якщо є розходження у висновках кількох експертів і їх неможливо усунути шляхом одержання додаткових пояснень експертів у судовому засіданні. Повторну судову експертизу слід доручати іншому експерту (експертам).

Суд відзначає, що матеріалах справи наявний висновок експертів Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України № 308/16 за результатами проведення комісійного експертного дослідження у сфері інтелектуальної власності від 16.12.2016, в якому встановлено, що позначення за свідоцтвами України № 142127, 143035 є такими, що набули розрізняльної здатності внаслідок використання, що обумовлюється як їх характером, так і інтенсивністю їх використання.

Тобто, висновок експерта № 308/16 від 16.12.2016, наданий Товариством з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "Любисток" частково суперечить висновку експерта Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України № 234/16 від 04.11.2016, проведеного на виконання ухвали Господарського суду міста Києва від 01.09.2016 у справі № 910/13062/16.

З урахуванням доводів сторін, суд задовольняє клопотання відповідача-2 та призначає у справі № 910/13062/16 повторну судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручає атестованому судовому експерту Жилі Богдану Володимировичу (АДРЕСА_1).

У зв'язку із призначенням судом повторної експертизи об'єктів інтелектуальної власності, провадження у справі № 910/13062/16 підлягає зупиненню.

Керуючись ст.ст. 41, 79, 86 Господарського процесуального кодексу України, Господарський суд міста Києва

УХВАЛИВ:

1. Призначити у справі № 910/13062/16 повторну судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручити судовому експерту Жилі Богдану Володимировичу (АДРЕСА_1).

2. На вирішення експерта винести наступні питання:

- Чи мав розрізняльну здатність знак для товарів і послуг « 12 ОВОЩЕЙ и трав» за свідоцтвом України № 142127, зареєстрований по відношенню до товарів 30 класу МКТП, на дату подання заявки № m2010 13392 від 31.08.2010 та чи набув розрізняльної здатності внаслідок використання?

- Чи мав розрізняльну здатність знак для товарів і послуг « 12 ОВОЧІВ і трав» за свідоцтвом України № 143035, зареєстрований по відношенню до товарів 30 класу МКТП, на дату подання заявки № m2010 13527 від 02.09.2010 та чи набув розрізняльної здатності внаслідок використання?

- Чи є знаки для товарів і послуг « 12 ОВОЩЕЙ и трав» та « 12 ОВОЧІВ і трав» за свідоцтвами України №№ 142127, 143035 оманливими або такими, що можуть ввести в оману споживачів, щодо товарів 30 класу МКТП, зазначених у свідоцтвах?

- Чи складаються знаки для товарів і послуг « 12 ОВОЩЕЙ и трав» та « 12 ОВОЧІВ і трав» за свідоцтвами України №№ 142127, 143035 лише з позначень чи даних, що є описовими при використанні щодо зареєстрованих товарів 30 класу МКТП або у зв'язку з ними?

3. Оплату витрат по проведенню судової експертизи покласти на Товариство з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "Любисток" .

4. Зобов'язати судового експерта Жилу Богдана Володимировича направити на адресу для листування Товариства з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "Любисток" (01033, м. Київ, вул. Жилянська, 31, оф. 30) оригінал рахунку на оплату експертизи.

5. Зобов'язати Товариство з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "Любисток" надати експерту докази проведення оплати послуг по проведенню судової експертизи.

6. Попередити судового експерта Жилу Богдана Володимировича про відповідальність, передбачену ст. ст. 384, 385 Кримінального кодексу України за дачу завідомо неправдивого висновку та відмову без поважних причин від виконання покладених на нього обов'язків.

7. Зобов'язати судового експерта Жилу Богдана Володимировича після проведення судової експертизи надати суду висновок судового експерта.

8. Провадження у справі № 910/13062/16 зупинити до закінчення проведення судової експертизи.

9. Матеріали справи № 910/13062/16 надіслати судовому експерту Жилі Богдану Володимировичу (АДРЕСА_1).

Суддя Бондарчук В.В.