УХВАЛА

19.12.2016Справа № 910/12627/16

За позовом Компанії ВАЙ ЕМ Інвестмент ЛТД. (YM Investment Ltd.) (м. Лондон, Великобританія)

до Товариства з обмеженою відповідальністю "МІЖНАРОДНЕ АГЕНТСТВО ІЗ ЗАХИСТУ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ТА БОРОТЬБИ З ПІРАТСТВОМ В КІБЕРПРОСТОРІ" (м. Київ, Україна)

третя особа, без самостійних вимог на предмет спору, на стороні позивача - Київська міська митниця Державної фіскальної служби України (м. Київ, Україна)

третя особа, без самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача - Товариство з обмеженою відповідальністю «Белонія М»

про зобов'язання вчинити дії

Суддя Бондарчук В.В.

Представники: не викликались.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Компанія ВАЙ ЕМ Інвестмент ЛТД. (YM Investment Ltd.) (далі-позивач) звернулася до Господарського суду міста Києва з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю "МІЖНАРОДНЕ АГЕНТСТВО ІЗ ЗАХИСТУ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ТА БОРОТЬБИ З ПІРАТСТВОМ В КІБЕРПРОСТОРІ" (далі-відповідач) про:

- заборону Товариству з обмеженою відповідальністю «МІЖНАРОДНЕ АГЕНТСТВО ІЗ ЗАХИСТУ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ТА БОРОТЬБИ З ПІРАТСТВОМ В ЮБЕРПРОСТОРІ» здійснювати імпорт в Україну товару: друкованих книг, книжок, брошур, словників та енциклопедій та їх серійних випусків та аналогічних друкованих матеріалів, зброшурованих, всього - 20 707 шт., країна виробництва: RU, виробник: ООО "ИЗД-ВО ACT", ходи за УКТ ЗЕД - , , що заявлені за МД № 100250003/0 від 13.06.2016 р. до митного оформлення в митному режимі «імпорт», які знаходяться на оформленні у Київської міської митниці Державної фіскальної служби України (м. Київ, вул. Малинська, 20);

- вилучення з цивільного обороту та знищення контрафактного товару: друковані книги, книжки, брошури, словники та енциклопедії та їх серійні випуски та аналогічні друковані матеріали, зброшуровані, всього - 20 707 шт., країна виробництва: RU, виробник: ООО "ИЗД-ВО ACT", коди за УКТ ЗЕД - , , які заявлені за МД № 100250003/0 від 13.06.2016 p. до митного оформлення в митному режимі «імпорт», які знаходяться на оформленні у Київської міської митниці Державної фіскальної служби України (м. Київ, вул. Малинська, 20).

Позовні вимоги обґрунтовані порушенням прав інтелектуальної власності позивача на знак для товарів і послуг «АСТ» шляхом імпорту товарів відповідачем на територію України без дозволу позивача.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 12.07.2016 порушено провадження у даній справі, призначено її до розгляду у судовому засіданні на 28.07.2016 за участю представників сторін, яких зобов'язано надати суду певні документи. Зокрема, залучено до участі у розгляді справи третьою особою, без самостійних вимог на предмет спору, на стороні позивача - Київську міську митницю Державної фіскальної служби України.

11.07.2016 через загальний відділ діловодства суду від представника позивача надійшла заява, у якій Компанія ВАЙ ЕМ Інвестмент ЛТД. просила суд заборонити Київській міській митниці Державної фіскальної служби України вчиняти дії по митному оформленню товарів, поданих до митного оформлення за митною декларацією від 13.06.2016 ВМД № 10025003/0 в митному режимі «імпорт» товару Товариством з обмеженою відповідальністю "МІЖНАРОДНЕ АГЕНТСТВО ІЗ ЗАХИСТУ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ТА БОРОТЬБИ З ПІРАТСТВОМ В КІБЕРПРОСТОРІ", а саме товару: друковані книги, книжки, брошури, словники та енциклопедії та їх серійні випуски та аналогічні друковані матеріали, зброшуровані, всього - 20 707 шт., країна виробництва: RU, виробник: ООО "ИЗД-ВО ACT", коди за УКТ ЗЕД - , , до закінчення розгляду справи по суті.

28.07.2016 через загальний відділ діловодства суду представник третьої особи подав письмові пояснення, у яких зазначає, що Київська міська митниця ДФС не отримала від позивача копії позовної заяви та доданих до неї документів, внаслідок чого не мала змоги надати обґрунтовані письмові пояснення з приводу заявлених позовних вимог на вимогу ухвали суду про порушення провадження у справі.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 28.07.2016 заяву Компанії ВАЙ ЕМ Інвестмент ЛТД (YM Investment Ltd.) про забезпечення позову задоволено, до вирішення спору у справі № 910/12627/16 по суті та набрання рішенням суду законної сили вжито заходи до забезпечення позову, а саме, заборонено Київській міській митниці Державної фіскальної служби України вчиняти дії по митному оформленню товарів, поданих до митного оформлення за митною декларацією від 13.06.2016 ВМД № 10025003/0 в митному режимі «імпорт» товару Товариством з обмеженою відповідальністю "МІЖНАРОДНЕ АГЕНТСТВО ІЗ ЗАХИСТУ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ТА БОРОТЬБИ З ПІРАТСТВОМ В КІБЕРПРОСТОРІ", зокрема, друковані книги, книжки, брошури, словники та енциклопедії та їх серійні випуски та аналогічні друковані матеріали, зброшуровані, всього - 20 707 шт., країна виробництва: RU, виробник: ООО "ИЗД-ВО ACT", коди за УКТ ЗЕД - , .

У судовому засіданні 28.07.2016 оголошувалась перерва до 18.08.2016 згідно ст. 77 Господарського процесуального кодексу України.

У судовому засіданні 18.08.2016 представником відповідача подано клопотання про залучення до участі у справі Товариства з обмеженою відповідальністю «Белонія М» у якості третьої особи, без самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача, обґрунтовуючи тим, що між ТОВ "МІЖНАРОДНЕ АГЕНТСТВО ІЗ ЗАХИСТУ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ТА БОРОТЬБИ З ПІРАТСТВОМ В КІБЕРПРОСТОРІ" та ТОВ «Белонія М» підписано контракт № 223/15 від 22.06.2015, на підставі якого відповідач купує товар (книжкову продукцію Видавництво «АСТ») та поставляє на митну територію України книжкову продукцію під цим фірмовим найменуванням. У зв'язку з тим, що спір пов'язаний з постачанням та реалізацією продукції, що придбана у ТОВ «Белонія М» на підставі п. 11.2 контракту, відповідно рішення з даного спору може вплинути на права або обов'язки останнього.

Суд відклав розгляд клопотання про залучення до участі у справі ТОВ «Белонія М» у якості третьої особи, без самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача на наступне судове засідання.

Також, 18.08.2016 представником відповідача подано клопотання про виклик у судове засідання Голову комісії експертів ОСОБА_2 - завідувачу сектором засобів індивідуалізації лабораторії права промислової власності Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності для надання пояснень щодо висновку експертів № 194/16 за результатами проведення комісійного експертного дослідження у сфері інтелектуальної власності від 29 червня 2016 року.

Судом відхилено клопотання про виклик у судове засідання Голову комісії експертів ОСОБА_2, оскільки комісійне експертне дослідження у сфері інтелектуальної власності від 29 червня 2016 року, за результатами якого був складений висновок експертів № 194/16, проводилось поза межами судового провадження у справі № 910/12627/16.

У судовому засіданні 18.08.2016 судом оголошено перерву до 29.08.2016 у порядку ст. 77 Господарського процесуального кодексу України, при цьому, зобов'язано Київську міську митницю Державної фіскальної служби України надати суду копії митних декларацій та документи митного оформлення товару, що містять інформацію щодо експортера, відправника товарів друкованої продукції, що має зображення знаку для товарів і послуг «АСТ».

Представником позивача 25.08.2016 через відділ автоматизованого документообігу суду подано додаткові письмові докази щодо розгляду Міністерством юстиції України звернень представника правовласника свідоцтв на знаки для товарів і послуг ОСОБА_3 на дії експерта ОСОБА_4

Також, через відділ автоматизованого документообігу суду 25.08.2016 від Київської міської митниці Державної фіскальної служби України надійшли копії митної декларації від 13.06.2016 № 100250003/2016/136790 та додаткові документи до неї.

У судовому засіданні 29.08.2016 представник Товариства з обмеженою відповідальністю «Белонія М» надав відзив на позовну заяву, у якому просить суд відмовити у задоволенні позовних вимог в повному обсязі, оскільки виробник оспорюваної книжкової продукції не лише не порушує права позивача на знак для товарів і послуг НОМЕР_1, а й добросовісно виконує всі вимоги українського законодавства щодо друку книжкової продукції.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 29.08.2016 клопотання представника Компанії ВАЙ ЕМ Інвестмент ЛТД. (YM Investment Ltd.) про залучення третьої особи задоволено, залучено Товариство з обмеженою відповідальністю «Белонія М» третьою особою, без самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача.

07.09.2016 через відділ автоматизованого документообігу суду від Товариства з обмеженою відповідальністю «Белонія М» надійшли пропозиції щодо проведення судової експертизи, в яких пропонується поставити на вирішення експерта наступні питання:

- Чи є знак для товарів і послуг за свідоцтвом України НОМЕР_1 тотожним або схожим настільки з фірмовим найменуванням ООО «Издательство АСТ» настільки, що їх можна сплутати?

- Чи є знак для товарів і послуг за свідоцтвом України НОМЕР_1 таким, що може ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу?

15.09.2016 через відділ автоматизованого документообігу суду від Товариства з обмеженою відповідальністю «Видавничо-книготорговельна компанія АСТ-Україна» надійшла заява про скасування запобіжного заходу, в якому товариство просить суд зняти заборону на митне оформлення товарів, поданих до митного оформлення за митною декларацією від 13.06.2016 ВМД № 10025003/0 в митному режимі «імпорт».

Також, 15.09.2016 представник відповідача через відділ автоматизованого документообігу суду надав питання на вирішення експерту:

- Чи є знак для товарів і послуг за свідоцтвом України НОМЕР_1 таким, що може ввести в оману щодо особи - Товариства з обмеженою відповідальністю «Видавництво «АСТ», яка виробляє товар та/або надає послугу?

- Чи є знак для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_1» за свідоцтвом України НОМЕР_1 схожим з відомим в Україні фірмовим найменуванням «АСТ» товариства з обмеженою відповідальністю «Видавництво «АСТ»?

Крім того, 15.09.2016 представник позивача подав заяву, в якій просить суд призначити у даній справі судову експертизу, на вирішення експерта поставили наступне питання: Чи є позначення «Издательство АСТ», розміщене в розділі «вихідні дані» та/або на обкладинці та/або титульному аркуші книг, або в будь-якому іншому місці книг, наданих на експертизу, тотожним або схожим настільки, що його можна сплутати із знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України НОМЕР_1?

У судовому засіданні 15.09.2016 представник відповідача подав клопотання про припинення провадження у справі, обґрунтоване тим, що у представника позивача ОСОБА_5 не має законного права на представництво Компанії ВАЙ ЕМ Інвестмент ЛТД. (YM Investment Ltd.) у суді.

Суд відклав розгляд клопотання про припинення провадження у справі на наступне судове засідання.

У судовому засіданні 15.09.2016 оголошувалась перерва до 03.10.2016 згідно ст. 77 ГПК України.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 03.10.2016 у справі № 910/12627/16 призначено судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності та зупинено провадження на час проведення судової експертизи.

16.12.2016 матеріали справи № 910/12627/16 надійшли до Господарського суду міста Києва разом з клопотанням судового експерта Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України Федоренко В.Л., в якому останній просить суд узгодити наступну редакцію питань:

- Чи є словесне позначення "Издательство АСТ" схожим настільки, що його можна сплутати зі знаком "ІНФОРМАЦІЯ_1" за свідоцтвом України НОМЕР_1, щодо товарів і послуг 16, 35 класів МКТП?;

- Чи є словесне позначення "Издательство АСТ" таким, що може вводити споживачів в оману щодо особи (встановити особу), яка виробляє зареєстровані товари або надає послуги щодо товарів і послуг 16, 35 класів МКТП "АСТ" за свідоцтвом України НОМЕР_1?

Крім того, судовий експерт просить додатково надати матеріали, а саме документи, які фактично підтверджують використання знаку для товарів і послуг «АСТ» за свідоцтвом України НОМЕР_1 його власником або ліцензіатом. Такими документами можуть бути, зокрема, рекламні матеріали, інші документи, які підтверджують таку діяльність тощо.

Пунктом 11 постанови Пленуму Вищого господарського суду України від 23 березня 2012 року N 4 «Про деякі питання практики призначення судової експертизи» визначено, що клопотання судового експерта про надання додаткових матеріалів розглядається господарським судом після поновлення провадження у справі; за необхідності для розгляду такого клопотання суд може витребувати матеріали справи з експертної установи, а також повідомити учасників судового процесу про час і місце проведення відповідного судового засідання. Після розгляду клопотання провадження у справі знову зупиняється, а матеріали справи, якщо вони витребовувалися судом, надсилаються до експертної установи. При цьому господарським судам слід мати на увазі можливість настання передбачених пунктами 1.13 і 4.9 Інструкції наслідків у вигляді повернення матеріалів справи суду, який призначив експертизу, або повідомлення експертом суду про неможливість надання висновку.

Отже, відповідно до ч. 3 ст. 79 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд поновлює провадження у справі після усунення обставин, що зумовили його зупинення. Про поновлення провадження у справі виноситься ухвала.

За таких обставин, суд вважає за необхідне поновити провадження у справі № 910/12627/16.

Керуючись ст. ст. 65, 79, 86 Господарського процесуального кодексу України, Господарський суд міста Києва

У Х В А Л И В:

1. Поновити провадження у справі № 910/12627/16.

2. Розгляд клопотання судового експерта призначити на 12.01.2017 о 16 год. 40 хв. Засідання відбудеться у приміщенні Господарського суду міста Києва за адресою: 01030, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 44-Б, зал судових засідань № 20.

3. Зобов'язати сторін у строк до 10.01.2017 надати суду:

- документи, які підтверджують використання знаку для товарів і послуг «АСТ» за свідоцтвом України НОМЕР_1 його власником або ліцензіатом, зокрема, рекламні матеріали, тощо.

4. Звернути увагу сторін на необхідність дотримання вимог ч. 2 ст. 36 ГПК України щодо необхідності засвідчення копій документів, які подаються до суду.

5. Викликати для участі у судовому засіданні повноважних представників сторін.

6. Примірник ухвали направити сторонам.

Суддя Бондарчук В.В.