ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

07.12.2016 Справа № 904/1826/16

За позовом Товариство з обмеженою відповідальністю "Фірма "Унікон", м. Донецьк

до Відповідач-1 Публічне акціонерне товариство "ДНІПРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ ім. Дзержинського", м. Дніпродзержинськ Дніпропетровська область

Відповідач-2 Falcon International LLC (500 Main Street, Suite A, North, Little Rock, AR 72114, USA)

про встановлення факту використання корисної моделі та припинення дій, що порушують права власника патенту

Суддя Кеся Н.Б.

При секретарі судового засідання Хавіна О.С.

Представники:

Від Позивача: представник Балан-Капустіна, довіреність № 1 від 30.12.2015 р.

Від Відповідача-1: представник ОСОБА_1, довіреність № 14 від 29.01.2016 р.

Від Відповідача-2: представник не з'явився

СУТЬ СПОРУ:

Товариство з обмеженою відповідальністю "Фірма "Унікон" звернулось з позовом до Відповідача-1 Публічного акціонерного товариства "ДНІПРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ ім. Дзержинського" та Відповідача-2 WIRE d.o.o. Limbuska Cesta 2, 2341 Limbus, Slovenia, в якому просить господарський суд:

встановити факт використання WIRE d.o.o. (Slovenia), ПАТ «Дніпровський металургійний комбінат ім. Ф.Е. Дзержинського» корисної моделі, захищеної патентом на корисну модель №76952 «Порошковий дріт для обробки металевих розплавів з шлакометалевим наповнювачем», зареєстрованим 25 січня 2013р. в Державному реєстрі патентів України на корисні моделі;

припинити використання WIRE d.o.o. (Slovenia), ПАТ «Дніпровський металургійний комбінат ім. Ф.Е. Дзержинського» корисної моделі, захищеної патентом на корисну модель №76952 «Порошковий дріт для обробки металевих розплавів з шлакометалевим наповнювачем», зареєстрованим 25 січня 2013р. в Державному реєстрі патентів України на корисні моделі, шляхом заборони WIRE d.o.o. (Slovenia), ПАТ «Дніпровський металургійний комбінат ім. Ф.Е. Дзержинського» виготовлення, зберігання, використання, пропонування для продажу та реалізацію продукції, захищеної патентом на корисну модель №76952 «Порошковий дріт для обробки металевих розплавів з шлакометалевим наповнювачем», зареєстрованим 25 січня 2013 р в Державному реєстрі патентів України на корисні моделі.

В підтвердження обґрунтованості позовних вимог Позивач надав до позову:

- копію статуту ТОВ «Фірма «Унікон»;

- копію свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи серія А00 № 314457;

- копію витягу з ЄДР серії АЖ № 343885;

- копію довідки управління статистики про включення до ЄДРПОУ;

- копію свідоцтва платника ПДВ № 07223941;

- копію протоколу від 09.02.2001 р. № 1 про призначення керівника;

- копію паспорта та довідки ІНН ОСОБА_2;

- копію ліцензійного договору № 2 від 01.02.2013 р. з додатком;

- копію патенту на корисну модель № 76952 «Порошковий дріт для обробки металевих розплавів з шлакометалевим наповнювачем»;

- копію опису до патенту № 76952;

- копію листа від 25.05.2015р. (претензійний лист ОСОБА_2 WIRE d.o.o. (Slovenia));

- копію доказу відправлення;

- копію повідомлення про вручення;

- копію листа до митного посту «Дніпродзержинськ» від 25.08.2015 р.;

- копію доказу відправлення;

- копію митних декларацій форми МД-2.

15.06.16р. представник Позивача надав додаткові документи до справи (а.с.89-97), а саме:

- нотаріально посвідчений переклад протоколу Республіки Словенія окружного суду в м. Маріборі від 25.05.2016 р. № Роm-і 107/2016 від 25.05.2016 р.

- нотаріально посвідчений переклад листа Міністерства юстиції Словенії від 30.05.16 р. № 5600-212/2016/4 (09404А);

- оригінал листа Міністерства юстиції Словенії від 30.05.16 р. № 5600-212/2016/4;

- копію листа № Роm-і 107/2016-4 від 25.05.2016 р.;

- переклад на українську мову листа № Роm-і 107/2016-4 від 25.05.2016 р.

Представник Відповідача-1 15.06.2016р. подав відзив на позовну заяву про встановлення факту використання корисної моделі та припинення дій, що порушують права власника патенту від 09.06.2016 року №017/605 (а.с.99-102).

До відзиву на позов Відповідач-1 додав (а.с. 103-122):

- копію довіреності № 14 від 29.01.2016 р.;

- копію наказу про тимчасове виконання обов'язків № 103 від 25.01.2016 р.;

- копію контракту № 15-0588-12 від 25.03.2016 р.;

- копію специфікації № 6;

- копію митної декларації № 110010000/2015/009237;

- копію комерційного інвойсу № 15-00749 від 22.12.2015 р.;

- копію специфікації якості № 15/00694 від 19.12.2015 р.;

- копію СМR від 22.12.2015 р.;

- копію митної декларації № 110010000/2015/009238;

- копію комерційного інвойсу № 15-00748 від 21.12.2015 р.;

- копію специфікації якості № 15/00685 від 15.12.2015 р.;

- копію СМR від 21.12.2015 р.

29.06.16р. представник Позивача подав клопотання про залучення до справи належного Відповідача (а.с. 127-128), в якому вказує про те, що як стало відомо із відзиву Відповідача, постачання продукції на ПАТ "ДНІПРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ ім. Дзержинського" з порушенням прав за патентом №76952 "порошковий дріт для обробки металевих розплавів з шлакометалевим наповнювачем" здійснює компанія Falcon International LLC (США), а виготовляється продукція Словенською компанією WIRE d.o.o.. З урахуванням зазначеного, Позивач просить суд залучити до участі у справі іншого Відповідача - Falcon International LLC (500 Main Street, Suite A, North, Little Rock, AR 72114, USA).

Ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 29.06.16р. замінено первісного Відповідача -2 - WIRE d.o.o. Limbuska Cesta 2, 2341 Limbus, Slovenia на належного Відповідача-2 Falcon International LLC (500 Main Street, Suite A, North, Little Rock, AR 72114, USA).

Представник Позивача 08.11.2016р. подав копію уточненої позовної заяви з нотаріально засвідченим перекладом та доказами направлення на адресу Відповідача-2 та отримання копії уточненої позовної заяви Відповідачем-1 (а.с. 156-161). Так, Позивач в уточненій позовній заяві просить суд:

встановити факт використання Falcon International LLC (США), ПАТ «Дніпровський металургійний комбінат ім. Ф.Е. Дзержинського» корисної моделі, захищеної патентом на корисну модель №76952 «Порошковий дріт для обробки металевих розплавів з шлакометалевим наповнювачем», зареєстрованим 25 січня 2013р. в Державному реєстрі патентів України на корисні моделі;

припинити використання Falcon International LLC (США), ПАТ «Дніпровський металургійний комбінат ім. Ф.Е. Дзержинського» корисної моделі, захищеної патентом на корисну модель №76952 «Порошковий дріт для обробки металевих розплавів з шлакометалевим наповнювачем», зареєстрованим 25 січня 2013р. в Державному реєстрі патентів України на корисні моделі, шляхом заборони Falcon International LLC (США), ПАТ «Дніпровський металургійний комбінат ім. Ф.Е. Дзержинського» виготовлення, зберігання, використання, пропонування для продажу та реалізацію продукції, захищеної патентом на корисну модель №76952 «Порошковий дріт для обробки металевих розплавів з шлакометалевим наповнювачем», зареєстрованим 25 січня 2013р. в Державному реєстрі патентів України на корисні моделі.

Представник Відповідача-1 08.11.16р. подав додаткові обґрунтування позиції Відповідача-1 до викладених у відзиві на позовну заяву обставин (а.с. 169-171), в яких вказує про те, що до позовної заяви не доданий документ про оплату річного платежу, тому Відповідачу-1 незрозуміло чи діє патент №76952 взагалі та чи підлягає він захисту. Також до позовної заяви не додані документи, які б свідчили про те, що патенту №76952 надано статусу міжнародного, такого, який підлягає охороні в США (країна продавця) та Словенія (країна виробника). Так, з огляду на те, що патент №76952 не має правової охорони в США та Словенії дії Відповідача-1 з придбання товару у Відповідача-2 не можуть бути визначені такими, що порушують права Позивача.

Представник Відповідача-1 22.11.2016р. подав додаткові пояснення (а.с. 178-180), в яких вказує про те, що твердження Позивача про те, що для проведення експертизи необхідно вилучити дріт ферокальцієвий лише у Відповідача 1, а для порівняльного аналізу продукту Позивача достатньо змісту патенту на корисну модель № 76952 «Порошковий дріт для обробки металевих розплавів з шлакометалевим наповнювачем» не відповідають дійсності. Не є можливим і достатнім порівняння та дослідження експертом в межах судової експертизи у справі зразків, відібраних у Відповідача-1 та змісту Патенту №76952 «Порошковий дріт для обробки металічних розплавів з шлакометалевим напонювачем». Така позиція Відповідача-1 співпадає з позицією Вищого господарського суду України, викладеною в постанові від 05.11.2013 року у справі №5006/16/40/2012 за позовом ТОВ «Фірма «Унікон» (позивача у справі № 904/1826/16) до ТОВ «Доншахтоавтоматика» та ПП «Дар'ял». Так, Відповідач-1 вважає, що Позивачем не доведені факти порушення Відповідачем-1 патенту №79652 «Порошковий дріт для обробки металічних розплавів з шлакометалевим наповнювачем».

Під час судового розгляду судом встановлено наступне.

ОСОБА_2 є власником патенту України №76952 на корисну модель «Порошковий дріт для обробки металевих розплавів з шлакометалевим наповнювачем» (далі патент № 76952).

Даний патент виданий на підставі заявки № u 2012 07440 від 19.06.2012 року та оприлюднений в бюлетені Державної служби інтелектуальної власності № 2 від 25.01.2013 року. Дата публікації в бюлетені є датою, з якої права на корисну модель є чинними.

Товариству з обмеженою відповідальністю «Фірма «Унікон» на підставі ліцензійного договору №2 від 01.01.2010 р. належить право користування об'єктом інтелектуальної власності (корисною моделлю), захищеною патентом № 76952.

Згідно з п. 1.1 вказаного договору Ліцензіар (ОСОБА_2В.) надав Ліцензіату (позивачу) невиключний дозвіл (невиключну ліцензію) на виготовлення та продаж порошкової проволоки, з використанням корисної моделі, захищеної патентом на корисну модель №76952 «Порошковий дріт для обробки металевих розплавів з шлакометалевим наповнювачем», зареєстрованим в Державному реєстрі патентів України на корисні моделі 25.11.2013р.

ТОВ "Фірма "Унікон" стало відомо про виготовлення та реалізацію Відповідачами продукції з ознаками, які на його думку відповідають ознакам, вказаним в патенті № 76952.

Так, Компанією Falcon International LLC (США) 22.04.2015 року на територію України через митний пост «Дніпродзержинськ» було ввезено та розмитнено для реалізації на ПАТ «Дніпровський металургійний комбінат імені ОСОБА_3» допоміжні продукти для ливарних виробництв: дріт ферокальцієвий у кількості 20363 кг. Вказаний дріт виготовляється WIRE d.o.o. (Словенія).

В червні 2015 року ОСОБА_2 звернувся до нерезидентів України з претензійними листами щодо порушення прав за патентом, в яких зазначив, що згідно із законодавством України та Угоди про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності (ТРІПС) в рамках СОТ з боку WIRE d.o.o. (Словенія) та Falcon International LLC (США) при імпортуванні товару, виготовленого за ознаками корисної формули патенту № 76952 без дозволу власника патенту відбувається порушення його виключного права на об'єкт інтелектуальної власності та запропонував укласти ліцензійний договір для законного використання об'єкта права інтелектуальної власності на території України.

25.08.2015 року ОСОБА_2 звернувся до начальника митного посту «Дніпродзержинськ» Дніпропетровської митниці ДФС листом - зверненням щодо надання інформації стосовно постачання дроту форокальцієвого компаніями Falcon International LLC (USA) та WIRE d.o.o. (Siovenia) в адресу ПАТ «Дніпровський металургійний комбінат імені ОСОБА_3».

На час звернення до суду відповіді від вказаних підприємств та митного посту «Дніпродзержинськ» не надійшло, проте позивачу стало відомо, що Falcon International LLC (США) продовжує постачати дріт ферокальцієвий на адресу ПАТ «Дніпровський металургійний комбінат імені ОСОБА_3».

У розпорядженні Позивача з'явилися копії митних декларацій форми МД-2, згідно з якими Falcon International LLC (США) в грудні 2015 року на адресу ПАТ «Дніпровський металургійний комбінат імені ОСОБА_3» поставив дріт ферокальцієвий у кількості 20971 кг на загальну суму 26738,03 EUR за № 110010000/2015/009237, який зазначено в підпункті А графи 1, та дріт ферокальцієвий у кількості 20942 кг на загальну суму 26701,05 EUR за № 110010000/2015/009238, який зазначено в підпункті А графи 1. У графі 31 обох митних декларацій «Вантажні місця та опис товарів» зазначено хімічний склад наповнювача: Ре - 70%, Са - 30% (Са 28% min-32% mах) Щільність наповнення - 270 г/м (+/- 15 г). Матеріал оболочки - сталь 0,4 мм (+/- 0,05 мм). Використовується при виробництві сталі для поліпшення її властивостей. Використовується в металургійному виробництві.

Позивач вказує на те, що відповідно до незалежної формули корисної моделі № 76952, що охороняється законом, хімічний склад наповнювача є таким: Са - 20-65%, суміш залізовмісного матеріалу та суміш шлакоутворювального - 35 - 80%. Позивач вважає, що WIRE d.o.o. (Siovenia) виготовляє продукцію з порушенням права інтелектуальної власності, захищеної патентом № 76952.

07.12.16р. Позивач подав клопотання (а.с. 188), в якому просить суд:

призначити по справі №904/1826/16 судову експертизу охорони прав на об'єкти інтелектуальної власності, проведення якої доручити Донецькому науково-дослідному інституту судових експертиз (вул. Лазо, буд. 29 прим. 66 А, м. Краматорськ, 84333 тел. 050-255-52-24);

на вирішення судовому експерту поставити наступні питання:

1) Чи використано у продукті «Проволока ферокальцієва», «Дріт ферокальцієвий», який постачався Falcon International LLC на користь Публічного акціонерного товариства «Дніпровський металургійний комбінат ім. Ф.Е. Дзержинського» (контракт № 15-0588-12 укладений відповідачами 25.03.2015р., специфікація № 6 до контракту № 15-0588-12, митна декларація №110010000/2015/009237 від 25.12.15р., митна декларація № 110010000/2015/009238 від 25.12.15) кожна ознака незалежного пункту формули корисної моделі за патентом України № 76952 «Порошковий дріт для обробки металевих розплавів з шлакометалевим наповнювачем» або ознака еквівалентна їй?

2) Чи містить наповнювач у продукті «Проволока ферокальцієва», «Дріт ферокальцієвий», який постачався Falcon International LLC на користь Публічного акціонерного товариства «Дніпровський металургійний комбінат ім. Ф.Е. Дзержинського» (контракт №15-0588-12 укладений відповідачами 25.03.2015р., специфікація №6 до контракту №15-0588-12, митна декларація № 110010000/2015/009237 від 25.12.15р, митна декларація №110010000/2015/009238 від 25.12.15р.) залізовмісний та шлакоутворюючий матеріали?

3) Який хімічний склад порошкового наповнювача продукту «Проволока ферокальцієва», «Дріт ферокальцієвий», який постачався Falcon International LLC на користь Публічного акціонерного товариства «Дніпровський металургійний комбінат ім. Ф.Е. Дзержинського» (контракт №15-0588-12 укладений відповідачами 25.03.2015р., специфікація №6 до контракту № 15-0588-12, митна декларація № 110010000/2015/009237 від 25.12.15р., митна декларація № 110010000/2015/009238 від 25.12.15р.) має наданий зразок?

Відповідач -1 проти позову заперечує, посилаючись на те, що у виготовленій продукції Відповідачем-2 не використано усі ознаки патенту № 76952.

Від Відповідача-2 після направлення судового доручення до компетентного органу США відповідно до Конвенції про вручення за кордоном судових та позасудових документів у цивільних або комерційних справах письмові заперечення до справи не надходили.

Враховуючи викладене, для вирішення спору є необхідним встановлення факту, чи використано у продукті «Проволока ферокальцієва», «Дріт ферокальцієвий» кожна ознака незалежного пункту формули корисної моделі за патентом України № 76952 «Порошковий дріт для обробки металевих розплавів з шлакометалевим наповнювачем» або ознака еквівалентна їй, чи містить наповнювач у продукті «Проволока ферокальцієва», «Дріт ферокальцієвий» залізовмісний та шлакоутворюючий матеріали та який хімічний склад порошкового наповнювача продукту «Проволока ферокальцієва», «Дріт ферокальцієвий» має наданий зразок, для чого необхідні спеціальні знання.

Таким чином, суд дійшов висновку про необхідність призначення по справі судової експертизи.

Сторонами надані пропозиції щодо питань для експертизи, а також пропозиції щодо експертних установ з обґрунтуванням, що проаналізовано судом.

Відповідно до статті 41 ГПК України для роз'яснення питань, що виникають при вирішенні господарського спору і потребують спеціальних знань, господарський суд призначає судову експертизу. Учасники судового процесу мають право пропонувати господарському суду питання, які мають бути роз'яснені судовим експертом. Остаточне коло цих питань встановлюється господарським судом в ухвалі. Проведення судової експертизи доручається державним спеціалізованим установам чи безпосередньо особам, які відповідають вимогам, встановленим Законом України "Про судову експертизу". Особа, яка проводить судову експертизу (далі - судовий експерт) користується правами і несе обов'язки, зазначені у статті 31 цього Кодексу. Сторони і прокурор, який бере участь в судовому процесі, мають право до початку проведення судової експертизи заявити відвід судовому експерту в порядку та з підстав, зазначених у частинах п'ятій і шостій статті 31 цього Кодексу.

Частиною 3 Постанови Пленуму ВГСУ від 23.03.12р. № 4 "Про деякі питання практики призначення судової експертизи" встановлено, що на підставі пункту 5 статті 65 та пункту 1 частини другої статті 79 ГПК судову експертизу може бути призначено судом як у порядку підготовки справи до розгляду, так і в процесі розгляду. Відповідно до частини другої статті 41 ГПК учасники судового процесу вправі пропонувати господарському суду питання, які мають бути роз'яснені експертом. Ці питання можуть бути запропоновані у позовній заяві, у відзиві або в окремому письмовому клопотанні сторони. Проте, остаточне коло питань судовому експерту визначається господарським судом.

Відповідно до п.83 роз'яснень, наданих постановою Пленуму Вищого господарського суду України від 17.10.2012 № 12 "Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності", особливістю процесу доказування у справах про порушення прав інтелектуальної власності на винахід є правова презумпція, встановлена у частині другій статті 28 Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі". Згідно з цією нормою будь-який продукт, процес виготовлення якого охороняється патентом, за відсутності доказів протилежного вважається виготовленим із застосуванням цього процесу за умови виконання принаймні однієї з двох вимог:

- продукт, виготовлений із застосуванням процесу, що охороняється патентом, є новим;

- існують підстави вважати, що зазначений продукт виготовлено із застосуванням даного процесу і власник патенту не в змозі шляхом прийнятних зусиль визначити процес, що застосовувався при виготовленні цього продукту. В такому разі обов'язок доведення того, що процес виготовлення продукту, ідентичного тому, що виготовляється із застосуванням процесу, який охороняється патентом, відрізняється від останнього, покладається на особу, стосовно якої є достатні підстави вважати, що вона порушує права власника патенту. Отже, за цією нормою патентовласника звільнено від доказування факту виготовлення нового продукту іншою особою із застосуванням запатентованого процесу. Тягар доказування протилежного покладається на іншу особу, яка виготовила цей продукт. У випадках коли предметом спору є продукти, що відрізняються лише певним процентним співвідношенням хімічних елементів, не може вважатися належним дослідженням предмета позову лише дослідження, в тому числі експертне, відповідної документації (протоколів погодження, сертифікатів, технічних умов тощо). Для з'ясування питання про те, чи було використано у відповідному продукті кожну ознаку винаходу, що включена до незалежного пункту формули за патентом згідно з описом цього останнього, за допомогою спеціальних знань має бути безпосередньо порівняно винахід позивача та продукт відповідача у справі, виготовлений з використанням винаходу за даним патентом.

Зазначені роз'яснення у повній мірі застосовуються до правовідносин щодо корисної моделі, оскільки положення статті 28 вищевказаного Закону стосовно правової презумпції не містять розмежувань між винахідом та корисною моделлю.

У зв'язку з викладеним, а також враховуючи те, що безпосередньо користувачем спірної продукції є Відповідач-1, за відсутністю представника територіального віддаленого Відповідача-2, суд вважає за доцільне і правомірним покладення витрат з проведення експертних досліджень на Відповідача-1.

В силу пункту 1 частини першої статті 79 ГПК України господарський суд зупиняє провадження у справі за клопотанням сторони або за своєю ініціативою у випадку призначення господарським судом судової експертизи.

За вказаних обставин, у зв'язку з призначенням у справі судової експертизи, провадження у справі підлягає зупиненню.

Керуючись ст. 41, ч. 2 ст. 79, ст. 86 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд -

У Х В А Л И В:

1. Призначити у справі судову експертизу, на вирішення якої поставити наступне запитання:

Чи використано у продукті «Проволока ферокальцієва», «Дріт ферокальцієвий», який постачався Falcon International LLC на користь Публічного акціонерного товариства «Дніпровський металургійний комбінат ім. Ф.Е. Дзержинського» (контракт № 15-0588-12 укладений відповідачами 25.03.2015р., специфікація № 6 до контракту № 15-0588-12, митна декларація №110010000/2015/009237 від 25.12.15р., митна декларація № 110010000/2015/009238 від 25.12.15) кожна ознака незалежного пункту формули корисної моделі за патентом України № 76952 «Порошковий дріт для обробки металевих розплавів з шлакометалевим наповнювачем» або ознака, еквівалентна їй?

При дослідженні необхідно порівняти зразки відповідної продукції Відповідачів та Позивача.

2. Доручити проведення зазначеної експертизи Донецькому науково-дослідному інституту судових експертиз (84112, Донецька область, м.Словянськ, вул.Поштова, 67).

3. Попередити судових експертів про кримінальну відповідальність за ст. ст. 384, 385 Кримінального кодексу України.

4. Зобов'язати Публічне акціонерне товариство "ДНІПРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ ім. Дзержинського" (51925, Дніпропетровська область, м.Кам'янське, вул.Кіровське, 18-б) оплатити вартість експертних досліджень у визначені експертною установою строки та розмірах.

5. Зупинити провадження у справі до завершення експертних досліджень.

6. Зобов'язати сторін надати можливість експертній установі організувати та здійснити відбір зразків.

7. Матеріали справи №904/1826/16 направити на адресу експертної установи.

8. Зобов'язати Донецький науково-дослідний інститут судових експертиз (84112, м. Словянськ, вул. Рози Люксембург, 67) після закінчення експертних досліджень повернути господарському суду Дніпропетровської області матеріали даної справи разом із висновком експертизи, копію висновку направити сторонам.

Суддя ОСОБА_4