КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"12" грудня 2016 р. Справа№ 910/5359/16

Київський апеляційний господарський суд у складі колегії суддів:

головуючого: Пантелієнка В.О.

суддів: Верховця А.А.

Остапенка О.М.

за участю секретаря Халько В.А. та представників:

від позивача - Войков А.П. - дов. №457 від 02.02.2016р., Кочерга Д.О. - дов. №456 від 02.02.2016р.,

від відповідача-2 - Первомайский О.О. - дов. б/н від 01.07.2016р.,

розглянувши матеріали за апеляційною скаргою Товариства з обмеженою відповідальністю (далі - ТОВ) «ХАДО-Холдінг»

на ухвалу господарського суду м.Києва від 14.11.2016р.

у справі №910/5359/16 (суддя Марченко О.В.)

за позовом WD-40 Manufacturing Company (WD-40 Меньюфекторінг

Компані), Сан-Дієго, США

до Державної служби інтелектуальної власності, ТОВ «ХАДО-

Холдінг», Товариства з обмеженою відповідальністю (далі - ТОВ)

«ХАДО-Технологія»

про захист прав інтелектуальної власності

ВСТАНОВИВ:

Ухвалою господарського суду м.Києва від 14.11.2016р. призначено у справі №910/5359/16 судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручено судовому експерту Жилі Богдану Володимировичу (АДРЕСА_1). Зупинено провадження у справі № 910/5359/16 до закінчення проведення судової експертизи.

Не погоджуючись з винесеною ухвалою, ТОВ «ХАДО-Холдінг» подало апеляційну скаргу, в якій просить ухвалу суду в частині зупинення провадження у справі скасувати та направити справу до суду першої інстанції для продовження розгляду справи.

У відзиві на апеляційну скаргу представник позивача просить залишити апеляційну скаргу ТОВ «ХАДО-Холдінг» в частині зупинення провадження у справі без задоволення, а ухвалу господарського суду м.Києва від 14.11.2016р. без змін.

Ухвалою Київського апеляційного господарського суду від 02.12.2016р. апеляційну скаргу було прийнято до провадження та призначено до розгляду на 12.12.2016р.

Розглянувши доводи апеляційної скарги, перевіривши матеріали справи, заслухавши пояснення представників позивача і відповідача-2, дослідивши докази, проаналізувавши на підставі встановлених фактичних обставин справи правильність застосування судом першої інстанції норм законодавства, Київський апеляційний господарський суд вважає, що апеляційна скарга не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до вимог ч.2 ст.101 ГПК України апеляційний господарський суд не зв'язаний доводами апеляційної скарги, перевіряє законність і обґрунтованість рішення місцевого господарського суду у повному обсязі.

WD-40 Manufacturing Company (WD-40 Меньюфекторінг Компані, далі - Компанія) звернулася до господарського суду міста Києва з позовом про:

- визнання повністю недійсним свідоцтва України №161673 на знак для товарів і послуг "ANY WAY D40", власником якого є ТОВ "ХАДО-Холдінг";

- зобов'язання Державної служби інтелектуальної власності України (далі - Служба) внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг (далі - Реєстр) стосовно визнання повністю недійсним свідоцтва України №161673 на знак для товарів і послуг "ANY WAY D40" та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені "Промислова власність";

- визнання повністю недійсним свідоцтва України №152494 на знак для товарів і послуг, власником якого є ТОВ "ХАДО-Холдінг";

- зобов'язання Служби внести зміни до Реєстру стосовно визнання повністю недійсним свідоцтва України №152494 на знак для товарів і послуг та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені "Промислова власність";

- заборону ТОВ "ХАДО-Холдінг" здійснювати використання позначення "ANY WAY D40", яке є схожим настільки, що його можна сплутати із торговельною маркою "WD-40", визнаною добре відомою в Україні для товарів 02, 04 класів Міжнародної класифікації товарів та послуг для реєстрації знаків (далі - МКТП) рішенням апеляційної палати Служби 31.08.2015р., щодо товарів 01, 02, 03, 04 класів МКТП, в тому числі для товару "мастило універсальне проникне", зокрема, нанесення такого позначення на продукцію (товар), зберігання продукції із нанесеним позначенням, пропонування продукції із нанесеним позначенням для продажу, продаж, експорт (вивезення), застосування такого позначення в рекламі, діловій документації, мережі Інтернет;

- заборону ТОВ "ХАДО-Технологія" здійснювати використання позначення "ANY WAY D40", яке є схожим настільки, що його можна сплутати із торговельною маркою "WD-40", визнаною добре відомою в Україні для товарів 02, 04 класів МКТП рішенням апеляційної палати Служби 31.08.2015р., щодо товарів 01, 02, 03, 04 класів МКТП, в тому числі для товару "мастило універсальне проникне", зокрема, нанесення такого позначення на продукцію (товар), зберігання продукції із нанесеним позначенням, пропонування продукції із нанесеним позначенням для продажу, продаж, експорт (вивезення), застосування такого позначення в рекламі, діловій документації, мережі Інтернет;

- заборону ТОВ "ХАДО-Холдінг" здійснювати використання об`ємних позначень, виконаних із застосуванням поєднання кольорів блакитного, жовтого та червоного, які є схожими настільки, що їх можна сплутати із торговельною маркою "WD-40, об`ємний" , визнаною добре відомою в Україні для товарів 02, 04 класів МКТП рішенням апеляційної палати Служби від 31.08.2015р., щодо товарів 01, 02, 03, 04 класів МКТП, в тому числі для товару "мастило універсальне проникне", зокрема, нанесення такого позначення на продукцію (товар), зберігання продукції із нанесеним позначенням, пропонування продукції із нанесеним позначенням для продажу, продаж, експорт (вивезення), застосування такого позначення в рекламі, діловій документації, мережі Інтернет;

- заборону ТОВ "ХАДО-Технологія" здійснювати використання об`ємних позначень, виконаних із застосуванням поєднання кольорів блакитного, жовтого та червоного, які є схожими настільки, що їх можна сплутати із торговельною маркою "WD-40, об`ємний", визнаною добре відомою в Україні для товарів 02, 04 класів МКТП рішенням апеляційної палати Служби від 31.08.2015, щодо товарів 01, 02, 03, 04 класів МКТП, в тому числі для товару "мастило універсальне проникне", зокрема, нанесення такого позначення на продукцію (товар), зберігання продукції із нанесеним позначенням, пропонування продукції із нанесеним позначенням для продажу, продаж, експорт (вивезення), застосування такого позначення в рекламі, діловій документації, мережі Інтернет.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 25.03.2016р. було порушено провадження у справі №910/5359/16.

27.04.2016р. ТОВ "ХАДО-Холдінг" звернулося до суду першої інстанції із заявою про призначення у справі судової експертизи.

З матеріалів справи вбачається, що 14.11.2016р. представником позивача були подані до місцевого суду клопотання про долучення до матеріалів справи речових доказів та про призначення у справі судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності з відповідним переліком питань.

Крім того, представник позивача подав суду перелік атестованих судових експертів, які зареєстровані в м. Києві та мають право проведення експертиз за спеціальністю: 13.06 "Дослідження, пов'язані з комерційними (фірмовими) найменуваннями, торговельними марками (знаками для товарів і послуг), географічними зазначеннями".

Відповідно до статті 43 Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України) судочинство у господарських судах здійснюється на засадах змагальності. Сторони та інші особи, які беруть участь у справі, обґрунтовують свої вимоги і заперечення поданими суду доказами. Господарський суд створює сторонам та іншим особам, які беруть участь у справі, необхідні умови для встановлення фактичних обставин справи і правильного застосування законодавства.

Згідно з частинами першою і другою статті 41 ГПК України для роз'яснення питань, що виникають при вирішенні господарського спору і потребують спеціальних знань, господарський суд призначає судову експертизу.

Учасники судового процесу мають право пропонувати господарському суду питання, які мають бути роз'яснені судовим експертом. Остаточне коло цих питань встановлюється господарським судом в ухвалі.

З матеріалів справи вбачається, що:

- позивач є власником таких торговельних марок:

"WD-40", визнаною добре відомою в Україні для товарів 02 МКТП "препараты для предохранения металлических поверхностей от потускнения и ржавчины" та 04 МКТП "смазочные и пропиточные масла" рішенням апеляційної палати Служби від 31.08.2015р. за свідоцтвом України №15337 (дата подання заявки №95113256 - 28.11.1995р.; відомості про видачу свідоцтва опубліковано в офіційному бюлетені "Промислова власність" від 15.08.2000р. №3);

"WD-40, об'ємний", визнаною добре відомою в Україні для товарів 02 МКТП "протитьмянінники (препарати, що запобігають тьмянінню) для металів і протиіржавники (суміші для захисту від іржавіння)" та 04 МКТП "мастильні та просочувальні оливи" рішенням апеляційної палати Служби від 31.08.2015р. за свідоцтвом України №172906 (дата подання заявки №m201210948 - 27.06.2012р.; відомості про видачу свідоцтва опубліковано в офіційному бюлетені "Промислова власність" від 10.07.2013р. №13).

- ТОВ "ХАДО-Холдінг" є володільцем свідоцтв України:

№161673 на знак для товарів та послуг на знак для товарів і послуг "ANY WAY D40" (заявка від 30.11.2011р. № m201119011; відомості про видачу свідоцтва опубліковано 25.09.2012р. в офіційному бюлетені "Промислова власність" №18), зареєстрований для всіх товарів 01, 02, 03, 04 класів МКТП;

№152494 на знак для товарів і послуг "" (заявка від 09.12.2011р. № m201119764; відомості про видачу свідоцтва опубліковано 27.02.2012р. в офіційному бюлетені "Промислова власність" №4), зареєстрований для всіх товарів 01, 02, 04 класів МКТП;

- на думку Компанії, свідоцтва України №161673 та №152494 підлягають визнанню недійсними з підстав того, що:

знаки для товарів і послуг за наведеними свідоцтвами, а також об'ємні позначення, які використовуються відповідачами-2,3 у вигляді упаковки товару, є схожими з добре відомими в Україні торговельними марками за свідоцтвами України №15337 та №172906 відносно товарів 02 та 04 класів МКТП настільки, що їх можна сплутати (абзац другий пункту 3 статті 6 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг"; далі - Закон);

позначення за спірними свідоцтвами можуть ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар або надає послугу - фактично Компанії (абзац п'ятий пункту 2 статті 6 Закону).

Відповідно до пункту 1 статті 5 Закону правова охорона надається знаку, який не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі та на який не поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони, встановлені цим Законом.

Згідно з абзацом п'ятим пункту 2 статті 6 Закону згідно з цим Законом не можуть одержати правову охорону також позначення, які є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу.

За приписом абзацу другого пункту 3 статті 6 Закону не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати зі знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім'я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг.

У пунктах 3.3 і 3.4 постанови пленуму Вищого господарського суду України від 23.03.2012р. № 5 "Про деякі питання практики призначення судових експертиз у справах зі спорів, пов'язаних із захистом права інтелектуальної власності" зазначено, що у вирішенні спорів про захист права інтелектуальної власності на торговельну марку можуть виникнути питання про належність товарів, послуг до споріднених з наведеними у свідоцтві.

Підпунктом 4.3.2.5 пункту 4.3 Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, затверджених наказом Державного патентного відомства України від 28.07.1995р. № 116 (в редакції наказу Державного патентного відомства України від 20.08.1997р. № 72) і зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 02.08.1995р. за № 276/812, передбачено, що для позначення, заявленого як знак, щодо якого проводиться експертиза по суті, і виявлених зареєстрованих та заявлених на реєстрацію знаків з більш раннім пріоритетом встановлюється однорідність товарів або товарів і послуг.

При встановленні однорідності товарів або товарів і послуг визначається принципова імовірність виникнення у споживача враження про належність їх одній особі, що виготовляє товар або надає послуги.

Для встановлення такої однорідності слід враховувати рід (вид) товарів і послуг; їх призначення; вид матеріалу, з якого товари виготовлені; умови та канали збуту товарів, коло споживачів.

Місцевим судом було встановлено, що торговельні марки позивача зареєстровані для товарів 02 МКТП "протитьмянінники (препарати, що запобігають тьмянінню) для металів і протиіржавники (суміші для захисту від іржавіння)" та 04 МКТП "мастильні та просочувальні оливи"; відповідача-2 - для всіх товарів 01 МКТП "антидетонатори до палива двигунів внутрішнього згоряння; антифризи; антистатики, крім побутових; бактерійні препарати, крім лікарських (медичних) і ветеринарних; гази-носії для аерозолів; бактеріологічні препарати, крім лікарських (медичних) і ветеринарних; хімікати для видаляння нагару в двигунах; гальмові рідини; рідини до гідравлічних систем; охолодники (охолоджувальні рідини) для двигунів транспортних засобів; препарати проти закипання двигунових охолодників (охолоджувальних рідин); хімічні добавки до олій; домішки очищальні до бензину; домішки хімічні до моторного палива; зненакипники (хімічні засоби для видаляння накипу); зненакипники (хімічні засоби для видаляння накипу), крім побутових; речовини для лагодження камер шин; клеї для шин; хімікати, що запобігають конденсуванню; протинакипники (препарати, що запобігають накипові); рідини для кермування з гідравлічним підсилювачем; рідини трансмісійні; речовини для лагодження шин; шпаклівки для кузовів автомобілів", 02 МКТП "барвники до масла; ґрунтовання, захисні (захистові) покриви для рам, шасі транспортних засобів; захисні (захистові) препарати для металів; лаки; мастики (природні смоли); мастила густі протикорозійні; оливи (мастила рідкі) протикорозійні; протиіржавники (суміші для захисту від іржавіння); протикорозійні препарати; протитьмянінники (препарати, що запобігають тьмянінню) для металів", 03 МКТП "антистатики побутові; вибілювальна сода; вибілювальні препарати пральні; розчини для миття вітрового скла; вулканний попіл для чищення; зненакипники (хімічні засоби для видаляння накипу) побутові; препарати для видаляння іржі; лаки для волосся; мастика для паркету; протиковзова мастика для підлоги; мийна сода для чищення; мийні засоби, крім промислових і лікарських (медичних); лискувальні препарати для меблів і підлоги; розчинники підлогової мастики (чистильні препарати); препарати для виводіння плям; препарати для сухого чищення; препарати для чищення стічних труб" та "аерозольні мастильні матеріали; вазелін технічний; віск (сировина); домішки нехімічні до моторного палива; етер (простий ефір) нафтовий (петролейний); спирт (паливо); технічні жири (мастила); технічні оливи; мастила для зброї; мастильні матеріали; мастильні оливи; мастильно-охолоджувальні рідини; оливи для двигунів", тобто товари, для яких зареєстровано протиставлені позначення, є однорідними (спорідненими).

Тому для вирішення питання стосовно схожості до ступеню змішування торговельних марок позивача і названого відповідача-2 та питання стосовно можливості введення в оману, місцевим судом було призначено судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності.

Згідно з пунктом 1 частини першої статті 79 ГПК України господарський суд має право зупинити провадження у справі за клопотанням сторони, прокурора, який бере участь в судовому процесі, або за своєю ініціативою у випадках призначення господарським судом судової експертизи.

Тому місцевий суд законно і обґрунтовано зупинив провадження у справі керуючись ст. 79 ГПК України.

Відповідно до статті 33 Господарського процесуального кодексу України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень. Докази подаються сторонами та іншими учасниками судового процесу.

За таких обставин, Київський апеляційний господарський суд не вбачає підстав для задоволення апеляційної скарги, зміни чи скасування ухвали суду першої інстанції.

Керуючись ст.ст. 99, 101, 103, 105, 106 ГПК України, Київський апеляційний господарський суд -

ПОСТАНОВИВ:

Апеляційну скаргу ТОВ «ХАДО-Холдінг» залишити без задоволення, а ухвалу господарського суду м.Києва від 14.11.2016р. у справі №910/5359/16 - без змін.

Справу №910/5359/16 повернути до господарського суду м. Києва.

Постанова може бути оскаржена до суду касаційної інстанції протягом двадцяти днів з дня її прийняття.

Головуючий суддя В.О. Пантелієнко

Судді А.А. Верховець

О.М. Остапенко