ВИЩИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 грудня 2016 року Справа № 910/24344/15

Вищий господарський суд України у складі: суддя Селіваненко В.П. - головуючий (доповідач), судді Львов Б.Ю. і Палій В.В.

розглянув касаційну скаргу фізичної особи-підприємця ОСОБА_2, м. Луганськ,

на рішення господарського суду міста Києва від 25.04.2016 та

постанову Київського апеляційного господарського суду від 06.07.2016

зі справи № 910/24344/15

за позовом товариства з обмеженою відповідальністю "Стокшина", м. Київ (далі - Позивач),

до: товариства з обмеженою відповідальністю "МПК", м. Київ (далі - Відповідач-1);

товариства з обмеженою відповідальністю "Он-Лайн", м. Вінниця (далі - Відповідач-2);

фізичної особи-підприємця ОСОБА_2, м. Луганськ (далі - Відповідач-3),

про зобов'язання вчинити дії та стягнення 3 780 грн. упущеної вигоди.

Судове засідання проведено за участю представників сторін:

Позивача - Бажанова В.О.,

Відповідача-1 - Онуфрієнка А.А.,

Відповідача-2 - не з'яв.,

Відповідача-3 - ОСОБА_5

За результатами розгляду касаційної скарги Вищий господарський суд України

ВСТАНОВИВ:

Позов було подано (з урахуванням подальшої зміни предмета позову) про:

- заборону Відповідачу-1 і Відповідачу-2 використовувати знак для товарів і послуг (далі - ЗТП) за свідоцтвом України на ЗТП від 10.01.2011 НОМЕР_1 (далі - Свідоцтво НОМЕР_1) та позначення "ІНФОРМАЦІЯ_1" під час представлення продуктів через засоби комунікації з метою роздрібного продажу, розміщення в мережі Інтернет на веб-сторінках і на веб-сайтах інформації щодо асортименту товарів 12 класу МКТП, що дозволяє покупцям зручно оглядати, купувати і замовляти ці товари з веб-сторінок і веб-сайтів у мережі Інтернет, а також отримувати необхідну інформацію про ці товари, а також стосовно інших послуг 35 класу МКТП, зазначених у Свідоцтві НОМЕР_1 у рекламі, в мережі Інтернет чи іншим чином;

- стягнення з Відповідача-1 3 780 грн. збитків (упущеної вигоди);

- заборону Відповідачу-2 порушувати права власника Свідоцтва НОМЕР_1 шляхом незаконного делегування на користь інших осіб доменного імені (далі - ДІ) ІНФОРМАЦІЯ_2;

- зобов'язання Відповідача-2 припинити делегування названого ДІ.

Рішенням господарського суду міста Києва від 25.04.2016 (суддя Гумега О.В.), залишеним без змін постановою Київського апеляційного господарського суду від 06.07.2016 (колегія суддів у складі: Пантелієнко В.О. - головуючий, Сотніков С.В. і Шипко В.В.):

- позов задоволено частково;

- заборонено Відповідачу-1 використовувати ЗТП за Свідоцтвом НОМЕР_1 та позначення "ІНФОРМАЦІЯ_1" під час представлення продуктів через засоби комунікації з метою роздрібного продажу, розміщення в мережі Інтернет на веб-сторінках і на веб-сайтах інформації щодо асортименту товарів 12 класу МКТП, що дозволяє покупцям зручно оглядати, замовляти і купувати ці товари з веб-сторінок і веб-сайтів у мережі Інтернет, а також отримувати необхідну інформацію про ці товари, а також стосовно інших послуг 35 класу МКТП, зазначених у Свідоцтві НОМЕР_1, у рекламі, в мережі Інтернет;

- заборонено Відповідачу-3 використовувати ЗТП за Свідоцтвом НОМЕР_1 та позначення "ІНФОРМАЦІЯ_1" під час представлення продуктів через засоби комунікації з метою роздрібного продажу, розміщення в мережі Інтернет на веб-сторінках і на веб-сайтах інформації щодо асортименту товарів 12 класу МКТП, що дозволяє покупцям зручно оглядати, замовляти і купувати ці товари з веб-сторінок і веб-сайтів у мережі Інтернет, а також отримувати необхідну інформацію про ці товари, а також стосовно інших послуг 35 класу МКТП, зазначених у Свідоцтві НОМЕР_1, у рекламі, в мережі Інтернет;

- зобов'язано Відповідача-2 припинити делегування ДІ ІНФОРМАЦІЯ_2;

- стягнуто з Відповідача-1: 1827 грн. судового збору; 4413,56 грн. витрат на проведення судової експертизи;

- стягнуто з Відповідача-3: 1827 грн. судового збору; 4413,56 грн. витрат на проведення судової експертизи;

- у решті позовних вимог відмовлено;

- скасовано заходи забезпечення позову, вжиті ухвалою господарського суду міста Києва від 16.11.2015 у цій справі.

У касаційній скарзі до Вищого господарського суду України Відповідач-3 просить: "Скасувати частково Рішення Господарського суду міста Києва від 15 квітня 2016 року та Постанову Київського апеляційного господарського суду від 06 липня 2016 року та прийняти нове рішення"; "розподілити судові витрати". Скаргу мотивовано незаконністю та необґрунтованістю відповідних судових рішень, прийняттям їх з порушенням норм матеріального і процесуального права.

Відзиви на касаційні скарги не надходили.

Сторони відповідно до статті 1114 Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України) належним чином повідомлені про час і місце розгляду касаційної скарги.

Перевіривши повноту встановлення попередніми судовими інстанціями обставин справи та правильність застосування ними норм матеріального і процесуального права, Вищий господарський суд України дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення касаційної скарги з огляду на таке.

Судові інстанції у розгляді справи виходили з таких обставин та висновків.

ЗТП за Свідоцтвом НОМЕР_1 є комбінованим позначенням, яке містить словосполучення "ІНФОРМАЦІЯ_1", виконане стандартним друкованим шрифтом літерами кириличної абетки, та зображувальну композицію з реалістичного зображення поверхні протектору шини та квадрату. Знак зареєстровано для таких послуг МКТП: клас 35: аукціонний продаж; демонстрування товарів; послуги постачання для інших (закуповування товарів та надавання постачальницьких послуг іншим фірмам); представлення продуктів через засоби комунікації з метою роздрібного продажу; публікування рекламних текстів; розміщування в мережі Інтернет на веб-сторінках і на веб-сайтах інформації щодо асортименту товарів 12 класу, що дозволяє покупцям зручно оглядати, купувати і замовляти ці товари з веб-сторінок і веб-сайтів у мережі Інтернет, а також отримувати необхідну інформацію про ці товари; розміщування в одному місці, в інтересах інших осіб асортименту товарів 12 класу, яке дає змогу покупцям зручно оглядати і купувати ці товари; розповсюджування рекламних матеріалів; сприяння продажеві (посередництво).

Дата подання заявки на реєстрацію знака - 09.12.2009; дата публікації - 10.01.2011, бюл. № 1. Власником ЗТП за Свідоцтвом НОМЕР_1 є ОСОБА_9

Відповідно до ліцензійного договору про надання права на використання об'єкта права інтелектуальної власності від 30.01.2015, укладеного ОСОБА_9 і Позивачем, останній отримав дозвіл (виключну ліцензію) на використання ЗТП за Свідоцтвом НОМЕР_1.

Позивачу належать майнові права інтелектуальної власності на ЗТП за Свідоцтвом НОМЕР_1 та виключне право перешкоджати неправомірному використанню ЗТП, у тому числі забороняти таке використання.

За доводами Позивача, його право на використання ЗТП за Свідоцтвом НОМЕР_1, що є комбінованим позначенням та містить, зокрема, словосполучення "ІНФОРМАЦІЯ_1", порушується шляхом реєстрації ДІ ІНФОРМАЦІЯ_2 та використання позначення "ІНФОРМАЦІЯ_1" для надання послуг продажу товарів 12 класу МКТП (автомобільні шини, шини до коліс транспортних засобів), їх асортименту.

ДІ ІНФОРМАЦІЯ_2 зареєстроване за Відповідачем-3 у 2015 році.

Відповідач-2 здійснив реєстрацію цього ДІ на підставі сервісної угоди, яка розміщена на сайті Відповідача-2 за інтернет-адресою https://www.bestname.ua/agreement.php та є публічним договором. Делегування ДІ Відповідач-2 здійснив керуючись Регламентом публічного домену версія 3.2. (далі - Регламент), розробленим спільно товариством з обмеженою відповідальністю "Хостмайстер", адміністраторами публічних доменів та реєстраторами 01.11.2013. Регламент описує основні принципи та процедури взаємодії реєстратора (Відповідача-2) з реєстраційною системою Реєстру публічного домену (пункт 1 Регламенту); вимоги до ДІ викладено в пункті 3 Регламенту.

Отже, реєстрантом ДІ ІНФОРМАЦІЯ_2 є Відповідач-3, а використання цього домену здійснює Відповідач-1.

Роздруківки веб-сторінок сайту ІНФОРМАЦІЯ_2 містять інформацію про те, що Відповідач-1 спеціалізується на поставці вантажних, легковантажних і легкових шин з Китаю. На цьому сайті використано також позначення "ІНФОРМАЦІЯ_1" Компания-импортер "МПК" (мовою оригіналу).

Відповідач-3 (дата державної реєстрації 28.04.2001) здійснював господарську діяльність з продажу вантажних шин з використанням позначень "ІНФОРМАЦІЯ_1". У матеріалах справи наявні: договір поставки вантажних шин від 09.09.2008 (постачальником за яким була фірма "ІНФОРМАЦІЯ_1" в особі Відповідача-3); візитка, фотографія вивіски, які, за твердженням Відповідача-1 та Відповідача-3, містять інформацію про використання Відповідачем -3 позначення "ІНФОРМАЦІЯ_1" при здійсненні пропонування для продажу вантажних шин. Ці візитка й фотографія не прийняті судом як докази, оскільки неможливо визначитись з їх датами виготовлення й розміщення.

Водночас у матеріалах справи є календарі на 2008, 2010, 2013 роки, які містять інформацію щодо пропонування вантажних шин, позначення "ІНФОРМАЦІЯ_1" та посилання на "ЧП ОСОБА_2"

Отже, згадані договір від 09.09.2008 та календар на 2008 рік свідчать про використання Відповідачем-3 позначення "ІНФОРМАЦІЯ_1" для послуг з пропонування для продажу вантажних шин до дати подання заявки на реєстрацію ЗТП за Свідоцтвом НОМЕР_1 (09.12.2009).

З огляду на приписи статей 495, 500 Цивільного кодексу України (далі - ЦК України) Відповідач-3 не може бути позбавлений можливості продовжувати використання позначення "ІНФОРМАЦІЯ_1" таким самим способом, яким він використовував це позначення до дати подання заявки, тобто до 09.12.2009. Водночас Відповідач-3 як особа, наділена правами попереднього користувача, позбавлений можливості здійснити реєстрацію ДІ ІНФОРМАЦІЯ_2 після 09.12.2009, оскільки така реєстрація не може розглядатися як продовження використання позначення "ІНФОРМАЦІЯ_1" тим самим способом, яким Відповідач-3 використовував це позначення до 09.12.2009. Відповідачем-3 не подано доказів використання позначення "ІНФОРМАЦІЯ_1", "ІНФОРМАЦІЯ_3" в мережі Інтернет до зазначеної дати, тому початок використання такого позначення в мережі Інтернет після 09.12.2009 є порушенням Відповідачем -3 прав Позивача на ЗТП за Свідоцтвом НОМЕР_1, а не реалізацією прав попереднього користувача.

Відповідач-1 був зареєстрований 10.10.2014. Кінцевим бенефіціарним власником (контролером) Відповідача-1 є ОСОБА_2 Доказів того, що до Відповідача-1 від Відповідача-3 було передано або перейшло право попереднього користувача на позначення "ІНФОРМАЦІЯ_1" разом з підприємством чи діловою практикою або з тією частиною підприємства чи ділової практики, в яких було використано торговельну марку або здійснено значну і серйозну підготовку для такого використання, суду подано не було.

Не подано й доказів здійснення Відповідачем-3 значної і серйозної підготовки для використання позначень "ІНФОРМАЦІЯ_1", "ІНФОРМАЦІЯ_3" при здійсненні продажу автомобільних шин, наданні інших послуг 35 класу МКТП або споріднених з ними послуг.

У справі було призначено судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручено Науково-дослідному центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності.

За висновком експерта від 29.02.2016 №304/15:

1) позначення "ІНФОРМАЦІЯ_3" є схожим настільки, що його можна сплутати з ЗТП за Свідоцтвом НОМЕР_1 стосовно наведених у даному свідоцтві послуг із розміщування в мережі Інтернет на веб-сторінках і на веб-сайтах інформації щодо асортименту товарів 12 класу, що дозволяє покупцям зручно оглядати, купувати і замовляти ці товари з веб-сторінок і веб-сайтів в мережі Інтернет, а також отримувати необхідну інформацію про ці товари; розміщування в одному місці, в інтересах інших осіб, асортименту товарів 12 класу, яке дає змогу покупцям зручно оглядати і купувати ці товари, або товарів і послуг, споріднених з наведеними в даному свідоцтві, та таким, що може ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари або надає послуги; аукціонний продаж; демонстрування товарів; послуги постачання для інших (закуповування товарів та надавання постачальницьких послуг іншим фірмам); сприяння продажеві (посередництво); та є таким що може ввести в оману щодо особи, яка надає послуги;

2) позначення "ІНФОРМАЦІЯ_1" є схожим настільки, що його можна сплутати з ЗТП за Свідоцтвом НОМЕР_1 стосовно наведених у даному свідоцтві послуг із розміщування в мережі Інтернет на веб-сторінках і на веб-сайтах інформації щодо асортименту товарів 12 класу, що дозволяє покупцям зручно оглядати, купувати і замовляти ці товари з веб-сторінок і веб-сайтів в мережі Інтернет, а також отримувати необхідну інформацію про ці товари; розміщування в одному місці, в інтересах інших осіб, асортименту товарів 12 класу, яке дає змогу покупцям зручно оглядати і купувати ці товари, або товарів і послуг, споріднених з наведеними в даному свідоцтві, та таким, що може ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари або надає послуги; аукціонний продаж; демонстрування товарів; послуги постачання для інших (закуповування товарів та надавання постачальницьких послуг іншим фірмам); сприяння продажеві (посередництво); та є таким що може ввести в оману щодо особи, яка надає послуги.

Даний висновок підтверджує, що позначення, яке використовують Відповідач-1 і Відповідач-3, є схожим настільки, що їх можна сплутати із ЗТП за Свідоцтвом НОМЕР_1.

Матеріали справи не містять доказів надання цим відповідачам згоди на використання даного ЗТП.

Позначення ІНФОРМАЦІЯ_3 є частиною ДІ ІНФОРМАЦІЯ_2.

Право на ЗТП за Свідоцтвом НОМЕР_1 порушується внаслідок реєстрації ДІ Відповідача-3 та використання цього знака в ДІ. Використання Відповідачем-1 і Відповідачем-3 позначення ІНФОРМАЦІЯ_3 здійснюється у комерційній (підприємницькій) діяльності та стосовно певних товарів та послуг. Використання Відповідачем-1 позначення "ІНФОРМАЦІЯ_1" є порушенням права Позивача на ЗТП за Свідоцтвом НОМЕР_1.

20.08.2015 Відповідач-1 виставив товариству з обмеженою відповідальністю (далі - ТОВ) "ВІЛПОРТ" рахунок № 994 на оплату шини 1 шт. вартістю (з ПДВ) 3 780 грн., який цим товариством оплачено. За видатковою накладною Відповідач-1 (як постачальник) передав ТОВ "ВІЛПОРТ" шину. Водночас Позивачем не доведено: що ТОВ "ВІЛПОРТ" мало намір укласти договір поставки саме з Позивачем і Позивач мав у наявності саме таку шину й за аналогічною ціною; заподіяння Позивачу збитків (упущеної вигоди) в результаті відповідних дій Відповідача-1, а також наявності причинного зв'язку між дією Відповідача-1 та збитками (упущеною вигодою).

Звертаючись з позовною вимогою щодо заборони Відповідачу-2 порушувати права власника Свідоцтва НОМЕР_1 шляхом незаконного делегування на користь інших осіб ДІ ІНФОРМАЦІЯ_2, Позивач: не навів нормативно-правового обґрунтування такої вимоги; не подав доказів порушення Відповідачем-2 прав Позивача на ЗТП за Свідоцтвом НОМЕР_1 у результаті проведення реєстрації ДІ ІНФОРМАЦІЯ_2.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 16.11.2015 у даній справі вживалися заходи до забезпечення позову, які підлягають скасуванню у зв'язку з вирішенням місцевим господарським судом справи по суті.

Позивачем було здійснено оплату судового збору за подання позовної заяви в сумі 4872 грн. та оплату за проведення судової експертизи в сумі 11 796, 48 грн.

Причиною спору зі справи стало питання про наявність або відсутність підстав для задоволення позовних вимог, пов'язаних із захистом порушеного, на думку Позивача, його права на об'єкт інтелектуальної власності (ЗТП за Свідоцтвом НОМЕР_1).

У вирішенні відповідного спору попередні судові інстанції виходили, зокрема, з того, що:

- якщо в результаті державної реєстрації торгівельної марки заявник одержує весь обсяг майнових прав на ЗТП, визначених у статті 495 ЦК України, то попередній користувач після реєстрації іншою особою спірного позначення як ЗТП, зберігає лише право на безоплатне продовження такого використання;

- отже, Відповідач-3 не може бути позбавлений можливості продовжувати використання позначення "ІНФОРМАЦІЯ_1" таким самим способом, яким він використовував це позначення до дати подання заявки, тобто до 09.12.2009;

- реєстрація ДІ ІНФОРМАЦІЯ_2 після 09.12.2009 не може розглядатися як продовження використання позначення "ІНФОРМАЦІЯ_1" таким самим способом, яким Відповідач-3 використовував це позначення до 09.12.2009.

З такими висновками, покладеними в основу оскаржуваних судових рішень, повністю погодитися не можна.

Так, відповідно до частини першої статті 500 ЦК України (на яку й посилалися попередні судові інстанції) будь-яка особа, яка до дати подання заявки на торговельну марку або, якщо було заявлено пріоритет, до дати пріоритету заявки в інтересах своєї діяльності добросовісно використала торговельну марку в Україні або здійснила значну і серйозну підготовку для такого використання, має право на безоплатне продовження такого використання або використання, яке передбачалося зазначеною підготовкою (право попереднього користувача).

Наведена норма не містить посилань (зазначень, вказівок) стосовно того чи іншого "способу" використання торговельної марки попереднім користувачем.

Відтак попередні судові інстанції припустилися неправильного застосування частини першої статті 500 ЦК України, а в зв'язку з цим й не встановили належним чином обставин, пов'язаних з реалізацією Відповідачем-3 права попереднього користування торговельною маркою (ЗТП), що, в свою чергу, свідчить про неправильне застосування ними вимог частини першої статті 47 ГПК України щодо прийняття судового рішення за результатами обговорення усіх обставин справи та частини першої статті 43 названого Кодексу стосовно всебічного, повного і об'єктивного розгляду господарським судом в судовому процесі всіх обставин справи в їх сукупності.

Крім того, названими судовими інстанціями у розгляді справи не вирішено питання щодо розподілу в ній судових витрат у сумі 25 000 грн., пов'язаних з оплатою послуг адвоката, хоча відповідне питання порушувалося Позивачем у цих судових інстанціях. Водночас його розгляд також потребує встановлення та оцінки обставин і доказів зі справи.

Таким чином, у Вищого господарського суду України відсутні підстави для висновку про правильність застосування попередніми судовими інстанціями норм матеріального права, в тому числі ЦК України.

Касаційна ж інстанція згідно з частиною другою статті 1117 ГПК України не має права встановлювати або вважати доведеними обставини, що не були встановлені у рішенні або постанові господарського суду чи відхилені ним, вирішувати питання про достовірність того чи іншого доказу, про перевагу одних доказів над іншими, збирати нові докази або додатково перевіряти докази.

Отже, відповідно до пункту 3 статті 1119 та частини першої статті 11110 ГПК України оскаржувані судові рішення підлягають скасуванню в частині, що стосується:

- часткового задоволення позову;

- заборони Відповідачу-1 використовувати ЗТП за Свідоцтвом НОМЕР_1 та позначення "ІНФОРМАЦІЯ_1";

- заборони Відповідачу-3 використовувати ЗТП за Свідоцтвом НОМЕР_1 та позначення "ІНФОРМАЦІЯ_1";

- зобов'язання Відповідача-2 припинити делегування ДІ ІНФОРМАЦІЯ_2;

- стягнення суми судових витрат, - з передачею справи у цій же частині на новий розгляд до суду першої інстанції.

Водночас у частині, яка стосується відмови в задоволені позовних вимог, прийняті по суті справи судові рішення відповідають встановленим судовими інстанціями обставинам справи, нормам чинного законодавства та не оскаржуються сторонами у справі. Тому в цій частині згадані рішення слід залишити без змін.

У новому розгляді суду слід врахувати викладене, встановити обставини, зазначені в даній справі, дати їм та доводам сторін і наданим ними, а за необхідності й додатково одержаним доказам належну правову оцінку і вирішити спір (у відповідній частині) згідно із законом. За результатами нового розгляду має бути вирішено й питання щодо розподілу судових витрат у даній справі.

Керуючись статтями 1117 - 11112 ГПК України, Вищий господарський суд України

ПОСТАНОВИВ:

1. Касаційну скаргу фізичної особи-підприємця ОСОБА_2 задовольнити частково.

2. Рішення господарського суду міста Києва від 25.04.2016 та постанову Київського апеляційного господарського суду від 06.07.2016 зі справи № 910/24344/15 скасувати в частині:

- часткового задоволення позову;

- заборони товариству з обмеженою відповідальністю "МПК" використовувати знак для товарів і послуг за свідоцтвом України на знак для товарів і послуг НОМЕР_1 від 10.01.2011 та позначення "ІНФОРМАЦІЯ_1" під час представлення продуктів через засоби комунікації з метою роздрібного продажу, розміщення в мережі Інтернет на веб-сторінках і на веб-сайтах інформації щодо асортименту товарів 12 класу МКТП, що дозволяє покупцям зручно оглядати, купувати і замовляти ці товари з веб-сторінок і веб-сайтів в мережі Інтернет, а також отримувати необхідну інформацію про ці товари, а також стосовно інших послуг 35 класу МКТП, зазначених у свідоцтві України на знак для товарів і послуг НОМЕР_1 від 10.01.2011, у рекламі, в мережі Інтернет;

- заборони фізичній особі-підприємцю ОСОБА_2 використовувати знак для товарів і послуг за свідоцтвом України на знак для товарів і послуг НОМЕР_1 від 10.01.2011 та позначення "ІНФОРМАЦІЯ_1"під час представлення продуктів через засоби комунікації з метою роздрібного продажу, розміщення в мережі Інтернет на веб-сторінках і на веб-сайтах інформації щодо асортименту товарів 12 класу МКТП, що дозволяє покупцям зручно оглядати, купувати і замовляти ці товари з веб-сторінок і веб-сайтів в мережі Інтернет, а також отримувати необхідну інформацію про ці товари, а також стосовно інших послуг 35 класу МКТП, зазначених у свідоцтві України на знак для товарів і послуг НОМЕР_1 від 10.01.2011, у рекламі, в мережі Інтернет;

- зобов'язання товариства з обмеженою відповідальністю "Он-Лайн" припинити делегування доменного імені ІНФОРМАЦІЯ_2;

- стягнення з товариства з обмеженою відповідальністю "МПК" і фізичної особи-підприємця ОСОБА_2 сум судового збору та витрат на проведення судової експертизи.

Справу у відповідній частині передати на новий розгляд до господарського суду міста Києва.

У решті зазначені рішення і постанову залишити без змін.

Суддя В. Селіваненко

Суддя Б. Львов

Суддя В. Палій