УХВАЛА

09.12.2016Справа № 910/19572/16

За позовом "Сінгента Партісіпейшнз АГ" (Syngenta Participations AG)

до 1) Товариства з обмеженою відповідальністю "Вассма Кемікал"

2) Державної служби інтелектуальної власності України

Третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору,

на стороні відповідача-1 - Державна фіскальна служба України

про визнання недійсним свідоцтва на знак для товарів та послуг

Суддя Гумега О.В.

Представники

від позивача: Кочерга Д.О. за дов. б/н від 11.11.2016, Войков А.П. за дов. б/н від 05.10.2016

від відповідача1: Крутенко Ю.В. за дов. б/н від 30.08.2015

від відповідача 2: Саламов О.В. за дов. № 1-8/8564 від 21.11.2014

від третьої особи: Підрубяк А.В. за дов. № 99-99-11-17/117 від 21.10.2016

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Позивачем - "Сінгента Партісіпейшнз АГ" (Syngenta Participations AG) подано до Господарського суду міста Києва позов до Товариства з обмеженою відповідальністю "Вассма Кемікал" (відповідач-1), Державної служби інтелектуальної власності України (відповідач-2) про визнання свідоцтва України № 214206 на знак для товарів і послуг "Тіаметоксам-Метакса" недійсним повністю; зобов'язання Державної служби інтелектуальної власності України внести відомості про визнання свідоцтва України № 214206 на знак для товарів і послуг "Тіаметоксам-Метакса" недійсним повністю до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг та опублікувати відомості про це у офіційному бюлетені "Промислова власність".

Позовні вимоги обгрунтовані тим, що, на думку позивача, знак для товарів і послуг "Тіаметоксам-Метакса" за свідоцтвом України № 214206 від 11.07.2016, зареєстрованим відповідачем-2 на ім'я відповідача-1, було надано правову охорону з порушенням вимог, встановлених ст.ст. 5, 6 Закону України "Про охорону прав на знак для товарів і послуг", що є підставою для визнання цього свідоцтва недійсним повністю відповідно до п. а) п. 1 ст. 19 Закону України "Про охорону прав на знак для товарів і послуг".

Зокрема, позивач вважає, що слово "Тіаметоксам" у позначенні "Тіаметоксам-Метакса" за свідоцтвом України № 214206 є загальновживаним терміном, оскільки тіаметоксам є діючою (активною) речовиною, яка використовується в інсектицидних засобах, що застосовуються для боротьби з шкідниками рослин, та має певну структурну формулу, а слово "Метакса" у позначенні наведеного товарного знаку не має смислового значення.

Водночас позивач вказує, що він являється власником патенту України на винахід № 41255 "ПОХІДНЕ 1, 3, 5-ОКСАДІАЗИНУ ЧИ ЙОГО ТАУТОМЕР АБО ЙОГО СІЛЬ ТА ІНСЕКТИЦИДНИЙ ЗАСІБ, ЩО ЇХ МІСТИТЬ", яким захищається речовина тіаметоксам. Оскільки відомості про видачу патенту України на винахід № 41255 опубліковані 17.09.2001, то з цієї дати, на думку позивача, речовина тіаметоксам охороняється наведеним патентом позивача, а позивачу належать виключні права на виготовлення та реалізацію продуктів з використанням речовини, яка є об'єктом винаходу за наведеним патентом позивача, а також позивачу належать права перешкоджати неправомірному використанню винаходу.

З урахуванням наведеного, позивач не виключає можливості введення споживача в оману стосовно певної якості та виробника товарів, маркованих позначенням "Тіаметоксам-Метакса".

Враховуючи, що відповідач-1 відповідно до ст.ст. 16, 20 Закону України "Про охорону прав на знак для товарів і послуг" має право забороняти будь-кому використовувати позначення "Тіаметоксам-Метакса", а також схожого до ступеня сплутування позначення "Тіаметоксам" на продукції, яка відноситься до агрохімічної галузі та під час реалізації такої продукції, а також оскільки відповідач-1 має можливість відповідно до норм Митного кодексу України вчиняти дії, спрямовані на призупинення митного оформлення відповідних товарів, позивач звернувся з даним позовом до суду про визнання недійсним свідоцтва відповідача-1 № 214206 на знак для товарів і послуг "Тіаметоксам-Метакса" недійсним повністю та зобов'язання відповідача-2 вчинити певні дії.

28.10.2016 позивачем було подано до Господарського суду міста Києва заяву про забезпечення позову.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 31.10.2016 порушено провадження у справі № 910/19572/16, призначено розгляд справи на 21.11.2016 о 10:20 год., залучено до участі у справі в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача-1 - Державну фіскальну службу України та вжито заходи забезпечення позову.

18.11.2016 через відділ діловодства суду від представника позивача надійшло повідомлення про відсутність аналогічного спору.

18.11.2016 через відділ діловодства суду від представника позивача надійшла заява про надання матеріалів, відповідно до якої позивач просив суд на виконання вимог ухвали суду від 31.10.2016 долучити до матеріалів справи докази направлення копії позовної заяви з додатками третій особі.

В судове засідання, призначене на 21.11.2016, представники позивача та відповідача-1 з'явилися.

Представник відповідача-2 в судове засідання 21.11.2016 не з'явився, про причини неявки суд не повідомив, вимоги ухвали суду від 31.10.2016 не виконав, про час та місце судового розгляду був повідомлений належним чином.

Представник третьої особи в судове засідання 21.11.2016 не з'явився, про причини неявки суд не повідомив.

Представник відповідача-1 в судовому засіданні, призначеному на 21.11.2016, подав відзив на позовну заяву, відповідно до якого просив суд відмовити позивачу в задоволенні позову. Відзив відповідача-1 залучено судом до матеріалів справи та передано до відділу діловодства суду для реєстрації.

В судовому засіданні 21.11.2016 представник позивача подав клопотання про долучення документів до матеріалів справи. Клопотання судом задоволене та передане до відділу діловодства суду для реєстрації.

Представник позивача в судовому засіданні 21.11.2016 надав усні пояснення по суті заявлених позовних вимог, позов підтримав у повному обсязі.

Представник відповідача-1 в судовому засіданні 21.11.2016 надав усні заперечення з приводу заявлених позовних вимог та просив суд відмовити позивачу в задоволенні позову з підстав, викладених у відзиві на позовну заяву, поданому 21.11.2016 в судовому засіданні.

Заслухавши пояснення представників сторін та дослідивши матеріали справи, суд дійшов висновку про необхідність призначення у справі № 910/19572/16 судової експертизи.

Відповідно до ст. 41 ГПК України, для роз'яснення питань, що виникають при вирішенні господарського спору і потребують спеціальних знань, господарський суд призначає судову експертизу. Учасники судового процесу мають право пропонувати господарському суду питання, які мають бути роз'яснені судовим експертом.

Враховуючи зазначене, суд вважає за необхідне забезпечити сторонам та третій особі можливість надати суду питання, які, на їх думку, необхідно поставити на вирішення судового експерта.

Враховуючи нез'явлення представників відповідача-2 та третьої особи, необхідність призначення у справі судової експертизи, необхідність забезпечення сторонам і третій особі можливості надати суду питання, які, на їх думку, необхідно поставити на вирішення судового експерта, та положення ч. 1 ст. 77 ГПК України, суд дійшов висновку про неможливість вирішення справи по суті в судовому засіданні, призначеному на 21.11.2016.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 21.11.2016 відкладено розгляд справи на 09.12.2016 о 10:30 год.

08.12.2016 через відділ діловодства суду від представника позивача надійшов супровідний лист з документами для долучення до матеріалів справи на виконання вимог ухвали суду від 31.10.2016.

08.12.2016 через відділ діловодства суду від представника позивача надійшли додаткові письмові пояснення, відповідно до яких позивач просив суд задовольнити позов у повному обсязі.

09.12.2016 через відділ діловодства суду від представника позивача надійшло клопотання про призначення судової експертизи, відповідно до якого позивач просив суд призначити у справі № 910/19572/16 судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручити або акредитованій спеціалізованій установі, або одному із судових експертів з переліку атестованих судових експертів, які зареєстровані в м. Києві та мають право на проведення експертиз за спеціальністю 13.06. «Дослідження, пов'язані з комерційним (фірмовим) найменуванням, торгівельними марками (знаками для товарів і послуг), географічними зазначеннями». Зазначеним клопотанням позивач також надав суду перелік питань, які, на його думку, необхідно поставити на вирішення судового експерта.

В судове засідання, призначене на 09.12.2016, представники позивача, відповідачів та третьої особи з'явилися.

Представник відповідача-2 в судовому засіданні, призначеному на 09.12.2016, подав заперечення на позовну заяву, відповідно до яких просив суд відмовити позивачу в задоволенні позовних вимог. Заперечення залучені судом до матеріалів справи та передані до відділу діловодства суду для реєстрації.

В судовому засіданні 09.12.2016 представник відповідача-1 надав суду клопотання, в якому запропонував перелік питань, які, на його думку, необхідно поставити на вирішення судового експерта. Клопотання відповідача-1 залучене судом до матеріалів справи та передане до відділу діловодства суду для реєстрації.

В судовому засіданні 09.12.2016 представник відповідача-2 надав суду клопотання, в якому запропонував перелік питань, які, на його думку, необхідно поставити на вирішення судового експерта. Клопотання відповідача-2 залучене судом до матеріалів справи та передане до відділу діловодства суду для реєстрації.

Представник відповідача-1 в судовому засіданні, призначеному на 09.12.2016, подав супровідний лист з документами для долучення до матеріалів справи на виконання вимог ухвали суду від 31.10.2016. Супровідний лист разом з доданими до нього документами залучений до матеріалів справи та переданий до відділу діловодства суду для реєстрації.

В судовому засіданні 09.12.2016 представник третьої особи подав пояснення щодо заявлених позовних вимог. Пояснення залучені судом до матеріалів справи та передані до відділу діловодства суду для реєстрації.

Представник позивача в судовому засіданні, призначеному на 09.12.2016, надав усні пояснення по суті заявлених позовних вимог, позов підтримав з урахуванням додаткових письмових пояснень, поданих 08.12.2016 через відділ діловодства суду.

В судовому засіданні 09.12.2016 представник відповідача-1 проти позову заперечував з підстав, викладених у відзиві на позовну заяву, поданому 21.11.2016 в судовому засіданні.

Представник відповідача-2 в судовому засіданні 09.12.2016 надав усні заперечення з приводу заявлених позовних вимог та просив суд відмовити позивачу в задоволенні позову з підстав, викладених у запереченнях на позов, поданих 09.12.2016 в судовому засіданні.

В судовому засіданні 09.12.2016 представник третьої особи підтримав пояснення, подані 09.12.2016 в судовому засіданні, та надав усні пояснення щодо заявлених позовних вимог.

Позивач, відповідач-1, відповідач-2 надали суду перелік питань, які, на їх думку, необхідно поставити на вирішення судового експерта.

Остаточне коло питань, які повинні бути роз'яснені судовим експертом, визначаються судом відповідно до ст. 41 ГПК України.

Відповідно до ч. 3 ст. 41 ГПК України, проведення судової експертизи доручається державним спеціалізованим установам чи безпосередньо особам які відповідають вимогам встановленим Законом України "Про судому експертизу".

Керуючись ст.ст. 41, 79, 86, 87 Господарського процесуального кодексу України,

УХВАЛИВ:

1. Призначити судову експертизу, проведення якої доручити Науково-дослідному центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності (01133, м. Київ, бульвар Лесі Українки, буд. 26, оф. 501).

2. На вирішення експерта поставити такі питання:

- Чи складається знак для товарів і послуг "Тіаметоксам-Метакса" за свідоцтвом України на знак для товарів і послуг № 214206 від 11.07.2016 лише з позначень, що є загальновживаними термінами станом на 07.12.2015?

- Чи було позначення "Тіаметоксам", що є частиною знаку для товарів і послуг "Тіаметоксам-Метакса" за свідоцтвом України на знак для товарів і послуг № 214206 від 11.07.2016 загальновживаним словом або терміном станом на 07.12.2015?

- Яке з позначень "Тіаметоксам" чи "Метакса" є домінуючою частиною знаку для товарів і послуг "Тіаметоксам-Метакса" за свідоцтвом України на знак для товарів і послуг № 214206 від 11.07.2016?

- Чи є знак для товарів і послуг "Тіаметоксам-Метакса" за свідоцтвом України на знак для товарів і послуг № 214206 від 11.07.2016 оманливим або таким, що може ввести в оману, щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послуги?

3. Відповідно до ст. 4 Закону України "Про судову експертизу", попередити експерта про кримінальну відповідальність за статтями 384 та 385 Кримінального кодексу України, надіслати йому копію ухвали.

4. Ухвалу та матеріали справи № 910/19572/16 надіслати Науково-дослідному центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності (01133, м. Київ, бульвар Лесі Українки, буд. 26, оф. 501).

5. Відповідно до ст. 4 Закону України "Про судову експертизу" попередити судового експерта про кримінальну відповідальність за статтями 384 та 385 Кримінального кодексу України, надіслати йому копію ухвали.

6. Зобов'язати позивача провести попередню оплату витрат по проведенню експертизи відповідно до виставленого рахунку, докази чого надати у судове засідання, що буде призначене після проведення експертизи.

7. Зобов'язати судового експерта згідно з ч. 1 ст. 42 ГПК України після проведення дослідження та підготовки письмового висновку направити належним чином засвідчені копії висновку сторонам у справі.

8. Враховуючи складність призначеної експертизи, дозволити судовому експерту проведення експертизи у більш довгий термін відповідно до чинного законодавства.

9. Провадження у справі № 910/19572/16 зупинити до закінчення проведення судової експертизи у справі № 910/19572/16.

10. Ухвала направляється сторонам у справі з урахуванням положень ст. 87 ГПК України п.п. 3.18. п. 3 Постанови Пленуму Вищого господарського суду України № 18 від 26.12.2011 року "Про деякі питання практики застосування Господарського процесуального кодексу України судами першої інстанції".

Суддя Гумега О.В.