ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
________________________________________________________________________
УХВАЛА

"28" листопада 2016 р.Справа № 922/3710/16

Господарський суд Харківської області у складі:

судді Суярко Т.Д.

при секретарі судового засідання Цвіра Д.М.

розглянувши матеріали справи

за позовом Українсько - болгарське ТОВ "Пірана" м. Харків
до Товариство з обмеженою відповідальністю "Супермаш" , Приватне акціонерне товариство "ОСОБА_1 лінія" м. Київ
про захист права інтелектуальної власності
за участю представників:

позивача: ОСОБА_2, довіреність №01/11 від 01.11.2016 р.,

відповідача 1 (ТОВ "Супермаш"): ОСОБА_3, довіреність №145 від 09.09.2016р.,

відповідача 2 (ПрАТ "ОСОБА_1 лінія"): ОСОБА_4, довіреність №123 від 15.11.2016р. ,

ВСТАНОВИВ:

Позивач Українсько-болгарське товариство з обмеженою відповідальністю Пірана - звернувся з позовом до відповідача Товариства з обмеженою відповідальністю Супермаш (відповідач 1), Приватного акціонерного товариства ОСОБА_1 лінія (відповідач 2) про визнання порушеними відповідачем 1 прав інтелектуальної власності на знак для товарів і послуг Каченята КРЯ-КРЯ за свідоцтвом України №56042, що належить УБ ТОВ Пірана; заборону відповідачу 1 використовувати в будь-який спосіб позначення, схожі із знаком для товарів і послуг Каченята Кря-Кря за свідоцтвом України №56042, що належить УБ ТОВ Пірана, настільки, що його можна сплутати; зобовязання відповідача 1 усунути з товару, упаковки (супровідних документів до товару) позначення схоже до знаку для товарів і послуг Каченята Кря-Кря за свідоцтвом України №56042, що належить УБ ТОВ Пірана; прийняття рішення про вилучення з цивільного обороту шампуню та рідкого мила для дітей з позначенням на етикетці Каченя Кря Кря, виготовленого відповідачем 1; зобовязання відповідача 2 припинити продаж шампуню та рідкого мила для дітей з позначенням на етикетці Каченя Кря Кря, виготовленого відповідачем 1; стягнення з відповідача 2 збитків у вигляді неотриманого доходу у сумі 48,00 грн.; стягнення солідарно з відповідачів спричиненої шкоди діловій репутації у розмірі 10000,00 грн.

Позовні вимоги вмотивовано порушенням, на думку позивача, його прав на знак для товарів та послуг Каченята КРЯ-КРЯ за свідоцтвом України №56042 у звязку з використанням відповідачем 1 на етикетці виготовленого ним шампуню та мила позначення Каченята КРЯ КРЯ та реалізацією такого шампуню та мила відповідачем 2 (ПрАТ ОСОБА_1 лінія).

22.11.2016 р. від відповідача 2 (ПрАТ ОСОБА_1 лінія) надійшов відзив на позовну заяву (вх.№39729 від 22.11.2016 р.), в якому він заперечує проти задоволенні позовних вимог, посилаючись на те, що відповідач (ТОВ Супермаш) використовує не позначення «Каченята КРЯ-КРЯ», а промисловий зразок «Етикетка «КАЧЕНЯ КРЯ-КРЯ»; знак для товарів та послуг «Каченята КРЯ-КРЯ» та промисловий зразок «Етикетка «КАЧЕНЯ КРЯ-КРЯ» є відмінними один від одного та їх не можна сплутати.

23.11.2016 р. від відповідача 1 (ТОВ Супермаш) надійшов відзив на позовну заяву (вх.№40024 від 23.11.2016 р.), в якому він просить суд відмовити в задоволенні позовних вимог, посилаюсь на те, що позначення «Каченя КРЯ-КРЯ» використовується відповідачем правомірно. Так, як зазначає відповідач, на шампуні та рідкому милі використовується Етикетка «КАЧЕНЯ КРЯ-КРЯ». Правовою підставою використання такої етикетки відповідач визначає укладений з власником патенту №24065 на промисловий зразок «Етикетка «КАЧЕНЯ КРЯ-КРЯ» (ОСОБА_1В.) ліцензійного договору.

В судовому засіданні 28.11.2016 р. представник позивача просив суд долучити до матеріалів справи витяги з ЄДРПОУ щодо учасників судового процесу, а також речові докази (зразки шампуню та рідкого мила, виробленого ТОВ Супермаш), просив суд призначити у справі експертизу інтелектуальної власності та поставити на вирішення експертів наступні запитання: Чи є позначення «Каченя Кря Кря» та «Каченя Кря-Кря», нанесені на етикетки шампуню та рідкого мила для дітей, виготовленого ТОВ «Супермаш», тотожним або схожим настільки, що їх можна сплутати із зареєстрованим знаком для товарів і послуг «Каченята Кря-Кря» за свідоцтвом №56042, що належить УБ ТОВ «Пірана»?.

Представник ТОВ Супермаш просила суд замінити відповідача у справі ТОВ Супермаш на власника патенту №24065 на промисловий зразок «Етикетка «КАЧЕНЯ КРЯ-КРЯ» - ОСОБА_1; підтримала клопотання позивача про призначення у справі експертизи інтелектуальної власності, запропонувала власний перелік запитань для експерта: Чи відповідає етикетка Каченя КРЯ КРЯ нанесена на шампунь та рідке мило, виробником яких є Відповідач 1 промисловому зразку Етикетка Каченя КРЯ КРЯ (патент №24065)?; Чи відтворює промисловий зразок за патентом України № 24065 знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 56042?; Чи є позначення «Каченя КРЯ КРЯ» нанесене на етикетку шампуню та рідкого мила, виробником яких є Відповідач 1 тотожним або схожим до ступеня змішування та настільки, що його можна сплутати із зареєстрованим знаком для товарів і послуг Каченята КРЯ-КРЯ за свідоцтвом України № 56042?; Чи вводить позначення «Каченя КРЯ КРЯ» нанесене на етикетку шампуню та рідкого мила, виробником яких є Відповідач 1 в оману споживача щодо УБ ТОВ «Пірана», яка виробляє продукцію із використанням зареєстрованого знаку для товарів і послуг Каченята КРЯ-КРЯ за свідоцтвом України № 5604?. Вирішення експертизи представник ТОВ Супермаш просив суд доручити Київському науково-дослідному інституті судових експертиз.

Представник ПрАТ ОСОБА_1 лінія просила суд визнати ТОВ Супермаш єдиним належним відповідачем у даній справі, заперечувала проти задоволення клопотання позивача про призначення у справі експертизи, посилаючись на те, що ним невірно обрано спосіб захисту.

Розглянувши клопотання позивача про призначення у справі експертизи інтелектуальної власності, суд зазначає наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 41 ГПК України, для роз'яснення питань, що виникають при вирішенні господарського спору і потребують спеціальних знань, господарський суд призначає судову експертизу.

При цьому, судова експертиза призначається у разі потреби у спеціальних знаннях для встановлення фактичних даних, що входять до предмета доказування.

Підставами позовних вимог є твердження позивача про те, що йому належать виключні права на використання знаку для товарів і послуг 3, 5, 35 класу МКТП Каченята КРЯ-КРЯ. Позивач вважає, що використанням на товарах 3 класу МКТП позначення КАЧЕНЯ КРЯ-КРЯ та КАЧЕНЯ КРЯ КРЯ, відповідач порушує відповідні права інтелектуальної власності позивача.

Відповідачі зазначають, що вказані знак Каченята КРЯ-КРЯ та КАЧЕНЯ КРЯ-КРЯ, КАЧЕНЯ КРЯ КРЯ є різними. Окрім того, відповідачі вважають, що позначення КАЧЕНЯ КРЯ-КРЯ може використовуватись ТОВ Супермаш, оскільки йому, на підставі ліцензійного договору, належать права інтелектуальної власності на промисловий зразок згідно патенту №24065 Етикетка «КАЧЕНЯ КРЯ КРЯ».

Дослідивши матеріали справи, заслухавши пояснення представників сторін, суд дійшов висновку, що в предмет доказування у даній справі входять питання, розвязання яких потребує спеціальних знань у сфері інтелектуальної власності.

За таких обставин, суд вважає за необхідне задовольнити клопотання позивача та призначати у даній справі судову експертизу інтелектуальної власності.

Відповідно до ч. 3 ст. 41 ГПК України, проведення судової експертизи доручається державним спеціалізованим установам чи безпосередньо особам, які відповідають вимогам, встановленим Законом України "Про судову експертизу". Особа, яка проводить судову експертизу (далі - судовий експерт) користується правами і несе обов'язки, зазначені у статті 31 цього Кодексу.

Згідно з ч.ч. 1, 2 ст. 7 Закону України Про судову експертизу, судово-експертну діяльність здійснюють державні спеціалізовані установи, а також у випадках і на умовах, визначених цим Законом, судові експерти, які не є працівниками зазначених установ.

До державних спеціалізованих установ належать: науково-дослідні установи судових експертиз Міністерства юстиції України; науково-дослідні установи судових експертиз, судово-медичні та судово-психіатричні установи Міністерства охорони здоров'я України; експертні служби Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства оборони України, Служби безпеки України та Державної прикордонної служби України.

За приписами ч. 1 ст. 9 Закону України Про судову експертизу, атестовані відповідно до цього Закону судові експерти включаються до державного Реєстру атестованих судових експертів, ведення якого покладається на Міністерство юстиції України.

Згідно з частиною другою ст. 10 Закону України Про судову експертизу, судовими експертами державних спеціалізованих установ можуть бути фахівці, які мають відповідну вищу освіту, освітньо-кваліфікаційний рівень не нижче спеціаліста, пройшли відповідну підготовку та отримали кваліфікацію судового експерта. Частина третя цієї статті передбачає можливість залучення на визначених цією нормою умовах до проведення судових експертиз також судових експертів, які не є працівниками державних спеціалізованих установ.

Відповідно до п. 1.6 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої Наказом Міністерства юстиції України від 08.10.98 N 53/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 26.12.2012 N 1950/5), експертизи та дослідження проводяться експертними установами за зонами регіонального обслуговування згідно з Переліком регіональних зон обслуговування науково-дослідними установами судових експертиз Міністерства юстиції України, наведеним у додатку 1 до цієї Інструкції.

За наявності обставин, що зумовлюють неможливість або недоцільність проведення експертизи в експертній установі за зоною регіонального обслуговування, орган (особа), який (яка) призначає експертизу (залучає експерта), зазначивши відповідні мотиви, доручає її виконання експертам іншої експертної установи.

Оскільки ТОВ «Супермаш» не наведено мотивів щодо недоцільності та не надано доказів щодо неможливості проведення експертизи у даній справі Харківським науково-дослідним інститутом ім. Засл. проф. ОСОБА_5, суд вважає безпідставною позицію відповідача щодо доручення проведення експертизи у даній справі Київському науково-дослідному інституті судових експертиз.

Таким чином, з огляду на наведені вище положення чинного законодавства та враховуючи зони регіонального обслуговування, суд доручає проведення судової експертизи інтелектуальної власності - Харківському науково-дослідному інституту ім. Засл. проф. ОСОБА_5.

Враховуючи визначені позивачем в позовній заяві підстави позову та визнаечні відповідачами підстави заперечень, а також те, що відповідно до розяснень, викладених в п. 5 Постанови Пленуму Вищого господарського суду України від 23 березня 2012 року N 5 «Про деякі питання практики призначення судових експертиз у справах зі спорів, пов'язаних із захистом права інтелектуальної власності», перед судовим експертом суд може поставити питання про наявність у складі зображення виробу, внесеного до Реєстру, інших охоронюваних об'єктів права інтелектуальної власності (торговельні марки, комерційні найменування, географічні зазначення походження товарів, твори образотворчого мистецтва тощо), на вирішення судового експерта суд вважає за необхідне поставити наступні запитання:

1. Чи є позначення «Каченя КРЯ КРЯ» та «Каченя Кря-Кря», нанесені на етикетки шампуню та рідкого мила для дітей, виготовленого ТОВ «Супермаш» (04071, м.Київ, вул. Верхній Вал, будинок 30-А), тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати із зареєстрованим знаком для товарів і послуг «Каченята КРЯ - КРЯ» за свідоцтвом України № 56042, що належить УБ ТОВ «Пірана»?;

2. Чи є позначення Каченя Кря-Кря та КАЧЕНЯ КРЯ КРЯ тотожними або схожими настільки, що його можна сплутати зі знаком для товарів та послуг за свідоцтвом на знак для товарів і послуг України №№56042 від 09.03.2014 р. "Каченята КРЯ-КРЯ" у 3 класі МКТП?

3. Чи включає в себе (чи відтворює) промисловий зразок «Етикетка «КАЧЕНЯ КРЯ КРЯ» за патентом №24065 знак для товарів та послуг "Каченята КРЯ-КРЯ" за свідоцтвом на знак для товарів і послуг України №№56042 від 09.03.2014 р.?

Оплату робіт по виконанню судової експертизи інтелектуальної власності, доручити позивачу.

У звязку з призначенням по справі судової експертизи, господарський суд повідомляє осіб, які безпосередньо проводитимуть судову експертизу, про те, що вони несуть відповідальність, передбачену ст.ст. 384, 385 Кримінального кодексу України за дачу завідомо неправдивого висновку або відмову дати висновок та за відмову без поважних причин від виконання покладених на них обов"язків.

Згідно ч.2 ст.79 ГПК України, господарський суд має право зупинити провадження у справі за клопотанням сторони, прокурора, який бере участь в судовому процесі, або за своєю ініціативою, зокрема, у випадку призначення господарським судом судової експертизи.

З огляду на наведене, суд приходить до висновку про зупинення провадження у справі до проведення судової експертизи.

Керуючись ст. ст. 4-2, 4-3, 32-34, 41, 42, 86 Господарського процесуального кодексу України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання позивача про призначення у справі судової експертизи (вх.№40557 від 28.11.2016 р.) - задовольнити.

Призначити у справі судову експертизу інтелектуальної власності.

Проведення судової експертизи у сфері інтелектуальної власності доручити Харківському науково-дослідному інституту судових експертиз ім. Засл.проф. ОСОБА_5 (м.Харків, вул.Золочівська, 8-а).

На вирішення судового експерта поставити наступні запитання:

1. Чи є позначення «Каченя КРЯ КРЯ» та «Каченя Кря-Кря», нанесені на етикетки шампуню та рідкого мила для дітей, виготовленого ТОВ «Супермаш» (04071, м.Київ, вул. Верхній Вал, будинок 30-А), тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати із зареєстрованим знаком для товарів і послуг «Каченята КРЯ - КРЯ» за свідоцтвом України № 56042, що належить УБ ТОВ «Пірана»?;

2. Чи є позначення Каченя Кря-Кря та КАЧЕНЯ КРЯ КРЯ тотожними або схожими настільки, що його можна сплутати зі знаком для товарів та послуг за свідоцтвом на знак для товарів і послуг України №№56042 від 09.03.2014 р. "Каченята КРЯ-КРЯ" у 3 класі МКТП?

3. Чи включає в себе (чи відтворює) промисловий зразок «Етикетка «КАЧЕНЯ КРЯ КРЯ» за патентом №24065 знак для товарів та послуг "Каченята КРЯ-КРЯ" за свідоцтвом на знак для товарів і послуг України №№56042 від 09.03.2014 р.?

Оплату робіт по виконанню судової експертизи інтелектуальної власності, доручити позивачу.

Попередити осіб, які безпосередньо проводитимуть судову експертизу, про те, що вони несуть відповідальність, передбачену ст.ст. 384, 385 Кримінального кодексу України за дачу завідомо неправдивого висновку або відмову дати висновок та за відмову без поважних причин від виконання покладених на них обов"язків.

Провадження у справі 922/3710/16 зупинити .

Суддя ОСОБА_6