ВИЩИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 грудня 2016 року Справа № 910/6197/13

Вищий господарський суд України у складі: суддя Селіваненко В.П. - головуючий (доповідач), судді Львов Б.Ю. і Палій В.В.

розглянув касаційну скаргу Berlin-Chemie AG (Menarini Group) [Берлін Хемі АГ (Менаріні Груп)], м. Берлін, Німеччина (далі - Компанія),

на постанову Київського апеляційного господарського суду від 26.07.2016

зі справи № 910/6197/13

за позовом Компанії

до: товариства з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Здоров'я", м. Харків (далі - Товариство);

Міністерства охорони здоров'я України, м. Київ (далі - Міністерство),

про припинення порушення прав інтелектуальної власності, визнання незаконним та часткове скасування наказу Міністерства охорони здоров'я України.

Судове засідання проведено за участю представників сторін:

Компанії - Лавренової Н.О.,

Товариства - Панасенка О.О.,

Міністерства - не з'яв.

За результатами розгляду касаційної скарги Вищий господарський суд України

ВСТАНОВИВ:

Справа розглядалася господарськими судами неодноразово.

Рішенням господарського суду міста Києва від 11.12.2013, залишеним без змін постановою Київського апеляційного господарського суду від 29.09.2015:

- позов задоволено;

- визнано незаконним та скасовано наказ Міністерства від 23.08.2012 № 658 "Про державну реєстрацію (перереєстрацію) лікарських засобів та внесення змін до реєстраційних матеріалів" (далі - Наказ № 658) у частині реєстрації лікарського засобу ЕСПУЗІН-ЗДОРОВ'Я (таблетки, вкриті оболонкою, по 125 мг № 7 (7х1), № 14 (7х2), № 21 (7х3), № 10 (10х1) у блістерах, заявник Товариство, номер реєстраційного посвідчення UA/12456/01/01), зазначеного під номером 5 у додатку № 1 до Наказу № 658;

- визнано незаконним та скасовано наказ Міністерства від 07.06.2013 № 480 "Про державну реєстрацію (перереєстрацію) лікарських засобів та внесення змін до реєстраційних матеріалів" (далі - Наказ № 480) у частині реєстрації лікарського засобу ЕСПУЗІН-ЗДОРОВ'Я (краплі оральні, 40 мг/мл по 30 мл у флаконах з пробкою-крапельницею № 1 у коробці, заявник Товариство, номер реєстраційного посвідчення UA/12946/01/01), зазначеного під номером 6 у додатку № 1 до Наказу № 480;

- зобов'язано Міністерство виключити лікарські засоби ЕСПУЗІН-ЗДОРОВ'Я, реєстраційні посвідчення UA/12456/01/01 та UA/12946/01/01, з Державного реєстру лікарських засобів України;

- заборонено Товариству використовувати позначення ЕСПУЗІН, схоже із знаком для товарів і послуг (ЗТП) за свідоцтвом України № 25612 стосовно товарів 5 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг (МКТП);

- Товариство зобов'язано усунути позначення ЕСПУЗІН з лікарських засобів власного виробництва.

Постановою Вищого господарського суду України від 16.02.2016 згадані рішення і постанову скасовано, а справу передано на новий розгляд до місцевого господарського суду.

Рішенням господарського суду міста Києва від 06.06.2016 (суддя Марченко О.В.), залишеним без змін постановою Київського апеляційного господарського суду від 26.07.2016 (колегія суддів у складі: Шипко В.В. - головуючий, Пантелієнко В.О. і Зеленін В.О.), у позові відмовлено.

У касаційній скарзі до Вищого господарського суду України Компанія просить скасувати оскаржувану постанову апеляційної інстанції і прийняти нове рішення, яким позов задовольнити. Скаргу мотивовано порушенням та неправильним застосуванням господарським судом норм матеріального і процесуального права.

У відзиві на касаційну скаргу Товариство заперечує проти доводів скаржника, зазначаючи про їх необґрунтованість та про законність і обґрунтованість судових рішень попередніх інстанцій, і просить оскаржуване рішення залишити без змін, а скаргу - без задоволення.

Сторони відповідно до статті 1114 Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України) належним чином повідомлені про час і місце розгляду касаційної скарги.

Перевіривши на підставі встановлених попередніми судовими інстанціями фактичних обставин справи правильність застосування ними норм матеріального і процесуального права, Вищий господарський суд України дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення касаційної скарги з огляду на таке.

Судові інстанції у розгляді справи виходили з таких обставин та висновків.

Компанія є володільцем таких свідоцтв України на знаки для товарів і послуг:

- № 25612 "ЕСПУМІЗАН" (словесний; заявка від 15.09.1999 № 99093242; торговельну марку зареєстровано для товарів 05 класу МКТП "Фармацевтичні препарати, ліки для людини");

- № 95707 "ESPUMISAN" (словесний; заявка від 19.03.2007 № m200704164; торговельну марку зареєстровано для товарів 05 та 10 класів МКТП "Фармацевтичні препарати; дієтичні речовини на лікарські (медичні) потреби" та "Лікарські (медичні) прилади та інструменти");

- № 94540 "ЕСПУМІЗАН" (словесний; заявка від 19.03.2007 № m200704166: торговельну марку зареєстровано для товарів 10 класу МКТП "Лікарські (медичні) прилади та інструменти").

Компанія є виробником лікарських засобів з діючою речовиною Simethicone (симетикон), а саме: ЕСПУМІЗАН ® (реєстраційне посвідчення UA/0152/02/01); ЕСПУМІЗАН ® L (реєстраційне посвідчення UA/0152/01/01); ЕСПУМІЗАН ® БЕБІ (реєстраційне посвідчення UA/10476/01/01).

Наказом № 658 зареєстровано лікарський засіб під назвою "ЕСПУЗІН-ЗДОРОВ'Я" (таблетки, вкриті оболонкою, по 125 мг №7 (7х1), №14 (7х2), № 21 (7х3), № 10 (10х1), що виробляється Товариством; номер реєстраційного посвідчення UA/12456/01/01.

Наказом № 480 зареєстровано лікарський засіб "ЕСПУЗІН-ЗДОРОВ'Я" (краплі оральні, 40 мг/мл по 30 мл у флаконах з пробкою-крапельницею № 1 у коробці), виробником якого є Товариство; номер реєстраційного посвідчення UA/12946/01/01.

Лікарські засоби як Компанії, так і Товариства містять одну і ту ж діючу речовину, а саме Simethicone (симетикон) та призначені (показання для застосування) при функціональних розладах кишечнику і відносяться до однієї фармакопевтичної групи.

Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична Група "Здоров'я" (далі - Група) є володільцем свідоцтва України № 170776 на знак для товарів і послуг (заявка від 27.06.2012 № m201210916; торговельну марку зареєстровано для товарів 05 класу МКТП "Ліки для людини; фармацевтичні препарати").

Вказана торговельна марка є комбінованою та містить, зокрема, словесне позначення "Эспузин-Здоровье", що складається з двох слів, написаних кирилицею.

01.05.2008 Товариством (ліцензіат) і Групою (ліцензіар) було укладено ліцензійний договір від 01.05.2008 № 4 (далі - Договір), відповідно до пункту 2.1 якого ліцензіар надає ліцензіату на строк дії Договору за винагороду, що сплачується ліцензіатом, виключну ліцензію на використання об'єктів права інтелектуальної власності. Додатковою угодою від 01.04.2013 до Договору ліцензіат і ліцензіар узгодили продовжити дію Договору до 01.05.2018.

13.05.2013 Група та Товариство підписали додаткову угоду № 58 до Договору, за умовами якої було доповнено перелік об'єктів права інтелектуальної власності, щодо яких надається ліцензія таким об'єктам: знак для товарів і послуг "Эспузин-здоровье"; свідоцтво України № 170776, для всіх зазначених у ньому товарів 05 класу МКТП.

Таким чином, Товариство як ліцензіат отримало право захищати надані ліцензіаром права щодо торговельної марки "Эспузин-здоровье".

Компанія просила заборонити Товариству використовувати позначення як назву лікарського засобу, а не як торговельну марку; позовні ж вимоги про визнання недійсним свідоцтва України № 170776 на знак для товарів і послуг не можуть заявлятися в даному процесі, оскільки володільцем такого свідоцтва є Група, а не Товариство. Компанія посилалася на те, що назва лікарського засобу, яку використовує Товариство, відрізняється від комбінованої торговельної марки за свідоцтвом України № 170776.

Матеріали справи містять три висновки судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності: від 07.10.2013 № 900; від 09.09.2014 № 3928/10006 і від 31.08.2015 № 15693/14-53, призначених у первісному розгляді справи.

Так, відповідні судові експертизи містять, зокрема, такі висновки:

- позначення "ЕСПУЗІН" є домінуючою частиною назви лікарського засобу "ЕСПУЗІН-ЗДОРОВ'Я";

- назва лікарського засобу "ЕСПУЗІН-ЗДОРОВ'Я", що виробляється Товариством, є схожою настільки, що її можна сплутати із знаком для товарів і послуг "ЕСПУМІЗАН" за свідоцтвом України № 25612;

- знак для товарів і послуг "Эспузин-Здоровье" за свідоцтвом України № 170776, є схожим зі знаком для товарів і послуг "ЕСПУМІЗАН" за свідоцтвом України № 25612, настільки, що їх можна сплутати.

До матеріалів справи долучено оригінали упаковки лікарського засобу "ЕСПУЗІН-ЗДОРОВ'Я", з яких вбачається, що на одній стороні упаковки повністю нанесено торговельну марку за свідоцтвом № 170776, а інша містить всі елементи комбінованого знака для товарів і послуг (кольори, розміщення слів тощо), з єдиною відмінністю, а саме "Эспузин-здоровье" зазначено українською мовою - "Еспузін-Здоров'я".

Словосполучення "Еспузін-Здоров'я" є точним перекладом українською мовою з російської позначення "Эспузин-здоровье".

Вказані позначення є словесними, написаними кирилицею та по суті відрізняються трьома літерами російською мовою ("э", "и", "ь") та двома літерами ("е", "і") і одним графічним знаком (апостроф) українською.

Компанія не підтвердила доводи про те, що знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 170776 суттєво відрізняється від назви лікарського засобу.

Вирішуючи спір у справі, суд не може заборонити особі, яка має виключні майнові права на знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 170776, користуватися своїми правами, у тому числі використовувати спірну торговельну марку і як назву лікарського засобу.

Суди погодилися з доводами Компанії щодо права самостійного обрання нею способу захисту порушеного права; разом з тим право Компанії на обрання способу захисту не є підставою для порушення прав Товариства як ліцензіата на знак для товарів і послуг "Эспузин-здоровье".

Задоволення позовних вимог про заборону використання позначення "ЕСПУЗІН" та зобов'язання усунути його з лікарських засобів є передчасним та таким, що може вирішуватися тільки після розгляду позову про визнання недійсним свідоцтва України № 170776 з підстав та в порядку, встановлених законом.

Що ж до вимог про визнання незаконними та скасування наказів №№ 658 та 480 Міністерства та зобов'язання Товариства виключити лікарські засоби "ЕСПУЗІН-ЗДОРОВ'Я", реєстраційні посвідчення UA/12456/01/01 та UA/12946/01/01, з Державного реєстру лікарських засобів України шляхом видання наказу, то судами вказано, що визнання наказів Міністерства не є можливим, оскільки наслідком задоволення таких вимог буде порушення прав Товариства як ліцензіата на торговельну марку "Эспузин-здоровье".

Причиною подання касаційної скарги стала незгода Компанії з відмовою у задоволенні позову.

Відповідно до статті 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" (далі - Закон):

- свідоцтво надає його власнику право використовувати знак та інші права, визначені цим Законом (частина друга);

- свідоцтво надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг, якщо внаслідок такого використання ці позначення і знак можна сплутати (частина п'ята).

Згідно з частиною другою статті 20 Закону на вимогу власника свідоцтва таке порушення повинно бути припинено, а порушник зобов'язаний відшкодувати власнику свідоцтва заподіяні збитки.

Суди попередніх інстанцій, відмовляючи в позові, виходили з того, що на підставі ліцензійного договору від 01.05.2008 Товариство як ліцензіат отримало право захищати надані ліцензіаром (Групою) права щодо торговельної марки "Эспузин-здоровье"; право Компанії на обрання способу захисту не є підставою для порушення прав Товариства як ліцензіата.

Проте поза увагою та оцінкою судів попередніх інстанцій залишилася та обставина, що додаткова угода від 13.05.2013 до ліцензійного договору від 01.05.2008, якою було доповнено перелік об'єктів права інтелектуальної власності, щодо яких надається ліцензія таким об'єктам: знак для товарів і послуг "Эспузин-здоровье", була укладена після початку розгляду даної справи в суді.

Що ж до комбінованого знака за свідоцтвом № 170776, то судами попередніх інстанцій не встановлено, що початок реєстрації знака було розпочато після початку реєстрації лікарського засобу "Еспузін-Здоров'я".

Частиною першою статті 21 Цивільного кодексу України визначено, що суд визнає незаконним та скасовує правовий акт індивідуальної дії, виданий органом державної влади, органом влади Автономної Республіки Крим або органом місцевого самоврядування, якщо він суперечить актам цивільного законодавства і порушує цивільні права або інтереси.

Відповідно до абзацу четвертого пункту 63 постанови пленуму Вищого господарського суду України від 17.10.2012 № 12 "Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності" порушенням прав на знак, зокрема, визнається введення в цивільний оборот позначень, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати із: знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім'я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг; знаками інших осіб, якщо ці знаки охороняються без реєстрації на підставі міжнародних договорів, учасником яких є Україна, зокрема знаками, визнаними добре відомими відповідно до статті 6bis Паризької конвенції про охорону промислової власності; фірмовими найменуваннями, що відомі в Україні і належать іншим особам, які одержали право на них до дати подання заявки щодо таких же або споріднених з ними товарів і послуг; кваліфікованими зазначеннями походження товарів.

Однак суди безпідставно не взяли до уваги, що Товариство, використовуючи частину знака для товарів і послуг "Еспузін-Здоров'я" за свідоцтвом України № 170776, який є схожий із знаком для товарів і послуг "ЕСПУМІЗАН" за свідоцтвом України № 25612, настільки, що їх можна сплутати, вводить у цивільний оборот зареєстровані лікарські засоби шляхом їх виробництва та реалізації.

Відтак слід дійти висновку про те, що попередніми судовими інстанціями неправильно застосовано вимоги частини першої статті 47 ГПК України щодо прийняття судового рішення за результатами обговорення усіх обставин справи та частини першої статті 43 названого Кодексу стосовно всебічного, повного і об'єктивного розгляду господарським судом в судовому процесі всіх обставин справи в їх сукупності.

Касаційна ж інстанція згідно з частиною другою статті 1117 ГПК України не має права встановлювати або вважати доведеними обставини, що не були встановлені у рішенні або постанові господарського суду чи відхилені ним, вирішувати питання про достовірність того чи іншого доказу, про перевагу одних доказів над іншими, збирати нові докази або додатково перевіряти докази.

Отже, оскаржувані судові рішення відповідно до пункту 3 статті 1119 та частини першої статті 11110 ГПК України підлягають скасуванню з передачею даної справи на новий розгляд до суду першої інстанції. У такому розгляді суду слід врахувати викладене, належним чином з'ясувати обставини справи, зазначені в цій постанові, дати їм та доводам сторін і поданим ними доказам належну правову оцінку та вирішити спір відповідно до закону.

Керуючись статтями 1117, 1119 - 11112 ГПК України, Вищий господарський суд України

ПОСТАНОВИВ:

1. Касаційну скаргу Berlin-Chemie AG (Menarini Group) [Берлін Хемі АГ (Менаріні Груп)] задовольнити частково.

2. Рішення господарського суду міста Києва від 06.06.2016 та постанову Київського апеляційного господарського суду від 26.07.2016 зі справи № 910/6197/13 скасувати.

Справу передати на новий розгляд до господарського суду міста Києва.

Суддя В. Селіваненко

Суддя Б. Львов

Суддя В. Палій