УХВАЛА

28.11.2016№ 910/420/16

Господарський суд міста Києва у складі судді Марченко О.В., за участю секретаря судового засідання Роздобудько В.В.,

розглядаючи у відкритому судовому засіданні

справу № 910/420/16

за позовом Jack Daniel's Properties, Inc. (Джек Деніел'с Пропертіз, Інк.), штат Делавер, Каліфорнія, Сполучені Штати Америки,

до товариства з обмеженою відповідальністю "Сімферопольський вино-коньячний завод", м. Дніпро,

приватного підприємства "Амігос", м. Київ, та

Державної служби інтелектуальної власності України, м. Київ,

про припинення порушення прав на знаки для товарів і послуг за свідоцтвами України №12761 та №140587 та стягнення збитків у сумі 1 800 грн.,

за участю представників:

позивача - Огнев'юка Я.В. (довіреність від 15.10.2015 №б/н);

відповідача-1 - Ципляка П.С. (довіреність від 12.05.2016 №б/н);

відповідача-2 - Мельниченка О.П. (директор; паспорт серія СН №524472);

відповідача-3 - Ресенчука В.М. (довіреність від 21.11.2014 №1-8/8570),

ВСТАНОВИВ:

Jack Daniel's Properties, Inc. (Джек Деніел'с Пропертіз, Інк.; далі - Компанія) звернулася до господарського суду міста Києва з позовом про:

- заборону товариству з обмеженою відповідальністю "Сімферопольський вино-коньячний завод" (далі - Завод) використовувати знаки для товарів і послуг за свідоцтвами України №12761 та №140587, а також схожі з ними позначення, шляхом виготовлення, зберігання, пропонування до продажу, продажу, рекламування, в тому числі в мережі Інтернет на сайті за доменним ім'ям svkz.ua, алкогольних напоїв під назвою "Black Jack" та інших алкогольних напоїв, етикетка і зовнішній вигляд яких є схожими до ступеня змішування із знаками для товарів і послуг за свідоцтвами України №12761 та №140587;

- заборону приватному підприємству "Амігос" (далі - Підприємство) здійснювати зберігання, пропонування до продажу, продаж, рекламування алкогольних напоїв під назвою "Black Jack", етикетки яких є схожими до ступеня змішування із знаками для товарів і послуг за свідоцтвами України № 12761 та №140587;

- зобов'язання Заводу припинити порушення прав інтелектуальної власності на знаки для товарів і послуг за свідоцтвами України №12761 та №140587, зокрема, шляхом припинення виготовлення, зберігання, пропонування до продажу, продажу, рекламування (в тому числі в мережі Інтернет) напоїв під назвою "Black Jack" та інших алкогольних напоїв, етикетка і зовнішній вигляд яких є схожими до ступеня змішування із знаками для товарів і послуг за свідоцтвами України №12761 та №140587;

- зобов'язання Заводу вилучити з цивільного обороту та знищити напій алкогольний міцний "солодовий" під назвою "Black Jack", як такий, що був виготовлений та введений в цивільний обіг з порушенням прав інтелектуальної власності Компанії на знаки для товарів і послуг №12761 та №140587;

- вилучення з цивільного обороту та знищення напій алкогольний міцний "Солодовий" під назвою "Black Jack", як такий, що був виготовлений та введений в цивільний обіг з порушенням прав інтелектуальної власності Компанії на знаки для товарів і послуг №12761 та №140587;

- стягнення із Заводу 1 800 грн. збитків, завданих Компанії в зв'язку з порушенням відповідачем-1 прав інтелектуальної власності на знаки для товарів і послуг за свідоцтвами України № 12761 та №140587;

- визнання недійсним патенту України №27859 на промисловий зразок "Комплект етикеток "Black Jack", власником якого є Завод;

- зобов'язання Державної служби інтелектуальної власності України (далі - Служба) внести до Державного реєстру патентів України на промислові зразки відомості щодо визнання недійсним патенту України №27859 на промисловий зразок "Комплект етикеток "Black Jack" та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені "Промислова власність".

Ухвалою господарського суду міста Києва від 13.01.2016 (суддя Прокопенко Л.В.) порушено провадження у справі.

26.01.2016 Служба подала суду відзив на позовну заяву, в якому зазначила про те, що:

- прийнята в Україні система експертизи промислових зразків передбачає проведення лише формальної експертизи заявки на промисловий зразок, що полягає у перевірці виключно того, чи відповідає заявка формальним вимогам, встановленим Законом України "Про охорону прав на промислові зразки" і Правил розгляду заявки на промисловий зразок, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 18.03.2002 і зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 29.03.2002 за № 313/6601;

- кваліфікаційна експертиза промислового зразка при зазначеній системі, тобто перевірка того, чи відповідає промисловий зразок умовам правової охорони (чи є промисловий зразок - новим), не проводиться;

- таким чином, усі дії Служби щодо видачі патенту України №27859 на спірний промисловий зразок є такими, що повністю відповідають чинному законодавсту України.

Завод 27.01.2016 подав суду відзив на позовну заяву, в якому зазначив, що: вимоги позивача є безпідставними та не підлягають задоволенню, оскільки відповідач-1 не вважає свій продукт схожим з продукцією позивача та не визнає використання інтелектуальної власності Компанії під час створення свого автентичного продукту; алкогольний напій "напій алкогольний міцний "Солодовий" відповідача-1 має свою історію, свої причини виникнення, своє економічне обґрунтування; правовий захист зображень позивача за свідоцтвами України №12761 та №140587 обмежується 33 класом і лише продукцією віскі; Завод використовує етикетку за патентом №27859 від 10.10.2014 для зовсім іншої продукції - автентичного напою алкогольного міцного з власною рецептурою та технологічною інструкцією, що відноситься законодавцем до груп "інші алкогольні напої" або "напої спиртні, дистильовані з плодів (крім лікерів, джину, ялівцевої настоянки; виноградного вина чи виноградних вичавків)" або "горілка та лікеро-горілчані вироби, інші" в залежності від предмету регулювання; таким чином, обсяг правової охорони знаків для товарів і послуг за свідоцтвами України №12761 та №140587 не розповсюджується на продукцію Заводу алкогольний напій "напій алкогольний міцний "Солодовий"; незрозумілим є звернення Компанії до суду з вимогами лише до Заводу і Підприємства та не залученням у справі інших відповідачів, які є власниками аналогічних продуктів на ринку з використанням елементів торгівельних марок позивача.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 17.02.2016 вжито заходів до забезпечення позову шляхом: заборони Службі вносити зміни до Державного реєстру патентів України стосовно власника патенту України № 27859 на промисловий зразок "Комплект етикеток "Black Jack" та публікувати будь-які зміни, що стосуються передачі виключних майнових прав інтелектуальної власності на промисловий зразок "Комплект етикеток "Black Jack" за патентом України №27859.

17.02.2016 ухвалою господарського суду міста Києва у справі №910/420/16 призначено судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності; проведення якої доручено Київському науково-дослідному інституту судових експертиз Міністерства юстиції України (КНДІСЕ); на вирішення експертизи поставлено такі питання:

- чи є нанесене на фронтальну сторону етикетки виробленого Заводом напою алкогольного міцного "Блєк Джек Сільвер" (Black Jack Silver), комбіноване позначення у вигляді композиції словесних та зображувальних схожим зі знаком для товарів і послу за свідоцтвом України № 12761 настільки, що їх можна сплутати?;

- чи є нанесене на фронтальну сторону етикетки виробленого Заводом напою алкогольного міцного "Солодовий", комбіноване позначення у вигляді композицій словесних та зображувальних елементів схожим зі знаком для товарів і послу за свідоцтвом України № 140587 настільки, що ї можна сплутати?;

- чи може використання промислового зразка "Комплект етикеток "Black Jack" за патентом України № 27859 від 10.10.2014, ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар та/або щодо товару, породжуючи асоціацію із позивачем та належною йому серією торговельних марок за свідоцтвом України № 140587?

23.03.2016 до господарського суду міста Києва повернулися матеріали справи №910/420/16, разом з листом КНДІСЕ від 21.03.2016 №4298/16-53 судового експерта, в якому останній просить суд:

- надати дані маркетингового (соціологічного) опитування щодо того, чи може використання промислового зразка "Комплект етикеток "Black Jack" за патентом України №27859, ввести в оману споживачів стосовно особи, яка вробляє товари, марковані знаками для товарів і послуг за свідоцтвами України №12761 та №l40587;

- оскільки, у третьому питанні ухвали господарського суду міста Києва від 17.02.2016 наведено лише одне свідоцтво України №140587 на знак для товарів і послуг, а текст питання містить посилання на серію торговельних марок, які належать позивачу, уточнити, які саме об'єкти підлягають порівняльному дослідженню із промисловим зразком "Комплект етикеток "Black Jack" за патентом України №27859: знак для товарів і послуг за свідоцтвом України №140587 чи "серія торговельних марок, які належать Позивачу", якщо питання стосується серії торговельних марок, які належать позивачу, - зазначити номери свідоцтв на знаки для товарів і послуг, що підлягають дослідженню.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 26.07.2016 поновлено провадження у справі.

10.08.2016 Завод подав суду клопотання про долучення доказів до матеріалів справи, а саме: копії соціологічного дослідження з виявлення ймовірності, що потенційний споживач алкогольних напоїв може переплутати міцні спиртні напої "Jack Daniel's Tennessee Whiskey Old №7" та "Black Jack", а також їх виробників; експертний висновок порівняльного аналізу.

У зв'язку із прийняттям Верховною Радою України постанови від 22.09.2016 №5157 про звільнення судді Прокопенко Л.В. 27.09.2016 здійснено повторний автоматичний розподіл даної справи, за результатами якого справу №910/420/16 передано судді Марченко О.В. для розгляду.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 06.10.2016 суддею Марченко О.В. прийнято справу № 910/420/16 до свого провадження.

28.11.2016 представник Компанії подав суду клопотання про винесення судом окремої ухвали стосовно Заводу, оскільки станом на 23.11.2016 відповідач-1 не подав суду витребуваних ухвалами господарського суду доказів, з огляду на те, що дані докази є важливими у даній справі, тому їх відсутність унеможливлює встановлення точної суми для матеріального відшкодування завданої шкоди позивачу.

Представник Заводу у судовому засіданні 28.11.2016 просив суд не застосовувати санкції, передбачені пунктом 5 частини першої статті 83 Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України), посилаючись на великий об'єм витребуваних судом документів та необхідність надання більш тривалого часу для їх виготовлення.

Так, судом у судовому засіданні 28.11.2016 було повідомлено представника Компанії про те, що питання щодо застосування до Заводу санкцій, передбачених пунктом 5 частини першої статті 83 ГПК України, за ухилення від вчинення дій, покладених господарським судом на сторону, вирішуватиметься за результатами розгляду справи по суті; зобов'язав відповідача-1 подати суду письмові пояснення щодо неможливості подати суду витребуваних доказів.

Представник Компанії у судовому засіданні подав суду звіт про соціологічне опитування «Визначення рівня відомості в Україні продукції «Jack Daniel's» і «Black Jack Scotch Whiskey» та оцінка споживача рівня схожості етикеток, якими маркується вказана продукція» від 15.11.2016 №323.

28.11.2016 позивач подав суду клопотання про виправлення описки у тексті ухвали господарського суду міста Києва від 17.02.2016, а саме третє питання, поставлене на вирішення судової експертизи викласти в такій редакції «- Чи може використання промислового зразка "Комплект етикеток "Black Jack" за патентом України № 27859 від 10.10.2014, ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар та/або щодо товару, породжуючи асоціацію із Позивачем та належною йому серією торговельних марок за свідоцтвами України №12761 та №140587».

Представник позивача у судовому засіданні зазначив про те, що вимоги судового експерта позивачем виконані та просив суд надіслати матеріали справи до Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України для проведення судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності, призначеної ухвалою господарського суду міста Києва від 17.02.2016.

Представники відповідачів-1,2,3 не заперечили щодо надіслання матеріалів справи до експертної установи для проведення судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності, призначеної ухвалою господарського суду міста Києва від 17.02.2016.

З матеріалів справи вбачається, що:

- позивач є власником таких знаків для товарів і послуг:

«», зареєстрованого для товарів 33 МКТП «шотландське віскі» за свідоцтвом України №140587 (дата подання заявки №m201006230 - 21.04.2010; відомості про видачу свідоцтва опубліковано в офіційному бюлетені «Промислова власність» від 25.06.2011 №12);

«», зареєстрованого для товарів 33 МКТП «шотландське віскі» за свідоцтвом України №140587 (дата подання заявки № 94124218 - 05.12.1994; відомості про видачу свідоцтва опубліковано в офіційному бюлетені «Промислова власність» від 19.07.1999, № 4);

- Товариство є володільцем патенту України №27859 на промисловий зразок «Комплект етикеток «Black Jack» (заявка від 14.06.2013 №s201301409; інформацію про видачу патенту опубліковано 10.12.2015 в офіційному бюлетені «Промислова власність» №23);

- патент України №27859 на промисловий зразок, на думку позивача, є схожим до ступеня змішування з торговельними марками Компанії, а з самої етикетки вбачається, що вона має бути застосована для таких товарів як алкогольні напої, а тому оскаржуваний промисловий зразок не відповідає умовам надання правової охорони, оскільки був зареєстрований з порушенням прав Компанії на торговельні марки позивача;

- відповідачі-1,2 незаконно використовують торговельні марки позивача під час виготовлення, пропонування до продажу, продажу, зберігання, рекламування напоїв «Black Jack», оскільки етикетка, якою марковані вказані напої, є схожою до ступеня змішування із торговельними марками позивача, при цьому, Компанія не надавала відповідачам-1,2 дозволу на використання його об'єктів інтелектуальної власності;

- оскільки алкогольні напої «Black Jack» були виготовлені із порушенням прав інтелектуальної власності позивача, дані напої мають бути вилучені із цивільного обороту.

Відповідно до пункту 5 статті 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» свідоцтво надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди, якщо інше не передбачено цим Законом, зокрема: позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг, якщо внаслідок такого використання ці позначення і знак можна сплутати; позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги, або ці позначення і знак можна сплутати.

Згідно з пункту 1 статті 20 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» будь-яке посягання на права власника свідоцтва, передбачені статтею 16 цього Закону, в тому числі вчинення без згоди власника свідоцтва дій, що потребують його згоди, та готування до вчинення таких дій, вважається порушенням прав власника свідоцтва, що тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством України.

Пунктом 1 статті 5 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки» передбачено, що правова охорона надається промисловому зразку, що не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі та відповідає умовам патентоспроможності.

Так, відповідно до підпункту «в» пункту 1 статті 25 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки» патент може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково у разі видачі патенту внаслідок подання заявки з порушенням прав інших осіб.

З урахуванням наведеного господарський суд міста Києва дійшов висновку про необхідність внесення корективів у питання, поставлених на вирішення судової експертизи ухвалою господарського суду міста Києва від 17.02.2016, та викласти питання у такій редакції:

- чи є комбіноване позначення у вигляді композиції словесних та зображувальних елементів нанесене на фронтальну сторону етикетки пляшки алкогольного напою міцного «Black Jack Scotch Whiskey», виробленого товариством з обмеженою відповідальністю «Сімферопольський вино-коньячний завод», схожим настільки, що його можна сплутати з раніше зареєстрованою в Україні на ім'я Компанії знаком для товарів і послуг «» за свідоцтвом України №12761, стосовно товарів 33 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків?;

- чи є комбіноване позначення у вигляді композиції словесних та зображувальних елементів нанесене на фронтальну сторону етикетки пляшки алкогольного напою міцного «Солодовий», виробленого товариством з обмеженою відповідальністю «Сімферопольський вино-коньячний завод», схожим настільки, що його можна сплутати з раніше зареєстрованою в Україні на ім'я Компанії знаком для товарів і послуг «» за свідоцтвом України №140587, стосовно товарів 33 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків?;

- чи може використання промислового зразка "Комплект етикеток "Black Jack" за патентом України № 27859 від 10.10.2014, ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар та/або щодо товару, породжуючи асоціацію із позивачем та належною йому серією торговельних марок за свідоцтвами України №12761 та №140587?

Згідно з пунктом 1 частини першої статті 79 ГПК України господарський суд має право зупинити провадження у справі за клопотанням сторони, прокурора, який бере участь в судовому процесі, або за своєю ініціативою у випадках призначення господарським судом судової експертизи.

Враховуючи призначення господарським судом міста Києва судової товарознавчої експертизи суд вважає за необхідне на час її проведення провадження у даній справі зупинити.

Керуючись статтями 41, 79, 86 ГПК України, господарський суд міста Києва

УХВАЛИВ:

1. Надіслати матеріали справи № 910/420/16 до Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України для проведення судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності, призначеної ухвалою господарського суду міста Києва від 17.02.2016, на вирішення якої поставити такі питання:

- чи є комбіноване позначення у вигляді композиції словесних та зображувальних елементів нанесене на фронтальну сторону етикетки пляшки алкогольного напою міцного «Black Jack Scotch Whiskey», виробленого товариством з обмеженою відповідальністю «Сімферопольський вино-коньячний завод», схожим настільки, що його можна сплутати з раніше зареєстрованою в Україні на ім'я Jack Daniel's Properties, Inc. (Джек Деніел'с Пропертіз, Інк.) знаком для товарів і послуг «» за свідоцтвом України №12761, стосовно товарів 33 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків?;

- чи є комбіноване позначення у вигляді композиції словесних та зображувальних елементів нанесене на фронтальну сторону етикетки пляшки алкогольного напою міцного «Солодовий», виробленого товариством з обмеженою відповідальністю «Сімферопольський вино-коньячний завод», схожим настільки, що його можна сплутати з раніше зареєстрованою в Україні на ім'я Jack Daniel's Properties, Inc. (Джек Деніел'с Пропертіз, Інк.) знаком для товарів і послуг «» за свідоцтвом України №140587, стосовно товарів 33 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків?;

- чи може використання промислового зразка "Комплект етикеток "Black Jack" за патентом України № 27859 від 10.10.2014, ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар та/або щодо товару, породжуючи асоціацію із позивачем та належною йому серією торговельних марок за свідоцтвами України №12761 та №140587?

2. Провадження у справі № 910/420/16 зупинити до закінчення проведення судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності, призначеної ухвалою господарського суду міста Києва від 17.02.2016.

3. Матеріали справи № 910/420/16 скерувати Київському науково-дослідному інституту судових експертиз Міністерства юстиції України (03680, м. Київ, вул. Смоленська, 6).

Суддя О. Марченко