УХВАЛА

15.11.2016№ 910/27941/15

Господарський суд міста Києва у складі судді Марченко О.В., розглянувши матеріали справи №910/27941/15

за позовом Berlin-Chemie AG (Берлін - Хемі АГ), м. Берлін, Німеччина,

до Державної служби інтелектуальної власності України, м. Київ,

Organosyn Life Sciences Private Limited (Органосін Лайф Саєнсіз Прайвіт Лімітед), м. Делі, Республіка Індія,

Міністерства охорони здоров'я України, м. Київ,

державного підприємства "Державний експертний центр Міністерства охорони здоров'я України", м. Київ,

Evertogen Life Sciences Limited (Евертоген Лайф Саєнсіз Лімітед), м. Санат Нагар, Республіка Індія, та

товариства з обмеженою відповідальністю "Органосін Лтд", м. Київ,

про припинення порушення прав інтелектуальної власності та зобов'язання вчинити дії,

без виклику представників сторін,

ВСТАНОВИВ:

Berlin-Chemie AG (Берлін - Хемі АГ) (далі - Компанія) звернулася до господарського суду міста Києва з позовом про:

- визнання свідоцтва України №149130 повністю недійсним щодо товарів 05 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі - МКТП);

- зобов'язання Державної служби інтелектуальної власності України (далі - Служба) внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг (далі - Реєстр) стосовно визнання свідоцтва України №149130 повністю недійсним щодо товарів 05 класу МКТП та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені "Промислова власність";

- визнання свідоцтва України №35639 повністю недійсним щодо товарів 05 класу МКТП;

- зобов'язання Служби внести зміни до Реєстру стосовно визнання свідоцтва України №35639 повністю недійсним щодо товарів 05 класу МКТП та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені "Промислова власність";

- визнання недійсним пункту 28 Переліку зареєстрованих лікарських засобів, які вносяться до Державного реєстру лікарських засобів України, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України (далі - Міністерство) від 25.08.2009 №627 "Про державну реєстрацію (перереєстрацію) лікарських засобів та внесення змін у реєстраційні матеріали" (далі - Перелік), в частині державної реєстрації лікарського засобу "НІМЕСИН®" (таблетки по 100 мг №10 (10x1), №100 (10x10) у блістерах) (реєстраційне посвідчення №UA/9973/01/01);

- визнання недійсним пункту 29 Переліку в частині державної реєстрації лікарського засобу "НІМЕСИН®" (таблетки по 100 мг in bulk №2500 у контейнерах) (реєстраційне посвідчення №UA/9974/01/01);

- визнання недійсним реєстраційного посвідчення від 31.08.2009 №UA/9973/01/01 на лікарський засіб "НІМЕСИН®" (таблетки по 100 мг № 10 (10x1), № 100 (10x10) у блістерах);

- визнання недійсним реєстраційного посвідчення від 31.08.2009 №UA/9974/01/01 на лікарський засіб "НІМЕСИН®" (таблетки по 100 мг in bulk № 2500 у контейнерах);

- визнання недійсними висновку державного підприємства "Державний експертний центр Міністерства охорони здоров'я України" (далі - Центр) щодо ефективності, безпечності та якості лікарського засобу, рекомендації його до державної реєстрації (перереєстрації) та внесення змін до реєстраційних матеріалів від 11.08.2009 №5410/2.7-4 в частині лікарського засобу "НІМЕСИН®" (таблетки по 100 мг № 10 (10x1), № 100 (10x10) у блістерах) та "НІМЕСИН®" (таблетки по 100 мг in bulk № 2500 у контейнерах);

- заборону Synmedic Laboratories (Сінмедик Лабораторіз) виробляти лікарський засіб "НІМЕСИН®", наносити на упаковку, в якій міститься лікарський засіб, знак "НІМЕСИН";

- заборону товариству з обмеженою відповідальністю "Органосін Лтд" (далі - Товариство) пропонувати для продажу, продавати та імпортувати лікарський засіб "НІМЕСИН®".

Ухвалою господарського суду міста Києва від 02.11.2015 порушено провадження у справі.

21.03.2016 від Synmedic Laboratories (Сінмедик Лабораторіз) надійшов лист, в якому відповідач-5 просить суд розглядати справу без участі його повноваженого представника.

Служба 18.04.2016 подала суду відзив на позовну заяву, в якому зазначила таке: за результатами експертизи заявки № було встановлено, що заявлене позначення відповідає умовам надання правової охорони; за результатами експертизи заявки №201111487 було встановлено, що має місце можлива відмова у реєстрації знака відносно усього переліку товарів та послуг, оскільки заявлене позначення є схожим настільки, що його можна сплутати зі словесним знаками "НІМЕСИЛ" за свідоцтвом України №31489 та знаком "NIMESIL" за свідоцтвом України №22435 щодо споріднених товарів; разом з тим, заявником було подано до Служби мотивовану відповідь з доводами на користь реєстрації знака; таким чином, Службою було встановлено, що заявлене позначення відповідає умовам надання правової охорони; під час дослідження схожості словесних позначень як складового позначення в цілому, так і окремих його елементів, очевидною є несхожість оспорюваних знаків із знаками позивача; свої твердження щодо "ймовірності введення в оману" та "набуття розрізняльної здатності його знаку в Україні" позивач обґрунтовує лише власними суб'єктивними міркуваннями; права відповідача на спірні позначення не є перешкодою для реалізації прав позивача, оскільки відсутні відомості щодо такого перешкоджання.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 16.05.2016 частково задоволено заяву Компанії про вжиття заходів забезпечення позову шляхом:

- заборони Organosyn Life Sciences Private Limited (Органосін Лайф Саєнсіз Прайвіт Лімітед) передавати у будь-який спосіб повністю чи частково право власності на знаки для товарів і послуг за свідоцтвами України №35639 та №149130, а також відмовлятися повністю чи частково від свідоцтв України №35639 та №149130 на знаки для товарів і послуг;

- заборони Службі вносити зміни до Реєстру стосовно власника знаків для товарів і послуг за свідоцтвами України №35639 та №149130, а також відомостей стосовно відмови власника від знаків для товарів і послуг за свідоцтвами України №35639 та №149130 і здійснювати публікацію про це в офіційному бюлетені "Промислова власність";

- заборони Міністерству вносити зміни до Державного реєстру лікарських засобів України щодо торговельної назви (найменування) лікарського засобу "НІМЕСИН®" (таблетки по 100 мг №10 (10х1), №100 (10х10) у блістерах у картонній пачці), реєстраційне посвідчення №UA/9973/01/01, та щодо торговельної назви (найменування) лікарського засобу "НІМЕСИН®" (таблетки по 100 мг in bulk №2500 у контейнерах), реєстраційне посвідчення №UA/9974/01/01, а також зміни щодо заявника (власника реєстраційного посвідчення) за вказаними лікарськими засобами;

- заборони Organosyn Life Sciences Private Limited (Органосін Лайф Саєнсіз Прайвіт Лімітед) вносити зміни до Державного реєстру лікарських засобів України щодо торговельної назви (найменування) лікарського засобу "НІМЕСИН®" (таблетки по 100 мг №10 (10х1), №100 (10х10) у блістерах у картонній пачці), реєстраційне посвідчення №UA/9973/01/01, та щодо торговельної назви (найменування) лікарського засобу "НІМЕСИН®" (таблетки по 100 мг in bulk №2500 у контейнерах), реєстраційне посвідчення №UA/9974/01/01, а також зміни щодо заявника (власника реєстраційного посвідчення) за вказаними лікарськими засобами.

05.05.2016 Центр подав суду відзив на позовну заяву, в якому зазначив про те, що:

- відповідно до чинного законодавства України відповідальність за виробництво, ефективність, безпечність та якість лікарських засобів несе заявник лікарського засобу, відтак саме заявник та в т.ч. уповноважені ним особи, які діють від його імені, проводять усі необхідні юридичні та фінансові дії стосовно реєстрації і (перереєстрації) лікарських засобів;

- відповідно до приписів статті 9 Закону України "Про лікарські засоби", Порядку державної реєстрації (перереєстрації) лікарських засобів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.05.2005 № 376 (далі - Порядок №376) та Порядку проведення експертизи матеріалів на лікарські засоби, що подаються на державну реєстрацію (перереєстрацію), а також експертизи матеріалів про внесення змін до реєстраційних матеріалів протягом дії реєстраційного посвідчення, затвердженого Наказом Міністерства від 26.08.2005 №426 (далі - Порядок №426), до повноважень Центру належить проведення експертизи реєстраційних матеріалів, за результатами якої складаються вмотивовані висновки про можливість (або неможливість) реєстрації лікарських засобів, не застосовуючи, оскільки це не передбачено законодавством, механізму владних управлінських функцій, як то видання наказу про державну реєстрацію, відмови та інші, оскільки зазначені функції належать до компетенції Міністерства;

- за своєю правовою природою висновок експерта є актом спеціаліста в галузі спеціальних знань та являє собою довідково-інформаційний документ, який не породжує для суб'єкта господарювання певні правові наслідки, не спрямовує їх на регулювання тих чи інших відносин і не має обов'язкового характеру для суб'єктів цих відносин;

- таким чином, висновок Центру є внутрішнім службовим документом, який підтверджує факт проведення експертизи матеріалів реєстраційного досьє на лікарський засіб і є носієм доказової інформації про ефективність, якість та і безпечність лікарського засобу або навпаки, та на підставі якого Міністерство приймає рішення про державну реєстрацію або у її відмові;

- отже, Центр не вчинив жодних дій, які б порушували встановлений чинним законодавством порядок реєстрації лікарських засобів.

16.05.2016 Товариство подало суду відзив на позовну заяву, в якому зазначило про те, що:

- знак для товарів і послуг "НІМЕСИН" за свідоцтвом України №149130 та знак для товарів і послуг "НІМЕСИН ПЛЮС" за свідоцтвом України №35639 містять істотні відмінності та не можуть вводити позивача в оману;

- так, найменування "НІМЕСИН" складається із двух частин: "НІМЕ" - похідна від назви діючої речовини - "німесулід", та "СИН" - похідна від назви підприємства- виробника лікарського засобу "Сінмедік Лабораторіз";

- важливі розрізняльні ознаки випливають також із документації про державну реєстрацію лікарських засобів, яка подана позивачем;

- разом з тим, з висновків про якісний та кількісний склад вбачається, що лікарські засоби повністю відрізняються складом допоміжних речовин;

- крім того, реєстрація позначення "НІМЕСИН" в 05 класі МКТП скорочується для точно визначеного конкретного переліку товарів 05 класу: "Фармацевтичні засоби для лікування людини, а саме: нестероїдні протизапальні та протиревматичні засоби".

- істотні відмінності містять і самі упаковки лікарських засобів "НІМЕСИН" та "НІМЕСИЛ", які відрізняються розмірами, формою, позначеннями, при цьому на упаковках чітко великими літерами вказано виробників лікарських засобів (індійську та німецьку компанії), що є додатковим розрізняльним елементом;

- лікарські засоби "НІМЕСИН" та "НІМЕСИЛ" є рецептурними, а отже, в обов'язковому порядку мають відпускатись за рецептами, в свою чергу, наявність рецепту встановленого зразка виключає можливість введення споживачів в оману, адже останні не здійснюють самостійний вибір означених лікарських засобів;

- строки позовної давності мають застосовуватися до вимог позивача в частині заборони відповідачу-5 виробляти лікарський засіб "НІМЕСИН", наносити на упаковку, в якій знаходиться лікарський засіб "НІМЕСИН", знак для товарів та послуг "НІМЕСИН", та заборони відповідачу-6 пропонувати для продажу лікарський засіб "НІМЕСИН", продавати та імпортувати лікарський засіб "НІМЕСИН";

- крім того, висновок Центру не підлягає скасуванню при розгляді позову про порушення прав інтелектуальної власності в рамках господарського судочинства.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 16.05.2016 призначено у справі №910/27941/15 судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручено Науково-дослідному центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності.

Міністерство 17.05.2016 подало клопотання про долучення до матеріалів справи копії наказу Міністерства від 25.08.2009 №627 "Про державну реєстрацію (перереєстрацію) лікарських засобів та внесення змін у реєстраційні матеріали" (далі - Наказ № 627), а також відзив на позовну заяву, в якому зазначило, що при реєстрації лікарського засобу "НІМЕСИН" Міністерство діяло в межах повноважень та відповідно до норм матеріального права, які регулюють процес державної реєстрації лікарського засобу; позивачем не наведено належних та допустимих доказів існування обставин, з якими положення чинного законодавства України пов`язують можливість визнання недійсним наказу Міністерства про реєстрацію лікарських засобів; позивач не довів, що спірний наказ Міністерства порушує його права.

До господарського суду міста Києва 14.09.2016 надійшли матеріали справи №910/27941/15 з висновком судового експерта від 17.08.2016 №175/16, в якому зазначено таке:

- знаки "НІМЕСИН" за свідоцтвом України №149130 і "НІМЕСИН ПЛЮС" за свідоцтвом України №35693 є схожими настільки, що їх можна сплутати із зареєстрованими знаками для товарів і послуг "НІМЕСИЛ" та "NIMESIL" за свідоцтвами України №31489 і №22435 відповідно стосовно товарів 05 класу МКТП;

- позначення "НІМЕСИН", на яке видане свідоцтво України №149130 і "НІМЕСИН ПЛЮС", на яке видане свідоцтво України №35639, є такими, що можуть ввести в оману щодо особи Berlin-Chemie AG (Берлін - Хемі АГ), яка є виробником товарів 05 класу МКТП, маркованих знаками для товарів і послуг "НІМЕСИЛ" та "NIMESIL" за свідоцтвами України №31489 і №22435 відповідно.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 20.09.2016 провадження у справі №910/27941/15 поновлено.

Компанія 17.10.2016 подала суду такі письмові пояснення:

- щодо відзиву Міністерства, в яких зазначила, що єдиною підставою для отримання реєстраційного посвідчення та можливості реалізації лікарського засобу "НІМЕСИН" є Наказ №627; формальне дотримання Міністерством чинної процедури реєстрації лікарських засобів за будь-яких умов не має домінувати над правом особи на торговельну марку чи ставити таке право під сумнів;

- щодо висновку судового експерта від 17.08.2016 №175/16, в яких наголосила на тому, що позиція судового експерта цілком підтверджує обґрунтування заявлених позовних вимог;

- щодо відзиву Центра, в яких зазначила, що оскільки надані Товариством матеріали порушували права інтелектуальної власності позивача, то спірний висновок видано Центром із порушенням та має бути визнано недійсним;

- щодо висновку Товариства, в яких зазначила, що лікарська форма, показання для застосування, вид і розмір упаковки, термін зберігання та виробники не впливають на схожість знака для товарів і послуг; щодо пропуску строку позовної давності, то станом на дату реєстрації спірних знаків для товарів і послуг відповідача та дату видачі реєстраційного посвідчення №UA/9974/01/01 можливість довідатися про видачу оспорюваних свідоцтв могла виникнути лише у резидентів України, проте позивач не є резидентом; позовні вимоги щодо заборони виробляти лікарський засіб та заборони наносити на упаковку лікарського засобу позначення "НІМЕСИН" - є різними видами використання знака.

Компанія 31.10.2016 подала суду клопотання про приєднання до матеріалів справи додаткових документів.

Товариство 31.10.2016 подало суду клопотання про залучення до участі у справі Evertogen Life Sciences Limited (Евертоген Лайф Саєнсіз Лімітед) як належного відповідача.

Клопотання мотивовано тим, що згідно з офіційними даними державного реєстру лікарських засобів України та наказу Міністерства від 13.01.2016 №14 "Про державну реєстрацію (перереєстрацію) лікарських засобів (медичних імунобіологічних препаратів) та внесення змін до реєстраційних матеріалів" виробником лікарських засобів "НІМЕСИН®", таблетки по 100 мг № 10 (10x1), № 100 (10x10) у блістерах у картонній пачці, а також "НІМЕСИН®", таблетки по 100 мг in bulk № 2500 у контейнерах є компанія Оптімус Дженерікс Лімітед (станом на сьогоднішній день назву змінено на Evertogen Life Sciences Limited (Евертоген Лайф Саєнсіз Лімітед); таким чином, Synmedic Laboratories (Сінмедик Лабораторіз) не виробляє лікарський засіб "НІМЕСИН®", відтак порушення відповідачем-5 прав позивача не є можливим, а тому відповідача-5 у справі - Synmedic Laboratories (Сінмедик Лабораторіз) слід замінити на належного відповідача - Evertogen Life Sciences Limited (Евертоген Лайф Саєнсіз Лімітед) та повідомити зазначену компанію про залучення її до участі у справі в порядку, визначеному Конвенцією про вручення за кордоном судових та позасудових документів у цивільних або комерційних справах від 15.11.1965 (далі - Конвенція), до якої Україна приєдналася 19.10.2000, прийнявши відповідний нормативний акт - Закон України № 2052-III "Про приєднання України до Конвенції про вручення за кордоном судових та позасудових документів у цивільних або комерційних справах" (із заявами та застереженнями).

Ухвалою господарського суду міста Києва від 31.10.2016 замінено у справі відповідача-5 - Synmedic Laboratories (Сінмедик Лабораторіз) на належного відповідача - Evertogen Life Sciences Limited (Евертоген Лайф Саєнсіз Лімітед); відкладено розгляд справи на 15.05.2017 для забезпечення можливості представникам Evertogen Life Sciences Limited (Евертоген Лайф Саєнсіз Лімітед) прибути у судове засідання; зобов'язано Компанію подати суду належним чином (нотаріально) засвідчений переклад на англійську мову ухвали господарського суду міста Києва від 31.10.2016 у двох примірниках та позовної заяви з додатками у двох примірниках в термін до 14.11.2016 для направлення вказаних документів до Центрального органу іноземної держави напряму.

На виконання вимог ухвали суду 11.11.2016 судом отримано від позивача належним чином (нотаріально) засвідчений переклад на англійську мову ухвали господарського суду міста Києва від 31.10.2016 у двох примірниках та позовної заяви з додатками у двох примірниках.

Згідно з частиною першою статті 79 Господарського процесуального кодексу України господарський суд зупиняє провадження у справі в разі звернення господарського суду із судовим дорученням про надання правової допомоги до іноземного суду або іншого компетентного органу іноземної держави.

Враховуючи наведене, провадження у справі підлягає зупиненню.

Керуючись статтями 79, 86 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд міста Києва

УХВАЛИВ:

У зв'язку зі зверненням господарського суду міста Києва із судовим дорученням про надання правової допомоги до Центрального органу іноземної держави напряму провадження у справі №910/27941/15 зупинити.

Суддя О. Марченко