КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
УХВАЛА

"15" листопада 2016 р. Справа №910/2488/16

Київський апеляційний господарський суд у складі колегії суддів:

головуючого: Верховця А.А.

суддів: Сотнікова С.В.

Доманської М.Л.

за участі представників:

від відповідача 2 - Іноземного приватного виробничого унітарного підприємства "Алкопак" (иностранного частного производственного унитарного предприятия "Алкопак"): Боровик Б.П., діє на підставі довіреності б/н від 21.09.2015

від позивача - Гуала Клоужес Інтернешнл Б.В. (Guala Closures International B.V.): Коваль А.М., діє на підставі довіреності б/н від 28.09.2015

від відповідача 1 - Державної служби інтелектуальної власності України - Потоцький М.Ю., діє на підставі довіреності №1-8/8565 від 21.11.2014

розглядаючи апеляційну скаргу Іноземного приватного виробничого

унітарного підприємства "Алкопак" (иностранного частного

производственного унитарного предприятия "Алкопак"),

м. Гомель, Республіка Білорусь

на рішення Господарського суду міста Києва від 28.03.2016

у справі № 910/2488/16 (суддя О.В. Марченко)

за позовом Гуала Клоужес Інтернешнл Б.В. (Guala Closures International

B.V.), Амстердам, Нідерланди

до Державної служби інтелектуальної власності України,

Іноземного приватного виробничого унітарного

підприємства "Алкопак" (иностранного частного

производственного унитарного предприятия "Алкопак"),

м. Гомель, Республіка Білорусь

про визнання недійсними змін, внесених до формули корисної

моделі "ЗАКУПОРЮВАЛЬНИЙ ПРИСТРІЙ ДЛЯ

ЄМНОСТІ" за патентом України № 88425

ВСТАНОВИВ:

Рішенням Господарського суду міста Києва від 28.03.2016 у справі № 910/2488/16 задоволено позовні вимоги, визнано недійсними зміни до формули корисної моделі "ЗАКУПОРЮВАЛЬНИЙ ПРИСТРІЙ ДЛЯ ЄМНОСТІ" за патентом України № 88425, володільцем якого є Іноземне приватне виробниче унітарне підприємство (далі за текстом - ІПВУП) "Алкопак" (иностранное частное производственное унитарное предприятие "Алкопак" (ділі за текстом - ИЧПУП), розташоване за адресою: 246007, Республіка Білорусь, м. Гомель, вул. Федюнинського, будинок 21, приміщення 2 (адреса для листування: 01042, м. Київ, а/с 32), внесені 12.01.2016 на підставі заяви власника патенту про часткову відмову від патенту.

Зобов'язано Державну службу інтелектуальної власності (далі за текстом ДСІВ) України (03680, м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 45; ідентифікаційний код 37552556) внести зміни до Державного реєстру патентів України на корисні моделі стосовно визнання недійсними змін до формули корисної моделі "ЗАКУПОРЮВАЛЬНИЙ ПРИСТРІЙ ДЛЯ ЄМНОСТІ" за патентом України № 88425, володільцем якого є Іноземне приватне виробниче унітарне підприємство "Алкопак" (иностранное частное производственное унитарное предприятие "Алкопак"), розташоване за адресою: 246007, Республіка Білорусь, м. Гомель, вул. Федюнинського, будинок 21, приміщення 2 (адреса для листування: 01042, м. Київ, а/с 32), внесені 12.01.2016 на підставі заяви власника патенту про часткову відмову від патенту, та здійснити про це публікацію в офіційному бюлетені "Промислова власність".

Вирішено стягнути з Іноземного приватного виробничого унітарного підприємства "Алкопак" (иностранного частного производственного унитарного предприятия "Алкопак"), розташованого за адресою: 246007, Республіка Білорусь, м. Гомель, вул. Федюнинського, будинок 21, приміщення 2 (адреса для листування: 01042, м. Київ, а/с 32) з будь-якого рахунку, виявленого державним виконавцем під час виконання судового рішення, на користь Гуала Клоужес Інтернешнл Б.В. (Guala Closures International B.V.), розташованого за адресою: Мьойдерстрат 7В, 1011 Амстердам, Нідерланди; (NL Muiderstraat 7В, 1011 PZ Amsterdam, The Netherlands), адреса для листування: 01033, м. Київ, вул. Жилянська, 37 (патентно-юридична агенція "Дубинський і Ошарова") 2756 (дві тисячі сімсот п'ятдесят шість) грн судового збору.

Не погоджуючись із зазначеним рішенням місцевого господарського суду, ІПВУП "Алкопак" (ИЧПУП "Алкопак") звернулось до Київського апеляційного господарського суду з апеляційною скаргою, в якій просить рішення Господарського суду міста Києва від 28.03.2016 у справі № 910/2488/16 скасувати і прийняти нове, яким у задоволенні позову Гуала Клоужес Інтернешнл Б.В. (Guala Closures International B.V.) до ДСІВ України, ІПВУП "Алкопак" (ИЧПУП "Алкопак") про визнання недійсними змін, внесених до формули корисної моделі "ЗАКУПОРЮВАЛЬНИЙ ПРИСТРІЙ ДЛЯ ЄМНОСТІ" за патентом України № 88425 відмовити повністю. Одночасно у змісті апеляційної скарги було викладено клопотання про призначення судової експертизи.

Ухвалою Київського апеляційного господарського суду від 14.06.2016 (колегія суддів у складі: Верховець А.А. - головуючий, судді: Шипко В.В., Доманська М.Л.) апеляційну скаргу на підставі п. 5 ч. 1 ст. 81 Господарського процесуального кодексу (далі за текстом - ГПК) України було залишено без розгляду. Постановою Вищого господарського суду України від 06.09.2016 ухвалу Київського апеляційного господарського суду від 14.06.2016 у справі № 910/2488/16 скасовано, справу передано на розгляд Київського апеляційного господарського суду.

Відповідно до Протоколу автоматичної зміни складу колегії суддів від 19.09.2016 у справі № 910/2488/16 сформовано колегію суддів у складі головуючого судді - Верховця А.А., суддів: Сотнікова С.В., Доманської М.Л.

Ухвалою Київського апеляційного господарського суду від 19.09.2016 вище зазначеним складом суду, апеляційну скаргу ІПВУП "Алкопак" (ИЧПУП "Алкопак") було прийнято до провадження, розгляд скарги призначено на 18.10.2016, викликано в судове засідання повноважних представників сторін.

18.10.2016 через відділ забезпечення документообігу суду та моніторингу виконання документів (канцелярія) Київського апеляційного господарського суду від представника ТОВ "Сван-1" Коваль А.М. надійшло письмове клопотання про витребування доказів - у ІПВУП "Алкопак" (ИЧПУП "Алкопак"), а саме: належним чином посвідчену копію патенту України № 88425 від 11.03.2014 на корисну модель "ЗАКУПОРЮВАЛЬНИЙ ПРИСТРІЙ ДЛЯ ЄМНОСТІ". В судовому засіданні 18.10.2016 представники ДСІВ України, ІПВУП "Алкопак" (ИЧПУП "Алкопак") не заперечували проти задоволення заявленого клопотання, поклавшись у його вирішенні на розсуд суду.

В зв`зку з чим відповідно до ч. 3 ст. 77 ГПК Київським апеляційним господарським судом 18.10.2016 в судовому засіданні оголошувалась ухвала про задоволення клопотання Гуала Клоужес Інтернешнл Б.В. (Guala Closures International B.V. та відкладення розгляду справи до 01.11.2016 - 14-20 год.

24.10.2016 через відділ забезпечення документообігу суду та моніторингу виконання документів (канцелярія) Київського апеляційного господарського суду від представника ІПВУП "Алкопак" (ИЧПУП "Алкопак") - Коваль А.М. надійшли письмові заперечення на клопотання відповідача 2 з переліком питань запропонованих на роз`яснення судової експертизи

01.11.2016 через відділ забезпечення документообігу суду та моніторингу виконання документів (канцелярія) Київського апеляційного господарського суду від представника ІПВУП "Алкопак" (ИЧПУП "Алкопак") - Боровик Б.П. та представника ДСІВ України - Фінагіної В.Б. надійшли письмові клопотання (питання на судову експертизу об`єктів інтелектуальної власності).

В судовому засіданні 01.11.2016 відповідно до ч. 3 ст. 77 Господарського процесуального кодексу (далі за текстом - ГПК) України в межах строків, встановлених статтею 69 цього Кодексу, оголошувалась перерва до 15.11.2016 - 14-30 год, для надання можливості реалізації процесуальних прав учасників провадження у справі, подання доказів і участі в їх дослідженні в судовому процесі.

В судовому засіданні 15.11.2016 розглядалось клопотання апелянта про призначення судової експертизи у даній справі. Представник апелянта - Боровик Б.П. підтримав заявлене ним клопотання про призначеної судової експертизи, у справі № 910/2488/16, просить задовольнити в повному обсязі клопотання про призначення судової експертизи, в якому відповідач 2 навів чотири запитання, на вирішення судового експерта, а також висловив згоду оплати витрати на проведення судової експертизи у даній справі. Представник ДСІВ України підтримує клопотання апелянта про призначеної судової експертизи у справі № 910/2488/16, а також просить задовольнити власне клопотання від 01.11.2016 у якому запропоновано одне питання на судову експертизу об`єктів інтелектуальної власності. Представник позивача Коваль А.М. заперечував проти призначення судової експертизи у даній справі та відповідно проти задоволення клопотань відповідача 1 та відповідача 2 щодо зазначених у клопотання питань, які запропоновано поставити судовому експерту.

Розглянувши доводи апеляційної скарги, перевіривши матеріали справи, заслухавши пояснення представників сторін, Київським апеляційним господарським судом встановлено наступне.

Предметом спору у даній справі є часткова відмова відповідача 2 від патенту України № 88425 на корисну модель "ЗАКУПОРЮВАЛЬНИЙ ПРИСТРІЙ ДЛЯ ЄМНОСТІ".

В судових засіданнях апеляційної інстанції, як доводи позивача, якими обтрунтовуані позовні вимоги, так і відповідачів, які заперечують проти задоволення позову, звелись до різних позицій відносно тлумачення формули корисної моделі «ЗАКУПОРЮВАЛЬНИЙ ПРИСТРІЙ ДЛЯ ЄМНОСТІ» за патентом України № 88425. А саме, позивач вважає, що зміни внесені до патенту України № 88425 з порушенням чинного законодавства України; зазначення у формулі ознаки «як одна деталь» є не відмовою від частини формули, а навпаки її доповненням і по суті визначенням взагалі нової формули корисної моделі.

У свою чергу, відповідач 1 та відповідач 2 обгрутовують правомірність власних дій тим, що зазначивши таку ознаку «як одна деталь», формула корисної моделі зазнала зміни в сторону зменшення, тобто по суті відбулася відмова від інших варіантів виконання запірної кришки, а звідси - й зменшення обсягу прав. А також відповідачі посилаються на те, що з креслень пристрою, які були подані до ДСІВ України для видачі патенту України № 88425, вбачається, що центральна запірна кришка виконана з центральним осьовим фіксатором саме як одна деталь.

В судових засіданнях апеляційної інстанції, відповідно до приписів ст. 41 ГПК України усім учасникам процесу було надано можливість запропонувати суду питання, які мають бути роз'яснені судовим експертом, а також викласти свої пропозиції щодо особи та/або установи, якій має бути доручено проведення судової експертизи. Колегія суду звертає увагу, що позивач зазначеним правом не скористався, як зазначалось у даній ухвалі Київський апеляційного господарський суду вище, 24.10.2016 через відділ забезпечення документообігу суду та моніторингу виконання документів (канцелярія) Київського апеляційного господарського суду від представника ІПВУП "Алкопак" (ИЧПУП "Алкопак") - Коваль А.М. надійшли письмові заперечення на клопотання відповідача 2 з переліком питань запропонованих на роз`яснення судової експертизи. У змісті даних письмових заперечень, представник наводить вісім запитань, які на його думку необхідно дослідити при вирішенні спору у даній справі. Разом з тим, у згаданих письмових запереченнях позивача зазначено наступне: «вирішення вказаних питань не вимагає спеціальних знань у сфері інтелектуальної власності та призначення відповідної судової експертизи, тому Позивач не має підстав клопотати перед апеляційним господарським судом про призначення судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності з метою з'ясування вищевказаних питань.».

Відповідно до ч. 1 ст. 41 ГПК України для роз'яснення питань, що виникають при вирішенні господарського спору і потребують спеціальних знань, господарський суд призначає судову експертизу.

Відповідачем 2 на вирішення експертизи запропонровано наступні питання:

1. Чи містить формула корисної моделі «Закупорювальний пристрій для пляшки» за патентом України № 88425 після внесення змін ознаки, яких не було у матеріалах заявки, за якою було видано патент України № 88425?

2. Чи було в результаті додавання ознаки корисної моделі «Закупорювальний пристрій для пляшки» за патентом України № 88425 змінено сутність корисної моделі?

3. Чи змінився об'єкт патентування після внесення змін до формули корисної моделі «Закупорювальний пристрій для пляшки» за патентом України № 88425?

4. Чи зменшилась кількість варіантів здійснення (виконання) корисної моделі за патентом України № 88425 після внесення змін в Реєстр патентів на корисні моделі, у зв'язку із частковою відмовою Скаржника від патенту № 88425, відомості про які було опубліковано в бюлетені «Промислова власність» № 1 від 12.01.2016р., порівняно з редакцією формули до такої публікації?

В свою чергу, відповідачем 1 на вирішення експертизи запропонровано наступне питання:

- Чи зменшився обсяг правової охорони корисної моделі «Закупорювальний пристрій для пляшки» за патентом України № 88425 внаслідок внесення змін до формули цієї корисної моделі у зв`язку з відмовою власника від частини патенту України № 88425?

Суд апеляційної інстанції зазначає про обґрунтованість доводів відповідача 2 щодо необхідності призначення експертизи та доцільність запропонованих питань (відповідача 2 та відповідача 1) поставлених на вирішення експертизи.

В зв`язку з чим суд доходить висновку, що висновок експертизи зі спірних питань може бути прийнятий судом в якості належного доказу, прояснити суперечності та розбіжності, виявлені кожною із сторін, сприяти повному і всебічному розгляду справи, а відтак, - ухваленню правомірного та обґрунтованого рішення суду, прийняття якого є законним інтересом кожної із сторін.

Відповідно до ст. 17 Закону України „Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини" від 23.02.2006 року № 3477-IV суди застосовують при розгляді справ Конвенцію (Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод) та практику Суду (Європейського суду з прав людини) як джерело права.

Рішеннями ЄСПЛ у справах „Dombo Beheer B.V. v. the Netherlands" від 27.10.1993 (п. 33), та „Ankerl v. Switzerland" від 23.10.1996 (п. 38) встановлено, що принцип рівності сторін у процесі - у розумінні „справедливого балансу" між сторонами - вимагає, щоб кожній стороні надавалася розумна можливість представити справу в таких умовах, які не ставлять цю сторону у суттєво невигідне становище відносно другої сторони. Рівність засобів включає: розумну можливість представляти справу в умовах, що не ставлять одну сторону в суттєво менш сприятливе ніж іншу сторону; фактичну змагальність; процесуальну рівність; дослідження доказів, законність методів одержання доказів; мотивування рішень.

Крім того, принцип змагальності тісно пов'язаний з принципом рівності, тоді як рівноправність сторін - один із необхідних елементів принципу змагальності, „без якого змагальність як принцип не існує". Рівноправність сторін є суттю змагальності, бо тільки через рівні можливості сторін можлива реалізація принципу змагальності.

Також, у рішенні ЄСПЛ „Дульський проти України" від 01.06.2006 (заява № 61679/00), зазначено, що експертиза, призначена судом, є одним із засобів встановлення або оцінки фактичних обставин справи і тому складає невід'ємну частину судової процедури. Більше того, суд вирішує питання щодо отримання додаткових доказів та встановлює строк для їх отримання.

Статтею 1 Закону України "Про судову експертизу" передбачено, що судова експертиза - це дослідження експертом на основі спеціальних знань матеріальних об'єктів, явищ і процесів, які містять інформацію про обставини справи, що перебуває у провадженні органів дізнання, досудового та судового слідства. Судово-експертна діяльність здійснюється на принципах законності, незалежності, об'єктивності і повноти дослідження (ст. 3 Закону України "Про судову експертизу").

Відповідно до пункту 1.8. Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень (затверджена наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 № 53/5 (далі - Інструкція) експертизи та дослідження проводяться фахівцями, які мають відповідну вищу освіту, освітньо-кваліфікаційний рівень не нижче спеціаліста, пройшли відповідну підготовку в державних спеціалізованих установах, атестовані та отримали кваліфікацію судового експерта з певної спеціальності і внесені до Державного реєстру атестованих судових експертів.

Відповідно п.п. 3, 6 Постанови Пленуму Вищого господарського суду України від 23.03.2012 № 4 "Про деякі питання практики призначення судової експертизи" за змістом статті 101 ГПК апеляційний господарський суд, яким приймаються додаткові докази і перевіряється законність і обґрунтованість рішення місцевого господарського суду у повному обсязі, вправі призначити судову експертизу на стадії перегляду судового рішення в апеляційному порядку. На підставі пункту 5 статті 65 та пункту 1 частини другої статті 79 ГПК судову експертизу може бути призначено судом як у порядку підготовки справи до розгляду, так і в процесі розгляду. Відповідно до частини другої статті 41 ГПК учасники судового процесу вправі пропонувати господарському суду питання, які мають бути роз'яснені експертом. Ці питання можуть бути запропоновані у позовній заяві, у відзиві або в окремому письмовому клопотанні сторони. Проте остаточне коло питань судовому експерту визначається господарським судом.

У рішення ЄСПЛ по справі "Бендерський проти України" №22750/02 від 15.11.2007 зазначено, що відповідно до практики, яка відображає принцип незалежного здійснення правосуддя, судові рішення мають в достатній мірі висвітлювати мотиви, на яких вони базуються. Межі такого обов'язку можуть різнитися залежно від природи рішення та мають оцінюватись в світлі обставин кожної справи. Право може вважатися ефективним, тільки якщо зауваження сторін насправді "заслухані", тобто належним чином вивчені судом.

З урахуванням викладеного, суд апеляційної інстанції має дослідити надані сторонами докази, для чого необхідні спеціальні знання, а тому суд вважає за необхідне, задовольнити клопотання відповідача 2 про призначення судової експертизи щодо щодо питання стосовно відмови від частини прав, що визначаються формулою патенту у розумінні ст.6 Закону, в результаті публікації про часткову відмову від патенту.

Враховуючи вищезазначену практику ЄСПЛ та той факт, що роз'яснення питань, що виникли при вирішенні даного спору потребують спеціальних знань, Київський апеляційний господарський суд вважає за необхідне призначити судову експертизу у справі зі спору, пов'язаного із захистом права інтелектуальної власності.

З урахуванням пояснень представників учасників апеляційного провадження, суд визначив остаточне коло питань судовому експерту, у відповідності до положень ст. 41 ГПК України.

Враховуючи наведене, керуючись ст. ст. 41-42, ст. ст. 86, 99 Господарського процесуального кодексу України, Київський апеляційний господарський суд, -

УХВАЛИВ:

1. Призначити у справі № 910/2488/16 судову експертизу у вирішенні спору про захист права інтелектуальної власності на корисну модель "ЗАКУПОРЮВАЛЬНИЙ ПРИСТРІЙ ДЛЯ ЄМНОСТІ" за патентом України №88425, проведення якої доручити Науково-дослідному центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності (01133, м. Київ, бульвар Лесі Українки, буд. 26, оф. 501).

2. На вирішення експертизи поставити питання:

Питання відповідача 2:

1. Чи містить формула корисної моделі «Закупорювальний пристрій для пляшки» за патентом України № 88425 після внесення змін ознаки, яких не було у матеріалах заявки, за якою було видано патент України № 88425?

2. Чи було в результаті додавання ознаки корисної моделі «Закупорювальний пристрій для пляшки» за патентом України № 88425 змінено сутність корисної моделі?

3. Чи змінився об'єкт патентування після внесення змін до формули корисної моделі «Закупорювальний пристрій для пляшки» за патентом України № 88425?

4. Чи зменшилась кількість варіантів здійснення (виконання) корисної моделі за патентом України № 88425 після внесення змін в Реєстр патентів на корисні моделі, у зв'язку із частковою відмовою Скаржника від патенту № 88425, відомості про які було опубліковано в бюлетені «Промислова власність» № 1 від 12.01.2016, порівняно з редакцією формули до такої публікації?

Питання відповідача 1:

1. Чи зменшився обсяг правової охорони корисної моделі «Закупорювальний пристрій для пляшки» за патентом України № 88425 внаслідок внесення змін до формули цієї корисної моделі у зв`язку з відмовою власника від частини патенту України № 88425?

Питання Київського апеляційного господарського суду:

1. Чи відповідала корисна модель за патентом України № 88425 опису формули «Закупорювальний пристрій для пляшки» до внесення оспорюваних змін та чи відповідає зазначена корисна модель за патентом України № 88425 опису формули після внесення оспорюваних змін?

2. Чи включав обсяг прав відповідача 2, права на ознаку опису формули оспорюваного патенту - «як одна деталь»?

3. Чи залишилася незмінною формула пристрою корисної моделі «Закупорювальний пристрій для пляшки» за патентом України № 88425, після внесення оспорюваних змін?

4. Чи часткова відмова від патенту України № 88425 зумовила внесення додаткових ознак до формули корисної моделі «Закупорювальний пристрій для пляшки» за патентом України № 88425?

5. Чи змінився обсяг правової охорони об'єкта патентування - пристрою: корисна модель «Закупорювальний пристрій для пляшки» за патентом України № 88425? Якщо так, то яким чином: шляхом збільшення чи зменшення обсягу прав патентовласника на зазначений об'єкта патентування?

3. Зобов`язати сторін на вимогу експерта представити останньому на дослідження всі необхідні для проведення експертизи документи та інші докази.

4. Зобов`язати сторін забезпечити вільний доступ експерта до об'єктів дослідження експертизи.

5. Для проведення експертизи надіслати до Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності (01133, м. Київ, бульвар Лесі Українки, буд. 26, оф. 501) справу № 910/2488/16.

6. Повідомити експерта про те, що у разі встановлення фактів під час проведення експертизи, що мають значення для справи, але щодо яких не було поставлено запитань, експерт, відповідно до ч.2 ст. 42 ГПК України, може висловити свою думку з цих питань в експертному висновку.

7 . Витрати, пов'язані з проведенням експертизи, на даній стадії розгляду справи покласти на відповідача 2 - Іноземне приватне виробниче унітарне підприємство "Алкопак" (иностранного частного производственного унитарного предприятия "Алкопак"), м. Гомель, Республіка Білорусь.

8. Попередити сторін про майнову відповідальність за невиконання вимог ухвали господарського суду та вимог експерта.

9. Попередити судового експерта про кримінальну відповідальність, передбачену статтями 384 та 385 Кримінального кодексу України за подання завідомо неправдивого висновку або відмову без поважних причин від виконання покладених судом обов'язків.

10. По закінченні експертизи висновки та матеріали справи № 910/2488/16, а також документи, що підтверджують витрати, пов'язані з проведенням експертизи надіслати до Київського апеляційного господарського суду.

11. Копію ухвали надіслати сторонам до відома та Науково-дослідному центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності (01133, м. Київ, бульвар Лесі Українки, буд. 26, оф. 501) для виконання.

Головуючий суддя А.А. Верховець

Судді С.В. Сотніков

М.Л. Доманська