ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

22.11.2016 Справа № 904/6840/14

За позовом Приватного науково-виробничого підприємства "СІТОН", м. Дніпропетровськ

до відповідача-1: Товариства з обмеженою відповідальністю "Торговельно-будівельний дім "Олді", смт. Ювілейне

до відповідача-2: Товариства з обмеженою відповідальністю "Промислове підприємство "БЕРЛІКА", м. Бердянськ

про припинення порушення прав інтелектуальної власності

Суддя Кеся Н.Б.

При секретарі судового засідання Хавіна О.С.

Представники:

Позивача: представник ОСОБА_1, довіреність № б/н від 17.10.2016 р.

Від Відповідача-1: представник не з'явився

Від Відповідача-2: представник ОСОБА_2, довіреність № б/н від 06.10.2014 р.

Присутні: ОСОБА_3, паспорт АК684034 від 18.11.1999 р., довідка № 52 від 08.11.2016р. ОСОБА_4, паспорт ОО078059 від 01.04.1999 р.

СУТЬ СПОРУ:

Приватне науково-виробниче підприємство "СІТОН" (далі-Позивач) звернулось до господарського суду Дніпропетровської області з позовною заявою до Відповідача-1 Товариства з обмеженою відповідальністю "Торговельно-будівельний дім "Олді" та Відповідача-2 Товариства з обмеженою відповідальністю "Промислове підприємство "БЕРЛІКА", в якому просить суд:

- зобов'язати Товариство з обмеженою відповідальністю "Торговельно-будівельний дім "Олді" припинити використання у будь-якій спосіб винаходів за патентами України №80885 та №80051;

- зобов'язати Товариство з обмеженою відповідальністю "Промислове підприємство "БЕРЛІКА" припинити використання у будь-якій спосіб винаходів за патентами України №80885 та №80051.

Ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 31.03.15р. призначено у справі судову експертизу із залученням до її проведення експертів на предмет досліджень, пов'язаних з охороною прав на винаходи, корисні моделі, а також на предмет досліджень металів і сплавів, на вирішення якої поставлені наступні запитання:

1. Чи використовується у продукті, наданому для дослідження, сковорідка чавунна гриль 24 см (вх. №904/6840/14/Р/80421/14) кожна ознака винаходу (корисної моделі), що включена до незалежного пункту формули за патентом №80051, або ознака еквівалентна їй?

2. Чи використовується у продукті, наданому для дослідження, жаровня чавунна 24 см (вх. №904/6840/14/р/80425/14) кожна ознака винаходу (корисної моделі), що включена до незалежного пункту формули за патентом №80051, або ознака еквівалентна їй?

3. Чи використовується у продукті, наданому для дослідження, сковорідка чавунна для млинців 24 см (вх. №904/6840/14/р/80424/14) кожна ознака винаходу (корисної моделі), що включена до незалежного пункту формули за патентом №80051, або ознака еквівалентна їй?

4. Чи використовується у продукті, наданому для дослідження, сковорідка з дерев'яною рукояткою (вх.№904/6840/14/р/80458/14) кожна ознака винаходу (корисної моделі), що включена до незалежного пункту формули за патентом №80051, або ознака еквівалентна їй?

5. Чи використовується у продукті, наданому для дослідження, сковорідка з дерев'яною рукояткою (вх.№904/6840/14/р/80460/14) кожна ознака винаходу (корисної моделі), що включена до незалежного пункту формули за патентом №80051, або ознака еквівалентна їй?

6. Чи використовується у продукті, наданому для дослідження, сковорідка з дерев'яною рукояткою (вх.№904/6840/14/р/80457/14) кожна ознака винаходу (корисної моделі), що включена до незалежного пункту формули за патентом №80051, або ознака еквівалентна їй?

7. Чи використовується у продукті, наданому для дослідження, сковорідка чавунна гриль 24 см (вх. №904/6840/14/Р/80421/14) кожна ознака винаходу (корисної моделі), що включена до незалежного пункту формули за патентом №80885, або ознака еквівалентна їй?

8. Чи використовується у продукті, наданому для дослідження, жаровня чавунна 24 см (вх. №904/6840/14/р/80425/14) кожна ознака винаходу (корисної моделі), що включена до незалежного пункту формули за патентом №80885, або ознака еквівалентна їй?

9. Чи використовується у продукті, наданому для дослідження, сковорідка чавунна для млинців 24 см (вх. №904/6840/14/р/80424/14) кожна ознака винаходу (корисної моделі), що включена до незалежного пункту формули за патентом №80885, або ознака еквівалентна їй?

10. Чи використовується у продукті, наданому для дослідження, сковорідка з дерев'яною рукояткою (вх.№904/6840/14/р/80458/14) кожна ознака винаходу (корисної моделі), що включена до незалежного пункту формули за патентом №80885, або ознака еквівалентна їй?

11. Чи використовується у продукті, наданому для дослідження, сковорідка з дерев'яною рукояткою (вх.№904/6840/14/р/80460/14) кожна ознака винаходу (корисної моделі), що включена до незалежного пункту формули за патентом №80885, або ознака еквівалентна їй?

12. Чи використовується у продукті, наданому для дослідження, сковорідка з дерев'яною рукояткою (вх.№904/6840/14/р/80457/14) кожна ознака винаходу (корисної моделі), що включена до незалежного пункту формули за патентом №80885, або ознака еквівалентна їй?

27.09.2016 року від Київського науково-дослідного інституту судових експертиз на адресу суду надійшла справа №904/6840/14 із супровідним листом вих.№7241/15-53 від 21.09.2016 (а.с. 63-64 Т.3), в якому вказано про те, що 21.09.2016 року для відповідей на питання ухвали щодо використання у виробах наданих на дослідження ознак винаходів за патентами України №80051, №80885 було проведено засідання комісії у складі експерта у сфері інтелектуальної власності ОСОБА_5 та фахівців у галузі дослідження виробів з чавуну ОСОБА_6, ОСОБА_7 Вивчивши матеріали справи та оглянувши об'єкти дослідження, комісія прийшла до висновку, що надати відповіді на питання на основі теоретичних та практичних спеціальних досліджень, неможливо. Таким чином, експерт зазначає, що для відповідей на питання ухвали необхідні додаткові дослідження виробів:

сковорода чавунна гриль 24см (вх. №904/6840/14/Р/80421/14);

жаровня чавунна 24 см (вх. №904/6840/14/р/80425/14);

сковорода чавунна для млинців 24см (вх. №904/6840/14/р/80424/14);

сковорідка з дерев'яною рукояткою (вх.№904/6840/14/р/80458/14);

сковорідка з дерев'яною рукояткою (вх.№904/6840/14/р/80460/14);

сковорідка з дерев'яною рукояткою (вх.№904/6840/14/ р/80457/14).

Таким чином, для вирішення питання щодо використання у виробах наданих на дослідження ознак винаходів за патентами України №80051, №50885, в результаті експериментальних досліджень необхідно визначити:

чи сформоване захисне покриття наданих на дослідження виробів з оксиду заліза Fe3O4 шляхом нагріву виливку чавунних виробів при температурі 680-800°С та шляхом занурення виливку у масло?

чи передбачає спосіб виготовлення наданих на дослідження виробів для отримання чашоподібного виливка після шліфування графітизуючий відпал виливка (щонайменше двічі), при температурі 680-800 °С протягом 0,5-1,0 години з подальшим охолоджуванням на повітрі до досягнення сірого кольору мінливості?

чи можливо при способі виготовлення наданих на дослідження виробів для отримання чашоподібного виливка після шліфування графітизуючий відпал виливка (щонайменше двічі), при температурі 680-800 °С протягом 0,5-1,0 години з подальшим охолоджуванням на повітрі до досягнення сірого кольору мінливості

Додаткове дослідження з поставлених питань 1-3 можливо отримати у спеціалізованих установах, таких як лабораторія електронної мікроскопії та регнено-сруктурного аналізу на інженерно фізичному факультеті НТУУ КШ та/або на кафедрі термічної обробки металів Національної металургійної академії України (НМетАУ). При цьому під час проведення досліджень необхідно враховувати результати вже проведених металографічних досліджень професора ОСОБА_8 (а.с. 213-245 Т.2).

До того ж, необхідні дослідження стосовно хімічного складу виробів:

чи містить сірий чавун кремній в кількості не менше 4,1 мас. %?

Для відповіді на це питання необхідне дослідження виробів у хімічній лабораторії, яка має сертифікат Метрологічної державної служби України, наприклад ПАТ "Дніпропетровський завод прокатних валків" (м. Дніпро) та/чи "Науково-виробничий Центр Європейської Технології Машинобудування" (м. Харків).

На підставі викладеного судовий експерт просить суд визначити чи є необхідність проведення таких додаткових досліджень, та також механізм їх реалізації, і особу, на яку будуть покладені витрати стосовно проведення додаткових досліджень.

Відповідно до пункту 11 Пленуму постанови Вищого господарського суду України №4 від 23.03.2012 року "Про деякі питання практики призначення судової експертизи" у разі повернення експертною установою (експертом) матеріалів справи господарського суду з передбачених чинним законодавством підстав суд поновлює провадження у справі для вирішення питань, пов'язаних з усуненням причин, які потягли за собою таке повернення.

Ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 29.09.2016р. поновлено провадження у справі для вирішення заявленого експертами клопотання.

18.10.2016р. представник Позивача надав письмові пояснення (а.с. 72 Т.3), в яких просить суд:

- викликати, ознайомити з результатами дослідження професора ОСОБА_8 та допитати в судовому засіданні залучених до проведення експертизи спеціалістів ОСОБА_9 та ОСОБА_7;

- в разі прийняття рішення про призначення додаткових досліджень на виконання клопотання експертної установи просять призначити такі дослідження до ПАТ "Дніпропетровський завод прокатних валків" (м. Дніпро, вул. Яхненківська, 2) та до кафедри термічної обробки металів Національної металургійної академії України (м. Дніпро, проспект Гагаріна, 4).

20.10.16р. Позивач подав письмові пропозиції (а.с. 93-94 Т.3), в яких просить суд:

1.Доручити лабораторії електронної мікроскопії рентгеноструктурного аналізу на інженерно фізичному факультету НТУУ КПІ визначити:

- чи сформоване захисне покриття наданих на дослідження виробів з оксиду заліза РеЗО4 шляхом нагріву виливку чавунних виробів при температурі 680-800°С та шляхом занурення виливку у масло?

- чи передбачає спосіб виготовлення наданих на дослідження виробів для отримання чашоподібного виливка після шліфування графітизуючий відпал виливка (щонайменше двічі), при температурі 680-800 °С протягом 0,5-1,0 години з подальшим охолоджуванням на повітрі до досягнення сірого кольору мінливості?

- чи можливо при способі виготовлення наданих на дослідження виробів для отримання чашоподібного виливка після шліфування графітизуючий відпал виливка (щонайменше двічі), при температурі 680-800 °С протягом 0,5-1,0 години з подальшим охолоджуванням на повітрі до досягнення сірого кольору мінливості.

2. Доручити ПАТ "Дніпропетровський завод прокатних валків" провести хімічний аналіз і визначити чи містить сірий чавун в наданих на дослідження виробах кремній в кількості не менше 4,1 мас. %?

3. Оплату за проведення експериментів покласти на Приватне науково-виробниче підприємство СІТОН.

До письмової пропозиції Позивач подав (а.с. 95 Т.3) інформацію про лабораторію рентгеноструктурного аналізу та інженерно-фізичного факультету НТУУ "КПІ" з офіційного веб-сайту КПІ.

Згідно з частиною четвертою статті 7 Закону України "Про судову експертизу" для проведення деяких видів експертиз, які не здійснюються виключно державними спеціалізованими установами, за рішенням особи або органу, що призначили судову експертизу, можуть залучатися крім судових експертів також інші фахівці з відповідних галузей знань.

Згідно з п. 10 Постанови Пленуму Вищого господарського суду України № 4 від 23.03.2012 року "Про деякі питання практики призначення судової експертизи" експертиза, для вирішення питань якої необхідно знання з різних галузей знань або різних напрямів у межах однієї галузі знань, є комплексною. До проведення таких експертиз у разі потреби залучаються фахівці, що не працюють у державних спеціалізованих установах, у тому числі працівники інших установ, органів виконавчої влади тощо.

Відповідно до пункту 4.7 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 08.10.98р. №53/5, якщо проведення комплексної експертизи не може бути здійснене силами експертів даної експертної установи, її керівник повідомляє про це орган (особу), який (яка) призначив (ла) експертизу (залучив (ла) експерта), та просить залучити до проведення експертизи експерта відповідної спеціалізації. Залучення такого експерта проводиться з дотриманням вимог процесуального законодавства України.

В судовому засіданні 22.11.16р. спеціалісти від кафедри металознавства і термічної обробки Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут імені ОСОБА_10, професор кафедри металознавства та термічної обробки ОСОБА_4 та від ПАТ "Дніпропетровський завод прокатних валків", керівник хімічної групи ЦЗЛ ОСОБА_3, відповіли на запитання суду щодо кваліфікації, надали підтверджуючі документи щодо їх компетентності та досвідченості, а саме освіти, наявності наукових робіт та стажу роботи (а.с. 149-158 Т.3).

Представник Позивача та Відповідача-2 не заперечують проти залучення до проведення експертизи даних спеціалістів.

Також клопотанням від 22.11.2016 року Відповідач-2 просить суд додатково долучити до участі в проведенні судової експертизи фахівців ОСОБА_7, завідувача кафедри ливарного виробництва Національної металургійної академії України та ОСОБА_11, професора кафедри "Ливарне виробництво" Харківського політехнічного інституту.

Одночасно в даному клопотанні Відповідач-2 надає дозвіл на знищення посуду, наданого для експертних досліджень (а.с.141 т.3).

Під час судового засідання ОСОБА_3 та ОСОБА_4 попереджені про кримінальну відповідальність за ст. ст. 384, 385 Кримінального кодексу України.

Враховуючи те, що клопотання експертної установи вирішено, суд вважає за необхідне повторно направити справу №904/6840/16 до Київського науково-дослідного інституту судових експертиз до завершення експертних досліджень, із залученням спеціалістів від лабораторії електронної мікроскопії рентгеноструктурного аналізу та інженерно-фізичного факультету Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут імені ОСОБА_10 та ПАТ "Дніпропетровський завод прокатних валків".

В силу пункту 1 частини першої статті 79 ГПК України господарський суд зупиняє провадження у справі за клопотанням сторони або за своєю ініціативою у випадку призначення господарським судом судової експертизи.

За вказаних обставин провадження у справі підлягає зупиненню.

Керуючись ст. 41, ч. 1 ст. 79, ст. 86 ГПК України, господарський суд -

У Х В А Л И В:

1. Надати згоду на залучення до проведення судової експертизи спеціалістів від лабораторії електронної мікроскопії рентгеноструктурного аналізу та інженерно-фізичного факультету Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут імені ОСОБА_10, професора кафедри металознавства та термічної обробки ОСОБА_4 та від Публічного акціонерного товариства "Дніпропетровський завод прокатних валків", керівника хімічної групи ЦЗЛ ОСОБА_3 з проведенням необхідних досліджень за участю усіх залучених спеціалістів, у тому числі фахівців ОСОБА_7, ОСОБА_11 та експерта по даній справі на базі зазначених лабораторії та кафедри.

Керівництво та організацію проведення експертних досліджень покласти на експерта, призначеного по даній справі Київським науково-дослідним інститутом судових експертиз.

Витрати з проведення оплати усіх експертних досліджень покладено на Приватне науково-виробниче підприємство фірма "СІТОН" відповідно до ухвали суду по даній справі від 31.03.2015 року.

2. Попередити ОСОБА_3 та ОСОБА_4 про кримінальну відповідальність за ст. ст. 384, 385 Кримінального кодексу України.

3. Зупинити провадження у справі №904/6840/14 до завершення експертних досліджень, справу направити до Київського науково-дослідного інституту судових експертиз відповідно до ухвали господарського суду від 31.03.15р. (а.с. 248-252 Т.2).

Суддя ОСОБА_12