РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10.11.2016Справа №910/27702/15

За позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «Видавничий дім ОСОБА_1 Холдінг»

до 1) Товариства з обмеженою відповідальністю «ОСОБА_2 Україна»,

2) Приватного акціонерного товариства «Сьогодні мультимедіа»,

треті особи, без самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача 2:

1) Компанія TRK MEDIA FINANCE LIMITED,

2) Компанія LES PUBLICATIONS CONDE NAST S.A.

про припинення порушення прав на торговельну марку

Суддя Бондарчук В.В.

Представники:

від позивача: не зявились;

від відповідача-1: не зявились;

від відповідача-2: ОСОБА_3;

від третьої особи-1: не зявились;

від третьої особи-2: ОСОБА_4

ОБСТАВИНИ СПРАВИ :

Товариство з обмеженою відповідальністю «Видавничий дім ОСОБА_1 Холдінг» (далі позивач) звернулося до Господарського суду міста Києва з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю «ОСОБА_2 Україна» (далі відповідач-1) та Приватного акціонерного товариства «Сьогодні мультимедіа» (далі відповідач-2) про зобовязання Товариства з обмеженою відповідальністю «ОСОБА_2 Україна» та Приватного акціонерного товариства «Сьогодні мультимедіа» припинити порушення прав на торговельну марку та комерційне найменування «Vogue», припинити випуск та розповсюдження журналу з використанням торговельної марки «Vogue» та не використовувати дану торговельну марку у своїй господарській діяльності будь-яким чином.

Позовні вимоги обґрунтовані тим, що дії відповідачів повязані з випуском та розповсюдженням друкованого журналу «Vogue» на території України є порушенням майнових прав інтелектуальної власності на однойменну торговельну марку, виключне право на використання якої надано позивачу.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 30.10.2015 (суддя Прокопенко Л.В.) порушено провадження у справі № 910/27702/15 та призначено її до розгляду у судовому засіданні на 20.11.2015 за участю представників сторін, яких зобовязано надати суду певні документи.

Розгляд справи неодноразово відкладався згідно п.п. 1-2 ст. 77 ГПК України.

14.04.2016 через відділ автоматизованого документообігу суду представник відповідача-1 подав відзив на позовну заяву, в якому зазначає, що Товариство з обмеженою відповідальністю «ОСОБА_2 Україна» є неналежним відповідачем у справі № 910/27702/15, оскільки не є видавцем або стороною договору, на підставі якого використовується торговельна марка «Vogue», а також не здійснює господарської діяльності щодо випуску та розповсюдження журналу з використанням торговельної марки «Vogue», крім того, Товариство з обмеженою відповідальністю «ОСОБА_2 Україна» не укладало договорів із типографією «Тріада».

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 15.04.2016 залучено до участі у справі Компанію TRK MEDIA FINANCE LIMITED та Компанію LES PUBLICATIONS CONDE NAST S.A., у якості третіх осіб, без самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача-1, зокрема, зобовязано відповідача-2 у термін до 13.06.2016 надати суду супровідним листом належним чином (нотаріально) засвідчений переклад на англійську та французьку мову наступних документів ухвали Господарського суду міста Києва від 30.10.2015 у справі № 910/27702/15 (у трьох примірниках); ухвали суду Господарського суду міста Києва від 15.04.2016 у справі № 910/27702/15 (у трьох примірниках) та позовної заяви (у трьох примірниках), розгляд справи відкладено на 05.10.2016.

08.06.2016 через відділ автоматизованого документообігу суду від Приватного акціонерного товариства «Сьогодні мультимедіа» на виконання вимог ухвали суду від 15.04.2016 надійшли нотаріально посвідчені переклади ухвал Господарського суду міста Києва від 30.10.2015 та від 15.04.2016 у справі № 910/27702/15 і позовної заяви.

Розпорядженням керівника апарату Господарського суду міста Києва від 03.10.2016 у звязку із прийняттям Верховною Радою України Постанови про звільнення судді Прокопенко Л.В. проведено повторний автоматичний розподіл справи, за результатами якого справу № 910/27702/15 передано на розгляд судді Бондарчук В.В.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 04.10.2016 дану справу прийнято до провадження суддею Бондарчук В.В. та призначено її до розгляду у судовому засіданні на 20.10.2016 за участю представників сторін.

Представником відповідача-2 через відділ автоматизованого документообігу суду 20.10.2016 подано відзив на позов, у якому ПрАТ «Сьогодні мультимедіа» просить суд відмовити у задоволенні позовних вимог у повному обсязі, оскільки вважає їх безпідставними та необґрунтованими, адже станом на дату подачі позову позивач не мав законних підстав забороняти іншим особам використовувати торговельну марку «VOGUE» за міжнародною реєстрацією № 431052.

19.10.2016 через відділ автоматизованого документообігу суду представник відповідача-1 подав клопотання, у якому просить суд розглядати справу № 910/27702/15 без участі представника ТзОВ «ОСОБА_2 Україна», оскільки останній є неналежним відповідачем у вказаній справі.

Розгляд справи відкладався згідно п.п. 1-2 ст. 77 ГПК України.

У даному судовому засіданні представник відповідача-2 заперечив проти задоволення позовних вимог.

Представник позивача у судове засідання не з'явився, через відділ автоматизованого документообігу суду подав заяву, в якій підтримує заявлені позовні вимоги та просить суд розгляд справи № 910/27702/15 проводити без участі представника ТзОВ «Видавничий дім ОСОБА_1 Холдінг».

Представник відповідача-1 у судове засідання також не з'явився, через відділ автоматизованого документообігу суду подав клопотання про розгляд справи без участі представника ТзОВ «ОСОБА_2 Україна».

Представники третьої особи-1 у судове засідання не з'явилися, причин неявки суду не повідомили, однак про дату, час та місце розгляду справи були повідомлені належним чином, що підтверджується списком згрупованих поштових відправлень з відтиском штемпеля поштового відділення від 25.10.2016.

Приймаючи до уваги, що представники позивача, відповідача-1 та третьої особи-1 були належним чином повідомлені про дату та час судового засідання, враховуючи, що матеріали справи містять достатньо документів для розгляду справи по суті, суд вважає, що неявка у судове засідання представників позивача, відповідача-1 та третьої особи-1 не є перешкодою для прийняття рішення у даній справі.

Відповідно до ст. 82 Господарського процесуального кодексу України, рішення у даній справі прийнято у нарадчій кімнаті за результатами оцінки доказів, поданих сторонами та витребуваних судом.

У судовому засіданні 10.11.2016 відповідно до ст. 85 Господарського процесуального кодексу України судом проголошено вступну та резолютивну частини рішення.

Дослідивши матеріали справи, заслухавши пояснення представників відповідача-2 та третьої особи-2, Господарський суд міста Києва

ВСТАНОВИВ:

05.04.2012 між Компанією «BISBA INVESTMENTS LIMITED» (далі - субліцензіар) та Товариством з обмеженою відповідальністю «Видавничий дім ОСОБА_1 Холдінг» (далі - субліцензіат) укладено субліцензійний договір на право видавництва, відповідно до якого ураховуючи, що «Conde Nast» є власником торгової марки «Vogue», яка зареєстрована для товарів 16 класу МКТП у відповідності до міжнародної реєстрації № 431052, дія якого поширюється на територію України, а також приймаючи до уваги, що Компанія «LES PUBLICATIONS CONDE NAST S.A.» та субліцензіар уклали договір від 26.03.2012, умовами якого, передбачена можливість передачі cубліцензіаром прав, отриманих за ліцензійним договором в субліцензію cубліцензіату, сторони за цим договором домовились про наступне:

субліцензіар надає субліцензіату ліцензію на право використання ТМ виключно повністю або як частина назви журналу, який буде видаватися і поширюватися на території. Субліцензіар зобовязується не використовувати самостійно ТМ і не надавати іншим особам ліцензію на використання ТМ на журналі або у зв'язку з ним на мові і на території протягом терміну дії цього договору. Субліцензіат має право використовувати ТМ на матеріалах і товарах в будь-яких засобах масової інформації для реклами, просування (промо) і залучення реклами для журналу (рекламні матеріали і товари). Використання ТМ підлягає обмеженням і вимагає отримання попереднього дозволу від субліцензіара в порядку, передбаченому розділом 5 даного договором.

Даний договір вступає в силу з дати його укладення і діє протягом восьми років з дати першої публікації, з наступним продовженням його дії або достроковим припиненням відповідно до умов, викладених далі. Перед публікацією першого номера, субліцензіат повинен підготувати оригінал-макет журналу, для підтвердження субліцензіаром відповідності вимогам, визначеним у розділі 5. Після затвердження з боку субліцензіара, субліцензіат почне щомісячне видання журналу, не раніше вересня 2012 року і не пізніше квітня 2013 року (дата публікації першого номера). Якщо субліцензіат побажає продовжити дію цієї ліцензії, він зобов'язаний повідомити про це субліцензіару не пізніше, ніж 12 місяців до дати закінчення терміну дії цього договору (розділ 2 договору).

10.05.2012 між Компанією «BISBA INVESTMENTS LIMITED» (далі - субліцензіар) та Товариством з обмеженою відповідальністю «Видавничий дім ОСОБА_1 Холдінг» (далі - субліцензіат) укладено субліцензійний договір на право використання веб-сайта, відповідно до якого сторони домовились, що субліцензіар надає субліцензіату ліцензію на право використання ТМ у зв'язку з використанням та управлінням веб-сайтом. Субліцензіар зобов'язується не використовувати самостійно ТМ і не надавати іншим особам ліцензію на використання ТМ на Веб-сайті або в зв'язку з ним на мові і на Території протягом терміну дії цього договору (ексклюзивна субліцензія). Субліцензіат має право використовувати ТМ по відношенню до всіх захищених товарів і послуг на матеріалах і товарах у зв'язку з рекламою, просуванням (промо) і залученням реклами для Веб-сайту («Рекламні матеріали та товари»). Використання ТМ підпадає під дію обмежень і вимагає отримання попереднього дозволу від субліцензіара в порядку, передбаченому розділом 5 цього Договору.

Так, 01.01.2014 між Компанією «LES PUBLICATIONS CONDE NAST S.A.» (далі «Conde Nast») та Компанією «BISBA INVESTMENTS LIMITED» (далі - ліцензіат) укладено ліцензійну угоду щодо бренду, відповідно до якого ураховуючи, що «Conde Nast» є власником торгової марки «Vogue», разом з будь-яким її перекладом та транслітерацією, а також має Міжнародний Реєстраційний номер Торгової марки 431052 у класі 16, до якого включену Україну та приймаючи до уваги, що «Conde Nast» є власником торгової марки «Vogue», разом з будь-яким її перекладом та транслітерацією, а також має Міжнародний Реєстраційний номер Торгової марки 165978 у класах 9, 35, 38, 41 та 42 в Україні, а також «Conde Nast» та її дочірні компанії видають журнал «Vogue» у Сполучених Штатах («видання в США») та інших країнах («Conde Nast Vogue»), які містять фотографічний та редакційний матеріал, та відповідно до ліцензійної угоди щодо друкованого видання від 26.03.2012, ліцензіат видає журнал мод для жінок, у тому числі його дослівні цифрові копії його презентацій («Журнал») російською мовою в Україні з торговою маркою, в якості цілої або частини назви журналу та з використанням фотографій і редакційного матеріалу «Conde Nast Vogue», а також враховуючи, що відповідно до ліцензійної угоди щодо веб-сайту від 30.04.2012 ліцензіат здійснює керівництво сайтом для журналу з використанням торгової марки в якості повної або частини назви веб-сайту та URL-адреси веб-сайту, у якій використовується країни Доменів вищого рівня України, сторони домовились, зокрема про наступне: Компанія «Conde Nast» наступним надає ліцензіату ліцензію на використання торгової марки виключно в якості всієї або частини журналу, який буде публікуватися у друці, і в якості частини URL-адреси, пов'язаної з роботою сайту, у тому числі мобільних оптимізованих версій веб-сайту. Ліцензіат має право використовувати торгову марку на матеріалах і товарах на будь-яких носіях, що використовуються для реклами, просування та розповсюдження реклами журналу та сайту. Будь-яке використання торгової марки згідно до ліцензії, що надається даним договором обмежується та має бути попередньо ухвалено «Conde Nast», відповідно до викладеного у розділі 5.

Відповідно до розділу 2 договору, строк договору починається з дати його підписання та продовжуватиметься до 31.12.2018 року, та його може бути подовжено або достроково припинено відповідно до умов, викладених у даному договорі. Ліцензіат повинен видавати журнал щомісяця протягом строку угоди. Якщо ліцензіат бажає відновити цю ліцензію, він повідомляє про це «Conde Nast» не пізніше, ніж 01.01.2018 року. Ставки роялті на термін подовження не можуть бути менше, ніж ставки, що діяли протягом останнього строку до строку подовження.

Згідно абз. 2 п. 7.1. договору, ліцензіат може передавати по субліцензії свої права за цією угодою Ukrainian Media Group LLC та Publishing House UMH LLC, за умови, що кожний текст субліцензіат прийме на себе всі зобов'язання ліцензіата за цією угодою, а ліцензіат погодиться зберегти всі такі зобов'язання. Субліцензія за цим договором повинна включати в своєму тексті припущення про всі зобов'язання ліцензіата за цією угодою за субліцензію з формулюванням цієї угоди. Будь-яка з субліцензій повинна бути укладена лише з письмового ухвалення тексту такої субліцензії «Conde Nast». Субліцензія повинна вважатись негайно розірваною без повідомлення при розірванні цієї угоди.

Як зазначає позивач, згідно домовленості сторін, Товариство з обмеженою відповідальністю «Видавничий дім ОСОБА_1 Холдінг» є єдиними добросовісним користувачем торгової марки «Vogue» на території України, протягом 2014-2015 років позивач здійснював видавництво друкованого журналу «Vogue» та розміщення інформації на сайті за web-адресою: http://www.vogue.ua.

Так, відповідно до Свідоцтва про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації від 05.06.2012, видання «Vogue» є зареєстрованим у встановленому Законом України «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні» порядку друкованим засобом інформації, серія КВ № 18968-7758Р, засновниками якого є Товариство з обмеженою відповідальністю «Видавничий дім ОСОБА_1 Холдінг» та Компанія «LES PUBLICATIONS CONDE NAST S.A.».

Як вбачається з матеріалів справи, працівниками Товариства з обмеженою відповідальністю «Видавничий дім ОСОБА_1 Холдінг» здійснено огляд та дослідження веб-сторінок, які розміщені на веб-ресурсі Систем Кепітал Менеджмент за наступними посиланнями:

1. http://www.scm.com.ua/uk/media-centre/news/view/2215;

2. http://www.scm.com.ua/uk/media-centre/news/view/2216 та веб-сторінки, яка розміщена на сайті інтернет-видання «Телекритика» за посиланням: http://www.telekritika.ua/rinok/2015-10-05/111899 та встановлено, що на вказаних веб-сторінках 05.10.2015 розміщений текст, який свідчить про наміри Товариства з обмеженою відповідальністю «ОСОБА_2 Україна» здійснювати видавництво журналу під торговою маркою «Vogue», про що складено 06.10.2015 акт огляду веб-сторінок № 1.

Також, позивачу стало відомо, що Товариство з обмеженою відповідальністю «ОСОБА_2 Україна» розпочало друк журналу з використанням торговельної марки «Vogue», зокрема у примірнику журналу видавником зазначено Приватного акціонерного товариства «Сьогодні мультимедіа».

Обґрунтовуючи свої вимоги, позивач зазначає, що дії Товариства з обмеженою відповідальністю «ОСОБА_2 Україна» та Приватного акціонерного товариства «Сьогодні мультимедіа» щодо видання та розповсюдження друкованого журналу «Vogue» на території України є порушенням майнових прав інтелектуальної власності на однойменну торговельну марку, виключне право на використання якої надано Товариству з обмеженою відповідальністю «Видавничий дім ОСОБА_1 Холдінг».

Оцінюючи подані докази та наведені обґрунтування за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і обєктивному розгляді в судовому засіданні всіх обставин справи в їх сукупності, суд вважає, що позовні вимоги не підлягають задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 32 Господарського процесуального кодексу України, доказами у справі є будь-які фактичні дані, на підставі яких господарський суд у визначеному законом порядку встановлює наявність чи відсутність обставин, на яких ґрунтуються вимоги і заперечення сторін, а також інші обставини, які мають значення для правильного вирішення господарського спору.

До відносин, повязаних з використанням у господарській діяльності прав інтелектуальної власності, застосовуються положення Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, передбачених Господарським кодексом України та іншими законами (ч. 2 ст. 154 ГК України).

Частиною 1 ст. 418 Цивільного кодексу України визначено, що право інтелектуальної власності це право особи на результат інтелектуальної, творчої діяльності або на інший обєкт права інтелектуальної власності, визначений Цивільним кодексом України та іншим законом.

Право інтелектуальної власності є непорушним відповідно до ч. 3 ст. 418 Цивільного кодексу України. Ніхто не може бути позбавлений права інтелектуальної власності чи обмежений у здійсненні, крім випадків, передбачених законом.

До обєктів права інтелектуальної власності, відповідно до ч. 1 ст. 155 ГК України, ч. 1 ст. 420 Цивільного кодексу України, зокрема, належать торговельні марки (знаки для товарів і послуг).

Згідно ст. 492 ЦК України, торговельною маркою може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень, які придатні для вирізнення товарів (послуг), що виробляються (надаються) однією особою, від товарів (послуг), що виробляються (надаються) іншими особами. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, літери, цифри, зображувальні елементи, комбінації кольорів.

У відповідності до положень п. 4 ст. 1 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», знак - позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб.

Згідно п. 4 ст. 5 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», обсяг правової охорони, що надається, визначається зображенням знака та переліком товарів і послуг, внесеними до Реєстру, і засвідчується свідоцтвом з наведеними у ньому копією внесеного до Реєстру зображення знака та переліком товарів і послуг.

Статтею 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» зазначено, що свідоцтво надає його власнику право використовувати знак та інші права. При цьому, використанням знака визнається:

- нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов'язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення);

- застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстровано;

- застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет.

Знак визнається використаним, якщо його застосовано у формі зареєстрованого знака, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованого знака лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності знака.

Відповідно до ст. 424 Цивільного кодексу України, майновими правами інтелектуальної власності є: 1) право на використання об'єкта права інтелектуальної власності; 2) виключне право дозволяти використання об'єкта права інтелектуальної власності; 3) виключне право перешкоджати неправомірному використанню об'єкта права інтелектуальної власності, в тому числі забороняти таке використання; 4) інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом.

Частинами 2, 3 ст. 426 Цивільного кодексу України, визначено, що особа, яка має виключне право дозволяти використання об'єкта права інтелектуальної власності, може використовувати цей об'єкт на власний розсуд, з додержанням при цьому прав інших осіб. Використання об'єкта права інтелектуальної власності іншою особою здійснюється з дозволу особи, яка має виключне право дозволяти використання об'єкта права інтелектуальної власності, крім випадків правомірного використання без такого дозволу, передбачених цим Кодексом та іншим законом.

Відповідно до ч. 5 ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», свідоцтво надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди, якщо інше не передбачено цим Законом:

- зареєстрований знак стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг;

- зареєстрований знак стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги;

- позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг, якщо внаслідок такого використання ці позначення і знак можна сплутати;

- позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги, або ці позначення і знак можна сплутати.

Власник свідоцтва має право дати будь-якій особі дозвіл (видати ліцензію) на використання знака на підставі ліцензійного договору.

Отже, позивач на підставі субліцензійних договорів набув право на використання торговельної марки «Vogue» на території України шляхом видавництва друкованого журналу «Vogue» та розміщення інформації на сайті за web-адресою: http://www.vogue.ua.

Відповідно до ч. 2 ст. 157 Господарського кодексу України, використанням торговельної марки у сфері господарювання визнається застосування її на товарах та при наданні послуг, для яких вона зареєстрована, на упаковці товарів, у рекламі, друкованих виданнях, на вивісках, під час показу експонатів на виставках і ярмарках, що проводяться в Україні, у проспектах, рахунках, на бланках та в іншій документації, пов'язаній з впровадженням зазначених товарів і послуг у господарський (комерційний) обіг.

Так, позивачу стало відомо, що Товариство з обмеженою відповідальністю «ОСОБА_2 Україна» розпочало друк журналу з використанням торговельної марки «Vogue», зокрема у примірнику журналу видавником зазначено Приватного акціонерного товариства «Сьогодні мультимедіа».

За твердження позивача, дії Товариства з обмеженою відповідальністю «ОСОБА_2 Україна» та Приватного акціонерного товариства «Сьогодні мультимедіа» щодо видання та розповсюдження друкованого журналу «Vogue» на території України є порушенням майнових прав інтелектуальної власності на однойменну торговельну марку, виключне право на використання якої надано Товариству з обмеженою відповідальністю «Видавничий дім ОСОБА_1 Холдінг».

Статтею 431 Цивільного кодексу України встановлено, що порушення права інтелектуальної власності, в тому числі невизнання цього права чи посягання на нього, тягне за собою відповідальність, встановлену цим Кодексом, іншим законом чи договором.

За змістом ст. ст. 16 та 432 Цивільного кодексу України способами захисту прав інтелектуальної власності є, зокрема, припинення дії, яка порушує право.

Відповідно до ч. 2 ст. 20 Закону України Про охорону прав на знаки для товарів і послуг, на вимогу власника свідоцтва порушення, передбачене п. 1 даної статті, повинно бути припинено, а порушник зобов'язаний відшкодувати власнику свідоцтва заподіяні збитки.

Разом з тим, як вбачається з матеріалів справи, 02.10.2015 між Компанією «LES PUBLICATIONS CONDE NAST S.A.» (далі «Conde Nast») та Товариством з обмеженою відповідальністю «ТРК ОСОБА_5 Лімітед» (далі-ліцензіат) укладено ліцензійну угоду щодо бренду, відповідно до якого ураховуючи, що «Conde Nast» є власником торгової марки «Vogue», разом з будь-яким її перекладом та транслітерацією, і їй належить номер реєстрації міжнародного товарного знаку 431052 у класі 16 МКТП, до якого поширена на Україну та «Conde Nast» є власником торгової марки «Vogue», разом з будь-яким її перекладом та транслітерацією і їй належить номер реєстрації міжнародного товарного знаку 165978 у класах 9, 35, 38, 41 та 42 МКТП в Україні, а також «Conde Nast» та її афілійовані особи видають журнал «Vogue» у Сполучених Штатах («видання в США») та інших країнах (журнали «Voguе Conde Nast»), які містять фотографічний та редакційний матеріал, та приймаючи до уваги, що ліцензіат має бажання здійснювати видання жіночого журналу мод, включаючи презентації його дослівних цифрових копій російською мовою в Україні, які містять торговельну марку у назві журналу в цілому або в частині, і використовують фотографії та редакційний матеріал журналів Vogue Conde Nast та ліцензіат має бажання керувати веб-сайтом журналу, з використанням торговельної марки частково або повністю у назві веб-сайту та URL-адреси веб-сайту, що використовує національний домен України верхнього рівня країни Доменів вищого рівня України, сторони домовились, зокрема про наступне: «Conde Nast» надає ліцензіату ліцензію на використання торговельної марки виключно (і) в якості цілої або часткової назви журналу, що видаватиметься у друкованій формі, та в якості буквальної цифрової копії, і розповсюджуватиметься та продаватиметься на території (її) в частині URL-адреси у зв'язку з керуванням веб-сайтом, включаючи оптимізовані версії веб-сайту для використання на мобільних пристроях і (ііі) в частині назви заходів ліцензіат вправі використовувати торговельну марку на матеріалах та товарах на будь-якому носії, що використовується для реклами, просування на ринку та заяв про прийняття реклами для розміщення у журналі та для веб-сайту і для заходів. Будь-яке використання торговельної марки за ліцензією, при цьому, наданою, підпорядковується обмеженням та обумовлюється наданням попереднього схвалення «Conde Nast» відповідно до передбаченого у статті 5 даного договору.

Строк дії цієї угоди розпочинається з дати її вчинення і продовжується до восьмої річниці від дати першого видання, яка визначається нижче, з урахуванням подовження на новий строк або дострокового припинення її дії на умовах, передбачених у цій угоді. Протягом цього строку видання журналу здійснюється ліцензіатом на щомісячній основі. Ліцензіат зобов'язується почати видавати журнал не пізніше жовтня 2015 (тобто жовтневий випуск журналу за 2015), дата видання першого номеру журналу іменується як «Перша дата видання». Робота веб-сайту у режимі реального часу починається у відповідності до пункту 1.5. угоди. У разі виявлення ліцензіатом бажання поновити цю ліцензію, він повинен надати повідомлення «Conde Nast» не пізніше 31.08.2022. Якщо ліцензіат і «Conde Nast» до 31.12.2022 дійдуть згоди про продовження строку дії цієї ліцензії, строк дії буде подовжено на таких умовах, які сторони можуть погодити у письмовій формі (ст. 2 угоди).

Відповідно до п. 7.1. угоди, ані ця угода, ані будь-які права, що надаються за нею ліцензіату, не підлягають відступленню, заставі, наданню субліцензії чи передачі у будь-який інший спосіб з боку ліцензіата будь-якій іншій особі, фірмі або корпорації без письмової згоди «Conde Nast». Ця заборона включає передачу в силу дії закону корпорації-правонаступнику, ліквідатору або довіреному власнику будь-то в рамках процедури банкрутства чи будь-якої іншої процедури про неплатоспроможність або в інших випадках.

Пунктом 7.2. угоди встановлено, що незважаючи на положення пункту 7.1. угоди, ліцензіат має право надати субліцензію на використання своїх прав за цією угодою своїй афілійованій особі Приватній акціонерній компанії «Сьогодні мультимедіа».

Відповідно до ч. 1 статті 1109 Цивільного кодексу України, за ліцензійним договором одна сторона (ліцензіар) надає другій стороні (ліцензіату) дозвіл на використання об'єкта права інтелектуальної власності (ліцензію) на умовах, визначених за взаємною згодою сторін з урахуванням вимог цього Кодексу та іншого закону.

У випадках, передбачених ліцензійним договором, може бути укладений субліцензійний договір, за яким ліцензіат надає іншій особі (субліцензіату) субліцензію на використання об'єкта права інтелектуальної власності. У цьому разі відповідальність перед ліцензіаром за дії субліцензіата несе ліцензіат, якщо інше не встановлено ліцензійним договором.

У ліцензійному договорі визначаються вид ліцензії, сфера використання об'єкта права інтелектуальної власності (конкретні права, що надаються за договором, способи використання зазначеного об'єкта, територія та строк, на які надаються права, тощо), розмір, порядок і строки виплати плати за використання об'єкта права інтелектуальної власності, а також інші умови, які сторони вважають за доцільне включити у договір.

Вважається, що за ліцензійним договором надається невиключна ліцензія, якщо інше не встановлено ліцензійним договором.

Предметом ліцензійного договору не можуть бути права на використання об'єкта права інтелектуальної власності, які на момент укладення договору не були чинними.

Права на використання об'єкта права інтелектуальної власності та способи його використання, які не визначені у ліцензійному договорі, вважаються такими, що не надані ліцензіату.

У разі відсутності в ліцензійному договорі умови про територію, на яку поширюються надані права на використання об'єкта права інтелектуальної власності, дія ліцензії поширюється на територію України.

Якщо в ліцензійному договорі про видання або інше відтворення твору винагорода визначається у вигляді фіксованої грошової суми, то в договорі має бути встановлений максимальний тираж твору. Умови ліцензійного договору, які суперечать положенням цього Кодексу, є нікчемними.

Так, 02.10.2015 між Товариством з обмеженою відповідальністю «ТРК ОСОБА_5 Лімітед» (далі-субліцензіар) та Приватним акціонерним товариством «Сьогодні мультимедіа» (далі - субліцензіат) укладено субліцензійну угоду щодо бренду, відповідно до якої, ураховуючи, що субліцензіат має бажання здійснювати видання жіночого журналу мод, включаючи презентації його дослівних цифрових копій російською мовою в Україні, які містять торгову марку у назві журналу в цілому або в частині, і використовувати фотографії та редакційний матеріал журналів Vogue Conde Nast, а також має бажання керувати веб-сайтом журналу, з використанням торгової марки частково або повністю у назві веб-сайту та URL-адреси веб-сайту, що використовує національний домен України верхнього рівня, сторони домовились про наступне: Субліцензіар надає субліцензіату ліцензію на використання торговельної марки виключно (і) в якості цілої або часткової назви журналу, що видаватиметься у друкованій формі, та в якості буквальної цифрової копії, і розповсюджуватиметься та продаватиметься на території (її) в частині URL-адреси у зв'язку з керуванням веб-сайтом, включаючи оптимізовані версії веб-сайту для використання на мобільних пристроях і (ііі) в частині назви заходів. Субліцензіат вправі використовувати торгову марку на матеріалах та товарах на будь-якому носії, що використовується для реклами, просування на ринку та заяв про прийняття реклами для розміщення у журналі та для веб-сайту і для заходів. Будь-яке використання торговельної марки за ліцензією, при цьому, наданою, підпорядковується обмеженням та обумовлюється наданням попереднього схвалення «Conde Nast» відповідно до передбаченого у статті 5 даної угоди.

Строк дії цієї угоди розпочинається з дати її вчинення і продовжується до восьмої річниці від дати першого видання, яка визначається нижче, з урахуванням подовження на новий строк або дострокового припинення її дії на умовах, передбачених у цій угоді. Протягом цього строку видання журналу здійснюється субліцензіатом на щомісячній основі. Субліцензіат зобов'язується почати видавати журнал не пізніше жовтня 2015 (тобто жовтневий випуск журналу за 2015), дата видання першого номеру журналу іменується як «Перша дата видання». Робота веб-сайту у режимі реального часу починається у відповідності до пункту 1.5. угоди. У разі виявлення субліцезіатом бажання поновити цю ліцензію, він повинен надати повідомлення субліцензіару не пізніше 31.08.2022. Якщо субліцензіат і субліцензіар до 31.12.2022 дійдуть згоди про продовження строку дії цієї ліцензії, строк дії буде подовжено на таких умовах, які сторони можуть погодити у письмовій формі (ст. 2 угоди).

Таким чином, починаючи з жовтня 2015 року, видання друкованої продукції під назвою «ВОУГ ЮА» «VОGUE UА» здійснюється відповідачем-2 на підставі дозволу Компанією «LES PUBLICATIONS CONDE NAST S.A.» та субліцензійної угоди від 02.10.2015.

Крім того, відповідно до Свідоцтва про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації від 21.12.2016, видання «ВОУГ ЮА», «VОGUE UА» є зареєстрованим у встановленому Законом України «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні» порядку друкованим засобом інформації, серія КВ № 21728-11628ПР, засновниками якого зазначено Приватне акціонерне товариство «Сьогодні мультимедіа».

При цьому, в матеріалах справи наявний лист Компанії «LES PUBLICATIONS CONDE NAST S.A.» від 20.10.2015 щодо прав на торговельну марку та комерційне найменування «Vogue», видання журналу та експлуатацію веб-сайту з використанням матеріалів «Vogue», а також організацію подій під торговельною маркою «Vogue», в якому зазначено, що 07.09.2015 у звязку з достроковим припиненням Ліцензійної угоди № 1 на підставі відповідного повідомлення CONDE NAST, компанія BISBA втратила всі права на використання торгівельної марки «Vogue», випуск журналу, експлуатацію веб-сайту, а також на будь-яке використання матеріалів CONDE NAST. Всі матеріали та будь-які обєкти права інтелектуальної власності, включно з проектами (чернетками матеріалів, рукописів), що перебували на стадії розробки (створення, написання) на момент розірвання Ліцензійної угоди № 1, мали бути передані корпорації CONDE NAST. Відповідно до Ліцензійної угоди № 1, будь-яка субліцензія угода між компанією BISBA та будь-якою з її дочірніх компаній чи афілійованих осіб щодо публікації журналу «Vogue Україна» та експлуатації відповідного веб-сайту також автоматично припинилися без попереднього повідомлення по припинення Ліцензійної угоди № 1.

02.10.2015 корпорація CONDE NAST передала права на використання торговельної марки «Vogue», видання журналу, включно з випуском журналу «Vogue UA» за жовтень 2015 (засновником якого є CONDE NAST), та експлуатацію веб-сайту, а також на організацію подій під торговельною маркою «Vogue» в Україні компанії TRK MEDIA FINANCE LIMITED (далі TRK MF), що зареєстрована за адресою: 33 Porter Road, P.O. Box 3169 PMB 103, Road Town, Tortola, British Virgin Islands), на підставі Ліцензійного договору від 02.10.2015 (далі «Ліцензійний договір №2»). Відповідно до Ліцензійного договору № 2 компанія TRK MF отримала право укласти субліцензійний договір з Приватним акціонерним товариством «Сьогодні мультимедіа». Випуск журналу «Vogue UA» за жовтень 2015 здійснювався відповідно до Ліцензійного договору № 2, під редакційним контролем CONDE NAST, з матеріалів CONDE NAST, відповідно до стандарту CONDE NAST та з дотриманням законодавства про захист майнових і немайнових авторських прав на твори.

Отже, відповідно до ч.ч. 2-3 ст. 425 Цивільного кодексу України, майнові права інтелектуальної власності є чинними протягом строків, встановлених цим Кодексом, іншим законом чи договором. Майнові права інтелектуальної власності можуть бути припинені достроково у випадках, встановлених цим Кодексом, іншим законом чи договором.

Частиною 2 ст. 497 Цивільного кодексу України встановлено, що чинність майнових прав інтелектуальної власності на торговельну марку може бути припинено достроково за ініціативою особи, якій вони належать, якщо це не суперечить умовам договору, а також в інших випадках, передбачених законом.

Таким чином, станом на дату подання позову у позивача були відсутні права на використання в Україні торговельної марки «Vogue», на видання журналу «Vogue», а також на експлуатацію відповідно веб-сайту.

Також, суд вважає за необхідне зазначити, про відсутність у позивача права на комерційне найменування «VOGUE», огляду на наступне.

Права позивача, що були надані йому за субліцензійним договором від 05.04.2012 чітко визначені п. 1.1. даного договору, відповідно до якого позивачу було надано право використовувати ТМ («VOGUE») виключно повністю або як частина назви журналу.

Словесне позначення «VOGUE» - є торговельною маркою та назвою всесвітньо відомого журналу для жінок. Власником всіх прав на це позначення належить - Conde Nast.

Слід зазначити, що чинним законодавством України не передбачена можливість надання ліцензії на використання комерційного найменування на підставі ліцензійного (субліцензійного) договору щодо використання торговельної марки. Законодавством України дозволяється використовувати комерційне найменування зацікавленим особам шляхом укладення договору комерційної концесії (ст. 1116 Цивільного кодексу України).

Так, предметом договору комерційної концесії є право на використання трьох складових: 1) об'єктів права інтелектуальної власності (торговельних марок, комерційних найменувань, промислових зразків, винаходів, творів, комерційних таємниць тощо); 2) комерційного досвіду; 3) ділової репутації.

Таким чином, на підставі Субліцензійної угоди від 05.04.2012 позивач не отримав прав на використання комерційного найменування «VOGUE», оскільки такі права не передбачені ліцензійними угодами про використання торгівельних марок.

За таких обставин, доводи позивача щодо незаконного видання та розповсюдження відповідачем-2 друкованого журналу «Vogue» на території України не знаходять свого підтвердження наявними у матеріалах справи доказами.

Щодо вимог позивача до Товариства з обмеженою відповідальністю «ОСОБА_2 Україна», суд відзначає наступне.

Відповідно до абз. 2 п. 7.1. ліцензійної угоди щодо бренду від 01.01.2014, укладеної між Компанією «LES PUBLICATIONS CONDE NAST S.A.» (далі «Conde Nast») та Компанією «BISBA INVESTMENTS LIMITED» (далі - ліцензіат), ліцензіат може передавати по субліцензії свої права за цією угодою Ukrainian Media Group LLC та Publishing House UMH LLC, за умови, що кожний текст субліцензіат прийме на себе всі зобов'язання ліцензіата за цією угодою, а ліцензіат погодиться зберегти всі такі зобов'язання. Субліцензія за цим договором повинна включати в своєму тексті припущення про всі зобов'язання ліцензіата за цією угодою за субліцензію з формулюванням цієї угоди. Будь-яка з субліцензій повинна бути укладена лише з письмового ухвалення тексу такої субліцензії «Conde Nast». Субліцензія повинна вважатись негайно розірваною без повідомлення при розірванні цієї угоди.

Проте, в матеріалах справи, відсутні докази, що підтверджують укладення між Компанією «BISBA INVESTMENTS LIMITED» та Товариством з обмеженою відповідальністю «ОСОБА_2 Україна» будь-яких субліцензійних договорів на використання відповідачем-1 торгової марки «Vogue» виключно в якості всієї або частини журналу, який буде публікуватися у друці, і в якості частини URL-адреси, пов'язаної з роботою сайту, у тому числі мобільних оптимізованих версій веб-сайту, як і відсутні докази, зокрема екземпляри журналу «Vogue» із зазначенням видавником - Товариства з обмеженою відповідальністю «ОСОБА_2 Україна».

При цьому, розміщена на веб-ресурсі Систем Кепітал Менеджмент за наступними посиланнями:

1. http://www.scm.com.ua/uk/media-centre/news/view/2215;

2. http://www.scm.com.ua/uk/media-centre/news/view/2216

3.http://www.telekritika.ua/rinok/2015-10-05/111899 інформація, спростовується наявними у матеріалах справи доказами, зокрема відповідно до п. 7.2. ліцензійної угоди щодо бренду від 02.10.2015, укладеної між Компанією «LES PUBLICATIONS CONDE NAST S.A.» (далі «Conde Nast») та Товариством з обмеженою відповідальністю «ТРК ОСОБА_5 Лімітед» (далі-ліцензіат), ліцензіат має право надати субліцензію на використання своїх прав за цією угодою своїй афілійованій особі Приватному акціонерному товариству «Сьогодні мультимедіа», про що укладено відповідну субліцензійну угоду щодо бренду від 02.10.2015 між Товариством з обмеженою відповідальністю «ТРК ОСОБА_5 Лімітед» та Приватним акціонерним товариством «Сьогодні мультимедіа» і підтверджено Компанією «LES PUBLICATIONS CONDE NAST S.A.» у своєму листі від 20.10.2015 щодо прав на торговельну марку та комерційне найменування «Vogue», видання журналу та експлуатацію веб-сайту з використанням матеріалів «Vogue», а також організацію подій під торговельною маркою «Vogue».

Відповідно до ст. ст. 33, 34 Господарського процесуального кодексу України, кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень. Господарський суд приймає тільки ті докази, які мають значення для справи. Обставини справи, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватись іншими засобами доказування.

Враховуючи наведене, суд приходить до висновку, що вимоги позивача є необґрунтованими, відповідно задоволенню не підлягають.

Витрати по сплаті судового збору відповідно до ст. 49 Господарського процесуального кодексу України покладаються на позивача.

Керуючись ст.ст. 32, 33, 75, 82-85 Господарського процесуального кодексу України, Господарський суд міста Києва

ВИРІШИВ:

У задоволенні позову відмовити.

Відповідно до ст. 85 Господарського процесуального кодексу України рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після розгляду справи апеляційним господарським судом.

Повний текст рішення складено: 15.11.2016.

Суддя Бондарчук В.В.