ВИЩИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 листопада 2016 року Справа № 917/2569/15

Вищий господарський суд України у складі: суддя Палій В.В. - головуючий (доповідач), судді Львов Б.Ю. і Селіваненко В.П.

розглянув касаційну скаргу Полтавського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України, м. Полтава,

на рішення господарського суду Полтавської області від 12.07.2016

та постанову Харківського апеляційного господарського суду від 06.10.2016

у справі № 917/2569/15

за позовом товариства з обмеженою відповідальністю "ПОЛТАВСЬКИЙ БІШОФІТ" (далі - Товариство), м. Полтава,

до Полтавського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України (далі - Відділення), м. Полтава,

про визнання недійсним та скасування рішення.

Судове засідання проведено за участю представників:

позивача - Мельник Є.А. предст. (дов. від 20.11.2016)

відповідача - Сундалова М.В. предст. (дов. від 18.11.2016), Цапенко І.В. предст. (дов. від 18.11.2016)

За результатами розгляду касаційної скарги Вищий господарський суд України

ВСТАНОВИВ:

Товариство звернулося до господарського суду Полтавської області з позовом до Відділення про визнання недійсним рішення адміністративної колегії Полтавського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України від 23.10.2015 № 02/1247-рш у справі № 02-4/55-2015 "Про порушення законодавства про захист від недобросовісної конкуренції" (далі -Рішення АМК).

Рішенням господарського суду Полтавської області від 12.07.2016 у справі № 917/2569/15 (суддя Іваницький О.Т.), яке залишено без змін постановою Харківського апеляційного господарського суду від 06.10.2016 (судді Пелипенко Н.М. -головуючий, Івакіна В.О., Камишева Л.М.) позов задоволено.

Прийняті судові рішення зі справи з посиланням, зокрема на приписи статей 41, 59 Закону України "Про захист економічної конкуренції" (далі -Закон № 2210) мотивовано наявністю передбачених законом підстав для визнання Рішення АМК недійсним.

Відділення, посилаючись на порушення та неправильне застосування попередніми судовими інстанціями норм матеріального та процесуального права, просить суд касаційної інстанції судові акти попередніх інстанцій зі справи скасувати та прийняти нове рішення про відмову в позові.

У відзиві на касаційну скаргу Товариство просило судові акти попередніх інстанцій залишити без змін, а касаційну скаргу - без задоволення.

Сторони відповідно до статті 1114 Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України) належним чином повідомлені про час і місце розгляду скарги.

Перевіривши на підставі встановлених попередніми судовими інстанціями обставин справи правильність застосування ними норм процесуального та матеріального права, заслухавши пояснення представників сторін, Вищий господарський суд України дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення касаційної скарги з урахуванням такого.

Місцевим та апеляційним господарськими судами у справі, зокрема, встановлено, що Рішенням АМК:

- визнано дії Товариства щодо оформлення упаковки продукції гелю "SPINESIL Ультра" та його назви, що є схожими до упаковки та назви продукції ТОВ "ПБФ "РАГС" - "СПИНЕСИЛ" без дозволу останнього, що може призвести до змішування діяльності Товариства з ТОВ "ПБФ "РАГС", яке має пріоритет на їх використання, порушенням законодавства про захист від недобросовісної конкуренції, передбаченого статтею 4 Закону України "Про захист від недобросовісної конкуренції", у вигляді неправомірного оформлення упаковки товару та позначення його назви без дозволу суб'єкта господарювання, який раніше почав використовувати у господарській діяльності схожі упаковку та позначення, що може призвести до змішування з діяльністю цього суб'єкта господарювання;

- за вчинене порушення на Товариство накладено штраф у розмірі 17 000,00 грн. та зобов'язано припинити порушення законодавства про захист від недобросовісної конкуренції щодо неправомірного оформлення упаковки продукції гелю "SPINESIL Ультра" та його назви.

Рішення АМК мотивовано, зокрема, такими фактичними даними:

-25.10.2012 за наслідками розгляду поданої громадянином ОСОБА_7 заявки від 26.12.2011 Державною службою інтелектуальної власності України було видано свідоцтво України № НОМЕР_1 на знак для товарів і послуг "СПИНЕСИЛ", про що здійснено відповідну публікацію в офіційному бюлетені;

- право власності на знак для товарів і послуг "СПИНЕСИЛ" за свідоцтвом України № НОМЕР_1 передано громадянином ОСОБА_7 громадянці ОСОБА_8 відповідно до договору від 12.08.2014 № 1 про передачу права власності на знак для товарів і послуг, про що здійснено публікацію в офіційному бюлетені від 10.11.2014 № 1;

- відповідно до договору від 11.11.2014 № 107/2 громадянка ОСОБА_8 надала ТОВ "ПБФ "РАГС" виключне право на використання знака для товарів і послуг "СПИНЕСИЛ" під час здійснення виробництва і реалізації виробленої продукції;

- ТОВ "ПБФ "РАГС" і раніше використовувало у своїй господарській діяльності знак для товарів і послуг "СПИНЕСИЛ" на підставі укладеного договору від 03.01.2013 з громадянином ОСОБА_7 про використання об'єкта інтелектуальної власності - товарного знака за свідоцтвом України № НОМЕР_1;

- відповідно до листа ТОВ "ПБФ "РАГС" від 24.02.2015 № 24/02-1 останнє виробляє і реалізує косметичну продукцію, марковану позначенням "СПИНЕСИЛ" з 2011 року;

- крім того, упаковка косметичної продукції під назвою "СПИНЕСИЛ" є запатентованим промисловим зразком за патентом від 10.12.2014 № НОМЕР_2 (первісний власник - гр. ОСОБА_7, який 25.02.2015 передав право власності на патент гр. ОСОБА_8 У свою чергу, гр. ОСОБА_8 26.02.2015 надала ТОВ "ПБФ "РАГС" виключне право на використання промислового зразка за патентом № НОМЕР_2);

- із заявою до Відділення звернулася громадянка ОСОБА_8, зазначаючи про те, що 21.01.2015, ознайомившись з продукцією, виробленою Товариством, а саме з гелем "SPINESIL Ультра", що реалізується через мережу Інтернет, їй стало відомо про порушення законодавства про захист від недобросовісної конкуренції;

- Товариство виробляє та реалізує косметичну продукцію, серед якої є гель під назвою "SPINESIL Ультра";

- дана продукція виробляється згідно ТУ У 20.1-1:2014 та згідно висновку Державної санітарно - епідеміологічної експертизи від 27.08.2014 № 05.03.02-04/54048;

- упаковка гелю "SPINESIL Ультра" виробляється на замовлення Товариства виконавцем - ТОВ "Видавничий дім "Ізумруд" на підставі договору про дизайн упаковки та про виготовлення поліграфічної продукції від 07.08.2014 № 07/08-14;

- як зазначило Товариство, останнє здійснює виготовлення та реалізацію відповідної косметичної продукції з використанням об'єкта інтелектуальної власності - промислового зразка "Етикетка для бальзама косметичного" за патентом України від 12.05.2015 № НОМЕР_3 (договір про передачу прав на зазначений об'єкт інтелектуальної власності укладено 12.05.2015 Товариством з гр. ОСОБА_9 - власником патенту);

- ТОВ "ПБФ "РАГС" почало раніше використовувати позначення для косметичної продукції "СПИНЕСИЛ" та упаковку даного товару у вигляді, що є запатентованим промисловим зразком;

- порівнявши зображення на упаковці гелю "SPINESIL Ультра", що виробляється та реалізується Товариством із зображенням упаковки продукції, що виготовляється та реалізується ТОВ "ПБФ "РАГС" з використанням знака для товарів і послуг "СПИНЕСИЛ" Відділенням встановлено таку схожість між ними:

· зображення на світлому фоні тулуба людини, що тримається за спину;

· верхня частина зображення упаковки має схожість у вигляді червоного відтінку;

· нижче верхньої частини упаковки червоного відтінку розміщено надписи "СПИНЕСИЛ" (ТОВ "ПБФ "РАГС") та "SPINESIL Ультра" (Товариство);

· на упаковках обох суб'єктів містяться надписи "глибинний прогрів шиї, попереку, всієї спини" (ТОВ "ПБФ "РАГС") та "глибокий прогрів шиї, попереку та всієї спини" (Товариство);

· з лівої сторони лицьової частини упаковки містяться надписи "з Полтавським Бішофітом, перцем і камфорою" (ТОВ "ПБФ "РАГС") та "з камфорою і перцем Бішофіт Полтавського родовища" (Товариство);

· з лівої сторони в обох суб'єктів господарювання міститься зображення зеленої рослини;

· відповідно до фотографічного зображення продукції ТОВ "ПБФ "РАГС" під знаком для товарів і послуг "СПИНЕСИЛ" міститься наступний напис: "Мінеральний гель глибинної дії для шиї, попереку і всієї спини. Корисний при фізичних навантаженнях, травмах, сидячій роботі (в т.ч. водіїв авто), скутості і спазмах м'язів. Глибокий прогрів з магній - кальцієвими ефектами в області шиї, попереку і всієї спини. Покращує мікроциркуляцію, трофіку, тонізує шкіру. Для домашніх розтирань і професійного масажу". Аналогічний напис міститься на упаковці гелю "SPINESIL Ультра" виробництва Товариства;

- споживачі продукції, в більшості випадків, не володіючи англійською мовою та орієнтуючись на зовнішній вигляд упаковки товару можуть сприймати назву "SPINESIL Ультра" саме як "СПИНЕСИЛ", враховуючи зовнішню схожість цих упаковок;

- для підтвердження факту схожості упаковок продукції ТОВ "ПБФ "РАГС" та продукції Товариства, а також їх назв, що може призвести до змішування діяльності вказаних суб'єктів господарювання, враховуючи їх діяльність на одних товарних ринках - виробництва та реалізації косметичної продукції, Відділенням було проведено опитування респондентів, різних за віком, шляхом анкетування, за результатом якого майже всі респонденти дали стверджувальну відповідь на питання про можливість сприйняття даних товарів як товарів виробництва одного суб'єкта господарювання; назви товарів є схожими за звучанням та зовнішнім виглядом упаковки, що також може створити у споживача уявлення про схожість товару за своїми властивостями;

- враховуючи зовнішню схожість упаковки продукції Товариства з продукцією ТОВ "ПБФ "РАГС" та схоже фонетичне звучання її назви, використання Товариством упаковки та назви косметичної продукції - гелю "SPINESIL Ультра" може створювати враження у споживача, що Товариство виробляє та реалізує один і той самий продукт, що і ТОВ "ПБФ "РАГС", що може призвести до змішування з діяльністю ТОВ "ПБФ "РАГС" та використання його ділової репутації;

- діяльність Товариства спрямована на досягнення неправомірної переваги у конкуренції за рахунок репутації та досягнень ТОВ "ПБФ "РАГС", яке раніше розпочало використовувати у своїй діяльності позначення "СПИНЕСИЛ", схоже за своїм фонетичним звучанням до позначення "SPINESIL" та відповідну упаковку косметичної продукції, схожу за зовнішнім виглядом до упаковки продукції, що використовує ТОВ "ПБФ "РАГС" з використанням інтелектуальної власності, шляхом впливу на попит споживачів косметичної продукції;

- у визначенні суми штрафу Відділення керувалося приписами частини другої статті 21 Закону України "Про захист від недобросовісної конкуренції", з посиланням на розбіжності у розмірі доходу Товариства за 2014 рік, який наданий самим Товариством (138 700,00 грн.) та розмірі доходу Товариства за 2014 рік, який наданий Відділенню Головним управлінням Державної фіскальної служби у Полтавській області (136 837,00 грн.).

Причиною виникнення спору зі справи стало питання стосовно наявності чи відсутності підстав для визнання Рішення АМК недійсним.

Відповідно до статті 1 Закону України "Про захист від недобросовісної конкуренції" недобросовісною конкуренцією є будь-які дії у конкуренції, що суперечать торговим та іншим чесним звичаям у господарській діяльності.

За приписом частини першої статті 59 Закону України "Про захист економічної конкуренції" підставами для зміни, скасування чи визнання недійсними рішень органів Антимонопольного комітету України є: неповне з'ясування обставин, які мають значення для справи; недоведення обставин, які мають значення для справи і які визнано встановленими; невідповідність висновків, викладених у рішенні, обставинам справи; порушення або неправильне застосування норм матеріального чи процесуального права.

Задовольняючи позов у даній справі та визнаючи недійсним Рішення АМК суди попередніх інстанцій виходили, зокрема з того, що Товариство на законних підставах здійснює реалізацією гелю "SPINESIL Ультра": назва гелю "SPINESIL Ультра" перекладається з англійської мови на російську мову шляхом транскрипції як СПАЙНСИЛ Ультра, на українську мову як СПАЙНСІЛ Ультра; має місце додавання слова "Ультра", що вже виключає схожість даних назв. Проведене Відділенням опитування, у якому не зазначено місце, час, дата його проведення, віку осіб, кількості опитаних, кількості осіб, які дали стверджувальну відповідь та кількості осіб, які не підтвердили факту схожості, не є належним доказом на підтвердження схожості назв. Для відповіді на зазначені питання необхідно мати спеціальні знання, тобто відповідні висновки може надати лише експерт. Товариство здійснює використання етикетки продукції "SPINESIL Ультра" як об'єкта інтелектуальної власності - промислового зразка "Етикетка для бальзама косметичного" за патентом України від 12.05.2015 № НОМЕР_3. Згідно з висновком призначеної судом експертизи від 15.06.2016 № 1954 у промисловому зразку "УПАКОВКА ДЛЯ ЗАСОБУ "СПИНЕСИЛ" за патентом України № НОМЕР_2 не використані усі суттєві ознаки промислового зразка "ЕТИКЕТКА ДЛЯ ЗАСОБУ КОСМЕТИЧНОГО" за патентом України № НОМЕР_3. Відділенням не було належним чином проведено перевірку самої заяви гр. ОСОБА_8: достовірності актів про фіксування порушення, достовірності сайтів, на яких, нібито, розміщувалася інформація про реалізацію продукції Товариства, наявності порушених прав даної громадянки (з урахуванням того, що лише у лютому 2015 року гр. ОСОБА_7 передав гр. ОСОБА_8 право власності на патент України № НОМЕР_2). Також суди зазначили про допущені Відділенням порушення у визначенні суми штрафу (безпідставне застосування частини другої статті 21 Закону "Про захист від недобросовісної конкуренції", замість частини першої статті 21 наведеного Закону).

Згідно з частиною першою статті 4 Закону України "Про захист від недобросовісної конкуренції" неправомірним є використання імені, комерційного (фірмового) найменування, торговельної марки (знака для товарів і послуг), рекламних матеріалів, оформлення упаковки товарів і періодичних видань, інших позначень без дозволу (згоди) суб'єкта господарювання, який раніше почав використовувати їх або схожі на них позначення у господарській діяльності, що призвело чи може призвести до змішування з діяльністю цього суб'єкта господарювання.

Реалізація положень наведених законодавчих приписів не пов'язана з наявністю чи відсутністю у особи, яка вважає свої права порушеними, охоронного документа, оскільки останні забезпечують захист від недобросовісної конкуренції виходячи з першості у використанні позначення, що сприяє індивідуалізації суб'єкта господарювання. Зазначене судами попередніх інстанцій не враховано.

Крім того, судами не враховавано, що обсяг правового захисту власника зареєстрованої торговельної марки не є тотожним обсягові захисту прав власника запатентованого промислового зразка. Так, у розумінні приписів статті 20 Закону України "Про охорону прав на промислові зразки" виготовленням виробів із застосуванням промислового зразка за патентом України № НОМЕР_3 є виготовлення саме етикеток для бальзаму косметичного. Використання промислового зразка "Етикетка для бальзама косметичного" не лише для виготовлення та розповсюдження етикеток, а й для позначення певних товарів (маркування товарів) виходить за межі правового захисту, що надається власнику патенту згідно з приписами статті 20 Закону України "Про охорону прав на промислові зразки".

Зазначаючи про неналежність такого доказу, як опитування, яке проведено Відділенням, суди не надали оцінки зазначеному доказу у сукупності з іншими доказами, які наведені Відділенням у Рішенні АМК з посиланням на схожість зображень упаковок продукції двох суб'єктів господарювання (при тому, що результати опитування шляхом анкетування у матеріалах справи взагалі відсутні). Крім того, посилаючись на висновок призначеної судом експертизи як на належний доказ у справі, суди попередніх інстанцій не врахували, що відповідність промислового зразка "Етикетка для бальзама косметичного" за патентом України від 12.05.2015 № НОМЕР_3 умовам надання правової охорони не входить до предмета доказування у вирішенні даного спору (у межах даної справи не розглядається спір про визнання патенту України від 12.05.2015 № НОМЕР_3 на промисловий зразок недійсним, як і спір про визнання недійсним патенту України № НОМЕР_2).

Твердження судів попередніх інстанцій про те, що права гр. ОСОБА_8, яка звернулася із відповідною заявою до Відділення не були порушені станом на час виявлення нею ймовірного порушення, оскільки лише у лютому 2015 року гр. ОСОБА_7 передав гр. ОСОБА_8 право власності на патент України № НОМЕР_2 не узгоджується із змістом поданої нею заяви (у якій остання зазначає, що є власником свідоцтва України № НОМЕР_1 на знак для товарів і послуг "СПИНЕСИЛ").

Отже, судами попередніх інстанцій не перевірено належними засобами доказування обґрунтованості висновку Відділення щодо схожості оформлення упаковки продукції гелю "SPINESIL Ультра" та його назви з упаковкою та назвою продукції ТОВ "ПБФ "РАГС" - "СПИНЕСИЛ", що може призвести до змішування діяльності Товариства з ТОВ "ПБФ "РАГС".

Не встановивши належним чином обставин, що входили до предмета доказування в даній справі, попередні судові інстанції припустилися неправильного застосування вимог частини першої статті 47 ГПК України щодо прийняття судового рішення за результатами обговорення усіх обставин справи та частини першої статті 43 названого Кодексу стосовно всебічного, повного і об'єктивного розгляду господарським судом в судовому процесі всіх обставин справи в їх сукупності.

Відтак у Вищого господарського суду України відсутні й підстави для висновку про правильність застосування названими судовими інстанціями норм матеріального права, в тому числі Закону України "Про захист від недобросовісної конкуренції" та Закону України "Про захист економічної конкуренції".

Касаційна ж інстанція згідно з частиною другою статті 1117 ГПК України не має права встановлювати або вважати доведеними обставини, що не були встановлені у рішенні або постанові господарського суду чи відхилені ним, вирішувати питання про достовірність того чи іншого доказу, про перевагу одних доказів над іншими, збирати нові докази або додатково перевіряти докази.

Отже, оскаржувані судові рішення відповідно до пункту 3 статті 1119 та частини першої статті 11110 названого Кодексу підлягають скасуванню з передачею справи на новий розгляд до суду першої інстанції.

У такому розгляді суду необхідно вичерпно встановити обставини, які свідчать про доведеність або недоведеність вчинення Товариством порушення законодавства про захист від недобросовісної конкуренції, дати належну правову оцінку доводам сторін і наявним, а за необхідності й додатково поданим доказам у справі і вирішити спір відповідно до закону.

Керуючись статтями 1117 - 11112 ГПК України, Вищий господарський суд України

ПОСТАНОВИВ:

1. Касаційну скаргу Полтавського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України задовольнити частково.

2. Рішення господарського суду Полтавської області від 12.07.2016 та постанову Харківського апеляційного господарського суду від 06.10.2016 зі справи № 917/2569/15 скасувати.

Справу передати на новий розгляд до господарського суду Полтавської області.

Суддя В. Палій

Суддя Б. Львов

Суддя В. Селіваненко