КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
УХВАЛА

"04" листопада 2016 р. Справа №910/11005/16

Київський апеляційний господарський суд у складі колегії суддів:

головуючого: Разіної Т.І.

суддів: Сотнікова С.В.

Остапенка О.М.

за участю представників сторін:

від ПАТ «Держаний ощадний банк України»: адвокат Огневюк Я.В.- довіреність № 19/3 -02/106 від 18.07.2016, Кочкарьов С.В.- довіреність № 19/3-02/106 від 18.07.2016;

від ПАТ «СБЄРБАНК РОСІЇ»: Кольченко Ю.М. - довіреність № 99-ДТЛ від 20.06.2016, Сюсель І.М. - довіреність № 1-8/8566 від 21.11.2014;

від Державної служби інтелектуальної власності: Запорожець Л.Г.- довіреність № 1-8/8566 від 21.11.2014

розглянувши у відкритому судовому засіданні апеляційну скаргу публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» на рішення господарського суду міста Києва від 10.08.2016 у справі № 910/11005/16 (суддя Зеленіна Н.І.)

за позовом публічного акціонерного товариства «СБЄРБАНК РОСІЇ», м. Москва, Російська Федерація

до 1. Державної служби інтелектуальної власності, м. Київ

2. публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України», м. Київ

про визнання свідоцтва України на знак для товарів і послуг № 82116 недійсним.

ВСТАНОВИВ:

Публічне акціонерне товариство «СБЄРБАНК РОСІЇ» звернулося до господарського суду міста Києва з позовною заявою до Державної служби інтелектуальної власності та публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» про визнання свідоцтва України на знак для товарів і послуг № 82116 недійсним.

Рішенням господарського суду міста Києва від 10.08.2016 у справі № 910/11005/16 (суддя Зеленіна Н.І.) позов задоволено повністю; визнано недійсним Свідоцтво України на знак для товарів і послуг № 82116 від 10.09.2007 щодо послуг 36 класу міжнародної класифікації товарів і послуг, видане публічному акціонерному товариству «Державний ощадний банк України» ; зобов'язано Державну службу інтелектуальної власності України внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг стосовно визнання свідоцтва України на знак для товарів і послуг № 82116 від 10.09.2007 недійсним повністю щодо послуг 36 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені «Промислова власність»; стягнуто з публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» на користь публічного акціонерного товариства «Сбєрбанк Росії» 1 378 (одну тисячу триста сімдесят вісім) грн. 00 коп. судових витрат; стягнуто з Державної служби інтелектуальної власності України на користь Публічного акціонерного товариства «Сбєрбанк Росії» 1 378 (одну тисячу триста сімдесят вісім) грн. 00 коп. судових витрат.

Не погоджуючись з вказаним рішенням господарського суду міста Києва, публічне акціонерне товариство «Державний ощадний банк України» звернулося до Київського апеляційного господарського суду з апеляційною скаргою, в якій просив скасувати повністю оскаржуване рішення та прийняти нове судове рішення, яким у задоволенні позовних вимог відмовити.

Ухвалою Київського апеляційного господарського суду від 07.09.2016 прийнято до провадження апеляційну скаргу публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» на рішення господарського суду міста Києва від 10.08.2016 у справі № 910/11005/16 та призначено до розгляду на 04.10.2016.

28.09.2016 через відділ забезпечення документообігу та моніторингу виконання документів Київського апеляційного господарського суду від публічного акціонерного товариства «СБЄРБАНК РОСІЇ» надійшов відзив, в якому останнє просило рішення господарського суду міста Києва від 10.08.2016 залишити без змін, а апеляційну скаргу без задоволення.

04.10.2016 оголошено перерву в судовому засіданні до 01.11.2016.

У зв'язку з перебування судді-доповідача Разіної Т.І. у відпустці з 31.10.2016 по 01.11.2016 розгляд справи № 910/11005/16 було перенесено на 03.11.2016, про що сторін повідомлено телефонограмами від 31.10.2016, які містяться в матеріалах справи.

03.11.2016 через відділ забезпечення документообігу та моніторингу виконання документів Київського апеляційного господарського суду представником публічного акціонерного товариства «СБЄРБАНК РОСІЇ» подано клопотання про призначення судової експертизи.

В судовому засіданні 03.11.2016 представник ПАТ «СБЄРБАНК РОСІЇ» підтримав письмове клопотання про призначення судової експертизи та просив поставити на розгляд експерта наступні питання:

- чи є знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 82116 схожим із відомим в Україні фірмовим найменуванням «Сбєрбанк Росії» та/або «Сбєрбанк Росії ВАТ» (російською мовою: «Сбербанк Росии» та/або «Сбєрбанк Росии ОАО») щодо таких самих або споріднених з ними послуг 36 класу МКТП настільки, що їх можна сплутати, станом на дату подання заявки № m200607492, 24 травня 2006 року?

- чи є знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 82116 таким, що може ввести в оману щодо особи, яка надає послуги 36 класу МКТП, а саме щодо Акціонерного комерційного Сбєрєгательного банку Російської Федерації (відкрите акціонерне товариство), Сбєрбанк Росії ВАТ (російською мовою: Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (открытое акционерное общество), Сбербанк Росии ОАО), станом на 24 травня 2006 року?.

В якості кандидатури судового експерта ПАТ «СБЄРБАНК РОСІЇ» пропонує ОСОБА_10, ОСОБА_11 та ОСОБА_12.

Представник відповідача-1 в судовому засіданні заперечував щодо задоволення клопотання про призначення судової експертизи.

Представники відповідача-2 в судовому засіданні заперечували щодо задоволення клопотання про призначення судової експертизи, з підстав, викладених в письмовому запереченні.

За результатами розгляду клопотання публічного акціонерного товариства «СБЄРБАНК РОСІЇ» про призначення судової експертизи Київським апеляційним господарським судом вказане клопотання було задоволено.

Однак, з метою витребування у сторін пропозиції стосовно визначення установи та/або конкретного судового експерта, якою (яким) проводитиметься експертиза та визначенням переліку питань, які мають бути роз'яснені судовим експертом, судом 03.11.2016 оголошено перерву в судовому засіданні до 04.11.2016.

04.11.2016 через відділ забезпечення документообігу та моніторингу виконання документів Київського апеляційного господарського суду представником публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» подано клопотання щодо питань на судову експертизу та судових експертів, які її будуть проводити, та просив поставити на розгляд експерта наступні питання:

- чи є знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 82116 схожим настільки, що його можна сплутати із фірмовим найменуванням «Сбербанк России ОАО» щодо таких самих або споріднених послуг 36 класу МКТП на 24 травня 2006 року?

- чи був знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 82116 таким, що міг ввести в оману щодо особи позивача відносно послуг 36-го класу МКТП станом на 24 травня 2006 року?.

У поданому клопотанні відповідач-1 просить доручити проведення судової експертизи державній установі, а саме Київському науково-дослідному інституту судових експертиз Міністерства юстиції України.

Також, 04.11.2016 через відділ забезпечення документообігу та моніторингу виконання документів Київського апеляційного господарського суду представником Державної служби інтелектуальної власності України подано клопотання (питання на судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності), в якому просив поставити на розгляд експерта наступні питання:

- чи є знак для товарів і послуг «СБЕРБАНК» за свідоцтвом України №82116 схожим із фірмовим (комерційним) найменуваннями позивача (відповідно до його Статуту від 24.05.2006) настільки, що їх можна сплутати, станом на дату подання заявки на його реєстрацію - 24.05.2006?

- чи є знак для товарів та послуг «СБЕРБАНК» з свідоцтвом України №82116 таким, що може ввести в оману щодо особи, яка надає послуги 36 класу МКТП, а саме особи позивача, станом на дату подання заявки на його реєстрацію - 24.05.2006.

Відповідно до ч. 2 ст. 41 ГПК України відповідач-1 пропонує доручити проведення судової експертизи наступним експертним установам - Київському науково-дослідному інституту судових експертиз Міністерства юстиції України та Науково-дослідному центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності, а також судовим експертам - Жилі Богдану Володимировичу та Коваленко Тетяні Вікторівні.

У судовому засіданні 04.11.2016 представники сторін підтримали подані клопотання про призначення судової експертизи у справі з викладених у них підстав, та дійшли спільної згоди щодо переліку питань, які мають бути роз'яснені судовим експертом у редакції запропонованій відповідачем - 2, а саме:

- чи є знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 82116 схожим настільки, що його можна сплутати із фірмовим найменуванням «Сбербанк Росии ОАО» щодо таких самих або споріднених послуг 36 класу МКТП на 24 травня 2006 року?

- чи був знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 82116 таким, що міг ввести в оману щодо особи позивача відносно послуг 36-го класу МКТП станом на 24 травня 2006 року?.

Дослідивши матеріали справи, заслухавши пояснення уповноважених представників сторін, питання, які сторони пропонують поставити перед судовим експертом, колегія суддів Київського апеляційного господарського суду дійшла до висновку, що з метою всебічного, повного і об'єктивного розгляду спору та оскільки роз'яснення питань, що виникли при вирішенні даного спору потребують спеціальних знань, у справі № 910/11005/16 необхідно призначити судову експертизу.

Відповідно до статті 1 Закону України «Про судову експертизу» судова експертиза - це дослідження експертом на основі спеціальних знань матеріальних об'єктів, явищ і процесів, які містять інформацію про обставини справи, що перебуває у провадженні, зокрема, суду.

Судова експертиза призначається у разі дійсної потреби у спеціальних знаннях для встановлення фактичних даних, що входять до предмета доказування, тобто у разі, коли висновок експерта не можуть замінити інші засоби доказування.

Вирішуючи питання щодо необхідності та доцільності призначення експертизи, судова колегія виходить з наступного.

Предметом спору у даній справі є вимога позивача - публічного акціонерного товариства «СБЄРБАНК РОСІЇ» про визнання недійсним свідоцтва № 82116 від 10.09.2007 з підстав, передбачених п. п. «а» та «в» ч. 1 ст. 19 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг».

Свої позовні вимоги публічне акціонерне товариство «СБЄРБАНК РОСІЇ» мотивує наступним: по-перше, знак «Сбербанк» за свідоцтвом України № 82116 від 10.09.2007 є схожим настільки, що його можна сплутати із фірмовим найменуванням, що відоме в Україні, і належить позивачу, який одержав право на нього до дати подання заявки 24.05.2006 на знак за свідоцтвом щодо таких же або споріднених з ними послуг 36 класу МКТП, по-друге, свідоцтво України на знак № 82116 від 10.09.2007 було видано внаслідок подання заявки на знак з порушенням прав позивача на комерційне найменування, по-третє, знак «Сбербанк» за свідоцтвом України № 82116 від 10.09.2007 виданий публічному акціонерному товариству «Державний ощадний банк України» може ввести в оману щодо особи, яка надає послуги 36 класу МКТП.

Пунктами 2-3, 6, 23 постанови Пленуму Вищого господарського суду України від 23.03.2012 №4 "Про деякі питання практики призначення судової експертизи" наголошено на тому, що судова експертиза призначається лише у разі дійсної потреби у спеціальних знаннях для встановлення фактичних даних, що входять до предмета доказування, тобто у разі, коли висновок експерта не можуть замінити інші засоби доказування. Якщо наявні у справі докази є взаємно суперечливими, їх оцінку в разі необхідності може бути здійснено господарським судом з призначенням відповідної судової експертизи.

На підставі п. 5 ст. 65 та п. 1 ч. 2 ст. 79 ГПК України судову експертизу може бути призначено судом як у порядку підготовки справи до розгляду, так і в процесі розгляду. Господарському суду слід мати на увазі, що чинне законодавство не надає йому права відмовити у призначенні судової експертизи, про яку клопочуться учасники судового процесу, за тим мотивом, що у складі суду є особи, які мають достатні для з'ясування відповідних питань спеціальні знання. За змістом ст. 101 ГПК України апеляційний господарський суд вправі призначити судову експертизу на стадії перегляду судового рішення в апеляційному порядку.

Як роз'яснено у пункті 65 постанови пленуму Вищого господарського суду України, від 17.10.2012, № 12 "Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності" у вирішенні спорів, пов'язаних із визнанням недійсними свідоцтв на знаки для товарів і послуг з підстав невідповідності зареєстрованих знаків умовам надання правової охорони, для з'ясування питань, що потребують спеціальних знань (зокрема, про те, чи займає певний елемент домінуюче положення у зображенні знака; чи є підстави вважати, що знак може вводити споживача в оману щодо місця походження та якості товарів, позначених цим знаком; які частини зображення є тотожними з іншим зображенням; чи є схожими знаки настільки, що їх можна сплутати тощо), господарському суду необхідно, якщо схожість не має очевидного характеру, призначати судову експертизу, не перебираючи на себе не притаманні суду функції експерта. Господарські суди не повинні встановлювати схожість знаків для товарів і послуг на власний розсуд. Відповідно до частини шостої статті 42 ГПК у разі відхилення господарським судом висновку судового експерта це повинно бути вмотивовано у рішенні.

Вирішуючи питання, пов'язані з призначенням судової експертизи, господарським судам слід враховувати викладене у постановах пленуму Вищого господарського суду України від 23.03.2012 N 4 "Про деякі питання практики призначення судової експертизи" та від 23.03.2012 N 5 "Про деякі питання практики призначення судових експертиз у справах зі спорів, пов'язаних із захистом права інтелектуальної власності".

Відповідно до п. 3.3. постанови Пленуму Вищого господарського суду України, від 23.03.2012 № 5 «Про деякі питання практики призначення судових експертиз у справах зі спорів, пов'язаних із захистом права інтелектуальної власності» з урахуванням обставин справи та суті спору господарські суди за допомогою експертного дослідження мають з'ясовувати фактичні дані щодо наявності чи відсутності підстав для відмови у наданні торговельній марці правової охорони. З метою такого з'ясування слід вирішувати, зокрема, питання про те, чи торговельна марка:

- є оманливою або такою, що може ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послуги;

- є тотожною або схожою настільки, що її можна сплутати з відомим в Україні комерційним (фірмовим) найменуванням іншої особи.

Таким чином, визначення ступеню схожості знаку для товарів і послуг, а також для об'єктивного та неупередженого розгляду справи та з'ясування усіх обставин справи, перевірки доводів сторін як на підтвердження вимог, так і заперечення проти них, потребує знань, і є можливим при здійсненні судової експертизи.

Пунктом 1.3 Постанови Пленуму Вищого господарського суду України від 23.03.2012 № 5 «Про деякі питання практики призначення судових експертиз у справах зі спорів, пов'язаних із захистом права інтелектуальної власності» встановлено, що судова експертиза повинна призначатися тільки для встановлення даних, що входять до предмета доказування у справі, і не може стосуватися тлумачення і застосування правових норм.

Відповідно до ст. 41 ГПК України для роз'яснення питань, що виникають при вирішенні господарського спору і потребують спеціальних знань, господарський суд призначає судову експертизу.

Учасники судового процесу мають право пропонувати господарському суду питання, які мають бути роз'яснені судовим експертом. Остаточне коло цих питань встановлюється господарським судом в ухвалі.

Проведення судової експертизи має бути доручено компетентним організаціям чи безпосередньо спеціалістам, які володіють необхідними для цього знаннями. Особа яка проводить судову експертизу (далі -судовий експерт), користується правами і несе обов'язки, зазначені у ст. 31 цього Кодексу.

Особи, які беруть участь у справі, мають право пропонувати суду залучення як експертів визначених ними осіб, а також проведення експертизи у визначеній ними експертній установі. З цього приводу вони повинні подати суду відповідне клопотання. Однак суд не є зв'язаним цим клопотанням і може визначити особу експерта чи експертну установу, не зважаючи на клопотання осіб, які беруть участь у справі.

Таким чином, з метою всебічного, повного і об'єктивного розгляду спору, оскільки роз'яснення питань, що виникли при вирішенні даного спору потребують спеціальних знань колегія суддів апеляційного господарського суду дійшла висновку про необхідність призначити судову експертизу.

Керуючись ст.ст. 41, 86, 99, 101 ГПК України, Законом України «Про судову експертизу», Київський апеляційний господарський суд

УХВАЛИВ:

1.Частково задовольнити клопотання публічного акціонерного товариства «СБЄРБАНК РОСІЇ».

2.Призначити у справі № 910/11005/16 судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручити Київському науково- дослідному інституту судових експертиз Міністерства юстиції України, м. Київ (03057, м. Київ, вул.Смоленська, 6).

3.Постановити на вирішення експерта наступні питання, що потребують роз'яснення:

- чи є знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 82116 схожим настільки, що його можна сплутати із фірмовим найменуванням «Сбербанк Росии ОАО» щодо таких самих або споріднених послуг 36 класу МКТП на 24 травня 2006 року?

- чи був знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 82116 таким, що міг ввести в оману щодо особи позивача відносно послуг 36-го класу МКТП станом на 24 травня 2006 року?.

4. В розпорядження експертної установи надіслати матеріали справи № 910/11005/16 та копію цієї ухвали.

5. Попередити експерта, який буде здійснювати судову експертизу, про кримінальну відповідальність за ст. ст. 384, 385 Кримінального кодексу України.

6. Зобов'язати сторони подати на вимогу експерта необхідні для проведення судової експертизи первинні документи.

7. Витрати, пов'язані з проведенням експертизи, на даній стадії розгляду справи покласти на та позивача - публічне акціонерне товариство «СБЄРБАНК РОСІЇ»

8. По закінченню експертизи висновок, матеріали справи № 910/11005/16 та розрахунок витрат, пов'язаних з проведенням експертизи, надати Київському апеляційному господарському суду. Копію висновку надіслати сторонам у справі.

9. Копії цієї ухвали надіслати сторонам у справі.

Головуючий суддя Т.І. Разіна

Судді С.В. Сотніков

О.М. Остапенко