ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РІШЕННЯ

03 листопада 2016 р. Справа № 903/598/16
за позовом товариства з обмеженою відповідальністю спільного українсько-казахського підприємства "Епіцентр", м. Київ

до фізичної особи-підприємця ОСОБА_1, м. Луцьк

про заборону використання знака для товарів і послуг,

Суддя Якушева І.О.,

при секретарі судового засідання Хомич О.В.

за участю представників:

від позивача: н/з,

від відповідача: ОСОБА_2 (дов від 06.09.2016р.)

В судовому засіданні було оголошено перерву з 21.10.20.16р. по 03.11.2016р.

Суть спору: позивач в позовній заяві просить заборонити відповідачу незаконне використання знака для товарів і послуг "Оlео-Мас" на території Україні шляхом застосування його в мережі Інтернет, а саме на сайті www.motoblok.biz.

На обґрунтування позовних вимог позивач посилається на те, що ТзОВ спільне українсько-казахське підприємство "Епіцентр" є офіційним ексклюзивним дистриб'ютором на території України товарів під знаком "Оlео-Мас"; на підставі ліцензійного договору №23-3/1 від 23 березня 2016p. на право використання знака для товарів та послуг, що укладений між позивачем та власником знака для товарів та послуг "Oleo-Мас" - італійською компанією AT "ЕМАК", має право на використання цього знака для товарів і послуг.

Проте, позивачу стало відомо про те, що відповідач без отримання дозволу використовує знак для товарів та послуг "Oleo-Мас" шляхом продажу товарів під знаком «Oleo-Мас» через мережу Інтернет, а саме на сайті www.motoblok.biz.

Ухвалою суду від 25.08.2016р. було порушено провадження у справі, розгляд справи призначено на 08.09.2016р., зобов'язано відповідача подати суду обґрунтовані письмові пояснення на заявлений позов, докази на їх підтвердження.

06.09.2016р. представник відповідача через канцелярію суду подав відзив на позов від 06.09.2016р., в якому просив у задоволенні позову відмовити, посилаючись на таке:

- наведені в позові факти не підтверджені належними і достатніми доказами, на підставі яких можна зробити висновок про порушення прав позивача.

Не існує жодного правового зв'язку між відповідачем, його господарською діяльністю та поданою позивачем інформацією щодо продажу обладнання на інтернет-ресурсі www.motoblok.biz. Позивачем не наведено жодної підстави вважати, що господарська діяльність відповідача здійснюється саме з використанням цього інтернет-ресурсу.

Наведені в додатку до позову копії та витяги з сайту жодним чином не можна вважати належними та допустимими доказами нібито неправомірної діяльності відповідача.

В судовому засіданні 08.09.2016р. представник позивача позовні вимоги підтримав.

В судовому засіданні 08.09.2016р. представник відповідача позовні вимоги заперечив з підстав, наведених у відзиві на позов від 06.09.2016р. Окрім цього, подав додаткові заперечення на позов від 08.09.2016р., в яких просить при прийнятті рішення у справі врахувати правову позицію Вищого господарського суду, викладену у справі №904/2029/15 із аналогічними обставинами. Вказує, що, виходячи з описаного в постанові Вищого господарського суду України від 20.10.2015 року, вимоги позивача є безпідставними, оскільки товари, щодо яких заявлено позовні вимоги, є введеними в цивільний оборот власником знаку для товарів та послуг і будь-який їх наступний перепродаж без погіршення їх якості не може вважатись неправомірним.

У зв'язку з необхідністю витребування додаткових пояснень і доказів розгляд справи ухвалою суду від 08.09.2016р. було відкладено на 05.10.2016р., зобов'язано позивача подати суду письмові пояснення з врахуванням заперечень відповідача, викладених у відзиві на позов від 06.09.2016р., додаткових запереченнях на позов від 08.09.2016р.; зобов'язано відповідача подати суду письмові пояснення, в яких, посилаючись на норми чинного законодавства, обґрунтувати доводи, викладені у відзиві на позов від 06.09.2016р., додаткових запереченнях на позов від 08.09.2016р.

22.09.2016р. на адресу суду від представника позивача надійшло клопотання б/н від 21.09.2016р., в кому він просив розгляд справи відкласти, посилаючись на те, що з 05.10.2016р. по 11.10.2016р. перебуватиме у службовому відрядженні.

03.10.2016р. на адресу суду від представника позивача надійшли письмові пояснення б/н від 30.09.2016р.

03.10.2016р. представник відповідача через канцелярію суду подав додаткові заперечення б/н від 03.10.2016р., в яких посилається на таке:

- обов'язок доказування певних обставин згідно із ст. 33 ГПК України покладається на сторону, яка на такі обставини посилається. Позивач стверджує, що відповідач здійснює продаж садової техніки з використанням мережі Інтернет (www.motoblok.biz), однак не наводить жодного належного доказу на підтвердження цього факту. Не існує ні договору купівлі продажу, ні підтвердження оплати на користь відповідача за таку техніку, ні підтвердження надіслання (поставки) такої техніки відповідачем позивачу.

Навіть якщо б існували докази того, що відповідач чи будь-яка інша особа в Україні здійснює продаж техніки "ОІео-Мас", таку діяльність неможливо розцінювати як порушення права інтелектуальної власності.

Згідно із частиною шостою статті 16 Закону № 3689 виключне право власника свідоцтва забороняти іншим особам використовувати без його згоди зареєстрований знак не поширюється, зокрема, на використання знака для товару, введеного під цим знаком у цивільний оборот власником свідоцтва чи за його згодою, за умови, що власник свідоцтва не має вагомих підстав забороняти таке використання у зв'язку з подальшим продажем товару, зокрема у разі зміни або погіршення стану товару після введення його в цивільний оборот.

Таким чином, у випадку введення товару з відповідною торговельною маркою в цивільний обіг власником цієї марки наступний перепродаж цього товару вже не потребує дозволу власника цієї марки та не може бути ним обмежений або заборонений за умови дотримання особами, що здійснюють подальший перепродаж товару, вимог щодо незмінності якості цього товару.

Позовні вимоги позивача стосуються продажу саме оригінальної техніки "ОІео-Мас", а не будь-якої форми підробки такої продукції. Жодних претензій щодо погіршення якості оригінального виробу правоволодільця (італійського виробника) не заявлено. Отже, така техніка була впроваджена в цивільний обіг саме власником прав на знак для товарів та послуг. Виходячи з цього, будь-який її наступний перепродаж (крім випадків погіршення якості товару) є легітимним.

Саме таку правову позицію підтримує Вищий господарський суд у постанові по справі №904/2029/15 із аналогічними обставинами.

Розглянувши в судовому засіданні 05.10.2016р. клопотання представника позивача про відкладення розгляду справи , судом було його задоволено, розгляд справи ухвалою суду від 05.10.2016р. відкладено на 21.10.2016р.

Ухвалою суду від 21.10.2016р. строк розгляду спору продовжено на 15 днів - до 07.11.2016р. включно, в судовому засіданні з 21.10.2016р. по 03.11.2016р. було оголошено перерву.

В судове засідання 03.11.2016р. представник позивача не з'явився, був повідомлений про судовий розгляд 21.10.2016р., що підтверджується його підписом на бланку про оголошення перерви; на виконання вимог суду 01.11.2016р. надіслав експрес-накладні №0357 від 13.04.2016р., №4872 від 31.05.2016р.

У зв'язку із належним повідомленням позивача про судовий розгляд, враховуючи виконання ним вимог суду, справу 03.11.2016р. на підставі ст.75 ГПК України розглянуто за відсутності представника позивача, за наявними в ній матеріалами.

Дослідивши матеріали справи, заслухавши пояснення представників сторін, господарський суд

в с т а н о в и в:

позивач - ТзОВ СП українсько-казахське підприємство «Епіцентр» на підставі ліцензійного договору №23-3/1 від 23.03.2016р., укладеного із акціонерним товариством «ЕМАК» (Італія), має право на використання знака для товарів і послуг "Оlео-Мас" та є ексклюзивним дистриб'ютором на Україні продукції, що постачається ліцензіаром.

Відповідно до ч.8 ст.16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (надалі - Закон) власник свідоцтва має право дати будь-якій особі дозвіл (видати ліцензію) на використання знака на підставі ліцензійного договору.

Володільцем знака для товарів і послуг "Оlео-Мас", зареєстрованого 21.02.1978р. за міжнародною реєстрацією за №436337 відповідно до Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків є акціонерне товариство «ЕМАК» (Італія), що підтверджується свідоцтвом про поновлення. Строк дії реєстрації - до 21.02.2018р.; знак для товарів і послуг "Оlео-Мас" зареєстровано для товару 7 Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (ланцюгові пили (мотопили), мотобури, мотокоси, пристрої для підрізання живої огорожі, газонокосарки, пристрої для різки, сільськогосподарська та промислова техніка).

Як зазначає позивач у позовній заяві, йому стало відомо про те, що відповідач без отримання дозволу використовує знак для товарів та послуг "Oleo-Мас" шляхом продажу товарів під знаком «Oleo-Мас» через мережу Інтернет, а саме на сайті www.motoblok.biz.

Судом здійснювався перегляд інтернет-сторінки на сайті www.motoblok.biz.

13.04.2016р., 30.05.2016р., 13.09.2016р. позивач здійснив закупівлю через сайт www.motoblok.biz товарів під знаком "Oleo-Мас", на підтвердження чого надав гарантійні талони № 1479, №4141, №14213.

На гарантійних талонах № 1479, №4141 міститься штамп «Інтернет-магазин інструментів та техніки Мotoblok.biz. Приватний підприємець ОСОБА_1» із зазначенням коду та номеру телефону.

Матеріалами справи підтверджено використання відповідачем знака для товарів і послуг "Oleo-Мас" способом, що визначений пунктом четвертим статті 16 Закону: застосування знаків для товарів і послуг в мережі Інтернет на сайті www.motoblok.biz.

Згідно з частиною першою статті 4 Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків від 14.04.1891р., яка набула чинності для України 25.12.1991р., з дати реєстрації, вчиненої в Міжнародному бюро, у кожній зацікавленій Договірній країні знаку надається така сама охорона, як і у випадку, коли б він був заявлений там безпосередньо.

Відповідно до частини третьої статті 494 Цивільного кодексу України набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку, яка має міжнародну реєстрацію, не вимагає засвідчення свідоцтвом.

Статтею 1 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» визначено, що знак - це позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб.

Згідно з приписами частини четвертої статті 16 Закону використанням знака визнається: нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов'язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення);застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстровано; застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет.

Знак визнається використаним, якщо його застосовано у формі зареєстрованого знака, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованого знака лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності знака.

Відповідно до частини п'ятої статті 16 Закону свідоцтво надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди, якщо інше не передбачено цим Законом: зареєстрований знак стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг; зареєстрований знак стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги; позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг, якщо внаслідок такого використання ці позначення і знак можна сплутати; позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги, або ці позначення і знак можна сплутати.

Як передбачено частиною шостою статті 16 Закону виключне право власника свідоцтва забороняти іншим особам використовувати без його згоди зареєстрований знак не поширюється, зокрема, на використання знака для товару, введеного під цим знаком у цивільний оборот власником свідоцтва чи за його згодою, за умови, що власник свідоцтва не має вагомих підстав забороняти таке використання у зв'язку з подальшим продажем товару, зокрема у разі зміни або погіршення стану товару після введення його в цивільний оборот.

Приписи ч.6 ст.16 Закону не пов'язують вичерпання прав власника торговельної марки з введенням ним товару (або за його згодою) в цивільний оборот виключно на території України. Отже, введення власником торговельної марки (або за його згодою) товару під відповідним знаком для товарів і послуг у цивільний оборот може бути здійснено і на території іншої держави (держав), після чого власник не може обмежити або заборонити наступний перепродаж цього товару на території іншої країни, де його права також охороняються (у тому числі на території України).

Покупці, які придбають відповідні товари на території іноземної держави, стають їх власниками та мають право у тому числі на їх реалізацію на території України.

Відповідно до ч.2 ст.20 Закону власник свідоцтва може також вимагати усунення з товару, його упаковки незаконно використаного знака або позначення, схожого з ним настільки, що їх можна сплутати, або знищення виготовлених зображень знака або позначення, схожого з ним настільки, що їх можна сплутати.

Вимагати поновлення порушених прав власника свідоцтва може за його згодою також особа, яка придбала ліцензію.

Таким чином, власник знака для товарів і послуг (або інша особа за його згодою), який ввів в цивільний оборот товар під знаком для товарів і послуг на території будь-якої іншої держави, не мають права заперечувати проти використання без його згоди зареєстрованого знака під час пропонування до продажу такого товару на території України. Такої ж позиції дотримується і Вищий господарський суд України, що знайшло відображення в постановах від 20.10.2015р. по справі №904/ 2029/15, від 12.04.2016р. по справі №918/1141/15.

З огляду на наведені норми законодавства, у випадку введення товару з відповідною торговельною маркою в цивільний обіг власником цієї марки наступний перепродаж цього товару вже не потребує дозволу власника цієї марки та не може бути ним обмежений або заборонений за умови дотримання особами, що здійснюють подальший перепродаж товару, вимог щодо незмінності якості цього товару.

У відповідності до пункту 4 частини третьої статті 129 Конституції України основними засадами судочинства є змагальність сторін та свобода в наданні ними суду своїх доказів і у доведеності перед судом їх переконливості.

Згідно із ст. 32 ГПК України доказами у справі є будь-які фактичні дані, на підставі яких господарський суд у визначеному законом порядку встановлює наявність чи відсутність обставин, на яких ґрунтуються вимоги і заперечення сторін, а також інші обставини, які мають значення для правильного вирішення господарського спору.

Відповідно до ст. 33 Господарського процесуального кодексу України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог та заперечень.

Згідно із ст.34 Господарського процесуального кодексу України обставини справи, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватися іншими засобами доказування.

Жодних доказів, які б підтверджували, що володілець знака для товарів і послуг не вводив в цивільний оборот товару, який пропонує для продажу відповідач, доказів того, що товар, який пропонує до продажу відповідач, вироблений не акціонерним товариством «ЕМАК» (Італія), а також доказів, які б підтверджували погіршення якості товару позивач суду не подав.

В процесі розгляду справи представник позивача пояснював, що недоліків якості придбана техніка немає.

Разом з цим, стверджував, що і позивач не імпортував товару із серійними номерами, який було придбано у відповідача, що товар, продаж якого здійснює відповідач, потрапив на територію України незаконно.

Однак, доказів, які б підтверджували, що він не імпортував товар, який пропонує до продажу відповідач, що це товар контрафактний позивач суду не подав.

Згідно з інформацією, наданою Міністерством доходів і зборів України в листі №12443/6/99-99-24-02-11-15 від 26.12.2013р., торговельна марка "Oleo-Мас" була включена до митного реєстру об'єктів права інтелектуальної власності 15.08.2013р.

Як зазначило Міністерство доходів і зборів України в листі, присутність на ринках та в інтернет-магазинах товарів з цією маркою може означати, що вони могли бути ввезені на територію України і раніше, до включення марки в митний реєстр.

За таких обставин, коли встановлено, що знак на товари і послуги "Oleo-Мас" має міжнародну реєстрацію, а також враховуючи те, що позивач відповідно до ст.ст.33, 34 Господарського процесуального кодексу України не довів, що володілець знака для товарів і послуг не вводив в цивільний оборот товару, який пропонує для продажу відповідач; що ТзОВ СП «Епіцентр» не ввозив товару із серійними номерами, придбаного у відповідача; а також того, що товар, який пропонується до продажу в мережі Інтернет на сайті www.motoblok.biz, вироблений не італійською компанією, відсутні правові підстави для задоволення позовних вимог та заборони відповідачу використовувати знак для товарів і послуг "Оlео-Мас" на території Україні шляхом застосування його в мережі Інтернет на сайті www.motoblok.biz.

Керуючись ст. 4 Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків, ст. 494 Цивільного кодексу України, ст.ст. 1, 16, 20 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», ст.ст. 32, 33, 34, 44, 49, 82-85 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд

в и р і ш и в:

у задоволенні позову відмовити.

Повне рішення складено: 08.11.2016р.

У відповідності із ст.85 ГПК України рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення 10-денного строку з дня його прийняття, а у разі, якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини рішення, воно набирає законної сили після закінчення 10-денного строку з дня підписання рішення, оформленого відповідно до вимог ст.84 цього Кодексу.

Суддя І. О. Якушева