УХВАЛА

10.11.2016Справа № 39/124

За позовом Відкритого страхового акціонерного товариства "Інгосстрах"

до 1) Державної служби інтелектуальної власності України,

2) Приватного акціонерного товариства "Страхова компанія "Інгосстрах"

про визнання недійсними свідоцтв України на знак для товарів і послуг та зобов'язання вчинити дії

Суддя Бондарчук В.В.

Представники:

від позивача: Вілько Н.Г.;

від відповідача-1: Запорожець Л.Г.;

від відповідача-2: Тузова В.О.;

вільний слухач: ОСОБА_1

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Відкрите страхове акціонерне товариство "Інгосстрах" (далі - позивач) звернулося до Господарського суду міста Києва з позовом до Державного департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України (далі - відповідач-1) та Закритого акціонерного товариства "Страхова компанія "Інгосстрах" (далі - відповідач-2) про:

- визнання недійсними повністю свідоцтв України на знаки для товарів і послуг №№ 119934, 119935 та 119936;

- зобов'язання відповідача-1 внести відповідні зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг та здійснити публікацію в Офіційному бюлетені «Промислова власність» про визнання свідоцтв України на знаки для товарів і послуг № № 119934, 119935 та 119936 недійсними повністю.

Позовні вимоги обґрунтовані тим, що знаки для товарів і послуг за свідоцтвами України № 119934, № 119935, № 119936 схожі настільки, що їх можна сплутати з фірмовим найменуванням позивача та можуть ввести в оману щодо послуг або особи, яка надає такі послуги.

Рішенням Господарського суду міста Києва від 06.07.2015 (суддя Гумега О.В.) у задоволенні позовних вимог відмовлено повністю. Скасовано заходи забезпечення позову, вжиті ухвалою Господарського суду міста Києва від 04.06.2010 у справі № 39/124.

Постановою Київського апеляційного господарського суду від 02.09.2015 рішення Господарського суду міста Києва від 06.07.2015 у справі №39/124 залишено без змін.

Постановою Вищого господарського суду України від 01.12.2015 рішення Господарського суду міста Києва від 06.07.2015 та постанову Київського апеляційного господарського суду від 02.09.2015 у справі № 39/124 скасовано, справу передано на новий розгляд до Господарського суду міста Києва.

03.12.2015 матеріали справи № 39/124 надійшли до Господарського суду міста Києва та згідно автоматизованої системи документообігу передані на розгляд судді Зеленіній Н.І.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 08.12.2015 (суддя Зеленіна Н.І.) прийнято справу № 39/124 до провадження, судове засідання призначено на 15.01.2016 за участю представників сторін.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 01.02.2016 позов Відкритого страхового акціонерного товариства "Інгосстрах" до Державної служби інтелектуальної власності України та Приватного акціонерного товариства "Страхова компанія "Інгосстрах" про визнання недійсними свідоцтв України на знак для товарів і послуг та зобов'язання вчинити дії залишено без розгляду.

Постановою Київського апеляційного господарського суду від 22.03.2016 ухвалу Господарського суду міста Києва від 01.02.2016 у справі № 39/124 скасовано, справу передано до Господарського суду міста Києва для розгляду.

Розпорядженням керівника апарату Господарського суду міста Києва від 30.03.2016 у зв'язку з відпусткою судді Зеленіної Н.І. проведено повторний автоматичний розподіл справи, за результатами якого справу № 39/124 передано на розгляд судді ОСОБА_2

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 01.04.2016 (суддя ОСОБА_2) прийнято справу № 39/124 до провадження, судове засідання призначено на 27.04.2016.

Постановою Вищого господарського суду України від 05.07.2016 постанову Київського апеляційного господарського суду від 22.03.2016 у справі № 39/124 залишено без змін.

13.07.2016 матеріали справи № 39/124 надійшли до Господарського суду міста Києва.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 18.07.2016 (суддя ОСОБА_2) розгляд справи № 39/124 призначено на 17.08.2016 за участю представників сторін.

17.08.2016 через відділ автоматизованого документообігу суду представник відповідача подав письмові пояснення, в яких заперечує проти задоволення позовних вимог.

У судовому засіданні 17.08.2016 представник позивача подав клопотання, в якому просив суд призначити у даній справі повторну експертизу об'єктів інтелектуальної власності.

У судовому засіданні 17.08.2016 оголошувалась перерва до 14.09.2016.

14.09.2016 через відділ автоматизованого документообігу суду представник позивача подав клопотання, в якому просить суд призначити судову експертизу, на вирішення експерта поставити наведені у клопотанні питання.

У судовому засіданні 14.09.2016 оголошувалась перерва до 28.09.2016.

Розпорядженням керівника апарату Господарського суду міста Києва від 27.09.2016 у зв'язку із прийняттям Верховною Радою України Постанови про звільнення судді ОСОБА_2, проведено повторний автоматичний розподіл справи, за результатами якого справу № 39/124 передано на розгляд судді Бондарчук В.В.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 29.09.2016 прийнято справу № 39/124 до провадження, судове засідання призначено на 17.10.2016 за участю представників сторін.

У судовому засіданні 17.10.2016 оголошувалась перерва до 10.11.2016 відповідно до ст. 77 ГПК України.

У даному судовому засіданні представник позивача підтримав раніше подане клопотання про призначення судової експертизи.

Представник відповідача-1 не заперечував проти призначення у справі судової експертизи, а також надав додаткові пояснення, в яких зазначає, що чинне законодавство України, а саме ЦК України, надає факту використання на території України (моменту першого використання) правового значення, що впливає на чинність фірмового найменування, таким чином, «охоронюване законом фірмове найменування» має відповідати ряду критеріїв, визначеним законодавством України, серед яких є й обов'язковість його використання на території України.

Представник відповідача-2 заперечував проти призначення у справі судової експертизи.

Так, згідно ст. 11112 ГПК України вказівки, що містяться у постанові касаційної інстанції, є обов'язковими для суду першої інстанції під час нового розгляду справи.

При цьому, відповідно до ч. 1 ст. 41 Господарського процесуального кодексу України, для роз'яснення питань, що виникають при вирішенні господарського спору і потребують спеціальних знань, господарський суд призначає судову експертизу.

Проведення судової експертизи доручається державним спеціалізованим установам чи безпосередньо особам, які відповідають вимогам, встановленим Законом України "Про судову експертизу". Особа, яка проводить судову експертизу (далі - судовий експерт) користується правами і несе обов'язки, зазначені у статті 31 ГПК України.

Відповідно до ст. 41 Господарського процесуального кодексу України, остаточне коло питань, які мають бути роз'яснені судовим експертом, встановлюється господарським судом в ухвалі.

Отже, з метою виконання вказівок Вищого господарського суду України, викладених у постанові від 01.12.2015, а також враховуючи, що для роз'яснення питань, що виникли при вирішенні господарського спору необхідні спеціальні знання, суд задовольняє клопотання позивача та призначає у справі № 39/124 судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручає Науково-дослідному центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України (01133, м. Київ, бульвар Лесі Українки, буд. 26, офіс 501).

У зв'язку із призначенням судом експертизи об'єктів інтелектуальної власності, провадження у справі № 39/124 підлягає зупиненню.

Керуючись ст.ст. 41, 79, 86 Господарського процесуального кодексу України, Господарський суд міста Києва

УХВАЛИВ:

1. Призначити у справі № 39/124 судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручити Науково-дослідному центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України (01133, м. Київ, бульвар Лесі Українки, буд. 26, офіс 501).

2. На вирішення експерта винести наступні питання:

- Чи відбулося (за яких обставин) перше використання фірмового найменування Відкритого страхового акціонерного товариства "Інгосстрах"/Открытого страхового акционерного общества "Ингосстрах"/ОСАО "Ингосстрах"/"Ingosstrakh Insurance Company" до дати подання заявок - 09.12.2009 на реєстрацію свідоцтв України № 119934, № 119935, № 119936 на знаки для товарів і послуг "ІНГОССТРАХ МІРА ЗАХИСТУ" (комбіноване), "ІНГОССТРАХ"?;

- Чи було відомо фірмове найменування Відкритого страхового акціонерного товариства "Інгосстрах" в Україні (зокрема, у сфері страхування) до дати подання заявок - 09.12.2009 на реєстрацію свідоцтв України № 119934, № 119935, № 119936 на знаки для товарів і послуг "ІНГОССТРАХ МІРА ЗАХИСТУ" (комбіновані), "ІНГОССТРАХ"?;

- Чи є фірмове найменування Відкритого страхового акціонерного товариства "Інгосстрах" тотожним або схожим настільки, що його можна сплутати із знаками для товарів і послуг "ІНГОССТРАХ МІРА ЗАХИСТУ" (комбіновані), "ІНГОССТРАХ" за свідоцтвами України № 119934, № 119935, № 119936, щодо товарів і послуг 35, 36, 42, 45 класів МКТП?;

- Чи є послуги, які надає і надавало до 09.12.2009 Відкрите страхове акціонерне товариство "Інгосстрах", такими ж або спорідненими із послугами за свідоцтвами України № 119934, № 119935, № 119936 на знаки для товарів і послуг "ІНГОССТРАХ МІРА ЗАХИСТУ" (комбіновані), "ІНГОССТРАХ" щодо товарів і послуг 35, 36, 42, 45 класів МКТП?;

- Чи можна сплутати позначення, зареєстровані як торговельні марки за свідоцтвами України № 119934, № 119935, № 119936, з фірмовим найменуванням Відкритого страхового акціонерного товариства "Інгосстрах" (за умови одержання на нього права та його відомості в Україні до 09.12.2009) щодо таких же або споріднених з ними товарів і послуг?

3. Оплату витрат по проведенню судової експертизи покласти на Відкрите страхове акціонерне товариство "Інгосстрах".

4. Зобов'язати судового експерта направити на адресу для листування Відкритого страхового акціонерного товариства "Інгосстрах" (01054, м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 33 АСК «ІНГО Україна») оригінал рахунку на оплату експертизи.

5. Зобов'язати Відкрите страхове акціонерне товариство "Інгосстрах" надати експерту докази проведення оплати послуг по проведенню судової експертизи.

6. Попередити експерта, який безпосередньо проводитиме судову експертизу, про відповідальність, передбачену ст. ст. 384, 385 Кримінального кодексу України за дачу завідомо неправдивого висновку та відмову без поважних причин від виконання покладених на нього обов'язків.

7. Зобов'язати експерта після проведення судової експертизи надати суду висновок судового експерта.

8. Провадження у справі № 39/124 зупинити до закінчення проведення судової експертизи.

9. Матеріали справи № 39/124 надіслати до Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України (01133, м. Київ, бульвар Лесі Українки, буд. 26, офіс 501).

Суддя Бондарчук В.В.