УХВАЛА

31.10.2016Справа № 910/15277/16

За позовом Публічного акціонерного товариства "Київський вітамінний завод"

до 1) Компанії M BIOTECH LIMITED,

2) Міністерства охорони здоров'я України,

3) Державного підприємства «Державний експертний центр Міністерства охорони здоров'я України»,

треті особи, без самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача-1:

1) Державна служба інтелектуальної власності України

2) Державна фіскальна служба України

про припинення порушення прав інтелектуальної власності на торговельні марки та стягнення збитків

Суддя Бондарчук В.В.

Представники:

від позивача: Дитинюк Я.Л., Вітомськов В.І.;

від відповідача-1: Туренко В.О., Кирилюк О.В.;

від відповідача-2: не з'явились;

від відповідача-3: Голобоков А.Г.;

від третьої особи-1: не з'явились;

від третьої особи-2: Запорожець А.Б.;

вільний слухач: ОСОБА_8

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Публічне акціонерне товариство "Київський вітамінний завод" (далі-позивач) звернулося до Господарського суду міста Києва з позовом до Компанії M BIOTECH LIMITED (далі-відповідач-1), Міністерства охорони здоров'я України (далі-відповідач-2) та Державного підприємства «Державний експертний центр Міністерства охорони здоров'я України» (далі-відповідач-3) про:

1) зобов'язання Компанії М BIOTECH LIMITED припинити порушення прав інтелектуальної власності позивача на знаки для товарів і послуг: АЛЬДАЗОЛ® та ALDAZOLE® за свідоцтвами України на знак за № 75381 від 28.07.2005 та № 75380 від 28.07.2005, шляхом припинення використання на території України всіма доступними способами (експорт, імпорт, зберігання, пропонування до продажу, продаж, реалізацію, рекламування) товарів із нанесеними на них (упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов'язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет) позначення «АЛЬБЕНЗОЛ», схожого до ступеню змішування із зареєстрованими знаками для товарів і послуг АЛЬДАЗОЛ® та ALDAZOLE® за свідоцтвами України на знак за № 75381 від 28.07.2005 та № 75380 від 28.07.2005;

2) зобов'язання Компанії М BIOTECH LIMITED вилучити з цивільного обороту на території України контрафактну продукцію - лікарські засоби на яких нанесено знак "АЛЬБЕНЗОЛ" (таблетки жувальні по 400 мг in bulk № 1000 у контейнерах; реєстраційне посвідчення UA/13467/01/01) та «АЛЬБЕНЗОЛ» (таблетки жувальні по 400 мг № 3 у блістерах; реєстраційне посвідчення UA/13466/01/01);

3) визнання незаконним та скасування висновку Державного підприємства «Державний експертний центр Міністерства охорони здоров'я України" про рекомендацію до реєстрації лікарського засобу "АЛЬБЕНЗОЛ" (таблетки жувальні по 400 мг in bulk № 1000 у контейнерах).

4) визнання незаконним та скасування висновку Державного підприємства «Державний експертний центр Міністерства охорони здоров'я України" про рекомендацію до реєстрації лікарського засобу "АЛЬБЕНЗОЛ" (таблетки жувальні по 400 мг № 3 у блістерах).

5) визнання незаконним та скасування Наказу Міністерства охорони здоров'я України № 159 від 05.03.2014 «Про державну реєстрацію (перереєстрацію) лікарських засобів (медичних імунобіологічних препаратів) та внесення змін до реєстраційних матеріалів», в частині державної реєстрації та внесення до Державного реєстру лікарських засобів України лікарського засобу "АЛЬБЕНДАЗОЛ" (таблетки жувальні по 400 мг № 3 у блістерах, заявник М. БІОТЕК ЛТД., Велика Британія, реєстраційне посвідчення № UA/13466/01/01 від 05.03.2014) та лікарського засобу "АЛЬБЕНДАЗОЛ" (таблетки жувальні по 400 мг in bulk № 1000 у контейнерах, заявник Компанія М. БІОТЕК ЛТД., Велика Британія, реєстраційне посвідчення № UA/13467/01/01 від 05.03.2014 ) (пункт 1 Наказу у взаємозв'язку з пунктами 1 і 2 відповідно Додатку 1 до даного Наказу).

6) визнання незаконним та скасування Наказу Міністерства охорони здоров'я України № 771 від 24.10.2014 «Про державну реєстрацію (перереєстрацію) лікарських засобів (медичних імунобіологічних препаратів) та внесення змін до реєстраційних матеріалів», в частині внесення змін до реєстраційних матеріалів та Державного реєстру лікарських засобів України лікарського засобу "АЛЬБЕНЗОЛ" (таблетки жувальні по 400 мг № 3 у блістерах, заявник Компанія М. БІОТЕК ЛТД., Велика Британія, реєстраційне посвідчення № UA/13466/01/01 від 05.03.2014) та лікарського засобу "АЛЬБЕНЗОЛ" (таблетки жувальні по 400 мг in bulk № 1000 у контейнерах, заявник М. БІОТЕК ЛТД., Велика Британія, реєстраційне посвідчення № UA/13467/01/01 від 05.03.2014) (пункт З Наказу у взаємозв'язку з пунктами 11 і 12 відповідно Додатку 3 до даного Наказу).

7) стягнення з Компанії М BIOTECH LIMITED збитків (упущеної вигоди) у розмірі 1 781 379, 82 грн. (один мільйон сімсот вісімдесят одна тисяча триста сімдесят дев'ять гривень вісімдесят дві копійки).

Представником позивача 14.09.2016 через відділ автоматизованого документообігу суду подана заява про вжиття заходів до забезпечення позову, у якій ПАТ "Київський вітамінний завод" просить суд:

- заборонити Компанії М BIOTECH LIMITED (М.БІОТЕК ЛІМІТЕД) передавати право на одержання свідоцтва за заявкою № m 2015 17036 від 01.10.2015 на спірне позначення «АЛЬБЕНЗОЛ» іншим особам.

- заборонити Державній службі інтелектуальної власності України до винесення рішення суду у судовій справі № 910/15277/16 та набрання ним законної сили проводити будь-які зміни, пов'язані із зміною особи заявника за заявкою № m 2015 17036 від 01.10.2015 на спірне позначення «АЛЬБЕНЗОЛ».

- заборонити Державній службі інтелектуальної власності України до винесення рішення суду у судовій справі № 910/15277/16 та набрання ним законної сили, приймати рішення за заявкою № m 2015 17036 від 01.10.2015 про реєстрацію на ім'я Компанії М BIOTECH LIMITED (М.БІОТЕК ЛІМІТЕД) позначення «АЛЬБЕНЗОЛ» в якості знака для товарів і послуг та публікувати в офіційному бюлетені «Промислова власність» відомості про видачу відповідного свідоцтва.

- заборонити Компанії М BIOTECH LIMITED (М.БІОТЕК ЛІМІТЕД) вносити зміни до реєстраційних матеріалів (реєстраційне досьє) стосовно торговельної назви (найменування) та заявника (власника реєстраційного посвідчення) лікарських засобів "АЛЬБЕНДАЗОЛ" ("АЛЬБЕНЗОЛ") (таблетки жувальні по 400 мг in bulk № 1000 у контейнерах; реєстраційне посвідчення UA/13467/01/01) та "АЛЬБЕНДАЗОЛ" ("АЛЬБЕНЗОЛ") (таблетки жувальні по 400 мг № 3 у блістерах; реєстраційне посвідчення UA /13466/01/01.

- заборонити Міністерству охорони здоров'я України проводити державну реєстрацію (перереєстрацію) змін до реєстраційних матеріалів (реєстраційне досьє) стосовно торговельної назви (найменування) та заявника (власника реєстраційного посвідчення) лікарських засобів "АЛЬБЕНДАЗОЛ" ("АЛЬБЕНЗОЛ") (таблетки жувальні по 400 мг in bulk № 1000 у контейнерах; реєстраційне посвідчення UA/13467/01/01) та "АЛЬБЕНДАЗОЛ" ("АЛЬБЕНЗОЛ") (таблетки жувальні по 400 мг № 3 у блістерах; реєстраційне посвідчення UA/13466/01/01.

Позовні вимоги обґрунтовані тим, що контрафактна продукція Компанії M BIOTECH LIMITED, на яку нанесено спірне найменування «АЛЬБЕНЗОЛ» та заявлене до реєстрації за заявкою на знак за № m 201517036 від 01.10.2015, порушує права та інтереси позивача на торговельні марки - АЛЬДАЗОЛ та ALDAZOLE.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 23.08.2016 порушено провадження у даній справі, призначено її до розгляду у судовому засіданні на 26.09.2016 за участю представників сторін, яких зобов'язано надати суду певні документи. Зокрема, залучено до участі у розгляді справи третіми особами, без самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача-1 Державну службу інтелектуальної власності України та Державну фіскальну службу України.

23.09.2016 представником третьої особи-2 через відділ автоматизованого документообігу суду надано ряд документів для долучення до матеріалів справи та клопотання про розгляд справи без участі представника Державної служби інтелектуальної власності України.

Представником відповідача-3 через відділ автоматизованого документообігу суду 26.09.2016 подано відзив на позовну заяву, у якому ДП «Державний експертний центр Міністерства охорони здоров'я України» просить суд відмовити у задоволенні позовних вимог, оскільки позовна заява не містить посилання на нормативно-правовий акт, відповідно до якого висновки Центру щодо ефективності, безпечності та якості лікарських засобів «Альбензол» (таблетки жувальні по 400 мг. in bulk № 1000 у контейнерах) та «Альбензол» (таблетки жувальні по 400 мг № 3 у блістерах) і рекомендації їх до державної реєстрації суперечать вимогам діючого законодавства. Також, представником відповідача-3 надано на виконання вимог ухвали суду про порушення провадження у справі копії матеріалів реєстраційного досьє на лікарський засіб «Альбендазол» (змінена назва «Альбензол»).

У судовому засіданні 26.09.2016 повноважний представник відповідача-1 надав клопотання, у якому просив суд застосувати положення «Конвенції про вручення судових та позасудових документів у цивільних або комерційних справах» від 15.11.1965, а саме - повідомити Компанію M BIOTECH LIMITED , яка є нерезидентом України та зареєстрована на території Великої Британії про розгляд даної справи у порядку, визначеному цією Конвенцією та зупинити провадження у справі до виконання такої процедури, обґрунтовуючи тим, що згідно довіреності від 24.11.2015 представник Туренко В. не наділена повноваженнями представляти Компанію M BIOTECH LIMITED у суді.

Представник позивача проти задоволення поданого клопотання заперечив.

Суд, розглянувши клопотання уповноваженого представника Компанії M BIOTECH LIMITED та дослідивши матеріали справи, дійшов висновку про відхилення клопотання останнього, оскільки з довіреності Компанії M BIOTECH LIMITED від 24.11.2015 вбачається, що Туренко Вікторії доручено представляти інтереси Компанії в усіх державних органах, установах, підприємствах та організаціях; виконувати від імені Компанії дії та повноваження, які є необхідними для представлення інтересів Компанії в Україні. Отже, зважаючи на те, що у дане судове засідання з'явився повноважний представник відповідача-1, відповідно Компанія M BIOTECH LIMITED повідомлена про розгляд даної справи належним чином.

Розгляд справи відкладався згідно п.п. 1-2 ст. 77 ГПК України.

У судовому засіданні 17.10.2016 представник позивача надав документи для приєднання до матеріалів справи.

Представник відповідача-2 надав відзив на позовну заяву, в якому зазначає, що при реєстрації лікарських засобів «Альбендазол» («Альбензол») Міністерство охорони здоров'я України діяло в межах повноважень та відповідно до норм законодавства, які регулюють процес державної реєстрації лікарського засобу.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 17.10.2016 заяву Публічного акціонерного товариства "Київський вітамінний завод" про вжиття заходів до забезпечення позову задоволено частково. До вирішення спору у справі № 910/15277/16 по суті та набрання рішенням суду законної сили вжити заходи до забезпечення позову, а саме, заборонено Державній службі інтелектуальної власності України приймати рішення за заявкою № m 2015 17036 від 01.10.2015 про реєстрацію на ім'я Компанії М BIOTECH LIMITED (М.БІОТЕК ЛІМІТЕД) позначення «АЛЬБЕНЗОЛ» в якості знака для товарів і послуг та публікувати в офіційному бюлетені «Промислова власність» відомості про видачу відповідного свідоцтва.

Розгляд справи відкладався згідно п.п. 1-2 ст. 77 ГПК України.

19.10.2016 через відділ автоматизованого документообігу суду представник відповідача-1 подав клопотання про фіксування судового процесу, в якому просить суд забезпечити фіксування судового процесу з допомогою звукозаписувального технічного засобу.

20.10.2016 через відділ автоматизованого документообігу суду представник позивача подав клопотання про призначення судової експертизи, в якому просить суд призначити у даній справі судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності, на вирішення експерта поставити наступні питання:

- Чи є позначення «Альбензол», яке нанесено на контрафактну продукцію відповідача-1, схожим до ступеня змішування із зареєстрованими знаками «АЛЬДАЗОЛ» та «ALDAZOLE», за свідоцтвом України № 75381 від 28.07.2005 та № 75380 від 28.07.2005, внаслідок чого ці позначення і знаки можна сплутати?

- Чи є позначення «Альбензол», яке нанесено на контрафакту продукцію відповідача-1 схожим із зареєстрованими знаками «АЛЬДАЗОЛ» та «ALDAZOLE», за свідоцтвами України № 75381 від 28.07.2005 та № 75380 від 28.07.2005 настільки, що може ввести споживача в оману щодо особи - позивача, або може бути сплутане споживачем зі знаком «АЛЬДАЗОЛ»?.

Також, 28.10.2016 представник позивача через відділ автоматизованого документообігу суду подав клопотання про витребування доказів, в якому просить суд витребувати документи, перелічені у клопотанні.

Крім того, 28.10.2016 представник позивача подав письмові пояснення № 1, в яких зазначає, що 19.06.2014 відповідачем-1 вперше у діловій документації було використано позначення «Альбензол», схожим до ступеня змішування зі знаками позивача «АЛЬДАЗОЛ» за свідоцтвом України № 75381 від 28.07.2005 та «ALDAZOLE» за свідоцтвом України № 75380 від 28.07.2005.

У даному судовому засіданні представник позивача підтримав подані раніше клопотання про витребування доказів та про призначення у справі судової експертизи, а також надав клопотання про зупинення провадження у справі, в якому просить суд зупинити провадження у справі № 910/15277/16 до повернення матеріалів справи до Господарського суду міста Києва після проведення відповідної експертизи у справі.

Суд відклав розгляд клопотання про витребування доказів на наступне судове засідання.

Представник відповідача-1 надав клопотання про призначення судової експертизи, в якому просить суд призначити у даній справі судову експертизу, на вирішення експерта поставити наступні питання:

- Чи є позначення «Альбензол», нанесене на упаковку препарату, зареєстрованого в Україні під реєстраційним № UA/13466/01/01, схожим з позначенням «Альдазол», нанесеним на упаковку препарату, зареєстрованого в Україні за № UA/9351/01/01 настільки, що споживач може сплутати зазначені препарати?;

- Чи є позначення «Альбензол» схожим з позначенням «Альдазол» настільки, що в разі їх застосування стосовно товарів 5 класу МКТП, а саме стосовно медичних препаратів, споживач може сприйняти ці препарати як такі, що виготовлені одним виробником?

Представники відповідача-3 та третьої особи-2 поклалися на розсуд суду щодо задоволення клопотання про призначення у справі судової експертизи.

Представники відповідача-2 та третьої особи-1 у судове засідання не з'явились, причин неявки суду не повідомили.

Так, відповідно до ч. 1 ст. 41 Господарського процесуального кодексу України, для роз'яснення питань, що виникають при вирішенні господарського спору і потребують спеціальних знань, господарський суд призначає судову експертизу.

Проведення судової експертизи доручається державним спеціалізованим установам чи безпосередньо особам, які відповідають вимогам, встановленим Законом України "Про судову експертизу". Особа, яка проводить судову експертизу (далі - судовий експерт) користується правами і несе обов'язки, зазначені у статті 31 ГПК України.

Відповідно до ст. 41 Господарського процесуального кодексу України, остаточне коло питань, які мають бути роз'яснені судовим експертом, встановлюється господарським судом в ухвалі.

Оскільки для роз'яснення питань, що виникли при вирішенні господарського спору необхідні спеціальні знання, суд задовольняє клопотання сторін та призначає у справі № 910/15277/16 судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручає Науково-дослідному центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України (01133, м. Київ, бульвар Лесі Українки, буд. 26, офіс 501).

У зв'язку із призначенням судом експертизи об'єктів інтелектуальної власності, провадження у справі № 910/15277/16 підлягає зупиненню.

Керуючись ст.ст. 41, 79, 86 Господарського процесуального кодексу України, Господарський суд міста Києва

УХВАЛИВ:

1. Призначити у справі № 910/15277/16 судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручити Науково-дослідному центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України (01133, м. Київ, бульвар Лесі Українки, буд. 26, офіс 501).

2. На вирішення експерта винести наступні питання:

- Чи є позначення «Альбензол», нанесене на упаковку препарату, зареєстрованого в Україні за реєстраційним № UA/13466/01/01 схожим настільки, що його можна сплутати зі знаками для товарів і послуг «Альдазол» та «Aldazol» за свідоцтвами України на знак для товарів і послуг № № 75380, 75381, щодо товарів і послуг 5 класу МКТП?;

- Чи є позначення «Альбензол», нанесене на упаковку препарату, зареєстрованого в Україні за реєстраційним № UA/13466/01/01 таким, що може ввести споживачів в оману щодо особи, яка виробляє зареєстровані товари або надає послуги щодо товарів і послуг 5 класу МКТП за свідоцтвами України на знак для товарів і послуг № № 75380, 75381, а саме щодо Публічного акціонерного товариства "Київський вітамінний завод"?;

- Чи є спорідненими товари 5 класу МКТП, для яких зареєстровані знаки для товарів і послуг «Альдазол» та «Aldazol» за свідоцтвами України на знаки для товарів і послуг № № 75380, 75381 та засоби з позначенням «Альбензол» виробництва Компанії БАФНА ФАРМАСЬЮТІКАЛЗ ЛТД.?

3. Оплату витрат по проведенню судової експертизи покласти на Публічне акціонерне товариство "Київський вітамінний завод".

4. Зобов'язати судового експерта направити на адресу Публічного акціонерного товариства "Київський вітамінний завод" (04073, м. Київ, вул. Копилівська, буд. 38) оригінал рахунку на оплату експертизи.

5. Зобов'язати Публічне акціонерне товариство "Київський вітамінний завод" надати експерту докази проведення оплати послуг по проведенню судової експертизи.

6. Попередити експерта, який безпосередньо проводитиме судову експертизу, про відповідальність, передбачену ст. ст. 384, 385 Кримінального кодексу України за дачу завідомо неправдивого висновку та відмову без поважних причин від виконання покладених на нього обов'язків.

7. Зобов'язати експерта після проведення судової експертизи надати суду висновок судового експерта.

8. Провадження у справі № 910/15277/16 зупинити до закінчення проведення судової експертизи.

9. Матеріали справи № 910/15277/16 надіслати до Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України (01133, м. Київ, бульвар Лесі Українки, буд. 26, офіс 501).

Суддя Бондарчук В.В.