УХВАЛА

24.10.2016№ 910/5359/16

Господарський суд міста Києва у складі судді Марченко О.В., за участю секретаря судового засідання Роздобудько В.В.,

розглядаючи у відкритому судовому засіданні

справу № 910/5359/16

за позовом WD-40 Manufacturing Company (WD-40 Меньюфекторінг Компані), Сан-Дієго, США,

до Державної служби інтелектуальної власності України, м. Київ,

товариства з обмеженою відповідальністю ХАДО-Холдінг, м. Харків, та

товариства з обмеженою відповідальністю ХАДО-Технологія, м. Харків,

про захист прав інтелектуальної власності,

за участю представників:

позивача ОСОБА_1 (довіреність від 02.02.2016 №б/н);

відповідача-1 ОСОБА_2 (довіреність від 21.11.2014 №1-8/8570);

відповідача-2 ОСОБА_3 (довіреність від 01.07.2016 №б/н);

відповідача-3 не з`явився,

ВСТАНОВИВ:

WD-40 Manufacturing Company (WD-40 Меньюфекторінг Компані, далі Компанія) звернулася до господарського суду міста Києва з позовом про:

- визнання повністю недійсним свідоцтва України №161673 на знак для товарів і послуг «ANY WAY D40», власником якого є товариство з обмеженою відповідальністю «ХАДО-Холдінг» (далі ТОВ «ХАДО-Холдінг»);

- зобовязання Державної служби інтелектуальної власності України (далі Служба) внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг (далі Реєстр) стосовно визнання повністю недійсним свідоцтва України №161673 на знак для товарів і послуг «ANY WAY D40» та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені «Промислова власність»;

- визнання повністю недійсним свідоцтва України №152494 на знак для товарів і послуг «», власником якого є ТОВ «ХАДО-Холдінг»;

- зобовязання Служби внести зміни до Реєстру стосовно визнання повністю недійсним свідоцтва України №152494 на знак для товарів і послуг та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені «Промислова власність»;

- заборону ТОВ «ХАДО-Холдінг» здійснювати використання позначення «ANY WAY D40», яке є схожим настільки, що його можна сплутати із торговельною маркою «WD-40», визнаною добре відомою в Україні для товарів 02, 04 класів Міжнародної класифікації товарів та послуг для реєстрації знаків (далі МКТП) рішенням апеляційної палати Служби 31.08.2015, щодо товарів 01, 02, 03, 04 класів МКТП, в тому числі для товару «мастило універсальне проникне», зокрема, нанесення такого позначення на продукцію (товар), зберігання продукції із нанесеним позначенням, пропонування продукції із нанесеним позначенням для продажу, продаж, експорт (вивезення), застосування такого позначення в рекламі, діловій документації, мережі Інтернет;

- заборону товариству з обмеженою відповідальністю «ХАДО-Технологія» (далі ТОВ «ХАДО-Технологія») здійснювати використання позначення «ANY WAY D40», яке є схожим настільки, що його можна сплутати із торговельною маркою «WD-40», визнаною добре відомою в Україні для товарів 02, 04 класів МКТП рішенням апеляційної палати Служби 31.08.2015, щодо товарів 01, 02, 03, 04 класів МКТП, в тому числі для товару «мастило універсальне проникне», зокрема, нанесення такого позначення на продукцію (товар), зберігання продукції із нанесеним позначенням, пропонування продукції із нанесеним позначенням для продажу, продаж, експорт (вивезення), застосування такого позначення в рекламі, діловій документації, мережі Інтернет;

- заборону ТОВ «ХАДО-Холдінг» здійснювати використання об`ємних позначень « », виконаних із застосуванням поєднання кольорів блакитного, жовтого та червоного, які є схожими настільки, що їх можна сплутати із торговельною маркою «WD-40, об`ємний» «», визнаною добре відомою в Україні для товарів 02, 04 класів МКТП рішенням апеляційної палати Служби від 31.08.2015, щодо товарів 01, 02, 03, 04 класів МКТП, в тому числі для товару «мастило універсальне проникне», зокрема, нанесення такого позначення на продукцію (товар), зберігання продукції із нанесеним позначенням, пропонування продукції із нанесеним позначенням для продажу, продаж, експорт (вивезення), застосування такого позначення в рекламі, діловій документації, мережі Інтернет;

- заборону ТОВ «ХАДО-Технологія» здійснювати використання об`ємних позначень « », виконаних із застосуванням поєднання кольорів блакитного, жовтого та червоного, які є схожими настільки, що їх можна сплутати із торговельною маркою «WD-40, об`ємний» «», визнаною добре відомою в Україні для товарів 02, 04 класів МКТП рішенням апеляційної палати Служби від 31.08.2015, щодо товарів 01, 02, 03, 04 класів МКТП, в тому числі для товару «мастило універсальне проникне», зокрема, нанесення такого позначення на продукцію (товар), зберігання продукції із нанесеним позначенням, пропонування продукції із нанесеним позначенням для продажу, продаж, експорт (вивезення), застосування такого позначення в рекламі, діловій документації, мережі Інтернет.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 25.03.2016 (суддя Прокопенко Л.В.) порушено провадження у справі.

Компанія 13.04.2016 подала суду заяву про вжиття заходів до забезпечення позову, в якій просила суд вжити заходів до забезпечення позову шляхом:

- заборони Службі:

реєструвати будь-які ліцензійні договори та/або договори про передачу права власності на знак для товарів і послуг за свідоцтвом України №161673;

вносити зміни до Реєстру стосовно власника знаку для товарів і послуг за свідоцтвом України №161673 стосовно товарів 01, 02, 03, 04 класів МКТП;

реєструвати будь-які ліцензійні договори та/або договори про передачу права власності на знак для товарів і послуг за свідоцтвом України №152494;

вносити зміни до Реєстру стосовно власника знаку для товарів і послуг за свідоцтвом України №152494 стосовно товарів 01, 02, 04 класів МКТП;

- заборонити ТОВ «ХАДО-Холдінг» до набрання рішенням суду законної сили видавати будь-які ліцензії та передавати повністю або частково права інтелектуальної власності на знаки для товарів і послуг за свідоцтвом України №161673 стосовно товарів 01, 02, 03, 04 класів МКТП та за свідоцтвом України №152494 стосовно товарів 01, 02, 04 класів МКТП.

Дана заява судом не розглядалася.

ТОВ «ХАДО-Холдінг» 27.04.2016 подало суду заяву щодо необхідності призначення у справі судової експертизи після одержання необхідних доказів у справі, в якій зазначило, що дослідження об`ємного знака для товарів і послуг та продукції, що випускається відповідачем, потребує спеціальних знань, разом з тим, призначення такої експертизи має сенс лише після подання сторонами усіх необхідних, на їх думку, доказів.

ТОВ «ХАДО-Холдінг» 27.04.2016 подало суду попередній відзив на позовну заяву, в якому зазначило, що дія свідоцтв України №152494, №161673 станом на 25.03.2016 (порушення провадження у справі) повністю припинена; група компаній «ХАДО» не виготовляє більшу частину продукції (балонів), на існування яких посилається позивач в обґрунтування своїх вимог.

Служба 27.04.2016 подала суду відзив на позовну заяву, в якому зазначила таке: знаки позивача на момент подання ТОВ «ХАДО-Холдінг» своїх заявок визнані добре відомими ще не були і тому не могли бути врахованими під час проведення кваліфікаційної експертизи заявок відповідача-2; аналіз ступеня схожості знака для товарів і послуг за свідоцтвом України №152494 «» та знака позивача, визнаного добре відомим в Україні «», дає підстави стверджувати про звукову (фонетичну) та графічну (візуальну) несхожість вказаних позначень; всі твердження позивача про те, що знаки відповідача-2 є схожими настільки, що їх можна сплутати із знаками позивача, та можуть ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар, є необґрунтованими та недоведеними.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 21.06.2016 відкладено розгляд справи на 13.07.2016; витребувано у ТОВ «ХАДО-Холдінг» та ТОВ «ХАДО-Технологія» зразки продукції, яка вводилася в цивільний обіг (вироблялася, продавалася, продавалася через мережу Інтернет, зокрема сайт http://xado.ua/, рекламувалася, імпортувалася тощо) починаючи з 01.01.2005 і станом на дату надання відповіді із нанесеними позначеннями разом або окремо:

- «ANY WAY D40» за свідоцтвом України № 161673 на знак для товарів і послуг;

- кольоровим позначенням за свідоцтвом України № 152494 на знак для товарів і послуг;

- позначенням awd 40;

- позначенням xado 40;

- позначенням xado та позначенням xado lube.

ТОВ «ХАДО-Холдінг» 03.08.2016 подало суду письмові пояснення, в яких зазначило, що відповідачі не здійснюють виробничу діяльність з виготовлення продукції (товарів), на які посилається позивач; позивачем неодноразово подавалися різноманітні докази у справі; позивач не обґрунтував неможливість самостійно подати витребувані докази.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 03.08.2016 розгляд справ відкладено на 28.09.2016; зобовязано ТОВ "ХАДО-Холдінг" та ТОВ "ХАДО-Технологія» подати суду інформацію з підтвердженням належним чином завіреними копіями документів та відповідних договорів, які підтверджують, хто є власником доменного імені www.xado.ua та веб-сайту, розміщеного за доменним ім'ям www.xado.ua.

У звязку із прийняттям Верховною Радою України постанови від 22.09.2016 №5157 про звільнення судді Прокопенко Л.В. 27.09.2016 здійснено повторний автоматичний розподіл даної справи, за результатами якого справу №910/5359/16 передано судді Марченко О.В. для розгляду.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 03.10.2016 суддею Марченко О.В. прийнято справу № 910/5359/16 до свого провадження; розгляд призначено на 24.10.2016.

Представник Компанії у судовому засіданні 24.10.2016 зазначив, що вжиття заходів до забезпечення позову за заявою, поданою Компанією 13.04.2016, наразі є недоцільним.

Суд, враховуючи те, що представником позивача не підтримано раніше подану заяву про вжиття заходів до забезпечення позову, вирішив залишити вказану заяву Компанії подану суду 13.04.2016 без розгляду.

Представник Компанії заявив клопотання про відкладення розгляду справи у звязку із необхідністю у додатковому часі для ознайомлення з матеріалами справи.

Представники відповідачів-1 і 2 не заперечили проти задоволення вказаного клопотання позивача.

Представник ТОВ "ХАДО-Технологія» у судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив, був належним чином повідомлений про дату, час і місце судового засідання.

Згідно з частиною першою статті 77 Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України) господарський суд відкладає в межах строків, встановлених статтею 69 цього Кодексу, розгляд справи, коли за якихось обставин спір не може бути вирішено в даному засіданні. Такими обставинами, зокрема, є незявлення у судове засідання представників сторін; неподання витребуваних доказів.

Враховуючи викладене та керуючись статтями 77, 86 ГПК України, господарський суд міста Києва

УХВАЛИВ:

1. Відкласти розгляд справи на 14.11.2016 о 09 год. 10 хв.; судове засідання відбудеться в приміщенні господарського суду міста Києва за адресою: 01030, м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 44-б, зал судових засідань №12.

2. Зобов'язати сторони:

- направити у судове засідання своїх повноважних представників, повноваження яких повинні бути оформлені відповідно до приписів статті 28 ГПК України; документи на підтвердження повноважень таких представників подати суду; визнати явку представників сторін в судове засідання обов'язковою;

- подати суду письмові пояснення щодо необхідності призначення у справі судової експертизи обєктів інтелектуальної власності; подати перелік питань, які пропонується поставити на вирішення судової експертизи, та перелік установ (судових експертів) яким можна доручити проведення судової експертизи обєктів інтелектуальної власності;

- документи подавати суду в оригіналі для огляду та належним чином засвідчених копіях для долучення до матеріалів справи з урахуванням приписів статті 36 ГПК України і пункту 5.27 Національного стандарту України "Державна уніфікована система організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до оформлення документів. ДСТУ 4163-2003", затвердженого наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 07.04.2003 № 55;

- письмові пояснення та документи завчасно надсилати на адресу суду поштою або подавати через відділ діловодства суду з супровідним листом з обов'язковим описом додатків у прошитому вигляді;

- у разі відсутності витребуваних судом доказів або неможливості їх подання надати обґрунтовані письмові пояснення з цього приводу;

3. Звернути увагу сторін на необхідність дотримання ними вимог статей 22, 33, 34 та частини четвертої статті 74 ГПК України та на встановлений статтею 69 ГПК України строк вирішення спору.

4. Витребувані судом документи є обовязковими доказами, необхідними для вирішення спору. У випадку неподання позивачем витребуваних судом документів позов буде залишено без розгляду відповідно до пункту 5 частини першої статті 81 ГПК України, у випадку ж неподання відповідачем таких документів спір буде вирішено за наявними у справі матеріалами згідно з приписами статті 75 ГПК України.

5. Попередити сторони, що при ухиленні від вчинення дій, покладених судом на сторони, до останніх можуть бути застосовані санкції, передбачені пунктом 5 статті 83 ГПК України.

6. Звернути увагу сторін, що відповідно до статті 80 ГПК України вони можуть укласти мирову угоду на будь-якій стадії розгляду справи.

Суддя О. Марченко

Суддя Марченко О.В.

14.11.16 о 09:10 год.