ВИЩИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 жовтня 2016 року Справа № 910/21617/15

Вищий господарський суд України у складі: суддя Селіваненко В.П. - головуючий (доповідач), судді Львов Б.Ю. і Палій В.В.

розглянув касаційну скаргу компанії "Megainpharm GmbH" (Мегаінфарм ГмбХ), Австрія (далі - Компанія),

на постанову Київського апеляційного господарського суду від 12.07.2016

зі справи № 910/21617/15

за позовом приватного акціонерного товариства "Фармацевтична фірма "Дарниця", м. Київ (далі - Товариство),

до: Компанії;

Державної служби інтелектуальної власності України, м. Київ (далі - Державна служба),

про визнання патенту недійсним.

Судове засідання проведено за участю представників сторін:

Товариства - Саєнка О.Д., Пророка В.В.,

Компанії - Кириченко І.А.,

Державної служби - Запорожець Л.Г.

За результатами розгляду касаційної скарги Вищий господарський суд України

ВСТАНОВИВ:

Позов було подано про:

- визнання недійсним патенту України від 15.03.2004 № 64800 на винахід "Очний антисептик", власником якого є Компанія (далі - Патент);

- зобов'язання Державної служби внести відомості щодо визнання Патенту недійсним до Державного реєстру патентів України на винаходи (далі - Державний реєстр);

- зобов'язання Державної служби оприлюднити в офіційному бюлетені "Промислова власність" інформацію про визнання Патенту недійсним.

Рішенням господарського суду міста Києва від 24.03.2016 (суддя Бондарчук В.В.) у позові відмовлено.

Постановою Київського апеляційного господарського суду від 12.07.2016 (колегія суддів у складі: Сотніков С.В. - головуючий, Разіна Т.І. і Пантелієнко В.О.): задоволено апеляційну скаргу Товариства; згадане рішення місцевого господарського суду скасовано; прийнято нове рішення, яким: позов задоволено; Патент визнано недійсним; Державну службу зобов'язано: внести відомості щодо визнання Патенту недійсним до Державного реєстру; оприлюднити в названому офіційному бюлетені інформацію про визнання Патенту недійсним; з Компанії стягнуто на користь Товариства 7 673,40 грн. витрат зі сплати судового збору.

У касаційній скарзі до Вищого господарського суду України Компанія просить скасувати оскаржувану постанову апеляційної інстанції з даної справи, а рішення місцевого господарського суду від 24.03.2016 залишити в силі. Скаргу з посиланням на положення Конституції України, Цивільного кодексу України (далі - ЦК України), Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі" (далі - Закон), Господарський процесуальний кодекс України (далі - ГПК України) мотивовано порушенням та неправильним застосуванням судом апеляційної інстанції норм матеріального і процесуального права у розгляді даної справи.

У відзиві на касаційну скаргу Товариство заперечує проти доводів скаржника, зазначаючи про відсутність підстав для скасування оскаржуваної постанови, і просить останню залишити без змін, а скаргу - без задоволення.

Державна служба у відзиві на касаційну скаргу зазначає про свою згоду з доводами останньої і просить касаційну скаргу задовольнити.

У розгляді касаційної скарги оголошувалися перерви до 11.10.2016 до 10 год. 30 хв. і до 25.10.2016 до 10 год. 20 хв.

За результатами цього розгляду Вищий господарський суд України дійшов висновку про відсутність підстав для задоволення касаційної скарги з урахуванням такого.

Суд першої інстанції у розгляді справи виходив з таких обставин та висновків.

Компанія є власником Патенту зареєстрованого Державною службою на підставі заявки від 20.03.2001 № , про що 15.03.2004 в офіційному бюлетені "Промислова власність" № 3 було здійснено публікацію.

Компанія як власник Патенту звернулася до господарського суду міста Києва з позовом про: визнання недійсним та скасування наказу Міністерства охорони здоров'я (далі - Міністерство) від 21.09.2012 № 734 "Про державну реєстрацію препаратів (перереєстрацію) лікарських засобів та внесення змін до реєстраційних матеріалів" (далі - Наказ № 734) у частині реєстрації лікарського засобу "Офтамірин" (далі - ЛЗ "Офтамірин"); зобов'язання Товариства припинити використання у будь-який спосіб винаходу "Очний антисептик" (далі - Винахід), права на який належать Компанії і охороняються Патентом; зобов'язання Товариства припинити дії щодо введення в цивільний обіг ЛЗ "Офтамірин" або інших лікарських засобів на основі мірамістину (мірістамідолпропідолдиметилбензиламмонію хлориду або бензилдиметил [3-(мірістоїламіно)пропіл] амонію хлориду).

Рішенням названого господарського суду від 25.12.2014 зі справи № 910/13320/13 (далі - Справа № 910/13320/13), залишеним без змін постановою Київського апеляційного господарського суду від 27.02.2015: позов Компанії задоволено частково; визнано недійсним Наказ № 734 у частині реєстрації на ім'я Товариства ЛЗ "Офтамірин" (краплі очні/вушні/назальні, розчин; 0,1мг/мл по 5 мл у флаконах № 1, реєстраційне посвідчення № UA/12521/01/01); Товариство зобов'язано припинити використання у будь-який спосіб Винаходу, який охороняється Патентом і належить Компанії; Товариство зобов'язано припинити дії щодо введення в цивільний обіг ЛЗ "Офтамірин", в якому використано Винахід за Патентом, володільцем якого є Компанія; з Товариства стягнуто на користь Компанії 2 294 грн. судового збору, 12 000 грн. витрат на проведення судової експертизи; в іншій частині позовних вимог відмовлено.

Постановами Київського апеляційного господарського суду та Вищого господарського суду України згадане рішення зі Справи № 910/13320/13 залишено без змін.

За доводами Компанії, у провадженні Солом'янського районного суду міста Києва перебуває цивільна справа № 760/21825/13-ц за позовом Компанії до Державної служби, ОСОБА_9, третя особа - Товариство, про визнання недійсним патенту від 10.08.2011 № 62132 на корисну модель. Ухвалою цього суду від 29.11.2013 призначено у цивільній справі експертизу об'єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручено Київському НДІСЕ, на вирішення якої поставлено, зокрема, питання про те, які саме ознаки винаходу за Патентом № 64800 на Винахід розкриті в описі і формулі винаходу за Євразійським патентом від 03.08.2004 № 005132 "Лекарственный препарат" (далі - Євразійський патент № 005132), дата подання заявки, на яку заявляється пріоритет - 17.03.2000. У висновку від 17.09.2014 № 13892/13-53/364/14-34 судовий експерт дав на це питання таку відповідь: "Всі ознаки винаходу за патентом України № 64800 від 15.03.2004 на винахід "Очний антисептик" за 1-м і 2-м незалежними пунктами формули розкриті в описі і формулі винаходу за Євразійським патентом № 005132 "Лекарственный препарат" від 03.08.2004, за винятком ознаки 2-го незалежного пункту формули, яка характеризує значення вмісту кількості мірамістину в діапазоні від 0,005 до 0,01 % мас. (за виключенням значення 0,01) у композиції очного антисептичного складу".

На підставі цього висновку Товариство вважає, що Патент (дата подання заявки, на яку заявляється пріоритет, - 24.04.2000) не є новим у порівнянні з винаходом "Лекарственный препарат" за Євразійським патентом № 005132, дата подання заявки, на яку заявляється пріоритет, - 17.03.2000.

Господарським судом міста Києва в даній справі призначалася судова експертиза, на вирішення якої ставилися такі питання: чи містить Винахід за Патентом винахідницький рівень? Чи відповідав Винахід за Патентом критерію патентоздатності "новизна" (на дату подання заявки від 20.03.2001 № )?

В експертному висновку від 26.02.2016 № 1075 встановлено таке:

- сукупність суттєвих ознак Винаходу за Патентом або ознак, еквівалентних їм, стала загальнодоступною у світі до дати заявленого пріоритету за заявкою № та до дати подання цієї заявки (20.03.2001);

- дослідження за другим питанням не проводилися через обставини, викладені в дослідницькій частині даного висновку.

У розгляді справи Компанією було подано суду заяву про застосування позовної давності, яку суд визнав обґрунтованою. Так, відомості про видачу Патенту було опубліковано 15.03.2004 (в офіційному бюлетені "Промислова власність № 7). Товариством у позовній заяві зазначається, що під час ознайомлення 03.07.2015 з матеріалами цивільної справи № 760/21825/13-ц, зокрема з висновком судового експерта в ній від 17.09.2014, Товариству стало відомо, що Патент не є новим у порівнянні з винаходом "Лекарственный препарат" за Євразійським патентом № 005132, що й стало підставою для його звернення до суду; тобто, за твердженням Товариства, воно довідалося про порушення свого права 03.07.2015. Однак, як вбачається з матеріалів справи, на основі виданої Компанією виключної ліцензії Винахід за Патентом використовується в Україні товариством з обмеженою відповідальністю (далі - ТОВ) "Інфамед", правопопередником якого є закрите акціонерне товариство (далі - ЗАТ) "Інфамед-Україна", шляхом, у тому числі, реєстрації лікарського засобу "Окомістин":

- реєстраційне посвідчення на лікарський засіб № UА/0483/01/01, краплі очні 0,01%, зареєстрований в Україні терміном на 5 років, рішення про державну реєстрацію лікарського засобу затверджене наказом Міністерства від 19.01.2004 № 30, заявник ЗАТ "Інфамед-Україна". Реєстраційне посвідчення видане 06.02.2004 та діє на всій території України до 19.01.2009;

- реєстраційне посвідчення на лікарський засіб № UА/7537/01/01, краплі очні/вушні/для носа 0,01 %, зареєстрований в Україні терміном на 2 року 1 місяць, рішення про державну реєстрацію лікарського засобу затверджене наказом Міністерства від 27.12.2007 № 858, заявник - ЗАТ "Інфамед-Україна". Реєстраційне посвідчення видане 27.12.2007 та діє на всій території України до 19.01.2009.

Виробниками ЛЗ "Окомістин" в Україні були ЗАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця", правонаступником якого є Товариство, і відкрите акціонерне товариство "Концерн Стірол".

Тож виключне право виробляти та вводити в обіг даний продукт первинно належало ЗАТ "Інфамед-Україна", що було власником першого реєстраційного посвідчення та розмістило виробництво даного продукту на ЗАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця"; даному факту, зокрема, надано правову оцінку в судових рішеннях зі Справи № 910/13320/13.

При цьому відповідно до заяви про державну реєстрацію (перереєстрацію) ЛЗ "Окомістин", поданої на експертизу в установу з реєстрації лікарських засобів ДП "Державний фармакологічний центр": у пункті 6 цієї заяви зазначено виробника препарату - ЗАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця" та наведено всі його реквізити; у пункті 13 вказано, що ЛЗ "Окомістин" захищений патентом від 15.03.2004 № 64800, термін дії 24.04.2020, власником патенту є Компанія. Ця заява прийнята названим державним підприємством 07.02.2008.

У матеріалах справи також наявний лист Товариства від 29.07.2008 № 22/1999, адресований директору ДП "Державний фармакологічний центр", в якому Товариство стверджує, що за період дії (2004-2009 років) реєстраційного посвідчення на ЛЗ "Окомістин", краплі очні/вушні/для носа 0,01 % на фірму не надходило рекламацій від покупців фармацевтичної продукції.

Таким чином, Товариству було відомо про існування Патенту з моменту реєстрації ЛЗ "Окомістин", реєстраційне посвідчення на лікарський засіб № UА/0483/01/01, яке видане 06.02.2004, та виробником якого (засобу) було зазначено ЗАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця". Товариством пропущено позовну давність.

Крім того, посилання Товариства на цивільну справу № 760/21825/13-ц як на початок відрахування позовної давності спростовується тим, що з бібліографічних даних, зокрема опису до патенту від 10.08.2011 № 62132 на корисну модель (заявка від 14.02.2011 u201101691) вбачається, що прототипом заявленої корисної моделі вказано саме винахід "Очний антисептик" за Патентом. При цьому заявником та власником патенту від 10.08.2011 № 62132 на корисну модель вказано ОСОБА_9, який є засновником Товариства.

Судом апеляційної інстанції додатково з'ясовано та зазначено таке.

У дослідницькій частині згаданого експертного висновку від 26.02.2016 № 1075 вказано, що Винахід за Патентом, охарактеризований ознаками у незалежному пункті 1 та незалежному пункті 2 формули винаходу, був відомий (не був новим) з рівня техніки до дати заявленого пріоритету за заявкою № та до дати подання цієї заявки (20.03.2001).

Сукупність суттєвих ознак Винаходу за Патентом стала загальнодоступною в світі до дати заявленого пріоритету, тобто Винахід не є новим та не має винахідницького рівня, тобто не відповідає умовам патентоздатності.

Як вбачається з пояснень Товариства та підтверджується матеріалами справи, підставою для звернення до суду з позовом у даній справі стало звернення Компанії з позовом про припинення порушення права інтелектуальної власності на Винахід, за яким було порушено провадження у Справі № 910/13320/13 (ухвала господарського суду міста Києва від 15.07.2013). Обставини щодо існування належного Компанії Патенту стали відомі Товариству лише з тексту відповідної позовної заяви.

Суд першої інстанції (на думку апеляційного господарського суду) дійшов помилкового висновку про пропуск Товариством позовної давності в даній справі з огляду лише на обізнаність Товариства про існування Патенту.

Не приймаються доводи Компанії про те, що Товариство довідалося про існування Патенту у 2004 році, тобто з часу розміщення виробництва препарату "Окомістин" на виробничих потужностях Товариства, оскільки умови договору з ТОВ "Інфамед" на виробництво за контрактом і поставку ЛЗ "Окомістин" від 04.10.2008 не містило посилання на цей патент, а лише посилання на реєстраційні посвідчення. Відхиляється й посилання Компанії на початок перебігу позовної давності від дати пріоритету заявки посадової особи Товариства ОСОБА_9 на патент від 10.08.2011 № 62132 на корисну модель з 14.02.2011, в якій (заявці) прототипом заявленої корисної моделі вказано винахід "Очний антисептик" за Патентом, оскільки порушення прав позивача (Товариства) відбулося, на думку апеляційної інстанції, у липні 2013 року, після порушення провадження у Справі № 910/13320/13.

Причиною спору зі справи стало питання про наявність або відсутність підстав для визнання недійсним Патенту та для задоволення пов'язаних з цим вимог позивача до Державної служби.

Відповідно до положень Закону:

- винахід (корисна модель) - це результат інтелектуальної діяльності людини в будь-якій сфері технології (стаття 1);

- правова охорона надається винаходу (корисній моделі), що не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі та відповідає умовам патентоздатності; об'єктом винаходу (корисної моделі), правова охорона якому (якій) надається згідно з цим Законом, може бути: продукт (пристрій, речовина, штам мікроорганізму, культура клітин рослини і тварини тощо); процес (спосіб), а також нове застосування відомого продукту чи процесу (частини перша, друга статті 6);

- винахід відповідає умовам патентоздатності, якщо він є новим, має винахідницький рівень і є промислово придатним. Винахід (корисна модель) визнається новим, якщо він не є частиною рівня техніки. Об'єкти, що є частиною рівня техніки, для визначення новизни винаходу повинні враховуватися лише окремо. Рівень техніки включає всі відомості, які стали загальнодоступними у світі до дати подання заявки до Установи або, якщо заявлено пріоритет, до дати її пріоритету. Рівень техніки включає також зміст будь-якої заявки на видачу в Україні патенту (у тому числі міжнародної заявки, в якій зазначена Україна) у тій редакції, в якій цю заявку було подано спочатку, за умови, що дата її подання (а якщо заявлено пріоритет, то дата пріоритету) передує тій даті, яка зазначена у частині четвертій цієї статті, і що вона була опублікована на цю дату чи після цієї дати. На визнання винаходу (корисної моделі) патентоздатним не впливає розкриття інформації про нього винахідником або особою, яка одержала від винахідника прямо чи опосередковано таку інформацію, протягом 12 місяців до дати подання заявки до Установи або, якщо заявлено пріоритет, до дати її пріоритету. При цьому обов'язок доведення обставин розкриття інформації покладається на особу, заінтересовану у застосуванні цієї частини. Винахід має винахідницький рівень, якщо для фахівця він не є очевидним, тобто не випливає явно із рівня техніки. При оцінці винахідницького рівня зміст заявок, зазначених у частині п'ятій цієї статті, до уваги не береться. Винахід (корисна модель) визнається промислово придатним, якщо його може бути використано у промисловості або в іншій сфері діяльності (частини перша, третя - восьма статті 7);

- патент може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково у разі: невідповідності запатентованого винаходу (корисної моделі) умовам патентоздатності, що визначені статтею 7 цього Закону; наявності у формулі винаходу (корисної моделі) ознак, яких не було у поданій заявці; порушення вимог частини другої статті 37 цього Закону; видачі патенту внаслідок подання заявки з порушенням прав інших осіб (частина перша статті 33);

- при визнанні патенту чи його частини недійсними Установа повідомляє про це у своєму офіційному бюлетені (частина третя статті 33).

Згідно з приписами ЦК України:

- позовна давність - це строк, у межах якого особа може звернутися до суду з вимогою про захист свого цивільного права або інтересу (стаття 256);

- перебіг позовної давності починається від дня, коли особа довідалася або могла довідатися про порушення свого права або про особу, яка його порушила (частина перша статті 261);

- сплив позовної давності, про застосування якої заявлено стороною у спорі, є підставою для відмови у позові (частина четверта статті 267).

Попередні судові інстанції у розгляді справи з'ясували, що Винахід за Патентом не має винахідницького рівня, а, отже, не відповідає умовам патентоздатності, тобто існують підстави для визнання Патенту недійсним. Згідно з частиною першою статті 101 ГПК України у процесі перегляду справи апеляційний господарський суд за наявними у справі і додатково поданими доказами повторно розглядає справу. Суд апеляційної інстанції у повторному розгляді даної справи за з'ясованими ним обставинами та за результатами здійсненої ним з додержанням правил статті 43 названого Кодексу оцінки доказів, встановивши, на відміну від суду першої інстанції, відсутність спливу позовної давності, про застосування якої заявляла сторона у справі, дійшов не спростовуваного доводами касаційної скарги висновку про наявність підстав для задоволення позову.

Водночас перевірка доводів скаржника, пов'язаних з установленням фактичних обставин справи та оцінкою доказів у ній, в тому числі стосовно перебігу позовної давності, перебуває поза визначеними статтею 1117 ГПК України межами перегляду справи в касаційній інстанції; зокрема, згідно з частиною другою цієї статті названа інстанція не має права встановлювати або вважати доведеними обставини, що не були встановлені у рішенні або постанові господарського суду чи відхилені ним, вирішувати питання про достовірність того чи іншого доказу, про перевагу одних доказів над іншими, збирати нові докази або додатково перевіряти докази. Не знаходить підтвердження за змістом оскаржуваної постанови й довод скаржника стосовно "зведення в одне поняття" (в згаданій постанові) тлумачення понять "порушення права особи" та "позовна давність". Натомість цими поняттями суд апеляційної інстанції оперував в їх взаємодії, але без взаємоототожнення.

Визначених процесуальним законом підстав для скасування оскаржуваного судового рішення не вбачається.

Керуючись статтями 1117, 1119, 11111 ГПК України, Вищий господарський суд України

ПОСТАНОВИВ:

Постанову Київського апеляційного господарського суду від 12.07.2016 зі справи № 910/21617/15 залишити без змін, а касаційну скаргу компанії "Megainpharm GmbH" (Мегаінфарм ГмбХ) - без задоволення.

Суддя В. Селіваненко

Суддя Б. Львов

Суддя В. Палій