КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"19" жовтня 2016 р. Справа№ 910/15551/16

Київський апеляційний господарський суд у складі колегії суддів:

головуючого: Пантелієнка В.О.

суддів: Доманської М.Л.

Верховця А.А.

за участю секретаря Халько В.А.,

та представників:

від позивача - Коваль А.М. - дов. б/н від 12.04.2016р.,

від відповідача 1 - Саламов О.В. - дов. №1-8/8564 від 21.11.2014р.,

від відповідача 2 - Кацинський О.В. - дов. б/н від 18.10.2016р.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю (далі - ТОВ) «Сімферопольський вино - коньячний завод»

на ухвалу господарського суду м.Києва від 06.09.2016р.

у справі №910/15551/16 (суддя Марченко О.В.)

за позовом DIAGEO BRANDS B.V. (Діаджео Брендз Бі.Ві.)

до Державної служби інтелектуальної власності України та ТОВ

«Сімферопольський вино - коньячний завод»

про визнання торговельних марок добре відомими, визнання недійсними

свідоцтв України №206769, №206770, №206771 на знаки для товарів

і послуг та припинення порушення прав на торгівельні марки

ВСТАНОВИВ:

Ухвалою господарського суду м.Києва від 06.09.2016р. у справі №910/15551/16 клопотання Компанії DIAGEO BRANDS B.V. (Діаджео Брендз Бі.Ві.) про забезпечення позову у справі задоволено частково. Вжито заходи до забезпечення позову шляхом: - заборони ТОВ "Сімферопольський вино-коньячний завод" передавати у будь-який спосіб повністю чи частково право власності на знаки для товарів і послуг за свідоцтвами України №206769, №206770 та №206771 стосовно товарів 33 класу МКТП або ж відмовлятися від наведених свідоцтв; - заборони Державній службі інтелектуальної власності України вносити зміни до Державного реєстру свідоцтв України стосовно власника знаків для товарів і послуг за свідоцтвами України №206769, №206770 та №206771 стосовно товарів 33 класу МКТП. У вжитті решти заходів до забезпечення позову відмовлено.

Не погоджуючись з ухвалою господарського суду, ТОВ «Сімферопольський вино - коньячний завод» звернулося з апеляційною скаргою до Київського апеляційного господарського суду, в якій просить скасувати ухвалу господарського суду м.Києва від 06.09.2016р. повністю.

Ухвалою Київського апеляційного господарського суду від 04.10.2016р. апеляційну скаргу ТОВ «Сімферопольський вино - коньячний завод» було прийнято до провадження та призначено її до розгляду на 19.10.2016р.

У відзиві на апеляційну скаргу представник позивача просить суд відмовити у задоволенні апеляційної скарги, а ухвалу господарського суду м.Києва від 06.09.2016р. у справі №910/15551/16 залишити без змін.

Розглянувши доводи апеляційної скарги, перевіривши матеріали справи, заслухавши пояснення представників сторін, дослідивши докази, проаналізувавши на підставі встановлених фактичних обставин справи правильність застосування судом першої інстанції норм законодавства, Київський апеляційний господарський суд вважає, що апеляційна скарга не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до вимог ч.2 ст.101 ГПК України апеляційний господарський суд не зв'язаний доводами апеляційної скарги, перевіряє законність і обґрунтованість рішення місцевого господарського суду у повному обсязі.

Компанія DIAGEO BRANDS B.V. (Діаджео Брендз Бі.Ві.) звернулася до господарського суду міста Києва з позовом, в якому просила місцевий суд:

- визнати знак для товарів і послуг "Johnnie Walker" добре відомим в Україні станом на 17.09.2015р. для товарів 33 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі - МКТП) "віскі" стосовно Компанії;

- визнати знак для товарів і послуг "Johnnie Walker Blue Label" добре відомим в Україні станом на 17.09.2015р. для товарів 33 класу МКТП "віскі" стосовно Компанії;

- визнати знак для товарів і послуг "Johnnie Walker Red Label" добре відомим в Україні станом на 17.09.2015р. для товарів 33 класу МКТП "віскі" стосовно Компанії;

- визнати знак для товарів і послуг "Johnnie Walker Black Label" добре відомим в Україні станом на 17.09.2015р. для товарів 33 класу МКТП "віскі" стосовно Компанії;

- визнати знак для товарів і послуг "" добре відомим в Україні станом на 17.09.2015р. для товарів 33 класу МКТП "віскі" стосовно Компанії;

- визнати знак для товарів і послуг "" добре відомим в Україні станом на 17.09.2015р. для товарів 33 класу МКТП "віскі" стосовно Компанії;

- визнати знак для товарів і послуг "" добре відомим в Україні станом на 17.09.2015р. для товарів 33 класу МКТП "віскі" стосовно Компанії;

- визнати повністю недійсним свідоцтво України №206769 на знак для товарів і послуг "" (заявка від 18.09.2015р. №m201516076), власником якого є товариство з обмеженою відповідальністю "Сімферопольський вино-коньячний завод" (далі - Товариство);

- зобов'язати Державну службу інтелектуальної власності України (далі - Служба) внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг (далі - Реєстр) стосовно визнання повністю недійсним свідоцтва України №206769 та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені "Промислова власність";

- визнати повністю недійсним свідоцтво України №206770 на знак для товарів і послуг "" (заявка від 18.09.2015р. №m201516079), власником якого є Товариство;

- зобов'язати Службу внести зміни до Реєстру стосовно визнання повністю недійсним свідоцтва України №205770 та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені "Промислова власність";

- визнати повністю недійсним свідоцтво України №206771 на знак для товарів і послуг "" (заявка від 18.09.2015рр. №m201516081), власником якого є Товариство;

- зобов'язати Службу внести зміни до Реєстру стосовно визнання повністю недійсним свідоцтва України №205771 та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені "Промислова власність";

- зобов'язати Товариство припинити порушення прав інтелектуальної власності Компанії на добре відомі торговельні марки "Johnnie Walker", "Johnnie Walker Blue Label", "Johnnie Walker Red Label", "Johnnie Walker Black Label";

- заборонити Товариству використовувати схожі з добре відомими торговельними марками Компанії "Johnnie Walker", "Johnnie Walker Blue Label", "Johnnie Walker Red Label", "Johnnie Walker Black Label", позначення "Jack Talker", "Джек Толкер", "Blue Level", "Jack Talker Blue Level", "Джек Толкер Блю Левел", "Red Level", "Jack Talker Red Level", "Джек Толкер Ред Левел", "Black Level", "Jack Talker Black Level", "Джек Толкер Блек Левел" будь-якими шрифтами та алфавітами, словесні та комбіновані, шляхом заборони нанесення їх на пляшки та упаковки напою алкогольного міцного (Ukrainian Whiskye), етикетки напою алкогольного міцного (Ukrainian Whiskye), заборони зберігання напою алкогольного міцного (Ukrainian Whiskye) із зазначеним нанесенням вказаних позначень з метою пропонування для продажу, заборони пропонування для продажу напою алкогольного міцного (Ukrainian Whiskye), заборони продажу напою алкогольного міцного (Ukrainian Whiskye), експорту (вивезення) напою алкогольного міцного (Ukrainian Whiskye), заборони використання схожих позначень "Jack Talker", "Джек Толкер", "Blue Level", "Jack Talker Blue Level", "Джек Толкер Блю Левел", "Red Level", "Jack Talker Red Level", "Джек Толкер Ред Левел", "Black Level", "Jack Talker Black Level", "Джек Толкер Блек Левел" і діловій документації, зокрема, у листах, чеках, посвідченнях якості, в рекламі та в мережі Інтернет, зокрема, на сайті http://svkz.ua, включаючи посилання:

http://svkz.ua/ru/production/,

http://svkz.ua/ru/production/jack_talker,

http://svkz.ua/ua/production/,

http://svkz.ua/en/production/,

http://svkz.ua/ua/production/jack_talker,

http://svkz.ua/en/production/jack_talker;

- зобов'язати Товариство усунути схожі з добре відомими торговельними марками Компанії "Johnnie Walker", "Johnnie Walker Blue Label", "Johnnie Walker Red Label", "Johnnie Walker Black Label", словесні та комбіновані позначення "Jack Talker", "Джек Толкер", "Blue Level", "Jack Talker Blue Level", "Джек Толкер Блю Левел", "Red Level", "Jack Talker Red Level", "Джек Толкер Ред Левел", "Black Level", "Jack Talker Black Level", "Джек Толкер Блек Левел" з напоїв алкогольних міцних (Ukrainian Whiskye), з пляшок та етикеток напоїв алкогольних міцних (Ukrainian Whiskye), з ділової документації, зокрема, з листів, чеків, посвідчень якості, реклами та з мережі Інтернет, зокрема, з сайту http://svkz.ua, включаючи посилання:

http://svkz.ua/ru/production/,

http://svkz.ua/ru/production/jack_talker,

http://svkz.ua/ua/production/,

http://svkz.ua/ua/production/jack_talker,

http://svkz.ua/en/production/,

http://svkz.ua/en/production/jack_talker;

- зобов'язати Товариство вилучити з цивільного обороту та знищити напої алкогольні міцні (Ukrainian Whiskye) "Jack Talker Blue Level" ("Джек Толкер Блю Левел"), "Jack Talker Red Level" ("Джек Толкер Ред Левел"), "Jack Talker Black Level" ("Джек Толкер Блек Левел") як такі, що були виготовлені та введені в цивільний оборот з порушенням прав інтелектуальної власності Компанії на добре відомі торговельні марки "Johnnie Walker", "Johnnie Walker Blue Label", "Johnnie Walker Red Label", "Johnnie Walker Black Label".

Ухвалою господарського суду міста Києва від 26.08.2016р. було порушено провадження у справі; розгляд справи призначено на 19.09.2016р.

29.08.2016р. Компанія подала до місцевого суду клопотання про забезпечення позову, в якому просила суд забезпечити позов шляхом:

- заборони Товариству до набрання рішенням суду законної сили видавати будь-які ліцензії та передавати повністю або частково права інтелектуальної власності на знаки для товарів і послуг за свідоцтвами України №206769, №206770 та №206771 стосовно всіх товарів 33 класу МКТП будь-яким особам;

- заборони Службі реєструвати будь-які ліцензійні договори та/або договори про передачу права власності на знаки для товарів і послуг за свідоцтвами України №206769, №206770 та №206771 стосовно всіх товарів 33 класу МКТП.

Клопотання було мотивовано тим, що невжиття заходів до забезпечення позову призведе до: передання Товариством права власності на знаки для товарів і послуг за свідоцтвами України №206769, №206770 та №206771 будь-яким іншим особам, видання виключної або невиключної ліцензії на використання знаків для товарів і послуг будь-яким іншим особам, що зробить неможливим виконання рішення суду, оскільки на момент винесення судового рішення власниками свідоцтв України №206769, №206770 та №206771 можуть бути інші особи, стосовно яких неможливо буде визнати вказані об'єкти права інтелектуальної власності частково недійсними.

Відповідно до статті 66 Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України) господарський суд за заявою сторони, прокурора чи його заступника, який подав позов, або з своєї ініціативи має право вжити передбачених статтею 67 цього Кодексу заходів до забезпечення позову. Забезпечення позову допускається в будь-якій стадії провадження у справі, якщо невжиття таких заходів може утруднити чи зробити неможливим виконання рішення господарського суду.

Згідно з частиною першою статті 67 ГПК України позов забезпечується, зокрема, забороною відповідачеві вчиняти певні дії та забороною іншим особам вчиняти дії, що стосуються предмета спору.

У пункті 1 постанови пленуму Вищого господарського суду України від 26.12.2011р. №16 "Про деякі питання практики застосування заходів до забезпечення позову" зазначено, що у вирішенні питання про забезпечення позову господарський суд має здійснити оцінку обґрунтованості доводів заявника щодо необхідності вжиття відповідних заходів з урахуванням: розумності, обґрунтованості і адекватності вимог заявника щодо забезпечення позову; забезпечення збалансованості інтересів сторін, а також інших учасників судового процесу; наявності зв'язку між конкретним заходом до забезпечення позову і предметом позовної вимоги, зокрема, чи спроможний такий захід забезпечити фактичне виконання судового рішення в разі задоволення позову; імовірності утруднення виконання або невиконання рішення господарського суду в разі невжиття таких заходів; запобігання порушенню у зв'язку із вжиттям таких заходів прав та охоронюваних законом інтересів осіб, що не є учасниками даного судового процесу.

Пунктом 7 статті 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" встановлено, що власник свідоцтва може передавати будь-якій особі право власності на знак повністю або відносно частини зазначених у свідоцтві товарів і послуг, на підставі договору. Передача права власності на знак не допускається, якщо вона може стати причиною введення в оману споживача щодо товару і послуги або щодо особи, яка виготовляє товар чи надає послугу.

Відповідно до частини 2 статті 1114 Цивільного кодексу України факт передання виключних майнових прав інтелектуальної власності, які відповідно до цього Кодексу або іншого закону є чинними після їх державної реєстрації, підлягає державній реєстрації.

Разом з тим, пунктом 2.2 Положення про Державний реєстр свідоцтв України на знаки для товарів і послуг, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 10.10.2002р. №10, встановлено, що реєстр містить такі відомості із зазначенням міжнародних цифрових кодів для ідентифікації бібліографічних даних відповідно до стандарту Всесвітньої організації інтелектуальної власності, зокрема, ім'я або повне найменування та адресу власника (власників) свідоцтва.

У процесі ведення реєстру до нього вносяться відомості, зокрема, щодо зміни, пов'язаної зі зміною особи власника (власників) свідоцтва (пункт 2.3 вказаного Положення).

Отже, передача Товариством прав на знаки для товарів і послуг за свідоцтвами України №206769, №206770 та №206771 може призвести до необхідності залучення до участі у справі осіб, прав і інтересів яких стосується вирішення цього спору; неможливості виконання рішення суду у випадку задоволення позову в зв'язку із наявністю нових власників торговельних марок або відсутністю будь-якого власника; а також може зумовити необхідність звернення позивача з іншими позовами для захисту його порушених прав. Вказане свідчить про те, що невжиття заходів забезпечення може у майбутньому утруднити чи зробити неможливим виконання рішення суду.

Згідно з пунктом 1 статті 18 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" власник свідоцтва в будь-який час може відмовитися від нього повністю або частково на підставі заяви, поданої до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності. Зазначена відмова набирає чинності від дати публікації відомостей про це в офіційному бюлетені Установи.

Статтею 22 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" встановлено, що ніхто інший, крім колишнього власника свідоцтва, не має права на повторну реєстрацію знака протягом трьох років після припинення дії свідоцтва згідно із пунктами 1 - 3 статті 18 цього Закону.

Вимоги клопотання позивача стосовно заборони Товариству видавати ліцензії на використання знаків для товарів і послуг за свідоцтвами України №206769, №206770 та №206771, а Службі вносити зміни до Реєстру щодо реєстрації ліцензійних договорів на використання знаків для товарів і послуг за свідоцтвами України №206769, №206770 та №206771 законно були відхилені судом першої інстанції, оскільки відповідні дії не можуть зашкодити виконанню рішення суду, проте фактично є втручанням у господарську діяльність позивача.

Тому суд першої інстанції законно і обґрунтовано задовольнив частково клопотання компанії DIAGEO BRANDS B.V. (Діаджео Брендз Бі.Ві.) про забезпечення позову у справі і вжив заходи до забезпечення позову шляхом відповідних заборон.

Відповідно до статті 33 Господарського процесуального кодексу України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень. Докази подаються сторонами та іншими учасниками судового процесу.

За таких обставин, Київський апеляційний господарський суд не вбачає підстав для задоволення апеляційної скарги, зміни чи скасування ухвали суду першої інстанції.

Керуючись ст.ст. 99, 101, 103, 105, 106 ГПК України, Київський апеляційний господарський суд -

ПОСТАНОВИВ:

Апеляційну скаргу ТОВ «Сімферопольський вино - коньячний завод» залишити без задоволення, а ухвалу господарського суду м.Києва від 06.09.2016р. у справі №910/15551/16 - без змін.

Матеріали оскарження ухвали від 06.09.2016р. у справі №910/15551/16 повернути до господарського суду м. Києва

Постанова може бути оскаржена до суду касаційної інстанції протягом двадцяти днів з дня її прийняття.

Головуючий суддя В.О. Пантелієнко

Судді М.Л. Доманська

А.А. Верховець