РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17.10.2016№910/23961/15

Господарський суд міста Києва у складі судді Марченко О.В., за участю секретаря судового засідання Роздобудько В.В.,

розглянув у відкритому судовому засіданні

справу № 910/23961/15

за позовом товариства з обмеженою відповідальністю «МАККОН», м. Київ,

до товариства з обмеженою відповідальністю «КРОСС-СЕРВІС», м. Маріуполь Донецької області,

про захист виключних майнових прав інтелектуальної власності на знак для товарів і послуг,

за участю представників:

позивача - Назаренко Є.О. (довіреність від 07.09.2015 №б/н);

відповідача - Дмитрієва С.О. (довіреність від 19.09.2016 №1).

Товариство з обмеженою відповідальністю «МАККОН» (далі - ТОВ «МАККОН») звернулося до господарського суду міста Києва з позовом про:

- заборону товариству з обмеженою відповідальністю «КРОСС-СЕРВІС» (далі - ТОВ «КРОСС-СЕРВІС») використовувати позначення «ІНФОРМАЦІЯ_1» для товарів класів Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі - МКТП):

клас 02 «тонери для принтерів і копіювальної техніки»;

клас 09 «фотобарабани до лазерних принтерів та копіювальної техніки; леза для очищення фото барабанів; вали первинного заряду»;

- заборону ТОВ «КРОСС-СЕРВІС» пропонувати для продажу, продавати, імпортувати (ввозити) та експортувати (вивозити) товари 02 та 09 класів МКТП, вироблені з позначенням «ІНФОРМАЦІЯ_1», як такі, що споріднені з наведеними у свідоцтві України НОМЕР_1 на знак для товарів і послуг, та можуть ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар.

Позов мотивовано тим, що:

- відповідно до свідоцтва України НОМЕР_1 на знак для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_1» вказаний знак належить компанії Static Control Components Inc. (Статік Контрол Компонентс Інк.) та захищений в 02 та 09 класах МКТП;

- згідно із довіреністю від 15.03.2015, виданою Static Control Components Inc. (Статік Контрол Компонентс Інк.), ТОВ «МАККОН» має право на захист майнових прав на знак для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_1»;

- ексклюзивний контракт на продаж товарів із вказаним знаком на території України має лише позивач;

- ТОВ «МАККОН» стало відомо, що відповідач використовує у своїй господарській діяльності, а саме продає (постачає) на території м. Києва іншим суб'єктам господарювання товари з використанням знака для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_1», а також використовує вказаний знак в мережі Інтернет;

- 17.07.2015 позивачем на адресу відповідача надіслано претензію від 15.07.2015 №69 з вимогою припинити неправомірне використання знака для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_1» на території України з використанням словесного позначення «ІНФОРМАЦІЯ_1» та неправомірного поширення в мережі Інтернет інформації про продукцію (товари) з використанням позначення «ІНФОРМАЦІЯ_1»;

- відповідь на претензію від відповідача отримано 07.08.2015, проте відповідачем залишено вказану вимогу позивача без відповідного та належного реагування.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 08.09.2015 порушено провадження у справі.

Відповідач 09.10.2015 подав суду відзив на позовну заяву, у якому вказав таке: відповідно до листа фізичної особи - підприємця ОСОБА_3 (далі - ФОП ОСОБА_3.) відповідач поставив тюнери з маркуванням «ІНФОРМАЦІЯ_1», однак в рахунку на оплату від 18.06.2015 №8850 вказано маркування «ІНФОРМАЦІЯ_2», яке не підтверджує те, що це є скороченою назвою від «ІНФОРМАЦІЯ_1», при цьому, за свідоцтвом України НОМЕР_1 зареєстровано саме знак для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_1» із графічним малюнком; однак, жодного скорочення найменування не вставлено; окрім зазначеного листа не подано інших доказів використання зареєстрованого знака; за електронною адресою сайту ТОВ «КРОСС-СЕРВІС» зареєстрований знак «ІНФОРМАЦІЯ_1» також не використовується; позивачем не доведено, чи є позначення, яке використовує відповідач, тотожним або схожим із зареєстрованою торговельною маркою позивача, чи можна їх сплутати, та (або) чи може це позначення ввести в оману щодо особи, яка виробляє певні товари чи надає певні послуги.

23.11.2015 відповідач подав суду пояснення, в яких зазначив, що: позивач, обґрунтовуючи своє право на пред'явлення позовної заяви про захист права інтелектуальної власності, посилається на договір дистрибуції від 08.12.2014 та додатки до нього; виходячи з аналізу чинного законодавства України та умов вказаного договору, оскільки ТОВ «МАККОН» не є власником авторських прав на торговельну марку та знаки, тому він не має достатньої правосуб'єктності для звернення до суду з позовними вимогами про захист авторських прав.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 23.11.2015 призначено у справі №910/23961/15 судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручено Київському науково-дослідному інституту судових експертиз Міністерства юстиції України ( далі - КНДІСЕ); зобов'язано позивача подати суду письмові пояснення Static Control Components Inc. (Статік Контрол Компонентс Інк.) стосовно того, чи має позивач право подавати позовні заяви від свого імені на захист виключних майнових прав інтелектуальної власності на знак для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_1», належного Static Control Components Inc. (Статік Контрол Компонентс Інк.).

Позивач 01.12.2015 подав суду пояснення, в яких зазначив таке: відповідно до довіреності від 15.03.2015, виданої Static Control Components Inc. (Статік Контрол Компонентс Інк.), ТОВ «МАККОН» має право на захист майнових прав на об'єкт права інтелектуальної власності, а саме знак для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_1» на всій території України; ексклюзивний контракт на продаж товарів із вказаним знаком на території України має лише позивач; ТОВ «МАККОН» має повне право подавати позовні заяви від свого імені на захист виключних майнових прав інтелектуальної власності на знак для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_1», який належить Static Control Components Inc. (Статік Контрол Компонентс Інк.).

До господарського суду міста Києва 09.09.2016 надійшли матеріали справи №910/23961/15 з висновком судового експерта від 08.09.2016 №24411/15-53, в якому зазначено таке:

- словесні позначення «Static Control» і «SCC» та комбіноване позначення, яке використовується ТОВ «КРОСС-СЕРВІС» при зовнішньому оформленні та на пакуванні товарів, є схожими до ступеня змішування зі знаком для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_1» за свідоцтвом України НОМЕР_1 стосовно товарів 02 і 09 класів МКТП;

- словесні та комбіноване позначення «ІНФОРМАЦІЯ_3», використані ТОВ «КРОСС-СЕРВІС» при зовнішньому оформленні та пакуванні товарів, можуть ввести в оману споживача щодо власника знака для товарів і послуг за свідоцтвом України НОМЕР_1 стосовно товарів 02 і 09 класів МКТП.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 13.09.2016 поновлено провадження у справі №910/23961/15; розгляд справи призначено на 17.10.2016; зобов'язано сторони подати суду письмові пояснення з приводу висновку від 08.09.2016 №24411/15-53 судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності.

Позивач 13.10.2016 подав суду пояснення, в яких вказав, що ТОВ «МАККОН» погоджується із викладеними судовим експертом висновками.

Відповідач 17.10.2016 подав суду пояснення, в яких зазначив таке: у мотивувальній частині висновку проведено зіставлення комбінованого позначення за свідоцтвом України НОМЕР_1 та комбінованого позначення на етикетці тонера, проте відповідач не використовує у своїй діяльності такого комбінованого графічно-словесного позначення; об'єкт, наданий на дослідження (упаковка з тонером) з позначенням «ІНФОРМАЦІЯ_3» тa графічним елементом червоного кольору, відповідачем не реалізовується; доказів виробництва та реалізації товару, що саме є об'єктом дослідження, судом не встановлено; ТОВ «КРОСС-СЕРВІС» не є виробником товарів для офісної техніки, а лише реалізує придбані товари на ринку України; експертом не враховані відмінність у розташуванні графічного елемента по відношенню до словесного елемента, не встановлена очевидна відмінність між словесними елементами знаків, формат шрифту та розмір літер; у висновку відсутні дослідження, проведені експертом на підставі спеціальних знань англійської фонетики, та не містяться підстави для застосування будь-яких інших фонетичних правил, у тому числі тих, що обрані експертом та покладені в основу висновку; експертом не надано жодної інформації щодо опитування споживачів, а висновки про семантичну схожість базуються виключно на припущеннях експерта; відсутність об'єктивності при дослідженні позначень вбачається з порівняння словесних позначень «ІНФОРМАЦІЯ_1» та «ІНФОРМАЦІЯ_3».

Крім того, у вказаних письмових поясненнях відповідач просить суд призначити повторну судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності та просить поставити ті ж самі питання, які вже були вирішені судовим експертом.

Представник відповідача у судовому засіданні 17.10.2016 наголосив на необхідності призначення повторної судової експертизи.

Представник позивача заперечив проти призначення повторної судової експертизи.

Суд, заслухавши пояснення представників сторін, дослідивши наявні в матеріалах справи докази, відмовив у призначенні повторної судової експертизи з огляду на таке.

Мотиви проведення повторної судової експертизи по суті зводяться до непогодження TOB «КРОСС-СЕРВІС» із висновками проведеної судової експертизи, оскільки, на думку відповідача, наявна необхідність дослідження оспорюваних позначень на їх тотожність і схожість для визначення асоціації одного позначення з іншим в цілому, не зважаючи на окрему різницю елементів; необхідно провести більш детальний порівняльний розбір знаків щодо їх графічної схожості; стосовно можливості введення в оману споживачів щодо особи, яка виробляє товари, то експертом недостатньо досліджено оспорювані позначення відносно асоціацій, які вони породжують у свідомості споживача, що пов'язує їх з певним виробником; висновок не містить належного обґрунтування відповідей на поставлені питання, опису дослідження усіх матеріалів справи та досліджень доказів, що містяться в матеріалах справи.

Відповідно до частин першої і четвертої статті 42 Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України) висновок судового експерта повинен містити докладний опис проведених досліджень, зроблені в результаті їх висновки і обґрунтовані відповіді на поставлені господарським судом питання.

При необхідності господарський суд може призначити повторну судову експертизу і доручити її проведення іншому судовому експерту.

Згідно із пунктом 15.2 постанови пленуму Вищого господарського суду України від 23.03.2012 №4 «Про деякі питання практики призначення судової експертизи» повторна судова експертиза призначається з ініціативи суду або за клопотанням учасників процесу, якщо висновок експерта визнано необґрунтованим чи таким, що суперечить іншим матеріалам справи, або коли він викликає сумнів у його правильності, або за наявності істотного порушення норм, які регламентують порядок призначення і проведення експертизи; повторну судову експертизу може бути призначено також, якщо є розходження у висновках кількох експертів і їх неможливо усунути шляхом одержання додаткових пояснень експертів у судовому засіданні; повторну судову експертизу слід доручати іншому експерту (експертам).

Крім того, відповідно до положень пункту 1 статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод від 04.11.1950 кожен має право на справедливий і публічний розгляд його справи упродовж розумного строку незалежним і безстороннім судом, встановленим законом, який вирішить спір щодо його прав та обов'язків цивільного характеру або встановить обґрунтованість будь-якого висунутого проти нього кримінального обвинувачення. Також, відповідно до рішень Європейського суду з прав людини, що набули статусу остаточного, зокрема «Іззетов проти України», «Пискал проти України», «Майстер проти України», «Субот проти України», «Крюков проти України», «Крат проти України», «Сокор проти України», «Кобченко проти України», «Шульга проти України», «Лагун проти України», «Буряк проти України», «ТОВ «ФПК «ГРОСС» проти України», «Гержик проти України» суду потрібно дотримуватись розумного строку для судового провадження.

Розумним, зокрема, вважається строк, що є об'єктивно необхідним для виконання процесуальних дій, прийняття процесуальних рішень та розгляду і вирішення справи з метою забезпечення своєчасного (без невиправданих зволікань) судового захисту.

З урахуванням практики Європейського суду з прав людини критеріями розумних строків є: правова та фактична складність справи; поведінка заявника, а також інших осіб, які беруть участь у справі, інших учасників процесу; поведінка органів державної влади (насамперед суду); характер процесу та його значення для заявника (справи «Федіна проти України» від 02.09.2010, «Смірнова проти України» від 08.11.2005, «Матіка проти Румунії» від 02.11.2006, «Літоселітіс проти Греції» від 05.02.2004 та інші).

Отже, оскільки висновок судового експерта у даній справі є обґрунтованим, не суперечить наявним в матеріалах справи доказам, то призначення повторної судової експертизи в даній справі з визначенням кола питань, які вже вирішені, є недоцільним і таким, що суперечить принципу розумності строку вирішення спору.

Представник позивача у судовому засіданні 17.10.2016 підтримав доводи, викладені у поясненнях, поданих суду 13.10.2016 у письмовому вигляді, позовні вимоги підтримав у повному обсязі.

Представник відповідача підтримав доводи, викладені у поясненнях, поданих суду 17.10.2016 у письмовому вигляді, проти задоволення позовних вимог заперечив.

Оцінивши наявні в матеріалах справи докази, які мають значення для розгляду справи по суті, проаналізувавши встановлені фактичні обставини справи в їх сукупності, заслухавши пояснення представників сторін, господарський суд міста Києва

ВСТАНОВИВ:

За приписами статті 494 Цивільного кодексу України (далі - ЦК України) і пункту 4 статті 5 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (далі - Закон) набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчується свідоцтвом. Обсяг правової охорони торговельної марки визначається наведеними у свідоцтві її зображенням та переліком товарів і послуг, якщо інше не встановлено законом.

Static Control Components Inc. (Статік Контрол Компонентс Інк.) є власником знака для товарів і послуг «» за свідоцтвом України НОМЕР_1; дату реєстрації знака - 15.12.2003; очікувана дата строку продовження дії свідоцтва - 18.09.2022.

Знак «» є комбінованим, та складається зі слів, написаних латиницею - «ІНФОРМАЦІЯ_1», і графічно-словесного елементу «».

Торговельну марку «» зареєстровано для товарів 02 класу МКТП «тонери для принтерів і копіювальної техніки» і 09 класу МКТП «фотобарабани до лазерних принтерів та копіювальної техніки; леза для очищення фото барабанів; вали первинного заряду».

08.12.2014 Static Control Components Inc. (Статік Контрол Компонентс Інк.) (Статік Контрол) та ТОВ «МАККОН» (дистриб'ютор) укладено договір про дистрибуцію (далі - Договір дистрибуції), за умовами якого:

- Статік Контрол постачає ряд товарів для друку (пункт 2.1 Договору дистрибуції);

- дистриб'ютор має значний маркетинговий досвід на території та бажає діяти як дистриб'ютор товарів для друку Статік Контрол (пункт 2.2 Договору дистрибуції);

- жодна сторона не є агентом іншої сторони, їхні відносини становлять відносини покупця та продавця товарів для друку; дистриб'ютор має право позиціонувати себе у якості «авторизованого дистриб'ютора» Статік Контрол щодо товарів для друку на території (пункт 2.3 Договору дистрибуції);

- товари для друку означають ті комплектуючі та витратні матеріали, які продає Статік Контрол та які використовуються в приладах для формування зображення, таких як принтери, копіювальні пристрої, факсимільні препарати та багатофункціональні пристрої (пункт 3.1 Договору дистрибуції);

- територія означає Україну (пункт 3.2 Договору дистрибуції);

- дистриб'ютор погоджується продавати лише в межах території товари для друку, які постачає Статік Контрол (пункт 5.1 Договору дистрибуції);

- Договір дистрибуції може бути в односторонньому порядку припинений за ініціативою Статік Контрол або дистриб'ютора через 6 місяців з моменту письмового повідомлення іншої сторони (пункт 6.1 Договору дистрибуції).

Крім того, Static Control Components Inc. (Статік Контрол Компонентс Інк.) (ліцензіар) та ТОВ «МАККОН» (ліцензіат) укладено додаток А до Договору дистрибуції - ліцензійний договір на використання торговельної марки (далі - Ліцензійний договір), за умовами якого:

- ліцензіар відповідно до Ліцензійного договору надає ліцензіату невиключну безоплатну ліцензію на використання його торговельних марок в рекламних матеріалах, візитках та канцелярських товарах, включаючи використання торговельних марок на веб-сайті ліцензіата, у зв'язку із рекламою, продажем та розповсюдженням витратних матеріалів для друку ліцензіара в Україні відповідно до стандартів та технічних умов, які до них додаються; ліцензіат не може використовувати ці торговельні марки з витратними матеріалами для друку або іншими товарами, які надходять не від ліцензіара (пункт 1 Ліцензійного договору);

- ліцензія, яка надається за Ліцензійним договором, не призначена для та не повинна тлумачитися як передача, частково або повністю будь-яких прав на торговельні знаки ліцензіара (пункт 2 Ліцензійного договору);

- Ліцензійний договір діє лише між ліцензіаром та ліцензіатом та не діє в інтересах третіх осіб; відносини, які створені за Ліцензійним договором, є виключно відносинами ліцензіара та ліцензіата, жодне положення Ліцензійного договору не спричиняє те, щоб одна сторона була агентом, представником, партнером, учасником спільного підприємства або працівником іншої сторони; жодна сторона не має права зобов'язувати іншу сторону вести свою діяльність від імені іншої сторони, або брати зобов'язання або робити запевнення від імені іншої сторони, окрім випадків, коли це безпосередньо дозволено в Ліцензійному договорі або в окремій письмовій угоді між сторонами, відповідно до якої такі повноваження надаються (пункт 4 Ліцензійного договору);

- ліцензіар не може передавати ліцензію будь-яким третім особам; вони не можуть передавати на умовах субліцензії торговельні марки третім сторонам без письмової згоди ліцензіара; ліцензіат визнає, що ліцензіар є власником торговельних марок, та не буде мати жодних претензій на права на ці торговельні марки; усі нематеріальні активи, які надходитимуть від використання торговельних марок, отримуватиме лише ліцензіар (пункт 6 Ліцензійного договору);

- ліцензія діє протягом невизначеного строку, до припинення, до тих пір, поки ліцензіар залишатиметься власником торговельних марок, а ліцензіат залишатиметься дистриб'ютором продукції ліцензіара на території (пункт 7 Ліцензійного договору);

- ліцензіар має право припинити дію ліцензії, що набирає чинності негайно, шляхом вручення письмового повідомлення ліцензіату у будь-який час протягом терміну дії ліцензії у разі якщо ліцензіат припиняє ведення бізнесу, порушує одну або більше вказаних умов і не виправляє порушення протягом 10 (десяти) днів з моменту надіслання ліцензіаром письмової вимоги це зробити, або винесено рішення про ліквідацію компанії ліцензіата; також ліцензіар або ліцензіат може припинити дію ліцензії за власною ініціативою шляхом надіслання письмового повідомлення за 30 (тридцять) днів до такого припинення (пункт 8 Ліцензійного договору).

Згідно із довіреністю від 18.03.2015 Static Control Components Inc. (Статік Контрол Компонентс Інк.) уповноважило ТОВ «МАККОН» бути представником вказаної компанії в органах, підприємствах та організаціях усіх форм власності, стосовно питань захисту прав інтелектуальної власності Static Control Components Inc. (Статік Контрол Компонентс Інк.) в Україні.

Так, ТОВ «МАККОН» уповноважується здійснювати від імені Static Control Components Inc. (Статік Контрол Компонентс Інк.) такі права, зокрема: підписувати документи, які будуть необхідні для виконання довіреності від 18.03.2015, включаючи підписання заяв, карток, запитів, форм, клопотань та іншого; брати участь у зборах, консультаціях, засіданнях, слуханнях, провадженнях та інше, з усіма правами, які передбачені законодавством України для їхніх учасників; подавати та отримувати документи, включаючи але не обмежуючись, копії, повідомлення, витяги, заяви, виписки, рішення та судові рішення необхідні для виконання довіреності від 18.03.2015; представляти інтереси Static Control Components Inc. (Статік Контрол Компонентс Інк.) в судах України усіх видів, інстанцій та юрисдикцій, з усіма правами, які передбачені законом для їхніх учасників; вчиняти інші дії, які передбачені чинним законодавством України для такого виду повноважень.

Частиною першою статті 1109 ЦК України передбачено, що за ліцензійним договором одна сторона (ліцензіар) надає другій стороні (ліцензіату) дозвіл на використання об'єкта права інтелектуальної власності (ліцензію) на умовах, визначених за взаємною згодою сторін з урахуванням вимог цього Кодексу та іншого закону.

Частиною третьою статті 1109 ЦК України встановлено, що у ліцензійному договорі визначаються вид ліцензії, сфера використання об'єкта права інтелектуальної власності (конкретні права, що надаються за договором, способи використання зазначеного об'єкта, територія та строк, на які надаються права, тощо), розмір, порядок і строки виплати плати за використання об'єкта права інтелектуальної власності, а також інші умови, які сторони вважають за доцільне включити у договір.

Отже, позивач на підставі довіреності від 18.03.2015, має право захищати надані ліцензіаром права щодо торговельної марки «», у тому числі шляхом звернення до господарського суду з даним позовом.

ТОВ «МАККОН» зазначає, що позивачу стало відомо, що відповідач використовує у своїй господарській діяльності, а саме продає (постачає) на території м. Києва іншим суб'єктам господарювання товари з використанням знака для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_1», а також використовує вказаний знак в мережі Інтернет.

Так, позивачем було виявлено, що ФОП ОСОБА_3 використовує у своїй господарській діяльності, а саме продає (постачає) товари з використанням знака для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_1», у зв'язку з чим листом від 22.06.2015 №45 позивач просив ФОП ОСОБА_3 повідомити ТОВ «МАККОН» про таке: чи укладались ФОП ОСОБА_3 будь-які договори з будь-якими суб'єктами господарювання в Україні з приводу поставки (купівлі) товару із зазначенням знака для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_1»; чи поставляли ФОП ОСОБА_3 суб'єкти господарювання вказані товари, як ці товари маркувалися та з яких джерел ФОП ОСОБА_3 отримав інформацію про таких суб'єктів господарювання та їх діяльність; у разі наявності надати позивачу зразки упаковки товарів із зазначенням знака для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_1», які поставлялись ФОП ОСОБА_3 будь-якими суб'єктами господарювання в Україні.

Листом від 23.06.2015 №1/23 ФОП ОСОБА_3 повідомив позивача про те, що:

- 18.06.2015 ФОП ОСОБА_3 та TOB «КРОСС-СЕРВІС» було досягнуто згоди щодо поставки товару та виставлено відповідачем рахунок на оплату від 18.06.2015 №8850 (копія наявна в матеріалах справи), відповідно до якого відповідач поставив (продав) ФОП ОСОБА_3 товари з позначенням (маркуванням) знака для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_1», а саме: тонер НР LJ 4000 (500G) TM ІНФОРМАЦІЯ_1 1 шт.; тонер НР LJ 4100/4000/4050 UNIV (450G) TM ІНФОРМАЦІЯ_1 1 шт.; тонер НР LJ Р2015 (140G) TM ІНФОРМАЦІЯ_1 1 шт.;

- вказані товари отримано особисто ФОП ОСОБА_3 за видатковою накладною від 18.06.2015 №8197 (копія наявна в матеріалах справи);

- про діяльність TOB «КРОСС-СЕРВІС» та товар, який продається вказаним товариством на території України ФОП ОСОБА_3 дізнався за допомогою засобів Інтернет-зв'язку на сайті ІНФОРМАЦІЯ_5, адреса веб-сторінки, де зазначено інформацію про товар - ІНФОРМАЦІЯ_4.

Претензією від 15.07.2015 №69 позивач просив відповідача припинити:

- неправомірне використання знака для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_1» на території України з використанням словесного позначення «ІНФОРМАЦІЯ_1» та неправомірне поширення в мережі Інтернет інформації про продукцію (товари) з використанням знака для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_1»;

- розповсюдження та продаж на території України товарів 02 і 09 класів МКТП, вироблених з позначенням «ІНФОРМАЦІЯ_1».

TOB «КРОСС-СЕРВІС» у відповіді від 03.08.2015 №35 на вказану претензію зазначило таке:

- основним видом економічної діяльності відповідача є неспеціалізована оптова торгівля; TOB «КРОСС-СЕРВІС» не виробляє товари та не використовує права інтелектуальної власності інших осіб;

- при провадженні своєї господарської діяльності відповідач співпрацює з іншими суб'єктами господарювання, які поставляють товариству певні групи товарів;

- інформацію щодо контрагентів (постачальників та клієнтів), TOB «КРОСС-СЕРВІС» відносить до комерційної таємниці і тому не має права розголошувати будь-яку інформацію, що стосується його контрагентів, в тому числі торговельні марки, які вони використовують у своїй діяльності.

Позивачем було виявлено, що товариство з обмеженою діяльністю «ВТ-Компані» (далі - ТОВ «ВТ-Компані») використовує у своїй господарській діяльності, а саме продає (постачає) товари з використанням знака для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_1», у зв'язку з чим листом від 19.08.2015 №94 позивач просив ТОВ «ВТ-Компані» повідомити ТОВ «МАККОН» про те, чи укладались ТОВ «ВТ-Компані» будь-які договори з будь-якими суб'єктами господарювання в Україні з приводу поставки (купівлі) товару із зазначенням знака для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_1»; чи поставляли ТОВ «ВТ-Компані» суб'єкти господарювання вказані товари, як ці товари маркувалися та з яких джерел ТОВ «ВТ-Компані» отримав інформацію про таких суб'єктів господарювання та їх діяльність; у разі наявності, надати позивачу зразки упаковки товарів із зазначенням знака для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_1» та/або завірені належним чином фотокопії таких товарів, що поставлялись ТОВ «ВТ-Компані» будь-якими суб'єктами господарювання в Україні.

Листом від 20.08.2016 №б/н ТОВ «ВТ-Компані» повідомило позивача про таке:

- 14.08.2015 ТОВ «ВТ-Компані» і TOB «КРОСС-СЕРВІС» було досягнуто згоди щодо поставки товару, та виставлено відповідачем рахунок на оплату від 14.08.2015 №11518 (копія наявна в матеріалах справи), відповідно до якого відповідач поставив (продав) ТОВ «ВТ-Компані» товари з позначенням (маркуванням) знака для товарів та послуг «ІНФОРМАЦІЯ_1», а саме: тонер XEROX P8/LEXMARK E310 (160G) SCC (TM ІНФОРМАЦІЯ_1) 2 шт.;

- вказані товари отримані за видатковою накладною від 17.08.2015 №10699 (копія наявна в матеріалах справи);

- про діяльність TOB «КРОСС-СЕРВІС» та товар, який продається вказаним товариством на території України, ТОВ «ВТ-Компані» дізналося за допомогою засобів Інтернет-зв'язку на сайті ІНФОРМАЦІЯ_5, адреса веб-сторінки, де зазначено інформацію про товар - ІНФОРМАЦІЯ_6.

За приписом пункту 5 статті 16 Закону свідоцтво надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди, якщо інше не передбачено цим Законом: позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг, якщо внаслідок такого використання ці позначення і знак можна сплутати.

Згідно з пунктами 4 і 5 статті 16 Закону використанням знака визнається: нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов'язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення); застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстровано; застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет.

Знак визнається використаним, якщо його застосовано у формі зареєстрованого знака, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованого знака лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності знака.

Відповідач заперечував проти позовних вимог, посилаючись на те, що позивачем не подано доказів використання зареєстрованого знака; за електронною адресою сайту ТОВ «КРОСС-СЕРВІС» зареєстрований знак «ІНФОРМАЦІЯ_1» також не використовується; позивачем не доведено, чи є позначення, яке використовує відповідач, тотожним або схожим із зареєстрованою торговельною маркою позивача, чи можна їх сплутати, та (або) чи може це позначення ввести в оману щодо особи, яка виробляє певні товари чи надає певні послуги.

Згідно з частиною першою статті 41 ГПК України для роз'яснення питань, що виникають при вирішенні господарського спору і потребують спеціальних знань, господарський суд призначає судову експертизу.

Відповідно до частини п'ятої статті 42 ГПК України висновок судового експерта для господарського суду не є обов'язковим і оцінюється господарським судом за правилами, встановленими статтею 43 цього Кодексу.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 23.11.2015 призначено у справі №910/23961/15 судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручено КНДІСЕ.

На вирішення судовому експерту поставлено такі питання:

- чи є словесне та комбіноване позначення, яке використовується ТОВ «КРОСС-СЕРВІС» при зовнішньому оформленні та на пакуванні товарів, схожим до ступеня змішування зі знаком для товарів і послуг «» за свідоцтвом України НОМЕР_1, стосовно товарів 02 і 09 класів МКТП?;

- чи може словесне та комбіноване позначення «ІНФОРМАЦІЯ_1», використане ТОВ «КРОСС-СЕРВІС» при зовнішньому оформленні та на пакуванні товарів, ввести в оману споживача щодо власника знака для товарів і послуг «» за свідоцтвом України НОМЕР_2

Позивач для дослідження подав пляшки з тонером, які були придбані ФОП ОСОБА_3 і ТОВ «ВТ-Компані» у ТОВ «КРОСС-СЕРВІС». Відповідач не заперечував проти того, що товар придбано у ТОВ «КРОСС-СЕРВІС».

Відповідач подав коробки, в які ТОВ «КРОСС-СЕРВІС» пакує товари, які продає.

До господарського суду міста Києва 09.09.2016 надійшли матеріали справи №910/23961/15 з висновком судового експерта від 08.09.2016 №24411/15-53, в якому зазначено таке:

- словесні позначення «Static Control» і «SCC» та комбіноване позначення, яке використовується ТОВ «КРОСС-СЕРВІС» при зовнішньому оформленні та на пакуванні товарів, є схожими до ступеня змішування зі знаком для товарів і послуг «» за свідоцтвом України НОМЕР_1 стосовно товарів 02 і 09 класів МКТП;

- словесні та комбіноване позначення «Static Control», використані ТОВ «КРОСС-СЕРВІС» при зовнішньому оформленні та пакуванні товарів, можуть ввести в оману споживача щодо власника знака для товарів і послуг «» за свідоцтвом України НОМЕР_1 стосовно товарів 02 і 09 класів МКТП.

Отже, матеріалами справи підтверджено, що відповідач використовує при зовнішньому оформленні та пакуванні товарів, які ним пропонуються для продажу, словесні та комбіновані позначення, які є схожими до ступеня змішування зі знаком для товарів і послуг «» за свідоцтвом України НОМЕР_1 стосовно товарів 02 і 09 класів МКТП; крім того, використані ТОВ «КРОСС-СЕРВІС» при зовнішньому оформленні та пакуванні товарів словесні та комбіновані позначення можуть ввести в оману споживача щодо власника знака для товарів і послуг «» за свідоцтвом України НОМЕР_1 стосовно товарів 02 і 09 класів МКТП.

За таких обставин позовні вимоги в частині заборони відповідачу використовувати позначення «ІНФОРМАЦІЯ_1» для товарів 02 і 09 класів МКТП є обґрунтованими та такими, що підлягають задоволенню.

Відповідно до пункту 2.2 постанови пленуму Вищого господарського суду України, від 17.10.2012 № 12 «Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності» (далі - Постанова № 12) вибір способу судового захисту прав інтелектуальної власності, включаючи такі, як вилучення та знищення товарів і матеріалів, введених у цивільний оборот з порушенням права інтелектуальної власності, та знарядь, що використовувалися для виготовлення таких товарів, здійснюється особою, якій належить право інтелектуальної власності. Водночас перевірка відповідності цього способу допущеному порушенню і меті здійснення судового розгляду є обов'язком суду, який має приймати рішення зі справи в межах заявлених позовних вимог та з урахуванням фактичних обставин конкретної справи, беручи до уваги як можливість у той чи інший спосіб захистити порушене право, так і необхідність подальшого виконання прийнятого судом рішення.

Так, позивачем на підтвердження пропонування відповідачем для продажу, продажу, імпортування (ввезення) та експорту (вивезення) товарів, подано листи від 23.06.2015 №1/23 (ФОП ОСОБА_3.) і від 20.08.2016 №б/н (ТОВ «ВТ-Компані»), рахунки на оплату виставлені відповідачем ФОП ОСОБА_3 і ТОВ «ВТ-Компані» від 18.06.2015 №8850 і від 14.08.2015 №11518, та видаткові накладні від 18.06.2015 №8197 (ФОП ОСОБА_3.) і від 17.08.2015 №10699 (ТОВ «ВТ-Компані»).

Крім того, з наданих позивачем пляшок з тонером, які були продані відповідачем ФОП ОСОБА_3 і ТОВ «ВТ-Компані», вбачається, що виробником товару є Static Control Components Inc. (Статік Контрол Компонентс Інк.).

З огляду на наведене, судом встановлено, що відповідач пропонує для продажу, продає, імпортує (ввозить) та експортує (вивозить) товари, визначені 02 та 09 класами МКТП, вироблені з позначенням «ІНФОРМАЦІЯ_1», як такі, що споріднені з наведеними у свідоцтві України НОМЕР_1 на знак для товарів і послуг, та можуть ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар.

Отже, позовні вимоги стосовно заборони ТОВ «КРОСС-СЕРВІС» пропонувати для продажу, продавати, імпортувати (ввозити) та експортувати (вивозити) товари 02 і 09 класів МКТП із використанням позначення «ІНФОРМАЦІЯ_1» є обґрунтованими та підлягають задоволенню.

Відповідно до частини першої статті 44 ГПК України судові витрати складаються з судового збору, сум, що підлягають сплаті за проведення судової експертизи, призначеної господарським судом, витрат, пов'язаних з оглядом та дослідженням речових доказів у місці їх знаходження, оплати послуг перекладача, адвоката та інших витрат, пов'язаних з розглядом справи.

Позивачем було проведено оплату витрат на проведення судової експертизи, що підтверджується платіжним доручення від 28.01.2016 №924 на суму 20 328 грн.

З огляду на викладене та враховуючи приписи статті 49 ГПК України судові витрати зі справи слід покласти на відповідача.

Керуючись статтями 43, 49, 82 - 85 ГПК України, господарський суд міста Києва

ВИРІШИВ:

1. Позов задовольнити.

2. Заборонити товариству з обмеженою відповідальністю «КРОСС-СЕРВІС» (87512, Донецька область, м. Маріуполь, Володарське шосе, буд. 2; адреса для листування: 04116, м. Київ, вул. Галі Темофєєвої, буд. 15; ідентифікаційний код 24590621) використовувати позначення «ІНФОРМАЦІЯ_1» для товарів 02 і 09 класів Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків.

3. Заборонити товариству з обмеженою відповідальністю «КРОСС-СЕРВІС» (87512, Донецька область, м. Маріуполь, Володарське шосе, буд. 2; адреса для листування: 04116, м. Київ, вул. Галі Темофєєвої, буд. 15; ідентифікаційний код 24590621) пропонувати для продажу, продавати, імпортувати (ввозити) та експортувати (вивозити) товари 02 та 09 класів Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків, вироблені з позначенням «ІНФОРМАЦІЯ_1».

4. Стягнути з товариства з обмеженою відповідальністю «КРОСС-СЕРВІС» (87512, Донецька область, м. Маріуполь, Володарське шосе, буд. 2; адреса для листування: 04116, м. Київ, вул. Галі Темофєєвої, буд. 15; ідентифікаційний код 24590621) з будь-якого рахунку, виявленого державним виконавцем під час виконання даного рішення суду, на користь товариства з обмеженою відповідальністю «МАККОН» (03057, м. Київ, вул. Ежена Потьє, буд. 12; ідентифікаційний код 38505899) 2 436 (дві тисячі чотириста тридцять шість) грн. судового збору і 20 328 (двадцять тисяч триста двадцять вісім) грн. витрат за проведення судової експертизи.

Після набрання рішенням законної сили видати відповідні накази.

Рішення набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після розгляду справи апеляційним господарським судом.

Повне рішення складено 24.10.2016.

Суддя О. Марченко