ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
Р І Ш Е Н Н Я

іменем України

04.10.2016 Справа № 905/841/15 Господарський суд Донецької області у складі колегії суддів Осадчої А.М., Мельниченко Ю.С., Кротінової О.В.

за участю секретаря судового засідання Щитової Л.М.

Розглянувши у відкритому судовому засіданні справу

за позовом: Товариства з обмеженою відповідальністю "Енергомашкомплект м.Київ

до відповідача: Товариства з обмеженою відповідальністю "Енергомашкомплект Донбас м.Донецьк

про визнання права попереднього користування

За участю представників сторін:

від позивача: ОСОБА_1 за довіреністю від 12.08.2016 року

від відповідача: не зявився

ВСТАНОВИВ:

07.07.2015 року шляхом направлення поштового відправлення Товариство з обмеженою відповідальністю «Енергомашкомплект» м. Київ (далі ТОВ «Енергомашкомплект») звернулось до господарського суду Донецької області з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю «Енергомашкомплект Донбас» м. Донецьк (далі ТОВ «Енергомашкомплект-Донбас») про визнання права попереднього користування на знак для товарів і послуг, в якості якого виступають позначення «ЕМС»: , (чорного, білого, сірого та синього кольорів) для товарів та послуг кл. 7, кл. 35 міжнародної класифікації товарів і послуг.

Ухвалою суду від 10.07.2015 року порушено провадження у справі №905/841/15, розгляд справи відкладався.

Позовні вимоги мотивовані тим, що 10.01.2013 року Державною службою інтелектуальної власності ТОВ «Енергомашкомплект-Донбас» видано свідоцтво №165433 на комбінований знак для товарів і послуг (торговельну марку), проте позивач вважає, що має право попереднього користування торговельною маркою, в якості якої виступають позначення "ЕМС": , (чорного, сірого та синього кольорів), посилаючись на те, що позивачем з 2008 року задовго до дати подання відповідачем заявки на торговельну марку в інтересах своєї діяльності добросовісно та відкрито використовувалось в Україні позначення «ЕМС»: , (чорного, сірого та синього кольорів), схоже до ступеня змішування із зареєстрованим відповідачем знаком шляхом визначення позначення ЕМС емблемою позивача у Статуті (2008 рік), застосування вказаного позначення в документації, повязаній з впровадженням товарів у господарський обіг, наданні послуг з постачання товарів, при реалізації продукції, її рекламуванні; тому позивач просить суд визнати за ним право попереднього користування на торговельну марку, в якості якої виступають позначення «ЕМС» , (чорного, сірого та синього кольорів) для товарів та послуг класу 7, 35 Міжнародної класифікації товарів і послуг.

У заяві про уточнення позовних вимог, що отримана судом 26.08.2015 року, позивач зазначає, що відповідно до Постанови Пленуму ВГСУ №12 від 17.10.2012 року «Про деякі питання практики вирішення спорів, повязаних із захистом прав інтелектуальної власності» у застосуванні законів про охорону прав інтелектуальної власності слід враховувати одночасне вживання в них деяких відмінних один від одного, але тотожних за своїм правовим змістом термінів, якими визначаються окремі обєкти права інтелектуальної власності, як от знаки для товарів і послуг і торговельні марки, фірмове найменування і комерційне найменування, топографії інтегральних мікросхем і компонування інтегральної мікросхеми. З огляду на викладене, позивач вважає, що відносини, що виникають з приводу застосування Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», поширюється також дія ст. 500 Цивільного кодексу України, на підставі яких позивач має право попереднього користувача знака для товарів і послуг «ЕМС». Таким чином, позивач просить суд визнати за ним право попереднього користувача на знак для товарів і послуг, в якості якого виступають позначення «ЕМС», (чорного, білого, сірого та синього кольорів) для товарів та послуг кл. 7, кл. 35 МКТП.

Дана заява судом прийнята.

На підтвердження викладених у позовній заяві обставин позивач надав суду належним чином засвідчені копії: Статуту підприємства, свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи №096651 від 12.05.2008 року, виписки з ЄДРПОУ, довідки АА №644218 з ЄДРПОУ, протоколу №3 загальних зборів учасників ТОВ «Енергомашкомплект», наказу №5 від 09.03.2004 року, довідки про взяття на облік платника податків №21902/29-215 від 15.05.2008 року, свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість №100157902, витягу з ЄДРПОУ, свідоцтва на знак для товарів і послуг №165433 від 10.01.2013 року, листа Державної служби інтелектуальної власності №59894/2 від 07.10.2014року, виписки з Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг №1106 від 07.10.2014 року, договорів-доручення про представництво №1/10-02-09 від 15.01.2008 року, №1/10-01-08 від 10.01.2009 року, представницьких сертифікатів 2008року, 2009 року, 2010 року, листа №224 від 24.05.2013 року, договору №08-06 від 06.06.2008 року, додатку до договору, рахунку-фактури №1806-1 від 18.06.2008 року, договору підряду №5/10-04 ДП від 10.04.2008 року, додатку до договору, акту виконаних робіт від 28.11.2008 року, податкової накладної №28-4 від 28.11.2008 року, декларації з податку на прибуток підприємства за 1 квартал 2008 року, договору поставки №078/1198 від 15.12.2010 року, договору поставки №078/1087 від 08.09.2011 року, ухвали господарського суду м. Києва про порушення провадження у справі №910/10788/14 від 03.06.2014 року, ухвали господарського суду м. Києва від 09.10.2014 року у справі №910/10788/14, адвокатського запиту №17-07/15 від 17.07.2015 року, довідки від 21.07.2015 року, позовної заяви про припинення порушення прав на знак для товарів і послуг від 27.03.2014 року, позовної заяви про визнання недійсним свідоцтва №165433 на знак для товарів і послуг від 08.07.2014 року, ухвал господарського суду м. Києва від 19.09.2014 року, 20.10.2014 року у справі №910/19815/14, роздруківки з бази даних «Зареєстровані в Україні знаки для товарів і послуг», договору підряду №5/10-04 ДП від 10.04.2008 року, додатку №1 до договору, рахунку-фактури №30-11 від 30.05.2008 року, акту виконаних робіт від 30.05.2008 року, договору з дилером №09/2009 від 01.01.2009 року, дилерського договору №4300/60/10Д від 01.02.2010 року, накладної №187 від 04.06.2008 року, довіреності ЯПГ №103662 від 04.06.2008 року, накладної №208 від 27.06.2008 року, довіреності ЯНУ №517422/72 від 27.06.2008 року, декларації №13664, накладної №353 від 29.09.2008 року, довіреності ЯМЦ №361856 від 25.09.2008 року, накладної №406 від 28.11.2008 року, акту №119 від 28.11.2008року, накладної №422 від 18.12.2008 року, довіреності №1116 від 17.12.2008 року, накладної №29051 від 29.05.2009 року, довіреності №96 від 29.05.2009 року, накладної №49061 від 04.06.2009 року, накладної №2061 від 04.06.2009 року, довіреності ЯПК №635916 від 03.06.2009 року, накладної №8072 від 15.07.2009 року, довіреності №1001 від 14.06.2009 року, накладної №23074 від 23.07.2009 року, довіреності №226 від 23.07.2009року, накладної №22096 від 22.09.2009 року, довіреності ААА №175773 від 22.09.2009 року, накладної №25093 від 28.09.2009 року, довіреності №669 від 28.09.2009року, накладної №30092 від 30.09.2009 року, довіреності №109 від 29.09.2009року, накладної №29101 від 29.10.2009 року, довіреності №1 від 22.10.2009 року, накладної №18114 від 18.11.2009 року, довіреності НБМ №675426/1216 від 18.11.2009 року, накладної №30116 від 30.11.2009 року, довіреності ААА №218072 від 30.11.2009 року, накладних №9123 від 09.12.2009 року, №9122 від 09.12.2009 року, №9124 від 09.12.2009 року, №15121 від 15.12.2009 року, довіреності №1580 від 09.12.2009 року, накладної №23121 від 24.12.2009 року, довіреності №0806 від 23.12.2009 року, накладної №25122 від 25.12.2009року, довіреності №134 від 24.12.2009 року, накладної №1041 від 01.04.2010 року, довіреності №466 від 01.04.2010 року, накладної №22044 від 30.04.2010 року, довіреності №892 від 29.04.2010 року, накладної №6052 від 06.05.2010 року, довіреності №46 від 05.05.2010 року, акту приймання-передавання від 21.07.2015 року, накладної №28052 від 28.05.2010 року, довіреності №0689 від 28.05.2010 року, накладної №6071 від 06.07.2010року, довіреності №552 від 06.07.2010 року, накладної №29071 від 29.07.2010року, довіреності №96 від 26.07.2010 року, накладної №29074 від 29.07.2010 року, довіреності №793 від 29.07.2010 року, адвокатського запиту №01-07/14 від 01.07.2014 року, ордеру КВ №066258 від 01.07.2014 року, договору про надання правової допомоги від 23.06.2014 року, свідоцтва про право на зайняття адвокатською діяльністю №5246 від 29.08.2012 року, відповіді на запит №708/1 від 08.07.2014 року, договору поставки №1206-3 від 12.06.2008року, комерційних пропозицій №86Б від 01.09.2008 року, №66Б від 24.06.2008року, №62 від 20.04.2010 року, накладної №318 від 02.09.2008 року, накладних №9042 від 27.04.2010 року, №200 від 26.06.2008 року, №201 від 26.06.2008 року, відповіді на запит №7/0714 від 07.07.2014 року, договору поставки №0107-2 від 01.07.2008 року, комерційних пропозицій №51 від 30.03.2009 року, №103 від 04.06.2009 року, №213 від 31.10.2008 року, №32 від 06.02.2009 року, накладних №10022 від 10.02.2009 року, №2041 від 02.04.2009 року, №389 від 07.11.2008 року, №10062 від 10.06.2009 року, листа №078/5-5492 від 09.07.2014 року, договору №078/1443 від 04.12.2009 року, договорів поставки №078/1198 від 15.12.2010 року, №078/1087 від 08.09.2011 року, листів №078-2962 від 25.03.2011 року, №078-3274 від 06.04.2010 року, №078-12177 від 14.10.2010 року, №105 від 09.04.2010 року, №409 від 23.03.2010 року, №139Т від 21.06.2011 року, №240 від 29.03.2011 року, №038 від 08.07.2014 року, договору №1108-1 від 11.08.2008 року, комерційних пропозицій №32Н від 23.04.2010 року, №45Н від 07.05.2010 року, №21Н від 10.02.2011 року, №188Н від 17.10.2011року, листа ДП «Укрпошта» №532-р-1832 від 23.07.2015 року, повідомлення про використання зображень, видаткової накладної №РН-0000027 від 02.09.2010 року та документів на підтвердження замовлення макетів буклетів із зображенням,

Нормативно заявлені позовні вимоги позивач обґрунтовує ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», ст. 157 господарського кодексу України (далі ГК України), ст. 500 Цивільного кодексу України (далі ЦК України), ст.ст. 3, 54, 56, 57 Господарського процесуального кодексу України (далі ГПК України).

У відзиві, що отриманий судом 05.10.2015 року, відповідач заперечує проти задоволення заявлених позовних вимог, зазначаючи, що відповідач діє на ринку України з 13.07.1998 року та мав назву «Донтехобладнання», з 04.08.2006 року останнім змінено юридичну назву на ТОВ «Енергомашкомплект-Донбас», в редакції Статуту підприємства від 15.02.2007 року зазначено скорочене найменування англійською мовою як «EMC-DONBASS», на основі якого особисто генеральним директором підприємства ОСОБА_2. розроблено зображення DONBASS, права на яке захищаються свідоцтвом №165433. Відповідач почав використовувати позначення з 2007року, на підтвердження чого останнім надано відповідні докази. Найважливішим доказом попереднього користування знаком відповідач вважає лист №7/01-04-08 від 01.04.2008 року, яким директор ТОВ «Енергомашкомплект-Донбас» ОСОБА_2 пропонує позивачу використовувати в його діяльності фірмовий знак відповідача, дилерських свідоцтв за 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 роки, бази постачальників за 2003-2006 роки, клієнтської бази за 2003-2006 роки, сторінки з каталогу виставок 2006-2007 років, бухгалтерських виписок про сплату за участь у виставці, підтвердження оплати реклами ТОВ«Енергомашкомплект» в друкованих виданнях «Бізнес прайс-листи», витягу з ЄДРПОУ щодо ТОВ «Донтехоборудованіє», свідоцтва та договору доручення про представництво №1/10-1-08 від 10.01.2009 року, дипломів учасників виставок, підтвердження оплат за 2006-2013 роки, каталогів за 2008, 2010, 2012 роки, листівок, підтвердження оплат, акту №134/23-604/32556755 від 05.08.2009 року, рейтингу ТОВ «Енергомашкомплект» з 2011 по 2014 роки, актів звірки ТОВ «Енергомашкомплект-Донбас» та ТОВ «Енергомашкомплект», оборотно-сальдових відомостей 2011-2013 років, скріншоту сайту з новинами, листа №224 від 24.05.2013 року, електронного листа від 10.06.2013 року, скріншотів сторін сайтів із зображенням значка з восьми пелюстками, заява від 26.11.2015року, листів №643 від 07.11.2007 року, №163 від 12.02.2007 року, №10 від 19.01.2007 року, переліку продукції на складі, фінансового звіту, оборотно-сальдової відомості, Статуту ТОВ «Енергомашкомплект» першої редакції, роздруківки з сайтів.

На підтвердження заперечень, викладених у відзиві, відповідач надав суду належним чином засвідчені копії: Статуту підприємства, листа №1/07-07 від 02.07.2007 року, договору №2522 від 28.10.2007 року, листів №1/03-07 від 26.03.2007 року, №1/12-09-07 від 12.09.2007року, запиту-телефонограми ТОВ «Донецьк-Втома», листа №4021/4175 від 12.09.2007 року, скріншоту сторінки інтернет-сайту ТОВ «Енергомашкомплект-Донбас», візитних карток провідних спеціалістів та керівника підприємства, листів №1/04-07/6 від 06.09.2007 року, №3/11-03-08, комерційних пропозицій №2/11-03-08 від 11.03.2008 року, №3/7-03-08 від 07.03.2008 року, №6/12-03-08 від 12.03.2008 року, листа №2/21-02-08 від 21.02.2008 року, телефонограми №14/9-103 від 28.02.2008 року, договору №249/12 від 04.03.2008 року, додатку №1 до договору, наказу №5 від 09.03.2004 року, договору №4028/166-07 від 03.07.2007 року, дозволу виробника №283/13 від 2007 року, договору №1/19-11-07-UKR від 19.11.2007 року, свідоцтва №50 від 04.04.2008 року, свідоцтва №4021/1763 від 08.04.2008 року, дозволу №70-02/08 від 22.02.2008 року, свідоцтва №1/08-05-08 від 08.01.2008 року, сертифікату представника від ТОВ «Новокаховський електромашинобудівний завод» №4021/608 сб від грудня 2013 року, свідоцтва від 09.01.2014року, свідоцтва №4300/27/2д, договору №1/07-11-08 від 07.11.2008 року, сертифікату від 2008 року, листа №7/01-04-08 від 01.04.2008 року, рекламного букету машинобудівного заводу «МЕТАБ», скріншоту сторінки інтернет-сайту позивача, претензії №7/24-05-13 від 24.05.2013 року, скріншоту сторінки інтернет-сайту підприємства.

Ухвалою суду від 26.08.2015 року у справі призначено судову експертизу з питань інтелектуальної власності, провадження у справі зупинено.

Внаслідок необхідності постановки додаткових питань на вирішення експерту, 04.11.2015 року провадження у справі поновлено.

Ухвалою суду від 12.11.2015 року строк розгляду спору продовжено на пятнадцять днів, розгляд справи відкладено.

Протоколом автоматизованого визначення складу колегії суддів від 03.12.2015 року призначено колегіальний розгляд справи у складі головуючого судді Осадчої А.М., суддів Мельниченко Ю.С., Левшиної Г.В.

12.01.2016 року протоколом автоматичної зміни складу колегії суддів визначено наступний склад колегії для розгляду справи №905/841/15: головуючий суддя Осадча А.М., судді Кучерява О.О., Мельниченко Ю.С.

Ухвалою суду від 12.02.2016 року у справі призначено судову експертизу з питань інтелектуальної власності, поставлено додаткові питання на вирішення судовому експерту, провадження у справі зупинено.

06.07.2016 року від Науково-дослідного центру судових експертиз з питань інтелектуальної власності надійшов висновок №216/15, відповідно до якого судовим експертом ОСОБА_3 проведено експертизу та надано відповідь на поставлені судом питання: товари та послуги, які виробляє, надає ТОВ «Енергомашкоплект-Донбас» з використанням знаку, що захищений свідоцтвом України №165433, є однорідними із товарами та послугами, які виробляє, надає ТОВ «Енергомашкомплект», а саме: товари 7 класу МКТП; позначення Товариства з обмеженою відповідальністю «Енергомашкомплект» м. Київ, які складаються з образотворчого та шрифтового елементів , які зазначені у Статуті Товариства з обмеженою відповідальністю «Енергомашкомплект» м. Київ та інших документах підприємства, які містяться в матеріалах справи та складені у період до 29.09.2011 року, є схожими настільки, що їх можна сплутати зі знаком для товарів і послуг, що охороняються свідоцтвом України №165433 та права на який належать Товариству з обмеженою відповідальністю «Енергомашкомплект-Донбас» м. Донецьк .

08.07.2016 року провадження у справі поновлено.

Протоколом автоматичної зміни складу колегії суддів від 15.08.2016 року склад судової колегії змінено: головуючий суддя Осадча А.М., судді Кучерява О.О., Кротінова О.В.

Ухвалою суду від 16.08.2016 року у судове засідання викликано експерта ОСОБА_3 для надання пояснень стосовно висновку експерта №216/15.

Розгляд справи відкладався.

05.09.2016 року від Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності надійшли письмові пояснення судового експерта ОСОБА_3 щодо висновку №216/5 від 29.06.2016 року, в яких остання зазначає, що відповідь на поставлені питання не потребують спеціальних знань, учасники процесу можуть самостійно ознайомитися із документами, які долучені до матеріалів справи. Належність та допустимість доказів встановлює суд. Питання щодо використання ТОВ«Енергомашкоплект» у власній господарській діяльності знака для товарів і послуг, що захищений свідоцтвом України №165433 не відноситься до предмету судової експертизи. Такі питання відносяться до факту встановлення права, а отже, є правовим.

Протоколом автоматичної зміни складу колегії суддів від 03.10.2016 року визначено наступний склад колегії суддів: головуючий суддя Осадча А.М., судді Кротінова О.В., Мельниченко Ю.С.

Представник позивача у судове засідання 04.10.2016 року зявився, підтримав заявлені позовні вимоги з урахуванням заяви про їх уточнення.

Представник відповідача у судове засідання 04.10.2016 року не зявився, про час та місце судового розгляду справи повідомлений належним чином у відповідності з рекомендаціями, що надані у п. 6 Інформаційного листа Вищого господарського суду України "Про Закон України "Про здійснення правосуддя та кримінального провадження у зв'язку з проведенням антитерористичної операції" № 01-06/2052/14 від 01.12.2014, яким передбачено особливості повідомлення сторін судового процесу у разі знаходження підприємства на території проведення АТО.

Адреса місцезнаходження ТОВ «Енергомашкомплект-Донбас», що зазначена ЄДРПОУ: 83004, Донецька область, м. Донецьк, вул. Артема, буд. 169 «ш», оф. 5. Відомості щодо перереєстрації юридичної особи відсутні.

Як встановлено у актах канцелярії господарського суду Донецької області внаслідок того, що згідно листа Харківської дирекції УДППЗ Укрпошта №7-14-286 від 24.06.2016року відділення поштового звязку призупинили приймання та пересилання поштових відправлень на адресу населених пунктів Донецької та Луганської областей, канцелярія суду не має можливості направити поштову кореспонденцію (ухвали суду) на юридичну адресу відповідача.

Інформація про час і місце судових засідань щодо розгляду справи №905/841/15 розміщувалась на сторінці господарського суду Донецької області офіційного веб-порталу "Судова влада в Україні" в мережі Інтернет (www.court.gov.ua/sudy/). Матеріали справи містять роздруковані та оформлені належним чином сторінки з відповідним повідомленням.

З огляду на викладене, суд здійснив всі можливі дії направлені на повідомлення відповідача про час та місце судового розгляду справи. Факт обізнаності відповідача з завяленими позовними вимогами та наявністю судового провадження виходить з наявності письмових звернень до суду.

Згідно із пунктом 3.9.2 Постанови пленуму Вищого господарського суду України Про деякі питання практики застосування Господарського процесуального кодексу України судами першої інстанції № 18 від 26.12.2011року у випадку нез'явлення в засідання господарського суду представників обох сторін або однієї з них справа може бути розглянута без їх участі, якщо неявка таких представників не перешкоджає вирішенню спору.

Суд вважає за можливе розглянути спір в порядку ст. 75 ГПК України за наявними в справі матеріалами, оскільки їх цілком достатньо для правильної юридичної кваліфікації спірних правовідносин, а відсутність належним чином повідомленого представника відповідача у світлі приписів ст.ст. 4-3, 22, 33 та 77 цього Кодексу істотним чином не впливають на таку кваліфікацію і не можуть вважатися належною підставою для подальшого відкладання розгляду справи.

Відповідно до положень статті 81-1 ГПК України судом складено протокол, який долучено до матеріалів справи. З клопотаннями про здійснення фіксації судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу сторони до суду не звертались.

Вивчивши матеріали справи і дослідивши надані в порядку статті 43 ГПК України письмові докази в їх сукупності та взаємозвязку, суд дійшов висновку про задоволення позову, зважаючи на таке.

Відповідно до ст. 492 ЦК України торговельною маркою може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень, які придатні для вирізнення товарів (послуг), що виробляються (надаються) однією особою, від товарів (послуг), що виробляються (надаються) іншими особами. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, літери, цифри, зображувальні елементи, комбінації кольорів.

Суб'єктами права інтелектуальної власності на торговельну марку є фізичні та юридичні особи. Набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчується свідоцтвом. Умови та порядок видачі свідоцтва встановлюються законом. Обсяг правової охорони торговельної марки визначається наведеними у свідоцтві її зображенням та переліком товарів і послуг, якщо інше не встановлено законом (ст.ст. 493, 494 ЦК України).

Відповідно до ст. 1 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (далі Закон) знаком є позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб.

Статтею 5 Закону встановлено, що право власності на знак засвідчується свідоцтвом. Строк дії свідоцтва становить 10 років від дати подання заявки до Установи і продовжується Установою за клопотанням власника свідоцтва щоразу на 10 років, за умови сплати збору в порядку, встановленому пунктом 2 статті 18 цього Закону. Обсяг правової охорони, що надається, визначається зображенням знака та переліком товарів і послуг, внесеними до Реєстру, і засвідчується свідоцтвом з наведеними у ньому копією внесеного до Реєстру зображення знака та переліком товарів і послуг. Право на одержання свідоцтва у порядку, встановленому цим Законом, має будь-яка особа, об'єднання осіб або їх правонаступники.

У п. 1.5 Постанови Пленуму ВГСУ №12 від 17.10.2012 року передбачено, що у застосуванні законів про охорону прав інтелектуальної власності судам слід враховувати одночасне вживання в них деяких відмінних один від одного, але тотожних за своїм правовим змістом термінів, якими визначаються окремі об'єкти права інтелектуальної власності, як-от: "знаки для товарів і послуг" і "торговельні марки"; "фірмове найменування" і "комерційне (фірмове) найменування"; "топографії інтегральних мікросхем" і "компонування інтегральної мікросхеми".

Таким чином, суд приходить до висновку про тотожність за своїм правовим змістом термінів «торговельна марка» та «знак для товарів і послуг».

Згідно зі ст. 495 ЦК України майновими правами інтелектуальної власності на торговельну марку є:1) право на використання торговельної марки; 2) виключне право дозволяти використання торговельної марки; 3) виключне право перешкоджати неправомірному використанню торговельної марки, в тому числі забороняти таке використання; 4) інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом.

Статтею 157 Господарського кодексу України встановлено, що право інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчується свідоцтвом у випадках і порядку, передбачених законом. Використанням торговельної марки у сфері господарювання визнається застосування її на товарах та при наданні послуг, для яких вона зареєстрована, на упаковці товарів, у рекламі, друкованих виданнях, на вивісках, під час показу експонатів на виставках і ярмарках, що проводяться в Україні, у проспектах, рахунках, на бланках та в іншій документації, пов'язаній з впровадженням зазначених товарів і послуг у господарський (комерційний) обіг. Свідоцтво надає право його володільцеві забороняти іншим особам використовувати зареєстровану торговельну марку без його дозволу, за винятком випадків правомірного використання торговельної марки без його дозволу.

Відповідно до ст. 16 Закону права, що випливають із свідоцтва, діють від дати подання заявки. Свідоцтво надає його власнику право використовувати знак та інші права, визначені цим Законом. Використанням знака визнається: нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов'язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення); застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстровано; застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет. Знак визнається використаним, якщо його застосовано у формі зареєстрованого знака, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованого знака лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності знака. Свідоцтво надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди, якщо інше не передбачено цим Законом: позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг, якщо внаслідок такого використання ці позначення і знак можна сплутати. Виключне право власника свідоцтва забороняти іншим особам використовувати без його згоди зареєстрований знак не поширюється на здійснення будь-якого права, що виникло до дати подання заявки.

Як вбачається з наданих сторонами доказів, а саме копій свідоцтва на знак для товарів і послуг №165433 та виписки №1106 від 07.10.2014 року з Державного реєстру свідоцтв на знаки для товарів і послуг відносно свідоцтва №165433, відповідачу - ТОВ"Енергомашкомплект-Донбас" 10.01.2013 року видано свідоцтво, яким захищаються права на позначення DONBASS для товарів кл. 7, 35 МКТП, дата подачі заявки - 29.09.2011 року.

Предмет позовних вимог - визнання за ТОВ "Енергомашкомплект" права попереднього користування знаком для товарі і послуг, .

Частиною 1 ст. 500 ЦК України передбачено, що будь-яка особа, яка до дати подання заявки на торговельну марку або, якщо було заявлено пріоритет, до дати пріоритету заявки в інтересах своєї діяльності добросовісно використала торговельну марку в Україні або здійснила значну і серйозну підготовку для такого використання, має право на безоплатне продовження такого використання або використання, яке передбачалося зазначеною підготовкою (право попереднього користувача).

З п. 2.1 Статуту ТОВ "Енергомашкомплект" (нова редакція), зареєстрованого Подільською районною у м. Києві державною адміністрацією 12.05.2008 року, вбачається, що Товариство є юридичною особою, яка має круглу печатку з логотипом, що складається з образотворчого та шрифтового елементів. Абревіатура назви підприємства латиною ідентифікують компанію, а образотворчі компоненти - уніфікують стиль, відтворюють основні напрями діяльності Енергомашкомплект. Рух графічних елементів підкреслює обмінну, посередницьку та зовнішньоекономічну діяльність підприємства. Чітка геометрія ліній (кожен елемент розташовано під кутом 45о по відношенню до попереднього) відображає ремонтні та реставраційні роботи. Окреме розташування елементів створює внутрішній та зовнішній простір, що відповідає основній меті діяльності компанії - експортно-імпортній діяльності. Також Статут містить зображення .

Крім того, 15.01.2008року між позивачем (Постачальник) та ТОВ"Енергомашкомплект-Донбас" (Представник) укладено договір-доручення про представництво №1/10-02-09, за п. 1.1 якого Постачальник делегує представнику право на розповсюдження та просування продукції, в подальшому - товар. Рівень ексклюзивності прав, що надаються Постачальником Представнику, визначається у сертифікаті, який є невід'ємною частиною даного договору.

Із сертифікатів до вищевказаного договору, належним чином засвідчена копія якого міститься в матеріалах справи, вбачається, що ТОВ "Енергомашкомплект - Донбас" є регіональним представником ТОВ "Енергомашкомплект" та має право на рекламу, визначення попиту, укладення від свого імені договорів на реалізацію та гарантійне обслуговування продукції підприємств-виробників, перелік яких затверджено у даному сертифікаті.

10.01.2009 року між сторонами укладено ще один договір-доручення про представництво №1/10-01-08 та позивачем видано відповідачу сертифікати про представництво.

Як вбачається з листа №224 від 24.05.2013 року, дилерські свідоцтва окремих заводів видані на ТОВ "Енергомашкомплект" м. Київ і з 24.05.2013 року підприємтсво ТОВ "Енергомашкомплект-Донбас" м. Донецьк не має права на участь в тендерах і реалізацію продукції від свого імені за номенклатурою перелічених заводів як регіональний представник ТОВ "Енергомашкомплект" м. Київ.

За приписами ч. 1 ст. 41 ГПК України для роз'яснення питань, що виникають при вирішенні господарського спору і потребують спеціальних знань, господарський суд призначає судову експертизу.

Відповідно до п. 2 постанови Пленуму Вищого господарського суду України "Про деякі питання практики призначення судової експертизи" №4 від 23.03.2012р. судова експертиза призначається лише у разі дійсної потреби у спеціальних знаннях для встановлення фактичних даних, що входять до предмета доказування, тобто у разі, коли висновок експерта не можуть замінити інші засоби доказування. Якщо наявні у справі докази є взаємно суперечливими, їх оцінку в разі необхідності може бути здійснено господарським судом з призначенням відповідної судової експертизи.

У висновку призначуваної у справі судової експертизи з питань інтелектуальної власності №216/15, судовим експертом ОСОБА_3 встановлено, що товари та послуги, які виробляє, надає ТОВ «Енергомашкоплект-Донбас» з використанням знаку, що захищений свідоцтвом України №165433, є однорідними із товарами та послугами, які виробляє, надає ТОВ «Енергомашкомплект», а саме: товари 7 класу МКТП; позначення Товариства з обмеженою відповідальністю «Енергомашкомплект» м. Київ, які складаються з образотворчого та шрифтового елементів , які зазначені у Статуті Товариства з обмеженою відповідальністю «Енергомашкомплект» м. Київ та інших документах підприємства, які містяться в матеріалах справи та складені у період до 29.09.2011 року, є схожими настільки, що їх можна сплутати зі знаком для товарів і послуг, що охороняються свідоцтвом України №165433 та права на який належать Товариству з обмеженою відповідальністю «Енергомашкомплект-Донбас» м. Донецьк.

Судовий експерт не надав відповідь на питання: "Чи використовувався ТОВ "Енергомашкомплект-Донбас" у період з 02.07.2007року по 29.09.2011року у власній господарській діяльності відповідний знак для товарів і послуг та чи є він тотожним або схожими настільки, що їх можна сплутати з позначеннями Товариства з обмеженою відповідальністю "Енергомашкомплект м.Київ, які складаються з образотворчого та шрифтового елементів , які зазначені у Статуті Товариства з обмеженою відповідальністю "Енергомашкомплект м.Київ та інших документах підприємства, які містяться в матеріалах справи та складені у період до 29.09.2011року?", оскільки обов"язок оплати судової експертизи в цій частині було покладено на відповідача та останнім не виконано.

У письмових посяненнях, які надані суду судовим експертом, визначено, відповідь на питання щодо використання знаку не потребує спеціальних знань, відноситься до правових питань.

Таким чином, факт використання відповідного знаку до моменту подачі заявки встановлюється судом на підставі доказів, що надані сторонами.

Судом встановлено, що при розповсюдженні продукції та наданні послуг, що підпадають під визначення товарів кл. 7 та послуг кл. 35 МКТП, ТОВ "Енергомашкомплект" м.Київ у період 2008-2010роки використовувало позначення , , що підтверджується, зокрема, договором підряду №5/10-04 ДП на розміщення інформації про замовника від 10.04.2008 року з додатком №1 (найменування робіт), рахунком-фактурою №30-11 від 30.05.2008 року, актом виконаних робіт від 30.05.2008 року, договором з дилером №09-2009 від 01.01.2009 року, дилерським договором №4300/60/10Д від 01.02.2010 року, накладними №187 від 04.06.2008 року з довіреністю форми М-2 серії ЯПГ №103662 від 06.06.2008 року, №208 від 27.06.2008 року з довіреністю форми м-" ерії ЯНУ №517422/72 від 27.06.2008 року, митною декларацією №100000009/8/139516 від 04.07.2015 року із товаротранспортною накладною №0012920 форми CMR, накладною №353 від 29.09.2008 року з довіреністю форми М-2 серії ЯМЦ №361856 від 25.09.2008 року, накладною №406 від 28.11.2008 року з актом прийому-передачі №119 від 28.11.2008 року, накладною №422 від 18.12.2008 року з довіреністю форми М-2 №116 від 17.12.2008 року, накладною №29051 від 29.05.2009 року з довіреністю форми М-2 №96 від 29.05.2009 року, накладними №4061 від 04.06.2009 року, №2061 від 04.06.2009 року з довіреністю форми М-2 серії ЯПК №635916 від 03.06.2009 року, накладною №8072 від 15.07.2009 року з довіреністю форми М-2 №1001 від 14.07.2009 року, накладною №23074 від 23.07.2009 року з довіреністю форми М-2 №226 від 23.07.2009 року, накладною №22096 від 22.09.2009 року з довіреністю форми М-2 серії ААА №175773 від 22.09.2009 року, накладною №25093 від 28.09.2009 року з довіреністю форми М-2 №669 від 28.09.2009 року, накладною №30092 від 30.09.2009 року з довіреністю форми М-2 №109 від 29.09.2009 року, накладною №29101 від 29.10.2009 року з довіреністю М-2 №1 від 22.10.2009 року, накладною №18114 від 18.11.2009 року з довіреністю форми М-2 серії НБМ №675426/1216 від 18.11.2009 року, накладною №30116 від 30.11.2009 року з довіреністю форми М-2 серії ААА №218072 від 30.11.2009 року, накладних №9123 від 09.12.2009 року, №9122 від 09.12.2009 року, №15121 від 15.12.2009року з довіреністю форми М-2 №1580 від 09.12.2009 року, накладною №23121 від 24.12.2009 року з довіреністю форми М-2 №0806 від 23.12.2009 року, накладною №25122 від 25.12.2009 року з довіреністю форми М-2 №134 від 24.12.2009 року, накладною №1041 від 01.04.2010 року з довіреністю форми М-2 №446 від 11.04.2010 року, накладною №22044 від 30.04.2010 року з довіреністю форми М-2 №892 від 09.05.2010 року, накладною №6052 від 06.05.2010 року з довіреністю форми М-2 №46 від 05.05.2010 року, актом приймання-передавання згідно з додатковою угодою №1 від 12.03.2010 року до договору від 11.03.2010 року №214/БМТЗ-10, накладною №28052 від 28.05.2010 року з довіреністю форми М-2 №0689 від 28.05.2010 року, накладною №6071 від 06.07.2010 року з довіреністю форми М-2 №552 від 15.07.2010 року, накладною №29074 від 29.07.2010 року з довіреністю форми М-2 №793 від 29.07.2010 року, накладною №29071 від 29.07.2010 року з довіреністю форми М-2 №96 від 26.07.2010 року.

Як встановлено у Постанові Пленуму ВГСУ №12 від 17.10.2012 року право попереднього користувача виникає з факту використання ним знака для товарів і послуг до дати подання заявки власником свідоцтва на знак. Якщо стороною у справі не доведено обставин, що свідчать про добросовісне використання нею знака для товарів і послуг в Україні або здійснення значної і серйозної підготовки до такого використання до дати подання іншою стороною заявки на цей знак, у господарського суду відсутні підстави для висновку про наявність права попереднього користувача на відповідний знак.

Пунктом 66 вказаної постанови передбачено, що відповідно до пункту 6 статті 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" виключне право власника свідоцтва забороняти іншим особам використовувати без його згоди зареєстрований знак не поширюється на здійснення будь-якого права, що виникло до дати подання заявки або, якщо було заявлено пріоритет, до дати пріоритету заявки. Такими правами, що виникли до дати подання власником свідоцтва заявки на реєстрацію знака, можуть бути, зокрема, права іншої особи на комерційне (фірмове) найменування, географічне зазначення чи промисловий зразок, а також використання іншою особою позначення, тотожного або схожого із зареєстрованим знаком, до дати подання заявки або, якщо було заявлено пріоритет, - до дати пріоритету заявки.

У матеріалах справи №905/841/15 міститься первинна документація ТОВ «Енергомашкомплект» та рекламні матеріали, які свідчать про застосування позивачем у діловій переписці та при здійсненні господарської діяльності означених знаків.

Доводи відповідача стосовно недобросовісності використання позивачем знаку для товарів і послуг суд вважає неспроможними, оскільки вони стосуються створення та порядку використання знаку безпосередньо відповідачем, а визначальним для вирішення спору по суті є не встановлення факту створення знаку або первісності його використання кожною з сторін, а використання знаку позивачем добросовісно до моменту подачі відповідної заявки відповідачем.

Як вбачається з матеріалів справи, сторони знаходились у господарських правовідносинах, відповідачу передавалось право на розповсюдження та просування продукції, видані сертифікати на представництво.

Відповідач у відзиві посилається, що листом №7/01-04-08 від 01.04.2008 року запропонував позивачу застосовувати використовуваний ним фірмовий знак в якості власного з вказанням на ньому територіальної приналежності в м. Києві.

Таким чином, наявність даного листа спростовує твердження відповідача про недобросовісність використання знака, оскільки відповідач пропонував таке використання та усвідомлював його наслідки.

З огляду на вищенаведене, суд вважає доведеним факт добросовісного використання позивачем знаку для товарів і послуг до подачі відповідачем відповідної заяви (29.09.2011року), наслідком чого стало отримання свідоцтва на знак для товарів і послуг №165433 на знак DONBASS.

Згідго висновку судової експертизи товари та послуги, які виробляє, надає ТОВ «Енергомашкоплект-Донбас» з використанням знаку, що захищений свідоцтвом України №165433, є однорідними із товарами та послугами, які виробляє, надає ТОВ «Енергомашкомплект», а саме: товари 7 класу МКТП; позначення Товариства з обмеженою відповідальністю «Енергомашкомплект» м. Київ, які складаються з образотворчого та шрифтового елементів , які зазначені у Статуті Товариства з обмеженою відповідальністю «Енергомашкомплект» м. Київ та інших документах підприємства, які містяться в матеріалах справи та складені у період до 29.09.2011 року, є схожими настільки, що їх можна сплутати зі знаком для товарів і послуг, що охороняються свідоцтвом України №165433 та права на який належать Товариству з обмеженою відповідальністю «Енергомашкомплект-Донбас» м.Донецьк.

Враховуючи вищевикладене, суд прийшов до висновку про задоволення позовних вимог у повному обсязі.

Оскільки судом прийняте рішення про задоволення позовних вимог, витрати зі сплати судового збору в сумі 1218,00 грн. та проведення судової експертизи в сумі 15966,72 грн. у відповідності до положень статті 49 ГПК України покладаються на відповідача.

На підставі вищенаведеного, керуючись ст.ст. 1, 5, 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», ст. 492, 493, 494, 495, 500 Цивільного кодексу України, ст. 157 Господарського кодексу України, ст. ст. 4-2, 4-3, 22, ч. 1 ст. 32, ч. 5 ст. 42, 43, 44, 49, 82-85, 115, 116 Господарського процесуального кодексу України, суд -

ВИРІШИВ:

Позовні вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю "Енергомашкомплект м.Київ до Товариства з обмеженою відповідальністю "Енергомашкомплект Донбас м.Донецьк про визнання права попереднього користування знаком для товарів і послуг задовольнити.

Визнати за Товариством з обмеженою відповідальністю "Енергомашкомплект м.Київ ( 04071, м. Київ, вул. Почайнинська, 25/49, оф. 74, ідентифікаційний род 32556755) право попереднього користування на знак ,

(чорного, білого, сірого та синього кольорів) для товарів та послуг наступних класів Міжнародної класифікації товарів і послуг:

Кл.7: вакуумні насоси (помпи) (машини); відцентрові насоси (помпи); мастильні насоси (помпи); насоси (помпи) (машини); насоси (помпи) (частини машин і двигунів); насоси (помпи) до нагрівального устатковання; насоси (помпи) для пива; повітрювальні насоси (помпи) до акваріумів; діафрагми (мембрани) до насосів (помп); повітряні насоси (помпи) (гаражне устатковання); електродвигуни, крім призначених до наземних транспортних засобів; турбокомпресори; вентилятори до двигунів; паси вентиляторів до двигунів; повітродувні машини або вентилятори для ущільнювання, всмоктування і переміщування зерна; редуктори (зменшувальні, знижувальні передавачі), крім призначених до наземних транспортних засобів; зварювальні агрегати електричні; баки розширювальні (частини машин); електрогенератори до велосипедів; генератори змінного струму; генератори постійного струму; тягові паси до генераторів постійного струму; щітки до генераторів постійного струму; генератори струму; електрогенератори; електрогенератори аварійні, допоміжні, запасні; гідравлічні двигуни; двигуни до човнів; двигуни суднові; двигуни, крім призначених до наземних транспортних засобів; двигуни до літаків; двигуни до повітроплавних апаратів; двигуни до транспортних засобів на повітряних подушках; реактивні двигуни, крім призначених до наземних транспортних засобів; двигуни на стисненому повітрі; тягові двигуни, крім призначених до наземних транспортних засобів; кожухи (капоти) (деталі машин); компресори (машини); компресори до холодильників і рефрижераторів; компресори повітряні; конвеєри (транспортери) (машини); стрічкові транспортери, конвеєри; корпуси (деталі машин); крани мостові (перемісні); дерик-крани; зливні крани (водовіддільники); крани (деталі машин або двигунів); крани підіймальні; машини вібраційні промислові; повітродувні машини (міхи); повітродувні машини для стискання, всмоктування і переміщування газів; повітровсмоктувальні машини (для пилу тощо); електромеханічні машини для хімічної промисловості; керувальні механізми гідравлічні до машин і двигунів; керувальні механізми до машин або двигунів; керувальні механізми пневматичні до машин і двигунів;

Кл.35: послуги постачання для інших (закуповування товарів та надавання постачальницьких послуг іншим фірмам); сприяння продажеві (посередництво); сприяння продажеві через світову комп'ютерну мережу інтернет; демонстрування товарів; розміщування в одному місці; на користь іншим особам; асортименту товарів,; яке дає змогу, покупцям зручно оглядати і купувати ці товари в магазинах оптової та роздрібної торгівлі; та в місцях; облаштованих для торгівлі; в інтернет-магазинах; за допомогою каталогів; електронних засобів,; через веб-сайти або шляхом замовлення товарів за телевізійною рекламою; влаштовування виставок та ярмарків на комерційні або рекламні потреби;представляння продуктів через засоби комунікації з метою роздрібного продажу; розміщування рекламної інформації в світовій комп'ютерній мережі інтернет на веб- сторінках і на веб-сайтах; рекламування через комп'ютерну мережу; послуги з розміщування рекламних матеріалів; рекламування; розповсюджування зразків; розповсюджування рекламних матеріалів; розсилання поштою рекламних матеріалів; телевізійне рекламування; оформляння вітрин; ділове інформування; агентства комерційного інформування.

Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю "Енергомашкомплект Донбас м.Донецьк ( 83004, м. Донецьк, вул. Артема, 169 «ш», оф. 5, ідентифікаційний код 24467062) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Енергомашкомплект м.Київ ( 04071, м. Київ, вул. Почайнинська, 25/49, оф. 74, ідентифікаційний род 32556755) витрати з оплати судової експертизи у розмірі 15966,72 грн., судовий збір у розмірі 1218,00грн.

Рішення господарського суду може бути оскаржене до Донецького апеляційного господарського суду протягом десяти днів. У разі якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частину рішення, зазначений строк обчислюється з дня підписання рішення, оформленого відповідно до статті 84 цього Кодексу.

Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після розгляду справи апеляційним господарським судом.

У судовому засіданні 04.10.2016року оголошено вступну та резолютивну частину рішення суду.

Повний текст рішення суду складено та підписано 10.10.2016року.

Головуючий суддя А.М. Осадча

Суддя Ю.С. Мельниченко

Суддя О.В. Кротінова