УХВАЛА

17.10.2016№ 910/15551/16

Господарський суд міста Києва у складі судді Марченко О.В., за участю секретаря судового засідання Роздобудько В.В.,

розглядаючи у відкритому судовому засіданні

справу №910/15551/16

за позовом DIAGEO BRANDS B.V. (Діаджео Брендз Бі.Ві.; далі - Компанія), м. Амстердам, Нідерланди,

до Державної служби інтелектуальної власності України, м. Київ, та

товариства з обмеженою відповідальністю «Сімферопольський вино-коньячний завод», м. Дніпро,

про визнання торговельних марок добре відомими, визнання недійсними свідоцтв України №206769, №206770, №206771 на знаки для товарів і послуг та припинення порушення прав на торговельні марки,

за участю представників:

позивача - Коваля А.М. (довіреність від 19.04.2016 №б/н);

відповідача-1 - Запорожець Л.Г. (довіреність від 21.11.2014 №1-8/8566).

відповідача-2 - Литвинової М.Ю. (довіреність від 13.10.2016 №б/н),

ВСТАНОВИВ:

Компанія звернулася до господарського суду міста Києва з позовом, в якому просить суд:

- визнати знак для товарів і послуг «Johnnie Walker» добре відомим в Україні станом на 17.09.2015 для товару33 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі - МКТП) «віскі» стосовно Компанії;

- визнати знак для товарів і послуг «Johnnie Walker Blue Label» добре відомим в Україні станом на 17.09.2015 для товару 33 класу МКТП «віскі» стосовно Компанії;

- визнати знак для товарів і послуг «Johnnie Walker Red Label» добре відомим в Україні станом на 17.09.2015 для товару 33 класу МКТП «віскі» стосовно Компанії;

- визнати знак для товарів і послуг «Johnnie Walker Black Label» добре відомим в Україні станом на 17.09.2015 для товару 33 класу МКТП «віскі» стосовно Компанії;

- визнати знак для товарів і послуг «» добре відомим в Україні станом на 17.09.2015 для товару 33 класу МКТП «віскі» стосовно Компанії;

- визнати знак для товарів і послуг «» добре відомим в Україні станом на 17.09.2015 для товару 33 класу МКТП «віскі» стосовно Компанії;

- визнати знак для товарів і послуг «» добре відомим в Україні станом на 17.09.2015 для товару 33 класу МКТП «віскі» стосовно Компанії;

- визнати повністю недійсним свідоцтво України №206769 на знак для товарів і послуг «» (заявка від 18.09.2015 №m201516076), власником якого є товариство з обмеженою відповідальністю «Сімферопольський вино-коньячний завод» (далі - Товариство);

- зобов'язати Державну службу інтелектуальної власності України (далі - Служба) внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг (далі - Реєстр) стосовно визнання повністю недійсним свідоцтва України №206769 та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені «Промислова власність»;

- визнати повністю недійсним свідоцтво України №206770 на знак для товарів і послуг «» (заявка від 18.09.2015 №m201516079), власником якого є Товариство;

- зобов'язати Службу внести зміни до Реєстру стосовно визнання повністю недійсним свідоцтва України №205770 та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені «Промислова власність»;

- визнати повністю недійсним свідоцтво України №206771 на знак для товарів і послуг «» (заявка від 18.09.2015 №m201516081), власником якого є Товариство;

- зобов'язати Службу внести зміни до Реєстру стосовно визнання повністю недійсним свідоцтва України №205771 та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені «Промислова власність»;

- зобов'язати Товариство припинити порушення прав інтелектуальної власності Компанії на добре відомі торговельні марки «Johnnie Walker», «Johnnie Walker Blue Label», «Johnnie Walker Red Label», «Johnnie Walker Black Label», «»,«»,«»;

- заборонити Товариству використовувати схожі з добре відомими торговельними марками Компанії «Johnnie Walker», «Johnnie Walker Blue Label», «Johnnie Walker Red Label», «Johnnie Walker Black Label», «»,«»,«» позначення «Jack Talker», «Джек Толкер», «Blue Level», «Jack Talker Blue Level», «Джек Толкер Блю Левел», «Red Level», «Jack Talker Red Level», «Джек Толкер Ред Левел», «Black Level», «Jack Talker Black Level», «Джек Толкер Блек Левел» будь-якими шрифтами та алфавітами, словесні та комбіновані, шляхом заборони нанесення їх на пляшки та упаковки напою алкогольного міцного (Ukrainian Whiskye), етикетки напою алкогольного міцного (Ukrainian Whiskye), заборони зберігання напою алкогольного міцного (Ukrainian Whiskye) із зазначеним нанесенням вказаних позначень з метою пропонування для продажу, заборони пропонування для продажу напою алкогольного міцного (Ukrainian Whiskye), заборони продажу напою алкогольного міцного (Ukrainian Whiskye), експорту (вивезення) напою алкогольного міцного (Ukrainian Whiskye), заборони використання схожих позначень «Jack Talker», «Джек Толкер», «Blue Level», «Jack Talker Blue Level», «Джек Толкер Блю Левел», «Red Level», «Jack Talker Red Level», «Джек Толкер Ред Левел», «Black Level», «Jack Talker Black Level», «Джек Толкер Блек Левел» і діловій документації, зокрема, у листах, чеках, посвідченнях якості, в рекламі та в мережі Інтернет, зокрема, на сайті http://svkz.ua, включаючи посилання:

http://svkz.ua/ru/production/,

http://svkz.ua/ru/production/jack_talker,

http://svkz.ua/ua/production/,

http://svkz.ua/en/production/,

http://svkz.ua/ua/production/jack_talker,

http://svkz.ua/en/production/jack_talker;

- зобов'язати Товариство усунути схожі з добре відомими торговельними марками Компанії «Johnnie Walker», «Johnnie Walker Blue Label», «Johnnie Walker Red Label», «Johnnie Walker Black Label», «»,«»,«» словесні та комбіновані позначення «Jack Talker», «Джек Толкер», «Blue Level», «Jack Talker Blue Level», «Джек Толкер Блю Левел», «Red Level», «Jack Talker Red Level», «Джек Толкер Ред Левел», «Black Level», «Jack Talker Black Level», «Джек Толкер Блек Левел» з напоїв алкогольних міцних (Ukrainian Whiskye), з пляшок та етикеток напоїв алкогольних міцних (Ukrainian Whiskye), з ділової документації, зокрема, з листів, чеків, посвідчень якості, реклами та з мережі Інтернет, зокрема, з сайту http://svkz.ua, включаючи посилання:

http://svkz.ua/ru/production/,

http://svkz.ua/ru/production/jack_talker,

http://svkz.ua/ua/production/,

http://svkz.ua/ua/production/jack_talker,

http://svkz.ua/en/production/,

http://svkz.ua/en/production/jack_talker;

- зобов'язати Товариство вилучити з цивільного обороту та знищити напої алкогольні міцні (Ukrainian Whiskye) «Jack Talker Blue Level» («Джек Толкер Блю Левел»), «Jack Talker Red Level» («Джек Толкер Ред Левел»), «Jack Talker Black Level» («Джек Толкер Блек Левел») як такі, що були виготовлені та введені в цивільний оборот з порушенням прав інтелектуальної власності Компанії на добре відомі торговельні марки «Johnnie Walker», «Johnnie Walker Blue Label», «Johnnie Walker Red Label», «Johnnie Walker Black Label», «»,«»,«».

Ухвалою господарського суду міста Києва від 26.08.2016 порушено провадження у справі.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 06.09.2016 вжито заходів до забезпечення позову шляхом:

- заборони Товариству передавати у будь-який спосіб повністю чи частково право власності на знаки для товарів і послуг за свідоцтвами України №206769, №206770 та №206771 стосовно товарів 33 класу МКТП або ж відмовлятися від наведених свідоцтв;

- заборони Службі вносити зміни до Державного реєстру свідоцтв України стосовно власника знаків для товарів і послуг за свідоцтвами України №206769, №206770 та №206771 стосовно товарів 33 класу МКТП.

Позивач 08.09.2016 подав суду документи, підготовлені на виконання вимог ухвали суду про порушення провадження у справі, а також додаткові документи для приєднання до матеріалів справи, та речові докази, крім того, позивач подав клопотання про призначення судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності, на вирішення якої просить поставити такі питання:

« 1) Чи є торговельні марки «», «», «» за свідоцтвами України №№ 206769, 206770, 206771 від 10 грудня 2015 р. такими, що можуть ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар або надає послугу?

2) Чи є торговельні марки «», «», «» за свідоцтвами України №№ 206769, 206770, 206771 від 10 грудня 2015 р. схожими настільки, що їх можна сплутати з торговельними марками Johnnie Walker Blue Label, Johnnie Walker Red Label, Johnnie Walker Black Label, які Позивач просить визнати добре відомими?

3) Чи є позначення (і) Jack Talker, Джек Толкер (іі) Jack Talker Blue Level Джек Толкер Блю Левел, (iii) Jack Talker Red Level Джек Толкер Ред Левел (iv) Jack Talker Black Level Джек Толкер Блек Левел, які застосовуються Відповідачем 2, схожими настільки, що їх можна сплутати з торговельними марками Johnnie Walker, Johnnie Walker Blue Label, Johnnie Walker Red Label, Johnnie Walker Black Label, які Позивач просить визнати добре відомими?

4) Чи є позначення , , , які застосовуються Відповідачем 2, схожими настільки, що їх можна сплутати з торговельними марками «»,«»,«», які Позивач просить визнати добре відомими?

5) Чи є позначення (і) Blue Level, (іі) Red Level, (iii) Black Level, які застосовуються Відповідачем 2, схожими настільки, що їх можна сплутати з раніше зареєстрованими торговельними марками Позивача «Blue Label», «Red Label», «Black Label» за свідоцтвами України № 39859 від 17 травня 2004 p., № 3763 від 27 грудня 1994 p., № 3759 від 27 грудня 1994 p.?

6) Чи може використання Відповідачем 2 словесних та комбінованих позначень (і) Jack Talker, Джек Толкер (іі) Jack Talker Blue Level Джек Толкер Блю Левел, (iii) Jack Talker Red Level Джек Толкер Ред Левел (iv) Jack Talker Black Level Джек Толкер Блек Левел (v) Blue Lavel, (vі) Red Lavel, (vіі) Black Lavel (vііі) , (ix) , (x) ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар або надає послугу?».

Проведення такої експертизи позивач просить доручити атестованим судовим експертам у сфері інтелектуальної власності Науково - дослідного інституту інтелектуальної власності Академії правових наук України, або Науково-дослідному центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності, або Департаменту судової експертизи та експертних досліджень у сфері інтелектуальної власності Державної судової адміністрації України, або атестованим судовим експертам у сфері інтелектуальної власності Дорошенку Олександру Федоровичу чи Стародубову Ігорю Вадимовичу.

19.09.2016 Служба подала суду матеріали заявок на реєстрацію торговельних марок «Johnnie Walker», «Red Label», «Black Label», «Blue Label» за свідоцтвами України №3759, №3763, №3764, №39859 на ім'я Компанії та належним чином засвідчені витяги з Державного реєстру свідоцтв України на торговельні марки стосовно названих свідоцтв; матеріали заявок на реєстрацію знаків для товарів і послуг за свідоцтвами України №206769, №206770, №206771 на ім'я Товариства та належним чином засвідчені витяги з Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг стосовно названих свідоцтв.

Разом з тим, Служба 19.09.2016 подала суду відзив на позовну заяву, в якому зазначила про те, що: позивачем не надано жодного доказу того, що відповідачі порушили, оспорили або не визнали його права; наявність певних прав у відповідача-2 не є перешкодою для реалізації прав позивача, оскільки у матеріалах справи відсутні докази того, що відповідач-2 забороняв або іншим чином створював перешкоди позивачу у реалізації його прав; як вбачається з позовної заяви, позивач на підтвердження схожості порівнювальних позначень здійснює порівняльний аналіз знаків Компанії «Johnnie Walker», «Johnnie Walker Blue Label», «Johnnie Walker Red Label», «Jack Talker Blue Level», «Johnnie Walker Black Label» та знаків відповідача-2 «», «», «» лише їх окремих словесних частин «Jack Talker» та «Johnnie Walker»; проте при проведенні експертизи заявлені позначення розглядаються закладом експертизи в цілому, адже обсяг правової охорони, який надається зареєстрованому знаку, визначається зображенням знака в цілому (а не його окремим складовим частинам), а також переліком товарів і послуг; при співвідношенні цих позначень вбачається, що знаки для товарів і послуг позивача за свідоцтвами України №3759, №3763, №3764, №39859 відрізняється від знаків для товарів і послуг відповідача-2 за свідоцтвами України № 206769, №206770, №206771 за своєю фонетичною, графічною та семантичною відмінністю, а тому зазначені знаки не є схожими настільки, що їх можна сплутати по відношенню до товарів 33 класу МКТП; лише дослідження можливого фактичного використання позначень «», «», «» за свідоцтвами України №206769, №206770, №206771 в господарському обороті може дати відповідь на питання, чи вводять в оману споживача зазначені позначення відносно особи, яка виробляє товари, або є таким, що не виключає небезпеки введення в оману споживачів; таке дослідження повинно здійснюватися лише стосовно території України станом на дату подання заявок за свідоцтвами України №206769, №206770, №206771; єдиним належним доказом у справі про визнання недійсними свідоцтв України № 206769, №206770, №206771 на знаки для товарів і послуг з підстав невідповідності заявлених позначень умовам надання правової охорони може бути висновок відповідної судової експертизи; наявні в матеріалах документи не дають підстав вважати про добру відомість в Україні знаків ««Johnnie Walker», «Johnnie Walker Blue Label», «Johnnie Walker Red Label», «Johnnie Walker Black Label» добре відомим в Україні відносно товарів 33 класу МКТП станом на 17.09.2015.

Позивач 17.10.2016 подав суду клопотання про долучення до матеріалів справи додаткових документів.

17.10.2016 Служба подала суду перелік питань, які необхідно поставити на вирішення судовому експерту, а саме:

«- Чи є знак для товарів і послуг «» за свідоцтвом України № 206769 схожим настільки, що його можна сплутати зі знаками за свідоцтвами України №№ 3759, 3763, 3764, 39859 відносно товарів 33 класу МКТП?

- Чи є знак для товарів і послуг «» за свідоцтвом України № 206770 схожим настільки, що його можна сплутати зі знаками за свідоцтвами України №№ 3759, 3763, 3764, 39859 відносно товарів 33 класу МКТП?

- Чи є знак для товарів і послуг «» за свідоцтвом України № 206771 схожим настільки, що його можна сплутати зі знаками за свідоцтвами України №№ 3759, 3763, 3764, 39859 відносно товарів 33 класу МКТП?

- Чи є знак для товарів і послуг «» за свідоцтвом У країни №206769 таким, що може ввести споживачів в оману щодо особи, яка виробляє товар?

- Чи є знак для товарів і послуг «» за свідоцтвом України №206770 таким, що може ввести споживачів в оману щодо особи, яка виробляє товар?

- Чи є знак для товарів і послуг «» за свідоцтвом України №206771 таким, що може ввести споживачів в оману щодо особи, яка виробляє товар?».

Проведення судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності Служба запропонувала доручити: експертній установі Київському науково-дослідному інституту судових експертиз Міністерства юстиції України або судовим експертам Пейкрішвілі Мамуці Шотаєвичу чи Дорошенку Олександру Федоровичу.

Товариство 17.10.2016 подала суду перелік питань, які необхідно поставити на вирішення судовому експерту, а саме:

« 1. Чи є між торговельними марками Johnnie Walker, Johnnie Walker Blue Label, Johnnie Walker Red Label, Johnnie Walker Black Label та Jack Talker Blue Level (Джек Толкер Блю Левел), Jack Talker Red Level (Джек Толкер Ред Левел), Jack Talker Black Level (Джек Толкер Блек Левел) за свідоцтвами №№206769, №206770, №206771 відмінності, які відокремлюють торговельні марки першої групи від торговельних марок другої групи у сприйнятті споживачів та не дозволяють ввести їх в оману щодо особи, яка виробляє товар?

2. Чи є між торговельними марками Johnnie Walker, Johnnie Walker Blue Label, Johnnie Walker Red Label, Johnnie Walker Black Label та торговельними марками Jack Talker Blue Level (Джек Толкер Блю Левел), Jack Talker Red Level (Джек Толкер Ред Левел), Jack Talker Black Level (Джек Толкер Блек Левел) за свідоцтвами №№206769, №206770, №206771 відмінності, які не дозволяють сплутати споживачам торговельні марки першої групи та торговельні марки другої групи?

3. Чи є відмінності у позначеннях Johnnie Walker, Johnnie Walker Blue Label, Johnnie Walker Red Label, Johnnie Walker Black Label та позначеннях Jack Talker Blue Level (Джек Толкер Блю Левел), Jack Talker Red Level (Джек Толкер Ред Левел), Jack Talker Black Level (Джек Толкер Блек Левел) за свідоцтвами №№206769, №206770, №206771, внаслідок яких споживачі свідомо відрізняють першу групу ТМ від другої?

4. Чи є відмінності у графічних позначеннях, що нанесені на етикетки продукції Johnnie Walker, Johnnie Walker Blue Label, Johnnie Walker Red Label, Johnnie Walker Black Label та позначеннях що нанесені на етикетки продукції Jack Talker Blue Level (Джек Толкер Блю Левел), Jack Talker Red Level (Джек Толкер Ред Левел), Jack Talker Black Level (Джек Толкер Блек Левел) за свідоцтвами №№206769, №206770, №206771, внаслідок яких споживачі свідомо відрізняють першу групу ТМ від другої?

5. Чи є відмінності у позначеннях Blue Label, Red Label, Black Label та позначеннях Blue ч Level, Red Level, Black Level, внаслідок яких споживачі відрізняють першу групу позначень від другої..

6. Чи може використання Відповідачем-2 словесних та комбінованих позначень Jack Talker, Джек Толкер, Jack Talker Blue Level Джек Толкер Блю Левел, Jack Talker Red Level Джек Толкер Ред Левел, Jack Talker Black Level Джек Толкер Блек Левел ввести споживачів в оману щодо особи, яка виробляє товар?».

Разом з тим, Товариство 17.10.2016 подало суду відзив на позовну заяву, в якому зазначило про те, що:

відповідач-2 є власником свідоцтв України №206769, №206770, №206771 на знаки для товарів і послуг та на законних підставах використовує вказані знаки для товарів і послуг для випуску автентичних напоїв алкогольних міцних «», «», «» з власними рецептурами, технологічними інструкціями та технічними умовами, що відноситься законодавцем до груп «інші алкогольні напої» або «напої спиртні, дистильовані з плодів (крім лікерів, джину, ялівцевої настоянки; виноградного вина чи виноградних вичавків)» або «горілка та лікеро-горілчані вироби, інші», в залежності від предмету регулювання;

вказані напої алкогольні міцні пройшли усі передбачені чинним законодавством України перевірки та отримали всю необхідну дозвільну документацію на виробництво і реалізацію; вони є вітчизняним українським продуктом середнього класу з демократичної цінової категорії, позиціонується як міцний алкогольний напій для українців з середнім та нижче середнього рівнем достатку і має кардинально іншу споживчу аудиторію, ніж продукт позивача; крім того, мають свою історію, свої причини виникнення, своє економічне обґрунтування та відповідають умовам надання правової охорони;

Товариство не вважає свій продукт схожим з продукцією Компанії та не визнає порушення чи використання інтелектуальної власності позивача під час створення свого автентичного продукту;

на думку відповідача-2, для визнання торговельних марок добре відомими в Україні, позивачу слід звертатись з відповідними заявами до Апеляційної палати Державного департаменту інтелектуальної власності, і лише у разі отримання відмови в задоволенні таких заяв, до суду;

вимоги позивача щодо визнання знаків для товарів і послуг «Johnnie Walker», «Johnnie Walker Blue Label», «Johnnie Walker Red Label», «Jack Talker Blue Level», «Johnnie Walker Black Label» добре відомими в Україні станом на 17.09.2015 для товарів 33 класу МКТП «Віскі» на ім'я Компанії, є різнорідними поряд із вимогами про визнання недійсними повністю спірних свідоцтв України №206769, №206770, №206771, та не є належним способом захисту порушених прав або оспорюваних законом інтересів позивача, в розумінні господарського судочинства, отже, задоволенню в даному випадку не підлягають;

позивач не може стверджувати, що державна реєстрація торговельних марок відповідача-2 може завдати шкоди діловій репутації належній йому серії торговельних марок та продукції, а також ввести споживачів та громадськість в оману, з огляду на те, що ухвалою господарського суду Київської області від 02.08.2016 №910/6193/16 затверджено мирову угоду, підписану Товариством та товариством з обмеженою відповідальністю «Золота середина», інформацію розміщену на сайті http://obozrevatel.com/blogs/50623-simferopolskij-vino-konyachnyij-zavod-predatelsvo-i-piratstvo.htm стосовно Товариства визнано недостовірною та вилучено.

Представник позивача у судовому засіданні 17.10.2016 надав пояснення по суті спору, позовні вимоги підтримав у повному обсязі; наголосив на раніше поданому клопотанні про призначення у справі судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності.

Представники відповідачів-1,2 наголосили на доводах відзивів, долучених до матеріалів справи, проти задоволення позовних вимог заперечили; підтримали клопотання позивача про проведення у справі судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності та наголосили на переліку питань, які пропонується поставити на вирішення судової експертизи, та переліку установ (судових експертів), яким можна доручити проведення судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності.

Заслухавши пояснення представників сторін, господарський суд міста Києва вважає за необхідне призначити у справі судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності з огляду на таке.

Відповідно до статті 43 Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України) судочинство у господарських судах здійснюється на засадах змагальності. Сторони та інші особи, які беруть участь у справі, обґрунтовують свої вимоги і заперечення поданими суду доказами. Господарський суд створює сторонам та іншим особам, які беруть участь у справі, необхідні умови для встановлення фактичних обставин справи і правильного застосування законодавства.

Згідно з частинами першою і другою статті 41 ГПК України для роз'яснення питань, що виникають при вирішенні господарського спору і потребують спеціальних знань, господарський суд призначає судову експертизу.

Учасники судового процесу мають право пропонувати господарському суду питання, які мають бути роз'яснені судовим експертом. Остаточне коло цих питань встановлюється господарським судом в ухвалі.

З матеріалів справи вбачається, що:

- позивач є власником таких торговельних марок:

«Johnnie Walker», зареєстрованої для товарів 33 МКТП «шотландське віскі» за свідоцтвом України №3764 (дата подання заявки №25442/SU - 06.09.1961; відомості про видачу свідоцтва опубліковано в офіційному бюлетені «Промислова власність» від 27.12.1994 № 6-II);

«Red Label», зареєстрованої для товарів 33 МКТП «шотландське віскі» за свідоцтвом України №3763 (дата подання заявки №25441/SU - 06.09.1961; відомості про видачу свідоцтва опубліковано в офіційному бюлетені «Промислова власність» від 27.12.1994 № 6-II);

«Black Label», зареєстрованої для товарів 33 МКТП «шотландське віскі» за свідоцтвом України №3759 (дата подання заявки №25440/SU - 06.09.1961; відомості про видачу свідоцтва опубліковано в офіційному бюлетені «Промислова власність» від 27.12.1994 № 6-II);

«Blue Label», зареєстрованої для товарів 33 МКТП «алкогольні напої (крім пива)» за свідоцтвом України №39859 (дата подання заявки № - 18.03.2002; відомості про видачу свідоцтва опубліковано в офіційному бюлетені «Промислова власність» від 17.05.2004 № 5);

- Товариство є володільцем свідоцтв України:

№206769 на знак для товарів та послуг «» (заявка від 18.09.2015 № m201516076; інформацію про видачу свідоцтва опубліковано 10.12.2015 в офіційному бюлетені «Промислова власність» №23), зареєстрований для всіх товарів 33 класу МКТП;

№ 206770 на знак для товарів та послуг «» (заявка від 18.09.2015 № m201516079; інформацію про видачу свідоцтва опубліковано 10.12.2015 в офіційному бюлетені «Промислова власність» №23), зареєстрований для всіх товарів 33 класу МКТП;

№206771 на знак для товарів та послуг «» (заявка від 18.09.2015 № m201516081; інформацію про видачу свідоцтва опубліковано 10.12.2015 в офіційному бюлетені «Промислова власність» №23), зареєстрований для всіх товарів 33 класу МКТП;

- на думку Компанії, свідоцтва України №206770, №206769, №206771 підлягають визнанню недійсними з підстав того, що:

знаки для товарів і послуг за наведеними свідоцтвами, а також позначення, які використовуються відповідачем-2 на пляшках алкогольних напоїв, є схожими з раніше зареєстрованими торговельними марками за свідоцтвами України №3759, №3763, №3764 та №39859 відносно всіх товарів 33 класу МКТП настільки, що їх можна сплутати (абзац другий пункту 3 статті 6 Закону);

позначення за спірними свідоцтвами можуть ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар або надає послугу - фактично Компанії (абзац п'ятий пункту 2 статті 6 Закону).

Відповідно до пункту 1 статті 5 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (далі - Закон) правова охорона надається знаку, який не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі та на який не поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони, встановлені цим Законом.

Згідно з абзацом п'ятим пункту 2 статті 6 Закону згідно з цим Законом не можуть одержати правову охорону також позначення, які є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу.

За приписом абзацу другого пункту 3 статті 6 Закону не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати зі знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім'я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг.

У пунктах 3.3 і 3.4 постанови пленуму Вищого господарського суду України від 23.03.2012 № 5 "Про деякі питання практики призначення судових експертиз у справах зі спорів, пов'язаних із захистом права інтелектуальної власності" зазначено, що у вирішенні спорів про захист права інтелектуальної власності на торговельну марку можуть виникнути питання про належність товарів, послуг до споріднених з наведеними у свідоцтві.

Крім того, підпунктом 4.3.2.5 пункту 4.3 Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, затверджених наказом Державного патентного відомства України від 28.07.1995 № 116 (в редакції наказу Державного патентного відомства України від 20.08.1997 № 72) і зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 02.08.1995 за № 276/812, передбачено, що для позначення, заявленого як знак, щодо якого проводиться експертиза по суті, і виявлених зареєстрованих та заявлених на реєстрацію знаків з більш раннім пріоритетом встановлюється однорідність товарів або товарів і послуг.

При встановленні однорідності товарів або товарів і послуг визначається принципова імовірність виникнення у споживача враження про належність їх одній особі, що виготовляє товар або надає послуги.

Для встановлення такої однорідності слід враховувати рід (вид) товарів і послуг; їх призначення; вид матеріалу, з якого товари виготовлені; умови та канали збуту товарів, коло споживачів.

Судом встановлено, що торговельні марки позивача зареєстровані для товарів 33 класу МКТП «шотландське віскі» та «алкогольні напої (крім пива)»; відповідача-2 - для товарів 33 класу МКТП «алкогольні напої, крім пива; алкогольні напої, що містять фрукти; алкогольні напої, що сприяють травленню; аперитиви; арак (рисовий алкогольний напій); байцзю (китайський алкогольний напій); бренді; вина; віскі; ганусова (анісова) горілка (настоянка); ганусовий (анісовий) лікер; горілка; горілка вишнева; грушевий сидр; джин (ялівцева горілка); коктейлі; кюрасо (лікер); лікери; медівка (гідромель); м'ятні настоянки; напої алкогольні змішані, крім напоїв на основі пива; настоянки гіркі; ніра (алкогольний напій на основі цукрової тростини); перегінні алкогольні напої; пікети (вино з виноградних вичавків); рисовий спирт; ром; саке (рисова горілка); сидри; спиртні напої; спиртові екстракти; спиртові есенції; фруктові екстракти спиртові», тобто товари, для яких зареєстровано протиставлені позначення, є однорідними (спорідненими).

Отже, питання стосовно схожості до ступеню змішування торговельних марок позивача і названого відповідача щодо споріднених товарів і послуг та питання стосовно можливості введення в оману стосовно Комапнії є питаннями, які потребують спеціальних знань і для вирішення яких слід призначити судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності.

Відповідно до частини третьої статті 41 ГПК України проведення судової експертизи доручається державним спеціалізованим установам чи безпосередньо особам, які відповідають вимогам, встановленим Законом України "Про судову експертизу".

Проведення такої експертизи слід доручити судовому експерту Дорошенку Олександру Федоровичу, атестованому в тому числі за спеціальністю 13.6 "Дослідження, пов'язані з комерційними (фірмовими) найменуваннями, торговельними марками (знаками для товарів і послуг), географічними зазначеннями" (свідоцтво №933, яке діє безстроково згідно з рішенням центральної експертно-кваліфікаційної комісії Міністерства юстиції України від 28.11.2008 №30).

Згідно з пунктом 1 частини першої статті 79 ГПК України господарський суд має право зупинити провадження у справі за клопотанням сторони, прокурора, який бере участь в судовому процесі, або за своєю ініціативою у випадках призначення господарським судом судової експертизи.

У зв'язку з призначенням господарським судом міста Києва судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності суд вважає за необхідне на час її проведення провадження у даній справі зупинити.

Керуючись статтями 41, 79, 86 ГПК України, господарський суд міста Києва

УХВАЛИВ:

1. Призначити у справі №910/15551/16 судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручити судовому експерту Дорошенку Олександру Федоровичу (Науково-дослідний інститут інтелектуальної власності Національної академії правових наук України; 03680, МСП, м. Київ, вул. Боженка, 11, корп. 4, поверх 13).

2. На вирішення судовому експерту поставити такі питання:

- чи є знак для товарів і послуг «» за свідоцтвом України №206769 схожим настільки, що його можна сплутати з раніше зареєстрованими в Україні торговельними марками «Johnnie Walker», «Red Label», «Black Label», «Blue Label» відповідно за свідоцтвами України №3764, №3763, №3759 та №39859 стосовно товарів 33 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків?;

- чи є знак для товарів і послуг «» за свідоцтвом України №206770 схожим настільки, що його можна сплутати з раніше зареєстрованими в Україні торговельними марками «Johnnie Walker», «Red Label», «Black Label», «Blue Label» відповідно за свідоцтвами України №3764, №3763, №3759 та №39859 стосовно товарів 33 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків?;

- чи є знак для товарів і послуг «» за свідоцтвом України №206771 схожим настільки, що його можна сплутати з раніше зареєстрованими в Україні торговельними марками «Johnnie Walker», «Red Label», «Black Label», «Blue Label» відповідно за свідоцтвами України №3764, №3763, №3759 та №39859 стосовно товарів 33 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків?;

- чи є позначення , що використовується на пляшці алкогольного напою товариства з обмеженою відповідальністю «Сімферопольський вино-коньячний завод», схожим настільки, що його можна сплутати з раніше зареєстрованою в Україні на ім'я DIAGEO BRANDS B.V. (Діаджео Брендз Бі.Ві.) торговельною маркою «» за свідоцтвом України №39859, стосовно товарів 33 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків?;

- чи є позначення , що використовується на пляшці алкогольного напою товариства з обмеженою відповідальністю «Сімферопольський вино-коньячний завод», схожим настільки, що його можна сплутати з раніше зареєстрованою в Україні на ім'я DIAGEO BRANDS B.V. (Діаджео Брендз Бі.Ві.) торговельною маркою «» за свідоцтвом України №3763, стосовно товарів 33 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків?;

- чи є позначення , що використовується на пляшці алкогольного напою товариства з обмеженою відповідальністю «Сімферопольський вино-коньячний завод», схожим настільки, що його можна сплутати з раніше зареєстрованою в Україні на ім'я DIAGEO BRANDS B.V. (Діаджео Брендз Бі.Ві.) торговельною маркою «» за свідоцтвом України №3759, стосовно товарів 33 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків?;

- чи є знак для товарів і послуг «» за свідоцтвом України №206769 таким, що може ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар 33 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків, тобто стосовно DIAGEO BRANDS B.V. (Діаджео Брендз Бі.Ві.)?;

- чи є знак для товарів і послуг «» за свідоцтвом України №206770 таким, що може ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар 33 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків, тобто стосовно DIAGEO BRANDS B.V. (Діаджео Брендз Бі.Ві.)?;

- чи є знак для товарів і послуг «» за свідоцтвом України №206771 таким, що може ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар 33 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків, тобто стосовно DIAGEO BRANDS B.V. (Діаджео Брендз Бі.Ві.)?.

3. Відповідно до статті 4 Закону України "Про судову експертизу" попередити судового експерта про кримінальну відповідальність за статтями 384 та 385 Кримінального кодексу України.

4. Дану ухвалу та матеріали справи № 910/15551/16 надіслати судовому експерту Дорошенку Олександру Федоровичу (Науково-дослідний інститут інтелектуальної власності Національної академії правових наук України; 03680, МСП, м. Київ, вул. Боженка, 11, корп. 4, поверх 13).

5. Витрати за проведення судової експертизи покласти на DIAGEO BRANDS B.V. (Діаджео Брендз Бі.Ві.; Molenverf 10-12, 1014 BG Amsterdam, Netherlands; адреса для листування: 01033, м. Київ, вул. Жилянська, 37, патентно-юридична агенція "Дубинський і Ошарова"). Зобов'язати DIAGEO BRANDS B.V. (Діаджео Брендз Бі.Ві.) здійснити попередню оплату судової експертизи відповідно до виставленого судовим експертом рахунку.

6. Зобов'язати судового експерта надіслати сторонам у справі належним чином засвідчені копії висновку, складеного за результатами проведення судової експертизи.

7. Провадження у справі № 910/15551/16 зупинити до закінчення проведення судової експертизи.

Суддя О. Марченко