УХВАЛА

06.10.2016№ 910/420/16

Господарський суд міста Києва у складі судді Марченко О.В., розглянувши матеріали справи № 910/420/16

за позовом Jack Daniel's Properties, Inc. (Джек Деніел'с Пропертіз, Інк.), штат Делавер, Каліфорнія, Сполучені Штати Америки,

до товариства з обмеженою відповідальністю "Сімферопольський вино-коньячний завод", м. Дніпро,

приватного підприємства "Амігос", м. Київ, та

Державної служби інтелектуальної власності України, м. Київ,

про припинення порушення прав на знаки для товарів і послуг за свідоцтвами України №12761 та №140587 та стягнення збитків у сумі 1 800 грн.,

без виклику представників сторін,

ВСТАНОВИВ:

Jack Daniel's Properties, Inc. (Джек Деніел'с Пропертіз, Інк.; далі - Компанія) звернулася до господарського суду міста Києва з позовом про:

- заборону товариству з обмеженою відповідальністю «Сімферопольський вино-коньячний завод» (далі - Завод) використовувати знаки для товарів і послуг за свідоцтвами України №12761 та №140587, а також схожі з ними позначення, шляхом виготовлення, зберігання, пропонування до продажу, продажу, рекламування, в тому числі в мережі Інтернет на сайті за доменним ім'ям svkz.ua, алкогольних напоїв під назвою «Black Jack» та інших алкогольних напоїв, етикетка і зовнішній вигляд яких є схожими до ступеня змішування із знаками для товарів і послуг за свідоцтвами України №12761 та №140587;

- заборону приватному підприємству «Амігос» (далі - Підприємство) здійснювати зберігання, пропонування до продажу, продаж, рекламування алкогольних напоїв під назвою «Black Jack», етикетки яких є схожими до ступеня змішування із знаками для товарів і послуг за свідоцтвами України № 12761 та №140587;

- зобов'язання Заводу припинити порушення прав інтелектуальної власності на знаки для товарів і послуг за свідоцтвами України №12761 та №140587, зокрема, шляхом припинення виготовлення, зберігання, пропонування до продажу, продажу, рекламування (в тому числі в мережі Інтернет) напоїв під назвою «Black Jack» та інших алкогольних напоїв, етикетка і зовнішній вигляд яких є схожими до ступеня змішування із знаками для товарів і послуг за свідоцтвами України №12761 та №140587;

- зобов'язання Заводу вилучити з цивільного обороту та знищити напій алкогольний міцний «солодовий» під назвою «Black Jack», як такий, що був виготовлений та введений в цивільний обіг з порушенням прав інтелектуальної власності Компанії на знаки для товарів і послуг №12761 та №140587;

- вилучення з цивільного обороту та знищення напій алкогольний міцний «Солодовий» під назвою «Black Jack», як такий, що був виготовлений та введений в цивільний обіг з порушенням прав інтелектуальної власності Компанії на знаки для товарів і послуг №12761 та №140587;

- стягнення із Заводу 1 800 грн. збитків, завданих Компанії в зв'язку з порушенням відповідачем-1 прав інтелектуальної власності на знаки для товарів і послуг за свідоцтвами України № 12761 та №140587;

- визнання недійсним патенту України №27859 на промисловий зразок «Комплект етикеток «Black Jack», власником якого є Завод;

- зобов'язання Державної служби інтелектуальної власності України (далі - Служба) внести до Державного реєстру патентів України на промислові зразки відомості щодо визнання недійсним патенту України №27859 на промисловий зразок «Комплект етикеток «Black Jack» та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені «Промислова власність».

Ухвалою господарського суду міста Києва від 13.01.2016 (суддя ОСОБА_1.) порушено провадження у справі.

26.01.2016 Служба подала суду відзив на позовну заяву, в якому зазначила про те, що:

- прийнята в Україні система експертизи промислових зразків передбачає проведення лише формальної експертизи заявки на промисловий зразок, що полягає у перевірці виключного того, чи відповідає заявка формальним вимогам, встановленим Законом України «Про охорону прав на промислові зразки» і Правил розгляду заявки на промисловий зразок, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 18.03.2002 і зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 29.03.2002 за № 313/6601;

- кваліфікаційна експертиза промислового зразка при зазначеній системі, тобто перевірка того, чи відповідає промисловий зразок умовам правової охорони (чи є промисловий зразок - новим), не проводиться;

- таким чином, усі дії Служби щодо видачі патенту України №27859 на спірний промисловий зразок є такими, що повністю відповідають чинному законодавсту України.

Завод 27.01.2016 подав суду відзив на позовну заяву, в якому зазначив, що вимоги позивача є безпідставними та не підлягають задоволенню, оскільки відповідач-1 не вважає свій продукт схожим з продукцією позивача та не визнає використання інтелектуальної власності Компанії під час створення свого автентичного продукту; алкогольний напій «напій алкогольний міцний «Солодовий» відповідача-1 має свою історію, свої причини виникнення, своє економічне обґрунтування; правовий захист зображень позивача за свідоцтвами України №12761 та №140587 обмежується 33 класом і лише продукцією віскі; Завод використовує етикетку за патентом №27859 від 10.10.2014 для зовсім іншої продукції - автентичного напою алкогольного міцного з власною рецептурою та технологічною інструкцією, що відноситься законодавцем до груп «інші алкогольні напої» або «напої спиртні, дистильовані з плодів (крім лікерів, джину, ялівцевої настоянки; виноградного вина чи виноградних вичавків)» або «горілка та лікеро-горілчані вироби, інші» в залежності від предмету регулювання; таким чином, обсяг правової охорони знаків для товарів і послуг за свідоцтвами України №12761 та №140587 не розповсюджується на продукцію Заводу алкогольний напій «напій алкогольний міцний «Солодовий»; незрозумілим є звернення Компанії до суду з вимогами лише до Заводу і Підприємства та не залученням у справі інших відповідачів, які є власниками аналогічних продуктів на ринку з використанням елементів торгівельних марок позивача.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 17.02.2016 вжито заходів до забезпечення позову шляхом: заборони Службі вносити зміни до Державного реєстру патентів України стосовно власника патенту України № 27859 на промисловий зразок "Комплект етикеток "Black Jack" та публікувати будь-які зміни, що стосуються передачі виключних майнових прав інтелектуальної власності на промисловий зразок "Комплект етикеток "Black Jack" за патентом України №27859.

17.02.2016 ухвалою господарського суду міста Києва у справі №910/420/16 призначено судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності; проведення якої доручено Київському науково-дослідному інституту судових експертиз Міністерства юстиції України (КНДІСЕ); на вирішення експертизи поставлено такі питання:

- чи є нанесене на фронтальну сторону етикетки виробленого Заводом напою алкогольного міцного «Блєк Джек Сільвер" (Black Jack Silver), комбіноване позначення у вигляді композиції словесних та зображувальних схожим зі знаком для товарів і послу за свідоцтвом України № 12761 настільки, що їх можна сплутати?;

- чи є нанесене на фронтальну сторону етикетки виробленого Заводом напою алкогольного міцного «Солодовий», комбіноване позначення у вигляді композицій словесних та зображувальних елементів схожим зі знаком для товарів і послу за свідоцтвом України № 140587 настільки, що ї можна сплутати?;

- чи може використання промислового зразка «Комплект етикеток «Black Jack» за патентом України № 27859 від 10.10.2014, ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар та/або щодо товару, породжуючи асоціацію із позивачем та належною йому серією торговельних марок за свідоцтвом України № 140587?

23.03.2016 до господарського суду міста Києва повернулися матеріали справи №910/420/16, разом з листом КНДІСЕ від 21.03.2016 №4298/16-53 судового експерта, в якому останній просить суд:

- надати дані маркетингового (соціологічного) опитування щодо того, чи може використання промислового зразка «Комплект етикеток «Black Jack» за патентом України №27859, ввести в оману споживачів стосовно особи, яка вробляє товари, марковані знаками для товарів і послуг за свідоцтвами України №12761 та №l40587;

- оскільки, у третьому питанні ухвали господарського суду міста Києва від 17.02.2016 наведено лише одне свідоцтво України №140587 на знак для товарів і послуг, а текст питання містить посилання на серію торговельних марок, які належать позивачу, уточнити, які саме об'єкти підлягають порівняльному дослідженню із промисловим зразком «Комплект етикеток «Black Jack» за патентом України №27859: знак для товарів і послуг за свідоцтвом України №140587 чи «серія торговельних марок, які належать Позивачу», якщо питання стосується серії торговельних марок, які належать позивачу, - зазначити номери свідоцтв на знаки для товарів і послуг, що підлягають дослідженню.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 26.07.2016 поновлено провадження у справі.

10.08.2016 Завод подав суду клопотання про долучення доказів до матеріалів справи, а саме: копії соціологічного дослідження з виявлення ймовірності, що потенційний споживач алкогольних напоїв може переплутати міцні спиртні напої «Jack Daniel's Tennessee Whiskey Old №7» та «Black Jack», а також їх виробників; експертний висновок порівняльного аналізу.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 10.08.2016 відкладено розгляд справи на 11.10.2016; витребувано у:

- Державної фіскальної служби України:

докази (документи які містять інформацію, зокрема: податкові звіти, видаткові накладні, банківські рахунки, платіжні документи, офіційні відповіді відповідних та уповноважених осіб) щодо загальної кількості виготовлених та реалізованих алкогольних напоїв «напій алкогольний міцний «Солодовий» під етикеткою «Black Jack» («Міцні напої з плодової сировини, код продукції 41») виробництва Заводу у період з 12.01.2013 по 10.08.2016;

докази (документи які містять інформацію, зокрема: податкові звіти, видаткові накладні, банківські рахунки, платіжні документи, офіційні відповіді відповідних та уповноважених осіб) щодо розміру прибутку (доходів) отриманих Заводом від продажу алкогольних напоїв «напій алкогольний міцний «Солодовий» під етикеткою «Black Jack» («Міцні напої з плодової сировини, код продукції 41») в період з 12.01.2013 по 10.08.2016;

- Заводу:

докази (документи які містять інформацію, зокрема: податкові звіти, видаткові накладні, банківські рахунки, платіжні документи, офіційні відповіді відповідних та уповноважених осіб) щодо загальної кількості виготовлених та реалізованих алкогольних напоїв «напій алкогольний міцний «Солодовий» під етикеткою «Black Jack» («Міцні напої з плодової сировини, код продукції 41») виробництва Заводу у період з 12.01.2013 по 10.08.2016;

докази (документи які містять інформацію, зокрема: податкові звіти, видаткові накладні, банківські рахунки, платіжні документи, офіційні відповіді відповідних та уповноважених осіб) щодо розміру прибутку (доходів) отриманих Заводом від продажу алкогольних напоїв «напій алкогольний міцний «Солодовий» під етикеткою «Black Jack» («Міцні напої з плодової сировини, код продукції 41») в період з 12.01.2013 по 10.08.2016;

- Антимонопольного комітету України:

докази (документи які містять інформацію, зокрема: податкові звіти, видаткові накладні, банківські рахунки, платіжні документи, офіційні відповіді відповідних та уповноважених осіб) щодо загальної кількості виготовлених та реалізованих алкогольних напоїв «напій алкогольний міцний «Солодовий» під етикеткою «Black Jack» («Міцні напої з плодової сировини, код продукції 41») виробництва Заводу у період з 12.01.2013 по 10.08.2016;

докази (документи які містять інформацію, зокрема: податкові звіти, видаткові накладні, банківські рахунки, платіжні документи, офіційні відповіді відповідних та уповноважених осіб) щодо розміру прибутку (доходів) отриманих Заводом від продажу алкогольних напоїв «напій алкогольний міцний «Солодовий» під етикеткою «BLACK JACK» («Міцні напої з плодової сировини, код продукції 41») в період з 12.01.2013 по 10.08.2016р.;

товариства з обмеженою відповідальністю «АТБ - маркет», приватного підприємства «Амігос», товариства з обмеженою відповідальністю «Ашан Україна Гіпермаркет», приватного акціонерного товариства «Сансет Трейд», товариства з обмеженою відповідальністю «ЕКО», товариства з обмеженою відповідальністю «НОВУС Україна», товариства з обмеженою відповідальністю «Фудмережа», товариства з обмеженою відповідальністю «Амстор», товариства з обмеженою відповідальністю «Адвентіс», мережі супермаркетів «Наш Край», мережі супермаркетів «ТАВРІЯ В», товариства з обмеженою відповідальністю «Омега», товариства з обмеженою відповідальністю «АТН - К», товариства з обмеженою відповідальністю «Джуна», товариства з обмеженою відповідальністю «Твич», товариства з обмеженою відповідальністю «Лабр», товариства з обмеженою відповідальністю «Торгова Мережа Барвінок», товариства з обмеженою відповідальністю «Лівівхолод», підприємства з 100% іноземними інвестиціями «БІЛЛА Україна», товариства з обмеженою відповідальністю «Український Рітейл», приватне підприємство «Екстра - північ», приватного акціонерного товариства «Євротек», групи компаній «Євротек» (центральний офіс):

докази (документи які містять інформацію, зокрема: податкові звіти, видаткові накладні, банківські рахунки, платіжні документи, офіційні відповіді відповідних та уповноважених осіб) стосовно кількості реалізованих алкогольних напоїв «напій алкогольний міцний «Солодовий» під етикеткою «Black Jack» виробництва Заводу у період з 12.01.2013 по 10.08.2016;

докази (документи які містять інформацію, зокрема: податкові звіти, видаткові накладні, банківські рахунки, платіжні документи, офіційні відповіді відповідних та уповноважених осіб) щодо суми коштів сплачених особою (у якої витребовується доказ) на користь Заводу або інших осіб за придбання/купівлю алкогольних напоїв «напій алкогольний міцний «Солодовий» («Міцні напої з плодової сировини, код продукції 41») під етикеткою «Black Jack» виробництва Заводу в період з 12.01.2013 по 10.08.2016.

У зв'язку із прийняттям Верховною Радою України постанови від 22.09.2016 №5157 про звільнення судді ОСОБА_1. 27.09.2016 здійснено повторний автоматичний розподіл даної справи, за результатами якого справу №910/420/16 передано судді Марченко О.В. для розгляду.

Враховуючи викладене та керуючись статтею 86 ГПК України, господарський суд міста Києва

УХВАЛИВ:

1. Прийняти справу №910/420/16 за позовом Jack Daniel's Properties, Inc. (Джек Деніел'с Пропертіз, Інк.), корпорація штату Делавер, до товариства з обмеженою відповідальністю "Сімферопольський вино-коньячний завод", приватного підприємства "Амігос" та Державної служби інтелектуальної власності України про припинення порушення прав на знаки для товарів і послуг за свідоцтвами України №12761 та №140587 та стягнення збитків у сумі 1 800 грн.

2. Призначити розгляд справи на 31.10.2016 об 11 год. 30 хв. Судове засідання відбудеться в приміщенні господарського суду міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 44-б, зал судових засідань №12; явку представників сторін у судове засідання визнати обов'язковою.

3. Зобов'язати сторони:

- направити у судове засідання своїх повноважних представників, повноваження яких повинні бути оформлені відповідно до приписів статті 28 ГПК України; документи на підтвердження повноважень таких представників подати суду; визнати явку представників сторін в судове засідання обов'язковою;

- документи подавати суду в оригіналі для огляду та належним чином засвідчених копіях для долучення до матеріалів справи з урахуванням приписів статті 36 ГПК України і пункту 5.27 Національного стандарту України "Державна уніфікована система організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до оформлення документів. ДСТУ 4163-2003", затвердженого наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 07.04.2003 № 55;

- письмові пояснення та документи завчасно надсилати на адресу суду поштою або подавати через відділ діловодства суду з супровідним листом з обов'язковим описом додатків у прошитому вигляді;

- у разі відсутності витребуваних судом доказів або неможливості їх подання надати обґрунтовані письмові пояснення з цього приводу;

- подати письмові пояснення стосовно редакції третього питання пункту 2 ухвали господарського суду міста Києва від 17.02.2016, яке потрібно поставити на вирішення судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності.

4. Звернути увагу сторін на необхідність дотримання ними вимог статей 22, 33, 34 та частини четвертої статті 74 ГПК України та на встановлений статтею 69 ГПК України строк вирішення спору.

5. Витребувані судом документи є обов'язковими доказами, необхідними для вирішення спору. У випадку неподання позивачем витребуваних судом документів позов буде залишено без розгляду відповідно до пункту 5 частини першої статті 81 ГПК України, у випадку ж неподання відповідачем таких документів спір буде вирішено за наявними у справі матеріалами згідно з приписами статті 75 ГПК України.

6. Попередити сторони, що при ухиленні від вчинення дій, покладених судом на сторони, до останніх можуть бути застосовані санкції, передбачені пунктом 5 статті 83 ГПК України.

7. Звернути увагу сторін, що відповідно до статті 80 ГПК України вони можуть укласти мирову угоду на будь-якій стадії розгляду справи.

Суддя О. Марченко

31.10.16 о 11:30