РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06.10.2016Справа №910/25718/15

За позовом КЕЗЕР КОМПРЕСОРЕН СЕ

до Товариства з обмеженою відповідальністю "ВІТАПОЛЬ ІНЖИНІРІНГ"

про припинення порушених прав власника знаків для товарів та послуг за міжнародною

реєстрацією № 1017027

Суддя Гумега О.В.

Представники:

від позивача: Самойленко А.О. за довіреністю б/н від 03.04.2015

від відповідача: Клименко О.Б. - директор

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

КЕЗЕР КОМПРЕСОРЕН СЕ (позивач) звернувся до Господарського суду міста Києва з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю "ВІТАПОЛЬ ІНЖИНІРІНГ" (відповідач) про припинення порушених прав власника знаку для товарів та послуг за міжнародною реєстрацією № 1017027. Позивач просить заборонити відповідачу використовувати позначення "Кaeser" та позначення схоже з ним, окрім іншого позначення "Кaezer", в тому числі в мережі Інтернет, в тому числі на веб-сайтах http://vitapol.sells.com.ua/ та http://vitapol.zakupka.com.ua.

Позивач вказує, що він є власником знаку за міжнародною реєстрацією № 1017027 "Кaeser" для товарів і послуг 6, 7, 9, 11, 16, 37, 41, 42 класів МКТП. Міжнародна реєстрація № 1017027 від 03.07.2009 на позначення "Кaeser" діє на території України з 03.07.2009. При цьому встановлено обмеження переліку товарів, зокрема, для України щодо 7 класу, інші класи товарів залишаються без змін.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 01.10.2015 порушено провадження у справі № 910/24466/15 та призначено розгляд справи на 26.10.2015 о 14:10 год.

26.10.2015 через відділ діловодства суду від представника позивача надійшли письмові пояснення щодо офіційної інформації про дію міжнародної реєстрації № 1017027 на території України. Зазначеними поясненнями позивач також просив суд долучити до матеріалів справи копію листа ДП "Український інститут промислової власності" № 12016/3 від 15.04.2015; копію заяви щодо отримання довідки стосовно дії міжнародної реєстрації № 1017027 на території України станом на жовтень 2015 від 21.10.2015.

В судове засідання, призначене на 26.10.2015, представник позивача з'явився.

В судове засідання, призначене на 26.10.2015, представник відповідача не з'явився, про причини неявки суд не повідомив, вимоги ухвали суду від 01.10.2015 не виконав, про час та місце судового розгляду був повідомлений належним чином.

В судовому засіданні, призначеному на 26.10.2015, судом перевірено виконання сторонами вимог ухвали суду від 01.10.2015 про порушення провадження у справі № 910/25718/15 та встановлено, що вимоги зазначеної ухвали сторони в повному обсязі не виконали.

Враховуючи нез'явлення представника відповідача в судове засідання, невиконання сторонами вимог ухвали суду від 01.10.2015 та положення п. 1, 2 ч. 1 ст. 77 ГПК України, суд дійшов висновку про неможливість вирішення справи по суті в судовому засіданні, призначеному на 26.10.2015.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 26.10.2015 відкладено розгляд справи на 16.11.2015 об 11:40 год.

13.11.2015 через відділ діловодства суду від представника позивача надійшло клопотання про долучення до матеріалів справи копії довідки ДП "Укрпатент" стосовно дії міжнародної реєстрації № 1017027 на території України.

13.11.2015 через відділ діловодства суду від представника позивача надійшло клопотання про ознайомлення з матеріалами справи. Клопотання судом задоволене.

В судове засідання, призначене на 16.11.2015, представник позивача з'явився.

В судове засідання, призначене на 16.11.2015, представник відповідача не з'явився, про причини неявки суд не повідомив, вимоги ухвал суду від 01.10.2015 та від 26.10.2015 не виконав, про час та місце судового розгляду був повідомлений належним чином.

В судовому засіданні, призначеному на 16.11.2015, представник позивача надав усні пояснення по суті заявлених позовних вимог, позов підтримав у повному обсязі.

Відповідно до ст. 41 ГПК України, для роз'яснення питань, що виникають при вирішенні господарського спору і потребують спеціальних знань, господарський суд призначає судову експертизу. Учасники судового процесу мають право пропонувати господарському суду питання, які мають бути роз'яснені судовим експертом.

За таких обставин, суд дійшов висновку про необхідність призначення у справі судової експертизи та забезпечити сторонам можливість надати суду питання, які, на їх думку, необхідно поставити на вирішення судового експерта.

Представник позивача в судовому засіданні, призначеному на 16.11.2015, подав клопотання про продовження строку вирішення спору.

Клопотання судом задоволене та передане до відділу діловодства суду для реєстрації.

Враховуючи клопотання позивача про продовження строку вирішення спору та необхідність призначення у справі судової експертизи, суд дійшов висновку про неможливість вирішення справи по суті в судовому засіданні, призначеному на 16.11.2015.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 16.11.2015 продовжено строк вирішення спору та відкладено розгляд справи на 23.11.2015 об 11:30 год.

В судове засідання, призначене на 23.11.2015, представник позивача з'явився.

В судове засідання, призначене на 23.11.2015, представник відповідача не з'явився, про причини неявки суд не повідомив, вимоги ухвал суду від 01.10.2015, від 26.10.2015 та від 16.11.2015 не виконав, про час та місце судового розгляду був повідомлений належним чином.

Представник позивача в судовому засіданні, призначеному на 23.11.2015, подав клопотання про відкладення розгляду справи, у зв'язку з необхідністю надання додаткового часу для укладання мирової угоди та врегулювання спору мирним шляхом.

Клопотання судом задоволене, залучене до матеріалів справи та передане до відділу діловодства суду для реєстрації.

Враховуючи клопотання позивача про відкладення розгляду справи, суд дійшов висновку про неможливість вирішення справи по суті в судовому засіданні, призначеному на 23.11.2015.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 23.11.2015 відкладено розгляд справи на 07.12.15 об 11:50 год.

В судове засідання, призначене на 07.12.2015, з'явився представник позивача.

Представник відповідача в судове засідання, призначене на 07.12.2015, не з'явився про час та місце розгляду справи повідомлений належним чином.

В судовому засіданні 07.12.2015 представник позивача надав письмові пояснення, відповідно до яких повідомив суд, що сторони не уклали мирову угоду у справі. Письмові пояснення залучені судом до матеріалів справи та передані до відділу діловодства суду для реєстрації.

Представник позивача підтримав позовні вимоги повністю.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 16.11.2015 сторонам, зокрема, надано можливість запропонувати суду перелік питань, які, на їх думку, необхідно поставити на вирішення судового експерта.

Позивач та відповідач наданим їм правом не скористалися та не надали суду перелік питань, які, на їх думку, необхідно поставити на вирішення судового експерта.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 07.12.2015 призначено судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручено судовому експерту Дорошенку О.Ф., та зупинено провадження у справі № 910/25718/15 до закінчення проведення судової експертизи.

23.12.2015 матеріали господарської справи № 910/25718/15 були скеровані судовому експерту Дорошенку О.Ф. для проведення судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності.

25.08.2016 через відділ діловодства Господарського суду міста Києва від судового експерта Дорошенка О.Ф. надійшов супровідний лист № 253 від 22.08.2016, яким до суду повернуто матеріали господарської справи № 910/25718/15 разом із Висновком № 1069 від 19.08.2016 судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності.

Відповідно до ч. 3 ст. 79 ГПК України господарський суд поновлює провадження у справі після усунення обставин, що зумовили його зупинення.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 05.09.2016 поновлено провадження у справі № 910/25718/15 та призначено розгляд справи на 19.09.2016 о 09:40 год.

09.09.2016 через відділ діловодства суду від представника позивача надійшла заява про ознайомлення з матеріалами справи. Заява судом задоволена.

В судове засідання, призначене на 19.09.2016, представники позивача та відповідача з'явилися.

Представник позивача в судовому засіданні, призначеному на 19.09.2016, подав клопотання про долучення документів до матеріалів справи. Клопотання судом задоволене та передане до відділу діловодства суду для реєстрації.

В судовому засіданні 19.09.2016 представник позивача заявив усне клопотання про відкладення розгляду справи та просив суд надати час для підготовки додаткових пояснень по справі.

Усне клопотання позивача судом задоволене.

Представник позивача в судовому засіданні 19.09.2016 подав клопотання про продовження строку вирішення спору.

Клопотання судом відхилене, залучене до матеріалів справи та передане до відділу діловодства суду для реєстрації.

Враховуючи клопотання позивача про відкладення розгляду справи, суд дійшов висновку про неможливість вирішення справи по суті в судовому засіданні, призначеному на 19.09.2016.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 19.09.2016 відкладено розгляд справи на 26.09.2016 о 12:40 год.

26.09.2016 через відділ діловодства суду від представника позивача надійшли пояснення по справі, зі змісту яких вбачається, що позивач вважає позовні вимоги доведеними та такими, що підлягають задоволенню.

Судове засідання, призначене на 26.09.2016, не відбулося, у зв'язку з перебуванням судді Гумеги О.В. на лікарняному.

Після виходу судді Гумеги О.В. з лікарняного, ухвалою Господарського суду міста Києва призначено розгляд справи на 06.10.16 об 11:10 год.

В судове засідання, призначене на 06.10.2016, з'явилися представники позивача та відповідача.

Представник позивача в судовому засіданні 06.10.2016 позовні вимоги підтримав повністю, зазначив, що відповідачем не було припинено використання позначень "Кaeser" та "Кaezer".

Представник відповідача проти позовних вимог усно заперечував та зазначив, що після звернення позивача з позовом до суду відповідачем припинено використання позначень "Кaeser" та "Кaezer". Крім того, у відповідача є право на використання позначення "Кaeser", що додатково підтверджується судовою практикою, зокрема, постановою ВГСУ у справі № 904/2029/15. Письмового відзиву та будь-яких доказів, що підтверджують заперечення відповідача проти позовних вимог суду надано не було.

Після виходу суду з нарадчої кімнати, у судовому засіданні 06.10.2016 було проголошено вступну та резолютивну частину рішення та повідомлено, що повне рішення буде складено у термін, передбачений ч. 4 ст. 85 ГПК України.

Заслухавши пояснення представників сторін, дослідивши наявні у матеріалах справи докази, оглянувши в судових засіданнях оригінали документів, копії яких знаходяться в матеріалах справи, Господарський суд міста Києва

ВСТАНОВИВ:

Позивач є власником знаку для товарів і послуг за міжнародною реєстрацією № 1017027 "Кaeser" для товарів і послуг 6, 7, 9, 11, 16, 37, 41, 42 класів МКТП. Міжнародна реєстрація № 1017027 від 03.07.2009 на позначення "Кaeser" діє на території України з 03.07.2009. При цьому встановлено обмеження переліку товарів, зокрема, для України щодо 7 класу, інші класи товарів залишаються без змін.

Судом враховано, що відповідно до п. 60 Постанови Пленуму Вищого господарського суду України від 17 жовтня 2012 року N 12 "Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності" (із змінами і доповненнями) (далі - Постанова Пленуму ВГСУ № 12 від 17.10.2012 року), у разі якщо суб'єкт підприємницької діяльності користується знаком, зареєстрованим відповідно до Мадридської угоди про Міжнародну реєстрацію знаків 1891 року (далі - Мадридська угода), з метою оцінки правомірності такого користування необхідно встановлювати, чи розповсюджується міжнародна реєстрація відповідного знака на Україну та щодо яких саме товарів і послуг відповідно до МКТП. Згідно із статтею 3ter Мадридської угоди заява про поширення охорони, що виникає внаслідок міжнародної реєстрації, на країну, яка скористалася можливістю, що надається статтею 3bis, повинна бути спеціально зроблена в заявці, передбаченій у пункті (1) статті 3. Крім того, відповідно до статті 5 Мадридської угоди в країнах, де законодавство це передбачає, відомства, проінформовані Міжнародним бюро про реєстрацію знака чи заяви про поширення охорони відповідно до статті 3ter, мають право заявити, що охорона не може бути надана цьому знаку на їх території. Така відмова може бути зроблена лише на умовах, які відповідно до Паризької конвенції про охорону промислової власності застосовуються до знака, заявленого для національної реєстрації, та у строки, передбачені у пункті (2) статті 5 Мадридської угоди. Тому судовим інстанціям у розгляді справ слід встановлювати, чи направлялася така відмова, і якщо направлялася, то у які строки.

Відповідно до статті 4 Мадридської угоди з дати реєстрації, зробленої таким чином в Міжнародному бюро відповідно до положень статей 3 та 3ter, у кожній зацікавленій Договірній країні знаку надається така сама охорона, як і у випадку, коли б він був заявлений там безпосередньо.

У ст. 4 Мадридської угоди зазначено, що з дати реєстрації, зробленої в Міжнародному бюро відповідно до положень статей 3 та 3 ter, у кожній зацікавленій Договірній країні знаку надається така сама охорона, як і у випадку, коли б він був заявлений там безпосередньо. Таке ж положення міститься і у ст. 4 Протоколу до Мадридської угоди, де зазначено, що з дати реєстрації або внесення запису, зробленого відповідно до положень статей 3 і 3 ter, охорона знака в кожній зацікавленій Договірній стороні буде такою же, якби цей знак був заявлений безпосередньо у Відомстві цієї Договірної сторони.

Зібрані у справі докази, а саме: витяг з торгового реєстру свідчать про створення Акціонерного товариства Кезер Компрессорен (Kaeser Kompressoren AG) шляхом зміни правової форми Товариства з обмеженою відповідальністю Кезер Компрессорен ГмбХ (Kaeser Kompressoren GmbH). Наявні в матеріалах справи докази також свідчать, що компанія Кезер Компрессорен СЕ (Kaeser Kompressoren SE) (позивач) була створена шляхом зміни організаційно- правової форми компанії Кезер Компрессорен АГ, що підтверджується витягом з торгового реєстру від 18.11.2013 року.

Отже, на момент розгляду справи по суті, позивач є власником знаку для товарів та послуг «Kaeser» за міжнародною реєстрацією № 1017027, дія якої поширена на територію України з 03.07.2009, з урахуванням встановлених обмежень.

Відповідно до ст. 1 Господарського процесуального кодексу України (надалі - ГПК України) підприємства, установи, організації, інші юридичні особи (у тому числі іноземні), громадяни, які здійснюють підприємницьку діяльність без створення юридичної особи і в установленому порядку набули статусу суб'єкта підприємницької діяльності (далі - підприємства та організації), мають право звертатися до господарського суду згідно з встановленою підвідомчістю господарських справ за захистом своїх порушених або оспорюваних прав і охоронюваних законом інтересів, а також для вжиття передбачених цим Кодексом заходів, спрямованих на запобігання правопорушенням.

Частиною 1 ст. 15 Цивільного кодексу України передбачено, що кожна особа має право на захист свого цивільного права у разі його порушення, невизнання або оспорювання.

Відповідно до ч. 1 ст. 16 Цивільного кодексу України кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого особистого немайнового або майнового права та інтересу. Частиною другою цієї статті визначено способи захисту цивільних прав та інтересів. Суд може захистити цивільне право або інтерес іншим способом, що встановлений договором або законом.

Відповідно до ст. 20 Цивільного кодексу України, право на захист особа здійснює на свій розсуд.

З огляду на положення зазначеної норми та принцип диспозитивності у господарському судочинстві, позивач має право вільно обирати способи захисту порушеного права чи інтересу. Суд враховує, що відповідно до ст. 21 ГПК України сторонами в судовому процесі - позивачами і відповідачами - можуть бути підприємства та організації, зазначені у статті 1 цього Кодексу. Позивачами є підприємства та організації, що подали позов або в інтересах яких подано позов про захист порушеного чи оспорюваного права або охоронюваного законом інтересу. Відповідно до ст. 123 ГПК України, іноземні суб'єкти господарювання мають такі самі процесуальні права і обов'язки, що і суб'єкти господарювання України, крім винятків, встановлених законом або міжнародним договором.

Відповідно до п. 2 Постанови Пленуму ВГСУ № 12 від 17.10.2012 року, у вирішенні питань, пов'язаних із способами захисту прав інтелектуальної власності, господарським судам потрібно мати на увазі таке. Загальні способи захисту права інтелектуальної власності визначені частиною другою статті 16 ЦК України і частиною другою статті 20 ГК України. Наведені у відповідних нормах переліки способів захисту не є вичерпними з огляду на вміщений у статті 16 ЦК України припис про те, що суд може захистити цивільне право або інтерес іншим способом, що встановлений договором або законом, а у статті 20 ГК України - положення щодо можливості захисту права і законного інтересу іншими способами, передбаченими законом.

Частиною першою статті 432 ЦК України передбачено, що кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого права інтелектуальної власності відповідно до статті 16 цього Кодексу.

Спосіб захисту порушеного права обумовлюється нормою матеріального права, яка регулює ті чи інші правовідносини між сторонами спору. Тому, позивач, формулюючи позовні вимоги, повинен відштовхуватися від тих наданих йому законом прав, які були об'єктивно порушені відповідачем і позов повинен бути направлений на припинення цих правопорушень та на відновлення порушеного права. Таким чином, право вибору способу захисту порушеного права належить позивачу, а суд наділений компетенцією перевірити відповідність обраного способу захисту змісту порушеного права. При цьому, обраний спосіб захисту не лише повинен бути встановлений договором або законом, але і бути ефективним засобом захисту, таким, що відповідає змісту порушеного права, характеру його порушення та наслідкам, спричиненим цим порушенням.

Відповідно до частини першої статті 8 Конституції України в Україні визнається і діє принцип верховенства права. Верховенство права - це панування права у суспільстві. Однією із основних засад права є справедливість, яка є вирішальною у визначенні його як регулятора суспільних відносин, одним із загальнолюдських вимірів права. Справедливість розглядають як властивість права, зокрема виражену в рівному юридичному масштабі поведінки й у пропорційності відповідальності вчиненому порушенню.

Позивач звернувся до суду з позовними вимогами про заборону відповідачу використовувати позначення "Кaeser" та позначення схоже з ним, окрім іншого позначення "Кaezer", в тому числі в мережі Інтернет, в тому числі на веб-сайтах http://vitapol.sells.com.ua/ та http://vitapol.zakupka.com.ua.

Оцінивши наявні в матеріалах справи докази в сукупності, суд дійшов висновку, що позивач належним чином довів факт наявності у нього виключних майнових прав інтелектуальної власності на торговельну марку «Kaeser» за міжнародною реєстрацією № 1017027, що надає йому право звертатися до суду за їх захистом.

Відповідно до ч. 1 ст. 154 Господарського кодексу України, відносини, пов'язані з використанням у господарській діяльності та охороною прав інтелектуальної власності, регулюються Господарським кодексом України та іншими законами.

До відносин, пов'язаних з використанням у господарській діяльності прав інтелектуальної власності, застосовуються положення Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, передбачених Господарським кодексом України та іншими законами (ч. 2 ст. 154 Господарського кодексу України).

Частиною 1 ст. 418 Цивільного кодексу України визначено, що право інтелектуальної власності - це право особи на результат інтелектуальної, творчої діяльності або на інший об'єкт права інтелектуальної власності, визначений Цивільним кодексом України та іншим законом.

Право інтелектуальної власності є непорушним відповідно до ч. 3 ст. 418 Цивільного кодексу України. Ніхто не може бути позбавлений права інтелектуальної власності чи обмежений у здійсненні, крім випадків, передбачених законом.

До об'єктів права інтелектуальної власності, відповідно до ч. 1 ст. 155 Господарського кодексу України, ч. 1 ст. 420 Цивільного кодексу України, зокрема, належать торговельні марки (знаки для товарів і послуг).

Відповідно до ст. 492 Цивільного кодексу України, торговельною маркою може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень, які придатні для вирізнення товарів (послуг), що виробляються (надаються) однією особою, від товарів (послуг), що виробляються (надаються) іншими особами. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, літери, цифри, зображувальні елементи, комбінації кольорів.

Закон України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" в ст. 1 також визначає, що знаком є позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб.

Об'єктом знака може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, у тому числі власні імена, літери, цифри, зображувальні елементи, кольори та комбінації кольорів, а також будь-яка комбінація таких позначень (ч. 2 ст. 5 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг").

Право інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчується свідоцтвом у випадках і порядку, передбачених законом (ч. 1 ст. 157 Господарського кодексу України).

Частиною 1 ст. 494 Цивільного кодексу України та ч. 3 ст. 5 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" також встановлено, що набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчується свідоцтвом, умови та порядок видачі якого встановлюються законом.

Відповідно до ч. 3 ст. 494 Цивільного кодексу України, набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку, яка має міжнародну реєстрацію або визнана в установленому законом порядку добре відомою, не вимагає засвідчення свідоцтвом.

Обсяг правової охорони торговельної марки визначається наведеними у свідоцтві її зображенням та переліком товарів і послуг, якщо інше не встановлено законом (ч. 2 ст. 494 Цивільного кодексу України).

Згідно ч. 4 ст. 5 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", обсяг правової охорони, що надається, визначається зображенням знака та переліком товарів і послуг, внесеними до Реєстру (Державний реєстр свідоцтв України на знаки для товарів і послуг згідно ст. 1 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг"), і засвідчується свідоцтвом з наведеними у ньому копією внесеного до Реєстру зображення знака та переліком товарів і послуг.

Суб'єктами права інтелектуальної власності на торговельну марку є фізичні та юридичні особи (ч. 1 ст. 493 Цивільного кодексу України).

Відповідно до ст. 495 ЦК України майнові права інтелектуальної власності на торговельну марку належать володільцю відповідного свідоцтва, володільцю міжнародної реєстрації, особі, торговельну марку якої визнано в установленому порядку добре відомою.

Згідно ч. 1 ст. 424 Цивільного кодексу України, майновими правами інтелектуальної власності, зокрема, є виключне право дозволяти використання об'єкта права інтелектуальної власності та виключне право перешкоджати неправомірному використанню об'єкта права інтелектуальної власності, в тому числі забороняти таке використання.

Як передбачено ч. 1 ст. 495 Цивільного кодексу України та ст. 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", майновими правами інтелектуальної власності на торговельну марку, зокрема, є виключне право дозволяти використання торговельної марки та виключне право перешкоджати неправомірному використанню торговельної марки, в тому числі забороняти таке використання.

Частиною 3 ст. 157 Господарського кодексу України також встановлено, що свідоцтво надає право його володільцеві забороняти іншим особам використовувати зареєстровану торговельну марку без його дозволу, за винятком випадків її правомірного використання.

Згідно ч. 2 ст. 157 Господарського кодексу України, використанням торговельної марки у сфері господарювання визнається застосування її на товарах та при наданні послуг, для яких вона зареєстрована, на упаковці товарів, у рекламі, друкованих виданнях, на вивісках, під час показу експонатів на виставках і ярмарках, що проводяться в Україні, у проспектах, рахунках, на бланках та в іншій документації, пов'язаній з впровадженням зазначених товарів і послуг у господарський (комерційний) обіг.

Використанням знака, відповідно до ч. 4 ст. 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", визнається: нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов'язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення); застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстровано; застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет. Знак визнається використаним, якщо його застосовано у формі зареєстрованого знака, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованого знака лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності знака.

Свідоцтво надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди, якщо інше не передбачено законом: зареєстрований знак стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг; зареєстрований знак стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги; позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг, якщо внаслідок такого використання ці позначення і знак можна сплутати; позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги, або ці позначення і знак можна сплутати (ч. 5 ст. 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг").

Наявні в матеріалах справи докази свідчать, що на момент звернення позивача до суду з позовом, відповідач використовував в мережі Інтернет на веб-сайтах http://vitapol.sells.com.ua/ та http://vitapol.zakupka.com.ua. позначення "Кaeser" та "Кaezer", пропонуючи до продажу продукцію, виробником якої не є позивач (КЕЗЕР КОМПРЕСОРЕН СЕ), що підтверджується протоколом огляду від 16.09.2015, який складений у м. Москві Російської Федерації нотаріусом Новопашиною У.С. (т. 1 а. с. 49-59). Зокрема, відповідач пропонує для продажу масляні фільтри виробництва Sotras Mann, зазначаючи, що це «масляний фільтр для компресора Kaezer» або «масляний фільтр Kaeser».

Отже, зібрані в матеріалах справи докази свідчать, що відповідач використовує позначення "Кaeser" та "Кaezer".

З метою об'єктивного вирішення спору у справі № 910/25718/15, судом було призначено судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності у справі №910/25718/15, проведення якої доручено судовому експерту Дорошенку Олександру Федоровичу.

На вирішення судового експерта поставлено наступне питання:

- Чи є позначення Кaezer схожим настільки, що його можна сплутати зі знаком для товарів і послуг Кaeser за міжнародною реєстрацією № 1017027 та таким, що може ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги?

Відповідно до Висновку судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності за справою № 910/25718/15 від 19 серпня 2016 року (далі - Висновок) судовим експертом встановлено, що позначення Кaezer є схожим настільки, що його можна сплутати зі знаком для товарів і послуг Кaeser за міжнародною реєстрацією № 1017027 та таким, що може ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги.

Відповідно до ч. 3 ст. 41 ГПК України, проведення судової експертизи доручається державним спеціалізованим установам чи безпосередньо особам, які відповідають вимогам, встановленим Законом України "Про судову експертизу".

Як зазначено у Висновку, проведення експертизи доручено експерту Дорошенку Олександру Федоровичу - заступнику директора Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності Національної академії правових наук України з експертної роботи, який має вищу технічну освіту, вищу освіту в сфері інтелектуальної власності, вчений ступінь кандидата юридичних наук, кваліфікацію судового експерта з питань інтелектуальної власності, у тому числі за спеціальністю 13.6 «Дослідження пов'язані з охороною прав на знаки для товарів і послуг». Про кримінальну відповідальність за статтями 384 та 385 Кримінального кодексу України експерта попереджено.

З огляду на наведене, суд вважає, що вищенаведений Висновок складений кваліфікованим судовим експертом відповідно до вимог Закону України "Про судову експертизу", а тому даний висновок приймається судом в якості належного та допустимого доказу у справі № 910/25718/15.

Відповідно до положень ст. 492 ЦК України, ст. 1 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» визначено, що за допомогою знаків для товарів і послуг, товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб.

З огляду на зазначене, суд відхиляє наведені в судовому засіданні усні твердження відповідача щодо правомірності використання ним знаку для товарів і послуг позивача "Кaeser" та позначення "Кaezer", яке можна сплутати зі знаком позивача, з метою порівняння товарів.

Усно заперечуючи проти позовних вимог, відповідач вказав про правомірне використання ним знаку для товарів і послуг позивача "Кaeser" та позначення "Кaezer", яке можна сплутати зі знаком позивача, з метою відрізнити товари одного виробника (позивача) від товарів інших виробників, тобто виключно для ідентифікації виробника відповідного товару. Такі твердження відповідача судом відхиляються як необґрунтовані, оскільки відповідачем здійснюється використаня позначення "Кaeser" та "Кaezer" для товару, виробником якого не є позивач або інша особа за згодою позивача.

З огляду на зазначене, суд вважає безпідставним посилання відповідача на постанову ВГСУ у справі № 904/2029/15 від 20.10.2015, оскільки відповідачем не доведено, що ним здійснюється пропонування для продажу товару, позначеного торговельною маркою "Kaeser", що був введений в цивільний оборот правовласником (позивачем) чи за його згодою.

Відповідно до ч. 6 ст. 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" передбачено, що виключне право власника свідоцтва забороняти іншим особам використовувати без його згоди зареєстрований знак не поширюється на використання знака для товару, введеного під цим знаком в цивільний оборот власником свідоцтва чи за його згодою, за умови, що власник свідоцтва не має вагомих підстав забороняти таке використання у зв'язку з подальшим продажем товару, зокрема у разі зміни або погіршення стану товару після введення його в цивільний оборот.

Здійснюючи розгляд справи по суті, судом встановлено відсутність можливості, при вирішенні спору у даній справі, застосування міжнародного принципу вичерпання прав власника торговельної марки з введенням ним (або за його згодою) товару в цивільний оборот, оскільки товар, який пропонується для продажу відповідачем, взагалі не був і не міг бути введеним в цивільний оборот власником торговельної марки "Kaeser" (або за його згодою). Докази протилежного в матеріалах справи відсутні.

Суд також критично оцінює усні заперечення відповідача щодо припинення використання ним позначень "Кaeser" та "Кaezer", оскільки жодних доказів на підтвердження зазначеного суду надано не було.

Відповідно до ч. 5 ст. 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", позивач, як особа яка володіє виключними правами на знак для товарів та послуг за міжнародною реєстрацією № 1017027 має виключне право забороняти іншим особам (в т.ч. і відповідачу) використовувати без його згоди зареєстрований знак стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг та використовувати позначення, схожі із зареєстрованим знаком, оскільки внаслідок такого використання ці позначення і знак можна сплутати.

Матеріали справи не містять доказів надання позивачем відповідачу згоди на використання знаку для товарів та послуг за міжнародною реєстрацією № 1017027.

Відповідно до ч.1 ст. 20 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" будь-яке посягання на права власника свідоцтва, передбачені статтею 16 цього Закону, в тому числі вчинення без згоди власника свідоцтва дій, що потребують його згоди, та готування до вчинення таких дій, вважається порушенням прав власника свідоцтва, що тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством України. Ч. 2 цієї статті передбачено, що на вимогу власника свідоцтва таке порушення повинно бути припинено.

Матеріалами справи підтверджено те, що відповідач без згоди позивача використовує зареєстрований знак для товарів та послуг за міжнародною реєстрацією № 1017027 - "Кaeser", стосовно наведених у міжнародній реєстрації товарів і послуг та використовує позначення "Кaezer", схоже із зареєстрованим знаком, оскільки внаслідок такого використання це позначення і знак можна сплутати.

Відповідно до ст. 33 Господарського процесуального кодексу України, кожна сторона повинна довести обставини, на які вона посилається як на підстави своїх вимог чи заперечень.

Господарський суд приймає тільки ті докази, які мають значення для справи. Обставини справи, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватись іншими засобами доказування (ст. 34 Господарського процесуального кодексу України).

Згідно із ст. 43 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і об'єктивному розгляді в судовому процесі всіх обставин справи в їх сукупності, керуючись законом. Ніякі докази не мають для господарського суду заздалегідь встановленої сили.

Відповідно до ч. 2 ст. 43 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що грунтується на всебічному, повному і об'єктивному розгляді в судовому процесі всіх обставин справи в їх сукупності, керуючись законом. Ніякі докази не мають для господарського суду заздалегідь встановленої сили.

Оцінивши всі наявні в матеріалах справи докази в сукупності, суд дійшов висновку, що позовні вимоги підлягають задоволенню повністю.

Відповідно до положень ст. 49 ГПК України судовий збір в розмірі 1378,00 грн. та витрати за проведення судової експертизи в розмірі 12000,00 грн. покладаються на відповідача.

Враховуючи вищевикладене та керуючись ст.ст. 4-3, 22, 27, 32, 33, 34, 43, 44, 49, 82-85, 116 Господарського процесуального кодексу України, суд

В И Р І Ш И В:

1. Позовні вимоги задовольнити повністю.

2. Заборонити Товариству з обмеженою відповідальністю "ВІТАПОЛЬ ІНЖИНІРІНГ" (01015, м. Київ, вул. Лаврська, буд. 9, корпус 19, офіс 2; ідентифікаційний код: 38605823) використовувати позначення "Кaeser" та позначення схоже з ним, окрім іншого позначення "Кaezer", в тому числі в мережі Інтернет, в тому числі на веб-сайтах http://vitapol.sells.com.ua/ та http://vitapol.zakupka.com.ua.

3. Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю "ВІТАПОЛЬ ІНЖИНІРІНГ" (01015, м. Київ, вул. Лаврська, буд. 9, корпус 19, офіс 2; ідентифікаційний код: 38605823) на користь КЕЗЕР КОМПРЕССОРЕН СЕ (Карл-Кезер-Штрассе, 26, 96450 Кобург, Німеччина) 1378,00 грн. (одну тисячу триста сімдесят вісім гривень 00 коп.) судового збору та 12000,00 грн. (дванадцять тисяч гривень 00 коп.) витрат за проведення судової експертизи.

4. Після набрання рішенням господарського суду законної сили видати накази.

Відповідно до ч. 5 ст. 85 ГПК України рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після розгляду справи апеляційним господарським судом.

Повне рішення складено 10.10.2016

Суддя Гумега О. В.