РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03.10.2016Справа №910/13822/16

За позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Інтерфлот"

до 1) Державної служби інтелектуальної власності України

2) Товариства з обмеженою відповідальністю "РИБОКОНСЕРВНИЙ ЗАВОД "ЕКВАТОР"

про визнання недійсним свідоцтва на знак для товарів і послуг

Суддя Бондарчук В.В.

Представники:

від позивача: ОСОБА_1, ОСОБА_2

від відповідача-1: ОСОБА_3

від відповідача-2: ОСОБА_4

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Товариства з обмеженою відповідальністю "Інтерфлот" (далі-позивач) звернулося до Господарського суду міста Києва з позовом до Державної служби інтелектуальної власності України (далі-відповідач-1) та Товариства з обмеженою відповідальністю "РИБОКОНСЕРВНИЙ ЗАВОД "ЕКВАТОР" (далі-відповідач-2) про:

- визнання недійсним повністю свідоцтва України на знак для товарів і послуг №189934 від 26.08.2014, зобов'язання Державної служби інтелектуальної власності України внести до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг відомості щодо визнання повністю недійсним свідоцтва України №189934 та повідомити про це в офіційному бюлетені «Промислова власність»

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 29.07.2016 порушено провадження у справі № 910/13822/16, призначено до розгляду у судовому засіданні на 18.08.2016 за участю представників сторін.

У судовому засіданні 18.08.2016 представник відповідача-1 подав відзив на позов, в якому проти позову заперечив та просив суд відмовити у його задоволенні.

Представник відповідача-2 також подав відзив на позов, у якому також просить відмовити у задоволенні, оскільки відповідно до ч. 1 ст. 467 ЦК України, у разі припинення чинності виключних майнових прав інтелектуальної власності на промисловий зразок ці об'єкти можуть вільно та безоплатно використовуватися будь-якою особою.

У судовому засіданні 18.08.2016 згідно ст. 77 ГПК України оголошувалась перерва до 15.09.2016.

08.09.2016 через загальний відділ діловодства суду представник позивача подав письмові пояснення, клопотання про призначення судової експертизи та клопотання про витребування в Антимонопольного комітету України опитування споживачів із різних регіонів України з питання зовнішнього оформлення етикеток рибних консерв ТОВ «Інтерфлот» та ТОВ «Рибоконсервний завод «Екватор» відповідно до яких винесено рішення № 639-р у справі №127-26.4/104-14.

Розглянувши подане позивачем клопотання про витребування доказів, суд відзначає наступне.

Відповідно до ст. 38 ГПК України, сторона або прокурор у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування господарським судом доказів.

У клопотанні повинно бути зазначено: - який доказ витребовується; - обставини, що перешкоджають його наданню; - підстави, з яких випливає, що цей доказ має підприємство чи організація; - обставини, які може підтвердити цей доказ.

Оскільки позивач не зазначив, які саме обставини може підтвердити цей доказ, відповідно суд відмовляє у задоволенні поданого клопотання про витребування доказів.

У судовому засіданні 15.09.2016 відповідно до ст. 77 ГПК України оголошувалась перерва до 03.10.2016.

03.10.2016 представник позивача повторно подав клопотання про проведення експертизи, в якому просить суд на вирішення судового експерта поставити наступне питання:

- Чи є комбінований знак для товарів і послуг за свідоцтвом України №189934 таким, що може ввести споживачів в оману щодо особи, яка виробляє товар?

Розглянувши подане клопотання, суд відзначає таке.

Відповідно до ч. 1 ст. 41 ГПК України, для роз'яснення питань, що виникають при вирішенні господарського спору і потребують спеціальних знань, господарський суд призначає судову експертизу.

Оскільки для вирішення спору у даній справі суд не вбачає необхідності у проведенні експертизи, відповідно у задоволенні клопотання відповідача відмовляє.

03.10.2016 через загальний відділ діловодства суду представник позивача подав заперечення на відзиви відповідачів.

У даному судовому засіданні представники позивача підтримали заявлені позовні вимоги.

Представник відповідача-1 не заперечував щодо призначення судової експертизи, а відповідач-2 заперечив проти задоволення позову з підстав, що викладені у відзиві.

Відповідно до ст. 82 Господарського процесуального кодексу України, рішення у даній справі прийнято у нарадчій кімнаті за результатами оцінки доказів, поданих сторонами та витребуваних судом.

У судовому засіданні 03.10.2016 відповідно до ст. 85 Господарського процесуального кодексу України судом проголошено вступну та резолютивну частини рішення.

Дослідивши матеріали справи, заслухавши пояснення представників сторін, Господарський суд міста Києва

ВСТАНОВИВ:

Відкрите акціонерне товариство "Інтеррибфлот" (просп. Нахімова, 15, м. Севастополь, АР Крим, 99011) було власником патенту №7344 від 15.05.2003 р. за заявкою від 05.11.2002, на промисловий зразок «Етикетка», що діяв до 05.11.2006 на території України.

Як стверджує позивач, починаючи з січня 2004 року між Товариством з обмеженою відповідальністю "Інтерфлот" та ВАТ "Інтеррибфлот" укладено ліцензійні договори, відповідно до яких позивач використовує зображення етикетки по теперішній час.

Згодом, позивачеві стало відомо, що з 2013 року відповідач-2 виробляє та розповсюджує продукцію з використанням етикетки, що тривалий час використовується позивачем на підставі укладених ліцензійних договорів. З відповіді відповідача-2 позивач дізнався про наявність свідоцтва України №189934 на знак для товарів та послуг, що належить відповідачеві-2 на праві власності.

Обґрунтовуючи свої вимоги, позивач зазначає, що знак для товарів та послуг за свідоцтвом України №189934 є таким, що вводить споживачів в оману щодо дійсного виробника товарів, оскільки через тривале використання позивачем промислового зразка «Етикетка» у споживача виникли стійкі асоціації про те, що товар з етикеткою «САРДИНА» належить позивачу, а тому спірний знак відповідача має бути визнаний недійсним через невідповідність умовам надання правової охорони, передбачених ч. 4 п. 2 ст. 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг».

Оцінюючи подані докази та наведені обґрунтування за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і об'єктивному розгляді в судовому засіданні всіх обставин справи в їх сукупності, суд вважає, що позовні вимоги не підлягають задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 32 Господарського процесуального кодексу України, доказами у справі є будь-які фактичні дані, на підставі яких господарський суд у визначеному законом порядку встановлює наявність чи відсутність обставин, на яких ґрунтуються вимоги і заперечення сторін, а також інші обставини, які мають значення для правильного вирішення господарського спору.

Згідно п. 4 ст. 1 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», знак - позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб.

Торговельною маркою може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень, які придатні для вирізнення товарів (послуг), що виробляються (надаються) однією особою, від товарів (послуг), що виробляються (надаються) іншими особами. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, літери, цифри, зображувальні елементи, комбінації кольорів (ст. 492 Цивільного кодексу України).

У відповідності до ст. 494 Цивільного кодексу України, набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчується свідоцтвом. Умови та порядок видачі свідоцтва встановлюються законом. Обсяг правової охорони торговельної марки визначається наведеними у свідоцтві її зображенням та переліком товарів і послуг, якщо інше не встановлено законом. Набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку, яка має міжнародну реєстрацію або визнана в установленому законом порядку добре відомою, не вимагає засвідчення свідоцтвом.

Згідно ст. 495 Цивільного кодексу України, майновими правами інтелектуальної власності на торговельну марку є:

1) право на використання торговельної марки;

2) виключне право дозволяти використання торговельної марки;

3) виключне право перешкоджати неправомірному використанню торговельної марки, в тому числі забороняти таке використання;

4) інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом.

Відповідно до ч. 1-3 ст. 5 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», правова охорона надається знаку, який не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі та на який не поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони, встановлені цим Законом. Об'єктом знака може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, у тому числі власні імена, літери, цифри, зображувальні елементи, кольори та комбінації кольорів, а також будь-яка комбінація таких позначень. Право власності на знак засвідчується свідоцтвом.

Згідно п. 4 ст. 5 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», обсяг правової охорони, що надається, визначається зображенням знака та переліком товарів і послуг, внесеними до Реєстру, і засвідчується свідоцтвом з наведеними у ньому копією внесеного до Реєстру зображення знака та переліком товарів і послуг.

Статтею 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» зазначено, що свідоцтво надає його власнику право використовувати знак та інші права. При цьому, використанням знака визнається:

- нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов'язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення);

- застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстровано;

- застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет.

Знак визнається використаним, якщо його застосовано у формі зареєстрованого знака, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованого знака лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності знака.

З частини 2 статті 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» вбачається, що не можуть одержати правову охорону також позначення, які є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу.

Крім того, відповідно до ч. 4 статті 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», не реєструються як знаки позначення, які відтворюють промислові зразки, права на які належать в Україні іншим особам.

За приписами частини 5 статті 5 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки», право власності на промисловий зразок засвідчується патентом. Строк дії патенту на промисловий зразок становить 10 років від дати подання заявки до Установи і продовжується Установою за клопотанням власника патенту, але не більш як на п'ять років. Дія патенту припиняється достроково за умов, викладених у статті 24 цього Закону.

Згідно положень частини 2 статті 24 вказаного Закону, дія патенту на промисловий зразок припиняється у разі несплати у встановлений строк річного збору за підтримання його чинності.

Як вбачається з матеріалів справи, в офіційному бюлетені №19 «Промислова власність» від 26.11.2007 року опубліковано відомості про припинення дії патенту України на промисловий зразок №7344 з підстав несплати річного збору, а датою припинення дії патенту України на промисловий зразок №7344 є 05.11.2006 року.

Тобто, ВАТ «Інтеррибфлот», як власник патенту України на промисловий зразок №7344 починаючи з 05.11.2006 року втратив майнові права на вказаний промисловий зразок.

Відповідно до ч. 3 ст. 1109 Цивільного кодексу України, у ліцензійному договорі визначаються вид ліцензії, сфера використання об'єкта права інтелектуальної власності (конкретні права, що надаються за договором, способи використання зазначеного об'єкта, територія та строк, на які надаються права, тощо), розмір, порядок і строки виплати плати за використання об'єкта права інтелектуальної власності, а також інші умови, які сторони вважають за доцільне включити у договір.

Згідно ч. 1 ст. 1110 Цивільного кодексу України, ліцензійний договір укладається на строк, встановлений договором, який повинен спливати не пізніше спливу строку чинності виключного майнового права на визначений у договорі об'єкт права інтелектуальної власності.

Таким чином, ліцензійні договори, про які вказує позивач як на підставу для належності йому майнових права на промисловий зразок №7344, могли бути укладені виключно по час дії зазначеного патенту, тобто до 05.11.2006 року.

Зі спливом вказаного строку жодних прав у позивача на підставі укладених ліцензійних договорів виникати не може.

Відповідно до ч. 1 ст. 467 Цивільного кодексу України, у разі припинення чинності виключних майнових прав інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок ці об'єкти можуть вільно та безоплатно використовуватися будь-якою особою, за винятками, встановленими законом.

Частиною 1 ст. 499 Цивільного кодексу України встановлено, що права інтелектуальної власності на торговельну марку визнаються недійсними з підстав та в порядку, встановлених законом.

Відповідно до ч. 1 ст. 19 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», свідоцтво може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково у разі:

- невідповідності зареєстрованого знака умовам надання правової охорони;

- наявності у свідоцтві елементів зображення знака та переліку товарів і послуг, яких не було у поданій заявці;

- видачі свідоцтва внаслідок подання заявки з порушенням прав інших осіб.

З урахуванням встановленого, суд приходить до висновку про відповідність умовам надання правової охорони знаку для товарів і послуг за свідоцтвом України №189934 від 26.08.2014 року та відсутності порушення відповідачами п. 4 ч. 2 та ч. 4 ст. 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» і прав позивача.

Крім того, суд відзначає, що положення статей Паризької конвенції про охорону промислової власності від 20 березня 1883 року, на які посилається позивач, не містить жодної підстави для визнання недійсним свідоцтва на знак для товарів і послуг у зв'язку із використанням знака, що був частиною промислового зразка, який втратив свою чинність.

Більше того, позивач не був власником промислового зразка за патентом №7344, а за ліцензійними договорами передавалося позивачеві виключно право на використання промислового зразка за патентом України №7344, та не передавалися жодні права щодо захисту промислового зразка від порушення збоку третіх осіб.

Відповідно до ст. ст. 33, 34 Господарського процесуального кодексу України, кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень. Господарський суд приймає тільки ті докази, які мають значення для справи. Обставини справи, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватись іншими засобами доказування.

Підсумовуючи вищевикладене, враховуючи відповідність зареєстрованого знаку для товарів і послуг за свідоцтвом України 189934 від 26.08.2014 року умовам надання правової охорони, суд приходить до висновку про необґрунтованість вимог позивача, відповідно позовна заява задоволенню не підлягає.

Витрати по сплаті судового збору відповідно ст. 49 Господарського процесуального кодексу України покладаються на позивача.

Керуючись ст.ст. 32, 33, 49, 75, 82-85 Господарського процесуального кодексу України, Господарський суд міста Києва

В И Р І Ш И В:

У задоволенні позову відмовити.

Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після розгляду справи апеляційним господарським судом.

Повний текст рішення складено: 05.10.2016.

Суддя Бондарчук В.В.