ВИЩИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 жовтня 2016 року Справа № 910/16522/13

Вищий господарський суд України у складі: суддя Селіваненко В.П. - головуючий (доповідач), судді Львов Б.Ю. і Палій В.В.

розглянув касаційну скаргу Байєр Фарма Акцієнгезелльшафт (Bayer Pharma Aktiengesellschaft), Берлін, Німеччина,

на постанову Київського апеляційного господарського суду від 19.07.2016

зі справи № 910/16522/13

за позовом БЦ Фарма Б.В. (BC PHARMA B.V.), Амстердам, Нідерланди (далі - Позивач),

до: Байєр Фарма Акцієнгезелльшафт (Bayer Pharma Aktiengesellschaft) (далі - Відповідач-1);

Державної служби інтелектуальної власності України, м. Київ (далі - Відповідач-2),

про визнання патенту України на винахід недійсним повністю.

Судове засідання проведено за участю представників:

Позивача - Мамуні О.С., Капітоненка А.Г., Ніколаєнка А.Л.,

Відповідача-1 - Радомського В.С.,

Відповідача-2 - Потоцького М.Ю.

За результатами розгляду касаційної скарги Вищий господарський суд України

ВСТАНОВИВ:

Позов було подано про: визнання недійсним повністю патенту України № 81387 на винахід (далі - Патент № 81387); зобов'язання Відповідача-2 внести зміни до Державного реєстру винаходів України (далі - Державний реєстр) стосовно визнання недійсним повністю Патенту № 81387 та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені "Промислова власність" (далі - ОБ "Промислова власність").

Рішенням господарського суду міста Києва від 03.06.2015 (суддя Лиськов М.О.) у позові відмовлено.

Постановою Київського апеляційного господарського суду від 19.07.2016 (колегія суддів у складі: Шипко В.В. - головуючий, Остапенко О.М. і Доманська М.Л.): задоволено апеляційну скаргу Відповідача-1; згадане рішення місцевого господарського суду скасовано; прийнято нове рішення, яким: позов задоволено; Патент № 81387 визнано недійсним; Відповідача-2 зобов'язано внести зміни до Державного реєстру стосовно визнання недійсним повністю Патенту № 81387 та здійснити публікацію про це в ОБ "Промислова власність"; з Відповідача-2 стягнуто на користь Позивача 609 грн. судового збору за розгляд справи в суді апеляційної інстанції.

У касаційній скарзі до Вищого господарського суду України Відповідач-1 просить залишити без змін рішення місцевого господарського суду з даної справи від 03.06.2015 та відмовити в задоволенні апеляційної скарги і позову Позивача. Скаргу мотивовано порушенням та неправильним застосуванням апеляційним господарським судом норм матеріального і процесуального права.

У відзиві на касаційну скаргу Позивач заперечує проти доводів скаржника, зазначаючи про їх необґрунтованість та про правильність застосування апеляційною інстанцією норм матеріального і процесуального права, та просить оскаржувану постанову залишити в силі, а скаргу - без задоволення.

Від Відповідача-2 відзив на касаційну скаргу не надходив.

За результатами розгляду касаційної скарги Вищий господарський суд України дійшов висновку про відсутність підстав для її задоволення з урахуванням такого.

Суд першої інстанції у розгляді справи виходив з таких обставин та висновків.

31.08.2000 Відповідачем-1 була подана заявка № на видачу патенту України на винахід "Фармацевтична комбінація етинілестрадіолу і дроспіренону для використання контрацептива" (далі - Винахід).

За результатами експертизи даної заявки, проведеної уповноваженим закладом експертизи [державне підприємство "Український інститут промислової власності" (далі - УІПВ)], було встановлено відповідність заявленого винаходу умовам патентоспроможності та прийнято рішення про видачу патенту на винахід.

За результатами експертизи на локальну новизну, проведеної відділом 9.10 УІПВ, встановлено, що заявка відповідає локальній новизні, у зв'язку з чим Державним департаментом інтелектуальної власності МОН України було прийнято рішення про видачу патенту.

10.01.2008 було здійснено публікацію відомостей про видачу Патенту № 81387 в ОБ "Промислова власність" № 1. Названим Департаментом було здійснено державну реєстрацію та заявникові видано патент.

На думку Позивача: державна реєстрація винаходу за Патентом № 81387 була здійснена з порушенням законодавства України; винахід за цим патентом не відповідав умовам надання правової охорони, а саме за критеріями "новизна" та "винахідницький рівень".

Судом було призначено судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності; на вирішення експертів було поставлено питання: чи є винахід за Патентом № 81387 новим? Чи має винахід винахідницький рівень?

Відповідно до висновку судової експертизи: Винахід за Патентом № 81387 не є новим відносно п. 9, 37, 70 його формули, виходячи з обсягу наданих на дослідження матеріалів справи № 910/16522/13. Група винаходів, відповідно до п.п. 1, 9, 16, 24, 37, 49, 62, 70, 77 формули винаходу за Патентом № 81387, не відповідає критерію патентоздатності "винахідницькій рівень", виходячи з інформації, яка міститься в наданих на дослідження матеріалах справи № 910/16522/13.

В основу відповіді експерта про те, що вся сукупність ознак для кожного окремо взятого незалежного пункту (9, 37, 70) формули винаходу за Патентом № 81387 була відомою та загальнодоступною у світі з препарату Yasmin до дати пріоритету 31.08.1999 покладено твердження про те, що: Yasmin є протизаплідним препаратом для перорального застосування, який являє собою таблетку з 3 мг мікронізованого дроспіренону та 0,03 мг мікронізованого етинілестрадіолу; патентовласник Вауег Schering Pharma AG не заперечує того факту, що суб'єкти досліджень були поінформовані про активні речовини та їх кількості; патентовласник підтверджує, що угоди про конфіденційність як такої між патентовласником та суб'єктами досліджень (пацієнти, які приймали ліки) не укладалося; пацієнти не обмежувалися у праві повідомляти представникам широкого загалу про те, що вони отримували досліджуваний лікарський препарат, який містив 3 мг дроспіренону та 0,03 мг етинілестрадіолу, мінімальна кількість препарату впродовж одного циклу прийому - 21 таблетка з активними речовинами та 7 таблеток плацебо.

Вказані твердження суперечать положенням Правила 33 [підпункти (а) та (в)] Інструкції до Договору про патентну кооперацію (набуття чинності для України 25 грудня 1991), відповідно до якого рівень техніки включає все те, що стало доступним публіці де-небудь у світі за допомогою розкриття (включаючи креслення та інші ілюстрації) і що може бути корисним при визначенні, чи є заявлений винахід новим і чи відповідає він винахідницькому рівню (тобто чи є винахід очевидним чи ні) за умови, що розкриття стало доступним до дати міжнародного подання.

Висновок судового експерта про те, що група винаходів, відповідно до п.п. 1, 9, 16, 24, 37, 49, 62, 70, 77 формули винаходу за Патентом № 81387, не відповідає критерію патентоздатності "винахідницькій рівень", виходячи з інформації, яка міститься в наданих на дослідження матеріалах справи № 910/16522/13, базується, зокрема, на тому, що при дослідженні питання 1 встановлено, що з міжнародної заявки WO 98/04269 до дати пріоритету 31.08.1999 для винаходу за Патентом № 81387 були відомі такі ознаки: для об'єктів за п.п. 1, 9, 16 формули винаходу фармацевтична композиція у вигляді пероральної лікарської форми, яка містить як перший активний агент дроспіренон у кількості, що відповідає добовій дозі при введенні композиції і становить від приблизно 2 до 4 мг, а як другий активний агент етинілестрадіол у кількості, що відповідає добовій дозі і становить від приблизно 0,01 мг до 0,05 мг, разом з одним або декількома фармацевтично прийнятними носіями або добавками. Проте такий висновок не може вважатися обґрунтованим, оскільки експертом не враховано, що в описі ознак технічного рішення за міжнародною заявкою на винахід № Ж) 98/04269 вказані лише фіксовані кількісні значення в одиницях вимірювання маси стосовно дроспіренону (3 мг, 2 мг, 1 мг, 500 мкг) та егинілестрадіолу (15 мкг = 0.015 мг), а у формулі винаходу за Патентом № 81387 кількісні значення відповідних речовин вказані в інтервалах масових значень (дроспіренону - приблизно від 2 до 4 мг; етинілестрадіолу - приблизно від 0,01 мг до 0,05 мг).

Отже, у визначенні того, чи відповідає Винахід умовам патентоспроможності "новизна" та "винахідницький рівень" судовий експерт мав враховувати законодавство, що діяло на дату подання заявки на Винахід, а саме - Закон України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі" (далі - Закон) у відповідній редакції та наказ Держпатенту України від 29.11.1996 № 244 "Про затвердження Порядку розгляду заявки на винахід (корисну модель)", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 20.12.1996 за № 730/1755 (далі - Порядок розгляду).

Відповідь на питання про відповідність Винаходу умовам патентоздатності, передбаченим статтею 7 Закону, має даватися виходячи з розуміння поняття "рівень техніки" - відомості, які стали загальнодоступними у світі до дати подання заявки до Установи, як передбачено Законом (частина четверта статті 7) та пунктом 15.2.3 Порядку розгляду.

В обґрунтування невідповідності Винаходу за Патентом № 81387 умовам патентоздатності Позивач посилається на документи з додатків 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15 та 16, 18, 19 (до позовної заяви), а також на низку висновків спеціалістів (додатки 9, 10, та 17). Документальним підтвердженням "цієї дати" (якої - з рішення суду незрозуміло) не можна вважати посилання на проведені клінічні дослідження, про які йдеться у додатках 4, 5, 7, 8 - заява та листи, що розкривають обставини проведення клінічних досліджень. Ці додатки не можна віднести до документів, зазначених у пункті 15.2.3 Порядку розгляду, а відтак, з огляду на вимоги Закону та Порядку розгляду, ці відомості не є загальнодоступними джерелами інформації, з якими будь-яка особа може ознайомитись (без дозволу власника), тобто "ці документи не є рівнем техніки, який повинен бути використаний при аналізі винаходу на відповідність умовам патентоздатності". Тому дані письмові докази є "неналежними".

Запатентований Винахід відповідає умовам патентоздатності, і доводи Позивача цього не спростовують.

Судом апеляційної інстанції додатково з'ясовано і зазначено таке.

У даній справі необхідне проведення повторної судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності, і Позивачем була надана письмова згода на її оплату. Таку експертизу було призначено, але оплата її вартості не здійснена.

Місцевим господарським судом неправильно витлумачено технічні аспекти такого об'єкту винаходу, як фармацевтична композиція (та її застосування), що і є предметом винаходу за Патентом № 81387.

У висновку Укрпатенту, який є органом експертизи Відповідача-1 щодо відповідності Винаходу за Патентом № 81387 умовам патентоздатності, технічне рішення, розкрите в міжнародній заявці WO/98/04269, розглядається як найближчий аналог Винаходу за цим Патентом № 81387.

Місцевий господарський суд дійшов висновку про відповідність Винаходу за Патентом № 81387 умові патентоздатності "винахідницький рівень" на підставі визначеної ним самостійно необґрунтованості посилання судового експерта на технічне рішення за згаданою міжнародною заявкою як на найбільш близький аналог Винаходу за відповідним Патентом. Водночас названим судом не розглянуто та не надано оцінки іншим відомостям (наявним у матеріалах справи) щодо рівня техніки стосовно Винаходу, що необхідно для встановлення патентоздатності за критерієм "винахідницький рівень".

За положеннями Порядку розгляду (пункт 15.2.4), який регулював відповідні правовідносини на дату подання заявки на Винахід за Патентом № 81387, перевірка винахідницького рівня передбачає аналіз не менш ніж двох джерел інформації з рівня техніки - найближчого аналога заявленого винаходу та щонайменше одного рішення, які мають ознаки, що збігаються з ознаками, за якими заявлений винахід відрізняється від найближчого аналогу.

У той же час місцевий господарський суд у своєму рішенні не послався на будь-яке друге джерело інформації, обмеживши аналіз винахідницького рівня Винаходу дослідженням лише одного джерела інформації (міжнародна заявка WO/98/04269).

Згадане Правило 33 Інструкції до Договору про патентну кооперацію від 19.06.1970, на яке посилався суд першої інстанції, регулює відносини, які в Україні не мають місця, і це Правило не підлягає застосуванню до спірних правовідносин у даній справі.

У додатках 4, 5, 7, 8 (до позовної заяви) містяться документи, в яких розкриваються факти використання препарату "Уазтіп" у США і які свідчать про невідповідність Винаходу за Патентом № 81387 умові патентоздатності "новизна".

Застосувавши положення пункту 15.2.3. Порядку розгляду, місцевий господарський суд дійшов хибного висновку про те, що відповідні додатки є "неналежними доказами". Натомість докази, подані Позивачем у згаданих додатках, є неналежними, оскільки підтверджують дату, від якої стали загальнодоступними відомості про технічні засоби, які стали відомими в результаті їх використання, тобто вони стосуються визначення рівня техніки, щодо якого перевіряється новизна винаходу.

Причиною спору зі справи стало питання про наявність або відсутність підстав для визнання недійсним Патенту № 81387 та, відповідно, для зобов'язання Відповідача-2 здійснити публікацію про це в ОБ "Промислова власність".

Відповідно до положень Закону:

- правова охорона надається винаходу (корисній моделі), що не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі та відповідає умовам патентоздатності (частина перша статті 6);

- винахід відповідає умовам патентоздатності, якщо він є новим, має винахідницький рівень і є промислово придатним (частина перша статті 7);

- патент може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково у разі невідповідності запатентованого винаходу (корисної моделі) умовам патентоздатності, що визначені статтею 7 цього Закону (пункт "а" частини першої статті 33).

Згідно з приписами Цивільного кодексу України:

- винахід вважається придатним для набуття права інтелектуальної власності на нього, якщо він, відповідно до закону, є новим, має винахідницький рівень і придатний для промислового використання; об'єктом винаходу може бути продукт (пристрій, речовина тощо) або процес у будь-якій сфері технології (частини перша і друга статті 459);

- обсяг правової охорони визначається формулою винаходу, корисної моделі, сукупністю суттєвих ознак промислового зразка (частина друга статті 462);

- права інтелектуальної власності на винахід визнаються недійсними з підстав та в порядку, встановлених законом (стаття 469).

Суд апеляційної інстанції, виходячи з наведених законодавчих приписів та з'ясувавши, на відміну від місцевого господарського суду, належними і допустимими доказами, в тому числі за допомогою експертного висновку, невідповідність оспорюваного Патенту № 81387 умовам надання правової охорони, а саме за критеріями "новизна" та "винахідницький рівень", дійшов власного висновку про наявність підстав для задоволення позову.

Доводи касаційної скарги даного висновку не спростовують.

Так, не приймаються посилання скаржника на порушення апеляційним господарським судом норм процесуального права через непроведення у справі повторної судової експертизи. Як зазначено в пункті 23 постанови пленуму Вищого господарського суду України від 23.03.2012 № 4 "Про деякі питання практики призначення судової експертизи", за неможливості проведення судової експертизи без попередньої оплати її вартості суд розглядає справу на підставі наявних доказів. Водночас Вищий господарський суд України не поділяє думки ні скаржника, ні апеляційного господарського суду стосовно необхідності призначення у справі повторної судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності "у зв'язку із деякими протиріччями між Висновком експерта № 966 від 24.04.2015р. та поясненнями відповідачів"; тобто йдеться, по суті, не про що інше, як про незгоду відповідачів зі справи з висновком судового експерта, і не більше того. Жоден законодавчий акт не визначає такої підстави для проведення повторної експертизи, як "протиріччя" між експертним висновком і поясненнями сторони (сторін) у справі.

Водночас питання "неповноти" (на думку скаржника) висновку судового експерта, який (висновок) згідно з частиною п'ятою статті 42 Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України) є доказом у справі, перебуває поза межами розгляду справи в касаційній інстанції, яка згідно з імперативним приписом частини другої статті 1117 названого Кодексу не має права, зокрема, вирішувати питання про достовірність того чи іншого доказу та додатково перевіряти докази.

Вищий господарський суд України погоджується з висновком апеляційної інстанції щодо відсутності підстав для застосування до спірних правовідносин у цій справі Правила 33 Інструкції до Договору про патентну кооперацію. Та обставина, що дане Правило "не суперечить відповідним нормам п. 4 та 5 ст. 7 Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі" та п. 15.2.3 Порядку розгляду заявки на винахід" ще не означає, що його неодмінно слід застосовувати у розгляді цієї справи, правовідносини в якій не є предметом регулювання згаданого Правила, що й встановив апеляційний господарський суд. До того ж немає підстав вважати обґрунтованими посилання скаржника на те, що "норми Правила 33 Інструкції до Договору РСТ краще врегульовують питання "письмового розкриття" і що "норми національного законодавства не є достатньо унормованими".

Скаржник заперечує мотиви прийняття оскаржуваної постанови, пов'язані з тим, що, виходячи з положень пункту 15.2.4 Порядку розгляду, перевірка винахідницького рівня "передбачає аналіз не менш ніж двох джерел інформації", зазначаючи, що "норма п. 15.2.4 взагалі не містить обов'язкового аналізу не менш ніж двох джерел інформації". У зв'язку з цим слід звернути увагу на таке.

Відповідний нормативно-правовий акт (що був чинний на дату подання заявки на Винахід за Патентом № 81387), як зазначається в його вступній частині, "є основним нормативним документом, який регламентує порядок проведення експертизи заявок на винаходи строком дії 5 та 20 років і патентів на корисні моделі". Беручи до уваги предмет і підстави позову в цій справі, слід дійти висновку, що спірні правовідносини в ній не були пов'язані з експертизою заявки на винахід, а тому саме в даному конкретному випадку апеляційний господарський суд помилково застосував пункт 15.2.4 згаданого нормативно-правового акта, предметом регулювання якого (тобто зазначеного пункту) дані правовідносини не виступали. Втім, це не вплинуло на правильність резолютивної частини оскаржуваного судового рішення, а тому не може вважатися підставою для його скасування.

Решта доводів касаційної скарги пов'язана з оцінкою доказів у справі та правильністю встановлення апеляційною інстанцією фактичних обставин справи, і перевірка таких доводів у силу наведеного припису частини другої статті 1117 ГПК України перебуває поза межами перегляду справи в касаційній інстанції. Водночас скаржником не наведено обґрунтованих доводів стосовно порушення апеляційною інстанцією передбаченого статтею 43 названого Кодексу правил оцінки доказів.

Визначених процесуальним законом підстав для скасування оскаржуваного судового рішення не вбачається.

Керуючись статтями 1117, 1119, 11111 ГПК України, Вищий господарський суд України

ПОСТАНОВИВ:

Постанову Київського апеляційного господарського суду від 19.07.2016 зі справи № 910/16522/13 залишити без змін, а касаційну скаргу Байєр Фарма Акцієнгезелльшафт (Bayer Pharma Aktiengesellschaft) - без задоволення.

Суддя В. Селіваненко

Суддя Б. Львов

Суддя В. Палій