УХВАЛА

06.10.2016Справа № 910/13876/16

За позовом Компанії Novartis AG/Новартіс АГ

до 1) Товариства з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Здоров'я"

2) Міністерства охорони здоров'я України

3) Державного підприємства "Державний експертний центр Міністерства охорони здоров'я

України"

про припинення порушень прав та визнання недійсними посвідчень на лікарські засоби

Суддя Гумега О.В.

Представники:

від позивача: Нікулеско Д.С. за довіреністю № S1869/2015 від 08.10.2015

від відповідача-1: Титаренко Ю.П. за довіреністю № 5306/13 від 09.10.2015

від відповідача-2: не з'явився

від відповідача-3: Федоренко О.А. за довіреністю № 35/09-4 від 14.01.2016

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Компанія Novartis AG/Новартіс АГ (позивач) звернулась до Господарського суду міста Києва з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Здоров'я" (відповідач-1), Міністерства охорони здоров'я України (відповідач-2), Державного підприємства "Державний експертний центр Міністерства охорони здоров'я України" (відповідач-3) про:

- зобов'язання Товариства з обмеженою відповідальністю Фармацевтична компанія "ЗДОРОВ'Я" припинити використання знаків для товарів і послуг "ЕКЗОДЕРИЛ" та "EXODERIL" за свідоцтвами України №№ 138108 та 191155, в тому числі шляхом припинення нанесення схожими із ними до ступеня змішування позначень "Екзо-Дерм" та "Еkzo-Derm" на упаковки лікарських засобів "ЕКЗО-ДЕРМ" №UА/13758/01/01, "ЕКЗО-ДЕРМ" № UА/13915/01/01, "ЕКЗО-ДЕРМ" № UА/13915/02/01, етикетки, бирки чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеними позначеннями з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення), застосування його в діловій документації, в тому числі у назві лікарського засобу, в мережі Інтернет та заборонити використання вказаних позначень та/або будь-якого з них;

- визнання недійсними висновків Державного підприємства "Державний експертний центр Міністерства охорони здоров'я України" про рекомендацію до реєстрації лікарських засобів "ЕКЗО-ДЕРМ" (розчин нашкірний), "ЕКЗО-ДЕРМ" (спрей нашкірний), "ЕКЗО-ДЕРМ" (крем);

- визнання недійсним наказу Міністерства охорони здоров'я України № 453 від 18.05.2016 "Про державну реєстрацію (перереєстрацію) лікарських засобів та внесення змін до реєстраційних матеріалів" в частині державної реєстрації лікарського засобу "ЕКЗО-ДЕРМ" у формі розчину нашкірного, 10 мг/мл по 8 мл або по 20 мл у флаконах № 1;

- визнання недійсним наказу Міністерства охорони здоров'я України № 665 від 247.09.20174 "Про державну реєстрацію (перереєстрацію) лікарських засобів та внесення змін до реєстраційних матеріалів" в частині державної реєстрації лікарського засобу "ЕКЗО-ДЕРМ" у формі спрею нашкірного, розчину, 10 мг/мл, по 8 мл у флаконах № 1;

- визнання недійсним наказу Міністерства охорони здоров'я України № 222 від 16.04.2015 "Про державну реєстрацію (перереєстрацію) лікарських засобів та внесення змін до реєстраційних матеріалів" в частині державної реєстрації лікарського засобу "ЕКЗО-ДЕРМ" у формі крему, 10 мг/г по 15 г у тубах № 1;

- визнання недійсним реєстраційних посвідчень на лікарський засіб "ЕКЗО-ДЕРМ" № UА/13758/01/01, "ЕКЗО-ДЕРМ" № UА/13915/01/01, "ЕКЗО-ДЕРМ" № UА/13915/02/01;

- зобов'язання Товариства з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "ЗДОРОВ'Я" вилучити з цивільного обігу лікарські засоби: "ЕКЗО-ДЕРМ" у формі розчину нашкірного, 10 мг/мл по 8 мл або по 20 мл у флаконах № 1, "ЕКЗО-ДЕРМ" у формі спрею нашкірного, розчину, 10 мг/мл, по 8 мл у флаконах № 1 та "ЕКЗО-ДЕРМ" у формі крему, 10 мг/г по 15 г у тубах № 1, маркований позначеннями "Екзо-Дерм" та "Еkzo-Derm" та знищити упаковки та тари вказаних лікарських засобів, марковані позначеннями, які є схожими до ступеня змішування із знаками для товарів і послуг "ЕКЗОДЕРИЛ" та "EXODERIL" за свідоцтвами України №№ 138108 та 191155.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 01.08.2016 порушено провадження у справі № 910/13876/16 та призначено розгляд справи на 05.09.2016 о 11:10 год.

01.09.2016 через відділ діловодства суду від представника відповідача-3 надійшов відзив на позовну заяву, відповідно до якого відповідач-3 просив суд відмовити у задоволенні позовної заяви Компанії Новартіс АГ в частині визнання недійсними висновків Державного підприємства "Державний експертний центр Міністерства охорони здоров'я України" про рекомендацію до реєстрації лікарських засобів "ЕКЗО-ДЕРМ" (розчин нашкірний), "ЕКЗО-ДЕРМ" (спрей нашкірний), "ЕКЗО-ДЕРМ" (крем). В якості додатків до відзиву додано матеріали реєстраційних досьє на лікарські засоби "ЕКЗО-ДЕРМ" (розчин нашкірний), "ЕКЗО-ДЕРМ" (спрей нашкірний), "ЕКЗО-ДЕРМ" (крем).

05.09.2016 через відділ діловодства суду від представника відповідача-1 надійшов відзив на позов, відповідно до якого відповідач-1 вважає позовні вимоги позивача необгрунтованими та такими, що підтверджуються неналежними доказами, у зв'язку з чим просив суд у задоволенні позову відмовити повністю.

05.09.2016 через відділ діловодства суду від представника відповідача-1 надійшло клопотання, відповідно до якого відповідач-1 просив суд зупинити розгляд справи № 910/13786/16 до розгляду по суті аналогічної справи № 910/30096/15 за позовом Компанії Новартіс АГ до Товариства з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична група "Здоров'я", Державної служби інтелектуальної власності України про визнання недійсними свідоцтв на знаки для товарів та послуг № 203287 від 10.09.2015, № 203290 від 10.09.2015, № 203291 від 10.09.2015 та зобов'язання вчинити певні дії.

В судове засідання, призначене на 05.09.2016, з'явились представники позивача, відповідача-1 та відповідача-3.

Представник відповідача-2 в судове засідання, призначене на 05.09.2016 не з'явився, про причини неявки суд не повідомив, про час та місце судового розгляду справи був повідомлений належним чином.

Представник позивача в судовому засіданні 05.09.2016 подав заяву про відсутність спору. Заява судом залучена до матеріалів справи та передана до відділу діловодства суду для реєстрації.

Представник позивача в судовому засіданні 05.09.2016 подав клопотання про залучення доказів, відповідно до якого просив залучити до матеріалів справи належним чином засвідчену копію виписки з торгівельного реєстру Швейцарії стосовно Компанії Novartis AG. Клопотання судом задоволене та передане до відділу діловодства суду для реєстрації.

Представник позивача в судовому засіданні 05.09.2016 надав усні пояснення по суті заявлених позовних вимог, позов підтримав у повному обсязі.

Представник відповідача-3 в судовому засіданні 05.09.2016 надав усні заперечення з приводу заявлених позовних вимог в частині визнання недійсними висновків Державного підприємства "Державний експертний центр Міністерства охорони здоров'я України" про рекомендацію до реєстрації лікарських засобів "ЕКЗО-ДЕРМ" (розчин нашкірний), "ЕКЗО-ДЕРМ" (спрей нашкірний), "ЕКЗО-ДЕРМ" (крем), з підстав, викладених у відзиві на позовну заяву, поданому 01.09.2016 через відділ діловодства суду.

Представник відповідача-1 в судовому засіданні 05.09.2016 надав усні заперечення проти задоволення позовних вимог з підстав, викладених у відзиві на позов, поданому 05.09.2016 через відділ діловодства суду.

Представник відповідача-1 в судовому засіданні 05.09.2016 підтримав клопотання, подане 05.09.2016 через відділ діловодства суду, про зупинення розгляду справи № 910/13786/16 до розгляду по суті аналогічної справи № 910/30096/15 за позовом Компанії Новартіс АГ до Товариства з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична група "Здоров'я", Державної служби інтелектуальної власності України про визнання недійсними свідоцтв на знаки для товарів та послуг № 203287 від 10.09.2015, № 203290 від 10.09.2015, № 203291 від 10.09.2015 та зобов'язання вчинити певні дії. Наведене клопотання буде розглянуте судом у наступному судовому засіданні.

Враховуючи подане представником відповідача-1 клопотання про зупинення розгляду справи, нез'явлення представника відповідача-2 в судове засідання та положення п. 1, 2 ч. 1 ст. 77 ГПК України, суд дійшов висновку про неможливість вирішення справи по суті в судовому засіданні, призначеному на 05.09.2016.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 05.09.2016 відкладено розгляд справи на 19.09.2016 о 12:40 год.

19.09.2016 через відділ діловодства суду від представника відповідача-1 надійшли письмові пояснення щодо клопотання про зупинення розгляду справи до завершення розгляду по суті іншої справи № 910/30096/16.

19.09.2016 через відділ діловодства суду від представника позивача надійшли заперечення на клопотання відповідача-1 про зупинення провадження у справі.

19.09.2016 через відділ діловодства суду від представника позивача надійшло клопотання про проведення експертизи, відповідно до якого позивач просив суд призначити судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності. Зазначеним клопотанням позивач також запропонував перелік судових експертів, яким, на його думку, можливо призначити проведення зазначеної експертизи, та запропонував перелік питань.

В судове засідання, призначене на 19.09.2016, з'явились представники позивача, відповідача-1 та відповідача-3.

Представник відповідача-2 в судове засідання, призначене на 19.09.2016 не з'явився, про причини неявки суд не повідомив, вимоги ухвал суду від 01.08.2016 та від 05.09.2016 не виконав, про час та місце судового розгляду справи був повідомлений належним чином.

Представник позивача в судовому засіданні 19.09.2016 подав клопотання про проведення експертизи. Клопотання залучене до матеріалів справи, передане до відділу діловодства суду для реєстрації та буде розглянуте в наступному судовому засіданні.

Представник позивача в судовому засіданні 19.09.2016 подав заперечення на клопотання відповідача-1 про зупинення провадження у справи. Заперечення залучені судом до матеріалів справи та передані до відділу діловодства суду для реєстрації.

Представник позивача в судовому засіданні, призначеному на 19.09.2016, надав усні пояснення щодо заявлених позовних вимог, позов підтримав у повному обсязі.

Представник відповідача-3 в судовому засіданні 19.09.2016 надав усні заперечення з приводу заявлених позовних вимог та просив суд відмовити позивачу в задоволенні позовних вимог, з підстав, викладених у відзиві на позовну заяву, поданому 01.09.2016 через відділ діловодства суду.

Представник відповідача-1 в судовому засіданні 19.09.2016 надав усні заперечення проти задоволення позовних вимог з підстав, викладених у відзиві на позов, поданому 05.09.2016 через відділ діловодства суду.

Представник відповідача-1 в судовому засіданні 19.09.2016 підтримав клопотання, подане 05.09.2016 через відділ діловодства суду, про зупинення розгляду справи № 910/13786/16 до розгляду по суті аналогічної справи № 910/30096/15 за позовом Компанії Новартіс АГ до Товариства з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична група "Здоров'я", Державної служби інтелектуальної власності України про визнання недійсними свідоцтв на знаки для товарів та послуг № 203287 від 10.09.2015, № 203290 від 10.09.2015, № 203291 від 10.09.2015 та зобов'язання вчинити певні дії.

Представник позивача проти задоволення клопотання відповідача-1 про зупинення провадження у справі заперечував з підстав, викладених у запереченнях, поданих 19.09.2016 через відділ діловодства суду та в судовому засіданні.

Заслухавши пояснення представників сторін, суд дійшов до висновку про відхилення як безпідставного клопотання відповідача-1 про зупинення розгляду справи № 910/13786/16 до розгляду по суті аналогічної справи № 910/30096/15.

Відповідно до ст. 41 ГПК України, для роз'яснення питань, що виникають при вирішенні господарського спору і потребують спеціальних знань, господарський суд призначає судову експертизу. Учасники судового процесу мають право пропонувати господарському суду питання, які мають бути роз'яснені судовим експертом.

За таких обставин, суд дійшов висновку про необхідність призначення у справі судової експертизи та забезпечення сторонам можливості надати суду питання, які, на їх думку, необхідно поставити на вирішення судового експерта.

В судовому засіданні 19.09.2016 сторони подали спільне клопотання про продовження строку вирішення спору.

Клопотання судом задоволене, залучене судом до матеріалів справи та передане до відділу діловодства суду для реєстрації.

Враховуючи спільне клопотання сторін про продовження строку вирішення спору, необхідність призначення у справі судової експертизи та забезпечення сторонам можливості надати суду питання, які, на їх думку, необхідно поставити на вирішення судового експерта, суд дійшов висновку про неможливість вирішення справи по суті в судовому засіданні, призначеному на 19.09.2016.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 19.09.2016 продовжено строк вирішення спору та відкладено розгляд справи на 26.09.2016 о 09:40 год.

26.09.2016 через відділ діловодства суду від представника відповідача-1 надійшли додаткові пояснення, якими відповідач-1 надав суду перелік питань, які, на його думку, необхідно поставити на вирішення судового експерта. Зазначеними поясненнями відповідач-1 також запропонував доручити проведення судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності Науково-дослідному центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності.

Судове засідання, призначене на 26.09.2016, не відбулося, у зв'язку з перебуванням суддя Гумеги О.В. на лікарняному.

Після виходу судді Гумеги О.В. з лікарняного ухвалою Господарського суду міста Києва від 28.09.2016 призначено розгляд справи на 06.10.16 о 10:00 год.

06.10.2016 позивач через відділ діловодства суду звернувся до суду з клопотанням про проведення експертизи (уточнене).

В судове засідання, призначене на 06.10.2016, представники позивача та відповідача-1, відповідача-3 з'явилися.

Представник відповідача-2 в судове засідання, призначене на 06.19.2016 не з'явився, про причини неявки суд не повідомив, про час та місце судового розгляду справи був повідомлений належним чином.

В судовому засіданні 06.10.2016 представник позивача підтримав подане ним 06.10.2016 через відділ діловодства суду клопотання про призначення судової експертизи.

Представник відповідача-1 в судовому засіданні 06.10.2016 підтримав перелік питань, які на його думку необхідно поставити на вирішення судового експерта, викладені в письмових поясненнях поданих 26.09.2016 через відділ діловодства суду.

Представники відповідача-2 та відповідача-3 не надали суду перелік питань, які, на їх думку, необхідно поставити на вирішення судового експерта.

Остаточне коло питань, які повинні бути роз'яснені судовим експертом, визначаються судом відповідно до ст. 41 ГПК України. При цьому судом враховано, що відповідно до ч. 4 ст. 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", знак визнається використаним, якщо його застосовано у формі зареєстрованого знака, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованого знака лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності знака.

Відповідно до ст. 41 ГПК України проведення судової експертизи має бути доручено спеціалізованим установам чи безпосередньо особам, які відповідають вимогам, встановленим Законом України "Про судову експертизу".

Згідно з інформаційним листом ВГСУ від 21.08.2008 № 01-8/498 "Про атестованих судових експертів з питань, пов'язаних з охороною прав на об'єкти інтелектуальної власності, та науково-дослідні установи судових експертиз Міністерства юстиції України" додано Витяг з Реєстру атестованих судових експертів, який містить відомості щодо тих осіб, які внесені до Реєстру атестованих судових експертів та можуть проводити експертні дослідження у сфері інтелектуальної власності.

Для проведення судової експертизи у даній справі експерт має бути атестований за спеціальністю 13.6. "Дослідження, пов'язані з комерційними (фірмовими) найменуваннями, торговельними марками (знаками для товарів і послуг), географічними зазначеннями". Таким чином, суд вважає за доцільне призначити судову експертизу безпосередньо атестованому за експертною спеціальністю 13.6. судовому експерту, який внесений до Реєстру атестованих судових експертів, ведення якого здійснює Міністерство юстиції України.

Керуючись ст. ст. 41, 79, 86 Господарського процесуального кодексу України, Господарський суд м. Києва

У Х В А Л И В:

1. Призначити судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності у справі № 910/13876/16, проведення якої доручити судовому експерту Стародубову Ігорю Вадимовичу (АДРЕСА_1).

2. На вирішення експерта поставити наступні питання:

I. Які саме елементи комбінованого знака для товарів та послуг, який засвідчуєтеся свідоцтвом України № 203287 від 10.09.2015, займають домінуюче положення у площині цього знака?

II. Які саме елементи комбінованого знака для товарів та послуг, який засвідчується свідоцтвом України № 203290 від 10.09.2015, займають домінуюче положення у площині цього знака?

III. Які саме елементи комбінованого знака для товарів та послуг, який засвідчується Свідоцтвом України № 203291 від 10.09.2015, займають домінуюче положення у площині цього знака?

IV. Чи є застосуванням позначення «Екзо-Дерм/ Ekzo-Derm», яке є назвою лікарських засобів «ЕКЗО-ДЕРМ», та розміщені на упаковці та в інструкції до застосування лікарських засобів, що зареєстровані за реєстраційними посвідченнями №UA/13758/01/01, №UA/13915/01/01, №UA/13915/02/01 у формі, що мають форму знаку для товарів і послуг за свідоцтвом України № 203287 від 10.09.2015 або відрізняється від нього лише окремими елементами, що не змінюють в цілому відмітності знаку?

V. Чи є застосуванням позначення «Екзо-Дерм/ Ekzo-Derm», яке є назвою лікарських засобів «ЕКЗО-ДЕРМ», та розміщене на упаковці та в інструкції до застосування лікарських засобів, що зареєстровані за реєстраційними посвідченнями №UA/13758/01/01, №UA/13915/01/01, №UA/13915/02/01 у формі, що мають форму знаку для товарів і послуг за свідоцтвом України № 203290 від 10.09.2015 або відрізняється від нього лише окремими елементами, що не змінюють в цілому відмітності знаку?

VI. Чи є застосуванням позначення «Екзо-Дерм/ Ekzo-Derm», яке є назвою лікарських засобів «ЕКЗО-ДЕРМ», та розміщене на упаковці та в інструкції до застосування лікарських засобів, що зареєстровані за реєстраційними посвідченнями №UA/13758/01/01, №UA/13915/01/01, №UA/13915/02/01 у формі, що мають форму знаку для товарів і послуг за свідоцтвом України № 203291 від 10.09.2015 або відрізняється від нього лише окремими елементами, що не змінюють в цілому відмітності знаку?

VII. Чи є товари виробництва Товариства з обмеженою відповідальністю «Фармацевтична компанія «Здоров'я» під назвою «ЕКЗО-ДЕРМ» спорідненими із товарами, для яких зареєстровано знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 138108?

VIII. Чи є товари виробництва Товариства з обмеженою відповідальністю «Фармацевтична компанія «Здоров'я» під назвою «ЕКЗО-ДЕРМ» спорідненими із товарами, для яких зареєстровано знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 191155?

IX. Чи є назви лікарських засобів «ЕКЗО-ДЕРМ», що зареєстровані за реєстраційними посвідченнями №/13758/01/01, №/13915/01/01, № UA/13915/02/01, схожими зі знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України № 191155 настільки, що його можна сплутати?

X. Чи є назви лікарських засобів «ЕКЗО-ДЕРМ», що зареєстровані за реєстраційними посвідченнями № UA/13758/01/01, №/13915/01/01, № UA/13915/02/01 схожими зі знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України № 138108 настільки, що його можна сплутати?»

3. Відповідно до ст. 4 Закону України "Про судову експертизу" попередити судового експерта про кримінальну відповідальність за статтями 384 та 385 Кримінального кодексу України, надіслати експерту копію ухвали.

4. Ухвалу та матеріали справи № 910/13876/16 надіслати судовому експерту Стародубову Ігорю Вадимовичу (АДРЕСА_1).

5. Попередні витрати по проведенню експертизи покласти на позивача. Зобов'язати позивача здійснити попередню оплату експертизи, відповідно до виставленого рахунку.

6. Зобов'язати судового експерта згідно з ч. 1 ст. 42 ГПК України після проведення дослідження та підготовки письмового висновку направити належним чином засвідчені копії висновку сторонам у справі та третій особі, а також провести експертизу у строки, передбачені підпунктом 1.13 пункту 1 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень. У разі необхідності дослідження великої кількості документів та у разі складності призначеної експертизи, дозволено проведення експертизи у більш тривалий термін відповідно до чинного законодавства.

7. Провадження у справі № 910/13876/16 зупинити до закінчення проведення судової експертизи.

8. Ухвалу направити сторонам у справі.

Суддя Гумега О.В.