УХВАЛА

26.09.2016№ 910/12926/16

Господарський суд міста Києва у складі судді Марченко О.В., за участю секретаря судового засідання Роздобудько В.В.,

розглядаючи у відкритому судовому засіданні

справу № 910/12926/16

за позовом товариства з обмеженою відповідальністю "Латчбахер Україна" (далі - ТОВ "Латчбахер Україна"), м. Київ,

до товариства з обмеженою відповідальністю "Каренс Плюс" (далі - ТОВ "Каренс Плюс"), м. Київ,

про захист прав інтелектуальної власності на промисловий зразок

та за зустрічним позовом ТОВ "Каренс Плюс"

до ТОВ "Латчбахер Україна" та

Державної служби інтелектуальної власності України (далі - Служба), м. Київ,

про визнання недійсним повністю патенту України НОМЕР_1 на промисловий зразок,

за участю представників:

ТОВ "Латчбахер Україна" - Олексюка Н.М. (довіреність від 07.06.2016 №7-06/1);

ТОВ "Каренс Плюс" - Бачинської А.Ю. (довіреність від 25.07.2016 №б/н);

Служби - Костенко К.О. (довіреність від 21.11.2014 №1/8-8571),

ВСТАНОВИВ:

ТОВ "Латчбахер Україна" звернулося до господарського суду міста Києва з позовом про:

- заборону ТОВ "Каренс Плюс" використовувати промисловий зразок «ІНФОРМАЦІЯ_1», захищений патентом України на промисловий зразок НОМЕР_1, який зареєстровано у Державному реєстрі патентів України на промислові зразки (далі - Реєстр) 25.04.2016;

- вилучення з цивільного обороту бирок для маркування деревини, виготовлених ТОВ "Каренс Плюс" та які мають індивідуальні ознаки, передбачені у патенті України НОМЕР_1 на промисловий зразок «ІНФОРМАЦІЯ_1»;

- зобов'язання ТОВ "Каренс Плюс" опублікувати в газеті Київської міської ради «Хрещатик» в строк протягом двох тижнів з моменту набрання судовим рішенням законної сили повідомлення про встановлений факт порушення права інтелектуальної власності та зміст рішення суду.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 18.07.2016 порушено провадження у справі; розгляд призначено на 29.08.2016.

Служба 01.08.2016 подала суду клопотання про приєднання до матеріалів справи витягу з Реєстру стосовно патенту України НОМЕР_1 на промисловий зразок «ІНФОРМАЦІЯ_1».

ТОВ "Каренс Плюс" 29.08.2016 подало суду відзив на позовну заяву, в якому вказано, що з січня 2016 року, тобто до дати подання позивачем заявки до Установи відповідач добросовісно використовує у своїй діяльності бирки для маркування деревини, що підтверджується численними договорами; таким чином, відповідач має право на безоплатне продовження використання промислового зразка, захищеного патентом України НОМЕР_1.

29.08.2016 ТОВ "Каренс Плюс" подало суду зустрічну позовну заяву, в якій просить суд:

- визнати недійсним повністю патент України НОМЕР_1 на промисловий зразок «ІНФОРМАЦІЯ_1», зареєстрований 25.04.2016 на ім`я ТОВ "Латчбахер Україна";

- зобов'язати Службу внести до Реєстру відомості про визнання недійсним патенту України НОМЕР_1 на промисловий зразок «ІНФОРМАЦІЯ_1» та опублікувати відомості про це в офіційному бюлетені «Промислова власність».

Ухвалою господарського суду міста Києва від 29.08.2016 було прийнято зустрічну позовну заяву ТОВ "Каренс Плюс" до ТОВ "Латчбахер Україна" та Служби про визнання недійсним повністю патенту України НОМЕР_1 на промисловий зразок до свого провадження.

21.09.2016 ТОВ "Латчбахер Україна" подало суду заперечення на зустрічну позовну заяву, в яких зазначило про те, що: в господарському суді Івано-Франківської області знаходиться справа № 909/543/16 за позовом ТОВ «Латчбахер Україна» до ТОВ «Каренс» про захист авторського права на промисловий зразок у зв'язку із неправомірним використанням останніми промислового зразка, авторські права на який належать ТОВ «Латчбахер Україна»; відтак використання ТОВ «Латчбахер Україна» суттєвих ознак виробу іншої особи як свідчення невідповідності вимогам новизни є безпідставним, адже в такому виготовленні бирок для маркування деревини вбачаються порушення авторських прав саме ТОВ «Латчбахер Україна»; промисловий зразок за патентом України НОМЕР_2 «ІНФОРМАЦІЯ_2» та промисловий зразок за патентом України НОМЕР_1 «ІНФОРМАЦІЯ_1» очевидно є різними за своїми призначеннями не тільки промисловими зразками, а й властиво технічними застосуваннями.

ТОВ "Латчбахер Україна" 26.09.2016 подало суду клопотання про залучення до участі у справі громадянина Австрії ОСОБА_1 як третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача за зустрічним позовом, мотивоване тим, що останній є автором патенту України на промисловий зразок ІНФОРМАЦІЯ_1»; таким чином, на думку ТОВ "Латчбахер Україна", позовні вимоги ТОВ "Каренс Плюс" стосуються особистого права автора промислового зразка, захищеного патентом України НОМЕР_1 «ІНФОРМАЦІЯ_1».

Представник ТОВ "Латчбахер Україна" у судовому засіданні 26.09.2016 підтримав клопотання та просив суд його задовольнити.

Представник ТОВ "Каренс Плюс" заперечив проти задоволення даного клопотання.

Представник Служби не заперечив проти задоволення клопотання ТОВ "Латчбахер Україна".

Відповідно до частин першої і другої статті 27 Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України) треті особи, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору, можуть вступити у справу на стороні позивача або відповідача до прийняття рішення господарським судом, якщо рішення з господарського спору може вплинути на їх права або обов'язки щодо однієї з сторін; у заявах про залучення третіх осіб і у заявах третіх осіб про вступ у справу на стороні позивача або відповідача зазначається, на яких підставах третіх осіб належить залучити або допустити до участі у справі.

Суд, дослідивши наявні в матеріалах справи докази, заслухавши пояснення представників учасників судового процесу, дійшов висновку про необхідність відмови у залученні до участі у справі громадянина Австрії ОСОБА_1 як третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача за зустрічним позовом з огляду на таке:

відповідно до бібліографічних даних патенту України НОМЕР_1 на промисловий зразок «ІНФОРМАЦІЯ_1» його автором є ОСОБА_1;

володільцем патенту України НОМЕР_1 на промисловий зразок «ІНФОРМАЦІЯ_1» є ТОВ "Латчбахер Україна";

предметом первісного позову є порушення саме прав власника патенту України НОМЕР_1 на промисловий зразок «ІНФОРМАЦІЯ_1»;

ТОВ "Латчбахер Україна" не мотивовано, чим саме рішення з даного спору може вплинути на права та обов'язки ОСОБА_1 як автора промислового зразка.

26.09.2016 Служба подала суду виписку з Державного реєстру патентів України на промислові зразки стосовно патенту України НОМЕР_1 на промисловий зразок "ІНФОРМАЦІЯ_1", матеріали заявки №2016 00288 та відзив на позовну заяву ТОВ "Каренс Плюс", в якому зазначила про те, що патент на промисловий зразок видається під відповідальність його власника без гарантії чинності патенту (абзац другий частини першої статті 18 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки»); отже, чинна в Україні процедура набуття правової охорони на промислові зразки не передбачає перевірки промислового зразка на відповідність умові патентоспроможності - новизні; таким чином, під час видачі патенту України на промисловий зразок НОМЕР_1 «ІНФОРМАЦІЯ_1» за заявкою №s2016 00288 Служба не порушила жодної з вимог законодавства України; для встановлення того, що сукупність суттєвих ознак промислового зразка стала загальнодоступною, має значення дата, з якої стали загальнодоступними відомості про сукупність суттєвих ознак промислового зразка, проте, як вбачається з матеріалів справи, ТОВ "Каренс Плюс" зазначило сайт https://liac.aps-tender.com, з якого не можна однозначно установити дату, з якої ці відомості стали загальнодоступними, а тому не є належними доказами у справі.

26.09.2016 ТОВ "Каренс Плюс" подало суду клопотання про призначення у справі судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності з огляду на те, що для вирішення справи по суті необхідне застосування спеціальних знань у сфері інтелектуальної власності, якими суд не володіє, на вирішення якої просило поставити таке питання: «- Чи відповідає промисловий зразок «ІНФОРМАЦІЯ_1» за патентом України НОМЕР_1 від 25.04.2016 року критерію патентоздатності «новизна» (на дату подання заявки 01.03.2016 р.)».

Проведення такої експертизи ТОВ "Каренс Плюс" просило доручити Київському науково-дослідному інституту судових експертиз Міністерства юстиції України (далі - КНДІСЕ; 03057, м. Київ, вул. Смоленська, 6). Клопотання представник підтримав у судовому засіданні та просив суд його задовольнити.

Суд відклав розгляд даного клопотання до встановлення фактичних обставин справи.

Представник ТОВ "Латчбахер Україна" надав пояснення по суті первісної позовної заяви, просив суд задовольнити її та наголосив на доводах відзиву на зустрічну позовну заяву, долученого до матеріалів справи, у задоволенні зустрічного позову просив суд відмовити у повному обсязі.

Представник ТОВ "Каренс Плюс" надав пояснення по суті первісного та зустрічного позовів, наголосив на доводах заперечень на первісну позовну заяву, долучених до матеріалів справи, проти задоволення первісного позову заперечив в повному обсязі, зустрічний позов просив суд задовольнити.

Представник Служби надав пояснення по суті зустрічного позову, наголосив на доводах відзиву, долученого до матеріалів справи, проти задоволення зустрічного позову заперечив в повному обсязі.

Представник ТОВ "Каренс Плюс" підтримав клопотання про призначення у справі судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності. Представники ТОВ "Латчбахер Україна" та Служби не заперечили проти призначення у справі судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності.

Судом встановлено, що:

позов ТОВ "Латчбахер Україна" про захист прав інтелектуальної власності на промисловий зразок мотивовано тим, що позивачу за первісним позовом стало відомо, що ТОВ "Каренс Плюс" виготовляє, пропонує для продажу та продає виріб із використанням промислового зразка «ІНФОРМАЦІЯ_1» за патентом України НОМЕР_1, який належить ТОВ "Латчбахер Україна";

позов ТОВ "Каренс Плюс" про визнання недійсним патенту України НОМЕР_1 на промисловий зразок «ІНФОРМАЦІЯ_1» мотивовано невідповідністю промислового зразка умовам патентоспроможності, передбаченим статтею 461 Цивільного кодексу України та частиною першою статті 6 Закону, а саме критерію «новизна».

Відповідно до частин першої і другої статті 6 Закону промисловий зразок відповідає умовам патентоспроможності, якщо він є новим. Промисловий зразок визнається новим, якщо сукупність його суттєвих ознак не стала загальнодоступною у світі до дати подання заявки до Установи або, якщо заявлено пріоритет, до дати її пріоритету.

Статтею 41 ГПК України передбачено, що для роз'яснення питань, що виникають при вирішенні господарського спору і потребують спеціальних знань, господарський суд призначає судову експертизу. Учасники судового процесу мають право пропонувати господарському суду питання, які мають бути роз'яснені судовим експертом.

Таким чином, для встановлення фактичних даних щодо наявності чи відсутності підстав для визнання недійсним патенту України НОМЕР_1 на промисловий зразок «ІНФОРМАЦІЯ_1» у зв'язку з невідповідністю останнього умовам патентоздатності необхідні спеціальні знання, а отже, призначення судової експертизи.

Згідно з частинами першою - третьою статті 41 ГПК України, для роз'яснення питань, що виникають при вирішенні господарського спору і потребують спеціальних знань, господарський суд призначає судову експертизу.

Враховуючи необхідність з'ясування питань, що виникли у вирішенні даного спору і потребують спеціальних знань, господарський суд міста Києва вважає за необхідне призначити у справі судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності; проведення такої експертизи слід доручити Київському науково-дослідному інституту судових експертиз Міністерства юстиції України; витрати за проведення судової експертизи покладаються на ТОВ "Каренс Плюс".

Згідно з пунктом 1 частини першої статті 79 ГПК України господарський суд має право зупинити провадження у справі за клопотанням сторони, прокурора, який бере участь в судовому процесі, або за своєю ініціативою у випадках призначення господарським судом судової експертизи.

У зв'язку з призначенням господарським судом міста Києва судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності суд вважає за необхідне на час її проведення провадження у даній справі зупинити.

Керуючись статтями 41, 79, 86 ГПК України, господарський суд міста Києва

УХВАЛИВ:

1. Призначити у справі №910/12926/16 судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручити Київському науково-дослідному інституту судових експертиз Міністерства юстиції України (КНДІСЕ, 03057, м. Київ, вул. Смоленська, 6).

2. На вирішення судової експертизи поставити таке питання:

- чи стала сукупність суттєвих ознак промислового зразка «ІНФОРМАЦІЯ_1» за патентом України НОМЕР_1 загальнодоступною у світі до дати подання заявки на його реєстрацію, а саме до 01.03.2016?

3. Відповідно до статті 4 Закону України "Про судову експертизу" попередити експерта про кримінальну відповідальність за статтями 384 та 385 Кримінального кодексу України.

4. Дану ухвалу та матеріали справи №910/12926/16 скерувати Київському науково-дослідному інституту судових експертиз Міністерства юстиції України (КНДІСЕ, 03057, м. Київ, вул. Смоленська, 6).

5. Витрати з проведення судової експертизи покласти на товариства з обмеженою відповідальністю "Каренс Плюс" (03062, м. Київ, вул. Ак. Туполєва, 8; ідентифікаційний код 40138670). Зобов'язати назване товариство здійснити попередню оплату експертизи відповідно до виставленого судовими експертами рахунку.

6. Зобов'язати судового експерта надіслати сторонам у справі належним чином засвідчені копії висновку, складеного за результатами проведення судової експертизи.

7. Провадження у справі №910/12926/16 зупинити до закінчення проведення судової експертизи.

Суддя О. Марченко