РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19.09.2016№910/1780/16

Господарський суд міста Києва у складі судді Марченко О.В., за участю секретаря судового засідання Роздобудько В.В.,

розглянув у відкритому судовому засіданні

справу № 910/1780/16

за позовом приватного акціонерного товариства «Лекхім», м. Київ,

до публічного акціонерного товариства «Фармстандарт-Біолік», м. Харків,

Державної служби інтелектуальної власності України, м. Київ,

Міністерства охорони здоров'я України, та

державного підприємства «Державний експертний центр Міністерства охорони здоров'я України», м. Київ,

про визнання недійсними повністю свідоцтв України №№ 182084, 182085 на знаки для товарів і послуг, визнання недійсними висновку, реєстраційного посвідчення та наказу,

за участю представників:

позивача - Кухар А.В. (довіреність від 26.02.2016 №15);

відповідача-1 - Коваленко О.О. (довіреність від 23.11.2015 №217);

відповідача-2 - Запорожець Л.Г. (довіреність від 21.11.2014 №1-8/8566);

відповідача-3 - не з'явився;

відповідача-4 - Федоренка О.А. (довіреність від 11.01.2016 № 35/09-4).

Приватне акціонерне товариство «Лекхім» (далі - ПрАТ «Лекхім») звернулося до господарського суду міста Києва з позовом про:

- визнання недійсними повністю свідоцтв України №182084 та №182085 на знаки для товарів і послуг відповідно «РЕНАЛЬГАН-БІОЛІК» та «РЕНАЛЬГАН-БИОЛЕК», зареєстровані для товарів 5 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі - МКТП), а саме «ліки для людини», власником яких є публічне акціонерне товариство «Фармстандарт-Біолік» (далі - Товариство);

- зобов'язання Державної служби інтелектуальної власності України (далі - Служба) внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг стосовно визнання недійсними свідоцтв України №182084 та №182085 і здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені «Промислова власність»;

- визнання недійсним висновку державного підприємства «Державний експертний центр Міністерства охорони здоров'я України» (далі - Центр) про рекомендацію до реєстрації лікарського засобу «РЕНАЛЬГАН-БІОЛІК»;

- визнання недійсним наказу Міністерства охорони здоров'я України (далі - Міністерство) від 02.08.2013 №684 «Про державну реєстрацію (перереєстрацію) лікарських засобів та внесення змін до реєстраційних матеріалів» (далі - Наказ № 684) в частині державної реєстрації лікарського засобу «РЕНАЛЬГАН-БІОЛІК» у формі розчину для ін'єкцій по 2 мл або по 5 мл в ампулах №5, №10 у пачці;

- визнання недійсним реєстраційного посвідчення на лікарський засіб «РЕНАЛЬГАН-БІОЛІК» № UA/12131/01/01;

- зобов'язання Товариства припинити використання позначень «РЕНАЛЬГАН» та/або «РЕНАЛЬГАН-БІОЛІК», та/або «РЕНАЛЬГАН-БИОЛЕК» шляхом нанесення вказаних позначень та/або будь-якого з них на упаковку лікарського засобу «РЕНАЛЬГАН-БІОЛІК», зареєстрованого згідно з Наказом №684 у формі розчину для ін'єкцій по 2 мл або по 5 мл в ампулах №5, №10 у пачці (реєстраційне посвідчення на лікарський засіб «РЕНАЛЬГАН-БІОЛІК» №UA/12131/01/01), етикетку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеними позначеннями з метою пропонування для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення), застосування його в діловій документації, в тому числі у назві лікарського засобу, в мережі Інтернет та заборонити використання вказаних позначень та/або будь-якого з них;

- зобов'язання Товариства вилучити з цивільного обігу лікарський засіб «РЕНАЛЬГАН-БІОЛІК», зареєстрований згідно з Наказом №684, у формі розчину для ін'єкцій по 2 мл або по 5 мл в ампулах №5, №10 у пачці (реєстраційне посвідчення на лікарський засіб «РЕНАЛЬГАН-БІОЛІК» №UA/12131/01/01), маркований позначеннями «РЕНАЛЬГАН» та/або «РЕНАЛЬГАН-БІОЛІК», та/або «РЕНАЛЬГАН-БИОЛЕК» та/або будь-яким з них, та знищити упаковки вказаного лікарського засобу, марковані позначеннями «РЕНАЛЬГАН» та/або «РЕНАЛЬГАН-БІОЛІК», та/або «РЕНАЛЬГАН-БИОЛЕК» та/або будь-яким з них, а також ампули, в яких міститься такий лікарський засіб, з нанесеними позначеннями «РЕНАЛЬГАН» та/або «РЕНАЛЬГАН-БІОЛІК», та/або «РЕНАЛЬГАН-БИОЛЕК» та/або будь-яким з них.

Позов мотивовано тим, що:

- ПрАТ «Лекхім» є власником торговельної марки «РЕНАЛГАН» за свідоцтвом України № 15785, зареєстрованої для товарів 05 класу і послуг 42 класу МКТП;

- відповідач є володільцем свідоцтв України: № 182084 на знак для товарів і послуг «РЕНАЛЬГАН-БІОЛІК», зареєстрований для товарів 05 класу МКТП; № 182085 на знак для товарів і послуг «РЕНАЛЬГАН-БИОЛЕК», зареєстрований для товарів 05 класу МКТП;

- на думку ПрАТ «Лекхім», торговельні марки, належні відповідачу, є схожими настільки, що їх можна сплутати зі знаком, раніше зареєстрованим в Україні на ім'я позивача для таких самих товарів;

- позначення «РЕНАЛЬГАН-БІОЛІК» та «РЕНАЛЬГАН-БИОЛЕК», зареєстровані за свідоцтвами України №182084 та №182085 на ім'я відповідача-1, є такими, що можуть ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар, а саме щодо ПрАТ «Лекхім».

Ухвалою господарського суду міста Києва від 05.02.2016 порушено провадження у справі.

18.02.2016 Центр подав суду відзив на позовну заяву, в якому заперечив проти задоволення позовних вимог з огляду на таке:

- відповідно до приписів статті 9 Закону України «Про лікарські засоби», Порядку державної реєстрації (перереєстрації) лікарських засобів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.05.2005 № 376 (далі - Порядок №376), та Порядку проведення експертизи матеріалів на лікарські засоби, що подаються на державну реєстрацію (перереєстрацію), а також експертизи матеріалів про внесення змін до реєстраційних матеріалів протягом дії реєстраційного посвідчення, затвердженого Наказом Міністерства від 26.08.2005 № 426 (далі - Порядок №426), до повноважень Центру належить проведення експертизи реєстраційних матеріалів, за результатами якої складаються вмотивовані висновки про можливість (або неможливість) реєстрації лікарських засобів, не застосовуючи, оскільки це не передбачено законодавством, механізму владних управлінських функцій, як то видання наказу про державну реєстрацію, відмови та інші, оскільки зазначені функції належать до компетенції Міністерства;

- позовна заява не містить жодних посилань на нормативно-правовий акт, відповідно до якого висновок Центру щодо ефективності, безпечності та якості лікарського засобу «РЕНАЛЬГАН-БІОЛІК» та рекомендації його до державної реєстрації суперечить вимогам чинного законодавства України;

- висновок Центру про рекомендацію до реєстрації лікарського засобу «РЕНАЛЬГАН-БІОЛІК» є внутрішнім службовим документом, який підтверджує факт проведення експертизи матеріалів реєстраційного досьє на лікарський засіб і є носієм доказової інформації про ефективність, якість та безпечність лікарського засобу або навпаки, та на підставі якого Міністерство приймає рішення про державну реєстрацію або у її відмові;

- таким чином, Центр не вчинив жодних дій, які б порушували встановлений чинним законодавством України порядок реєстрації лікарських засобів.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 29.02.2016 вжито заходів до забезпечення позову шляхом:

- заборони Товариству передавати у будь-який спосіб повністю чи частково право власності на знаки для товарів і послуг за свідоцтвами України №182084 та №182085, а також відмовлятися повністю чи частково від свідоцтв України №182084 та №182085 на знаки для товарів і послуг;

- заборони Службі вносити зміни до Державного реєстру свідоцтв України стосовно власника знаків для товарів і послуг за свідоцтвами України №182084 та №182085;

- заборони Центру вносити зміни до матеріалів реєстраційного досьє на лікарський засіб «РЕНАЛЬГАН-БІОЛІК» (реєстраційне посвідчення № UA/12131/01/01), в тому числі і такі, що мають наслідком зміну назви лікарського засобу та зміну номеру реєстраційного посвідчення;

- заборони Товариству вносити зміни до матеріалів реєстраційного досьє на лікарський засіб «РЕНАЛЬГАН-БІОЛІК» (реєстраційне посвідчення № UA/12131/01/01).

26.02.2016 Міністерство подало відзив на позовну заяву, в якому заперечило проти позову з огляду на те, що: відповідно до заяви про реєстрацію лікарського засобу та позитивного висновку Центру Міністерство здійснило реєстрацію лікарського засобу «РЕНАЛЬГАН-БІОЛІК» відповідно до Закону України «Про лікарські засоби», Порядку №376 та Порядку №426; таким чином, при реєстрації даного лікарського засобу Міністерство діяло в межах повноважень та відповідно до норм матеріального права, які регулюють процес державної реєстрації лікарського засобу; позивачем не надано доказів порушення майнових прав інтелектуальної власності, які захищені патентом, а у Міністерства відсутні підстави для відмови в державній реєстрації лікарського засобу «РЕНАЛЬГАН-БІОЛІК».

Служба 29.02.2016 подала суду відзив на позовну заяву, в якому заперечила проти позову з огляду на таке: на підставі висновків про відповідність заявлених позначень умовам надання правової охорони 12.12.2013 Службою були прийняті рішення про видачу свідоцтв України №182084 та №182085 на знаки для товарів і послуг; згідно із статтею 12 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг» (далі - Закон) була здійснена публікація відомостей про видачу вказаних свідоцтв на знаки для товарів та послуг в офіційному бюлетені «Промислова власність» від 25.02.2014 № 4, одночасно з якою Службою здійснено державну реєстрацію знаків для товарів та послуг і видано свідоцтва України № 182084 та № 182085; крім того, відповідно до частини восьмої статті 10 Закону будь-яка особа може подати до закладу експертизи мотивоване заперечення проти заявки щодо невідповідності наведеного в ній позначення умовам надання правової охорони; проте своїм правом на подання заперечень позивач не скористався, рішення Служби також не оскаржив; під час дослідження схожості словесних позначень як складового позначення в цілому, так і окремих його елементів, очевидною є несхожість оспорюваних знаків із знаками позивача, що вказує на необґрунтованість доводів ПрАТ «Лекхім»; маркована оскаржуваними знаками продукція містить чіткі посилання на Товариство як виробника лікарського засобу: у верхній правій частині чітко зазначено назву, реквізити, адресу, контактний телефон відповідача-1; свої твердження щодо «ймовірності введення в оману» та «набуття розрізняльної здатності його знаку в Україні» позивач обґрунтовує лише власними міркуваннями; свідоцтва України № 182084 та № 182085 на знаки для товарів та послуг зареєстровані законно, правомірність дій Служби при реєстрації знаків у судовому порядку не оскаржувалась.

29.02.2016 Товариство подало суду відзив на позовну заяву, якому заперечило проти задоволення позовних вимог з огляду те, що: згідно з реєстраційним посвідченням від 02.08.2013 №UА/12131/01/01 Товариство на даний час є виробником лікарського засобу «РЕНАЛЬГАН-БІОЛІК»; позначення лікарського засобу «РЕНАЛЬГАН-БІОЛІК» та «РЕНАЛЬГАН-БИОЛЕК» суттєво відрізняється від позначення лікарського засобу «РЕНАЛГАН» позивача, тому посилання позивача на пункт 4 статті 16 Закону є безпідставними; крім того, у відображенні найменування лікарського засобу «РЕНАЛЬГАН-БІОЛІК» («РЕНАЛЬГАН-БИОЛЕК») використано частина позначення «Біолік» та «Биолик», на які Товариство має свідоцтва України на знаки для товарів і послуг №37088 та №37089; таким чином, відсутні підстави вважати, що найменування, наведені у свідоцтвах України на знаки для товарів і послуг №182084 та №182085, є такими, що порушують права позивача як власника свідоцтва України №15785; датою пріоритету свідоцтва України на знак для товарів і послуг №15785 є 23.05.1996; Товариство почало здійснювати промислове виробництво лікарського засобу «Реналган» з 1996 року про, що свідчить затверджена 29.04.1996 Фармакопейним комітетом Міністерства Тимчасова фармакопейна стаття №42У-20/33-222-96 на розчин «РЕНАЛГАН» для ін'єкцій, виробництва орендного підприємства «БІОЛІК», який використовується як лікарський засіб; під час розгляду справи №922/2066/13 судами першої та апеляційної інстанцій встановлено, що Товариство здійснювало значну та серйозну підготовку до використання у своїй господарській діяльності спірного позначення до дати заявлення пріоритету на знак для товарів і послуг позивача; тобто, за висновками господарських судів зі справи №922/2066/13, які викладені у правових рішеннях, відповідач-1 користується правом попереднього користувача спірного позначення; рішенням господарського суду Харківської області від 08.09.2014 зі справі №922/2812/14 за позовом ПрАТ «Лекхім» до Товариства про заборону використання знака для товарів і послуг «РЕНАЛЬГАН-БІОЛІК» позовна заява ПрАТ «Лекхім» залишена без задоволення.

21.03.2016 позивач подав суду письмові пояснення в яких зазначив про те, що: Тимчасова фармакопейна стаття №42У-20/33-222-96, затверджена 29.04.1996 Фармакопейним комітетом Міністерства, на розчин «Реналган» для ін'єкцій затверджена для орендного підприємства «Біолік»; таким чином, якщо і посилатися на положення статті 500 Цивільного кодексу України (далі - ЦК України) щодо права попереднього користування, то таке посилання могло б здійснювати саме орендне підприємство «Біолік»; жодних доказів того, що дане підприємство чи його ділова практика перейшли до відповідача-1, матеріали справи не містять, а тому твердження Товариства про належне йому право попереднього користування є безпідставним; крім того, якщо навіть дане право перейшло до відповідача-1, чинне законодавство України обмежує особу, що набула право попереднього користування саме користуванням торговельною маркою, права на яку належать позивачу, та не дозволяє реєструвати власну; наявність у особи права попереднього користування торговельною маркою (хоча останнє не доведено Товариством) не є та не може бути підставою для відмови у визнанні недійсними свідоцтв на торговельні марки, якщо буде доведено, що такі торговельні марки не відповідають умовам надання правової охорони; ПрАТ «Лекхім» підтримує викладені в рішенні господарського суду Харківської області від 08.09.2014 у справі №922/2812/14 аргументи та вважає, що посилання Товариства на статтю 500 ЦК України та начебто набуте ним право попереднього користування є помилковим та не звільняє відповідача-1 від необхідності доведення відповідності зареєстрованих на його ім'я торговельних марок умовам надання правової охорони; у справі №922/2812/14 за позовом ПрАТ «Лекхім» до Товариства позивач просив суд заборонити Товариству використання знака для товарів і послуг під назвою «Ренальган-Біолік»; тобто, предметом позову у даній справі було припинення порушення права інтелектуальної власності; після подання ПрАТ «Лекхім» позову та до моменту винесення господарським судом Харківської області рішення у даному спорі, тобто саме у процесі розгляду справи Товариством отримано свідоцтво України №182084 на знак для товарів і послуг «РЕНАЛЬГАН-БІОЛІК»; таким чином, подаючи позов про визнання недійсним свідоцтва України №182084 та №182085 на знаки для товарів і послуг «РЕНАЛЬГАН-БІОЛІК» та «РЕНАЛЬГАН-БИОЛЕК», позивач висуває інші позовні вимоги, ніж ті, що заявлені у справі №922/2812/14, та намагається відновити свої порушені права інтелектуальної власності на більш ранній знак для товарів і послуг; ПрАТ «Лекхім» наполягає на необхідності пред'явлення відповідачем-1 оригіналу договору від 10.10.1994 №СД-94012, укладеного ПрАТ «Лекхім» та Товариством (далі - Договір №СД-94012); даний договір не містить жодного положення про перехід прав інтелектуальної власності в спільну власність; предметом договору є те, що учасники здійснюють спільну діяльність в галузі освоєння технології виготовлення препарату «РЕНАЛГАН»; на думку позивача, на момент підписання даного договору назва лікарського засобу «РЕНАЛГАН» вже була створена і не є результатом спільної діяльності сторін договору; відповідно до пункту 2.1 підпункту 2.1.1 Договору №СД-94012 саме інвестор (ПрАТ «Лекхім») здійснює інтелектуальне інвестування.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 21.03.2016 призначено у справі №910/1780/16 судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручено судовому експерту Дорошенку Олександру Федоровичу.

До господарського суду міста Києва 18.07.2016 надійшли матеріали справи №910/3640/16 з висновком експерта від 15.07.2016 №1096 (далі - Висновок).

Ухвалою господарського суду міста Києва від 01.08.2016 поновлено провадження у справі.

15.08.2016 Центр подав суду письмові пояснення, в яких зазначив про те, що результати судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності не свідчать про порушення Центром процедури проведення експертизи матеріалів реєстраційного досьє на лікарській засіб «РЕНАЛЬГАН-БІОЛІК»; таким чином, Центр вважає вимоги позивача незаконними та необґрунтованими в частині визнання недійсним висновку про рекомендацію до державної реєстрації лікарського засобу «РЕНАЛЬГАН-БЮЛІК» і наполягає на відмові у задоволенні вимог в цій частині позову.

ПрАТ «Лекхім» 29.08.2016 подало суду письмові пояснення стосовно Висновку, в яких зазначило таке: на підставі Висновку і з інших доказів, які містяться в матеріалах справи, можна дійти висновку про те, що зареєстровані на ім'я відповідача-1 торговельні марки за свідоцтвами України №182084 та №182085 схожі з торговельною маркою позивача за свідоцтвом України № 15785, а також, що торговельні марки відповідача вводять в оману споживачів щодо особи, яка виробляє товари 05 класу МКТП; Товариством не доведено належними та допустимими доказами ні наявність у нього набутого права попереднього користування, ані існування договору, на який він посилається у своєму відзиві.

29.08.2016 Товариство подало суду клопотання про долучення до матеріалів справи документів, а саме висновку патентного повіреного ОСОБА_6 від 26.08.2016 №182084/5 щодо відсутності підстав для визнання свідоцтв України №182084 та №182085 на знаки для товарів і послуг «РЕНАЛЬГАН-БІОЛІК» і «РЕНАЛЬГАН-БИОЛЕК» недійсними.

Товариство 29.08.2016 подало суду письмові пояснення на позовну заяву, в якому зазначило про те, що: що відсутні підстави для задоволення вимоги про зобов'язання вилучити з цивільного обігу лікарський засіб з позначенням «РЕНАЛЬГАН» та/бо «РЕНАЛЬГАН-БІОЛІК», та/або «РЕНАЛЬГАН-БИОЛЕК», оскільки виконання такого роду рішення потребуватиме вчинення дій стосовно осіб, коло яких є невизначеним, і які в тому числі легітимно придбали товар (лікарські засоби) з метою його подальшої реалізації; реєстраційне посвідчення на лікарський засіб від 10.03.1998 №Р/98/64/19 має посилання на Тимчасову фармакопейну статтю №42У-20/33-222-96 як на підставу його виготовлення; крім того, чинне законодавство України не містить будь-яких обмежень стосовно суб'єкта права попереднього користувача, наявність якого, в свою чергу, виключає необхідність отримання дозволу на використання відповідної торговельної марки від власника свідоцтва та унеможливлює заборону власником свідоцтва цій особі вчиняти дії, які охоплюються правом попереднього користувача; додані до матеріалів справи документи відповідачем-1, підтверджують про те, що Товариство почало розроблення та виготовлення лікарського засобу «Ренальган» з 29.04.1996, тобто раніше дати заявленого пріоритету на свідоцтво України №15785, датою якого є 23.05.1996, тому відповідач-1, як попередній користувач позначення «РЕНАЛЬГАН», має право на безоплатне продовження діяльності з використання позначення при виготовленні лікарського засобу «Ренальган-Біолік».

19.09.2016 відповідач-1 подав суду:

клопотання про проведення повторної експертизи, в якому Товариство просило суд поставити на вирішення експерта такі питання:

- «Чи є знак для товарів і послуг «РЕНАЛЬГАН-БІОЛІК» за свідоцтвом України №182084 таким, що може ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари 05 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків, тобто стосовно приватного акціонерного товариства «Лекхім»?»;

- «Чи є знак для товарів і послуг «РЕНАЛЬГАН-БИОЛЕК» за свідоцтвом України №182085 таким, що може ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари 05 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків, тобто стосовно приватного акціонерного товариства «Лекхім»?»;

заперечення, в яких відповідач-1 вказав таке:

- висновок, складений судовим експертом Дорошенко О.Ф. за результатами проведення експертизи об'єктів інтелектуальної власності, є необґрунтованим та неясним при досліджені окремих питань, поставлених судом, через порушення експертом методології дослідження, що виключає об'єктивність висновку в цілому;

- позивачем не доведено, що спірний наказ, реєстраційне посвідчення та висновок порушують його права, в тому числі права, які випливають із свідоцтва на знак для товарів та послуг «РЕНАЛГАН»;

- за змістом статті 9 Закону України «Про лікарські засоби» у державній реєстрації лікарського засобу може бути відмовлено, серед іншого, у разі, коли внаслідок такої реєстрації будуть порушені захищені патентом чинні майнові права інтелектуальної власності; патентом (згідно з положеннями статті 494 ЦК України) засвідчується набуття права інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок, а права інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчується свідоцтвом;

- на думку Товариства, відсутні підстави для задоволення вимоги про зобов'язання вилучити з цивільного обігу лікарський засіб з позначенням «РЕНАЛЬГАН» та/бо «РЕНАЛЬГАН-БІОЛІК», та/або «РЕНАЛЬГАН- БИОЛЕК», оскільки виконання такого роду рішення потребуватиме вчинення дій стосовно осіб, коло яких є невизначеним і які, в тому числі, легітимно придбали товар (лікарські засоби) з метою його подальшої реалізації;

- рішенням господарського суду Харківської області від 18.03.2014 зі справи № 922/2066/13 за позовом ПрАТ «Лекхім» до Товариства про зобов'язання припинити виробництво та реалізацію лікарського засобу, залишеного без змін постановою Харківського апеляційного господарського суду від 26.05.2014, позовна заява ПрАТ «Лекхім» залишена без задоволення; судами першої та апеляційної інстанцій на підставі доказів було встановлено, що Товариство здійснювало значну та серйозну підготовку до використання у своїй господарській діяльності спірного позначення до дати заявлення пріоритету на знак для товарів і послуг ПрАТ «Лекхім» в контексті положень частини першої статті 500 ЦК України, тобто за висновками господарських судів зі справи № 922/2066/13 Товариство користується правом попереднього користувача спірного позначення;

- також рішенням господарського суду Харківської області від 08.09.2014 зі справи № 922/2812/14 за позовом ПрАТ «Лекхім» до Товариства про заборону використання знака для товарів і послуг «Ренальган-Біолік», яке набрало законної сили, позовна заява залишена без задоволення; дане рішення набрало законної сили; під час розгляду справи № 922/2812/14 господарським судом Харківської області досліджувалось питання про зобов'язання Товариства припинити використання позначень «Ренальган» та/або «Ренальган-Биолик» та/або «Ренальган-Біолік»;

- за таких обставин, відповідач вважає, що в даній справі відсутні правові підстави для задоволення позовних вимог у повному обсязі.

У судовому засіданні 19.09.2016 представник відповідача-1 підтримав клопотання про проведення повторної судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності та просив суд його задовольнити.

Представник позивача заперечив проти задоволення даного клопотання відповідача-1.

Представники відповідачів-2,4 розгляд вказаного клопотання залишили на розсуд суду.

Суд відмовив у задоволенні клопотання Товариства про призначення у справі повторної судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності, виходячи з такого.

Відповідно до частини третьої статті 42 Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України) у випадках недостатньої ясності чи неповноти висновку судового експерта господарський суд може призначити додаткову судову експертизу.

При необхідності господарський суд може призначити повторну судову експертизу і доручити її проведення іншому судовому експерту (частина четверта статті 42 ГПК України).

Товариство просить суд призначити повторну судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності та просить поставити майже ті ж самі питання, які вже були вирішені судовим експертом.

Мотиви проведення повторної судової експертизи по суті зводяться до непогодження Товариства із висновком судового експерта Дорошенка О.В. з посиланням на те, що Висновок не містить проведених досліджень по рекомендованій схемі оцінки критеріїв, визначених у пункті 10.7.4 Методичних рекомендацій з окремих питань проведення експертизи заявки на знак для товарів і послуг (далі - Методичні рекомендації); при вирішенні поставлених ухвалою суду питань, а саме чи є позначення таким, що може ввести в оману споживача, Висновок ґрунтується лише на власних припущеннях судового експерта, зроблених на основі посилань наукової літератури.

Слід зазначити, що посилання відповідача-1 на порушення експертом Методичних рекомендацій не є підставою для проведення повторної експертизи, оскільки Методичні рекомендації не є нормативно-правовим актом і можуть бути застосовані експертами під час проведення експертизи лише як практична допомога в правильному застосуванні окремих положень чинного законодавства України.

Разом з тим, відповідно до положень пункту 1 статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод від 04.11.1950 кожен має право на справедливий і публічний розгляд його справи упродовж розумного строку незалежним і безстороннім судом, встановленим законом, який вирішить спір щодо його прав та обов'язків цивільного характеру або встановить обґрунтованість будь-якого висунутого проти нього кримінального обвинувачення. Також, відповідно до рішень Європейського суду з прав людини, що набули статусу остаточного, зокрема «Іззетов проти України», «Пискал проти України», «Майстер проти України», «Субот проти України», «Крюков проти України», «Крат проти України», «Сокор проти України», «Кобченко проти України», «Шульга проти України», «Лагун проти України», «Буряк проти України», «ТОВ «ФПК «ГРОСС» проти України», «Гержик проти України» суду потрібно дотримуватись розумного строку для судового провадження.

Розумним, зокрема, вважається строк, що є об'єктивно необхідним для виконання процесуальних дій, прийняття процесуальних рішень та розгляду і вирішення справи з метою забезпечення своєчасного (без невиправданих зволікань) судового захисту.

З урахуванням практики Європейського суду з прав людини критеріями розумних строків є: правова та фактична складність справи; поведінка заявника, а також інших осіб, які беруть участь у справі, інших учасників процесу; поведінка органів державної влади (насамперед суду); характер процесу та його значення для заявника (справи «Федіна проти України» від 02.09.2010, «Смірнова проти України» від 08.11.2005, «Матіка проти Румунії» від 02.11.2006, «Літоселітіс проти Греції» від 05.02.2004 та інші).

Отже, призначення повторної судової експертизи в даній справі з визначенням кола питань, які вже вирішені, є недоцільним і таким, що суперечить принципу розумності строку вирішення спору.

Представник позивача надав пояснення по суті спору та підтримав доводи письмових пояснень, долучених до матеріалів справи; позовні вимоги підтримав у повному обсязі.

Представники відповідачів-1,2,4 підтримали доводи відзивів та підтримали доводи письмових пояснень, долучених до матеріалів справи; проти задоволення позовних вимог заперечили.

Представник Міністерства в судове засідання не з'явився, про дату, час та місце проведення судового засідання був повідомлений належним чином, про причини неявки суд не повідомив.

Ухвали господарського суду міста Києва було надіслано учасникам процесу на адреси, зазначені у позовній заяві та у витягах з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, що також підтверджується відмітками канцелярії на звороті таких ухвал та рекомендованими повідомленнями про вручення поштового відправлення.

У підпункті 3.9.2 пункту 3.9 постанови пленуму Вищого господарського суду України від 26.12.2011 № 18 «Про деякі питання практики застосування Господарського процесуального кодексу України судами першої інстанції» зазначено, що, розпочинаючи судовий розгляд, суддя має встановити, чи повідомлені про час і місце цього розгляду особи, які беруть участь у справі, але не з'явилися у засідання. Особи, які беруть участь у справі, вважаються повідомленими про час і місце її розгляду судом, якщо ухвалу про порушення провадження у справі надіслано за поштовою адресою, зазначеною у позовній заяві. У випадку нез'явлення в засідання представників обох сторін або однієї з них справа може бути розглянута без їх участі, якщо неявка таких представників не перешкоджає вирішенню спору.

Враховуючи наведене та з метою запобігання безпідставному затягуванню розгляду справи, суд дійшов висновку про можливість розгляду справи по суті в судовому засіданні 19.09.2016 без участі представника Міністерства за наявними в ній матеріалами (стаття 75 ГПК України).

Оцінивши наявні в матеріалах справи докази, які мають значення для розгляду справи по суті, проаналізувавши встановлені фактичні обставини справи в їх сукупності, заслухавши пояснення представників ПрАТ «Лекхім», Товариства, Служби та Центру, господарський суд міста Києва

ВСТАНОВИВ:

Частинами першою і третьою статті 418 ЦК України передбачено, що право інтелектуальної власності - це право особи на результат інтелектуальної, творчої діяльності або на інший об'єкт права інтелектуальної власності, визначений ЦК України та іншим законом.

Право інтелектуальної власності є непорушним. Ніхто не може бути позбавлений права інтелектуальної власності чи обмежений у здійсненні, крім випадків, передбачених законом.

За приписами статті 494 ЦК України і пункту 4 статті 5 Закону набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчується свідоцтвом. Обсяг правової охорони торговельної марки визначається наведеними у свідоцтві її зображенням та переліком товарів і послуг, якщо інше не встановлено законом.

ПрАТ «Лекхім» є володільцем свідоцтва України № 15785 на знак для товарів і послуг «РЕНАЛГАН» (заявка від 23.05.1996 № 96051188; торговельну марку зареєстровано для товарів 05 класу МКТП «болеутоляющие средства; лекарственные средства для человека; фармацевтические препараты» та послуг 42 класу МКТП «консультации по вопросам фармацевтики; реализация товаров 5 класса»).

Позначення «РЕНАЛГАН» є словесними та складається із одного слова, написаного кирилицею.

Судом встановлено, що позивач використовує торговельну марку «РЕНАЛГАН» для маркування лікарського засобу в таких формах випуску:

- таблетки № 10 (10х1), № 20 (10х2) у блістерах (реєстраційне посвідчення № UA) у блістерах (реєстраційне посвідчення № UA/1530/01/01);

- розчин для ін'єкцій по 5 мл в ампулах № 5, № 10, № 100 в пачці;

- № 5 (5x1), № 10 (5x2) у блістерах в пачці (реєстраційне посвідчення № UA/1530/02/01);

- розчин для ін'єкцій по 2 мл або по 5 мл в ампулах № 5, № 10, № 100 в пачці;

- № 5x1, № 5x2 у блістерах в пачці (реєстраційне посвідчення № UA/1530/02/01);

- таблетки in bulk № 2500 у контейнерах (реєстраційне посвідчення № UA/1531/01/01).

Активними діючими речовинами вказаного лікарського засобу є: метамізол натрію, фенпіверинію бромід, пітофенону гідрохлорид.

Позивач зазначає, що ним було з'ясовано те, що:

- Службою 25.02.2014 було зареєстровано торговельні марки «РЕНАЛЬГАН-БІОЛІК» та «РЕНАЛЬГАН-БИОЛЕК»;

- володільцем свідоцтва України № 182084 на знак для товарів і послуг «РЕНАЛЬГАН-БІОЛІК» (заявка від 24.07.2012 № m201212665; торговельну марку зареєстровано для товарів 05 класу МКТП «ліки для людини») та № 182085 на торговельну марку «РЕНАЛЬГАН-БИОЛЕК» (заявка від 24.07.2012 № m201212671; торговельну марку зареєстровано для товарів 05 класу МКТП «ліки для людини») є Товариство;

- відповідач-1 є виробником лікарського засобу «РЕНАЛЬГАН-БІОЛІК», а саме розчину для ін'єкцій по 2 мл або по 5 мл в ампулах № 5, № 10 у пачці;

- Центром було проведено експертизу реєстраційних матеріалів лікарського засобу «РЕНАЛЬГАН-БІОЛІК» та складено висновок про можливість його реєстрації;

- 02.08.2013 відповідачем-3 було видано Наказ № 684 «Про державну реєстрацію (перереєстрацію) лікарських засобів та внесення змін до реєстраційних матеріалів»;

- Міністерством було здійснено державну реєстрацію лікарського засобу «РЕНАЛЬГАН-БІОЛІК» та видано Товариству реєстраційне посвідчення № UA/12131/01/01.

Позивач вважає, що державна реєстрація лікарського засобу «РЕНАЛЬГАН-БІОЛІК» та реєстрація знаків для товарів і послуг «РЕНАЛЬГАН-БІОЛІК» та «РЕНАЛЬГАН-БИОЛЕК» були здійснені з порушенням прав ПрАТ «Лекхім» як власника торговельної марки «РЕНАЛГАН», а тому просить суд:

- визнати недійсними повністю свідоцтва України №182084 та №182085 на знаки для товарів і послуг відповідно «РЕНАЛЬГАН-БІОЛІК» та «РЕНАЛЬГАН-БИОЛЕК»;

- зобов'язати Службу внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг стосовно визнання недійсними вказаних свідоцтвв і здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені «Промислова власність»;

- визнати недійсним висновок Центру про рекомендацію до реєстрації лікарського засобу «РЕНАЛЬГАН-БІОЛІК»;

- визнати недійсним Наказ № 684 в частині державної реєстрації лікарського засобу «РЕНАЛЬГАН-БІОЛІК» у формі розчину для ін'єкцій по 2 мл або по 5 мл в ампулах №5, №10 у пачці;

- визнати недійсним реєстраційне посвідчення на лікарський засіб «РЕНАЛЬГАН-БІОЛІК» № UA/12131/01/01;

- зобов'язати Товариство припинити використання позначень «РЕНАЛЬГАН» та/або «РЕНАЛЬГАН-БІОЛІК», та/або «РЕНАЛЬГАН-БИОЛЕК» шляхом нанесення вказаних позначень та/або будь-якого з них на упаковку лікарського засобу «РЕНАЛЬГАН-БІОЛІК», зареєстрованого згідно з Наказом №684 у формі розчину для ін'єкцій по 2 мл або по 5 мл в ампулах №5, №10 у пачці (реєстраційне посвідчення на лікарський засіб «РЕНАЛЬГАН-БІОЛІК» №UA/12131/01/01), етикетку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеними позначеннями з метою пропонування для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення), застосування його в діловій документації, в тому числі у назві лікарського засобу, в мережі Інтернет та заборонити використання вказаних позначень та/або будь-якого з них;

- зобов'язати Товариство вилучити з цивільного обігу лікарський засіб «РЕНАЛЬГАН-БІОЛІК», знищити упаковки вказаного лікарського засобу, а також ампули, в яких міститься такий лікарський засіб.

Оскільки позивач, заявляючи позов, посилається на те, що:

- торговельні марки, належні відповідачу («РЕНАЛЬГАН-БІОЛІК» та «РЕНАЛЬГАН-БИОЛЕК»), є схожими настільки, що їх можна сплутати зі знаком, раніше зареєстрованим в Україні на ім'я позивача для таких самих товарів («РЕНАЛГАН»);

- позначення «РЕНАЛЬГАН-БІОЛІК» та «РЕНАЛЬГАН-БИОЛЕК», зареєстровані за свідоцтвами України №182084 та №182085 на ім'я відповідача-1, є такими, що можуть ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар, а саме щодо ПрАТ «Лекхім», то необхідним для вирішення даного господарського спору є призначення судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності з огляду на таке.

Згідно з частиною першою статті 41 ГПК України для роз'яснення питань, що виникають при вирішенні господарського спору і потребують спеціальних знань, господарський суд призначає судову експертизу.

Відповідно до частини п'ятої статті 42 ГПК України висновок судового експерта для господарського суду не є обов'язковим і оцінюється господарським судом за правилами, встановленими статтею 43 цього Кодексу.

У пунктах 3.3 і 3.4 постанови пленуму Вищого господарського суду України від 23.03.2012 № 5 «Про деякі питання практики призначення судових експертиз у справах зі спорів, пов'язаних із захистом права інтелектуальної власності» зазначено, що у вирішенні спорів про захист права інтелектуальної власності на торговельну марку можуть виникнути питання про належність товарів, послуг до споріднених з наведеними у свідоцтві.

Крім того, підпунктом 4.3.2.5 пункту 4.3 Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, затверджених наказом Державного патентного відомства України від 28.07.1995 № 116 (в редакції наказу Державного патентного відомства України від 20.08.1997 № 72) і зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 02.08.1995 за № 276/812, передбачено, що для позначення, заявленого як знак, щодо якого проводиться експертиза по суті, і виявлених зареєстрованих та заявлених на реєстрацію знаків з більш раннім пріоритетом встановлюється однорідність товарів або товарів і послуг.

При встановленні однорідності товарів або товарів і послуг визначається принципова імовірність виникнення у споживача враження про належність їх одній особі, що виготовляє товар або надає послуги.

Для встановлення такої однорідності слід враховувати рід (вид) товарів і послуг; їх призначення; вид матеріалу, з якого товари виготовлені; умови та канали збуту товарів, коло споживачів.

Враховуючи необхідність з'ясування питань, що виникли у вирішенні даного спору і потребують спеціальних знань, господарський суд міста Києва ухвалою від 21.03.2016 призначив у справі № 910/1780/16 судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручив судовому експерту Дорошенку О.Ф.

На вирішення судовому експерту були поставлені такі питання:

- «чи є знак для товарів і послуг «РЕНАЛЬГАН-БІОЛІК» за свідоцтвом України №182084 схожим настільки, що його можна сплутати з раніше зареєстрованим в Україні знаком для товарів і послуг «РЕНАЛГАН» за свідоцтвом України №15785 стосовно товарів 05 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків?»;

- «чи є знак для товарів і послуг «РЕНАЛЬГАН-БИОЛЕК» за свідоцтвом України №182085 схожим настільки, що його можна сплутати з раніше зареєстрованим в Україні знаком для товарів і послуг «РЕНАЛГАН» за свідоцтвом України №15785 стосовно товарів 05 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків?»;

- «чи є знак для товарів і послуг «РЕНАЛЬГАН-БІОЛІК» за свідоцтвом України №182084 таким, що може ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари 05 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків, тобто стосовно приватного акціонерного товариства «Лекхім»?»;

- «чи є знак для товарів і послуг «РЕНАЛЬГАН-БИОЛЕК» за свідоцтвом України №182085 таким, що може ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари 05 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків, тобто стосовно приватного акціонерного товариства «Лекхім»?».

До господарського суду міста Києва 18.07.2016 надійшли матеріали справи №910/1780/16 з Висновком, в якому зазначено, що:

- знаки для товарів і послуг «РЕНАЛЬГАН-БІОЛІК» і «РЕНАЛЬГАН-БИОЛЕК» за свідоцтвами України №182084 і №182085 є схожими настільки, що їх можна сплутати з раніше зареєстрованим в Україні знаком для товарів і послуг «РЕНАЛГАН» за свідоцтвом України №15785 стосовно товарів 05 класу МКТП;

- знаки для товарів і послуг «РЕНАЛЬГАН-БІОЛІК» і «РЕНАЛЬГАН-БИОЛЕК» за свідоцтвами України №182084 і №182085 є такими, що можуть ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари 05 класу МКТП, тобто стосовно ПрАТ «Лекхім».

Товариство заперечило щодо прийняття Висновку як доказу у даній справі, посилаючись на те, що Висновок не містить проведених досліджень по рекомендованій схемі оцінки критеріїв, визначених у пункті 10.7.4 Методичних рекомендацій; при вирішенні поставлених ухвалою суду питань, а саме чи є позначення таким, що може ввести в оману споживача, Висновок ґрунтується лише на власних припущеннях експерта, зроблених на основі посилань наукової літератури.

Суд не погоджується з доводами Товариства, виходячи з такого:

- Методичні рекомендації не є нормативно-правовим актом і можуть бути застосовані експертами під час проведення експертизи лише як практична допомога в правильному застосуванні окремих положень чинного законодавства України;

- судовий експерт провів дослідження щодо кожного поставленого питання з використанням документів, які були йому подані сторонами;

- висновки з кожного питання обґрунтовані належним чином, зроблені за допомогою, зокрема, методу пізнання (аналіз, синтез, індукція, дедукція, аналогія, абстрагування та узагальнення); підтверджені положеннями нормативних актів та відповідної літератури.

Документального підтвердження того, що судовим експертом були порушені норми чинного законодавства України, суду подано не було.

Слід зазначити, що відповідачем-1 було подано суду на противагу Висновку дослідження щодо відсутності підстав для визнання свідоцтв України на знаки для товарів і послуг № 182084 та № 182085 недійсними, а саме висновок від 26.08.2016 № 182084/5, складений патентним повіреним ОСОБА_6

Разом з тим, висновок патентного повіреного не є експертним дослідженням, проведеним належним чином.

Так, ОСОБА_6 не було попереджено про кримінальну відповідальність, передбачену статтею 384 Кримінального кодексу України.

Отже, Висновком підтверджено те, що знаки для товарів і послуг «РЕНАЛЬГАН-БІОЛІК» і «РЕНАЛЬГАН-БИОЛЕК», є:

- схожими настільки, що їх можна сплутати з раніше зареєстрованим в Україні знаком для товарів і послуг «РЕНАЛГАН»;

- такими, що можуть ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари 05 класу МКТП, тобто стосовно ПрАТ «Лекхім».

Пунктом 1 статті 5 Закону передбачено, що правова охорона надається знаку, який не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі та на який не поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони, встановлені цим Законом.

Згідно з абзацом п'ятим пункту 2 статті 6 Закону згідно з цим Законом не можуть одержати правову охорону також позначення, які є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу.

За приписом абзацу другого пункту 3 статті 6 Закону не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати зі знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім'я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг.

Згідно з підпунктом «а» пункту 1 статті 19 Закону свідоцтво може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково у разі невідповідності зареєстрованого знака умовам надання правової охорони.

Судом встановлено, що позивач використовує позначення «РЕНАЛГАН» для маркування лікарського засобу власного виробництва, у свою чергу, відповідач-1 також використовує позначення «РЕНАЛГАН-БІОЛІК» для маркування своєї продукції, а саме лікарського засобу.

Таким чином, матеріалами справи підтверджено, що ПрАТ «Лекхім» і Товариство використовують позначення, які є схожими настільки, що їх можна сплутати, для маркування товарів 05 МКТП, що може ввести в оману щодо товару та особи, яка виробляє товар.

Враховуючи наведене, суд вважає, що наявні підстави визнати недійсними свідоцтва України № 182084 та № 182085 на знаки для товарів і послуг.

Що ж до вимоги про зобов'язання Служби внести відомості до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг щодо визнання частково недійсними названих свідоцтв України на знаки для товарів і послуг і здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені «Промислова власність», то відповідна вимога як похідна від основної (визнання недійсними свідоцтв) підлягає задоволенню з урахуванням припису пункту 2.3 Положення про Державний реєстр свідоцтв України на знаки для товарів і послуг, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 10.01.2002 № 10 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.01.2002 за № 64/6352, згідно з яким у процесі ведення реєстру до нього вносяться відомості щодо визнання свідоцтва недійсним повністю або частково, і частини другої статті 19 Закону, відповідно до якої при визнанні свідоцтва чи його частини недійсними Установа повідомляє про це у своєму офіційному бюлетені.

Також підлягають задоволенню позовні вимоги щодо визнання Наказу № 684 та реєстраційного посвідчення № UA/12131/01/01 недійсними з огляду на таке.

З урахуванням приписів частини третьої статті 22 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», згідно з якими місцеві господарські суди розглядають справи у спорах, що виникають з господарських правовідносин, а також інші справи, віднесені процесуальним законом до їх підсудності, та на вимоги статей 1, 41, 12 ГПК України господарські суди розглядають справи в порядку позовного провадження, коли склад учасників спору відповідає приписам статті 1 ГПК України, а правовідносини, з яких виник спір, мають господарський характер.

У вирішенні питання про те, чи є правовідносини господарськими, а спір - господарським, слід виходити з визначень, наведених у статті 3 ГК України.

Господарський спір підвідомчий господарському суду, зокрема, за таких умов: участь у спорі суб'єкта господарювання; наявність між сторонами, по-перше, господарських відносин, врегульованих ЦК України, ГК України, іншими актами господарського і цивільного законодавства, і, по-друге, спору про право, що виникає з відповідних відносин; наявність у законі норми, що прямо передбачала б вирішення спору господарським судом; відсутність у законі норми, що прямо передбачала б вирішення такого спору судом іншої юрисдикції.

Таким чином, господарські суди на загальних підставах вирішують усі спори між суб'єктами господарської діяльності, а також спори, пов'язані, зокрема, з використанням у господарському обороті об'єктів інтелектуальної власності.

Таку правову позицію викладено і в постанові пленуму Вищого господарського суду України від 24.10.2011 № 10 «Про деякі питання підвідомчості і підсудності справ господарським судам».

Даний спір в частині визнання недійсними наказу Міністерства та реєстраційного посвідчення, є спором стосовно захисту прав інтелектуальної власності ПрАТ «Лекхім», яке в даному випадку не перебуває у відносинах адміністративного підпорядкування із відповідачем-3, має цивільний характер та не відноситься до сфери публічно-правових відносин, а тому підвідомчий господарським судам України.

Відповідно до частин першої статті 9 Закону України «Про лікарські засоби» лікарські засоби допускаються до застосування в Україні після їх державної реєстрації, крім випадків, передбачених цим Законом.

Статтею 41 Угоди про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності (ТРІПС) передбачено, що її Члени повинні гарантувати, що процедури щодо захисту прав інтелектуальної власності, як визначено в цій Частині, передбачаються їхнім законодавством з тим, щоб дозволити ефективні заходи проти будь-якої дії, що порушує права інтелектуальної власності, яка підлягає під цю Угоду, включаючи термінові заходи, спрямовані на запобігання порушень та заходи, що стримують від подальших порушень. Ці процедури повинні застосовуватися таким чином, щоб уникнути створення бар'єрів для законної торгівлі та забезпечити гарантії проти їх зловживань.

Введення в цивільний оборот на території України лікарських засобів можливе лише після проведення їх державної реєстрації.

Згідно із пунктом 2 Порядку № 376 державну реєстрацію (перереєстрацію) лікарського засобу здійснює Міністерство.

Таким чином, єдиною підставою для отримання реєстраційного посвідчення на лікарський засіб та можливості реалізації лікарського засобу на території України є реєстрація лікарського засобу наказом відповідача-3.

Чинним законодавством України не передбачений обов'язок Міністерства перевіряти лікарські засоби, що подаються на реєстрацію в Україні, на предмет дотримання прав інтелектуальної власності інших учасників цивільного обороту, в тому числі, інших виробників лікарських засобів, зокрема щодо торговельних марок.

Разом з тим, власники об'єктів інтелектуальної власності мають право в судовому порядку оскаржувати рішення про державну реєстрацію лікарських засобів, які призводять до порушення прав інтелектуальної власності.

Пунктом 1 статті 21 Закону передбачено, що захист прав на знак здійснюється у судовому порядку.

Відповідно до частини першої статті 21 ЦК України суд визнає незаконним та скасовує правовий акт індивідуальної дії, виданий органом державної влади, якщо він суперечить актам цивільного законодавства і порушує цивільні права або інтереси.

Оскільки матеріалами справи підтверджено, що Наказ № 684 та реєстраційне посвідчення № UA/12131/01/01 порушують право інтелектуальної власності позивача як власника торговельної марки «РЕНАЛГАН», то позовні вимоги в цій частині підлягають задоволенню.

Що ж до позовної вимоги про визнання недійсним висновку Центру, то слід вказати таке.

До повноважень відповідача-4 належить проведення експертизи реєстраційних матеріалів, за результатами якої складаються вмотивовані висновки про можливість (або неможливість) реєстрації лікарських засобів, не застосовуючи, оскільки це не передбачено законодавством, механізму владних управлінських функцій, як то видання наказу про державну реєстрацію, відмови та інші, оскільки зазначені функції належать до компетенції Міністерства.

Висновок Центру про рекомендацію до реєстрації лікарського засобу «РЕНАЛЬГАН-БІОЛІК» є документом, який підтверджує факт проведення експертизи матеріалів реєстраційного досьє на лікарський засіб і є носієм доказової інформації про ефективність, якість та безпечність лікарського засобу, має значення для прийняття відповідного наказу Міністерством.

Оскільки судом задоволено позовні вимоги про визнання недійсним Наказу № 684, то права позивача є захищеними у судовому порядку та підстав для визнання окремо недійсним висновку Центру не вбачається

Згідно із пунктом 5 статті 16 Закону свідоцтво надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди, якщо інше не передбачено цим Законом: зареєстрований знак стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг; зареєстрований знак стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги; означення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг, якщо внаслідок такого використання ці позначення і знак можна сплутати; позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги, або ці позначення і знак можна сплутати.

Відповідно до пункту першого статті 20 Закону будь-яке посягання на права власника свідоцтва, передбачені статтею 16 цього Закону, в тому числі вчинення без згоди власника свідоцтва дій, що потребують його згоди, та готування до вчинення таких дій, вважається порушенням прав власника свідоцтва, що тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством України.

Матеріалами справи підтверджено те, що Товариство, маркуючи лікарський засіб «РЕНАЛЬГАН-БІОЛІК», порушує при цьому права позивача на торговельну марку «РЕНАЛГАН».

Введення лікарського засобу «РЕНАЛЬГАН-БІОЛІК» в цивільний обіг підтверджується матеріалами справи, а саме: чеком від 14.01.2015 № б/н (а.с. 40 том І справи); фотографіями упаковки та ампул лікарського засобу (а.с. 41-50 том І справи)

Судом встановлено використання відповідачем-2 торговельної марки способами, що визначені пунктом 4 статті 16 Закону, а саме нанесення знака для товарів і послуг на упаковки та ампули лікарського засобу.

Виходячи з наведеного, господарський суд міста Києва дійшов висновку, що вчинення Товариством дій, спрямованих на маркування лікарського засобу з пропонування його до продажу, продаж, свідчить про порушення прав інтелектуальної власності ПрАТ «Лекхім» на торговельну марку «РЕНАЛГАН», а тому позовні вимоги в частині зобов'язання Товариства припинити використання позначення «РЕНАЛГАН» та заборонити його використання є обґрунтованими та підлягають задоволенню.

Що ж до доводів Товариства про право попереднього користувача передбаченого статтею 500 ЦК України, то слід вказати таке.

Слід зазначити, що, заперечуючи проти позовних вимог, та, наголошуючи на праві попереднього користувача, відповідач-1 також посилався на рішення господарського суду Харківської області, а саме від18.03.2014 зі справи № 922/2066/13 та від 08.09.2014 зі справи № 922/2812/14.

На думку Товариства, вказаними судовими рішеннями було встановлено, зокрема, що Товариство здійснювало значну та серйозну підготовку до використання у своїй господарській діяльності спірного позначення до дати заявлення пріоритету на знак для товарів і послуг ПрАТ «Лекхім» в контексті положень частини першої статті 500 ЦК України.

Рішенням господарського суду Харківської області від 18.03.2014 зі справи № 922/2066/13 за позовом ПрАТ «Лекхім» до Товариства про зобов'язання припинити виробництво та реалізацію лікарського засобу, залишеного без змін постановою Харківського апеляційного господарського суду від 26.05.2014, позовна заява ПрАТ «Лекхім» залишена без задоволення.

У свою чергу, рішенням господарського суду Харківської області від 08.09.2014 зі справи № 922/2812/14 за позовом ПрАТ «Лекхім» до Товариства про заборону використання знака для товарів і послуг «Ренальган-Біолік», яке набрало законної сили, позовна заява залишена без задоволення.

Згідно з частиною третьою статті 35 ГПК України обставини, встановлені рішенням суду у господарській, цивільній або адміністративній справі, що набрало законної сили, крім встановлених рішенням третейського суду, не доказуються при розгляді інших справ, у яких беруть участь ті самі особи або особа, щодо якої встановлено ці обставини.

Вказані рішення не мають преюдиційного значення для даної справи, оскільки господарські справи є різними за учасниками процесу, предметом позову та предметом доказування.

Разом з тим, відмову у задоволенні позову у справі № 922/2812/14 обґрунтовано тим, що ПрАТ «Лекхім» не має права забороняти Товариству використовувати ним торговельну марку «Ренальган-Біолік», власником якої є Товариство, що підтверджується свідоцтвом України № 182084 на знак для товарів і послуг.

Слід зазначити, що зі змісту рішення від 01.08.2013 зі справи № 922/2066/13 вбачається, що Товариство почало розроблення та виготовлення лікарського засобу «Ренальган» з 29.04.1996, що підтверджується «Временная фармакопейная статья» від 29.04.1996 № ВФС42У-20/33-220-96.

Статтею 500 ЦК України передбачено, що будь-яка особа, яка до дати подання заявки на торговельну марку або, якщо було заявлено пріоритет, до дати пріоритету заявки в інтересах своєї діяльності добросовісно використала торговельну марку в Україні або здійснила значну і серйозну підготовку для такого використання, має право на безоплатне продовження такого використання або використання, яке передбачалося зазначеною підготовкою (право попереднього користувача).

Право попереднього користувача може передаватися або переходити до іншої особи тільки разом із підприємством чи діловою практикою або з тією частиною підприємства чи ділової практики, в яких було використано торговельну марку або здійснено значну і серйозну підготовку для такого використання.

Відповідач-1 в підтвердження права попереднього користування посилається на: «Временная фармакопейная статья» від 29.04.1996 № ВФС42У-20/33-220-96; реєстраційне посвідчення від 10.03.1998 № Р/98/64/19.

Судом встановлено, що заявка № 96051188 була подана 23.05.1996, а тому реєстраційне посвідчення № Р/98/64/19 оформлене вже після подання заявки та не свідчить про право попереднього користувача.

Слід зазначити, що «Временная фармакопейная статья» від 29.04.1996 № ВФС42У-20/33-220-96 підписана такими особами: «директор АП «Биолек»»; «генеральный директор АО «Лекхим»»; «ученый секретарь Фармакопейного комитета Минадрава Украины».

Таким чином, з вказаного документу вбачається, що позивач також мав відношення до розчину «Реналган».

Крім того, зі змісту «Временная фармакопейная статья» від 29.04.1996 № ВФС42У-20/33-220-96 не можна встановити, що відповідач-1 у розумінні статті 500 ЦК України добросовісно використовував торговельну марку «РЕНАЛГАН» в Україні або здійснив значну і серйозну підготовку для такого використання.

Господарським судом у вказаній справі не було встановлено обставин, які б свідчили про право відповідача попереднього користувача позначенням «Реналган».

Що ж до вимог про вилучення лікарського засобу «РЕНАЛЬГАН-БІОЛІК» з цивільного обороту та знищення його упаковки та ампул, то слід вказати таке.

Відповідно до пункту 2.2 постанови пленуму Вищого господарського суду України, від 17.10.2012 № 12 «Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності» вибір способу судового захисту прав інтелектуальної власності, включаючи такі, як вилучення та знищення товарів і матеріалів, введених у цивільний оборот з порушенням права інтелектуальної власності, та знарядь, що використовувалися для виготовлення таких товарів, здійснюється особою, якій належить право інтелектуальної власності. Водночас перевірка відповідності цього способу допущеному порушенню і меті здійснення судового розгляду є обов'язком суду, який має приймати рішення зі справи в межах заявлених позовних вимог та з урахуванням фактичних обставин конкретної справи, беручи до уваги як можливість у той чи інший спосіб захистити порушене право, так і необхідність подальшого виконання прийнятого судом рішення.

Таким чином, позовні вимоги щодо вилучення з цивільного обороту товарів, а саме лікарського засобу «РЕНАЛЬГАН-БІОЛІК» та знищення його упаковок та ампул підлягають задоволенню.

За приписами статті 49 ГПК України судові витрати зі справи, а саме судовий збір слід покласти на Товариство пропорційно задоволеним вимогам.

Крім того, позивачем було проведено оплату витрат на проведення судової експертизи, що підтверджується платіжним доручення від 20.07.2016 № 341 на суму 15 000 грн.

Відповідно до частини першої статті 44 судові витрати складаються з судового збору, сум, що підлягають сплаті за проведення судової експертизи, призначеної господарським судом, витрат, пов'язаних з оглядом та дослідженням речових доказів у місці їх знаходження, оплати послуг перекладача, адвоката та інших витрат, пов'язаних з розглядом справи.

З огляду на викладене судові витрати зі справи, а саме витрати за проведення судової експертизи слід покласти на Товариство.

Керуючись статтями 43, 49, 82 - 85 ГПК України, господарський суд міста Києва

ВИРІШИВ:

1. Позов задовольнити частково.

2. Визнати недійсним повністю свідоцтво України № 182084 на знак для товарів і послуг «РЕНАЛЬГАН-БІОЛІК», власником якого є публічне акціонерне товариство «Фармстандарт-Біолік» (61070, м. Харків, Помірки; ідентифікаційний код: 01973452).

3. Зобов'язати Державну службу інтелектуальної власності України (03680, МСП, м. Київ, вул. Урицького, 45; ідентифікаційний код 37552556) внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг про визнання недійсними свідоцтва України № 182084 на знак для товарів і послуг «РЕНАЛЬГАН-БІОЛІК» та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені «Промислова власність».

4. Визнати недійсним повністю свідоцтво України № 182085 на знак для товарів і послуг «РЕНАЛЬГАН-БИОЛЕК», власником якого є публічне акціонерне товариство «Фармстандарт-Біолік» (61070, м. Харків, Помірки; ідентифікаційний код: 01973452).

5. Зобов'язати Державну службу інтелектуальної власності України (03680, МСП, м. Київ, вул. Урицького, 45; ідентифікаційний код 37552556) внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг про визнання недійсними свідоцтва України № 182085 на знак для товарів і послуг «РЕНАЛЬГАН-БИОЛЕК» та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені «Промислова власність».

6. Визнати недійсним наказ Міністерства охорони здоров'я України (01021, м. Київ, вул. Грушевського, 7; ідентифікаційний код 00012925) від 02.08.2013 № 684 «Про державну реєстрацію (перереєстрацію) лікарських засобів та внесення змін до реєстраційних матеріалів» в частині державної реєстрації лікарського засобу «РЕНАЛЬГАН-БІОЛІК» у формі розчину для ін'єкцій по 2 мл або по 5 мл в ампулах № 5, № 10 у пачці.

7. Визнати недійсним реєстраційне посвідчення № UA/12131/01/01 на лікарський засіб «РЕНАЛЬГАН-БІОЛІК» у формі розчину для ін'єкцій по 2 мл або по 5 мл в ампулах № 5, № 10 у пачці.

8. Зобов'язати публічне акціонерне товариство «Фармстандарт-Біолік» (61070, м. Харків, Помірки; ідентифікаційний код 01973452) припинити використання позначень «РЕНАЛЬГАН» та/або «РЕНАЛЬГАН-БІОЛІК», та/або «РЕНАЛЬГАН-БИОЛЕК» шляхом нанесення вказаних позначень та/або будь-якого з них на упаковку лікарського засобу «РЕНАЛЬГАН-БІОЛІК», зареєстрованого згідно наказу Міністерства охорони здоров'я України від 02.08.2013 № 684 у формі розчину для ін'єкцій по 2 мл або по 5 мл в ампулах №5, № 10 у пачці (реєстраційне посвідчення на лікарський засіб «РЕНАЛЬГАН-БІОЛІК» № UA/12131/01/01), етикетку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеними позначеннями з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення), застосування його в діловій документації, в тому числі у назві лікарського засобу, в мережі Інтернет та заборонити використання вказаних позначень.

9. Зобов'язати публічне акціонерне товариство «Фармстандарт-Біолік» (61070, м. Харків, Помірки, ідентифікаційний код 01973452) вилучити з цивільного обігу лікарський засіб «РЕНАЛЬГАН-БІОЛІК», зареєстрований згідно наказу Міністерства охорони здоров'я України від 02.08.2013 № 684 у формі розчину для ін'єкцій по 2 мл або по 5 мл в ампулах №5, № 10 у пачці (реєстраційне посвідчення на лікарський засіб «РЕНАЛЬГАН-БІОЛІК» № UA/12131/01/01), та знищити упаковки вказаного лікарського засобу, а також ампули, в яких міститься вказаний лікарський засіб.

10. Стягнути з публічного акціонерного товариства «Фармстандарт-Біолік» (61070, м. Харків, Помірки; ідентифікаційний код 01973452) з будь-якого рахунку, виявленого державним виконавцем під час виконання даного рішення суду, на користь приватного акціонерного товариства «Лекхім» (01033, м. Київ, вул. Шота Руставелі, 23; ідентифікаційний код 20029017): 15 000 (п'ятнадцять тисяч) грн. витрат за проведення судової експертизи та 7 308 (сім тисяч триста вісім) грн. судового збору.

11. У задоволенні решти позовних вимог відмовити.

12. Після набрання рішенням законної сили видати відповідні накази.

Рішення набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після розгляду справи апеляційним господарським судом.

Повне рішення складено 26.09.2016.

Суддя О. Марченко