РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19.09.2016№910/27345/15

Господарський суд міста Києва у складі судді Марченко О.В., за участю секретаря судового засідання Роздобудько В.В.,

розглянув у відкритому судовому засіданні

справу № 910/27345/15

за позовом товариства з обмеженою відповідальністю «Юридична фірма «Дроід», м. Київ,

до Zehnder Group Italia S.R.L. (Зендер Груп Італія С.Р.Л.), м. Модена, Італія та

Державної служби інтелектуальної власності України, м. Київ,

про дострокове припинення дії міжнародної реєстрації № 911230 на знак для товарів і послуг,

за участю представників сторін:

позивача - Капітоненка А.Г. (довіреність від 01.08.2016 №б/н);

Ніколаєнка А.Л. (довіреність від 01.08.2016 №б/н);

відповідача-1 - не з'явився;

відповідача-2 - Фінагіної В. Б. (довіреність від 02.06.20158 №1-8/4356).

Товариство з обмеженою відповідальністю «Юридична фірма «Дроід» (далі - Фірма) звернулося до господарського суду міста Києва з позовом про:

- дострокове припинення дії на території України належної Nest Italia S.R.L. (Нест Італія С.Р.Л.; далі - Компанія) міжнародної реєстрації №911230 на знак для товарів і послуг «»;

- зобов'язання Державної служби інтелектуальної власності України (далі - Служба) повідомити Міжнародне бюро Всесвітньої організації інтелектуальної власності про дострокове припинення дії на території України міжнародної реєстрації №911230 на знак для товарів і послуг «» повністю та опублікувати відомості про це в офіційному бюлетені «Промислова власність».

Ухвалою господарського суду міста Києва від 23.10.2015 порушено провадження у справі.

Ухвалою господарського суд міста Києва від 18.01.2016 заяву Фірми про вжиття заходів до забезпечення позову у справі №910/27345/15 задоволено частково; вжито заходи до забезпечення позову шляхом:

- заборони Компанії здійснювати будь-які дії з передачі іншим особам повністю чи частково виключних майнових прав інтелектуальної власності на знак для товарів і послуг «» за міжнародною реєстрацією №911230;

- заборони Компанії відмовлятися від охорони в Україні знака для товарів і послуг «» за міжнародною реєстрацією №911230.

Фірма 12.03.2016 подала суду витяги з торговельних реєстрів торгово-промислової ремісничої та сільськогосподарської палат міст Тревізо та Модена.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 28.03.2016 замінено відповідача Компанію на його правонаступника - Zehnder Group Italia S.R.L. (Зендер Груп Італія С.Р.Л.); зобов'язано позивача подати суду належним чином (нотаріально) засвідчений переклад на англійську мову ухвали господарського суду міста Києва від 28.03.2016 у двох примірниках.

Служба 19.09.2016 подала суду відзив на позовну заяву, в якому вказала, що: для вирішення даного спору позивач повинен в сукупності довести факти недобросовісного використання Zehnder Group Italia S.R.L. (Зендер Груп Італія С.Р.Л.) (невикористання протягом трьох років) своїх прав на знак для товарів і послуг «» за міжнародною реєстрацією №911230, а Zehnder Group Italia S.R.L. (Зендер Груп Італія С.Р.Л.), в свою чергу, - безпосереднє та фактичне використання або зазначити поважні причини невикористання вказаного знака протягом трьох років.

Представники позивача у судовому засіданні 19.09.2016 надали пояснення по суті спору, позовні вимоги підтримали у повному обсязі.

Представник Служби підтримав доводи, викладені у відзиві на позовну заяву, поданому суду 19.09.2016 у письмовому вигляді, проти задоволення позовних вимог заперечив.

Представник Zehnder Group Italia S.R.L. (Зендер Груп Італія С.Р.Л.) у судове засідання не з'явився; відзиву на позовну заяву не подав.

Ухвали господарського суду міста Києва у даній справі було надіслано на адреси Компанії (Via del Redentore, 62 I-31030 Altivole (Treviso), Italy) та Zehnder Group Italia S.R.L. (Зендер Груп Італія С.Р.Л.; Campogalliano (MO) VIA XXV Luglio 6 cap 41011), вказані у позовній заяві та у витягах з торговельних реєстрів торгово-промислової ремісничої та сільськогосподарської палат міст Тревізо та Модена, що також підтверджується відмітками канцелярії на звороті таких ухвал та повідомленнями про вручення, наявними в матеріалах справи.

У підпункті 3.9.2 пункту 3.9 постанови пленуму Вищого господарського суду України від 26.12.2011 № 18 «Про деякі питання практики застосування Господарського процесуального кодексу України судами першої інстанції» зазначено, що, розпочинаючи судовий розгляд, суддя має встановити, чи повідомлені про час і місце цього розгляду особи, які беруть участь у справі, але не з'явилися у засідання. Особи, які беруть участь у справі, вважаються повідомленими про час і місце її розгляду судом, якщо ухвалу про порушення провадження у справі надіслано за поштовою адресою, зазначеною у позовній заяві. У випадку нез'явлення в засідання представників обох сторін або однієї з них справа може бути розглянута без їх участі, якщо неявка таких представників не перешкоджає вирішенню спору.

Враховуючи наведене та з метою запобігання безпідставному затягуванню розгляду справи, суд дійшов висновку про можливість розгляду справи в судовому засіданні 19.09.2016 без участі представника Zehnder Group Italia S.R.L. (Зендер Груп Італія С.Р.Л.) за наявними в ній матеріалами (стаття 75 Господарського процесуального кодексу України, далі - ГПК України).

Оцінивши наявні в матеріалах справи докази, які мають значення для розгляду справи по суті, заслухавши пояснення представників позивача та Служби, проаналізувавши встановлені фактичні обставини справи в їх сукупності, господарський суд міста Києва

ВСТАНОВИВ:

28.08.2015 Фірма відповідно до Закону подала до Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності» Міністерства освіти і науки України (далі - ДП «Укрпатент») заявку про реєстрацію зображувального позначення «NEST» як знака для товарів і послуг щодо товарів 09 та 11 класів МКТП; заявці присвоєно номер m201514535.

ДП «Укрпатент» надало звіт від 01.09.2015 про надання патентно-інформаційних послуг за договором від 25.08.2015 №20150136/І, в якому зазначалось, що за результатами інформаційного пошуку щодо позначення «NEST» відносно товарів 09 та 11 класів МКСТП за базами зареєстрованих знаків і поданих заявок на реєстрацію в Україні знаків для товарів і послуг (за національною процедурою та Мадридською угодою) виявлені такі тотожні та схожі позначення станом на 21.08.2015 за національною процедурою та станом на 26.08.2015 за Мадридською угодою, зокрема, на ім'я Компанії (правонаступником якої є Zehnder Group Italia S.R.L. (Зендер Груп Італія С.Р.Л.) зареєстрований знак для товарів і послуг «» для товарів 09 та 11 класів МКТП, що згідно із вказаним звітом може перешкодити реєстрації знака позивача за заявкою №m201514535.

Так, позивач вважає, що міжнародна реєстрація №911230 на комбінований знак для товарів і послуг «» на ім'я Компанії (правонаступником якої є Zehnder Group Italia S.R.L. (Зендер Груп Італія С.Р.Л.) унеможливить подальне здійснення Фірмою усіх необхідних процедур, спрямованих на отримання правової охорони на території України позначення «NEST» щодо товарів 09 та 11 класів МКТП, а тому дію міжнародної реєстрації має бути припинено на території України щодо усіх товарів 09 та 11 класів МКТП внаслідок невикористання Компанією (правонаступником якої є Zehnder Group Italia S.R.L. (Зендер Груп Італія С.Р.Л.) знака для товарів і послуг «» протягом трьох років.

Міжнародна реєстрація №911230 діє на територію України у повному обсязі з 28.02.2006.

Отже, причиною виникнення спору зі справи є питання щодо наявності підстав для дострокового припинення дії на території міжнародної реєстрації №911230 на знак для товарів і послуг «».

Відповідно до статті 1 Закону знак - це позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб.

У частині (1) статті 4 Мадридської угоди міжнародну реєстрацію знаків від 14.04.1891 (дата набрання чинності для України - 25.12.1991) зазначено, що з дати реєстрації, зробленої в Міжнародному бюро, у кожній зацікавленій Договірній країні знаку надається така сама охорона, як і у випадку, коли б він був заявлений там безпосередньо.

Статтею 17 (обов'язки, що випливають із свідоцтва) Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (далі - Закон) встановлено, що власник свідоцтва повинен добросовісно користуватися правами, що випливають із свідоцтва.

Якщо в країні використання зареєстрованого знака є обов'язковим, реєстрація може бути скасована лише по закінченні справедливого строку і тільки тоді, коли зацікавлена особа не подасть докази, що виправдовують причини її бездіяльності (частина C - (1) статті 5 Паризької конвенції про охорону промислової власності від 20.03.1883, до якої Україна приєдналася 25.12.1991.

Згідно з пунктом 4 статті 16 Закону використанням знака визнається: нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов'язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення); застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстровано; застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет.

Знак визнається використаним, якщо його застосовано у формі зареєстрованого знака, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованого знака лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності знака.

Відтак, визначальним для вирішення порушеного питання щодо належного використання зареєстрованої торговельної марки є факт наявності відповідного товару та/або послуги.

Суд, оцінивши подані позивачем докази, дійшов висновку про те, що матеріали справи не містять доказів використання Компанією (правонаступником якої є Zehnder Group Italia S.R.L. (Зендер Груп Італія С.Р.Л.) знака для товарів і послуг «» стосовно товарів 09 та 11 класів МКТП, для яких цей знак зареєстровано, протягом останніх трьох років до дати звернення Фірми до суду з даним позовом (21.10.2015).

Згідно зі статтею 34 Закону України «Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки відповідності» виробники і постачальники продукції, що є об'єктом технічних регламентів, повинні пропонувати та надавати лише послуги або застосовувати процеси чи вводити в обіг продукцію вітчизняного або іноземного походження, які є безпечними для життя та здоров'я людини, для тварин, рослин, забезпечують захист національної безпеки, охорону довкілля та природних ресурсів, запобігання недобросовісній конкуренції.

Оскільки Компанія (правонаступником якої є Zehnder Group Italia S.R.L. (Зендер Груп Італія С.Р.Л.) є іноземною юридичною особою, то вироблені ним товари під торговельною маркою «», у випадку здійснення дій, які визнаються використанням торговельної марки в Україні, мали б ввозитися в Україну та продаватися на її території. Інформації щодо переміщення через митний кордон України товарів, маркованих торговельною маркою «» матеріали справи не містять.

Адвокатським запитом від 04.09.2015 представник позивача Капітоненко А.Г. просив Міністерство економічного розвитку і торгівлі України надати інформацію з Реєстру державної системи сертифікації про сертифікат відповідності на інкубатори автоматичні моделі «NEST».

Листом від 10.09.2015 №4321-06/30123-07 Міністерство економічного розвитку і торгівлі України повідомило представника позивача Ніколаєнко А.Л. про те, що представництво Компанії (правонаступником якої є Zehnder Group Italia S.R.L. (Зендер Груп Італія С.Р.Л.) станом на 09.09.2015 в Міністерстві не зареєстровано.

Відповідно до листа Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 11.09.2015 №3433-08/30321-07 інформація щодо свідоцтв про визнання відповідності, виданих на продукцію з позначенням «NEST» в реєстрі відсутня; разом з тим, з 04.11.2012 реєстрація декларацій про відповідність відмінена відповідно до Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо відміни реєстрації декларацій про відповідність»

Листом від 04.09.2015 №3 Фірма звернулася до Асоціації товарної нумерації України «ДжіЕс1 Україна» (далі - Асоціація) в проханням надати інформацію щодо наявності в реєстрі Асоціації записів про суб'єктів господарювання - асоційованих членів Асоціації, щодо присвоєння Асоціацією префіксів GS1 підприємства та глобальних номерів товарної позиції (номерів GTIN) за заявками цих суб'єктів господарювання, а також щодо присвоєння Асоціацією ідентифікаційних номерів GS1 товарним позиціям та іншим об'єктам обліку, у складі назви яких вказано самостійне позначення торговельної марки «NEST».

Листом Асоціації від 11.09.2015 №247/01, остання повідомила Фірму про те, що станом на 10.09.2015 у реєстрі Асоціації відсутні записи про:

- суб'єктів господарювання - асоційованих членів Асоціації, у складі найменування яких є позначення Компанії; це означає, що суб'єкти господарювання, в найменуваннях яких є такі позначення, не є і не були асоційованими членами Асоціації, відповідно, Асоціація не присвоювала префіксів GS1 підприємства та номерів GTIN за заявками таких суб'єктів господарювання;

- товарні позиції та інші об'єкти обліку суб'єктів господарювання - асоціаційних членів Асоціації, у складі назв або описів яких є самостійне позначення «NEST» (в тому числі у вірогідному написанні даного позначення кирилицею «НЕСТ»); це означає, що Асоціація не присвоювала номерів GS1 товарним позиціям та іншим об'єктам обліку, у складі назв чи описів яких заявлено самостійні позначення «NEST» і «НЕСТ».

Згідно з довідкою товариства з обмеженою відповідальністю - Компанія «Invest-Consult Park» від 11.09.2015 у наявних станом на 10.09.2015 в реєстрі Асоції найменуваннях суб'єктів господарювання - асоціаційних членів Асоціації відповідностей за позначеннями Компанії не виявлено; назвах та описах товарних позицій за вказаними замовником категоріями, яким Асоціація присвоювала номери GS1, відповідностей за позначеннями «NEST» і «НЕСТ» не виявлено.

Відповідно до довідки державного підприємства «Моніторинг ЗМІ України» від 14.09.2015 №33, останнє повідомило позивача про те, що згідно з даними моніторингу, проведеного вказаним підприємством, на радіо, телебаченні та друкованих засобах масової інформації в період з 03.09.2012 і до моменту надання довідки, товари під торговельною маркою «NEST», для категорій: систем управління для променевих кліматичних пристроїв та установок, сенсорів для тестування температури та вологості для променевих кліматичних пристроїв та установок, систем інтерфейсу для управління променевими кліматичними пристроями та установками, блоків регуляції управління для експлуатації променевих кліматичних пристроїв та установок; наукових, навігаційних, вишукувальних, фотографічних, кінематографічних, оптичних, вагових, вимірювальних, сигнальних, контрольних (наглядових), рятувальних та навчальних пристроїв та інструментів, накопичення регулювання або управління електроенергією; пристроїв для запису, передачі або відтворення звуку або зображень; магнітних носіїв інформації, записуючих дисків; автоматичних торгових апаратів та механізмів для монетних автоматів; контрольно-касових апаратів, обчислювальних пристроїв, устаткування та комп'ютерів для обробки даних; пристроїв пожежогасіння (09 клас МКТП); та променевих кліматичних пристроїв і установок, настінних та стельових променевих кліматичних систем, радіаційних панелей для кліматичних установок / установок для кондиціювання повітря, збірних радіаційних сендвіч-панелей для кліматичних установок, осушувачів для радіаційних кліматичних установок, установок для охолоджування води, скраплених повітрям або водою (тільки холодною) для радіаційних кліматичних установок, установок для охолоджування води, скраплених повітрям або водою (теплонасосні) для радіаційних кліматичних установок; пристроїв для освітлювання, нагрівання, виробляння пари, теплової обробки харчових продуктів, охолодження, сушіння, вентилювання, водопостачання та пристроїв санітарно-гігієнічного призначення (11 клас МКТП) не рекламувались.

Листом від 11.09.2015 №1602/24 ДП «Укрпатент» повідомило позивача про те, що станом на 11.09.2015 до Реєстру ліцензійних договорів про використання міжнародного знака не вносились відомості про видачу ліцензій на використання знака за міжнародною реєстрацією №911230.

Таким чином, Компанія (правонаступником якої є Zehnder Group Italia S.R.L. (Зендер Груп Італія С.Р.Л.) протягом більше трьох років з дати реєстрації знака для товарів і послуг «» (28.02.2006), у тому числі й до дати звернення позивача до суду з даним позовом, щодо товарів 09 та 11 класів МКТП не здійснювала жодної з дій, яка б визнавалася використанням знака для товарів і послуг.

За приписами пункту 4 статті 18 Закону Якщо знак не використовується в Україні повністю або щодо частини зазначених у свідоцтві товарів і послуг протягом трьох років від дати публікації відомостей про видачу свідоцтва або від іншої дати після цієї публікації, будь-яка особа має право звернутися до суду із заявою про дострокове припинення дії свідоцтва повністю або частково.

У цьому разі дія свідоцтва може бути припинена повністю або частково лише за умови, що власник свідоцтва не зазначить поважні причини такого невикористання. Такими поважними причинами, зокрема є: обставини, що перешкоджають використанню знака незалежно від волі власника свідоцтва, такі як обмеження імпорту чи інші вимоги до товарів і послуг, встановлені законодавством; можливість введення в оману щодо особи, яка виробляє товари або надає послуги, під час використання знака особою, що звернулася до суду, чи іншою особою щодо товарів і послуг, відносно яких висунута вимога про припинення дії свідоцтва.

Для цілей цього пункту використанням знака власником свідоцтва вважається також використання його іншою особою за умови контролю з боку власника свідоцтва.

При цьому господарський суд міста Києва, беручи до уваги перелік товарів і послуг, для яких спірна торговельна марка зареєстрована, з огляду на призначення торговельної марки, межі її правової охорони, зміст прав власника міжнародної реєстрації та його обов'язок добросовісно користуватися правами, а також правові наслідки невикористання знака в Україні повністю або щодо частини товарів, зазначених у міжнародній реєстрації протягом більше трьох років (статті 1, 5, 16, 17, 18 Закону), у даному випадку вважає необхідним достроково припинити дію на території України міжнародної реєстрації №911230 на знак для товарів і послуг «».

Згідно з підпунктом 5 пункту 4 Положення про Державну службу інтелектуальної власності України, затвердженого Указом Президента України від 08.04.2011 № 436/2011, Служба відповідно до покладених на неї завдань веде державні реєстри об'єктів права інтелектуальної власності; здійснює міжнародне співробітництво у сфері правової охорони інтелектуальної власності і представляє інтереси України з питань охорони прав на об'єкти права інтелектуальної власності у міжнародних організаціях відповідно до законодавства;

Відповідно до частин (1) і (2) статті 9 Мадридської угоди міжнародну реєстрацію знаків від 14.04.1891 відомство країни власника також повідомляє Міжнародне бюро про анулювання, виключення з реєстру, відмови від охорони, передачі прав та інші зміни, внесені в запис про реєстрацію знака у національному реєстрі, якщо ці зміни стосуються також міжнародної реєстрації.

Бюро вносить ці зміни до Міжнародного реєстру і, в свою чергу, повідомляє про них відомства Договірних країн, а також публікує їх у своєму журналі.

Отже, оскільки позовні вимоги до Служби є похідними від вимоги до Zehnder Group Italia S.R.L. (Зендер Груп Італія С.Р.Л.), то вони також підлягають задоволенню.

За приписами статті 49 Господарського процесуального кодексу України судові витрати зі справи слід покласти на Zehnder Group Italia S.R.L. (Зендер Груп Італія С.Р.Л.).

Керуючись статтями 43, 49, 82 - 85 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд міста Києва

ВИРІШИВ:

1. Позов задовольнити.

2. Достроково припинити дію на території України міжнародної реєстрації №911230 на торговельну марку «», власником якої є Nest Italia S.R.L. (Нест Італія С.Р.Л.) (правонаступником якої є Zehnder Group Italia S.R.L. (Зендер Груп Італія С.Р.Л.) (Campogalliano (MO) VIA XXV Luglio 6 cap 41011).

3. Зобов'язати Державну службу інтелектуальної власності України (03035, м. Київ, вул. Липківського Василя, 45; ідентифікаційний код 37552556) повідомити Міжнародне бюро Всесвітньої організації інтелектуальної власності про дострокове припинення дії на території України міжнародної реєстрації від 28.02.2006 №911230 на торговельну марку «», власником якої є Nest Italia S.R.L. (Нест Італія С.Р.Л.) (правонаступником якої є Zehnder Group Italia S.R.L. (Зендер Груп Італія С.Р.Л.) (Campogalliano (MO) VIA XXV Luglio 6 cap 41011).

4. Стягнути з Zehnder Group Italia S.R.L. (Зендер Груп Італія С.Р.Л.) (Campogalliano (MO) VIA XXV Luglio 6 cap 41011) на користь товариства з обмеженою відповідальністю «Юридична фірма «Дроід» (01033, м. Київ, вул. Гайдара, буд. 27, офіс 104; адреса для листування: 01030, м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 52, бізнес-ценрт «Вектор», 6-й поверх; ідентифікаційний код 38897174) 2 436 (дві тисячі чотириста тридцять шість) грн. судового збору.

Після набрання рішенням законної сили видати відповідні накази.

Рішення набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після розгляду справи апеляційним господарським судом.

Повне рішення складено 26.09.2016.

Суддя О. Марченко