УХВАЛА

26.09.2016Справа № 910/22770/15

За позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "ВІЧУНАЙ-УКРАЇНА" (м. Київ, Україна)

до 1) Державної служби інтелектуальної власності (м. Київ, Україна),

2) Компанії ІНТРОФУДС АГ (м. Цуг, Швейцарська Конфедерація)

3) Компанії СЕАБЛАСК ЛТД (м. Роад Таун, Британські Віргінські Острови)

треті особи, без самостійних вимог на предмет спору, на стороні позивача -

1) Товариство з обмеженою відповідальністю «Вічунай-Русь»,

2) Закрите акціонерне товариство "ВІЧЮНУ ГРУПЄ",

3) Закрите акціонерне товариство «Плунгєс Кооператінє прекіба»

про визнання свідоцтва на знак для товарів і послуг недійсним

Суддя Бондарчук В.В.

Представники:

від позивача: Шевченко О.Ю.;

від відповідача-1: не з'явився;

від відповідача-2: не з'явився;

від відповідача-3: Брагіна В.О.;

від третьої особи-1: Шевченко О.Ю.;

від третьої особи-2: Шевченко О.Ю.;

від третьої особи-3: Шевченко О.Ю.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ :

Товариство з обмеженою відповідальністю "ВІЧУНАЙ-УКРАЇНА" (далі-позивач) звернулося до Господарського суду міста Києва з позовом до Державної служби інтелектуальної власності (далі-відповідач 1) та Компанії ІНТРОФУДС АГ (далі-відповідач 2) про:

- визнання свідоцтва України на знак для товарів і послуг «СНІЖНИЙ КРАБ» № 194059 від 10.12.2014, видане на ім'я Інтрофудс АГ, недійсним повністю щодо всіх товарів та послуг 29, 31, 35 класів Міжнародної класифікації знаків для товарів і послуг;

- зобов'язання Державної служби інтелектуальної власності України внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знак для товарів та послуг «СНІЖНИЙ КРАБ» № 194059 від 10.12.2014, виданого на ім'я Інтрофудс АГ, недійсним повністю щодо всіх товарів та послуг 29, 31, 35 класів Міжнародної класифікації знаків для товарів і послуг, та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені «Промислова власність».

Позовні вимоги обґрунтовані тим, що оспорюваний знак для товарів і послуг «СНІЖНИЙ КРАБ» підлягає визнанню недійсним з підстав, передбачених ч. 2 ст. 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», оскільки не має розрізняльної здатності та не набуло його внаслідок використання.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 02.09.2015 порушено провадження у даній справі, призначено її до розгляду у судовому засіданні на 03.03.2016 за участю представників сторін, яких зобов'язано надати суду певні документи.

Зокрема, зобов'язано позивача надати до суду належним чином (нотаріально) засвідчені переклади на німецьку мову копії ухвали Господарського суду міста Києва від 02.09.2015 року про порушення провадження у справі №910/22770/15 у трьох примірниках та позовну заяву б/н від 27.08.2015 з додатками у трьох примірниках у термін до 18.09.2015 року, з подальшим направленням для вручення відповідачу-2 в порядку, передбаченому Гаазькою Конвенцією про вручення за кордоном судових та позасудових документів у цивільних або комерційних справах від 15.11.1965 року, через орган юстиції (Obergericht Zug Rechtshilfe (Kirchenstrasse 6 Postfach 760 6301 Zug).

У даному судовому засіданні представник позивача надав клопотання про залучення відповідачем Компанію «СЕАБЛАСК ЛТД», обґрунтовуючи тим, що у лютому 2016 року позивачу стало відомо про передачу 10.11.2015 прав на знак для товарів і послуг «СНІЖНИЙ КРАБ» за свідоцтвом № 194059 від 10.12.2014, яке було видане на ім'я Інтрофудс АГ Компанії «СЕАБЛАСК ЛТД».

Також, представник позивача надав заяву про уточнення позовних вимог, в якій, у зв'язку з передачею прав знак для товарів і послуг «СНІЖНИЙ КРАБ» за свідоцтвом № 194059 від 10.12.2014 - Компанії «СЕАБЛАСК ЛТД», просить суд:

- визнати свідоцтво України на знак для товарів і послуг «СНІЖНИЙ КРАБ» № 194059 від 10.12.2014 недійсним повністю щодо всіх товарів та послуг 29, 31, 35 класів Міжнародної класифікації знаків для товарів і послуг;

- зобов'язати Державну службу інтелектуальної власності України внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знак для товарів та послуг стосовно визнання недійсним свідоцтва України на знак для товарів та послуг «СНІЖНИЙ КРАБ» № 194059 від 10.12.2014 повністю щодо всіх товарів та послуг 29, 31, 35 класів Міжнародної класифікації знаків для товарів і послуг, та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені «Промислова власність».

Суд прийняв до розгляду подану заяву.

Крім того, представник Товариства з обмеженою відповідальністю "ВІЧУНАЙ-УКРАЇНА" у судовому засіданні надав заяву, в якій просить суд до вирішення спору по суті вжити заходів до забезпечення позову, а саме:

- заборонити Компанії «СЕАБЛАСК ЛТД», (П.О. Бокс 3321, Дрейк Чемберс, Роад Таун, Тортола, Британські Віргінські острови (УО)) передавати у будь-який спосіб право власності на торговельну марку «СНІЖНИЙ КРАБ» за свідоцтвом України на знак для товарів та послуг № 194059 від 10.12.2014 року, а також відмовлятися від свідоцтва № 194059 повністю чи частково;

- заборонити Державній службі інтелектуальної власності України (03035, м. Київ, вул. Урицького, буд. 45; ідентифікаційний код 37552556) здійснювати державну реєстрацію договорів про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності на торговельну марку «СНІЖНИЙ КРАБ» за свідоцтвом України на знак для товарів та послуг № 194059 від 10.12.2014 року.

- заборонити Державній службі інтелектуальної власності України (03035, м. Київ, вул. Урицького, буд. 45; ідентифікаційний код 37552556) вносити до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг зміни, пов'язані зі зміною власника свідоцтва України № 194059 від 10.12.2014 року.

Представник відповідача-1 надав клопотання, в якому просив суд залучити до участі у справі Компанію «СЕАБЛАСК ЛТД» у якості іншого відповідача.

Представник відповідача-2 поклався на розсуд суду щодо задоволення заяви про залучення до участі у справі Компанію «СЕАБЛАСК ЛТД» та заяви про вжиття заходів забезпечення позову.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 03.03.2016 залучено до участі у справі Компанію «СЕАБЛАСК ЛТД» (П.О., Бокс 3321, Дрейк Чемберс, Роад Таун, Тортола, Британські Віргінські острови VG.) іншим відповідачем (відповідач-3).

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 03.03.2016 до вирішення спору у справі № 910/22770/15 по суті вжито заходи до забезпечення позову, а саме заборонено Компанії «СЕАБЛАСК ЛТД», передавати у будь-який спосіб право власності на знак для товарів та послуг «СНІЖНИЙ КРАБ» за свідоцтвом України № 194059 від 10.12.2014, а також відмовлятися від свідоцтва № 194059 повністю або частково; заборонено Державній службі інтелектуальної власності України здійснювати державну реєстрацію договорів про передачу виключних майнових прав інтелектуальної власності на знак для товарів та послуг «СНІЖНИЙ КРАБ» за свідоцтвом України № 194059 від 10.12.2014; заборонено Державній службі інтелектуальної власності України вносити до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг зміни, пов'язані зі зміною власника свідоцтва України № 194059 на знак для товарів та послуг «СНІЖНИЙ КРАБ» від 10.12.2014.

17.03.2016 через відділ автоматизованого документообігу суду представник позивача на виконання вимог ухвали суду від 03.03.2016 надав нотаріально засвідчені переклади ухвал Господарського суду міста Києва від 03.03.2016 про відкладення розгляду справи та забезпечення позову, а також нотаріально засвідчений переклад на англійську мову копії позовної заяви від 27.08.2015 з додатками.

05.09.2016 через відділ автоматизованого документообігу суду Компанія СЕАБЛАСК ЛТД подала відзив на позовну заяву, в якому зазначає, що у процесі реєстрації позначення «СНІЖНИЙ КРАБ», позивачем не було подано до патентного відомства заперечень проти реєстрації відповідного позначення, крім того, позивачем не надано доказів тривалого використання знаку кількома виробниками, поставки та використання на території України знаку щодо товарів та послуг, для яких його зареєстровано.

У судовому засіданні 05.09.2016 представник позивача заявив клопотання про залучення до участі у справі, у якості третіх осіб Товариство з обмеженою відповідальністю «Вічунай-Русь», Закрите акціонерне товариство "ВІЧЮНУ ГРУПЄ" та Закрите акціонерне товариство «Плунгєс Кооператінє прекіба».

Також, представник позивача надав клопотання про призначення у даній справі судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності та на вирішення експерта поставити наступі питання:

- Чи мав знак для товарів і послуг за свідоцтвом України «Сніжний краб» № 194059 від 10.12.2014 року розрізняльну здатність на дату подання заявки або чи набув розрізняльної здатності внаслідок використання?;

- Чи є знак для товарів і послуг за свідоцтвом України «Сніжний краб» № 194059 від 10.12.2014 року для товарів та послуг 29, 31, 35 класів МКТП таким, що складається лише з позначень, що є описовими при використанні щодо зазначених у переліку товарів і послуг або у зв'язку з ними, зокрема, вказують на вид товару та/або його певну складову та обумовлені нею властивості або надання послуг?;

- Чи є знак для товарів і послуг за свідоцтвом України «Сніжний краб» № 194059 від 10.12.2014 року для товарів та послуг 29, 31, 35 класів МКТП оманливим або таким, що може ввести в оману щодо товарів 29, 31 класів, послуг 35 класу МКТП або особи, яка виробляє товар 29, 31 класів або надає послуги 35 класу МКТП?

Представник відповідача-1 надав відзив на позовну заяву, в якому зазначає, що позивачем не надано доказів використання на дату подання заявки № m 201315565 позначення «СНІЖНИЙ КРАБ» в Україні кількома виробниками.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 05.09.2016 клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю "ВІЧУНАЙ-УКРАЇНА" про залучення третіх осіб задоволено, залучено до участі у справі третіми особами, без самостійних вимог на предмет спору, на стороні позивача - Товариство з обмеженою відповідальністю «Вічунай-Русь», Закрите акціонерне товариство "ВІЧЮНУ ГРУПЄ", Закрите акціонерне товариство «Плунгєс Кооператінє прекіба», зокрема, зобов'язано Товариство з обмеженою відповідальністю «Вічунай-Русь», Закрите акціонерне товариство "ВІЧЮНУ ГРУПЄ" та Закрите акціонерне товариство «Плунгєс Кооператінє прекіба» надати письмові пояснення з приводу заявлених позовних вимог та докази на підтвердження викладених обставин, розгляд справи відкладено та призначено судове засідання на 26.09.2016, за участю представників сторін.

23.09.2016 через відділ автоматизованого документообігу суду представник відповідача-1 подав клопотання, в якому просить суд призначити у даній справі судову експертизу, на вирішення експерта поставити наступні питання:

- Чи складається позначення «СНІЖНИЙ КРАБ» за свідоцтвом України № 194059 лише з позначень чи даних, що є описовими при використанні щодо зазначених у заявці товарів і послуг або у зв'язку з ними, зокрема вказують на вид, склад, властивості, товарів і послуг?

- Чи є знак за свідоцтвом України № 194059, таким, що звичайно не має розрізняльної здатності та не набув такої внаслідок його використання щодо товарів і послуг 29, 31, 35 класів МКТП на дату реєстрації знака?

- Чи можна вважати знак за свідоцтвом України № 194059 оманливими щодо товарів і послуг 29, 31, 35 класів МКТП?

26.09.2016 представник відповідача-2 через відділ автоматизованого документообігу суду подав клопотання про призначення судової експертизи, в якому просить на вирішення експерта поставити наступні питання:

- Чи є знак для товарів і послуг «СНІЖНИЙ КРАБ» за свідоцтвом України № 194059 таким, що не мав розрізняльної здатності на дату подання заявки - 28.03.2013 та не набув такої внаслідок використання?

- Чи складається знак для товарів і послуг «СНІЖНИЙ КРАБ» за свідоцтвом України № 194059 від 10.12.2014 лише з позначень чи даних, що є описовими при використанні зазначених у свідоцтві товарів 29 та 31 класів МКТП і послуг 35 класу МКТП або у зв'язку з ними?

- Чи є знак для товарів і послуг «СНІЖНИЙ КРАБ» за свідоцтвом України № 194059 від 10.12.2014 оманливим щодо товарів 29, 31 класів МКТП, послуг 35 класу МКТП або особи, яка виробляє товари 29, 31 класів МКТП або надає послуги 35 класу МКТП?

Також, 26.09.2016 через відділ автоматизованого документообігу суду представник відповідача-3 подав клопотання, в якому просить суд призначити судову експертизу та вирішення експерта поставити наступні питання:

- Чи складається знак для товарів і послуг «СНІЖНИЙ КРАБ» за свідоцтвом України № 194059 від 10.12.2014 лише з позначень чи даних, що є описовими при використанні зазначених у свідоцтві товарів і послуг або у зв'язку з ними?

- Чи є знак для товарів і послуг «СНІЖНИЙ КРАБ» за свідоцтвом України № 194059 від 10.12.2014 оманливим щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу?

- Чи є знак для товарів і послуг «СНІЖНИЙ КРАБ» за свідоцтвом України № 194059 від 10.12.2014 таким, що не мав розрізняльної здатності на дату подання заявки - 28.03.2013 та за період свого існування та не набув такої ?

Крім того, 26.09.2016 представник відповідача-3 подав відзив на позов, в якому зазначає, що надані позивачем документи не є належними доказами використання знаку в Україні кількома виробниками тривалий час.

У даному судовому засіданні представник позивача та відповідача-3 підтримали подані клопотання про призначення судової експертизи.

Представник відповідача-1 у судове засідання не з'явився, через відділ автоматизованого документообігу суду подав клопотання, в якому просить суд провести судове засідання у справі № 910/22770/15 за відсутності представника Державної служби інтелектуальної власності у зв'язку із перебуванням повноважного представника у щорічній відпустці.

Представник відповідача-2 у судове засідання не з'явився, причин неявки суду не повідомив.

Так, відповідно до ч. 1 ст. 41 Господарського процесуального кодексу України, для роз'яснення питань, що виникають при вирішенні господарського спору і потребують спеціальних знань, господарський суд призначає судову експертизу.

Проведення судової експертизи доручається державним спеціалізованим установам чи безпосередньо особам, які відповідають вимогам, встановленим Законом України "Про судову експертизу". Особа, яка проводить судову експертизу (далі - судовий експерт) користується правами і несе обов'язки, зазначені у статті 31 ГПК України.

Відповідно до ст. 41 Господарського процесуального кодексу України, остаточне коло питань, які мають бути роз'яснені судовим експертом, встановлюється господарським судом в ухвалі.

Для встановлення фактичних даних для визнання недійсним повністю свідоцтва України № 194059 на знак для товарів і послуг «СНІЖНИЙ КРАБ», необхідні спеціальні знання, якими суд не володіє.

Оскільки для роз'яснення питань, що виникли при вирішенні господарського спору необхідні спеціальні знання, суд задовольняє клопотання сторін та призначає у справі № 910/22770/15 судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручає Науково-дослідному центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України (01133, м. Київ, бульвар Лесі Українки, буд. 26, офіс 501).

У зв'язку із призначенням судом експертизи об'єктів інтелектуальної власності, провадження у справі № 910/22770/15 підлягає зупиненню.

Керуючись ст.ст. 41, 79, 86 Господарського процесуального кодексу України, Господарський суд міста Києва

УХВАЛИВ:

1. Призначити у справі № 910/22770/15 судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручити Науково-дослідному центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України (01133, м. Київ, бульвар Лесі Українки, буд. 26, офіс 501).

2. На вирішення експерта винести наступні питання:

- Чи складається знак для товарів і послуг «СНІЖНИЙ КРАБ» за свідоцтвом України № 194059 лише з позначень чи даних, що є описовими при використанні щодо зареєстрованих товарів і послуг 29, 31, 35 класів МКТП або у зв'язку з ними, зокрема вказують на вид, якість, склад, кількість, властивості, призначення, цінність товарів і послуг, місце і час виготовлення чи збуту товарів або надання послуг?;

- Чи мав розрізняльну здатність знак для товарів і послуг «СНІЖНИЙ КРАБ» за свідоцтвом України № 194059, зареєстрований по відношенню до товарів і послуг 29, 31, 35 класів МКТП, на дату подання заявки № m2013 15565 від 28.08.2013 та чи набув такої внаслідок його використання щодо товарів і послуг 29, 31, 35 класів МКТП?

- Чи є знак для товарів і послуг «СНІЖНИЙ КРАБ» за свідоцтвом України № 194059 оманливим або таким, що може ввести в оману споживачів, щодо товарів і послуг 29, 31 та 35 класів МКТП, зазначених у свідоцтвах?

3. Оплату витрат по проведенню судової експертизи покласти на Товариство з обмеженою відповідальністю "ВІЧУНАЙ-УКРАЇНА".

4. Зобов'язати судового експерта направити на адресу Товариства з обмеженою відповідальністю "ВІЧУНАЙ-УКРАЇНА" (03058, м. Київ, вул. Гарматна, 39 В) оригінал рахунку на оплату експертизи.

5. Зобов'язати Товариство з обмеженою відповідальністю "ВІЧУНАЙ-УКРАЇНА" надати експерту докази проведення оплати послуг по проведенню судової експертизи.

6. Попередити експерта, який безпосередньо проводитиме судову експертизу, про відповідальність, передбачену ст. ст. 384, 385 Кримінального кодексу України за дачу завідомо неправдивого висновку та відмову без поважних причин від виконання покладених на нього обов'язків.

7. Зобов'язати експерта після проведення судової експертизи надати суду висновок судового експерта.

8. Провадження у справі № 910/22770/15 зупинити до закінчення проведення судової експертизи.

9. Матеріали справи № 910/22770/15 надіслати до Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України (01133, м. Київ, бульвар Лесі Українки, буд. 26, офіс 501).

Суддя Бондарчук В.В.