УХВАЛА

19.09.2016№ 910/15551/16

Господарський суд міста Києва у складі судді Марченко О.В., за участю секретаря судового засідання Роздобудько В.В.,

розглядаючи у відкритому судовому засіданні

справу №910/15551/16

за позовом DIAGEO BRANDS B.V. (Діаджео Брендз Бі.Ві.; далі - Компанія), Амстердам, Нідерланди,

до Державної служби інтелектуальної власності України, м. Київ, та

товариства з обмеженою відповідальністю «Сімферопольський вино-коньячний завод», м. Дніпро,

про визнання торговельних марок добре відомими, визнання недійсними свідоцтв України НОМЕР_5, НОМЕР_6, НОМЕР_7 на знаки для товарів і послуг та припинення порушення прав на торговельні марки,

за участю представників:

позивача - Коваля А.М. (довіреність від 19.04.2016 №б/н);

відповідача-1 - Саламова О.В. (довіреність від 21.11.2014 №1-8/8564);

відповідача-2 - не з'явився,

ВСТАНОВИВ:

Компанія звернулася до господарського суду міста Києва з позовом, в якому просить суд:

- визнати знак для товарів і послуг «Johnnie Walker» добре відомим в Україні станом на 17.09.2015 для товарів 33 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі - МКТП) «віскі» стосовно Компанії;

- визнати знак для товарів і послуг «Johnnie Walker Blue Label» добре відомим в Україні станом на 17.09.2015 для товарів 33 класу МКТП «віскі» стосовно Компанії;

- визнати знак для товарів і послуг «Johnnie Walker Red Label» добре відомим в Україні станом на 17.09.2015 для товарів 33 класу МКТП «віскі» стосовно Компанії;

- визнати знак для товарів і послуг «Johnnie Walker Black Label» добре відомим в Україні станом на 17.09.2015 для товарів 33 класу МКТП «віскі» стосовно Компанії;

- визнати знак для товарів і послуг «» добре відомим в Україні станом на 17.09.2015 для товарів 33 класу МКТП «віскі» стосовно Компанії;

- визнати знак для товарів і послуг «» добре відомим в Україні станом на 17.09.2015 для товарів 33 класу МКТП «віскі» стосовно Компанії;

- визнати знак для товарів і послуг «» добре відомим в Україні станом на 17.09.2015 для товарів 33 класу МКТП «віскі» стосовно Компанії;

- визнати повністю недійсним свідоцтво України НОМЕР_5 на знак для товарів і послуг «» (заявка від 18.09.2015 №m201516076), власником якого є товариство з обмеженою відповідальністю «Сімферопольський вино-коньячний завод» (далі - Товариство);

- зобов'язати Державну службу інтелектуальної власності України (далі - Служба) внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг (далі - Реєстр) стосовно визнання повністю недійсним свідоцтва України НОМЕР_5 та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені «Промислова власність»;

- визнати повністю недійсним свідоцтво України НОМЕР_6 на знак для товарів і послуг «» (заявка від 18.09.2015 №m201516079), власником якого є Товариство;

- зобов'язати Службу внести зміни до Реєстру стосовно визнання повністю недійсним свідоцтва України №205770 та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені «Промислова власність»;

- визнати повністю недійсним свідоцтво України НОМЕР_7 на знак для товарів і послуг «» (заявка від 18.09.2015 №m201516081), власником якого є Товариство;

- зобов'язати Службу внести зміни до Реєстру стосовно визнання повністю недійсним свідоцтва України №205771 та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені «Промислова власність»;

- зобов'язати Товариство припинити порушення прав інтелектуальної власності Компанії на добре відомі торговельні марки «Johnnie Walker», «Johnnie Walker Blue Label», «Johnnie Walker Red Label», «Johnnie Walker Black Label», «»,«»,«»;

- заборонити Товариству використовувати схожі з добре відомими торговельними марками Компанії «Johnnie Walker», «Johnnie Walker Blue Label», «Johnnie Walker Red Label», «Johnnie Walker Black Label», «»,«»,«» позначення «Jack Talker», «Джек Толкер», «Blue Level», «Jack Talker Blue Level», «Джек Толкер Блю Левел», «Red Level», «Jack Talker Red Level», «Джек Толкер Ред Левел», «Black Level», «Jack Talker Black Level», «Джек Толкер Блек Левел» будь-якими шрифтами та алфавітами, словесні та комбіновані, шляхом заборони нанесення їх на пляшки та упаковки напою алкогольного міцного (Ukrainian Whiskye), етикетки напою алкогольного міцного (Ukrainian Whiskye), заборони зберігання напою алкогольного міцного (Ukrainian Whiskye) із зазначеним нанесенням вказаних позначень з метою пропонування для продажу, заборони пропонування для продажу напою алкогольного міцного (Ukrainian Whiskye), заборони продажу напою алкогольного міцного (Ukrainian Whiskye), експорту (вивезення) напою алкогольного міцного (Ukrainian Whiskye), заборони використання схожих позначень «Jack Talker», «Джек Толкер», «Blue Level», «Jack Talker Blue Level», «Джек Толкер Блю Левел», «Red Level», «Jack Talker Red Level», «Джек Толкер Ред Левел», «Black Level», «Jack Talker Black Level», «Джек Толкер Блек Левел» і діловій документації, зокрема, у листах, чеках, посвідченнях якості, в рекламі та в мережі Інтернет, зокрема, на сайті http://svkz.ua, включаючи посилання:

http://svkz.ua/ru/production/,

http://svkz.ua/ru/production/jack_talker,

http://svkz.ua/ua/production/,

http://svkz.ua/en/production/,

http://svkz.ua/ua/production/jack_talker,

http://svkz.ua/en/production/jack_talker;

- зобов'язати Товариство усунути схожі з добре відомими торговельними марками Компанії «Johnnie Walker», «Johnnie Walker Blue Label», «Johnnie Walker Red Label», «Johnnie Walker Black Label», «»,«»,«» словесні та комбіновані позначення «Jack Talker», «Джек Толкер», «Blue Level», «Jack Talker Blue Level», «Джек Толкер Блю Левел», «Red Level», «Jack Talker Red Level», «Джек Толкер Ред Левел», «Black Level», «Jack Talker Black Level», «Джек Толкер Блек Левел» з напоїв алкогольних міцних (Ukrainian Whiskye), з пляшок та етикеток напоїв алкогольних міцних (Ukrainian Whiskye), з ділової документації, зокрема, з листів, чеків, посвідчень якості, реклами та з мережі Інтернет, зокрема, з сайту http://svkz.ua, включаючи посилання:

http://svkz.ua/ru/production/,

http://svkz.ua/ru/production/jack_talker,

http://svkz.ua/ua/production/,

http://svkz.ua/ua/production/jack_talker,

http://svkz.ua/en/production/,

http://svkz.ua/en/production/jack_talker;

- зобов'язати Товариство вилучити з цивільного обороту та знищити напої алкогольні міцні (Ukrainian Whiskye) «Jack Talker Blue Level» («Джек Толкер Блю Левел»), «Jack Talker Red Level» («Джек Толкер Ред Левел»), «Jack Talker Black Level» («Джек Толкер Блек Левел») як такі, що були виготовлені та введені в цивільний оборот з порушенням прав інтелектуальної власності Компанії на добре відомі торговельні марки «Johnnie Walker», «Johnnie Walker Blue Label», «Johnnie Walker Red Label», «Johnnie Walker Black Label», «»,«»,«».

Ухвалою господарського суду міста Києва від 26.08.2016 порушено провадження у справі.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 06.09.2016 вжито заходів до забезпечення позову шляхом:

- заборони Товариству передавати у будь-який спосіб повністю чи частково право власності на знаки для товарів і послуг за свідоцтвами України НОМЕР_5, НОМЕР_6 та НОМЕР_7 стосовно товарів 33 класу МКТП або ж відмовлятися від наведених свідоцтв;

- заборони Службі вносити зміни до Державного реєстру свідоцтв України стосовно власника знаків для товарів і послуг за свідоцтвами України НОМЕР_5, НОМЕР_6 та НОМЕР_7 стосовно товарів 33 класу МКТП.

Позивач 08.09.2016 подав суду документи, підготовлені на виконання вимог ухвали суду про порушення провадження у справі, а також додаткові документи для приєднання до матеріалів справи, та речові докази, крім того, позивач подав клопотання про призначення судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності, на вирішення якої просить поставити такі питання:

« 1) Чи є торговельні марки «», «», «» за свідоцтвами України №№ 206769, 206770, 206771 від 10 грудня 2015 р. такими, що можуть ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар або надає послугу?

2) Чи є торговельні марки «», «», «» за свідоцтвами України №№ 206769, 206770, 206771 від 10 грудня 2015 р. схожими настільки, що їх можна сплутати з торговельними марками Johnnie Walker Blue Label, Johnnie Walker Red Label, Johnnie Walker Black Label, які Позивач просить визнати добре відомими?

3) Чи є позначення (і) Jack Talker, Джек Толкер (іі) Jack Talker Blue Level Джек Толкер Блю Левел, (iii) Jack Talker Red Level Джек Толкер Ред Левел (iv) Jack Talker Black Level Джек Толкер Блек Левел, які застосовуються Відповідачем 2, схожими настільки, що їх можна сплутати з торговельними марками Johnnie Walker, Johnnie Walker Blue Label, Johnnie Walker Red Label, Johnnie Walker Black Label, які Позивач просить визнати добре відомими?

4) Чи є позначення , , , які застосовуються Відповідачем 2, схожими настільки, що їх можна сплутати з торговельними марками «»,«»,«», які Позивач просить визнати добре відомими?

5) Чи є позначення (і) Blue Level, (іі) Red Level, (iii) Black Level, які застосовуються Відповідачем 2, схожими настільки, що їх можна сплутати з раніше зареєстрованими торговельними марками Позивача «Blue Label», «Red Label», «Black Label» за свідоцтвами України № 39859 від 17 травня 2004 p., № 3763 від 27 грудня 1994 p., № 3759 від 27 грудня 1994 p.?

6) Чи може використання Відповідачем 2 словесних та комбінованих позначень (і) Jack Talker, Джек Толкер (іі) Jack Talker Blue Level Джек Толкер Блю Левел, (iii) Jack Talker Red Level Джек Толкер Ред Левел (iv) Jack Talker Black Level Джек Толкер Блек Левел (v) Blue Lavel, (vі) Red Lavel, (vіі) Black Lavel (vііі) , (ix) , (x) ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар або надає послугу?».

Проведення такої експертизи позивач просить доручити атестованим судовим експертам у сфері інтелектуальної власності Науково - дослідного інституту інтелектуальної власності Академії правових наук України, або Науково-дослідному центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності, або Департаменту судової експертизи та експертних досліджень у сфері інтелектуальної власності Державної судової адміністрації України, або атестованим судовим експертам у сфері інтелектуальної власності ОСОБА_7 чи ОСОБА_8.

19.09.2016 Служба подала суду матеріали заявок на реєстрацію торговельних марок «Johnnie Walker», «Red Label», «Black Label», «Blue Label» за свідоцтвами України НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4 на ім'я DIAGEO BRANDS B.V. (Діаджео Брендз Бі.Ві.) та належним чином засвідчені витяги з Державного реєстру свідоцтв України на торговельні марки стосовно названих свідоцтв; матеріали заявок на реєстрацію знаків для товарів і послуг за свідоцтвами України НОМЕР_5, НОМЕР_6, НОМЕР_7 на ім'я Товариства та належним чином засвідчені витяги з Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг стосовно названих свідоцтв.

Разом з тим, Служба 19.09.2016 подала суду відзив на позовну заяву, в якому зазначила про те, що: позивачем не надано жодного доказу того, що відповідачі порушили, оспорили або не визнали його права; наявність певних прав у відповідача-2 не є перешкодою для реалізації прав позивача, оскільки у матеріалах справи відсутні докази того, що відповідач-2 забороняв або іншим чином створював перешкоди позивачу у реалізації його прав; як вбачається з позовної заяви, позивач на підтвердження схожості порівнювальних позначень здійснює порівняльний аналіз знаків Компанії «Johnnie Walker», «Johnnie Walker Blue Label», «Johnnie Walker Red Label», «Jack Talker Blue Level», «Johnnie Walker Black Label» та знаків відповідача-2 «», «», «» лише їх окремих словесних частин «Jack Talker» та «Johnnie Walker»; проте при проведенні експертизи заявлені позначення розглядаються закладом експертизи в цілому, адже обсяг правової охорони, який надається зареєстрованому знаку, визначається зображенням знака в цілому (а не його окремим складовим частинам), а також переліком товарів і послуг; при співвідношенні цих позначень вбачається, що знаки для товарів і послуг позивача за свідоцтвами України НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4 відрізняється від знаків для товарів і послуг відповідача-2 за свідоцтвами України НОМЕР_5, НОМЕР_6, НОМЕР_7 за своєю фонетичною, графічною та семантичною відмінністю, а тому зазначені знаки не є схожими настільки, що їх можна сплутати по відношенню до товарів 33 класу МКТП; лише дослідження можливого фактичного використання позначень «», «», «» за свідоцтвами України НОМЕР_5, НОМЕР_6, НОМЕР_7 в господарському обороті може дати відповідь на питання, чи вводять в оману споживача зазначені позначення відносно особи, яка виробляє товари, або є таким, що не виключає небезпеки введення в оману споживачів; таке дослідження повинно здійснюватися лише стосовно території України станом на дату подання заявок за свідоцтвами України НОМЕР_5, НОМЕР_6, НОМЕР_7; єдиним належним доказом у справі про визнання недійсними свідоцтв України НОМЕР_5, НОМЕР_6, НОМЕР_7 на знаки для товарів і послуг з підстав невідповідності заявлених позначень умовам надання правової охорони може бути висновок відповідної судової експертизи; наявні в матеріалах документи не дають підстав вважати про добру відомість в Україні знаків ««Johnnie Walker», «Johnnie Walker Blue Label», «Johnnie Walker Red Label», «Johnnie Walker Black Label» добре відомим в Україні відносно товарів 33 класу МКТП станом на 17.09.2015.

19.09.2016 представник відповідача-2 у судове засідання не з'явився.

Товариству було надіслано ухвалу суду про порушення провадження у справі на адресу, вказану у позовній заяві (49000, м. Дніпро, вул. Маршала Малиновського, 14-А). Витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців підтверджено вказану адресу відповідача.

12.09.2016 з адресі відповідача-2 до суду повернувся конверт з відміткою відділення поштового зв'язку про причини повернення «за закінченням встановленого строку зберігання».

Разом з тим, 19.09.2016 Товариство подало суду клопотання про відкладення розгляду справи, в якому зазначило про те, що: не отримало позовної заяви з додатками та ухвалу про порушення провадження у справі; про існування даної спору дізналося з Єдиного державного реєстру судових рішень; ознайомившись з матеріалами справи, не мало достатньо часу підготувати відзив на позовну заяву в зв'язку з великим обсягом позовної заяви та її складністю.

Представник позивача заперечив проти задоволення вказаного клопотання та зазначив, що позивачем до позовної заяви додано описи вкладення в цінний лист та оригінали чеків, що підтверджують відправлення відповідачам позовної заяви з додатками на адреси, які вказані в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

Представник Служби розгляд клопотання залишив на розсуд суду.

Суд дійшов висновку про відмову у задоволенні клопотання Товариства про відкладення розгляду справи та необхідність розпочати розгляд справи по суті в даному судовому засіданні у зв'язку із відсутністю підстав для зобов'язання позивача повторно надсилати позовну заяву з додатками Товариству, а також враховуючи те, що представник відповідача-2, ознайомившись з матеріалами справи 12.09.2016, мав достатньо часу підготувати відзив на позовну заяву та забезпечити явку свого уповноваженого представника в судове засідання.

Представник Компанії у судовому засіданні 19.09.2016 підтримав клопотання про призначення у справі судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності.

Суд відклав розгляд даного клопотання до встановлення фактичних обставин справи та перейшов до розгляду справи по суті.

Представник Компанії надав пояснення по суті спору, позовні вимоги підтримав у повному обсязі.

Представник Служби надав пояснення по суті спору та наголосив на доводах відзиву, долученому до матеріалів справи, проти задоволення позовних вимог заперечив.

Згідно з частиною першою статті 77 Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України) господарський суд відкладає в межах строків, встановлених статтею 69 цього Кодексу, розгляд справи, коли за якихось обставин спір не може бути вирішено в даному засіданні. Такими обставинами, зокрема, є нез'явлення в судове засідання представників сторін, неподання витребуваних доказів, необхідність витребування нових доказів.

З огляду на викладене, керуючись статтями 77, 86 ГПК України, господарський суд міста Києва

УХВАЛИВ:

1. Відкласти розгляд справи на 17.10.2016 о 15 год. 00 хв.; судове засідання відбудеться в приміщенні господарського суду міста Києва за адресою: м. Київ,

вул. Б. Хмельницького, 44-б, зал судових засідань №12.

2. Зобов'язати:

2.1. Сторони:

- направити у судове засідання своїх повноважних представників, повноваження яких повинні бути оформлені відповідно до приписів статті 28 ГПК України; документи на підтвердження повноважень таких представників подати суду; визнати явку представників сторін в судове засідання обов'язковою;

- документи подавати суду в оригіналі для огляду та належним чином засвідчених копіях для долучення до матеріалів справи;

- письмові пояснення та документи завчасно надсилати на адресу суду поштою або подавати через відділ діловодства суду з супровідним листом з обов'язковим описом додатків у прошитому вигляді;

- у разі відсутності витребуваних судом доказів або неможливості їх подання надати обґрунтовані письмові пояснення з цього приводу;

2.2. Державну службу інтелектуальної власності України:

- подати суду пояснення щодо необхідності призначення у справі судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності; подати перелік питань, які пропонується поставити на вирішення судової експертизи, та перелік установ (судових експертів) яким можна доручити проведення судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності;

2.3. Товариство з обмеженою відповідальністю «Сімферопольський вино-коньячний завод»:

- подати суду пояснення щодо необхідності призначення у справі судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності; подати перелік питань, які пропонується поставити на вирішення судової експертизи, та перелік установ (судових експертів) яким можна доручити проведення судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності;

- подати письмовий відзив на позов з наданням доказів, що підтверджують викладені в ньому обставини; забезпечити надіслання позивачам копій відзиву в порядку, передбаченому статтею 59 ГПК України.

3. Звернути увагу сторін на необхідність дотримання ними вимог статей 22, 33, 34 та частини четвертої статті 74 ГПК України та на встановлений статтею 69 ГПК України строк вирішення спору.

4. Витребувані судом документи є обов'язковими доказами, необхідними для вирішення спору. У випадку неподання позивачем витребуваних судом документів позов буде залишено без розгляду відповідно до пункту 5 частини першої статті 81 ГПК України, у випадку ж неподання відповідачем таких документів спір буде вирішено за наявними у справі матеріалами згідно з приписами статті 75 ГПК України.

5. Попередити сторони, що при ухиленні від вчинення дій, покладених судом на сторони, до останніх можуть бути застосовані санкції, передбачені пунктом 5 статті 83 ГПК України.

Суддя О. Марченко

Суддя Марченко О.В.

17.10.16 о 15:00 год.