КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"21" вересня 2016 р. Справа№ 910/9768/16

Київський апеляційний господарський суд у складі колегії суддів:

головуючого: Пантелієнка В.О.

суддів: Верховця А.А.

Доманської М.Л.

за участю секретаря Чміль Я.Є.,

та представників:

від позивача - Сюсєль І.М., Кольченко Ю.М. - дов. №64 від 15.04.2016р.,

Гулейков І.Ю.- дов. №802 від 07.12.2015р.;

від відповідача 1 - Саламов О.В. - дов. №1-8/8566 від 21.11.2014р.;

від відповідача 2 - Огневюк Я.В., Кочкарьов С.В. - дов. №19/3-02 від

14.01.2016р.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні апеляційну скаргу Публічного акціонерного товариства (далі - ПАТ) «СБЕРБАНК»

на рішення господарського суду м.Києва від 25.07.2016р.

у справі №910/9768/16 (суддя Марченко О.В.)

за позовом ПАТ «СБЕРБАНК»

до Державної служби інтелектуальної власності України та

Публічного акціонерного товариства (далі - ПАТ) «Державний

ощадний банк України»

про дострокове припинення дії свідоцтва України №82116 на знак

для товарів і послуг

ВСТАНОВИВ:

Рішенням господарського суду м. Києва від 25.07.2016р. у справі №910/9768/16 відмовлено ПАТ «СБЕРБАНК» у задоволенні позову.

Не погоджуючись з рішенням господарського суду, позивач звернувся з апеляційною скаргою до Київського апеляційного господарського суду, в якій просить скасувати рішення господарського суду м. Києва від 25.07.2016р. та прийняти нове, яким задовольнити позовні вимоги у повному обсязі.

У відзиві на апеляційну скаргу представник відповідача 2 просить відмовити у задоволенні апеляційної скарги, а рішення господарського суду м. Києва від 25.07.2016р. у справі №910/9768/16 залишити без змін.

Ухвалою Київського апеляційного господарського суду від 31.08.2016р. апеляційну скаргу ПАТ «СБЕРБАНК» було прийнято до провадження та призначено її до розгляду на 19.09.2016р.

19.09.2016р. колегією суддів у судовому засіданні оголошено перерву до 21.09.2016р. на підставі ст. 77 ГПК України.

Колегія суддів відхиляє клопотання ПАТ «СБЕРБАНК» про зупинення провадження по справі та про витребування доказів, оскільки в матеріалах справи достатньо доказів для прийняття обґрунтованого рішення, названі клопотання заявлялися місцевому суду і були також обґрунтовано відхилені (а.с.103-108 том 3), а мотивів необґрунтованості відхилення судом першої інстанції названих клопотань в апеляційній скарзі не наведено.

Розглянувши доводи апеляційної скарги, перевіривши матеріали справи, заслухавши пояснення представників сторін, дослідивши докази, проаналізувавши на підставі встановлених фактичних обставин справи правильність застосування судом першої інстанції норм законодавства, Київський апеляційний господарський суд вважає, що апеляційна скарга не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до вимог ч.2 ст.101 ГПК України апеляційний господарський суд не зв'язаний доводами апеляційної скарги, перевіряє законність і обґрунтованість рішення місцевого господарського суду у повному обсязі.

З матеріалів справи вбачається, що 10.09.2007р. ПАТ «Державний ощадний банк України» було видано свідоцтво України № 82116 на знак для товарів і послуг "СБЕРБАНК" (словесний), зареєстрований для послуг 36 класу МКТП "страхування; фінансова діяльність; кредитно-грошові операції; операції з нерухомістю; всі послуги, що включені до 36 класу" (заявка від 24.05.2006р. № m200607492; дата публікації відомостей про видачу свідоцтва - 10.09.2007р.).

За приписами статті 494 Цивільного кодексу України (далі - ЦК України) і пункту 4 статті 5 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчується свідоцтвом. Обсяг правової охорони торговельної марки визначається наведеними у свідоцтві її зображенням та переліком товарів і послуг, якщо інше не встановлено законом.

ПАТ «СБЕРБАНК» було подано позов на підставі того, що, на його думку, дія свідоцтва України № 82116 на знак для товарів і послуг повинна бути достроково припинена, оскільки відповідач-2 не використовує спірне позначення для послуг 36 класу МКТП протягом більше трьох років до дня подання позовної заяви - 27.05.2016р.

Відповідно до статті 1 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" знак - це позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб.

Статтею 17 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" (обов'язки, що випливають із свідоцтва) встановлено, що власник свідоцтва повинен добросовісно користуватися правами, що випливають із свідоцтва.

У пункті 4 статті 18 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" зазначено, що якщо знак не використовується в Україні повністю або щодо частини зазначених у свідоцтві товарів і послуг протягом трьох років від дати публікації відомостей про видачу свідоцтва або від іншої дати після цієї публікації, будь-яка особа має право звернутися до суду із заявою про дострокове припинення дії свідоцтва повністю або частково.

Відповідно до пункту 4 статті 18 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" правове значення в даному випадку мають лише: факт використання (кожним з власників та/або іншою особою під їх контролем) чи невикористання торговельної марки для товарів та/або послуг, стосовно яких її було зареєстровано; тривалість невикористання знака (має бути більше трьох років); причини невикористання. При цьому обов'язок доказування наявності поважних причин невикористання покладається на власника свідоцтва.

Аналогічної правової позиції дотримується й Вищий господарський суд України, зокрема, у постанові від 13.09.2013р. у справі № 58/441.

Згідно з пунктом 4 статті 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" використанням знака визнається: нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов'язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення); застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет; застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстровано; застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет. Знак визнається використаним, якщо його застосовано у формі зареєстрованого знака, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованого знака лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності знака.

За змістом ч. 4 ст. 18 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" дія свідоцтва може бути припинена повністю або частково лише за умови, якщо власник свідоцтва не зазначить поважні причини такого невикористання. Такими поважними причинами, зокрема є: обставини, що перешкоджають використанню знака незалежно від волі власника свідоцтва, такі як обмеження імпорту чи інші вимоги до товарів і послуг, встановлені законодавством; можливість введення в оману щодо особи, яка виробляє товари або надає послуги, під час використання знака особою, що звернулася до суду, чи іншою особою щодо товарів і послуг, відносно яких висунута вимога про припинення дії свідоцтва.

Зі змісту спірних правовідносин вбачається, що обов'язок доведення факту використання зареєстрованого знаку, а у разі відсутності такого використання - обов'язок зазначення поважних причин, з яких знак не використовувався, повинен бути покладений на відповідача 1.

Як зазначено у п. 71 Постанови Пленуму Вищого господарського суду України "Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності" від 17 жовтня 2012 року №12, на підтвердження факту використання знака власник свідоцтва має подати суду докази вчинення принаймні деяких дій з числа зазначених у частині четвертій статті 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг"; такими доказами можуть бути, зокрема, примірники товарів, на яких нанесено відповідний знак для товарів і послуг, документи із зображенням знака (каталоги, прайс-листи з пропозиціями щодо надання послуг чи поставки товарів тощо).

Поширення на території України товарів із зображенням знака може бути підтверджено касовими чеками, квитанціями, накладними, іншими документами, що містять інформацію про найменування товару й місце його придбання, а в разі коли власником знака є нерезидент, підтвердженням ввезення товарів в Україну можуть бути митні декларації та інші митні документи.

Докази, які можуть підтвердити використання знака для товарів і послуг, повинні бути, як правило, обмежені трирічним строком до дати звернення позивача до суду.

Саме лише укладення договорів (у тому числі ліцензійних) щодо розпорядження майновими правами на знак для товарів і послуг не може вважатися використанням даного знака. Доказами використання певного позначення у відповідності з укладеним договором можуть виступати, зокрема, договори купівлі-продажу чи поставки товару, на якому розміщено знак, договори про розміщення рекламної продукції про такі товари на відповідних рекламних носіях тощо. Використання позначення може підтверджуватися й фактичними даними про використання його іншою особою за умови контролю з боку власника свідоцтва (доказами такого використання позначення мають бути такі ж документи, як і у випадку, якби власник знака використовував його у власній діяльності).

Судом першої інстанції було встановлено, що Банк - відповідач використовує спірну торговельну марку під час пропонування та надання послуг 36 класу МКТП, зокрема, кредитно-грошових операцій, для яких знак зареєстровано, в діловій документації, в рекламі та в мережі Інтернет, що підтверджується такими доказами:

- нотаріально засвідченою заявою начальника філії Донецького обласного управління Банку - відповідача Астапова Олега Вікторовича, в якій вказана особа підтверджує використання на фасаді будівель (м. Дзержинськ, вул. Дзержинського, 15; м. Маріуполь, просп. Будівельників, 39), в яких розташовані відділення ТВБВ № 10004/0415 та ТВБВ 10004/0471, фасадної таблички та зовнішньої реклами курсів валют, на яких використано позначення "СБЕРБАНК";

- факт використання спірного позначення вказаними відділеннями здійснюється з 03.03.2012р. (дати відкриття відділення після реорганізації у м. Дзержинськ) та з 17.11.2011р. (дата ремонту ділення у м. Маріуполь) по даний час з метою пропозиції банківських послуг, що надаються відповідачнм-2 населенню, та ідентифікації установ Банку серед інших банківських установ і орієнтування потенційних та вже існуючих клієнтів при намірі скористатись банківськими послугами (а.с. 191 том І);

- факт використання позначення "СБЕРБАНК" на фасаді будівель також підтверджується фотографіями, які долучені до матеріалів справи (а.с. 192-195 том 1), з яких чітко вбачається, що спірна торговельна марка використовується для ідентифікації банківської установи Банку - відповідача, яка знаходиться у будівлі, та з метою пропонування банківських послуг, а нанесення торговельної марки "СБЕРБАНК" на інформаційні дошки обміну валют є по суті використанням знака під час пропонування послуги з обміну валют, купівлі-продажу іноземних валют, тощо;

- використання торговельної марки у діловій документації, а саме в інформаційно-дилінговій системі "Ukrdealing", підтверджується реєстрацією та використанням у вказаній системі таких логінів: "Сбербанк"; "Сбербанк-1"; "Сбербанк-2"; "Сбербанк-3"; "Сбербанк-4"; "Сбербанк-5"; "Сбербанк-6"; "Сбербанк-7";

- так, товариство з обмеженою відповідальністю "Укрділінг" у листі від 29.12.2015р. № 3 зазначило, що: Банк - відповідач є активним користувачем "Ukrdealing" з 2004 року; відповідач-2 здійснює ділову кореспонденцію та діловий документообіг в системі "Ukrdealing" виключно під логіном "Сбербанк"; станом на грудень 2015 року Банк використовує 8 логінів для входу до інформаційно-дилінгової системи "Ukrdealing" та здійснення в ній відповідної активності;

- крім того, користуючись "Ukrdealing" Банк - відповідач також здійснює діяльність з пропонування банківських послуг, використовуючи при цьому позначення "СБЕРБАНК" як основну частину логіна;

- факт використання спірного знака на товари і послуги у рекламі підтверджується листівками, в яких рекламувалася акція "Теплые объятия", якою фізичним особам надавалися особливі умови вкладів у визначений період часу, а саме з 01.12.2015р. по 29.02.2016р.; вказана листівка містить використання позначення "СБЕРБАНК";

- факт виготовлення та передачі вказаних рекламних листівок підтверджується видатковою накладною від 23.12.2015р. № РН-0000431 та рахунком-фактурою від 18.12.2015р. № СФ-0000505;

- відповідач-2 використовує у мережі Інтернет торговельну марку шляхом реєстрації доменних імен sberbank.net.ua та cбepбaнк.net, за якими пропонуються до продажу та рекламуються послуги Банку, що підтверджується роздруківкою із сайта Whois.

З огляду на наведе Банком - відповідачем належними доказами було підтверджено факт використання знака для товарів і послуг "СБЕРБАНК" для пропонування послуг шляхом розміщення на фасаді філій; у діловій документації шляхом використання логіна у інформаційно-дилінговій системі "Ukrdealing"; у рекламі шляхом нанесення позначення на листівки.

В матеріалах справи відсутні докази, які б підтверджували наявність підстав для дострокового припинення дії свідоцтва України № 82116 на знак для товарів і послуг та зобов'язання Служби внести відповідні зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг.

Тому суд першої інстанції законно і обґрунтовано відмовив ПАТ «СБЕРБАНК» у задоволенні позову про дострокове припинення дії свідоцтва України №82116 на знак для товарів і послуг в повному обсязі.

Відповідно до статті 33 Господарського процесуального кодексу України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень. Докази подаються сторонами та іншими учасниками судового процесу.

За таких обставин, Київський апеляційний господарський суд не вбачає підстав для задоволення апеляційної скарги, зміни чи скасування рішення суду першої інстанції.

Керуючись ст.ст.99, 101, 103, 105 ГПК України, Київський апеляційний господарський суд -

ПОСТАНОВИВ:

Апеляційну скаргу ПАТ «СБЕРБАНК» залишити без задоволення, а рішення господарського суду м. Києва від 25.07.2016р. у справі №910/9768/16 - без змін.

Справу №910/9768/16 повернути до господарського суду м. Києва

Постанова може бути оскаржена в касаційному порядку до Вищого господарського суду України протягом двадцяти днів з дня її прийняття.

Головуючий суддя В.О. Пантелієнко

Судді А.А. Верховець

М.Л. Доманська