КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
УХВАЛА

"13" вересня 2016 р. Справа №910/16627/15

Київський апеляційний господарський суд у складі колегії суддів:

головуючого: Верховця А.А.

суддів: Остапенка О.М.

Разіної Т.І.

За участі представників сторін:

від апелянта - компанії САНОФІ (SANOFI): представник Жухевич О.В., діє на підставі довіреності б/н від 15.12.2014;

від відповідача 1 - Державної служби інтелектуальної власності України: представник Запорожець Л.Г., діє на підставі довіреності № 1-8/8566 від 21.11.2014;

від відповідача 2 - Публічного акціонерного товариства (далі - ПАТ) "Київмедпрепарат": представник Руднєва Я.А., діє на підставі довіреності № б/н від 13.01.2016.

розглянувши матеріали апеляційної скарги компанії САНОФІ (SANOFI)

на рішення Господарського суду міста Києва від 06.07.2016

у справі № 910/16627/15 (суддя Прокопенко Л.В.)

за позовом компанії САНОФІ (SANOFI) (Париж, Франція)

до Державної служби інтелектуальної власності України

Публічного акціонерного товариства "Київмедпрепарат"

про визнання повністю недійсним Свідоцтва України на знак для

товарів і послуг

ВСТАНОВИВ:

Рішенням Господарського суду міста Києва від 06.07.2016 у справі № 910/16627/15 відмовлено повністю у задоволенні позовних вимог компанії САНОФІ (SANOFI) до Державної служби інтелектуальної власності України та Публічного акціонерного товариства (далі - ПАТ) "Київмедпрепарат" про визнання повністю недійсним Свідоцтва України на знак для товарів і послуг № 187104.

Не погоджуючись, компанія САНОФІ (SANOFI) в особі представника за довіреністю звернулась до Київського апеляційного господарського суду з апеляційною скаргою, в якій просить скасувати рішення Господарського суду міста Києва від 06.07.2016 у справі № 910/16627/15 та прийняти нове, яким задовольнити позовні вимоги в повному обсязі.

Ухвалою Київського апеляційного господарського суду від 08.08.2016 (у складі головуючого судді: Верховця А.А., суддів: Остапенка О.М., Разіної Т.І.) апеляційну скаргу було прийнято до провадження, призначено до розгляду в судовому засіданні на 13.09.2016 о 14:40.

13.09.2016 через відділ забезпечення документообігу суду та моніторингу виконання документів Київського апеляційного господарського суду від представника відповідача 2 - ПАТ "Київмедпрепарат" надійшов письмовий відзив на апеляційну скаргу.

13.09.2016 через відділ забезпечення документообігу суду та моніторингу виконання документів Київського апеляційного господарського суду від представника компанії САНОФІ (SANOFI) надійшли письмові обґрунтування апеляційної скарги та письмове клопотання про призначення повторної судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності.

Представники відповідача-1 та відповідача-2 в судовому засіданні заперечували проти заявленого клопотання про призначення у справі повторної судової експертизи.

Розглянувши доводи апеляційної скарги, перевіривши матеріали справи, заслухавши пояснення представників сторін, Київським апеляційним господарським судом встановлено наступне.

Ухвалою суду від 11.11.2015 призначено у справі № 910/16627/15 судову експертизу, проведення якої було доручено судовому експерту Центральної експертно-кваліфікаційної комісії Міністерства юстиції України ОСОБА_5 (АДРЕСА_1)

Пунктом 2 резолютивної частини зазначеної ухвали на вирішення експерта судом було поставлено наступні питання:

Питання позивача:

1.Чи є торговельна марка "СОНАФІТ" за Свідоцтвом України № 187104 схожою на стільки, що її можна сплутати із торговельними марками "САНОФІ" за свідоцтвом України № 144359 та "SANOFI" за міжнародною реєстрацією № 1094854 для таких самих або споріднених з ними товарів?

2. Чи є торговельна марка "СОНАФІТ" за Свідоцтвом, України № 187104 такою, що може ввести в оману споживачів щодо особи, яка виробляє товар, - компанії САНОФІ, на дату подачі заявки № т 2013 03126, а саме станом на 26.02.2013 ?

3. Чи є торговельна марка "СОНАФІТ" за Свідоцтвом України № 187104 схожою настільки, що її можна сплутати з комерційним (фірмовим) найменуванням "САНОФІ" щодо таких же або споріднених з ними товарів?

Питання відповідача 1:

Чи є знак для товарів і послуг "СОНАФІТ" за Свідоцтвом України № 187104 схожим настільки, що його можна сплутати зі знаком "SANOFI" за міжнародною реєстрацією № 1094854, яка діє на території України з 11.08.2011, щодо зареєстрованих товарів 5 класу МКТП?

Чи є знак для товарів і послуг "СОНАФІТ" за Свідоцтвом України № 187104 схожим настільки, що його можна сплутати з раніше зареєстрованим в Україні знаком "САНОФІ" за Свідоцтвом України № 144359 щодо зареєстрованих товарів 5 класу МКТП?

Чи є знак для товарів і послуг "СОНАФІТ" за Свідоцтвом України № 187104 таким, що може ввести в оману споживачів щодо особи, що виготовляє товари 05 класу МКТП станом на 26.02.2013 - дату подання заявки № m 2013 03126?

Чи є знак для товарів і послуг "СОНАФІТ" за Свідоцтвом України № 187104 схожим настільки, що його можна сплутати з комерційним (фірмовим) найменуванням "САНОФІ", яке належить Позивачу, станом на 26.02.2013 - дату подання заявки № m 2013 03126?

Питання відповідача 2:

1. Чи є ТМ СОНАФІТ за свідоцтвом № 187104 схожою настільки, що її можна сплутати зі знаком Компанії Санофі, раніше зареєстрованими в Україні ( "SANOFI" за міжнародною реєстрацією № 1094854 та торговельною маркою "САНОФІ" за свідоцтвом України № 144359), для таких самих та споріднених товарів?

2. Чи є ТМ СОНАФІТ за свідоцтвом № 187104 такою, що може ввести споживачів в оману щодо особи, яка виробляє товар або надає послугу, а саме щодо Компанії Санофі?

3. Чи є ТМ СОНАФІТ за свідоцтвом № 187104 схожою настільки, що її можна сплутати з фірмовим ( комерційним) найменуванням, що належить Компанії Санофі"

З матеріалів справи вбачається, що 21.03.2016 місцевим господарським судом від судового експерта - ОСОБА_5 отримано висновок № 1071 судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності у справі № 910/16627/15.

Проте, позивач обгрунтовуючи клопотання про призначеної повторної судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності зазаначає, що вважає, висновок експерта № 1071 необґрунтованим, в зв'язку із тим, що наведені у мотивувальній частині згаданого висновку доводи є такими, що викликають сумніви, висновок № 1071 є таким, що суперечить іншим матеріалам справи, а також експертом допущено істотне порушення норм, які регламентують порядок проведення експертизи.

Позивачем на вирішення повторної експертизи запропонровано наступні питання:

1. Чи є торговельна марка "СОНАФІТ" за Свідоцтвом України № 187104 схожою на стільки, що її можна сплутати із торговельними марками "САНОФІ" за свідоцтвом України № 144359 та "SANOFI" за міжнародною реєстрацією № 1094854 для таких самих або споріднених з ними товарів?

2. Чи є торговельна марка "СОНАФІТ" за Свідоцтвом, України № 187104 такою, що може ввести в оману споживачів щодо особи, яка виробляє товар, - компанії САНОФІ, на дату подачі заявки № т 2013 03126, а саме станом на 26.02.2013 ?

3. Чи є торговельна марка "СОНАФІТ" за Свідоцтвом України № 187104 схожою настільки, що її можна сплутати з комерційним (фірмовим) найменуванням "САНОФІ" щодо таких же або споріднених з ними товарів?

Суд апеляційної інстанції зазначає про обґрунтованість доводів позивача щодо необхідності призначення повторної експертизи та доцільність запрпонованих питань поставлених на вирішення експертизи.

В зв`язку з чим суд доходить висновку, що висновок експертизи зі спірних питань може бути прийнятий судом в якості належного доказу, прояснити суперечності та розбіжності, виявлені кожною із сторін, сприяти повному і всебічному розгляду справи, а відтак, - ухваленню правомірного та обґрунтованого рішення суду, прийняття якого є законним інтересом кожної із сторін.

Згідно з частиною 2 статті 99 ГПК України апеляційний господарський суд, переглядаючи рішення в апеляційному порядку, користується правами, наданими суду першої інстанції.

Так, в силу ч. 4. ст. 42 ГПК України, при необхідності господарський суд може призначити повторну судову експертизу і доручити її проведення іншому судовому експерту.

Відповідно до п. 15.2. Постанови Пленуму Вищого господарського суду України від 23.03.2012 № 4 «Про деякі питання практики призначення судової експертизи» повторною визнається судова експертиза, у проведенні якої експерт досліджує ті ж самі об'єкти і вирішує ті ж самі питання, які досліджувалися і вирішувалися у первинній судові експертизі. Нові об'єкти на дослідження повторної судової експертизи подаватися не можуть, так само як не можуть ставитися на її вирішення питання, які не розглядалися попередньою експертизою.

Повторна судова експертиза призначається з ініціативи суду або за клопотанням учасників процесу, якщо висновок експерта визнано необґрунтованим чи таким, що суперечить іншим матеріалам справи, або коли він викликає сумнів у його правильності, або за наявності істотного порушення норм, які регламентують порядок призначення і проведення експертизи. Повторну судову експертизу може бути призначено також, якщо є розходження у висновках кількох експертів і їх неможливо усунути шляхом одержання додаткових пояснень експертів у судовому засіданні. Повторну судову експертизу слід доручати іншому експерту (експертам).

Апелянт мотивує своє клопотання необхідністю дослідження оспорюваних позначень на їх тотожність і схожість для визначення асоціації одного позначення з іншим в цілому, не зважаючи на окрему різницю елементів. Вказує, що експертом не проведено дослідження словесних знаків на предмет наявності у позначеннях близьких і співпадаючих звуків, близькості звуків, що складають позначення. Вважає необхідним провести більш детальний порівняльний розбір знаків щодо їх графічної схожості. Окремо звертає увагу, що експерт не обґрунтував посилання на те, що знак "СОНАФІТ" включає в себе інгредієнти рослинного походження. Щодо можливості введення в оману споживачів щодо особи, яка виробляє товари, скаржник посилається на недостатнє дослідження оспорюваних позначень відносно асоціацій, які вони породжують у свідомості споживача, що пов'язує їх з певним виробником. Скаржник вважає, що висновок № 1071 не містить належного обґрунтування відповідей на поставлені питання, опису дослідження усіх матеріалів справи та досліджень доказів, що містяться в матеріалах справи.

Відповідно до ст. 17 Закону України „Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини" від 23.02.2006 № 3477-IV суди застосовують при розгляді справ Конвенцію (Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод) та практику Суду (Європейського суду з прав людини) як джерело права.

Рішеннями ЄСПЛ у справах „Dombo Beheer B.V. v. the Netherlands" від 27.10.1993 (п. 33), та „Ankerl v. Switzerland" від 23.10.1996 (п. 38) встановлено, що принцип рівності сторін у процесі - у розумінні „справедливого балансу" між сторонами - вимагає, щоб кожній стороні надавалася розумна можливість представити справу в таких умовах, які не ставлять цю сторону у суттєво невигідне становище відносно другої сторони. Рівність засобів включає: розумну можливість представляти справу в умовах, що не ставлять одну сторону в суттєво менш сприятливе ніж іншу сторону; фактичну змагальність; процесуальну рівність; дослідження доказів, законність методів одержання доказів; мотивування рішень.

Крім того, принцип змагальності тісно пов'язаний з принципом рівності, тоді як рівноправність сторін - один із необхідних елементів принципу змагальності, „без якого змагальність як принцип не існує". Рівноправність сторін є суттю змагальності, бо тільки через рівні можливості сторін можлива реалізація принципу змагальності.

Також, у рішенні ЄСПЛ „Дульський проти України" від 01.06.2006 (заява № 61679/00), зазначено, що експертиза, призначена судом, є одним із засобів встановлення або оцінки фактичних обставин справи і тому складає невід'ємну частину судової процедури. Більше того, суд вирішує питання щодо отримання додаткових доказів та встановлює строк для їх отримання.

Відповідно до пункту 1.8. Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень (затверджена наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 № 53/5 (далі - Інструкція) експертизи та дослідження проводяться фахівцями, які мають відповідну вищу освіту, освітньо-кваліфікаційний рівень не нижче спеціаліста, пройшли відповідну підготовку в державних спеціалізованих установах, атестовані та отримали кваліфікацію судового експерта з певної спеціальності і внесені до Державного реєстру атестованих судових експертів.

Відповідно п.п. 3, 6 Постанови Пленуму Вищого господарського суду України від 23.03.2012 № 4 "Про деякі питання практики призначення судової експертизи" за змістом статті 101 ГПК апеляційний господарський суд, яким приймаються додаткові докази і перевіряється законність і обґрунтованість рішення місцевого господарського суду у повному обсязі, вправі призначити судову експертизу на стадії перегляду судового рішення в апеляційному порядку. На підставі пункту 5 статті 65 та пункту 1 частини другої статті 79 ГПК судову експертизу може бути призначено судом як у порядку підготовки справи до розгляду, так і в процесі розгляду. Відповідно до частини другої статті 41 ГПК учасники судового процесу вправі пропонувати господарському суду питання, які мають бути роз'яснені експертом. Ці питання можуть бути запропоновані у позовній заяві, у відзиві або в окремому письмовому клопотанні сторони. Проте остаточне коло питань судовому експерту визначається господарським судом.

У рішення ЄСПЛ по справі "Бендерський проти України" №22750/02 від 15.11.2007 зазначено, що відповідно до практики, яка відображає принцип незалежного здійснення правосуддя, судові рішення мають в достатній мірі висвітлювати мотиви, на яких вони базуються. Межі такого обов'язку можуть різнитися залежно від природи рішення та мають оцінюватись в світлі обставин кожної справи. Право може вважатися ефективним, тільки якщо зауваження сторін насправді "заслухані", тобто належним чином вивчені судом.

З урахуванням викладеного, суд апеляційної інстанції має дослідити надані сторонами докази, для чого необхідні спеціальні знання, а тому суд вважає за необхідне, задовольнити клопотання позивача в частині призначення повторної експертизи об'єктів інтелектуальної власності.

Враховуючи вищезазначену практику ЄСПЛ та той факт, що роз'яснення питань, що виникли при вирішенні даного спору потребують спеціальних знань, Київський апеляційний господарський суд вважає за необхідне призначити повторну судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності.

З урахуванням пояснень представників учасників апеляційного провадження, суд визначив остаточне коло питань судовому експерту, у відповідності до положень ст. 41 ГПК України.

Враховуючи наведене, керуючись ст. ст. 41-42, ст. ст. 86, 99 Господарського процесуального кодексу України, Київський апеляційний господарський суд, -

УХВАЛИВ:

1. Призначити у справі № 910/16627/15 повторну експертизу у сфері інтелектуальної власності, проведення якої доручити Науково-дослідному центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності (01133, м. Київ, бульвар Лесі Українки, буд. 26, оф. 501).

2. На вирішення експертизи поставити питання:

Питання позивача:

- Чи є торговельна марка "СОНАФІТ" за Свідоцтвом України № 187104 схожою на стільки, що її можна сплутати із торговельними марками "САНОФІ" за свідоцтвом України № 144359 та "SANOFI" за міжнародною реєстрацією № 1094854 для таких самих або споріднених з ними товарів?

- Чи є торговельна марка "СОНАФІТ" за Свідоцтвом, України № 187104 такою, що може ввести в оману споживачів щодо особи, яка виробляє товар, - компанії САНОФІ, на дату подачі заявки № т 2013 03126, а саме станом на 26.02.2013 ?

- Чи є торговельна марка "СОНАФІТ" за Свідоцтвом України № 187104 схожою настільки, що її можна сплутати з комерційним (фірмовим) найменуванням "САНОФІ" щодо таких же або споріднених з ними товарів?

Питання відповідача 1:

- Чи є знак для товарів і послуг "СОНАФІТ" за Свідоцтвом України № 187104 схожим настільки, що його можна сплутати зі знаком "SANOFI" за міжнародною реєстрацією № 1094854, яка діє на території України з 11.08.2011, щодо зареєстрованих товарів 5 класу МКТП?

- Чи є знак для товарів і послуг "СОНАФІТ" за Свідоцтвом України № 187104 схожим настільки, що його можна сплутати з раніше зареєстрованим в Україні знаком "САНОФІ" за Свідоцтвом України № 144359 щодо зареєстрованих товарів 5 класу МКТП?

- Чи є знак для товарів і послуг "СОНАФІТ" за Свідоцтвом України № 187104 таким, що може ввести в оману споживачів щодо особи, що виготовляє товари 05 класу МКТП станом на 26.02.2013 - дату подання заявки № m 2013 03126?

- Чи є знак для товарів і послуг "СОНАФІТ" за Свідоцтвом України № 187104 схожим настільки, що його можна сплутати з комерційним (фірмовим) найменуванням "САНОФІ", яке належить Позивачу, станом на 26.02.2013 - дату подання заявки № m 2013 03126?

Питання відповідача 2:

- Чи є ТМ СОНАФІТ за свідоцтвом № 187104 схожою настільки, що її можна сплутати зі знаком Компанії Санофі, раніше зареєстрованими в Україні ("SANOFI" за міжнародною реєстрацією № 1094854 та торговельною маркою "САНОФІ" за свідоцтвом України № 144359), для таких самих та споріднених товарів?

- Чи є ТМ СОНАФІТ за свідоцтвом № 187104 такою, що може ввести споживачів в оману щодо особи, яка виробляє товар або надає послугу, а саме щодо Компанії Санофі?

- Чи є ТМ СОНАФІТ за свідоцтвом № 187104 схожою настільки, що її можна сплутати з фірмовим (комерційним) найменуванням, що належить Компанії "Санофі"?

3. Зобов`язати сторін на вимогу експерта представити останньому на дослідження всі необхідні для проведення експертизи документи та інші докази.

4. Зобов`язати сторін забезпечити вільний доступ експерта до об'єктів дослідження експертизи.

5. Для проведення повторної експертизи надіслати Науково-дослідному центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності (01133, м. Київ, бульвар Лесі Українки, буд. 26, оф. 501) справу № 910/16627/15.

6. Повідомити експерта про те, що у разі встановлення фактів під час проведення експертизи, що мають значення для справи, але щодо яких не було поставлено запитань, експерт, відповідно до ч. 2 ст. 42 ГПК України, може висловити свою думку з цих питань в експертному висновку.

7 . Витрати, пов'язані з проведенням експертизи, на даній стадії розгляду справи покласти на позивача - компанію САНОФІ (SANOFI).

8. Попередити сторін про майнову відповідальність за невиконання вимог ухвали господарського суду та вимог експерта.

9. По закінченні експертизи висновки та матеріали справи № 910/16627/15, а також документи, що підтверджують витрати, пов'язані з проведенням експертизи, надіслати до Київського апеляційного господарського суду.

10. Копію ухвали надіслати сторонам до відома та Науково-дослідному центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності (01133, м. Київ, бульвар Лесі Українки, буд. 26, оф. 501) для виконання.

Головуючий суддя А.А. Верховець

Судді О.М. Остапенко

Т.І. Разіна