ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
________________________________________________________________________
УХВАЛА

"19" вересня 2016 р.Справа № 922/2600/16

Господарський суд Харківської області у складі:

судді Суярко Т.Д.

при секретарі судового засідання Цвіра Д.М.

розглянувши матеріали справи

за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «Хладопром», м.Харків
до Публічного акціонерного товариства «ЖЛК-Україна», смт.Терезине (Київська область)
про вилучення з цивільного обороту та знищення товарів; вилучення з цивільного обороту та знищення матеріалів та знарядь, які використовуються для виготовлення товарів
за участю представників:

позивача: ОСОБА_1, довіреність №б/н від 17.05.2016р.,

відповідача: ОСОБА_2, довіреність № 187 від 16.06.2016р.,

ВСТАНОВИВ:

Позивач Товариство з обмеженою відповідальністю Хладопром - звернувся до господарського суду Харківської області з позовом до відповідача Публічного акціонерного товариства ЖЛК-Україна про вилучення з цивільного обороту товарів (морозиво ХРЕЩАТИК ванільне та ХРЕЩАТИК шоколадне, виробником якого є відповідач), як таких, що виготовлені та введені в цивільний оборот з порушенням прав інтелектуальної власності позивача, та знищення таких товарів (морозиво ХРЕЩАТИК ванільне та ХРЕЩАТИК шоколадне, виробником якого є відповідач); вилучення з цивільного обороту та знищення матеріалів та знарядь, які використовуються відповідачем для виготовлення товарів (морозиво ХРЕЩАТИК ванільне та ХРЕЩАТИК шоколадне, виробником якого є відповідач), що знаходяться за адресою: Київська область, м. Біла Церква, вул. Сквирське шосе, 176, з порушенням права інтелектуальної власності позивача. Окрім того, позивач просить суд покласти на відповідача витрати по сплаті судового збору.

Позовні вимоги вмотивовано маркуванням відповідачем товару морозиво знаком для товарів та послуг ХРЕЩАТИК, хоча, як зазначає позивач, виключні права на використання знаку для товарів та послуг ХРЕЩАТИК за визначеними класами МКТП, належать позивачу.

Відповідач, заперечуючи проти позову, зазначає, що ним на етикетці морозива використовується позначення Білоцерківський ХРЕЩАТИК, а не належний позивачу знак для товарів та послуг ХРЕЩАТИК. Відповідач вважає, що знак ХРЕЩАТИК та позначення Білоцерківський ХРЕЩАТИК є різними. Окрім того, відповідач вважає, що позначення Білоцерківський ХРЕЩАТИК може використовуватись ним, оскільки йому належать права інтелектуальної власності на промисловий зразок два варіанта упаковки для морозива Білоцерківський Хрещатик: 1-й варіант - яскраво-червоний, коричневий, світло-коричневий, темно-коричневий, зелений, білий, синій, світло-блакитний, оранжево-коричневий; 2-й варіант - жовтий, сіро-коричневий, темно-коричневий, зелений, білий, синій, світло-блакитний, оранжево-коричневий; а також права інтелектуальної власності на твір образотворчого мистецтва - Зображення етикетки Морозиво Білоцерківський Хрещатик.

Ухвалою господарського суду Харківської області від 12.09.2016 р. у справі було призначено експертизу у сфері інтелектуальної власності, розгляд справи відкладено до 19.09.2016 р. для надання сторонам можливості запропонувати питання, які мають бути роз'яснені судовим експертом, а також експертну установу для проведення відповідної експертизи.

15.09.2016 р. від позивача надійшли письмові пояснення (вх.№30378 від 15.09.2016 р.) щодо призначення у справі судової експертизи; клопотання (вх.№30402 від 15.09.2016 р.) про визначення експертної установи для проведення експертизи відповідно до вимог чинного законодавства; клопотання (вх.№30377 від 15.09.2016р.) про визначення переліку питань з урахуванням обставин справи.

16.09.2016 р. від відповідача надійшла заява про призначення експертизи (вх..№30579 від 16.09.2016 р.), відповідно до якої останній просить суд призначити у справі експертизу обєктів інтелектуальної власності; запропонував перелік питань, які необхідно поставити на вирішення експертам, а також експерту установу для проведення відповідної експертизи.

В судовому засіданні 19.09.2016 р. представник позивача просив суд визначити перелік питань для експертизи, а також експерту установу з урахуванням вимог чинного законодавства та обставин справи.

Представник відповідача в судовому засіданні 19.09.2016 р. запропонувала власний перелік питань, які необхідно, на її думку, поставити на вирішення експертам, а саме: Чи є твір образотворчого містецтва за свідоцтвом про реєстрацію авторського права на твір Зображення етикетки Морозиво Білоцерківський Хрещатик № 63365, схожим на стільки, що його можна сплутати зі знаком для товарів і послуг за свідоцтвом № 19387?; Чи є графічне позначення за патентом на промисловий зразок № 31454 упаковка на морозиво Білоцерківський Хрещатиксхожим на стільки, що його можна сплутати зі знаком для товарів і послуг за свідоцтвом № 19387?; Чи є правомірним використання комбінованого позначення Хрещатик Білоцерківський за заявкою т 2016 15249 до моменту отримання Свідоцтва про реєстрацію знака для товарів і послуг?; Чи застосовані в позначенні Білоцерківський Хрещатик чи в комбінованому позначенні Хрещатик БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ, позначення яке має форму знака для товарів і послуг, зареєстрованого за Свідоцтвом України № 19387, або форму, що відрізняється від вказаного знака лише окремими елементами, що не змінює в цілому відмінності знака?.

Окрім того, представник відповідача в якості експертної установи для проведення даної судової експертизи запропонувала: Науково-дослідний інститут інтелектуальної власності Національної академії правових наук України (м.Київ, вул. Боженка, буд. 11); Науково-Дослідний центр судової експертизи з питань інтелектуальної власності (м. Київ, вул. Львівська площа, 4-а); Київський науково-дослідний інститут судових експертиз (03057, м. Київ, вул. Смол енська,6).

Розглянувши заяву відповідача (вх.№30579 від 16.09.2016 р.) в частині призначення експертизи, суд відмовляє в її задоволенні, оскільки, відповідно до ст.41 ГПК України, ухвалою від 12.09.2016 р. суд за власною ініціативою вже призначив у справі експертизу у сфері інтелектуальної власності.

Визначаючись з експертною установою, яка проводитиме судову експертизу, суд зазначає наступне.

Відповідно до ч. 3 ст. 41 ГПК України, проведення судової експертизи доручається державним спеціалізованим установам чи безпосередньо особам, які відповідають вимогам, встановленим Законом України "Про судову експертизу". Особа, яка проводить судову експертизу (далі - судовий експерт) користується правами і несе обов'язки, зазначені у статті 31 цього Кодексу.

Згідно з ч.ч. 1, 2 ст. 7 Закону України Про судову експертизу, судово-експертну діяльність здійснюють державні спеціалізовані установи, а також у випадках і на умовах, визначених цим Законом, судові експерти, які не є працівниками зазначених установ.

До державних спеціалізованих установ належать: науково-дослідні установи судових експертиз Міністерства юстиції України; науково-дослідні установи судових експертиз, судово-медичні та судово-психіатричні установи Міністерства охорони здоров'я України; експертні служби Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства оборони України, Служби безпеки України та Державної прикордонної служби України.

За приписами ч. 1 ст. 9 Закону України Про судову експертизу, атестовані відповідно до цього Закону судові експерти включаються до державного Реєстру атестованих судових експертів, ведення якого покладається на Міністерство юстиції України.

Згідно з частиною другою ст. 10 Закону України Про судову експертизу, судовими експертами державних спеціалізованих установ можуть бути фахівці, які мають відповідну вищу освіту, освітньо-кваліфікаційний рівень не нижче спеціаліста, пройшли відповідну підготовку та отримали кваліфікацію судового експерта. Частина третя цієї статті передбачає можливість залучення на визначених цією нормою умовах до проведення судових експертиз також судових експертів, які не є працівниками державних спеціалізованих установ.

Відповідно до п. 1.6 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої Наказом Міністерства юстиції України від 08.10.98 N 53/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 26.12.2012 N 1950/5), експертизи та дослідження проводяться експертними установами за зонами регіонального обслуговування згідно з Переліком регіональних зон обслуговування науково-дослідними установами судових експертиз Міністерства юстиції України, наведеним у додатку 1 до цієї Інструкції.

За наявності обставин, що зумовлюють неможливість або недоцільність проведення експертизи в експертній установі за зоною регіонального обслуговування, орган (особа), який (яка) призначає експертизу (залучає експерта), зазначивши відповідні мотиви, доручає її виконання експертам іншої експертної установи.

З огляду на наведені вище положення чинного законодавства, враховуючи зони регіонального обслуговування та те, що сторонами не ненаведено мотивів щодо недоцільності та не надано доказів щодо неможливості проведення експертизи у даній справі Харківським науково-дослідним інститутом ім. Засл. проф. ОСОБА_3, суд доручає проведення судової експертизи інтелектуальної власності саме вказаній експертній установі - Харківському науково-дослідному інституту ім. Засл. проф. ОСОБА_3.

Зважаючи на підстави позову (твердження позивача про порушенням його прав на зареєстрований знак для товарів і послуг ХРЕЩАТИК у звязку з використанням відповідачем відповідного знаку на етикетці виробленого ним морозива) та заперечення відповідача (використання ним на етикетці морозива позначення Білоцерківський ХРЕЩАТИК, а не знаку для товарів і послуг позивача Хрещатик), на вирішення судового експерта суд вважає за необхідне поставити наступні запитання: Чи є позначення Білоцерківський ХРЕЩАТИК таким, що може ввести в оману щодо товару, послуги та особи, яка виробляє товар та надає послуги у 30 класі МКТП з використанням знаку для товарів та послуг за свідоцтвом на знак для товарів і послуг України №19387 від 16.04.2001 р. "ХРЕЩАТИК"?; Чи є позначення Білоцерківський ХРЕЩАТИК тотожними або схожим настільки, що його можна сплутати зі знаком для товарів та послуг за свідоцтвом на знак для товарів і послуг України №19387 від 16.04.2001 р. "ХРЕЩАТИК" у 30 класі МКТП?

Оплату робіт по виконанню судової експертизи інтелектуальної власності, доручити відповідачу - Публічному акціонерному товариству ЖЛК-Україна.

У звязку з призначенням по справі судової експертизи, господарський суд повідомляє осіб, які безпосередньо проводитимуть судову експертизу, про те, що вони несуть відповідальність, передбачену ст.ст. 384, 385 Кримінального кодексу України за дачу завідомо неправдивого висновку або відмову дати висновок та за відмову без поважних причин від виконання покладених на них обов"язків.

Згідно ч.2 ст.79 ГПК України, господарський суд має право зупинити провадження у справі за клопотанням сторони, прокурора, який бере участь в судовому процесі, або за своєю ініціативою, зокрема, у випадку призначення господарським судом судової експертизи.

З огляду на наведене, суд приходить до висновку про зупинення провадження у справі до проведення судової експертизи.

Керуючись ст. ст. 4-2, 4-3, 32-34, 41, 42, 86 Господарського процесуального кодексу України, -

УХВАЛИВ:

Проведення судової експертизи у сфері інтелектуальної власності доручити Харківському науково-дослідному інституту судових експертиз ім. Засл.проф. ОСОБА_3 (м.Харків, вул.Золочівська, 8-а).

На вирішення судового експерта поставити наступні запитання:

1. Чи є позначення Білоцерківський ХРЕЩАТИК таким, що може ввести в оману щодо товару, послуги та особи, яка виробляє товар та надає послуги у 30 класі МКТП з використанням знаку для товарів та послуг за свідоцтвом на знак для товарів і послуг України №19387 від 16.04.2001 р. "ХРЕЩАТИК"?

2. Чи є позначення Білоцерківський ХРЕЩАТИК тотожними або схожим настільки, що його можна сплутати зі знаком для товарів та послуг за свідоцтвом на знак для товарів і послуг України №19387 від 16.04.2001 р. "ХРЕЩАТИК" у 30 класі МКТП?

Оплату робіт по виконанню судової експертизи інтелектуальної власності доручити відповідачу - Публічному акціонерному товариству ЖЛК-Україна.

Провадження у справі 922/2600/16 зупинити до проведення експертизи у даній справі.

Суддя ОСОБА_4