ВИЩИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 вересня 2016 року Справа № 910/28726/14

Вищий господарський суд України у складі: суддя Селіваненко В.П. - головуючий (доповідач), судді Львов Б.Ю. і Палій В.В.

розглянув касаційну скаргу приватного акціонерного товариства "Алеф-Виналь", м. Дніпропетровськ,

на рішення господарського суду міста Києва від 11.04.2016 та

постанову Київського апеляційного господарського суду від 05.07.2016

зі справи № 910/28726/14

за позовом товариства з обмеженою відповідальністю "Сандора", с. Миколаївське Жовтневого району Миколаївської області (далі - Позивач),

до: Державної служби інтелектуальної власності України, м. Київ (далі - Відповідач-1);

приватного акціонерного товариства "Алеф-Виналь" (далі - Відповідач-2)

про визнання позначення загальновживаним і припинення дії свідоцтва України № 109692 на знак для товарів і послуг,

треті особи, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору, на стороні позивача: публічне акціонерне товариство "Коблево", с. Ленінка Березанського району Миколаївської області (далі - ПАТ "Коблево");

товариство з обмеженою відповідальністю "Котнар-М", с. Мужієво Берегівського району Закарпатської області (далі - ТОВ "Котнар-М");

спільне підприємство "Айсберг" ЛТД, м. Берегово Закарпатської області (далі - СП "Айсберг").

Судове засідання проведено за участю представників:

Позивача - Богинської О.І.,

Відповідача-1 - Запорожець Л.Г.,

Відповідача-2 - Киричека О.О.,

ПАТ "Коблево" - Далекої Т.В.,

ТОВ "Котнар-М" - не з'яв.,

СП "Айсберг" - не з'яв.

За результатами розгляду касаційної скарги Вищий господарський суд України

ВСТАНОВИВ:

Позов було подано про:

- припинення дії свідоцтва України № 109692 на знак для товарів і послуг "Тамянка" (словесний; далі - Свідоцтво № 109692) внаслідок визнання позначення "Тамянка" загальновживаним;

- зобов'язання Відповідача-1 внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знак для товарів і послуг щодо припинення дії Свідоцтва № 109692 та здійснення публікації в офіційному бюлетені "Промислова власність" при припинення дії Свідоцтва № 109692.

Рішенням господарського суду міста Києва від 11.04.2016 (суддя Марченко О.В.), залишеним без змін постановою Київського апеляційного господарського суду від 05.07.2016 (колегія суддів у складі: Шипко В.В. - головуючий, Сотніков С.В. і Остапенко О.М.):

- позов задоволено;

- припинено дію Свідоцтва № 109692, власником якого є Відповідач-2, у зв'язку з перетворенням знака в позначення, що стало загальновживаним як позначення товарів 33 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг (МКТП) для реєстрації знаків, після подання заявки 05.05.2016 № m 2006 06610;

- Відповідача-1 зобов'язано внести зміни до названого Державного реєстру про припинення дії Свідоцтва № 109692 та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені "Промислова власність";

- з Відповідача-2 стягнуто на користь Позивача 2 436 грн. судового збору та 15 000 грн. витрат за проведення судової експертизи.

У касаційній скарзі до Вищого господарського суду України Відповідач-2 просить скасувати оскаржувані рішення та постанову попередніх судових інстанцій з даної справи і прийняти нове рішення, яким у позові відмовити. Скаргу мотивовано порушенням господарськими судами норм матеріального і процесуального права, в тому числі Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів та послуг, затверджених наказом Державного патентного відомства України від 28.07.1995 № 116 (далі - Правила), Методичних рекомендацій з окремих питань проведення експертизи заявки на знак для товарів і послуг, схвалених рішенням Колегії Державної служби інтелектуальної власності України від 18.03.2014, затверджених наказом ДП "Український інститут промислової власності" від 07.04.2014 № 91 (далі - Методичні рекомендації), Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 № 53/5 (далі - Науково-методичні рекомендації), а також положень Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України).

У відзиві на касаційну скаргу Позивач заперечує проти доводів касаційної скарги, зазначаючи про відповідність оскаржуваних судових рішень обставинам справи, нормам матеріального і процесуального права, та просить залишити ці судові рішення без змін, а скаргу - без задоволення.

ПАТ "Коблево" у відзиві на касаційну скаргу також заперечує проти доводів скаржника, зазначаючи про повноту та всебічність дослідження попередніми судовими інстанціями обставин справи та про правильність застосування ними норм матеріального і процесуального права, й просить залишити оскаржувані судові рішення без змін, а скаргу - без задоволення.

Від інших учасників судового процесу відзиви на касаційну скаргу не надходили.

Учасників судового процесу відповідно до статті 1114 ГПК України належним чином повідомлено про час і місце розгляду касаційної скарги.

Перевіривши на підставі встановлених попередніми судовими інстанціями фактичних обставин справи правильність застосування ними норм матеріального і процесуального права, Вищий господарський суд України дійшов висновку про відсутність підстав для задоволення касаційної скарги з огляду на таке.

Судові інстанції у розгляді справи виходили з таких обставин та висновків.

Позивач є володільцем свідоцтва України № 75194 на знак для товарів і послуг (далі - ЗТП) "Святкова колекція Тамянка" (словесний), зареєстрований для товарів 33 класу і послуг 35 класу МКТП, дата подання заявки № m 2007 01727 - 07.02.2007; відомості про видачу цього свідоцтва опубліковано в офіційному бюлетені "Промислова власність" № 4 від 10.04.2007.

Позивач зазначив, що 28.05.2014 він отримав листа Відповідача-2, в якому останній наполягав на наявності у нього виключних прав на використання будь-якого ЗТП, що включає позначення "Тамянка", оскільки 27.07.2009 Відповідачем-1 йому (Відповідачу-2) було видано Свідоцтво № 109692 на ЗТП "Тамянка" з більш ранньою датою пріоритету, ніж дата пріоритету знака Позивача.

Відповідач-2 є володільцем Свідоцтва № 109692 на ЗТП "Тамянка", зареєстрований для товарів 33 класу МКТП "вино "Тамянка" (заявка від 05.05.2006 № m 2006 06610; інформацію про видачу свідоцтва опубліковано 27.07.2009 в офіційному бюлетені "Промислова власність" № 14).

Позивач вважає, що позначення "Тамянка" перетворилося на загальновживане, а тому є підстави для припинення дії Свідоцтва № 109692 на ЗТП "Тамянка" відповідно до пункту 3 статті 18 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів та послуг" (далі - Закон).

Відповідачем-2 було заявлено про застосування наслідків спливу позовної давності. Позивач заперечував проти цього, зазначаючи, що перебіг позовної давності розпочався з 28.05.2014, а позов подано 22.12.2014.

У справі було проведено експертизу об'єктів інтелектуальної власності (судовим експертом Дорошенком О.Ф.), у висновку якої зазначено, що: ЗТП "Тамянка" за Свідоцтвом № 109692 став загальновживаним позначенням для товарів 33 класу МКТП, а саме - "алкогольні напої, крім пива; аперитиви; вина; лікери; наливки; напої алкогольні змішані; напої алкогольні перегінні; напої алкогольні, що містять фрукти; пікети (вино з виноградних вичавків); спиртні напої; спиртові екстракти; фруктові екстракти спиртові" після дати подання Відповідачем-2 заявки на його реєстрацію, а саме після 05.05.2006.

Крім згаданого висновку, Позивачем подано як докази:

- фото товарів - пляшок вина, маркованих позначеннями, що включають у себе слово "Тамянка" та виробляються різними виробниками;

- належним чином засвідчені копії фіскальних чеків, що підтверджують факт купівлі пляшок вина різних виробників, у назвах яких використано позначення "Тамянка";

- додаток до ліцензії від 26.03.2009 № 420, з якого вбачається, що Позивачу видано дозвіл на виробництво, зокрема, напівсолодкого ординарного білого вина "Тамянка Святкова колекція" ("Тамянка Праздничная коллекция");

- технологічну інструкцію на виробництво вина ординарного напівсолодкого білого "Тамянка Святкова колекція" ("Тамянка Праздничная коллекция") ТІ 5-2009, яка чинна з 19.01.2009.

Посилання Відповідача-2 на те, що адміністративними судами (у розгляді справи № К/9991/7648/12 за позовом закритого акціонерного товариства "Алеф-Виналь" до Державного департаменту інтелектуальної власності МОН України) було "закріплено" відсутність у позначенні "Тамянка" усіх факторів, на підставі яких чинним законодавством може бути припинено дію свідоцтва або останнє може бути визнано недійсним, - є необґрунтованим, оскільки предметом розгляду в адміністративній справі була відмова названого державного органу у видачі свідоцтва, і судом не встановлювалися обставини, пов'язані з наявність підстав для застосування пункту 3 статті 18 Закону.

З матеріалів справи вбачається, що слово "Тамянка" використовується для позначення:

- сорту винограду - цінного технічного сорту винограду середнього періоду дозрівання, який розповсюджений, зокрема, на території України, що підтверджується "Энциклопедией виноградарства" 1986 року, "Справочником по виноделию" 1985 року;

- певного виду вина - виноградного білого ординарного столового напівсолодкого, що підтверджується, зокрема, технологічними інструкціями № ТІУ 30012937.008-01 (2001 рік) та № ТІ 3-2009 (2009 рік);

- маркування товару - пляшок та інших упаковок вина різними незалежними один від одного виробниками, що підтверджується фотографіями та копіями фіскальних чеків.

Вино виноградне ординарне столове напівсолодке біле, в маркуванні якого використовується позначення "Тамянка", на території України виробляється: ПАТ "Коблево" ("Тамянка лагідна"); ТОВ "Одеський завод класичних вин" ("Тамянка чорноморська"); НВП "Нива" у формі ТОВ ("Тамянка сонячна Таїровська преміум"); ТОВ "Контар" ("Тамянка Біанко"); ТОВ "Атлантіс" ("Тамянка золота амфора преміум"); Відповідачем-2 ("Тамянка святкова колекція"); СП "Айсберг" ЛТД ("Тамянка чизай").

Також у торговельних точках на території України наявні в продажу вина "Тамянка вальс квітів" (виробник "ДК-Інтертрейд", Республіка Молдова) та "Тамянка ТМ "Dolci Momenti" (виробник "Chateau Vartely", Республіка Молдова).

У матеріалах справи наявні відомості про реєстрацію Відповідачем-1 низки торговельних марок, які включають у себе позначення "Тамянка", загалом шістнадцять свідоцтв України на ЗТП: "Мускатная Тамянка", "Золотая Тамянка", "Тамянка Гір", "Чарівна Лоза Тамянка", "Там'янка Резенфельд", "Тамянка Французький Бульвар", "Тамянка Класична", "Златна Тамянка", "Тамянка Виналь", "Тамянка Південна", "Тамянка Кардіал", "Тамянка мускатна виналь", "Тамянка Винсент", "Преміум Вин Тамянка Преміум", "Чизай Тамянка", "Тамянка Гросслібенталь".

Тривалість використання позначення "Тамянка" різними юридичними особами підтверджується тим, що технологічні інструкції та ліцензії датовані ще 2004, 2009, 2011 роками.

Про неодноразовість використання свідчить, зокрема, інформація про те, що в період з 2010 по 2014 роки лише Позивачем було вироблено й реалізовано 3 946 481 л вина "Святкова Колекція Тамянка".

Отже, позначення "Тамянка" є загальновживаним. Позивачем також доведено порушення свого права та законного інтересу, оскільки він є виробником вина "Святкова Колекція Тамянка", володільцем свідоцтва України № 75194 на ЗТП "Святкова Колекція Тамянка", а Відповідач-2 вчинив дії, спрямовані на заборону використання позначення "Тамянка", надіславши Позивачеві листа від 28.05.2014 б/н.

Про порушення його законного інтересу Позивачеві стало відомо 28.05.2014, у момент отримання згаданого листа Відповідача-2, і з цього ж дня почався перебіг позовної давності, яка, таким чином, не сплинула.

Відповідачами 1 і 2 не подано суду доказів (у розумінні статті 32 ГПК України) на спростування доводів Позивача.

Причиною спору зі справи стало питання про наявність або відсутність підстав для припинення дії Свідоцтва № 109692, а в зв'язку з цим і для зобов'язання Відповідача-1 внести відповідні зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знак для товарів і послуг.

Відповідно до статті 494 Цивільного кодексу України і пункту 4 статті 5 Закону набуття права власності на торговельну марку засвідчується свідоцтвом. Обсяг правової охорони торговельної марки визначається наведеними у свідоцтві її зображенням та переліком товарів і послуг, якщо інше не встановлено законом.

Згідно з пунктами 1 і 3 статті 5 Закону правова охорона надається знаку, який не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі та на який не поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони, встановлені цим Законом. Право власності на знак засвідчується свідоцтвом.

Пунктом 3 статті 18 Закону передбачено, що дія свідоцтва припиняється за рішенням суду у зв'язку з перетворенням знака в позначення, що стало загальновживаним як позначення товарів і послуг певного виду після дати подання заявки.

Відповідно до частини першої статті 1 ГПК України підприємства, установи, організації, інші юридичні особи мають право звертатися до господарського суду згідно з встановленою підвідомчістю господарських справ за, зокрема, захистом своїх порушених або оспорюваних прав і охоронюваних законом інтересів.

З огляду на відповідні законодавчі приписи та встановивши, що ЗТП "Тамянка" за Свідоцтвом № 109692 перетворилося в позначення, що стало загальновживаним для позначення товарів і послуг певного виду (для товарів 33 класу МКТП) після дати подання заявки (05.05.2006), попередні судові інстанції дійшли висновку про припинення дії відповідного свідоцтва, а також про задоволення вимоги, похідної від вимоги про таке припинення, а саме - про зобов'язання Відповідача-1 внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знак для товарів і послуг.

Доводи касаційної скарги даних висновків не спростовують.

Так, скаржник зазначає про порушення господарськими судами пункту 4.3.1.5 Правил. Проте таких порушень зі змісту оскаржуваних судових рішень не вбачається. До того ж згідно із вступною частиною (преамбулою) цих Правил вони визначають вимоги до заявки, встановлюють правила подання та процедуру розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, - тобто регулюють питання, що не мають стосунку до спірних правовідносин у даній справі, які не пов'язані з поданням та розглядом відповідної заявки.

Інший довод скаржника полягає у порушенні господарськими судами, на його думку, пункту 10.2.4 Методичних рекомендацій. При цьому поза увагою скаржника залишилося те, що, як вбачається вже з назви цього документа, він має лише рекомендаційний (методичний), а не обов'язковий характер, і притому застосовується знову ж таки у проведенні експертизи заявки на ЗТП, а не у розгляді питань, пов'язаних із застосуванням пункту 3 статті 18 Закону. У "Загальних положеннях" цих Методичних рекомендацій прямо зазначається, що вони не є нормативно-правовим актом і можуть бути застосовані експертами під час проведення експертизи лише як практична допомога в правильному застосуванні окремих положень Закону та Правил.

Безпідставними є й посилання скаржника на порушення господарськими судами пункту 5.5 Науково-методичних рекомендацій у зв'язку з невідповідністю (на думку скаржника) поставленого судом експерту питання цьому пункту. Такої невідповідності зі змісту оскаржуваних судових рішень не вбачається, і Вищий господарський суд України звертає увагу на те, що згаданий пункт Науково-методичних рекомендацій містить, як прямо в ньому зазначено, тільки орієнтовний перелік вирішуваних питань, тобто суд у призначеній судовій експертизі не зв'язаний переліком і змістом таких питань, а користується ними лише як певною методикою (підказкою).

Стосовно доводів касаційної скарги про "порушення господарським судом п. 15.2 постанови Пленуму Вищого господарського суду України" слід відзначити таке. Мається на увазі підпункт 15.2 пункту 15 постанови пленуму Вищого господарського суду України від 23.03.2012 № 4 "Про деякі питання практики призначення судової експертизи", в якому йдеться про можливість призначення у справі повторної судової експертизи. Проте дана постанова пленуму Вищого господарського суду України не містить обов'язкових приписів для господарських судів, а питання призначення повторної експертизи вирішується судом самостійно, за наявності необхідності в цьому (частина четверта статті 42 ГПК України), яка (необхідність) визначається самим судом першої чи апеляційної інстанції з урахуванням з'ясованої ним сукупності обставин конкретної справи.

Не відповідає змістові оскаржуваних судових рішень й твердження скаржника про те, що господарським судом "не оцінено факт наявності в матеріалах справи ухвали Вищого адміністративного суду України від 12.12.2013 по справі № К/9991/7648/12". Натомість у цих рішеннях здійснено відповідну оцінку із зазначенням про те, що предметом розгляду в згаданій адміністративній справі була відмова Державної служби інтелектуальної власності України у видачі свідоцтва України на ЗТП, та адміністративним судом НЕ встановлювалися обставини, які свідчили б про наявність або відсутність підстав для застосування пункту 3 статті 18 у даній господарській справі № 910/28726/14, тим більше, що це було б й неможливо до видачі відповідного свідоцтва.

Не можуть бути прийняті й посилання скаржника на "порушення підсудності, адже вказана справа повинна розглядатися адміністративним судом" (насправді, вочевидь, ідеться не про підсудність, а про підвідомчість справ).

Згідно з положеннями Господарського кодексу України:

- учасниками відносин у сфері господарювання є суб'єкти господарювання, споживачі, органи державної влади та органи місцевого самоврядування, наділені господарською компетенцією, а також громадяни, громадські та інші організації, які виступають засновниками суб'єктів господарювання чи здійснюють щодо них організаційно-господарські повноваження на основі відносин власності (стаття 2);

- під господарською діяльністю у цьому Кодексі розуміється діяльність суб'єктів господарювання у сфері суспільного виробництва, спрямована на виготовлення та реалізацію продукції, виконання робіт чи надання послуг вартісного характеру, що мають цінову визначеність (частина перша статті 3);

- діяльність негосподарюючих суб'єктів, спрямована на створення і підтримання необхідних матеріально-технічних умов їх функціонування, що здійснюється за участі або без участі суб'єктів господарювання, є господарчим забезпеченням діяльності негосподарюючих суб'єктів (частина третя статті 3);

- сферу господарських відносин становлять, зокрема, господарсько-виробничі і організаційно-господарські відносини (частина четверта статті 3);

- господарсько-виробничими є майнові та інші відносини, що виникають між суб'єктами господарювання при безпосередньому здійсненні господарської діяльності (частина п'ята статті 3);

- під організаційно-господарськими відносинами у цьому Кодексі розуміються відносини, що складаються між суб'єктами господарювання та суб'єктами організаційно-господарських повноважень у процесі управління господарською діяльністю (частина шоста статті 3);

- відносини, пов'язані з використанням у господарській діяльності та охороною прав інтелектуальної власності, регулюються цим Кодексом та іншими законами (частина перша статті 154).

Справа з даного спору відповідно до частини першої статті 12 ГПК України (з урахуванням також положення частини четвертої статті 16 цього Кодексу) та з огляду на наведені положення Господарського кодексу України належить до підвідомчості господарських судів. Як зазначено в підпункті 1.3 пункту 1 постанови пленуму Вищого господарського суду України від 17.10.2012 № 12 "Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності", господарським судам підвідомчі справи у спорах, пов'язаних з використанням у господарському обороті об'єктів інтелектуальної власності, коли склад учасників спору відповідає приписам статті 1 ГПК України; до кола підвідомчих господарському суду спорів слід відносити й спори, які, зокрема, стосуються питань права власності на об'єкти інтелектуальної власності, у тому числі свідоцтва, і за своїм характером є цивільно-правовими чи господарсько-правовими й не належать до числа публічно-правових спорів.

При цьому помилковим є твердження скаржника про те, що "зазначені позовні вимоги (в даній справі) жодним чином не спрямовані на ПрАТ "Алеф-Виналь". Натомість, як вбачається з оскаржуваних судових рішень та інших матеріалів справи, позовна вимога про припинення дії Свідоцтва № 109692 якраз і спрямована безпосередньо до названого товариства, оскільки не державний орган (Державна служба інтелектуальної власності України) і не будь-яка інша особа, а саме скаржник був власником цього свідоцтва. При цьому як Позивач, так і скаржник були суб'єктами господарювання та здійснювали господарську діяльність у сфері суспільного виробництва, спрямовану на виготовлення та реалізацію певної продукції (вина) і пов'язану з використанням у ній спірного позначення ("Тамянка"), яке було об'єктом права інтелектуальної власності, тобто відносини між ними були господарсько-виробничими в розумінні наведеного положення частини п'ятої статті 3 Господарського кодексу України.

Що ж до іншої позовної вимоги, спрямованої до названої Державної служби (стосовно зобов'язання внести відповідні зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг), то:

- по-перше, вона, як правильно зазначено попередніми судовими інстанціями, була лише похідною від вимоги про припинення дії свідоцтва на ЗТП;

- по-друге, за змістом цієї вимоги, функції Державної служби інтелектуальної власності України у спірних правовідносинах мали виключно технічно-реєстраційний, а не владно-управлінський характер, названий державний орган не здійснював ніякого владного керування поведінкою інших суб'єктів (учасників) цих правовідносин, які (правовідносини), таким чином, підпадають під ознаки організаційно-господарських у розумінні наведеної частини шостої статті 3 Господарського кодексу України.

Отже, попередні судові інстанції не припустилися помилок (порушень) у визначенні підвідомчості даної справи.

Решта доводів касаційної скарги стосується встановлення обставин справи та оцінки доказів у ній, при тому, що вчинення відповідних процесуальних дій згідно із статтею 1117 ГПК України перебуває поза межами перегляду справи в касаційній інстанції. Водночас скаржником не наведено доводів та не обґрунтовано порушення або неправильне застосування попередніми судовими інстанціями передбачених статтею 43 названого Кодексу правил оцінки доказів.

Визначених процесуальним законом підстав для скасування оскаржуваних судових рішень не вбачається.

Керуючись статтями 1117, 1119, 11111 ГПК України, Вищий господарський суд України

ПОСТАНОВИВ:

Рішення господарського суду міста Києва від 11.04.2016 та постанову Київського апеляційного господарського суду від 05.07.2016 зі справи № 910/28726/14 залишити без змін, а касаційну скаргу приватного акціонерного товариства "Алеф-Виналь" - без задоволення.

Суддя В. Селіваненко

Суддя Б. Львов

Суддя В. Палій