РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22.08.2016Справа №910/6221/16

За позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Металургтранс"

до 1) Державної служби інтелектуальної власності України,

2) Публічного акціонерного товариства "Крюківський вагонобудівний завод",

3) Товариства з обмеженою відповідальністю "Рейл Інвестментс"

про визнання недійсним патенту

Суддя Бондарчук В.В.

Представники:

від позивача: Охромєєв Ю.Г.;

від відповідача-1: Саламов О.В.;

від відповідача-2: Шмельов М.М.; Маначинський О.В.;

від відповідача-3: Гордієнко М.М.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Товариство з обмеженою відповідальністю "Металургтранс" (далі-позивач) звернулося до Господарського суду міста Києва з позовом до Державної служби інтелектуальної власності України, (далі-відповідач-1), Публічного акціонерного товариства "Крюківський вагонобудівний завод", (далі-відповідач-2), Товариства з обмеженою відповідальністю "Рейл Інвестментс" (далі-відповідач-3) про:

1) визнання недійсним патенту України № 31048 на промисловий зразок «Знімний дах вантажного вагона» - від дати публікації відомостей про його видачу;

2) зобов'язання Державної служби інтелектуальної власності внести запис до Державного реєстру патентів на промислові зразки стосовно визнання недійсним вказаного патенту та опублікувати в Офіційному бюлетені «Промислова власність» відомості про визнання недійсним патенту України № 31048 на промисловий зразок «Знімний дах вантажного вагона» від дати публікації відомостей про його видачу.

Позовні вимоги обґрунтовані тим, що патент на промисловий зразок № 31048 «Знімний дах вантажного вагона» не відповідає умовам надання правової охорони, оскільки сукупність суттєвих ознак знімного даху вантажного вагону стала загальнодоступною у світі до дати подання заявки до відповідної установи, а саме до 03.08.2015 та не відповідає умові патентоздатності - новизні.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 07.04.2016 порушено провадження у даній справі, призначено її до розгляду у судовому засіданні на 28.04.2016 за участю представників сторін, яких зобов'язано надати суду певні документи.

28.04.2016 через загальний відділ діловодства суду представник відповідача-2 подав відзив на позов, у якому проти позову заперечує та просить суд відмовити у задоволенні позовних вимог, оскільки промисловий зразок № 31048 відповідача-2 містить сукупність суттєвих ознак, які дозволяють візуально чітко відрізняти його від протиставленого йому виробу позивача, а також повідомляє, що розробка знімних дахів вантажних вагонів не є для відповідача-2 новим видом робіт, а проводилась ним систематично протягом багатьох років, ще до моменту здійснення патентування промислового зразка № 31048 «Знімний дах вантажного вагона», а тому висновки позивача про новизну саме знімного даху, зображення якого опубліковано на веб-сайті http://intermontazh.com, не відповідають фактичним обставинам справи.

У судовому засіданні 28.04.2016 представник відповідача-1 надав відзив на позов, у якому просить суд відмовити у задоволенні позовних вимог, пред'явлених до Державної служби інтелектуальної власності, оскільки патент на промисловий зразок було видано під відповідальність його власника, без гарантії чинності патенту, адже під час проведення експертизи заявки на промисловий зразок, заявлений об'єкт не перевірявся на відповідність умові патентоспроможності - новизні.

Розгляд справи відкладався згідно п.п. 1-2 ст. 77 Господарського процесуального кодексу України.

19.05.2016 через загальний відділ діловодства суду представник відповідача-3 подав відзив на позову заяву, в якому зазначає, що позивачем фактично не підтверджено, що сукупність суттєвих ознак промислового зразка № 31048 була загальновідомою на момент подання заявки.

У судовому засіданні 19.05.2016 представник позивача надав письмові пояснення та клопотання, в якому просив суд призначити у даній справі судову експертизу у сфері інтелектуальної власності та на вирішення якої поставити наступне питання: Чи відповідає промисловий зразок «Знімний дах вантажного вагона» за патентом України № 31048 від 10.12.2015 умові патентоздатності «новизна» відповідно до матеріалів господарської справи № 910/6221/16.

Також, представник позивача надав заяву про забезпечення позову, в якій просив суд:

1) заборонити власнику прав на промисловий зразок «Знімний дах вантажного вагона» за патентом України № 31048 від 10.12.2015 Публічному акціонерному товариству «Крюківський вагонобудівний завод» та Товариству з обмеженою відповідальністю "Рейл Інвестментс" здійснювати дії щодо часткової або повної відмови від прав на промисловий зразок «Знімний дах вантажного вагона» за патентом України № 31048 , повної або часткової передачі прав на прав на промисловий зразок «Знімний дах вантажного вагона» за патентом України № 31048;

3) заборонити Державній службі інтелектуальної власності України вносити до Державного реєстру патентів на промислові зразки відомості про зміни, пов'язані із зміною особи власника прав на промисловий зразок «Знімний дах вантажного вагона» за патентом України № 31048, частковою або повною відмовою від прав на промисловий зразок «Знімний дах вантажного вагона» за патентом України № 31048, а також не реєструвати будь-які договори про передачу прав на промисловий зразок «Знімний дах вантажного вагона» за патентом України № 31048, та ліцензійні договори на використання промислового зразка за вказаним патентом; не здійснювати публікацію будь-яких відомостей щодо зазначеного патенту в офіційному бюлетені «Промислова власність».

Представник відповідача-1 у судовому засіданні 19.05.2016 надав власну редакцію питань для дослідження експертом, а саме:

1. Які з ознак промислового зразка за патентом України № 31048 є суттєвим?

2. Чи стала загальнодоступною у світі сукупність суттєвих ознак промислового зразка «Знімний дах вантажного вагону» за патентом України № 31048 до 03.08.2015 (дата подання заявки № s201501080).

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 19.05.2016 до вирішення спору у справі № 910/6221/16 по суті та набрання рішенням суду законної сили вжито заходи до забезпечення позову, а саме заборонено Публічному акціонерному товариству «Крюківський вагонобудівний завод» та Товариству з обмеженою відповідальністю «Рейл Інвестментс» передавати у будь-який спосіб право власності на промисловий зразок «Знімний дах вантажного вагона» за патентом України № 31048 від 10.12.2015; заборонено Публічному акціонерному товариству «Крюківський вагонобудівний завод» та Товариству з обмеженою відповідальністю "Рейл Інвестментс" відмовлятись у будь-який спосіб повністю чи частково від права власності на промисловий зразок «Знімний дах вантажного вагона» за патентом України № 31048 від 10.12.2015; заборонено Державній службі інтелектуальної власності України здійснювати державну реєстрацію договорів про передачу майнових прав інтелектуальної власності на промисловий зразок «Знімний дах вантажного вагона» за патентом України № 31048 від 10.12.2015; заборонено Державній службі інтелектуальної власності України вносити до Державного реєстру патентів на промислові зразки відомості про зміни, пов'язані зі зміною власника прав на промисловий зразок «Знімний дах вантажного вагона» за патентом України № 31048 від 10.12.2015, частковою або повною відмовою від прав на промисловий зразок «Знімний дах вантажного вагона» за патентом України № 31048.

У судовому засіданні 23.05.2016 представник відповідача-2 надав перелік питань на вирішення судової експертизи, а саме: Які з ознак промислового зразка за патентом України № 31048 є суттєвими? Чи стала загальнодоступною у світі сукупність суттєвих ознак промислового зразка «Знімний дах вантажного вагону» за патентом України № 31048 до 03.08.2015?

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 23.05.2016 у справі № 910/6221/16 призначено судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності та зупинено провадження на час її проведення.

14.07.2016 через відділ діловодства Господарського суду міста Києва від Товариства з обмеженою відповідальністю "Рейл Інвестментс" надійшла заява про відвід експерта, в якій Товариство з обмеженою відповідальністю "Рейл Інвестментс" просило суд відвести судового експерта ОСОБА_6 та доручити проведення судової експертизи № 910/6221/16 Київському науково-дослідному інституту судових експертиз.

Листом від 18.07.2016 № 06-37.1/1455/16 Господарським судом міста Києва витребувано у судового експерта Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності Національної академії правових наук України ОСОБА_6 матеріали справи № 910/6221/16 за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Металургтранс" до 1) Державної служби інтелектуальної власності України, 2) Публічного акціонерного товариства "Крюківський вагонобудівний завод", 3) Товариства з обмеженою відповідальністю "Рейл Інвестментс" про визнання недійсним патенту для вирішення питання про відвід судового експерта.

03.08.2016 матеріали справи № 910/6221/16 надійшли до Господарського суду міста Києва.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 04.08.2016 поновлено провадження у справі № 910/6221/16, розгляд заяви про відвід судовому експерту призначено на 18.08.2016 за участю представників сторін.

04.08.2016 через відділ автоматизованого документообігу суду від судового експерта Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності Національної академії правових наук України ОСОБА_6 надійшов супровідний лист з висновком експерта № 1108 за результатами проведення судової експертизи у сфері інтелектуальної власності від 29.07.2016.

У судовому засіданні 18.08.2016 представник позивача надав заперечення на відвід судового експерта, в якому зазначає, що заява про відвід експерта, була заявлена після початку проведення судової експертизи, а саме 14.07.2016, тобто майже через два місяці після винесення ухвали про призначення судової експертизи, крім того, відповідачаем-2 не надано доказів того, що судовий експерт ОСОБА_6, особисто, прямо чи побічно заінтересований в результаті розгляду господарської справи № 910/6221/16.

У судовому засіданні 18.08.2016 оголошувалась перерва до 22.08.2016 для надання сторонам можливості ознайомитися з матеріалами справи та висновком судового експерта.

22.08.2016 через відділ автоматизованого документообігу суду представник відповідача-3 подав клопотання про призначення повторної експертизи, в якому просить суд призначити повторну судову експертизу для дослідження аналогічних питань, викладених в ухвалі суду від 23.05.2016, при цьому, її проведення доручити Київському науково-дослідному інституту судових експертиз.

У даному судовому засіданні представники ПАТ "Крюківський вагонобудівний завод" та ТОВ "Рейл Інвестментс" підтримали подану заяву про відвід судовому експерту.

Представник Державної служби інтелектуальної власності України заперечив проти задоволення заяви про відвід судовому експерту.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 22.08.2016 у задоволенні заяви ТОВ "Рейл Інвестментс" про відвід судового експерта ОСОБА_6 відмовлено.

Представником ТОВ "Металургтранс" подано заяву про відвід судді Бондарчук В.В. у справі № 910/6221/16.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 22.08.2016 заяву ТОВ "Металургтранс" (позивача) про відвід судді Бондарчук В.В. у справі № 910/6221/16 відхилено.

Представники ПАТ "Крюківський вагонобудівний завод" та ТОВ "Рейл Інвестментс" у судовому засіданні підтримали клопотання про призначення повторної судової експертизи.

Представник ТОВ "Металургтранс" заперечив проти задоволення клопотання про призначення повторної експертизи.

Представник Державної служби інтелектуальної власності України поклався на розсуд суду щодо задоволення клопотання про призначення у справі повторної експертизи.

Розглянувши клопотання відповідача-3 про призначення повторної судової експертизи у справі, суд відзначає наступне.

Відповідно до п. 15.2. постанови Пленуму Вищого господарського суду України від 23 березня 2012 року № 4 «Про деякі питання практики призначення судової експертизи», повторною визнається судова експертиза, у проведенні якої експерт досліджує ті ж самі об'єкти і вирішує ті ж самі питання, які досліджувалися і вирішувалися у первинній судові експертизі. Нові об'єкти на дослідження повторної судової експертизи подаватися не можуть, так само як не можуть ставитися на її вирішення питання, які не розглядалися попередньою експертизою.

Повторна судова експертиза призначається з ініціативи суду або за клопотанням учасників процесу, якщо висновок експерта визнано необґрунтованим чи таким, що суперечить іншим матеріалам справи, або коли він викликає сумнів у його правильності, або за наявності істотного порушення норм, які регламентують порядок призначення і проведення експертизи. Повторну судову експертизу може бути призначено також, якщо є розходження у висновках кількох експертів і їх неможливо усунути шляхом одержання додаткових пояснень експертів у судовому засіданні. Повторну судову експертизу слід доручати іншому експерту (експертам).

Однак у клопотанні ТОВ "Рейл Інвестментс" вказані зауваження до висновку судового експерта № 1108 за результатами проведення судової експертизи у сфері інтелектуальної власності від 29.07.2016, зокрема, порушення строків її проведення, неналежне оформлення висновку та упередженість судового експерта, є необґрунтованими, оскільки наданий висновок є таким, що відповідає поставленим питанням та складений з дотриманням норм, які регламентують порядок призначення і проведення експертизи, відповідно суд не вбачає необхідності у призначенні повторної експертизи для вирішення спору у даній справі, тому відмовляє у задоволенні клопотання відповідача-3.

Також, у даному судовому засіданні представник позивача підтримав заявлені позовні вимоги.

Представники відповідачів-1,2,3 заперечили проти задоволення позовних вимог.

Відповідно до ст. 82 Господарського процесуального кодексу України, рішення у даній справі прийнято у нарадчій кімнаті за результатами оцінки доказів, поданих сторонами та витребуваних судом.

У судовому засіданні 22.08.2016 відповідно до ст. 85 Господарського процесуального кодексу України судом проголошено вступну та резолютивну частини рішення.

Дослідивши матеріали справи, заслухавши пояснення представників сторін, Господарський суд міста Києва

ВСТАНОВИВ:

Публічне акціонерне товариство "Крюківський вагонобудівний завод" та Товариство з обмеженою відповідальністю "Рейл Інвестментс" є власниками патенту України № 31048 на промисловий зразок «Знімний дах вантажного вагона», зареєстрованого Державною службою інтелектуальної власності України на підставі заявки № s201501080 від 03.08.2015, про що 10.12.2015 в офіційному бюлетені «Промислова власність» № 23 здійснено публікацію.

Як стверджує Товариство з обмеженою відповідальністю "Металургтранс", сукупність суттєвих ознак промислового зразка за патентом № 31048 стала загальнодоступною у світі до дати подання заявки відповідачем-2 та відповідачем-3, а саме до 03.08.2015, оскільки позивач здійснює виробництво металоконструкції «Дах напіввагону з'ємний» з 2014 року, який має зовнішній вигляд промислового зразка за патентом № 31048.

Обґрунтовуючи свої вимоги, позивач зазначає, що патент України №31048 на промисловий зразок «Знімний дах вантажного вагона» не відповідає умовам патентоспроможності, оскільки у зареєстрованого промислового зразка відсутня новизна, а наявність патенту на промисловий зразок фактично забороняє позивачеві вільно здійснювати господарську діяльність.

Оцінюючи подані докази та наведені обґрунтування за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і об'єктивному розгляді в судовому засіданні всіх обставин справи в їх сукупності, суд вважає, що позовні вимоги підлягають задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 32 Господарського процесуального кодексу України доказами у справі є будь-які фактичні дані, на підставі яких господарський суд у визначеному законом порядку встановлює наявність чи відсутність обставин, на яких ґрунтуються вимоги і заперечення сторін, а також інші обставини, які мають значення для правильного вирішення господарського спору.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 1 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки» промисловий зразок - результат творчої діяльності людини у галузі художнього конструювання.

Відповідно до частини 1-2 ст. 462 ЦК України, набуття права інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок засвідчується патентом. Обсяг правової охорони визначається формулою винаходу, корисної моделі, сукупністю суттєвих ознак промислового зразка.

Згідно ч. 1 ст. 1 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки», патент - патент України на промисловий зразок.

Статтею 464 ЦК України визначено, що майновими правами інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок є: - право на використання винаходу, корисної моделі, промислового зразка; - виключне право дозволяти використання винаходу, корисної моделі, промислового зразка (видавати ліцензії); - виключне право перешкоджати неправомірному використанню винаходу, корисної моделі, промислового зразка, в тому числі забороняти таке використання; - інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом. Майнові права інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок належать володільцю відповідного патенту, якщо інше не встановлено договором чи законом.

Використанням промислового зразка визнається виготовлення виробу із застосуванням запатентованого промислового зразка, застосування такого виробу, пропонування для продажу, в тому числі через Інтернет, продаж, імпорт (ввезення) та інше введення його в цивільний оборот або зберігання такого виробу в зазначених цілях (ч. 2 ст. 20 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки»).

Відповідно до ч. 1 ст. 5 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки», правова охорона надається промисловому зразку, що не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі та відповідає умовам патентоспроможності.

Частиною 1 та 2 ст. 6 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки», промисловий зразок відповідає умовам патентоспроможності, якщо він є новим. Промисловий зразок визнається новим, якщо сукупність його суттєвих ознак не стала загальнодоступною у світі до дати подання заявки до Установи або, якщо заявлено пріоритет, до дати її пріоритету. Крім того, у процесі встановлення новизни промислового зразка береться до уваги зміст усіх раніше одержаних Установою заявок, за винятком тих, що на зазначену дату вважаються відкликаними, відкликані або за ними Установою прийняті рішення про відмову у видачі патентів і вичерпані можливості оскарження таких рішень.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 23.05.2016 було призначено судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності та на вирішення експерта поставлено питання: «Чи відповідає промисловий зразок "Знімний дах вантажного вагона" за патентом України № 31048 від 10.12.2015 критерію патентоздатності "новизна" (на дату 03.08.2015 подання заявки № s201501080)?».

У висновку №1108 від 29.07.2016 судовим експертом встановлено, що промисловий зразок «Знімний дах вантажного вагона» за патентом України № 31048 від 10.12.2015 не відповідав критерію патентоздатності - «новизна» на 03.08.2015 - дату подання заявки № s201501080.

Таким чином, суд приходить до висновку про відсутність новизни промислового зразка «Знімний дах вантажного вагона» за патентом України №31048, а тому останній не відповідає умовам патентоспроможності, встановленим ст. 6 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки».

Крім того, реєстрацією оспорюваного патенту відповідачі фактично унеможливили вільне здійснення господарської діяльності позивача, чим відповідно порушуються права останнього.

Отже,вВідповідно до ч. 1 ст. 25 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки», патент може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково у разі: - невідповідності запатентованого промислового зразка умовам патентоспроможності, визначеним цим Законом; - наявності у сукупності суттєвих ознак промислового зразка ознак, яких не було у поданій заявці; - видачі патенту внаслідок подання заявки з порушенням прав інших осіб.

Відповідно до ст.ст. 33, 34 Господарського процесуального кодексу України, кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень. Господарський суд приймає тільки ті докази, які мають значення для справи. Обставини справи, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватись іншими засобами доказування.

Підсумовуючи вищевикладене, враховуючи невідповідність запатентованого промислового зразка умовам патентоспроможності, суд приходить до висновку про обґрунтованість вимог позивача, а тому останні підлягають задоволенню.

Отже, судові витрати по сплаті судового збору відповідно ст. 49 Господарського процесуального кодексу України, покладаються на Публічне акціонерне товариство "Крюківський вагонобудівний завод" та Товариство з обмеженою відповідальністю "Рейл Інвестментс".

Керуючись ст.ст. 32, 33, 49, 75, 82-85 Господарського процесуального кодексу України, Господарський суд міста Києва

В И Р І Ш И В:

1. Позовну заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Металургтранс" задовольнити.

2. Визнати недійсним патент України № 31048 на промисловий зразок «Знімний дах вантажного вагона», виданий Публічному акціонерному товариству "Крюківський вагонобудівний завод" та Товариству з обмеженою відповідальністю "Рейл Інвестментс".

3. Зобов'язати Державну службу інтелектуальної власності України внести запис до Державного реєстру патентів на промислові зразки про визнання недійсним патенту України № 31048 на промисловий зразок «Знімний дах вантажного вагона».

4. Зобов'язати Державну службу інтелектуальної власності України опублікувати в офіційному бюлетені «Промислова власність» відомості про визнання недійсним повністю патенту України № 31048 на промисловий зразок «Знімний дах вантажного вагона».

5. Стягнути з Публічного акціонерного товариства "Крюківський вагонобудівний завод" (39621, Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Івана Приходька, буд. 139, ідентифікаційний код - 05763814) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Металургтранс" (49000, м. Дніпро, площа Героїв Майдану, буд. 1, ідентифікаційний код - 33074226) 1 378 (одну тисячу триста сімдесят вісім) грн. 00 коп. - судового збору.

6. Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю "Рейл Інвестментс" (03680, м. Київ, вул. Димитрова, буд. 5, корпус 10-А, ідентифікаційний код - 39195058) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Металургтранс" (49000, м. Дніпро, площа Героїв Майдану, буд. 1, ідентифікаційний код - 33074226) 1 378 (одну тисячу триста сімдесят вісім) грн. 00 коп. - судового збору.

7. Скасувати заходи до забезпечення позову, вжиті ухвалою Господарського суду міста Києва від 19.05.2016 у справі № 910/6221/16.

Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після розгляду справи апеляційним господарським судом.

Повний текст рішення складено: 26.08.2016.

Суддя Бондарчук В.В.