УХВАЛА

22.08.2016Справа № 910/6221/16

За позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Металургтранс"

до 1) Державної служби інтелектуальної власності України,

2) Публічного акціонерного товариства "Крюківський вагонобудівний завод",

3) Товариства з обмеженою відповідальністю "Рейл Інвестментс"

про визнання недійсним патенту

Суддя Бондарчук В.В.

Представники:

від позивача: Охромєєв Ю.Г.;

від відповідача-1: Саламов О.В.;

від відповідача-2: Шмельов М.М.; Маначинський О.В.;

від відповідача-3: Гордієнко М.М.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Товариство з обмеженою відповідальністю "Металургтранс" (далі-позивач) звернулося до Господарського суду міста Києва з позовом до Державної служби інтелектуальної власності України, (далі-відповідач-1), Публічного акціонерного товариства "Крюківський вагонобудівний завод", (далі-відповідач-2), Товариства з обмеженою відповідальністю "Рейл Інвестментс" (далі-відповідач-3) про:

1) визнання недійсним патенту України № 31048 на промисловий зразок «Знімний дах вантажного вагона» - від дати публікації відомостей про його видачу;

2) зобов'язання Державної служби інтелектуальної власності внести запис до Державного реєстру патентів на промислові зразки стосовно визнання недійсним вказаного патенту та опублікувати в Офіційному бюлетені «Промислова власність» відомості про визнання недійсним патенту України № 31048 на промисловий зразок «Знімний дах вантажного вагона» від дати публікації відомостей про його видачу.

Позовні вимоги обґрунтовані тим, що патент на промисловий зразок № 31048 «Знімний дах вантажного вагона» не відповідає умовам надання правової охорони, оскільки сукупність суттєвих ознак знімного даху вантажного вагону стала загальнодоступною у світі до дати подання заявки до відповідної установи, а саме до 03.08.2015 та не відповідає умові патентоздатності - новизні.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 07.04.2016 порушено провадження у даній справі, призначено її до розгляду у судовому засіданні на 28.04.2016 за участю представників сторін, яких зобов'язано надати суду певні документи.

28.04.2016 через загальний відділ діловодства суду представник відповідача-2 подав відзив на позов, у якому проти позову заперечує та просить суд відмовити у задоволенні позовних вимог, оскільки промисловий зразок № 31048 відповідача-2 містить сукупність суттєвих ознак, які дозволяють візуально чітко відрізняти його від протиставленого йому виробу позивача, а також повідомляє, що розробка знімних дахів вантажних вагонів не є для відповідача-2 новим видом робіт, а проводилась ним систематично протягом багатьох років, ще до моменту здійснення патентування промислового зразка № 31048 «Знімний дах вантажного вагона», а тому висновки позивача про новизну саме знімного даху, зображення якого опубліковано на веб-сайті http://intermontazh.com, не відповідають фактичним обставинам справи.

У судовому засіданні 28.04.2016 представник відповідача-1 надав відзив на позов, у якому просить суд відмовити у задоволенні позовних вимог, пред'явлених до Державної служби інтелектуальної власності, оскільки патент на промисловий зразок було видано під відповідальність його власника, без гарантії чинності патенту, адже під час проведення експертизи заявки на промисловий зразок, заявлений об'єкт не перевірявся на відповідність умові патентоспроможності - новизні.

Розгляд справи відкладався згідно п.п. 1-2 ст. 77 Господарського процесуального кодексу України.

19.05.2016 через загальний відділ діловодства суду представник відповідача-3 подав відзив на позову заяву, в якому зазначає, що позивачем фактично не підтверджено, що сукупність суттєвих ознак промислового зразка № 31048 була загальновідомою на момент подання заявки.

У судовому засіданні 19.05.2016 представник позивача надав письмові пояснення та клопотання, в якому просив суд призначити у даній справі судову експертизу у сфері інтелектуальної власності та на вирішення якої поставити наступне питання: Чи відповідає промисловий зразок «Знімний дах вантажного вагона» за патентом України № 31048 від 10.12.2015 умові патентоздатності «новизна» відповідно до матеріалів господарської справи № 910/6221/16.

Також, представник позивача надав заяву про забезпечення позову, в якій просив суд:

1) заборонити власнику прав на промисловий зразок «Знімний дах вантажного вагона» за патентом України № 31048 від 10.12.2015 Публічному акціонерному товариству «Крюківський вагонобудівний завод» та Товариству з обмеженою відповідальністю "Рейл Інвестментс" здійснювати дії щодо часткової або повної відмови від прав на промисловий зразок «Знімний дах вантажного вагона» за патентом України № 31048 , повної або часткової передачі прав на прав на промисловий зразок «Знімний дах вантажного вагона» за патентом України № 31048;

3) заборонити Державній службі інтелектуальної власності України вносити до Державного реєстру патентів на промислові зразки відомості про зміни, пов'язані із зміною особи власника прав на промисловий зразок «Знімний дах вантажного вагона» за патентом України № 31048, частковою або повною відмовою від прав на промисловий зразок «Знімний дах вантажного вагона» за патентом України № 31048, а також не реєструвати будь-які договори про передачу прав на промисловий зразок «Знімний дах вантажного вагона» за патентом України № 31048, та ліцензійні договори на використання промислового зразка за вказаним патентом; не здійснювати публікацію будь-яких відомостей щодо зазначеного патенту в офіційному бюлетені «Промислова власність».

Представник відповідача-1 у судовому засіданні 19.05.2016 надав редакцію питань для дослідження експертом, а саме:

1. Які з ознак промислового зразка за патентом України № 31048 є суттєвим?

2. Чи стала загальнодоступною у світі сукупність суттєвих ознак промислового зразка «Знімний дах вантажного вагону» за патентом України № 31408 до 03.08.2015 (дата подання заявки № s201501080).

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 19.05.2016 до вирішення спору у справі № 910/6221/16 по суті та набрання рішенням суду законної сили вжито заходи до забезпечення позову, а саме заборонено Публічному акціонерному товариству «Крюківський вагонобудівний завод» та Товариству з обмеженою відповідальністю «Рейл Інвестментс» передавати у будь-який спосіб право власності на промисловий зразок «Знімний дах вантажного вагона» за патентом України № 31048 від 10.12.2015; заборонено Публічному акціонерному товариству «Крюківський вагонобудівний завод» та Товариству з обмеженою відповідальністю "Рейл Інвестментс" відмовлятись у будь-який спосіб повністю чи частково від права власності на промисловий зразок «Знімний дах вантажного вагона» за патентом України № 31048 від 10.12.2015; заборонено Державній службі інтелектуальної власності України здійснювати державну реєстрацію договорів про передачу майнових прав інтелектуальної власності на промисловий зразок «Знімний дах вантажного вагона» за патентом України № 31048 від 10.12.2015; заборонено Державній службі інтелектуальної власності України вносити до Державного реєстру патентів на промислові зразки відомості про зміни, пов'язані зі зміною власника прав на промисловий зразок «Знімний дах вантажного вагона» за патентом України № 31048 від 10.12.2015, частковою або повною відмовою від прав на промисловий зразок «Знімний дах вантажного вагона» за патентом України № 31048.

У судовому засіданні 23.05.2016 представник відповідача-2 надав перелік питань на вирішення судової експертизи, а саме: Які з ознак промислового зразка за патентом України № 31048 є суттєвими? Чи стала загальнодоступною у світі сукупність суттєвих ознак промислового зразка «Знімний дах вантажного вагону» за патентом України № 31048 до 03.08.2015?

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 23.05.2016 у справі № 910/6221/16 призначено судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності та зупинено провадження на час її проведення.

14.07.2016 через відділ діловодства Господарського суду міста Києва від Товариства з обмеженою відповідальністю "Рейл Інвестментс" надійшла заява про відвід експерта, в якій Товариство з обмеженою відповідальністю "Рейл Інвестментс" просить суд відвести судового експерта Дорошенка О.Ф. та доручити проведення судової експертизи № 910/6221/16 Київському науково-дослідному інституту судових експертиз.

Листом від 18.07.2016 № 06-37.1/1455/16 Господарським судом міста Києва витребувано у судового експерта Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності Національної академії правових наук України Дорошенка Олександра Федоровича матеріали справи № 910/6221/16 за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Металургтранс" до 1) Державної служби інтелектуальної власності України, 2) Публічного акціонерного товариства "Крюківський вагонобудівний завод", 3) Товариства з обмеженою відповідальністю "Рейл Інвестментс" про визнання недійсним патенту для вирішення питання про відвід судового експерта.

03.08.2016 матеріали справи № 910/6221/16 надійшли до Господарського суду міста Києва.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 04.08.2016 поновлено провадження у справі № 910/6221/16, розгляд заяви про відвід судовому експерту призначено на 18.08.2016 за участю представників сторін.

04.08.2016 через відділ автоматизованого документообігу суду від судового експерта Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності Національної академії правових наук України Дорошенка О.Ф. надійшов супровідний лист з висновком експерта № 1108 за результатами проведення судової експертизи у сфері інтелектуальної власності від 29.07.2016.

У судовому засіданні 18.08.2016 представник позивача надав заперечення на відвід судового експерта, в якому зазначає, що заява про відвід експерта була заявлена після початку проведення судової експертизи, а саме 14.07.2016, тобто майже через два місяці після винесення ухвали про призначення судової експертизи, крім того, відповідачаем-2 не надано доказів того, що судовий експерт Дорошенко О.Ф., особисто, прямо чи побічно заінтересований в результаті розгляду господарського справи № 910/6221/16.

Також, у судовому засіданні 18.08.2016 оголошувалась перерва до 22.08.2016 для надання можливості сторонам ознайомитися з висновком судного експерта.

22.08.2016 через відділ автоматизованого документообігу суду представник відповідача-3 подав клопотання про призначення повторної експертизи, в якому просить суд призначити повторну судову експертизу для дослідження аналогічних питань, викладених в ухвалі суду від 23.05.2016, при цьому, її проведення доручити Київському науково-дослідному інституту судових експертиз.

У даному судовому засіданні представники ПАТ "Крюківський вагонобудівний завод" та ТОВ "Рейл Інвестментс" підтримали подану заяву про відвід судовому експерту.

Представник Державної служби інтелектуальної власності України заперечив проти задоволення заяви про відвід судовому експерту.

В обґрунтування поданої заяви про відвід судовому експерту, ТОВ "Рейл Інвестментс" посилається на те, що до винесення ухвали від 23.05.2016 про призначення у справі № 910/6221/14 судової експертизи, фахівцями Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності Національної академії правових наук України вже проводилося експертне дослідження об'єкту інтелектуальної власності промислового зразка «Знімний дах вантажного вагона» за патентом України № 31048 від 10.12.2015 щодо відповідності промислового зразка умові патентоздатності «новизна», за результатами дослідження підготовлено висновок № 514 від 08.04.2016 за підписом судового експерта Дорошенка О.Ф., у зв'язку з чим ТОВ "Рейл Інвестментс" вважає, що наявність висновку № 514 від 08.04.2016 може вплинути на упередженість судового експерта Дорошенка О.Ф. та інших експертів вищезазначеної установи.

Суд, розглянувши заяву про відвід судовому експерту, дослідивши матеріали справи та оцінивши доводи заявника на предмет їх відповідності нормам права, вважає за необхідне подану заяву відхилити з огляду на наступне.

Так, відповідно до частини 4 статті 41 Господарського процесуального кодексу України, сторони і прокурор, який бере участь в судовому процесі, мають право до початку проведення судової експертизи заявити відвід судовому експерту в порядку та з підстав, зазначених у частинах п'ятій і шостій статті 31 цього Кодексу.

Як вбачається з матеріалів справи, ухвалою Господарського суду міста Києва від 23.05.2016 було призначено у справі № 910/6221/16 судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручено атестованому судовому експерту Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності Національної академії правових наук України Дорошенку Олександру Федоровичу.

Так, супровідним листом від 01.06.2016 № 06-17/195/16 матеріали справи № 910/6221/16 направлено судовому експерту Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності Національної академії правових наук України Дорошенку Олександру Федоровичу для проведення судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності

Пунктом 1.13 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 08.10.98 № 53/5, встановлено, що строк проведення експертизи починається з робочого дня, наступного за днем надходження матеріалів до експертної установи, і закінчується у день складання висновку експерта (повідомлення про неможливість надання висновку). Якщо закінчення встановленого строку проведення експертизи припадає на неробочий день, то днем закінчення строку вважається наступний за ним робочий день.

Однак, Товариство з обмеженою відповідальністю "Рейл Інвестментс" звернулося до суду із заявою про відвід експерта 14.07.2016, тобто майже через два місяці після винесення ухвали про призначення у справі судової експертизи, тобто після початку проведення судової експертизи.

При цьому, відповідно до частини 6 статті 31 ГПК України, відвід судового експерта може бути заявлений з таких підстав:

- експерт особисто, прямо чи побічно заінтересований в результаті розгляду справи,

- експерт є родичем осіб, які беруть участь в судовому процесі,

- з мотивів некомпетентності експерта.

Відповідно до частини 7 вищенаведеної статті ГПК України, відвід повинен бути мотивованим, заявлятись у письмовій формі до початку вирішення спору. Заявляти відвід після цього можна лише у випадку, коли про підставу відводу сторона чи прокурор дізналися після початку розгляду справи по суті.

Питання про відвід вирішується суддею, який виносить з цього приводу ухвалу (ч. 8 ст. 31 ГПК України).

Відповідно до ч. 1 ст. 32 ГПК України, доказами у справі є будь-які фактичні дані, на підставі яких господарський суд у визначеному законом порядку встановлює наявність чи відсутність обставин, на яких ґрунтуються вимоги і заперечення сторін, а також інші обставини, які мають значення для вирішення господарського спору.

Приписами статей 33, 34 ГПК України передбачено, що кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень, докази подаються сторонами та іншими учасниками судового процесу, господарський суд приймає тільки ті докази, які мають значення для справи, обставини справи, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватись іншими засобами доказування.

В ході розгляду заяви Товариства з обмеженою відповідальністю "Рейл Інвестментс" про відвід судового експерта судом встановлено, що відповідачем-3 не було наведено належних і допустимих доказів наявності обставин, що відповідно до положень господарського процесуального законодавства (ч. 6 ст. 31 ГПК України) є підставами для відводу судового експерта, зокрема, на підтвердження упередженості судового експерта Дорошенко О.Ф. при проведенні останнім судової експертизи у справі № 910/6221/16, яка призначена ухвалою суду від 23.05.2016.

Зокрема, суд вважає безпідставними та необґрунтованими обставини, що зазначені у заяві про відвід судового експерта, а саме, що фахівцями Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності Національної академії правових наук України вже проводилося експертне дослідження об'єкту інтелектуальної власності промислового зразка «Знімний дах вантажного вагона» за патентом України № 31048 від 10.12.2015 щодо відповідності промислового зразка умові патентоздатності «новизна», за результатами якого підготовлено висновок № 514 від 08.04.2016 за підписом судового експерта Дорошенка О.Ф., з огляду на наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 41 ГПК України, для роз'яснення питань, що виникають при вирішенні господарського спору і потребують спеціальних знань, господарський суд призначає судову експертизу.

Проведення судової експертизи доручається державним спеціалізованим установам чи безпосередньо особам, які відповідають вимогам, встановленим Законом України "Про судову експертизу" (ч. 3 ст. 41 ГПК України).

Відповідно до статті 1 Закону України "Про судову експертизу" судова експертиза - це дослідження експертом на основі спеціальних знань матеріальних об'єктів, явищ і процесів, які містять інформацію про обставини справи, що перебуває у провадженні органів досудового розслідування чи суду.

Статтею 7 вищенаведеного Закону України визначено, що судово-експертну діяльність здійснюють державні спеціалізовані установи, а також у випадках і на умовах, визначених цим Законом, судові експерти, які не є працівниками зазначених установ.

Згідно статті 4 Закону України "Про судову експертизу", незалежність судового експерта та правильність його висновку забезпечуються:

- процесуальним порядком призначення судового експерта;

- забороною під загрозою передбаченої законом відповідальності втручатися будь-кому в проведення судової експертизи;

- існуванням установ судових експертиз, незалежних від органів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, органів досудового розслідування та суду;

- створенням необхідних умов для діяльності судового експерта, його матеріальним і соціальним забезпеченням;

- кримінальною відповідальністю судового експерта за дачу завідомо неправдивого висновку та відмову без поважних причин від виконання покладених на нього обов'язків;

- можливістю призначення повторної судової експертизи;

- присутністю учасників процесу в передбачених законом випадках під час проведення судової експертизи.

Зі змісту абз. 2 п. 16 постанови Пленуму Вищого господарського суду України, від 23.03.2012 р. № 4 "Про деякі питання практики призначення судової експертизи" вбачається необхідність попередження господарським судом особи, яка проводитиме судову експертизу, про відповідальність, передбачену статтями 384 і 385 Кримінального кодексу України за дачу завідомо неправдивого висновку або відмову дати висновок та за відмову без поважних причин від покладених на неї обов'язків.

Відповідно до пункту 6 резолютивної частини ухвали суду від 23.05.2016, якою призначено судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності у справі № 910/6221/16 та відповідно зупинено провадження, судового експерта Дорошенко О.Ф. згідно ст. 4 Закону України "Про судову експертизу" попереджено про кримінальну відповідальність за статтями 384 та 385 Кримінального кодексу України.

Враховуючи викладене, судом не встановлено обставин, які б свідчили про те, що судовий експерт Дорошенко О.Ф. заінтересований в результаті розгляду справи № 910/6221/16, при цьому останній відповідно до ст. 4 Закону України "Про судову експертизу" попереджений про кримінальну відповідальність за статтями 384 та 385 Кримінального кодексу України, а отже, особисто несе відповідальність за об'єктивність, повноту проведеного дослідження та правильність наданих висновків.

Керуючись ст.ст. 31, 32, 33, 34, 41, 86 Господарського процесуального кодексу України, Господарський суд міста Києва

УХВАЛИВ:

У задоволенні заяви Товариства з обмеженою відповідальністю "Рейл Інвестментс" про відвід судового експерта Дорошенка О.Ф. відмовити.

Суддя Бондарчук В.В.