УХВАЛА

30.08.2016№ 910/32023/15

Господарський суд міста Києва у складі судді Марченко О.В., розглянувши матеріали справи № 910/32023/15

за позовом публічного акціонерного товариства «Завод «Південкабель», м. Харків,

до Державної служби інтелектуальної власності України, м. Київ, та

общества с ограниченной отвественностью «ПО «Энэргокомплект» (товариство з обмеженою відповідальністю «ВО «Енергокомлект»), м. Вітебськ, Республіка Білорусь,

про визнання недійсним патенту України №94518 на корисну модель,

без виклику представників сторін,

ВСТАНОВИВ:

Публічне акціонерне товариство «Завод «Південкабель» (далі - Завод) звернулося до господарського суду міста Києва з позовом про:

- визнання недійсним патенту України №94518 на корисну модель «Одножильний силовий кабель середньої чи високої напруги», власником якого є общество с ограниченной отвественностью «ПО «Энэргокомплект» (товариство з обмеженою відповідальністю «ВО «Енергокомлект», далі - Товариство);

- зобов'язання Державної служби інтелектуальної власності України (далі - Служба) внести відомості до Державного реєстру патентів України стосовно визнання недійсним патенту України №94518.

Позов обґрунтовано невідповідністю корисної моделі «Одножильний силовий кабель середньої чи високої напруги» за патентом України №94518 умові патентоздатності «новизна», визначеній Законом України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» (далі - Закон).

Ухвалою господарського суду міста Києва від 22.12.2015 порушено провадження у справі.

18.04.2016 Товариство подало суду відзив на позовну заяву, в якому заперечило проти задоволення позовних вимог з огляду на таке:

- формула корисної моделі "Одножильний силовий кабель середньої чи високої напруги" за патентом України №94518 є багатоланковою та складається з одного незалежного та п'яти залежних пунктів; при цьому, в наданому позивачем аналізі патентоспроможності даної корисної моделі не зазначено усіх ознак незалежного пункту формули;

- таким чином, щонайменше шість складових незалежного пункту формули корисної моделі відповідають ознакам «новизни», оскільки не є частиною рівня техніки;

- для обґрунтування відсутності ознаки «новизна» у корисної моделі Товариства позивачем використано 6 різних джерел, які містять окремі ознаки корисної моделі, при цьому, жодне з джерел не містить усіх ознак корисної моделі позивача;

- позивачем для обґрунтування відсутності ознаки «новизна» застосовано методику, яка передбачена для визначення ознаки «винахідницький рівень»;

- проте, частиною другою статті 7 Закону не передбачено визначення такої ознаки корисної моделі як «винахідницький рівень», у зв'язку з цим відсутні підстави для застосування «збірного прототипу» для визначення наявності ознаки «новизна» у корисної моделі Товариства;

- окрім застосування «збірного прототипу» для доведення відсутності ознаки «новизна» у корисної моделі відповідача-2 позивачем не надано.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 12.07.2016 у справі №910/32023/15 призначено судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності; на вирішення судової експертизи поставлено таке питання: «чи містяться в матеріалах справи відомості, які свідчать про те, що сукупність суттєвих ознак корисної моделі «Одножильний силовий кабель середньої чи високої напруги» за патентом України №94518 стала загальнодоступною в світі до дати подання обществом с ограниченной отвественностью «ПО «Энэргокомплект» (товариство з обмеженою відповідальністю «ВО «Енергокомлект») заявки № u201409900, а саме до 08.09.2014?»; проведення судової експертизи доручено Науково-дослідному центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності (далі - Центр), та зупинено провадження у справі.

Матеріали справи №910/32023/15 15.07.2016 скеровано до Центру для проведення судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності, призначено ухвалою господарського суду міста Києва від 12.07.2016.

До господарського суду міста Києва 16.08.2016 надійшов лист Центра з клопотанням судового експерта, в якому останній просить суд надати для дослідження оригінал монографії «Силовые кабели из сшитого полиэтилена с увеличенным сроком службы» под ред. Гарри Ортона и Рика Хартлейна, компания Orton Consulting Enginners International, Ванкувер, Канада, перевод на русский язык под ред. П.О. Ганелеса, д.т.н. М.Ю. Шувалова, копія частини якої наявна в матеріалах справи.

Листами від 17.08.2016 суд звернувся до Заводу з проханням подати документи витребувані клопотання судового експерта Центру, а Центр для необхідність забезпечення виконання клопотання судового експерта - надіслати господарському суду міста Києва матеріали справи №910/32023/15 для вирішення питання щодо надання позивачем необхідних документів.

У пункті 11 постанови пленуму Вищого господарського суду України від 23.03.2012 №4 «Про деякі питання практики призначення судової експертизи» зазначено, що згідно з пунктом 2.3.2 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 №53/5, експерту заборонено самостійно збирати матеріали, які підлягають дослідженню, а також вибирати вихідні дані для проведення експертизи, якщо вони відображені в наданих йому матеріалах неоднозначно.

У господарському судочинстві до таких матеріалів відносяться речові та письмові докази. Отже, судового експерта не наділено повноваженнями для пошуку та витребування речових або письмових доказів.

У разі коли для вирішення поставлених перед експертом питань йому необхідні додаткові матеріали (документи, зразки тощо), він з огляду на положення частини четвертої статті 31 Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України) вправі просити господарський суд про їх надання. Водночас законом не передбачено повноважень судового експерта щодо витребування та одержання додаткових матеріалів безпосередньо від учасників судового процесу. Тому господарський суд не може покладати на останніх обов'язок надавати додаткові матеріали безпосередньо експертові на його вимогу.

Клопотання судового експерта про надання додаткових матеріалів розглядається господарським судом після поновлення провадження у справі; за необхідності для розгляду такого клопотання суд може витребувати матеріали справи з експертної установи, а також повідомити учасників судового процесу про час і місце проведення відповідного судового засідання. Після розгляду клопотання провадження у справі знову зупиняється, а матеріали справи, якщо вони витребувалися судом, надсилаються до експертної установи.

У разі повернення експертною установою (експертом) матеріалів справи господарського суду з передбачених чинним законодавством підстав суд поновлює провадження у справі для вирішення питань, пов'язаних з усуненням причин, які потягли за собою таке повернення.

25.08.2016 до суду повернулися матеріали справи №910/32023/15.

Завод 29.08.2016 подав суду оригінал монографії «Силовые кабели из сшитого полиэтилена с увеличенным сроком службы» под ред. Гарри Ортона и Рика Хартлейна, компания Orton Consulting Enginners International, Ванкувер, Канада, перевод на русский язык под ред. П.О. Ганелеса, д.т.н. М.Ю. Шувалова.

З огляду на наведене господарський суд міста Києва вважає за необхідне поновити провадження у справі №910/32023/15 відповідно до статті 79 ГПК України, долучити до матеріалів цієї справи подану позивачем монографію, зупинити провадження у справі і надіслати матеріали останньої до Центру для проведення судової експертизи.

Враховуючи викладене та керуючись статтями 79, 86 ГПК України, господарський суд міста Києва

УХВАЛИВ:

1. Провадження у справі № 910/32023/15 поновити.

2. На виконання вимог судового експерта долучити до матеріалів справи оригінал монографії «Силовые кабели из сшитого полиэтилена с увеличенным сроком службы» под ред. Гарри Ортона и Рика Хартлейна, компания Orton Consulting Enginners International, Ванкувер, Канада, перевод на русский язык под ред. П.О. Ганелеса, д.т.н. М.Ю. Шувалова.

3. Дану ухвалу та матеріали справи №910/32023/15 скерувати Науково-дослідному центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності (01133, м. Київ, бульвар Лесі Українки, буд. 26, оф. 501) для проведення судової експертизи, призначеної ухвалою господарського суду міста Києва від 12.07.2016.

4. Провадження у справі №910/32023/15 зупинити до закінчення проведення судової експертизи.

Суддя О. Марченко