УХВАЛА

19.08.2016 р.Справа № 910/30096/15

За позовом Компанії Novartis AG/Новартіс АГ

до 1) Товариства з обмеженою відповідальністю "ФАРМАЦЕВТИЧНА ГРУПА

"ЗДОРОВ'Я"

2) Державної служби інтелектуальної власності України

про визнання недійсними свідоцтв України на знаки для товарів і послуг та

зобов'язання вчинити дії

Суддя Зеленіна Н.І.

При секретарі судового засідання Ліпіній В.В.,

за участю представників:

від позивача: Нікулеско Д.С. за довіреністю № S1869/2015 від 08.10.2015 р.;

від відповідача-1: Титаренко Ю.П. за довіреністю № б/н від 06.08.2015 р.;

від відповідача-2: Фінагіна В.Б. за довіреністю № 1-8/4356 від 02.06.2015 р.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Компанія Novartis AG/Новартіс АГ звернулась до господарського суду міста Києва з позовною заявою до 1) Товариства з обмеженою відповідальністю "ФАРМАЦЕВТИЧНА ГРУПА "ЗДОРОВ'Я" 2) Державної служби інтелектуальної власності України про визнання недійсними свідоцтв України на знаки для товарів і послуг та зобов'язання вчинити дії.

Позовні вимоги обґрунтовані тим, що зареєстровані за відповідачем знаки для товарів і послуг за Свідоцтвами України на знаки для товарів і послуг №№ 203287, 20390 та 20391, не відповідають умовам надання правової охорони, у зв'язку з наявністю у позивача зареєстрованих знаків для товарів і послуг за Свідоцтвами України №№ 138108 та 191155.

Ухвалами господарського суду міста Києва від 01.12.2016 р. по справі було призначено судову експертизу у сфері інтелектуальної власності, проведення якої доручено Науково - дослідному інституту інтелектуальної власності Національної академії правових наук України, та зупинено провадження у справі до надходження матеріалів з експертної установи.

18.07.2016 р. до господарського суду міста Києва надійшов висновок експертизи та матеріали справи № 910/30096/15.

Ухвалою від 21.07.2016 р. поновлено провадження у справі, розгляд справи призначено на 10.08.2016 р.

10.08.2016 р. від відповідача-1 надійшли пояснення по справі, у яких останній заперечує проти висновку судового експерта та просить суд не приймати його до уваги.

У судовому засіданні 10.08.20016 р. представник позивача подав пояснення по справі з урахуванням висновку експерта та клопотання про долучення доказів до матеріалів справи.

У судовому засіданні 10.08.2016 р. оголошувалась перерва до 19.08.2016 р.

17.08.2016 р. від відповідача-1 надійшло клопотання про призначення у справі повторної судової експертизи, яке обґрунтоване неповним дослідженням судовим експертом обставин набуття розрізняльної здатності знаками для товарів і послуг за Свідоцтвами України №№ 203287, 20390 та 20391.

У судовому засіданні 19.08.2016 р. представник відповідача-1 підтримав клопотання про призначення у справі повторної судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності.

Представник позивача проти задоволення вказаного клопотання повністю заперечив та зазначив, що висновок судового експерта у даній справі являється повним та обґрунтованим.

Представник Державної служби інтелектуальної власності України у судовому засіданні підтримала доводи ввідповідача-1 щодо неналежності висновку експертизи і необхідності призначення у справі повторної судової експертизи, та подала письмові заперечення проти висновку експерта.

Позовні вимоги у даній справі обґрунтовані тим, що зареєстровані за відповідачем знаки для товарів і послуг за Свідоцтвами України на знаки для товарів і послуг №№ 203287, 20390 та 20391, не відповідають умовам надання правової охорони, оскільки являються схожими до ступеню змішування із знаками для товарів і послуг, зареєстрованих за позивачем відповідно до Свідоцтв України №№ 138108 та 191155.

Відповідно до ст. 41 ГПК України, для роз'яснення питань, що виникають при вирішенні господарського спору і потребують спеціальних знань, господарський суд призначає судову експертизу. Учасники судового процесу мають право пропонувати господарському суду питання, які мають бути роз'яснені судовим експертом. Остаточне коло цих питань встановлюється господарським судом в ухвалі. Проведення судової експертизи доручається державним спеціалізованим установам чи безпосередньо особам, які відповідають вимогам, встановленим Законом України «Про судову експертизу». Особа, яка проводить судову експертизу (далі - судовий експерт) користується правами і несе обов'язки, зазначені у статті 31 цього Кодексу. Сторони і прокурор, який бере участь в судовому процесі, мають право до початку проведення судової експертизи заявити відвід судовому експерту в порядку та з підстав, зазначених у частинах п'ятій і шостій статті 31 цього Кодексу.

Статтею 42 Кодексу встановлено, що у випадках недостатньої ясності чи неповноти висновку судового експерта господарський суд може призначити додаткову судову експертизу. При необхідності господарський суд може призначити повторну судову експертизу і доручити її проведення іншому судовому експерту.

Пунктом 9 постанови Пленуму Вищого господарського суду України від 23 березня 2012 року № 4 «Про деякі питання практики призначення судової експертизи» судом роз'яснено, що про призначення судової експертизи виноситься ухвала, в якій, крім відомостей, передбачених частиною другою статті 86 ГПК, зазначаються, зокрема, підстави та мотиви призначення судової експертизи, у тому числі додаткової, повторної, комісійної, комплексної експертизи.

Відповідно до п. 10 вказаної постанови Пленуму, з метою скорочення строків виконання складних за характером та/або багатооб'єктних експертиз можуть створюватися експертні комісії у складі не менш як двох експертів одного напрямку знань (комісійна експертиза) з можливим визначенням в ухвалі про призначення судової експертизи персонального складу такої комісії.

Дослідивши матеріали справи та заслухавши пояснення представників сторін, суд дійшов висновку про необхідність призначення у справі повторної судової експертизи у сфері інтелектуальної власності, з урахуванням заперечень відповідача-1 та Державної служби інтелектуальної власності України щодо необґрунтованості та неповноти висновку судового експерта від 18.07.2016 р. №1088. Проведення експертизи суд вважає за доцільне доручити судовим експертам Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз.

При цьому, з метою скорочення строків виконання експертного дослідження, суд вважає за доцільне доручити проведення судової експертизи експертній комісії у складі не менш як двох експертів одного напрямку знань (комісійна експертиза).

Керуючись ст. ст. 41, 42, 86 Господарського процесуального кодексу України, суд -

УХВАЛИВ:

1. Призначити у справі № 910/30096/15 за позовом Компанії Novartis AG/Новартіс АГ до: 1) Товариства з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична група "Здоров'я" 2) Державної служби інтелектуальної власності України про визнання недійсними свідоцтв України на знаки для товарів і послуг та зобов'язання вчинити дії, повторну судову комісійну експертизу у сфері інтелектуальної власності, проведення якої доручити Харківському науково-дослідному інституту судових експертиз (61077, м. Харків, вул. Золочівська, 8-А).

2. Поставити на вирішення комісії експертів наступні питання:

1) чи є знак для товарів і послуг «Екзо-Дерм/Ekzo-Derm за свідоцтвом України № 203287 схожим настільки, що його можна сплутати, із зареєстрованими знаками для товарів і послуг за свідоцтвами України №№ 138108 та 191155?

2) чи є знак для товарів і послуг «Екзо-Дерм/Ekzo-Derm за свідоцтвом України № 203290 від 10.09.2015 р. схожим настільки, що його можна сплутати, із зареєстрованими знаками для товарів і послуг за свідоцтвами України №№ 138108 та 191155?

3) чи є знак для товарів і послуг «Екзо-Дерм/Ekzo-Derm за свідоцтвом України № 203291 від 10.09.2015 р. схожим настільки, що його можна сплутати, із зареєстрованими знаками для товарів і послуг за свідоцтвами України №№ 138108 та 191155?

4) чи є товари 5 класу МКТП, для яких зареєстровані знаки для товарів і послуг за свідоцтвами України № 203287, 20390 та 20391, такими частими або спорідненими з товарами для яких зареєстровані знаки для товарів і послуг за свідоцтвами України №№ 138108 та 191155?

5) чи можуть знаки для товарів і послуг за свідоцтвами України № 203287, 20390 та 20391, ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар та/або надає послуги, відносно зареєстрованих знаків для товарів і послуг за свідоцтвами України №№ 138108 та 191155?

4. Витрати на проведення експертизи покласти на Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична група "Здоров'я".

5. Зобов'язати Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична група "Здоров'я" попередньо на вимогу експертів оплатити вартість експертизи у повному обсязі.

6. Зобов'язати Компанію Novartis AG/Новартіс АГ, Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична група "Здоров'я" та Державну службу інтелектуальної власності України надати на вимогу експерта необхідні матеріали для проведення експертизи.

7. Попередити експертів про кримінальну відповідальність, передбачену ст. ст. 384, 385 Кримінального кодексу України.

8. Дану ухвалу та матеріали справи № 910/3009615 надіслати до Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз (61077, м. Харків, вул. Золочівська, 8-А).

Дана ухвала являється остаточною і оскарженню не підлягає.

Суддя Н.І. Зеленіна