УХВАЛА

06.09.2016№ 910/15551/16

Господарський суд міста Києва у складі судді Марченко О.В., розглянувши клопотання DIAGEO BRANDS B.V. (Діаджео Брендз Бі.Ві.; далі - Компанія), Амстердам, Нідерланди,

про забезпечення позову

зі справи №910/15551/16

за позовом Компанії

до Державної служби інтелектуальної власності України, м. Київ, та

товариства з обмеженою відповідальністю «Сімферопольський вино-коньячний завод», м. Дніпро,

про визнання торговельних марок добре відомими, визнання недійсними свідоцтв України №206769, №206770, №206771 на знаки для товарів і послуг та припинення порушення прав на торговельні марки,

без виклику представників сторін,

ВСТАНОВИВ:

Компанія звернулася до господарського суду міста Києва з позовом, в якому просить суд:

- визнати знак для товарів і послуг «Johnnie Walker» добре відомим в Україні станом на 17.09.2015 для товарів 33 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі - МКТП) «віскі» стосовно Компанії;

- визнати знак для товарів і послуг «Johnnie Walker Blue Label» добре відомим в Україні станом на 17.09.2015 для товарів 33 класу МКТП «віскі» стосовно Компанії;

- визнати знак для товарів і послуг «Johnnie Walker Red Label» добре відомим в Україні станом на 17.09.2015 для товарів 33 класу МКТП «віскі» стосовно Компанії;

- визнати знак для товарів і послуг «Johnnie Walker Black Label» добре відомим в Україні станом на 17.09.2015 для товарів 33 класу МКТП «віскі» стосовно Компанії;

- визнати знак для товарів і послуг «» добре відомим в Україні станом на 17.09.2015 для товарів 33 класу МКТП «віскі» стосовно Компанії;

- визнати знак для товарів і послуг «» добре відомим в Україні станом на 17.09.2015 для товарів 33 класу МКТП «віскі» стосовно Компанії;

- визнати знак для товарів і послуг «» добре відомим в Україні станом на 17.09.2015 для товарів 33 класу МКТП «віскі» стосовно Компанії;

- визнати повністю недійсним свідоцтво України №206769 на знак для товарів і послуг «» (заявка від 18.09.2015 №m201516076), власником якого є товариство з обмеженою відповідальністю «Сімферопольський вино-коньячний завод» (далі - Товариство);

- зобов'язати Державну службу інтелектуальної власності України (далі - Служба) внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг (далі - Реєстр) стосовно визнання повністю недійсним свідоцтва України №206769 та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені «Промислова власність»;

- визнати повністю недійсним свідоцтво України №206770 на знак для товарів і послуг «» (заявка від 18.09.2015 №m201516079), власником якого є Товариство;

- зобов'язати Службу внести зміни до Реєстру стосовно визнання повністю недійсним свідоцтва України №205770 та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені «Промислова власність»;

- визнати повністю недійсним свідоцтво України №206771 на знак для товарів і послуг «» (заявка від 18.09.2015 №m201516081), власником якого є Товариство;

- зобов'язати Службу внести зміни до Реєстру стосовно визнання повністю недійсним свідоцтва України №205771 та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені «Промислова власність»;

- зобов'язати Товариство припинити порушення прав інтелектуальної власності Компанії на добре відомі торговельні марки «Johnnie Walker», «Johnnie Walker Blue Label», «Johnnie Walker Red Label», «Johnnie Walker Black Label», «»,«»,«»;

- заборонити Товариству використовувати схожі з добре відомими торговельними марками Компанії «Johnnie Walker», «Johnnie Walker Blue Label», «Johnnie Walker Red Label», «Johnnie Walker Black Label», «»,«»,«» позначення «Jack Talker», «Джек Толкер», «Blue Level», «Jack Talker Blue Level», «Джек Толкер Блю Левел», «Red Level», «Jack Talker Red Level», «Джек Толкер Ред Левел», «Black Level», «Jack Talker Black Level», «Джек Толкер Блек Левел» будь-якими шрифтами та алфавітами, словесні та комбіновані, шляхом заборони нанесення їх на пляшки та упаковки напою алкогольного міцного (Ukrainian Whiskye), етикетки напою алкогольного міцного (Ukrainian Whiskye), заборони зберігання напою алкогольного міцного (Ukrainian Whiskye) із зазначеним нанесенням вказаних позначень з метою пропонування для продажу, заборони пропонування для продажу напою алкогольного міцного (Ukrainian Whiskye), заборони продажу напою алкогольного міцного (Ukrainian Whiskye), експорту (вивезення) напою алкогольного міцного (Ukrainian Whiskye), заборони використання схожих позначень «Jack Talker», «Джек Толкер», «Blue Level», «Jack Talker Blue Level», «Джек Толкер Блю Левел», «Red Level», «Jack Talker Red Level», «Джек Толкер Ред Левел», «Black Level», «Jack Talker Black Level», «Джек Толкер Блек Левел» і діловій документації, зокрема, у листах, чеках, посвідченнях якості, в рекламі та в мережі Інтернет, зокрема, на сайті http://svkz.ua, включаючи посилання:

http://svkz.ua/ru/production/,

http://svkz.ua/ru/production/jack_talker,

http://svkz.ua/ua/production/,

http://svkz.ua/en/production/,

http://svkz.ua/ua/production/jack_talker,

http://svkz.ua/en/production/jack_talker;

- зобов'язати Товариство усунути схожі з добре відомими торговельними марками Компанії «Johnnie Walker», «Johnnie Walker Blue Label», «Johnnie Walker Red Label», «Johnnie Walker Black Label», «»,«»,«» словесні та комбіновані позначення «Jack Talker», «Джек Толкер», «Blue Level», «Jack Talker Blue Level», «Джек Толкер Блю Левел», «Red Level», «Jack Talker Red Level», «Джек Толкер Ред Левел», «Black Level», «Jack Talker Black Level», «Джек Толкер Блек Левел» з напоїв алкогольних міцних (Ukrainian Whiskye), з пляшок та етикеток напоїв алкогольних міцних (Ukrainian Whiskye), з ділової документації, зокрема, з листів, чеків, посвідчень якості, реклами та з мережі Інтернет, зокрема, з сайту http://svkz.ua, включаючи посилання:

http://svkz.ua/ru/production/,

http://svkz.ua/ru/production/jack_talker,

http://svkz.ua/ua/production/,

http://svkz.ua/ua/production/jack_talker,

http://svkz.ua/en/production/,

http://svkz.ua/en/production/jack_talker;

- зобов'язати Товариство вилучити з цивільного обороту та знищити напої алкогольні міцні (Ukrainian Whiskye) «Jack Talker Blue Level» («Джек Толкер Блю Левел»), «Jack Talker Red Level» («Джек Толкер Ред Левел»), «Jack Talker Black Level» («Джек Толкер Блек Левел») як такі, що були виготовлені та введені в цивільний оборот з порушенням прав інтелектуальної власності Компанії на добре відомі торговельні марки «Johnnie Walker», «Johnnie Walker Blue Label», «Johnnie Walker Red Label», «Johnnie Walker Black Label», «»,«»,«».

Ухвалою господарського суду міста Києва від 26.08.2016 порушено провадження у справі; розгляд справи призначено на 19.09.2016.

29.08.2016 Компанія подала суду клопотання про забезпечення позову, в якому просить суд забезпечити позов шляхом:

- заборони Товариству до набрання рішенням суду законної сили видавати будь-які ліцензії та передавати повністю або частково права інтелектуальної власності на знаки для товарів і послуг за свідоцтвами України №206769, №206770 та №206771 стосовно всіх товарів 33 класу МКТП будь-яким особам;

- заборони Службі реєструвати будь-які ліцензійні договори та/або договори про передачу права власності на знаки для товарів і послуг за свідоцтвами України №206769, №206770 та №206771 стосовно всіх товарів 33 класу МКТП.

Клопотання мотивовано тим, що невжиття заходів до забезпечення позову призведе до: передання Товариством права власності на знаки для товарів і послуг за свідоцтвами України №206769, №206770 та №206771 будь-яким іншим особам, видання виключної або невиключної ліцензії на використання знаків для товарів і послуг будь-яким іншим особам, що зробить неможливим виконання рішення суду, оскільки на момент винесення судового рішення власниками свідоцтв України №206769, №206770 та №206771 можуть бути інші особи, стосовно яких неможливо буде визнати вказані об'єкти права інтелектуальної власності частково недійсними.

Господарський суд міста Києва, розглянувши клопотання Компанії, вважає за необхідне задовольнити його частково.

Відповідно до статті 66 Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України) господарський суд за заявою сторони, прокурора чи його заступника, який подав позов, або з своєї ініціативи має право вжити передбачених статтею 67 цього Кодексу заходів до забезпечення позову. Забезпечення позову допускається в будь-якій стадії провадження у справі, якщо невжиття таких заходів може утруднити чи зробити неможливим виконання рішення господарського суду.

Згідно з частиною першою статті 67 ГПК України позов забезпечується, зокрема, забороною відповідачеві вчиняти певні дії та забороною іншим особам вчиняти дії, що стосуються предмета спору.

У пункті 1 постанови пленуму Вищого господарського суду України від 26.12.2011 № 16 «Про деякі питання практики застосування заходів до забезпечення позову» зазначено, що у вирішенні питання про забезпечення позову господарський суд має здійснити оцінку обґрунтованості доводів заявника щодо необхідності вжиття відповідних заходів з урахуванням:

розумності, обґрунтованості і адекватності вимог заявника щодо забезпечення позову;

забезпечення збалансованості інтересів сторін, а також інших учасників судового процесу;

наявності зв'язку між конкретним заходом до забезпечення позову і предметом позовної вимоги, зокрема, чи спроможний такий захід забезпечити фактичне виконання судового рішення в разі задоволення позову;

імовірності утруднення виконання або невиконання рішення господарського суду в разі невжиття таких заходів;

запобігання порушенню у зв'язку із вжиттям таких заходів прав та охоронюваних законом інтересів осіб, що не є учасниками даного судового процесу.

Пунктом 7 статті 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» встановлено, що власник свідоцтва може передавати будь-якій особі право власності на знак повністю або відносно частини зазначених у свідоцтві товарів і послуг, на підставі договору. Передача права власності на знак не допускається, якщо вона може стати причиною введення в оману споживача щодо товару і послуги або щодо особи, яка виготовляє товар чи надає послугу.

Відповідно до пункту 2 статті 1114 Цивільного кодексу України факт передання виключних майнових прав інтелектуальної власності, які відповідно до цього Кодексу або іншого закону є чинними після їх державної реєстрації, підлягає державній реєстрації.

Разом з тим, пунктом 2.2 Положення про Державний реєстр свідоцтв України на знаки для товарів і послуг, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 10.10.2002 № 10, встановлено, що реєстр містить такі відомості із зазначенням міжнародних цифрових кодів для ідентифікації бібліографічних даних відповідно до стандарту Всесвітньої організації інтелектуальної власності, зокрема, ім'я або повне найменування та адресу власника (власників) свідоцтва.

У процесі ведення реєстру до нього вносяться відомості, зокрема, щодо зміни, пов'язаної зі зміною особи власника (власників) свідоцтва (пункт 2.3 вказаного Положення).

Отже, передача Товариством прав на знаки для товарів і послуг за свідоцтвами України №206769, №206770 та №206771 призведе до необхідності залучення до участі у справі осіб, прав і інтересів яких стосується вирішення цього спору; неможливості виконання рішення суду у випадку задоволення позову в зв'язку із наявністю нових власників торговельних марок або відсутністю будь-якого власника; а також може зумовити необхідність звернення позивача з іншими позовами для захисту його порушених прав. Вказане свідчить про те, що невжиття заходів забезпечення може у майбутньому утруднити чи зробити неможливим виконання рішення суду.

Виходячи з викладеного, суд вважає, що вжиття заходів забезпечення позову шляхом:

заборони Товариству передавати повністю або частково виключні майнові права інтелектуальної власності на знаки для товарів і послуг за свідоцтвами України №206769, №206770 та №206771 стосовно товарів 33 класу МКТП іншим особам;

заборони Службі вносити зміни до Реєстру стосовно власника знаків для товарів і послуг за свідоцтвами України №206769, №206770 та №206771 стосовно товарів 33 класу МКТП, -

є пов'язаними з предметом спору у справі № 910/15551/16 та спроможні забезпечити фактичне виконання судового рішення у разі задоволення позову.

Згідно з пунктом 1 статті 18 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" власник свідоцтва в будь-який час може відмовитися від нього повністю або частково на підставі заяви, поданої до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності. Зазначена відмова набирає чинності від дати публікації відомостей про це в офіційному бюлетені Установи.

Статтею 22 Закону встановлено, що ніхто інший, крім колишнього власника свідоцтва, не має права на повторну реєстрацію знака протягом трьох років після припинення дії свідоцтва згідно із пунктами 1 - 3 статті 18 цього Закону.

Виходячи з наведеного господарський суд міста Києва вважає за необхідне за власною ініціативою забезпечити позов у тому числі шляхом заборони Товариству відмовлятися від торговельних марок за свідоцтвами України №206769, №206770 та №206771.

Разом з тим, вимоги клопотання стосовно заборони Товариству видавати ліцензії на використання знаків для товарів і послуг за свідоцтвами України №206769, №206770 та №206771, а Службі вносити зміни до Реєстру щодо реєстрації ліцензійних договорів на використання знаків для товарів і послуг за свідоцтвами України №206769, №206770 та №206771 не підлягають задоволенню, оскільки відповідні дії не можуть зашкодити виконанню рішення суду, проте фактично є втручанням у господарську діяльність Товариства.

Відповідно до статті 115 ГПК України рішення, ухвали, постанови господарського суду, що набрали законної сили, є обов'язковими на всій території України і виконуються у порядку, встановленому Законом України «Про виконавче провадження».

Керуючись статтями 66, 67 і 86 ГПК України, господарський суд міста Києва

УХВАЛИВ:

1. Клопотання DIAGEO BRANDS B.V. (Діаджео Брендз Бі.Ві.) про забезпечення позову у справі №910/15551/16 задовольнити частково.

2. Вжити заходи до забезпечення позову шляхом:

- заборони товариству з обмеженою відповідальністю «Сімферопольський вино-коньячний завод» (49000, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Маршала Малиновського, буд. 14-А; ідентифікаційний код 35112619) передавати у будь-який спосіб повністю чи частково право власності на знаки для товарів і послуг за свідоцтвами України №206769, №206770 та №206771 стосовно товарів 33 класу МКТП або ж відмовлятися від наведених свідоцтв;

- заборони Державній службі інтелектуальної власності України (03035, м. Київ, вул. Липківського Василя, 45; ідентифікаційний код 37552556) вносити зміни до Державного реєстру свідоцтв України стосовно власника знаків для товарів і послуг за свідоцтвами України №206769, №206770 та №206771 стосовно товарів 33 класу МКТП.

3. У вжитті решти заходів до забезпечення позову відмовити.

4. Боржниками за даною ухвалою є:

товариство з обмеженою відповідальністю «Сімферопольський вино-коньячний завод» (49000, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Маршала Малиновського, буд. 14-А; ідентифікаційний код 35112619);

Державна служба інтелектуальної власності України (03035, м. Київ, вул. Липківського Василя, 45; ідентифікаційний код 37552556).

5. Стягувачем за даною ухвалою є DIAGEO BRANDS B.V. (Діаджео Брендз Бі.Ві.) (Моленверф 10-12, 1014 БГ Амстердам, Нідерланди (NL); адреса для листування: 01033, м. Київ, вул. Жилянська, 37, патентно-юридична агенція «Дубинський і Ошарова»).

6. Дана ухвала підлягає обов'язковому виконанню на всій території України з моменту її винесення, а саме з 06.09.2016.

7. Строк пред'явлення даної ухвали до виконання складає один рік з моменту її винесення, тобто до 06.09.2017.

Ухвалу може бути оскаржено у встановленому законодавством України порядку.

Суддя О. Марченко