КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"22" серпня 2016 р. Справа№ 910/9529/13

Київський апеляційний господарський суд у складі колегії суддів:

головуючого: Пантелієнка В.О.

суддів: Верховця А.А.

Остапенка О.М.

за участю секретаря Халько В.А.,

та представників:

від позивача - не з'явився,

від відповідача 1 - Ворожбит О.Б. - дов. №2611 від 15.10.2015р.,

Гелетій М.В. - дов. №334 від 03.03.2015р.,

від відповідача 2 - Запорожець Л.Г. дов. №1-8/8566 від 21.11.2014р.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні апеляційну скаргу ТЕСЛА Холдінг а.с.

на рішення господарського суду м. Києва

від 02.09.2015р.

у справі №910/9529/13 (суддя Картавцева Ю.Г.)

за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «Тесла Україна»

до 1. ТЕСЛА Холдінг а.с.

2. Держаної служби інтелектуальної власності України

про дострокове припинення дії на території України міжнародних реєстрацій знаків

ВСТАНОВИВ:

Товариство з обмеженою відповідальністю «Тесла Україна» звернулося до господарського суду м.Києва з позовом до ТЕСЛА Холдінг а.с. (TESLA Holding a.s.) та Державної служби інтелектуальної власності України про дострокове припинення дії на території України міжнародних реєстрацій знаків №№ 504569 та 504571 в частині таких товарів 9 класу МКТП, як: пасивні компоненти, зокрема, резистори, термістори, потенціометри, конденсатори; роз'єми та інші поєднувальні прилади; малопотужні трансформатори; катушки та інші індуктори; вимикачі; захисні елементи; активні компоненти; прилади та деталі з п'єзоелектричної кераміки; магнітні та електромагнітні компоненти.

Рішенням господарського суду м.Києва від 02.09.2015р. у справі №910/9529/13 позовні вимоги задоволено повністю; достроково припинено на території України дію міжнародних реєстрацій знаків №№ 504569 та 504571 в частині таких товарів 9 класу МКТП, як: пасивні компоненти, зокрема, резистори, термістори, потенціометри, конденсатори; роз'єми та інші поєднувальні прилади; малопотужні трансформатори; котушки та інші індуктори; вимикачі; захисні елементи; активні компоненти; прилади та деталі з п'єзоелектричної кераміки; магнітні та електромагнітні компоненти. Зобов'язано Державну службу інтелектуальної власності України повідомити Міжнародне бюро Всесвітньої організації інтелектуальної власності про дострокове припинення на території України дії міжнародних реєстрацій знаків №№ 504569 та 504571 в частині таких товарів 9 класу МКТП, як: пасивні компоненти, зокрема, резистори, термістори, потенціометри, конденсатори; роз'єми та інші поєднувальні прилади; малопотужні трансформатори; катушки та інші індуктори; вимикачі; захисні елементи; активні компоненти; прилади та деталі з п'єзоелектричної кераміки; магнітні та електромагнітні компоненти та зробити публікацію про це в Офіційному бюлетені "Промислова власність". Стягнуто з компанії ТЕСЛА Холдінг а.с./TESLA Holding a.s. на користь ТОВ "Тесла Україна" суму судового збору в розмірі 2 294 грн.

Не погоджуючись з винесеним рішенням, ТЕСЛА Холдінг а.с. подала апеляційну скаргу, в якій просить рішення суду скасувати та прийняте нове рішення, яким відмовити позивачу у задоволенні позову повністю.

Відзиви на апеляційну скаргу не надходили.

Ухвалою Київського апеляційного господарського суду від 28.09.2015р. вказану апеляційну скаргу було прийнято до провадження і розгляд справи призначено на 19.10.2015р.

Колегією суддів у судових засіданнях оголошувались перерви до 02.11.2015р. і 04.11.2015р. відповідно до вимог ст. 77 ГПК України.

Ухвалою Київського апеляційного господарського суду від 04.11.2015р. було призначено судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручено Науково-дослідному центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності (01133, м. Київ, бул. Лесі Українки, 26, офіс 501) та зупинено провадження у справі №910/9529/13 до закінчення експертних досліджень і отримання господарським судом висновку експерта.

Ухвалою Київського апеляційного господарського суду від 14.12.2015р. поновлено апеляційне провадження у справі №910/9529/13 та призначено судове засідання на 11.01.2016р. для розгляду клопотання Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності №756 від 18.11.2015р. про уточнення питання «а», поставленого судом на вирішення експертизи.

Ухвалою Київського апеляційного господарського суду від 11.01.2016р. клопотання Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності про уточнення питання «а» задоволено та уточнено питання «а» відповідно до клопотання експерта. Зупинено провадження у справі №910/9529/13 до закінчення експертних досліджень і отримання господарським судом висновку експерта.

Ухвалою Київського апеляційного господарського суду від 11.07.2016р. поновлено апеляційне провадження у справі №910/9529/13 та призначено судове засідання на 25.07.2016р.

Ухвалою Київського апеляційного господарського суду від 25.07.2016р. розгляд справи № 910/9529/13 відкладено на 22.08.2016р. на підставі ст. 77 ГПК України.

Розглянувши доводи апеляційної скарги, перевіривши матеріали справи, заслухавши пояснення представників відповідача 1 і відповідача 2, дослідивши докази, проаналізувавши на підставі встановлених фактичних обставин справи правильність застосування судом першої інстанції норм законодавства, Київський апеляційний господарський суд вважає, що апеляційна скарга ТЕСЛА Холдінг а.с. підлягає задоволенню з наступних підстав.

З матеріалів справи вбачається, що позивачем з метою реєстрації знаку для товарів і послуг "TESLA" для товарів 9 класу МКТП, а саме прилади та інструменти для передавання, перемикання, перетворювання, акумулювання, регулювання або контролювання електрики, перемикачі, 12.03.2012 р. було подано до відповідача 2 відповідну заявку, в процесі розгляду якої позивача повідомлено про можливу відмову в реєстрації знаку через схожість заявленого на реєстрацію позначення настільки, що його можна сплутати з позначенням "TESLA" за міжнародними реєстраціями №№ 504571, 504569, а також через схожість переліку товарів, заявлених на реєстрацію, з переліком товарів, для яких зареєстровано знаки №№ 504571, 504569.

Згідно ч. 1 ст. 4 Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків від 14.04.1891р., яка набула чинності для України 25.12.1991р. (надалі - Мадридська угода) з дати реєстрації, зробленої в міжнародному бюро, у кожній зацікавленій договірній країні знаку надається така сама охорона, як і у випадку, коли б він був заявлений там безпосередньо.

Відповідно до ст. 5 Мадридської угоди в країнах, де законодавство це передбачає, відомства, проінформовані Міжнародним бюро про реєстрацію знака чи заяви про поширення охорони відповідно до ст. 3 ter мають право заявити, що охорона не може бути надана цьому знаку на їх території. Така відмова може бути зроблена лише на умовах, які відповідно до Паризької конвенції про охорону промислової власності застосовуються до знака, заявленого для національної реєстрації.

Відповідно до ч. 1 ст. 154 Господарського кодексу України відносини, пов'язані з використанням у господарській діяльності та охороною прав інтелектуальної власності, регулюються Господарським кодексом України та іншими законами.

До відносин, пов'язаних з використанням у господарській діяльності прав інтелектуальної власності, застосовуються положення Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, передбачених Господарським кодексом України та іншими законами (ч. 2 ст. 154 ГК України).

Частиною 1 ст. 418 Цивільного кодексу України визначено, що право інтелектуальної власності - це право особи на результат інтелектуальної, творчої діяльності або на інший об'єкт права інтелектуальної власності, визначений Цивільним кодексом України та іншим законом.

Право інтелектуальної власності є непорушним відповідно до ч. 3 ст. 418 ЦК України. Ніхто не може бути позбавлений права інтелектуальної власності чи обмежений у здійсненні, крім випадків, передбачених законом.

До об'єктів права інтелектуальної власності, відповідно до ч. 1 ст. 155 ГК України та ч. 1 ст. 420 ЦК України, зокрема, належать торговельні марки (знаки для товарів і послуг).

Відповідно до ст. 492 ЦК України, торговельною маркою може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень, які придатні для вирізнення товарів (послуг), що виробляються (надаються) однією особою, від товарів (послуг), що виробляються (надаються) іншими особами. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, літери, цифри, зображувальні елементи, комбінації кольорів.

Право інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчується свідоцтвом у випадках і порядку, передбачених законом (ч. 1 ст. 157 ГК України, ч. 1 ст. 494 ЦК України).

Статтею 17 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" на власника свідоцтва покладений обов'язок добросовісно користуватися правами, що випливають із свідоцтва.

Як передбачено ч. 2 ст. 497 ЦК України, чинність майнових прав інтелектуальної власності на торговельну марку може бути припинено достроково за ініціативою особи, якій вони належать, якщо це не суперечить умовам договору, а також в інших випадках, передбачених законом.

Згідно з ч. 4 ст. 18 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", якщо знак не використовується в Україні повністю або щодо частини зазначених у свідоцтві товарів і послуг протягом трьох років від дати публікації відомостей про видачу свідоцтва або від іншої дати після цієї публікації, будь-яка особа має право звернутися до суду із заявою про дострокове припинення дії свідоцтва повністю або частково.

У цьому разі дія свідоцтва може бути припинена повністю або частково лише за умови, що власник свідоцтва не зазначить поважні причини такого невикористання.

При цьому згідно з ч. 4 ст. 18 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" використанням знака власником свідоцтва вважається також використання його іншою особою за умови контролю з боку власника свідоцтва.

Для правильного вирішення спору місцевому суду необхідно було з'ясувати, чи мав місце факт невикористання в Україні торговельних марок "TESLA" за міжнародними реєстраціями №№ 504569, 504571, зареєстрованих для товарів 09 класу МКТП (пасивні компоненти, зокрема, резистори, термістори, потенціометри, конденсатори; роз'єми та інші поєднувальні прилади; малопотужні трансформатори; катушки та інші індуктори; вимикачі; захисні елементи; активні компоненти; прилади та деталі з п'єзоелектричної кераміки; магнітні та електромагнітні компоненти) власником знаків, протягом більше трьох років від дати публікації відомостей про реєстрацію знаків (01.04.1986р.) чи іншої дати, та чи наявні поважні причини такого невикористання.

Відповідно до ч. 4 ст. 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" використанням знаку вважається: нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов'язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення); застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстровано; застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет, у тому числі в доменних іменах. Знак визнається використаним, якщо його застосовано у формі зареєстрованого знака, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованого знака лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності знака.

За змістом ч. 4 ст. 18 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" дія свідоцтва може бути припинена повністю або частково лише за умови, якщо власник свідоцтва не зазначить поважні причини такого невикористання. Такими поважними причинами, зокрема є: обставини, що перешкоджають використанню знака незалежно від волі власника свідоцтва, такі як обмеження імпорту чи інші вимоги до товарів і послуг, встановлені законодавством; можливість введення в оману щодо особи, яка виробляє товари або надає послуги, під час використання знака особою, що звернулася до суду, чи іншою особою щодо товарів і послуг, відносно яких висунута вимога про припинення дії свідоцтва.

Зі змісту спірних правовідносин вбачається, що обов'язок доведення факту використання зареєстрованого знаку, а у разі відсутності такого використання - обов'язок зазначення поважних причин, з яких знак не використовувався, повинен бути покладений на відповідача 1.

Як зазначено у п. 71 Постанови Пленуму Вищого господарського суду України "Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності" від 17 жовтня 2012 року №12, на підтвердження факту використання знака власник свідоцтва має подати суду докази вчинення принаймні деяких дій з числа зазначених у частині четвертій статті 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг"; такими доказами можуть бути, зокрема, примірники товарів, на яких нанесено відповідний знак для товарів і послуг, документи із зображенням знака (каталоги, прайс-листи з пропозиціями щодо надання послуг чи поставки товарів тощо).

Поширення на території України товарів із зображенням знака може бути підтверджено касовими чеками, квитанціями, накладними, іншими документами, що містять інформацію про найменування товару й місце його придбання, а в разі коли власником знака є нерезидент, підтвердженням ввезення товарів в Україну можуть бути митні декларації та інші митні документи.

Докази, які можуть підтвердити використання знака для товарів і послуг, повинні бути, як правило, обмежені трирічним строком до дати звернення позивача до суду.

Саме лише укладення договорів (у тому числі ліцензійних) щодо розпорядження майновими правами на знак для товарів і послуг не може вважатися використанням даного знака. Доказами використання певного позначення у відповідності з укладеним договором можуть виступати, зокрема, договори купівлі-продажу чи поставки товару, на якому розміщено знак, договори про розміщення рекламної продукції про такі товари на відповідних рекламних носіях тощо. Використання позначення може підтверджуватися й фактичними даними про використання його іншою особою за умови контролю з боку власника свідоцтва (доказами такого використання позначення мають бути такі ж документи, як і у випадку, якби власник знака використовував його у власній діяльності).

З матеріалів справи вбачається, що відповідач здійснював використання знаків на території України на підставі: ліцензійного договору з компанією ТЕСЛА БЛАТНА a.c. (TESLA BLATNA a.s.) від 1 січня 2010 року (далі - Ліцензіат-1); ліцензійного договору з компанією АЛЕКСАНДЕР ЕЛЕКТРИК с.р.о (ALEXANDER ELECTRIC s.r.o) від 1 квітня 2012 року (далі - Ліцензіат-2).

Товари на які було нанесено знаки, реалізовувалися Ліцензіатом-1 на території України через ТОВ «Еліт-Україна» (далі - Продавець-1) та Ліцензіатом-2 через ТОВ «Гранд Технолоджис» (далі - Продавець-2).

Відповідно до абз. 5 ст. 18 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (далі - Закон) використанням знака власником свідоцтва вважається також використання його іншою особою за умови контролю з боку власника свідоцтва.

Зокрема ТЕСЛА Холдінг а.с. через Ліцензіата-1 та Ліцензіата-2 здійснював використання знаків стосовно наступного переліку товарів: 1) високовольтні кабелі запалювання; 2) запобіжники; 3) котушки запалювання; 4) автомобільні лампи; 5) резистори; 6) перетворювачі електричної енергії змінного струму; 7) перетворювачі електричної енергії постійного струму.

Відповідачем були надані місцевому суду наступні докази використання знаків щодо вищевказаних товарів, а саме:

високовольтні кабелі запалювання: примірники товарів на які нанесено знаки; нотаріально засвідчені копії інвойсів з перекладом; копії митних декларацій; копії роздруківок з веб-сайту www.elit.ua; копії каталогів продукції «TESLA»;

запобіжники: примірники товарів на які нанесено знаки; нотаріально засвідчені копії інвойсів з перекладом; копії митних декларацій; копії роздруківок з веб-сайту www.elit.ua; копії каталогів продукції «TESLA»;

котушки запалювання: примірники товарів на які нанесено знаки; нотаріально засвідчені копії інвойсів з перекладом; копії митних декларацій; копії сертифікатів відповідності; копії роздруківок з веб-сайту www.elit.ua; копії каталогів продукції «TESLA»;

автомобільні лампи»: примірники товарів на які нанесено знаки; копії роздруківок з веб-сайту www.elit.ua; копії каталогів продукції «TESLA»;

резистори: примірники товарів на які нанесено знаки; копії інвойсів;

перетворювачі електричної енергії змінного струму;

перетворювачі електричної енергії постійного струму: фотографії примірників товарів на яких нанесено знаки; копії роздруківок з веб-сайту www. grandelectronic.com; витяги з друкованих видань в яких рекламувались товари на яких нанесено знаки.

Згідно абзацу 4 пункту 4 ст. 16 Закону використанням знака визнається нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов'язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення); застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстровано; застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет».

Тобто відповідачем 1 були надані місцевому суду усі належні докази використання ним знаків щодо деяких товарів на території України.

У митних деклараціях було відзначено маркування товару та виробника, а саме: торговельна марка TESLA та Виробник: Tesla Blatna a.s. Експорт та імпорт вироблених компанією Tesla Blatna a.s. та позначених Знаками на територію України здійснювались з відома Відповідача-1 та ніколи ним не оспорювались.

Відповідачем 1 також було надано місцевому суду експортні митні декларації та інвойси з відмітками Державної митної служби України, у яких відправником вказано компанію Tesla Blatna a.s. та стоїть штамп компанії Elit CZ, spol. s.r.o., що унеможливлює будь-які твердження щодо відсутності контролю Відповідача над використанням знаків на деяких товарах при їх імпорті на територію України. Інвойси з відмітками митних органів чітко та беззаперечно показують факт транспортування продукції через державний кордон України та направлення їх Ліцензіату-1, який в подальшому їх і реалізовував на території України.

В матеріалах справи містяться каталоги з яких вбачається, що вони викладені російською мовою із посиланням на веб-сайти із українським веб-хостингом: www.elit.ua та www.ecat.eli.ua. які також містять Знаки. Подана у каталогах продукція продавалась на вказаних сайтах та пропонувалась покупцям в Україні. Відповідно до постанови Пленуму ВГСУ №12 від 17.10.2012р. «Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності» застосуванням знаку є також застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет.

З Висновку експерта №250/15 від 04 липня 2016 року за результатами проведення судової експертизи у сфері інтелектуальної власності вбачаться, що: а) Застосування позначення «TESLA» в тексті документів, друкованій продукції, на товарах і їх упаковці, копії та зображення яких міститься в матеріалах справи № 910/9529/13, що датоване не пізніше, ніж три роки від 21.05.2013 р. - дати подання позовної заяви, не змінює відмітність знаків для товарів і послуг за міжнародними реєстраціями № 504569 і № 504571 до таких товарів 9 класу МКТП, як: пасивні компоненти зокрема резистори; роз'єми та інші поєднувальні прилади; котушки та інші індуктори; малопотужні трансформатори.

б) Товари резистори, конденсатори; поєднувальні прилади; котушки; вимикачі; перетворювачі, що марковані знаками для товарів та послуг «TESLA» за .міжнародною реєстрацією № 504569 та 504571, що наведені в тексах документів, друкованій продукції, на товарах і їх упаковці, копії та зображення яких містяться в матеріалах справи № 910/9529/13, що датовані не пізніше, ніж три роки від 21.05.2013 р. - дати подання позовної заяви, належать до товарів 9 класу МКТІТ, як: пасивні компоненти зокрема резистори поєднувальні прилади; малопотужні трансформатори; котушки.

в) Товари, що марковані знаками для товарів та послуг «TESLA» за міжнародними реєстраціями № 504569 та № 504571, що наведені в текстах документів, друкованій продукції, на товарах і їх упаковці, копії та зображення які містяться в матеріалах справи № 910/9529/13, що датовані не пізніше, ніж три роки від 21.05.2013 р. - дати подання позовної заяви, є спорідненими до таких товарів 9 класу МКТП, як: пасивні компоненти зокрема резистори, термістори, потенціометри, конденсатори; роз'єми та інші поєднувальні прилади; малопотужні трансформатори; котушки та інші індуктори; вимикачі; захисні елементи; активні компоненти; прилади та деталі з п'єзоелектричної кераміки, магнітні та електромагнітні компоненти.

Тобто експерт Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності підтвердив, що вищезгадані товари є спорідненими та тотожними.

З матеріалів справи вбачається, що на протязі тридцяти років відповідач 1 продовжує реєстрацію свого свідоцтва і використовує свій знак в різних варіаціях.

Відповідно до статті 33 Господарського процесуального кодексу України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень. Докази подаються сторонами та іншими учасниками судового процесу.

За таких обставин, Київський апеляційний господарський суд вважає, що апеляційна скарга ТЕСЛА Холдінг а.с. підлягає задоволенню, а рішення суду першої інстанції - скасуванню. В задоволенні позовних вимог позивачу необхідно відмовити повністю з наведених вище мотивів, стягнувши з позивача всі понесені відповідачем 1 судові витрати на користь останнього.

Керуючись ст.ст.99, 101, 103, 105 ГПК України, Київський апеляційний господарський суд -

ПОСТАНОВИВ:

Апеляційну скаргу ТЕСЛА Холдінг а.с. задовольнити.

Рішення господарського суду м.Києва від 02.09.2015р. у справі №910/9529/13 - скасувати і постановити нове, яким відмовити ТОВ «Тесла Україна» в позові повністю.

Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю «Тесла Україна» (04116, м.Київ, вул. Василевської Ванди, 18, індент. код 36049779) на користь ТЕСЛА Холдінг а.с./TESLA Holding a.s. (Подебрадска 56/186, 180 66 Прага 9, Глоубьєтин, Чехія (Podebradska 56/186, 180 66 Praha 9, Hloubetin (CZ)) 1339,80 грн. в порядку повернення сплаченого судового збору за подачу апеляційної скарги.

Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю «Тесла Україна» (04116, м.Київ, вул. Василевської Ванди, 18, індент. код 36049779) на користь ТЕСЛА Холдінг а.с./TESLA Holding a.s. (Подебрадска 56/186, 180 66 Прага 9, Глоубьєтин, Чехія (Podebradska 56/186, 180 66 Praha 9, Hloubetin (CZ)) 17740,80 грн. в порядку повернення витрат за проведення судової експертизи.

Справу №910/9529/13 повернути до господарського суду м.Києва, який зобов'язати видати відповідні накази.

Постанова може бути оскаржена в касаційному порядку до Вищого господарського суду України протягом двадцяти днів з дня її прийняття.

Головуючий суддя В.О. Пантелієнко

Судді А.А. Верховець

О.М. Остапенко