УХВАЛА

27.07.2016 р.Справа № 910/11145/16

За позовом Компанії Сігнум Інтернешнл С.а.р.л./Signum International S.a.r.l.

до Товариства з обмеженою відповідальністю "ЄФ Юкрейн"

про припинення порушення прав та зобов'язання вчинити дії

Суддя Зеленіна Н.І.

При секретарі судового засідання Пилипенко В.О.,

за участю представників сторін:

від позивача: Нікулеско Д.С. за довіреністю № б/н від 04.02.2016 р..;

Дубинський М.І. за довіреністю № б/н від 04.02.2016 р..;

від відповідача: не з'явився.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Компанія Сігнум Інтернешнл С.а.р.л./Signum International S.a.r.l. звернулась до господарського суду міста Києва з позовною заявою до Товариства з обмеженою відповідальністю "ЄФ Юкрейн" про припинення порушення прав та зобов'язання вчинити дії.

Ухвалою суду від 21.06.2016 р. порушено провадження у справі, розгляд справи призначено на 13.07.2016р.

13.07.2016 р. через відділ діловодства суду від позивача надійшли додаткові документи по справі.

У судовому засіданні 13.07.2016 р. представник позивача подав клопотання про продовження строку вирішення спору у справі на 15 днів.

Ухвалою від 13.07.2016 р. продовжено строк вирішення спору у справі на 15 днів, розгляд справи відкладено на 27.07.2016 р.

У судовому засіданні 27.07.2016 р. представник позивача подав клопотання про призначення судової експертизи.

Представник відповідача у судове засідання 27.07.52016 р. повторно не з'явився, про причини неявки суд не повідомив, про дату, час та місце розгляду справи повідомлений належним чином.

Розглянувши подане клопотання про призначення у справі судової експертизи, заслухавши пояснення представника позивача та дослідивши матеріали справи, суд встановив наступне.

Позовні вимоги мотивовані тим, що відповідач незаконно використовує торговельні марки позивача у мережі Інтернет, в доменному імені, в фірмовому найменуванні, в рекламуванні та діловій документації.

В обґрунтування заявлених вимог позивач зазначає, що він є власником торговельних марок за міжнародними реєстраціями №№ 622451 та 1151243.

Відповідно до угоди від 18.04.2006 р., укладеної між відповідачем та компанією EF Language Colleges Ltd., яка входить до групи компаній позивача, відповідачу було надано невиключну ліцензію на використання позначення «EF» та інших об'єктів інтелектуальної власності позивача. Дана угода припинила свою дію з 20.05.2010 р., проте, відповідач продовжує використовувати доменне ім'я efukraine.com, та використовує на сайті в мережі Інтернет позначення «EF Ukraine», які схожі до ступеню змішування із позначеннями позивача; змінив фірмове найменування на ТОВ «ЄФ Юкрейн» (EF Ukraine), при цьому надає тотожні та споріднені послуги, для яких зареєстровані торговельні марки позивача.

Відповідно до ст. 41 ГПК України, для роз'яснення питань, що виникають при вирішенні господарського спору і потребують спеціальних знань, господарський суд призначає судову експертизу. Учасники судового процесу мають право пропонувати господарському суду питання, які мають бути роз'яснені судовим експертом. Остаточне коло цих питань встановлюється господарським судом в ухвалі. Проведення судової експертизи доручається державним спеціалізованим установам чи безпосередньо особам, які відповідають вимогам, встановленим Законом України «Про судову експертизу». Особа, яка проводить судову експертизу (далі - судовий експерт) користується правами і несе обов'язки, зазначені у статті 31 цього Кодексу. Сторони і прокурор, який бере участь в судовому процесі, мають право до початку проведення судової експертизи заявити відвід судовому експерту в порядку та з підстав, зазначених у частинах п'ятій і шостій статті 31 цього Кодексу.

Дослідивши матеріали справи, суд встановив, що питання щодо визначення схожості та встановлення факту незаконного використання торговельних марок позивача потребують спеціальних знань, відтак, для їх роз'яснення належить призначити відповідну судову експертизу у сфері інтелектуальної власності, проведення якої належить доручити Науково-дослідному інституту інтелектуальної власності Академії правових наук України.

Враховуючи вищевикладене та керуючись ст. ст. 41, 86 Господарського процесуального кодексу України, суд -

УХВАЛИВ:

1. Призначити у справі № 910/11145/16 за позовом Компанії Сігнум Інтернешнл С.а.р.л./Signum International S.a.r.l. до Товариства з обмеженою відповідальністю "ЄФ Юкрейн" про припинення порушення прав та зобов'язання вчинити дії, судову експертизу у сфері інтелектуальної власності, проведення якої доручити Науково-дослідному інституту інтелектуальної власності Національної академії правових наук України (03680, м. Київ, вул. Боженка, 11, корп. 4, 13 поверх).

2. Поставити на вирішення експерта наступні питання:

1) Чи є назва доменного імені efukraine.com схожою до ступню змішування з торговельною маркою Компанії Сігнум Інтернешнл С.а.р.л./Signum International S.a.r.l. за міжнародною реєстрацією № 622451?

2) Чи є комбіноване позначення «EF Ukraine», словесне позначення на темному фоні «EF Ukraine» та словесне позначення «EF Ukraine», які розміщені на сайті за доменним іменем efukraine.com, схожими до ступеню змішування з торговельними марками Компанії Сігнум Інтернешнл С.а.р.л./Signum International S.a.r.l. за міжнародними реєстраціями №№ 622451 та 1151243?

3) Чи є послуги, які рекламуються та пропонуються до продажу на сайті за доменним іменем efukraine.com, тотожними та/або спорідненими з послугами, стосовно яких надано правову охорону торговельним маркам за міжнародними реєстраціями № 622451, 1151243?

4) Чи є фірмове найменування «Товариство з обмежено відповідальністю «ЄФ Юкрейн» схожим з торговельною маркою за міжнародною реєстрацією № 622451 настільки, що таке позначення і знак можна сплутати?

3. Попередити експерта про кримінальну відповідальність, передбачену ст. ст. 384, 385 Кримінального кодексу України.

4. Витрати на проведення експертизи покласти на позивача.

5. Зобов'язати позивача попередньо на вимогу експерта оплатити вартість експертизи.

6. Зобов'язати позивача та відповідача надати на вимогу експерта необхідні документи для проведення експертизи.

7. Дану ухвалу та матеріали справи № 910/11145/16 надіслати до експертної установи.

Дана ухвала являється остаточною і оскарженню не підлягає.

Суддя Н.І. Зеленіна