РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 910/11005/16 10.08.16 р.

За позовом Публічного акціонерного товариства "СБЄРБАНК РОСІЇ"

до 1) Державної служби інтелектуальної власності України

2) Публічного акціонерного товариства "Державний ощадний банк України"

про визнання свідоцтва України на знак для товарів і послуг № 82116 недійсним

Суддя Зеленіна Н.І.

При секретарі судового засідання Ліпіній В.В.,

за участю представників сторін:

від позивача: Кольченко Ю.М. за довіреністю №99-ДЛТ від 20.06.2016 р.;

від відповідача-1: Фінагіна В.Б. за довіреністю №1-8/4356 від 02.06.2015 р.;

від відповідача-2: Дубинський М.І. за довіреністю №19/3-02 від 04.01.2016 р.;

Огневюк Я.В. за довіреністю №19/3-02 від 14.01.2016 р.;

Кочкарьов С.В. за довіреністю №19/3-02 від 14.01.2016 р.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Публічне акціонерне товариство "СБЄРБАНК РОСІЇ" звернулось до господарського суду міста Києва з позовною заявою до Державної служби інтелектуальної власності України та Публічного акціонерного товариства "Державний ощадний банк України" про визнання свідоцтва України на знак для товарів і послуг № 82116 недійсним.

Ухвалою суду від 15.06.2016 р. порушено провадження у справі, розгляд справи призначено на 30.06.2016 р.

30.06.2016 р. через відділ діловодства суду від позивача надійшли клопотання про долучення документів до матеріалів справи, заява про вжиття заходів до забезпечення позову та клопотання про витребування доказів.

30.06.2016 р. через відділ діловодства суду від відповідача надійшов відзив на позовну заяву.

Ухвалою від 30.06.2016 р. розгляд справи відкладено на 20.07.2016 р.

01.07.2016 р. від відповідача-1 надійшла заява про застосування наслідків спливу строків позовної давності.

20.07.2016 р. від позивача надійшло клопотання про долучення документів до матеріалів справи.

У судовому засіданні 20.07.2016 р. оголошувалась перерва до 02.08.2016 р.

01.08.2016 р. від позивача надійшли письмові пояснення щодо застосування позовної давності, пояснення на відзив відповідача-2 та клопотання про призначення у справі судової експертизи.

У судовому засіданні 02.08.2016 р. представник відповідача-1 подав відзив на позовну заяву.

Представники відповідача-2 подали заперечення щодо призначення судової експертизи та письмові пояснення по справі.

У судовому засіданні 02.08.2016 р. оголошувалась перерва до 10.08.2016 р.

10.08.2016 р. від позивача надійшли пояснення по справі та пропозиції щодо питань, які мають бути роз'яснені судовим експертом.

У судовому засіданні 10.08.2016 р. представники відповідача-2 подали клопотання про долучення документів до матеріалів справи; заперечили проти призначення у даній справі судової експертизи.

Представники відповідача-2 подали пояснення щодо питань, які належить поставити на вирішення експерта, в разі задоволення клопотання позивача та призначення експертизи.

Представник відповідача-1 підтримала позицію Публічного акціонерного товариства "Державний ощадний банк України" щодо недоцільності призначення судової експертизи та подала клопотання щодо питань на судову експертизу, у випадку її призначення.

Представник позивача у судовому засіданні підтримав позовні вимоги.

Представники відповідачів проти задоволення позову заперечили.

Судом встановлено, що у матеріалах справи міститься заява позивача від 30.06.2016 р. про вжиття заходів до забезпечення позову.

Розглянувши вказану заяву, суд встановив наступне.

Забезпечення позову, за своєю правовою природою, є засобом запобігання можливим порушенням майнових прав чи охоронюваних законом інтересів держави, територіальних громад, юридичних або фізичних осіб.

У відповідності до ст. 66 ГПК України, господарський суд за заявою сторони, прокурора чи його заступника, який подав позов, або з своєї ініціативи має право вжити заходів до забезпечення позову. Забезпечення позову допускається в будь-якій стадії провадження у справі, якщо невжиття таких заходів може утруднити чи зробити неможливим виконання рішення господарського суду.

Отже, із змісту зазначеної норми вбачається, що підставою для вжиття заходів до забезпечення позову є достатньо обґрунтоване припущення про те, що невжиття заходів до забезпечення позову у подальшому утруднить або зробить неможливим виконання рішення господарського суду у разі задоволення заявлених вимог.

У вирішенні питання про забезпечення позову господарський суд має здійснити оцінку обґрунтованості доводів заявника щодо необхідності вжиття відповідних заходів з урахуванням такого: розумності, обґрунтованості і адекватності вимог заявника щодо забезпечення позову; забезпечення збалансованості інтересів сторін, а також інших учасників судового процесу; наявності зв'язку між конкретним заходом до забезпечення позову і предметом позовної вимоги, зокрема, чи спроможний такий захід забезпечити фактичне виконання судового рішення в разі задоволення позову; імовірності утруднення виконання або невиконання рішення господарського суду в разі невжиття таких заходів; запобігання порушенню у зв'язку із вжиттям таких заходів прав та охоронюваних законом інтересів осіб, що не є учасниками даного судового процесу. Адекватність заходу до забезпечення позову, що застосовується господарським судом, визначається його відповідністю вимогам, на забезпечення яких він вживається. Оцінка такої відповідності здійснюється господарським судом, зокрема, з урахуванням співвідношення права (інтересу), про захист яких просить заявник, з вартістю майна, на яке вимагається накладення арешту, або майнових наслідків заборони відповідачеві вчиняти певні дії.

Тобто, заявник повинен обґрунтувати причини звернення із заявою про забезпечення позову. З цією метою та з урахуванням загальних вимог, передбачених ст. 33 ГПК України, обов'язковим є подання доказів наявності фактичних обставин, з якими пов'язується застосування певного заходу до забезпечення позову (п. 1.1. інформаційного листа Вищого господарського суду України від 12.12.2006 № 01-8/2776 «Про деякі питання практики забезпечення позову»).

Крім того, розглядаючи заяву про забезпечення позову, суд має з урахуванням доказів, наданих позивачем на підтвердження своїх вимог, пересвідчитися, зокрема, в тому, що між сторонами дійсно виник спір та існує реальна загроза невиконання чи утруднення виконання можливого рішення суду про задоволення позову; з'ясувати обсяг позовних вимог, дані про особу відповідача, а також відповідність виду забезпечення позову, який просить застосувати особа, котра звернулася з такою заявою, позовним вимогам (п. 4 постанови Пленуму Верховного Суду України від 22.12.2006 № 9).

Як вбачається з матеріалів справи, предметом спору у ній являється визнання недійсним свідоцтва України №82116 від 10.09.2007 р. на знак для товарів та послуг, у зв'язку з тим, що він не відповідає умовам правової охорони.

У заяві про вжиття заходів до забезпечення, позивач просить суд заборонити відповідачу-2 відмовлятись від знаку за Свідоцтвом України №82116 від 10.09.2007 р. на знак для товарів та послуг, передавати у будь-який спосіб повністю або частково право власності на такий Знак, а також заборонити Державній службі інтелектуальної власності вносити зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг спірного Свідоцтва та публікувати відповідні зміни в офіційному бюлетені «Промислова власність».

Вимоги про вжиття заходів до забезпечення позову обґрунтовуються тим, що відповідач-2 може в будь-який момент до винесення рішення у справі та/або набрання ним чинності передати право власності на вказаний знак іншій особі на підставі договору, що зробить неможливим виконання рішення суду, якщо воно буде прийнято на користь позивача.

Дослідивши матеріали справи, суд дійшов висновку про те, що позивачем не обґрунтовано та не доведено належними доказами наявність фактичних обставин, з якими пов'язується застосування заходу до забезпечення позову, та що невжиття заходів до забезпечення позову у подальшому утруднить або зробить неможливим виконання рішення господарського суду у разі задоволення заявлених вимог.

Самі лише припущення позивача, не підтверджені жодним доказом, про можливість вчинення відповідачем-2 дій з передачі прав на оспорюване Свідоцтво, не являються доказами реального наміру відповідача-2 щодо вчинення таких дій та, відповідно, не можуть являтись підставами для вжиття заходів до забезпечення позову.

Враховуючи вищевикладене, суд відмовляє у задоволенні заяви про вжиття заходів до забезпечення позову.

Розглянувши клопотання позивача про призначення у справі судової експертизи, суд встановив, що воно не підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Позивач обґрунтовує вказане клопотання необхідністю дослідження питань щодо того, чи являється знак «СБЕРБАНК» за Свідоцтвом України №82116 від 10.09.2007 р. схожим до ступеню змішування (настільки, що його можна сплутати), із фірмовим найменуванням Публічного акціонерного товариства "СБЄРБАНК РОСІЇ" та знаками за міжнародними реєстраціями №№1069810, 1114550, 1117613, 1113875, 1113876, 1116554, 1120118, станом на дату подання заявки m 2006 07492, а саме, 24.05.2006 р.; та чи може вказаний знак ввести в оману щодо особи, яка надає послуги, відносно фірмового найменування Публічного акціонерного товариства "СБЄРБАНК РОСІЇ" та знаків за міжнародними реєстраціями №№1069810, 1114550, 1117613, 1113875, 1113876, 1116554, 1120118, станом на дату подання заявки m 2006 07492, а саме, 24.05.2006 р.

Відповідно до ст. 41 ГПК України, для роз'яснення питань, що виникають при вирішенні господарського спору і потребують спеціальних знань, господарський суд призначає судову експертизу.

Постановою Пленуму Вищого господарського суду України від 23.03.2012 №5 «Про деякі питання практики призначення судових експертиз у правах зі спорів, пов'язаних із захистом права інтелектуальної власності» судам роз'яснено, що судова експертиза повинна призначатися тільки для встановлення фактичних даних, що входять до предмета доказування у справі, і не може стосуватися тлумачення і застосування правових норм. Отже, господарські суди не повинні порушувати перед судовим експертом питання суто правового характеру, які мають вирішуватися самим судом. Угодою про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності (ТРІПС), яка зі вступом України до Світової організації торгівлі з 16.05.2008 є частиною національного законодавства України, передбачено, що процедури, які стосуються захисту прав інтелектуальної власності, не повинні бути безпідставно ускладнені або вартість їх здійснення не повинна бути високою або супроводжуватися значними матеріальними затратами, містити безпідставні часові обмеження або невиправдані затримки (частина друга статті 41). З огляду на зазначені приписи важливим є дотримання господарськими судами норм чинного законодавства щодо порядку призначення і проведення судових експертиз, у зв'язку з чим судам необхідно мати на увазі таке. Питання про призначення судової експертизи повинно вирішуватися лише після ґрунтовного вивчення обставин справи і доводів сторін щодо дійсної необхідності такого призначення. З урахуванням конкретних обставин справи та у разі, коли знань судді достатньо для з'ясування обставин справи, пов'язаної із захистом прав інтелектуальної власності, можливе вирішення суддею (суддями) питань, які виникають у розгляді справи, з позиції споживача без призначення судової експертизи. Неприпустимо ставити перед судовими експертами питання, які випливають із застосування до спірних правовідносин норм законодавства, що регулює захист права інтелектуальної власності, і вирішення яких віднесено до компетенції суду, зокрема, про правову оцінку дій сторін тощо. (п. п. 1.3., 1.4. постанови Пленуму).

Дослідивши матеріали справи, суд встановив, що зібраних сторонами доказів та знань судді достатньо для з'ясування обставин даної справи, та вирішення питань, які виникають у розгляді справи, без призначення судової експертизи.

У зв'язку з викладеним, суд не вбачає підстав для призначення у справі судової експертизи та відмовляє у задоволенні відповідного клопотання.

У судовому засіданні 10.08.2016 р. оголошено вступну та резолютивну частини рішення.

Дослідивши наявні в справі матеріали, заслухавши пояснення представників сторін, всебічно і повно з'ясувавши всі фактичні дані, на яких ґрунтуються позовні вимоги та заперечення, об'єктивно оцінивши докази, які мають значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, суд встановив наступне.

Державною службою інтелектуальної власності України (відповідач-1) зареєстровано за Публічним акціонерним товариством «Державний ощадний банк України» (відповідач-2) знак «Сбербанк» за заявкою від 24.05.2006р. № m200607492 для послуг 36 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг (МКТП), а саме: «страхування; фінансова діяльність; кредитно-грошові операції; операції з нерухомістю; всі послуги, що включені до 36 класу», про що видано Свідоцтво України на знак для товарів і послуг № 82116 від 10.09.2007 р. (дата публікації відомостей про видачу свідоцтва - 10.09.2007 р.).

Вказане підтверджується Випискою з Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг, наявною у матеріалах справи.

Предметом спору у даній справі є вимоги позивача - Публічного акціонерного товариства «Сбербанк Росії» (російською мовою Публичное акционерное общество «Сбербанк России», яке являється юридичною особою за законодавством Російської Федерації) про визнання недійсним оспорюваного Свідоцтва № 82116 від 10.09.2007 р., з підстав, передбачених п. п. «а» та «в» ч. 1 ст. 19 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг».

Обґрунтовуючи заявлені вимоги, позивач вказує наступне:

- знак «Сбербанк» за свідоцтвом України № 82116 від 10.09.2007р. є схожим настільки, що його можна сплутати із фірмовим найменуванням, що відоме в Україні, і належить позивачу, який одержав право на нього до дати подання заявки 24.05.2006р. на знак за свідоцтвом щодо таких же або споріднених з ними послуг 36 класу МКТП;

- свідоцтво України на знак № 82116 від 10.09.2007р. було видано внаслідок подання заявки на знак з порушенням прав позивача на комерційне найменування;

- знак «Сбербанк» за свідоцтвом України № 82116 від 10.09.2007р. виданий ПАТ «Державний ощадний банк України» може ввести в оману щодо особи, яка надає послуги 36 класу МКТП.

Відповідно до ст. ст. 15, 16 Цивільного кодексу України, кожна особа має право на захист свого цивільного права у разі його порушення, невизнання або оспорювання. Кожна особа має право на захист свого інтересу, який не суперечить загальним засадам цивільного законодавства. Кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого особистого немайнового або майнового права та інтересу.

Виходячи з положень ч. 1 ст. 19 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» свідоцтво може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково, зокрема, у разі:

а) невідповідності зареєстрованого знака умовам надання правової охорони;

в) видачі свідоцтва внаслідок подання заявки з порушенням прав інших осіб.

Згідно приписів п. 63 постанови Пленуму Вищого господарського суду України від 17.10.2012р. № 12 «Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності»:

- порушенням прав на знак, зокрема, визнається введення в цивільний оборот позначень, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати із: знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім'я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг; знаками інших осіб, якщо ці знаки охороняються без реєстрації на підставі міжнародних договорів, учасником яких є Україна, зокрема знаками, визнаними добре відомими відповідно до статті 6 bis Паризької конвенції про охорону промислової власності; фірмовими найменуваннями, що відомі в Україні і належать іншим особам, які одержали право на них до дати подання заявки щодо таких же або споріднених з ними товарів і послуг; кваліфікованими зазначеннями походження товарів.

Відповідно до абзацу п'ятого пункту 3 Постанови Верховної Ради України від 23.12.1993р. № 3771-XII «Про введення в дію Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» свідоцтво України може бути визнано недійсним у разі невідповідності знака умовам його реєстрації, визначеним законодавством, що діяло на дату подання заявки.

Датою подання заявки на реєстрацію знаку № 82116 від 10.09.2007р. є 24.05.2006р., що підтверджено випискою з Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг, у зв'язку з чим, оцінка відповідності зареєстрованих позначень умовам надання правової охорони має здійснюватись судом на вказану дату, тобто згідно із законодавством, що було чинним на дату подання заявки (п. 62 постанови Пленуму ВСУ № 12 від 17.10.2012р.).

Частиною третьою ст. 159 Господарського кодексу України визначено, що правовій охороні підлягає як повне, так і скорочене комерційне найменування суб'єкта господарювання, якщо воно фактично використовується ним у господарському обігу.

Статтею 8 Паризької конвенції про охорону промислової власності від 20.03.1883р. передбачено, що фірмове найменування охороняється в усіх країнах Союзу без обов'язкового подання заявки чи реєстрації і незалежно від того, чи є воно частиною товарного знака.

За змістом частини другої статті 489 Цивільного кодексу України право інтелектуальної власності на комерційне найменування є чинним з моменту першого використання цього найменування та охороняється без обов'язкового подання заявки на нього чи його реєстрації і незалежно від того, є чи не є комерційне найменування частиною торговельної марки.

Водночас відповідно до приписів пункту 1 статті 5 Закону «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» правова охорона надається знаку, який не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі та на який не поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони, встановлені цим Законом.

Згідно ж з пунктом 3 статті 6 цього Закону не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати, зокрема, з фірмовими найменуваннями, що відомі в Україні і належать іншим особам, які одержали право на них до дати подання до Установи заявки щодо таких же або споріднених з ними товарів і послуг.

Аналіз наведених положень законодавства дає підстави для висновку про те, що товарний знак, який є тотожним або схожим до ступеня змішування з фірмовим найменуванням іншої юридичної особи, є неохороноспроможним, а тому, з огляду на припис статті 19 Закону у разі невідповідності зареєстрованого знака умовам надання правової охорони свідоцтво може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково (п. 6 Оглядового листа ВГСУ від 17.04.2006р. № 01-8/847).

Матеріалами справи підтверджено, що станом на 24.05.2006 р. позивачем використовувалось повне фірмове найменування «Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации» (открытое акционерное общество) та скорочене фірмове найменування «Сбербанк России ОАО».

Позначення вважається схожим настільки, що його можна сплутати з іншим позначенням, якщо воно асоціюється з ним вцілому, незважаючи на окрему різницю елементів (п. 4.3.2.4 Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, затверджені наказом Держпатенту України № 116 від 28.07.1995р.).

Судом встановлено, що позначення згідно зареєстрованого за відповідачем-2 знаком на підставі Свідоцтва України № 82116 від 10.09.2007р. - «Сбербанк» є тотожним у словесному позначенні із частиною скороченого фірмового найменування позивача: «Сбербанк Росии ОАО» згідно п. 1.2 Статуту, який затверджено 24.06.2005р. та погоджено Московським головним територіальним управлінням Центрального банку Російської Федерації 13.09.2005р. із внесенням запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб Російської Федерації, тобто є схожими настільки, що їх можна сплутати.

При цьому, суд зазначає, що встановлення факту такої схожості (тотожності) не потребує будь-яких спеціальних знань та являється очевидним.

Спірний знак зареєстровано для послуг 36 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг (МКТП), а саме: «страхування; фінансова діяльність; кредитно-грошові операції; операції з нерухомістю; всі послуги, що включені до 36 класу», при чому позивач надає такі ж послуги, що беззаперечно підтверджується наявними у матеріалах справи документами (в т.ч. статутними документами позивача).

Так, про діяльність позивача на ринку надання банківських послуг із використанням фірмового найменування «Сбербанк России ОАО» саме до дати подання відповідачем заявки згідно оскаржуваного свідоцтва № 82116 (24.05.2006р.) свідчать надані до справи інформаційні довідки позивача:

- із відомостями щодо найменування позивача у період з 26.09.1996р., відомостями щодо положень статуту позивача із внесеними до нього змінами (зареєстровані 26.09.1996р., 13.09.2005р.);

- із відомостями щодо ліцензій, виданих позивачу за період з 26.09.1996р. по 24.05.2006р..

При цьому, доводи відповідачів щодо відсутності доказів здійснення позивачем на території України станом на дату подання заявки, діяльності у сфері надання банківських та страхових послуг (послуг 36 класу МКТП), не мають правового значення при застосуванні обмежень встановлених пунктом 3 статті 6 Закону «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», оскільки:

- правова охорона фірмового найменування не обмежується територією країни походження;

- чинне законодавство не пов'язує надання правової охорони фірмовому найменуванню іноземного підприємства із обов'язковим здійсненням ним підприємницької діяльності в Україні;

- правове значення в даному випадку має лише відомість (без обмеження факторів, які на це вплинули) в Україні цього фірмового найменування;

- чинне законодавство не передбачає окремого (у кожній країні) набуття права інтелектуальної власності на фірмове найменування.

Вказана позиція щодо застосування норм права викладалась і Вищим господарським судом України (постанова у справі № 39/124 від 01.12.2015р.), а виходячи з правового регулювання охорони фірмового найменування встановленого міжнародними договорами, відсутність банківської ліцензії та невикористання фірмового найменування для надання послуг на території України не свідчить про невідомість цього фірмового найменування на території України.

Доводи позивача щодо відомості його фірмового найменування в Україні, зокрема стосовно таких же товарів і послуг у сфері банківської діяльності (віднесених до 36 класу МКТП) підтверджені матеріалами справи, та, зокрема, встановлені у дослідженні ТОВ «Агентство корпоративних новин» від 13.05.2016 р., у висновку № 1/06 експертного дослідження об'єктів інтелектуальної власності, та не спростовані будь-якими доказами відповідачами.

Як вбачається з матеріалів справи, дослідження було проведене ТОВ «Агентство корпоративних новин» за період січень-травень 2006р. на підставі аналізу статей в українських засобах масової інформації, в яких, в тому числі використовувалось позначення з відрізняльною частиною «Сбербанк России».

Відповідачами належних доказів на спростування досліджуваних публікацій суду надано не було, як і не було спростовано висновок про те, що всі виявлені в рамках проведеного дослідження згадування слова «Сбербанк» відносяться виключно до позивача.

Щодо вказаних обставин судом враховано також посилання позивача на відомість його фірмового найменування відповідачу-2 ще до моменту подання заявки на реєстрацію знаку (24.05.2006р.), що підтверджено змістом статті «ІНФОРМАЦІЯ_1» від ІНФОРМАЦІЯ_2, надрукованої в журналі «Кореспондент», де вміщено коментар першого заступника голови правління Ощадбанку України ОСОБА_8.

Коментарі та публікації щодо виходу на ринок банківських послуг України банківської установи, якою активно здійснюється діяльність у цій сфері, свідчать про відомість в Україні фірмового найменування позивача, про асоціації його фірмового найменування з його діяльністю у банківському секторі економіки.

Не спростованим відповідачами є також висновок експертного дослідження № 1/06 (складений 01.07.2016 р. судовим експертом Петренко С.А. на замовлення позивача) у відношенні встановлення факту, що знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 82116 був таким, що може ввести в оману щодо особи, яка надає послугу 36 класу МКТП, а саме щодо Сбербанку Росії ВАТ станом на 24.05.2006р., оскільки для пересічного споживача, позначення за свідоцтвом України на знак для товарів і послуг № 82116 Сбербанк сприймається як позначення банківської установи позивача, яким станом на 24.05.2006р. активно здійснювалась діяльність на ринку банківських послуг.

У той же час, судом відхиляються посилання позивача на положення п. 2 ст. 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» з огляду на недоведеність підстав для їх застосування у спірних відносинах, з огляду на наступне.

За приписами абзацу п'ятого пункту 2 статті 6 Закону «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», згідно з цим законом не можуть одержати правову охорону позначення, які є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу.

Відповідно до пункту 4.3.1.9 Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, затверджені наказом Держпатенту України № 116 від 28.07.1995р. до позначень, що є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу, відносяться позначення, які породжують у свідомості споживача асоціації, пов'язані з певною якістю, географічним походженням товарів або послуг або з певним виробником, які насправді не відповідають дійсності; позначення може бути визнане оманливим або таким, що здатне вводити в оману, коли є очевидним, що воно в процесі використання як знака не виключає небезпеку введення в оману споживача.

Абзацом третім пункту 3 статті 6 Закону «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» передбачено, що не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати із фірмовими найменуваннями, що відомі в Україні і належать іншим особам, які одержали право на них до дати подання до Установи заявки щодо таких же або споріднених з ними товарів і послуг.

Обставини, зазначені в абзаці п'ятому пункту другого статті 6 Закону «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» та в абзаці третьому пункту 3 цієї ж статті Закону, є самостійними підставами для відмови в наданні правової охорони.

При цьому, наведений припис абзацу п'ятого пункту другого статті 6 Закону «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» є абсолютним критерієм для відмови в наданні правової охорони та стосується виключно змісту самого заявленого на реєстрацію позначення (його власної видимої оманливості), тоді як можливість сплутування з іншими позначеннями, як відносний критерій та наслідки цього (зокрема, щодо можливості введення в оману) мають правове значення при застосуванні пункту 3 статті 6 та пункту 5 статті 16 Закону «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг».

Таким чином, виходячи із встановлених обставин справи, для правильного застосування абзацу третього пункту 3 статті 6 та пункту 5 статті 16 Закону «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» не має правового значення правильність визначення споживачами особи, яка виробляє відповідні товари чи надає певні послуги, - значення має сама можливість сплутування спірних позначень (зареєстрованого знаку та позначення фірмового найменування, що використовується), а також сама можливість введення в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги.

Схожість знаку «Сбербанк» за свідоцтвом України № 82116 із фірмовим найменуванням позивача (Сбербанк России ОАО), яке ним використовувалось на дату подання заявки (24.05.2006р.) та отримало правову охорону в силу положень ст. 8 Паризької конвенції про охорону промислової власності від 20.03.1883р. свідчить про видачу спірного свідоцтва з порушенням прав позивача на фірмове (комерційне) найменування та про невідповідність зареєстрованого знака умовам надання правової охорони.

З огляду на доведеність факту відомості фірмового найменування позивача в Україні та отримання права на його використання до дати подання відповідачем заявки на знак для товарів та послуг щодо таких же товарів і послуг, у даному випадку наявні підстави, визначені п. п. а), в) ч. 1 ст. 19 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», для визнання недійсним свідоцтва України № 82116 від 10.09.2007 р.

Відповідно до визначених ч. 1 ст. 2 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» повноважень відповідача-1 у сфері охорони прав на знаки для товарів і послуг, останнім забезпечується опублікування офіційних відомостей про знаки для товарів і послуг.

Згідно п. 2.3 Положення про Державний реєстр свідоцтв України на знаки для товарів і послуг, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 10 січня 2002 року № 10, у процесі ведення реєстру до нього вносяться відомості, зокрема щодо визнання свідоцтва недійсним повністю або частково.

Відповідно до пункту 2.4 Положення, підставою для внесення відомостей до реєстру є рішення Державної служби; рішення судових органів; клопотання або заява власника (власників) свідоцтва.

З урахуванням покладених на відповідача-1 повноважень, являються обґрунтованими та такими, що підлягають задоволенню, позовні вимоги в частині зобов'язання відповідача-1 внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг у частині визнання недійсним свідоцтва України № 82116 від 10.09.2007р. та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені «Промислова власність».

Судом також встановлено, що у матеріалах справи міститься заява про застосування наслідків спливу строків позовної давності, яка мотивована пропущенням загального строку позовної давності, з дати реєстрації оспорюваного Знака та публікації відповідних відомостей.

Статтями ст. ст. 256, 257 Цивільного кодексу України визначено, що позовна давність - це строк, у межах якого особа може звернутися до суду з вимогою про захист свого цивільного права або інтересу. Загальна позовна давність встановлюється тривалістю у три роки.

Приписами статті 261 Кодексу встановлено, що перебіг позовної давності починається від дня, коли особа довідалася або могла довідатися про порушення свого права або про особу, яка його порушила.

Згідно зі ст. 267 ЦК України, заява про захист цивільного права або інтересу має бути прийнята судом до розгляду незалежно від спливу позовної давності. Позовна давність застосовується судом лише за заявою сторони у спорі, зробленою до винесення ним рішення. Сплив позовної давності, про застосування якої заявлено стороною у спорі, є підставою для відмови у позові.

Суд відзначає, що у даному спорі порушені права позивача, на захист яких подано позов, пов'язуються з особами відповідачів та видачею свідоцтва України № 82116 від 10.09.2007 р.

Як вбачається з поданої відповідачем-2 заяви, інформація щодо видачі оспорюваного свідоцтва України № 82116 від 10.09.2007р. могла бути відомою позивачу з моменту отримання попередньої часткової відмови у поширенні його міжнародних реєстрацій № 1116554 - 21.03.2013р., та № 1120118 - 02.05.2013р., на території України.

Відповідно до положень Загальної інструкції до Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків (п. ііі ч. 1 Правила 32 Інструкції) і Протоколу до цієї Угоди (станом на 01.01.2013р.): Міжнародне бюро публікує в бюлетені відповідні дані, що стосуються:

(ііі) попередніх відмов в охороні, про які зроблено запис відповідно до правила 17 (4), із вказівкою того, чи стосується відмова всіх товарів і послуг чи лише деяких з них, але без вказівки відповідних товарів і послуг і без вказівки мотивів відмови, заяв та інформації, про які зроблено запис відповідно до правила 18bis(2) s 18ter(5).

Таким чином, суд погоджується з доводами позивача про те, що про порушення своїх прав відповідачами, у зв'язку з видачею свідоцтва № 82116, позивач міг дізнатись безпосередньо при отриманні повідомлення про попередню часткову відмову у поширенні його міжнародних реєстрацій № 1116554, № 1120118 на території України, а у момент публікації відомостей про попередню часткову відмову в наданні правової охорони в Україні за міжнародними реєстраціями № 1116554 та 1120118 в бюлетені Міжнародного бюро позивач не міг отримати інформацію про мотиви відмови, про товари і послуги за класами МКТП, за якими було відмовлено у наданні правової охорони; про наявність зареєстрованого в Україні в 36 класі МКТП знака за свідоцтвом № 82116.

Отримання позивачем повідомлення Міжнародного бюро ВОІВ щодо попередньої відмови у наданні правової охорони за 36 класом МКТП знаку для товарів і послуг з номером міжнародної реєстрації ВОІВ № 1116554 із оригіналом супровідного листа № 2406-940722ММ/VVL підтверджено складеним реєстром від 11.06.2013 р. на передачу документів ВАТ «Сбербанк Росіі».

Повідомлення Міжнародного бюро ВОІВ щодо попередньої відмови у наданні правової охорони за 36 класом МКТП знаку для товарів і послуг з номером міжнародної реєстрації ВОІВ № 1120118 із оригіналом супровідного листа № 2406-940830МММ/VVL отримано позивачем 22.07.2013 р., що підтверджено складеним реєстром на передачу документів ВАТ «Сбєрбанк Росії».

Статтею 253 ЦК передбачено, що перебіг строку починається з наступного дня після відповідної календарної дати або настання події, з якою пов'язано його початок.

Таким чином, перебіг строків позовної давності розпочався з наступного дня після отримання повідомлень Міжнародного бюро ВОІВ щодо попередньої відмови, з супровідними листами.

В силу положень ч. 1 ст. 260 ЦК України, позовна давність обчислюється за загальними правилами визначення строків, встановленими статтями 253 - 255 цього Кодексу.

Якщо останній день строку припадає на вихідний, святковий або інший неробочий день, що визначений відповідно до закону у місці вчинення певної дії, днем закінчення строку є перший за ним робочий день (ч. 5 ст. 254 ЦК України).

Позовну заяву подано до суду 13.06.2016р., що при врахуванні вихідних (неробочих) днів, які припадають на 11.06.2016р. та 12.06.2016р., підтверджує звернення позивача до суду в межах встановлених законом строків давності, що унеможливлює застосування наслідків пропущення строку давності при вирішенні даного спору.

Відповідно до ст. 32 Господарського процесуального кодексу України, доказами у справі є будь-які фактичні дані, на підставі яких господарський суд у визначеному законом порядку встановлює наявність чи відсутність обставин, на яких ґрунтуються вимоги і заперечення сторін, а також інші обставини, які мають значення для правильного вирішення господарського спору.

Згідно зі ст. 34 Кодексу, господарський суд приймає тільки ті докази, які мають значення для справи. Обставини справи, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватись іншими засобами доказування.

Як встановлено ст. 33 Господарського процесуального кодексу України, кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог та заперечень.

В порядку, передбаченому ст. 43 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і об'єктивному розгляді в судовому процесі всіх обставин справи в їх сукупності, керуючись законом.

При цьому, суд звертає увагу на те, що відповідно до п. 2.3. Постанови Пленуму Вищого господарського суду України № 18 від 26.12.2011 р. "Про деякі питання практики застосування Господарського процесуального кодексу України судами першої інстанції", якщо стороною (або іншим учасником судового процесу) у вирішенні спору не подано суду в обґрунтування її вимог або заперечень належні і допустимі докази, в тому числі на вимогу суду, або якщо в разі неможливості самостійно надати докази нею не подавалося клопотання про витребування їх судом (частина перша статті 38 ГПК), то розгляд справи господарським судом може здійснюватися виключно за наявними у справі доказами, і в такому разі у суду вищої інстанції відсутні підстави для скасування судового рішення з мотивів неповного з'ясування місцевим господарським судом обставин справи.

Враховуючи вищевикладене, суд вважає позовні вимоги обґрунтованими, підтвердженими наявними в матеріалах справи доказами та не спростованими належним чином та у встановленому законом порядку відповідачами, а відтак такими, що підлягають задоволенню.

Відповідно до ст. 49 Господарського процесуального кодексу України, суд покладає судові витрати, понесені позивачем, на Публічне акціонерне товариство "Державний ощадний банк України".

Керуючись статтею 124 Конституції України, статтями 43, 33, 43, 49, 82-85 Господарського процесуального кодексу України, суд -

В И Р І Ш И В:

1. Позов задовольнити повністю.

2. Визнати недійсним Свідоцтво України на знак для товарів і послуг № 82116 від 10.09.2007 р. щодо послуг 36 класу міжнародної класифікації товарів і послуг, видане Публічному акціонерному товариству «Державний ощадний банк України» ().

3. Зобов'язати Державну службу інтелектуальної власності України (03680, м. Київ, вул. Урицького 45; ) внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг стосовно визнання свідоцтва України на знак для товарів і послуг № 82116 від 10.09.2007р. недійсним повністю щодо послуг 36 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені «Промислова власність».

4. Стягнути з Публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» (01001, м. Київ, вул. Госпітальна 12Г; ) на користь Публічного акціонерного товариства «Сбєрбанк Росії» (російською мовою Публичное акционерное общество «Сбербанк России») юридична особа за законодавством Російської Федерації (державний реєстраційний номер: 195, адреса: Російська Федерація, 117997, м. Москва, вул. Вавілова 19) 1 378 (одну тисячу триста сімдесят вісім) грн. 00 коп. судових витрат.

5. Стягнути з Державної служби інтелектуальної власності України (03680, м. Київ, вул. Урицького 45; ) на користь Публічного акціонерного товариства «Сбєрбанк Росії» (російською мовою Публичное акционерное общество «Сбербанк России») юридична особа за законодавством Російської Федерації (державний реєстраційний номер: 195, адреса: Російська Федерація, 117997, м. Москва, вул. Вавілова 19) 1 378 (одну тисячу триста сімдесят вісім) грн. 00 коп. судових витрат.

6. Видати накази після набрання рішенням законної сили.

Рішення господарського суду може бути оскаржено до Київського апеляційного господарського суду протягом десяти днів з дня підписання повного тексту рішення.

Повний текст рішення складено 12.08.2016 р.

Суддя Н.І. Зеленіна