КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"20" липня 2016 р. Справа№ 910/4731/15-г

Київський апеляційний господарський суд у складі колегії суддів:

головуючого: Доманської М.Л.

суддів: Шипка В.В.

Пантелієнка В.О.

при секретарі судового засідання Чміль Я.Є.

та представників:

від позивача: Чорний В.С. (довіреність від 24.05.16);

від відповідача 1: Ващенко О.В. (довіреність від 01.07.2016 № 02/2016);

Манєвський В.В. (довіреність від 29.11.2013 № 09/13);

Гольберг Д.В. (довіреність від 07.09.2015 № 2/164-Isip);

від відповідач 2: Запорожець Л.Г. (довіреність № 1-8/8566 від 21.11.14);

розглянувши апеляційну скаргу Товариство з обмеженою відповідальністю "ІМГ Інтернешнл Холдинг компані"

на рішення господарського суду міста Києва від 17.05.2016

у справі № 910/4731/15-г (суддя: Маринченко Я.В.)

за позовом Публічного акціонерного товариства "Національна акціонерна страхова компанія "Оранта"

до 1) Товариства з обмеженою відповідальністю "ІМГ Інтернешнл холдинг компані"

2) Державної служби інтелектуальної власності

про визнання недійсними договорів та зобов'язання вчинити дії

ВСТАНОВИВ:

Рішенням господарського суду міста Києва від 17.05.2016 у справі № 910/4731/15-г позов задоволено частково; визнано недійсним договір про передання виключних майнових прав на знаки від 25.07.2008 між Відкритим акціонерним товариством "Національна акціонерна страхова компанія "Оранта" та Товариством з обмеженою відповідальністю "ІМГ інтернешнл холдинг компані", в частині передачі прав на знаки за свідоцтвами: № 46385 від 21.01.2003, №46386 від 21.01.2003, №36592 від 15.04.2002, №36591 від 15.04.2002, №6562 від 29.03.1993, №6561 від 29.03.1993, №82725 від 02.06.2006 та № 86304 від 02.06.2006; скасовано реєстрацію договору про передання виключних майнових прав на знаки від 25.07.2008 між Відкритим акціонерним товариством "Національна акціонерна страхова компанія "Оранта" та Товариством з обмеженою відповідальністю "ІМГ інтернешнл холдинг компані", в частині передачі прав на знаки за свідоцтвами: №46385 від 21.01.2003, №46386 від 21.01.2003, №36592 від 15.04.2002, №36591 від 15.04.2002, №6562 від 29.03.1993, №6561 від 29.03.1993, №82725 від 02.06.2006 та № 86304 від 02.06.2006, яка була здійснена 10.09.2008 у Державному реєстрі свідоцтв України на знаки для товарів та послуг за номером 7222; зобов'язано Державну службу інтелектуальної власності України поновити записи у Державному реєстрі свідоцтв України на знаки для товарів та послуг щодо власника на знаки для товарів та послуг за свідоцтвами №46385 від 21.01.2003, №46386 від 21.01.2003, №36592 від 15.04.2002, №36591 від 15.04.2002, №6562 від 29.03.1993, №6561 від 29.03.1993, №82725 від 02.06.2006 та № 86304 від 02.06.2006, за Публічним акціонерним товариством "Національна акціонерна страхова компанія "Оранта"; визнано недійсним свідоцтво на знак для товарів і послуг №98009 від 28.08.2007; визнано недійсним свідоцтво на знак для товарів і послуг №98010 від 18.09.2007; в іншій частині позову відмовлено.

Не погоджуючись з вказаним рішенням суду першої інстанції, представник Товариства з обмеженою відповідальністю "ІМГ Інтернешнл Холдинг компані" звернувся до Київського апеляційного господарського суду з апеляційною скаргою, в якій просить суд скасувати рішення господарського суду міста Києва від 17.05.2016 у справі № 910/4731/15-г та постановити нове рішення, яким відмовити позивачу у позові повністю.

В обґрунтування апеляційної скарги Товариство з обмеженою відповідальністю "ІМГ Інтернешнл Холдинг компані" посилається на те, що оскаржуване рішення прийняте з порушенням норм матеріального права.

Ухвалою Київського апеляційного господарського суду від 13.06.2016 у даній справі прийнято до провадження апеляційну скаргу та призначено її розгляд на 06.07.2016.

29.06.2016 через відділ документального забезпечення Київського апеляційного господарського суду від відповідача-1 надійшла заява про здійснення фіксування судового процесу. Вказане клопотання було задоволено судовою колегією.

04.07.2016 через відділ документального забезпечення Київського апеляційного господарського суду від позивача надійшов відзив на апеляційну скаргу, в якому він просить суд оскаржуване рішення залишити без змін, апеляційну скаргу - без задоволення.

06.07.2016 у судовому засіданні було оголошено перерву до 20.07.2016.

В судовому засіданні апеляційної інстанції 20.07.2016 представники апелянта та представник відповідача-2 апеляційну скаргу підтримали та просили її задовольнити, представник позивача проти апеляційної скарги заперечив, просив оскаржуване рішення залишити без змін, а апеляційну скаргу - без задоволення.

Згідно з ч. 1 ст. 99 Господарського процесуального кодексу України (далі за текстом - ГПК України), в апеляційній інстанції справи переглядаються за правилами розгляду цих справ у першій інстанції з урахуванням особливостей, передбачених у цьому розділі. Апеляційний господарський суд, переглядаючи рішення в апеляційному порядку, користується правами, наданими суду першої інстанції.

У відповідності до вимог ч. 2 ст. 101 ГПК України, апеляційний господарський суд не зв'язаний доводами апеляційної скарги і перевіряє законність і обґрунтованість рішення місцевого господарського суду у повному обсязі.

Розглянувши наявні матеріали справи, обговоривши доводи апеляційної скарги, перевіривши юридичну оцінку фактичних обставин даної господарської справи та повноту їх встановлення, дослідивши правильність застосування судом першої інстанції норм процесуального та матеріального права, Київський апеляційний господарський суд вважає, що скарга не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Конституцією України кожному гарантується право на судовий захист, апеляційне та касаційне оскарження.

Також, Конституція України встановлює серед основних засад судочинства, зокрема, забезпечення апеляційного та касаційного оскарження рішення суду, крім випадків, встановлених законом.

Вказана конституційна норма конкретизована законодавцем в ст. 14 Закону України "Про судоустрій і статус суддів", згідно з якою учасники судового процесу та інші особи у випадках і порядку, встановлених процесуальним законом, мають право на апеляційне та касаційне оскарження судового рішення.

Як вбачається з матеріалів справи, ПАТ "НАСК "Оранта" звернулось до суду першої інстанції з позовом до ТОВ "ІМГ Інтернешнл холдинг компані" та Державної служби інтелектуальної власності про визнання недійсним договору від 25.07.2008 про передання виключних прав на знаки в частині передачі прав на знаки за свідоцтвами від 21.01.2003 № 46385, від 21.01.2003 № 46386, від 15.04.2002 № 36592, від 15.04.2002 № 36591, від 29.03.1993 № 6562, від 29.03.1993 № 6561, від 02.06.2006 № 82725, від 02.06.2006 № 86304; скасування реєстрації договору від 25.07.2008 про передання виключних прав на знаки в частині передачі прав на знаки за свідоцтвами від 21.01.2003 № 46385, від 21.01.2003 № 46386, від 15.04.2002 № 36592, від 15.04.2002 № 36591, від 29.03.1993 № 6562, від 29.03.1993 № 6561, від 02.06.2006 № 82725, від 02.06.2006 № 86304, яка була здійснена 10.09.2008 у Державному реєстрі свідоцтв України на знаки для товарів та послуг за номером 7222; зобов'язання Служби поновити записи у Державному реєстрі свідоцтв України на знаки для товарів та послуг щодо власника на знаки для товарів і послуг за свідоцтвами від 21.01.2003 № 46385, від 21.01.2003 № 46386, від 15.04.2002 № 36592, від 15.04.2002 № 36591, від 29.03.1993 № 6562, від 29.03.1993 № 6561, від 02.06.2006 № 82725, від 02.06.2006 № 86304 за ПАТ "НАСК "ОРАНТА"; визнання недійсними договорів від 03.09.2008 № 1 та № 2 про передання прав на отримання охоронного документа за заявкою; визнання недійсними свідоцтв України від 28.08.2007 № 98009 та від 18.09.2007 № 98010 на знаки для товарів і послуг.

Позовні вимоги обґрунтовувались порушенням прав позивача, як юридичної особи, на недоторканість його особистих немайнових прав, гарантованих 94 ЦК України, зокрема порушення права на недоторканність ділової репутації через порушення таких немайнових прав, як право на найменування та на індивідуальність юридичної особи. Позивач також вказує, що оспорювані договори суперечать ст.ст. 6, 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", тому підлягають визнанню недійсними за приписами ч. 1 ст. 203, ст. 215 ЦК України, із застосуванням наслідків недійсного правочину за ст. 216 ЦК України щодо приведення правовідносин сторін у стан, який існував до порушення.

Відповідач-1 проти позову заперечував, посилаючись на безпідставність позовних вимог у зв'язку з документальною та нормативною необґрунтованістю позову. Також відповідачем -1 було подано заяву про застосування позовної давності до спірних правовідносин у вказаній справі.

Відповідач-2 проти позову заперечував, зазначивши, що при здійсненні реєстраційних дій він діяв у межах своїх повноважень та на підставі чинних договорів, підстав для відмови у вчиненні вказаних реєстраційних дій за відсутності у Відповідача-2 доказів, що відчужувані позначення (спірні позначення) можуть породити у свідомості споживача відповідні асоціації та спричинити сплутування, не було.

Рішенням господарського суду м. Києва від 04.11.2015, залишеним без змін постановою Київського апеляційного господарського суду від 08.12.2015 позов задоволено у повному обсязі. Постановою Вищого господарського суду України від 23.02.2016 рішення суду першої інстанції та постанову суду апеляційної інстанції скасовано, а справу передано на нових розгляд до суду першої інстанції.

У вказаній постанові Вищим господарським судом України, крім іншого, зазначено, що питання щодо наявності чи відсутності підстав вважати позовну давність у даній справі такою, що сплинула судами попередніх інстанцій у повній мірі не досліджено, як і не досліджувалося питання щодо наявності чи відсутності поважних причин її пропущення (якщо останнє мало місце).

Згідно з ч. 1 ст. 111-12 ГПК України, вказівки, що містяться у постанові касаційної інстанції, є обов'язковими для суду першої інстанції під час нового розгляду справи.

Під час нового розгляду справи у суді першої інстанції позивачем було зазначено, що звернення до суду із захистом своїх порушених прав відбулося з пропуском строку позовної давності через поважні причини, на підставі чого 04.04.2016 ним було подано до суду першої інстанції додаткові пояснення по справі. У вказаних поясненнях позивач, обґрунтовуючи поважність причин пропущення строку позовної давності, зазначив про те, що з часу підписання оспорюваних договорів та до 04.12.2014 Президентом ТОВ "ІМГ інтернешнл холдинг компані" та Головою Наглядової ради НАСК "Оранта" була одна і та ж особа - О. Спілка. Крім того членом та секретарем Наглядової ради НАСК "Оранта" був ОСОБА_9, членом цієї наглядової ради також була юридична особа - ТОВ "ІМГ "Інтернешнл холдинг компані", інтереси якого в цій Наглядовій раді представляв О.Спілка. Вказав, що О.Спілка та ОСОБА_9 є бенефіціарами ТОВ "ІМГ Інтернешнл холдинг компані", що підтверджується даними єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань. Оскільки відповідно до Статуту НАСК "Оранта" рішення Наглядової ради приймались простою більшістю голосів, присутніх на засіданні членів Наглядової ради, а при розподілі голосів порівну вирішальним є голос Голови Наглядової ради, представник позивача зазначив, що ТОВ "ІМГ Інтернешнл холдинг компані", а також О.Спілка, ОСОБА_9 мали можливість здійснювали певний контроль над НАСК "Оранта", у т. ч. у питанні підписання (укладання) спірних договорів. Крім того, оскільки саме Наглядова рада затверджує питання, які виносяться на розгляд Загальних зборів, питання щодо оспорюваних договорів на розгляд Загальних зборів 17.04.2009, на яких підбивались підсумки роботи НАСК "Оранта" за 2008 рік не виносились, інформація учасникам зборів про продаж усіх знаків та товарів для послуг, що містили бренд "Оранта" не повідомлялась. Позивач вказує, що у зв'язку із зазначеними обставинами, подача вказаного позову була неможлива, керівництво позивача на той час не було в цьому зацікавленим, і навіть, навпаки. Також зазначив, що після введення до НАСК "Оранта" 05.12.2013 тимчасової адміністрації та відсторонення Правління від управління компанію позивача, тимчасовим адміністратором було проведено перевірки, в ході здійснення яких і виявлено порушення законодавства при підписанні спірних договорів. Результатом проведеної перевірки стало відкриття кримінального провадження та подання відповідного позову до суду. На підставі викладеного позивач просив визнати поважними причини пропуску позовної давності та задовольнити позовні вимоги повністю.

Представники відповідача-1 проти позову заперечили у суді першої інстанції, посилаючись на безпідставність позовних вимог, пропуск позивачем позовної давності та відсутність факту порушення прав та охоронюваних законом інтересів позивача у зв'язку з підписанням спірних договорів. Додатково вказали на відсутність поважних причин пропуску позивачем позовної давності, оскільки з 02.11.2009 проведено державну реєстрацію нової редакції Статуту НАСК "Оранта", якою збільшено склад Наглядової Ради до 7 осіб, виключено зі складу Наглядової ради відповідача та встановлено кворум в кількості не менше 6 осіб, що унеможливило існування контролю окремих посадових осіб (Голови, Секретаря Наглядової ради) як на сам цей орган так і на Компанію в цілому. Крім того, відповідач-1 зазначив, що позивач не надав доказів на підтвердження існування фактичних дій Голови або Секретаря Наглядової ради НАСК "Оранта" по перешкоджанню подати вказаний позов в межах строків позовної давності. Інформація про передачу права власності на торгівельні марки була відкритою і офіційно опублікованою у спеціальному друкованому органі уповноваженого державного органу та з 2008 року міститься у відкритому державному реєстрі.

На чергових Загальних зборах акціонерів НАСК "Оранта" 17.04.2009 всі акціонери (100% присутніх на зборах) затвердили Звіт правління НАСК "Оранта" про результати фінансово-господарської діяльності Компанії за 2008 рік та визнали роботу правління компанії задовільною. Також затверджено Звіт та Висновки Ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність НАСК "Оранта" за 2008 рік. Також зазначив, що влітку 2011 року, один з акціонерів НАСК "Оранта", дізнавшись про те, що торгівельні марки перейшли у власність відповідача звернувся до суду з позовом про визнання недійсними спірних договорів, проте рішенням Лохвицького районного суду Полтавської області від 26.08.2011 у задоволенні позову відмовлено. На підставі викладеного представники відповідача-1 вказують, що з 2008 року і до теперішнього часу всі акціонери та їх представники, всі органи управління та всі посадові особи НАСК "Оранта" знали про спірні правочини з торгівельними марками "Оранта" та могли їх оскаржити у будь-який час. Просить відмовити у задоволенні позову.

Вказане обґрунтування апелянт наводить і в апеляційній скарзі.

Оскаржуваним рішенням суд першої інстанції задовольнив частково позов.

Судова колегія, дослідивши доводи, викладені апелянтом в апеляційній скарзі, відхиляє їх за недоведеністю, з огляду на наступне.

Відкрите (у подальшому - Публічне) акціонерне товариство "Національна акціонерна страхова компанія "Оранта" була створена відповідно до постанови КМУ від 07.09.1993 №709 та зареєстрована КМДА 28.12.1993, шляхом перетворення Української державної страхової комерційної організації (Укрдержстрах) у відкрите акціонерне товариство. При цьому, "Укрдержстрах" був заснований у 1921 році і сім десятиліть був єдиною страховою організацією в Україні (УРСР).

Як вбачається з матеріалів справи та пояснень представника позивача ПАТ "НАСК "ОРАНТА" належить добре відоме в Україні комерційне (фірмове) найменування "Національна акціонерна страхова компанія "ОРАНТА", про що свідчить участь позивача в різних загальнодержавних об'єднаннях ("Ядерний страховий пул", МТСБУ, Український союз промисловців і підприємців) та участь і перемога у загальнодержавних рейтингах (наприклад, 2006 рік конкурс "Вибір року в Україні" в номінаціях "Страхова компанія по страхуванню автотранспорту" та "Страхова компанія по страхуванню майна").

Фірмове (комерційне) найменування "національна акціонерна страхова компанія "Оранта" складається з посилання на організаційно-правову форму - національна акціонерна страхова компанія та спеціального (розпізнавального) позначення - "Оранта"; значення слова "Оранта" у фірмовому (комерційному) найменуванні, яке належить HACK "Оранта", вказує на ім'я богині, захисниці людини і її майна, а слово "Національна" вказує на належність даній країні, на загальнодержавне і міжнародне визнання результатів діяльності". Вказані обставини встановлено також, у постанові Вищого господарського суду України від 25.04.2006 у справі № 12/25 та постанові Київського апеляційного адміністративний суду у справі № 22-а-24686/08 від 20.05.2009.

Таким чином, у відповідності до положень ст. 35 ГПК України згадана обставина не потребує повторного доведення.

Згідно з положеннями ст. 159 ГК України суб'єкт господарювання - юридична особа може мати комерційне найменування, яке, як повне, так і скорочене, підлягає правовій охороні підлягає. При цьому у разі, якщо комерційне найменування суб'єкта господарювання є елементом його торговельної марки, то здійснюється правова охорона і комерційного найменування, і торговельної марки.

Правова охорона надається комерційному найменуванню, якщо воно дає можливість вирізнити одну особу з-поміж інших та не вводить в оману споживачів щодо справжньої її діяльності. Право інтелектуальної власності на комерційне найменування є чинним з моменту першого використання цього найменування та охороняється незалежно від того, є чи не є комерційне найменування частиною торговельної марки. Особи можуть мати однакові комерційні найменування, якщо це не вводить в оману споживачів щодо товарів, які вони виробляють та (або) реалізовують, та послуг, які ними надаються (ст. 489 ЦК України).

HACK "Оранта" (Позивач) використовує своє комерційне найменування при здійсненні господарської діяльності (страхування та пов'язаній з цим діяльності) у вигляді розміщення комерційного найменування на печатках та штампах компанії, на бланках, на рекламній (сувенірній) продукції, у теле-радіо рекламі, друковані рекламній продукції, при підписані договорів страхування та господарських договорів тощо.

Як вбачається з матеріалів справи, HACK "Оранта" були зареєстровані вісім знаків для товарів і послуг, а саме знаки за свідоцтвами: №46385 від 21.01.2003, №46386 від 21.01.2003, №36592 від 15.04.2002, №36591 від 15.04.2002, №6562 від 29.03.1993, №6561 від 29.03.1993, №82725 від 02.06.2006 та №86304 від 02.06.2006 та подані заявки на реєстрацію знаків для товарів і послуг № m 2007 14272 від 28.08.2007 та № m 2007 15530 від 18.09.2007. Усі вказані знаки та комерційне найменування HACK "Оранта" містять спільний визначальний розпізнавальний елемент: "Оранта". Вказані знаки, є похідними від комерційного найменування HACK "Оранта" і пов'язаними з ним та створювались з метою максимального використання позитивної ділової репутації HACK "Оранта" при просуванні на ринку послуг компанії.

25.07.2008 позивачем та відповідачем-1 підписано договір про передання виключних майнових прав на десять знаків для товарів і послуг, у тому числі і на знаки для товарів і послуг за свідоцтвами: від 21.01.2003 № 46385, від 21.01.2003 № 46386, від 15.04.2002 № 36592, від 15.04.2002 № 36591, від 29.03.1993 № 6562, від 29.03.1993 № 6561, від 02.06.2006 № 82725, від 02.06.2006 № 86304, відповідно до умов якого позивач як володілець передав відповідачу-1 як правонаступнику майнові права на знаки для товарів і послуг.

03.09.2008 позивачем та відповідачем-1 підписані договори №1 та №2 про передання прав на отримання охоронного документу за заявкою, відповідно до яких відповідач-1 набув право отримати на своє ім'я свідоцтва України на знаки для товарів і послуг за заявками від 28.08.2007 № m 2007 14272 та від 18.09.2007 № m 2007 15530.

У зв'язку з укладенням вказаних договорів відповідач-1 отримав свідоцтва від 10.10.2008 № 98009 та від 10.10.2008 № 98010 на знаки для товарів і послуг (для товарів і послуг 16, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 класів МКТП) та став володільцем виключних майнових прав на відповідні знаки, про що внесено відомості до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів та послуг та здійснено публікацію в офіційному бюлетені "Промислова власність". Також, .

Разом з тим, як вбачається з матеріалів справи та встановлено Вищим господарським судом у вищевказаній постанові від 23.02.2015 у даній справі, після підписання зазначених спірних договорів HACK "Оранта" не змінювала свого комерційного найменування та продовжувала здійснювати ту ж господарську діяльність, що і до укладення цих договорів, і вказана діяльність співпадає з тими ж класами по Міжнародному класифікатору товарів і послуг, у яких зареєстровані торгівельні марки (знаки), права на які отримані відповідачем-1 за цими договорами.

Пунктом 3 статті 6 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" (в редакції, чинній станом на час укладення спірних договорів, далі - Закон № 3689) визначено, що не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати, зокрема з фірмовими найменуваннями, що відомі в Україні і належать іншим особам, які одержали право на них до дати подання до Установи (центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності) заявки щодо таких же або споріднених з ними товарів і послуг.

Згідно з п.7 ст. 16 Закону № 3689 власник свідоцтва може передавати будь-якій особі право власності на знак повністю або відносно частини зазначених у свідоцтві товарів і послуг, на підставі договору.

Передача права власності на знак не допускається, якщо вона може стати причиною введення в оману споживача щодо товару і послуги або щодо особи, яка виготовляє товар чи надає послугу.

Відповідно до пункту 73 постанови Пленуму Вищого господарського суду України від 17.10.2012 № 12 "Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності", якщо господарським судом встановлено, що згідно із свідоцтвом на знак для товарів і послуг зареєстроване позначення тотожне або схоже настільки, що його можна сплутати з відомим в Україні охоронюваним законом комерційним (фірмовим) найменуванням іншої особи, право на яке виникло до дати подання заявки на відповідний знак, то таке свідоцтво підлягає визнанню недійсним з огляду на невідповідність знака визначеним законом умовам надання правової охорони; відповідний знак є неохороноздатним.

Згідно з висновком судового експерта від 28.09.2015 № 1030, який складений за результатами проведення судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності у господарській справі № 910/4731/15-г, знаки для товарів і послуг за свідоцтвами України № 46385, № 46386, № 36592, № 36591, № 6562, № 6561, № 82725, № 86304, № 98009, № 98010 є схожими з комерційним (фірмовим) найменуванням ВАТ "Національна акціонерна страхова компанія "ОРАНТА" настільки, що їх можна сплутати; знаки для товарів і послуг за свідоцтвами України № 46385, № 46386, № 36592, № 36591, № 6562, № 6561, № 82725, № 86304, № 98009, № 98010 є такими, що можуть ввести в оману споживачів щодо послуг, які надаються Відкритим акціонерним товариством "Національна акціонерна страхова компанія "ОРАНТА".

Відповідно до ст. 215 ЦК України підставою недійсності правочину є недодержання в момент вчинення правочину стороною (сторонами) вимог, які встановлені частинами першою - третьою, п'ятою та шостою статті 203 цього Кодексу.

Частиною 1 статті 203 ЦК України встановлено, що зміст правочину не може суперечити цьому Кодексу, іншим актам цивільного законодавства, а також інтересам держави і суспільства, його моральним засадам.

Отже, враховуючи викладене, суд приходить до висновку про невідповідність укладеного між сторонами договору від 25.07.2008 про передання виключних майнових прав на відповідні спірні знаки вимогам законодавства, зокрема ст. 16 Закону № 3689, що є підставою для визнання цього договору недійсним, що вірно встановлено судом першої інстанції.

Вищий господарський суд України у своїй постанові від 23.02.2016 у даній справі також зазначив про обґрунтованість висновків суду першої інстанції у рішенні від 04.11.2015 та у постанові Київського апеляційного господарського суду від 08.12.2015 у даній справі про невідповідність вказаного договору вимогам чинного законодавства, виходячи з вищевикладених підстав.

Пунктом "а" статті 19 Закону № 3689 встановлено, що свідоцтво може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково у разі, зокрема, невідповідності зареєстрованого знака умовам надання правової охорони.

Враховуючи положення п. 3 ст. 6 згаданого Закону та висновок судової експертизи від 28.09.2015 № 1030, згідно якого знаки для товарів і послуг за свідоцтвами України № 98009, № 98010 є такими, що можуть ввести в оману споживачів щодо послуг, які надаються Відкритим акціонерним товариством "Національна акціонерна страхова компанія "ОРАНТА" та є схожими з комерційним (фірмовим) найменуванням ВАТ «Національна акціонерна страхова компанія «Оранта» настільки, що їх можна сплутати, суд першої інстанції дійшов вірного висновку про невідповідність зареєстрованих відповідно до вказаних свідоцтв знаків умовам надання правової охорони та наявність підстав для визнання недійсними вказаних свідоцтв № 98009, № 98010.

Що стосується заяви про застосування позовної давності та про відмову у задоволенні позову у зв'язку з пропуском позивачем позовної давності, то судова колегія зазначає наступне.

Лише, якщо буде встановлено, що право або охоронюваний законом інтерес особи дійсно порушені, але позовна давність спливла і про це зроблено заяву іншою стороною у справі, суд відмовляє в позові у зв'язку зі спливом позовної давності - за відсутності наведених позивачем поважних причин її пропущення.Позовна давність, за визначенням ст. 256 ЦК України - це строк, у межах якого особа може звернутися до суду з вимогою про захист свого цивільного права або інтересу.

Згідно з приписами ст. 257 ЦК України загальна позовна давність встановлюється тривалістю у три роки.

Позовна давність не є інститутом процесуального права та не може бути відновлена (поновлена) в разі її спливу, але за приписом ч. 5 ст. 267 ЦК України позивач вправі отримати судовий захист у разі визнання поважними причин пропуску позовної давності.

Враховуючи, що предметом позову у даній справі є вимоги про визнання недійсними договорів, свідоцтв на знаки для товарів та послуг, щодо вказаних вимог, пов'язаних з визнанням правочинів недійсними, застосовується загальна позовна давність, незалежно від того, на захист яких саме прав пред'явлений позов про визнання правочину недійсним.

Вищий господарський суд України у своїй постанові від 23.02.2016 у даній справі зазначив про те, що у даному випадку, з огляду на предмет спору, відсутні підстави вважати, що такий позов випливає із порушення особистих немайнових прав у розумінні п. 1 ч. 1 ст. 268 ЦК України.

Перебіг позовної давності починається від дня, коли особа довідалася або могла довідатися про порушення свого права або про особу, яка його порушила (ч. 1 ст. 261 ЦК України).

З матеріалів справи вбачається, що позивач звернувся до суду першої інстанції з вказаним позовом 27.02.2015. Разом з тим перебіг позовної давності розпочинається з дня коли особа довідалася, або могла довідатися про порушення свого права. Оскільки позивач вказує, що укладення спірного договору від 25.07.2008 порушує його права як власника комерційного найменування та використання знаків для товарів та послуг за свідоцтвами України № 98009, № 98010, які містять фірмове найменування позивача, суд вважає, що перебіг позовної давності розпочався з моменту укладення (підписання) спірних договорів, у зв'язку з чим приходить до висновку про пропуск позивачем позовної давності.

Як було зазначено вище, позивачем було подано заяву про визнання поважними причин пропуску позовної давності, в якій він посилається на неможливість подання вказаного позову, оскільки Головою та Секретарем (членами) Наглядової ради НАСК "Оранта" з часу підписання спірних договорів та до 04.12.2014 були О.Спілка та ОСОБА_9, які одночасно є учасниками відповідача-1, а також О.Спілка був Президентом відповідача-1 та вказані особи були членами Наглядової ради відповідача-1, та не мали зацікавленості в судовому порядку визнавати спірні договори та свідоцтва такими, що не відповідають вимогам чинного законодавства України.

Судовою колегією встановлено, що відповідно до Статуту ВАТ "НАСК "Оранта", затвердженому Рішенням Загальних зборів акціонерів від 25.04.2008 №7 органами управління НАСК "Оранта" є Загальні збори акціонерів, Наглядова Рада, Правління Компанії та Ревізійна комісія (ст. 9 Статуту). Наглядова Рада є органом, який представляє інтереси акціонерів у перервах між загальними зборами, здійснюючи контроль за діяльністю Правління Компанії та захист прав акціонерів (п. 12.1). До компетенції Наглядової ради належить, зокрема, погодження питань порядку денного, що затверджуються Правлінням і вносяться на розгляд Загальних зборів акціонерів, схвалення проектів документів і рішень, що вносяться Правлінням і Ревізійною комісією на розгляд загальних зборів акціонерів, погодження операцій, пов'язаних з придбанням, відчуженням та управління активами компанії, в тому числі нерухомістю на суму, що перевищує встановлені Наглядовою радою ліміти. Керівництво Наглядовою радою здійснює Голова Наглядової ради, який обирається з числа членів Наглядової ради Загальними зборами акціонерів (п.12.8). Крім того, Наглядовій раді підзвітний і підконтрольний Президент Компанії та Правління Компанії, яке забезпечує виконання рішень, в тому числі Наглядової ради (п.11.4, 13.9).

З огляду на викладене вбачається, що Наглядова рада була органом управління НАСК "Оранта", який в перервах між Загальними зборами представляв інтереси акціонерів Компанії та контролював інші органи управління Компанією, шляхом погодження їх рішень та прийняття власних рішень, які виконувались зокрема Правлінням. При цьому Голова Наглядової ради мав право вирішального голосу при розподілі голосів порівну (п.12.18).

Також, матеріалами справи підтверджується, що у період з 18.07.2008 по 04.12.2014 Головою Наглядової ради НАСК "Оранта" був ОСОБА_8, членом наглядової ради у вказаний період був ОСОБА_10 Також у період з 18.07.2008 по 30.10.2009 до складу Наглядової ради позивача входив відповідач-1 ТОВ "ІМГ Інтернешнл холдинг компані", інтереси якої представляв ОСОБА_8

Разом з тим, як вбачається з наданих сторонами пояснень, та витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, ОСОБА_8 та ОСОБА_10 є також учасниками ТОВ "ІМГ Інтернешнл холдинг компані", а ОСОБА_8 є також керівником вказаного товариства.

Враховуючи вищевикладене, вбачається, що одночасно, перебуваючи в складі Наглядової ради позивача та, будучи учасниками відповідача-1 ( ОСОБА_8 - і керівником) ОСОБА_8 та ОСОБА_10 фактично здійснювали контроль над ВАТ "НАСК "Оранта", контролюючи та погоджуючи всі рішення Правління позивача до 04.12.2014, не маючи зацікавленості у визнанні недійсними спірних договорів та свідоцтв.

Відповідач -1 у даній справі не погоджується з тим, що спірні договори не відповідають вимогам норм чинного законодавства. Враховуючи вищевикладене, суд першої інстанції вірно зазначив про наявність підстав, які унеможливлювали чи суттєво ускладнювали подання позову про визнання недійсними спірних договорів та свідоцтв під час перебування згаданих осіб в складі Наглядової ради НАСК "Оранта".

Доводи апелянта стосовно того, що акціонери були обізнані про укладання спірних договорів, оскільки одним із них у 2011 році був поданий позов про визнання спірних договорів недійсними судовою колегією відхиляються, з огляду на наступне.

По-перше, це підтверджує лише той факт, що лише у 2011 році один із акціонерів дізнавшись про спірні договори, оскаржив їх.

По-друге, позов гр. ОСОБА_11 до НАСК «Оранта» та ТОВ «ІМГ інтернешнл холдинг компані» про визнання договору про передання виключних майнових прав на знаки від 25.07.2008, договору № 1 про отримання охоронного документу за заявкою від 03.09.2008 та договору № 2 про отримання охоронного документу за заявкою від 03.09.2008 був поданий з інших підстав, ніж ті, які розглядаються в даній справі. Разом з тим, позовна давність стосується обізнаності про договори саме позивача, як юридичної особи, а не акціонера, та наявності поважних причин щодо пропуску строку позовної давності саме у позивача.

Також, як вбачається з матеріалів справи та з пояснень представника позивача, обставини підписання вказаних договорів є предметом досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000228 (ч. 5 ст. 191 КК України, здійснюється Слідчим управлінням ГУМВС України в м. Києві).

За таких обставин, судова колегія дійшла висновку, що позивач належним чином обґрунтував поважність причини заявлення даного позову поза межами позовної давності та суд першої інстанції вірно задовольнив вказане клопотання позивача, визнавши причини пропуску строку позовної давності в даному випадку поважними.

Судова колегія відхиляє заперечення апелянта щодо зміни редакції Статуту позивача у жовтні 2009 року та втрату Наглядовою Радою позивачем контролю над НАСК "Оранта", оскільки новою редакцією Статуту змінено кількість членів Наглядової ради та кворум, проте залишено повноваження та статус Наглядової ради як органу управління Компанією в обсязі, встановленому попередньою редакцією Статуту. Також, на розгляд Загальних зборів 17.04.2009 питання щодо укладення спірних договорів не виносилось, як не було предметом дослідження відповідності укладених договорів вимогам чинного законодавства під час проведення фінансово-господарської діяльності компанії у 2008 році, що підтверджується матеріалами справи.

Таким чином, враховуючи поважність причин пропуску позивачем позовної давності, суд першої інстанції дійшов вірного висновку, що порушене право позивача підлягає захисту шляхом задоволення позовних вимог в частині визнання недійсним договору про передання виключних майнових прав на знаки від 25.07.2008 у частині передачі прав на знаки за свідоцтвами від 21.01.2003 №46385, від 21.01.2003 №46386, від 15.04.2002 №36592, від 15.04.2002 №36591, від 29.03.1993 №6562, від 29.03.1993 №6561, від 02.06.2006 №82725 та від 02.06.2006№86304, як такого, що не відповідає вимогам ст.ст. 6, 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", та порушує особисті немайнові права позивача, гарантовані ст.ст. 90, 94, 489 ЦК України, та в частині визнання недійсними свідоцтв України № 98009 та № 98010 з огляду на невідповідність зареєстрованих відповідно до вказаних свідоцтв знаків умовам надання правової охорони.

Також, на підставі ст. 216 ЦК України у сукупності із Положенням про Державну службу інтелектуальної власності України, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 19.11.2014 № 658, суд першої інстанції дійшов вірного висновку, задовольнивши вимоги позивача про застосування наслідків недійсності правочину у вигляді зобов'язання Відповідача-2, Державної служби інтелектуальної власності України, скасувати реєстрацію Договору про передання виключних майнових прав на знаки від 25.07.2008 в частині передачі прав на знаки за свідоцтвами: від 21.01.2003 № 46385, від 21.01.2003 № 46386, від 15.04.2002 № 36592, від 15.04.2002 № 36591, від 29.03.1993 № 6562, від 29.03.1993 № 6561, від 02.06.2006 № 82725 та від 02.06.2006 № 86304, яка була здійснена 10.09.2008 у Державному реєстрі свідоцтв України на знаки для товарів та послуг за номером 7222, та про зобов'язання Державної служби інтелектуальної власності України поновити записи у Державному реєстрі свідоцтв України на знаки для товарів та послуг, щодо власника на знаки для товарів та послуг за свідоцтвами від 21.01.2003 № 46385, від 21.01.2003 № 46386, від 15.04.2002 № 36592, від 15.04.2002 № 36591, від 29.03.1993 № 6562, від 29.03.1993 № 6561, від 02.06.2006 № 82725 та від 02.06.2006 № 86304, за НАСК "Оранта".

Стосовно ж визнання недійсними договорів від 03.09.2008 № 1 та № 2 про передання прав на отримання охоронного документа за заявкою, позивач посилався на невідповідність знаків за свідоцтвами України від 10.10.2008 № 98009 та від 10.10.2008 № 98010 визначеним законом умовам надання правової охорони (абзац четвертий пункту 3 статті 6 Закону № 3689), як на самостійну підставу для визнання саме свідоцтв недійсними. Відповідачем не зазначено, яким саме приписам Закону № 3689 не відповідають договори від 03.09.2008 № 1 та № 2 про передання прав на отримання охоронного документа за заявкою, що б стало підставою для визнання їх недійсними.

Як встановлено судом, договори від 03.09.2008 № 1 та № 2 укладені щодо передання прав на отримання охоронного документа за заявкою, тобто до видачі відповідного правоохоронного документа.

Вищий господарський суд України у постанові від 23.02.2016 у даній справі зазначив, що судами не обґрунтовано, з яких саме підстав означені свідоцтва визнані недійсними у судовому порядку. Так, посилаючись на те, що визнання недійсними свідоцтв України на знаки для товарів і послуг пов'язане з визнанням недійсними договорів від 03.09.2008 № 1 та № 2 про передання прав на отримання охоронного документа за заявкою (тобто, фактично зазначену вимогу розглянуто як похідну вимогу), суди залишили поза увагою, що в обґрунтування зазначеної вимоги позивач посилався на невідповідність знаків за свідоцтвами України від 10.10.2008 № 98009 та від 10.10.2008 № 98010 визначеним законом умовам надання правової охорони (абзац четвертий пункту 3 статті 6 Закону № 3689), як на самостійну підставу для визнання свідоцтв недійсними. Проте, наявність чи відсутність підстав для визнання недійсними свідоцтв України від 10.10.2008 № 98009 та від 10.10.2008 № 98010 на знаки для товарів і послуг з наведених позивачем мотивів судами не досліджено.

Як роз'яснив Пленум Верховного Суду України у пункті 7 постанови "Про судову практику розгляду цивільних справ про визнання правочинів недійсними" від 06.11.2009 № 9 (далі - постанова Пленуму ВСУ від 06.11.2009 № 9), правочин може бути визнаний недійсним лише з підстав, визначених законом, та із застосуванням наслідків недійсності, передбачених законом.

Згідно з п.п. 2.1 п. 2 постанови Пленуму Вищого господарського суду України від 29.05.2013 № 11 "Про деякі питання визнання правочинів (господарських договорів) недійсними" (із змінами), (далі - постанова Пленуму ВГСУ № 11 від 29.05.2013) зазначено, що вирішуючи спори про визнання правочинів (господарських договорів) недійсними, господарський суд повинен встановити наявність фактичних обставин, з якими закон пов'язує визнання таких правочинів (господарських договорів) недійсними на момент їх вчинення (укладення) і настання відповідних наслідків, та в разі задоволення позовних вимог зазначати в судовому рішенні, в чому конкретно полягає неправомірність дій сторони та яким нормам законодавства не відповідає оспорюваний правочин.

Отже, обов'язок доведення наявності обставин, з якими закон пов'язує визнання господарським судом оспорюваного правочину недійсним, покладається на позивача (абз. 5 п.п. 2.10 п. 2 постанови Пленуму Вищого господарського суду України від 29.05.2013 № 11).

Враховуючи вищевикладене, оскільки позивачем не доведено фактів невідповідності вказаних договорів від 03.09.2008 № 1 та № 2 вимогам законодавства, судова колегія погоджується з висновком суду першої інстанції про відмову у задоволенні позовних вимог щодо визнання недійсними договорів від 03.09.2008 № 1 та № 2.

У відповідності до ст. 43 ГПК України, господарський суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і об'єктивному розгляді в судовому процесі всіх обставин справи в їх сукупності, керуючись законом.

Відповідно до ст. 33 ГПК України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень. В силу вказаної норми предметом доказування є обставини, які свідчать про дійсні права та обов'язки сторін у справі та складається з фактів - підстав позову, та фактів, якими відповідач обґрунтовує апеляційну скаргу.

Доводи, викладені апелянтом в апеляційній скарзі, відхиляються судовою колегією за необґрунтованістю, оскільки не спростовують обставини, які на підставі належних та допустимих доказів у справі встановлені судом першої інстанції.

Отже, суд першої інстанції вірно встановив фактичні обставини справи, ретельно дослідив наявні докази, дав їм належну оцінку із врахуванням вказівок Вищого господарського суду України, викладених у його постанові від 23.02.2016 у даній справі, та з дотриманням приписів норм матеріального і процесуального права прийняв законне й обґрунтоване рішення, визначені законом підстави для скасування або зміни якого відсутні.

За таких обставин, колегія суддів дійшла висновку про відсутність правових підстав для зміни чи скасування рішення господарського суду міста Києва від 17.05.2016 у справі № 910/4731/15-г. Порушень норм матеріального чи процесуального права, які могли призвести до зміни чи скасування оскаржуваного рішення у даній справі, судовою колегією не встановлено.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 33, 43, 99, 101-105 Господарського процесуального кодексу України, суд -

ПОСТАНОВИВ:

1. Апеляційну скаргу Товариство з обмеженою відповідальністю "ІМГ Інтернешнл Холдинг компані" залишити без задоволення, рішення господарського суду м. Києва від 17.05.2016 у справі № 910/4731/15-г - без змін.

2. Справу № 910/4731/15-г повернути до господарського суду м. Києва.

Постанова може бути оскаржена в касаційному порядку до Вищого господарського суду України протягом двадцяти днів з дня її прийняття.

Повний текст постанови підписаний: 25.07.2016.

Головуючий суддя М.Л. Доманська

Судді В.В. Шипко

В.О. Пантелієнко