РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01.08.2016Справа №910/7172/16

За позовом Імтрон ГмбХ (Imtron GmbX)

до Державної служби інтелектуальної власності України

Третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору,

на стороні позивача - ОСОБА_2

про дострокове часткове припинення дії свідоцтва України № 77928 на знак для товарів та послуг "ОК" стосовно всіх товарів 9 класу МКТП та зобов'язання вчинити дії

Суддя Гумега О.В.

Представники:

від позивача: Войков А.П. за довіреністю б/н від 21.03.2016

від відповідача: Саламов О.В. за довіреністю № 1-8/8564 від 21.11.2014

від третьої особи: не з'явився

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

18.04.2016 Імтрон ГмбХ (Imtron GmbX) (позивач) звернувся до Господарського суду міста Києва з позовом до Державної служби інтелектуальної власності України (відповідач) про дострокове часткове припинення дії свідоцтва України № 77928 на знак для товарів та послуг стосовно всіх товарів 9 класу МКТП, для яких він зареєстрований, а саме: "програмний статок комп'ютерів (записаний); комп'ютерні програми (завантажний програмний статок); комп'ютерні програми записані; комп'ютерні програми оперативного обслуговування (записані)", та про зобов'язання відповідача внести до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг відомості про дострокове часткове припинення дії свідоцтва України № 77928 від 11.06.2007 р. на знак для товарів і послуг стосовно всіх товарів 9 класу МКТП, для яких він зареєстрований, та здійснити про це відповідну публікацію в офіційному бюлетені Державної служби інтелектуальної власності України "Промислова власність".

Позовні вимоги обґрунтовані тим, що знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 77928 від 11.06.2007 не використовується на території України для товарів 9 класу МКТП, для яких він зареєстрований, а саме: "програмний статок комп'ютерів (записаний); комп'ютерні програми (завантажний програмний статок); комп'ютерні програми записані; комп'ютерні програми оперативного обслуговування (записані)", протягом більше ніж трьох років на дату подання позовної заяви. Разом з тим, зареєстрований за свідоцтвом України № 77928 знак для товарів і послуг, який не використовується в Україні протягом останніх трьох років для товарів 9 класу МКТП, перешкоджає позивачу у набутті ним прав інтелектуальної власності на торговельну марку в Україні, чим порушено його охоронювані законом права та інтереси у сфері набуття прав інтелектуальної власності на торговельну марку.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 20.04.2016 порушено провадження у справі № 910/7172/16 та призначено розгляд справи на 23.05.2016 о 12:10 год.

Судове засідання, призначене на 23.05.2016, не відбулося, у зв'язку з тим, що суддя Гумега О.В. перебувала у відрядженні.

Після повернення судді Гумеги О.В. з відрядження, суд ухвалою від 26.05.2016 призначив розгляд справи на 06.06.2016 о 12:10 год.

В судове засідання, призначене на 06.06.2016, представники позивача та відповідача з'явилися.

В судовому засіданні, призначеному на 06.06.2016, представник відповідача подав відзив, відповідно до якого просив суд відмовити позивачу в задоволенні позовних вимог. У відзиві відповідач також зазначив, що дострокове часткове припинення дії свідоцтва України № 77928 на знак для товарів та послуг "ОК" можливе лише за умови, якщо власник вказаного знака не доведе факт його використання відносно зареєстрованих товарів 9 класу МКТП, а у разі відсутності такого використання, не надасть суду докази, що виправдовують причини невикористання зареєстрованого знака. Відзив залучено до матеріалів справи та передано до відділу діловодства суду для реєстрації.

Представник позивача в судовому засіданні 06.06.2016 подав заяву про долучення додаткових доказів до матеріалів справи. Заява судом задоволена та передана до відділу діловодства суду для реєстрації.

Представник позивача в судовому засіданні 06.06.2016 подав клопотання про долучення документів до матеріалів справи, зокрема, письмового повідомлення про відсутність аналогічного спору та виписки з Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг відносно свідоцтва № 77928 станом на 18.05.2016. Клопотання судом задоволене та передане до відділу діловодства суду для реєстрації.

В судовому засіданні 06.06.2016 представник позивача надав усні пояснення щодо заявлених позовних вимог, позов підтримав у повному обсязі.

Представник відповідача в судовому засіданні 06.06.2016 заперечував проти заявлених позовних вимог з підстав, викладених у відзиві, поданому 06.06.2016 в судовому засіданні.

Заслухавши пояснення представників позивача та відповідача, керуючись положеннями ст. 27 ГПК України, суд дійшов висновку про необхідність залучення до участі у справі в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача - ОСОБА_2 як засновника Товариства з обмеженою відповідальністю "Холдингова компанія "ТС Груп", яке було власником знаку для товарів і послуг за свідоцтвом України № 77928.

Представники позивача та відповідача в судовому засіданні 06.06.2016 не заперечували проти залучення до участі у справі ОСОБА_2 в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача.

В судовому засіданні, призначеному на 06.06.2016, представник позивача подав клопотання про продовження строку вирішення спору. Клопотання судом задоволене, залучене до матеріалів справи та передане до відділу діловодства суду для реєстрації.

Враховуючи клопотання позивача про продовження строку вирішення спору, необхідність залучення до участі у справі третьої особи та положення ч. 1 ст. 77 ГПК України, суд дійшов висновку про неможливість вирішення справи по суті в судовому засіданні, призначеному на 06.06.2016.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 06.06.2016 продовжено строк вирішення спору, відкладено розгляд справи на 04.07.2016 о 14:10 год. та залучено до участі у справі в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні позивача - ОСОБА_2.

В судове засідання, призначене на 04.07.2016, представники позивача та відповідача з'явилися.

Представник третьої особи в судове засідання 04.07.2016 не з'явився, про причини неявки суд не повідомив, вимоги ухвали суду від 06.06.2016 не виконав, про час та місце судового розгляду був повідомлений належним чином.

Представники позивача в судовому засіданні 04.07.2016 подали клопотання про витребування доказів, відповідно до якого просили суд витребувати в Обухівської районної державної адміністрації Київської області завірену належним чином копію реєстраційної справи Товариства з обмеженою відповідальністю "Холдингова компанія "ТС Груп". Клопотання залучене судом до матеріалів справи та передане до відділу діловодства суду для реєстрації.

Представники позивача в судовому засіданні 04.07.2016 подали клопотання про долучення документів до матеріалів справи, зокрема, доказів направлення копії позовної заяви і доданих до неї документів третій особі. Клопотання судом задоволене та передане до відділу діловодства суду для реєстрації.

Представники позивача в судовому засіданні 04.07.2016 подали заяву про долучення до справи додаткових доказів, зокрема, судової практики розгляду відповідних спорів. Заява судом задоволена та передана до відділу діловодства суду для реєстрації.

В судовому засіданні 04.07.2016 судом розглянуте клопотання позивача, подане 04.07.2016 в судовому засіданні, про витребування в Обухівської районної державної адміністрації Київської області завіреної належним чином копії реєстраційної справи Товариства з обмеженою відповідальністю "Холдингова компанія "ТС Груп".

Представники позивача в судовому засіданні 04.07.2016 вищезазначене клопотання підтримали та просили суд його задовольнити.

Дослідивши матеріали справи та заслухавши пояснення представників позивача, керуючись положеннями ст. 38 ГПК України, суд дійшов висновку про необхідність задоволення зазначеного клопотання позивача про витребування доказів.

Відповідно до ст. 38 ГПК України, господарський суд може уповноважити на отримання доказів, які витребувані судом представника позивача, як заінтересовану сторону.

Враховуючи необхідність витребування додаткових доказів та положення ч. 1 ст. 77 ГПК України, суд дійшов висновку про неможливість вирішення справи по суті в судовому засіданні, призначеному на 04.07.2016.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 04.07.2016 відкладено розгляд справи на 01.08.2016 об 11:50 год., зобов'язано Обухівську районну державну адміністрацію Київської області надати належним чином завірену копію реєстраційної справи Товариства з обмеженою відповідальністю "Холдингова компанія "ТС Груп" (ідентифікаційний код 323761910) та уповноважено на її отримання представника позивача Імтрон ГмбХ (Imtron GmbX), як заінтересовану особу.

20.07.2016 через відділ діловодства суду від представника позивача надійшла заява про долучення додаткових доказів, зокрема, листа Обухівської районної державної адміністрації Київської області № 07-15/1329 від 15.07.2016 з повідомленням на ухвалу Господарського суду міста Києва у справі № 910/7172/16 від 04.07.2016.

22.07.2016 через відділ діловодства суду від представника позивача надійшла заява про залучення до участі у справі третьої особи на стороні відповідача без самостійних вимог на предмет спору - Товариства з обмеженою відповідальністю "Сільвер Мун Вей" (04050, м. Київ, вул. Пимоненка, буд. 13; ідентифікаційний код 36048623). В обґрунтування поданої заяви представник позивача вказав на наявність підстав вважати, що майно ТОВ "Холдингова компанія "ТС Груп", в тому числі права інтелектуальної власності на знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 77928, передавалось Товариству з обмеженою відповідальністю "Сільвер Мун Вей" як єдиному кредитору ТОВ "Холдингова компанія "ТС Груп" у справі Господарського суду Київської області № Б18/236-10 про банкрутство останнього.

22.07.2016 через відділ діловодства суду від представника позивача надійшло клопотання про витребування доказів, а саме про витребування у Виконавчого комітету Обухівської міської ради Київської області належним чином копії реєстраційної справи Товариства з обмеженою відповідальністю "Холдингова компанія "ТС Груп", у зв'язку з чим представник позивача також просив суд направити відповідну ухвалу суду до Виконавчого комітету Обухівської міської ради Київської області.

В судове засідання, призначене на 01.08.2016, представники позивача та відповідача з'явилися.

Представник третьої особи в судове засідання 01.08.2016 не з'явився, про причини неявки суд не повідомив, вимоги ухвал суду від 06.06.2016, від 04.07.2016 не виконав, про час та місце судового розгляду був повідомлений належним чином.

Так, поштові відправлення з ухвалами суду від 06.06.2016, від 04.07.2016 були направлені на адресу місце проживання третьої особи, як засновника ТОВ "Холдингова компанія "ТС Груп", згідно наявних матеріалах справи даних з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. Втім вказані поштові відправлення було повернуто органами зв'язку до Господарського суду міста Києва з посиланням на відсутність адресата.

Статтею 77 ГПК України передбачено, що господарський суд відкладає в межах строків, встановлених статтею 69 цього Кодексу розгляд справи, коли за якихось обставин спір не може бути вирішено в даному судовому засіданні. Такими обставинами, зокрема, є нез'явлення в засідання представників сторін, інших учасників судового процесу.

Водночас, відкладення розгляду справи є правом та прерогативою суду, основною умовою для якого є не відсутність у судовому засіданні представників сторін, інших учасників судового процесу, а неможливість вирішення спору у відповідному судовому засіданні.

Обставин, які б перешкоджали чи не дозволяли розглянути спір в судовому засіданні 01.08.2016 судом встановлено не було.

Враховуючи наведене, суд дійшов висновку про можливість розгляду справи по суті в судовому засіданні 01.08.2016 без участі представника третьої особи, запобігаючи одночасно безпідставному затягуванню розгляду спору та з огляду на встановлений статтею 69 ГПК України строк вирішення спору.

Представник позивача в судовому засіданні 01.08.2016 підтримав заяву, подану ним через відділ діловодства суду 22.07.2016, про залучення до участі у справі третьої особи на стороні відповідача без самостійних вимог на предмет спору - Товариства з обмеженою відповідальністю "Сільвер Мун Вей".

В судовому засіданні 01.08.2016 судом розглянуто та відхилено як безпідставну вищевказану заяву представника позивача, оскільки станом на час розгляду спору по суті матеріали справи не містять доказів передачі прав інтелектуальної власності на знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 77928 від ТОВ "Холдингова компанія "ТС Груп" будь-якій іншій особі. За таких обставин, у суду відсутні підстави вважати, що рішення господарського суду у даній справі може вплинути на права і обов'язки Товариства з обмеженою відповідальністю "Сільвер Мун Вей" щодо однієї з сторін даного спору.

Представник позивача в судовому засіданні 01.08.2016 підтримав клопотання, подане ним через відділ діловодства суду 22.07.2016, про витребування доказів.

В судовому засіданні 01.08.2016 судом розглянуте та відхилене як безпідставне вищевказане клопотання представника позивача, оскільки витребувані позивачем докази не містять фактичних даних, на підставі яких господарський суд у визначеному законом порядку встановлює наявність чи відсутність обставин, на яких ґрунтуються позовні вимоги про дострокове часткове припинення дії спірного свідоцтва України на знак для товарів і послуг.

Представник позивача в судовому засіданні, призначеному на 01.08.2016, надав усні пояснення по суті заявлених позовних вимог, позов підтримав у повному обсязі.

Представник відповідача в судовому засіданні 01.08.2016 надав усні заперечення проти заявлених позовних вимог.

Після виходу суду з нарадчої кімнати, у судовому засіданні 01.08.2016 було проголошено вступну та резолютивну частину рішення та повідомлено, що повне рішення буде складено у термін, передбачений ч. 4 ст. 85 ГПК України.

Заслухавши пояснення представників позивача та відповідача, дослідивши наявні у матеріалах справи докази, оглянувши в судових засіданнях оригінали документів, копії яких знаходяться в матеріалах справи, Господарський суд міста Києва

ВСТАНОВИВ:

11.06.2007 Державним департаментом інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України було зареєстровано комбіновану торговельну марку за свідоцтвом України на знак для товарів і послуг № 77928 на ім'я Товариства з обмеженою відповідальністю "Холдингова компанія "ТС Груп" (далі - ТОВ "Холдингова компанія "ТС Груп") для товарів 9 та послуг 35, 42 класів Міжнародної класифікації товарів і послуг (далі - МКТП), зокрема, таких товарів 9 класу МКТП, як: "програмний статок комп'ютерів (записаний); комп'ютерні програми (завантажний програмний статок); комп'ютерні програми записані; комп 'ютерні програми оперативного обслуговування (записані)".

Станом на дату подання Імтрон ГмбХ (Imtron GmbX) (позивачем) даного позову до суду, знак для товарів і послуг з вказаним свідоцтвом України діє у повному обсязі.

Позивач зазначив, що відповідно до Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків від 14.04.1891 ним було подано через Міжнародне бюро Всесвітньої організації інтелектуальної власності (ВОІС) заявку на міжнародну реєстрацію № 1080592 торговельної марки (через відомство країни походження - Німеччина) стосовно, в тому числі, товарів 9 класу МКТП. Серед країн, у яких запитується правова охорона, значиться і Україна.

Проте позивача було проінформовано про можливу відмову у реєстрації знака за міжнародною реєстрацією № 1080592 в Україні, оскільки його можна сплутати, в тому числі, зі знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України № 77928 від 11.06.2007, раніше зареєстрованим на користь ТОВ "Холдингова компанія "ТС Груп" (заявка № m200619756 від 13.12.2006) щодо товарів 9 класу МКТП.

Наразі позивач стверджує, що знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 77928 від 11.06.2007 не використовується на території України для товарів 9 класу МКТП, для яких він зареєстрований, а саме: "програмний статок комп'ютерів (записаний); комп'ютерні програми (завантажний програмний статок); комп'ютерні програми записані; комп'ютерні програми оперативного обслуговування (записані)", протягом більше ніж трьох років станом на дату подання позовної заяви.

Окрім того, позивач відзначає, що 26.04.2012, тобто майже чотири роки тому, було зареєстровано припинення юридичної особи ТОВ "Холдингова компанія "ТС Груп". Відтак, на думку позивача, після 26.04.2012 власник спірного знака - ТОВ "Холдингова компанія "ТС Груп", не міг здійснювати комерційне використання знака для товарів і послуг за свідоцтвом України № 77928 стосовно товарів 9 класу МКТП.

Відтак, позивач вказує, що зареєстрований за свідоцтвом України № 77928 знак для товарів і послуг, який не використовується в Україні протягом останніх трьох років для товарів 9 класу МКТП, перешкоджає у набутті ним прав інтелектуальної власності на торговельну марку в Україні, чим, порушено його охоронювані законом права та інтереси у сфері набуття прав інтелектуальної власності на торговельну марку.

Відповідно до ст. 1 Господарського процесуального кодексу (надалі - ГПК України) України підприємства, установи, організації, інші юридичні особи (у тому числі іноземні), громадяни, які здійснюють підприємницьку діяльність без створення юридичної особи і в установленому порядку набули статусу суб'єкта підприємницької діяльності (далі - підприємства та організації), мають право звертатися до господарського суду згідно з встановленою підвідомчістю господарських справ за захистом своїх порушених або оспорюваних прав і охоронюваних законом інтересів, а також для вжиття передбачених цим Кодексом заходів, спрямованих на запобігання правопорушенням.

Частиною 1 ст. 15 Цивільного кодексу України передбачено, що кожна особа має право на захист свого цивільного права у разі його порушення, невизнання або оспорювання.

Відповідно до ч. 1 ст. 16 Цивільного кодексу України кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого особистого немайнового або майнового права та інтересу. Частиною другою цієї статті визначено способи захисту цивільних прав та інтересів. Суд може захистити цивільне право або інтерес іншим способом, що встановлений договором або законом.

Як вбачається з матеріалів справи, охоронюваний законом інтерес позивача, за захистом якого він звернувся до господарського суду, полягає в тому, що дія в Україні свідоцтва на знак для товарів і послуг № 77928 від 11.06.2007 для товарів 9 класу МКТП перешкоджає позивачу у реєстрації в Україні знака за міжнародною реєстрацією № 1080592, оскільки його можна сплутати, в тому числі, зі знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України № 77928 від 11.06.2007, раніше зареєстрованим на користь ТОВ "Холдингова компанія "ТС Груп" щодо товарів 9 класу МКТП.

З огляду на невикористання в Україні знака для товарів і послуг за свідоцтвом України № 77928 від 11.06.2007 стосовно товарів 9 класу МКТП протягом більше ніж трьох років станом на дату подання позову (18.04.2016),позивач звернувся до суду з такими позовними вимогами:

- достроково частково припинити дію свідоцтва України № 77928 від 11.06.2007 на знак для товарів та послуг стосовно всіх товарів 9 класу МКТП, для яких він зареєстрований, а саме: "програмний статок комп'ютерів (записаний); комп'ютерні програми (завантажний програмний статок); комп'ютерні програми записані; комп'ютерні програми оперативного обслуговування (записані)";

- зобов'язати Державну службу інтелектуальної власності України внести до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг відомості про дострокове часткове припинення дії свідоцтва України № 77928 від 11.06.2007 на знак для товарів і послуг "ОК" стосовно всіх товарів 9 класу МКТП, для яких він зареєстрований, а саме: "програмний статок комп'ютерів (записаний); комп'ютерні програми (завантажний програмний статок); комп'ютерні програми записані; комп'ютерні програми оперативного обслуговування (записані)", та здійснити про це відповідну публікацію в офіційному бюлетені Державної служби інтелектуальної власності України "Промислова власність".

Відповідно до ч. 1 ст. 154 Господарського кодексу України, відносини, пов'язані з використанням у господарській діяльності та охороною прав інтелектуальної власності, регулюються Господарським кодексом України та іншими законами.

До відносин, пов'язаних з використанням у господарській діяльності прав інтелектуальної власності, застосовуються положення Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, передбачених Господарським кодексом України та іншими законами (ч. 2 ст. 154 Господарського кодексу України).

Частиною 1 ст. 418 Цивільного кодексу України визначено, що право інтелектуальної власності - це право особи на результат інтелектуальної, творчої діяльності або на інший об'єкт права інтелектуальної власності, визначений Цивільним кодексом України та іншим законом.

Право інтелектуальної власності є непорушним відповідно до ч. 3 ст. 418 Цивільного кодексу України. Ніхто не може бути позбавлений права інтелектуальної власності чи обмежений у здійсненні, крім випадків, передбачених законом.

До об'єктів права інтелектуальної власності, відповідно до ч. 1 ст. 420 Цивільного кодексу України, зокрема, належать торговельні марки (знаки для товарів і послуг).

Як зазначено у п. 1.5 постанови Пленуму Вищого господарського суду України від 17.10.2012 № 12 "Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності", у застосуванні законів про охорону прав інтелектуальної власності слід враховувати одночасне вживання в них деяких відмінних один від одного, але тотожних за своїм правовим змістом термінів, якими визначають окремі об'єкти права інтелектуальної власності, як-от "знаки для товарів і послуг" і "торговельні марки".

Відповідно до ст. 492 Цивільного кодексу України, торговельною маркою може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень, які придатні для вирізнення товарів (послуг), що виробляються (надаються) однією особою, від товарів (послуг), що виробляються (надаються) іншими особами. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, літери, цифри, зображувальні елементи, комбінації кольорів.

Згідно ст. 1 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", знак - це позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб.

Право інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчується свідоцтвом у випадках і порядку, передбачених законом (ч. 1 ст. 157 Господарського кодексу України).

Згідно ч. 1 ст. 494 Цивільного кодексу України, набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчується свідоцтвом, умови та порядок видачі якого встановлюються законом.

Як передбачено ст. 495 Цивільного кодексу України та відображається в ст. 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" (далі - Закон України), майновими правами інтелектуальної власності на торговельну марку, зокрема, є право на її використання, виключне право дозволяти використання торговельної марки, виключне право перешкоджати неправомірному використанню торговельної марки, в тому числі забороняти таке використання, інші майнові права інтелектуальної власності.

Відповідно до ст. 17 Закону України, власник свідоцтва повинен добросовісно користуватися правами, що випливають із свідоцтва.

Згідно п. 4 ст. 18 Закону України передбачено, якщо знак не використовується в Україні повністю або щодо частини зазначених у свідоцтві товарів і послуг протягом трьох років від дати публікації відомостей про видачу свідоцтва або від іншої дати після цієї публікації, будь-яка особа має право звернутися до суду із заявою про дострокове припинення дії свідоцтва повністю або частково.

У цьому разі дія свідоцтва може бути припинена повністю або частково лише за умови, що власник свідоцтва не зазначить поважні причини такого невикористання. Такими поважними причинами, зокрема є:

обставини, що перешкоджають використанню знака незалежно від волі власника свідоцтва, такі як обмеження імпорту чи інші вимоги до товарів і послуг, встановлені законодавством;

можливість введення в оману щодо особи, яка виробляє товари або надає послуги, під час використання знака особою, що звернулася до суду, чи іншою особою щодо товарів і послуг, відносно яких висунута вимога про припинення дії свідоцтва.

Для цілей цього пункту використанням знака власником свідоцтва вважається також використання його іншою особою за умови контролю з боку власника свідоцтва (п. 4 ст. 18 Закону).

Отже, з урахуванням положень п. 4 ст. 18 Закону України, достроково може бути припинена повністю або частково дія свідоцтва, знак за яким не використовується в Україні протягом більше ніж трьох років від дати публікації відомостей про видачу свідоцтва або від іншої дати після цієї публікації.

Відповідно до ч. 1 ст. 426 Цивільного кодексу України, способи використання об'єкта права інтелектуальної власності визначаються Цивільним кодексом України та іншим законом.

Використанням торговельної марки у сфері господарювання, відповідно до ч. 2 ст. 157 Господарського кодексу України, визнається застосування її на товарах та при наданні послуг, для яких вона зареєстрована, на упаковці товарів, у рекламі, друкованих виданнях, на вивісках, під час показу експонатів на виставках і ярмарках, що проводяться в Україні, у проспектах, рахунках, на бланках та в іншій документації, пов'язаній з впровадженням зазначених товарів і послуг у господарський (комерційний) обіг.

На дату подання позовної заяви до суду (18.04.2016), а рівно і на дату винесення судового рішення у справі № 910/9685/16, в Україні чинний Закон України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" (в редакції Закону України від 9 квітня 2015 року № 317-VIII), відповідно до п. 4 ст. 16 якого використанням знака визнається:

- нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов'язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення);

- застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстровано;

- застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет.

Знак визнається використаним, якщо його застосовано у формі зареєстрованого знака, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованого знака лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності знака (п. 4 ст. 16 Закону України).

Приписами статей 33, 34 ГПК України передбачено, що кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень, докази подаються сторонами та іншими учасниками судового процесу, господарський суд приймає тільки ті докази, які мають значення для справи, обставини справи, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватись іншими засобами доказування.

Згідно із ст. 43 ГПК України, господарський суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і об'єктивному розгляді в судовому процесі всіх обставин справи в їх сукупності, керуючись законом. Ніякі докази не мають для господарського суду заздалегідь встановленої сили.

Як встановлено судом згідно виписки з Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг № 490, станом на дату її видачі 18.05.2016 власником свідоцтва України на знак для товарів № 77928 для товарів 9 та послуг 35, 42 класів МКТП значиться Товариство з обмеженою відповідальністю "Холдингова компанія "ТС Груп"; вул. Михайла Гришка, 4, м. Київ, 140, 02140 (UA). Очікувана дата закінчення дії вказаного свідоцтва 13.12.2016.

Згідно наявних в матеріалах даних з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань судом встановлено, що діяльність юридичної особи ТОВ "Холдингова компанія "ТС Груп" припинено за судовим рішенням про припинення юридичної особи у зв'язку з визнанням її банкрутом (ухвала Господарського суду Київської області від 27.03.2012 у справі № Б18/236-10), запис про припинення зроблено 26.04.2012; номер запису: 1000340.

Судом враховано, що відповідно до ч. 8 ст. 16 Закону України власник свідоцтва має право дати будь-якій особі дозвіл (видати ліцензію) на використання знака на підставі ліцензійного договору. Ліцензійний договір повинен містити умову про те, що якість товарів і послуг, виготовлених чи наданих за ліцензійним договором, не буде нижчою від якості товарів і послуг власника свідоцтва і що останній здійснюватиме контроль за виконанням цієї умови.

Відповідно до ч. 9 наведеної статті Закону України, договір про передачу права власності на знак і ліцензійний договір вважаються дійсними, якщо вони укладені у письмовій формі і підписані сторонами. Сторона договору має право на інформування невизначеного кола осіб про передачу права власності на знак або видачу ліцензії на використання знака. Таке інформування здійснюється шляхом публікації в офіційному бюлетені відомостей в обсязі та порядку, встановлених центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері інтелектуальної власності, з одночасним внесенням їх до Реєстру.

Судом також враховано, що відповідно до ч. 2 ст. 1114 Цивільного кодексу України факт передання виключних майнових прав інтелектуальної власності, які відповідно до цього Кодексу або іншого закону є чинними після їх державної реєстрації, підлягає державній реєстрації.

З вищенаведеної виписки відносно свідоцтва № 77928 вбачається, що відомості про зміну його власника після припинення ТОВ "Холдингова компанія "ТС Груп" (після 26.04.2012) до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг не вносились, а отже вказане товариство єдиний зареєстрований власник спірного свідоцтва на знак для товарів і послуг.

При цьому суд відзначає, що матеріали справи не містять доказів передачі прав інтелектуальної власності на знак за спірним свідоцтвом будь-якій іншій особі.

Крім того, матеріали справи не містять жодних відомостей щодо використання знака для товарів і послуг за свідоцтвом України № 77928 від 11.06.2007, зокрема, для товарів 9 класу МКТП, шляхом видачі ліцензії.

Отже, з огляду на той факт, що ТОВ "Холдингова компанія "ТС Груп", як власник спірного свідоцтва України № 77928 від 11.06.2007, є припиненим з 26.04.2012 та не могло використовувати після цієї дати знак за вказаним свідоцтвом України, враховуючи також відсутність доказів передачі права власності на знак за свідоцтвом України № 77928 від 11.06.2007 або видачі ліцензії на використання цього знаку іншим особам, суд дійшов висновку, що знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 77928 від 11.06.2007 не використовується в Україні протягом більше ніж три роки на дату подання позовної заяви, без поважних причин для його невикористання.

При цьому судом враховано, що позивачем належними у справі доказами доведено, що свідоцтво України на знак для товарів і послуг № 77928 від 11.06.2007 стосовно всіх товарів 9 класу МКТП, для яких він зареєстрований, а саме: "програмний статок комп'ютерів (записаний); комп'ютерні програми (завантажний програмний статок); комп'ютерні програми записані; комп'ютерні програми оперативного обслуговування (записані)", не використовується в Україні протягом більше ніж три роки на дату подання позовної заяви.

Так, суд приймає до уваги у якості належних і допустимих доказів на підтвердження того, що знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 77928 від 11.06.2007 не використовується в Україні стосовно всіх товарів 9 класу МКТП, для яких він зареєстрований, протягом більше ніж три роки на дату подання позовної заяви наступні документи, належним чином засвідчені копії яких наявні в матеріалах справи:

- довідка Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 01.04.2016 № 3433-08/9678-07, яка свідчить про те, що сертифікати відповідності на продукцію під торговельною маркою "OK" у Реєстрі державної системи сертифікації не зареєстровані;

- довідка Асоціації Товарної Нумерації України "ДжіЕсІ Україна" від 21.03.2016 № 060/01, яка підтверджує, що Асоціація у період з 01.03.2013 по 16.03.2016 не присвоювала Глобальних номерів товарних позицій (номерів GTIN) стосовно такої продукції, як програмний статок комп'ютерів (записаний); комп'ютерні програми (завантажний програмний статок); комп'ютерні програми записані; комп'ютерні програми оперативного обслуговування (записані), у складі назви чи опису яких наявне позначення "OK" (в написанні цього позначення кирилицею або латинкою);

- довідка ДП "Моніторинг ЗМІ України" від 18.03.2016 № 7, згідно якої такі товари, як програмний статок комп'ютерів (записаний); комп'ютерні програми (завантажний програмний статок); комп'ютерні програми записані; комп'ютерні програми оперативного обслуговування (записані) під торговельною маркою за свідоцтвом України на знак для товарів і послуг № 77928 від 11.06.2007 та/або позначенням (назвою) "ОК" на телебаченні, радіо, у друкованих засобах масової інформації у період з 01.01.2013 по 31.12.2015 не рекламувались.

Додатково судом враховано, що наявні в матеріалах справи роздруківки Інтернет-пошуку у пошуковій системі "ГУГЛ" ("GOOGLE") з посиланням на www.google.com.ua, "Рамблер" ("Rambler") з посиланням на www.rambler.ru., "Яндекс" ("Yandex") з посиланням на www.yandex.ua дозволяють дійти висновку, що знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 77928 не використовується в українському сегменті мережі Інтернет стосовно товарів 9 класу МКТП.

Наведені докази в сукупності свідчать, що в Україні знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 77928 не наносився на такі товари 9 класу МКТП, як "програмний статок комп'ютерів (записаний); комп'ютерні програми (завантажний програмний статок); комп'ютерні програми записані; комп'ютерні програми оперативного обслуговування (записані)", для яких він зареєстрований, упаковку такого товару, вивіску, пов'язану з ним, етикетку тощо; названі товари 9 класу МКТП із нанесенням знака для товарів за свідоцтвом України № 77928 з метою пропонування для продажу не зберігалися, для продажу не пропонувалися, не продавалися, не імпортувалися (ввозилися) та не експортувалися (вивозилися), а також не здійснювалось використання спірного знака для означених товарів 9 класу МКТП у рекламі та мережі Інтернет.

Враховуючи викладене, суд дійшов висновку про те, що в Україні знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 77928 від 11.06.2007 стосовно всіх товарів 9 класу МКТП, для яких він зареєстрований, не використовується протягом більше ніж три роки на дату подання позовної заяви, а власник спірного свідоцтва протягом більше ніж три роки на дату подання позовної заяви не здійснював жодної з дій, які визнавалися і визнаються використанням знака відповідно до ст. 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", оскільки, виходячи з аналізу норм законодавства, що стосуються знаків для товарів і послуг, та з правової сутності знака для товарів і послуг, умовою його використання є використання саме стосовно товарів і послуг, для яких знак було зареєстровано, та використання його особою, на ім'я якої знак зареєстровано або під її контролем іншою особою.

В процесі розгляду спору, оцінивши в сукупності доводи сторін, суд дійшов висновку, що належних доказів на спростування повідомлених позивачем обставин щодо невикористання знаку для товарів і послуг за свідоцтвом України № 77928 від 11.06.2007 стосовно всіх товарів 9 класу МКТП, для яких він зареєстрований, протягом більше ніж три роки на дату подання позовної заяви, - відповідач суду не надав.

Судом також встановлено, що матеріали справи не містять належних доказів на підтвердження наявності поважних причин невикористання знаку для товарів і послуг " за свідоцтвом України № 77928 від 11.06.2007 стосовно всіх товарів 9 класу МКТП, для яких він зареєстрований, протягом більше ніж три роки на дату подання позовної заяви.

Відповідно до п. 71 постанови Пленуму Вищого господарського суду України від 17.10.2012 № 12 "Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності" якщо знак для товарів і послуг без поважних причин безперервно не використовується щодо частини або всіх товарів та/або послуг, внесених до реєстру, протягом трьох років від дати публікації про видачу свідоцтва або від іншої дати, то це є достатньою підставою для дострокового припинення за рішенням суду дії свідоцтва на такий знак повністю або частково щодо відповідних товарів та/або послуг. Не підлягає достроковому припиненню дія свідоцтва у випадку коли використання знака розпочалося або відновилося до подання позову.

Враховуючи викладене, вимоги позивача про дострокове часткове припинення дії свідоцтва України № 77928 від 11.06.2007 на знак для товарів та послуг стосовно всіх товарів 9 класу МКТП, для яких він зареєстрований, а саме: "програмний статок комп'ютерів (записаний); комп'ютерні програми (завантажний програмний статок); комп'ютерні програми записані; комп'ютерні програми оперативного обслуговування (записані)", визнаються судом обґрунтованими та такими, що підлягають задоволенню, у зв'язку з тим, що наведений знак щодо товарів 9 класу МКТП не використовується в Україні протягом більше ніж три роки на дату подання позовної заяви.

Позивач також звернувся до суду з вимогами про зобов'язання Державної служби інтелектуальної власності України внести до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг відомості про дострокове часткове припинення дії свідоцтва України № 77928 від 11.06.2007 на знак для товарів і послуг "ОК" стосовно всіх товарів 9 класу МКТП, для яких він зареєстрований, а саме: "програмний статок комп'ютерів (записаний); комп'ютерні програми (завантажний програмний статок); комп'ютерні програми записані; комп'ютерні програми оперативного обслуговування (записані)", та здійснити про це відповідну публікацію в офіційному бюлетені Державної служби інтелектуальної власності України "Промислова власність".

Згідно ст. 1 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", установа - центральний орган виконавчої влади з питань правової охорони інтелектуальної власності. В ст. 2 цього Закону встановлено, що установа забезпечує реалізацію державної політики у сфері охорони прав на знаки для товарів і послуг, для чого, зокрема, видає свідоцтва на знаки для товарів і послуг, забезпечує їх державну реєстрацію; забезпечує опублікування офіційних відомостей про знаки для товарів і послуг.

Відповідно до п.п. 1, 2 Положення про Державну службу інтелектуальної власності України, затвердженого Указом Президента України від 08.04.2011 № 436/2011, зі змінами і доповненнями (далі - Положення) Державна служба інтелектуальної власності України (далі - Державна служба) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра економічного розвитку і торгівлі України. Державна служба входить до системи органів виконавчої влади і забезпечує реалізацію державної політики у сфері інтелектуальної власності. Державна служба у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, іншими актами законодавства України, дорученнями Президента України та Міністра.

Згідно з п. 4 Положення Державна служба відповідно до покладених на неї завдань, зокрема:

здійснює державну реєстрацію та ведення обліку об'єктів права інтелектуальної власності, проводить реєстрацію договорів про передачу прав на об'єкти права інтелектуальної власності, що охороняються на території України,

веде державні реєстри об'єктів права інтелектуальної власності;

видає офіційні бюлетені з питань інтелектуальної власності.

Відповідно до п. 1.2 Положення про Державний реєстр свідоцтв України на знаки для товарів і послуг, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 10.01.2002 № 10, державний реєстр свідоцтв України на знаки для товарів і послуг (далі - реєстр) формує Державна служба інтелектуальної власності України.

Відповідно до п. 2.3 Положення про Державний реєстр свідоцтв України на знаки для товарів і послуг, у процесі ведення реєстру до нього вносяться, зокрема, відомості щодо припинення дії свідоцтва повністю або частково, які в силу п. 1.3 вказаного Положення Державна служба інтелектуальної власності України публікує в офіційному бюлетені "Промислова власність". Дані про публікацію зазначених відомостей заносяться до реєстру.

Враховуючи наведене, вимоги позивача про зобов'язання Державної служби інтелектуальної власності України внести до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг відомості про дострокове часткове припинення дії свідоцтва України № 77928 від 11.06.2007 на знак для товарів і послуг "ОК" стосовно всіх товарів 9 класу МКТП, для яких він зареєстрований, а саме: "програмний статок комп'ютерів (записаний); комп'ютерні програми (завантажний програмний статок); комп'ютерні програми записані; комп'ютерні програми оперативного обслуговування (записані)", та здійснити про це відповідну публікацію в офіційному бюлетені Державної служби інтелектуальної власності України "Промислова власність", визнаються судом обґрунтованими та такими, що підлягають задоволенню.

Відповідно до ч. 1 ст. 49 Господарського процесуального кодексу України судовий збір при виконанні договорів та з інших підстав покладається на сторони пропорційно розміру задоволених позовних вимог.

Разом з тим судом враховано, що правова охорона знаку для товарів і послуг за свідоцтвом України № 77928 від 11.06.2007 стосовно всіх товарів 9 класу МКТП, для яких він зареєстрований була надана на території України відповідно до вимог чинного законодавства, тоді як спір у даній справі виник у зв'язку з недобросовісними діями власника вказаного свідоцтва, юридичну особу якого станом на час розгляду даної справи по суті припинено.

За таких обставин, витрати по сплаті судового збору покладаються на позивача.

Керуючись ст.ст. 1, 32, 33, 34, 43, 44, 49, 49, 82-85, 116 Господарського процесуального кодексу України, суд

В И Р І Ш И В:

1. Позов задовольнити повністю.

2. Достроково частково припинити дію свідоцтва України № 77928 від 11.06.2007 на знак для товарів та послуг стосовно всіх товарів 9 класу МКТП, для яких він зареєстрований, а саме: "програмний статок комп'ютерів (записаний); комп'ютерні програми (завантажний програмний статок); комп'ютерні програми записані; комп'ютерні програми оперативного обслуговування (записані)".

3. Зобов'язати Державну службу інтелектуальної власності України (03035, м. Київ, вул. Липківського Василя, 45; ідентифікаційний код 37552556) внести до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг відомості про дострокове часткове припинення дії свідоцтва України № 77928 від 11.06.2007 на знак для товарів і послуг "ОК" стосовно всіх товарів 9 класу МКТП, для яких він зареєстрований, а саме: "програмний статок комп'ютерів (записаний); комп'ютерні програми (завантажний програмний статок); комп'ютерні програми записані; комп'ютерні програми оперативного обслуговування (записані)", та здійснити про це відповідну публікацію в офіційному бюлетені Державної служби інтелектуальної власності України "Промислова власність".

4. Після набрання рішенням законної сили видати накази.

Відповідно до ч. 5 ст. 85 ГПК України рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги (ч. 1 ст. 93 ГПК України), якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після розгляду справи апеляційним господарським судом.

Повне рішення складено 01.08.2016

Суддя Гумега О.В.