УХВАЛА

25.07.2016№ 910/5312/15-г

Господарський суд міста Києва у складі судді Марченко О.В., за участю секретаря судового засідання Грабовської А.С.,

розглядаючи у відкритому судовому засіданні

справу № 910/5312/15-г

за позовом товариства з обмеженою відповідальністю "Сандора", с. Миколаївське Жовтневого району Миколаївської області,

до Державної служби інтелектуальної власності України, м. Київ, та

приватного акціонерного товариства "Алеф-Виналь", м. Дніпропетровськ,

про визнання недійсним свідоцтва України №109692 та зобов'язання вчинити дії,

за участю представників:

позивача - Бачинської О.І. (довіреність від 31.12.2015 №10-05-526);

відповідача-1 - Запорожець Л.Г. (довіреність від 21.11.2014 №1-8/8566);

відповідача-2 - Голик М.О. (довіреність від 05.01.2016 №б/н),

ВСТАНОВИВ:

Товариство з обмеженою відповідальністю "Сандора" (далі - ТОВ "Сандора") звернулося до господарського суду міста Києва з позовом про:

- визнання недійсним свідоцтва України №109692 на знак для товарів і послуг "ТАМЯНКА" (словесний), належного приватному акціонерному товариству "Алеф-Виналь" (далі - ПрАТ "Алеф-Виналь");

- зобов'язання Державної служби інтелектуальної власності України (далі - Служба) внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг стосовно припинення дії свідоцтва України №109692 на знак для товарів і послуг "ТАМЯНКА" (словесний) та здійснити публікацію в офіційному бюлетені "Промислова власність" інформації про визнання недійсним свідоцтва України №109692.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 10.03.2015 (суддя Картавцева Ю.В.) порушено провадження у справі.

Служба 31.03.2015 подала суду відзив на позов, в якому зазначила, що:

- позивач стверджує, що термін "Тамянка" використовується в якості позначення певного виду товару, а саме технічного сорту винограду "Тамянка" групи Мускат білий, тобто вказує на склад сировини вина виноградного білого столового напівсолодкого ординарного;

- 05.05.2006 ПрАТ "Алеф-Виналь" подано заявку №m 200606610 на словесне позначення "ТАМЯНКА" для товару "Вино "Тамянка" 33 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі - МКТП); за результатами кваліфікаційної експертизи за заявкою №m 200606610 встановлено, що заявлене позначення не відповідає умовам надання правової охорони для всіх товарів 33 класу МКТП; 11.12.2007 Державним департаментом інтелектуальної власності (далі - Департамент) прийнято рішення про відмову в реєстрації знака за заявкою №m 200606610;

- ПрАТ "Алеф-Виналь", не погоджуючись із вказаним рішенням, звернулося до Дніпропетровського окружного адміністративного суду з позовом до Департаменту; постановою Дніпропетровського окружного адміністративного суду від 17.11.2008 у справі №2-а-10490/08 зобов'язано Департамент прийняти рішення про реєстрацію знака "Тамянка" за заявкою від 05.05.2006 №m 200606610 відносно товару вино "Тамянка", видати свідоцтво України на знак для товарів і послуг та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені "Промислова власність"; ухвалою Дніпропетровського окружного адміністративного суду від 30.06.2011 було встановлено інший перелік товарів 33 класу МКТП;

- під час проведення експертизи заявки №m 200606610 на знак "Тамянка" та під час видачі свідоцтва на спірний знак Службою не порушено жодної з вимог законодавства України, а тому Служба діяла на підставі, в межах та у спосіб, що передбачені Законом України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" (далі - Закон) та Правилами складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, затверджених наказом Державного патентного відомства України від 28.07.1995 №116 (в редакції наказу Державного патентного відомства України від 20.08.1997 №72).

ПрАТ "Алеф-Виналь" 31.03.2015 подало суду відзив на позовну заяву, в якому вказало таке:

єдиною підставою для визнання свідоцтва України №109692 недійсним є те, що, на думку позивача, позначення "Тамянка" не відповідає умовам надання правової охорони через те, що є загальновживаним;

позначення можна вважати загальновживаним для позначення товару певного виду, виключно коли таке позначення стійко придбало невід'ємний зв'язок з цим товаром, придбало ознаку товару, тобто стало назвою товару певного виду або роду;

позивачем не надано доказів, що підтверджували б загальновживаність позначення "Тамянка", посилання ж позивача на те, що позначення "Тамянка" використовувалось як одне з чисельних синонімів сорту винограду, взагалі не підтверджує факту загальновживаності останнього, а тим більше не може підтверджувати можливість ототожнення позначення "Тамянка" з певним товаром, зокрема, з переліком товарів, які містяться в класі 33 МКТП;

постановою Вищого адміністративного суду України від 12.12.2013 у справі №К/9991/7648/12 за позовом ПрАТ "Алеф-Виналь" до Департаменту про визнання протиправним та нечинним рішення та зобов'язання вчинити певні дії у задоволенні касаційної скарги Департаменту на постанову Дніпропетровського окружного адміністративного суду від 17.11.2008 та ухвалу Дніпропетровського окружного адміністративного суду від 30.06.2011 у справі №2-а-10490/08 відмовлено, вказані постанову та ухвалу залишено без змін;

судами у справі №2-а-10490/08 встановлено, що слово "Тамянка" використовується не в якості назви товару 33 класу МКТП, а в якості одного з синонімів назви сорту винограду, тобто з наданих матеріалів неможливо прийти до висновку про те, що позначення "Тамянка" використовується фахівцями та споживачами в якості назви товарів 33 класу МКТП;

враховуючи, що свідоцтво України №109692 було видано ПрАТ "Алеф-Виналь" 27.07.2009, а ТОВ "Сандора" звернулося до суду з позовною заявою у лютому 2015 року, позивачем пропущено строк позовної давності до вимог про визнання недійсним свідоцтва України №109692.

ТОВ "Сандора" 03.04.2015 подало суду пояснення, в яких зазначило, що:

13.11.2014 ПрАТ "Алеф-Виналь" звернулося до господарського суду міста Києва з позовом до Служби та ТОВ "Сандора" про визнання недійсним свідоцтва України №75194 "СВЯТКОВА КОЛЕКЦІЯ ТАМЯНКА", власником якого є ТОВ "Сандора"; з позовних вимог ПрАТ "Алеф-Виналь" вбачається несумісність дії свідоцтва ПрАТ "Алеф-Виналь" та інших свідоцтв на знаки для товарів і послуг, які містять позначення "ТАМЯНКА", в тому числі і свідоцтва України №75194; у зв'язку з цим чинність свідоцтва України №109692 та вимоги, які висуває ПрАТ "Алеф-Виналь" на підставі свідоцтва України №109692, становлять загрозу для здійснення ТОВ "Сандора" його прав на використання належного йому свідоцтва України №75194 та, як наслідок, на здійснення позивачем господарської діяльності з виробництва вина "СВЯТКОВА КОЛЕКЦІЯ ТАМЯНКА";

що ж до доводів ПрАТ "Алеф-Виналь" стосовно спливу строку позовної давності, то ТОВ "Сандора" про порушення свого права довідалося з листа ПрАТ "Алеф-Виналь" від 28.05.2014; до отримання вказаного листа позивач не знав та не міг знати, що існування численних свідоцтв про реєстрацію знаків для товарів і послуг може загрожувати здійсненню його прав як власника свідоцтва України №75194 та виробника вина "СВЯТКОВА КОЛЕКЦІЯ ТАМЯНКА";

стосовно висновку Вищого адміністративного суду України стосовно того, що позначення "ТАМЯНКА" не є загальновживаним та про ненадання доказів загальновживаності позначення "ТАМЯНКА", то слід зазначити, що позивач не обумовлює свої позовні вимоги визнанням позначення "ТАМЯНКА" загальновживаним, а обґрунтовує їх наявністю інших двох критеріїв, а саме відсутністю розрізняльної здатності та описовим характером позначення, таким, що вказує на вид, якість, кількість, властивості товарів і послуг;

позначення "ТАМЯНКА" вказує на склад/властивості/характеристики сировини, тобто є описовим для певної групи вин, а тому і за цим критерієм є таким, що не відповідає умовам надання правової охорони.

ПрАТ "Алеф-Виналь" 24.04.2016 подало суду додаткові пояснення, в яких вказало таке:

свої позовні вимоги позивач ґрунтує на тому, що реєстрація знака для товарів і послуг "ТАМЯНКА" за свідоцтвом України №109692 відбулася із порушенням частини другої статті 6 Закону з урахування того, що словесний елемент "Тамянка" вказує на вид рослини - начебто виноград "Тамянка", а у назвах вин, які виготовлено із плодів зазначеного виду рослин, вказується матеріал або склад сировини, з якого виготовлено дане вино;

зазначені твердження є безпідставними з урахування того, що позивачем не надано доказів, які б підтверджували, що на будь-якій алкогольній продукції, виготовленій позивачем чи ПрАТ "Алеф-Виналь", є вказівка на матеріал або склад сировини, а саме на виноград сорту "Тамянка";

постановою Вищого господарського суду України від 19.03.2013 у справі №5011-72/7236-2012 за позовом ПрАТ "Алеф-Виналь" до Служби та державного підприємства "Первомайський виноробний завод" встановлено, що позначення "Тамянка" має розрізняльну здатність, не є загальновживаним.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 24.04.2015 у справі №910/5312/15-г призначено судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручено атестованим судовим експертам Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 24.04.2015 зупинено провадження у справі у зв'язку із призначення судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності.

До господарського суду міста Києва 11.05.2016 надійшли матеріали справи №910/5312/15-г з висновком судового експерта від 28.04.2016 №9812/15-53, в якому зазначено, що відповідно до наданих на дослідження матеріалів справи знак для товарів і послуг за свідоцтвом України №109692:

- складається лише з позначення, що не є описовим при використанні щодо зазначених у свідоцтві товарів 33 класу МКТП або у зв'язку з ними, зокрема, не вказує на вид, якість, склад, властивості товарів;

- складається лише з позначення, що не є загальновживаним як позначення товарів 33 класу МКТП;

- є таким, що має розрізняльну здатність та набув такої внаслідок його використання на дату подання заявки, а саме - 05.05.2006.

У зв'язку із припиненням повноважень щодо здійснення правосуддя у судді Картавцевої Ю.В., розпорядженням керівника господарського суду міста Києва від 11.05.2016 №04-23/944 призначено повторний автоматизований розподіл справи №910/5312/15-г.

За результатами повторного автоматизованого розподілу справу №910/5312/15-г передано для розгляду судді Марченко О.В.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 13.05.2016 суддею Марченко О.В. прийнято справу №910/5312/15-г до свого провадження та поновлено провадження у справі.

ТОВ "Сандора" 02.06.2016 подало суду письмові пояснення, у яких зазначило, що позивач не погоджується з висновком експерта, оскільки: як виробника вина виноградного ординарного столового напівсолодкого білого Тамянка Золота Амфора Преміум зазначено не ПрАТ "Алеф-Виналь", а товариством з обмеженою відповідальністю "Атлантіс", що ніяким чином не надає споживачеві можливість асоціювати цей знак для товарів і послуг з його власником - відповідачем-2; висновок експерта про те, що знак для товарів та послуг за свідоцтвом України №109692 не є описовим при використанні щодо зазначених у свідоцтві товарів 33 класу МКТП або у зв'язку з ними, спростовується долученими відповідачем-2 до матеріалів справи копіями дитсриб`ютерських договорів, згідно яких вино "Тамянка" є одним з найменувань вин торгівельної марки; некоректним є формулювання експерта щодо витребування інших додаткових матеріалів - були витребувані матеріали щодо маркованого позначення "Тамянка".

ПрАТ "Алеф-Виналь" 06.06.2016 подало суду додаткові письмові пояснення, у яких зазначило таке: в матеріалах справи наявний достатній обсяг доказів, які можуть свідчити про той факт, що знак для товарів і послуг "Тамянка" за свідоцтвом України №109692 не є описовим при використанні щодо зазначених у свідоцтві товарів 33 класу МКТП; позивачем не надано жодного доказу щодо загальновживаності позначення "Тамянка" для товарів 33 класу МКТП, не надано й доказів щодо того факту, що позначення "Тамянка" використовується спеціалістами чи будь-якими особами для позначення такого алкогольного напою як "вино".

ТОВ "Сандора" 02.06.2016 подало суду клопотання про зупинення провадження у справі до розгляду справи №910/28726/14 Київським апеляційним господарським судом.

Клопотання мотивоване тим, що: рішенням господарського суду міста Києва від 11.04.2016 у справі №910/28726/14 за позовом ТОВ "Сандора" до Служби та ПрАТ "Алеф-Виналь" про визнання позначення загальновживаним та припинення дії свідоцтва України №109692 на знак для товарів і послуг, позовні вимоги задоволено; припинено дію свідоцтва України № 109692 на знак для товарів і послуг "Тамянка", власником якого є ПрАТ "Алеф-Виналь"; зобов'язано Службу внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг про припинення дії свідоцтва України №109692 на знак для товарів і послуг "Тамянка" та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені "Промислова власність"; 16.05.2016 Київським апеляційним господарським судом прийнято апеляційну скаргу ПрАТ "Алеф-Виналь" до розгляду.

Відповідно до частини першої статті 79 Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України) господарський суд зупиняє провадження у справі в разі неможливості розгляду даної справи до вирішення пов'язаної з нею іншої справи, що розглядається іншим судом, а також у разі звернення господарського суду із судовим дорученням про надання правової допомоги до іноземного суду або іншого компетентного органу іноземної держави.

При цьому, пов'язаною з даною справою є така інша справа, у якій інший суд встановлює обставини, що впливають чи можуть вплинути на подання і оцінку доказів у даній справі; в тому числі йдеться про факти, які мають преюдиціальне значення (частини друга - четверта статті 35 ГПК України).

Під неможливістю розгляду даної справи слід розуміти неможливість для даного господарського суду самостійно встановити обставини, які встановлюються іншим судом в іншій справі, - у зв'язку з непідвідомчістю або непідсудністю іншої справи даному господарському суду, одночасністю розгляду двох пов'язаних між собою справ різними судами або з інших причин.

Іншим судом, про який йдеться у частині першій статті 79 ГПК України, є будь-який орган, що входить до складу судової системи України згідно з статтею 3 та частиною другою статті 17 Закону України "Про судоустрій і статус суддів"; іншим судом може вважатися й інший склад суду (одноособовий чи колегіальний) в тому ж самому судовому органі, в якому працює суддя (судді), що вирішує (вирішують) питання про зупинення провадження у справі (пункт 3.16 постанови пленуму вищого господарського суду України від 26.12.2011 № 18 "Про деякі питання практики застосування Господарського процесуального кодексу України судами першої інстанції").

Господарський суд міста Києва у судовому засіданні 06.06.2016 дійшов висновку необхідність відмови у задоволенні клопотання позивача про зупинення провадження у справі з огляду на те, що:

- у справі №910/28726/14 як на підставу для припинення дії свідоцтва України № 109692 на знак для товарів і послуг "Тамянка" позивач вказував на те, що позначення "Тамянка" втратило розрізняльну здатність як знак для товарів та послуг; це позначення є загальновживаним як позначення товарів певного виду, а саме вина виноградного білого столового напівсолодкого ординарного;

- у справі №910/5312/15-г як на підставу для визнання недійсним свідоцтва України №109692 на знак для товарів і послуг "Тамянка" позивач посилається на те, що вказане свідоцтво було видане з порушенням норм чинного законодавства щодо відповідності зареєстрованого знака умовам надання правової охорони, а тому підлягає визнанню недійсним на підставі пункту 1 статті 19 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг».

- таким чином, у справах №910/28726/14 та №910/5312/15-г повинні встановлюватися різні обставини на підставі різних правових норм; відтак, розгляд справи №910/28726/14 не перешкоджає розглядові даної справи.

ТОВ "Сандора" 06.06.2016 подало суду клопотання про призначення повторної судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності у справі.

Проведення вказаної експертизи позивач просив доручити Науково-дослідному інституту інтелектуальної власності Національної академії правових наук України.

У судовому засіданні 06.06.2016 суд відклав розгляд вказаного клопотання позивача про призначення у справі повторної судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності; у судовому засіданні 25.07.2016 суд відмовив у задоволенні цього клопотання.

ТОВ "Сандора" 04.07.2016 подало суду клопотання про долучення до матеріалів справи рецензії на висновок судової експертизи у сфері інтелектуальної власності від 28.04.2016 №9821/15-53.

Служба 25.07.2016 подала суду клопотання про долучення до матеріалів справи виписки з Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг відносно свідоцтва України №109692 на знак для товарів і послуг "Тамянка" станом на 14.07.2016, з якої вбачається, що до вказаного реєстру внесено відомості стосовно припинення дії свідоцтва України №109692 на знак для товарів і послуг "Тамянка".

ПрАТ "Алеф-Виналь" 25.07.2016 подало суду клопотання про припинення провадження у справі, мотивоване тим, що оскільки постановою Київського апеляційного господарського суду від 05.07.2016 у справі №910/28726/14, яка набрала законної сили 05.07.2016, залишено без змін рішення господарського суду міста Києва від 11.04.2016 у вказаній справі, яким, зокрема, припинено дію свідоцтва України №109692 на знак для товарів і послуг "Тамянка", а предметом спору зі справи №910/5312/15-г є визнання недійсним свідоцтва України №109692 на знак для товарів і послуг "Тамянка", то у справі №910/5312/15-г відсутній предмет спору.

Представник ТОВ "Сандора" у судовому засіданні 25.07.2016 заперечила проти задоволення вказаного клопотання відповідача-2 про припинення провадження у справі.

Представник Служби підтримала вказане клопотання ПрАТ "Алеф-Виналь".

Відповідно до пункту 11 частини першої статті 80 ГПК України господарський суд припиняє провадження у справі, якщо відсутній предмет спору.

У пункті 4.4 постанови пленуму Вищого господарського суду України від 26.12.2011 № 18 "Про деякі питання практики застосування Господарського процесуального кодексу України судами першої інстанції" зазначено, що господарський суд припиняє провадження у справі у зв'язку з відсутністю предмета спору (пункт 11 частини першої статті 80 ГПК України), зокрема, у випадку припинення існування предмета спору (наприклад, сплата суми боргу, знищення спірного майна, скасування оспорюваного акта державного чи іншого органу тощо), якщо між сторонами у зв'язку з цим не залишилося неврегульованих питань.

Судом встановлено, що рішенням господарського суду міста Києва від 11.04.2016, залишеним без змін постановою Київського апеляційного господарського суду від 05.07.2016 у справі №910/28726/14, припинено дію свідоцтва України №109692 на знак для товарів і послуг "Тамянка", власником якого є ПрАТ "Алеф-Виналь"; зобов'язано Службу внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг про припинення дії свідоцтва України №109692 на знак для товарів і послуг "Тамянка" та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені "Промислова власність"; Службою 26.04.2016 внесено до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг відомості стосовно припинення дії свідоцтва України №109692 на знак для товарів і послуг "Тамянка", а тому господарський суд вважає за необхідне припинити провадження у справі №910/5312/15-г у зв'язку із відсутністю предмету спору.

При цьому частиною третьою статті 80 ГПК України передбачено, що про припинення провадження у справі виноситься ухвала, в якій мають бути вирішені питання про розподіл між сторонами господарських витрат.

Відповідно до пункту 5 частини першої статті 7 Закону України "Про судовий збір" сплачена сума судового збору повертається за клопотанням особи, яка його сплатила за ухвалою суду в разі закриття (припинення) провадження у справі (крім випадків, якщо провадження у справі закрито у зв'язку з відмовою позивача від позову і така відмова визнана судом), у тому числі в апеляційній та касаційній інстанціях.

Разом з тим, позивачем не подано суду відповідного клопотання, а тому у суду відсутні передбачені чинним законодавством України підстави для повернення судового збору.

Керуючись пунктом 11 частини першої статті 80, статтею 86 ГПК України, господарський суд міста Києва

УХВАЛИВ:

Припинити провадження у справі № 910/5312/15-г.

Ухвалу може бути оскаржено в установленому законодавством України порядку.

Суддя О. Марченко