УХВАЛА

01.08.2016Справа № 910/27478/15

За позовом Компанії Гранд Рівер Ентерспрайсез Дойчланд ГмбХ (Grand River Enterprises Deutschland) (Німеччина)

до 1) Компанії Ну Марк ЕлЕлСі (Nu Mark LLC) (США),

2) Державної служби інтелектуальної власності України (Україна)

про визнання недійсним частково свідоцтва на знак для товарів і послуг

Суддя Бондарчук В.В.

Представники:

від позивача: Слабко Т.О.;

від відповідача-1: Бєлостоцький М.Л., Пахомовська Н.В.;

від відповідача-2: Ресенчук В.М.;

вільний слухач: ОСОБА_6, ОСОБА_7

ОБСТАВИНИ СПРАВИ :

Компанія Гранд Рівер Ентерспрайсез Дойчланд ГмбХ (Grand River Enterprises Deutschland) (далі-позивач) звернулася до Господарського суду міста Києва з позовом до Компанії Ну Марк ЕлЕлСі (Nu Mark LLC) (США) (далі-відповідач-1) та Державної служби інтелектуальної власності України (далі-відповідач-2) про:

- визнання свідоцтва України № 196757 від 10.03.2015 на знак для товарів і послуг «MARKTEN» частково недійсним відносно всіх товарів 34 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі - МКТП), для яких знак було зареєстровано;

- зобов'язання Державної служби інтелектуальної власності України внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знак для товарів і послуг, стосовно визнання свідоцтва України № 196757 від 10.03.2015 на знак для товарів і послуг «MARKTEN» частково недійсним відносно всіх товарів 34 класу МКТП та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені «Промислова власність».

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 27.10.2015 порушено провадження у даній справі, призначено її до розгляду у судовому засіданні на 28.04.2016 за участю представників сторін.

Разом з позовною заявою, представником позивача подано заяву про забезпечення позову, в якій Компанія Гранд Рівер Ентерспрайсез Дойчланд ГмбХ (Grand River Enterprises Deutschland) просила суд:

- заборонити Компанії Ну Марк ЕлЕлСі (Nu Mark LLC) передавати повністю або частково права на знак для товарів і послуг «MARKTEN» за свідоцтвом України № 196757 від 10.30.2015, відмовлятися повністю або частково від знаку для товарів і послуг «MARKTEN» за свідоцтвом України № 196757 від 10.03.2015;

- заборонити Державній службі інтелектуальної власності України здійснювати реєстрацію договорів про передачу прав на знак для товарів і послуг «MARKTEN» за свідоцтвом України № 196757 від 10.03.2015, вносити зміни до Державного реєстру свідоцтва України на знаки для товарів і послуг у вигляді відомостей щодо відмови повністю або частково від свідоцтва України № 196757 від 10.03.2015 на знак для товарів і послуг «MARKTEN» та опубліковувати ці відомості в офіційному бюлетені «Промислова власність».

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 27.10.2015 заяву Компанії Гранд Рівер Ентерспрайсез Дойчланд ГмбХ (Grand River Enterprises Deutschland) про забезпечення позову задоволено. До вирішення спору у справі № 910/27478/15 по суті вжити заходи до забезпечення позову, а саме заборонено Компанії Ну Марк ЕлЕлСі (Nu Mark LLC) (6601 W Broad St, Richmond, VА 23230, United States of America) передавати повністю або частково права на знак для товарів і послуг «MARKTEN» за свідоцтвом України № 196757 від 10.30.2015, відмовлятися повністю або частково від знаку для товарів і послуг «MARKTEN» за свідоцтвом України № 196757 від 10.03.2015 до набрання рішенням Господарського суду міста Києва законної сили та заборонено Державній службі інтелектуальної власності України здійснювати реєстрацію договорів про передачу прав на знак для товарів і послуг «MARKTEN» за свідоцтвом України № 196757 від 10.03.2015, вносити зміни до Державного реєстру свідоцтва України на знаки для товарів і послуг у вигляді відомостей щодо відмови повністю або частково від свідоцтва України № 196757 від 10.03.2015 на знак для товарів і послуг «MARKTEN» та опубліковувати ці відомості в офіційному бюлетені «Промислова власність» до набрання рішенням Господарського суду міста Києва законної сили.

18.11.2015 через загальний відділ діловодства суду Компанія Гранд Рівер Ентерспрайсез Дойчланд ГмбХ (Grand River Enterprises Deutschland) на виконання вимог ухвали суду від 27.10.2015 подано нотаріально засвідчені переклади на англійську мову копії ухвали Господарського суду міста Києва від 27.10.2015 про порушення провадження у справі № 910/27478/15 у трьох примірниках та позовну заяву з додатками в трьох примірниках, а також ухвалу Господарського суду міста Києва від 27.10.2015 про забезпечення позову у трьох примірниках.

10.03.2016 через загальний відділ діловодства суду від Компанії «Філіп Морріс Брендз с.а.р.л.» надійшло клопотання в якому остання просила залучити Компанію до участі у справі в якості третьої особи, без самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача-1, яке було відхилено судом з підстав необґрунтованості.

28.04.2016 через загальний відділ діловодства суду представник позивача подав письмові пояснення, в яких зазначає, що оспорюване позначення асоціативно може породжувати помилкову, неправильну думку щодо джерела походження товарів, для яких воно зареєстровано.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 28.04.2016 відкладено розгляд справи на 04.07.2016 та зобов'язано позивача надати до суду належним чином (нотаріально) засвідчені переклади на англійську мову копії ухвали Господарського суду міста Києва від 28.04.2016 про відкладення розгляду справи № 910/27478/15 у трьох примірниках для вручення відповідачу-1 разом з копією ухвали Господарського суду міста Києва від 27.10.2015 про порушення провадження у справі №910/27478/15, позовної заяви з додатками та ухвали Господарського суду міста Києва від 27.10.2015, в порядку, передбаченому Гаазькою Конвенцією про вручення за кордоном судових та позасудових документів у цивільних або комерційних справах від 15.11.1965 року, через Офіс Приватного Міжнародного Права (Office of Private International Law Office of the Legal Adviser Department of State 2430 E Street, NW Room 357, South Building WASHINGTON, DC 20037-2851 United States of America).

23.05.2016 через загальний відділ діловодства суду від представника позивача надійшли документи на виконання вимог ухвали суду від 28.04.2016, у зв'язку з чим 26.05.2016 судом було направлено через Офіс Приватного Міжнародного Права (Office of Private International Law Office of the Legal Adviser Department of State 2430 E Street, NW Room 357, South Building WASHINGTON, DC 20037-2851 United States of America) прохання про вручення судових документів відповідачу-1.

02.07.2016 через загальний відділ діловодства суду від Компанії «Філіп Морріс Брендз с.а.р.л.» повторно надійшло клопотання, в якому остання просить суд залучити Компанію до участі у справі в якості третьої особи, без самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідачів.

04.07.2016 через загальний відділ діловодства суду представник позивача подав заяву про доповнення підстав позову, у якій зазначає, що державна реєстрація знаку для товарів і послуг «MARKTEN» за свідоцтвом України № 196757 не лише призвела до неправомірного надання правової охорони позначенню, яке є схожим настільки, що його можна сплутати із знаком для товарів і послуг «Mark Adams» відповідно до міжнародної реєстрації № 786952, а й становить загрозу для споживачів, оскільки вводить в оману щодо особи, яка виробляє товар, отже, не відповідає умовам надання правової допомоги, встановленим п. 4 ч. 2 ст. 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг».

Суд відклав розгляд поданої заяви на наступне судове засідання.

У судовому засіданні 04.07.2016 представник відповідача-2 надав відзив на позов, у якому просить суд відмовити у задоволенні позовних вимог в повному обсязі, оскільки на момент розгляду заявки № m 2013 16998 за свідоцтвом України № 196757 на знак для товарів і послуг, Державна служба інтелектуальної власності України діяла на підставі, в межах та у спосіб, що передбачені законом. Також, представник відповідача-2 надав заяву, у якій просить суд залучити Компанію «Філіп Морріс Брендз с.а.р.л.» до участі у справі в якості третьої особи без самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідачів, оскільки рішення з даного господарського спору може вплинути на права даної компанії щодо інформування невизначеного кола осіб про передачу права власності на знак та набуття майнових прав інтелектуальної власності в повному обсязі.

Отже, розглянувши подані відповідачем-2 та Компанією «Філіп Морріс Брендз с.а.р.л.» клопотання про залучення до участі у справі, у якості третьої особи без самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідачів, суд відзначив, що враховуючи накладену ухвалою суду заборону Компанії Ну Марк ЕлЕлСі (Nu Mark LLC) вчиняти дії з передачі права на знак для товарів і послуг «MARKTEN» за свідоцтвом України № 196757 від 10.03.2015 та відсутність у матеріалах справи доказів проведення державної реєстрації передання виключних майнових прав інтелектуальної власності, суд відмовляє у задоволенні клопотання Державної служби інтелектуальної власності України про залучення до участі у справі, у якості третьої особи, без самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідачів - Компанії «Філіп Морріс Брендз с.а.р.л.».

Крім того, суд відмовив у задоволенні повторно поданого Компанією «Філіп Морріс Брендз с.а.р.л.». клопотання про залучення до участі у справі, у якості третьої особи, без самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідачів, оскільки аналогічне клопотання було розглянуто та відхилено судом 28.04.2016.

Розгляд справи відкладався в порядку п.п. 1-2 ст. 77 Господарського процесуального кодексу України.

18.07.2016 через загальний відділ діловодства суду від Компанії «Філіп Морріс Брендз с.а.р.л.» втретє надійшло клопотання про залучення третьої особи, в якому Компанія «Філіп Морріс Брендз с.а.р.л.» просить залучити їх до участі у справі у якості третьої особи, без самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідачів.

У судовому засіданні 18.07.2016 представник відповідача-1 подав письмові пояснення, в яких зазначає, що позначення «MARKTEN» не може породжувати у споживача асоціації з іншим виробником, окрім відповідача-1. Позначення «MARKTEN» не може асоціюватися у українського споживача з виробником Компанії Гранд Рівер Ентерспрайсез Дойчланд ГмбХ (Grand River Enterprises Deutschland), оскільки останній не веде жодної діяльності в Україні та невідомий українським споживачам.

Представник відповідача-2 надав відзив на позовну заяву, в якому зазначає, що у зв'язку з невикористанням позивачем в Україні знаку за міжнародною реєстрацією № 786952, знак за свідоцтвом № 196757 не є таким, що може ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари 34 класу МКТП.

Розглянувши подане втретє Компанією «Філіп Морріс Брендз с.а.р.л.» клопотання про залучення їх до участі у справі 3 910/27478/15 у якості третьої особи, без самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідачів, суд відмовляє у його задоволенні, оскільки аналогічне клопотання було розглянуто та відхилено судом 28.04.2016 та 04.07.2016 відповідно.

При цьому суд відзначає, що подання другого і наступних клопотань (заяв) з одного й того самого питання, яке вже вирішено господарським судом, є зловживанням процесуальними правами.

Відповідна практика, спрямована на умисне затягування судового процесу, порушує права інших учасників судового процесу та суперечить вимогам статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року, учасником якої є Україна, стосовно права кожного на розгляд його справи упродовж розумного строку.

При цьому під затягуванням судового процесу розуміються дії або бездіяльність учасника судового процесу, спрямовані на: неможливість початку розгляду судом порушеної провадженням справи; неможливість прийняття судом рішення в даному судовому засіданні; створення інших перешкод у вирішенні спору по суті з метою недосягнення результатів такого вирішення протягом установлених законом процесуальних строків. (п. 3.14 постанови пленуму Вищого господарського суду України від 26 грудня 2011 року № 18 «Про деякі питання практики застосування Господарського процесуального кодексу України судами першої інстанції»).

Також, у судовому засіданні 18.07.2016 оголошено перерву до 01.08.2016.

01.08.2016 через загальний відділ діловодства суду представник відповідача-1 подав додаткові письмові пояснення, в яких зазначає, що знак позивача та відповідача-1 відрізняється фонетично, візуально, за змістом та загальними враженням, завдяки чому не є схожими, в тому вигляді в якому вони використовуються, незважаючи на наявність змагального елементу.

Крім того, 01.08.2016 представник відповідача-1 подав клопотання, в якому просить суд призначити у даній справі судову експертизу, на вирішення експерта поставити наступні питання:

- Чи є знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 196757 схожим настільки, що його можна сплутати із знаком для товарів і послуг за міжнародною реєстрацією № 786952, щодо товарів 34 класу МКТП?

- Чи є знак для товарів і послуг за свідоцтвом України 3 196757 таким, що може ввести в оману щодо особи, яка виробляє зареєстровані товари 34 класу МКТП, а саме щодо компанії Гранд Рівер Ентерспрайсез Дойчланд ГмбХ (Grand River Enterprises Deutschland)?

01.08.2016 через загальний відділ діловодства суду представник позивача подав додаткові пояснення, в яких пояснює, що знак «MARKTEN» за свідоцтвом України № 196757 та «MARK ADAMS», який користується правовою охороною в Україні на підставі міжнародної реєстрації № 786952 є схожими між собою настільки, що їх можна сплутати.

Також, 01.08.2016 представник позивача подав клопотання про призначення судової експертизи, в якому просить суд призначити у даній справі судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності, на вирішення експерта поставити наступні питання:

- Чи є знак для товарів і послуг «MARKTEN» за свідоцтвом України № 196757 таким, що може ввести в оману щодо товару, послуг або особи, яка виробляє товар або надає послуги, зважаючи на вигляд, в якому знак «MARKTEN» за свідоцтвом України № 196757 фактично використовується?

- Чи є знак для товарів і послуг «MARKTEN» за свідоцтвом України № 196757 схожим настільки, що його можна сплутати із знаком «MARK ADAMS», який користується правовою охороною в Україні на підставі міжнародної реєстрації № 786952, зважаючи на вигляд, в якому знак «MARKTEN» за свідоцтвом України № 196757 та знак «MARK ADAMS», який користується правовою охороною в Україні на підставі міжнародної реєстрації № 786952, фактично використовуються?.

У даному судовому засіданні представник позивача підтримав подане клопотання про призначення у даній справі судової експертизи.

Представники відповідачів не заперечували проти призначення у даній справі судової експертизи.

Так, відповідно до ч. 1 ст. 41 Господарського процесуального кодексу України, для роз'яснення питань, що виникають при вирішенні господарського спору і потребують спеціальних знань, господарський суд призначає судову експертизу.

Проведення судової експертизи доручається державним спеціалізованим установам чи безпосередньо особам, які відповідають вимогам, встановленим Законом України "Про судову експертизу". Особа, яка проводить судову експертизу (далі - судовий експерт) користується правами і несе обов'язки, зазначені у статті 31 ГПК України.

Відповідно до ст. 41 Господарського процесуального кодексу України, остаточне коло питань, які мають бути роз'яснені судовим експертом, встановлюється господарським судом в ухвалі.

Для встановлення фактичних даних щодо наявності чи відсутності підстав для визнання свідоцтва України № 196757 на знак для товарів і послуг «MARKTEN» частково недійсним, необхідні спеціальні знання, якими суд не володіє.

Оскільки для роз'яснення питань, що виникли при вирішенні господарського спору необхідні спеціальні знання, суд задовольняє клопотання сторін та призначає у справі № 910/27478/15 судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручає Науково-дослідному центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України (01133, м. Київ, бульвар Лесі Українки, буд. 26, офіс 501).

У зв'язку із призначенням судом експертизи об'єктів інтелектуальної власності, провадження у справі № 910/27478/15 підлягає зупиненню.

Керуючись ст.ст. 41, 79, 86 Господарського процесуального кодексу України, Господарський суд міста Києва

УХВАЛИВ:

1. Призначити у справі № 910/27478/15 судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручити Науково-дослідному центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України (01133, м. Київ, бульвар Лесі Українки, буд. 26, офіс 501).

2. На вирішення експерта винести наступні питання:

- Чи є знак «MARKTEN» за свідоцтвом України № 196757 схожим настільки, що його можна сплутати зі знаком «MARK ADAMS» за міжнародною реєстрацією № 786952, щодо товарів і послуг 34 класу МКТП?

- Чи є знак «MARKTEN» за свідоцтвом України № 196757 таким, що може ввести споживачів в оману щодо особи, яка виробляє зареєстровані товари або надає послуги щодо товарів і послуг 34 класу МКТП, а саме щодо Компанії Гранд Рівер Ентерспрайсез Дойчланд ГмбХ (Grand River Enterprises Deutschland), яка є власником знака для товарів і послуг «MARK ADAMS» за міжнародною реєстрацією № 786952?

3. Оплату витрат по проведенню судової експертизи покласти на Компанію Гранд Рівер Ентерспрайсез Дойчланд ГмбХ (Grand River Enterprises Deutschland).

4. Зобов'язати судового експерта направити на адресу представника Компанії Гранд Рівер Ентерспрайсез Дойчланд ГмбХ (Grand River Enterprises Deutschland) ОСОБА_8 (АДРЕСА_1) оригінал та копію рахунку на оплату експертизи відповідно.

5. Зобов'язати представника Компанії Гранд Рівер Ентерспрайсез Дойчланд ГмбХ (Grand River Enterprises Deutschland) надати експерту докази проведення оплати послуг по проведенню судової експертизи.

6. Попередити експерта, який безпосередньо проводитиме судову експертизу, про відповідальність, передбачену ст. ст. 384, 385 Кримінального кодексу України за дачу завідомо неправдивого висновку та відмову без поважних причин від виконання покладених на нього обов'язків.

7. Зобов'язати експерта після проведення судової експертизи надати суду висновок судового експерта.

8. Провадження у справі № 910/27478/15 зупинити до закінчення проведення судової експертизи.

9. Матеріали справи 910/27478/15 надіслати до Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України (01133, м. Київ, бульвар Лесі Українки, буд. 26, офіс 501).

Суддя Бондарчук В.В.