УХВАЛА

01.08.2016№ 910/1780/16

Господарський суд міста Києва у складі судді Марченко О.В., розглянувши матеріали справи № 910/1780/16

за позовом приватного акціонерного товариства «Лекхім», м. Київ,

до публічного акціонерного товариства «Фармстандарт-Біолік», м. Харків,

Державної служби інтелектуальної власності України, м. Київ,

Міністерства охорони здоров'я України, та

державного підприємства «Державний експертний центр Міністерства охорони здоров'я України», м. Київ,

про визнання недійсними повністю свідоцтв України №№ 182084, 182085 на знаки для товарів і послуг, визнання недійсними висновку, реєстраційного посвідчення та наказу,

без виклику представників сторін,

ВСТАНОВИВ:

Приватне акціонерне товариство «Лекхім» (далі - ПрАТ «Лекхім») звернулося до господарського суду міста Києва з позовом про:

- визнання недійсними повністю свідоцтв України №182084 та №182085 на знаки для товарів і послуг відповідно «РЕНАЛЬГАН-БІОЛІК» та «РЕНАЛЬГАН-БИОЛЕК», зареєстровані для товарів 5 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі - МКТП), а саме «ліки для людини», власником яких є публічне акціонерне товариство «Фармстандарт-Біолік» (далі - Товариство);

- зобов'язати Державну службу інтелектуальної власності України (далі - Служба) внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг стосовно визнання недійсними свідоцтв України №182084 та №182085 і здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені «Промислова власність».

- визнання недійсним висновку державного підприємства «Державний експертний центр Міністерства охорони здоров'я України» (далі - Центр) про рекомендацію до реєстрації лікарського засобу «РЕНАЛЬГАН-БІОЛІК»;

- визнання недійсним наказу Міністерства охорони здоров'я України (далі - Міністерство) від 02.08.2013 №684 «Про державну реєстрацію (перереєстрацію) лікарських засобів та внесення змін до реєстраційних матеріалів» (далі - Наказ № 684) в частині державної реєстрації лікарського засобу «РЕНАЛЬГАН-БІОЛІК» у формі розчину для ін'єкцій по 2 мл або по 5 мл в ампулах №5, №10 у пачці;

- визнання недійсним реєстраційного посвідчення на лікарський засіб «РЕНАЛЬГАН-БІОЛІК» № UA/12131/01/01;

- зобов'язання Товариства припинити використання позначень «РЕНАЛЬГАН» та/або «РЕНАЛЬГАН-БІОЛІК», та/або «РЕНАЛЬГАН-БИОЛЕК» шляхом нанесення вказаних позначень та/або будь-якого з них на упаковку лікарського засобу «РЕНАЛЬГАН-БІОЛІК», зареєстрованого згідно з Наказом №684 у формі розчину для ін'єкцій по 2 мл або по 5 мл в ампулах №5, №10 у пачці (реєстраційне посвідчення на лікарський засіб «РЕНАЛЬГАН-БІОЛІК» №UA/12131/01/01), етикетку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеними позначеннями з метою пропонування для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення), застосування його в діловій документації, в тому числі у назві лікарського засобу, в мережі Інтернет та заборонити використання вказаних позначень та/або будь-якого з них;

- зобов'язання Товариства вилучити з цивільного обігу лікарський засіб «РЕНАЛЬГАН-БІОЛІК», зареєстрований згідно з Наказом №684 у формі розчину для ін'єкцій по 2 мл або по 5 мл в ампулах №5, №10 у пачці (реєстраційне посвідчення на лікарський засіб «РЕНАЛЬГАН-БІОЛІК» №UA/12131/01/01), маркований позначеннями «РЕНАЛЬГАН» та/або «РЕНАЛЬГАН-БІОЛІК», та/або «РЕНАЛЬГАН-БИОЛЕК» та/або будь-яким з них, та знищити упаковки вказаного лікарського засобу, марковані позначеннями «РЕНАЛЬГАН» та/або «РЕНАЛЬГАН-БІОЛІК», та/або «РЕНАЛЬГАН-БИОЛЕК» та/або будь-яким з них, а також ампули, в яких міститься такий лікарський засіб, з нанесеними позначеннями «РЕНАЛЬГАН» та/або «РЕНАЛЬГАН-БІОЛІК», та/або «РЕНАЛЬГАН-БИОЛЕК» та/або будь-яким з них.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 05.02.2016 порушено провадження у справі.

18.02.2016 Центр подав суду відзив на позовну заяву, в якому заперечує проти задоволення позовних вимог з огляду на таке:

- відповідно до приписів статті 9 Закону України «Про лікарські засоби», Порядку державної реєстрації (перереєстрації) лікарських засобів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.05.2005 № 376 (далі - Порядок №376) та Порядку проведення експертизи матеріалів на лікарські засоби, що подаються на державну реєстрацію (перереєстрацію), а також експертизи матеріалів про внесення змін до реєстраційних матеріалів протягом дії реєстраційного посвідчення, затвердженого Наказом Міністерства від 26.08.2005 № 426 (порядок №426), до повноважень Центру належить проведення експертизи реєстраційних матеріалів, за результатами якої складаються вмотивовані висновки про можливість (або неможливість) реєстрації лікарських засобів, не застосовуючи, оскільки це не передбачено законодавством, механізму владних управлінських функцій, як то видання наказу про державну реєстрацію, відмови та інші, оскільки зазначені функції належать до компетенції Міністерства;

- позовна заява не містить жодних посилань на нормативно-правовий акт, відповідно до якого висновок Центру щодо ефективності, безпечності та якості лікарського засобу «РЕНАЛЬГАН-БІОЛІК» та рекомендації його до державної реєстрації суперечить вимогам чинного законодавства;

- висновок Центру про рекомендацію до реєстрації лікарського засобу «РЕНАЛЬГАН-БІОЛІК» є внутрішнім службовим документом, який підтверджує факт проведення експертизи матеріалів реєстраційного досьє на лікарський засіб і є носієм доказової інформації про ефективність, якість та безпечність лікарського засобу або навпаки, та на підставі якого Міністерство приймає рішення про державну реєстрацію або у її відмові;

- таким чином, Центр не вчинив жодних дій, які б порушували встановлений чинним законодавством порядок реєстрації лікарських засобів.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 29.02.2016 вжито заходів до забезпечення позову шляхом:

- заборони Товариству передавати у будь-який спосіб повністю чи частково право власності на знаки для товарів і послуг за свідоцтвами України №182084 та №182085, а також відмовлятися повністю чи частково від свідоцтв України №182084 та №182085 на знаки для товарів і послуг;

- заборони Службі вносити зміни до Державного реєстру свідоцтв України стосовно власника знаків для товарів і послуг за свідоцтвами України №182084 та №182085;

- заборонити Центру вносити зміни до матеріалів реєстраційного досьє на лікарський засіб «РЕНАЛЬГАН-БІОЛІК» (реєстраційне посвідчення № UA/12131/01/01), в тому числі і такі, що мають наслідком зміну назви лікарського засобу та зміну номеру реєстраційного посвідчення;

- заборонити Товариству вносити зміни до матеріалів реєстраційного досьє на лікарський засіб «РЕНАЛЬГАН-БІОЛІК» (реєстраційне посвідчення № UA/12131/01/01).

26.02.2016 Міністерство подало відзив на позовну заяву, в якому заперечило проти позову з огляду на те, що: відповідно до поданої заяви про реєстрацію лікарського засобу та позитивного висновку Центру, Міністерство здійснило реєстрацію лікарського засобу «РЕНАЛЬГАН-БІОЛІК» відповідно до Закону України «Про лікарські засоби», Порядку №376 та Порядку №426; таким чином, при реєстрації даного лікарського засобу Міністерство діяло в межах повноважень та відповідно до норм матеріального права, які регулюють процес державної реєстрації лікарського засобу; позивачем не надано доказів порушення майнових прав інтелектуальної власності, які захищені патентом, а у Міністерства відсутні підстави для відмови в державній реєстрації лікарського засобу «РЕНАЛЬГАН-БІОЛІК».

Служба 29.02.2016 подала суду відзив на позовну заяву, в якому заперечила проти позову з огляду на таке: на підставі висновків про відповідність заявлених позначень умовам надання правової охорони 12.12.2013 Службою були прийняті рішення про видачу свідоцтв України №182084 та №182085 на знаки для товарів і послуг; згідно із статтею 12 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг» була здійснена публікація відомостей про видачу вказаних свідоцтв на знаки для товарів та послуг в офіційному бюлетені «Промислова власність» від 25.02.2014 № 4, одночасно з якою Службою здійснено державну реєстрацію знаків для товарів та послуг і видано свідоцтва України № 182084 та № 182085; крім того, відповідно до частини восьмої статті 10 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг» будь-яка особа може подати до закладу експертизи мотивоване заперечення проти заявки щодо невідповідності наведеного в ній позначення умовам надання правової охорони; проте, своїм правом на подання заперечень позивач не скористався, рішення Служби також не оскаржив; під час дослідження схожості словесних позначень як складового позначення в цілому, так і окремих його елементів, очевидною є несхожість оспорюваних знаків із знаками позивача, що вказує на необґрунтованість доводів ПрАТ «Лекхім»; маркована оскаржуваними знаками продукція містить чіткі посилання на Товариство, як виробника лікарського засобу: у верхній правій частині чітко зазначено назву, реквізити, адресу, контактний телефон відповідача-1; свої твердження щодо «ймовірності введення в оману» та «набуття розрізняльної здатності його знаку в Україні» позивач обґрунтовує лише власними міркуваннями; свідоцтва України № 182084 та № 182085 на знаки для товарів та послуг зареєстровані законно, правомірність дій Служби при реєстрації знаків у судовому порядку не оскаржувалась.

29.02.2016 Товариство подало суду відзив на позовну заяву, якому заперечує проти задоволення позовних вимог з огляду те, що: згідно з реєстраційним посвідченням від 02.08.2013 №UА/12131/01/01 Товариство на даний час є виробником лікарського засобу «РЕНАЛЬГАН-БІОЛІК»; позначення лікарського засобу «РЕНАЛЬГАН-БІОЛІК» та «РЕНАЛЬГАН-БИОЛЕК» суттєво відрізняється від позначення лікарського засобу «РЕНАЛГАН» позивача, тому посилання позивача на пункт 4 статті 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг» є безпідставними; крім того, у відображенні найменування лікарського засобу «РЕНАЛЬГАН-БІОЛІК» («РЕНАЛЬГАН-БИОЛЕК») використано частина позначення «Біолік» та «Биолик», на які Товариство має свідоцтва України на знаки для товарів і послуг №37088 та №37089; таким чином, відсутні підстави вважати, що найменування, наведені у свідоцтвах України на знаки для товарів і послуг №182084 та №182085, є такими, що порушують права позивача як власника свідоцтва України №15785; датою пріоритету свідоцтва України на знак для товарів і послуг №15785 є 23.05.1996; Товариство почало здійснювати промислове виробництво лікарського засобу «Реналган» з 1996 року про, що свідчить затверджена 29.04.1996 Фармакопейним комітетом Міністерства Тимчасова фармакопейна стаття №42У-20/33-222-96 на розчин «РЕНАЛГАН» для ін'єкцій, виробництва орендного підприємства «БІОЛІК», який використовується як лікарський засіб; під час розгляду справи №922/2066/13 судами першої та апеляційної інстанцій встановлено, що Товариство здійснювало значну та серйозну підготовку до використання у своєї господарській діяльності спірного позначення до дати заявлення пріоритету на знак для товарів і послуг позивача; тобто, за висновками господарських судів зі справи №922/2066/13, які викладені у правових рішеннях, відповідач-2 користується правом попереднього користувача спірного позначення; рішенням господарського суду Харківської області від 08.09.2014 зі справі №922/2812/14 за позовом ПрАТ «Лекхім» до Товариства про заборону використання знака для товарів і послуг «РЕНАЛЬГАН-БІОЛІК» позовна заява ПрАТ «Лекхім» залишена без задоволення.

21.03.2016 позивач подав суду письмові пояснення в яких зазначив про те, що: Тимчасова фармакопейна стаття №42У-20/33-222-96, затверджена 29.04.1996 Фармакопейним комітетом Міністерства, на розчин «Реналган» для ін'єкцій затверджена для орендного підприємства «Біолік»; таким чином, якщо і посилатися на положення статті 500 Цивільного кодексу України (далі - ЦК України) щодо права попереднього користування, то таке посилання могло б здійснювати саме орендне підприємство «Біолік»; жодних доказів того, що дане підприємство чи його ділова практика перейшли до відповідача-1, матеріали справи не містять, а тому твердження Товариства про належне йому право попереднього користування є безпідставним; крім того, якщо навіть дане право перейшло до відповідача-1, чинне законодавство обмежує особу, що набула право попереднього користування саме користуванням торговельною маркою, права на яку належать позивачу, та не дозволяє реєструвати власну; наявність у особи права попереднього користування торговельною маркою (хоча останнє не доведено Товариством) не є та не може бути підставою для відмови у визнанні недійсними свідоцтв на торговельні марки, якщо буде доведено, що такі торговельні марки не відповідають умовам надання правової охорони; ПрАТ «Лекхім» підтримує викладені в рішенні господарського суду Харківської області від 08.09.2014 у справі №922/2812/14 аргументи та вважає, що посилання Товариства на статтю 500 ЦК України та начебто набуте ним право попереднього користування є помилковим та не звільняє відповідача-1 від необхідності доведення відповідності зареєстрованих на його ім'я торговельних марок умовам надання правової охорони; у справі №922/2812/14 за позовом ПрАТ «Лекхім» до Товариства позивач просив суд заборонити Товариству використання знака для товарів і послуг під назвою «Ренальган-Біолік»; тобто, предметом позову у даній справі було припинення порушення права інтелектуальної власності; після подання ПрАТ «Лекхім» позову та до моменту винесення господарським судом Харківської області рішення у даному спорі, тобто саме у процесі розгляду справи Товариством отримано свідоцтво України №182084 на знак для товарів і послуг «РЕНАЛЬГАН-БІОЛІК»; таким чином, подаючи позов про визнання недійсним свідоцтва України №182084 та №182085 на знаки для товарів і послуг «РЕНАЛЬГАН-БІОЛІК» та «РЕНАЛЬГАН-БИОЛЕК», позивач висуває інші позовні вимоги, ніж ті, що заявлені у справі №922/2812/14, та намагається відновити свої порушені права інтелектуальної власності на більш ранній знак для товарів і послуг; ПрАТ «Лекхім» наполягає на необхідності пред'явлення відповідачем-1 оригіналу договору від 10.10.1994 №СД-94012, укладеного ПрАТ «Лекхім» та Товариством (далі - Договір №СД-94012); даний договір не містить жодного положення про перехід прав інтелектуальної власності в спільну власність; предметом договору є те, що учасники здійснюють спільну діяльність в галузі освоєння технології виготовлення препарату «РЕНАЛГАН»; на думку позивача, на момент підписання даного договору назва лікарського засобу «РЕНАЛГАН» вже була створена і не є результатом спільної діяльності сторін договору; відповідно до пункту 2.1 підпункту 2.1.1 Договору №СД-94012 саме інвестор (ПрАТ «Лекхім») здійснює інтелектуальне інвестування.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 21.03.2016 призначено у справі №910/1780/16 судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручено судовому експерту Дорошенку Олександру Федоровичу.

До господарського суду міста Києва 18.06.2016 надійшли матеріали справи №910/3640/16 з висновком експерта від 15.07.2016 №1096, в якому зазначено таке:

- знаки для товарів і послуг «РЕНАЛЬГАН-БІОЛІК» і «РЕНАЛЬГАН-БИОЛЕК» за свідоцтвами України №182084 і №182085 є схожими настільки, що їх можна сплутати з раніше зареєстрованим в Україні знаком для товарів і послуг «РЕНАЛГАН» за свідоцтвом України №15785 стосовно товарів 05 класу МКТП;

- знаки для товарів і послуг «РЕНАЛЬГАН-БІОЛІК» і «РЕНАЛЬГАН-БИОЛЕК» за свідоцтвами України №182084 і №182085 є такими, що можуть ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари 05 класу МКТП, тобто стосовно ПрАТ «Лекхім».

За приписами частини третьої статті 79 Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України) господарський суд поновлює провадження у справі після усунення обставин, що зумовили його зупинення.

Отже, оскільки у справі №910/1780/16 проведено судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності і матеріали справи повернуто експертом, господарський суд міста Києва вважає за доцільне поновити провадження у справі та призначити її розгляд.

Враховуючи викладене та керуючись статтями 79, 86 ГПК України, господарський суд міста Києва

УХВАЛИВ:

1. Провадження у справі № 910/1780/16 поновити.

2. Розгляд справи призначити на 29.08.2016 о 10 год. 00 хв.; судове засідання відбудеться в приміщенні господарського суду міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 44-б, зал судових засідань №12.

3. Зобов'язати учасників судового процесу:

- направити у судове засідання своїх повноважних представників, повноваження яких повинні бути оформлені відповідно до приписів статті 28 ГПК України; документи на підтвердження повноважень таких представників подати суду;

- подати суду письмові пояснення з приводу висновку від 15.07.2016 №1096 судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності;

- письмові пояснення та документи завчасно надсилати на адресу суду поштою або подавати через відділ діловодства суду з супровідним листом з обов'язковим описом додатків у прошитому вигляді.

Суддя О. Марченко

Розгляд справи призначив на 29.08.2016 о 10:00 год. Викликати для участі у засіданні представників позивача, відповідача.