КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"26" липня 2016 р. Справа№ 910/6197/13

Київський апеляційний господарський суд у складі колегії суддів:

головуючого: Шипка В.В.

суддів: Пантелієнка В.О.

Зеленіна В.О.

при секретарі Романовій Ю.М.

розглянувши апеляційну скаргу Компанії Берлін-Хемі (Менарін Груп)

на рішення господарського суду м. Києва від 06.06.2016р.

у справі № 910/6197/13 (суддя Марченко О.В.)

за позовом Berlin-Chemie AG Menarini Group Берлін-Хемі АГ (Менарі Груп)

до 1)Товариства з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична

компанія "Здоров'я"

2)Міністества охорони здоров'я України

про припинення порушення прав інтелектуальної власності, визнання незаконним та часткове скасування наказу Міністерства охорони здоровя України

за участю представників:

від позивача: Костін І.П. - дов. № б/н від 15.09.2015р.

від відповідача: 1) Титаренко Ю.П. - дов. № 5306/3 від 09.10.2015р.

2) не з»явились

ВСТАНОВИВ:

Берлін-Хемі АГ (Менаріні Груп, далі - Компанія) звернулася до господарського суду міста Києва з позовом (первісні вимоги) про:

- визнання незаконним та скасування наказу Міністерства охорони здоров'я України (далі - Міністерство) від 23.08.2012 №658 "Про державну реєстрацію (перереєстрацію) лікарських засобів та внесення змін до реєстраційних матеріалів" (далі - Наказ №658) в частині скасування пункту 5 витягу з переліку зареєстрованих лікарських засобів, які вносяться до Державного реєстру лікарських засобів України відповідно до додатку №1 до Наказу №658;

- заборони товариству з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Здоров'я" (далі - Товариство) використовувати позначення "ЕСПУЗІН", схоже із знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України №25612 стосовно товарів 05 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі - МКТП);

- зобов'язання Товариства усунути позначення "ЕСПУЗІН" з лікарських засобів власного виробництва.

28.11.2013 позивачем подано заяву про зміну предмету позову, відповідно до якої Компанія просить суд:

- визнати незаконним та скасувати Наказ №658 в частині реєстрації лікарського засобу "ЕСПУЗІН-ЗДОРОВ'Я" (таблетки, вкриті оболонкою, по 125 мг №7 (7х1), №14 (7х2), №21 (7х3), №10 (10х1) у блістерах, заявник Товариство, номер реєстраційного посвідчення UA/12456/01/01, зазначений під номером 5 у додатку №1 до Наказу №658;

- визнати незаконним та скасувати наказ Міністерства від 07.06.2013 №480 "Про державну реєстрацію (перереєстрацію) лікарських засобів та внесення змін до реєстраційних матеріалів" (далі - Наказ №480) в частині реєстрації лікарського засобу "ЕСПУЗІН-ЗДОРОВ'Я" (краплі оральні, 40 мг/мл по 30 мл у флаконах з пробкою-крапельницею №1 у коробці, заявник Товариство, номер реєстраційного посвідчення UA/12946/01/01, зазначений під номером 6 у додатку №1 до Наказу №480;

- зобов'язати Міністерство виключити лікарські засоби "ЕСПУЗІН-ЗДОРОВ'Я", реєстраційні посвідчення UA/12456/01/01 та UA/12946/01/01, з Державного реєстру лікарських засобів України шляхом видання наказу;

- заборонити Товариству використовувати позначення "ЕСПУЗІН", схоже із знаком для товарів і послуг за свідоцтвами України №25612 стосовно товарів 05 класу МКТП;

- зобов'язання Товариства усунути позначення "ЕСПУЗІН" з лікарських засобів власного виробництва.

Рішенням господарського суду міста Києва від 11.12.2013 у справі 910/6197/13 (суддя Прокопенко Л.В.), залишеним без змін постановою Київського апеляційного господарського суду від 29.09.2015 (колегія суддів у складі: Разіна Т.І. - головуючий, судді Доманська М.Л. і Сотніков С.В.), позов задоволено; визнано незаконним та скасовано наказ Міністерства №658; визнано незаконним та скасовано наказ Міністерства №480; зобов'язано Міністерство виключити лікарські засоби "ЕСПУЗІН-ЗДОРОВ'Я", реєстраційні посвідчення UA/12456/01/01 та UA/12946/01/01, з Державного реєстру лікарських засобів України шляхом видання наказу; заборонено Товариству використовувати позначення "ЕСПУЗІН", схоже із знаком для товарів і послуг за свідоцтвами України №25612, стосовно товарів 05 класу МКТП; зобов'язано Товариство усунути позначення "ЕСПУЗІН" з лікарських засобів власного виробництва.

Постановою Вищого господарського суду України від 16.02.2016 (колегія суддів у складі: суддя Селіваненко В.П. - головуючий, судді Палій В.В. і Прокопанич Г.К.) судові рішення попередніх судових інстанцій з даної справи скасовано; справу № 910/6197/13 передано на новий розгляд до господарського суду міста Києва.

Рішенням господарського суду м. Києва від 06.06.2016р. у справі № 910/6197/13 в задоволенні позову відмовлено.

Не погоджуючись з вказаним рішенням, позивач звернулвся з апеляційною скаргою до Київського апеляційного господарського суду, в якій просить рішення господарського суду м. Києва від 06.06.2016р. у справі № 910/6197/13 скасувати та прийняти нове, яким задовольнити позовні вимоги повністю.

Ухвалою Київського апеляційного господарського суду від 23.06.2016р. апеляційну скаргу Компанії Берлін-Хемі (Менарін Груп) прийнято до провадження та призначено до розгляду на 26.07.2016р.

Через відділ документального забезпечення київського апеляційного господарського суду 26.07.2016р. представником позивача було подано пояснення по справі.

Через відділ документального забезпечення київського апеляційного господарського суду 26.07.2016р. представником відповідача -1 був поданий відзив на апеляційну скаргу в якому просить суд рішення господарського суду м. Києва від 06.06.2016р. залишити без змін, а апеляційну скаргу без задоволення.

Через відділ документального забезпечення київського апеляційного господарського суду 26.07.2016р. представником відповідача -1 подано клопотання про призначення судової експертизи об»єктів інтелектуальної власності.

Встановлено, що в судове засідання 26.07.2016р. представник відповідача -2 не з"явились, причини неявки суду не повідомили. Хоча про час та місце судового засідання повідомленні належним чином.

Колегія суддів розглянувши в судовому засіданні 26.07.2016р. клопотання відповідача -1 про призначення судової експертизи об»єктів інтелектуальної власності, дійшла висновку про його відмову в задоволенні, оскільки судова експертиза у цій справі проводилась неодноразово і на думку колегії суддів експертними установами надані вичерпні відповіді на поставлені питання. А тому, підстав для проведення четвертої судової експертизи не має підстав.

Представник позивача в судовому засіданні апеляційну скаргу підтримав та просив її задовольнити.

Представник відповідача-1 в судовому засіданні проти апеляційної скарги заперечував та просив відмовити в її задоволенні.

Розглянувши доводи апеляційної скарги, заслухавши пояснення представників сторін, дослідивши наявні матеріали справи, колегія суддів дійшла висновку, що апеляційні скарга задоволенню не підлягає з огляду на наступне.

Берлін-Хемі АГ (Менаріні Груп, далі - Компанія) звернулася до господарського суду міста Києва з позовом (зі змінами предмету позову) про:

- визнати незаконним та скасувати Наказ №658 в частині реєстрації лікарського засобу "ЕСПУЗІН-ЗДОРОВ'Я" (таблетки, вкриті оболонкою, по 125 мг №7 (7х1), №14 (7х2), №21 (7х3), №10 (10х1) у блістерах, заявник Товариство, номер реєстраційного посвідчення UA/12456/01/01, зазначений під номером 5 у додатку №1 до Наказу №658;

- визнати незаконним та скасувати наказ Міністерства від 07.06.2013 №480 "Про державну реєстрацію (перереєстрацію) лікарських засобів та внесення змін до реєстраційних матеріалів" (далі - Наказ №480) в частині реєстрації лікарського засобу "ЕСПУЗІН-ЗДОРОВ'Я" (краплі оральні, 40 мг/мл по 30 мл у флаконах з пробкою-крапельницею №1 у коробці, заявник Товариство, номер реєстраційного посвідчення UA/12946/01/01, зазначений під номером 6 у додатку №1 до Наказу №480;

- зобов'язати Міністерство виключити лікарські засоби "ЕСПУЗІН-ЗДОРОВ'Я", реєстраційні посвідчення UA/12456/01/01 та UA/12946/01/01, з Державного реєстру лікарських засобів України шляхом видання наказу;

- заборонити Товариству використовувати позначення "ЕСПУЗІН", схоже із знаком для товарів і послуг за свідоцтвами України №25612 стосовно товарів 05 класу МКТП;

- зобов'язання Товариства усунути позначення "ЕСПУЗІН" з лікарських засобів власного виробництва.

Позов мотивовано тим, що:

- Компанія є власником таких свідоцтв України на знак для товарів і послуг: № 25612 "ЕСПУМІЗАН"; № 95707 "ESPUMISAN"; № 94540 "ЕСПУМІЗАН";

- позивач є виробником лікарських засобів з діючою речовиною Simethicone (симетикон), а саме: ЕСПУМІЗАН ® (реєстраційне посвідчення UA/0152/02/01); ЕСПУМІЗАН ® L (реєстраційне посвідчення UA/0152/01/01); ЕСПУМІЗАН ® БЕБІ (реєстраційне посвідчення UA/10476/01/01);

- позивач зазначає, що лікарський засіб ЕСПУМІЗАН ® вперше було зареєстровано на території України 15.10.1998;

- на території України позначення "ЕСПУМІЗАН" має тривале та регулярне використання, внаслідок чого вказана торговельна марка отримала значну популярність серед споживачів та лікарів;

- на думку позивача, нанесення відповідачем на упаковку лікарського засобу позначення "ЕСПУЗІН-ЗДОРОВ'Я", є використанням знака "ЕСПУМІЗАН" у розумінні пункту 4 статті 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" (далі - Закон);

- позначення "ЕСПУЗІН-ЗДОРОВ'Я" є схожим до ступеню змішування з торговельною маркою "ЕСПУМІЗАН" за фонетичним, семантичним та графічним критеріями;

- позначення "ЕСПУЗІН-ЗДОРОВ'Я" використовується для тих самих товарів 05 класу МКТП, для яких зареєстрована торговельну марку "ЕСПУМІЗАН", а саме: лікарських засобів, що призначені для застосування у разі функціональних кишкових розладів та містять однакову діючу речовину, а саме Simethicone (симетикон).

Місцевим судом в задоволенні позовних вимог Компанії Берлін-Хемі (Менарін Груп) відмовлено повністю.

Колегія суддів вважає, що суд першої інстанції дійшов вірного висновку про відмову в задоволені позовних вимог, враховуючи наступне.

Компанія є володільцем таких свідоцтв України на знаки для товарів і послуг:

№ 25612 "ЕСПУМІЗАН" (словесний; заявка від 15.09.1999 № 99093242; торговельну марку зареєстровано для товарів 05 класу МКТП "Фармацевтичні препарати, ліки для людини");

№ 95707 "ESPUMISAN" (словесний; заявка від 19.03.2007 № m200704164; торговельну марку зареєстровано для товарів 05 та 10 класів МКТП "Фармацевтичні препарати; дієтичні речовини на лікарські (медичні) потреби" та "Лікарські (медичні) прилади та інструменти");

№ 94540 "ЕСПУМІЗАН" (словесний; заявка від 19.03.2007 № m200704166: торговельну марку зареєстровано для товарів 10 класу МКТП "Лікарські (медичні) прилади та інструменти").

Позивач є виробником лікарських засобів з діючою речовиною Simethicone (симетикон), а саме: ЕСПУМІЗАН ® (реєстраційне посвідчення UA/0152/02/01); ЕСПУМІЗАН ® L (реєстраційне посвідчення UA/0152/01/01); ЕСПУМІЗАН ® БЕБІ (реєстраційне посвідчення UA/10476/01/01).

Наказом № 658 зареєстровано лікарський засіб під назвою "ЕСПУЗІН-ЗДОРОВ'Я" (таблетки, вкриті оболонкою, по 125 мг №7 (7х1), №14 (7х2), №21 (7х3), №10 (10х1), що виробляється Товариством; номер реєстраційного посвідчення UA/12456/01/01.

Наказом №480 зареєстровано лікарський засіб "ЕСПУЗІН-ЗДОРОВ'Я" (краплі оральні, 40 мг/мл по 30 мл у флаконах з пробкою-крапельницею №1 у коробці), виробником якого є відповідач-1; номер реєстраційного посвідчення UA/12946/01/01.

Судом встановлено, що лікарські засоби як позивача так і відповідача-1 містять одну і ту ж діючу речовину, а саме Simethicone (симетикон) та призначені (показання для застосування) при функціональних розладах кишечнику і відносяться до однієї фармакопевтичної групи.

Згідно з частиною першою статті 495 ЦК України майновими правами інтелектуальної власності на торговельну марку є, зокрема: право на використання торговельної марки; виключне право дозволяти використання торговельної марки; виключне право перешкоджати неправомірному використанню торговельної марки, в тому числі забороняти таке використання.

Пунктом 5 статті 16 Закону свідоцтво надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди, якщо інше не передбачено цим Законом: зареєстрований знак стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг; зареєстрований знак стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги; означення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг, якщо внаслідок такого використання ці позначення і знак можна сплутати; позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги, або ці позначення і знак можна сплутати.

Відповідно до пункту першого статті 20 Закону будь-яке посягання на права власника свідоцтва, передбачені статтею 16 цього Закону, в тому числі вчинення без згоди власника свідоцтва дій, що потребують його згоди, та готування до вчинення таких дій, вважається порушенням прав власника свідоцтва, що тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством України.

Судом встановлено, що ТОВ «Фармацевтична група «Здоров»я» є володільцем свідоцтва України № 170776 на знак для товарів і послуг (заявка від 27.06.2012 № m201210916; торговельну марку зареєстровано для товарів 05 класу МКТП "Ліки для людини; фармацевтичні препарати"); належним чином засвідчений витяг з Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг міститься в матеріалах справи.

Вказана торговельна марка є комбінованою та містить, зокрема, словесне позначення "Эспузин-Здоровье" , що складається із двох слів, написаних кирилицею.

Частиною першою статті 1109 ЦК України передбачено, що за ліцензійним договором одна сторона (ліцензіар) надає другій стороні (ліцензіату) дозвіл на використання об'єкта права інтелектуальної власності (ліцензію) на умовах, визначених за взаємною згодою сторін з урахуванням вимог цього Кодексу та іншого закону.

01.05.2008 Товариством (ліцензіат) і Групою (ліцензіар) було укладено Договір, за пунктом 2.1 якого ліцензіар надає ліцензіату на строк дії Договору за винагороду, що сплачується ліцензіатом, виключну ліцензію на використання об'єктів права інтелектуальної власності.

Додатковою угодою від 01.04.2013 до Договору ліцензіат і ліцензіар узгодили продовжити дію Договору до 01.05.2018.

13.05.2013 Група та Товариство підписали додаткову угоду № 58 до Договору, за умовами якої було доповнено перелік об'єктів права інтелектуальної власності, щодо яких надається ліцензія таким об'єктом: знак для товарів і послуг "Эспузин-здоровье"; свідоцтво України № 170776, для всіх зазначених у ньому товарів 05 класу МКТП.

Отже, відповідач-1 як ліцензіат, отримав право захищати надані ліцензіаром права щодо торговельної марки "Эспузин-здоровье".

Позивач просив заборонити Товариству використовувати позначення як назву лікарського засобу, а не як торговельну марку; позовні вимоги ж про визнання недійсним свідоцтва України № 170776 на знак для товарів і послуг не можуть заявлятися в даному процесі, оскільки володільцем такого свідоцтва є Група, а не відповідач у справі. Також, посилався на те, що назва лікарського засобу, яку використовує Товариство, відрізняється від комбінованої торговельної марки за свідоцтвом України № 170776.

Матеріали справи містять три висновки судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності: від 07.10.2013 № 900; від 09.09.2014 № 3928/10006 і від 31.08.2015 № 15693/14-53, призначених у первісному розгляді справи.

Так, відповідні судові експертизи містять, зокрема, такі висновки:

- позначення "ЕСПУЗІН" є домінуючою частиною назви лікарського засобу "ЕСПУЗІН-ЗДОРОВ'Я";

- назва лікарського засобу "ЕСПУЗІН-ЗДОРОВ'Я", що виробляється Товариством, є схожою настільки, що її можна сплутати із знаком для товарів і послуг "ЕСПУМІЗАН" за свідоцтвом України № 25612;

- знак для товарів і послуг "Эспузин-Здоровье" за свідоцтвом України № 170776, є схожим зі знаком для товарів і послуг "ЕСПУМІЗАН" за свідоцтвом України № 25612, настільки, що їх можна сплутати.

В матеріалах справи наявні оригінали упаковки лікарського засобу "ЕСПУЗІН-ЗДОРОВ'Я", з яких вбачається, що на одній стороні упаковки повністю нанесено торговельну марку за свідоцтвом № 170776, а інша містить всі елементи комбінованого знака для товарів і послуг (кольори, розміщення слів, тощо), з єдиною відмінністю, а саме "Эспузин-здоровье" зазначено українською мовою - "Еспузін-Здоров'я".

Словосполучення "Еспузін-Здоров'я" є точним перекладом українською мовою з російської позначення "Эспузин-здоровье".

Вказані позначення є словесними, написаними кирилицею та по суті відрізняються трьома літерами російською мовою ("э", "и", "ь") та двома літерами ("е", "і") і одним графічним знаком (апостроф) українською.

Компанія не підтвердила доводи про те, що знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 170776 суттєво відрізняється від назви лікарського засобу.

Відповідно до пункту 58 постанови пленуму Вищого господарського суду України, від 17.10.2012 № 12 "Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності" особі, на ім'я якої зареєстровано знак для товарів і послуг, не може бути відмовлено в його захисті (навіть і в тому разі, якщо до суду подаються докази неправомірності реєстрації знака) до визнання свідоцтва на відповідний знак недійсним з підстав та в порядку, встановлених законом.

Отже, вирішуючи спір у справі, суд не може заборонити особі, яка має виключні майнові права на знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 170776, користуватися своїми правами, у тому числі використовувати спірну торговельну марку і як назву лікарського засобу.

Право Компанії на обрання способу захисту не є підставою для порушення прав Товариства як ліцензіата на знак для товарів і послуг "Эспузин-здоровье".

Задоволення позовних вимог про заборону використання позначення "ЕСПУЗІН" та зобов'язання усунути його з лікарських засобів є передчасним та таким, що може вирішуватися тільки після розгляду позову про визнання недійсним свідоцтва України № 170776 з підстав та в порядку, встановлених законом, а тому в задоволенні позову в цій частині слід відмовити.

Щодо, вимоги про визнання незаконними та скасування наказів № 658 та 480 Міністерства та зобов'язання відповідача-2 виключити лікарські засоби "ЕСПУЗІН-ЗДОРОВ'Я", реєстраційні посвідчення UA/12456/01/01 та UA/12946/01/01, з Державного реєстру лікарських засобів України шляхом видання наказу, то слід вказати таке.

Пунктом 1 статті 21 Закону передбачено, що захист прав на знак здійснюється у судовому порядку.

Відповідно до частин першої статті 9 Закону України "Про лікарські засоби" лікарські засоби допускаються до застосування в Україні після їх державної реєстрації, крім випадків, передбачених цим Законом.

Згідно із пунктом 2 Порядку державної реєстрації (перереєстрації) лікарських засобів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.05.2005 № 376, державну реєстрацію (перереєстрацію) лікарського засобу здійснює Міністерство.

Відповідно до частини першої статті 21 ЦК України суд визнає незаконним та скасовує правовий акт індивідуальної дії, виданий органом державної влади, якщо він суперечить актам цивільного законодавства і порушує цивільні права або інтереси.

Разом з тим, визнання наказів Міністерства не є можливим, оскільки наслідком задоволення таких вимог буде порушення прав Товариства як ліцензіата на торговельну марку "Эспузин-здоровье".

Відповідно до ст. 33 Господарського процесуального кодексу України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень.

За таких обставин, колегія суддів вважає, що місцевий суд дійшов правильного висновку про відмову в задоволені позовних вимог.

Враховуючи усе вищевикладене, колегія суддів не вбачає підстав для скасування чи зміни рішення господарського суду м. Києва від 06.06.2016р. у справі № 910/6197/13.

Керуючись ст.ст. 99, 101, п.1 ст.103, ст.105 ГПК України, Київський апеляційний господарський суд, -

ПОСТАНОВИВ:

1. Апеляційну скаргу Компанії Берлін-Хемі (Менарін Груп) залишити без задоволення, а рішення господарського суду м. Києва від 06.06.2016р. у справі № 910/6197/13 - без змін.

2. Матеріали справи № 910/6197/13 повернути до господарського суду м. Києва.

3. Постанова набирає законної сили з дня її прийняття та може бути оскаржена до Вищого господарського суду України протягом двадцяти днів.

Головуючий суддя В.В. Шипко

Судді В.О. Пантелієнко

В.О. Зеленін