УХВАЛА

18.07.2016№ 910/570/16

Господарський суд міста Києва у складі судді Марченко О.В., за участю секретаря судового засідання Роздобудько В.В.,

розглядаючи у відкритому судовому засіданні

справу №910/570/16

за позовом публічного акціонерного товариства "Державний ощадний банк України" (далі - Банк), м. Київ,

до публічного акціонерного товариства "Сбербанк", м. Київ,

публичного акционерного общества "Сбербанк России" (публічного акціонерного товариства "Сбербанк Росії"), м. Москва, Російська Федерація,

Державної служби інтелектуальної власності України, м. Київ, та

фізичної особи-підприємця ОСОБА_3, м. Харків,

про припинення порушення прав та зобов'язання вчинити дії,

за участю представників:

позивача - Дубінського М.І. (довіреність від 14.01.2016 № 19/3-02/);

Огневюка Я.В. (довіреність від 14.01.2016 № 19/3-02/);

Кочкарьова С.В. (довіреність від 14.01.2016 № 19/3-02/);

відповідача-1 - Гулейка І.Ю. (довіреність від 07.12.2015 № б/н);

Кольченко Ю.М. (довіреність від 15.04.2016 № б/н);

Сюсєля І.М. (довіреність від 15.04.2016 № б/н);

відповідача-2 - не з'явився;

відповідача-3 - Фінагіної В.Б. (довіреність від 02.06.2016 № 1-8/4356);

відповідача-4 - не з'явився,

ВСТАНОВИВ:

Банк звернувся до господарського суду міста Києва з позовом про:

- визнання недійсними повністю належних публічному акціонерному товариству "Сбербанк" (далі - ПАТ "Сбербанк") свідоцтв України:

НОМЕР_2 на знак для товарів і послуг, зареєстрований для всіх послуг 36 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі - МКТП);

НОМЕР_3 на знак для товарів і послуг, зареєстрований для всіх послуг 36 класу МКТП;

- визнання частково недійсним належного ПАТ "Сбербанк" свідоцтва України НОМЕР_4 на знак для товарів і послуг, зареєстрований для всіх товарів 14 класу МКТП;

- визнання недійсними повністю на території України належних публічному акціонерному товариству "Сбербанк Росії" (публичное акционерное общество "Сбербанк России", далі - ПАТ "Сбербанк Росії") міжнародних реєстрацій:

НОМЕР_5 на торговельну марку, зареєстровану для всіх послуг 36 класу МКТП;

НОМЕР_6 на торговельну марку, зареєстровану для всіх послуг 36 класу МКТП;

НОМЕР_7 на торговельну марку, зареєстровану для всіх послуг 36 класу МКТП;

- визнання частково недійсними на території України належних ПАТ "Сбербанк Росії" міжнародних реєстрацій:

НОМЕР_8 на торговельну марку, зареєстровану для всіх товарів 09 та послуг 36 класів МКТП;

НОМЕР_9 на торговельну марку, зареєстровану для всіх товарів 09 та послуг 36 класів МКТП;

НОМЕР_10 на торговельну марку, зареєстровану для всіх товарів 09 класу МКТП;

НОМЕР_11 на торговельну марку, зареєстровану для всіх товарів 09 класу МКТП;

зобов'язання Державної служби інтелектуальної власності України (далі - Служба) внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг про визнання недійсними повністю свідоцтв України НОМЕР_2 та НОМЕР_3, визнання недійсним частково свідоцтва України НОМЕР_4, зареєстрованих для товарів 14 класу МКТП, та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені "Промислова власність";

зобов'язання Служби повідомити Міжнародне Бюро Всесвітньої організації інтелектуальної власності про визнання недійсними повністю на території України міжнародних реєстрацій НОМЕР_5, НОМЕР_6 та НОМЕР_7, визнання частково недійсними на території України міжнародних реєстрацій НОМЕР_8 та НОМЕР_9, зареєстрованих для товарів і послуг 9, 36 та 38 класів МКТП;

заборону ПАТ "Сбербанк" незаконно використовувати знак для товарів і послуг за свідоцтвом України НОМЕР_12, володільцем якого є Банк, зокрема, шляхом: надання послуг, ідентичних та/або споріднених із послугами, для яких даний знак зареєстрований; виготовлення та продажу товарів, споріднених із товарами, для яких даний знак зареєстрований; застосування його в комерційному найменуванні, в рекламі, в діловій документації, в мережі Інтернет, в назві доменних імен;

зобов'язання ПАТ "Сбербанк" внести зміни до своїх установчих документів, якими видалити з найменування ПАТ "Сбербанк" слово "СБЕРБАНК" та подати оновлений варіант установчих документів на реєстрацію до державного реєстратора протягом трьох днів після внесення таких змін;

зобов'язання фізичної особи-підприємця ОСОБА_3 (далі - ФОП ОСОБА_3) здійснити переделегування доменного імені ІНФОРМАЦІЯ_1 на користь Банку та вказати такі відомості у записі даного доменного імені:

organization-loc: "Public Joint Stock Company "State Savings Bank of Ukraine"

(JSC "Oschadbank")

e-mail:

address: HOSPITALNA 12G

address: KIEV, KYIV

postal-code: 01001

country: UA

address-loc: n/a

country-loc: UA

phone: +380.442478485

fax: +380.442478609

status: ok

status: linked

created: 2014-03-31 17:47:06+03

source: UAEPP.

Позовні вимоги мотивовано тим, що:

позивач є власником знака для товарів і послуг "СБЕРБАНК" за свідоцтвом України НОМЕР_12, зареєстрованого для послуг 36 класу МКТП;

позивач вважає, що торговельні марки за свідоцтвами України НОМЕР_4, НОМЕР_2, №18396 та за міжнародними реєстраціями НОМЕР_5, НОМЕР_8, НОМЕР_9, НОМЕР_6, НОМЕР_10, НОМЕР_7, НОМЕР_11, є схожими до ступеня змішування із торговельною маркою позивача і зареєстровані для споріднених товарів і послуг;

ФОП ОСОБА_3 в мережі Інтернет здійснюється делегування доменного імені ІНФОРМАЦІЯ_1, яке є схожим до ступеня змішування із торговельною маркою позивача, а на сайті, який за ним закріплено, пропонуються фінансові послуги;

розрізняльною частиною доменного імені ІНФОРМАЦІЯ_1 є лише його словесна частина "sberbank", тому що частина .ua є загальним географічним доменом першого рівня, призначеним для ідентифікації приналежності його до певних доменів;

слово "sberbank", яке застосоване в оскаржуваному доменному імені ІНФОРМАЦІЯ_1, є транслітерацією латинськими літерами алфавіту торговельної марки "СБЕРБАНК";

в 2015 році ПАТ "Сбербанк" змінив своє фірмове найменування з публічного акціонерного товариства "Дочірній банк Сбербанку Росії" на ПАТ "Сбербанк"; частина найменування "публічне акціонерне товариство" є організаційно-правовою формою ПАТ "Сбербанк" і не має розрізняльної здатності, а тому розрізняльним елементом назви ПАТ "Сбербанк" є частина найменування у вигляді позначення "Сбербанк".

Ухвалою господарського суду міста Києва від 18.01.2016 порушено провадження у справі.

27.01.2016 ухвалою господарського суду міста Києва заяву Банку про вжиття заходів до забезпечення позову у справі №910/570/16 задоволено; вжито заходи до забезпечення позову шляхом:

- заборони ПАТ "Сбербанк" (01601, м. Київ, вул. Володимирська, буд. 46; ідентифікаційний код 25959784):

передавати повністю або частково виключні майнові права інтелектуальної власності на знаки для товарів і послуг за свідоцтвами України НОМЕР_4, НОМЕР_2 та НОМЕР_3 іншим особам або ж відмовлятися від наведених свідоцтв;

вчиняти будь-які дії з переделегування доменного імені ІНФОРМАЦІЯ_1 на користь будь-яких інших осіб, а також вчиняти будь-які інші дії щодо внесення змін або записів до сервісу "Whois" стосовно доменного імені ІНФОРМАЦІЯ_1, в тому числі змінювати реєстратора, відмовлятися від доменного імені ІНФОРМАЦІЯ_1 або видаляти вказане доменне ім'я;

- заборони Службі (03035, м. Київ, вул. Липківського Василя, 45; ідентифікаційний код 37552556) вносити зміни до Державного реєстру свідоцтв України стосовно власника та статусу знаків для товарів і послуг за свідоцтвами України НОМЕР_4, НОМЕР_2 та НОМЕР_3 і здійснювати публікацію про це в офіційному бюлетені "Промислова власність";

- заборони фізичній особі-підприємцю ОСОБА_3 (АДРЕСА_1; індивідуальний ідентифікаційний номер НОМЕР_1) вчиняти дії з переделегування доменного імені ІНФОРМАЦІЯ_1 на користь будь-яких осіб, а також вчиняти інші дії щодо внесення змін до бази "Whois" стосовно будь-яких даних реєстранта/власника доменного імені ІНФОРМАЦІЯ_1, особи реєстратора доменного імені ІНФОРМАЦІЯ_1, а також припиняти (скасовувати) делегування вказаного доменного імені.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 01.02.2016 у зв'язку зі зверненням господарського суду міста Києва із судовим дорученням про надання правової допомоги до Арбітражного суду міста Москви для вручення судових документів на території Російської Федерації провадження у справі № 910/570/16 зупинено.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 18.04.2016 провадження у справі №910/570/16 поновлено.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 18.04.2016 відкладено розгляд справи на 13.06.2016 для забезпечення можливості представникам ПАТ "Сбербанк Росії" прибути у судове засідання.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 22.04.2016 у зв'язку зі зверненням господарського суду міста Києва із судовим дорученням про надання правової допомоги до Арбітражного суду міста Москви для вручення судових документів на території Російської Федерації провадження у справі № 910/570/16 зупинено;

Ухвалою господарського суду міста Києва від 13.06.2016 провадження у справі №910/570/16 поновлено.

13.06.2016 Служба подала суду матеріали заявок на реєстрацію знаків для товарів і послуг за свідоцтвами України НОМЕР_2, НОМЕР_3 та НОМЕР_4, що належать ПАТ «Сбербанк», та відзив на позовну заяву, в якому зазначила таке: за результатами проведення кваліфікаційних експертиз було встановлено, що заявлені позначення за заявками №m201113537, № m201319021 та № m201319156 відповідають умовам надання правової охорони, зокрема, Службою не було виявлено їх схожості з раніше зареєстрованим словесним знаком для товарів і послуг позивача «СБЕРБАНК» за свідоцтвом України НОМЕР_12 для послуг 36 класу МКТП; крім того, всі рішення Служби про реєстрацію оскаржуваних знаків для товарів і послуг та надання охорони міжнародним реєстраціям на території України прийняті на підставі, у межах повноважень та у спосіб, передбачені чинним законодавством України, а тому є законними та обґрунтованими.

02.07.2016 позивач подав суду клопотання про призначення у справі судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності з огляду на те, що для вирішення справи по суті необхідне застосування спеціальних знань у сфері інтелектуальної власності, якими суд не володіє, на вирішення якої просив поставити такі питання:

« - Чи є знаки для товарів і послуг за свідоцтвами України №№ НОМЕР_4, НОМЕР_2, НОМЕР_3 та за міжнародними реєстраціями №№ НОМЕР_8, НОМЕР_9, НОМЕР_5, НОМЕР_6, НОМЕР_10, НОМЕР_7, НОМЕР_11 схожими настільки, що їх можна сплутати з раніше зареєстрованим знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України № 82116?

- Чи є послуги 36 класу МКТП, для яких зареєстровані знаки для товарів і послуг за свідоцтвами України №№ НОМЕР_2 та НОМЕР_3 та міжнародні реєстрації №№ НОМЕР_5, НОМЕР_6 та НОМЕР_7, такими самими та/чи спорідненими із послугами 36 класу МКТП для яких зареєстрований знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № НОМЕР_12?

- Чи є товари 14 класу МКТП, для яких зареєстрований знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № НОМЕР_4, такими самими та/чи спорідненими з послугами, для яких був раніше зареєстрований знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № НОМЕР_12?

- Чи є товари 9 класу МКТП, для яких зареєстровані знаки для товарів і послуг за міжнародними реєстраціями № НОМЕР_8, НОМЕР_9, НОМЕР_10 та НОМЕР_11 такими самими та/чи спорідненими з послугами, для яких був раніше зареєстрований знак для товарів і послуг за свідоцтвом України НОМЕР_12?

- Чи є назва доменного імені ІНФОРМАЦІЯ_1 схожою зі знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України НОМЕР_12 настільки, що їх можна сплутати?

- Чи є послуги, які пропонуються на сайті за доменним іменем ІНФОРМАЦІЯ_1 такими самими та/чи спорідненими з послугами, щодо яких зареєстровано знак за свідоцтвом України № 82116?

- Чи містить фірмове найменування «Публічне акціонерне товариство «СБЕРБАНК» позначення, схоже зі знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України НОМЕР_12 настільки, що таке позначення і знак можна сплутати та/або позначення може ввести в оману щодо особи, яка надає послуги?»

Проведення такої експертизи позивач просив доручити експертним установам Науково-дослідному центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності при Міністерстві юстиції України або Науково-дослідному інституту інтелектуальної власності Національної академії правових наук України.

04.07.2016 позивач подав суду письмові пояснення щодо належного повідомлення відповідача-2, в яких зазначив, що ПАТ "Сбербанк Росії": отримало позовну заяву; обізнане про предмет позову у даній справі; отримує із господарського суду міста Києва процесуальні документи; обізнане про місце та час судових засідань у даній справі; відповідні докази, що підтверджують дані твердження, містяться у матеріалах справи; крім того, відповідач-2 в силу положення статті 22 ГПК України повинен сприяти об'єктивному розгляду даної справи та належним чином користуватися процесуальними правами та обов'язками; судова справа повинна бути розглянута у розумні строки, визначені ГПК України.

Разом з тим, 04.07.2016 Банк подав суду письмові пояснення з урахуванням відзиву відповідача-1, в яких зазначив таке:

- головним словесним елементом всіх оскаржуваних позначень є саме слово «Сбербанк», за яким споживачі і асоціюють дані об'єкти інтелектуальної власності, а тому посилання відповідача-1 на несхожість цих позначень є необґрунтованим;

- відповідач-1 жодним чином не зазначає, яким чином оскаржувані позначення за свідоцтвами України № НОМЕР_2, НОМЕР_3 та НОМЕР_4 набули розрізняльної здатності в процесі їх використання і асоціюються саме з відповідачем-1 можуть вплинути на предмет позову в даній справі; відповідно до підстав позову Банк не посилається на абзац другий пункту другого статті 6 Закону, де встановлено, що згідно з цим Законом не можуть одержати правову охорону також позначення, які, зокрема, звичайно не мають розрізняльної здатності та не набули такої внаслідок їх використання;

- з тверджень позивача вбачається, свідоцтво України НОМЕР_12 на знак для товарів і послуг «СБЕРБАНК», належний позивачу, в передбачений законом спосіб недійсним не визнавалося;

- посилання ПАТ "Сбербанк" на невикористання Банком торговельної марки та відповідні документи, які це підтверджують, не мають жодного відношення до предмету доказування в даній справі та жодним чином не сприяють встановленню обставин, що підлягають доказуванню у даній справі;

- зобов'язання відповідача-1 змінити своє фірмове найменування є належним способом захисту, оскільки останній надає різноманітні фінансові послуги під комерційним найменуванням, яке є схожим до ступеня змішування із торговельною маркою Банку «СБЕРБАНК», а тому таке порушення має бути припинено шляхом внесення ПАТ "Сбербанк" змін до статуту, які полягають у видаленні слова «СБЕРБАНК» з найменування відповідача-1;

- як підтверджується пунктом 1.3 статуту ПАТ "Сбербанк" від 25.01.2016, він є правонаступником всього майна, прав та обов'язків публічного акціонерного товариства «Дочірній Банк Сбербанку Росії»; дана обставина вказує на приналежність оскаржуваного домену саме відповідачу-1;

- як вбачається з сервісу WHOIS, доменне ім'я ІНФОРМАЦІЯ_1 було зареєстровано на підставі свідоцтва № НОМЕР_4, яке належить саме ПАТ "Сбербанк".

04.07.2016 ПАТ "Сбербанк" подав суду заяву про застосування позовної давності, в якій зазначив таке: позивач міг дізнатися про порушення свого права, за захистом якого він звернувся до суду, з публікації відомостей про видачу свідоцтв України в офіційному бюлетені «Промислова власність» та про реєстрацію міжнародних реєстрацій знаків у бюлетені Всесвітньої організації інтелектуальної власності; усі виписки з Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг щодо свідоцтва України на знак № НОМЕР_4 та офіційна інформація державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності» щодо дії вказаних міжнародних реєстрацій надані у відзиві відповідача-1 та містяться у матеріалах справи; з урахуванням даних обставин, ПАТ "Сбербанк" вважає, що термін позовної давності за вимогами Банку у відношенні зазначеного вище свідоцтва на знак для товарів та послуг та міжнародних реєстрацій минув на дату звернення позивачем до суду з відповідним позовом; крім того, відповідачу-1 не відомо про існування будь-яких обставин щодо поважних причин пропущення строку позовної давності позивачем; станом на 2008 рік Банк міг дізнатися про перейменування банку і включення в його нову (на той момент) назву позначення «СБЕРБАНК», яке позивач вимагає виключити з поточного найменування банку; разом з тим, доменне ім'я ІНФОРМАЦІЯ_1 було зареєстровано 13.02.2012, дана інформація доступна у відкритій базі WHOIS, та роздруківка з бази WHOIS щодо доменного імені ІНФОРМАЦІЯ_1 надана до відзиву ПАТ "Сбербанк" та міститься в матеріалах справи; таким чином, позовна давність для даної вимоги сплила 13.02.2015, так як позивач міг дізнатися про реєстрацію доменного імені саме з відкритої бази WHOIS.

Представник Служби 04.07.2016 подав суду клопотання про долучення додаткових документів до матеріалів справи, а саме: належним чином засвідчений витяг з Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг щодо свідоцтва України НОМЕР_12 на знак для товарів і послуг станом на даний час та засвідчену копію матеріалів заявки № m200607492 на знак для товарів і послуг свідоцтвом України НОМЕР_12, що належить Банку; витяги з Міжногодного реєстру на торгівельні марки за міжнародними реєстраціями НОМЕР_5, НОМЕР_6, НОМЕР_7, НОМЕР_8, НОМЕР_9, НОМЕР_10, НОМЕР_11, що належать ПАТ «Сбербанк Россії».

18.07.2016 позивач подав суду клопотання про долучення до матеріалів справи додаткових документів, а саме належним чином завірена копія висновку експерта від 24.02.2016 №010/16 за результатами проведення експертного дослідження телекомунікаційних систем (обладнання) та засобів.

Банк 18.07.2016 подав суду письмові пояснення щодо заяви ПАТ «Сбербанк» про застосування позовної давності, в яких зазначив, таке:

- статутом та внутрішніми документами позивача не передбачено структурних підрозділів та відділів, та/або співробітників, посадовими інструкціями яких передбачено представництво його інтересів у сфері інтелектуальної власності;

- реєстрації об'єктів інтелектуальної власності в Україні, підтримання чинності та продовження терміну дії охоронних документів на дані об'єкти, усі дані послуги (у разі необхідності) в сфері інтелектуальної власності та інші, замовляються виключно на підставі відповідних договорів, укладених з патентно-юридичними фірмами, які спеціалізуються на представництві інтересів в сфері інтелектуальної власності; крім того, Банк ніколи не був підписчиком/отримувачем офіційних бюлетенів «Промислова власність» та Всесвітньої організації інтелектуальної власності;

- однією із підстав для звернення позивача до суду із позовною заявою про захист своїх порушених прав стало саме зміна відповідачем-1 свого фірмового найменування з публічного акціонерного товариства «Дочірній банк Сбербанк Росії» на ПАТ «Сбербанк», яке відбулося наприкінці 2015 року;

- в матеріалах справи немає жодного належного доказу, згідно з яким позивач довідався або мав можливість довідатися про порушення відповілачем-1 його прав у 2011-2012 роки.

Відповідач-1 18.07.2016 подав суду письмові пояснення щодо належного повідомлення відповідача-2 у справі №910/570/16, в яких зазначив таке: наявні в матеріалах справи №910/11005/16 документи зі справи №910/570/16 не є належними доказами виконання господарським судом міста Києва вимог законодавства щодо повідомлення ПАТ "Сбербанк Росії" про розгляд справи №910/570/16; твердження позивача про здійснення зазначеними особами представництва інтересів відповідача-2 у даній справі є безпідставними, оскільки жодних доказів надання таким особам повноважень на участь у справі №910/570/16 від імені відповідача-2 матеріали справи не містять, позивач у свою чергу таких доказів також не надав.

18.07.2016 ПАТ «Сбербанк» подав суду клопотання про залучення до участі у справі Національного банку України (далі - НБУ) як третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні позивача, яке мотивовано тим, що: однією з позовних вимог позивача є зобов'язання відповідача-1 внести зміни до своїх установчих документів, згідно з якими видалити з найменування товариства слово «СБЕРБАНК» та подати оновлений варіант установчих документів на реєстрацію до державного реєстратора протягом трьох днів після внесення таких змін; відповідно до чинного законодавства України вищевказані зміни повинні погоджуватися НБУ.

Представники відповідача-1 у судовому засіданні 18.07.2016 підтримали подане клопотання та просили його задовольнити.

Представники позивача заперечили проти задоволення вказаного клопотання.

Представник відповідача-3 не заперечила проти задоволення клопотання відповідача-1.

Відповідно до частин першої і другої статті 27 Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України) треті особи, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору, можуть вступити у справу на стороні позивача або відповідача до прийняття рішення господарським судом, якщо рішення з господарського спору може вплинути на їх права або обов'язки щодо однієї з сторін; їх може бути залучено до участі у справі також за клопотанням сторін, прокурора; у заявах про залучення третіх осіб і у заявах третіх осіб про вступ у справу на стороні позивача або відповідача зазначається, на яких підставах третіх осіб належить залучити або допустити до участі у справі.

Господарський суд міста Києва дійшов висновку про необхідність відмови в задоволенні клопотання ПАТ "Сбербанк" про залучення до участі у справі НБУ як третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача, оскільки:

- предметом позову, зокрема, є: визнання свідоцтв України на знаки для товарів і послуг НОМЕР_2 та НОМЕР_3 недійсними повністю для всіх послуг 36 класу МКТП, та свідоцтва України НОМЕР_4 недійсним частково для всіх товарів 14 класу МКТП; заборона ПАТ "Сбербанк" незаконно використовувати знак для товарів і послуг за свідоцтвом України НОМЕР_12, володільцем якого є Банк; зобов'язання ПАТ "Сбербанк" внести зміни до своїх установчих документів, якими видалити з найменування слово "СБЕРБАНК" та подати оновлений варіант установчих документів на реєстрацію до державного реєстратора протягом трьох днів після внесення таких змін;

- дані вимоги не можуть порушувати права і обов'язки НБУ, оскільки у разі задоволення позовних вимог ПАТ "Сбербанк" відповідно до частини третьої статті 16 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 №2121-ІІІ, для належного виконання рішення суду має звернутися до НБУ, а НБУ у відповідності до частини першої пункту 9 статті 7 Закону України «Про Національний банк України» від 20.05.1999 №679-ХІV має погодити зміни до статутних документів ПАТ "Сбербанк";

- крім того, ПАТ "Сбербанк" не мотивовано, чим рішення з даної справи, враховуючи її обставини, може вплинути на права і обов'язки НБУ як окремої юридичної особи.

18.07.2016 відповідач-1 подав суду доповнення до заяви про застосування позовної давності з додатковими документами.

ПАТ "Сбербанк" 18.07.2016 подав суду письмові пояснення, в яких зазначив таке:

- відповідач-1 використовує знаки у формі зареєстрованих знаків ПАТ "Сбербанк", що набули розрізняльної здатності у споживачів, а також у формі, що відрізняється лише окремими елементами (в тому числі у формі, що не змінює відмітність знака для товарів і послуг за міжнародною реєстрацією НОМЕР_13), а це має значення для справи, оскільки однією з вимог позивача є вимога заборонити відповідачу-1 використовувати знак для товарів і послуг за свідоцтвом України НОМЕР_12, що включає в себе словесне позначення «СБЕРБАНК», а ПАТ "Сбербанк" використовує свої знаки у відповідності до вимог Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (далі - Закон);

- відомості щодо оспорювання свідоцтва України НОМЕР_12 на знак для товарів і послуг «СБЕРБАНК» позивача мають відношення до даної справи, оскільки визнання цього свідоцтва недійсним може призвести до відсутності у Банку права на знак, за захистом якого він звернувся;

- відповідно до інформації, що міститься в базі WHOIS, доменне ім'я ІНФОРМАЦІЯ_1 зареєстровано 13.02.2012 на підставі свідоцтва України № НОМЕР_4 на знак для товарів і послуг;

- підстав для примусового переделегування доменного імені позивачу немає, оскільки підстава делегування доменного імені відповідачу-1, а саме договір про делегування, не визнано недійсним;

- докази з e-mail листування, надані позивачем не є належними і не можуть підтвердити те, що відповідач-4 ФОП ОСОБА_3 є належним відповідачем у даній справі;

- вимога про внесення змін до комерційного найменування не може бути належним способом захисту права позивача на знак для товарів і послуг, оскільки такий спосіб захисту права не передбачений законодавством України.

Разом з тим, ПАТ "Сбербанк" 18.07.2016 подав суду клопотання про долучення до матеріалів справи додаткових документів, а саме: висновок за результатами проведення експертного дослідження у сфері інтелектуальної власності від 22.06.2016 №03-06/2016 та додаток до аналітичного звіту товариства з обмеженою відповідальністю «Тейлор Нельсон Софрез Україна».

18.07.2016 Служба подала суду перелік питань, які необхідно поставити на вирішення судовому експерту, а саме:

« 1. Чи є знаки для товарів і послуг за свідоцтвами України №№ НОМЕР_2, НОМЕР_3 схожими зі знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України НОМЕР_12 настільки, що їх можна сплутати для всіх послуг 36 класу МКТП?

2. Чи є знак для товарів і послуг за свідоцтвом України НОМЕР_4 схожим зі знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України НОМЕР_12 настільки, що їх можна сплутати для всіх товарів 14 класу МКТП?

3. Чи є знаки для товарів і послуг за міжнародними реєстраціями №№ НОМЕР_5, НОМЕР_6, НОМЕР_7 схожими зі знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України НОМЕР_12 настільки, що їх можна сплутати для всіх послуг 36 класу МКТП?

4. Чи є знаки для товарів і послуг за міжнародними реєстраціями №№ НОМЕР_8, НОМЕР_9 схожими зі знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України НОМЕР_12 настільки, що їх можна сплутати для всіх товарів 9 та послуг 36 класів МКТП?

5. Чи є знаки для товарів і послуг за міжнародними реєстраціями №№ НОМЕР_10, НОМЕР_11 схожими зі знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України НОМЕР_12 настільки, що їх можна сплутати для всіх товарів 9 класу МКТП?»

Проведення судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності Служба запропонувала доручити: судовим експертам Жилі Богдану Володимировичу або Пейкрішвілі Мамуці Шотаєвичу; або експертним установам Київському науково-дослідному інституту судових експертиз Міністерства юстиції України або Науково-дослідному центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності.

Представники позивача у судовому засіданні надали пояснення по суті спору, та наголосили на доводах письмових пояснень, долучених до матеріалів справи, позовні вимоги підтримали у повному обсязі, підтримали клопотання про призначення у справі судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності, навели питання, які пропонують поставити на вирішення судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності та перелік експертних установ.

Представник Служби наголосив на доводах відзиву, долученого до матеріалів справи, проти задоволення позовних вимог заперечив, підтримав клопотання про призначення у справі судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності, навів питання, які пропонують поставити на вирішення судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності та перелік судових експертів і експертних установ.

Представники відповідача-1 підтримали доводи відзиву та наголосили на доводах письмових пояснень, долучених до матеріалів справи, проти задоволення позовних вимог заперечили, просили застосувати до правовідносин сторін наслідки спливу позовної давності.

Представники ПАТ "Сбербанк" подали суду пропозиції щодо питань, які мають бути роз'ясненні судовим експертом, та експертних установ:

« 1. Чи є спорідненими всі товари 14 класу МКТП, для яких зареєстрований знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № НОМЕР_4, з послугами 36 класу МКТП, для яких зареєстрований знак для товарів і послуг за свідоцтвом України НОМЕР_12?

2. Чи є спорідненими всі товари 9 класу МКТП, для яких зареєстрований знак для товарів і послуг за міжнародною реєстрацією № НОМЕР_8, з послугами 36 класу МКТП, для яких зареєстрований знак для товарів і послуг за свідоцтвом України НОМЕР_12?

3. Чи є спорідненими всі товари 9 класу МКТП, для яких зареєстрований знак для товарів і послуг за міжнародною реєстрацією № НОМЕР_9, з послугами 36 класу МКТП, для яких зареєстрований знак для товарів і послуг за свідоцтвом України НОМЕР_12?

4. Чи є спорідненими всі товари 9 класу МКТП, для яких зареєстрований знак для товарів і послуг за міжнародною реєстрацією № НОМЕР_10, з послугами 36 класу МКТП, для яких зареєстрований знак для товарів і послуг за свідоцтвом України НОМЕР_12?

5. Чи є спорідненими всі товари 9 класу МКТП, для яких зареєстрований знак для товарів і послуг за міжнародною реєстрацією № НОМЕР_11, з послугами 36 класу МКТП, для яких зареєстрований знак для товарів і послуг за свідоцтвом України НОМЕР_12?

6. Чи змінює відмітність знака для товарів і послуг за міжнародною реєстрацією НОМЕР_13 використання цього знаку у формі , СБЕРБАНК РОССИИ, ?

7. Чи застосований знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № НОМЕР_4 у доменному імені sberbank.ua?»

Проведення вказаної експертизи ПАТ "Сбербанк" просить доручити Науково-дослідному центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності.

Представники ПАТ "Сбербанк Росії" та ФОП ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилися, про причини неявки суд не повідомили, були належним чином повідомлені про дату, час і місце судового засідання.

Заслухавши пояснення представників сторін, господарський суд міста Києва вважає за необхідне призначити у справі судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності з огляду на таке.

Відповідно до статті 43 ГПК України судочинство у господарських судах здійснюється на засадах змагальності. Сторони та інші особи, які беруть участь у справі, обґрунтовують свої вимоги і заперечення поданими суду доказами. Господарський суд створює сторонам та іншим особам, які беруть участь у справі, необхідні умови для встановлення фактичних обставин справи і правильного застосування законодавства.

Згідно з частинами першою і другою статті 41 ГПК України для роз'яснення питань, що виникають при вирішенні господарського спору і потребують спеціальних знань, господарський суд призначає судову експертизу.

Учасники судового процесу мають право пропонувати господарському суду питання, які мають бути роз'яснені судовим експертом. Остаточне коло цих питань встановлюється господарським судом в ухвалі.

З матеріалів справи вбачається, що:

- позивач є власником знака для товарів і послуг «СБЕРБАНК» зареєстрований для послуг 36 класу МКТП за свідоцтвом України НОМЕР_12 (дата подання заявки m200607492 - 24.05.2006; відомості про видачу свідоцтва опубліковано в офіційному бюлетені «Промислова власність» від 10.09.2007 №14);

- ПАТ "Сбербанк" є володільцем свідоцтв України:

НОМЕР_2 на знак для товарів і послуг, зареєстрований для всіх послуг 36 класу МКТП (дата подання заявки m201319021 - 17.10.2013; відомості про видачу свідоцтва опубліковано в офіційному бюлетені «Промислова власність» від 11.03.2014 №5);

НОМЕР_3 на знак для товарів і послуг, зареєстрований для всіх послуг 36 класу МКТП (дата подання заявки m201319156 - 18.10.2013; відомості про видачу свідоцтва опубліковано в офіційному бюлетені «Промислова власність» від 11.03.2014 №5);

НОМЕР_4 на знак для товарів і послуг, зареєстрований для всіх товарів 14 та 28 класів МКТП (дата подання заявки m201113537 - 29.08.2011; відомості про видачу свідоцтва опубліковано в офіційному бюлетені «Промислова власність» від 10.02.2012 №3);

- ПАТ "Сбербанк Росії" є володільцем міжнародних реєстрацій:

НОМЕР_5 на торговельну марку, зареєстровану для всіх послуг 36 класу МКТП, діє на території України з 23.12.2010;

НОМЕР_6 на торговельну марку, зареєстровану для всіх послуг 36 класу МКТП, діє на території України з 23.03.2012;

НОМЕР_7 на торговельну марку, зареєстровану для всіх послуг 36 класу МКТП, діє на території України з 23.03.2012;

НОМЕР_8 на торговельну марку, зареєстровану для всіх товарів 09 та послуг 36 класів МКТП, діє на території України з 05.12.2011;

НОМЕР_9 на торговельну марку, зареєстровану для всіх товарів 09 та послуг 36 класів МКТП, діє на території України з 05.12.2011;

НОМЕР_10 на торговельну марку, зареєстровану для всіх товарів 09 класу МКТП, діє на території України з 05.12.2011;

НОМЕР_11 на торговельну марку, зареєстровану для всіх товарів 09 класу МКТП, діє на території України з 20.04.2012;

- на думку Банку, торговельні марки відповідача-1 за свідоцтвами України № НОМЕР_4, НОМЕР_2 і НОМЕР_3 та відповідача-2 за міжнародними реєстраціями НОМЕР_11, НОМЕР_10, НОМЕР_9, НОМЕР_8, НОМЕР_7, НОМЕР_6, НОМЕР_5 є схожими з раніше зареєстрованим знаком для товарів і послуг позивача за свідоцтвами України НОМЕР_12 і зареєстровані для споріднених товарів і послуг, таким чином, не відповідають умовам надання правової охорони;

- фірмове найменування відповідача-1 схоже до ступеню змішування зі знаком для товарів і послуг, належного позивачеві на підставі свідоцтва України НОМЕР_12;

- крім того, в мережі Інтернет здійснюється делегування доменному імені ІНФОРМАЦІЯ_1, яке є схожим до ступеня змішування із знаком для товарів і послуг позивача за свідоцтвами України НОМЕР_12 і за допомогою якого відповідачем-1 здійснюється пропонування до продажу та продаж послуг, які є тотожними та спорідненими із послугами, для яких зареєстрований знак для товарів і послуг позивача за свідоцтвами України НОМЕР_12.

Відповідно до пунктів 1 і 3 статті 5 Закону правова охорона надається знаку, який не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі та на який не поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони, встановлені цим Законом. Право власності на знак засвідчується свідоцтвом.

Згідно з абзацом п'ятим пункту 2 статті 6 Закону згідно з цим Законом не можуть одержати правову охорону також позначення, які є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу.

За приписом абзацу другого пункту 3 статті 6 Закону не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати зі знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім'я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг.

Пунктами 4 і 5 статті 16 Закону передбачено, що використанням знака визнається: нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов'язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення); застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстровано; застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет.

Знак визнається використаним, якщо його застосовано у формі зареєстрованого знака, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованого знака лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності знака.

Свідоцтво надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди, якщо інше не передбачено цим Законом, позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги, або ці позначення і знак можна сплутати.

Процедура делегування доменних імен у географічному домені .UA встановлюється Регламентом особливостей реєстрації приватних доменних імен другого рівня в домені .UA, розробленим спільно товариством з обмеженою відповідальністю «Хостмайстер», адміністраторами публічних доменів та реєстраторами 01.04.2014, а також Регламентом публічного домену, розробленим спільно товариством з обмеженою відповідальністю «Хостмайстер», адміністраторами публічних доменів та реєстраторами 01.11.2013.

Підпунктами 7.3.3 та 7.3.4 пункту 7.3 Регламенту публічного домену, встановлено, що в будь-який час за запитом реєстранта певного доменного імені може змінюватись інформація про реєстранта доменного імені, а сам домен може бути переданий в адміністрування іншому реєстратору. У випадку, якщо особи, які направляють такі запити є такі особи, які відповідають записам про домен, то процедура внесення таких змін відбувається протягом одного дня, а в багатьох випадках і протягом кількох годин.

Відповідно до підпункту 7.2.1 пункту 7.2 Регламенту публічного домену запис про контакт створюється Реєстром за заявкою від Реєстратора.

За приписом пункту 3.3 Регламенту особливостей реєстрації приватних доменних імен другого рівня в домені .UA приватні доменні імена другого рівня в домені .UA делегуються виключно у разі, якщо відповідне доменне ім`я повністю, або його компонент другого рівня (до знака ".", але не включаючи цей знак), за написанням співпадає із знаком, права на використання якого на території України належать відповідному реєстранту.

У пунктах 3.3 і 3.4 постанови пленуму Вищого господарського суду України від 23.03.2012 № 5 "Про деякі питання практики призначення судових експертиз у справах зі спорів, пов'язаних із захистом права інтелектуальної власності" зазначено, що у вирішенні спорів про захист права інтелектуальної власності на торговельну марку можуть виникнути питання про належність товарів, послуг до споріднених з наведеними у свідоцтві.

Крім того, підпунктом 4.3.2.4 пункту 4.3 Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг (далі - Правила), затверджених наказом Державного патентного відомства України від 28.07.1995 № 116 (в редакції наказу Державного патентного відомства України від 20.08.1997 № 72) і зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 02.08.1995 за № 276/812, передбачено, що позначення вважається схожим настільки, що його можна сплутати з іншим позначенням, якщо воно асоціюється з ним в цілому, незважаючи на окрему різницю елементів.

При перевірці позначень на тотожність і схожість необхідно: провести пошук тотожних або схожих позначень; визначити ступінь схожості заявленого позначення та виявлених при проведенні пошуку позначень; визначити однорідність товарів і/або послуг, для яких заявлено знак, в порівнянні з товарами і/або послугами, для яких зареєстровані або заявлені тотожні або схожі знаки, виявлені під час пошуку.

Підпунктом 4.3.2.5 пункту 4.3 Правил, передбачено, що для позначення, заявленого як знак, щодо якого проводиться експертиза по суті, і виявлених зареєстрованих та заявлених на реєстрацію знаків з більш раннім пріоритетом встановлюється однорідність товарів або товарів і послуг.

При встановленні однорідності товарів або товарів і послуг визначається принципова імовірність виникнення у споживача враження про належність їх одній особі, що виготовляє товар або надає послуги.

Для встановлення такої однорідності слід враховувати рід (вид) товарів і послуг; їх призначення; вид матеріалу, з якого товари виготовлені; умови та канали збуту товарів, коло споживачів.

У підпункті 4.3.2.6. пункту 4.3 Правил, передбачено, що словесні позначення, заявлені як знаки, порівнюються з словесними та комбінованими позначеннями, до композиції яких входять словесні елементи.

При встановленні схожості словесних позначень враховується звукова (фонетична), графічна (візуальна) та смислова (семантична) схожість.

Відповідно до частини третьої статті 41 ГПК України проведення судової експертизи доручається державним спеціалізованим установам чи безпосередньо особам, які відповідають вимогам, встановленим Законом України "Про судову експертизу".

Проведення такої експертизи слід доручити Науково-дослідному центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності, витрати за проведення такої експертизи слід покласти на позивача.

Згідно з пунктом 1 частини першої статті 79 ГПК України господарський суд має право зупинити провадження у справі за клопотанням сторони, прокурора, який бере участь в судовому процесі, або за своєю ініціативою у випадках призначення господарським судом судової експертизи.

У зв'язку з призначенням господарським судом міста Києва судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності суд вважає за необхідне на час її проведення провадження у даній справі зупинити.

Керуючись статтями 41, 79, 86 ГПК України, господарський суд міста Києва

УХВАЛИВ:

1. Призначити у справі № 910/570/16 судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручити Науково-дослідному центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності (01133, м. Київ, бульвар Лесі Українки, буд. 26, оф. 501).

2. На вирішення судовому експерту поставити такі питання:

- чи є знаки для товарів і послуг за свідоцтвами України НОМЕР_2 та НОМЕР_3 схожими настільки, що їх можна сплутати з раніше зареєстрованим на ім'я публічного акціонерного товариства "Державний ощадний банк України" знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України НОМЕР_12 стосовно послуг 36 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків?;

- чи є знак для товарів і послуг за свідоцтвом України НОМЕР_4 схожим настільки, що його можна сплутати з раніше зареєстрованим на ім'я публічного акціонерного товариства "Державний ощадний банк України" знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України НОМЕР_12 стосовно товарів 14 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків?;

- чи є знаки для товарів і послуг за міжнародними реєстраціями НОМЕР_8 та НОМЕР_9 схожими настільки, що їх можна сплутати з раніше зареєстрованим на ім'я публічного акціонерного товариства "Державний ощадний банк України" знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України НОМЕР_12 стосовно послуг 36 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків?;

- чи є знаки для товарів і послуг за міжнародними реєстраціями № НОМЕР_8 та НОМЕР_9 схожими настільки, що їх можна сплутати з раніше зареєстрованим на ім'я публічного акціонерного товариства "Державний ощадний банк України" знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України НОМЕР_12 стосовно товарів 9 та послуг 36 класів Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків?;

- чи є знаки для товарів і послуг за міжнародними реєстраціями НОМЕР_10 та НОМЕР_11 схожими настільки, що їх можна сплутати з раніше зареєстрованим на ім'я публічного акціонерного товариства "Державний ощадний банк України" знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України НОМЕР_12 стосовно товарів 09 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків?;

- чи є послуги 36 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків, для яких зареєстровані знаки для товарів і послуг за свідоцтвами України № НОМЕР_2 та НОМЕР_3 та міжнародні реєстрації НОМЕР_5, НОМЕР_6 та НОМЕР_7, такими самими та/чи спорідненими із послугами 36 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків, для яких зареєстрований знак для товарів і послуг за свідоцтвом України НОМЕР_12?;

- чи є товари 14 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків, для яких зареєстрований знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № НОМЕР_4, такими самими та/чи спорідненими з послугами, для яких був раніше зареєстрований знак для товарів і послуг за свідоцтвом України НОМЕР_12?;

- чи є товари 9 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків, для яких зареєстровані знаки для товарів і послуг за міжнародними реєстраціями № НОМЕР_8, НОМЕР_9, НОМЕР_10 та НОМЕР_11, такими самими та/чи спорідненими з послугами, для яких був раніше зареєстрований знак для товарів і послуг за свідоцтвом України НОМЕР_12?

- чи використовується знак для товарів і послуг за свідоцтвом України НОМЕР_12 у доменному імені ІНФОРМАЦІЯ_1?;

- чи використовується знак для товарів і послуг за свідоцтвом України НОМЕР_4 у доменному імені ІНФОРМАЦІЯ_1?;

- чи є послуги, які пропонуються на сайті за доменним іменем ІНФОРМАЦІЯ_1, такими самими та/чи спорідненими з послугами, щодо яких зареєстровано знак за свідоцтвом України НОМЕР_12?;

- чи містить фірмове найменування «Публічне акціонерне товариство «СБЕРБАНК» позначення, схоже зі знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України НОМЕР_12 настільки, що таке позначення і знак можна сплутати та/або позначення може ввести в оману щодо особи, яка надає послуги?;

- чи змінює відмітність знака для товарів і послуг за міжнародною реєстрацією НОМЕР_13 використання цього знаку у формі , СБЕРБАНК РОССИИ, ?;

3. Відповідно до статті 4 Закону України "Про судову експертизу" попередити судового експерта про кримінальну відповідальність за статтями 384 та 385 Кримінального кодексу України.

4. Дану ухвалу та матеріали справи № 910/570/16 надіслати Науково-дослідному центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності (01133, м. Київ, бульвар Лесі Українки, буд. 26, оф. 501).

5. Витрати за проведення судової експертизи покласти на публічне акціонерне товариство "Державний ощадний банк України" (01001, м. Київ, вул. Госпітальна, буд. 12-Г; ідентифікаційний код). Зобов'язати публічне акціонерне товариство "Державний ощадний банк України" здійснити попередню оплату судової експертизи відповідно до виставленого судовим експертом рахунку.

6. Зобов'язати судового експерта надіслати сторонам у справі належним чином засвідчені копії висновку, складеного за результатами проведення судової експертизи.

7. Провадження у справі № 910/570/16 зупинити до закінчення проведення судової експертизи.

Суддя О. Марченко