ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

26 липня 2016 р. Справа № 909/543/16

Господарський суд Івано-Франківської області у складі судді Стефанів Т. В., секретар судового засідання Манів-Головецька О. С., розглянувши у відкритому судовому засіданні справу

за позовом: ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю "Латчбахер Україна",

вул. Новозабарська, 2/6, оф. 424, м. Київ, 04074;

вул. Художня, 2, м. Львів, 79044;

до відповідача: ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю "Каренс",

вул. Дж. Дудаєва, 10, м. Івано-Франківськ, 76014;

про:

- заборону ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю "Каренс" використання промислового зразка, захищеного патентом на промисловий зразок № 32020 "Бирка для маркування деревини", який зареєстрований у Державному реєстрі патентів України на промислові зразки 25.04.16;

- вилучення з цивільного обороту бирки для маркування деревини, які виготовлені ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю "Каренс" (), які мають індивідуальні ознаки, передбачені у патенті № 32020 "Бирка для маркування деревини", який зареєстрований у Державному реєстрі патентів України на промислові зразки 25.04.16;

- зобов'язання ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю "Каренс" () опублікувати в регіональній газеті Івано-Франкіської обласної ради "Галичина" в строк до двох тижнів з моменту набрання судовим рішенням законної сили повідомлення про встановлений факт порушення права інтелектуальної власності та зміст рішення суду

за участю:

від позивача: ОСОБА_2 - представник, (довіреність № 7-06/2 від 07.06.16; свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю № 1714);

від відповідача: ОСОБА_3 - представник, (довіреність №1 від 13.07.16);

встановив: ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю "Латчбахер Україна" звернулось до господарського суду Івано-Франківської області з позовом до ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю "Каренс" про:

- заборону ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю "Каренс" використання промислового зразка, захищеного патентом на промисловий зразок № 32020 "Бирка для маркування деревини", який зареєстрований у Державному реєстрі патентів України на промислові зразки 25.04.16;

- вилучення з цивільного обороту бирки для маркування деревини, які виготовлені ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю "Каренс" (), які мають індивідуальні ознаки, передбачені у патенті № 32020 "Бирка для маркування деревини", який зареєстрований у Державному реєстрі патентів України на промислові зразки 25.04.16;

- зобов'язання ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю "Каренс" () опублікувати в регіональній газеті Івано-Франкіської обласної ради "Галичина" в строк до двох тижнів з моменту набрання судовим рішенням законної сили повідомлення про встановлений факт порушення права інтелектуальної власності та зміст рішення суду.

Ухвалою Господарського суду Івано-Франківської області від 05.07.16 позовну заяву прийнято до розгляду та порушено провадження у справі. Розгляд справи в судовому засіданні призначено на 12.07.16.

Ухвалою Господарського суду Івано-Франківської області від 12.07.16 розгляд справи відкладено на 26.07.16.

25.07.16 ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю "Каренс" подано зустрічну позовну заяву вх. № 7590/16 про визнання за ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю "Каренс" права попереднього користування (безоплатного продовження використання) "Бірки для маркування деревини" захищеною патентом на промисловий зразок № 32020 "Бирка для маркування деревини", зареєстрованого 25 квітня 2016 року в Державному реєстрі патентів України на промислові зразки.

Представником позивача, 26.07.16 через канцелярію суду подано:

- клопотання вх. № 10579/16 про долучення до справи речового доказу (бирку для маркування деревини зі штрих кодом 090013083);

- клопотання вх. № 10580/16 про долучення до справи письмових доказів, а саме, оригіналів: статуту ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю "Латчбахер Україна", свідоцтва № 200143146 про реєстрацію платника податку на додану вартість; патенту на промисловий зразок № 32020 "Бирка для маркування деревини"; листа ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю "Латчбахер Україна" від 15.06.16, завіреного перекладу листа; договору поставки № ІФ/2110-15 від 21.10.15 з додатками; рахунку-фактури № 3 від 21.10.15; видаткової накладної № 2 від 21.10.15; виписки по банківському рахунку; докази сплати судового збору (платіжні доручення № 1403 та № 1404 від 11.07.16);

- клопотання вх. № 7613/16 про призначення судової експертизи у сфері інтелектуальної власності та зупинення провадження у справі. На вирішення експертизи просить поставити питання "Чи використано у виробі "Бирка для маркування деревини зі штрих кодом 090013083" сукупність суттєвих ознак промислового зразка за патентом України № 32020?" Проведення експертизи просить доручити Науково-дослідному центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України, що знаходиться за адресою : бульвар Л. Українки, 26/501, м. Київ, 01133. Судові витрати щодо оплати послуг експерта просить покласти на позивача.

Судом долучено до матеріалів справи речовий доказ та подані оригінали письмових доказів.

В судовому засіданні представник позивача підтримав клопотання про призначення судової експертизи та зупинення провадження у справі. Представник відповідач не заперечив проти даного клопотання.

Стосовно зустрічного позову суд зазначає наступне.

Право відповідача на подання зустрічного позову регламентовано ст. 22, 60 Господарського процесуального кодексу України. Так, за приписами ст. 60 вказаного Кодексу відповідач має право до початку розгляду господарським судом справи по суті подати до позивача зустрічний позов для спільного розгляду з первісним позовом.

Зустрічний позов повинен бути взаємно пов'язаний з первісним. Подання зустрічного позову провадиться за загальними правилами подання позовів. При цьому, необхідно зазначити, що про пов'язаність первісного і зустрічного позовів можуть свідчити наступні обставини: - обидва позови взаємно пов'язані (пов'язаність первісного і зустрічного позову може вважатись у підставах цих позовів або поданих доказах) і їх спільний розгляд сприятиме оперативному і правильному вирішенню спору; - вимоги за первісним і зустрічним позовами можуть зараховуватись; - задоволення зустрічного позову виключатиме повністю або частково задоволення первісного позову.

В даному випадку, спірні правовідносини сторін як за первісним, так і за зустрічним позовами виникли з однієї правової підстави - користування одним і тим самим запатентованим промисловим зразком; заявлені сторонами вимоги, пов'язані обставинами та доказами, наданими на їх підтвердження; під час розгляду справи можуть бути встановлені такі обставини, які, в свою чергу, вплинуть на висновки щодо можливості користування запатентованим промисловим зразком як позивачем так і відповідачем одночасно.

Слід зазначити, що вказана зустрічна позовна заява подана до початку розгляду справи по суті, що узгоджується з вимогами та правилами застосування статті 60 Господарського процесуального кодексу України. Крім того, зустрічна позовна заява, відповідає нормам ст. 54-57 Господарського процесуального кодексу України, щодо форми, змісту та документів що додаються до позовної заяви, а відтак суд не вбачає підстав для її повернення чи відмови в прийнятті.

Отже, суд вважає зустрічну позовну заяву такою, що підлягає прийняттю для спільного розгляду з первісним позовом.

Стосовно клопотання позивача про призначення судової експертизи та зупинення провадження у справі.

Згідно ст. 32 Господарського процесуального кодексу України доказами у справі є будь-які фактичні дані, на підставі яких господарський суд у визначеному законом порядку встановлює наявність чи відсутність обставин, на яких ґрунтуються вимоги і заперечення сторін, а також інші обставини, які мають значення для правильного вирішення господарського спору.

Ці дані встановлюються такими засобами: письмовими і речовими доказами, висновками судових експертів; поясненнями представників сторін та інших осіб, які беруть участь в судовому процесі.

Відповідно до ч. 1 ст. 41 Господарського процесуального кодексу України для роз'яснення питань, що виникають при вирішенні господарського спору і потребують спеціальних знань, господарський суд призначає судову експертизу.

Учасники судового процесу мають право пропонувати господарському суду питання, які мають бути роз'яснені судовим експертом. Остаточне коло цих питань встановлюється господарським судом в ухвалі (ч. 2 ст. 41 Господарського процесуального кодексу України).

Частиною 3 ст. 41 Господарського процесуального кодексу України передбачено, що проведення судової експертизи доручається державним спеціалізованим установам чи безпосередньо особам, які відповідають вимогам, встановленим Законом України "Про судову експертизу". Особа, яка проводить судову експертизу, користується правами і несе обов'язки, зазначені у ст. 31 ГПК України.

Згідно п. 2 постанови Пленуму Вищого господарського суду України № 4 від 23.03.12 "Про деякі питання практики призначення судової експертизи", судова експертиза призначається лише у разі дійсної потреби у спеціальних знаннях для встановлення фактичних даних, що входять до предмета доказування, тобто у разі, коли висновок експерта не можуть замінити інші засоби доказування.

Зважаючи на предмет і підставу позовних вимог (по первісному позову), а саме доводи позивача, що відповідачем без належних правових підстав використовуються бирки для маркування деревини, патент на який належить позивачеві, з метою ідентифікації використовуваних сторонами бирок, суд вважає за правильне призначити проведення судової експертизи.

Враховуючи приписи ст. 41 Господарського процесуального кодексу України, проведення експертизи доручити державній спеціалізованій установі - Науково-дослідному центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України.

Згідно п. 1 ч. 2 ст. 79 Господарського процесуального кодексу України господарський суд має право зупинити провадження у справі за клопотанням сторони, прокурора, який бере участь в судовому процесі, або за своєю ініціативою у випадку призначення господарським судом судової експертизи.

У зв'язку із призначенням у справі судової експертизи, провадження у справі № 909/543/16 слід зупинити.

Керуючись ст. 22, 31, 32, 41, 54-57, 60, 79, 86 Господарського процесуального кодексу України, суд

у х в а л и в :

1. Зустрічну позовну заяву вх. № 7590/16 від 25.07.16 ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю "Каренс" до відповідача ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю "Латчбахер Україна" про визнання за ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю "Каренс" права попереднього користування (безоплатного продовження використання) "Бірки для маркування деревини" захищеною патентом на промисловий зразок № 32020 "Бирка для маркування деревини", зареєстрованого 25 квітня 2016 року в Державному реєстрі патентів України на промислові зразки прийняти до розгляду спільно із первісною позовною заявою.

2. Клопотання позивача вх. № 7613/16 від 26.07.16 про призначення судової експертизи у сфері інтелектуальної власності задоволити.

3. Призначити по справі № 909/543/16 судову експертизу.

4. Проведення судової експертизи доручити Науково-дослідному центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України (бульвар Лесі Українки, 26/501, м. Київ, 01133).

5. Винести на вирішення судової експертизи наступне питання:

- чи використано у виробі "Бирка для маркування деревини зі штрих кодом 090013083" сукупність суттєвих ознак промислового зразка за патентом України № 32020 ?

6. Витрати на проведення експертизи покласти на позивача - ОСОБА_1 з обмеженою відповідальністю "Латчбахер Україна", вул. Новозабарська, 2/6, оф. 424, м. Київ, 04074; вул. Художня, 2, м. Львів, 79044 (). Зобов'язати позивача оплатити вартість проведеної експертизи.

7. Зобов'язати сторін у справі на вимогу експерта надати всі необхідні документи для проведення експертизи. Попередити сторони про відповідальність, передбачену ст. 83 Господарського процесуального кодексу України за ухилення від вчинення дій, покладених на них господарським судом.

8. Судовому експерту Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України надіслати висновок на адресу Господарського суду Івано-Франківської області у строк, визначений п.п. 1.13 п. 1 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 №53/5 та його копії - сторонам спору.

9. Попередити експерта, який безпосередньо буде проводити експертизу про відповідальність, передбачену ст. ст. 384, 385 Кримінального кодексу України за дачу завідомо неправдивого висновку та відмову від дачі висновку.

10. Провадження у справі № 909/543/16 зупинити на час проведення експертизи і отримання господарським судом висновку експертизи.

11. Матеріали справи № 909/543/16 надіслати Науково-дослідному центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України (бульвар Лесі Українки, 26/501, м. Київ, 01133).

12. Про поновлення провадження у справі та призначення її до розгляду в судовому засіданні сторони будуть повідомлені ухвалою суду.

Суддя Т. В. Стефанів